Товарный знак и коммерческое обозначение: проблемы в соотношении правового регулирования

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

УДК 347.77

ТОВАРНЫЙ ЗНАК И КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ В СООТНОШЕНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Верхолётов Максим Анатольевич,

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола. E-mail: maxlawyer@km.ru

В данной работе автор рассматривает проблемы, связанные c соотношением понятий таких средств индивидуализации, как товарные знаки и знаки обслуживания. Действующее законодательство содержит лишь одну статью в Гражданском кодексе Российской Федерации, посвященную этой проблеме (статья 1541), но положения законодательства не дают ответа на все проблемные вопросы. В связи с этим в настоящей статье рассматриваются основные проблемные вопросы в данной сфере и предлагаются пути решения возникающих вопросов как на законодательном уровне, так и в области изменения направления существующей судебной практики. В статье ставятся вопросы о приоритете в реализации прав различных владельцев исключительных прав на товарные знаки и коммерческие обозначения в зависимости от ситуации их соотношения друг с другом.

Ключевые слова: коммерческое обозначение, исключительное право на коммерческое обозначение, товарный знак, исключительное право на товарный знак, субъект права на коммерческое обозначение, субъект права на товарный знак, коммерческая деятельность, предприятие, соотношение прав на средства индивидуализации.

Товарный знак и знак обслуживания очень часто трансформируются в коммерческое обозначение и наоборот. Как только коммерческое обозначение становится достаточно популярным, у его правообладателя возникает потребность получить более эффективную защиту прав на это обозначение, поэтому многие обращаются в специальный государственный орган за регистрацией прав на аналогичный товарный знак или знак обслуживания [1]. Но, как правило, возникает обратная ситуация, когда владельцы прав на товарный знак или знак обслуживания открывают точки продаж под раскрученным брендом, идентифицируя возникающие предприятия (бизнес) с помощью аналогичного товарному знаку коммерческого обозначения.

В то же время нередко возникают ситуации, когда раскрученные товарные знаки пытаются использовать в качестве коммерческих обозначений без получения согласия их владельца или коммерческое обозначение, получившее достаточную известность, зарегистрировать в качестве товарного знака без согласия его правообладателя [2]. Тогда возникает вопрос о приоритете прав владельцев различных средств индивидуализации - владельца товарного знака и владельца коммерческого обозначения.

В п. 8 ст. 1483 ГК РФ установлено, что не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охра-

няемыми в Российской Федерации коммерческими обозначениями (отдельными элементами таких обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. В то же время п. 2 ст. 1541 ГК РФ одновременно установлено, что коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Исходя из существующих формулировок, можно сделать вывод, что регистрировать и использовать товарные знаки, включающие в себя коммерческие обозначения, права на которые возникли ранее права на товарный знак, законом прямо запрещено, если только это коммерческое обозначение не принадлежит самому заявителю и потенциальному владельцу товарного знака. С другой стороны, законодательство не содержит прямого запрета на использование коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, законодатель ограничился формулировкой «коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке». То есть отмечено лишь право владельца коммерческого обозначения включать его в товарный знак, но речь не идет о том, что третьи лица

Ф1

Гражданское право и процесс

не могут использовать чужой товарный знак в своих коммерческих обозначениях без разрешения правообладателя.

Единственным свидетельством все же существующего запрета может служить норма п.3 ст.1515 ГК РФ, в которой говорится, что лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Но не всегда коммерческое обозначение содержится только на «материалах, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг», поэтому нередки случаи использования таких обозначений, например, в сети Интернет. Да и определить, в каких целях используется товарный знак, не всегда представляется возможным, поскольку товарный знак может быть зарегистрирован в одной сфере (классификация МКТУ), а использование коммерческого обозначения происходит в другой сфере. Например, интернет-сервис «Дюймовочка» может продавать одежду, обувь и аксессуары (товары 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы)), а сам товарный знак «Дюймовочка» зарегистрирован по классу 14 МКТУ (часы; часовые механизмы; корпуса часов; хронометры, в частности, хронометры морские; настольные, каминные часы; инструменты, предназначенные для индикации и регистрации времени; ювелирные товары; циферблаты с полудрагоценными камнями).

Поэтому в практике существует большое количество споров, касающихся приоритета прав на товарный знак или коммерческое обозначение. Обычно в таких случаях суды ссылаются на общие нормы ст. 1252 ГК РФ [3], согласно п.6 которой, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения, и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Однако для того, чтобы потребовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), владельцу коммерческого обозначения необходимо, прежде все-

го, доказать, что его право на коммерческое обозначение возникло ранее подачи заявки на регистрацию товарного знака. А это не просто доказать, поскольку от момента, когда коммерческое обозначение фактически начало индивидуализировать предприятие до момента, когда оно стало известным, может пройти значительное время. Осложняется это ещё и тем, что коммерческое обозначение может являться известным только на определенной территории, и в этом случае, нужно доказать, что от регистрации товарного знака пострадают права на коммерческое обозначение, хотя товарный знак имеет хождение не только на этой территории, но и на территории всей России или даже всего мира. Кроме того, необходимо доказать, что товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

Как правило, суды на основании недоказанности вышеприведенных фактов отказывают в удовлетворении исковых требований [4]. Поэтому эффективность защиты прав на коммерческое обозначение при наличии спора о праве с товарным знаком во многом зависит не от фактических обстоятельств возникновения предприятия (бизнеса), а от способностей представляющих в суде владельца коммерческого обозначения юристов создавать такие доказательства, как оформленные задним числом договоры с контрагентами, где фигурирует коммерческое обозначение, или опрос общественного мнения о том, когда коммерческое обозначение стало известным. В то же время владельцу товарного знака гораздо проще доказать факт возникновения права. Таким доказательством служит дата приоритета заявки на регистрацию товарного знака, т. е. дата подачи заявления на регистрацию в государственный орган.

Особенно тяжело доказывать факт возникновения у коммерческого обозначения различительной способности в отношении индивидуализации предприятия (бизнеса), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания). Как следует из последних судебных актов Суда по интеллектуальным правам, недостаточно доказать факт открытия точки продаж каких-либо товаров или оказания услуг, нужно доказать, что указанная коммерческая деятельность владельцем коммерческого обозначения действительно осуществлялась, благодаря чему данное коммерческое обозначение стало известным и стало ассоциироваться именно с этой деятельностью. Ключевым моментом является то, что коммерческое обозначение не только должно быть тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, но и относится именно к той деятельности, что и товарный знак (хотя классы МКТУ достаточно широки по своему содержанию

Верхолётов М. А.

и далеко не всегда в полном объёме совпадают с деятельностью предприятия).

Необходимо также иметь ввиду, что сама по себе коммерческая деятельность тоже не является абсолютным основанием для приобретения преимущественного права. Чтобы коммерческое обозначение стало известным в определенной сфере, его добросовестный владелец осуществляет в него вложения, точно такие же, а может быть даже более существенные, чем вложения в товарный знак. Пока коммерческое обозначение само по себе станет ценным и начнет приносить доход, проходит достаточно долгое время, и для приобретения им известности нужна реклама, которая требует затрат. В этом отношении характер расходов владельца коммерческого обозначения и расходов владельца товарного знака имеет одинаковое значение. Поэтому принимать во внимание следует именно характер произведенных расходов и дату их совершения, определяя в каждой конкретной ситуации, кто из владельцев средств индивидуализации имеет большее право претендовать на спорное обозначение.

В принципе, злоупотребление правом может иметь место и со стороны владельца товарного знака, который зарегистрировал товарный знак, сходный до степени смешения или тождественный названию коммерческого обозначения, уже после того, как данное коммерческое обозначение стало известным и позволило извлекать выгоду из его использования. Кроме того, возможна и такая ситуация, когда товарный знак и коммерческое обозначение принадлежат разным владельцам и существуют одновременно долгое время, пока один из владельцев не узнает о существовании иного объекта интеллектуальной собственности. Разные объекты развивались одновременно, их владельцы вкладывали в них как материальные, так и нематериальные ресурсы для их раскрутки, оба являются добросовестными правообладателями на законных основаниях и решение в пользу одного из них будет явно несправедливым.

В данной ситуации явно не обойтись приоритетом ранее возникшего права (или первой регистрации), поскольку возникновение и того, и другого объекта проходили на законных основаниях, а владельцы пользовались своими правами, вытекающими из факта возникновения, добросовестно и разумно в соответствии с действующим законодательством, не только используя объект к своей выгоде, но и улучшая его потребительские свойства, увеличивая его стоимость, повышая потенциальную общественную ценность данного объекта и т. п. Действующее законодательство не разрешает данную ситуацию, так что окончательную точку может поставить только суд.

В патентном праве для разрешения подобных ситуаций используется право преждепользования, когда

лицо, которое до даты приоритета изобретения полезной модели или промышленного образца (ст. ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (ст. 1361 ГК РФ). Однако в указанной статье речь идет о том, что объект обладателя права преждепользования просто не был зарегистрирован, но он тождествен зарегистрированному объекту, в то время как в рассматриваемой ситуации существуют два различных объекта с разными правовыми режимами.

Тем не менее, конструкцию права преждепользования можно доработать и для разрешения рассматриваемой ситуации. Правообладателей необходимо оставить в ситуации, существующей до момента, когда один из них узнал о наличии сходного объекта интеллектуальной собственности. Оба они сохраняют право на использование своего объекта в том объеме, что существовал на момент обнаружения факта существования другого объекта либо стороны должны самостоятельно определить режим использования таких объектов по соглашению сторон. Более того, в отличие от права преждепользования, данные субъекты вправе расширять объем использования каждый своего объекта, но в отношении использования в части, которая используется другим субъектом, будет установлено ограничение. Таким образом, владелец товарного знака не сможет пользоваться коммерческим обозначением без согласия его владельца, а владелец коммерческого обозначения не сможет зарегистрировать и пользоваться товарным знаком в том классе МКТУ, в котором использует его владелец товарного знака, со всеми вытекающими из этого правами.

В общем, стороны остаются в том положении, которое существовало до тех пор, пока одна из сторон не установила факт использования другой стороной сходного объекта интеллектуальной собственности, при этом ни та, ни другая сторона не вправе нарушать уже существовавших прав другой стороны, но это не означает запрета на приобретение ранее нереализованных другой стороной прав. Например, владелец коммерческого обозначения может зарегистрировать за собой товарный знак по иному классу МКТУ, чем используемый владельцем товарного знака, а владелец товарного знака создать предприятие (бизнес) и заниматься коммерческой деятельностью в иной сфере, чем владелец коммерческого обозначения. Судом или владельцами должны быть утверждены правила совместного использования данных объектов интеллектуальной собственности, в которых необходимо подробно установить режим использования каждого

m

Гражданское право и процесс

объекта как одной, так и другой стороной в разрезе предоставляемых законодательством прав.

В целях устранения возможного конфликта интересов и во избежание ситуаций, когда параллельно существуют сходные до степени смешения коммерческие обозначения и товарные знаки, следовало бы сделать базы данных товарных знаков более открытыми, хотя бы открыв доступ к обозначениям товарных знаков, как это сделано для фирменных наименований юридических лиц в налоговых органах (частично данные Единого государственного реестра юридических лиц доступны на сайте налогового органа). В этом случае добросовестность владельца коммерческого обозначения презюмировалась бы на стадии создания конкретного обозначения только в случае отсутствия на тот момент иных зарегистрированных средств индивидуализации.

Что же касается подтверждения права на коммерческое обозначение, дополнительной гарантией подтверждения существования права на него могла бы стать процедура внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) сведений о коммерческих обозначениях (уведомительный способ), чтобы зафиксировать дату начала деятельности того или иного предприятия (точки продаж). В настоящее время в ЕГРЮЛ содержатся унифицированные сведения о видах деятельности юридического лица, которые периодически могут меняться. Не слишком обременительной для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могла быстать процедура добровольного (именно добровольного) внесения сведений о начале использования коммерческого обозначения.

Эти сведения могли бы стать доступными на сайте налогового органа для неограниченного круга третьих

лиц, поэтому при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака любое лицо могло бы узнать не только о факте использования коммерческого обозначения для определённого вида деятельности, но и территории использования такого обозначения. Государственный орган (Роспатент) при регистрации товарных знаков, осуществляя информационный поиск, при обмене данными с налоговым органом мог бы получить эти сведения до момента регистрации товарного знака, принять решение об отказе в регистрации при наличии тождественного или сходного до степени смешения коммерческого обозначения, если в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты. При этом, если сведения о коммерческом обозначении не были внесены в ЕГРЮЛ, но его использование фактически производилось, на его владельца возлагалось бы бремя доказывания добросовестности владения таким объектом.

Литература

1. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 сент. 2013 г. № С01-60/2013 по делу № А40-68/2013 в отношении коммерческого обозначения сети суши-баров г. Кирова с оригинальным названием «ШИРЕ ХАРИ», которое владелец хотел сделать товарным знаком.

2. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 апр. 2014 г. № С01-157/2014 по делу № СИП-202/2013.

3. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 апр. 2014 г. № С01-142/2014 по делу № А56-16672/2013.

4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2014 г. № С01-381/2014 по делу № А40-61749/2013.

M. A. Verkholetov

TRADE MARK AND COMMERCIAL NAME: CORRELATIVE PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION

In this work the author is devoted to the problems about the correlation between the concepts of different facilities of individualization - trade mark or commercial name. There is only one rule in current legislation about that problem, but that rule of law in the Civil code of the Russian Federation (incoterms 1541) hasn't give answers to problem questions. As a result, this article is devoted to dispose real problems of the sphere correlation between the different facilities of individualization in legislative leaderships or in adjudications. In article author decides questions about privilege in legal abilities different owners of exclusive rights for a trade mark or a commercial name in the different situations with this facilities of individualization.

Key words: commercial name, exclusive right for a commercial name, trade mark, exclusive right for a trade mark, the owner of a commercial name, the owner of a trade mark, business, enterprise, the correlation between facilities of individualization.

VERKHOLETOV Maksim Anatol'evich - Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Civil Law and process,the Mari State University, Yoshkar-Ola. E-mail: maxlawyer@km.ru