Аналитические комментарии к указу Президента Республики Беларусь №59

Аналитические комментарии

к Указу Президента Республики Беларусь ^ОСП

Указ от 04.02.2013 г. №59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств» и содержащееся в нем Положение являются аналогом американских законов Байя-Доула и Стивенсона-Уайдлера и демонстрируют попытку создания в Республике Беларусь рынка прав интеллектуальной собственности (ИС) в условиях преобладания государственного сектора науки и научно-технической деятельности.

Делается это путем определенной либерализации (послаблений) в наделении правами ИС организаций-исполнителей, создавших результаты НТД, а также и через передачу прав на их использование третьим лицам, которые могут быть как резидентами, так и нерезидентами республики. Нормы закона усиливают экономическую мотивацию коммерциализации результатов НТД, а также содержат достаточно жесткие требования к правообладателям в отношении ее сроков.

Установление обладателя имущественных прав

Следует обратить внимание на введение в текст документа положения о том, что обладателем имущественных прав на

результаты НТД, созданные в рамках исполнения договоров на выполнение НИОКР, является головная организация-исполнитель - резидент Республики Беларусь (п. 9). Однако в соответствии с п. 10 речь здесь (неявно) идет только о служебных изобретениях или иных, не предусмотренных договорами результатах НТД. Приводимые в данном пункте оговорки существенно обесценивают это половинчатое послабление, поскольку п. 9 гласит, что обладателем имущественных прав на результаты НТД является головная организация-исполнитель - резидент Республики Беларусь, «если иное не установлено настоящим Положением и не предусмотрено решением государственного заказчика». Согласно п. 8 Положения решение об определении обладателя имущественных прав на результаты НТД, о передаче прав на них и их использование

Галина Мойсейчик,

кандидат

экономических наук

по-прежнему принимаются госзаказчиком, хотя и на коллегиальной основе.

То есть по-прежнему отсутствует четко сформулированный на законодательном уровне порядок установления правообладателя имущественных прав, а также полный перечень условий, способных повлиять на решение госинстанций о его определении. Нет четкости также и в вопросе о совместном владении правами. Не реализован принцип долевого участия в правах заказчика, исполнителя и автора служебного изобретения, на необходимость которого неоднократно указывали специалисты, руководствуясь примерами лучшей мировой практики.

В законодательствах развитых стран, например в Германии и Японии, автор служебного изобретения, как правило, имеет имущественное право на долю в роялти от коммерческого использования изобретения. В США после принятия закона Байя-Доула и Стивенсона-Уайдлера действует механизм выплаты вознаграждений, стимулирующий изобретательскую активность работников. Согласно ему, глава агентства или лаборатории, занимающийся лицензированием, должен выплачивать автору каждый год 2 тыс. долл. и не менее 15% от последующих поступлений. Остальные

Синергия знаний

о

X X

5

X

доходы могут использоваться на реинвестирование в исследования и разработки. В случае, когда сумма лицензионных платежей больше 5% годового бюджета лаборатории, излишки средств поступают в федеральный бюджет. Сумма превышения делится между агентством и казначейством в пропорции 25:75. Таким образом, сначала свою долю получает работник-автор, потом - НИИ, где он работает, затем - государство. При получении высоких доходов доля последнего оказывается наиболее значительной. Этот механизм снижает вероятность конфликта интересов и стимулирует авторов не скрывать свои изобретения и не искать теневых путей их реализации.

Как показывает зарубежный опыт, в распределении доходов от реализации ИС выделяются два подхода: ведомства, финансирующие науку, устанавливают фиксированные нормы распределения роялти для государственных НИИ и университетов; вышестоящие организации разрабатывают «рамочные» правила, а нижестоящие сами определяют конкретные пропорции и суммы платежей. Таким образом, создается многосторонняя система заинтересованности заказчиков, разработчиков и предприятий в создании объектов ИС и их скором коммерческом использовании.

В комментируемом Указе отсутствует норма, стимулирующая авторов к реализации созданных ими объектов ИС. В частности, разработчики не имеют права на роялти от результата коммерческого использования их патентов и других результатов НИОКР. Не учтены важнейшие вопросы, обеспечивающие реальный перевод сферы научной деятельности на рыночные принципы, а именно не решена проблема наделения организаций-исполнителей и авторов служебных изобретений имущественными правами - они по-прежнему четко не оговорены и их передача очень громоздка, что делает процесс неоперативным и непрозрачным.

Регламентирование сроков коммерциализации

Новый Указ обязывает владельцев имущественных прав на результаты НТД, созданные полностью или частично за счет средств государственного бюджета, внебюджетных фондов (включая охраняемые объекты ИС и иные права на результаты НТД) в течение установленного срока обеспечить их коммерциализацию. Государственные заказчики должны сделать это за год после создания ОИС или получения охранного документа, остальные правообладатели (головные организации-исполнители, а также резиденты Республики Беларусь) - не позднее 3 лет (п. 5 Положения). В противном случае госзаказчик обязан в течение 30 дней после окончания срока передать имущественные права на результаты НТД или права на их использование государственному исполнителю либо иной организации, являющейся резидентом Республики Беларусь. Если и они не обеспечат этот процесс в течение года, то вынуждены будут вернуть полученные права государственному заказчику (безвозмездно). Впрочем, по усмотрению последнего этот срок может быть продлен до 3 лет.

Недостатком этого подхода является возможность своеобразного «пинг-понга», то есть повторных (обратных) передач от участника к участнику, что может затянуться на неопределенный срок. Кроме того, не предусмотрены конкретные способы передачи, которые разнятся в зависимости от того, является объект ИС охраняемым или неохраняемым. По первым следовало бы выделить различные типы лицензий (исключительная, неисключительная и т.п.). Это позволило бы конкретизировать ответственность участников в случае нарушения сроков в зависимости от конкретного способа передачи.

Мотивация субъектов хозяйствования к внедрению

К безусловно положительным новациям Указа, которые будут усиливать взаимную заинтересованность в коммерциализации результатов НТД всех участников процесса - и организаций, являющихся первичными правообладателями интеллектуальной собственности, и предприятий, приобретающих на возмездной либо безвозмездной основе эти права, следует отнести значительные налоговые льготы по широкому спектру операций. В частности, не взимается НДС с оборотов по реализации на территории республики имущественных прав на результаты НТД вкупе с передаваемыми при этом материальными объектами. Освобождаются от налога на прибыль стоимость безвозмездно полученных имущественных прав совместно с соответствующими объектами, а также прибыль, полученная от реализации имущественных прав на результаты НТД и связанных с передачей прав материальных объектов.

Уязвимым местом Указа является также отсутствие четко сформулированных способов коммерциализации. В п. 6 они изложены так абстрактно, что простая передача прав с баланса организации заказчика либо исполнителя на баланс третьим лицам, либо постановка на собственный баланс формально может рассматриваться как коммерциализация, что может подвигнуть научные учреждения на профанацию освоения прав интеллектуальной собственности и результатов научно-технической деятельности и сокрытия истинного положения дел в этой сфере.

Положением не предусмотрены такие рыночные механизмы коммерциализации, как проведение аукционов и конкурсов на

право заключения договора об отчуждении права на единую технологию или лицензионного договора. В России, например, данная задача решается при помощи Федерального Закона «О передаче прав на единые технологии», согласно которому они достаются лицу, предложившему лучшие условия практического применения (использования, внедрения) технологии на территории страны.

Меры по усовершенствованию коммерциализации ОИС

Для того чтобы механизм Указа заработал на полную мощность, на наш взгляд, необходимо осуществить следующие мероприятия.

Упростить процедуру передачи прав на ОИС и сохранить предложенный в законе механизм администрирования только для тех из них, которые являются государственными секретами, относятся к сфере интересов государственной безопасности и обороны. Для остальных следует предусмотреть автоматическую (без согласований) передачу права собственности организациям-исполнителям.

Принять закон о служебных изобретениях, предусматривающий передачу доли в имущественных правах на ОИС (в частности на долю доходов от коммерческого использования служебных изобретений их авторам). Внести в Указ поправку, устанавливающую долевое распределение имущественных прав заказчика, исполнителя, автора на доходы, полученные от коммерциализации этих прав (как это предусмотрено, к примеру, в законе Стивенсона-Уайдлера).

Позаботиться о создании институтов, обеспечивающих коммерциализацию прав интеллектуальной собственности, свойственных передовым в технологическом и рыночном отношении странам. К ним относятся венчурные фонды и

фонды посевного финансирования для малых инновационных предприятий на ранней стадии развития; специализированные организации по оценке коммерческой перспективности инновационных разработок на основе коммерциализации прав ИС и подготовке соответствующих инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства; патентные пулы, патентные холдинги; банковские учреждения, отвечающие за проектное финансирование и внедряющие новые в мировой практике технологии кредитования прав ИС и результатов НТД под их залог с использованием и без использования механизмов секьюри-тизации прав ИС и обязательств по выданным на эти цели кредитам; специализированные страховые организации либо их подразделения; биржевые площадки на фондовой бирже, торгующие акциями высокотехнологичных предприятий.

На законодательном уровне конкретизировать способы и механизмы передачи технологий, без чего Указ не будет полноценно работать. Требуется принять закон о передаче (трансфере) технологий. Кроме того, следует внести изменения, предусматривающие такие рыночные механизмы коммерциализации, как проведение аукционов по продаже объектов ИС, включая организацию электронных площадок.

Предусмотреть в новой редакции Указа такую форму передачи прав ИС, как взнос прав ИС в уставные фонды организаций. При этом для малых инновационных предприятий отменить ограничения по предельной доле нематериальных активов в уставном фонде (50%) путем внесения изменений в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Принять закон о создании специализированных юридических лиц (организаций-агрегато-ров прав ИС, таких как патентные пулы, патентные холдинги, патентные брокеры и т.п.).

Внести изменение в Гражданский кодекс Республики Беларусь, где приравнять права ИС к движимому имуществу, как это сделано в США, что облегчит развитие практики залога ОИС и кредитования под залог их прав.

Рассмотреть с заинтересованными сторонами вопрос об открытии специализированных банков либо их подразделений по кредитованию инвестиционных проектов по коммерциализации прав ИС. За основу структуры современного банка развития может быть взят образец таких структур, работающих в Японии или ФРГ.

Целесообразно создать специализированные страховые организации в сфере инвестиционных проектов по коммерциализации прав ИС по основным используемым в международной практике направлениям (управление патентными активами, риски утраты патентоспособности и т.п.).

Реализация предложенных мероприятий позволит избежать имеющиеся в Указе противоречия, а также даст возможность четко сформулировать на законодательном уровне порядок определения правообладателя имущественных прав, включая полный перечень условий, способных повлиять на решение государственных инстанций об установлении правообладателя.

о

X X

5

X