Трансграничная передача права на секрет производства (ноу-хау)

УДК 347.45/.47

И.И. Назипов

студент, факультет права, ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

г. Москва

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В работе исследуется правовая природа секрета производства (ноу-хау) и отдельные проблемы трансграничной передачи права на секрет производства (ноу-хау). В статье анализируется практика арбитражных судов, а также отдельные положения международных соглашений.

Ключевые слова: секрет производства, ноу-хау, коммерческая тайна, трансграничная передача, конфиденциальность, квазиисключительные права.

I.I. Nazipov, National Research University «Higher School of Economies», Moscow

TRANSBORDER TRANSFER OF THE RIGHT TO A TRADE SECRET

Abstract. The article explores the legal nature of a trade secret (know-how) and some problems of transborder transfer of the right to a trade secret (know-how). The article analyzes the practice of arbitration courts, as well as selected provisions of international agreements.

Keyword: trade secret, know-how, commercial secret, transborder transfer, confidentiality, quasi-exclusive

rights.

Секрет производства (ноу-хау) является особым институтом интеллектуального права. Это обусловлено тем, что обладатель секрета производства пользуется защитой исключительного права лишь при обеспечении конфиденциальности информации, составляющей ноу-хау.

Идут дискуссии по поводу охраны и защиты секрета производства (ноу-хау), поскольку наличие устойчивых механизмов, обеспечивающих правовую безопасность правообладателя, является важнейшими предпосылками для эффективного использования данного объекта интеллектуального права в коммерческом обороте.

Вопросы охраны секрета производства (ноу-хау) приобрели более устойчивый характер после определения Правительством Российской Федерации программы инновационного развития Российской Федерации [1], которое в числе прочих объектов выделило секрет производства в качестве одного из элементов инновационного развития.

Дальнейший вектор усовершенствования правовых норм предопределил и факт вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), которая предъявляет жесткие требования как к защите общих результатов интеллектуальной собственности, так и конкретного секрета производства (ноу-хау).

Известно, что любая тема пользуется повышенным интересом во многом потому, что вокруг нее идут дискуссии. Определенную волну споров по поводу эффективности правового регулирования секретов производства породили статистические данные, выявленные кадровым холдингом «Анкор». Так, в ходе исследования ими было выявлено, что каждый десятый из 700 опрошенных готов в личных целях использовать сведения, составляющие коммерческую тайну [2].

Безусловно, не каждая информация, на которую распространен режим коммерческой тайны, является ноу-хау. Однако ввиду того, что вплоть до осени 2014 года в отношении каждого секрета производства в обязательном порядке должен был быть введен режим коммерческой тайны, можно сделать вывод о наличии больших проблем в области охраны и защиты ноу-хау даже внутри отдельно взятой организации. Что уж говорить об этом в масштабах нескольких государств в случае трансграничной передачи права на секрет производства (ноу-хау)!

Таким образом, в данной работе будет предпринята попытка исследования проблем,

связанных с трансграничной передачей права на секрет производства, при этом также будут проанализированы некоторые вопросы правового статуса секрета производства как внутри России, так и за рубежом.

Для начала дадим определение понятия «секрет производства (ноу-хау)». Как уже отмечалось, содержание понятия секрет производства (ноу-хау) сузилось [3]. Теперь таковым признаются только сведения о результатах интеллектуальной деятельности (производственные, технические, экономические, организационные и др.) исключительно в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, как и в прежней редакции, данные сведения должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, не имеющим свободного доступа к этим сведениям на законном основании.

Стоит определиться и с вопросом о соотношении понятий «информация», составляющей коммерческую тайну, и «секретом производства (ноу-хау)». В недавнем прошлом данный вопрос не был актуальным ввиду отождествления указанных понятий федеральным законом «О коммерческой тайне» [4]. Каждый правообладатель ноу-хау в обязательном порядке должен был вводить режим коммерческой тайны в отношении своего секрета производства. Однако после вступления в силу поправок к статье 1465 ГК РФ [5], где обязанность вводить режим коммерческой тайны в отношении охраняемой информации иссякла, разграничить понятия вновь стало необходимо.

В соответствии с действующим законодательством, понятие «информация, составляющая коммерческую тайну» шире понятия «секрет производства (ноу-хау)». Это обусловлено тем, что первое, помимо ноу-хау, может включать в себя и иные данные, не являющиеся объектом интеллектуального права, но засекреченные в виду ее коммерческой ценности. Тезис подтверждается и наличием необходимости оценивать и ставить на баланс секрет производства в качестве нематериальных активов, а саму по себе информацию под грифом «коммерческая тайна» - не нужно, очевидно, ввиду того, что не все сведения коммерческой тайны можно отнести к объектам интеллектуального права [6].

Однако весьма интересно звучит мнение Ключко Н., рассмотревшего вышеуказанные понятия не только с точки зрения российского права. Автор утверждает, что в мировой практике «ноу-хау» нередко трактуется по смыслу как «секрет производства», а иностранное понятие «деловой секрет» (или «торговый секрет») выступает аналогом понятия «коммерческая тайна» [7]. Исходя из этого, автор разграничил понятия «коммерческая тайна» и «секрет производства» сообразно разграничению в мировой практике понятий «деловой секрет» и «ноу-хау», понимая «ноу-хау» как часть делового секрета организации, которая по договору передается другому владельцу (наряду с «ноу-уай», «шоу-хау») [7].

Действительно, различные государства оценивают статус «коммерческой тайны» по-разному. К примеру, США и Великобритания рассматривают коммерческую тайну как интеллектуальную собственность. В Германии же данный вопрос однозначно не разрешен [8]. Соответственно, налицо проблема отсутствия унифицированного понятия о том, что собой представляет предмет договора о передаче ноу-хау?

Допустим, что в отношении ноу-хау введен режим коммерческой тайны, и тогда он может соответствовать аналогу понятия «деловой секрет» (или «торговый секрет» - «trade secret») страны предполагаемого контрагента, например, США. Таким образом, при избрании сторонами или судом в качестве применимого законодательства права США, передача торговых секретов будет произведена на основании Единообразного закона о торговых секретах 1985 г. (Uniform Trade Secrets Act).

Однако, как было сказано ранее, не все сведения, составляющие коммерческую тайну, являются секретом производства по законодательству России. Так, ввиду специфики россий-

ского права и вопроса соотношения указанных выше терминов, на практике могут возникнуть и куда более сложные ситуации.

В поисках разрешения вопроса о соответствии друг другу национальных законодательств иностранных государств следует обратиться к инструментам унификации и гармонизации права. Так, следует отметить ч. 2 ст. 1 «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)», согласно которой «закрытая информация» (к ней относится и коммерческая тайна) отнесена к категории «интеллектуальная собственность» [9].

Ориентиром при составлении условий договора может служить разработанный Организацией связи в металлической промышленности Европы (ОРГАЛИМО) «Примерный договор о передаче ноу-хау», который может использоваться на практике и российскими предпринимателями. Однако необходимо отметить, что содержание данного «примерного договора» представляется весьма сомнительным, хотя бы в виду незавершенности самого определения ноу-хау. Так, разработчиками был упущен вопрос о конфиденциальности - важнейшем признаке секрета производства [10].

Возвращаясь к вопросу о необходимости разграничения понятий «информация, составляющая коммерческую тайну» и «секрет производства (ноу-хау)», ввиду изменений ст. 1465 ГК РФ, важно отметить, что проблема главным образом сводится к определению статуса правообладателя при избрании контрагентами либо судом российского права в качестве регулятора конкретных отношений.

Рассмотрим два варианта. Первый, когда лицо - обладатель права на ноу-хау - решило обеспечить сохранность конфиденциальной информации, не прибегая к режиму коммерческой тайны, и второй, соответственно, посредством введения данного режима.

Представляется, что главным отличием будет распространение на отношения федерального закона «О коммерческой тайне» со всем, из этого вытекающим. К примеру, в соответствии со ст. 6.1 вышеуказанного закона, правообладателю гарантировано право требования охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, от всех лиц, получивших доступ к соответствующим сведениям (в том числе случайно), или же требовать возмещения убытков, если данная информация будет разглашена.

Данное нововведение, вступившее в силу 1 октября 2014 г., представляется весьма позитивным изменением. К примеру, могла возникнуть ситуация, когда третье лицо случайно или в связи с ошибкой получило доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Очевидно, что актом недобросовестной конкуренции, согласно пп. 5 п. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», ситуацию назвать нельзя. И ввиду отсутствия вины к имущественной ответственности такое лицо также не может быть привлечено. Безусловно, в случае, если данное лицо и далее будет использовать полученное ноу-хау, правообладатель может потребовать прекращения использования секрета производства и потребовать возмещения убытков. Но возникал законный вопрос о том, как заставить данное лицо не разглашать конфиденциальные сведения? И в этом аспекте появившаяся ст. 6.1 ФЗ «О коммерческой тайне» позволяет требовать сохранения конфиденциальности.

Если же в отношении секрета производства (ноу-хау) не будет введен режим коммерческой тайны, то объект будет защищен исключительными правами. Но ввиду специфики объекта, нужно сделать вывод о весьма слабом характере этой защиты. Данное обусловлено не столько отсутствием необходимости государственной регистрации прав на секрет производства и различных его ограничений, сколько потерей исключительных прав при разглашении сведений, составляющих ноу-хау. Так, несмотря на то, что помимо ОРГАЛИМО, в рамках ГААТ и ЮНКТАД также ведутся разработки отдельных положений о международной передаче технологий и иной ценной информации, главным регулятором сделки следует признать договор о передаче права на ноу-хау - не только из-за специфики деятельности указанных международных субъектов, но и ввиду незавершенно-

сти понятийного аппарата, используемого в рамках указанных институтов.

В связи с этим далее стоит рассмотреть вопрос о форме данного соглашения и о его ключевых условиях. Главным инструментом передачи права на ноу-хау был и остается лицензионный договор.

Примечательны, однако, мнения некоторых правоведов, согласно которым договор о передаче информации, составляющей коммерческую тайну, равно как и договор о передаче права на секрет производства, являются особыми соглашениями [8]. Аргументируется это тем же «квазиисключительным» характером прав законного обладателя ноу-хау.

Следует признать вопрос об особом характере договора о передачи права на секрет производства весьма дискуссионным вследствие хотя бы сложившейся практики, когда договоры о передаче прав на объекты интеллектуального права справедливо квалифицировались как лицензионные договоры. Однако о том, что эти права действительно могут быть «квазиисключительными», спорить не приходится. Так, например, в постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 26.08.2011 по делу № А31-1013/2011 было прямо указано, что правообладателями идентичного объекта могут быть несколько лиц, и схожесть производимых препаратов не свидетельствует о нарушении исключительных прав одного из хозяйствующих субъектов - обладателя секрета производства [11].

В связи с этим представляется важным следующий вопрос. Очевидно, что при потере конфиденциальности все обладатели секрета производства теряют исключительные (либо «квазиисключительны») права. Так, возникает проблема: неясно, что будет, если контрагенты не знали об общедоступном характере сведений, составляющих ноу-хау в ином городе или государстве, и заключили лицензионное соглашение о передаче прав на секрет производства? Будет ли подобное незаконным? По мнению Гаврилова Э.П., «буква закона» отвечает на этот вопрос отрицательно, аргументируя это именно «квазиисключительным» характером прав и лишь так называемой «фактической» монополией правообладателя, а не законной [12].

Важнейшей отличительной особенностью договоров о передаче права на ноу-хау является обязанность лицензиата обеспечивать конфиденциальность информации. Как правило, в договоре этому уделяется большое внимание. Так, иногда предусматривается условие о возврате документаций и иных материальных носителей без права изготовления копий.

В большинстве стран правила о лицензионном договоре известны и включены в отдельные законы.

Фактически право на ноу-хау может передаваться посредством множества договоров. Среди них выделяют договоры коммерческой концессии, об оказании информационно-консультационных услуг (о возмездном оказании услуг) и т.д. Однако стоит признать, что само существо соглашения касательно условий о передаче права на ноу-хау мало изменится.

Вообще, говоря о трансграничных сделках в целом, отдельный пласт вопросов связан с проблемой налогообложения. Статус подобных сделок, с точки зрения налогового права, очевидно, может быть определен иностранным законодательством, российским законодательством, а отдельные вопросы могут быть урегулированы на уровне международных актов.

По договорам о передаче прав на секрет производства целесообразно говорить о проблемах, связанных с НДС. Порядок налогообложения НДС по сделкам с иностранными контрагентами определяется местом нахождения лицензиата (пп. 4 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса Российской Федерации). В соответствии с российским правом, при передаче права на ноу-хау лицензиат освобождается от обязанности уплачивать НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Примечательно, что вопрос об уплате или освобождении от уплаты НДС лицензиатом стоит максимально просто: являются ли права, передаваемые по лицензионному договору, правами на ноу-хау? Так, Арбитражный суд г. Москвы в своем решении от 13.11.13 по делу № А40-104549/13 по одному из подобных случаев принял позицию заявителя ОАО

«САН ИнБев», признав, что лицо правомерно не уплачивало НДС по лицензионному соглашению о передаче права на ноу-хау с акционерной компанией «ИнБев» (Бельгия) [13].

По фактическим данным вышеуказанного дела заявитель приобрел у бельгийской компании технологии по производству пива с целью увеличить качество и конкурентоспособность производимого пива под всемирно известными товарными знаками «Hoegaarden», «Staropramen», «Stella Artois», «Lowenbrau» и т.д. Однако межрегиональная инспекция ФНС России № 1 в данном случае восприняла подобное освобождение от уплаты НДС компанией ОАО «Сан ИнБев» как необоснованную налоговую выгоду, аргументируя это отсутствием конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства. Стоит отметить, что суды высшей инстанции с данной позицией согласились, учтя мнение эксперта в данном вопросе, в том числе и Верховный суд РФ, который в своем Определении от 27.08.14 [14] указал на отсутствие нарушений норм материального и процессуального права. Как итог, решение Арбитражного суда г. Москвы было отменено.

Однако, среди прочего, наиболее интересной аргументацией представляется мнение налогового органа по иному эпизоду, когда межрегиональная инспекция ФНС России № 1 сочла, что «предоставление товарных знаков должно предполагать передачу лицензиаром лицензиату в том числе и необходимых технических документов, обеспечивающих соответствие качества товаров (работ, услуг), изготавливаемых лицензиатом, качеству товаров (работ, услуг), индивидуализация которого обеспечена регистрацией и получением лицензиаром свидетельства на товарный знак». С учетом того, что ноу-хау был изложен в технической документации (приложение № 1 к лицензионному договору), межрегиональная инспекция ФНС России № 1 фактически указала, что секрет производства должен был быть частью договора о передаче права на товарный знак.

Делая вывод всему вышеназванному, следует сказать следующее. Во-первых, отсутствует четкое единое определение понятия ноу-хау. Во-вторых, информация, составляющая коммерческую тайну, по российскому законодательству не всегда будет являться секретом производства (ноу-хау). Это существенная разница с действующими нормами некоторых стран и с положениями ТРИПС, где закрытая информация прямо отнесена к объектам интеллектуального права. В-третьих, трансграничная передача права на секрет производства, как бы ни назывался сам договор, является важнейшим регулятором отношений между контрагентами.

Сами по себе условия о передаче права на ноу-хау могут быть частью единого договора, по которому передаются права и на иные объекты интеллектуального права. Но возможность заключения самостоятельного соглашения о передаче права на секрет производства также не вызывает сомнений. В любом случае, необходимо уделять пристальное внимание условиям о применимом праве, порядке использования права на ноу-хау, мерах конфиденциальности, территории использования и сроках использования.

В-четвертых, риски при заключении договора о передачи права на ноу-хау представляются весьма высокими. Это связано не только с особенностями охраны и защиты секрета производства (отсутствие государственной регистрации, сохранение конфиденциальности). В большей мере это связано с возможностью наличия на рынке нескольких законных правообладателей идентичного секрета производства.

Список литературы:

1. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662 «О Концепции долгосрочного социального и экономического развития РФ на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

2. Кадровый холдинг «Анкор»: почему большинство IT-специалистов используют коммерческие данные в своих целях [Электронный ресурс]. URL: http://www.liveinternet.ru/tags/ (дата

обращения 03.01.2015).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. 2006, № 52 (1 ч.). Ст. 5496.

4. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.

5. Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.

6. Чайков М.Ю., Чайкова А.М. Коллизии секрета производства (ноу-хау) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».

7. Ключко Н. Ноу-хау и коммерческая тайна [Электронный ресурс] // Финансовая газета. Регион. вып. 2008. № 35 // СПС «КонсультантПлюс».

8. Терехова Е.В. Трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тайну: проблема правовой квалификации [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».

9. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 37 (прил., ч. VI). Ст. 2818-2849.

10. Химчук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».

11. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.08.2011 по делу № А31-1013/2011 [Электронный ресурс] / Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/ PdfDocument/042fd2cd-ace5-4b46-a6d7-67edd8b5b8fe/A31-1013-2011_20110826_Postanovlenie% 20apelljacii.pdf. Другие материалы по делу № А31-1013/2011: http://kad.arbitr.ru/Card/55c29288-6ca4-4e84-b176-b8ff404c7d0d.

12. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс.

13. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.13 по делу № А40-104549/13 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/48bbb143-f1 f6-47c1 -b642-4156269ba547/A40-104549-2013_20131113_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf. Другие материалы по делу № А40-104549: http://kad.arbitr.ru/Card/aeded363-4364-4223-8fcb-7a85cdec5bcf.

14. Определение Верховного суда Российской Федерации от 27.08.2014 по делу № А40-104549/13 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ 6bc1a18f-5d80-4467-b328-9a1d8fadabe1ZA40-104549-2013_20140827_0predelenie.pdf.