Охрана товарных знаков: новое в законодательстве

новое в законодател"

5 января 2016 г. принят Закон Республики Беларусь №352-3 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания», который вступает в силу с 15 июля текущего года. С одной стороны, радикально он не меняет существующую в нашей стране систему охраны товарных знаков, с другой -вносит значительные изменения в отдельные нормы действующего Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 г. №2181-Х11 «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Понятие товарного знака. Владельцы товарного знака

Определение товарного знака и знака обслуживания (далее по тексту - товарный знак, ТЗ), приведенное в новой редакции ст. 1 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон), осталось практически неизменным и отличается лишь тем, что в нем в качестве возможного объекта индивидуализации наряду с товарами и услугами названы и работы. Данное дополнение необходимо для более четкого определения сферы применения товарного знака как средства индивидуализации.

Без изменений остался круг лиц, которые могут стать владельцами товарного знака. Согласно действующему Закону (п. 2 ст. 2), он может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина. В новой редакции вместо термина «гражданин» используется термин «физическое лицо», что подчеркивает признание права на регистрацию товарных знаков в Республике Беларусь за физическими лицами независимо от их гражданства.

Претерпела изменения и ст. 18 Закона, посвященная праву на коллективный знак. В действующем Законе его регистрацию может осуществить объединение юридических лиц.

Сергей Лосев,

ведущий научный сотрудник Национального центра

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат

юридических наук, доцент

В новой редакции в качестве управомоченного субъекта называется «объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано». Являясь практически дословным повторением ст. 7Ы8(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.), новая норма по-прежнему не дает четкого ответа на вопрос о том, кого можно признавать владельцем коллективного знака. Как отмечается в доктринальном комментарии к Парижской конвенции, «... речь идет в основном об ассоциациях промышленников или продавцов изделий, происходящих из какой-либо конкретной страны или района или имеющих некоторые общие характерные черты или общие качества». Однако новая норма отечественного закона при буквальном ее толковании позволяет признавать право на регистрацию коллективного знака за любым объединением любых лиц, включая договорные объединения физических лиц.

Исключительное право на товарный знак

Существенные изменения внесены в нормы, устанавливающие содержание исключительного права на товарный знак. Оно будет определяться через

правомочия его обладателя использовать ТЗ, распоряжаться своим правом, а также запрещать применение товарного знака другим лицам. При этом нарушением исключительного права на ТЗ в новой редакции ст. 3 Закона называется использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, выражающееся в совершении действий, признаваемых согласно ст. 20 Закона использованием товарного знака в отношении однородных, а также неоднородных товаров, обозначенных ТЗ, признанным общеизвестным в нашей стране. Новая редакция ст. 20 Закона содержит развернутый перечень таких действий, включающих применение товарного знака:

1) на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров;

2) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

3) при выполнении работ и (или) оказании услуг;

4) в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых

в Республике Беларусь;

5) в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе

в доменном имени, при иных способах адресации).

При этом следует обратить внимание на то, что данный перечень является открытым, что расширяет возможности судебного усмотрения, делая нормы Закона более гибкими.

Претерпела изменения норма об исчерпании исключительного права на товарный знак. При этом ее суть осталась

прежней: согласно п. 4 новой редакции ст. 3 Закона не признается нарушением такого права использование этого товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот на территории государств - членов Евразийского экономического союза непосредственно владельцем ТЗ или другим лицом с согласия владельца. Напомним, что действующая редакция данной нормы содержит ссылку на уже утратившее силу Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (2010 г.).

Кроме того, уточняется момент возникновения исключительного права на товарный знак: таковым будет считаться дата регистрации ТЗ. Данное решение законодателя обусловлено желанием предоставить возможность владельцу распоряжаться исключительным правом на товарный знак еще до момента публикации сведений о регистрации в официальном издании патентного органа. Очевидно, что с даты регистрации у владельца товарного знака появляется и возможность это право защищать.

Основания для отказа в регистрации в качестве товарного знака

Изменения, внесенные в Закон, затронули абсолютные и иные основания для отказа в регистрации товарного знака. Вместо предусмотренного действующей редакцией запрета на регистрацию в качестве ТЗ обозначения, состоящего исключительно из знаков или указаний, используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, новая редакция подпункта 1.4. ст. 4 Закона предусматривает более широкий подход, устанавливая запрет на обозначения,

в которых такие знаки и указания занимают доминирующее положение. Тем самым расширены возможности для отказа в регистрации так называемых описательных знаков. Условия, при которых обозначения, знаки и (или) указания занимают доминирующее положение, должны быть дополнительно установлены Советом Министров Республики Беларусь.

Предусмотренное действующим Законом в числе абсолютных оснований для отказа в регистрации знака его противоречие публичному порядку заменено на противоречие общественным интересам. Это решение обосновано тем, что, во-первых, понятие «общественные интересы» шире по своему содержанию и, во-вторых, в большей степени применимо к частноправовым отношениям, с учетом того, что принцип приоритета общественных интересов закреплен в ст. 2 Гражданского кодекса.

Изменениями, внесенными в перечень иных оснований для регистрации товарного знака, более широко толкуется возможное столкновение между обозначением, заявляемым на регистрацию в качестве ТЗ, и охраняемым промышленным образцом, обладающим более ранним приоритетом. Новая редакция ст. 5, помимо признания в качестве основания для отказа в регистрации лишь тождественности конфликтующих объектов, учитывает также ситуацию их возможного сходства до степени смешения. При этом в отношении столкновения с промышленным образцом сделано уточнение о том, что речь должна идти о регистрации обозначения в отношении однородных товаров. То есть отказ в регистрации заявленного обозначения возможен лишь в том случае, если регистрация предполагается в отношении товаров, однородных с теми, в которых используется охраняемый промышленный образец.

Согласно новой редакции п. 1 ст. 10 Закона, в рамках проведения экспертизы заявленного обозначения расширены полномочия патентного органа. Он в ходе экспертизы должен будет проверять отсутствие не только абсолютных оснований для отказа в регистрации и отсутствие конфликта с уже зарегистрированными или ранее заявленными на регистрацию товарными знаками, но также конфликта заявленного обозначения с охраняемым или заявленным на регистрацию с более ранним приоритетом наименованием места происхождения товара.

Процедура

регистрации товарного знака

Отдельные изменения претерпела процедура регистрации товарных знаков. Законодатель попытался ее упростить и сделать более удобной.

Во-первых, законодательно установлен предельный срок проведения экспертизы - два года с даты принятия заявки к рассмотрению.

Во-вторых, заявитель может представлять документы, подтверждающие уплату патентной пошлины, одновременно с заявкой или в течение двух месяцев с даты ее поступления в патентный орган. В случае неподтверждения уплаты патентной пошлины заявка будет признаваться неподанной, о чем заявителя уведомят в письменной форме в течение месяца со дня истечения установленного срока.

В-третьих, существенным новшеством процедуры регистрации станет публикация сведений о заявке, прошедшей предварительную экспертизу и принятой к рассмотрению, на официальном сайте патентного органа в сети Интернет (www belgospatent.org.by). Это позволит заблаговременно

информировать заинтересованных лиц о предполагаемой регистрации соответствующего обозначения в качестве товарного знака. В то же время следует обратить внимание на то, что лица, чьи законные интересы могут быть затронуты этой процедурой (владельцы конкурирующих ТЗ, иных средств индивидуализации, произведений, используемых в заявленном обозначении и т.п.), по-прежнему не будут иметь возможности препятствовать такой регистрации на стадии проведения экспертизы заявленного на регистрацию обозначения, а смогут лишь оспаривать решение о регистрации, вынесенное патентным органом. Им же будет определяться перечень публикуемых сведений.

В-четвертых, в Закон включена статья 14-1, посвященная восстановлению пропущенных сроков, связанных с процедурой регистрации товарного знака (сроков предоставления документов, требуемых патентным органом, обжалования его решения, а также заявления ходатайства о повторной экспертизе). Появление данной нормы обусловлено необходимостью приведения национального законодательства в соответствие с требованиями Сингапурского договора о законах по товарным знакам (2006 г.). Возможность восстановления предусмотрена в отношении определенных Законом сроков представления затребованных патентным органом дополнений и изменений в заявку и прилагаемые к ней документы в ходе предварительной экспертизы, ответа на запрос о предоставлении правильно оформленных документов в ходе экспертизы, а также срока подачи ходатайства о проведении повторной экспертизы заявленного обозначения. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в патентный орган не позднее

трех месяцев со дня истечения соответствующего срока.

Распоряжение исключительным правом на товарный знак

Серьезные изменения затрагивают договорные отношения по поводу товарных знаков. Действующий Закон допускает как уступку (отчуждение) исключительного права на них, так и возможность предоставления права использования ТЗ по лицензионному договору. Согласно п. 2 ст. 23 Закона, такой договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар обязан осуществлять контроль за выполнением этого условия. В соответствии с новой редакцией ст. 23 Закона лицензионный договор может содержать либо условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, либо «... содержать значение показателей качества товаров лицензиата». При этом условие об осуществлении лицензиаром контроля качества товаров лицензиата осталось неизменным как обязательное.

Наиболее существенные изменения, относящиеся к лицензионным договорам о предоставлении права пользования товарными знаками, включены в Гражданский кодекс. Часть третья изложенной в новой редакции ст. 1023 ГК предусматривает, что по требованиям, предъявляемым к качеству товаров, работ и (или) услуг лицензиата, на которых (в отношении которых) применяется товарный знак лицензиара, лицензиар несет субсидиарную ответственность. Введение в законодательство Республики Беларусь этой нормы предполагает, что это будет стимулировать владельца ТЗ

осуществлять реальный контроль за качеством товаров (работ, услуг) лицензиата. Владелец товарного знака будет нести ответственность перед потребителями товаров (работ, услуг) лицензиата только в том случае, если последний откажется удовлетворить требования потребителей (ст. 370 ГК). При этом интересы владельца товарного знака будут защищены тем, что он будет иметь возможность предъявить к лицензиату регрессное требование.

Установление субсидиарной ответственности лицензиара также будет способствовать более эффективной защите прав потребителей. Товарный знак является средством индивидуализации, в значительной степени влияющим на выбор товара. Использование ТЗ по лицензии призвано упредить ситуации, способствующие смешению товаров (работ, услуг) различных субъектов (владельца товарного знака и лицензиата). Повышение уровня защищенности интересов потребителя может быть обеспечено включением владельца товарного знака в правоотношения, возникающие в связи с нарушением прав потребителя, в качестве лица, несущего дополнительную ответственность по обязательствам, связанным с недостатками товаров (работ, услуг).

В новой редакции представлена ст. 24 Закона, в которой содержится требование о регистрации в патентном органе лицензионного договора, договора уступки исключительного права на товарный знак, договора залога имущественных прав на ТЗ, а также изменений в указанные договоры. Данная норма дополняется указанием на то, что все названные договоры и изменения в них вступают в силу с даты их регистрации в патентном органе, если самими договорами не предусмотрена более поздняя дата вступления их в силу.

Прекращение правовой охраны товарного знака

В обновленной редакции Закона уточнены основания для прекращения правовой охраны товарного знака. Во-первых, при прекращении деятельности организации или в случае смерти юридического лица охрана товарного знака прекратится только в том случае, если исключительное право на товарный знак не перешло к правопреемникам указанных лиц. Тем самым устранен недостаток нормы подпункта 1.5. п. 1 действующей редакции ст. 26 Закона, не учитывающей возможности правопреемства.

Во-вторых, в новой редакции исправлена очевидная ошибка, связанная с ситуацией превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Закон в действующей редакции рассматривает ее как основание для признания предоставления правовой охраны знаку недействительным, что абсолютно нелогично; новая редакция называет данную ситуацию в числе оснований для прекращения правовой охраны ТЗ. При этом законодатель уточняет, что потребовать этого может любое лицо, обратившись в Верховный Суд.

В-третьих, изменились нормы, определяющие основания для прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Как и в действующей норме, в новой редакции ст. 20 в качестве основания для этой процедуры называется его неиспользование без уважительных причин в течение любых трех лет после его регистрации. При этом статья дополнена нормой, предусматривающей, что действия по применению ТЗ, не связанные непосредственно с введением товаров

в гражданский оборот, не могут быть признаны использованием товарного знака. К тому же в обновленной ст. 20 говорится не о возможности, а об обязательности принятия во внимание представленных владельцем ТЗ доказательств того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Изменения коснулись п. 3 ст. 25 Закона, согласно которому возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, если она была предоставлена без учета имевшихся абсолютных оснований для отказа в регистрации (ст. 4 Закона), может подать любое лицо, а если не были учтены иные основания для отказа в регистрации (ст. 5) или же связанные с регистрацией действия владельца ТЗ признаны антимонопольным органом или судом недобросовестной конкуренцией,-толь-ко заинтересованное лицо. В качестве такового, очевидно, следует понимать лицо, чьи права или законные интересы были нарушены регистрацией товарно-

Защита права на товарный знак

Радикальные изменения претерпели нормы, посвященные гражданско-правовой защите исключительного права на товарный знак.

Закон в действующей редакции ст. 29 приводит развернутый перечень специальных мер, которые могут быть применены в отношении нарушителя. При этом в качестве возможных способов защиты Закон одновременно называет требование о прекращении нарушения, взыскание причиненных убытков, удаление с товара незаконно используемого товарного знака, арест или уничтожение товаров, а также наложение штрафа в пользу

потерпевшей стороны в размере стоимости товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак. Однако законодатель не дает однозначного ответа на вопрос о том, в каких случаях и в каком соотношении правообладатель может применять данные способы защиты. Это, в частности, относится к вопросу о возможности одновременного требования возмещения убытков и уплаты штрафа.

Изменения, внесенные в ст. 29 Закона, сводятся к следующему. Во-первых, уточнены субъекты, имеющие право обращаться за защитой нарушенного исключительного права на товарный знак. Таковыми могут быть либо владелец ТЗ, либо, если право использования товарного знака предоставлено по договору исключительной лицензии, -лицензиат. Четкое закрепление в Законе нормы, предоставляющей лицензиату возможность самостоятельно обращаться за защитой своего права использовать товарный знак, а также требовать применения в отношении нарушителей предусмотренных законодательством мер ответственности, обусловлено необходимостью обеспечения экономической функции исключительной лицензии. Согласно ей лицензиат является единственным лицом, которому предоставлено право использования объекта лицензии. Такое монопольное положение требует предоставления лицензиату инструментов защиты от неправомерных действий третьих лиц, а также возможности возмещения убытков, которые в случае неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности возникают только у лицензиата как единственного лица, управомо-ченного этот объект использовать. При этом признание за обладателем исключительной лицензии права на защиту должно следовать из самого факта

заключения договора на условиях такой лицензии, а не из договорного обязательства лицензиара предоставить лицензиату полномочия на защиту. Кроме того, признание за обладателем исключительной лицензии права на защиту соответствует как общемировым стандартам, так и складывающейся в Республике Беларусь судебной практике рассмотрения исков о защите нарушенных исключительных прав, подаваемых от своего имени обладателями исключительных лицензий.

Во-вторых, изменился механизм изъятия из гражданского оборота контрафактных товаров. Таковыми согласно новой редакции ст. 29 Закона признаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно применены товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. Предусматривается, что правообладатель может требовать изъятия из гражданского оборота контрафактных товаров только в случае невозможности удаления с них незаконно примененных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. При этом данная норма, в отличие от действующей, связывает с изъятием из гражданского оборота контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров их уничтожение. Ст. 29 Закона также дополнена нормой, расширяющей возможности применения данной меры защиты и учитывающей, в числе прочего, особенности знаков обслуживания. Согласно части третьей п. 2 новой редакции ст. 29 лицо, нарушившее исключительное право на ТЗ, обязано удалить товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, с материалов, которыми сопровождается введение товара в гражданский оборот, выполнение таких работ и (или) оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, а также

из глобальной компьютерной сети Интернет. Законодатель уточняет, что принятие мер, связанных с удалением незаконно используемых товарных знаков, а также изъятие из гражданского оборота и уничтожение контрафактных товаров, этикеток и упаковок товаров должно осуществляться за счет виновного лица.

В-третьих, существенно изменились нормы, определяющие возможные меры имущественной ответственности лица, нарушившего исключительное право на товарный знак. Правообладатель по-прежнему может требовать возмещения убытков, но кроме этого он или лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, вправе получить компенсацию в размере от одной до пятидесяти тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения. Предусмотренный действующим Законом штраф как мера имущественной ответственности нарушителя из новой редакции ст. 29 исключен.

В законодательстве об авторском праве и смежных правах достаточно давно применяется компенсация как мера гражданско-правовой ответственности, и она зарекомендовала себя как эффективное средство защиты имущественных интересов правообладателей. При этом компенсация, в отличие от штрафа, предусмотренного действующей редакцией Закона, будет иметь более широкую сферу применения, позволяя правообладателю требовать ее взыскания с нарушителя и в тех случаях, когда нарушение исключительного права на ТЗ не будет связано с использованием его непосредственно на товаре. СИ