Патентные тролли vs предприниматели

Тролль в скандинавской мифологии представлял собой уродливое существо, живущее под мостом и требующее платы с путешественников за переход по нему. Легенды о горных, лесных и мостовых троллях существовали уже несколько столетий, когда в 20-м веке появился новый вид таких существ, пугающий участников бизнеса не меньше, чем его предшественники норвежских путников.

Юрист по интеллектуальной собственности Патентного бюро «Эрфис» Коновалова Екатерина

Фото: предоставлено ООО «Эрфис»

Патентный тролль - лицо, специализирующееся на предъявлении патентных исков.

Впервые термин “патентный тролль” использовал юрист корпорации Intel Питер Деткин в 1999 году, когда компания TechSearch обвинила Intel в незаконном использовании запатентованных технологий. Таким бойким термином он описал правообладателей патентов, которые не имеют собственных продуктов, но предъявляют необоснованные патентные иски к реальным производителям продукции.

Интересно отметить, что компания Intel вышла победителем в судебном разбирательстве с TechSearch, а Питер Деткин стал управляющим партнером и владельцем акций компании Intellectual Ventures, специализирующейся на консолидировании и лицензировании объектов интеллектуальной собственности, часто упоминаемой в качестве примера патентного троллинга.

В английском языке существуют деление патентных троллей на“patent troll” (патентный тролль в его изначальной форме, то есть преследующий за нарушение патента) и “trademark troll” (тролль, заявляющий о нарушении исключительного права на товарный знак). Для последнего в русском языке не существует специального термина, и таких субъектов также называют патентными троллями несмотря на то, что их деятельность не связана с обладанием патентами.

Именно об особенностях деятельности патентных троллей в сфере товарных знаков в России пойдет речь в этой статье.

Несмотря на отсутствие официального названия, явление патентного троллинга в России набирало обороты на протяжении последних лет, и, вероятнее всего, получит новый виток развития после получения физическими лицами возможности регистрации товарных знаков.

Патентный троллинг в сфере товарных знаков имеет различные формы, однако суть явления остается постоянной:правообладатель товарного знака предъявляет требования к другому лицу, по его мнению, нарушающему исключительное право на товарный знак.

Отличие патентного тролля от добросовестного правообладателя, защищающего свое исключительное право, в том, что патентный тролль, подобно троллю под мостом, не использует свое исключительное право, однако требует выплат за его использование или нарушение от других лиц.

Деятельность патентного тролля, делится на два этапа: приобретение исключительного права и получение выгоды.

На первом этапе предпринимаются действия по регистрации товарного знака либо по приобретению исключительного права на уже существующий товарный знак.

Портфель патентного тролля, как правило, содержит множество товарных знаков, которые могут быть предметом защиты. Среди таких объектов могут быть товарные знаки, изначально имеющую низкую различительную способность, содержащие широко используемые слова или легко воспроизводимые графические элементы. Такая “слабость” объектов позволяет увеличить число потенциальных нарушителей.

Также патентный тролль может приобрести исключительное право на старый, уже неиспользуемый товарный знак и предъявить претензии лицам, использующим спорное обозначение в отсутствие претензий предыдущего правообладателя.

Одним из эффективных способов пополнения портфеля активов патентного тролля является регистрация товарных знаков компаний, еще не вышедших на российский рынок.Для того, чтобы зарегистрировать потенциально выгодный товарный знак, патентный тролль проводит поиск компаний, имеющих перспективу выхода на российский рынок, или выхода на IPO.

Необходимо отметить, что, во-первых, товарный знак имеет территориальный принцип действия, то есть охраняется только на территории тех стран, где был зарегистрирован правообладателем.Во-вторых, в России, также как и в большинстве других стран, действует система “first to file”. Это означает, что приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в Роспатент.

Когда исключительное право на товарный знак получено, тролль ищет его нарушителей.

Требования патентного тролля на втором этапе его деятельности сводятся к следующему:

заключение лицензионного договора и отчисление регулярных платежей;
заключение договора отчуждения исключительного права на товарный знак в пользу “нарушителя” за существенное вознаграждение;
угроза обратиться в суд с требованием о защите нарушенного исключительного права в случае, если “нарушитель” откажется урегулировать вопрос посредством выплаты указанных сумм.

В случае получения претензии о нарушении исключительного права на товарный знак необходимо ответить на следующие вопросы:

Действительно ли обозначение, которое вы используете, сходно до степени смешения с товарным знаком правообладателя?
Действительно ли товарный знак правообладателя зарегистрирован, а не находится на этапе рассмотрения заявки Роспатентом?
Используете ли вы товарный знак правообладателя конкретно в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован?

В случае положительного ответа на предыдущие вопросы, вероятнее всего, имеет место нарушение исключительного права на товарный знак. Однако необходимо выяснить, является ли его правообладатель патентным троллем. Для этого нужно ответить на следующие вопросы:

Можете ли вы найти подтверждение того, что правообладатель использует товарный знак?
Содержит ли полученная вами претензия приглашение к переговорам, условия мирного урегулирования конфликта или правообладатель лишь требует от вас денежных выплат и угрожает судебным разбирательством?
Предложен ли в претензии разумный срок для ознакомления с требованиями и решения сложившейся ситуации?

В случае если вы отрицательно ответили на два и более вопроса, вероятнее всего вы столкнулись с патентным троллем.

Многие участники бизнеса предпочитают не вступать, на их взгляд, в дорогостоящие и долгосрочные судебные процессы, а пойти на уступки патентному троллю. Тем не менее во многих случаях с претензиями патентных троллей можно эффективно бороться.

Главный способ борьбы с патентным троллем - уничтожение объекта исключительного права, то есть оспаривание товарного знака.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в Палату по патентным спорам Роспатента. Однако для подачи такого возражения необходимо наличие оснований в виде несоответствия товарного знака требованиям законодательства.

В ситуации, когда товарный знак, зарегистрированный патентным троллем, представляет собой обозначение, в действительности принадлежащее другому лицу, действия патентного тролля, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом.

Патентный троллинг - негативное явление, затронувшее многие страны и при этом не имеющее единственно верного способа противостояния. Тем не менее существуют шаги, которые позволят уменьшить риски столкновения с патентным троллем:

Своевременная подача заявки на регистрацию товарного знака до введения товара в оборот;
Заблаговременное планирование выхода на международный рынок и подача заявки на регистрацию товарного знака в интересующих вас юрисдикциях;
Фиксация введения новых обозначений при развитии бренда, сохранение рекламных материалов или веб-сайтов с фиксацией даты. Даже при действующей в России системе first to file наличие доказательств использования обозначения до даты приоритета зарегистрированного товарного знака оппонента может усилить вашу позицию в судебном процессе;
Регулярное проведение поиска заявок на регистрацию товарных знаков, сходных с вашим обозначением. В случае выявления попытки регистрации вашего обозначения или обозначения, сходного с ним до степени смешения, направить в Роспатент обращение против предоставления правовой охраны товарному знаку еще на стадии рассмотрения заявки;
Обращение за квалифицированной помощью в сфере интеллектуальной собственности для всесторонней защиты вашего бизнеса.
Важно отметить, что с патентным троллингом, в силу отсутствия административной или уголовной ответственности, необходимо бороться рычагами, предложенными гражданским законодательством. Отразить претензии патентного тролля возможно, однако для этого необходимо выбрать сильную стратегию защиты вашей интеллектуальной собственности.

Патентное бюро «Эрфис» может оказать качественную профессиональную помощь в регистрации товарного знака в России и за рубежом, а также при возникновении судебных споров.

Коновалова Екатерина Андреевна

Юрист по интеллектуальной собственности ООО «Эрфис»

ООО «Эрфис»

Реклама 16+