Проблемы правоприменения в отношении особых ("нетрадиционных") товарных знаков и знаков обслуживания

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 79-91.

УДК 347

Б01 10.25513/1990-5173.2019.16(1).79-91

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОСОБЫХ («НЕТРАДИЦИОННЫХ») ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Е. О. Дмитриева1, О. В. Дмитриев2

1 ООО «ОРИОН Бизнес Партнёр», г. Москва, Россия 2 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, Россия

Введение. Авторы статьи исследуют особенности правовой природы особых («нетрадиционных», «других») товарных знаков и знаков обслуживания - вкусовых, звуковых, голографических, обонятельных и др., которые в настоящее время приобретают всё большую популярность среди производителей товаров и услуг ввиду их неординарности и способности привлечь внимание потребителя. Использование «особых» обозначений в ближайшем будущем выведет индивидуализацию товара или услуги в торговом обороте на новый уровень, поэтому представляется необходимым начать детальное изучение этого института уже сейчас. Цель. Целью исследования является изучение существующего в России уровня регулирования «нетрадиционных» товарных знаков и знаков обслуживания, выявление пробелов в законодательстве, а также анализ основных проблем, препятствующих эффективному использованию изучаемых обозначений, и поиск возможных путей их решения. Методология. Методологическую базу проведённого исследования формируют как общенаучные, так и частноправовые методы, в особенности сравнительно-правовой, формально-юридический, метод толкования правовых норм, метод комплексного анализа законодательства и метод структурного анализа. Результаты. Исследователи приходят к выводу о том, что рассматриваемый правовой институт нуждается в более детальном законодательном регулировании, в частности, в отношении регистрации, хранения и экспертизы «нетрадиционных» обозначений. Заключение. Актуальность затрагиваемой проблемы обусловлена особой ролью средств индивидуализации (в частности, товарных знаков) на современном этапе развития экономических отношений. Использование индивидуализирующих признаков товаров и услуг во многом способствует повышению качества обслуживания и товарного производства, оздоровлению конкуренции. С появлением на рынке всё новых и новых товаров и услуг возникает необходимость расширять понятие «товарный знак и знак обслуживания», вводить и регулировать на законодательном уровне различные виды обозначений, которые на данный момент законом определяются лишь как «другие».

Ключевые слова: товарные знаки; знаки обслуживания; голограммы; звуковые товарные знаки; обонятельные товарные знаки; интеллектуальная собственность; средства индивидуализации; промышленные права.

1. Введение

В современных экономических условиях при высокой конкуренции и широких возможностях поиска и распространения информации представляется необходимым совершенствование нормативного регулирования и защиты результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. При этом следует обратить внимание на то, что правовое регулирование экономических отношений включает в себя не только правовые регуляторы, но и иные -неправовые - нормы и категории, соединяя правовую и экономическую сферы [1, с. 18]. В случае с товарными знаками подобной кате-

горией является, например, сходство до степени смешения - критерий, не урегулированный детально законодательством, но определяемый на основе экспертизы обозначения.

Актуальность затрагиваемой проблемы обусловлена особой ролью средств индивидуализации на современном этапе развития экономических отношений. Использование индивидуализирующих признаков товаров и услуг во многом способствует повышению качества обслуживания и товарного производства, оздоровлению конкуренции.

2. Методология

При написании настоящей статьи использовался широкий спектр правовых мето-

дов, как общенаучных, так и частноправовых, что обусловлено многогранностью исследуемой темы и сложностью объекта исследования. Большое значение при изучении темы имели сравнительно-правовой и формально-юридический методы, а также метод толкования правовых норм и метод комплексного анализа законодательства.

3. Товарный знак и знак обслуживания в системе прав на средства индивидуализации

Все виды интеллектуальных прав обладают рядом общих признаков:

1) их объектом является нематериальный результат - результат умственной деятельности;

2) они не зависят от права собственности на материальный носитель;

3) имеют абсолютный характер.

Права на средства индивидуализации обладают некоторыми особенностями, не будучи результатом интеллектуальной деятельности, но являясь объектом интеллектуальной собственности. Они отличаются от иных видов интеллектуальной собственности тем, что имеют ценность «не сами по себе, а в зависимости от роли, которую играют в упорядочении гражданского оборота» [2].

Российская Федерация является стороной ряда международных договоров по вопросам интеллектуального права: Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков 1891 г. и Протокола к нему 1989 г., Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г., Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о законах по товарным знакам 1994 г. и др. [3].

Пункт VIII ст. 2 Стокгольмской конвен -ции от 14 июля 1967 г., учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), участником которой является Российская Федерация, гласит, что понятие «интеллектуальная собственность» включает, среди прочих, права, относящиеся к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям1.

Права на средства индивидуализации относятся к промышленным правам. Инсти-

тут права промышленной собственности обособляется в системе прав интеллектуальной собственности. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 1883 г. признаёт «объектами охраны патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции»2.

На национальном уровне права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий регулируются гл. 76 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также некоторыми положениями Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ст. 14.4), Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (ст. 5), Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП РФ) (ст. 14.10) и Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) (ст. 180).

Российский законодатель относит к средствам индивидуализации фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара, а также коммерческое обозначение.

Средства индивидуализации юридических лиц и производимых ими товаров и услуг выполняют для участников гражданского оборота важнейшие функции: идентификационную, информационную, рекламную и гарантийную, что повышает их конкурентоспособность на рынке, а также предоставляет этим лицам правовую защиту. Средства индивидуализации занимают важное место среди нематериальных активов предприятия в качестве различительного признака юридических лиц, производимых ими товаров или оказываемых услуг.

Примечательно, что правообладателем средства индивидуализации является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые не всегда непосредственно являются авторами продуктов творческой деятельности, индивидуализирующих товар/услугу или их производителя. Для правообладателя стратегически важно правильно управлять комплексом средств индивидуали-

зации, для чего компании в рамках общего контроллинга («концепции управления предприятием на основе системы планирования, регулирования и контроля процесса достижения конечных целей и результатов работы предприятия» [4, с. 73]) часто прибегают к контроллингу в сфере управления интеллектуальной собственностью. Кроме этого, часто используются и иные эффективные методы (например, в рамках предприятия создаются отделы по управлению интеллектуальной собственностью или привлекаются внешние консультанты).

Товарный знак и знак обслуживания -это словесное, изобразительное, объёмное или другое обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признаётся исключительное право, удо -стоверенное соответствующим свидетельством. Законом также допускаются комбинации перечисленных обозначений.

Словесные и изобразительные обозначения наиболее часто регистрируются в качестве товарного знака, при этом процедура регистрации, использование и охрана не вызывают вопросов. Словесные обозначения обычно состоят из слов или словосочетаний, нередко применяются наборы букв или цифр. В качестве «изображения» могут выступать символы, рисунки, орнаменты, графические элементы и их комбинации. Примером комбинированных товарных знаков могут быть этикетки различных товаров: алкогольной продукции, табачных изделий, парфюмерии, продуктов питания и др. Этикетки, как правило, сочетают в себе изображения и текстовые фрагменты.

Форма изделия, его упаковка, трёхмерные символы и буквы служат примером объёмных товарных знаков, которые тоже нередко встречаются на практике. К таковым относятся: трёхлучевая звезда Mercedes, бутылка Coca-Cola, флакон духов Chanel и др.

Важно учесть, что в тех случаях, когда форма необходима для достижения технического эффекта, она не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака. Известным прецедентом является дело Philips vs. Remington, когда компания Philips зарегистрировала треугольную форму бритвенной головки - триммера, а Remington Consumer

Products Ltd. оспорила правомерность осуществлённой регистрации. В результате Европейский суд вынес решение о запрете регистрации в качестве товарного знака подобных технических конфигураций.

Отдельным видом товарных знаков являются общеизвестные товарные знаки, которые считаются таковыми вследствие их узнаваемости широким кругом потребителей в качестве обозначения определённого товара. К таковым, например, относятся товарные знаки "Coca-Cola", «МТС», «РЖД», «1С», «Яндекс», "Adidas" и другие товарные знаки, перечисленные в Реестре общеизвестных товарных знаков. Важность таких знаков обусловлена стоимостью брендов. Самыми дорогими брендами в мире на 1 января 2018 г. являются: Apple (170 млрд долларов), Google (101,8 млрд долларов), Microsoft (87 млрд долларов), Facebook (73,5 млрд долларов), Coca-Cola (56,4 млрд долларов). Зачастую стоимость бренда может составлять до трети стоимости всей компании.

Существует также особая категория товарных знаков - «коллективные товарные знаки». Примерами таких знаков является «Боржоми» (Ассоциация содействия производству и реализации минеральной воды «Боржоми» «Грузинское Стекло и Минеральные Воды»), «Прима» (Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром»). Коллективный товарный знак регистрируется за объединением юридических лиц с тем, чтобы все члены объединения могли его использовать в отношении производимых или реализуемых ими товаров при условии, что товары обладают общими характеристиками, в том числе единым уровнем качества.

Коллективный товарный знак отличается от индивидуального тем, что право на его использование не может быть передано другому лицу. В то же время члены объединения юридических лиц, наряду с использованием коллективного товарного знака, могут использовать собственные товарные знаки.

К категории «других обозначений» относятся цветовые, световые, голографиче-ские, изменяющиеся, позиционные, тактильные, звуковые, вкусовые и обонятельные обозначения. Тот факт, что в законе прямо не прописана возможность использования перечисленных видов товарных знаков, не озна-

чает, что им не может предоставляться правовая охрана. Напротив, отсутствие точного перечня даёт предпринимателю свободу выбора пути придания индивидуальности своему продукту.

Цветовые товарные знаки и знаки обслуживания позволяют защитить фирменный стиль (зелёный цвет ПАО «Сбербанк»3), но редко проходят регистрацию по ряду причин: во-первых, цвет необходимо представить графически и доказать его уникальность, различительную способность; во-вторых, существует запрет регистрации основных цветов, естественного цвета материала, из которого изготовлен товар, сигнальных цветов и т. д.4

Световые товарные знаки представляют собой световой сигнал или ряд сигналов. При подаче заявки на регистрацию описывается последовательность и длительность свечения. Такие обозначения могут быть использованы производителями операционных систем и программного обеспечения (например, зарегистрированный в России световой товарный знак имеет Microsoft Corporation).

Голографические товарные знаки - это изображения, слова или их комбинации, нанесённые на радужную голограмму, изменяющиеся в зависимости от угла зрения. В голографические обозначения часто включают скрытые изображения и микротекст, что служит противодействию контрафактному производству и выполнению гарантийной функции. Обычно голограммы располагают на этикетках, упаковках, документации, банкнотах и иной защищённой продукции. Преимущество голографического товарного знака заключается в высокой сложности процесса его создания, практической невозможности копирования недобросовестными конкурентами и влиянии на потребительское доверие. Отечественная практика показывает, что наиболее часто регистрируют голограммы компании, занимающиеся выпуском технической, лекарственной, алкогольной продукции, а также печатной защищённой продукции (банкноты, билеты, банковские карты, сертификаты, дипломы и т. д.).

Изменяющиеся обозначения представляют собой динамические мультимедийные изображения, как правило видеоролики. ООО «Яндекс» имеет зарегистрированный изме-

няющийся знак для сервиса «Яндекс.Пробки» в виде светофора, меняющего цвет (0-3 балла - зеленый, 4-6 - желтый, 7-10 - красный).

Суть позиционных обозначений заключается в их размещении на определённой части товара в неизменном размере, цвете и т. д. Расположение логотипа Johnson & Johnson вверху тюбика и на равном удалении от боковых граней является примером зарегистрированного в России позиционного товарного знака. Международную регистрацию получил, например, красный цвет подошвы на обуви Christian Louboutin. Единственное, что на данный момент мешает увеличению числа таких знаков, - это сложность доказывания различительной способности позиции знака на товаре.

Тактильные обозначения используются для идентификации товара или товаропроизводителя путём осязания, для чего применяются шрифт Брайля, рельефные обозначения или даже различные текстуры. В 2012 г. некоммерческая организация «Фонд взаимопомощи незрячих и слабовидящих с активной жизненной позицией» зарегистрировала рельефно-графическое изображение в качестве товарного знака для контакта с незрячими потребителями5. Такими знаками чаще всего маркируются печатные изделия (книги, буклеты и т. п.).

Звуковые знаки (музыкальные - заставка радиостанции Маяк; природные - рычание льва для кинопродукции Metro-Goldwyn-Mayer; бытовые - рев мотора Harley-David-son) могут быть представлены для регистрации, если они записаны на материальный носитель и выражены в виде нотного написания или словесного описания звука, указания происхождения звука (его источника) и ха-рактера6. В среднем в России регистрируется 3-4 звуковых товарных знака в год.

Обонятельные товарные знаки, используемые для придания продукту индивидуальности и упрощения идентификации в гражданском обороте, являются, по нашему мнению, самыми неоднозначными. С одной стороны, запах вызывает у большинства потребителей наиболее яркие эмоции и ассоциации, с другой - восприятие запахов человеком пока мало изучено. Учёные не могут ответить, например, на такие вопросы: в каких единицах измерять интенсивность запаха,

почему идентичные запахи могут иметь разный состав и структуру, как запах связан с остальными системами восприятия? При этом нельзя забывать, что каждый человек ощущает запахи по-разному, и то, что для одного будет приятным ароматом, у другого может вызвать отторжение.

США стали первой страной, зарегистрировавшей на национальном уровне обонятельный товарный знак. На данный момент в США охраняется, например, «запах лаванды и ванили» для канцелярских принадлежностей. В Великобритании образовался аналогичный прецедент, когда за компанией Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, производящей автомобильные покрышки, был зарегистрирован «цветочный аромат, напоминающий розу» . В российской практике первым обонятельным товарным знаком стал «запах кожи» для идентификации продукции натуропарфюмера Н. Коляго.

Вкусовые товарные знаки ещё более редки, чем обонятельные. Обычно они представляют собой вкусовые добавки, искусственно созданные при помощи химических соединений. Это представляется логичным, поскольку регистрация в качестве товарного знака естественного (природного) вкуса ущемляло бы интересы производителей, использующих те же естественные ингредиенты для создания своего товара.

Особое значение в сфере правоприменения в отношении товарных знаков и знаков обслуживания в современных условиях приобретают проблемы, связанные с товарными знаками, определяемыми в ГК РФ как «другие» (далее - «нетрадиционные»).

Законодательство и практика правоприменения в сфере средств индивидуализации достаточно часто затрагивают вопросы, касающиеся товарных знаков. Регистрируются в основном словесные и изобразительные знаки. Однако в настоящее время появляется всё больше упоминаний о фактах использования «иных» видов обозначений, которые пока занимают незначительную часть в общем массиве зарегистрированных товарных знаков. Это обусловлено желанием производителя выйти на новый уровень конкуренции, выделить свой товар на фоне однородных товаров и придать ему легко запоминающиеся потребителем отличительные черты.

Использование «нетрадиционных» видов товарных знаков в мировой практике неодинаково. Наиболее часто к такому виду обозначений прибегают в США, Великобритания, Германия. В Японии же, наоборот, до недавнего времени не допускалась регистрация «нетрадиционных» видов товарных знаков.

В России «нетрадиционные» товарные знаки не получили распространения вследствие некоторых препятствий в их государственной регистрации. Постараемся более подробно рассмотреть проблемы правоприменения, среди которых особое значение имеют вопросы проведения экспертизы «нетрадиционных» обозначений, фиксации образцов (в Государственном реестре товарных знаков и в свидетельстве, выдаваемом правообладателю), хранения образцов неграфических товарных знаков и доступа к ним.

4. Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания

Различительная способность - фундаментальный критерий для товарного знака и знака обслуживания, обеспечивающий эффективное функционирование вышеназванных средств индивидуализации. Во многом наличие различительной способности зависит от класса товаров и услуг по МКТУ8. «Различительная способность внутри класса определяется степенью разрыва с иллюстративностью по отношению самому продукту» [5, с. 53]. Например, для продукции класса 309 невозможно будет зарегистрировать товарный знак «Какао» или запах кофе в качестве отличительного признака. Зато возможна регистрация кофейного аромата, которым пропитываются писчебумажные товары (класс 16).

Роспатент в Информационном письме № 1 от 19 февраля 2010 г. разъяснил и иные ограничения для товарных знаков и знаков обслуживания. Так, не могут быть зарегистрированы обозначения: вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида (слово «термос» вошло в употребление благодаря английской компании "THERMOS", которая стала первым производителем теплоизоляционных сосудов); являющиеся общепринятыми символами, а именно условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; являющиеся общепринятыми терминами; характе-

ризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта10.

Главными функциями товарного знака и знака обслуживания являются выделение его в имущественном обороте и указание на связь с производителем товара или услуги. Кроме того, данные средства индивидуализации служат гарантом качества продукта и выполняют рекламную функцию.

Товарные знаки и знаки обслуживания охраняются в силу их государственной регистрации. Регистрация товарного знака является, пожалуй, самой сложной процедурой. Её можно разделить на три основных этапа.

На первом этапе лицо подаёт в Роспатент заявку (ст. 1492 ГК РФ) на один товарный знак, в которой он обязан представить не только сам знак, но и его описание с перечнем товаров по классам МКТУ, в отношении которых знак будет выполнять идентифицирующую функцию.

На втором этапе проводятся экспертизы - формальная (проверка документов на соответствие закону) и непосредственно экспертиза обозначения. По результатам экспертизы заявителю выдаётся заключение, после чего ему предоставляется возможность привести свои доводы на заключение эксперта. Завершается второй этап принятием решения либо о регистрации товарного знака, либо об отказе в его регистрации.

На третьем этапе зарегистрированный знак вносится в Государственный реестр товарных знаков, а правообладателю выдаётся свидетельство на товарный знак.

Оповестить других участников гражданского оборота о наличии у него исключительного права лицо может посредством размещения рядом с товарным знаком буквы «Я», знака «», словосочетания «(зарегистрированный) товарный знак».

Для общеизвестных товарных знаков необходимой является процедура признания товарного знака общеизвестным. Хотя знак признаётся таковым в отношении конкретного товара, его правовая охрана распространяется и на неоднородные товары, если его использование другими участниками гражданского оборота может породить недобросовестную конкуренцию. Общеизвестным может

быть признан как зарегистрированный в Российской Федерации или охраняемый на основании международного договора товарный знак, так и не пользующийся правовой охраной на территории Российской Федерации.

Для прохождения процедуры признания товарного знака общеизвестным производитель должен подать заявление в Палату по патентным спорам Роспатента и предъявить соответствующие доказательства общеизвестности. При этом товарный знак должен быть представлен в том виде, в котором он использовался. В заявлении указывается дата, с которой, по мнению лица, знак является общеизвестным. Указанная дата может не совпадать с датой подачи заявки, а чаще всего предшествует ей. Как правило, доказательствами общеизвестности служит информация о масштабных рекламных кампаниях, о деятельности компании-владельца товарного знака в зарубежных странах, об интенсивности использования и о ценности знака.

Так, в частности, поступило ООО «Интернет Решения», владелец интернет-магазина ozon.ru. Обратившись с заявлением в Роспатент, компания представила, среди прочих, следующие доказательства: публикации в СМИ; скриншоты с сайта www.ozon.ru с 1999 по 2014 гг.; сведения системы Google Analytics о посещаемости интернет-магазина за 2014 г.; информацию о рекламных кампаниях; текущие договоры (e.g. с поставщиками продукции); отчёты аналитических агентств по результатам исследования положения бренда на рынке; информацию о товарных знаках, зарегистрированных на ООО «Интернет Решения» в отношении услуг класса 35 МКТУ, включающих словесный элемент «ozon.ru». Роспатент вынес решение о признании обозначения «ozon.ru» общеиз-

вестным11.

Общеизвестные товарные знаки охраняются с обратной силой, т. е. охрана распространяется на период до признания Роспатентом товарного знака общеизвестным (в соответствие со ст. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности), если в заявлении была указана дата, с которой правообладатель обоснованно считает свой товарный знак общеизвестным. Кроме того, как диктует отечественный законодатель, их действие не ограничено каким-либо сроком.

Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания охраняются в течение 10 лет со дня подачи заявления о го -сударственной регистрации с возможностью продления неограниченное число раз. Досрочное прекращение их охраны возможно по заявлению заинтересованного лица при неиспользовании средства индивидуализации в течение 3 лет и более.

5. Использование и защита товарных знаков и знаков обслуживания

В отношении использования правообладателем данного средства индивидуализации законодатель допускает размещение товарного знака и знака обслуживания на товарах, этикетках, упаковках, визитках, бланках, в рекламе и в сети Интернет. Для товарных знаков допускается распоряжение любым не запрещённым законом способом: заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ), лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ) и т. д. (в законе не регламентирован исчерпывающий перечень соответствующих договоров).

Статья 44 Конституции Российской Федерации прямо закрепляет, что «интеллектуальная собственность охраняется законом»12. Защита интеллектуальной собственности осуществляется во внесудебном порядке, а также посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Защита предоставляется средству индивидуализации фактически с момента подачи заявки на государственную регистрацию, так как закон предусматривает запрет на подачу заявки на аналогичный товарный знак (приоритет более ранней подачи заявки на государственную регистрацию).

Парижская конвенция запрещает «все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или деятельности предприятия» (ст. 10.Ы8) в целях противодействия недобросовестной конку-

ренции13.

Ответственность за незаконное использование товарного знака подразумевает возможность правообладателя требовать изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя контрафактных товаров или удаления неправомерно используемого средства индивидуализации с товаров, упаковок, этикеток14. Кроме того, подлежат возмещению понесён-

ные правообладателем убытки или ему выплачивается компенсация. Предельные размеры компенсации установлены ГК РФ: либо в двукратном размере стоимости контрафактной продукции, либо в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей. При этом правообладателю необходимо доказать лишь размер понесённых убытков.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешён судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу, например, ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные

знания15.

В некоторых случаях (неоднократное грубое нарушение исключительных прав на средства индивидуализации) юридическое лицо подлежит ликвидации, а индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность по решению или приговору суда16.

Согласно ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ недобросовестной конкуренцией признаётся введение в оборот товара с незаконным использованием средств индивидуализации, и это влечёт наложение на юридическое лицо штрафа от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара, но не менее 100 тыс. рублей17. КоАП РФ также устанавливает ответственность за незаконное использование товарных знаков и наименование места происхождение товара для однородных товаров: штраф от 50 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией маркированных товаров, а если имело место производство и/или реализация контрафактного товара, то штраф составит пятикратную стоимость товара с его конфи-скацией18. При этом не имеет значения, знал ли нарушитель о факте регистрации средства индивидуализации за правообладателем.

За аналогичные действия, совершённые неоднократно и причинившие крупный ущерб (более 250 тыс. рублей), нарушитель несёт уголовную ответственность по ст. 180 УК РФ. Так, незаконное использование товарного знака может быть признано преступлением в сфере потребительского рынка (а точнее, против порядка законной конкуренции на рынке), и в этом случае оно относится к группе экономических преступлений [6, с. 23].

Рассмотрев существующие положения законодательства и практики, которые достаточно полно освещают «непроблемные» сферы в отношении товарных знаков, полагаем необходимым остановиться далее на вопросах, затрудняющих развитие введения в активное использование товаропроизводителями необычных товарных знаков. Дело в том, что с развитием гражданского оборота такие товарные знаки приобретают всё большую популярность. Вскоре к ним уже нельзя будет относиться как к категории «других», станет необходимой их подробная регламентация в законе.

6. Сложности в регистрации, использовании и защите «нетрадиционных» обозначений

На данный момент для «нетрадиционных» товарных знаков, в силу отсутствия устоявшейся практики, характерны существенные сложности в сфере правоприменения. Во-первых, трудности вызывает фиксация конкретного обозначения в Реестре товарных знаков и свидетельстве. Во-вторых, существует проблема сохранности материального носителя после подачи заявки и доступа к нему добросовестных участников гражданского оборота, желающих зарегистрировать товарный знак того же вида. Наконец, вопросы вызывает процедура проведения экспертизы «нетрадиционных» товарных знаков в случае возникновения споров.

Для удобства рассмотрения разделим «нетрадиционные» обозначения на графические (цветовые, голографические, позиционные) - те, изображение которых полностью воспроизводит соответствующие товарные знаки; смешанные (тактильные, световые, звуковые и изменяющиеся) - такие, которые могут быть представлены материально в виде нескольких сменяющихся картинок или группы символов, характеризующих знак в динамике либо его особые свойства; неграфические (вкусовые и обонятельные) - те, которые лишь посредственно отражают характеристики товарного знака.

Негласным правилом, применяемым ко всем товарным знакам, считается необходимость словесного описания заявляемого на регистрацию обозначения.

Фиксация образца графического обозначения сначала в заявке, а затем в свидетель-

стве и Реестре товарных знаков осуществляется довольно просто: для цветового - его номер в цветовом справочнике «РаПопе» и непосредственно образец цвета; для голо-графического - ряд кадров, сделанных с разных углов с указанием на тот или иной угол съемки; для позиционного - изображение расположения знака на товаре.

Для каждого из смешанных обозначений существует свой особый способ фиксации образца. Тактильные знаки представляются в виде изображения, подчёркивающего объёмность обозначения, либо передаются посредством шрифта Брайля. Изменяющиеся обозначения фиксируются в виде ряда кадров, создающих мультимедийный эффект, а для световых обычно бывает достаточно словесного описания очерёдности, яркости и продолжительности сигналов.

Звуковые товарные знаки широко используются предприятиями, и существует сложившаяся практика закрепления звуковых обозначений в виде нотного написания. Однако такая фиксация не всегда полно передаёт то звучание, которое правообладатель намеревается использовать для идентификации. Невозможно переложить на ноты природные и технические звуки: пение птиц, стук колёс, журчание воды и т. д. В то время как для одних звуков вполне достаточно словесной характеристики (рычание льва в заставке фильмов кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer), поскольку все вариации звучат примерно одинаково, для других (пение птиц) необходимы уточнения: например, пение соловья существенно отличается от пения жаворонка или свиристели и, более того, имеет разные лады.

Поскольку Реестр товарных знаков ведётся в электронном формате, представляется возможной публикация звуковой записи обозначения в специальном банке звуковых товарных знаков в сети Интернет, чтобы обеспечить непосредственный доступ третьих лиц к образцу и облегчить идентификацию зарегистрированного знака.

Больше всего вопросов вызывает фиксация и экспертиза неграфических товарных знаков. Законодательство не содержит разъяснений по данной проблеме. Эти вопросы не затронуты ни в Рекомендациях Роспатента или в Информационных письмах, ни в иных подзаконных актах или законах.

Зарубежный опыт показывает, что главное для регистрации обонятельного или вкусового товарного знака - это его правильное графическое описание и доказательство различительной способности. Патентные ведомства США и Европейского Союза принимают в заявке на регистрацию обонятельного товарного знака (scent trademark - англ.) словесное описание запаха, перечисление его компонентов, химическую формулу и различные комбинации перечисленных элементов. Однако невозможно утверждать, что такой «образец» позволяет идентифицировать любой запах среди всех прочих. Допускаем, что широко распространённые простые запахи (свежескошенной травы, лимона, бензина, мокрого асфальта) легко распознаваемы потребителем, поэтому их словесного описания бывает достаточно. Большую сложность вызовет для обычного потребителя или добросовестного конкурента идентификация графического описания и самого запаха, например, плюмерии (мало кто знает, что плюме-рия - это цветок, не говоря уже о том, как он пахнет).

Целе сообразным видится представление реального образца запаха в виде пахучей жидкости или пропитанного ею материала. Такой способ фиксации, пожалуй, позволил бы обонятельным товарным знакам стать более популярным средством индивидуализации, если бы не существенные проблемы хранения материальных образцов. Во-первых, для этого требуется специальное помещение, в котором соблюдались бы разработанные экспертами условия хранения. Во-вторых, запахи имеют свойство выветриваться и изменяться со временем, что затруднит их идентификацию в будущем. В-третьих, сложно обеспечить доступ третьих лиц к образцам без угрозы их случайного или преднамеренного уничтожения (вероятнее всего, они будут представлены в единственном экземпляре вследствие невозможности создания цифровой или иной точной копии). Для проведения экспертизы реальных образцов можно привлекать профессиональных запа-ховедов (нюхачей), обладающих специальными знаниями. Кроме того, сейчас в разработке находятся специальные биосенсоры, различающие запахи, и в перспективе такие устройства могли бы использоваться для уп-

рощения процедуры идентификации обонятельных товарных знаков.

Вкусовые товарные знаки пока встречаются в основном в теории, потому что восприятие человеком вкуса ещё более индивидуально, чем восприятие запаха, и практически невозможно точно определить и описать вкус того или иного продукта без указания на его название или вид. Можно вообразить, например, печатные изделия со вкусом лесных ягод или крем для рук со вкусом ванили. Но тут же встаёт вопрос: а не будет ли это скорее запахом, чем вкусом, ведь учёные до сих пор точно не разграничили восприятие человеком запаха и вкуса того или иного продукта? Вкусовые рецепторы различают сладкий, кислый, солёный и горький вкусы, а остальные характеристики добавляет продукту запах. Фиксация и хранение образца вкусового товарного знака практически невозможны или, по крайней мере, очень затратны. Эксперту и третьему лицу для распознавания вкусового обозначения придётся перепробовать на вкус не один образец, а это, во-первых, может негативно сказаться на здоровье, а во-вторых, потребует обновления или восполнения использованного образца.

Законодатели некоторых зарубежных стран смотрят на проблему особых товарных знаков просто: запрещают регистрацию «нетрадиционных» обозначений, что, по нашему мнению, не является справедливым. В большинстве стран в законе оговаривается, что в заявке на государственную регистрацию должен содержаться образец товарного знака, исполненный графически, чем косвенно ограничивается возможность регистрации неграфических обозначений. К числу таких стран относится и Российская Федерация. По этой причине некоторые товарные знаки, обладающие различительной способностью и отвечающие всем иным требованиям законодательства, получают отказ в государственной регистрации вследствие непредставления полного недвусмысленного графического изображения.

7. Заключение

Средства индивидуализации являются одним из наиболее ценных и охраняемых активов предприятия. В связи с развитием гражданского оборота представляется целесообразным создание соответствующих условий

для использования необычных обозначений в качестве товарного знака в нашей стране.

В Российской Федерации необходимо создать чёткую регламентацию требований к образцам таких «нетрадиционных» товарных знаков, как обонятельные и вкусовые. Кроме того, невозможно будет обойтись без создания специальных баз данных образцов «нетрадиционных» товарных знаков, устройств и специальных компьютерных программ их учёта, обеспечения доступа к ним. В ближайшее время это станет наиболее перспективной сферой интересов законодателя, технических специалистов, патентных поверенных и практикующих юристов.

ПРИМЕЧАНИЯ

При написании статьи использовались в первую очередь нормы действующего законодательства Российской Федерации: Конституции, Гражданского кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного кодекса - и международные договоры, такие как Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (заключена в г. Стокгольме 14 июля 1967 г., с изменениями от 2 октября 1979 г.), Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г.).

Также авторы изучили акты Роспатента, среди которых: Приказ от 23 марта 2001 г. № 39 (ред. от 6 июля 2001 г.) «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», Информационное письмо от 19 февраля 2010 г. № 1 «О некоторых вопросах экспертизы товарных знаков, применяемых в технических регламентах и национальных (государственных) стандартах», Решение от 13 декабря 2016 г. по обозначению, используемому в качестве товарного знака ozon.ru, принятое по результатам рассмотрения на заседании Экспертной комиссии 27 октября 2016 г. заявления от 18 марта 2016 г., поданного ООО «Интернет Решения» о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака ozon.ru, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Значительное количество информации было получено на конференции «Что в имени тебе моём? Как выстроить систему средств индивидуализации компании и защитить их» (16 февраля 2017 г., Москва).

Кроме того, в работе были использованы справочные материалы, полученные из электронных ресурсов, например с официального сайта Патентного бюро Великобритании

(https://www.ipo.gov.uk) и Федерального институ-

та промышленной собственности РФ (http://www1.fips.ru), из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности : (заключена в г. Стокгольме 14 июля 1967 г., с изменениями от 2 октября 1979 г.) // Публикация № 250 R. - Женева : ВОИС. - 1974. - Ст. 2.

2 Конвенция по охране промышленной собственности : (заключена в Париже 20 марта 1883 г.) // Закон. - 1999. - № 7.

3 Книга по визуальной идентификации бренда [Электронный ресурс] // Сбербанк. - 2010. -URL: http://modulix.ru/netcat_files/userfiles/usligi /sberbank.pdf.

4 Из доклада В. О. Калятина «Выбор стратегии защиты бренда» // Конференция «Что в имени тебе моём? Как выстроить систему средств индивидуализации компании и защитить их» (16 февраля 2017 г., Москва).

5 Куликова Ю. В России регистрируется первый тактильный товарный знак [Электронный ресурс] // Известия. - 2012. - 18 апр. - URL: http://izvestia.ru/news/522421.

6 Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений [Электронный ресурс] : Приказ Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 (ред. от 6 июля 2001 г.). -Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-тантПлюс».

7 Официальный сайт Патентного бюро Великобритании [Электронный ресурс]. - URL: https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK000020 01416?legacySearch=False.

8 Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков. Десятая редакция [Электронный ресурс] / под ред. В. А. Климовой, Б. П. Наумова. - М. : ФИПС, 2015. - URL: http://www1.fips.ru/MKTU10_PDF_2015/part1_ mktu10_2015.pdf.

9 Класс 30 Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков включает в себя: кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиоку (маниоку) и саго; муку и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мёд, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчицу; уксус, приправы; пряности; лёд для охлаждения.

10 Информационное письмо Роспатента от 19 февраля 2010 г. № 1 «О некоторых вопросах экспертизы товарных знаков, применяемых в технических регламентах и национальных (государственных) стандартах» [Электронный ресурс]. -URL: http://www.rupto.ru/docs/other/inf_sing1.

11 Решение Роспатента от 13 декабря 2016 г. по обозначению, используемому в качестве то-

варного знака ozon.ru, принятое по результатам рассмотрения на заседании Экспертной комиссии 27 октября 2016 г. заявления от 18 марта 2016 г., поданного ООО «Интернет Решения» о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака ozon.ru, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком [Электронный ресурс]. - URL: http://www.fips.ru/pps/13_12_16 /2016%D0%9200446_14.1.216.pdf.

12 Конституция Российской Федерации : (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13 Конвенция по охране промышленной собственности : (заключена в Париже 20 марта 1883 г.) // Закон. - 1999. - № 7.

14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ) [Электронный ресурс]. - Ст. 1515, 1537. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ) [Электронный ресурс]. - Ст. 1253. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 марта 2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31 марта 2017 г.) [Электронный ресурс]. - Ст. 14.33. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 марта 2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31 марта 2017 г.) [Электронный ресурс]. - Ст. 14.10. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриев О. В. Ответственность коллегиальных и единоличных органов управления юридическими лицами (на примере коммерческих структур) : монография. - М. : Граница, 2011. - 256 с.

2. Иванчак А. И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. - М. : Статут, 2014. -159 с.

3. Карцхия А. А. Российские правообладатели интеллектуальной собственности в условиях ВТО // Мониторинг правоприменения. - 2012. - № 4. - С. 47-54.

4. Дмитриев О. В. Стратегия развития контроллинга на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России / под ред. д-ра экон. наук В. В. Бандурина. - М. : Граница, 2005. - 376 с.

5. Семенов В. Б. Товарный знак in statu nascendi. Очерк начальных противоречий функционала марки // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2014. - № 5 (166). - С. 52-57.

6. Дмитриев О. В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / отв. ред. М. П. Клейменов. - М. : Юристъ, 2005. - 396 с.

Информация об авторах Дмитриева Екатерина Олеговна - юрисконсульт

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН Бизнес Партнёр»

Адрес для корреспонденции: 117452, Россия, Москва, Балаклавский пр-т, д. 18, корп. 1, кв. 34

E-mail: eod11@ya.ru

Дмитриев Олег Владимирович - доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, член Правления АО «Гознак», директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению АО «Гознак»

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск, пр. Мира, 55а E-mail: dmitriev07@mail.ru SPIN-код: 8285-9090, AuthorlD: 209748

Информация о статье

Дата поступления - 30 октября 2018 г. Дата принятия в печать - 10 января 2019 г.

Дмитриева Е. О., Дмитриев О. В. Проблемы правоприменения в отношении особых («нетрадиционных») товарных знаков и знаков обслуживания // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 1. С. 79-91. й01: 10.25513/1990-5173.2019.16(1).79-91.

Для цитирования

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT IN RESPECT OF SPECIAL ("NON-CONVENTIONAL") TRADEMARKS & SERVICE MARKS

E.O. Dmitrieva1, O.V. Dmitriev2

1 ORION Business Partner LTD, Moscow, Russia 2 Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia

Introduction. The authors investigate the peculiarities of the legal nature of special ("non-traditional", "other") trademarks and service marks - gustatory trademarks, sound trademarks, holograms, scent trademarks, etc., which are currently becoming more and more popular among producers of goods and services because of their originality and ability to attract the attention of the consumer. The use of "special" identification marks in the near future will bring the individualization of a product or service in trade to a new level, this is why it is necessary to begin a detailed study of this phenomenon now. Purpose. The purpose of the study is to explore how Russian Federation regulates "non-traditional" trademarks and service marks. The article also identifies gaps in the legislation and examines the main problems that prevent the effective use of identification marks, and potential ways of solving them. Methodology. Tere were used: comparative legal and formal legal methods, method of interpretation of legal norms, method of comprehensive analysis of legislation and method of structural analysis. Results. The researchers conclude that this legal practice needs more detailed legislative regulation, in particular, with regard to the registration, storage and examination of "non-traditional" identification marks. Conclusion. The issue is urgent due to the special role of means of individualization (in particular, trademarks) at the present stage of development of economic relations. The use of individualizing attributes of goods and services in many respects contributes to the improvement of the quality of service and commodity production, and the improvement of competition. >4s more and more new goods and services appear on the market the concept of "trademark and service mark" has to be broadened and legislation has to regulate various types of identification marks, which are currently defined by law only as "others".

Keywords: trademarks; service marks; holograms; sound trademarks; scent trademarks; intellectual property; means of individualization; industrial property.

REFERENCES

1. Dmitriev O.V. Responsibility of collegial and sole management bodies of legal entities (on the example of commercial structures), monograph. Moscow, Granitsa Publ., 2011. 256 p. (In Russ.).

2. Ivanchak A.I. The Civil Law of the Russian Federation: Special part. Moscow, Statut Publ., 2014. 159 p. (In Russ.).

3. Kartskhiya A.A. The Russian owners of intellectual property in the WTO. Monitoring pravoprimeneniya = Monitoring enforcement, 2012, no. 4, pp. 47-54. (In Russ.).

4. Dmitriev O.V. The development Strategy of controlling at the enterprises of defense-industrial complex of Russia. Moscow, Granitsa Publ., 2005. 376 p. (In Russ.).

5. Semenov V.B. Trademark in statu nascendi. Essay primary contradictions of the functionality of the brand. Vestnik Orenburgskogo universiteta = Vestnik of the Orenburg State University, 2014, no. 5 (166), pp. 52-57. (In Russ.).

6. Dmitriev O.V. Economic crime and counteraction to it in the conditions of market system of managing. Moscow, Yurist Publ., 2005. 396 p. (In Russ.).

About the authors Dmitrieva Ekaterina - Legal Adviser ORION Business Partner LTD Postal address: kv. 34, 18, block 1, Balaklavsky pr., 18, Moscow, 117452, Russia

E-mail: eod11@ya.ru

Dmitriev Oleg - Ph.D. (Advanced Doctorate) in Economics, Ph.D. in Law, Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Dostoevsky Omsk State University; Member of the Board of Goznak JSC, Director of Corporate Management and Legal Activity of Goznak JSC Dostoevsky Omsk State University

Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia

E-mail: dmitriev07@mail.ru SPIN-KO,q: 8285-9090, AuthorID: 209748

Article info

Received - October 30, 2018 Accepted - January 10, 2019

For citation

Dmitrieva E.O., Dmitriev O.V. Problems of Law Enforcement in Respect of Special ("Non-Conventional") Trademarks & Service Marks. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya "Pravo" = Herald of Omsk University. Series "Law", 2019, vol. 16, no. 1, pp. 79-91. DOI: 10.25513/1990-5173. 2019.16(1).79-91. (In Russ.).