Договор о передаче прав на ноу-хау как разновидность договора о международной передаче технологии

Ю.П. Михайлова ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА НОУ-ХАУ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ДОГОВОРА О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИИ*

В связи с тем, что большинство договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе лицензионные договоры, содержат условия о передаче прав на ноу-хау (50%), а также учитывая, что ноу-хау составляет самостоятельный объект передаваемых по данным договорам прав, число которых также достаточно велико (30%У, возникла объективная необходимость закрепить ноу-хау в качестве объекта гражданских прав, а именно исключительных прав, а договор о передаче прав на ноу-хау2 урегулировать в четвертой части Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ).

Несмотря на то что согласно четвертой части ГК РФ ноу-хау является результатом интеллектуальной деятельности, в отношении которого возникает интеллектуальное право, договор о передаче прав на ноу-хау, являющийся разновидностью договора о международной передаче технологии, имеет некоторые особенности по сравнению с данным видом договора.

В основном отличия договора о передаче прав на ноу-хау от договора о международной передаче технологии связаны с особенностями объекта исключительных прав, передаваемых по данному договору - ноу-хау, а также самого исключительного права на ноу-хау.

В первую очередь для решения вопроса о вовлечении ноу-хау в гражданский оборот необходимо раскрыть понятие «ноу-

* Статья рекомендована к печати членом-корреспондентом РАН, доктором юридических наук, профессором А.Г. Лисицыным-Светлановым.

1 См.: Рузакова О.А. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. № 5. С. 26-34.

2 В связи с изменением законодательства РФ, регулирующего право интеллектуальной собственности, договор о передаче ноу-хау в настоящее время более правильно с юридической точки зрения именовать «договор о передаче прав на ноу-хау».

Труды Института государства и права 191

Российской академии наук № 6/2010

хау», а также определить правовой режим ноу-хау. Данный вопрос в современной юридической науке, несмотря на продолжительный период времени, в течение которого осуществлялись исследования этой правовой категории, остается одним из наиболее сложных, спорных и противоречивых.

Впервые термин «ноу-хау» был использован в практике заключения договоров в США и Англии. Данный термин появился в деле, рассматривавшемся в 1916 г., когда истец попытался сформулировать его следующим образом: «...Это просто наше знание... которое мы, конечно, держали в секрете, .эксплуатация машин, а также способы работы на них, и в какой-то мере способ продвижения товара на рынок»3. Впоследствии он стал широко использоваться и в других странах.

Первоначально этим термином обозначали информацию, необходимую для осуществления изобретения, специально опущенную заявителем в патентном описании, и придавали термину «ноу-хау» смысл: «знать, как применять патент» .

Однако с развитием техники значение передачи ноу-хау (прав на ноу-хау) возросло до такой степени, что ноу-хау превратилось в самостоятельный объект договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ниже приводятся определения понятия «ноу-хау», сформулированные авторами работ в области передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе ноу-хау.

По мнению Ю.И. Свядосц, ноу-хау - непатентованная техническая информация, сообщаемая передающей стороной в виде технических знаний и (или) технического опыта (мастерства), а также знания и опыт административного, экономического, финансового и иного порядка (в меньшей степени)5, не являющаяся

3 Durand v. Brown, 236 F. 609, (1916). Цит. по: Драгунов В.В. Влияние государственного регулирования торговли лицензиями в капиталистических странах на условиях лицензионных соглашений: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 62.

4 Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках). М., 1999. С. 202.

5 См.: Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт. М., 1986. С. 121.

общеизвестной и практически применимая в производственной и хозяйственной деятельности, т.е. знания и опыт, относящиеся к решению технических задач в различных сферах общественного производства, в том числе изготовление, использование и обслуживание изделий (машин, оборудования, материалов и проч.), применение технологических приемов и методов работы,

проектирование, строительство и пуск в эксплуатацию объектов

6

и т.д.

Существенный признак понятия «ноу-хау» определил М.М. Богуславский: «Ценность ноу-хау определяется тем, что техническая сущность такого опыта, таких знаний не разглашена, не является общеизвестной. Поэтому одним из основных признаков ноу-хау обычно признается элемент конфиденциальности, секретности такой информации, документации»7. Данную точку зрения разделяет В.Н. Евдокимова8.

Н.А. Шебанова считает, что ноу-хау представляет собой сумму технической информации, существенная часть которой держится в секрете, что дает ее обладателю техническое и/или рыночное преимущество над теми, кто использует несекретную информацию. Под определение ноу-хау подпадает практически любая информация, непатентуемая вследствие отсутствия новизны или оставленная незапатентованной преднамеренно .

По мнению В.В. Драгунова, ноу-хау - совокупность профессиональных, технических знаний, опыта в какой-то производственной сфере, технической документации, чертежей, формул, а также определенных коммерческих сведений и опыта, и т.п., которые имеют ценность, новизну и известны, если не

6 См.: Свядосц Ю.И. Договор на передачу «ноу-хау» в практике советских внешнеторговых объединений. М., 1987. С. 9.

7 Международная передача технологии: правовое регулирование / Отв. ред. М.М. Богуславский, М., 1985. С. 20.

8 См.: Евдокимова В.Н. Правовое регулирование передачи технологии в отношении объектов промышленной собственности: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 29.

9 См.: Шебанова Н.А. Правовые вопросы использования иностранной технологии в развивающихся странах (на примере стран Латинской Америки): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1983. С. 113-114.

единственно их обладателю, то по крайней мере весьма узкому

10

кругу лиц .

А.А. Мельников приводит следующее определение ноу-хау: это незапатентованные технические, экономические и организационные знания и опыт, известные ограниченному кругу лиц,

обладание которыми дает определенную экономическую выго-

11

ду .

Исходя из вышеприведенных определений понятия «ноу-хау», можно вывести следующие признаки ноу-хау, которые отмечены в российской правовой доктрине.

1. Это технические, управленческие, экономические, финансовые и другие знания, опыт и навыки, связанные с разработкой, освоением, производством, реализацией, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом, совершенствованием новой техники, технологии и материалов.

2. Это непатентуемая информация (соответствующая информация не охраняется патентным правом).

3. Обладает новизной.

4. Носит конфиденциальный характер, не опубликовывалась и известна ограниченному кругу лиц.

5. Представляет техническую, коммерческую и иную ценность.

6. Дает ее обладателю техническое и/или рыночное преимущество над конкурентами.

7. Используется или может быть использована (практическая применимость в какой-либо области).

Представляется полезным сравнить вышеприведенные признаки ноу-хау с теми, которыми наделяют данную правовую категорию за рубежом.

Согласно Унифицированному акту США о секретах производства (модельный закон) секрет производства - информация, включая формулу, модель, программу, метод, устройство, про-

10 См.: Драгунов В.В. Влияние государственного регулирования торговли лицензиями в капиталистических странах на условиях лицензионных соглашений: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 62.

11 См.: Мельников А.А. Правовые вопросы передачи «ноу-хау» в международной торговле: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1983. С. 6-7.

цесс, которая обладает экономической ценностью, действительной или потенциальной, в связи с тем, что она не общеизвестна, и которая не может быть легко повторена, а также являющаяся предметом разумных попыток поддержания ее в секрете12.

Американское прецедентное право определяет информацию как секретную при наличии следующих критериев: если она неизвестна третьим лицам; наглядно свидетельствует о превосходстве над конкурентами; получена с большими затратами для ее обладателя; обладатель обеспечивает сохранность этой инфор-

13

мации .

В законодательстве Японии секрет производства определен как любая информация, имеющая отношение к методу производства, методам продажи, или любая другая информация в области технологии или бизнеса, неизвестная третьим лицам14.

В силу § 21 закона о запрете ограничений конкуренции (GWB)15 ноу-хау - незащищенные законодательным путем результаты изобретательства, способы изготовления, конструкции и прочие обогащающие технику достижения.

На международном уровне также были предприняты попытки определить понятие «ноу-хау».

На заседании Исполкома Международной ассоциации по защите промышленной собственности (АИППИ), проходившем в Мельбурне в 1974 г., была принята резолюция о целесообразности включения в Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности специальной статьи, согласно которой ноу-хау включает знания и опыт технического, административного, финансового и иного характера, практически применяемые

в деятельности предприятия или профессиональной деятельно-

16

сти .

12 The Uniform Trade Secrets Act of the United States of America (UTSA).

13 См.: Филиппова М.И. Особенности судебной практики США по патентным спорам 80-х гг. // Вопросы изобретательства. 1986. № 1. С. 60-63.

14 Unfair Competition Prevention Act of Japan (UCPA).

15 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB).

16 См.: Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1976. С. 10.

Эксперты ЮНКТАД в период зарождения и бурного развития такой правовой категории, как ноу-хау, определили ее таким образом: это не теоретические, а практические знания, усовершенствованные до такой стадии, когда они могут быть использованы в производстве или других деловых операциях промыш-

17

ленного предприятия .

Согласно ст. 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. (Соглашение ТРИПС) физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике, при условии, что такая информация:

является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе ее компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией;

ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность;

является предметом надлежащих в таких обстоятельствах мер, направленных на сохранение ее секретности со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию.

Несмотря на все попытки разработать предложения об установлении охраны ноу-хау, предпринятые различными наднациональными организациями, вопрос о законодательной и конвенциальной охране этого важного объекта интеллектуальной собственности до настоящего времени не решен.

В связи с тем, что четвертая часть ГК РФ впервые урегулировала отношения по поводу ноу-хау, предпринятые в целях определения понятия «ноу-хау» обратимся к ст. 1465 Кодекса.

Согласно указанной статье секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления

17 ЮНКТАД ТД/СОББ/ТОТ/З. 1978. Р. 5. 196

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Исходя из вышеизложенного легального определения понятия «ноу-хау», а также других положений четвертой части ГК РФ, приведем некоторые характеристики ноу-хау, отличающие его от других объектов интеллектуальной собственности:

существенный признак ноу-хау, зафиксированный в ст. 1465 ГК РФ, отличающий его от других объектов интеллектуальной собственности, состоит в его неизвестности и недоступности ноу-хау третьим лицам (секретность);

в отличие от объектов патентного права (ст. 1353 ГК РФ) ноу-хау не подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (гл. 75 ГК РФ).

Данные особенности ноу-хау по сравнению с другими объектами интеллектуальной собственности позволили некоторым авторам высказать точку зрения против закрепления режима исключительных прав в отношении ноу-хау. По их мнению, на секрет производства (ноу-хау) может быть установлен особый режим - режим фактической монополии, обеспечиваемой специальными мерами защиты, предусмотренными законодательством о коммерческой тайне18. Другие же авторы считают, что ноу-хау подлежит полноценной правовой охране19.

Объектами исключительных прав являются результаты интеллектуальной деятельности, которые прямо указаны законодателем в качестве таковых и в отношении которых установлен режим исключительных прав.

18 См.: Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2007. С. 126-128.

19 См.: Штумпф Г. Указ. соч. С. 16; Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла (ноу-хау) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 7. С. 11-113; № 8. С. 115-116.

Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), в том числе секреты производства (ноу-хау) (пп. 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ), признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.).

Следовательно, с теоретической точки зрения могут быть различные подходы к правовому режиму ноу-хау, однако оснований отрицать, что обладателю ноу-хау принадлежит исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом (исключительное право на ноу-хау) с точки зрения законодательства не представляется возможным.

При этом необходимо указать также на особенности, которые присущи исключительному праву на ноу-хау, связанные с особенностями ноу-хау, приведенными выше.

1. Исключительное право на секрет производства (ноу-хау) признается и охраняется в отсутствие государственной регистрации секрета производства (ноу-хау) (ст. 1232 ГК РФ).

2. Исключительное право на секрет производства (ноу-хау) действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства (ноу-хау) прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).

3. Закон допускает возможность возникновения исключительного права у нескольких лиц - лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства (ноу-хау) обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства (ноу-хау), приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (ноу-хау) (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Договор о передаче прав на ноу-хау в связи с особым объектом исключительных прав, которые передаются по данному

договору, обладает рядом отличий от договора о международной

20

передаче технологии, а именно:

1) предметом договора о передаче прав на ноу-хау являются действия по предоставлению (передаче) права (исключительного права, права использования) на ноу-хау (ст. 1468, 1469 ГК РФ). Однако, несмотря на прямое указание на предмет договора в ГК РФ, некоторые ученые считают, что по данному договору передается только конфиденциальная информация, а не права на нее21;

2) ноу-хау в отличие от запатентованного изобретения нельзя использовать, не получив его от правообладателя, поскольку в отличие от объектов патентного права ноу-хау является секретной информацией. В этой связи к обязательствам правообладателя относят обязанность передать контрагенту информацию, составляющую ноу-хау;

3) в связи с тем, что ноу-хау не подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (гл. 75 ГК РФ), а исключительное право на секрет производства (ноу-хау) признается и охраняется в отсутствие его государственной регистрации (ст. 1232 ГК РФ), в отличие от договоров о передаче прав на объекты исключительных прав срок действия договора о передаче прав на ноу-хау не ограничен сроком действия свидетельства или патента;

4) в договоре о передаче прав на ноу-хау решающее значение приобретает условие о конфиденциальности передаваемых сведений. Условие о соблюдении конфиденциальности в договоре о передаче прав на ноу-хау имеет существенное значение,

поскольку невыполнение данного условия ведет к прекращению

22

самой возможности действия договора ;

20 См.: Рузакова О. А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами. С. 99-100.

21 См.: там же. С. 99, 130.

22 См.: Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами. С. 100.

5) для данного вида договора действуют специальные основания прекращения действия договора - утрата секретности информации. В связи с тем, что, как уже указывалось ранее, исключительное право на ноу-хау действует, пока сохраняется конфиденциальность ноу-хау, утрата конфиденциальности влечет прекращение исключительных прав (ст. 1467 ГК РФ), а следовательно, утрату объекта договора о передаче прав на ноу-хау, без которого не может действовать договор;

6) договоры, связанные с передачей прав на ноу-хау, не подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Некоторые авторы считают, что, поскольку в отношении ноу-хау видится более целесообразным использование не режима исключительных прав, поскольку легальная монополия государством не может быть установлена в силу содержательного характера ноу-хау, критерии обособления которого не могут быть четко определены, а особого режима - фактической монополии, обеспечиваемой специальными мерами защиты, преду-

23

смотренными законодательством о коммерческой тайне , договор о передаче ноу-хау не относится к договорам о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности.

Однако представляется, что данная позиция не является верной, поскольку, как уже было указано выше, ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, на который возникает исключительное право, являющееся объектом договора о передаче прав на ноу-хау.

Ряд авторов относят договоры о передаче прав на ноу-хау к договорам о выполнении работ, основным типом которого является договор подряда, поскольку в его состав входят навыки, методы и способы, передаваемые в форме выполнения определенных действий (например, по обучению использующего ноу-хау персонала)24.

23 См.: Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами. С. 128.

24 См.: Каменова Ц.К. Лицензионные договоры между хозяйственными организациями стран - членов СЭВ (правовая природа, регулирование, 200

Ю.И. Свядосц отмечает, что особенности договорных отношений по передаче информации типа ноу-хау приводят многих исследователей к выводу, что налицо особый вид договорных отношений - договор особого рода по своей правовой природе. По характеру опосредуемых им общественных отношений он является комбинированным, комплексным, включая отдельные элементы различных видов договорных отношений, но не подпадает полностью ни под один из прямо предусматриваемых законом25.

Г. Штумпф рассматривает договор о передаче ноу-хау (прав на ноу-хау) не как договор купли-продажи, подряда, поручения и товарищества, а как договор особого рода, в котором можно найти элементы и договора купли-продажи, и договора поручения, и договора подряда, и договора товарищества, поскольку

данный договор не вписывается в рамки договора какого-либо

26

определенного типа, установленного законом .

А.А. Мельников также считает, что, несмотря на то, что отношения, регулируемые договором о передаче ноу-хау (прав на ноу-хау), могут содержать элементы договоров купли-продажи, подряда и других договоров, эти отношения нельзя рассматривать как простую совокупность этих элементов, т.е. как смешанный договор. В рамках договоров о передаче ноу-хау (прав на ноу-хау) стороны наделяются такими правами и обязанностями, которые не укладываются в рамки ни одного из видов догово-

27

ров, предусмотренных гражданским законодательством .

О.А. Рузакова отмечает, что договор о передаче ноу-хау (прав на ноу-хау), содержащий элементы различных договоров (договор купли-продажи, договор о совместной деятельности, договор о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), является договором

коллизионные проблемы): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 7-8; Белов А.П. Ноу-хау во внешней торговле // Право и экономика. 1996. № 9. С. 58.

25 См.: Свядосц Ю.И. Договор на передачу «ноу-хау» в практике советских внешнеторговых объединений. С. 17.

26 См.: ШтумпфГ. Лицензионный договор. М., 1965. С. 43-52.

27 См.: МельниковА.А. Указ. соч. С. 125.

особого рода, который может быть отнесен к классу договоров

об использовании идеальных результатов интеллектуальной дея-

28

тельности .

По нашему мнению, точка зрения Ю.И. Свядосц, Г. Штумпфа, А.А. Мельникова и О.А. Рузаковой является более правильной, учитывая особенности предмета и объекта данного договора, а также другие системные признаки, присущие договору о передаче прав на ноу-хау, отличающие данный договор от других гражданско-правовых договоров. При этом договор о передаче прав на ноу-хау, несмотря на некоторые особенности, связанные с объектом исключительных прав, передаваемых по данному договору - ноу-хау, а также самим исключительным правом на ноу-хау, относится к договору о международной передаче технологии.

28 См.: Рузакова О. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау. С. 33-34. 202