Лицензионный договор как правовой инструмент передачи прав на объекты промышленной собственности

П.П. Баттахов

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР КАК ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ*

Определение лицензионного договора содержится в абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ, в соответствии с которым по лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах. Причем выделяют две разновидности такого предоставления: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

Исходя из законодательной дефиниции лицензионного договора, его конструкция может быть построена по модели реального или консенсуального договора, что послужило причиной серьезной теоретической дискуссии. В юридической литературе все чаще высказывается мнение об ошибке законодателя в части отнесения лицензионного договора к реальным договорам по различным основаниям. Так, М.В. Телюкина, ссылаясь на п. 3 ст. 154 ГК РФ, в соответствии с которым для заключения договора необходимо выражение согласованной воли сторон, приходит к выводу о том, что поскольку «редакция этой нормы не содержит упоминания о том, что для заключения договора необходимо еще кое-что (помимо согласованной воли), то по сути нормы о реальных сделках противоречат названному положению Кодекса»1.

По мнению Э.П. Гаврилова, который также отрицает возможность заключения реального лицензионного договора, «реальными считаются такие договоры, для заключения которых требуется вручение какого-либо материального предмета (вещь, деньги). Для вручения материального предмета надо иметь право владения этим

* Статья рекомендована к печати доктором юридических наук, профессором С.С. Занковским.

1 Телюкина М.В. Понятие сделки: теоретический и практический аспекты // Адвокат. 2002. № 8. С. 27. 66

предметом»2. При этом он ссылается на отсутствие правомочия «владения» в сфере интеллектуальных прав. В части интеллектуальных прав, делает вывод Э.П. Гаврилов, «не может быть реальных договоров; все договоры в этой сфере - консенсуальные»3. Кроме того, в качестве одного из аргументов, подтверждающих позицию автора, он указывает на то, что «исключительное право на охраняемые объекты никакого права владения не знает и знать не может, поскольку рассматриваемые объекты являются нематериальными, идеальными»4.

Аналогичную позицию занимает А.Б. Бабаев, по утверждению которого для отнесения того или иного договора к реальным или консенсуальным достаточно проанализировать их предмет. В случае если предметом правоотношения выступают работы или услуги, договор может быть исключительно консенсуальным, поскольку его исполнение предполагает продолжительность во времени. Если же предметом сделки выступают вещи, конструкция договора может быть построена по модели как реального, так и консенсу-ального5.

С точки зрения Е.А. Крашенинникова, в самой конструкции реального гражданско-правового договора заложено, что такой договор связан с вещами, которые передаются во временное владение или в собственность6. Такое же понимание реальной конструкции договора содержится в работах В.Н. Кастальского. По его мнению, при решении данного вопроса следует обратить внимание на нематериальный характер объекта договора7.

Представляется, что указание на нематериальный характер объектов интеллектуальной собственности, включая и характер объектов промышленной собственности, как на причину невозможности построения конструкции реального лицензионного договора ошибочно.

2 Гаврилов Э.П. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК РФ // Хозяйство и право. 2007. № 9. С. 31.

3 Там же.

4 Там же.

5 См.: Бабаев А.Б. Соглашение о новации, предоставлении отступного и прощение долга // Законодательство. 2001. № 9. С. 16.

6 См.: Крашенинников Е.А. Комментарий к статье 409 ГК РФ // Хозяйство и право. 2003. № 9. С. 102.

7 См.: Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М., 2008. С. 62.

Если обратиться к буквальному толкованию п. 2 ст. 433 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что законодатель, говоря о передаче имущества, понимает под ним не только объекты материального мира, т.е. вещи, предметы, но и нематериальные объекты гражданского права, например ценные бумаги, деньги. Более того, ст. 128 ГК РФ относит имущественные права к категории «имущество». Поэтому ограничение объекта передачи только материальными объектами, необходимыми для конструкции реального договора, неоправданно ограничивает возможность заключения предусмотренных законом гражданско-правовых договоров, а также противоречит принципу свободы заключения договора.

Как видно из представленных позиций авторов, некоторые из них (например, Э.П. Гаврилов) под имуществом, которое необходимо передать для совершения лицензионного договора, понимают сами объекты интеллектуальной собственности, т.е. результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Именно в этом, по нашему мнению, заключается их ошибка, поскольку данная позиция не учитывает того, что объектом правомочия выступает не результат интеллектуальной деятельности или приравненное к нему средство индивидуализации, а право на его использование. В результате чего объект интеллектуальной собственности не может выступать тем самым «объектом», который подлежит передаче. Если же предметом договора выступает овеществленный объект интеллектуальной собственности, именно он будет передан во исполнение сделки, однако в этом случае мы вправе говорить о передаче такого объекта, поскольку материальным носителем является вещь, на которую возникает право собственности. Исходя из этого такие отношения следует квалифицировать как куплю-продажу вещи с переходом на нее права собственности или как отношения, связанные с передачей вещи в пользование и (или) во владение.

В отношении же лицензионного договора законодатель предусмотрел обеспечение осуществления исключительных прав применительно к объекту интеллектуальной собственности путем передачи права использования объекта в определенных пределах, т.е. предоставления права использования, а не передачи (отчуждения) объекта (оригинала или копии) интеллектуальных прав. Исходя из такого понимания сущности лицензионных отношений можно сделать вывод, что невозможность осуществления владения столь спе-

цифическим объектом права не может служить основанием для квалификации лицензионного договора как реального или консен-суального.

По нашему мнению, подобные рассуждения ошибочны. Следует еще раз обратить внимание на то, что модель лицензионного договора предусмотрена законом. М.И. Брагинский, рассматривая вопрос о мотивах, которыми руководствуется законодатель при выборе той или иной модели договора, отмечает: «...Необходимость в конструкции реального договора появляется тогда, когда законодатель считает необходимым защитить ту из сторон, которой предстоит передать вещь другой стороне. Это связано с тем, что при консенсуальном договоре сторона может понудить контрагента исполнить в натуре эту принятую им на себя обязанность (передать вещь)»8.

Аналогичной точки зрения придерживается И.С. Чупрунов. Он отмечает, что реальная модель договора направлена в первую очередь на защиту интересов передающей стороны в договоре, поскольку до момента передачи приобретатель еще не наделен правом ее требования9.

Второй вопрос заключается в том, что же понимается под передачей права. Известно, что «право» - категория идеальная. При этом следует обратить внимание на то, что законодатель при построении конструкции лицензионного договора вместо понятия «передача» использует термин «предоставление». «Передача права» используется законодателем в конструкции договора об отчуждении исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Можно согласиться с высказанным в юридической литературе мнением о том, что передача права предполагает его прекращение у передающего правообладателя и возникновение одноименного права на данное благо у другого лица - приобретателя по договору10. Если же в соответствии с договором правообладатель наделяет соответствующим правом пользователя без отчуждения

8 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. М., 2000. С. 632.

9 См.: Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. № 1. С. 28.

10 См.: Ломидзе О. Отчуждение обязательственных прав // Хозяйство и право. 2002. Приложение 6. С. 21.

исключительного права, законодатель использует понятие «предоставление права».

Один из вопросов, который, по нашему мнению, необходимо рассмотреть, касается механизма перехода или предоставления субъективных прав. При этом под термином «субъективные права» в классическом его понимании следует понимать «закрепленную за управомоченным лицом в целях удовлетворения его интересов меру возможного поведения, обеспеченную возложением обязанностей на других лиц»11. Этот вопрос постоянно привлекает внимание многих ученых.

В частности, О.А. Красавчиков и Н.И. Матузов, рассматривая категорию «возможность», используемую в конструкции субъективного права, ссылались на ее философский характер - имеется в

12

виду основанная на законе юридическая возможность , дозволенность, разрешенность, допустимость тех или иных действий со стороны государства13. К интересному выводу при рассмотрении возможности передачи права пришел К.И. Скловский. По его мнению, право вообще не передается, оно прекращается у одного и возникает у другого лица. Это вытекает из существа права, в отношении передачи которого нет необходимости в конструировании механизма его передачи. Более того, автор делает вывод, что и самого обязательства по передаче права быть не может14.

А. С. Яковлев также считает, что «право нельзя, в отличие от вещи, вручить... в силу его нематериальности. Для передачи права не требуется совершения таких же действий, как для передачи вещи, а точнее, вообще не требуется совершения никаких действий, кроме как достижения соглашения относительно этой самой пере-дачи»15. Исходя из этого он выделяет такую особенность, как од-

11 См.: Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 45-46.

12 См.: Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение как юридическая форма общественного правоотношения // Гражданские правоотношения и их структурные особенности: Сб. уч. трудов Свердловского юридического института. Свердловск, 1975. С. 18.

13 См.: Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 100, 127.

14 См.: Скловский К.И. Передача права и обязательство // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2008. № 7. С. 6-15.

15 Яковлев А. С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений: Теория и практика. М., 2005. С. 47.

номоментность передачи прав: «Акт передачи права означает одновременное прекращение соответствующего права на стороне лица

16

передающего и его возникновение у лица принимающего» .

Один из противников концепции «перехода права» В. А. Белов отмечает, что можно передать (вручить) вещь, а право невозможно передать ни физически, ни символически. В результате чего у передачи права иного внешнего проявления, чем соглашение сторон, быть не может17.

Если принять такую позицию, получается, что если в договоре нет указания на определенный факт, к которому приурочена передача права, то право переходит в момент заключения договора и понуждать правообладателя к такой передаче нет необходимости. Во-первых, право уже возникло у правопреемника, во-вторых, первоначальный правообладатель при всем его желании не в состоянии совершить никаких действий по передаче права, в том числе ввиду отсутствия у него соответствующего обязательства.

Иное мнение заключается в том, что передача требования и передача права не всегда совпадают по времени. Так, Л. Чеговадзе отмечает, что «достижение соглашения о передаче права не всегда есть и одновременная его передача... ибо хотя право и имеет идеальный характер, но подтверждаемое им (и передаваемое вместе с ним) требование материально»18.

Сторонник перехода права В.В. Ровный указывает на то, что сами по себе вещные права не могут быть предметом договора, их предметом является конкретная вещь, которая и подлежит передаче. При отчуждении вещи автоматически следует за ней и переходит от одного лица к другому в момент такой передачи и само вещное право на нее. В отношении же объектов интеллектуальной собственности автор замечает: «В таких случаях невозможно отчуждение самого идеального объекта, вместо него отчуждается исключительное право (на данный объект)»19.

16 Яковлев А.С. Указ. соч. С. 62.

17 См.: Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. 3-е изд. М., 2002. С. 150.

18 Чеговадзе Л. К вопросу о механизме перехода права (требования) // Хозяйство и право. 2002. № 6. С. 72.

19 Ровный В.В. Продажа имущественных прав. Обращаясь к правилу п. 4 ст. 454 ГК РФ // Правоведение. 2003. № 1. С. 98.

Нам ближе вторая позиция, которая предусматривает переход права. Во-первых, анализ правовых норм позволяет сделать вывод о том, что законодатель исходит из возможности перехода и предоставления права (например, ст. 58, 79, 111, 129, 131, 142, 216, 353 и др.). Во-вторых, если придерживаться точки зрения о невозможности перехода (предоставления) права, то возникает закономерный вопрос: как возникают права и обязанности у правопреемников? Сторонники такой позиции ответа на него не дают. Если рассматривать возникновение права у правоприобретателя в отрыве от его правопреемства, то в практическом аспекте такой разрыв единства прав и обязанностей может привести к нарушениям прав как третьих лиц, так и самого правообладателя.

Несомненно, что под переходом прав мы не может понимать некое физическое перемещение права или совершение определенных действий в целях такой передачи. Посредством установления перехода (предоставления) права законодатель устанавливает механизм правоприобретения. Кроме того, данный термин имеет весьма условный характер.

Исходя из такого понимания перехода (предоставления) права, конструкция реального лицензионного договора теряет всякий юридический смысл, если его стороны не определили некий юридический факт, с которым связно предоставление права.

Существенными условиями лицензионного договора являются его предмет, указание конкретных способов его использования. При этом действует правило, в соответствии с которым если какой-либо способ использования не указан в договоре, он не считается разрешенным лицензиату. Последний вправе использовать соответствующий объект только в тех пределах и теми способами, которые предусмотрены в договоре. Кроме того, существенными условиями лицензионного договора являются условие о территории, в пределах которой допускается использование объекта интеллектуальной собственности, а также срок, на который заключается договор.

Характер исключительного права на некоторые объекты промышленной собственности предопределяет особенности соответствующих лицензионных отношений.

Когда в договоре предусматривается предоставление права использования секрета производства (ноу-хау), на обеих сторонах лежит обязанность по сохранению его конфиденциальности до

прекращения действия исключительного права на соответствующее ноу-хау.

Лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в форме договора присоединения, условия которого излагаются на приобретаемом экземпляре (на овеществленном объекте) таких объектов или на их упаковках. Начало использования указанных программ или баз данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора. Данный вид лицензионного договора известен как оберточная лицензия (shrinkwrap license). Следует отметить, что возможность заключать массовые договоры была предусмотрена и ранее действовавшим законодательством. В частности, в соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» при продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных и массовом предоставлении доступа к ним разрешалось применять особый порядок заключения договоров. Данный порядок был предусмотрен Законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Примечательно, что, учитывая необходимость развития законодательства, предусматривающего упрощенный порядок заключения таких договоров, проект ГК РФ содержал более подробные положения (п. 5 ст. 1286) по сравнению с действующей редакцией Кодекса. В проекте рассматриваемый вид лицензионного договора определялся как лицензионный договор с пользователем программы для ЭВМ или базы данных, заключенный в упрощенном порядке, и, с учетом его специфики, устанавливалось правило, в соответствии с которым к данному договору не будут применяться в полном объеме правила ст. 1235 ГК РФ о лицензионном договоре. Кроме того, в проекте содержались специальные нормы, устанавливающие предмет договора, требования к его форме, способам заключения, сроку действия.

В лицензионном договоре о предоставлении права использования товарного знака на лицензиате лежит немаловажная обязанность, вытекающая из правовой сущности названных объектов промышленной собственности, - обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых товаров, на которых лицензиат размещает соответствующий индивидуализирующий знак. Такое

требование оправданно, поскольку потребитель привык доверять (или не доверять) тому или иному знаку, основываясь на собственных предпочтениях и требованиях к качеству продукции или услуг. Именно поэтому законодателем установлено правило о солидарной ответственности лицензиата и лицензиара в случае предъявления потребителем требования к лицензиату как изготовителю товаров с недостатками, поскольку потребители приобрели товар с так называемым общим товарным знаком.

Лицензионный договор об использовании объектов интеллектуальной собственности в составе сложного объекта по общему правилу также имеет свои особенности. В частности, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ договор заключается на весь срок действия исключительного права на такой объект и в отношении всей территории его действия. Это позволяет лицензиату наиболее эффективно использовать соответствующее исключительное право на сложный объект в целом. Однако необходимо учитывать, что данная норма является диспозитивной, т.е. иное может быть предусмотрено конкретным лицензионным договором.

Это же относится и к исключительному праву на использование объекта интеллектуальной собственности в составе единой технологии, поскольку в большинстве случаев основанием для создания единой технологии являются соответствующие договоры с правообладателями прав на входящие в ее состав объекты (ст. 1550 ГК РФ). Однако такой договор имеет и свои особенности. В частности, одним из его существенных условий является план реализации единой технологии, а его невыполнение служит основанием для расторжения договора в судебном порядке и перехода прав на единую технологию к Российской Федерации или ее субъекту (п. 2

и 7 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ /--. 20ч «О передаче прав на единые технологии» ).

20 Российская газета. 2008. 30 дек. 74