Убытки и ущерб правообладателей интеллектуальной собственности с точки зрения оценщика

Убытки и ущерб правообладателей интеллектуальной собственности с точки зрения оценщика

А.В. Костин

аспирант Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности (РГИИС), г. Москва

Александр Валерьевич Костин, kostin@labrate.ru

Понятия «убытки» и «ущерб» в различных отраслях права трактуются весьма неоднозначно1, и, надо сказать, что до сих пор такой объект экономического исследования (оценивания), как убытки (ущерб и упущенная выгода) обладателей интеллектуальных прав2, недостаточно проработан в экономической науке. В нашу задачу не входит исследование различных трактовок этих понятий (в административном, уголовном и гражданском праве), мы ограничим свой анализ убытков правообладателей интеллектуальной собственности (ИС) лишь такими определениями, которые позволяют обосновать и количественно рассчитать размер их имущественного вреда в результате правонарушения с помощью подходов и методов профессиональной3 оценки.

В статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) законодатель выделяет 16 охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (вместе именуемых интеллектуальной собственностью). И хотя расчет убытков может относиться к ИС в целом, в настоящей статье мы сосредоточимся на определении убытков, связанных с нарушением прав на товарный знак.

Нарушение прав на товарный знак (ТЗ) приводит одних («пиратов», нарушителей) к выгоде, других (правообладателей, государство и в отдельных случаях потребителей) -к убыткам. Чтобы посчитать в деньгах и то, и другое, необходимо обратиться к оценщику. Только после всестороннего анализа и расчетов можно сделать обоснованный вывод о том, стоит ли обращаться в суд за возмещением понесенных убытков или же проще и выгоднее требовать выплаты компенсации4. Такими подсчетами и анализом уже не первый год занимаются специалисты-оценщики Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности (РНИИИС).

Однако здесь не все так просто и безоблачно, как хотелось бы. С одной стороны, термин «убытки правообладателя как объект оценки» до настоящего времени так и не получил своего однозначного определения ни в Федеральном законе от 29 июля 1998 года

1 В трех отраслях права (административное, уголовное и гражданское) отсутствует единообразие в терминологии (вред, ущерб, убытки).

2 Статья 1226 «Интеллектуальные права» Гражданского кодекса Российской Федерации.

3 Оценочная деятельность в Российской Федерации регламентирована Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями).

Ш1_: http://www.labrate.ru/fz135

4 Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации «правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

№ 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон об оценочной деятельности), ни в Федеральных стандартах оценки, ни в положениях Национального совета по оценочной деятельности (НСОД), ни в стандартах и правилах саморегули-руемых организаций (СРО) оценщиков.

С другой стороны, убытки и вина нарушителя должны быть доказаны, а также должна быть выявлена причинно-следственная связь между совершенным деянием и убытками. Только в этом случае правообладателю и оценщику можно надеяться на успех, а точнее, на адекватное рассмотрение подготовленного отчета об оценке5 в суде. Таким образом, основной задачей оценщика (часто совместно с адвокатом и правообладателем) в подобных делах является анализ и выявление состава и объема правонарушения, его длительности и периода «вредного воздействия» в результате нарушения прав на ТЗ.

В настоящей статье на конкретном примере исследованы убытки правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» и предложен механизм их стоимостной оценки.

Считается, что возмещение убытков правообладателей ТЗ является общим и основным видом ответственности при нарушениях, связанных с товарными знаками. Однако отсутствие единых методик6 по оценке убытков (ущерба, упущенной выгоды, размера компенсации) правообладателей ТЗ, а также анализ судебной практики говорят об обратном: в 40 случаях из 100 в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков о взыскании убытков просто отказывается, а в положительных судебных решениях в 95 случаях из 100 взыскивалась компенсация в пользу истца, а не убытки.

Пример с нарушением прав на товарный знак «ФЕНАЗЕПАМ» - яркое и редкое исключение: вынесено судебное решение о возмещении именно убытков, а не компенсации:

Суд кассационной инстанции оставил в силе решение арбитражного суда города Москвы о взыскании убытков в размере 250 992 рубля 34 копейки (дело № КГ-А40/1970-03-П) за противоправное использование товарных знаков «ФЕНАЗЕПАМ» и «РНЕМА7ЕРАМиМ», охраняемыми свидетельствами Роспатента № 160324 и № 64186, из расчета 2 процента от объема продаж контрафактного препарата (12 549 616 рублей 79 копеек).

Суд кассационной инстанции, оставляя в силе решение арбитражного суда города Москвы, которым были признаны убытки, указал в своем постановлении7 буквально следующее: «Так, согласно акту сверки ... ответчик за указанный период реализовал препарат «ФЕНАЗЕПАМ» на сумму 12 549 616 рублей 79 копеек. Убытки истца исчислены из расчета 2 процента от объема продаж препарата, поскольку из трех представленных истцом лицензионных соглашений на использование товарного знака «ФЕНАЗЕПАМ» с другим лицом видно, что такой размер является минимальным, не превышающим полученный ответчиком доход. Судом учтена переписка сторон, из которой видно, что истец предлагал ответчику заключить лицензионный договор, но такой договор заключен не был».

Сформулируем основные проблемы, связанные со стоимостной оценкой и возмещением убытков правообладателей товарных знаков, введем основные определения и допущения, а затем рассмотрим «стоимостную модель убытков» на базе приведенного примера. Необходимо отметить, что до настоящего времени:

• отсутствовал единый методический подход к стоимостной оценке убытков (ущерба и упущенной выгоды) правообладателей товарных знаков;

5 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» отчет об оценке является документом, содержащим сведения доказательственного значения.

6 Отсутствуют также единые организационно-правовые методики по сбору доказательств и доказыванию убытков.

7 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 апреля 2003 года по делу № КГ-А40/1970-03-П.

• зачастую использовались методики8, разработанные в иных правовой и экономической системах;

• имелись пробелы в методическом обеспечении оценки убытков правообладателей ТЗ в случаях, не связанных с нарушением прав на ТЗ (мошенничество, незаконное предпринимательство, «интеллектуальное рейдерство», ненадлежащее исполнение обязательств и т. п.);

• затраты (издержки правообладателя) на сбор и фиксацию доказательств о нарушении прав на товарный знак чаще всего существенно превышают размер возмещаемых убытков. Именно из-за этого многие правообладатели ограниваются подачей исковых заявлений о пресечении нарушения и возмещении компенсации, определяемой судом.

Также важно подчеркнуть, что в настоящее время:

• в законодательных актах Российской Федерации отсутствует единообразие в терминологии (вред, ущерб, убытки) в трех отраслях права (административное, уголовное и гражданское);

• в законодательстве об оценочной деятельности в Российской Федерации и национальных стандартах оценки отсутствует однозначность9 в отношении того, является ли предметом профессиональной деятельности оценщиков определение размера убытков (или размера возмещения) в денежном выражении вследствие неправомерного использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе прав на товарные знаки;

• для суда оценить убытки, причиненные незаконным использованием товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, достаточно трудно без проведения специальных экспертиз10.

Основные из перечисленных проблем успешно решены и решаются специалистами РНИИИС, Консультационно-исследовательского центра интеллектуального капитала (КИЦИК ЛАБРЕЙТ.РУ), участниками форума «RUSSIAN APPRAISERS not only for Russians»11 и открытых круглых столов, проходящих в Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук. Проблематика, связанная с противоречиями в законодательстве об оценочной деятельности в Российской Федерации, обсуждается в рамках рабочих групп и комитетов Национального совета по оценочной деятельности, Министерства экономического развития Российской Федерации, Российского общества оценщиков, Счетной и Торгово-промышленной палат Российской Федерации.

По результатам обсуждений автором предложены следующие формулировки и термины, которые могут быть использованы в нормативных актах, стандартах и правилах оценочной деятельности:

Оценивание убытков - процесс установления величины причиненного правонарушением размера возмещения в денежном выражении в виде рыночной стоимости (1) работ и услуг по восстановлению нарушенного права, (2) утраченного имущества (снижения

8 Временная методика определения размера убытков, причиненных нарушениями хозяйственных договоров : приложение к письму Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 года № С-12/НА-225;

Методические указания о порядке определения и взыскания убытков, причиненных организациям и предприятиям системы Министерства торговли СССР нарушением обязательств по договору поставки : утверждены приказом Министерства торговли СССР от 21 февраля 1985 года № 37.

9 Ни в законе, ни в стандартах оценочной деятельности не предусмотрен такой объект оценки, как ущерб. Само понятие ущерба на финансовом рынке имеет комплексную природу. Оно представлено такими его составляющими, как реальный ущерб и упущенная выгода, причем каждая из них вызвана к жизни различными фактами и причинно-следственными связями. Трансформировать их в порядок определения ущерба по стандартным схемам весьма затруднительно. (Правонарушения на финансовом рынке. Выявление, анализ и оценка ущерба : справочник для сотрудников правоохранительных органов / Я. М. Миркин, И. В. Зубков, Ю. В. Росляк и др. / под общей ред. Г. С. Полтавченко. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 18).

10 Возможные виды экспертиз: на сходство до степени смешения, бухгалтерская, оценочная (стоимостная).

11 Форум оценщиков «RUSSIAN APPRAISERS not only for Russians». URL: http://www.appraisers.ru

стоимости имущественных прав из-за правонарушения), а также (3) упущенной выгоды в виде потенциального дохода или дохода, полученного нарушителем, от использования имущественных прав (имущества), которая могла быть получена потерпевшим, однако не была получена в силу нарушения его прав.

Для того чтобы процесс оценивания убытков правообладателей можно было бы однозначно отнести к оценочной деятельности, необходимо дополнить область применения стандартов и правил оценочной деятельности следующего содержания: «Стандарт может применяться для определения размера имущественного вреда (убытков), возникающего в результате правонарушений, объектом которых являются интеллектуальные права граждан и юридических лиц».

Убытки как объект оценки - под убытками правообладателей товарных знаков понимаются (1) расходы по восстановлению нарушенных прав, (2) стоимость утраченного имущественного права (или снижение стоимости имущественных прав из-за правонарушения), а также (3) право требования возмещения упущенной выгоды в связи с нарушением интеллектуальных прав.

В статье 5 «Объекты оценки» Закона об оценочной деятельности слова «права требования, обязательства (долги)» целесообразно заменить фразой, аналогичной по смыслу и содержанию следующей 12: «Объектом оценки может выступать обязательство одного лица и право требования другого лица на совершение либо несовершение определенных действий в силу договора вследствие причинения вреда и из иных оснований, определенных гражданским законодательством...».

Проанализируем результат судебного решения по делу о товарном знаке «ФЕНАЗЕПАМ» (свидетельство № 160324), согласно которому убытки правообладателя были определены в размере 250 992 рубля, и предложим альтернативную модель расчета. На момент вынесения решения действовал13 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - ЗоТЗ), который установил возможность выбора способа защиты для правообладателя - взыскание причиненных убытков или выплата определяемой судом компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)14 (п. 4 ст. 46 ЗоТЗ).

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарных знаков на дату вынесения решения регулировалась прежде всего статьями 12 и 15 ГК РФ15. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются:

• расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);

12 Национальный стандарт оценки имущества Республики Узбекистан (НСОИ) № 1 «Общие понятия и принципы оценки»: утвержден постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 14 июня 2006 года № 01/19-19.

13 После принятия четвертый части Гражданского кодекса Российской Федерации Закон № 3520-1 «О товарных знаках ...» продолжает действовать для правоотношений, возникших до 1 января 2008 года.

14 С 1 мая 2002 года согласно статье 1 Федерального закона от 29 апреля 2002 года № 42-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) составляла 450 рублей в месяц, а с 1 октября 2003 года - 600 рублей в месяц (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»). Для компенсации по суду размер МРОТ на дату вынесения постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 апреля 2003 года по делу № КГ-А40/1970-03-П составлял 100 рублей.

15 В настоящее время к названным статьям следует добавить и статью 1515 «Ответственность за незаконное использование товарного знака» ГК РФ.

• неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Нетрудно заметить, что судом подсчитаны (в размере 2 процентов от объема продаж) только неполученные правообладателем доходы от ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» при обычных условиях гражданского оборота (то есть если бы с нарушителем был заключен лицензионный договор только на период нарушения, по которому ставка роялти составляла бы 2 процента от объема продаж). Как показано в [20, с. 183], рыночные ставки роялти при обычных условиях лицензионных соглашений (по классу «медицинские инструменты») варьировались от 1 до 8 процентов, а в условиях урегулирования по суду - от 20 до 30 процентов. В [1, 7] также отмечается, что в условиях принудительного лицензирования размер вознаграждения (ставка роялти) правообладателя существенно выше, чем при обычных условиях гражданского оборота. По мнению автора, в примере с товарным знаком «ФЕНАЗЕПАМ» при определении размера возмещения убытков судом не учтены:

• расходы правообладателя на восстановление нарушенного права (на подготовку всех необходимых документов, ведение судебного процесса, исполнительного производства, осуществление независимой оценки и розыскных мероприятий (сбора доказательств), проведение экспертиз и информационное обеспечение);

• упущенная выгода в размере не меньшем, чем доходы нарушителя (выручка нарушителя от реализации препарата с использованием ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» составила 12,55 миллиона рублей).

Поскольку права на товарный знак «ФЕНАЗЕПАМ» нарушались в течение нескольких месяцев, для определения убытков правообладателя в полном размере целесообразно было бы проанализировать и отраслевую рентабельность, и инфляционные издержки, и изменение стоимости денег во времени, и дополнительно понесенные издержки правообладателя на рекламу продукции (увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу), и возможное снижение16 доли рынка правообладателя товарного знака «ФЕНАЗЕПАМ» из-за правонарушения. В отдельных случаях действиями нарушителя может быть нанесен вред деловой репутации правообладателя товарного знака.

Для наглядной демонстрации «стоимостной модели убытков» правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» введем необходимые для расчета переменные (значения которых должны или могут быть получены в результате проведенного анализа или определены/доказаны в ходе судебного заседания) и введем допущения:

[t1, t2] - период нарушения, где t1 и t2 - время (дата) начала и окончания правонарушения. Как правило, период нарушения устанавливается судом (в рассматриваемом примере - 6 месяцев);

Cont - количество контрафактной продукции (или услуг) в натуральном или стоимостном выражении, введенной в гражданский оборот с нарушением прав на товарный знак (12 549 616 рублей - установлено судом);

Rekl - объем рекламы в стоимостном выражении (или в процентах от объема продаж легальной продукции), который осуществляет правообладатель товарного знака за время t (месяц, год), например 36 миллионов рублей в год (как правило, подтверждается справкой из бухгалтерии);

Sales - среднегодовая выручка правообладателя (по лекарственным средствам ФЕНАЗЕПАМ), например 720 миллионов рублей в год (подтверждается справкой из бухгалтерии или расчетами на основании финансовой отчетности правообладателя);

16 Убытки от возможного снижения доверия потребителей к продукции правообладателя (отказ от продукта из-за нарушения), маркированной товарным знаком, права на который нарушены.

Incomef - размер потенциального дохода в стоимостном выражении от использования прав на товарный знак, который мог быть получен правообладателем (потерпевшим), однако не был получен в силу нарушения его прав на товарный знак (625 000 рублей - для подтверждения этой величины, как правило, проводится отдельный анализ и расчет методом дисконтирования денежных подходов - «если бы не нарушение»);

Rent - рентабельность продаж однородных лекарственных средств, относящихся к той же фармакотерапевтической группе (транквилизаторы), например 8 процентов (может быть представлена справка из бухгалтерии).

Подробный алгоритм расчета убытков предложен в [11-13]. Для примера незаконного использования ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» общая формула убытков согласно статье 15 ГК РФ выглядит следующим образом:

Убытки = РеалУщ + УпВыг,

где РеалУщ - реальные или необходимые расходы правообладателя на восстановление нарушенного права (судебные издержки, включая проведение различных видов экспертиз, в том числе стоимостной);

УпВыг - упущенная выгода, которая определяется или доходами (прибылью) нарушителя (УпВыг1), или неполученными доходами правообладателя (УпВыг2).

В этом случае в расчет реального ущерба включены расходы адвоката, оценщика и на сбор доказательств (в том числе на проведение специальных экспертиз):

РеалУщ = 42 000 + 72 000 + 36 000 = 150 000 рублей.

Прибыль нарушителя можно посчитать на основании данных об объеме продаж (определены судом) и о рентабельности продаж:

УпВыг1 = Cont * Rent = 12 549 616 * 8% = 1 003 969, или округленно 1 миллион рублей.

Неполученные доходы правообладателя состоят из двух частей - упущенной выгоды (проводится специальный расчет «если бы не нарушение» методом дисконтированного денежного потока) и дополнительных издержек на рекламу:

УпВыг2 = Incomef + Rekl /Sales * Cont = 625 000 + 36/720 * 12 549 616 = 1 252 480, или округленно 1 250 000 рублей.

Убытки1 = 150 000 + 1 000 000 = 1 150 000 рублей;

или

Убытки2 = 150 000 + 1 250 000 = 1 400 000 рублей.

Таким образом, на основании сделанных допущений и расчетов размер требований истца о возмещении убытков правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» (или компенсации) в 2003 году мог находиться в диапазоне от 1,15 до 1,4 миллиона рублей. Если бы аналогичное нарушение произошло в 2008 году, то согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ максимальная ответственность нарушителя в денежном выражении могла бы составлять около 25 миллионов рублей (в двойном размере от объема продаж препарата: 2 х 12 549 616).

Существующее законодательство предусматривает ответственность нарушителя за каждый случай неправомерного использования средства индивидуализации (товарного знака), поэтому на практике расчетные модели и сами расчеты выглядят значительно сложнее, чем в приведенном примере.

О классификации убытков правообладателей

Вообще говоря, в результате правонарушения, связанного с товарными знаками, не только нарушаются права и интересы правообладателей товарных знаков, но также причиняется ущерб государству и наносится вред потребителям:

• ущерб экономике государства - непоступление налоговых и иных платежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды; ущерб престижу страны, подрыв инвестиционного климата;

• ущерб потребителям - нанесение вреда здоровью, моральный и материальный вред.

Поскольку в настоящей статье рассматриваются убытки, которые могут возникать только у правообладателей товарных знаков, предложим в качестве примера классификацию имущественных потерь (убытков или размера компенсации), которая позволит лучше понять механизм их расчета.

В общем случае правонарушения и убытки правообладателей можно разделить по видам обязательств:

• деликтные17 обязательства (нарушение прав на ТЗ - статья 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), статья 1515 ГК РФ, статья 1410 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ); мошенничество - статья 159 УК РФ; незаконное предпринимательство - статья171 УК РФ и другие статьи);

• договорные обязательства (лицензионный договор - статьи 1233 и 1235 ГК РФ; договор коммерческой концессии - статья 1027 ГК РФ; договор об отчуждении исключительного права на ТЗ - статья 1234 ГК РФ).

Наиболее серьезные последствия для нарушителей прав на ТЗ предусмотрены статьей 180 УК РФ - лишение свободы на срок до шести лет с уплатой штрафа в размере до пятисот тысяч рублей. Необходимо отметить, что по уголовно-процессуальному законодательству обязанность доказывания ущерба лежит не на потерпевшем (правообладателе), а на следователе (дознавателе), и потому доказывание этого обстоятельства, как правило, основывается на результатах судебной экспертизы18, в рамках которой может быть привлечен эксперт-оценщик.

Классификация убытков может быть предложена по способу (случаям) незаконного использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров (работ и услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе:

1) размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, при выполнении работ, оказании услуг;

3) размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

17 Деликт [лат. delictum проступок, правонарушение].

18 Судебная экспертиза назначается, когда при производстве дознания необходимы специальные познания

в науке, технике, искусстве или ремесле. Порядок производства судебных экспертиз регламентирован статьями 195-207 главы 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

4) размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Ущерб и убытки как результат противоправного деяния

Вред (ущерб) как негативное последствие правонарушения выступает объективной категорией. Будучи причиненным, он существует независимо от чьего бы то ни было мнения. Вред может и должен быть установлен и подтвержден в каждом случае совершения правонарушения (преступления). Вред является обязательным условием возникновения юридического состава ответственности за причинение вреда, который также включает в себя противоправность действий причинителя вреда, вину этого лица и причинную связь между совершенным деянием и результатом (вредом).

Существующее законодательство, помимо термина «вред», включает такие понятия, как «значительный ущерб», «крупный ущерб», «особо крупный размер». Учитывая положение части 2 статьи 15 ГК РФ, определяющее под убытками реальный ущерб и упущенную выгоду, соотношение понятий «ущерб» и «вред» приобретает правовое значение для определения потерпевшим размера иска (размера правонарушения). Ущерб и убытки как результат и последствия противоправного деяния могут быть причинены только имущественным интересам лица. Но, кроме имущественных прав, вред может быть причинен и нематериальным благам.

Классификация вреда и видов ущерба

В результате правонарушения физическим лицам может быть нанесен физический, имущественный и моральный вред, а юридическим лицам19 - вред имуществу и вред деловой репутации. Рассмотрим каждую составляющую вреда и определим возможные «объекты исследования».

Физический вред

Категория «физический вред» применяется только в отношении физических лиц. Поскольку физический вред не является следствием правонарушений, связанных с товарными знаками, то в этом качестве он не рассматривается в настоящей статье.

Моральный вред

Содержательное понятие термина «моральный вред» приводится в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»20:

«Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство лич-

19 Часть 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

20 С изменениями от 25 октября 1996 года и 15 января 1998 года.

ности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайны и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина».

Анализ понятия морального вреда позволяет сформулировать следующие условия его существования:

• наличие страданий - морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага;

• неправомерные действия (бездействия) причинителя вреда;

• причинная связь между неправомерным действием (бездействием) и моральным вредом;

• вина причинителя вреда.

В соответствии со статьей 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом. Какой-либо определенный размер компенсации морального вреда в законодательстве не установлен, так же как и порядок его расчета. Моральный вред, причиненный нарушением неимущественных прав, подлежит компенсации во всех случаях, а моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав, - только в случаях, специально предусмотренных законом21.

По мнению автора статьи, нарушение интеллектуальных прав, связанных с товарными знаками, не является необходимым и достаточным основанием для возмещения морального вреда. В то же время необходимо отметить, что подозреваемый (обвиняемый) по факту незаконного использования прав на товарный знак нередко оказывается лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело:

• о мошенничестве (ст. 159 УК РФ);

• о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ);

• о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ);

• о недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст. 178 УК РФ);

• о контрабанде (ст. 188 УК РФ);

• об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (организации) (статьи 198 и 199 УК РФ);

• об изготовлении, сбыте поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (ст. 327-1 УК РФ).

В подобных ситуациях возможны причинная связь между правонарушением и моральным вредом (вредом деловой репутации), а также возникновение требования о компенсации морального вреда.

Согласно статье 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда также в случае, когда «вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию». Такая ситуация может возникнуть, например, когда нарушитель развернул ложную рекламную кампанию, явно нацеленную на дискредитацию товарного знака правообладателя.

Многообразие способов присвоения чужой «идентичности и гудвилла», использование которых в большинстве случаев приводит к нарушению прав на товарный знак, лишний раз свидетельствует о необходимости принятия надлежащих мер по охране и защите товарного знака. Приведем некоторые примеры из книги Гордона Смита «Оценка товарных знаков22», в которых, по нашему мнению, моральный вред также может быть предъявлен к возмещению.

21 Статья 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации.

22 Примеры представлены в главе 8 «Денежные компенсации в судебных делах по товарным знакам» книги: Гордон В. Смит. Оценка товарных знаков / пер. с англ. бюро переводов Ройд. М. : ИД «Квинто-Консалтинг», 2008.

1. Некто с очевидностью пародирует наш товарный знак способом, который мы посчитали позорящим, унижающим или оскорбительным.

2. Некто развернул ложную рекламную кампанию, явно нацеленную против нашего товарного знака.

3. Гигантская корпорация присвоила, как мы полагаем, некоторые элементы нашего товарного знака, так что мы сами выглядим нарушителями их прав.

4. Некто использует наш товарный знак на дешевых товарах, цена которых столь отлична от нашей, что их можно считать присутствующими на совсем другом рынке.

Имущественный вред

Большой юридический словарь23 определяет имущественный вред (имущественный ущерб - property damage) как ущерб, нанесенный имущественному положению физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий договора.

Имущественный вред возникает в результате правонарушения, объектом которых являются имущественные права граждан и юридических лиц. Такие права всегда имеют стоимостную оценку, а объекты прав (как и сами права) в соответствии с существующим законодательством могут являться объектом оценки24.

Экономический смысл формулы, установленной статьей 15 ГК РФ, заключается в том, что размер имущественного вреда (убытков) определяется суммированием (1) затрат, необходимых для восстановления нарушенного права, (2) стоимости «утраченного имущества» (реальный ущерб) и (3) стоимости неполученных доходов (упущенной выгоды).

На этой же формуле основан и порядок исчисления размера потерь и убытков различных субъектов права (государства, субъектов Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, отрасли народного хозяйства и т. д.), а также вреда, причиненного тем или иным природным объектам, закрепленный различного рода законодательными и иными правовыми актами25.

Основные виды имущественного вреда (убытков), вызванного нарушением прав на товарные знаки, а также основные подходы к его оценке представлены в таблице.

Таблица

Имущественный вред (убытки) правообладателя товарного знака

Компонента вреда Расходы на восстановление нарушенного права Реальный ущерб

Оценочный метод Оценка издержек правообладателя Оценка прав до и после нарушения Оценка неполученных доходов правообладателя или доходов нарушителя

Оценочный подход Затратный или сравнительный подходы Доходный или сравнительный подходы Доходный или сравнительный подходы

23 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М., 2002.

24 Открытый перечень объектов оценки представлен в статье 5 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

25 Перечень методик, статей, диссертаций и методических рекомендаций, связанных с оценкой и возмещением убытков (ущерба, упущенной выгоды, компенсаций). Ш1_: http://www.labrate.ru/damages

бб

В соответствии с существующим законодательством имущественный вред (убытки) правообладателя, вызванный нарушением прав на товарные знаки, включает:

• расходы правообладателя ТЗ, связанные с восстановлением нарушенного права (расходы на проведение различных видов экспертиз, судебные и административные издержки, включая издержки поиска информации и доказывания юридических фактов);

• снижение стоимости прав на товарный знак из-за правонарушения - реальный ущерб;

• неполученные правообладателем доходы (или доходы, незаконно полученные нарушителем) - упущенная выгода.

Особенности оценивания убытков правообладателей товарных знаков

Как видно из таблицы, в процессе оценивания убытков правообладателей товарных знаков могут быть использованы доходный, сравнительный и затратный подходы, в модификациях и сочетаниях, отражающих специфику решаемой задачи по оцениванию имущественного вреда. Необходимо подчеркнуть, что специфика оценивания убытков правообладателей ТЗ для целей судопроизводства определяется следующим:

• составом правонарушения и применимым правом26;

• полнотой и достоверностью используемой в расчетах убытков (или компенсации) информации (исходных данных) о правонарушении и нарушителях;

• выбором правообладателем способа защиты нарушенных прав27;

• статусом исследователя-оценщика (оценщик, консультант, специалист, эксперт).

По мнению автора, именно первые три пункта являются определяющими при выборе статуса исследователя-оценщика, а также того факта, будут ли являться убытки объектом оценки с точки зрения профессионального оценщика.

В зарубежных источниках [3, 4, 19, 23] описаны три основных метода расчета экономического ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения прав на РИД: (1) метод стоимости «до и после» нарушения; (2) метод «если бы не нарушение» и (3) метод фактических издержек и упущенных возможностей.

Каждый из предложенных методов имеет свои особенности и ограничения, в том числе связанные с различиями в правовых системах и законодательстве об интеллектуальной собственности. В России, можно считать, из трех названных методов однозначно применяется метод фактических издержек и упущенных возможностей (3). Его определение в условиях правового поля Российской Федерации для правообладателей товарных знаков может быть представлено в следующем виде:

метод издержек и упущенных возможностей - это метод, на основании которого определяются (а) реальные или необходимые расходы правообладателя товарного знака для восстановления нарушенного права, (б) размер снижения стоимости прав на товарный знак, а также (в) неполученные доходы в связи с нарушением прав на товарный знак, которые правообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Использование метода (1) - метода стоимости «до и после» нарушения, - по мнению автора статьи, в нашей стране затруднено, так как крайне редко предоставляется возможность провести одновременные стоимостные измерения до и после нарушения. Основная сложность применимости метода (2) «если бы не нарушение» - неопределенность даты окончания нарушения, а также такого параметра, как «отсутствие остаточного эффекта от события».

26 Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность (ст. 1515 ГК РФ, ст. 14.10 КоАП РФ, ст. 180 УК РФ).

27 Правообладатель вправе требовать или возмещение убытков, или выплату компенсации.

В американской практике оценивания убытков правообладателей [19] существуют две общепринятые меры ущерба: «упущенная выгода» и «уменьшение стоимости бизнеса». Чтобы правильно определить «стандарт стоимости» и рассчитать величину упущенной выгоды или уменьшения стоимости бизнеса при нарушении прав на товарный знак, необходимо обратиться к закону. Возмещение экономического ущерба от нарушения прав на товарные знаки регулируется разделом 1117 титула 15 Свода законов США28:

«(а) истец имеет право на взыскание (1) прибылей ответчика, (2) любых убытков, понесенных истцом, и (3) расходов на ведение дела. ...При оценке прибылей истец обязан представить доказательства только в отношении продаж ответчика; ответчик обязан представить доказательства в отношении всех элементов затрат или вычетов, на которые он претендует».

Как и в российском законодательстве, в делах о нарушении прав на товарные знаки Закон Лэнхема29 предусматривает или возмещение убытков, или минимальный уровень компенсации (от 500 до 100 000 долларов). В США стандарт стоимости при проведении типичной несудебной оценки бизнеса «до и после» нарушения основан на стандарте справедливой рыночной стоимости (fair market value - FMV) - на основе гипотетических переговоров между добровольным покупателем и добровольным продавцом. Метод упущенной выгоды не предполагает применения стандарта FMV и может быть основан на достигнутом истцом (правообладателем) уровне рентабельности, даже если он выше уровня, которого способен достичь нарушитель.

Для разработки пошагового алгоритма оценки убытков правообладателей товарных знаков необходимо в деталях ознакомиться с информацией о правонарушении (способы, период, последствия), нарушителях (объемы продаж, норма рентабельности, издержки и т. п.), а также с результатами финансово-хозяйственной деятельности (итогами и прогнозами) правообладателя товарного знака.

Обобщенные алгоритмы оценки убытков правообладателей ТЗ представлены также в [11, 12].

ЛИТЕРАТУРА

1. Гордон В. Смит. Оценка товарных знаков / пер. с англ. бюро переводов Ройд. М. : ИД «Квинто-Консалтинг», 2008.

2. Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе : учебно-практическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2003.

3. Деннис М. Манделл. Правовые основы возмещения экономического ущерба от нарушения товарного знака // Business Valuations Guide, 2008. № С. 174-177.

4. Джейкоб П. Русма, Джеймс Л. Керр, Роберт Ф. Рейли. Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности // Business Valuations Guide. 2007. № 1. C. 158-173.

5. Джеймс Д. Нгуен, Джеффри Симмонз. Возмещение ущерба от нарушения авторских прав и товарных знаков: видны ли на горизонте еще большие суммы // Business Valuations Guide. 2008. № 2. С. 183-188.

6. Евтеев В. С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности. М. : ИКД «Зерцало-М», 2005.

7. Козырев А. Н., Макаров В. Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. М. : РИЦ ГШ ВС РФ, 2003.

8. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики / А. М. Эрделевский. 3-е изд., испр. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2007.

28 U.S. Code : Title 15 : Section 1117. Recovery for violation of rights.

29 Федеральный закон о товарных знаках от 1946 года [Federal Trademark Act of 1946]. Основной федеральный закон d±IA, определяющий правила использования и меры по защите товарных и сервисных знаков.

б8

9. Корчагин А. Д. и др. Законодательство Российской Федерации о противодействии нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, связанным с контрафакцией / А. Д. Корчагин, Н. С. Орлова, Р. Б. Шабанов. 2-е изд., пересмотр. и доп. М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2007. С. 128-133.

10. Костин А. В. Комментарий научного редактора перевода статьи «Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности» // Business Valuations Guide. 2007. № 1. С. 174-175.

11. Костин А. В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков. Обоснование размера убытков при возникновении споров // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. № 11. С. 12-20.

12. Костин А. В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и перспективы // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики. М. : Издательство «Юрайт», 2008. Т. 1. С. 161-171.

13. Костин А. В. Расчет убытков правообладателей товарных знаков от неправомерных действий третьих лиц // Оценка и регистрация интеллектуальной собственности. Юридические и экономические аспекты нарушения прав владельцев ИС. Меры борьбы с контрафактной продукцией : тезисы доклада на круглом столе в Университете МВД России, 20 февраля 2007 года. М., 2007.

14. Костин А. В. Что нужно знать при оценке стоимости исключительных прав на товарные знаки // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2003. № 11. С. 36-40.

15. Костин А. В., Азгальдов Г. Г. Интеллектуальная собственность, инновации и квали-метрия // Экономические стратегии. 2008. № 2(60). С. 162-164.

16. Костин А. В., Астахов М. Л. Оценка ущерба правообладателей товарных знаков от неправомерных действий третьих лиц / Интеллектуальная собственность России - 2008 : тезисы доклада на Втором Всероссийском форуме 23-25 апреля 2008 года. М., 2008.

17. Костин А. В., Елисеев В. М. Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков в Республике Казахстан // Интеллектуальная собственность: управление и оценка : тезисы доклада на Международной научно-практической конференции, 22-23 мая 2008 года. Павлодар, 2008. С. 109-118.

18. Лапин Е. С. Руководство по расследованию незаконного использования товарных знаков. М. : Юрлитинформ, 2006.

19. Майкл Маллинз. Определение предпочтительной меры ущерба ИС на основе понимания отличий между «упущенной выгодой» и «уменьшением стоимости бизнеса» // Business Valuations Guide. 2008. № 2. С. 143-149.

20. Оценка и лицензирование объектов интеллектуальной собственности : материалы семинара для оценщиков, 19-21 сентября 2008 года. М. : Квинто-Консалтинг, 2008.

21. Правонарушения на финансовом рынке. Выявление, анализ и оценка ущерба / Я. М. Миркин, И. В. Зубков, Ю. В. Росляк и др. / под общей ред. Г. С. Полтавченко. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007.

22. Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов / пер. с англ. Бюро переводов Ройд. М. : Квинто-Консалтинг, 2005.

23. Роберт П. Швайс. Использование и неправильное использование показателей стоимости интеллектуальной собственности в коммерческом судебном процессе // Business Valuations Guide. 2008. № 2. С. 127-130.