Гражданско-правовые способы защиты промышленной собственности и проблемы их реализации

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

A.B. Карпову

доктор юридических наук Д. Б. Шапиева

Международная академия предпринимательства

Гражданско-правовые способы зашиты представляют предусмотренные законом меры принудительного характера, с помощью которых осуществляется восстановление (признание) нарушенных прав и интересов создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, пресечение нарушений, а также имущественное воздействие на нарушителей.

В Патентном законе РФ (ПЗ РФ) эти меры не названы, однако перечень возможных способов зашиты субъективных гражданских прав содержится в ст. 12 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). К ним, в частности, от^сятся требования о признании права, о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о присуждении к исполнению обязанности в натуре, о взыскании убытков или неустойки и др. Выбор потерпевшим конкретного способа зашиты из числа возможных, как правило, предопределен содержанием нарушенного права и характером совершенного правонарушения. Если в конкретной ситуации имеется возможность воспользоваться несколькими способами защиты, потерпевший сам избирает ту меру принудительного воздействия на нарушителя, которая в большей степени отвечает его интересам или может быть легче реализована на практике. Не исключается также одновременная реализация нескольких способов защиты, если они не исключают друг друга и защищают самостоятельные интересы потерпевшего. Обратимся к возможным нарушениям основных прав разработчиков и способов их защиты.

Право создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов на подачу заявки и выдачу патента может быть нарушено любым лицом, притязающим на приобретение прав патентообладателя без достаточных к тому оснований. Так, заявка может быть подана лицом, которому стал известен творческий замысел автора и который выдает его за собственную разработку. Независимо от того, когда обнаружен данный факт - до или уже после выдачи патента, средством зашиты является предъявление иска в суд либо о пресечении незаконных действий лица, претендующего на получение патента, либо о признании выданного патента недействительным.

Как правило, подобные требования заявляются одновременно с иском о признании права авторства на разработку, однако, в принципе могут заявляться и самостоятельно. Например, спор может возникнуть между автором (соавторами) разработки и работодателем, каждый из которых претендует на приобретение прав патентообладателя. Так, автор предложения, опираясь на получение патента и т. д., может добиваться выдачи патента на свое имя. Средством защиты является иск о признании права или, если следовать терминологии ПЗ РФ, иск об установлении патентообладателя.

В соответствии с положениями ПЗ РФ рассмотрение патентных споров осущестйЬяют четыре категории органов: суды общей юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды и Палата по патентным спорам.

Перечень категорий споров, рассматриваемых в судебном порядке согласно ст. 31 ПЗ РФ, не является исчерпывающим, т. е. судам,

в том числе арбитражным и третейским, подведомственны и другие споры. Вместе с тем в данной статье установлен примерный перечень рассматриваемых споров, а именно:

- об авторстве на объекты промышленной собственности;

- об установлении патентообладателя;

- о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя;

- о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности;

- о праве преждепользования;

- о выплате вознаграждения автору работодателем в соответствии с п. 2 ст. 8 ПЗ РФ;

- о выплате компенсаций, предусмотренных ПЗ РФ, кроме случая, предусмотренного п. 4 ст. 13 ПЗ РФ (споры о размере компенсации за предоставление лицензии в интересах национальной безопасности).

Нарушение права авторства выражается в присвоении результатов чужого творческого труда и попытке выдать их за собственную разработку. Чаще всего данное нарушение связано с нарушениями других прав, в частности, права на получение патента, права на вознаграждения за использование разработки и т. п., поскольку, как уже отмечалось, на праве авторства базируются все другие права разработчиков. Однако иногда право авторства нарушается в чистом вид£. На практике это чаше всего происходит в тех случаях, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец создаются в соавторстве. Исключение из числа соавторов лиц, которые оказывали лишь техническое содействие в работе, является наиболее типичным видом нарушений права авторства.

Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуществляется путем заявления иска о признании права авторства либо, напротив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов. Например, Р., К. и С., получив охранный документ на изобретение «Приспособление для съема початков с веретен прядильной машины», продолжили работу по совершенствованию конструкции. Однако на усовершенствованную конструкцию С. подал заявку только от своего имени и получил охранный документ на дополнительное изобретение. В связи с этим Р. и К. предъявили к нему иск о соавторстве. Свое требование они мотивировали тем, что усовершенствование

разработано совместными усилиями всех трех разработчиков. В частности, они доказывали, что ими смонтированы на рукоятках рычаги, один из которых взаимодействует с пластиной, где укреплен эластичный упор. Совместная творческая работа истцов и ответчика была подтверждена также заключением судебно-тех-нической экспертизы. Областной суд, установив, что Р. и К. принимали творческое участие в разработке дополнительного изобретения с его признаками, перечисленными в формуле, исковые требования удовлетворил1.

Право на авторское имя может быть нарушено прежде всего путем неуказания имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о заявке на изобретение, сведениях о выданном патенте, в других официальных и неофициальных публикациях, в которых говорится о созданной разработке. Если автор, наоборот, отказался быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке, нарушением будет публикация его имени. Наконец, право на имя может быть нарушено путем искажения действительного имени автора. Способом зашиты права на имя является требование о восстановлении нарушенного права, в частности, о внесении исправлений в сделанную публикацию.

В тех случаях, когда в соответствии с законом право на получение патента принадлежит не создателю разработки, а работодателю, последний обязан выплатить автору вознаграждение за использование разработки в размере и на условиях, установленных в соглашении сторон. На основе соглашения сторон определяется также размер компенсации за использование разработки в собственном производстве, которую работодатель обязан выплатить автору разработки, получившему патент в соответствии с п. 2. ст. 8 ПЗ РФ. Если стороны не могут прийти к соглашению или работодатель отказывается от его заключения либо не выполняет условия этого соглашения, автор вправе обратиться в суд с требованием о понуждении работодателя к выполнению лежащих на нем обязанностей. Суд своим решением определяет размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения или компенсации с учетом тех гарантий, которые установлены пп. I, 3, 5 ст. 32 закона «Об изобретениях в СССР» и пп. 1,3 ст. 22 Закона СССР «О промышленных образцах», действующими на территории РФ.

1 Скрипко В. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. - М.. 1981. - С. 67 - 68.

В соответствии со ст. 14 ПЗ РФ любое лицо, физическое или юридическое, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищены патентом, в противоречии с патентным законодательством, считается нарушителем патента. Конкретные виды нарушений исключительного права патентообладателя указаны в п. 3 ст. 10 ПЗ РФ и включают в себя несанкционированное изготовление, ввоз, продажу, предложение к продаже и иное введение в хозяйственный оборот или хранение в этих целях продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Следует отметить, что в законе названы лишь наиболее типичные виды нарушений прав патентообладателя, которыми не исчерпываются все возможные случаи несанкционированного введения в хозяйственный оборот запатентованных разработок.

С точки зрения принятого во многих странах подразделения нарушений патентных прав на прямые и косвенные все перечисленные выше нарушения относятся к числу прямых нарушений. В российском патентном законодательстве ничего не говорится о том, образует ли косвенное нарушение вторжение в исключительную сферу патентообладателя, например поставка комплектующих изделий или материалов, предназначенных для изготовления или использования запатентованного объекта. Однако исходя из смысла закона, уожно сделать вывод, что нарушениями патентных прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов.

Права патентообладателей могут быть нарушены как в рамках заключенных ими лицензионных договоров, так и вне договоров. Нарушение лицензионного договора может состоять в выходе лицензиата за пределы предоставленных ему по договору прав либо в невыполнении или ненадлежащем выполнении лежащих на нем обязанностей2.

Способы зашиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар), обычно определяются самим договором или вытекают из общих положений гражданского законодательства. Как правило, лицензионный договор предусматривает возможность применения к

2 Карпухина С. И. Зашита интеллектуальной собственности и патентоведение. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - С. 274.

нарушителю таких санкций, как взыскание неустойки и возмещение убытков, а также досрочное расторжение договора в одностороннем порядке. Размер и вид неустойки и возмещение убытков, в частности ее соотношение с убытками, устанавливаются самими сторонами. Если особых санкций, применяемых к виновной стороне, лицензионный договор не предусматривает, патентообладатель, опираясь на общегражданские правила, может требовать лишь возмещения причиненных ему убытков.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом несанкционированном использованием запатентованной разработки третьими лицами, кроме установленных законов случаев свободного использования чужих охраняемых объектов. Обязанность доказывания факта нарушения патента возлагается на патентообладателя. Решающее значение при этом имеют установление четких границ действия патента и того, что они нарушены конкретным ответчиком. Как уже указывалось, объем прав патентообладателя определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупностью существенных признаков промышленного образца, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка). Патентные права на изобретение (полезную модель) будут считаться нарушенными, если в изготовленном продукте или примененном способе использован каждый признак изобретения (полезной модели), включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему. Наличие в объекте техники или технологии признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, для установления факта использования разработки значения не имеет.

Нередко нарушители патентных прав, желая замаскировать свои противоправные действия, вносят чисто внешние изменения в заимствованные объекты, в частности, производят замену одних признаков другими. Если такая замена не привносит в объект техники ничего существенного нового, в частности, не изменяет достигаемого результата, это служит основанием для признания патентных прав нарушенными. Для уяснения вопроса о том, могут ли замененные признаки считаться эквивалентными, нередко требуется анализ описания как источника для толкования формулы изобретения (полезной модели).

Если факт нарушения патентных прав доказан, патентообладатель вправе применить к нарушителю предусмотренные законом гражданско-правовые санкции или, что

то же самое, воспользоваться тем или иным способом зашиты своих нарушенных прав. Выбор конкретного способа зашиты осуществляется потерпевшим, однако, как правило, он предопределяется видом и последствиями самого нарушения. Предусмотренные законом гражданско-правовые способы защиты патентных прав также неоднородны. В теории гражданского права они подразделяются на меры гражданско-правовой защиты и меры гражда н с ко - п ра во вой ответстве н н ости. Ее л и для реализации первых достаточно лишь самого факта нарушения патентных прав, то для использования вторых требуется ряд условий, в частности, наличие противоправности, вреда, причинной связи между действиями нарушителя и наступившими последствиями, а также вины нарушителя.

Самым распространенным способом зашиты патентных прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения. В частности, решением суда нарушителю может быть предписано прекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производство продукта запатентованным способом. Указанные действия признаются контрафактными и относятся к наиболее грубым нарушениям патентных прав. Их совершение без санкции патентообладателя во всех случаях, кроме прямо указанных в законе, образует нарушение патентных прав, если даже произведенный продукт и не поступил на рынок. По требованию патентообладателя должны быть немедленно прекращены и любые другие действия, представляющие собой несанкционированное вторжение в исключительную сферу патентообладателя, в частности, реклама и продажа запатентованных изделий, их ввоз на территорию России и т. д.

С точки зрения юридической сущности рассматриваемая санкция является мерой гражданско-правовой зашиты, а не мерой ответственности. Поэтому она в равной мере может быть применена как к виновным, так и к невиновным нарушителям патентных прав. Для ее реализации важен лишь сам факт нарушения патентной монополии. Например, патентообладатель может требовать прекращения применения или продажи продукта, защищенного патентом, и от того лица, который использовал его, не зная, что продукт был введен в хозяйственный оборот с нарушением прав патентообладателя. При этом любое несанкционированное использование запатентованной разработки предполагается незаконным.

Лицо, использующее разработку и отрицающее нарушение патентных прав, должно доказать правомерность своих действий. Например, оно может ссылаться на то, что запатентованное средство применялось им при чрезвычайной ситуации либо в личных целях без получения дохода. При недосказанности этих и подобных им обстоятельств лицо признается нарушителем и должно прекратить незаконное использование запатентованной разработки.

В качестве примера можно использовать решение Федерального арбитражного суда Московского округа, оставившего без изменения решение Арбитражного суда Московской обл. и апелляционной инстанции по иску ООО "Фирма Эликом", которое, являясь обладателем патента № 2164753 от 10 апреля 2001 г. на изобретение "Способ предотвращения разваривания в заливочной жидкости сушеных растительных компонентов при производстве стерилизуемых консервов", обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО "Консервный комбинат "Адыгейский" о запрете изготовлять консервы с использованием способа по патенту № 2164753 и к ООО "Компания "Русское поле" о запрете хранить, предлагать к продаже, продавать консервы с использованием запатентованного способа.

Решением Арбитражного суда Московской обл. от 22.05.2002, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 17.07.2002, иск удовлетворен по заявленным основаниям.

В соответствии с п. 2 ст. 10 ПЗ РФ от 23.09.1992 (в редакции от 30.12.2001) продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.

Удовлетворяя исковые требования, суд изучил формулу изобретения: "способ предотвращения разваривания в заливочной жидкости сушеных растительных компонентов при производстве стерилизуемых консервов, отличающийся тем, что в состав заливочной жидкости вводят растворимую соль пищевой кислоты с поливалентным металлом, выбран-

ным из группы макро- и микроэлементов" и пришел к выводу о том, что способы изготовления консервов "Горошек зеленый салатный" по технологической инструкции и по патенту N9 2164753 совпадают по совокупности всех признаков, характеризующих эти способы.

Так, в способе, предназначенном для производства стерилизуемых овощных консервов, в качестве исходного материала применяется сушеный горошек (который является частным случаем растительных компонентов); горошек бланшируется в кипящей заливочной жидкости; в заливочную жидкость добавляют хлористый кальций (который является частным случаем растворимой соли пищевой кислоты с поливалентным металлом).

Такой прием по патенту назван "способом предотвращения разваривания в заливочной жидкости сушеных растительных компонентов при производстве стерилизуемых консервов", а по технологической инструкции (на основании которой действовал ответчик) данный способ назван как "предотвращение закрахма-ливания заливочной жидкости". Во избежание закрахмаливания при производстве консервов "Горошек зеленый салатный" в заливочную жидкость (по технологической инструкции) добавляют хлористый кальций 0,07 %.

В соответствии с судебно-патентоведчес-кой экспертизой, проведенной экспертами Е.Д. Гавриляк и С.К. Тамкович, понятие "разваривание" и "закрахмаливание"^ относятся как общее к частному.

Что касается доводов ответчиков о том, что хлористый кальций не является растворимой солью пищевой кислоты и в формуле изобретения, указанной в патенте, не упоминается, то суд согласился с выводами эксперта Е.Д. Гаврилюка о том, что хлористый кальций является растворимой кальциевой солью соляной кислоты и его применение является частным случаем использования растворимой соли пищевой кислоты с поливалентным металлом, выбранным из группы макро- и микроэлементов. Заключение эксперта С.А. Тамкович о том, что хлористый кальций является солью соляной кислоты, а соляная кислота не является пишевой кислотой, поэтому добавление в заливочную жидкость соли соляной кислоты и соли пищевой кислоты представляет собой два различных вида консервирования, не было принято судом.

Суд дал оценку указанным заключениям, привел мотивы, по которым он руководствовался заключением эксперта Е.Д. Гаврилюка.

Экспертные заключения были в совокупности оценены со всеми собранными доказательствами с исследованием формулы изобретения.

Другой способ защиты нарушенных патентных прав — требование о возмещении убытков. В соответствии с гражданским законодательством под убытками разумеются расходы, произведенные лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)3.

Закрепленный законом принцип полного возмещения вреда действует и в отношении нарушенных прав патентообладателя. В рассматриваемой области убытки патентообладателя чаще всего выражаются в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов производства и реализации запатентованной продукции, вынужденным понижением цен и т. п. В задачу патенообладателя входит обоснование размера неполученных доходов и доказательство причинной связи упущенной выгоды с действиями нарушителя.

Весьма важным для потерпевшего является указание п. 2. ст. 15 ГК РФ на то, что если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший вправе потребовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. Опираясь на это правило, патентообладатель может обратить в свою пользу тот доход, который получен нарушителем его исключительного права за весь период незаконного использования объекта промышленной собственности.

Непременным условием присуждения нарушителя к возмещению убытков является его вина. Форма вины нарушителя для гражданско-правовой ответственности значения не имеет и может выражаться как в его умысле на нарушение чужих патентных прав, так и в неосторожном нарушении патента. При этом вина нарушителя призюмируется. Если он сможет доказать свою невиновность, то можно заставить лишь прекратить нарушение, но с него нельзя взыскать какие-либо убытки.

Отстаивая право на компенсацию причиненного ему морального вреда, патентообла-

3 Карпухина С. И. Зашита интеллектуальной собственности и патентоведение. - М.: Центр экономики и маркетинга,

2002. - С. 275.

датель, по общему правилу, не имеет в виду того, что за нарушение принадлежащих ему имущественных прав такой санкции законом не установлено. Однако если одновременно с этим были нарушены личные неимущественные права потерпевшего - гражданина (например, нарушено право авторства изобретателя, являющегося одновременно и патентообладателем), он может, опираясь на ст. 151 ГК РФ, потребовать имущественной компенсации своих нравственных страданий. Размер компенсации определяется судом с учетом степени этих страданий, вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Патентный закон РФ, к сожалению, прямо не предусматривает возможности ареста, конфискации, уничтожения или передачи потерпевшему контрафактных товаров по требованию патентообладателя или суда. Представляется, однако, что уже сейчас, до внесения соответствующих изменений в ПЗ РФ, действующее законодательство не исключает применения некоторых из этих мер в рамках реализации других предусмотренных гражданским и патентным законодательством санкций. Так, например, арест контрафактных товаров может быть произведен судом как мера по обеспечению доказательств. Решение о передаче потерпевшему контрафактных товаров может быть принято в связи с присуждением в его пользу компенсации за причиненный вред и т. д4.

Применение гражданско-правовых санкций за нарушение патентных пр'ав возможно в пределах обшего срока исковой давности, т. е. в течение трех лет со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Иск заявляется в соответствии с обшими правилами подсудности по месту жительства ответчика или месту нахождения органа или имущества юридического лица.

Наиболее распространенным способом защиты ответчика является встречный иск о признании патента недействительным. Кроме того, ответчик может ссылаться на имеющееся у него право преждепользования или свою правомочность на использование запатентованной разработки в силу установленных законом изъятий из сферы патентной монополии.

Рассуждая о правоприменительной практике зашиты промышленной собственности, надо иметь в виду, что самая первая задача,

4 Шахновская В. В. Ответственность за нарушение законодательства об изобретательстве. - М.: НПО «Поиск», 1992. - С. 44.

которую должен поставить перед собой патентовладелец, это оценка того, что он запатентовал. На заре существования патентов в Соединенном королевстве, т. е. в XVII и XVIII вв., практически отсутствовало патентное описание, в котором бы раскрывалось изобретение и определялись исключительные права, которые патентообладатель выделял как принадлежащие ему. В настоящее время характерной чертой практически всех патентных систем является то, что патент должен включать либо патентное описание, либо описание изобретения и требуемые чертежи.

Таким образом, фундамент обеспечения защиты от нарушений патентных прав закладывается в самом начале процесса патентования, когда патентное описание составляется изобретателем. Процесс экспертизы в патентом ведомстве может изменить первоначальную формулировку. Но изобретатель обычно пытается возражать против любых изменений, которые ведут к ограничению объема охраны, и не без оснований. Любое ограничение в объеме охраны облегчает конкуренту задачу по уходу от нарушений патента5.

После оценки объема патентных прав следующей задачей является определение того, было ли нарушение. Можно задать вопрос, зачем патентовладельцу беспокоиться в отношении этого этапа, поскольку устанавливать факт нарушения есть дело суда. Однако дела о нарушении патентов во всем мире принадлежат к разряду самых длительных и дорогих видов судебного разбирательства. Прежде чем подвергать себя финансовому риску, связанному с судебным разбирательством, патентообладатель должен предугадать, чем закончится суд. Для этого патентообладатель обращается к экспертным организациям с просьбой установить факт использования изобретения конкурентами. Эти экспертные заключения обычно являются дополнительными доказательствами в суде, но особой силы не имеют и легко оспариваются.

Вопрос о нарушении патента редко рассматривается сам по себе. Патенты, как и прочие формы интеллектуальной собственности, не только затрагивают интересы спорящих сторон, но и имеют последствия для широкой публики. Принято считать, что патент, в отношении которого можно доказать, что он

5 Корчагин А.Л.. Орлова Н.С., Пол и щук Е.П. Охрана промышленной собственности и экономическая безопасность

России Ц Патенты и лицензии. - 1996. - №16. - С. 4.

является недействительным, не подлежит защите от нарушения. Несмотря на экспертизу патентной заявки, проводимой в процессе делопроизводства, ни одна патентная система не гарантирует того, что выданный патент будет являться действительным. Поэтому в деле о защите патента от нарушения ответчик обычно включает в свое оправдание дополнительные доводы, часто в форме контраргумента, о том, что патент является недействительным и поэтому не подлежит защите. Он подает в специализированный орган (на сегодняшний момент — Палата по патентным спорам) возражение против выдачи патента.

Задача суда по установлению факта нарушения состоит в оценке объема защиты, определенного патентом, и в установлении того, подпадает ли предполагаемое нарушение в очерченный объем охраны. Поскольку судьи не обладают специальными техническими знаниями, то для установления факта использования того или иного изобретения привлекаются эксперты или экспертные организации6.

Часто возникает проблема в отношении того, определяет ли текст формулы с привлечением при необходимости патентного описания (описания изобретения или чертежи) то изобретение, которое включает предположительно нарушающий объект. Например, формула может включать признак «пружина». Если предположительно нарушающее устройство не содержит пружины, а* вместо нее включает прочную резиновую трубку, которая в определенном смысле функционирует как пружина, может ли это быть нарушением? В большинстве случаев экспертами применяется теория эквивалентов. Определяется, выполняет ли * резиновая трубка» ту же функцию, что и «пружина».

Основываясь на аргументах, которые в свою очередь подкрепляются экспертными показаниями, суд приходит к заключению о том, имело место нарушение или нет.

Какие же проблемы встречаются в защите интеллектуальной промышленной собственности.

В соответствии с российским законодательством споры о патентах разрешаются в зависимости от подведомственности и субъектного состава: в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, Палате по патентным спорам.

6 Р. Обеспечение зашиты прав \VIPO/ 5ЕМ/ВКК/94/6.

Если с судами более или менее понятно, то с последней организацией — Палатой по патентным спорам не совсем. Палата по патентным спорам - это структурное подразделение Роспатента, являющегося федеральным органом исполнительной власти, и выполнение судебных функций не входит в обязанности Роспатента, поскольку это противоречит принципу разделения властей.

Однако на практике это оказывается совершенно по-другому. В патентном законодательстве предусмотрена подача в палату возражений против выдачи патента ввиду несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности установленным законом условиям патентоспособности или наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

К условиям патентоспособности в соответствии с ПЗ РФ относят — новизну, изобретательский уровень, промышленную применимость и т. д.

Следует отметить, что данные возражения могут подаваться любым лицом и в любое, неограниченное никакими сроками время. Кроме того, данная процедура, относящаяся к одному патенту, может повторяться неограниченное число раз7.

Представляется такая ситуация. В арбитражном суде рассматривается дело по иску патентообладателя к организации с требованием прекращения нарушения своего патента. В ходе судебного разбирательства один из авторов изобретения, на которое выдан патент, отказывается от авторства и подает иск в суд обшей юрисдикции с требованием о признании патента на этом основании недействительным. Ответчик по делу, разбираемому в арбитражном суде, представляет в суд информацию о том, что в суде общей юрисдикции рассматривается дело, результат которого неизбежно повлияет на ход данного процесса. В соответствии с арбитражным процессуальным кодексом суд в этом случае обязан приостановить производство по делу до разрешения тяжбы в суде обшей юрисдикции. Процесс в арбитраже приостанавливается. В ходе разбирательства в суде общей юрисдикции выясняется, что в Палату по патентным спорам подано возражение

7 Приказ Роспатента от 22.04.2003 № 56 "О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам" (с изменениями от 11.12.2003).

против выдачи патента, вследствие чего судья может также приостановить производство до принятия решения палатой. Таких возражений может быть подано несколько. Если каждый раз дело будет приостанавливаться, то процесс можно будет назвать бесконечным. Данная ситуация вполне реальна. Тем более она встречается тогда, когда патентообладатель оказывается слабой стороной в материальном смысле. А для сильной стороны открывается возможность растянуть дело на неопределенный срок, т.е «взять измором».

Вот еще проблема, которая встретилась в ходе судебной защиты патента. В Палате по патентным спорам слушалось возражение против выдачи патента на изобретение «Форсунка». В приложении к возражению были представлены копии чертежей, ненадлежащим образом оформленные, по которым и было вынесено решение. Данная ситуация в арбитражном суде, суде обшей юрисдикции немыслима вообще. Поскольку обязательно в суд должны быть представлены подлинники документов, тем более такие серьезные, как чертежи, раскрывающие суть изобретения. Если в суд представляются копии документов, то подлинники документов должны быть представлены на обозрение суда и сторон на стадии предварительного заседания. В соответствии с правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, возражения и Заявления составляются в произвольной форме и представляются в машинописном виде и нет обязательного требования о представлении подлинников документов.

Таким образом, возникают сомнения в правильности и обоснованности принятых в палате решений.

Как же решить проблему с Палатой по патентным спорам и выносимыми ею нередко необдуманными решениями.

Палата по патентным спорам является структурным подразделением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В соответствии с положениями Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе чем по решению суда. На взгляд автора, виден именно этот выход - создание Патентного суда. Такой шаг как создание Патентного суда мог бы продемонстрировать намерение государства по совершенствованию охраны промышленной собственности, прав авторов и патентообладателей.

Федеральный закон от 07.02.2003 № 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" значительным образом трансформировал регулирование патентных правоотношений, в том числе в части административной и судебной зашиты патентных прав. Прежде функции по обеспечению охраны прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты промышленной собственности при решении споров в административном порядке осуществляло одно из структурных звеньев Роспатента - Апелляционная палата.

Приказом генерального директора Роспатента от 13.02.2003 № 19 государственное учреждение "Апелляционная палата Российского агентства по патентам и товарным знакам" переименована в федеральное государственное учреждение 41 Палата по патентным спорам Российского агентства по патентам и товарным знакам". Учитывая также тот факт, что после указанных изменений в официальной структуре Роспатента больше не существует Высшая патентная палата, можно сказать, что часть спорных вопросов административной и судебной защиты патентных прав решена.

С одной стороны, законодатель, наконец, разрешил абсурдную ситуацию, возникшую после выхода постановления Правительства РФ от 30.03.1998 "Об образовании Высшей патентной палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам", когда в составе Патентного ведомства появилась еще одна, кроме Апелляционной палаты, контролирующая инстанция. Ее решения к тому же вопреки первоначальным замыслам не могли являться окончательными, поскольку это противоречило бы Закону РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" от 27.04.1993 и Конституции РФ.

С другой стороны, в момент образования Высшая патентная палата представлялась альтернативой Патентному суду. Сделать такое заключение позволяет то, что решения палаты по ряду вопросов предполагались окончательными. Кроме того, согласно ПЗ РФ палата должна была выступать независимым органом, не входящим в единую государственную патентную службу. Статья 31 ПЗ РФ в ее прежней редакции содержала положение, согласно которому споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом, относились к компетенции либо суда, либо Высшей патентной палаты, что еще раз подтверждало ее высокий статус.

Таким образом, последние изменения в патентном законодательстве оставляют двойственное впечатление. Явная ошибка, заключавшаяся в создании Высшей патентной палаты Роспатента, исправлена, в то же время ПЗ РФ более не содержит предпосылок для расширения судебной системы РФ.

Сделан серьезный шаг в сторону упорядочения патентно-правовых норм. Но что же последует дальше? В настоящее время Палата по патентным спорам рассматривает в административном порядке возражения и заявления по вопросам, отнесенным законодательством к ее компетенции. Решения палаты по всем вопросам могут быть обжалованы в суде. Подобный вариант развития событий был назван А.П. Сергеевым наиболее простым, причем справедливо было отмечено, что "его реализация едва ли приведет к действительному повышению уровня обеспеченности прав и законных интересов граждан и организаций", поскольку "... патентно-правовые споры могут стать предметом разбирательства практически любого общего или арбитражного суда", что недопустимо при отсутствии необходимого количества квалифицированных специалистов.

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. в ходе обсуждения вопросов совершенствования существовавшей судебной системы был высказан ряд предложений, касавшихся создания различных специализированных судебных органов, которые дополняли бы сложившуюся к тому времени систему судов.

Многие авторы указывали на то, что независимые от административных органов, но и не входящие в систему общих судов специализированные патентные суды успешно действуют в ряде стран, например, в Германии.

Позже идея создания специализированных патентных судов в новой России не нашла поддержки у законодателя. Появившаяся возможность (ст. 46 Конституции РФ) в судебном порядке обжаловать решение любого органа, затрагивающая права физических или юридических лиц, во многом сняла остроту проблемы.

Однако вопрос о создании Патентного суда в России может быть поднят снова в связи с последними изменениями в законодательстве. Данная мысль поддерживается большинством специалистов, в том числе и бывшим руководителем Роспатента А.Д. Корчагиным и председателем Высшего Арбитражного Суда В.Ф. Яковлевым.

«Важным способом повышения качества правосудия служит, на мой взгляд, специа-

лизация судов, судей, а также заседателей. Хорошим примером в этом отношении может служить Патентный суд в Германии, в котором сложнейшие споры в области патентного, авторского права, а также других исключительных прав рассматривает суд, состоящий из юриста, специализирующегося на вопросах права интеллектуальной собственности, и двух так называемых технических судей, являющихся специалистами в области разрешаемого спора, т. е. специалистами в области химии, физики, биологии и т. д.» — считает В.Ф. Яковлев8.

Главным образом необходимость этого шага объясняется требованием к технической специализации судей, специфичностью споров, связанных с промышленной собственностью, перегруженностью судов другими гражданскими делами.

Согласно Конституции РФ формальных препятствий для этого нет — ч. 3 ст. 128 дает возможность установить "полномочия, порядок образования и деятельности ... иных федеральных судов" федеральным конституционным законом.

В то же время Федеральный конституциональный закон "О судебной системе" Российской Федерации пока не предусматривает такой возможности, поскольку специализированные суды, возможность создания которых оговорена ст. 26 этого закона, входят в систему федеральных судов обшей юрисдикции. Тем не менее, внести изменения в этот и другие законы значительно проще, чем изменить Конституцию РФ.

Существуют также компромиссные предложения по реформированию системы судебной защиты патентных прав. Одним из решений может быть создание специализированных судебных коллегий по рассмотрению патентно-правовых споров в составе Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, что повлечет за собой внесение законодательных изменений, касающихся правил о подведомственности споров.

В России, по примеру других стран, могут применяться такие способы организации судебной деятельности, как, например, функциональная подсудность с образованием в судах специальных составов для рассмотрения дел и жалоб, связанных с охраной промышленной и интеллектуальной собственности, либо исключительная подсудность таких дел и жалоб

8 Российская юстиция. - 2001. - № 11: Ноябрь.

судам второго звена или же судам ближайших крупных городских центров. Другим выходом является развитие системы третейских патентных судов, аналогичных Третейской комиссии при патентном ведомстве Германии, которая превратилась там в общепризнанную структуру, способствующую техническому прогрессу, мнение которой ценится и соблюдается предприятиями и изобретателями9.

Авторы нескольких однородных изобретений, патенты на которые принадлежали Ярославскому заводу дизельной аппаратуры, на котором они до определенного времени трудились, обратились в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате невыплат авторского вознаграждения. В ходе судебного разбирательства с авторами было заключено мировое соглашение, по которому авторам выплачивалась часть вознаграждения и уступались эти самые патенты10. Завод передал авторам патенты - т. е. исключительные, монопольные права на изобретения, и продолжал выпускать запатентованные изделия без како-го-либо согласия новых патентообладателей. Патентообладатели обратились в суд с иском о прекращении нарушений своих прав. Ответчик, ссылаясь на то, что изделия, подпадающие под действия патента, на заводе не выпускаются, от исковых требований отказался. В ходе судебного заседания по инициативе истцов была проведена патентоведческая экспертиза, в ходе которой установлено, что завод — ответчик по делу, использует в своем производстве изобретения, защищенные патентом.

Судом было вынесено решение в пользу истца. Далее ответчик совместно с прокуратурой подают кассационную жалобу и кассационный протест на решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда рассмотрела дело по жалобе и протесту на решение Заволжского районного суда г. Ярославля и данный акт отменила, направив дело на новое рассмотрение.

В ходе нового судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство о проведении экспертизы с просьбой установить

факт использования в производстве завода изобретения по патенту и соответствует ли выпускаемое изделие всем признакам запатентованного изделия. Экспертиза была проведена в Международном институте промышленной собственности (г. Москва). Эксперт установил, что изобретение не используется. Суд, выслушав стороны и изучив материалы дела, счел необходимым назначить повторную экспертизу, так как первые две экспертизы являются диаметрально противоположными и проведены по разной конструкторской документации, а вторая экспертиза была проведена только по конструкторской документации без исследования продукции. Провести экспертизу было поручено эксперту Ю.И. Буч11.

Эксперт достаточно грамотно подошел к проведению экспертизы. Он изучал не только конструкторскую документацию, но и сами изделия, а также материалы к заявке в Роспатент на выдачу патента. В своем заключении эксперт объяснил, почему две предыдущие экспертизы диаметрально противоположны: в первом случае эксперт применил теорию эквивалентов, а во втором случае — нет12. Теория эквивалентов применяется тогда, когда при сопоставительном анализе признаков формулы изобретения и признаков изделия выясняется отсутствие одинаковых признаков. Таким образом, выявляется еше одна проблема защиты промышленной собственности — при экспертизе экспертами могут применяться различные подходы к ее проведению, что, в свою очередь, может приводить к затягиванию судебного процесса.

Кроме того, в процессуальном законодательстве существует предписание о проведении экспертиз в «государственном судебно-экспертном учреждении»13. Возникают споры и о месте проведения патентоведческих экспертиз14. Таким образом, с проведением судебной патентоведческой экспертизы возникает целый комплекс проблем, которые могут привести к затягиванию процесса в суде, что предоставляет лтветчику время изыскать дополнительные творческие возможности для своего оправдания.

* Хабенков Р. Быть или не быть патентным судам? // эж-ЮРИСТ. - 2003. - № 32. - С. 15.

Определение Заволжского районного суда г. Ярославля по делу № 2-220 от 1.06.2000 г.

11 Определение Заволжского районного суда г. Ярославля от 22.07.2003 г.

|? Буч Ю.И. Экспертное заключение от 17.11.2003 г.

и Арбитражный процессуальный кодекс. Ст. 83.

14 Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации/ Под ред. В Ф. Яковлева. М.К. Юко-ва. -М.: ООО «Городеи-иэдат». 2003. - С. 253.