Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака

ценным барьером: к примеру, фактическое руководство компанией осуществляет руководитель, находящийся в реестре, занимая на время нахождения в реестре «иную высокую должность», а номинально на должности единоличного исполнительного органа юридического лица будет находиться другое лицо, не состоящее в реестре. Это никак не отразится на возможностях компании с подобным «руководителем» участвовать в закупках (как тут не вспомнить зицпредседателя Фунта

из знаменитого романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»).

Итак, по результатам анализа вышеозначенных проблем можно сделать следующий вывод: Закон о контрактной системе наглядно демонстрирует, что усиление законодательного регулирования не дает ровным счетом никаких позитивных результатов. Необходимо не ужесточение, а смягчение законодательного режима, в противном случае мы так и будем наблюдать бесконечный поединок брони и снаряда.

Библиографический список

Андреева Л. В. Выбор эксперта в сфере государственных закупок // Аукционный вестник. 2014. № 220.

Курц Н. А. Заключение договоров о государственных и муниципальных закупках: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013.

Макарова Т. Н. Проблемы гражданско-правовой защиты деловой репутации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.

Садиков О. Н. Гарантийные обязательства в гражданском праве // Хозяйство и право. 2004. № 9.

Тасалов Ф. А. Контрактная система: правовое положение экспертов // Конкуренция и право. 2014. № 1.

Черкасова Т. В. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации как форма социальной защищенности граждан (по материалам судебной практики Северо-Кавказского региона): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.

Шмелева М. В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных и муниципальных закупках в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013.

Особенности правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака

ПРОКОФЬЕВ Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 34 E-mail: alexprok86@gmail.com

СМИРНОВА Валерия Михайловна, и. о. научного сотрудника отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 34 E-mail: civil@izak.ru

Рассматриваются актуальные правовые проблемы, связанные с действием лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака. С точки зрения материально-правового регулирования анализируются вопросы контроля лицензиаром каче-

ства продукции, производимом лицензиатом, а также ограничения конкуренции и упорядочения параллельного импорта. Особое внимание уделено коллизионному регулированию различных аспектов лицензии в случаях, когда договорные отношения лицензиара и лицензиата осложнены иностранным элементом. Коллизионное регулирование рассматривается с позиции соотношения коллизионных привязок lex contractus и lex loci protectionis, сфера действия которых охватывает как договорные, так и недоговорные аспекты лицензии.

Ключевые слова: лицензионный договор, товарный знак, гражданское право, параллельный импорт, международное частное право, коллизионные нормы, lex contractus, lex loci protectionis.

Certain Issues Concerning Legal Regulation of Trade Mark License Contracts

A. S. Prokof'ev, PhD in law

The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

34, Bolshaya Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia

E-mail: alexprok86@gmail.com

V. M. Smirnova

The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

34, Bolshaya Cheremushkinskaya st., Moscow, 117218, Russia

E-mail: civil@izak.ru

The article examines current legal problems which arise in connection with trade mark license contracts. In the contemporary business environment a problem of liability for non-ensuring quality control under trade mark licensing law has become increasingly important. Restrictive business practices and regulation of parallel import is another concern. Authors analyze not only provisions of the substantive law but also legal regulation of the relevant issues concerning the conflict of laws rules. The article also tackles a major problem in the sphere of international private law: correlation of lex contractus and lex loci protectionis connecting factors. Lex contractus covers contractual aspects of the trade mark license such as contract interpretation, mutual obligations of the parties, their performance, discharge and consequences of breach thereof. And lex loci protectionis governs non-contractual aspects such as existence, validity and protection of the right to the trade mark itself. Sometimes it is difficult to label certain issues, like the licensee's allowed continued use of the mark after the termination of the license, as contractual or non-contractual. The article offers comprehensive analysis of all these questions on the basis of the most recent legislation, court practice and doctrines, both Russian and foreign.

Keywords: license contract, trade mark, civil law, parallel imports, private international law, conflict of laws rules, lex contractus, lex loci protectionis.

DOI: 10.12737/11743

В современном гражданском обороте в условиях высокой конкуренции постоянно возрастает значение товарного знака — важнейшего средства индивидуализации выпускаемой продукции, что отличает его от такого объекта, как фирменное наименование, чьей задачей является индивидуализация юридических лиц, или от коммерческих обозначений, призванных индивидуализировать разного рода предприятия. Выпускаемая под известным и хорошо разрекламированным товарным знаком продукция вызывает боль-

ше доверия у потребителей за счет его узнаваемости, ассоциирования с конкретным производителем1.

Процессы вовлечения в оборот такого объекта гражданских прав обеспечиваются многообразными гражданско-правовыми формами распоряжения исключительными правами, в ряду которых первостепенное значение имеет лицензионный договор.

1 См.: Бычков А. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака //

эж-Юрист. 2013. № 46. С. 12.

В. А. Дозорцев справедливо отмечал, что в области интеллектуальной собственности особенности использования результатов интеллектуальной деятельности «обусловливают и специфическое содержание права распоряжения, которое должно позволять передачу объекта для использования не только одному лицу (передачу права), но и предоставление права использования одновременно нескольким лицам (выдачу разрешения на использование — лицензии)»2.

Согласно ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в Роспатент (ст. 1494 ГК РФ).

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоста-

2 Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., 2003. С. 115.

вить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Данная статья дополнена п. 11, в котором говорится, что лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, также перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака3.

В пункте 2 ст. 1489 ГК РФ закреплены важные нормы о гарантии качества лицензируемых товаров, несколько сходные с нормами о договоре коммерческой концессии. Кодекс указывает на возникающие у лицензиата в связи с заключением лицензионного договора обязательства по обеспечению соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, предъявляемым лицензиаром, а также на наличие у лицензиара права осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Таким образом, законодатель предусматривает установление такого требования к лицензиату и корреспондирующего с ним права инспектирования со стороны правообладателя в самом лицензионном договоре на право использования товарного знака4. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Однако в литературе отмечается, что нельзя назвать ни одной юрис-

3 См. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ.

4 См.: Гаврилов Д. А. Антимонопольное

регулирование и охрана интеллектуальной

собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. 2013. № 3. С. 15—21.

дикции в мире, где предусматривалась бы такая чрезмерная ответственность, особенно в рамках законодательства о товарных знаках5. По мнению некоторых авторов, норма о такой ответственности противоречит смыслу второго предложения п. 2 ст. 1489 ГК РФ, согласно которому лицензиар вправе осуществлять контроль над соблюдением этого условия (обеспечение лицензиатом качества производимых или реализуемых им товаров). Если это право (контроль качества товаров), а не обязанность лицензиара, то о солидарной ответственности лицензиара говорить не совсем корректно. Вероятно, в данном случае более уместной является формулировка нормы об обязанности правообладателя контролировать качество производимых пользователем товаров, выполненных работ (услуг) по договору коммерческой концессии6.

Кроме того, возможны случаи, когда при лицензировании товарного знака лицензиар не изготавливает товары с использованием товарного знака (п. 1 ст. 1486 ГК РФ допускает возможность неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации). При этом он не сможет контролировать качество производимых лицензиатом товаров.

По мнению А. П. Сергеева, правило о солидарной ответственности лицензиара и лицензиата за качество товара, производимого по лицензии, способно реально защитить права потребителей лишь при условии, что закон содержит то самое императивное требование к качеству лицензионного товара, которое составители проекта из закона

5 См.: Ариевич П. Е, Гуляева Н. С., Хофф-ман Д. Л. Четвертая часть ГК РФ: лицензирование товарных знаков // Патенты и лицензии. 2007. № 6. С. 11.

6 См.: Корлякова Н. В. Сущность и особенности ответственности сторон по договору коммерческой концессии // Налоги. 2010. № 13. С. 24—27.

как раз и исключили. В условиях, когда стороны лицензионного договора самостоятельно определяют требования к качеству товара, который будет производиться по лицензии, привлечь лицензиара к ответственности за низкое качество лицензионного товара можно будет лишь тогда, когда лицензионным договором предусмотрено, что качество производимого по лицензии товара будет не ниже качества товара самого лицензиара7.

В соответствии со ст. 40 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. (Соглашение ТРИПС)8 странам-членам предоставлено право самостоятельно закреплять в национальном законодательстве виды лицензионной практики, которые могут являться злоупотреблением правами интеллектуальной собственности и оказывать неблагоприятное воздействие на конкуренцию на соответствующем товарном рынке и в качестве меры пресечения такой практики включать, например, требования по обратной передаче покупателем лицензии технической информации продавцу лицензии, принудительный пакет лицензионных условий.

Таким образом, лицензионные договоры могут содержать различные ограничительные условия, приводящие к антиконкурентным последствиям, например установление лицензиаром цены перепродажи товара, запрета на заключение аналогичных лицензионных договоров с иными хозяйствующими субъектами — конкурентами лицензиара, осуществление производства и реализации товаров конкурентов лицензиара.

7 См.: Сергеев А. П. Новации в законодательстве о средствах индивидуализации: шаг вперед или новый повод для судебных конфликтов? // Арбитражные споры. 2007. № 3.

8 Соглашение вступило в силу для России

22 августа 2012 г.

Как отмечает Н. Н. Нырова, право на товарный знак в таких случаях приобретает монопольный характер, и, стремясь получить максимальную выгоду от такого монопольного положения, правообладатель использует механизмы ценовой дискриминации, которые выражаются в установлении различных цен на аналогичные товары на территории нескольких государств в зависимости от финансовых возможностей потенциальных потребителей, а не от реальной их стоимости9.

Необходимо отметить, что легальная монополия правообладателей товарных знаков благодаря закреплению в законодательстве национального исчерпания прав способна привести к возникновению неравенства участников гражданских отношений и полному запрету параллельного импорта. Законодатель представил правообладателям широкий спектр прав, в частности по контролю российского товарного рынка. Легальный монополист (правообладатель), получая право устанавливать объем импорта, ассортимент импортируемых товаров, а также влиять на процессы ценообразования в России, имеет полную свободу действий при установлении тех или иных дискриминационных условий в отношении разных стран и даже разных регионов одного государства. Соглашаясь или отказывая в праве на импорт, определяя его условия, а также условия введения товаров в оборот, правообладатели могут существенно влиять на конкуренцию. Действующие в России законодательные ограничения способны повлечь и влекут ограничения конкуренции на товарных рынках, а последствия полного запрета параллельного импорта негативно скажутся на конкуренции и приведут к монополизации товарных рынков ограниченным кругом лиц. Это, помимо прочих отрицательных

9 См.: Нырова Н. Н. Параллельный импорт — за и против // ИС. Промышленная собственность. 2007. № 7. С. 8.

последствий, способно вызвать увеличение цен. Более того, такая ситуация может привести к злоупотреблениям со стороны дистрибьюторов, которые, пользуясь приобретенным правовым статусом, имеют возможность согласованными действиями поддерживать выгодные цены на реализуемые товары, регулировать в случае наличия спроса на товар объем их поставок, в том числе путем его искусственного сокращения и создания дефицита.

Однако следует согласиться с мнением В. В. Пироговой, согласно которому важно осуществлять на внутреннем рынке антимонопольное регулирование, отвечающее интересам российской стороны независимо от того, выступает ли она в роли лицензиара или лицензиата, поскольку в условиях роста лицензионной торговли всегда существует возможность параллельного импор-та10. Таким образом, при дальнейшем развитии законодательства о товарных знаках, принимая во внимание их важную роль в международном товарообмене, должна учитываться необходимость упорядочения территориального аспекта параллельного импорта.

Помимо проблем материально-правового регулирования лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, пристального внимания заслуживает коллизионное регулирование соответствующих договоров в случаях, когда они осложнены иностранным элементом.

Первой коллизионной проблемой, с которой приходится сталкиваться при наличии иностранного элемента в договоре, является верное определение того, какие аспекты лицензии являются договорными и, соответственно, входят в сферу действия договорного статута (на основании привязки lex contractus), а какие отно-

10 См.: Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт.

М., 2008.

сятся к исключительному праву как таковому и потому регулируются правом страны, в которой испрашивается охрана этого права (на основании привязки lex loci protectionis). Данная проблема характерна для любых договоров о распоряжении правом на любой объект интеллектуальной собственности, а не только для лицензионных договоров об использовании товарного знака.

В действующем российском законодательстве о международном частном праве отсутствует коллизионная норма об определении права, подлежащего применению к исключительным правам на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности. Такая норма присутствовала в тексте проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой РФ в первом чтении, однако в окончательный вари-ант11, вступивший в силу с 1 ноября 2013 г., она включена не была. Предполагалось дополнить раздел VI ГК РФ статьей 12072, согласно п. 1 которой, если иное не предусмотрено законом, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий определяются по праву страны, в отношении которой испрашивается охрана соответствующего исключительного права.

Отсутствие указанной коллизионной нормы в российском законодательстве, безусловно, не означает того, что вопросы, относящиеся к исключительному праву как таковому, могут регулироваться каким-либо иным правом, кроме права страны их охраны. Это следует из самой

11 См. Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ.

природы интеллектуальных прав, из территориального характера и национального регулирования которых исходят основные международные соглашения, такие как Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.12 и Соглашение ТРИПС. Подчинение вопросов, связанных с существованием, действительностью и защитой исключительных прав, закону страны, в которой испрашивается их охрана, находит отражение в законодательстве13 и судебной практике14 зарубежных государств, а также в иностранной15 и отечественной16 доктрине международного частного права.

12 Конвенция ратифицирована СССР 19 сентября 1968 г.

13 См. ст. 93 и 94 Кодекса международного частного права Бельгии 2004 г., ст. 54 Закона Италии «Реформа итальянской системы международного частного права» 1995 г., ст. 110 Федерального закона Швейцарии «О международном частном праве» 1987 г., § 34 Закона Австрии «О международном частном праве» 1978 г.

14 См.: Fawcett J., Torremans P. Intellectual Property and Private International Law. 2nd ed. Oxford, 2011. P. 750; Torremans P. Licences and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome I Regulation // Journal of Private International Law. 2008. Vol. 4. No. 3. P. 398.

15 CLIP, Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations ("Rome I") of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs' Draft Report on the Proposal of August 22, 2006. URL: http://www.cl-ip.eu/ (дата обращения: 29.10.2014); Giuliano M., Lagarde P. Rapport concernant la Сonvention sur la loi applicable aux obligations contractuelles // Journal of f iciel des Communaut es europ eennes. C 282 du 31.10.1980; Meinhardt P. Conflict Avoidance in the Law of Patents and Trademarks // Law and Contemporary Problems. Summer 1956. Vol. 21. Iss. 3. P. 533.

16 См.: Канашевский В. А. Коллизионное регулирование лицензионных договоров в России и зарубежных странах // Журнал российского права. 2013. № 2. С. 96.

К вопросам, которые охватываются действием привязки lex loci protectionis, обычно относят существование, действительность и защиту исключительных прав17. Для более четкого обозначения объема соответствующей коллизионной нормы обратимся к содержанию п. 2 ст. 12072, включение которой в ГК РФ предлагалось указанным выше законопроектом № 47538-6. В нем устанавливался неисчерпывающий перечень вопросов, составляющих объем соответствующей коллизионной нормы, в который входили:

1) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

2) виды исключительных прав;

3) содержание исключительных прав;

4) ограничения исключительных прав;

5) действие исключительных прав;

6) осуществление исключительных прав, в том числе допустимые способы распоряжения исключительными правами;

7) внедоговорные способы защиты исключительных прав.

Представляется, что подчинение перечисленных вопросов праву страны, в которой испрашивается охрана исключительного права, не вызывает сомнений. Применительно к товарным знакам это означает, что такие вопросы, как допустимость предоставления права использования товарного знака другому лицу, условия материальной действительности лицензии, ее правовой эффект в отношении третьих лиц, в том числе регистрация в соответствующем публичном реестре и приоритет прав, а также не относящиеся к форме сделки требования, которые сторонам необходимо соблюсти для оформления лицен-

17 cm.: De Miguel Asensio P. The Law Governing International Intellectual Property

Licensing Agreements (A Conflict of Laws Analysis) // Research Handbook on Intellectual Property Licensing. Cheltenham, 2013. P. 316.

зии, включаются в сферу действия lex loci protectionis. Данная коллизионная привязка не затрагивается принципом автономии воли сторон: последние не вправе своим соглашением изъять тот или иной вопрос из-под ее действия.

Тогда как материальная действительность лицензионного договора регулируется правом страны, в которой испрашивается охрана товарного знака, относительно формальной действительности договора в ст. 1209 ГК РФ закреплено иное коллизионное правило. Согласно п. 1 данной статьи форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке (lex contractus). При этом сделка не может быть признана недействительной с точки зрения формы, если соблюдены требования права страны ее совершения или российского права.

Проблема определения права, подлежащего применению к недоговорным аспектам лицензии, дополнительно усложняется, если лицензионным договором охватываются территории нескольких государств, в которых имеются самостоятельные регистрации товарного знака, право использования которого предоставляется договором. В таком случае происходит «фрагментация» lex loci protectionis, поскольку в отношении каждой страны сторонам договора придется соблюсти свои формальности для оформления лицензии.

Договорные аспекты лицензии регулируются привязкой lex contractus. Согласно ст. 1215 ГК РФ в сферу действия договорного статута входят такие вопросы, как толкование договора; права и обязанности сторон договора; исполнение договора; последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; прекращение договора; последствия недействительности договора.

Представляется, что и допустимое использование товарного знака лицензиатом после прекращения действия лицензионного соглашения должно регулироваться правом, под-

лежащим применению к лицензионному договору. Данный вопрос в куда большей степени относится к последствиям прекращения договора, нежели действие исключительного права на товарный знак. Аналогичная точка зрения находит поддержку в зарубежной доктрине и судебной практике18.

Требования, которые лицензиар и лицензиат могут предъявить друг другу, как и применимые в каждом конкретном случае меры ответственности и инструменты правовой защиты, могут регулироваться lex contractus либо lex loci protectionis, в зависимости от того, насколько лежащие в их основании нарушения связаны с лицензионным договором или с исключительным правом на товарный знак как таковым.

В соответствии с п. 1 ст. 1210 ГК РФ стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. А при отсутствии соглашения о выборе права согласно п. 8 ст. 1211 ГК РФ в отношении лицензионного договора применяется право страны, на территории которой лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а если такое использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности лицензиара.

До 1 ноября 2013 г. в ст. 1211 ГК РФ был закреплен иной подход к определению права, регулирующего лицензионный договор в отсутствие оговорки о применимом праве. Оно определялось на основании общего правила наиболее тесной связи. При этом презюмировалось, что в лицензионном договоре такая связь имеется со страной лицензиара как лица, осуществляющего исполнение,

18 См.: Fawcett J., Torremans P. Op. cit. P. 711.

имеющее решающее значение для содержания договора. В зарубежных странах такой подход, когда лицензионный договор, применимое право к которому не выбрано сторонами, регулируется правом страны лицензиара, находил некоторую поддержку. В то же время в отношении него высказывались немаловажные критические замечания: указывалось на то, что он плохо работает в условиях нынешнего многообразия вариантов распоряжения исключительными правами, а договор далеко не всегда обнаруживает тесную связь со страной лицензиара, исполнение которого часто нельзя признать характеризующим договор и определяющим его социально-экономическую функцию19.

Представляется, что предусмотренный в действующей редакции ГК РФ в п. 8 ст. 1211 подход имеет ряд преимуществ по сравнению с ранее существовавшим, по крайней мере это касается лицензионных договоров в отношении товарных знаков.

Отсутствие необходимости обращения к концепции наиболее тесной связи при определении права, регулирующего лицензионный договор, позволяет избежать необходимости сталкиваться со сложными вопросами определения исполнения, имеющего решающее значение для содержания договора, которые подчас бывает невозможно разрешить без обращения к применимому пра-ву20, что нарушает логическую последовательность решения коллизионной проблемы.

Страна, на территории которой лицензиату разрешается использование товарного знака, — это в то же время страна, где испрашивается охрана товарного знака. Таким образом, при применении рассматриваемого подхода lex contractus совпадает с lex loci protectionis. Уменьшение

19 Обзор различных правовых позиций по данному вопросу см.: Torremans P. Op. cit. P. 407—415.

20 См.: De Miguel Asensio P. Op. cit. P. 325.

числа правопорядков, регулирующих различные аспекты лицензии, упрощает юридический анализ правоотношений как на этапе заключения договора, так и в последующем, а также позволяет существенно снизить вероятность возникновения скрытых коллизий.

Подчинение как договорных, так и недоговорных аспектов лицензии одному праву также позволяет избежать следующей проблемы. Регулирование вопросов материально-правовой действительности распоряжения исключительным правом на товарный знак в стране его охраны может кардинально отличаться от соответствующего регулирования в стране, право которой регулирует лицензионный договор. Недостаточное внимание к таким различиям, даже в том случае, когда лицензиар и лицензиат действуют добросовестно, может поставить под угрозу не только признание их исключительных прав, но и саму правовую охрану товарного знака в данной стране. В некоторых странах передача товарного знака может допускаться лишь в том случае, когда она осуществляется вместе с гудвилом (goodwill) или предприятием, к которому он отно-сится21. Другим примером является допустимость предоставления лицензии на товарный знак лишь при условии обязательного контроля качества продукции лицензиата со стороны лицензиара22.

И хотя в результате применения коллизионной нормы п. 8 ст. 1211 ГК РФ договорные и недоговорные аспекты лицензии зачастую будут регулироваться одним правом, следует помнить о том, что лишь в отношении первых стороны могут, если посчитают нужным, выбрать пра-

21 См.: Meinhardt P. Op. cit. P. 542.

22 Подробнее о требовании контроля качества в Англии и США см.: Wilkof N. Trademark Licensing: the Once and Future Narrative // Research Handbook on Intellectual Property Licensing / ed. by J. de Werra. Cheltenham, 2013. P. 200—211.

во страны, иной, нежели страна использования и охраны товарного знака, тогда как lex loci protectionis не может быть изменен по соглашению сторон.

Согласно ст. 1222 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции или ограничения конкуренции, применяется право страны, рынок которой затронут или может быть затронут этим, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Таким правом также зачастую будет право страны использования товарного знака.

На практике предпринимательские договоры редко ограничиваются простой лицензией, и ситуация с определением права, регулирующего соглашение о предоставлении права на использование товарного знака, усложняется, когда речь идет о комплексных договорах, содержащих помимо названного и другие обязательства сторон. Условие о предоставлении права на использование товарного знака может быть включено в соглашение о коммерческой концессии, дистрибьюторское соглашение, соглашение о создании совместного предприятия, соглашение о производстве товаров по спецификациям заказчика и т. п.

В российском коллизионном праве данная проблема в меньшей степени касается договора коммерческой концессии, поскольку согласно п. 6 ст. 1211 ГК РФ в отношении договора коммерческой концессии применяется право страны, на территории которой пользователю разрешается использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя. Данная коллизионная норма отсылает к праву той же страны, что и норма п. 8 ст. 1211 ГК РФ, поскольку правообладатель и пользователь в дого-

воре коммерческой концессии соответствуют лицензиару и лицензиату в лицензионном договоре. В юридической литературе это позволяет ставить вопрос об унификации коллизионных норм о договоре коммерческой концессии и о лицензионном договоре23.

Коллизионная норма об определении права, подлежащего применению в отношении смешанных договоров, закреплена в п. 10 ст. 1211 ГК РФ. Так, к договору, содержащему элементы различных договоров, будет применяться право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан. Если рассматривать договор, содержащий условие об использовании товарного знака, с точки зрения наиболее тесной связи, то его элементы, относящиеся к лицензии, будут тяготеть к lex loci protectionis24. Представляется, что во многих случаях к этому же правопорядку будет тяготеть и большинство иных элементов договора. В противном случае необходимо будет оценивать «удельный

23 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный комментарий к разделу VI / под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2014 (автор комментария к ст. 1211 ГК РФ — О. А. Рузакова).

24 См.: Torremans P. Op. cit. P. 412.

вес» элементов договора, тесно связанных с разными правопорядка-ми, и, в зависимости от того, какие из них «перевесят», договор в целом будет регулироваться правом соответствующей страны.

По общему правилу смешанный договор не должен регулироваться по частям. В редакции, действующей с 1 ноября 2013 г., норма п. 10 ст. 1211 ГК РФ уточнена таким образом, что применимое право подлежит определению для элементов смешанного договора отдельно, если это вытекает из закона, условий или существа этого договора либо совокупности обстоятельств дела.

В современных условиях, когда возрастает значение товарных знаков в международном товарообмене, при дальнейшем совершенствовании законодательства, регулирующего лицензионные договоры, должны приниматься во внимание такие моменты, как контроль качества и ответственность сторон лицензионного договора, упорядочение территориального аспекта параллельного импорта, а также — при наличии в договорных отношениях иностранного элемента — необходимость разграничения вопросов, подпадающих под сферу действия договорного статута и регулирующихся правом страны, в которой испрашивается охрана товарного знака.

Библиографический список

De Miguel Asensio P. The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements (A Conflict of Laws Analysis) // Research Handbook on Intellectual Property Licensing. Cheltenham, 2013.

Fawcett J., Torremans P. Intellectual Property and Private International Law. 2nd ed. Oxford, 2011.

Giuliano M., Lagarde P. Rapport concernant la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles // Journal officiel des Communautés européennes. C 282 du 31.10.1980.

Meinhardt P. Conflict Avoidance in the Law of Patents and Trademarks // Law and Contemporary Problems. Summer 1956. Vol. 21. Iss. 3.

Torremans P. Licences and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome I Regulation // Journal of Private International Law. 2008. Vol. 4. No. 3.

Wilkof N. Trademark Licensing: the Once and Future Narrative // Research Handbook on Intellectual Property Licensing / ed. by J. de Werra. Cheltenham, 2013.

Ариевич П. Е., Гуляева Н. С., Хоффман Д. Л. Четвертая часть ГК РФ: лицензирование товарных знаков // Патенты и лицензии. 2007. № 6.

Бычков А. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака // эж-Юрист. 2013. № 46.

Гаврилов Д. А. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. 2013. № 3.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный комментарий к разделу VI / под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2014.

Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., 2003.

Канашевский В. А. Коллизионное регулирование лицензионных договоров в России и зарубежных странах // Журнал российского права. 2013. № 2.

Корлякова Н. В. Сущность и особенности ответственности сторон по договору коммерческой концессии // Налоги. 2010. № 13.

Нырова Н. Н. Параллельный импорт — за и против // ИС. Промышленная собственность. 2007. № 7.

Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., 2008.

Сергеев А. П. Новации в законодательстве о средствах индивидуализации: шаг вперед или новый повод для судебных конфликтов? // Арбитражные споры. 2007. № 3.