Судебная практика рассмотрения споров о правах на служебные результаты интеллектуальной деятельности

Судебная практика рассмотрения споров о правах на служебные результаты интеллектуальной деятельности

Ж.И. Шевырева ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения предоставления государственных услуг Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Жанна Игоревна Шевырева, rospat145@rupto.ru

Ввиду особого правового режима служебных результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) судебные споры о правах на такие результаты заслуживают особого внимания. В настоящей работе приводятся позиции судов по вопросам, разрешаемым в процессе рассмотрения споров о правах на служебные РИД.

Результаты представленного в статье исследования автора могут не совпадать с позицией Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), и в дальнейшем сделанные выводы, возможно будут скорректированы с учетом развивающейся практики.

Достаточно обширной группой споров о правах на служебные РИД являются споры о том, кто является правообладателем (патентообладателем). Для рассмотрения дел этой категории суду необходимо определить, является ли РИД служебным. В арбитражной практике сложился следующий подход к оценке доказательств, подтверждающих соответствие РИД признакам служебного, перечисленным в пункте 1 статьи 1295 и пункте 1 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ):

1) из документов, регламентирующих трудовые обязанности работника, долж-

но прямо, недвусмысленно следовать, что создание РИД входит в трудовые обязанности работника (постановление Федерального арбитражного суда (далее - ФАС) Уральского округа от 9 апреля 2012 года № Ф09-1837/12 по делу № А60-16550/20111, постановление ФАС Поволжского округа от 18 декабря 2007 года по делу № А12-1128/07 2). Рассматривая дело № А60-16550/2011, суды пришли к выводу, что положение об обязанности работника по руководству работами по созданию и освоению новых видов продукции и технологических процессов, содержащееся в должностной инструкции, не предусматривает обязанности по созданию РИД. В постановлении по делу № А1 2-1 1 28/07 суд посчитал недоказанным, что произведение создано при исполнении трудовых обязанностей, обосновав решение следующим образом: «В договоре не оговорены конкретные трудовые обязанности работника, в том числе выполнение служебных заданий в виде изготовления авторских служебных произведений. В материалы дела не представлено доказательств того, что журналистка, изготавливая произведения, выполняла служебное задание, а не реализовывала свое творчество самостоятельно, как автор»;

1 Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 6 августа 2012 года № ВАС-9488/12 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

2 Определением ВАС РФ от 12 марта 2008 года по делу № А12-1128/07 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебных актов в порядке надзора.

2) помимо документов, регулирующих сферу трудовых обязанностей работника, таких как трудовой договор и должностная инструкция, при определении природы РИД (является или не является РИД служебным) суды могут опираться, в частности, на следующие доказательства:

• приказ о создании рабочей группы для разработки изобретения (постановление Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП) от 17 октября 2014 года по делу № СИП-121/2014 3;

• техническое задание, чертежи, планы работ (постановление СИП от 7 августа 2015 года по делу № СИП-253/2013).

В деле № СИП-121/2014 суд посчитал одним из фактов, подтверждающих служебный характер полезной модели, факт нахождения у работодателя проектов, схем, чертежей на полезную модель, а в постановлении по делу № СИП-253/2013 СИП провел сравнительный анализ технических решений по патентам и технических решений, отраженных в чертежах, разработанных при создании РИД, для установления характера полезных моделей;

3) согласно позиции СИП по смыслу статьи 1370 ГК РФ «для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей,

содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций или конкретного задания», что также нашло отражение в делах № СИП-121/2014 и № СИП-253/2013.

Несколько иной подход к определению природы РИД сложился в судах общей юрисдикции в тех случаях, когда имеется отдельный договор работника и работодателя, касающийся создания или правовой охраны РИД.

Так, в деле № 33-20810/2014 суды квалифицировали договор, предусматривающий создание произведения (учебника) как гражданско-правовой (авторский) договор и с учетом этого посчитали, что произведение служебным не является. Несмотря на то, что в соответствии с руководством, распространяющимся на ответчика, создание учебников входило в обязанности истцов 4, Московский городской суд посчитал, что произведение, являющееся предметом спора, создано не в рамках служебных обязанностей, указав в апелляционном определении от 24 июля 2014 года, что рассматриваемые авторские договоры не содержат ни одного признака трудового договора.

Вместе с тем наличие отдельного договора, определяющего юридическую судьбу РИД, не исключает его служебного характера.

Так, рассматривая дело № 4г/3-1260/11, суды проанализировали представленный договор, предусматривающий право работодателя на получение патента на созданное работником изобретение. В определении от 5 марта 2011 года Московский городской суд указал: «

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 2 февраля 2015 года по делу № СИП-121/2014 отказано в передаче кассационной жалобы на это решение для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Ответчик является подведомственным Министерству обороны Российской Федерации учреждением. При этом истцы выполняли обязанности профессорско-преподавательского состава в соответствии с трудовыми договорами. В соответствии с пунктом 74 Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 12 марта 2003 года № 80, разработка учебников являлась обязанностью профессорско-преподавательского состава.

судом проверялся довод ... о том, что договор является авторским договором и ... не нашел своего подтверждения, так как данный договор определял механизм выплаты авторского вознаграждения». С учетом изложенного суд признал изобретение служебным.

Большое значение для определения юридической судьбы РИД, созданного автором в рамках служебных (трудовых) обязанностей, является факт уведомления работодателя работником о его создании. Выданный автору патент на РИД, признанный судом служебным, может быть признан недействительным, если автор не уведомил работодателя. Одним из примеров является решение Таганского межмуниципального суда города Москвы (1998 г.), которым был признан недействительным патент на изобретение 5. Отсутствие уведомления приводит к тому, что последствия неосуществления работодателем действий, указанных в абзаце 2 пункта 4 статьи 1370 ГК РФ 6, не применяются. Такой позиции придерживается и СИП в постановлении от 7 августа 201 5 года по делу № СИП-253/2013.

Известны случаи возникновения споров о правах на РИД, созданные несколькими авторами, некоторые из которых являются работниками патентообладателя, при том что другие авторы в трудовых отношениях с ним не состоят. Так, в указанном решении СИП указал, что «само по себе наличие автора, не являющегося работником, не делает полезные модели неслужебными в части взаимоотношений автора-работника и его работодателя».

Весьма широко распространены споры по вопросам выплаты вознаграждения за

использование служебного РИД.

Существенное значение имеет позиция, сформулированная в пункте 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» (далее - постановление Пленума): «Законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являющееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель».

Ярким примером применения указанной позиции является определение Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 15 декабря 201 1 года по делу № 33-13536/2011. Между двумя организациями был заключен договор на создание научно-технической продукции. Ответчик, являющийся заказчиком по договору, получил патент на созданную полезную модель. Суд отказал истцам в удовлетворении требований о понуждении патентообладателя заключить договор о порядке выплаты вознаграждения на том основании, что работодателем истцов являлся не ответчик, а исполнитель по указанному договору.

5 Качанова Н. М. Что является служебным объектом // Трудовые споры. 2008. № 9.

6 Согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 1370 ГК РФ если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, то право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику.

При этом необходимо отметить, что в пункте 51 постановления Пленума отмечено, что обязанность по выплате авторам вознаграждения может перейти к иным лицам в порядке универсального правопреемства.

Вопрос о переходе обязанности по выплате авторского вознаграждения в порядке универсального правопреемства отражен в определении Свердловского областного суда от 23 декабря 2010 года по делу № 33-14979/2010. В этом деле суд установил, что образованное в результате реорганизации юридическое лицо, являющееся правопреемником, обязано выплачивать авторское вознаграждение, даже если в качестве патентообладателя значится прежнее юридическое лицо. Суд указал в решении, что реорганизованное юридическое лицо является «правопреемником по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и дебиторов».

По вопросам, связанным с правопреемством в отношении прав авторов служебных РИД, представляет интерес приведенная в комментарии В.Ю. Джермакяна к главе 72 «Патентное право» ГК РФ позиция Красноярского краевого суда, выразившееся в кассационном определении Судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 22 декабря 2010 года. Этим определением отменено решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований истца о взыскании в порядке наследования вознаграждения автора служебного изобретения. Дело направлено на новое рассмотрение. Суд первой инстанции исходил из того, что на день открытия наследства патент на служебное изобретение ответчиком не был получен. Красноярский краевой суд, отменяя это решение, указал, что право автора на получение от работодателя вознаграждения за служебное изобретение не обязательно возникает именно после даты получения

работодателем патента и юридически значимым для правильного разрешения дела является установление срока действия исключительного права работодателя на изобретение и того обстоятельства, открылось ли наследство в пределах этого срока 7. Отмечу, что исключительное право на изобретения, полезные модели и промышленные образцы признается с даты приоритета.

Необходимо иметь в виду, что при рассмотрении дел о взыскании авторского вознаграждения, выплачиваемого за использование РИД, или авторского вознаграждения, размер которого согласно договору исчисляется исходя из полученной предприятием прибыли от использования РИД, существенным является сам факт использования, и он должен быть доказан (постановление ФАС Московского округа от 2 марта 2009 года № КГ-А40/12521-08-П по делу № А40-2417171/04-51 -331, определение Московского городского суда от 6 мая 2013 года по делу № 4г-3365/13).

Следует учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему (при указанных в этом пункте условиях). На факт, что использование отдельного признака изобретения не означает, что использовано все изобретение в целом, указано в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 46-В10-31.

Представляют интерес позиции судов по вопросу сохранения за автором права на вознаграждение в случае досрочного прекращения действия патента. Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации досрочное прекращение действия

7 Подробнее см.: Джермакян В. Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 4-е издание, переработанное и дополненное. Доступ из справочной правовой системы «Гарант» (дата обращения: 2015 год).

патента по заявлению патентообладателя служебного изобретения влечет прекращение обязанности работодателя по выплате авторского вознаграждения, поскольку «означает изменение режима юридической монополии ... на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента» (этот вывод содержится в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 46-В10-31и определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 46-В11-8).

Существовала и иная судебная практика.

Свердловский областной суд в уже упомянутом определении от 23 декабря 2010 года по делу № 33-14979/2010 и определении от 22 февраля 2011 года по делу № 332191/2011 выразил позицию о том, что отказ патентообладателя от уплаты пошлин за поддержание действия патента на служебное изобретение не является безусловным основанием невыплаты работникам (авторам) вознаграждения за использование изобретения. В определении от 23 декабря 2010 года суд указал: «Отказываясь от уплаты пошлины за поддержание патента, ответчик, по сути, отказывается от ранее принадлежащих ему прав и обязанностей патентообладателя. Однако при этом не должны нарушаться имущественные интересы автора изобретения». В определении от 22 февраля 2011 года суд аналогичным образом разрешил спор о выплате авторского вознаграждения за использование полезной модели. Отмечу, что при рассмотрении этих дел суд принял во внимание факт использования РИД работодателем.

Учитывая, что отказ работодателя от уплаты пошлин за поддержание патента на служебное изобретение в силе может затрагивать права авторов, Ленинградский областной суд пришел к выводу, что в случае

когда работодатель отказывается выплачивать пошлину за поддержание служебного патента в силе, «действия соавторов изобретений по самостоятельной оплате государственной пошлины являются законными, произведенными в рамках самозащиты права» на вознаграждение (определение от 3 февраля 2011 года № 33-630/2010) 8.

Что касается установления объема прав, принадлежащих автору служебного РИД, весьма примечательно постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 сентября 2008 года № 09АП-11912/2008-ГК по делу № А40-17507/08-67-145, которым оставлено без изменений решение нижестоящего суда и в соответствии с которым суд признал, что приказ работодателя, определяющий порядок распоряжения автором служебным произведением, может рассматриваться в качестве соглашения автора и работодателя. Право автора на опубликование служебного произведения и передачу имущественных прав редакции СМИ не более 1 раза анонимно, закрепленное в этом приказе, стало основанием для отказа в удовлетворении требований правообладателя о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В заключение отметим следующее. В соответствии с пунктом 5.8.1 положения о Роспатенте, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 218, Роспатент осуществляет государственную регистрацию в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. При этом проверка Роспатентом документов, представляемых на государственную регистрацию, и изложенных в них сведений может осуществляться в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими по-

8 Подробнее см.: Джермакян В. Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 4-е издание, переработанное и дополненное. Доступ из справочной правовой системы «Гарант» (дата обращения: 2015 год).

рядок предоставления соответствующих государственных услуг. В связи с этим, к сожалению, не всегда предоставление заявителем при регистрации РИД недостоверных сведений может быть выявлено при государственной регистрации, что может приводить к нарушению прав и интересов авторов служебных РИД или иных заинтересованных лиц. Так, например, неуказание или неправильное указание лица в качестве автора или патентообладателя в заявлении о выдаче патента и, как следствие, в самом патенте может повлечь иск о признании патента недействительным по таким основаниям. Рассматривая подобные дела, суды оценивают действия Роспатента на предмет их соответствия законодательству, принимая во внимание установленный порядок осуществления Роспатентом регистрационных процедур.

Весьма показательно апелляционное определение Московского городского суда от 30 сентября 2013 года № 11-33097/13, в котором суд отметил: «как верно указал суд первой инстанции, Роспатент, являясь федеральным органом исполнительной власти, обязан не только выполнять все требования законодательства, но и не вправе совершать те действия, которым ему не предписаны. Законодательством Российской Федерации Роспатенту не предписано осуществлять проверку правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение авторов. В этой связи ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о выдаче патента на изобретение, несет предоставившее их лицо».

Аналогичная позиция выражена в определении Московского городского суда от 26 ноября 2013 года № 4г-11269/13: «При рассмотрении Роспатентом заявок на официальную регистрацию программ для ЭВМ проводится проверка наличия в заявке необходимых документов и их соответствия установленным требованиям; сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ, считаются достоверными, пока не доказа-

но иное; ответственность за достоверность предоставленных для государственной регистрации сведений несет заявитель. Таким образом, гражданское законодательство не возлагает на Роспатент обязанность проведения проверки (установления правомерности) указанных в заявке (документах и материалах) сведений о правообладателе программы для ЭВМ».

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что споры рассматриваемой категории являются спорами, возникающими из гражданско-правовых отношений, и направлены на устранение нарушений гражданских прав стороны.

Преимущественно такой характер имеют и другие споры о правах на служебные РИД, например споры об авторском вознаграждении.

При разрешении споров о правах на служебные РИД суды в основном опираются на нормы ГК РФ. При этом роль судебной практики в толковании норм ГК РФ, формировании и совершенствовании практики их применения и защите прав авторов трудно переоценить.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ИСТОЧНИКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

2. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 апреля 2012 года № Ф09-1837/12 по делу № А60-16550/2011.

3. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 18 декабря 2007 года по делу № А12-1128/07.

4. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 августа 2012 года по делу № ВАС-9488/12.

5. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 2 марта 2008 года по делу № А12-1128/07.

6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2014 года по делу № СИП-121/2014.

7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 года по делу № СИП-253/2013.

8. Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 февраля 2015 года по делу № СИП-121/2014.

9. Определение Московского городского суда от 24 июля 2014 года по делу № 33-20810/14.

10. Об утверждении Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации : приказ Министра обороны Российской Федерации от 12 марта 2003 года № 80.

11. Определение Московского городского суда от 5 марта 2011 по делу № 4г/3-1260/11.

12. Качанова Н. М. Что является служебным объектом // Трудовые споры. 2008. № 9.

13. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29.

14. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 15 декабря 2011 года по делу № 33-13536/2011.

15. Определение Свердловского областного суда от 23 декабря 2010 года по делу № 33-14979/2010.

16. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 марта 2009 года № КГ-А40/12521-08-П по

делу № А40-2417171/04-51-331.

17. Определение Московского городского суда от 6 мая 2013 года по делу № 4г-3365/13.

18. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 46-В10-31.

19. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 46-В11-8.

20. Определение Свердловского областного суда от 22 февраля 2011 года по делу № 33-2191/2011.

21. Джермакян В. Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 4-е издание, переработанное и дополненное. Доступ из справочной правовой системы «Гарант» (дата обращения: 2015 год).

22. Определение Ленинградского областного суда от 3 февраля 2011 года № 33-630/2010.

23. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 сентября 2008 года № 09АП-11912/2008-ГК по делу № А40-17507/08-67-145.

24. О Федеральной службе по интеллектуальной собственности : постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 218.

25. Определение Московского городского суда от 30 сентября 2013 года по делу № 11-33097/13.

26. Определение Московского городского суда от 26 ноября 2013 года № 4г-11269/13.