Проблемы правового регулирования охраны секрета производства (ноу-хау) и его трансграничной передачи

В завершение хотелось бы подвести некоторые итоги. Несмотря на то что Соглашения законодательно не запрещены, российские суды подходят очень осторожно к признанию правомерности заключаемых Соглашений (доказательством этому могут служить признания недействительными сделок: Московским арбитражном судом по соглашению будущих акционеров ЗАО «Русский Стандарт Страхование» от 30 мая 2003 г. и по рассмотренному выше Соглашению акционеров ОАО «Мегафон»). Тем не менее данная позиция российских судов не смущает акционеров множества компаний, которые уже довольно длительное время заключают Соглашения по различным вопросам, подчиняя такие Соглашения иностранному праву и прописывая международные арбитражные суды в качестве арбитров своих потенциальных споров (при наличии иностранного элемента).

Складывающаяся в последнее время ситуация, а именно принятие изменений в ФЗ об ООО, в части признания института соглашений участников, а также разработка Поправок в ФЗ об АО, в части признания института Соглашений, не может не настраивать на положительный лад. Расчет на то, что институт Соглашений, великолепно зарекомендовавший себя во многих странах мира, в скором времени будет официально признан легитимным и в России.

Шахназаров Б.А.*

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) И ЕГО ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Ключевые слова: понятие секрета производства (ноу-хау), трансграничная передача прав на ноу-хау, применимое право, режим коммерческой тайны, оценка стоимости и налогообложение по договорам передачи прав на ноу-хау.

This article states the protection and transfer of know-how in international private law. This question is analyzed focusing on the impact of the new Russian civil legislation (In particular, part IVof the Civil code, came into effect since 1 January 2008). Notes how to identify the law applicable to the international transfer of know-how and what is determined by the applicable law. In this article is also analyzed the category «trade secret». It is possible to include provisions concerning know-how in a document that is separate from a license contract. It is also possible to include such provisions in a license contract. The provisions concerning know-how in the contract will thus cover

‘ Аспирант Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. E-mail: Ben raf@mail.ru.

various measures to safeguard against the disclosure of the know-how to unauthorized persons. A reoccurring question in intellectual property management involves the initial election between seeking patent protection on a given development and attempting to maintain trade secrecy in that development. This article states the priorities of the invention's protection by know-how's regime. There is also question involving know-how's valuation (some objective valuation's factors are given), what entails specific problems of taxation also analyzed in the article.

В связи с динамичным повсеместным развитием в XXI веке законодательства в сфере промышленной собственности, актуальность приобретают проблемы регламентации трансграничных договорных отношений по передаче прав и на такой объект промышленной собственности, как ноу-хау. Возрастает роль российского законодательства в этой сфере, поскольку как российские предприниматели, так и их иностранные контрагенты высоко оценивают российский рынок промышленной собственности (частью которого, в свою очередь, и является «рынок ноу-хау»). Безусловно, в большинстве случаев к трансграничным договорам по передаче прав на объекты промышленной собственности с участием российских субъектов или «российского объекта», а также с учетом территориального характера охраны промышленной собственности применяется российское право, анализ которого наиболее актуален в свете последних изменений, связанных с частичной кодификацией права промышленной собственности, выразившейся в принятии ч. IV ГК РФ. С вступлением в силу IV ч. ГК РФ с 1 января 2008 г., произошла систематизация законодательства в сфере интеллектуальной собственности, и в частности в сфере правового регулирования охраны прав на ноу-хау и его передачи. Однако, как постановил Пленум ВС и ВАС \ — при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права, т.е. ретроактивностью нововведения не обладают, что не умаляет системообразующий характер данных положений.

Статья 1465 ГК РФ закрепляет следующее понятие ноу-хау: секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую

1 Пункт 2.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Меняется подход к режиму коммерческой тайны: были изменены положения Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», который ранее регулировал отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности и т.д. ФЗ «О коммерческой тайне» с 1 января 2008 года регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), — ст. 1, что свидетельствует об опосредующем, несамостоятельном характере института «режима коммерческой тайны».

Из ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» исчезло определение режима коммерческой тайны. Этот режим, по всей видимости, должен будет устанавливать сам правообладатель Данное положение следует и из п. 4 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне», согласно которому обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, — лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании ограничило доступ к этой информации и установило в отношении нее режим коммерческой тайны. На нем же лежит и обязанность охраны сведений, составляющих коммерческую тайну (ст. 1467 ГК РФ). Также, как отметили Пленумы ВС и ВАС 2, необходимо иметь в виду, что к ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (ст. 1472 ГК РФ) может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, получивший доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласил (ст. 14 Федерального закона «О коммерческой тайне»), что позволяет говорить и об ответственности за нарушение соответствующих прав иностранных субъектов, а также органов государственной власти иностранных государств и о возможной ответственности самих государств, вовлеченных в гражданско-правовой оборот ноу-хау.

1 Зуйкова Л.П. // Экономико-правовой бюллетень. №4. Апрель 2007.

2 Пункт 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Само право на ноу-хау какой-либо специальной регистрации не подлежит. Более того, исключительное право на секрет производства (ноу-хау) действует только до тех пор, пока правообладателю удается сохранить его конфиденциальность (ст. 1467 ГК РФ). Любое лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателем ноу-хау, также приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Также признаны утратившими силу ст. 138, 139 ГК РФ, которые закрепляли, соответственно, исключительное право (интеллектуальную собственность) и условия отнесения информации к служебной или коммерческой тайне (ст. 17 Федерального закона № 231-Ф3).

Действительно, перечисленные изменения законодательства позволили систематизировать нормы, регулирующие охрану объектов ноу-хау, содержащиеся в различных нормативных актах, а также явили собой более детальное и эффективное регулирование правоотношений в данной сфере.

Как видно, режим коммерческой тайны устанавливается как средство защиты, непосредственно в отношении секрета производства, который определяется в четвертой части ГК РФ, т.е. отпала необходимость определять ноу-хау через Федеральный закон «О коммерческой тайне» как один из видов информации, составляющей коммерческую тайну. Можем констатировать появление нового, четко обособленного объекта интеллектуальной собственности — секрета производства (ноу-хау).

Долгожданными были нормы, непосредственно регулирующие передачу ноу-хау, т.е. отдельные договорные конструкции, — а именно договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, предусмотренные, соответственно, ст. 1468 и 1469 ГК РФ. Также установлены положения о служебном секрете производства (ст. 1470 ГК РФ), закрепляющие исключительное право работодателя на секрет производства, созданный работником, и положения о секрете производства, полученном при выполнении работ по договору (ст. 1471 ГК РФ), закрепляющие право исполнителя работ на секрет производства.

Поскольку ноу-хау является объектом гражданских прав и обладает оборотоспособностью, что означает допустимость совершения сделок и иных действий, направленных на их передачу в рамках гражданско-правовых отношений, необходимо определить, каким образом регулируются данные отношения, осложненные иностранным элементом.

Трансграничная передача коммерческой тайны технического характера обычно происходит посредством заключения трансграничного лицензионного договора. Первоначально с юридической точки зрения лицензия обознача-

ла отказ патентообладателя от преследования другого лица, использующего принадлежащее патентообладателю право на изобретение или добровольное ограничение права патентообладателя запрещать всем другим лицам использовать изобретение. В настоящее время трансграничный договор о передаче прав на использование информации, составляющей коммерческую тайну, в большинстве стран характеризуется как договор особого рода — sui generis, — который не может быть отнесен ни к одному из известных видов гражданско-правовых договоров, но требует специального правового регулирования. При возникновении коллизионных вопросов суд или третейский суд в первую очередь выясняет, к какой правовой категории относится тот или иной объект. Вопрос о возможности отнесения информации в целом, и коммерческой тайны в частности, к институтам вещного права или права интеллектуальной собственности пока окончательно не решен. И решение данного вопроса может иметь большое значение с точки зрения международного частного права, т.к. именно в нем четко отражены различия между правовыми институтами — интеллектуальной собственностью и правом собственности. Однако приведенные положения в основном совпадают с теми характеристиками, которые используются по отношению к коммерческой тайне (trade secret, Geschaeftsge-heimnis) в праве европейских государств, в американском Единообразном законе о торговых секретах 1979 г., а также с определением коммерческой тайны, которое дано в Регламенте Комиссии ЕС № 240/96 «О применении ст. 81 (3) Договора о ЕС к некоторым категориям соглашений о передаче технологий» (далее — Регламент Комиссии ЕС № 240/96). Часто возникают споры о том, какое место занимает институт коммерческой тайны в гражданском праве. В США и Великобритании коммерческая тайна относится к интеллектуальной собственности. В Германии данный вопрос не решен однозначно, в основном информация, являющаяся коммерческой тайной, охраняется с помощью общих предписаний о недобросовестной конкуренции.

Хотя договор о передаче ноу-хау очень близок к лицензионному договору о передаче права на иные объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых получен охранный документ, и составляется по его подобию, важно учитывать особенности предмета договора о передаче ноу-хау, которые не могут не влиять и на поиск применимого к договору права.

Особым аспектом, имеющим значение для рассмотрения вопроса о договоре о передаче прав на ноу-хау, является ситуация, когда в таком договоре участвует иностранный контрагент, что позволяет квалифицировать договор как внешнеэкономический.

Нередко в рамках трансграничной передачи прав на ноу-хау на основе лицензионного договора возникают проблемы определения права, применимого к отношениям сторон по договору. В первую очередь необходимо

учитывать конкретную договоренность сторон. Стороны могут выбрать право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по договору, при заключении договора о передаче прав на ноу-хау или в последующем. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве последнее, по общему правилу, определяется на основе коллизионных норм международного частного права государств. Подпункты 16 и 19 п. 3 ст. 1211 ГК РФ уточняют, что в договоре коммерческой концессии стороной, осуществляющей исполнение, имеющей решающее значение для содержания договора, является правообладатель, а в лицензионном договоре — лицензиар, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела. Право страны места жительства (lex domicilii) или основного места деятельности (lex societatis) такой стороны как раз и применяется к отношениям по договору при отсутствии соглашения сторон

о применимом праве.

Рассмотрев основные изменения и положения законодательства в сфере охраны ноу-хау, необходимо отметить существующие проблемы. К ним относится проблема определения стоимости ноу-хау в вышеуказанных договорах для целей учета и налогообложения. Связана она с тем, что ноу-хау — не регистрируемый объект в силу природы, но как в таком случае проводить оценку? Существует практика оценки стоимости ноу-хау независимыми оценщиками — членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков, которые, руководствуясь Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности (утв. Минимуществом РФ 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297) принципами конфиденциальности учитывают в своей деятельности различные характеристики и ряд факторов: описание объекта ноу-хау, характеристики товаров, производимых с использованием ноу-хау, при необходимости в сравнении с аналогичными или конкурирующими, источники получения доходов от использования ноу-хау, рынок, себестоимость и цена единицы товара с использованием ноу-хау, технические (потребительские), эксплуатационные, экологические и экономические показатели получения доходов от использования ноу-хау: увеличение объемов реализации конкретных видов или всей продукции предприятия с использованием ноу-хау; повышение цены в зависимости от качества продукции; экономия в производстве при использовании ноу-хау в конкретных видах продукции или во всей выпускаемой продукции; выручка от продажи имущественных прав на использование ноу-хау. Также учитываются произведенные затраты: на приобретение имущественных прав на ноу-хау; на освоение в производстве и организацию выпуска и реализацию товаров с ис-

пользованием ноу-хау; на правовую и другие виды охраны ноу-хау; на маркетинг товаров с использованием ноу-хау; на страхование рисков осуществления проектов с использованием ноу-хау и (или) их доходности.

Таким образом, окончательная оценка стоимости ноу-хау по договору производится с учетом объективных критериев. Но зачастую это делается с учетом достигнутой между сторонами договоренности, что, в свою очередь, нередко приводит к распространению преступных схем, связанных с уклонением от уплаты налогов, в частности путем возмещения НДС (по крупным суммам договоров), освобождения от уплаты НДС при режиме экспорта.

После проведения оценки стоимости ноу-хау в целях его передачи или приобретения у иностранного контрагента возникает вышеупомянутый вопрос уплаты НДС. Возьмем, к примеру, лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования секрета производства. Практика по уплате НДС в подобных ситуациях различна, однако наиболее законной является нижеизложенная позиция, которую зачастую принимают государственные органы РФ \ сводя отношения по лицензионному договору к реализации услуг в целях налогообложения. В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения НДС установлен ст. 148 НК РФ. С 2006 г. согласно изменениям, внесенным в ст. 148 НК РФ Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 119-ФЗ, определение места реализации услуг при передаче и неисключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности осуществляется по месту нахождения покупателя таких услуг (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ).

При этом на основании положений ст. 161 НК РФ российские организации, приобретающие у иностранных лиц услуги, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, являются налоговыми агентами, обязанными исчислять и уплачивать в бюджет НДС по указанным услугам. Ранее, до 1 января 2006 г., учитывались лишь положения пп. 5 п.

1 ст. 148 НК РФ, согласно которым местом реализации услуг по передаче неисключительных прав признавалась территория Российской Федерации, если организация, оказывавшая такие услуги, осуществляла деятельность на территории Российской Федерации. Поэтому местом реализации услуг по передаче неисключительных прав на использование ноу-хау, оказываемых иностранной организацией, осуществлявшей деятельность за пределами территории Российской Федерации, территория Российской Федера-

1 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 14 августа 2006 г. № 03-04-08/178.

ации не признавалась и, соответственно, НДС не уплачивался. А п. 4 ст. 148 НК РФ распространял свое действие лишь на «передачу в собственность или переуступку патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав», т.е. на передачу исключительных прав, на их отчуждение. Таким образом, лицензионные платежи (роялти), выплачиваемые российской организацией, приобретающей у иностранной фирмы неисключительные права на использование ноу-хау, также подлежат налогообложению НДС.

Необходимо отметить, что на современном этапе развития технологий совершенно недостаточна их защита только с помощью инструментов патентного права. Надо использовать и новые средства, наиболее перспективным из которых в мировой и отечественной практике является режим ноу-

Выгоды данного режима состоят в том, что с помощью режима ноу-хау можно защищать те разработки, защита которых невозможна с помощью патентов, нет обязанности проходить длительную процедуру оформления разработки в патентном ведомстве, в ходе которого заявитель невольно открывает важные аспекты своего изобретения. Также не подлежат обязательной регистрации лицензионные договоры о передаче права пользования объектами ноу-хау.

Ввиду отсутствия специального закона о патентовании стратегических разработок и разработок двойного назначения, только в режиме ноу-хау могут защищаться технологии многих оборонных предприятий.

Разработка режима ноу-хау для конкретных объектов промышленной собственности зависит только от самих предприятий, которые должны разработать процедуры внутрифирменного оформления данных объектов в этом режиме, правила постановки на учет, обеспечения режима конфиденциальности.

Все эти меры позволят предприятию наиболее эффективно использовать имеющийся интеллектуальный потенциал для своего развития.