Некоторые проблемы практики рассмотрения административных и уголовных дел, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака

Некоторые проблемы практики рассмотрения административных и уголовных дел, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака

Л.Л. Панкевич

заместитель заведующего отделом теоретических и практических проблем судебной защиты интеллектуальной собственности Российской академии правосудия, федеральный судья в отставке

Лариса Леонидовна Панкевич, IP_Laboratory@mail.ru

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Соответственно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака. Эффективная защита этого права должна стимулировать предложение высококачественных товаров на рынке и создавать препятствие неосновательному обогащению третьих лиц за счет таких товаров.

Существующее законодательство предусматривает гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты прав на средства индивидуализации.

Защита прав на средства индивидуализации строится преимущественно в соответствии с системой частного права, поэтому на первом месте должны стоять гражданско-правовые способы защиты.

Однако недооценивать опасность действий, связанных с нарушением прав на средства индивидуализации, нельзя. Подавляющая часть правонарушений и преступлений в этой сфере обусловлена незаконным использованием товарного знака и часто является способом совершения других опасных правонарушений. В этом случае не только нарушаются исключительные права владельца товарного знака, но и затрагиваются экономические и другие

общественные интересы граждан и государства.

Административная ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 14.10. Кодекса

об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ), уголовная - статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).

Следует заметить, что пока судебная практика по этим делам находится в стадии становления. Однако количество рассмотренных дел за последние годы значительно возросло, поэтому суды уже имеют достаточный опыт рассмотрения дел этой категории.

Так, в 2004 году административному наказанию по статье 14.10 КоАП РФ судами общей юрисдикции было подвергнуто 405 лиц, а в 2010 году - уже 2 168; уголовному наказанию по частям 1 и 2 статьи 180 УК РФ в 2004 году было подвергнуто 1 8 лиц, а в 2010 году - 162 (по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации).

Дела этой категории считаются делами публичного обвинения, и приведенные статистические данные свидетельствует об активизации работы правоохранительных органов по выявлению этих правонарушений.

Что касается судов, то они призваны осуществлять правосудие посредством в том числе административного и уголовного судопроизводства в целях защиты прав граждан, общественного порядка, безопасности

и т. д. в соответствии с задачами административного и уголовного законодательства. Однако правовая определенность при рассмотрении дел, а также установившаяся судебная практика, основанная на правильном понимании закона, влияют на состояние и качество работы правоохранительных органов и повышают эффективность судебной защиты исключительного права на товарные знаки.

В одной статье невозможно рассмотреть все особенности дел о незаконном использовании товарного знака. Мы остановимся на некоторых наиболее актуальных проблемах.

Диспозиции административного и уголовного кодексов (ст. 14.10 КоАП РФ и ч. 1 ст. 180 УК РФ) совпадают и установлены законодателем как «незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров». В то же время уголовная ответственность наступает, если указанное деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. И хотя основания административной и уголовной ответственности различны, некоторые проблемы являются общими и возникают при рассмотрении как административных, так и уголовных дел.

Административные дела о правонарушениях, предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, рассматриваются мировыми судьями, федеральными судьями судов общей юрисдикции и судьями арбитражных судов в пределах их компетенции, установленной статьей 23.1 КоАП РФ. В соответствии со статьей 31 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) уголовные дела

о преступлениях, предусмотренных статьей 180 УК РФ, подсудны мировым судьям (ч. 1 и ч. 2) и федеральным судьям (ч. 3). Хотя за последние годы количество дел о незаконном использовании товарного знака значительно возросло, их все-таки не так много, а в некоторых регионах нет совсем, и они не имеют многолетней истории применения и толкования в сфере законодательства. Судьи еще мало подготовлены к рассмо-

трению дел о нарушении прав интеллектуальной собственности в целом и о незаконном использовании чужого товарного знака в частности. Дела этой категории имеют свою специфику, и она прежде всего в том, что диспозиции указанных статей являются бланкетными и для определения понятия «товарный знак», порядка его регистрации, использования, защиты и т. д. необходимо обращаться к нормам части четвертой ГК РФ.

Совершая деяния, предусмотренные статьями 14.10 КоАП РФ и 180 УК РФ, виновное лицо всегда нарушает право конкретного обладателя исключительного права на товарный знак, поскольку использует именно чужой товарный знак в своих личных интересах. Следовательно, должны быть установлены данные конкретного правообладателя, который является потерпевшим и чьи права и интересы нарушены.

Установление потерпевшего, на наш взгляд, входит в предмет доказывания по этим делам. Без установления надлежащего потерпевшего не всегда возможно правильно установить квалифицирующие признаки деяния, в том числе такие важные обстоятельства, как объем правовой охраны товарного знака, является ли соответствующий товар контрафактным и т. п. Наконец, без потерпевшего нельзя установить размер причиненного ущерба, а следовательно, наличие основания уголовной ответственности. Однако сложность состоит в том, что правообладатели прекрасно осознают, что их права нарушены незаконным использованием товарного знака, но не всегда даже сами могут определить, какой ущерб им причинен.

В статье 42 УПК РФ указано, что потерпевшим является юридическое лицо (обладатель товарного знака, как правило, юридическое лицо), которому преступлением причинен вред его имуществу и деловой репутации. При этом в указанной статье под вредом, в отличие от гражданского законодательства, подразумевается весь спектр негативных последствий для потерпевшего. Если вред деловой репутации, причиненный незаконным использованием товарного знака, доказать можно, то с до-

казательством причинения вредом имуществу потерпевшему все гораздо сложнее.

Что касается административного кодекса, то в соответствии со статьей 25.2 КоАП РФ юридическое лицо потерпевшим может быть признано только тогда, когда правонарушением ему причинен имущественный вред. В статье 26.1 КоАП РФ говорится о характере и размере причиненного ущерба, который включен в предмет доказывания по делу. Причем доказывать характер и размер причиненного ущерба должны должностные лица, уполномоченные составлять протокол об административном правонарушении.

Но правонарушениями и преступлениями, связанными с незаконным использованием товарного знака, реальный ущерб имуществу, как правило, не причиняется. Скорее, речь может идти о недополученных доходах.

Указанные противоречия в законе дают простор усмотрению должностных лиц, которое подменяет положения закона. Так, если по уголовным делам правообладатели потерпевшими, как правило, признаются, то по административным делам правообладателям часто отказывают в этом на том основании, что причиненный им имущественный вред не установлен. При этом уполномоченные лица зачастую и не пытаются его установить.

Нельзя, на наш взгляд, согласиться с мнением (которое выражено в том числе в решениях некоторых судов), что установление по этим делам обладателей исключительных прав на товарный знак и признание их потерпевшими не являются обязательными.

Непризнание соответствующих правообладателей потерпевшими лишает их возможности в процессуальном порядке обжаловать действия должностных лиц и судебные решения по этим делам, а следовательно, не дает им в полной мере возможность реализовать и защитить свои права.

Следующая проблема связана с противоречием диспозиции и санкции статьи 14.10 КоАП РФ, которое порождает неоднозначную судебную практику по делам этой категории.

Так, диспозиция статьи 14.10 КоАП РФ предусматривает ответственность фактически за все действия, связанные с незаконным использованием товарного знака, то есть как за незаконное воспроизведение товарного знака, так и за использование оригинальных товаров против воли правообладателя. Между тем санкция этой статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц с обязательной конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. Поскольку КоАП РФ не предусматривает назначение наказания ниже низшего предела санкции статьи, то такая конструкция санкции определяет условия применения диспозиции при квалификации действий лиц, привлекаемых к ответственности. То есть к административной ответственности могут быть привлечены только лица, которые тем или иным способом используют товары, этикетки, упаковку с незаконным размещением товарного знака.

В статье 1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, также указано, что контрафактными являются товары, этикетки, упаковки с незаконным размещением товарного знака или сходных с ним обозначений. Таким образом, правомерно введенный правообладателем в гражданский оборот товар не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков.

Судами принимались разные решения по делам так называемого «серого импорта», когда товар введен правообладателем в гражданский оборот вне пределов Российской Федерации и не разрешен к продаже на ее территории. Однако в настоящее время по большинству дел суды принимают решения об отсутствии состава административного правонарушения в действиях лиц, которые ввезли товар на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя.

Так, по делу о привлечении к административной ответственности общества с ограниченной ответственностью «Генезис» суды первой и апелляционной инстан-

ций пришли к выводу, что общество за ввоз на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя подлежит привлечению к ответственности, установленной статьей 14.10 КоАП РФ. Однако Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отменил решения этих судов и в своем постановлении указал, что «автомобиль марки «PORSCHE CAYENNE S», являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ» (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 года по делу № Ф40-9281/08-145-128). Аналогичные решения приняты по другим делам (см., например [6]-[9]).

В то же время за незаконный ввоз товаров на территорию Российской Федерации возможно наступление гражданской и уголовной ответственности при установлении оснований той и другой ответственности.

Так, гражданин С. был осужден по части

1 статьи 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, за то, что через неустановленных лиц приобрел в компании Beauty WEST, Inc., расположенной в Соединенных Штатах Америки, косметическую продукцию, обозначенную товарным знаком № 302174, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 3 марта 2006 года, правообладателем которого является «Криэйтив Нэйл Дизайн Инк». Затем доставил эту продукцию на территорию Российской Федерации через компанию All bait All Russia Ltd., расположенную на территории Объединенных Арабских Эмиратов, и в арендуемом им торговом павильоне предложил к продаже и реализовывал ее.

Суд указал, что гражданин С. незаконно использовал товарный знак в отношении

товаров, которые были введены в оборот на территории Российской Федерации не правообладателем или с его согласия, а им самим (приговор мирового судьи судебного участка № 8 Октябрьского района города Екатеринбурга от 22 января 2009 года. Дело № 22-10966).

Если по уголовному делу при определенных условиях достаточно установить отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака, то по административному производству установления этого факта недостаточно. По административным делам необходимо выяснить, является тот или иной товар (этикетка, упаковка) оригинальным, то есть выпущенным в оборот правообладателем товарного знака, или нет. Факт производства того или иного товара правообладателем или с его разрешения, и, соответственно, правомерность размещения товарного знака может быть подтвержден соответствующей маркировкой и документами. Но часто для установления этого факта необходимы специальные знания, то есть необходимы привлечение эксперта или специалиста и проведение экспертизы в соответствии со статьей 26.4 КоАП РФ.

Между тем по многим административным делам органы, ведущие производство по делу, ограничиваются констатацией факта, что у лица, в отношении которого ведется административное производство, нет договора на использование товарного знака, заключенного в порядке статей 1488-1490 ГК РФ, и экспертизу не проводят. Однако, как уже сказано, исходя из текста статьи 14.10 КоАП РФ административная ответственность не наступает, если будет установлено, что товар является оригинальным и товарный знак размещен на нем законно, даже при отсутствии соответствующего договора об использовании товарного знака между привлекаемым лицом и правообладателем. В этом случае суды в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ вправе возвращать протокол об административном правонарушении должностному лицу, которое его составило, для восполнения неполноты представленных материалов либо назначить экспертизу

в порядке, установленном процессуальным законом.

Что касается заключений правообладателя или его представителя, то они не являются заключениями специалиста и эксперта, поскольку не отвечают требованиям статей 25.8, 25.9 и 26.4 КоАП РФ, и суды обоснованно расценивают их как иные доказательства, подлежащие оценке в совокупности с другими доказательствами.

Вместе с тем неразмещение непосредственно самим предпринимателем спорного товарного знака на товаре или упаковке и неизготовление им самим товара не может служить основанием освобождения от административной ответственности, так как предложение к продаже контрафактного товара есть незаконное использование товарного знака. Доказыванию подлежит тот факт, что виновное лицо осведомлено о поступлении в его адрес товаров с незаконным использованием чужого товарного знака и совершении им конкретных действий по использованию чужого товарного знака (ст. 1484 ГК РФ). В то же время субъективная сторона такого правонарушения может быть и в форме неосторожности. В этом случае суды обоснованно указывают в своих решениях, что информация об охраняемых на территории Российской Федерации объектах интеллектуальной собственности имеет открытый характер, поэтому у предпринимателей есть возможность проверить легальность ввода в гражданский оборот закупаемой продукции.

Что касается практики рассмотрения уголовных дел по статье 180 УК РФ, то прежде всего следует отметить небольшое количество таких дел. Но даже без специального исследования можно сделать вывод

о том, что фактически нарушений гораздо больше - рынок наводнен контрафактными товарами.

Проблемы правоприменения, на наш взгляд, заключаются в следующем.

Уголовная ответственность по части 1 статьи 180 УК РФ наступает, если деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Как известно, Общая и Особенная части уголовного кодекса неразрывно связаны

между собой. Действие норм Общей части распространяется на все нормы Особенной части. Однако статья 16 УК РФ, раскрывающая понятие неоднократности, утратила силу 10 декабря 2003 года, и квалифицирующий признак «совершение преступления» неоднократно исключен из всех статей Особенной части, кроме статей 180 и 154 УК РФ. Не берусь судить, какую цель преследовал законодатель, сохраняя указанный квалифицирующий признак только в двух статьях Особенной части УК РФ.

Между тем в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» разъяснено, что «неоднократность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (при этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара)». С учетом этих разъяснений следователи вменяют этот квалифицирующий признак, а суды рассматривают дела и осуждают граждан по части 1 статьи 180 УК РФ за незаконное использование товарного знака, размещенного, например, на двух куртках и спортивных брюках, двух спортивных шапочках стоимостью 150 рублей, поскольку на них незаконно нанесены сразу три товарных знака. И такие примеры не единичны. Формально это правильно, а по существу при таких обстоятельствах грань между административным правонарушением и уголовным преступлением фактически стирается.

Установление признака крупного ущерба в судебной практике также вызывает определенные затруднения. Особо круп-

ным ущерб считается, если он превышает

1 500 000 рублей (примечание к статье 169 УК РФ).

Состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ, является материальным и считается оконченным с момента причинения крупного ущерба имущественного характера. Моральный вред, причиненный деловой репутации в результате незаконного использования товарного знака, подлежит компенсации в порядке удовлетворения гражданского иска. Единого подхода по вопросу определения ущерба как у ученых, так и у практиков нет. Установить сумму ущерба не так просто. Реальный ущерб подтвердить по этим делам трудно, да и, как правило, он не причиняется. Существует общепринятая методика, согласно которой один нелегальный экземпляр вытесняет один легальный (упущенная выгода). Этот метод определения ущерба применяется в судебной практике, но не всегда нелегальному экземпляру соответствует легальный образец, поэтому часто размер ущерба определяют исходя из стоимости похожего легального образца товара, что, на наш взгляд, некорректно. В настоящее время единой методики установления ущерба в следственной и судебной практике нет.

Еще на одно обстоятельство следует обратить внимание. Федеральным законом от

7 апреля 2010 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в примечание к статье 169 УК РФ были внесены изменения относительно размера причиненного ущерба незаконным использованием товарного знака. До внесения этих изменений крупным считался ущерб в сумме, превышающей 250 000 рублей. Анализ уголовных дел по статье 180 УК РФ, рассмотренных в 2009-2010 годах, показал, что лиц, привлеченных к ответственности за незаконное использование товарного знака с причинением крупного ущерба, было мало. В 20092010 годах в основном к ответственности привлекались лица за неоднократное использование товарного знака, у которых изымались буквально единицы таких товаров на незначительную сумму. Это связано,

на наш взгляд, в том числе с названными проблемами определения суммы ущерба. Формальное увеличение суммы ущерба до 1 500 000 рублей без учета специфики состава преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ, усугубляет проблему и снижает эффективность защиты исключительного права на товарный знак.

Правильное рассмотрение гражданского иска в уголовном процессе имеет большое значение для повышения эффективность защиты прав граждан.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Правообладатель вправе выбрать способ защиты своих прав и обратиться с соответствующим заявлением в суд. То есть когда речь идет о возмещении убытков, необходимо доказывать фактическое причинение ущерба, если же речь идет о компенсации (которая является оценочной категорией), то достаточно установить факт нарушения исключительного права и определить размер компенсации.

Однако не всегда заявления правообладателей по уголовным делам соответствуют этим требованиям закона, а суды не всегда обращают на это обстоятельство внимание и выносят законные и обоснованные решения по гражданскому иску. Часто и правообладатели, и судьи путают эти способы защиты.

Суды нередко изменяют требования гражданских истцов, что в принципе недопустимо.

Практика рассмотрения административных и уголовных дел о незаконном использовании чужого товарного знака показывает, что в российском законодательстве имеются неясности и противоречия, которые существенно снижают эффективность его применения. Но наряду с совершенствованием законодательства необходимо совершенствовать и правоприменение. В этих целях, учитывая специфику дел этой категории, необходимо, на наш взгляд, проводить специальное обучение судей для повышения их квалификации и по возможности вводить специализацию судей по рассмотрению дел о нарушениях в сфере интеллектуальной собственности, что станет дополнительной гарантией повышения эффективности судебной защиты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня

1996 года № 63-Ф3.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ.

5. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 года по делу № Ф40-9281/08-145-128.

6. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от

25 ноября 2009 года № А56-1524/2009.

7. Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29 мая 2009 года № А68-9835/08-695/15.

8. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 июля 2010 года № Ф0З-4811/2010.

9. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29 апреля 2010 года по делу № А79-12959/2009.

10. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

26 апреля 2007 года № 14.

11. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА

предлагает квалифицированные услуги по оценке следующих объектов:

предприятий, бизнеса; пакетов акций, облигаций;

активов предприятий, созданных на основе франчайзинга; инвестиционных проектов; дебиторской задолженности;

недвижимого имущества (незавершенных строительных объектов, земельных участков и т.д.);

машин, оборудования и транспортных средств; интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков и т.д.); ювелирных изделий и драгоценных камней, антиквариата

Звоните сегодня - (495)974-19-45, 974-19-50, +7-916-566-32-73 Мы ждем Вас - 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 1, 2-й подъезд, 4 этаж e-mail ocenka@maok.ru наш сайт www.maok.ru