Некоторые аспекты защиты прав на товарные знаки в арбитражных судах Российской Федерации

Некоторые аспекты защиты прав на товарные знаки в арбитражных судах Российской Федерации

Е.Л. Шехтман

патентный поверенный Российской Федерации агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»

Сегодня товарные знаки стали неотъемлемой частью любого, даже самого мелкого бизнеса. Любой уважающий себя предприниматель, выходя на рынок, уже понимает, что для успешной деятельности ему необходимо иметь охраняемое название и зарегистрировать это название в качестве товарного знака.

Однако с получения свидетельства на товарный знак все только начинается. Когда масштабы бизнеса достигают заметных объемов, появляются желающие заработать на уже раскрученном имени, образе, логотипе, и в этот момент очень важно использовать полученные охранные документы по их прямому назначению, то есть в целях защиты прав, прекращения нарушения и компенсации материальных потерь, которые возникли по вине нарушителя.

Одним из способов защиты прав на товарные знаки, наиболее широко применяемым правообладателями, является предъявление иска в арбитражный суд. Обращение в арбитражный суд - один из инструментов защиты прав на товарный знак наряду с обращением в Федеральную антимонопольную службу и органы внутренних дел. Обращение в арбитражный суд - это универсальное средство борьбы с нарушителями и возможно при любых обстоятельствах, даже если:

• сходство знаков неочевидно,

• однородность товаров неочевидна,

• правообладатель не производит продукцию под товарным знаком,

• нарушитель имеет охранные документы на смежные объекты интеллектуальной собственности.

Предъявление иска в арбитражный суд о защите нарушенных прав основывается на

Законе Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 года, с изменениями от 24 декабря 2002 года № 166-ФЗ (далее - Закон «О товарных знаках»). Этот закон применялся к правоотношениям до 1 января 2008 года.

В соответствии со статьей 4 Закона «О товарных знаках» правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

На основании пункта 2 статьи 4 указанного Закона нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

• на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

• при выполнении работ, оказании услуг;

• в предложениях к продаже товаров.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на

которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 указанного закона правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), что сегодня составляет от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.

С 1 января 2008 года вступила в силу часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). В этот нормативный акт были включены нормы Закона «О товарных знаках», однако некоторые отличия все же имеются. Так, в пункте 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ минимальный размер компенсации снижен до 10 000 рублей. Ранее минимальный размер компенсации составлял 100 000 рублей (10 000 МРОТ). Кроме того, появился пункт 2 части 4 статьи 1515, в котором устанавливается возможность взыскания компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Это положение лишь закрепляет механизм обоснования компенсации, применяемый на практике.

В ходе рассмотрения иска о нарушении права на товарный знак, арбитражный суд устанавливает несколько фактов:

1) использует ли ответчик обозначение, которое зарегистрировано в качестве товарного знака, либо сходное до степени смешения обозначение;

2) используется ли обозначение для однородных товаров или услуг;

3) размер компенсации.

Для определения факта использования нарушения прав на товарный знак в слу-

чае, если речь идет не о тождественном, а о сходном до степени смешения обозначении, суды назначают экспертизу в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

Необходимость и правомерность привлечения экспертов для решения такого рода вопросов спорна и ставится под сомнение многими специалистами, а также судами. Это связано со следующими обстоятельствами.

В соответствии со статьей 82 АПК РФ суд назначает экспертизу при необходимости разрешения вопросов, требующих специальных познаний.

Каких познаний специалиста, по сути, требует экспертиза на предмет определения сходства до степени смешения? Знания Закона «О товарных знаках», Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) от 5 марта 2003 года № 32, и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 года № 26. То есть все, что требуется от эксперта, - это знание нормативных актов.

В соответствии с пунктом 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) от 20 декабря 2006 года № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда. Необходимость назначения экспертизы не ставится под сомнение при рассмотрении дел о нарушении прав на изобретения в рамках Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 (в редакции от 2 февраля 2006 года), поскольку применение теории эквивалентности требует специальных познаний в области техники. В таком случае без привлечения специалиста явно не обойтись.

В случае с товарными знаками необходимо установить сходство до степени смеше-

ния, и, по сути, его могут установить только сами потребители. Ведь функция товарного знака - индивидуализировать товар на рынке, отличать его от товаров других производителей. Товарный знак имеет своей целью облегчить выбор потребителю, поэтому нарушение права на товарный знак происходит в том случае, когда потребитель вводится в заблуждение. Именно это означает, что обозначение, используемое на товаре, сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Еще один сугубо правовой аспект препятствует назначению экспертизы у специалистов в области права интеллектуальной собственности - нормативные акты, которые могут применяться при проведении экспертизы.

В статье 4 Закона «О товарных знаках» говорится о том, что нарушением права на товарный знак является использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Для того чтобы определить, являются ли обозначения сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, суды обращаются к Правилам составления, подачи рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 года № 32 (далее -Правила). В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Далее в Правилах приводятся 3 признака, по которым определяется сходство до степени смешения: фонетический, графический и семантический. Однако прежде чем руководствоваться этими Правилами, необходимо определить, к каким отношениям они применяются.

Как следует из названия документа, Правила регулируют отношения, возникающие при составлении заявки, ее подаче в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ране - Российское агентство по патентам и товарным знакам) и рассмотрении этим ор-

ганом, а также отношения по регистрации товарного знака. Отношения межу правообладателем и нарушителем прав на товарный знак не регулируются указанными Правилами, поэтому напрямую их применять к таким правоотношениям неправомерно. В то же время Закон «О товарных знаках» не разъясняет, что значит «сходны до степени смешения». Именно поэтому определение «сходства до степени смешения» может быть взято судами из Правил, то есть нормативный акт применяется по аналогии закона как регулирующий сходные правоотношения. При этом если при проведении экспертизы по заявке на товарный знак у эксперта нет возможности определить то впечатление, которое производят сравниваемые обозначения на потребителя, то он может руководствоваться лишь теоретическим анализом, с помощью критериев, которые приведены в Правилах, то у судов есть возможность проанализировать впечатление, которое используемое ответчиком обозначение и зарегистрированный товарный знак оказывают на реального потребителя.

Таким образом, по моему мнению, в случае возникновения сомнения о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений следует проводить опрос потребителей, и на основании мнения потребителей определять, возможно ли введение в заблуждение относительно товара и его производителя.

Исходя из личной практики могу сказать, что к сожалению, такие опросы не принимаются судами во внимание при вынесении решения в силу ряда обстоятельств:

1) в регионах крайне мало организаций, способных провести такой опрос грамотно и независимо. В качестве организации, которая может провести опрос потребителей наиболее квалифицированно и отчет которой будет принят во внимание судом, можно порекомендовать Институт социологии Российской академии наук;

2) суды не доверяют ни одной из коммерческих организаций, которые могут провести опрос;

3) несмотря на то, что опрос - достаточно дорогостоящее мероприятие (порядка

60 000 рублей), он не входит в перечень способов доказывания, перечисленных в АПК РФ, и, следовательно, не может быть назначен судом. В связи с этим сторона, по инициативе которой проведен опрос, не сможет взыскать затраты на его проведение с ответчика даже в том случае, если иск будет удовлетворен.

На практике, поскольку суду все-таки необходимо заключение независимого специалиста по вопросу сходства обозначений до степени смешения, суд назначает экспертизу (хотя это и является вопросом правоприменения, он достаточно сложен для судьи, который ранее не так часто сталкивался с такими вопросами).

В соответствии со статьей 83 АПК РФ проведение экспертизы может быть поручено государственному экспертному учреждению либо любому лицу, обладающему специальными познаниями. Кандидатуру эксперта могут предложить стороны, но назначает эксперта суд.

Следует обратить внимание на то, что Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) не входит в систему государственных экспертных учреждений, поэтому экспертиза не может быть поручена этому институту, но в определении суда в качестве эксперта может быть указан сотрудник ФИПС не как должностное лицо, а как специалист, обладающий специальными познаниями.

Государственным экспертным учреждением, в котором назначается экспертиза, может быть Федеральный центр судебной экспертизы. Этот центр имеет региональные подразделения, являющиеся самостоятельными государственными экспертными учреждениями. В случае назначения экспертизы в Федеральном центре судебной экспертизы можно не указывать конкретное лицо, поскольку в соответствии со статьей 83 АПК РФ такое лицо может назначить руководитель государственного экспертного учреждения из числа его сотрудников.

Кроме того, в соответствии с АПК РФ экспертиза может быть поручена, в сущности, любому патентному поверенному или патентоведу, имеющему соответствующую квалификацию. Однако на практике этого

не происходит, так как сторонам крайне затруднительно выбрать конкретного патентного поверенного, поскольку у каждой стороны существует опасение, что патентный поверенный может быть заинтересован во взаимоотношениях с другим участником процесса.

При рассмотрении дела в арбитражном суде может возникнуть ряд обстоятельств, которые затруднят защиту права или сделают ее невозможной вовсе.

Нарушитель права на товарный знак, в свою очередь, может обладать зарегистрированным товарным знаком, наличие которого может быть использовано в качестве доказательства отсутствия сходства до степени смешения. В таком случае правообладателю старшего товарного знака необходимо обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны младшему товарному знаку.

Одним из ярких примеров такой ситуации является известный спор между обладателем права на товарный знак для пива «НЕВСКОЕ» и обладателем младшего товарного знака для закусок «AMRO НЕВСКОЕ». 18 июля 2006 года Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации своим проставлением № 2979/06 признал регистрацию знака «AMRO НЕВСКОЕ» незаконной, поскольку использование такого товарного знака вводит в заблуждение потребителей. Вывод суда фактически определил, что товар - закуски к пиву - под наименованием «AMRO НЕВСКОЕ» не имеет права на существование, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Суд своим постановлением расширил понятие однородности и применил факты, свидетельствующие о фактическом использовании знаков для рассмотрения вопросов о правомерности регистрации более позднего товарного знака. Понятно, что при обращении в суд правообладателем старшего товарного знака для пива «НЕВСКОЕ» вывод суда о факте использования товарного знака уже будет предопределен.

Еще более спорной представляется ситуация, когда ответчик обладает правом на

смежный объект промышленной собственности - промышленный образец. Нередки случаи, когда нарушитель права на товарный знак оформляет изображения, по поводу которых ему предъявлен иск, в качестве промышленного образца. Далее обладатель права на промышленный образец указывает на то, что суд не может ограничить его право на промышленный образец, ведь патент был выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В таком случае необходимо обратить внимание на то, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии Патентным законом при выдаче патента на промышленный образец проводит экспертизу на соответствие критериям патентоспособности, защита прав третьих лиц на объекты промышленной собственности осуществляется в судебном порядке.

Выдача патента на промышленный образец позднее свидетельства на товарный знак не может ограничивать охрану товарного знака и прав его владельца. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона в той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения прав и законных интересов других лиц. И ограничение возможностей реализации права на промышленный образец может быть именно таким случаем, если это нарушает право на товарный знак.

Таким образом, производство товара, упаковка которого защищена промышленным образцом, возможно до тех пор, пока это не нарушает законных прав и интересов обладателя прав на товарный знак и, соответственно, наоборот. Такая позиция была высказана Арбитражным судом Алтайского края по делу № А03-9293/03-25. Несмотря на наличие у нарушителя права на промышленный образец, воспроизводивший внешний вид упаковки ответчика, суд установил нарушение прав на товарные знаки истца. Решение было оставлено в силе судами апелляционной и кассационной инстанций.

Важным вопросом, возникающим в ходе судебной защиты права на товарный знак,

является определение размера компенсации в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона «О товарных знаках».

Закон устанавливает, что компенсация взыскивается вместо убытков и не требует доказательства размера убытков, которые были причинены правообладателю. Однако на практике обладателю права на товарный знак необходимо привести логическое и подтвержденное документально основание для взыскания компенсации именно в заявленном размере.

Одним из способов обоснования убытков может быть доход, полученный нарушителем от производства или реализации контрафактной продукции.

Так, в соответствии со статьей 15 ГК РФ размер упущенной выгоды может быть не меньше доходов, полученных нарушителем. Такой способ доказывания размера компенсации был использован в деле № А-32-20626/2003-36/395, рассматриваемом в Арбитражном суде Краснодарского края. При этом объем выпуска продукции с использованием обозначения, сходного с товарным знаком истца, судом был обозначен лишь косвенно. При обосновании размера компенсации в решении суд указал на недобросовестность действий ответчика, грубость правонарушения, отсутствие намерения заключить лицензионный договор. Суд апелляционной инстанции отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края, посчитав размер убытков недоказанным и компенсацию необоснованной, однако в кассационной инстанции Арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал на достаточность оснований для взыскания компенсации в размере 1 000 000 рублей и оставил в силе решение суда первой инстанции, отменив решение суда апелляционной инстанции.

Другим способом обоснования размера компенсации является размер лицензионного вознаграждения, который предлагалось ранее заключить нарушителю, либо который заключен на использование нарушаемого товарного знака с другим лицом. Такой способ также часто применяется судами.

Например, по делу № А46-15769/2006, рассмотренному в Арбитражном суде города Омска, суд взыскал компенсацию в размере 3 000 000 рублей исходя из того, что правообладателем заключены лицензионные договоры с третьим лицом на использование аналогичных товарных знаков и сумма, подлежащая выплате пользователем, превышала размер взыскиваемой компенсации. Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

Третьим способом обоснования компенсации может быть размер реально причиненного материального ущерба, например падение объема продаж вследствие появления контрафактной продукции. Такое обоснование сложно доказывать в связи с неопределенностью причинно-следственной связи между правонарушением и его последствиями. Падение объема продаж или выручки правообладателя может быть

связано с сезонными колебаниями или недопоставками, что может отметить суд. Однако в любом случае судебная практика исходит из того, что для взыскания компенсации необходимо доказать факт нарушения прав, размер причиненных убытков в форме, указанной в статье 15 ГК РФ, доказыванию не подлежит.

В целом судебная защита прав на товарные знаки является достаточно эффективным инструментом, хотя требует значительных временных и финансовых затрат. К преимуществам судебной защиты можно отнести возможность прекращения и запрета незаконного использования товарных знаков, взыскание компенсации (такую возможность не предоставляет ни один другой инструмент защиты), а также возможность применения обеспечительных мер, например приостановления реализации продукции до принятия решения.

Стоимость делегатского участия: 25.000 руб. + 18% НДС.

Специальные скидки: при оплате до 8 августа — 15%, до 1 сентября — 10%.

AHConferences

www. ah confer« ne es.com

1 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА, МОСКВА, ОТЕЛЬ «МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ», ЗАЛ «ВАЛДАЙСКИЙ»

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

Универсальность девелопмента. Целесообразно ли инвесторам создавать девелоперские подразделения?

Девелоперский проект глазами инвестора. Воздушный замок или башня Федерация?

Секреты успешного взаимодействия банка и девелопера.

Кризис ликвидности. Выживут ли мелкие девелоперы?

Практика рефинансирования девелоперских проектов.

Делай сам. Сами строим, сами продаем.

Почему каждый столичный риэлтор мечтает стать девелопером? Влияние риэлторских прогнозов на стоимость девелоперского проекта.

Что выгоднее новому собственнику — распродать все по частям или сдавать в аренду?

Как агентству недвижимости заняться инвестиционностроительным бизнесом?

Почему инвесторы-застройщики отказываются от услуг риэлторов?

Роль брокера на рынке на рынке недвижимости. Как оценить и минимизировать риски для инвестирования в коммерческую недвижимость?

Жилая недвижимость. Как продумать аренду нежилой части здания.

Управление недвижимостью. Гонка за якорными арендаторами.

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: бизнес-кейсы.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: банки, инвестиционно-строительные холдинги, девелоперские и риэлторские компании.

ПРИГЛАШЕНЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ:

Euro Hypo, UniCredit, Mirax Group, Альянс Континенталь, РосЕвроДевелопмент, Декра, ALUR Investments & Development, Raven Russia, МИАН, МИЭЛЬ-Недвижимость,

Инком- Недвижимость, MR Group, DB Development,

Jones Lang LaSalle, Penny Lane Realty

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ:

инвестиционные и финансовые компании строительные холдинги девелоперские компании

агентства недвижимости управляющие компании консалтинговые фирмы юридические фирмы

Главный Интернет-партнер:

недвижимость mall.

Генеральный

Интернет-партнер:

Генеральный Официальный Медиа- Аналитический

Медиа-партнер: Интернет- партнер: партнер:

партнер: £

МИР DOM -i ч"»“™

Информационные партнеры:

Vj_____ШЁ1 He?bs

pmftrop 1 ЖSEHSHr."

ПОВОПРОСАМУЧАСТИЯОБРАЩАТЬСЯ:тел./факс+7(495)234-0588,е-таіІ:еріпаеу@аІісогіегепсе8.сот,www.ahconferences.com