«Пандемия выступила не тормозом, а акселератором бизнеса»

Управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр рассказал “Ъ” о том, как уход бизнеса в онлайн сказывается на количестве нарушений интеллектуальных прав, нужен ли крупным компаниям due dilligence объектов интеллектуальной собственности и в каких случаях критерий участия юридической фирмы в рейтингах может стать дискриминационным.

Управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр

Фото: Предоставлено «Интеллектуальный капитал»

— Бизнес начинает понимать, что в наш век цифровых технологий защита интеллектуальной собственности из прихоти становится необходимостью. Что бы вы могли рекомендовать компаниям, которые хотят выстроить у себя грамотную систему такой защиты, но не знают, с чего начать?

— В первую очередь важно понять, что в наш век информация распространяется очень быстро и держать ее в тайне становится все труднее. Поэтому при построении корпоративной системы защиты интеллектуальной собственности стоит начать с правильной организации в компании режима коммерческой тайны, грамотного оформления трудовых отношений с работниками, подписания необходимых соглашений о неразглашении информации. Работу в этой области нужно вести постоянно, регулярно проводя семинары и инструктажи. Полезно также провести инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности, определить порядок оформления прав на них. Бизнесу нужно контролировать процесс использования объектов интеллектуальной собственности, следить за своим рынком, а в случае обнаружения контрафакта — своевременно пресекать его распространение.

— Нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет — один из современных трендов. Какие яркие и интересные проекты в этой сфере вы сопровождали в последнее время?

— Бизнес все больше уходит в сеть, и пандемия в этом плане выступила скорее акселератором развития бизнеса, нежели тормозом, соответственно, и нарушения интеллектуальных прав мы встречаем в сети все чаще. Этот процесс нельзя назвать одновекторным: несмотря на то что развитие бизнеса в интернете увеличивает количество нарушений, одновременно растет и правосознание участников такого бизнеса. Большую роль здесь играют Суд по интеллектуальным правам, ФАС России, Роскомнадзор и другие органы, уполномоченные рассматривать дела в сфере нарушения прав на интеллектуальную собственность. И, конечно, первая скрипка принадлежит ответственным правообладателям, которые, несмотря на сложность, длительность и высокую стоимость защиты прав, занимают в этом вопросе активную позицию. В последнее время особенно участились случаи нарушения прав с использованием маркетплейсов (торговых интернет-площадок.— “Ъ”). Закон относит их к информационным посредникам и освобождает от ответственности за нарушение интеллектуальных прав в случае, если такая торговая площадка своевременно и в достаточном объеме реагирует на претензию правообладателя. Если же нарушение продолжается, интернет-ресурс можно привлечь к ответственности. Но здесь речь идет о более или менее классическом случае нарушения прав, а что придется делать в ситуации, если интернет-ресурс, который нарушает охраняемые в РФ исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, при этом зарегистрирован, к примеру, в одной из стран Юго-Восточной Азии, владелец домена — офшорная компания, а бенефициар этого офшора — гражданин государства с англо-саксонской системой права? Несомненно, в таком случае мы сможем получить решение российского суда о запрете нарушения, о взыскании убытков и, к примеру, о передаче домена в пользу правообладателя, но каким образом это решение можно будет исполнить? И какова будет стоимость процедуры экзекватуры? И все это займет столько времени, что к моменту исполнения этого решения и правообладатель, и нарушитель с высокой вероятностью потеряют к делу экономический интерес. Наша фирма ведет несколько активных судебных процессов, связанных с защитой прав в сети Интернет, и нам часто приходится сталкиваться с необходимостью трансграничной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

— Оказывает ли ваша фирма услуги по проведению процедуры due dilligence объектов интеллектуальной собственности? Так ли она необходима крупным компаниям? Если отечественные участники IT-рынка пренебрегут ей, какого рода неожиданные сюрпризы они могут получить?

— Термин «due dilligence», на мой взгляд, не вполне применим к объектам интеллектуальной собственности. Строго говоря, это процедура составления объективного представления об объекте инвестирования.

Мы нечасто встречаем ситуации, когда именно объект интеллектуальной собственности является объектом инвестирования — обычно им все-таки служит компания—владелец интеллектуальной собственности, и в этом случае нужно комплексно проверять ее деятельность.

Гораздо чаще бывают нужны инвентаризация, аудит объектов интеллектуальной собственности, оценка перспектив использования и защиты прав. Мы регулярно встречаем случаи, когда компания обладает огромным интеллектуальным потенциалом, но оформляет права на объекты интеллектуальной собственности несвоевременно или вообще никак, не говоря уже о том, чтобы качественно их защищать. Для специалистов, работающих в сфере интеллектуальной собственности, не секрет, что часть патентов, защищающих объекты промышленной собственности, несут в себе скорее рекламную составляющую, чем охранную. Как правило, с их помощью очень сложно привлечь нарушителя к ответственности, но можно заявлять на выставках и других мероприятиях о том, что продукт запатентован. Обычно это происходит в случаях, когда инновация очень слабая и специалисту сложно написать заявку так, чтобы она полностью отвечала критериям патентоспособности, однако он находит уникальные качества продукта, и разработчик получает патент. К сожалению, эти уникальные качества не отражают суть той изюминки, без которой продукт не может функционировать.

— На «сферическом идеальном» рынке интеллектуальной собственности поведение его властных участников должно быть максимально предсказуемым. Согласно вашей оценке, какую тенденцию ФАС, Суд по интеллектуальным правам и Роспатент демонстрируют в течение последнего года?

— Как я указал, правосознание бизнеса в области интеллектуальной собственности сегодня растет в том числе благодаря работе судов и органов государственной власти, уполномоченных рассматривать эти вопросы. Конечно, нельзя не отметить, что основным регулятором, определяющим практику применения законодательства в сфере интеллектуальной собственности, давно стал Суд по интеллектуальным правам: и Роспатент, и ФАС России ориентируются на те правовые позиции, которые он отражает в своих постановлениях. Вместе с тем ряд вопросов вызывает у участников рынка непонимание. В частности, закон разрешает создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения. Использование этих пародий либо карикатуры допускается без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения. Но четких критериев пародии или карикатуры мы в практике не видим. Периодически так называется использование произведения без изменения смысла комичной ситуации, которая в нем происходит — в пример можно привести спор между правообладателем Ждуна и социальной сетью «ВКонтакте», где сам Ждун в неизменном виде использовался на стикерах при отправке в мессенджере сообщений, но суды трех инстанции посчитали, что в этом случае речь идет о пародии.

— Вы можете рассказать о каких-то конкретных приемах, которые вы используете для достижения победы в судебных спорах?

— Крайне важными являются правильная фиксация нарушения, качественная подготовка к иску и соблюдение процессуальных обязанностей по направлению претензий. Истец всегда находится в выигрышном положении: он еще до суда может подготовить доказательную базу, например заключение ведущего специалиста в той ли иной области об использовании патента в изделии. Ответчику в этом случае будет нелегко, так как опровергать имеющиеся заключения всегда труднее. Даже если суд назначит экспертизу по делу, мнение эксперта будет отличаться от заключения, предоставленного истцом, и ему придется аргументированно опровергать доводы специалиста, что не всегда возможно.

Кроме того, нужно внимательно относиться к формулировке исковых требований, помня, что судебное решение должно быть исполнимо. Так, мы встречали в практике требование о запрете использования товарного знака в сети Интернет, в частности формулировку «запретить незаконное использование в доменном имени», например «ясноенебо.ру» товарного знака «ясное», и удалить это обозначение из наименования домена. Каким образом это решение может быть исполнено? Ни владелец доменного имени, ни регистратор доменных имен, ни судебный пристав не смогут его исполнить.

— Недавно ваша фирма посчитала, что ГК «Росатом» провела неконкурентный тендер, нарушающий закупочное законодательство (ФЗ-223) — одним из обязательных требований к участникам закупки было присутствие в международных рейтингах Legal 500 и Chambers and Partners (раздел «Интеллектуальная собственность»). «Интеллектуальный капитал» пожаловался на госкорпорацию в ФАС и выиграл дело. По вашему мнению, в какой степени критерий участия в рейтингах помогает участвовать в тендерах, а в какой — мешает?

— Да, действительно, в прошлом году мы успешно оспорили конкурс, проведенный госкорпорацией «Росатом». Мы посчитали, что он был проведен с нарушением конкуренции. Однако в настоящее время ГК «Росатом» обжаловала решение АСГМ, признавшего решение антимонопольного органа законным и обоснованным. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию ГК «Росатом», сейчас мы обжалуем эти судебные акты в ВС РФ. Практика, когда присутствие в рейтинге является одним из критериев оценки заявки, вполне нормальная, однако установленные заказчиком требования об обязательном присутствии участника закупки на момент подачи заявки одновременно в двух международных рейтингах — Legal 500 (в разделе «Интеллектуальная собственность» в России) и Chambers and Partners (в разделе «Интеллектуальная собственность» в России) — можно считать дискриминационными, потому что несоответствие указанным требованиям является основанием для недопуска заявки участника на процедуру закупки.

Получается, что российская государственная корпорация опирается не на российские рейтинги, например «Коммерсанта», «Право.ру-300» или другие, а на иностранные. Присутствие одновременно в двух этих рейтингах превращает указанный критерий из оценочного в дискриминационный, при этом требуемые тендером рейтинги не могут достоверно подтверждать опыт работы, необходимый заказчику.

Требование к участнику закупки об одновременном присутствии на момент подачи заявки в международных рейтингах Legal 500 и Chambers and Partners в России не может являться обязательным, поскольку подобные рейтинги — это всего лишь мнение рейтингового агентства о вероятности эффективного выполнения работ соискателями (лицами, подавшими заявки на включение в данные рейтинги). Упомянутое требование изначально влечет за собой вероятность ограничения количества участников закупки, поскольку ставит их в заведомо невыгодное положение, ставя возможность их участия в закупочной процедуре в зависимость от усмотрения или волеизъявления третьих лиц (исследователей Legal 500 и Chambers and Partners в России). Предметом договора были определенные юридические действия за рубежом. При этом предоставление опыта по их осуществлению на территории иностранных государств не является для соискателя обязательным условием для включения в требуемые рейтинги.

В целом я считаю такую позицию госкорпорации дискриминационной по отношению к 99% юридических и патентных фирм, многие из которых качественно оказывают запрашиваемые услуги, но не могут участвовать в конкурсах.

— Есть ли среди ваших долгосрочных прогнозов по развитию российского права интеллектуальной собственности такие, которые не исполнились? Если да, то что помешало их исполнению? Что сейчас происходит с законодательным регулированием? Каковы его основные лакуны?

— На мой взгляд, четвертая часть Гражданского кодекса РФ — довольно качественный законодательный акт, который дает понимание, как участникам правоотношений действовать в той или иной ситуации. Несомненно, с развитием экономических отношений институт интеллектуальной собственности будет претерпевать перемены: большинство возникших и нерешенных проблем сначала пройдут судебный путь и лишь затем выйдут на уровень законодателя.

По-прежнему острой остается проблема взаимоотношений производителей оригинальных лекарственных препаратов и дженериков. Каждая сторона имеет свой обоснованный взгляд на ситуацию, в том числе на вопросы объема патентной защиты оригинального препарата, сроки и порядок регистрации дженериков в уполномоченном органе. Давно обсуждается возможность ввести реестр фармацевтических патентов, необходимость которого признается большинством производителей, но его наполнение, порядок ведения и значение вызывают споры. Кроме того, участники рынка до сих пор не имеют четкого понимания, как должны строиться взаимоотношения между работником—автором объекта интеллектуальной собственности и его работодателем.

Сейчас существует острая потребность регулирования законодательства в сфере интернета. И, на мой взгляд, самыми важными в этой области будут именно отношения в сфере интеллектуальной собственности. Практика споров о правах на доменные имена давно устоялась, однако такие новые сферы, как блокчейн и криптовалюты, требуют более пристального внимания и законодательного регулирования.