Проблемы правоприменительной практики при рассмотрении споров о нарушении права на товарный знак

Проблемы правоприменительной практики при рассмотрении споров о нарушении права на товарный знак

А.А. Робинов

заместитель заведующего Отделом судебного представительства Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», кандидат юридических наук

Алексей Александрович Робинов, robinovv@mail.ru

Несмотря на то, что споры о нарушении права на товарный знак прямо не относятся к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) и в порядке пункта 1 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) подлежат рассмотрению судом, правовые проблемы, которые возникают при рассмотрении подобных споров, неразрывно связаны и с вопросами предоставления правовой охраны товарному знаку. Действительно, предоставление правовой охраны товарному знаку имеет смысл, если впоследствии правообладатель сможет свое исключительное право защитить в суде. В связи с этим анализ судебной практики по делам о нарушении прав на товарный знак представляет как теоретический, так и практический интерес. Круг правовых проблем, возникающих при рассмотрении этой категории споров, достаточно широк, мы же рассмотрим лишь некоторые из них.

Преждепользование

Применительно к патентному законодательству право преждепользования закреплено на законодательном уровне достаточно давно и в настоящее время регулируется положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ «Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно

использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования)». Необходимо отметить, что применительно к товарным знаком российское законодательство не предусматривает права преждепользования, что не случайно. В этом случае следует учитывать основную суть товарного знака - как средства индивидуализации товаров и услуг производителя в гражданском обороте. Наличие права преждепользования на товарный знак сделает возможным сосуществование на рынке однородных товаров двух сходных до степени смешения товарных знаков, принадлежащих разным лицам, что, в свою очередь, может привести к их смешению потребителем.

Тем не менее на протяжении нескольких лет Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее - ВАС РФ) формирует практику, в соответствии с которой, если ответчик начал использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, до даты его приоритета, то такое использование не является нарушением права на товарный знак. Отправной точкой, послужившей началом для возникновения такого подхода послужило дело о нарушении права на товарный знак «Спартак» по свидетельству № 176206. Постановлением Президиума ВАС РФ от 14

марта 2006 года № 13421/05 суд, отменяя решение первой и постановления апелляционной, кассационной инстанций, указал следующее «Вместе с тем, если использование субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак. Вопрос о начале использования спорного обозначения как спорткомитетом, так и футбольным клубом и основаниях его использования судами не исследовались».

Впоследствии этот подход нашел свое отражение и в постановлении Президиума ВАС РФ от 25 марта 2008 года № 16744/07 по делу о нарушении прав на комбинированный товарный знак со словесным элементом «Мальвина» по свидетельству № 304323. Истцу в удовлетворении заявленных требований было отказано. При этом Президиум ВАС РФ указал на то, что хладокомбинат (ответчик) до даты приоритета товарного знака производил продукцию под обозначением с использованием словесного элемента «Мальвина». Такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось в 1991 году.

Следует отметить, что пункт 1 статьи 1361 ГК РФ, предусматривающий право преждепользования, содержит указание на то, что право на дальнейшее безвозмездное использование возможно только без расширения объема такого использования (право преждепользования). В то время позиция ВАС РФ, которая нашла свое отражение в приведенных двух постановлениях Президиума, такого ограничения не содержала. В постановлении Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2008 года № 7288/08 по делу о нарушении права на словесный товарный знак «Агробизнес» по свидетельству № 260351 суд конкретизировал свою позицию, указав следующее: «владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего журнала до даты приоритета товарного знака (без расширения

объема использования обозначения после регистрации товарного знака)».

Очевидно, что подход, выраженный в трех постановлениях Президиума ВАС РФ, не смог не повлиять на практику нижестоящих инстанций. В качестве примера можно привести постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2009 года № КГ-А41/1438-09 по делу о нарушении прав на товарный знак «Кремлевский» по свидетельству № 283007, в котором суд отказал истцу в удовлетворении заявленных требований. В обоснование своей позиции суд, в частности, сослался на то, что «при принятии обжалуемого постановления обоснованно учел, что ответчик до даты приоритета товарного знака производил продукцию под обозначением с использованием словесного элемента «Кремлевский» с 2002 года».

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время в российской судебной практике сформирована устойчивая позиция, по сути, подтверждающая существование права преждепользования, однако законодательно оно не закреплено.

Столкновение исключительных прав на товарный знак

Другая проблема, на которой также хотелось бы остановиться, касается столкновения исключительного права на тождественный или сходный до степени смешения товарный знак. Следует отметить, что существующее законодательство, в частности пункт 6 статьи 1483 ГК РФ, не допускает регистрацию тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков на разных лиц. Тем не мене на практике такое все же случается, например, в случае ошибки эксперта или когда правовая охрана товарного знака прекращается, другое лицо регистрирует на себя этот товарный знак, а впоследствии правовая охрана первого товарного знака восстанавливается по решению суда. В связи с этим возникает вопрос, каким образом подлежит рассмотрению спор, если в ходе рассмотрения дела о нарушении прав на товарный знак выясняется, что ответчик также обладает исклю-

чительным правом на сходный до степени смешения товарный знак?

В настоящее время в судебной практике сложился подход, согласно которому обладатель исключительного права на товарный знак не вправе запретить использование другого, даже сходного до степени смешения товарного знака до того времени, пока ему не удастся аннулировать товарный знак ответчика в административном порядке. Так, например, решением арбитражного суда города Москвы от 13 мая 2009 года по делу № А40-91837/08-27-894 было отказано в защите права на серию товарных знаков со словесным элементом «БОСКО», поскольку ответчику также принадлежит исключительное право на товарный знак, правовая охрана которого не была оспорена в установленном порядке.

Официальная позиция ВАС РФ по поводу того, как надо рассматривать дела в подобных случаях применительно к товарным знакам, еще прямо не определена. Тем не менее она уже сформирована применительно к патентному законодательству и нашла свое отражение в информационном письме ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». Согласно пункту 9 информационного письма «При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета». Несмотря на то, что приведенное положение касается только вопроса столкновения двух патентов на полезную модель, в последующем ВАС РФ1 дал ему расширительное толкование, указав, что этот подход может быть применен к любым объектам интеллектуальной собствен-

ности, которые подлежат регистрации, то есть можно сделать вывод о том, что подобный подход будет применяться и к товарным знакам.

Таким образом, сложившаяся правоприменительная практика открыла возможность «легального ухода» от ответственности за незаконное использование чужого объекта интеллектуальной собственности, по крайней мере на период действия охранного документа, принадлежащего ответчику. Применительно к товарным знакам следует также отметить, что пункт 2 статьи 1512 ГК РФ предусматривает срок на оспаривание товарного знака по сходству до степени смешения только в течение пяти лет со дня публикации сведений о его государственной регистрации в официальном бюллетене. Если же владелец товарного знака не отслеживает публикации в официальном бюллетене Роспатента, то по прошествии пяти лет, столкнувшись со сходным товарным знаком на рынке, он будет практически вообще лишен права на защиту своего исключительного права.

Правомерна ли подобная позиция? Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ «Гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом». Иными словами, использование товарного знака не должно нарушать закон, в том числе пункт 3 статьи 1484 ГК РФ, нормы которого направлены на защиту исключительных прав на товарный знак. Использование товарного знака допускается только в том случае, если при этом не нарушаются исключительные права на другие товарные знаки третьих лиц. Более того, согласно пункту 2 статьи 1250 ГК РФ «Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей».

1 См. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 8091/09.

Таким образом, выбор способа защиты своего интеллектуального права (судебный или административный) законом возложен на правообладателя.

Сложившаяся практика, согласно которой владелец товарного знака, имеющего более раннюю дату приоритета, должен сначала воспользоваться административным способом защиты путем оспаривания младшего товарного знака в Роспатенте и только после этого судебным, незаконно ограничивает правообладателя товарного знака в выборе способов защиты своего нарушенного права.

В заключение отметим, что приведенные примеры судебной практики демонстрируют значительный разрыв, который существует между положениями законодательства и судебной правоприменительной практикой. В настоящее время основной проблемой, возникающей при рассмотрении дел о нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, является не законодательство, а правоприменение. Эта проблема могла бы быть в определенной мере решена в случае создания специализированного судебного органа - Патентного суда.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ИСТОЧНИКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный

закон от 18 декабря 2006 года № 230-Ф3 // Российская газета. 2006. № 289.

2. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности : информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122. иЯЬ: http://www.arbitr.ru/as/ ргас^уаз_1пЬ_1еНег/18474.Мт1

3. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2006 года № 13421/05. иЯЬ: www.arbitr.ru

4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 марта 2008 года № 16744/07. иЯЬ: www.arbitr.ru

5. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2008 года № 7288/08. иЯЬ: www.arbitr.ru

6. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2009 года № КГ-А41/1438-09. иЯЬ: www.arbitr.ru

7. Решение арбитражного суда города Москвы от 13 мая 2009 года по делу № А40-91837/08-27-894. иЯЬ: www.arbitr.ru

8. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 8091/09. иЯЬ: www.arbitr.ru