Патентное право Беларуси: направления совершенствования

Патентное право Беларуси: направления совершенствования

Планом подготовки законопроектов на 2016 г., утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 г. №530, предусмотрена разработка проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», предполагающего совершенствование норм данного законодательного акта с учетом практики его применения. Поставленная задача является поводом для критического анализа действующих правовых норм, определения существующих проблем в правовом регулировании и поиска путей их решения.

Патентное право - консервативный правовой институт с устоявшимися представлениями о системе охраняемых объектов, процедурах, применяемых при выдаче патентов, порядке обжалования решений, принимаемых патентным органом, о действии патента, осуществлении и защите прав патентообладателя. В то же время появление новых технологий и активное развитие рынка интеллектуальной собственности требует адекватного изменения норм патентного права.

Совершенствование патентного законодательства Беларуси видится в создании правовых норм, которые, при условии их соответствия международным стандартам и требованию гармонизации с законодательствами стран - членов ЕАЭС, в максимальной степени учитывали бы национальные интересы. Этот законодательный акт должен быть понятным и удобным в использовании и при этом предоставлять возможность эффективной охраны для новых достижений

Сергей Лосев,

ведущий научный сотрудник Национального центра

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат

юридических наук, доцент

в области технического творчества и дизайна.

Анализ норм действующего Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 г. №160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее - Закон №160-З) позволяет сформулировать конкретные задачи, требующие решения при разработке обновленного патентного законодательства, в числе которых можно назвать:

определение объектов правовой охраны с учетом современных достижений научно-технического прогресса;

поиск оптимального баланса между интересами авторов и их работодателей в отношении служебных объектов патентного права и связанное с ним совершенствование механизмов стимулирования творческой активности авторов;

оптимизацию процедур выдачи патентов и разрешения споров, связанных с их выдачей;

закрепление оптимального баланса интересов патентообладателей и общества через определенный законом перечень допускаемых случаев свободного использования запатентованных объектов и развитие механизмов принудительного лицензирования;

совершенствование правового регулирования договорных отношений по поводу объектов патентного права;

создание эффективного механизма защиты прав патентообладателей.

Отдельные из названных задач, а также возможные пути их решения и станут предметом нашего рассмотрения.

Уточнение понятия «изобретение»

Действующий Закон №160-З в ст. 2 говорит о том, что изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу. Такой подход законодателя в определении предмета патентной защиты наиболее общими категориями можно объяснить желанием буквально следовать нормам заключенного в рамках Всемирной торговой организации Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), ст. 27 которого предусматривает, что патенты выдаются на любые изобретения, независимо от того, являются ли они продуктом или способом во всех областях техники, при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми.

Категории «продукт» и «способ» чрезвычайно широки, чем устраняются формальные препятствия для охраны в качестве изобретений любых видов объектов, которые могут появиться в ходе научно-технического прогресса, если эти решения соответствуют условиям патентоспособности. В то же время специалисты отмечают, что система объектов изобретения, состоящая из продукта и способа, не отвечает потребностям правоприменительной практики, в связи с чем необходим возврат к разветвленной системе объектов, состоящей из устройства, способа, вещества, штамма микроорганизма, культуры клеток

растений и животных, а также применения ранее известного изобретения по новому назначению. При этом указание на то, что изобретением является имен но техническое решение, необходимо для более четкого определения объекта правовой охраны и его отграничения от смежных результатов интеллектуальной деятельности, таких как результаты селекционной работы.

Помимо уточнения понятия «изобретение» необходимо решение проблем, связанных с определением патентоспособности отдельных объектов, например в сфере программирования. Следует отметить, что в законодательствах зарубежных стран подходы к этому вопросу также варьируются - от неограниченного признания патентоспособности решений в области программирования (США) до ограниченного при условии, что они имеют «технический эффект» (европейские государства и Европейское патентное ведомство). При этом отечественный законодатель, который изначально исключает из сферы патентной охраны не только компьютерные программы как таковые, но и их алгоритмы, и тем самым не позволяет охранять те технические решения, для которых наиболее адекватной формой выражения является именно алгоритм программы, управляющей определенным устройством, выбрал наименее удачный подход, который требует изменения.

Следует обратить внимание и еще на один вопрос. Отечественный законодатель, в отличие от многих зарубежных стран, не запрещает патентную охрану способов лечения людей. В то же время Соглашение ТРИПС в ст. 27(3)(а) предусматривает право государств исключать из числа патентоспособных диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных.

Как представляется, этот вопрос лежит не только в этической, но и в правовой плоскости, поскольку связан с возможностью отдельных субъектов получать монопольное право на проведение определенного рода операций или применение определенных методов лечения, не допуская их использования другими учреждениями здравоохранения, что можно рассматривать как необоснованное противопоставление интересов патентообладателя интересам общества в целом.

Совершенствование правовой охраны промышленных образцов

Нельзя не обратить внимания на существующие проблемы, связанные с патентной охраной дизайнерских решений. В соответствии со ст. 4 Закона №160-З, промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, считается художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. При этом образец будет признан оригинальным, если особенности внешнего вида изделия обусловлены творческим трудом его автора. Однако явочная система выдачи патентов на промышленные образцы приводит к тому, что патентную охрану получают дизайнерские решения, уровень творчества которых минимален и его оценка представляется затруднительной. Поэтому в Законе необходимо использование дополнительных критериев, позволяющих определять оригинальность промышленного образца. К слову, именно в этом направлении происходит развитие законодательства Российской Федерации: согласно норме ст. 1352 ГК РФ, дополнительным критерием оценки оригинальности промышленного

образца является то, что из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же впечатление, какое производит промышленный образец.

Эффективность правовой охраны промышленного образца связана с тем, как определяется ее объем. Согласно п. 6 ст. 1 Закона №160-З, он определяется графическими изображениями изделия (макетом, рисунком), приведенными в патенте. В соответствии со ст. 9 Закона, нарушением исключительного права правообладателя признаются осуществленные без его согласия изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, изготовленного с применением запатентованного промышленного образца. В свою очередь для определения понятия «применение промышленного образца» необходимо обратиться к п. 3 ст. 36 Закона, согласно которому изделие признается содержащим запатентованный промышленный образец, если его внешний вид не отличается от изображенного в патенте промышленного образца. Анализ данной нормы позволяет говорить о том, что использованный законодателем критерий «не отличается» означает, что владелец патента может запрещать только полное повторение своего образца, а ситуации копирования с внесением незначительных изменений уже не могут рассматриваться в качестве нарушения патента. В связи с этим существенно снижается эффективность патентной защиты дизайнерских решений. Очевидно, что патент на промышленный образец должен позволять его владельцу запрещать не только копирование охраняемого образца,

но и его имитацию. В этой связи в качестве ориентира для совершенствования законодательства можно назвать норму ст. 26 Соглашения ТРИПС, согласно которой владелец охраняемого промышленного образца имеет право препятствовать третьим лицам без его согласия создавать, продавать или ввозить изделия, скопированные или в значительной степени скопированные с охраняемого образца, если такие действия предпринимаются в коммерческих целях.

Служебные объекты патентного права

Большая часть патентоспособных технических и дизайнерских решений создается авторами в порядке выполнения обязанностей наемных работников и имеет характер служебных результатов интеллектуальной деятельности. Действующий Закон №160-З в п. 3 ст. 6 предусматривает презумпцию принадлежности права получения патента на такой объект нанимателю, устанавливая, что изобретение, полезная модель, промышленный образец считаются служебными, если они относятся к области деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к их созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо они сделаны в связи с выполнением им конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при их создании работником были использованы опыт или средства нанимателя. Тем самым законодатель называет три основания для признания объекта служебным, каждое из которых рассматривается как самостоятельное. Однако согласно норме ст. 20 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, то есть

выходящей за рамки его служебных обязанностей, в связи с чем возникает вопрос о целесообразности противопоставления служебного задания и служебных обязанностей.

Однако наиболее спорным представляется названное в качестве основания для признания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов служебными их создание работником с использованием опыта или средств нанимателя. Данная норма позволяет признавать результат интеллектуального труда наемного работника служебным вне связи с выполнением работником его трудовой функции. Оба понятия -«опыт нанимателя» и «средства нанимателя» являются родовыми и допускают расширительное толкование. Если говорить об опыте, то он, очевидно, не ограничивается только нераскрытой информацией, охраняемой в режиме коммерческой тайны, включая секреты производства (ноу-хау); к этой категории должна относиться любая «совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умения». Если вести речь о средствах нанимателя, то под ними, очевидно, следует понимать как деньги, материалы и оборудование, специально предоставленные нанимателем работнику для выполнения работ, связанных с созданием объекта, так и любые иные средства производства. Возникает вопрос о применимости данного правила к случаям создания объекта права промышленной собственности во внерабочее время, не на рабочем месте, но с использованием информации, которая стала доступна автору в связи с его работой у данного нанимателя, либо с применением каких-либо материалов или оборудования, принадлежащих нанимателю. Вариант решения существующей проблемы можно найти

в законодательстве Российской Федерации: согласно норме п. 5 ст. 1370 ГК РФ, «изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными». Полагаем, что и отечественному законодателю следует пойти тем же путем.

Совершенствование процедур, связанных с выдачей патентов

Особое внимание вызывают вопросы оптимизации процедур выдачи патентов, в том числе возможное использование современных информационных технологий (электронная подача заявки, электронная публикация материалов заявки и др.).

Также при разработке обновленного патентного закона необходимо решить вопросы повышения эффективности механизма разрешения споров, связанных с охраноспособностью объектов. В частности, требует серьезного обсуждения вопрос о возможности для лица, требующего признания выданного патента недействительным в связи с несоответствием объекта, на который выдан патент, установленным законом условиям патентоспособности, сразу обращаться в суд, минуя разбирательство в Апелляционном совете при патентном органе. Такая необходимость может возникать в связи с тем, что на вынесение решения по возражению против выдачи патента Апелляционному совету отводится 6 месяцев, при этом заинтересованное лицо не имеет возможности запретить патентообладателю совершение определенных действий на время рассмотрения спора.

Временная правовая охрана изобретений

Отличительной чертой системы выдачи патентов с отсроченной экспертизой является обязательная публикация сведений о поданной заявке. То, что изобретение становится доступным третьим лицам, обусловливает появление института, обеспечивающего интересы заявителя до момента получения патента. Таким институтом выступает временная правовая охрана изобретения. Отечественный законодатель выбрал варианты ее обеспечения путем предоставления лицу, ставшему патентообладателем, права на получение компенсации от лиц, использовавших его изобретение до момента выдачи патента. При этом ключевой элемент в механизме временной правовой охраны - публикация формулы заявленного изобретения, которая и определяет объем этой охраны. В то же время практика НЦИС состоит в том, что в составе публикуемых сведений о поданной заявке формула отсутствует, что дает основание ставить под сомнение существование временной правовой охраны как таковой.

Несмотря на кажущийся частным характер вопроса о публикации формулы заявленного изобретения, его решение крайне важно для распространения патентной информации, поскольку позволяет заинтересованным лицам получать сведения о существующем уровне техники, оценивать патентоспособность своих разработок, а также учитывать данные о заявленных изобретениях в процессе своей научно-технической деятельности. Решить существующую проблему можно, назвав обязательные к публикации элементы заявки, и в первую очередь формулу изобретения, в самом Законе, который в настоящее время

отдает определение перечня публикуемых сведений на усмотрение патентного органа.

Ограничения исключительного права патентообладателя

Патент на изобретение (полезную модель, промышленный образец) призван обеспечить монополию его обладателя на использование определенного технического или дизайнерского решения. Однако эта монополия не может быть абсолютной; необходимость ее ограничения продиктована как интересами общества, желающего в ряде случаев получить доступ к охраняемым техническим и дизайнерским решениям независимо от воли патентообладателя, так и законными интересами отдельных лиц.

Ограничения исключительного права патентообладателя можно подразделить на три группы:

допускаемые законом случаи свободного и бесплатного использования запатентованных объектов;

возможность для лиц, создавших тождественные решения независимо от патентообладателя, сохранить возможность их последующего применения;

право на истребование у патентообладателя возмездной лицензии на право использования охраняемого решения в принудительном порядке.

Допускаемые случаи свободного использования. Согласно ст. 10 Закона №160-З, не признаются нарушением исключительного права патентообладателя: применение защищенных патентами решений на транзитных транспортных средствах; проведение научного исследования или эксперимента над средством, в котором использованы защищенные решения; применение таких средств в случаях возникновения чрезвычайных

обстоятельств; применение в личных целях; разовое изготовление лекарственных средств в аптеках по рецепту врача, а также свободное использование продукта, содержащего защищенное патентом решение, правомерно введенного в Беларуси в гражданский оборот.

Очевидно, что приведенный перечень ограничений прав правообладателей требует критической оценки и пересмотра с целью более полного учета интересов общества. Одним из таких направлений является расширение возможности использования защищенных патентами решений в научно-исследовательских, экспериментальных и учебных целях. В частности, следует законодательно закрепить норму, согласно которой не будет признаваться нарушением исключительного права патентообладателя любое использование защищенного патентом решения в исследовательских или экспериментальных целях. Как следствие, любое лицо перед принятием решения о целесообразности обращения к патентообладателю с предложением о приобретении патента или заключения лицензионного договора будет иметь возможность убедиться в наличии свойств, представляющих для него интерес, у соответствующего объекта промышленной собственности; такое использование будет являться экспериментальным, но не будет преследовать научные цели. Более того, расширение возможности свободного применения защищенных патентами решений в экспериментальных целях будет способствовать и повышению эффективности собственно научных исследований, при которых защищенные патентами решения также можно будет использовать не только в качестве объекта, но и в качестве инструмента исследования.

Совершенствование правовых норм, регулирующих право преждепользования.

Согласно ст. 39 Закона №160-З, любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, защищенных патентом, и независимо от их автора создало и добросовестно использовало на территории Республики Беларусь тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения его объема (право преждепользования). Тем самым обязательным условием для признания за лицом права преждепользования является создание соответствующего решения. Однако понятие «создавать» при буквальном толковании применимо лишь к человеку, своим интеллектуальным трудом воплощающему определенную идею или образ в конкретное техническое или дизайнерское решение. В отношении же юридического лица можно говорить лишь об организации и обеспечении процесса создания. В то же время именно юридические лица, организовавшие процесс производства определенного продукта до появления соответствующего патента, являются основными субъектами, заинтересованными в признании за ними права преждепользования. В результате право преждепользования не признается за лицами, в наибольшей степени заинтересованными в этом праве. Для сравнения: согласно норме п. 1 ст. 1361 ГК РФ, право преждепользования признается за лицом, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или

решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления. Небольшое отличие в формулировке радикальным образом расширяет круг субъектов права преждепользования, относя к ним любого, кто добросовестно применил тождественное запатентованному решение, независимо от того, кто был его создателем.

Еще одна проблема, требующая решения, связана с определением допускаемого объема использования. Это наиболее актуально в том случае, когда основанием для возникновения права преждепользования выступает только приготовление к использованию. Целесообразно включить в Закон норму, позволяющую преждепользователю требовать от патентообладателя заключения договора, устанавливающего объем свободного использования защищенного патентом объекта.

Совершенствование механизма истребования принудительных лицензий. Значимость принудительного лицензирования как инструмента получения правомерного доступа к новейшим научно-техническим достижениям нашла отражение в Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 гг., согласно которой требуют развития нормативное регулирование и практика использования механизмов принудительных лицензий в отношении технологий, имеющих приоритетное значение для развития здравоохранения, энергосбережения и других общественно значимых направлений деятельности, что предполагает как создание условий для более широкого применения существующего вида принудительных лицензий, так и возможное закрепление в законодательстве их иных видов.

Представляется, что развитие этого института возможно по следующим направлениям. Во-первых, необходимо введение новых видов принудительных лицензий, в числе которых следует назвать принудительные лицензии, выдаваемые в общественных интересах. При этом понятие последних может и должно трактоваться достаточно широко. В первую очередь, к этой категории следует отнести принудительные лицензии в отношении лекарственных препаратов, оборудования и способов лечения, необходимых для охраны здоровья. При этом норма статьи 5А (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающая возможность принудительного лицензирования в случаях злоупотреблений со стороны патентообладателя, будет соблюдена, поскольку отказ патентообладателя от добровольного лицензирования изобретений, необходимых для охраны общественного здоровья, вступает в противоречие с закрепленным в ст. 2 Гражданского Кодекса принципом приоритета общественных интересов и должен рассматриваться в качестве подобного злоупотребления. Дохийская декларация по вопросам Соглашения ТРИПС и общественного здоровья, принятая в 2001 г., прямо подчеркивает, что данное Соглашение не должно препятствовать государствам-членам в принятии мер по охране общественного здоровья. В связи с целью охраны общественного здоровья в параграфе 5(Ь) Декларации оговаривается право каждого государства выдавать принудительные лицензии и определять основания для их выдачи.

Кроме того, можно учесть опыт Российской Федерации. Ст. 1360 ГК РФ предусматривает возможность Правительства

принять решение, разрешающее использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в интересах национальной безопасности, с выплатой патентообладателю соразмерной компенсации, что по своей природе также является принудительной лицензией, предоставляемой в административном порядке.

Еще одно основание, по которому может выдаваться принудительная лицензия,- невозможность использования зависимого патента без нарушения прав владельца другого патента. При этом в качестве модели для регулирования отношений могут выступать нормы ст. 1362 ГК РФ, которые детально регламентируют условия и порядок предоставления таких лицензий. Ориентируясь на нормы ст. 31 Соглашения ТРИПС, российский законодатель в качестве основного условия называет необходимость для обладателя зависимого патента доказать, что это важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента.

Во-вторых, если речь идет о принудительных лицензиях, выдаваемых в связи с неиспользованием (недостаточным использованием) запатентованного объекта, необходима минимизация срока неиспользования, являющегося основанием требовать такую лицензию. В частности, установленный Законом №160-З пятилетний срок неиспользования или недостаточного неиспользования изобретения, исчисляемый с даты публикации сведений о патенте, представляется необоснованно длительным и в значительной мере снижающим эффективность института принудительного лицензирования; с учетом положений Парижской конвенции по охране промышленной

собственности данный срок может быть сокращен до 3 лет с даты выдачи патента.

Гражданско-правовая защита прав патентообладателей

Серьезная теоретическая проблема связана с необходимостью законодательного закрепления особенностей защиты исключительных прав патентообладателей. Одним из направлений совершенствования норм патентного права может стать использование компенсации как специального правового инструмента восстановления нарушенных имущественных интересов патентообладателя. Необходимость предоставления патентообладателю возможности вместо возмещения убытков, причиненных нарушением патента, требовать от нарушителя выплаты компенсации, размер которой будет определяться судом с учетом существа нарушения, обусловлена трудностями доказывания размера убытков, причиненных нарушением патентных прав, поскольку такие убытки выражаются преимущественно в виде упущенной выгоды.

Кроме того, представляется целесообразным конкретизировать в патентном законодательстве норму ст. 989 ГК Республики Беларусь, называющей в качестве возможного способа защиты нарушенного исключительного права изъятие материальных объектов, с помощью которых произошло нарушение и созданных в результате последнего материальных объектов, предусмотрев специальные правила конфискации товаров, признаваемых контрафактными в связи с нарушением патентных прав. СИ