Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

Ю.Т. Гульбин доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук

Юрий Терентьевич Гульбин, elgagz@yandex.ru

Одним из правомочий, составляющих исключительные права, является правомочие их использования. Товарные знаки как объект интеллектуальной деятельности выступают как товар, имеющий свои потребительские свойства. Посредством использования прав на знаки правообладатель реализует их потребительскую ценность.

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) использованию товарного обозначения посвящена статья 1484, в которой и раскрывается это понятие:

1) главным образом - это использование знака на товаре и его упаковке;

2) как условное - использование знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при условии наличия уважительных причин неприменения товарного знака традиционно на товарах или упаковке.

Названная норма указывает на круг субъектов, которые вправе использовать права на товарный знак. Это непосредственно сам правообладатель и лицо, которому право было предоставлено по лицензионному договору (лицензиат).

Статья 1484 ГК РФ находит свое продолжение в статье 1486 ГК РФ, согласно которой устойчивое неиспользование знака непрерывно в течение любых трех лет может повлечь за собой прекращение охраны такого знака. Вместе с тем стоит отметить, что право на использование товарного знака

не является одновременно обязанностью. Страх утери охраны знака - это стимул к реализации прав на товарные знаки и мера повышения эффективности функции, выполняемой знаками, с целью максимального уменьшения количества «мертвых» или «спящих» товарных обозначений для более четкой товарной ориентации потребителя.

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена при условии неиспользования знака непрерывно в течение любых трех лет после регистрации. Процедура прекращения инициируется любым лицом. При этом действует презумпция виновности правообладателя - ему вменяется обязанность представления доказательств использования товарного знака.

Согласно постановлениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 14503/10 и от 17 сентября 2013 года № 5793/13 из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Норма об обязательности использовать права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное, реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Законодатель признает использованием знака при изменении его отдельных элементов, не изменяющих его существа. Кроме того, законодатель предусмотрел возможность учета обстоятельств, по которым товарный знак не использовался. Эти

обстоятельства должны быть независящими от воли правообладателя. Следует отметить, что такие обстоятельства принимаются во внимание, но заведомо ни от чего не гарантируют.

Прекращение охраны, кроме рассматриваемых статей 1484 и 1486 ГК РФ, осуществляется в соответствии со статьей 1514 ГК РФ и приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22 апреля 2003 года № 56 «О правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам».

Вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака находится под пристальным доктринальным и судебным вниманием. В частности, рабочей группой Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 20 марта 2015 года 1 обсуждалось, в какой степени при решении в суде вопроса о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования должна учитываться однородность товаров. Для судебной практики было важно выяснить следующее:

• надо ли доказывать фактическое неиспользование товарного знака в отношении каждого товара, перечисленного в свидетельстве на товарный знак?

• достаточно ли использование товарного знака в отношении какого-либо из однородных объектов?

• как должен поступить суд, если в свидетельстве на товарный знак виды товаров указаны обобщенно?

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет по-

сле его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Прежде чем выносить суждение по этому вопросу, целесообразно иметь в виду, что в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 8817/2011 выражена позиция о необходимости доказывания фактического неиспользования товарного знака в отношении каждого товара или его форм.

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2014 года № СИП-78/2014 несколько смягчает такую трактовку - в нем оговаривается необходимость сохранения товарного знака для родового товара (молоко и молочные продукты, хлебобулочные изделия).

На упомянутом обсуждении Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам группа специалистов сделала выбор в пользу первой позиции, которую утверждает постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 8817/2011.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения 2.

Протокол № 9 заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 20 марта 2015 года. Ш1_: http://ipc.arbitr.ru/node/13683

См. Информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 мая 2009 года № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» // Патенты и лицензии. 2009. № 6.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства:

• род (вид)товаров;

• потребительские свойства и функциональное назначение товаров (объем и цель применения);

• вид материала, из которого изготовлены товары;

• взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров;

• условия реализации товаров (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть);

• круг потребителей товаров;

• традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Названные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и указаны в постановлениях Президиума от 24 декабря 2002 года № 10268/02, от 18 июля 2006 года № 2979/06 и от 17 сентября 2013 года № 5793/13.

Следует отметить, что процедура неиспользования товарного знака, в результате чего правовая охрана знака может быть прекращена, имеет болезненный для хозяйствующих субъектов характер, поскольку прогнозировать судебное решение невозможно. Нередко из-за недостаточно активной роли представителей в судебном процессе, а то и самих правообладателей, последние лишаются права на использование товарного знака, которым они обладали.

Так, решением Суда по интеллектуальным правам от 4 августа 2015 года по делу

№ СИП-50/2015 по иску ООО «НоваДент» к ООО МНПК «Вяткабиопром» досрочно была прекращена правовая охрана товарного знака «НовоДЕНТ» по свидетельству Российской Федерации № 283575 в отношении услуг 44-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

По мнению суда, представленные обществом МНПК «Вяткабиопром» лицензии, предоставляющие право на осуществление медицинской деятельности, не свидетельствуют об оказании зубоврачебной помощи. Наличие у общества лицензии на право осуществления медицинской деятельности по оказанию зубоврачебной помощи означает только исполнение неких условий или соответствие требованиям, установленным законодательством и иными нормативными актами, на момент обращения за разрешением осуществлять определенную деятельность, но не подтверждает осуществление таковой в определенный период с использованием оспариваемого товарного знака в качестве индивидуализации услуг ответчика.

Суд не принял в качестве надлежащих доказательств незаполненные бланки договоров возмездного оказания услуг, поскольку они не содержат информацию о том, кому были оказаны услуги (фамилия, имя и отчество пациента), отсутствуют номер и дата заключения договоров, подписи сторон, а также доказательства возмездно-сти оказываемых услуг.

Также суд не принял в качестве доказательства экспертное заключение от 3 декабря 2007 года № 66/Э ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» об установлении соответствия (несоответствия) медицинской деятельности в стоматологическом кабинете по указанному обществом адресу государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по состоянию на 3 декабря 2007 года, поскольку указанный документ не подтверждает осуществление правообладателем деятельности по оказанию зубоврачебной помощи в спорный период

(экспертное заключение датировано 2007 годом, а эта дата не входит в оспариваемый период).

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о том, что учредителями обществ «Ново-ДЕНТ» и МНПК «Вяткабиопром» являются одни и те же лица, также не были приняты судом в качестве относимых и допустимых доказательств, поскольку эти сведения не подтверждают факт использования правообладателем либо с его согласия оспариваемого товарного знака по испрашиваемому классу МКТУ.

Представленные же фотографии вывески с обозначением «НовоДЕНТ», по мнению суда, не доказывают использование ответчиком спорного товарного знака для оказания услуг 44-го класса МКТУ в спорный период.

Оценив представленные документы, суд пришел к выводу о том, что они не подтверждают использование товарного знака по смыслу статей 1484 и 1486 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что обществом «НовоДЕНТ» не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака, не представлены документы, свидетельствующие о невозможности использования товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования истца.

Примерно в таком же ключе Судом по интеллектуальным правам принято и решение от 11 августа 2015 года по делу № СИП-123/2015. Это дело примечательно и тем, что, поскольку ответчик на судебном заседании не присутствовал, вынося решение, суд в основном руководствовался фактами, представленными только истцом.

Суд досрочно прекратил правовую охрану словесного товарного знака «ЫОУЕХ» по свидетельству Российской Федерации № 314337 в отношении части товаров

7-го, 8-го, 9-го и 16-го (карандаши) классов МКТУ вследствие его неиспользования.

Суд обосновал свое решение следующим: рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец планирует осуществлять производство товаров 7-го,

8-го, 9-го и 16-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, истец, общество «НОВЭКС», указывает на то, что ему принадлежит фирменное наименование, правообладателем которого оно является с 19 ноября 2008 года согласно сведениям из ЕГРЮЛ, и которое в латинской транслитерации (ЫОУЕХ) идентично оспариваемому товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 314337 «ШУЕХ».

Также истец сослался на то, что вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2014 года по делу № СИП-291/2014 по его заявлению досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 314337 в отношении товаров 7-го, 8-го, 9-го, 16-го и 21-го классов МКТУ. Однако после принятия указанного решения о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака вследствие его неиспользования правообладатель не устранил препятствия для регистрации собственного товарного знака со словесным обозначением «ЫОУЕХ».

Суд пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак со словесным обозначением «ЫОУЕХ» по свидетельству Российской Федерации № 314337 и словесное обозначение «ЫОУЕХ», предъявленное к регистрации в качестве собственного товарного знака обществом «НОВЭКС» по заявке № 2014725269, являются тождественными.

Также суд принял во внимание, что фирменное наименование общества «НОВЭКС» в латинской транслитерации (ЫОУЕХ) идентично оспариваемому товарному знаку «ЫОУЕХ» по свидетельству Российской Федерации № 314337.

Исходя из изложенного суд пришел к выводу о том, что истец имеет намерение осуществлять деятельность по производству товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

При этом Суд по интеллектуальным правам принял во внимание то обстоятельство, что решением Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2014 года по делу № СИП-291/2014, вступившим в законную силу, по заявлению общества «НОВЭКС» как заинтересованного лица досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 31 4337 в отношении товаров части товаров 7-го, 8-го, 9-го, 16-го и 21-го классов МКТУ.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что общество «НОВЭКС» является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, тождественное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 314337 в отношении товаров 7-го, 8-го, 9-го и 16-го классов МКТУ, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в указанной части.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 7-го, 8-го, 9-го и 16-го классов МКТУ, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Аналогично приведенному судебному вердикту (без присутствия ответчика) Судом по интеллектуальным правам было вынесено решение от 11 августа 2015 года по делу № СИП-938/2014 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 982495 в отношении товаров 14-го класса МКТУ

(«изделия ювелирные; камни драгоценные; часы и прочие хронометрические приборы»).

Следует отметить, что уведомление ответчика производилось по правилам Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенной в Гааге 15 ноября 1965 года. В соответствии с этими правилами Судом по интеллектуальным правам был направлен запрос о вручения копии определения о назначении дела к судебному заседанию от 22 декабря 2014 года в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика, а именно в региональные суды округов Монтань и Валь-де-Рюз.

Оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств дела, суд пришел к выводу о том, что компания «Монстр Энерджи Компании» является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «MONSTER» по международной регистрации № 982495 в отношении товаров 14-го класса МКТУ.

Учитывая изложенное, суд заключил, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны словесного товарного знака «MONSTER» по международной регистрации № 982495 в отношении товаров 14-го класса МКТУ.

Суд отметил, что ответчиком не представлены возражения против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказан факт использования словесного товарного знака «MONSTER» по международной регистрации № 982495 в отношении товаров 14-го класса МКТУ, а также не представлены доказательства того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны

товарного знака вследствие его неиспользования.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией «Грэхэм СА» не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 14-го класса МКТУ, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как мы видим, при реализации процедуры прекращения охраны товарного знака вследствие его неиспользования происходит столкновение правовых и хозяйственных интересов хозяйствующих субъектов. Уже само наличие судебной процедуры свидетельствует о споре, наличии аргументов, призванных вылиться в доказательства, присущих обеим сторонам судебной тяжбы.

Подобный подход не всегда эффективен для хозяйственной сферы. По мнению автора настоящей статьи, эффективность результата спора по прекращению охраны товарного знака вследствие его неиспользования можно повысить, если ввести понятие принудительной лицензии для товарного знака.

Если правообладатель не смог доказать факт использования товарного знака, хотя и предпринял меры для такого использования, то он не должен быть наказан. Компромиссом для спорящих сторон может послужить то, что истцу, стремящемуся получить права на знак, будет предоставлена принудительная лицензия на использование товарного знака, а сам факт такой принудительной лицензии заставит правообладателя (ответчика по иску) принять более эффективные меры по использованию своего права в отношении объекта спора (права на товарный знак). Срок принудительной лицензии можно определить в три года.

Если и после этого срока правообладатель (ответчик по иску) не примет меры по использованию товарного знака, то может быть реализована существующая процеду-

ра прекращения охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Как вариант выхода из положения можно предложить следующее: правообладателю (ответчику по иску заинтересованного лица) должен быть предоставлен льготный период на использование товарного знака, а факт такого льготного, фактически санационного, периода заставит правообладателя (ответчика по иску) принять более эффективные меры по использованию своего права в отношении объекта спора (права на товарный знак). Срок льготного (санационного) периода можно определить в один год. По истечении этого срока может быть реализована существующая процедура прекращения охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ИСТОЧНИКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52 (часть 1), ст. 5496.

2. О правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам : приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22 апреля 2003 года № 56 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 31.

3. Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием : информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 мая 2009 года № 3 // Патенты и лицензии. 2009. № 6.

4. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 20 марта 2015 года (протокол № 9). URL: http://ipc.arbitr.ru/ node/13683

5. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

от 17 сентября 2013 года № 5793/13. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».

6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 14503/10. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».

7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 8817/2011. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2014 года № СИП-78/2014. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс».

9. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2002 года № 10268/02. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Постановление Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 2979/06. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 августа 2015 года по делу № СИП-50/2015. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2015 года по делу № СИП-1 23/201 5. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2014 года по делу № СИП-291/2014. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

14. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2015 года по делу № СИП-938/2014. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

1 5. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам. Гаага, 15 ноября 1965 года.

РОСЭКО

ЗАО «Развитие и организация специалистов-экспертов комплексной оценки» (РОСЭКО) основано в 1997 году, работает на всей территории России и СНГ во

ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ ^ отраслях промышленности

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

♦ Оценка различных объектов: о предприятий

о ценных бумаг о инвестиционных проектов

о интеллектуальной собственности и объектов авторского права о недвижимости, машин, оборудования, транспортных средств, движимого имущества

♦ Консалтинговые услуги в области инновационной деятельности, комплексной оценки рисков

♦ Активное участие в формировании и развитии методической базы оценочной деятельности в России

Наши координаты:

125252, г. Москва, а/я 109 Ходынский бульвар, д. 13, офис XXIII Сайт: www.roseco.ru e-mail: roseco@roseco.ru Тел./факс: (495) 984-74-51, 984-74-52, 984-74-53