Компенсация за нарушение исключительного права на интеллектуальную собственность

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

Е.Н. Васильева*

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Право требовать выплаты компенсации за нарушение интеллектуальных прав впервые было сформулировано в кодифицированном источнике гражданского права - в четвертой части Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). Ранее право на компенсацию было закреплено в отдельных законах - сначала в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (п. 1 ст. 18), затем в Законе РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» (пп. 5 п. 1 ст. 49, в ред. 1995 г. - п. 2 ст. 49). В Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» схожие нормы нашли выражение в п. 4 ст. 46 в ред. 2002 г.

В ГК РФ соответствующие нормы этих законов не только были воспроизведены, но и получили дальнейшее развитие1, будучи системно оформлены. В гл. 69, содержащей общие положения, было сформулировано общее правило о компенсации, а специальные нормы - в других главах, посвященных отдельным институтам права интеллектуальной собственности. Такие правила были установлены только в отношении объектов авторского права, смежных прав, прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара.

Значительно обогатилось регулирование вопросов компенсации вследствие системных изменений и дополнений, внесенных в четвертую часть ГК РФ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Граж-

* Кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН.

1 См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. С. 433.

Труды Института государства и права Российской академии наук № 6/2015

данского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 в рамках реализации Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. В частности, в ГК РФ были включены нормы о компенсации применительно к защите патентных прав.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. В соответствии с ГК РФ автор или иной правообладатель вправе требовать выплаты компенсации вследствие нарушения исключительного права на: произведение (ст. 1301); объекты смежных прав (ст. 1311); объекты патентных прав (ст. 14061); товарный знак (ст. 1515);

наименование места происхождения товара (ст. 1537). При нарушении исключительных прав на иные объекты интеллектуальной собственности такой способ защиты не применяется.

Компенсация активно используется при судебной защите, однако именно судебная практика выявила значительные сложности при применении соответствующих норм ГК РФ. На это, в частности, указывает отсутствие единообразного применения норм о компенсации судами, а также тот факт, что вопросы компенсации неоднократно рассматривались на заседаниях Научно-консультативного совета (НКС) при Суде по интеллектуальным правам3. В ряде случаев решение практических проблем требовало теоретического обоснования. В аспекте же теоретического осмысления компенсации выявились неоднозначные подходы, прежде всего к определению ее правовой природы. Нет единого мнения относительно обоснованности данного способа защиты в гражданском праве с точки

2 СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.

3 См.: ЛамбинаВ.С. Протокол № 4 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (23 мая 2014 г., г. Екатеринбург) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь, 2014. С. 10-15; она же. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (5 сентября 2014 г.) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь, 2014. С. 45-59.

зрения компенсаторно-восстановительной функции гражданско-правовой ответственности.

В поисках ответов на вышеназванные вопросы в настоящей статье рассматривается правовая природа компенсации, выявляется круг нарушений, для которых устанавливается данная санкция, анализируются способы определения размера компенсации с учетом мнений отдельных авторов и позиции высших судебных инстанций и Суда по интеллектуальным правам по поводу права требовать уплаты компенсации.

Компенсация за нарушение исключительного права как основного вида имущественного интеллектуального права, устанавливающего монополию правообладателя на использование результата интеллектуальной деятельности или приравненного к ней средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, представляет собой самостоятельный способ защиты. Он не включен в перечень способов защиты гражданских прав, установленный в ст. 12 ГК РФ, но поименован в ст. 1252 ГК РФ и, следовательно, продолжает этот перечень в силу содержащейся в ст. 12 отсылки к закону как источнику высшей юридической силы, в котором могут содержаться указания на иные способы защиты.

Все исследователи сходятся во мнении, что компенсация по смыслу ст. 1252 ГК РФ представляет собой не только способ защиты исключительного права, но и гражданско-правовую санкцию и

4

гражданско-правовую ответственность .

В то же время нет единой позиции по вопросу о том, что должна компенсировать присуждаемая судом сумма, а также по вопросу отнесения данной гражданско-правовой ответственности к общей или специальной.

По мнению ряда авторов, поскольку компенсация выплачивается в погашение убытков, она призвана их компенсировать. Так, А.П. Сергеев считает, что «целью взыскания компенсации является возмещение убытков, причиненных обладателю авторских или смежных прав»5. Из этого следует вывод: если компенсация призвана покрыть убытки, она выполняет ту же роль, что и общий вид

4 Специальные нормы о компенсации содержатся в статьях ГК РФ, которые регулируют вопросы ответственности, что отражено в их наименовании (ст. 1301, 1311, 14061, 1515, 1537).

5 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд. М., 2005. С. 384.

гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, но имеет признак обеспечительной меры, поскольку требование о ее выплате не предусматривает доказывания убытков.

А.П. Сергеев, полемизируя с Л.С. Симкиным, полагающим, что «правовая природа выплаты компенсации отлична от возмещения убытков и представляет собой особый вид ответственности»6, отмечает, что нет никаких оснований для такого утверждения. «Напротив, обе санкции, равно как и требование о взыскании незаконно полученного нарушителем дохода, являются, в сущности, одной и той же мерой ответственности, а именно взысканием убытков, хотя компенсация последних и осуществляется разными способами»7. Если исходить из такого видения компенсации, тогда, действительно, суды должны учитывать при определении ее размера также размер убытков, в том числе способом, установленным в п. 2 ст. 15 ГК РФ, т.е. исходить из размера доходов, которые получило лицо, нарушившее исключительное право. Такой подход ведет к отрицанию самостоятельной природы компенсации за нарушение исключительного права.

На наш взгляд, правовая природа компенсации отлична от природы возмещения убытков. Как указывает Н.А. Шебанова, «следует, однако, иметь в виду, что компенсация, как она определена действующим законодательством, не является средством восстановления нарушенных имущественных прав в полном объеме, как это происходит при возмещении убытков (ст. 15 ГК). Частично восстанавливая нарушенные имущественные права, она одновременно выполняет и карательную функцию, представляя, в сущности, санкцию за допущенное нарушение»8.

Действительно, гражданскому праву известны и другие способы защиты, которые одновременно представляют собой специальную ответственность, выполняющую одновременно компенсаторно-восстановительную и карательную функции; в частности, неустойка и задаток взыскиваются за нарушение обязательства, и при этом не требуется доказывать наличие и размер убытков.

6 Цит. по: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 384.

7 Сергеев А.П. Указ. соч. С. 384.

8 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. 6-е изд. М., 2011. С. 255 (автор комментария к ст. 1252 Н.А. Шебанова).

Подход, который предложил законодатель для определения размера компенсации, свидетельствует о существенном превалировании карательной функции (функции наказания), несвойственном для гражданско-правовых санкций, над ее восстановительной функцией. Достаточно сравнить, например, размер упущенной выгоды, который на основании п. 2 ст. 15 ГК РФ можно определить, исходя из дохода, полученного нарушителем, и размер компенсации, который на основании ст. 1301 ГК РФ можно исчислить в двойном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Примечательно, что В.А. Дозорцев, размышляя над вопросами кодификации норм об интеллектуальной собственности, писал: «Специальное внимание нужно уделить ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, отдавая себе отчет в том, что получившие в последнее время распространение идеи замены убытков компенсационными выплатами разрушают принцип гражданско-право-

9

вой ответственности».

Разделяя точку зрения о самостоятельной природе компенсации, добавим к высказанным другими авторами аргументам следующее. Если исходить из буквального толкования нормы п. 3 ст. 1252 ГК РФ, то компенсация выплачивается за нарушение исключительного права, а вовсе не за причиненные убытки. Эта компенсация представляет собой специальный вид (форму) гражданско-правовой ответственности, поскольку в отличие от требования возмещения убытков - общей формы ответственности, применяемой при нарушении любого гражданского права, - взимается лишь за нарушение исключительного права. Условия наступления ответственности в форме компенсации (юридический состав) не включают в себя факт наличия убытков и причинно-следственной связи между неправомерным действием (бездействием), в котором выражается нарушение права, и этими убытками, а следовательно, отличаются от условий наступления ответственности в форме возмещения убытков. Право требовать возмещения убытков сформулировано в разделе «Общие положения», а право требовать компенсации - в специальных нормах раздела об интеллектуальной собственности.

Требование о выплате компенсации представляет собой альтернативный способ защиты. Следовательно, у правообладателя есть

9 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сб. статей. М., 2003. С. 400.

право выбора: требовать либо возмещения убытков по правилам ст. 15 ГК РФ, либо выплаты компенсации по правилам четвертой части ГК РФ. Оба указанных способа защиты одновременно представляют собой меры гражданско-правовой ответственности, поскольку порождают дополнительные негативные имущественные последствия для нарушителя. При этом возмещение убытков и компенсация соотносятся как основная и специальная форма гражданско-правовой ответственности, присущая только защите исключительного права. Компенсация не тождественна такой специальной форме гражданско-правовой ответственности, каковой является законная неустойка, так как она не имеет обеспечительной функции, а порядок снижения судом требований о компенсации отличается от установленного порядка снижения неустойки по ст. 333 ГК РФ, причем размер компенсации, определяемой в твердой сумме, нельзя снизить ниже минимального предела, установленного ГК РФ в 10 тыс. руб.

Чтобы подчеркнуть альтернативный характер компенсации как специальной формы ответственности, исключить какую-либо связь (зависимость) компенсации с убытками, целесообразно изъять слова «вместо убытков» из п. 3 ст. 1252 ГК РФ и дополнить эту норму словами: «Требование о выплате компенсации лишает правообладателя права требовать возмещения убытков». При изменении редакции этой статьи необходимо внести соответствующие поправки в ст. 1301, 1311, 14061, 1515 и 1537, в которых предусмотрены случаи, позволяющие требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права. Не требуют изменения редакции п. 3 ст. 1299 и п. 3 ст. 1300, поскольку в этих нормах отсутствуют слова «вместо возмещения убытков», а используется разделительный союз «или»: «правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушения возмещения убытков или выплаты компенсации...».

Под нарушением исключительного права правообладателя понимается использование объекта интеллектуальной собственности любым субъектом гражданского права без согласия правообладателя. Вследствие этого имеет место нарушение исключительного права как гражданского, имущественного и абсолютного права, содержание которого включает три правомочия (права) правообладателя: использовать данный объект по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом; разрешать использование такого объекта другому лицу; запрещать его использование любому лицу.

Характерным для защиты интеллектуальных прав является то, что меры, применяемые в случае нарушения исключительного права как абсолютного, используются и при нарушении договорного обязательства, когда лицензиат выходит за пределы разрешенного использования интеллектуальной собственности, установленные лицензионным договором. Нарушением считается выход лицензиата за пространственно-временные пределы, т.е. когда он осуществляет свои обязательственные права за пределами договорной территории или срока действия договора, а также если использует объект исключительного права лицензиара способами, не предоставленными ему лицензиаром. Выход лицензиата за пределы договора, по сути, представляет собой также нарушение не только обязательства, но и исключительного права лицензиара как абсолютного права. И в этом случае к лицензиату применяются те же санкции, что и к любому другому лицу, нарушившему исключительное право. На это указывает п. 15 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-ции»10 (далее - постановление № 5/29), где говорится, что п. 3 ст. 1237 ГК РФ определено: «использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором».

Далее отмечается: «Если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса)».

10 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6.

Устанавливая монополию правообладателя, законодатель в п. 5 ст. 1229 ГК РФ допускает ограничения этого права в случаях, установленных Кодексом, в том числе когда использование результатов интеллектуальной деятельности возможно без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение. При этом законодатель опирался на общую норму п. 2 ст. 1 ГК РФ, согласно которой гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства11.

Ограничения исключительного права представляют собой правовой механизм учета баланса частных интересов правообладателя и интересов других лиц, а также публичного интереса. В этом случае лица, имеющие право свободного использования объекта результата интеллектуальной деятельности (ст. 1273-1280, ст. 1306 ГК РФ), совершающие действия, не признаваемые нарушением исключительного права (ст. 1359), или правомерно использующие объект при отсутствии согласия правообладателя (ст. 1362), в том числе по разрешению Правительства РФ (ст. 1360), в силу права преждепользования и послепользования (ст. 1361 и п. 3 ст. 1400) не являются нарушителями. При этом необходимо соблюдение положений ГК РФ, предусматривающих обстоятельства, при наличии которых допускается такое использование, а также цели, иногда - объем такого использования, и ряд других требований (обязанность проинформировать об использовании, внести плату за использование). Несоблюдение указанных требований позволяет применять санкции, те же, что и за нарушение исключительного права, но не всегда можно требовать взыскания компенсации. Так, если допускается свободное использование, но при условии выплаты правообладателю вознаграждения, которое пользователь не выплачивает, то имеет место нарушение не исключительного права, а денежного обязательства и применяются соответствующие санкции - возмещение убытков на ос-

11 Указанная норма базируется на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ об ограничении прав и свобод человека и гражданина, трансформируя ее применительно к субъектам гражданских прав. 108

новании пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, а также уплата процентов за пользование чужими денежными средствами за весь период просрочки (ст. 395 ГК РФ). При этом проценты носят зачетный характер.

Высказывается и иная точка зрения на природу права на вознаграждение, согласно которой это право входит в содержание исключительного права. Так, в п. 10 постановления № 5/29 отмечается, что данное право входит в состав исключительного права. Согласно такой позиции при нарушении права на вознаграждение также можно заявлять требование о компенсации вместо требования о возмещении убытков.

Подобный подход представляется неверным, поскольку правовая природа и социальная направленность исключительного права и

права на вознаграждение настолько различна, что не позволяет их

12

соединять воедино .

Требование о выплате компенсации можно заявить также на основании ст. 1299 ГК РФ в случае нарушения права на применение технических средств защиты авторских прав и на основании ст. 1300 ГК РФ при нарушении прав на размещение информации об авторском праве. Поскольку информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, по смыслу регулирования к такой информации можно отнести также информацию, оповещающую о принадлежности исключительного права на произведение при использовании с этой целью знака охраны авторского права13. В силу содержащейся в ст. 1309 ГК РФ отсылки к ст. 1299 и 1311, а в 1310 - к ст. 1300 и 1311 требование о выплате компенсации вправе заявить также субъект смежных прав, когда нарушаются его права на использование технических средств защиты смежных прав и на использование информации о смежном праве.

Необходимо отметить, что в ст. 1299 и 1300 содержится исчерпывающий перечень запрещенных действий, под которыми понимается нарушение права на использование технических средств защиты

12 Подробнее см.: Васильева Е.Н. Конституционно-правовые основы гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности // Конституция России и отраслевое законодательство. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации. М., 2014. С. 238-242.

13 См.: Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2. С. 326 (автор комментария к ст. 1300 Е.Н. Васильева).

произведения (и соответственно объекта смежных прав) и информации об авторском праве (и соответственно о смежном праве), позволяющее правообладателю требовать выплаты компенсации.

Право на использование технических средств защиты и право на использование информации не составляют содержание исключительного права, они входят в группу иных интеллектуальных прав (ст. 1226 ГК РФ), поэтому предусмотренная в случае их нарушения компенсация не может рассматриваться как ответственность за нарушение исключительного права. Однако нарушение этих иных интеллектуальных прав может создать угрозу нарушения исключительного права, и как мера защиты указанных иных прав данная санкция выполняет превентивную функцию. Оценивая регулирование, представленное в ст. 1300 и 1301 ГК РФ, авторы комментария четвертой части ГК РФ указывают: «Подобная норма была необходима вследствие того, что нарушения, связанные с устранением технических средств защиты или информации об авторском праве, сами по себе могут не являться нарушением исключительного права, но, тем не менее, требуют применения адекватных мер правовой защиты, так как создают условия и предпосылки для нарушения ис-

14

ключительного права и иных авторских прав» .

Практическое значение имеет вопрос о том, кто вправе требовать уплаты компенсации. Безусловно, с таким требованием могут обратиться правообладатели. И.А. Близнец и К.Ю. Леонтьев особо обращают внимание на то, что взыскания компенсации могут требовать только обладатели исключительных прав15. Однако требование о выплате компенсации вправе заявить и лицензиаты на основании ст. 1254 ГК РФ, в которой указывается, что они могут защищать свои права лицензиата наряду с другими способами защиты также способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 ГК РФ. А в п. 3 ст. 1252 и установлено право требовать выплаты компенсации. Лицензиат вправе заявить данное требование в случае, если, во-первых, третьими лицами нарушаются исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которое составляет

14 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 433.

15 См.: Близнец И.А., Леонтьев К.Ю. Авторское право и смежные права: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М., 2009. С. 224-225.

предмет лицензионного договора; во-вторых, лицензиату выдана исключительная лицензия; в-третьих, допущенные третьими лицами нарушения исключительного права правообладателя (лицензиара) одновременно затрагивают (нарушают) права лицензиата. Поставить под сомнение наличие у лицензиата права на компенсацию можно в силу того, что согласно общему правилу она выплачивается в случаях, предусмотренных Кодексом. Иными словами, в ст. 1254 ГК РФ право лицензиата на компенсацию должно быть четко сформулировано. Однако отсутствие прямого указания о наличии у лицензиата права на компенсацию - скорее всего, недостаток законодательной техники. Возможность использования мер, предназначенных для защиты исключительного права как абсолютного, и при нарушении относительных прав, обусловленных лицензионным договором, в том числе взыскания лицензиатом компенсации, объясняется сущностной близостью исключительного права и права по исключительной лицензии. Каждое из этих различных по своей правовой природе прав создает и для правообладателя, и для лицензиата монопольное положение, но для правообладателя - в полном объеме и на весь срок действия исключительного права, а для лицензиата - только в пределах, установленных в договоре, и лишь на срок его действия.

Безусловно, лицензиат в этих случаях защищает свои собственные права, которые нарушаются, если в пределах срока и на договорной территории нарушитель несанкционированно использует объект интеллектуальных прав теми способами, которые предоставлены лицензиату. Это позволяет лицензиату выступать в суде с самостоятельными требованиями.

Законодатель по-разному формулирует правило о размере компенсации, предлагая правообладателю выбор из двух или трех вариантов: 1) любая сумма в абсолютном измерении в пределах от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (в твердом размере). Этот вариант предусмотрен во всех специальных нормах ГК РФ; 2) относительная величина, соответствующая двукратному размеру стоимости экземпляров контрафактной продукции, т.е. в зависимости от объема использования. Данный вариант расчетов установлен только для защиты исключительного права на произведение, на объекты смежных прав, на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. При нарушении патентных прав такой способ исчисления размера компенсации не применяется; 3) двукратный размер стоимости

права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. Этот вариант, который иногда в специальной норме объединяется с предыдущим (п. 4 ст. 1515 ГК РФ), невозможно применять при защите исключительного права на наименование места происхождения товара, поскольку право на данный объект необоротоспособно, и лицензионные договоры в отношении этого объекта интеллектуальных прав не могут быть заключены. Поэтому в ст. 1537 ГК РФ этот вариант не упоминается.

Такая вариативность породила вопрос, который обсуждался на заседании НКС: следует ли каждый из этих вариантов рассматривать как самостоятельный вид взыскиваемой компенсации или это различные способы исчисления компенсации?16 Практическое значение этого вопроса заключается в том, что если это самостоятельные виды компенсации, то выбранный правообладателем один вид компенсации впоследствии не может быть изменен, поскольку такое изменение означает изменение и основания, и предмета иска (ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ; далее - АПК РФ). Если же речь идет о различных способах, то правообладатель вправе изменить способ исчисления, так как в этом случае имеет место изменение размера требований.

В отношении размера компенсации в общей норме (п. 3 ст. 1523 ГК РФ) отмечается, что он определяется судом в пределах, установленных в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, однако в специальных нормах применительно к установлению размера компенсации в твердой сумме указан только один критерий, который должен учитывать суд, - характер нарушения.

Надо сказать, что высказываемые в литературе точки зрения относительно критериев, которыми должен руководствоваться в этом случае суд, неоднозначны. Так, А.П. Сергеев полагает, что «при определении конкретного размера компенсации суды учитывают предполагаемый размер убытков потерпевшего, размер извлеченных нарушителем доходов, масштабность нарушения, количество

16 См.: Ламбина В.С. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (5 сентября 2014 г.). С. 47.

потерпевших, степень вины нарушителя и некоторые другие факторы»17. По мнению Н.А. Шебановой, размер компенсации должен быть определен судом, исходя из конкретных обстоятельств, но размер компенсации не зависит от степени вины нарушителя и от общественной значимости совершенного нарушения18. Действительно, общественная значимость совершенного нарушения не играет роли при наложении гражданской ответственности в отличие от уголовной и административной ответственности. По вопросу учета степени вины предпочтительной представляется позиция Н.А. Ше-бановой, поскольку мерилом гражданской ответственности является не вина, а размер имущественных потерь лица, чье право нарушено. Кроме того, этот параметр не всегда можно учитывать, так как ответственность за нарушение исключительного права может наступить и при отсутствии вины нарушителя - это предусмотрено, например, в диспозитивной норме п. 3 ст. 401 ГК РФ в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В то же время если в санкции присутствует карательная функция, то учет степени вины вполне логичен. В нашей же ситуации возникает парадокс: закон устанавливает, что убытки в случае заявления требования о компенсации не должны учитываться, а судебная практика показывает, что их размер все-таки играет существенную роль. И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев, констатируя, ссылаясь на п. 3 ст. 1252 ГК РФ, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и при этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, все-таки рекомендуют такому правообладателю представлять в суде доказательства, подтверждающие примерный размер возможных убытков или дохода нарушителя, так как это поможет суду при принятии решения об определении разумного и справедливого размера

19

подлежащей взысканию компенсации .

По мнению М.А. Торчиновой, суд при определении размера денежной компенсации должен принимать во внимание последствия, которые повлекло или могло повлечь допущенное нарушение, а

17 Сергеев А.П. Указ. соч. С. 383-384.

18 См.: Шебанова Н.А. К вопросу о защите авторских прав в современной практике арбитражных судов Российской Федерации // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы. Сб. статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2008. С. 236.

19 См.: Близнец И.А., Леонтьев К.Ю. Указ. соч. С. 224.

также то, не будет ли размер денежной компенсации явно несоразмерен допущенному нарушению в гражданско-правовой сфере20. Такой подход вполне отвечает требованиям разумности и справедливости, как и общей направленности гражданско-правовой ответственности.

Позиция высших судебных инстанций по поводу обстоятельств, которые должны учитываться судами при определении размера компенсации, изложена в п. 43.3 постановления № 5/29: «Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Серьезная проблема, на наш взгляд, связана с вопросом, касающимся необходимости учитывать при исчислении компенсации предполагаемый размер убытков потерпевшего, размер извлеченных нарушителем доходов и т.д. Все это представляется спорным.

Во-первых, подобное требование не сформулировано в ГК РФ, наоборот, в п. 3 ст. 1252 указывается, что компенсация подлежит взысканию при доказанности только факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Обратное лишило бы правообладателя, у которого не возникло убытков вследствие нарушения его права или отсутствуют соответствующие доказательства, возможности использовать данный способ защиты. Такой же результат мог бы последовать, если бы нарушитель не извлек никаких доходов или их размер не известен правообладателю.

Учет всех указанных параметров утрачивает значение, когда истец заявляет требование о компенсации в твердой сумме, причем в минимальном ее размере, установленном законом, - 10 тыс. руб.

20 См.: ТорчиноваМ.А. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики. Сб. научных трудов. Т. 1 / Под ред. В.Н. Лопатина. М., 2008. С. 202.

Н.А. Шебанова, анализируя практику арбитражных судов РФ, приводит пример, когда в результате незаконного использования ответчиком результата интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежали истцу, последнему был причинен ущерб в виде недополучения доходов. «Истец избрал в качестве способа защиты не требование о возмещении данного ущерба (убытков), а требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 10 тыс. руб. Суд удовлетворил это требование, определив размер компенсации в соответствии с ориентировочной суммой причиненного ущерба. В данном случае размер компенсации был определен, исходя из примерной суммы лицензионного договора, который подлежал заключению в целях охраны исключительных прав истца и который в настоящее время заключен с другим лицом»21. На наш взгляд, использование судом всех этих показателей - наличие ущерба, факт заключения лицензионного договора с другим лицом и цена этого договора - избыточно в данной ситуации, поскольку было заявлено требование о компенсации в минимальном размере, снизить который суд не вправе, даже если бы истец вовсе не понес убытков. Эти показатели имели бы значение, если бы размер компенсации был заявлен истцом в более крупной фиксированной сумме, которая была бы воспринята как явно неразумная. И, кстати, в этом случае, как и в любом другом, неразумность требований должен доказать ответчик, т.е. опровергнуть презумпцию разумности, установленную в п. 5 ст. 10 ГК РФ. В ГК РФ нет указания на то, что данная презумпция не действует, когда речь идет о компенсации за нарушение исключительного права.

Позиция Суда по интеллектуальным правам относительно определения размера компенсации в твердой сумме, изложенная в Справке по вопросам о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, подготовленной к заседанию НКС 5 сентября 2014 г.22, заключается в следующем: если истец, заявляя требование о взыскании компенсации в твердом размере, не представит суду расчет и обоснование ее суммы, то при доказанности правонарушения с ответчика подлежит взысканию компенсация в минимальном размере (10 тыс. руб.).

21 Шебанова Н.А. Указ. соч. С. 236.

22 См.: URL: http://ipcmagazine.ru/ (дата обращения: 09.11.2015).

Когда правообладатель заявляет требование о выплате компенсации в размере двукратной стоимости экземпляров контрафактной продукции, он, по мнению Суда по интеллектуальным правам, вправе представить суду документы, экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на общий предполагаемый объем выпуска контрафактного товара за определенный промежуток времени (например, партия товарной продукции, тираж периодического издания и т.п.). Если ответчик - производитель или распространитель контрафактного товара не представит суду опровергающих расчеты истца доказательств, в частности, подтверждающих иное количество произведенного или предполагаемого им к продаже товара, суд выносит решение на основании представленных истцом документов. Компенсация при этом подлежит взысканию в заявленном истцом размере. Аналогичный подход предлагается применять и в случаях, когда ответчик уклоняется от представления истребованных на основании ч. 4 ст. 66 АПК РФ судом по ходатайству истца данных об объеме контрафактного товара.

Рассмотренный способ исчисления компенсации на первый взгляд наиболее объективен - количество и стоимость контрафактного товара должны и могут быть доказаны в суде. Вместе с тем этот способ вызывает большие сомнения как в аспекте его экономической обоснованности, так и в плане соответствия компенсаторной функции гражданско-правовой ответственности.

Стоимость товара, производимого с использованием объектов интеллектуальной собственности, включает расходы на его производство. В них наряду со стоимостью лицензии учитывается стоимость материалов, амортизационных отчислений на оборудование, оплату рабочей силы и затрат на электроэнергию и др. Кроме того, надо учитывать расходы производителя на упаковку, транспортировку, страхование, налоги, если закон позволяет относить их на себестоимость товара, и в целом - на продвижение на рынке (маркетинговые исследования, реклама и проч.), а также заложенную в цену товара прибыль (маржу). Таким образом, стоимость лицензионного права, используемого при производстве такой продукции, составляет лишь часть расходов производителя, причем не очень большую, как правило, обычно несколько процентов от себестоимости товара. В этой связи исчисление размера компенсации, исходя из полной стоимости контрафактного товара, да еще увеличенной

вдвое, вряд ли можно сопоставить с убытками, которые мог бы понести правообладатель. В любом случае, даже если учитывать карательную функцию этой санкции, достаточно было бы взыскивать компенсацию в одинарной стоимости контрафактной продукции.

Применение этой гражданско-правовой санкции не препятствует применению административной ответственности. В соответствии с ч. 3 ст. 32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях конфискованные экземпляры контрафактных произведений или фонограмм могут быть переданы обладателю авторских или смежных прав по его просьбе. Кстати, право требовать их изъятия имеет также и правообладатель. Такая самостоятельная специальная санкция установлена в пп. 4. п. 1 ст. 1252 ГК РФ.

Если с позиций административной ответственности конфискация контрафактных экземпляров с их последующим уничтожением вполне обоснованна, то аналогичная санкция, установленная в п. 4 ст. 1252, в совокупности с обязанностью выплатить двойную стоимость этих экземпляров в виде компенсации правообладателю еще более ужесточает карательную функцию гражданской ответственности. А возможность, предоставленная правообладателю, получить в собственность конфискованные контрафактные товары помимо компенсации, исчисленной в двойном размере их стоимости, ставит под вопрос компенсаторную функцию гражданско-правовой ответственности. Однако для такого в совокупности «тройного» получения имеются законные основания, ибо в ГК РФ нет никаких оговорок, позволяющих хотя бы снизить размер требований правообладателя, если он получил конфискованные экземпляры.

Показательно, что такой способ исчисления компенсации не установлен применительно к нарушению патентных прав, где доля стоимости лицензионного права в общей себестоимости продукции может быть не столь высокой по сравнению с другими расходами. А при нарушении исключительного права на товарный знак у нарушителя также есть возможность избежать применения санкций, если он удалит с товаров, этикеток, упаковок незаконно размещенный на них чужой товарных знак. Правда, в ГК РФ это действие выражено не как субъективное право, а как субъективная обязанность нарушителя. Это не значит, что добровольное удаление чужого товарного знака, в том числе в отсутствие такого требования со стороны правообладателя, будет рассматриваться как неправомерное

действие. Другое дело, что нарушитель не сможет сделать этого применительно к реализованным товарам. Также остается без ответа вопрос о том, можно ли заявить требование о выплате компенсации в отношении того количества товаров, с которого уже удален такой товарный знак. Представляется, что если это сделано до продажи товара или до его предложения к продаже, то будет иметь место восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и цель контрафакции - использование на рынке чужой репутации, которая в сознании потребителей ассоциируется с товарным знаком, не будет достигнута. В этом случае заявленное правообладателем требование о компенсации вряд ли будет обоснованным, поскольку с момента удаления чужого товарного знака исключительное право не будет считаться нарушенным. Тем не менее данную проблему желательно разрешить на уровне нормативного регулирования.

Помимо прочего, данный способ исчисления компенсации открывает простор для злоупотребления правом, в том числе когда у правообладателя, особенно лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием интеллектуальной собственности, имеются вполне доказуемые убытки, но ему выгоднее выбрать санкцию в форме компенсации, исчисляемую в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, и использовать ее против пусть и недобросовестного, но конкурента.

Учитывая вышесказанное, а также опираясь на приведенное выше мнение В.А. Дозорцева по поводу компенсации как гражданско-правовой ответственности, целесообразно исключить из ГК РФ способ исчисления компенсации по объему использования или сформулировать дополнительные нормы, например, запрещающие использовать данный способ исчисления компенсации при наличии убытков, при заявлении правообладателем требования передать ему контрафактные экземпляры, а также в случае, когда нарушитель самостоятельно принял меры к восстановлению положения, существовавшего до нарушения исключительного права.

По сравнению с определением размера компенсации по объему использования более разумным представляется способ, при котором компенсация должна составлять двойную стоимость лицензионного права. При этом судебная практика уточняет вид лицензии - простая (неисключительная). В п. 43.4 постановления № 5/29 отмечается: «Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения,

объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения».

Во-первых, в этом случае учитывается составляющая в себестоимости товара, которая не была оплачена производителем контрафактной продукции (аналог неосновательного обогащения). Во-вторых, если бы при расчете компенсации принималась во внимание только однократная стоимость лицензионного права, то ответственность утрачивала бы свою сущность, ибо никаких дополнительных негативных имущественных последствий нарушитель не претерпел бы, а двукратная стоимость лицензионного права соответствует смыслу гражданско-правовой ответственности. Схожее регулирование имеет место, когда идет речь об ответственности за нарушение заемного обязательства, когда в силу п. 1 ст. 811 ГК РФ помимо процентов за пользование суммой займа при просрочке его возврата заемщик также уплачивает проценты согласно ст. 395 ГК РФ (двойные проценты) или предусмотренную договором неустойку.

Интересна позиция судов по поводу определения компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или стоимости права использования интеллектуальной собственности.

Суд по интеллектуальным правам в уже упоминавшейся выше Справке по вопросам о взыскании компенсации за нарушение исключительного права отметил следующее. Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. № 16449/12, с учетом обстоятельств дела в случае выбора правообладателем одного из вариантов определения размера взыскиваемой компенсации - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака или в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) -суд вправе самостоятельно снизить компенсацию ниже двукратного размера стоимости контрафактных товаров или двукратного размера стоимости права. Данный правовой подход обусловлен необходимостью учета при определении размера компенсации как вида гражданско-правовой ответственности всех обстоятельств допущенного нарушения. Размер компенсации должен определяться исходя из

необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. При этом правообладатель должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. При этом, как отмечается далее в Справке, по состоянию на 1 октября 2014 г. в ГК РФ отсутствовали правила снижения компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права или в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров).

Статья 1252 ГК РФ в редакции от 12 марта 2014 г. претерпела изменения. Из нее удалена норма, согласно которой правообладатель был вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. Одновременно в нее включено правило о том, что, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом, но не может составлять менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Несмотря на исключение нормы о количестве неправомерных случаев использования, правообладатель может применять соответствующие меры защиты в отношении каждого отдельного случая нарушения его прав. Практика, однако, выявила проблемы с пониманием того, что является самостоятельным, отдельным случаем использования и как определять количество этих случаев.

Если исходить из того, что каждый способ использования, не исчерпывающий перечень которых, но включающий наиболее характерные для конкретного объекта интеллектуальной собственности возможности его использования, установлен в специальных статьях ГК РФ, представляет собой отдельное субъективное право правообладателя, входящее в содержание правомочия использования, то тогда несанкционированное использование только одним спосо-

бом - например путем воспроизведения произведения - будет составлять одно нарушение, двумя способами - воспроизведение и распространение экземпляров произведения путем продажи - два нарушения. Однако логичнее рассматривать это как одно нарушение, поскольку оба указанных действия лишь в совокупности достигают экономическую цель - получение дохода. Если же одновременно нарушается право на перевод, то имеет место нарушение права, не объединенного общей целью с предыдущими правами.

Если нарушитель неправомерно использует несколько объектов чужой интеллектуальной собственности, например несколько товарных знаков, то это также следует рассматривать как количественный показатель нарушений. Данный вывод подтверждается Верховным Судом РФ в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав23 (далее - Обзор) применительно к товарным знакам: «Незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак» (п. 32). Такой же вывод сделан и в отношении объектов авторского права: «Каждое из музыкальных произведений (песен), содержащихся на незаконно распространенном диске, является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите путем взыскания компенсации, размер которой рассчитывается за каждое из указанных произведений» (п. 2).

Такой способ может быть распространен и на все остальные виды интеллектуальной собственности. Но и здесь есть свои тонкости. Так, в отношении товарных знаков в Обзоре делается следующая оговорка: «Если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение» (п. 33).

23 Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 11.

Существует и такой подход, при котором нарушение определяется объемом использования: количество нарушений будет определяться количеством экземпляров контрафактного товара. В отношении этого способа позиции судов не совпадают. Так, Суд по интеллектуальным правам отмечает, в частности, что воспроизведение партии контрафактных экземпляров (товаров), тиража, серии и т.п., охватывающееся единой целью (умыслом) нарушителя, представляет собой одно нарушение исключительного права24.

Верховный Суд РФ высказывает иную позицию, полагая, что «одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками)» (п. 36 Обзора).

Нередко на практике возникает вопрос о том, можно ли считать отдельным случаем нарушения неправомерное использование либо каждой из отдельных частей произведения, либо наименования произведения или его персонажа. Сегодня это особенно актуально в отношении персонажей современных аудиовизуальных произведений.

Согласно п. 7 ст. 1259 ГК РФ авторское право распространяется и на часть, и на наименование произведения, и на персонаж, но лишь в том случае, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в какой-либо объективной форме.

Основной показатель самостоятельности, по мнению Суда по интеллектуальным правам, - возможность являться самостоятельными объектами гражданских прав и предметами гражданско-правовых сделок, в том числе договоров (например, видеоряда для использования в отношении трейлера кинофильма, отрывка поэтического произведения, музыки для использования в качестве рингтона, кадров кинофильма на обложке и т.п.).

Верховный Суд РФ также подтверждает возможность защиты исключительного права на персонаж, указывая, что «истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж как на часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как само-

24 См.: Справка по вопросам взыскания компенсации за нарушение исключительного права // URL: http: //ipcmagazine.ru/ (дата обращения: 09.11.2015).

стоятельный результат интеллектуальной деятельности» (п. 9 Обзора). Далее констатируется, что «незаконное использование части произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны». И делается вывод: «Совместное использование нескольких частей и (или) персонажей одного произведения образует один факт использования» (п. 10). К сожалению, в последнем предложении отсутствуют слова, поясняющие, что речь идет о таких частях и проч., в отношении которых не доказано, что они являются самостоятельным объектом охраны. Поэтому общий вывод Суда в отношении количества нарушений неоднозначен, хотя, исходя из смысла указанного пункта, можно сделать вывод, что если будет доказана самостоятельность каждого из персонажей, то несанкционированное использование каждого из них - отдельный случай нарушения.

Суд по интеллектуальным правам сформулировал следующую позицию в отношении нарушения прав на два и более персонажей: «.. .Незаконное использование части произведения (например, персонажа), даже являющейся самостоятельным объектом гражданского оборота, означает нарушение исключительного права на само произведение (использование части произведения - это фактически способ использования произведения). Поэтому незаконное использование нескольких частей (в том числе персонажа) одного произведения составляет одно нарушение исключительного права на само произведение»25. И далее следует вывод о том, что такое нарушение является основанием для однократного привлечения к ответственности за нарушение исключительного права на произведение в виде компенсации, а не многократного - по числу незаконно использованных персонажей одного и того же произведения.

Библиография

Близнец И.А., Леонтьев К.Ю. Авторское право и смежные права: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М., 2009.

25 Справка по вопросам взыскания компенсации за нарушение исключительного права, п. 12.

Васильева Е.Н. Конституционно-правовые основы гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности // Конституция России и отраслевое законодательство. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации. М., 2014.

Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. 6-е изд. М., 2011.

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сб. статей. М., 2003.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008.

Ламбина В.С. Протокол № 4 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (23 мая 2014 г., г. Екатеринбург) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь, 2014.

Ламбина В.С. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (5 сентября 2014 г.) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь, 2014.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд. М., 2005.

Торчинова М.А. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики. Сб. научных трудов. Т. 1 / Под ред. В.Н. Лопатина. М., 2008.

Шебанова Н.А. К вопросу о защите авторских прав в современной практике арбитражных судов Российской Федерации // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы. Сб. статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2008.