Некоторые проблемы патентного законодательства в судебной практике

Некоторые проблемы патентного законодательства в судебной практике1

Г.В. Разумова

заведующий отделом судебного представительства федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»

Галина Валерьевна Разумова, mimoza_19@mail.ru

Больше года прошло с момента вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ), которая кодифицировала правовые нормы, регулирующие правовую охрану объектов патентных прав. Следует отметить, что, несмотря на целый ряд нововведений, которые появились в ГК РФ, некоторые нормы практически воспроизвели формулировки норм ранее действовавшего законодательства, поэтому многие правовые проблемы, существовавшие в ранее действовавшем законодательстве, сохранили свою актуальность и в настоящее время.

В своей статье мне хотелось бы остановиться на некоторых проблемах, связанных с оспариванием правомерности выдачи патента на изобретение.

Патентом на изобретение может быть предоставлена правовая охрана группе изобретений в объеме формулы, содержащей несколько независимых пунктов. Однако возражение против выдачи такого патента может содержать доводы, касающиеся несоответствия какому-либо условию патентоспособности лишь одного изобретения группы. Рассмотрение таких возражений и вынесение по результатам рассмотрения

решений Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) урегулировано как нормами части четвертой ГК РФ, так и ранее действовавшими Патентным законом Российской Федерации2 (далее - Патентный закон) и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение3 (далее - Правила ИЗ от 2003 года).

Так, например, согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 1998 года4 (далее - Правила ИЗ от 1998 года) и пункту 19.5.3 Правил ИЗ от 2003 года, которые действовали на дату приоритета изобретений по оспариваемым патентам, патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы. Очевидно следующее: если при рассмотрении возражения против выдачи патента на группу изобретений установлено, что одно из них не соответствует условиям патентоспособности, патент признается недействительным полностью.

Несмотря на определенную ясность указанных норм, практика их применения в

1 Впервые материал статьи был размещен в журнале «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность». 2009. № 12. С. 30-36.

2 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 : с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 7 февраля 2003 года № 22-ФЗ : введен в действие с 11 марта 2003 года.

3 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение : утверждены приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 6 июня 2003 года № 82 : зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 года № 4852.

4 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение : утверждены приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 апреля 1998 года № 82 : зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1998 года № 1612.

суде формировалась непросто. В качестве примера, иллюстрирующего сложности, возникающие в процессе формирования судебной практики, проанализируем ситуацию, связанную с рассмотрением возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2261465 на группу изобретений «Способ рентгеновского контроля тела (варианты) и установка для его реализации (далее - Патент). Патент был выдан с формулой, содержащей четыре независимых пункта, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы.

В Палату по патентным спорам (далее -ППС) поступило возражение против выдачи Патента, мотивированное несоответствием изобретения условию патентоспособности «новизна» по независимому пункту 1 формулы. Коллегия ППС нашла обоснованным названный довод возражения. Таким образом, в соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ от 1998 года (действовали на дату приоритета изобретения) ППС было установлено, что Патент изначально был выдан неправомерно.

Заявителю было предложено в соответствии с пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам5 (далее -Правила ППС) внести изменения в формулу изобретения, так как без внесения таких изменений патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении он может быть признан недействительным частично. Заявитель не представил скорректированную формулу, а также отказался от предложения ППС исключить непатентоспособный пункт из формулы изобретения, и решением Роспатента указанный патент признан недействительным полностью.

Патентообладатель обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании решения Роспатента недействительным (дело № А40-121181/07-5-130). Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, поскольку посчитал,

что непатентоспособность одного из охарактеризованной в формуле по указанному патенту группы изобретений является основанием для признания его недействительным частично и выдачи патента с новой формулой, содержащей патентоспособные изобретения группы. При этом суд исходил из того, что убедительных доказательств, обосновывающих необходимость признания патента недействительным полностью, ответчиком не представлено. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил без изменения, указав на то, что решение Роспатента не соответствует статье 1398 четвертой части ГК РФ, в которой практически воспроизведена формулировка пункта 3 статьи 29 Патентного закона, поскольку Патент, по его мнению, должен быть признан недействительным частично.

Роспатент обратился в суд кассационной инстанции с жалобой, в которой указал следующее.

Суд первой и апелляционной инстанций согласился с выводами ППС о несоответствии изобретения условию патентоспособности «новизна» в независимом пункте формулы изобретения по Патенту.

Это обстоятельство в соответствии со статьей 1398 ГК РФ является основанием для признания Патента недействительным полностью или частично. При этом из названной нормы не следует, в каких случаях патент признается полностью, а в каких частично. Положения пункта 4 статьи 1398 ГК РФ указывают лишь на последствие, которое заключается в аннулировании патента. Таким образом, вывод суда первой и апелляционной инстанций о том, что решение Роспатента принято в нарушение статьи 1398 ГК РФ, неправомерен.

Более того, в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент с новым номером и новой формулой изобретения.

Очевидным является то, что невозможно признать Патент недействительным ча-

5 Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам : утверждены приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 года № 56 : зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2003 года № 4520.

стично до тех пор, пока в его формулу не будут внесены изменения, устраняющие ее непатентоспособность. Патентообладатель же в ответ на предложение ППС не представил новую формулу.

Коллегия ППС на основании пункта 4.9 Правил ППС ограничена лишь правом предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, то есть не вправе сама вносить их в формулу.

При таких обстоятельствах вывод суда первой и апелляционной инстанций о необоснованности признания решением Роспатента Патента недействительным полностью, а не частично неправомерен.

Суд кассационной инстанции удовлетворил жалобу Роспатента, отменил судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, оставил решение Роспатента в силе.

Суд кассационной инстанции указал также на то, что в связи с тем, что при признании патента недействительным частично выдается новый патент, суд обязан был применить Правила ИЗ от 2003 года, действовавшие на момент рассмотрения возражения. Подпункт 4 пункта 19.8 Правил ИЗ от 2003 года устанавливает, что если одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, признано не соответствующим условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента. Суд кассационной инстанции указал, что Патент не мог быть признан недействительным частично, решение Роспатента о признании его недействительным полностью правомерно.

Правообладатель обратился в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением, в котором просил пересмотреть в порядке надзора постановление Федерального арбитражного суда Московского округа, которым вынесенные судебные акты были отменены, в удовлетворении его заявления отказано.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в передаче дела № А40-12181/07-5-130 в Президиум для пересмотра в порядке надзора было отказано, суд не нашел оснований для пе-

ресмотра постановления, вынесенного в полном соответствии с существующим законодательством.

Таким образом, суд признал правомерными решения Роспатента, согласно которым признаются недействительными полностью патенты на группу изобретений в случае непатентоспособности одного из них. Конечно, это происходит в случае невозможности или нежелания правообладателя представить скорректированную формулу изобретения, устраняющую ее не-патентоспособность.

В заключение хотелось бы добавить, что в Верховном Суде Российской Федерации оспаривался пункт 5.1 Правил ППС, в соответствии с которым установлено, что внесение изменений в формулу изобретения может быть произведено только с согласия всех обладателей патента. Верховный Суд Российской Федерации указал, что норма названного пункта не противоречит ни Гражданскому кодексу, ни Конституции Российской Федерации. В решении суда отмечено, что в случае когда обладателями исключительного права на изобретение являются несколько лиц, правомерно требуется получение согласия каждого из них на внесение изменений в формулу изобретения. Волеизъявления всех правообладателей в равной степени защищают их права, поскольку осуществление прав одних лиц не должно нарушать права других.

Еще одним видом возражений, подлежащих рассмотрению в Палате по патентным спорам, является возражение против выдачи патента на полезную модель. Решения Роспатента, вынесенные по результатам таких возражений, также оспариваются в суде. Сложность рассмотрения таких споров заключается в том, что суд сталкивается с необходимостью определить, какие из признаков формулы полезной модели являются существенными, а какие нет. Связано это с тем, что экспертиза заявленной полезной модели на соответствие условиям патентоспособности при выдаче Роспатентом охранного документа не проводится, и при оспаривании вопрос о существенности признаков формулы полезной модели возникает в ППС, а затем в суде. В качестве

примера, иллюстрирующего сложности, возникающие в процессе формирования судебной практики, проанализируем ситуацию, связанную с рассмотрением возражения против выдачи патента на полезную модель Российской Федерации № 36363 «Гибкая упаковка для набора гигроскопических изделий (варианты)» (далее - Патент на полезную модель).

Патент на полезную модель был выдан с формулой, независимый пункт которой был изложен в следующей редакции: «Гибкая упаковка для приема по меньшей мере набора из двух текстильных гигроскопических изделий, отличающаяся тем, что изделия, свернутые в форме вытянутых прямых четырехугольных призм или цилиндров, размещены в ряд параллельно друг другу в упаковке типа пакет, который может быть выполнен прозрачным или непрозрачным, со стороны приема изделий может быть запаян или снабжен клапаном, образующим щель для изъятия изделий, с нанесенным на край липким клеевым слоем, позволяющим многократно открывать и закрывать пакет».

В Палату по патентным спорам поступило возражение против выдачи указанного Патента на полезную модель, мотивированное несоответствием запатентованной группы полезных моделей условию патентоспособности «новизна».

По результатам рассмотрения указанного возражения было вынесено решение о его удовлетворении и признании названного патента недействительным полностью.

Коллегией ППС было установлено, что в патенте США с более ранним приоритетом описано средство, представляющее собой упаковку, предназначенную, в частности, для приема по меньшей мере набора из двух текстильных изделий, которым присуще свойство гигроскопичности. При этом указанной упаковке присуще свойство гибкости, она может быть выполнена прозрачной или непрозрачной. Упаковка также снабжена клапаном, закрывающим предназначенную для изъятия изделия щель, на край клапана нанесен липкий клеевой слой, позволяющий многократно открывать и закрывать пакет. Кроме того, из патента США

известно выполнение пакета запаянным со стороны приема изделий. Также из названного источника известно размещение изделий в упаковке слоями.

В отношении признака независимого пункта формулы полезной модели «изделия, свернутые в форме вытянутых прямых четырехугольных призм или цилиндров, размещены в ряд параллельно друг другу» Палатой по патентным спорам было установлено, что это является несущественным, поскольку не является конструктивным элементом упаковки, не находится с ней во взаимосвязи, не влияет на функционирование упаковки и реализацию ее назначения.

Патентообладатель обратился в Дорогомиловский суд города Москвы с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. По мнению правообладателя, все признаки, изложенные в формуле полезной модели, являются существенными.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, оставив в силе оспариваемое решение Роспатента. В решении суда указано, что помещенные в упаковку изделия не являются конструктивным элементом упаковки, не находятся с ней во взаимосвязи, не влияют на функционирование упаковки и реализацию ее назначения.

Решение суда первой инстанции оставлено в силе определением Московского городского суда.

Описанный пример - один из немногих судебных процессов, в котором вопрос о существенности признаков формулы полезной модели был разрешен без назначения судом технической экспертизы. Суд посчитал, что для разрешения спора не требуется специальных технических познаний. Однако часто в подобных процессах возникают вопросы, требующие не только знаний соответствующего законодательства, но и специальных познаний, которыми действующие гражданские и арбитражные суды не обладают. Также для разрешения таких вопросов необходима практика проведения патентной экспертизы, которой гражданские и арбитражные суды не имеют.

Постоянное же назначение судом при разрешении этой категории дел технической и патентно-технической экспертиз в порядке, регламентированном Гражданским процессуальным кодексом и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, не выглядит оправданным, поскольку в нашей стране отсутствуют специализированные организации, компетентные проводить такие исследования. Более того, подобная практика не способствует объективному и всестороннему рассмотрению судами дел, связанных с правами на результаты интеллектуальной деятельности, поскольку экспертное заключение становится предопределяющим фактором при принятии решения. Вместе с тем суду затруднительно оценить правомерность выводов, содержащихся в экспертном заключении самостоятельно.

Отмена судами решений Роспатента на основании «экспертных» заключений организаций, некомпетентных в области патентного права, выглядит более чем необоснованным.

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что в настоящее время проблемы охраны промышленной собственности в России и особенно такого сложного объекта, как изобретение, в основном возникают не из-за принятия новых законов, а из-за сложностей их правоприменения. В связи с этим создание Патентного суда в Российской Федерации послужит важным шагом, способствующим развитию правоприменительной системы, процессу интеграции России в мировую экономику, где результа-

ты интеллектуальной деятельности приобретают все большее значение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

2. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 : с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 7 февраля 2003 года № 22-ФЗ : введен в действие с 11 марта 2003 года.

3. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение : утверждены приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 6 июня 2003 года № 82 : зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 года № 4852.

4. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение : утверждены приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 апреля 1998 года № 82 : зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1998 года № 1612.

5. Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам : утверждены приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 года № 56 : зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2003 года № 4520.