Договорная модель отчуждения исключительного права как вид распоряжения исключительным правом на товарный знак

Кононенко Роман Олегович

аспирант кафедры гражданского права Института экономики, права и гуманитарных специальностей г. Краснодара

Договорная модель отчуждения исключительного права как вид распоряжения исключительным правом на товарный знак

Аннотация

Статья посвящена исследованию договорной модели отчуждения исключительного права на товарный знак как одной из форм распоряжения исключительным правом на товарный знак. Выделены специфические особенности указанного договора. Автором определяется перечень существенных условий договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. Автор делает вывод о необходимости совершенствования законодательства регулирующего договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Annotation

The article is dedicated to the investigation of a contractual model of alienation of the exclusive trademark rights as the form of disposal of exclusive rights to the trademark. Specific features of the indicated agreement are allocated. The author defines a list of essential conditions of a agreement on alienation of the exclusive right to trademark. The author deduces that there is a necessity of legislation improvement regulating the agreement for alienation of the exclusive right to a trademark.

Ключевые слова: товарный знак, гражданские правоотношения, характеристика договора, тип договора, форма договора, срок договора, условия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, существенные условия договора.

Key words: trademark, civil matter, characterization of an agreement, type of an agreement, form of an agreement; terms of agreement, conditions of a agreement on alienation of the exclusive right to trademark, essential conditions of an agreement.

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее -ГК РФ) определена возможность обладателя исключительного права на товарный знак распорядиться им любым способом, не противоречащим закону и существу такого исключительного права, таким образом, закон практически не ограничивает свободу договора в данной сфере. При этом статья 1488 и 1489 ГК РФ устанавливают две основные договорные модели распоряжения исключительным правом на товарный знак: договор об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Предметом нашего рассмотрения является договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Ранее (до вступления в силу части четвертой ГК РФ), отчуждение исключительных прав на

товарные знаки по договору являлось проблематичным, поскольку для этих целей законодатель использовал конструкцию договора уступки права, что вступало в противоречие с общими положениями о цессии (глава 24 ГК РФ) [3, с. 90], ввиду того, что эти положения предполагают уступку только обязательственных прав, а права на товарные знаки входят в категорию исключительных [5, с. 120].

В связи с чем, необходимо отметить, что договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является новеллой ГК РФ, и, не касаясь дискуссий о допустимости существования такого права с точки зрения его моральной оценки, скажем, что возможность заключения такого договора с точки зрения права является прогрессивной. По существу, ни в какой другой сфере не производилось столь значительного нововведения. Правообладателю предоставлено значительно больше

23

возможностей распоряжения принадлежащими ему правами, чем ранее [6, с. 72].

Слово "отчуждение" представляет собой, во-первых, действие - акт распоряжения правом, целью и результатом которого является смена его собственника, и, во-вторых, результат такого действия - смену собственника, ставшую следствием отчуждения. Таким образом, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак относится в виду договоров, порождающих сингулярное правопреемство, то есть влекущих прекращение исключительного права у одного правообладателя и переход его к другому.

Общая характеристика договорам об отчуждении исключительного права на товарный знак дана в статье 1488 ГК РФ в соответствии с которой по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне -приобретателю исключительного права.

Необходимо отметить, что к указанным договорам применяются общие положения о сделках (статьи 153 - 181 ГК РФ), об обязательствах (статьи 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 -453 ГК РФ), поскольку иное не установлено четвертой частью ГК РФ или не вытекает из содержания или характера исключительного права на товарный знак. Из этого следует, что, с одной стороны, данные договоры входят в общую систему гражданско-правовых договоров и к ним применяются общие для нее правила, а с другой -они отличаются определенным своеобразием, выражающимся в наличии у них следующих специфических черт. Представляется удачным осуществление характеристики договора об отчуждении исключительного права на товарный знак посредством определения особенностей его правового регулирования.

Так, первой из особенностей указанного договора следует назвать, тот факт, что его субъектами могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели (статьи 1478, 1489 ГК РФ).

Законодателем предусмотрено, что договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может быть как реальным, так конценсуальным, что следует из положений пункта 1 статьи 1488 ГК РФ который гласит "правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право". Как известно, в основе

разграничения договоров реальных и консенсуальных лежит момент заключения договора, то есть признание правообразующим фактом либо самого соглашения (консенсуальный договор), либо основанной на соглашении передачи вещи или иного имущества (реальный договор) [1, с. 315]. Как нетрудно заметить, в основе указанного деления лежит момент признания договора заключенным. Если консенсуальный договор порождает обязательство с момента достижения соглашения между сторонами (пункт 1 статьи 433 ГК РФ), то для перфекции реального договора требуется также передача имущества (пункт 2 статья 433 ГК РФ). Реальная модель договора в первую очередь защищает интересы передающего, так как приобретатель не наделяется правом требовать передачи [2, с. 632].

Однако необходимо отметить, что "право - это явление идеальное, а не материальное" [11, с. 38], в связи с чем право нельзя физически передать, а следовательно, передача права не есть какое-либо действие, которое является либо моментом вступления в силу договора, либо действием по исполнению договора. Таким образом, модель реального договора в его традиционном смысле не может применяться к договорным отношениям по распоряжению исключительным правом на товарный знак. При этом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, согласно статье 1490 ГК РФ, подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и право на товарный знак переходит в момент государственной регистрации этого договора (пункт 3 статьи 433 ГК РФ, пункт 6 статьи 1232 ГК РФ), что является также одной из его особенностей. Таким образом, представляется, что договор об отчуждении исключительного права на товарный знак представляет собой конценсуальный и формальный договор.

Полагаем, что указание в определении лицензионного договора на то, что одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать другой стороне право в полном объеме, порождает правовую неопределенность его типа (реальный или конценсуальный), в связи с чем необходима корректировка пункта 1 статьи 1488 ГК РФ в части определения конценсульного типа указанного договора.

Относительно формы договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, необходимо отметить, что законодателем императивно предусмотрено обязательное его заключение в письменной форме (статья 1234 ГК РФ, пункт 1 статьи 1490 ГК РФ). Письменная

_____________________________________24

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ • 2010 • № 2

форма вышеуказанного договора подразумевает составление договора в виде единого документа, подписанного сторонами. При несоблюдении письменной формы договора он признается недействительным, что следует из пункта 2 статьи 162 ГК РФ. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Также следует отметить, что хотя закон прямо не предписывает, но по соглашению сторон договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может быть заключен в нотариальной форме. Порядок придания договору такой формы регулируется законодательством о нотариате.

Следующей особенностью договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак является то, что они, исходя из пункта 3 статьи 1234 ГК РФ, могут быть как возмездными, так и безвозмездными, при этом, при отсутствии в в о з м е з д н о м д огов оре об о т ч у жд е н и и исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом, правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются в связи с тем, что крайне сложно определить цену, "которая обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги", если речь идет об исключительном праве на товарный знак.

Однако, с возможностью заключения договоров об отчуждении исключительного права безвозмездного характера не можем согласиться по следующим основаниям. Как отмечалось ранее, субъектами указанных договоров могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели, что является одной из его особенностей. По смыслу конструкции безвозмездного отчуждения права на товарный знак посредством указанного договора необходимо отметить, что по своей природе указанная сделка является договором дарения, соответственно к которой применимы нормы о дарении. Однако, в соответствии с пунктом 4 статьи 575 ГК РФ дарение в отношениях между коммерческими

организациями не допускается. Кроме того, известны случаи признания судами [12] безвозмездных договоров об отчуждении и ск л ю ч и т е л ь н о го п р ава нич т о жн ы м и н а основании статьи 575 ГК РФ. Таким образом, полагаем, что положение о возможности заключения безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права на товарный

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС знак следует признать не применимым в отношении указанного вида договоров.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является двухсторонним договором (или взаимным) в связи с тем, что обе его стороны наделены и правами, и обязанностями по отношению друг к другу.

Кроме того, в пункте 1 статьи 1488 ГК РФ четко указана цель заключения указанного договора -передача одной стороной в полном объеме принадлежащего ей исключительного права на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права. Поэтому указанный договор можно отнести к каузальным договорам, имеющим правовую цель, к достижению которой стремятся стороны.

Также одной из особенностей договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак является то, что согласно статье 1488 ГК РФ, исходя из делимости исключительного права на товарный знак может быть заключен как по отчуждению всего перечня товаров, в отношении которого он зарегистрирован, так и в отношении их части.

Рассмотрев общую характеристику договора об отчуждении исключительного права на товарный знак перейдем к анализу его существенных условий.

В целом складывающийся взгляд на существенные условия договора в юридической литературе сводятся к следующей формуле: существенными условиями договора могут быть признаны только такие его условия, отсутствие которых в тексте договора влечет признание его незаключенным [8, с. 104]. Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, под существенными условиями договора следует понимать те условия, которые названы именно в законе как существенные для договоров данного вида. Определение существенных условий договора имеет очень важное как теоретическое, так и практическое значение. При характеристике и выявлении существенных условий договора необходимо выделять те условия, которые составляют видообразующие признаки соответствующего договорного обязательства и как следствие включаются законодателем в само определение договора [4, с. 82]. Такие условия, безоговорочно

25

признаются существенными. При этом если в отношении какого-либо условия договора имеется диспозитивная норма, то отсутствие данного условия (имеется в виду, в "договоре-документе"), вовсе не означает, что соответствующее условие отсутствует в договоре, в связи с этим выделяют существенные условия договора, определенные диспозитивными нормами ("определимые существенные условия договора" [8, с. 105]). При характеристике и выявлении существенных условий договора необходимо выделять те условия, которые составляют видообразующие признаки соответствующего договорного обязательства и как следствие включаются законодателем в само определение договора [4, с. 82]. Такие условия, безоговорочно признаются существенными.

Как было уже ранее отмечено, общая характеристика договора об отчуждении исключительного права на товарный знак дана в статье 1488 ГК РФ. Из определения, данного в указанной статье можно выделить условия о предмете договора, объекте договора, объем передаваемого права и перечне товаров, в отношении которых передается право на товарный знак.

Однако представляется, что законодателем указаны не все необходимые условия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, в связи с чем предлагаем рассмотреть все условия указанного договора которые, являющиеся необходимыми при его заключении.

При рассмотрении предмета договора об отчуждении исключительного права на товарный знак необходимо разграничивать "предмет" и "объект" договора. Так, предмет указанного договора можно сформулировать исходя из его нормативного определения, в котором обозначена основная обязанность правообладателя - передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право. Объектом указанного договора является -"соответствующий товарный знак", при этом формулировка "соответствующий" видится не вполне удачной. В связи с чем необходимо конкретизировать понятие "соответствующий товарный знак" применив формулировку "товарный знак, с указанием номера и даты выдачи свидетельства, удостоверяющего исключительное право на товарный знак".

Интересным представляется мнение Е.Н. Васильевой [3, с. 92] о возможности заключения договора запродажи (предварительной купли-продажи) исключительного права на товарный знак, полагающей, что заключение таких договоров допустимо и не противоречит

законодательству. Указанное предложение представляется неприменимым по отношению к распоряжению исключительным правом на товарный знак, ввиду того, что при определении объекта договора о распоряжении указанным правом должно быть указано передаваемое право на товарный знак, с указанием номера и даты выдачи свидетельства, удостоверяющего исключительное право на товарный знак.

Объем передаваемого права должен быть обязательно указан как "передача права в полном объеме", что предполагает, что исключительное право на товарный знак передается приобретателю в объеме всех правомочий, которые имел сам правообладатель, при том, что в случае ограничения объема передаваемого права по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, с учетом положений статьи 431 ГК РФ, указанный договор может быть квалифицирован судом как лицензионный договор, а при отсутствии такой возможности будет признан недействительным.

Спор о возможности передачи исключительных прав на товарный знак в отношении в отношении всех товаров или в отношении части товаров не нашел своего однозначного разрешения в науке. Так, в юридической литературе [9, с. 664-665] существует мнение о том, что ГК РФ "полный объем" предусматривает неделимость исключительного права на товарный знак, в связи с чем указанное право не может быть передано на часть товаров. Однако, полностью соглашаясь с позицией В.И. Еременко и

В.Н. Евдокимовой [7, с. 79], отметим, что указание на "полный объем прав" подразумевает собой правомочия правообладателя, а не перечень товаров, в связи с чем если исключительное право на товарный знак передается в полном объеме в отношении только части товаров, то такой случай является частичной уступкой или делимостью исключительного права на товарный знак.

Поддерживая позицию Е.М.Нетбайя [10, с. 24] отметим, что в качестве существенного условия также следует выделять условие об имеющихся лицензиях, как исключительных, так и неисключительных с указанием их вида, способов использования объекта, территории и срока действия. При этом представляется, что в данном случае применимо положения статьи 460 ГК РФ.

Также в качестве существенного условия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак следует признать условие о вознаграждении, которое обязательно должно

_____________________________________26

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ • 2010 • № 2

содержаться в заключенном договоре. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются, в связи с тем, что крайне сложно определить цену, "которая обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги", если речь идет об исключительном праве на товарный знак. Необходимо отметить, что указание в тексте договора на намерение согласовать цену (вознаграждение) отдельным договором после регистрации перехода права является недопустимым и такой договор будет считаться незаключенным [13].

Кроме того, при рассмотрении существенных условий договора об отчуждении исключительного права на товарный знак следует отметить, что указание срока передачи права на товарный знак в данном виде договора является недопустимым условием и такой договор будет считаться недействительным.

В результате вышеприведенного исследования представляется возможным охарактеризовать договор об отчуждении исключительного права на товарный знак как заключаемый между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями в письменной форме формальный, двухсторонний, конценсуальный, казуальный, возмездный договор, требующий государственной регистрации в уполномоченном органе. В связи с чем пункт 1 статьи 1488 ГК РФ целесообразно изложить в следующее редакции: "По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне -приобретателю исключительного права".

В том числе полагаем целесообразным указать в статье 1488 ГК РФ условия, которые договор об отчуждении исключительного права на товарный знак должен предусматривать (как это, например, указанно в пункте 6 статьи 1235 ГК РФ в отношении лицензионных договоров). Таким образом, статью 1488 ГК РФ дополнить пунктом следующего содержания: "договор об отчуждении исключительного права на товарный знак должен предусматривать:

предмет договора путем указания на товарный знак, право на который переходит к приобретателю, с указанием номера и даты выдачи свидетельства, удостоверяющего исключительное право на товарный знак;

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИМ ПРОЦЕСС передачу исключительного права на товарный знак в полном объеме;

перечень товаров, в отношении которых передается исключительное право на товарный знак, в случае если право не переходит в отношении всех товаров;

условие о наличии, либо отсутствии обременений исключительного права на товарный знак (залог, выданные исключительные или неисключительные лицензии с указанием их вида, способов использования объекта, территории и срока действия); условие о вознаграждении.

1. Брагинский М. И, Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М., 2005. 848 с.

2. Брагинский М. И, Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 2. М., 2000. 800 с.

3. Васильева Е. Н. Договор об отчуждении исключительного права: понятие и правовая природа //Государство и право. 2009. № 12. С.90-95.

4. Витрянский В. В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной практике //Вестник ВАС РФ. 2002. № 6. С. 75-83.

5. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М., 2003. 416 с.

6. Добрякова Г. Э., Крохалева Л. П. Проблемы передачи исключительных прав // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. №4.

С. 72-75.

7. Еременко В. И., Евдокимова В. Н. О частичной уступке патента на изобретение //Адвокат. 2009.

№ 3. С. 76-79.

8. Кодификация российского частного права /под ред. Д. А. Медведева. М.:"Статут", 2008. 336с.

9. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации /Под ред. А. Л. Маковского. М.: "Статут", 2008. 715 с.

10. Нетбай Е. М. Договор об отчуждении исключительного права по законодательству Российской Федерации: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12:00:03/Е. М. Нетбай. М., 2010.

11. Скловский К. И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Практические вопросы. М.: "Статут", 2004.365с.

12. Определением ВАС РФ от 26 августа 2008 года № 10423/08

13. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2008 года по делу № А82-14365/2006-35.

27