Как закон помог защитить исключительное право на коммерческое обозначение

Татьяна Филимонова, Патентный поверенный РФ, старший юрист филиала юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в г. Перми, о том, как защитить исключительное право на коммерческое обозначение, и почему владельцам товарных знаков следует с осторожностью предъявлять претензии конкурентам о нарушении их прав.

Одним из наиболее известных средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий является товарный знак (в отношении товаров, работ, услуг), как его часто называют бренд. Однако следует помнить, что кроме товарного знака существуют и иные средства индивидуализации, как требующие государственной регистрации, например, наименования места происхождения товара, географические указания, так и не требующие таковой – коммерческие обозначения.

На все указанные средства индивидуализации признаются исключительные права. Зачастую исключительные права правообладателей различных средств индивидуализации «конфликтуют» между собой, поэтому, если не удается урегулировать конфликт мирным путем, правообладатель вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) за разрешением спора в административном порядке.

Рассмотрим на примере из практики как складываются процессы разрешения споров в административном порядке, связанные с нарушением исключительного права на коммерческое обозначение, которое является средством индивидуализации предприятия. Данный пример демонстрирует в целом сложившуюся правоприменительную практику Роспатента в этой сфере.

В адрес нашего клиента из ресторанного бизнеса за короткий временной промежуток поступило несколько претензий от правообладателя товарного знака с приоритетом от 11.01.2022, зарегистрированного в отношении услуг 43 класса МКТУ (кафе; рестораны и т.п.), о нарушении его исключительного права на товарный знак на основании использования рестораном в своей деятельности сходного до степени смешения обозначения.

В ходе анализа ситуации выяснилось, что клиент начал использовать в деятельности ресторана сходное до степени смешения с товарным знаком коммерческое обозначение, начиная с 2014 года, то есть задолго до даты приоритета товарного знака.

Исходя из положений п. 8 ст. 1483 ГК РФ , в которой сказано: «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака», было принято решение обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку, тем самым защитив клиента от претензионных требований правообладателя товарного знака и восстановив нарушенное исключительное право на коммерческое обозначение.

Таким образом, роли поменялись и нарушителем исключительного права, теперь уже на коммерческое обозначение, явился правообладатель товарного знака.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ: «Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 ГК РФ».

В соответствии со ст.1513 ГК РФ: «1. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом».

Также в соответствии с п. 3.2.10 Приказа «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке : «В Роспатент могут быть поданы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку».

На первый взгляд очевидно, что в случае если исключительное право на коммерческое обозначение возникло ранее даты приоритета товарного знака, речь идет именно о нарушении исключительного права на коммерческое обозначение.

Однако важно помнить, что коммерческое обозначение, в отличие от товарного знака, не требует государственной регистрации, соответственно единственным способом доказать его существование, а также дату возникновения исключительного права является документальное подтверждение путем сбора многочисленных доказательств.

При сборе доказательств необходимо учитывать следующее.

1. Наличие тождественности или схожести до степени смешения спорных обозначений. При анализе необходимо руководствоваться положениями Правил и оценивать обозначения (в данном случае речь идет о словесном и комбинированном обозначении, в состав которого входит словесный элемент) по таким критериям, как фонетическое, семантическое, визуальное сходство, как по отдельности, так и в различных сочетаниях.

2. Однородность товаров/услуг, в отношении которых используются обозначения. В нашем случае клиент занимается ресторанным бизнесом, а оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ (кафе; рестораны и т.п.), что говорит об однородности услуг.

3. Заинтересованность лица, подавшего возражение. В данном случае присутствует схожесть деятельности, а также наличие претензий от правообладателя товарного знака в адрес клиента, в связи с чем усматривается столкновение интересов двух лиц в одном сегменте рынка.

4. Факт наличия предприятия – имущественного комплекса. В соответствии со ст. 1538 ГК РФ: «1. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения».

В соответствии со ст. 132 ГК РФ: «Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности».

В качестве доказательства можно предоставить документы, подтверждающие право собственности либо аренды здания/помещения.

5. Начало использования и дата возникновения исключительного права на коммерческое обозначение. Одной из ключевых задач в подобных спорах является доказывание момента начала использования коммерческого обозначения и соответственно возникновения исключительного права на него. Исходя из правоприменительной практики Роспатента, очень важно представить документы, касающиеся вывески предприятия, в данном случае ресторана. Это могут быть такие документы, как: договор на разработку дизайн-макета вывески, договор на изготовление и монтаж вывески, документы муниципальных органов власти, разрешающих установку вывески на конкретном здании.

Дополнительными доказательствами наличия вывески на здании на конкретную дату могут служить скриншоты с картами с сайтов google.com и yandex.ru, на которых зафиксировано фото здания в разные периоды, а также фотографии здания, изготовленные на текущую дату с проставлением даты снимка. Полезно также представить договор на разработку сайта, свидетельство о регистрации доменного имени, скриншоты самого сайта, где также будет представлена вывеска предприятия.

6. Интенсивность использования и известность среди потребителей в пределах определенной территории.

В соответствии с п.1 ст. 1539 ГК РФ: «Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории».

В соответствии с п. 177 Постановления Пленума ВС РФ №10: «Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее)».

В качестве доказательств служат многочисленные гражданско-правовые договоры, а также государственные контракты, связанные с оказанием услуг ресторанного обслуживания; публикации в СМИ; отзывы потребителей на сайтах yandex.ru и 2gis.ru.

7. Непрерывность использования коммерческого обозначения в течение года до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также его использование на момент подачи возражения. В соответствии со ст. 1540 ГК РФ: «1. На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

2. Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года».

В нашем случае необходимо было доказать, что, кроме прочего, коммерческое обозначение непрерывно использовалось в период с 11.01.2021 по 11.01.2022, а исключительное право на него сохранило свое действие на момент подачи возражения, то есть на январь 2023 года. Основными доказательствами послужили кассовые чеки, в которых в качестве идентификации правообладателя коммерческого обозначения было обозначено следующее: наименование юридического лица, адрес места нахождения, ИНН, название ресторана.

Подводя итог, стоит отметить, что все указанные доказательства должны быть собраны в совокупности, поскольку, упустив из внимания хоть одно из них, мы рискуем получить отказ в удовлетворении возражения.

В нашем случае, однако, владелец коммерческого обозначения учел особенности рассмотрения таких дел, собрал достаточно доказательств использования коммерческого обозначения и добился признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью.

В свою очередь, владельцам товарных знаков можно рекомендовать быть более осмотрительными при предъявлении претензий о нарушении их прав.

1 Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков, 12-я редакция.

2«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023).

3 Приказ Минобрнауки России №644, Минэкономразвития России №261 от 30.04.2020 (ред. от 23.11.2022) «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023).

4Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 (ред. от 01.03.2023) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023).

5Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры"

Реклама