Коммерциализация ОИС: комментарий к Указу Президента Республики Беларусь №59

Коммерциализация ОИС:

комментарий к Указу Президента Республики Беларусь

№59

Сергей Лосев,

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин факультета права БГЭУ, кандидат юридических наук

Ключевым для комментируемого указа является понятие «результаты научной и научно-технической деятельности» (далее - результаты НТД). Под ними подразумеваются объекты интеллектуальной собственности (ОИС), созданные полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов (далее - государственные сред-

С 7 августа 2013 г. вступил в действие Указ Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 г. №59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств» (далее - Указ №59). Он заменил Указ от 31.08.2009 г. №432 «О некоторых вопросах приобретения имущественных прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжения этими правами». При этом основная идея нового законодательного акта состояла в том, чтобы устранить очевидные недостатки, присущие Указу №432, сместив акценты с определения принадлежности прав на результаты НТД на обеспечение их практического применения.

ства). Однако в сферу действия документа попадают не все ОИС, к разработке которых привлекалось госфинансирование, а только те, которые являются результатами НТД. Поэтому для определения объектов регулируемых Указом №59 отношений необходимо установить, что следует относить к научной и научно-технической деятельности.

Согласно Закону Республики Беларусь «О научной деятельности» к ее видам относятся проведение фундаментальных

и прикладных исследований, а также апробация их результатов. Фундаментальные научные исследования определены как теоретические и (или) экспериментальные исследования, нацеленные на получение новых знаний об основных закономерностях развития природы, человека, общества, искусственно созданных объектов. Такие исследования могут быть ориентированными, то есть направленными на решение научных проблем, связанных с практическими

о

X X

5

X

приложениями. Прикладные научные исследования ставят своей задачей применение результатов фундаментальных научных работ на практике. Их апробация определена как вид научной деятельности, состоящий в проведении проверки результатов исследований на предмет их пригодности для достижения конкретных целей. Таким образом, к созданию объектов интеллектуальной собственности могут приводить фундаментальные и прикладные научные исследования.

В Указе №59 специально оговаривается, что не подлежат обязательной коммерциализации полученные полностью или частично за счет бюджетных средств результаты:

фундаментальных научных исследований, если иное не определено в государственных программах, предусматривающих выполнение ориентированных фундаментальных научных исследований, и (или) договорах на их выполнение;

научных исследований, имеющих побочный характер, если иное не определено государственным заказчиком;

научных исследований, имеющих промежуточный характер.

По общему правилу результаты фундаментальных научных исследований коммерциализации не подлежат, а вот решение относительно ориентированных фундаментальных, а также исследований, имеющих побочный характер, согласно Указу №59, зависит от госзаказчика. К промежуточным результатам требование о коммерциализации не применяется в любом случае. Однако это указание не означает, что перечисленные результаты научной деятельности исключены из сферы действия комментируемого законодательного акта. Согласно норме п. 3 утвержденного Указом Положения о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств (далее -Положение), к ним применяются

правила об определении обладателя имущественных прав, а также о распоряжении ими.

В соответствии с нормой ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической политики» научно-технической считается деятельность, включающая проведение прикладных исследований и разработок. Что есть прикладные исследования, законодатель не уточняет. А вот разработка определяется как «деятельность, направленная на создание или усовершенствование процессов в конкретной области практической деятельности, в частности на создание новой продукции и технологий», что включает проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

К научно-технической деятельности также относится научно-методическое, патентно-лицензионное, программное, организационно-методическое и техническое обеспечение непосредственного проведения научных исследований и разработок, а также их распространение и применение результатов. Но эта составляющая сама по себе не приводит к созданию ОИС, поэтому понятие «научно-техническая деятельность» для целей Указа №59 можно свести к прикладным исследованиям и разработкам.

Сравнительный анализ норм Указов №59 и №432 позволяет отметить, что в новом документе, безусловно, более четко дано определение того, что следует понимать под результатами НТД. При этом правила указа применяются в отношении тех из них, которые созданы полностью или частично за счет государственных средств, к которым относятся средства республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных, а также государственных целевых бюджетных фондов; особое место среди последних занимают инновационные фонды.

Следует особо отметить, что действие Указа №59 не распространяется на случаи финансирования научно-технической

деятельности, осуществляемой за счет собственных средств государственных юридических лиц и иных источников, не относящихся к перечисленным выше.

Обязательная коммерциализация

Согласно Указу №59 результаты НТД, созданные полностью или частично за счет государственных средств, подлежат обязательной коммерциализации в порядке и сроки, предусмотренные Положением. Под коммерциализацией понимается введение в гражданский оборот или использование для собственных нужд результатов НТД либо товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением данных результатов, обеспечивающих достижение экономического и (или) социального эффектов.

Термин «введение в гражданский оборот» в Указе не определяется. В доктрине гражданского права им обозначают совершение сделок, влекущих переход каких-либо благ от их обладателя к другому лицу. В контексте комментируемого документа это понятие имеет широкое значение, поскольку включает в себя как сделки в отношении самих ОИС, так и в отношении товаров (работ, услуг), которые выполнены с использованием таких результатов. Но законодатель не уточняет, в каких случаях эти товары будут считаться созданными с применением результатов НТД. Ответ на последний вопрос можно найти в законодательстве об интеллектуальной собственности, в котором четко прописано, что является использованием изобретения, полезной модели, промышленного образца или сорта растения. Для секрета производства (ноу-хау) данное понятие следует определять исходя из существа информации, составляющей ноу-хау, и степени ее применения при производстве товара (работы, услуги).

Под использованием результатов НТД для собственных

нужд понимается «...деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя, не предусматривающая систематическое получение прибыли от использования результатов НТД и (или) вступление в гражданско-правовые отношения с другими лицами, а также деятельность, связанная с использованием результатов НТД при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ».

Способы коммерциализации подробно перечислены в п. 6 Положения. Ими могут быть:

реализация товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением результатов НТД, или их использование для собственных нужд;

предоставление на возмездной основе другим лицам права на использование результатов НТД;

полная передача на возмездной основе другим лицам имущественных прав на результаты НТД;

безвозмездная передача третьим лицам имущественных прав на результаты НТД, безвозмездное предоставление права на их использование с условием последующей их коммерциализации приобретателем способами, предусмотренными Положением;

иные способы, предусмотренные актами законодательства.

Данный перечень является открытым. Норма п. 7 Положения предоставляет обладателям имущественных прав на результаты НТД возможность по своему усмотрению выбирать способы их коммерциализации, если только они конкретно не определены договором с госзаказчиком.

В Указе используется два понятия: «обеспечение коммерциализации» и «осуществление коммерциализации». Первый означает коммерциализацию результатов НТД как собственными силами государственного заказчика, так и с привлечением исполнителей и иных лиц в рамках заключенного с ними договора. Тем самым госзаказчик

может обеспечить коммерциализацию результатов НТД, возложив соответствующую обязанность на исполнителя, создающего эти результаты, в рамках заключенного с ним договора. Согласно норме п. 5 Положения коммерциализация «обеспечивается государственными заказчиками», а непосредственно осуществляется обладателями имущественных прав на результаты НТД.

Указом устанавливаются сроки, в течение которых это должно произойти, а также определяются последствия нарушения требований, относящихся к коммерциализации. В качестве общего правила госзаказчик обязан обеспечить ее в течение 3 лет с момента создания результатов НТД (после получения охранного документа - для ОПС). Данная оговорка имеет существенное значение, поскольку патентование изобретений и сортов растений может занимать большой промежуток времени.

Если госзаказчик принимает решение оставить имущественные права за собой, то он обязан коммерциализировать результаты НТД в течение года после их создания (получения охранного документа). В противном случае ему необходимо в 30-дневный срок полностью передать права на результаты НТД либо право их использования резиденту Республики Беларусь (глава 4 Положения). При этом госзаказчик, руководствуясь п. 15 Положения, может распорядиться этими правами на безвозмездной основе при условии, что приобретающий их резидент в течение года осуществит коммерциализацию либо путем реализации товаров (работ, услуг), либо возмездной передачи прав третьим лицам.

Если госзаказчик не справился с этой задачей в трехлетний срок (когда он не является обладателем прав), ему необходимо в течение 3 месяцев передать права на эти результаты полностью либо предоставить право на их использование на основании неисключительной лицензии резиденту Республики Беларусь

через проведение торгов. Такой механизм возврата имущественных прав регламентирован в указе лишь частично - согласно п. 15 Положения резиденты, не осуществившие коммерциализацию результатов НТД в установленный срок, обязаны в течение месяца безвозмездно передать приобретенные (предоставленные) имущественные права на данные результаты государственному заказчику. Иные случаи должны специально оговариваться в договоре.

Отдельного анализа требует норма п. 1.2 Указа №59, согласно которой «.при необеспечении государственным заказчиком обязательной коммерциализации результатов НТД в порядке и (или) сроки, установленные в Положении, в том числе при невыполнении обязанности по полной передаче имущественных прав на результаты НТД или права на их использование резиденту Республики Беларусь в случаях, предусмотренных в Положении, государственные средства, за счет которых созданы данные результаты, считаются использованными с нарушением бюджетного законодательства, за исключением случаев наличия существенных объективных обстоятельств, не позволивших государственному заказчику обеспечить обязательную коммерциализацию этих результатов в установленный срок, и подлежат взысканию в бесспорном порядке в соответствующий бюджет с начислением процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком на дату взыскания». Данная норма не уточняет, у какого субъекта будут взыскиваться эти средства. Можно предположить, что у госзаказчика, поскольку именно его виновные действия являются основанием для применения указанной меры ответственности. Проблема состоит в том, что госзаказчик, как правило, выступает лишь в роли распорядителя бюджетных средств, и их истребование в бесспорном порядке физически невозможно,

о

X X

5

X

о

X X

5

X

тем более с начислением процентов. Поэтому при необеспечении коммерциализации результатов НТД исполнитель обязан вернуть полученные от госзаказчика средства в том случае, если это будет предусмотрено заключенным между ними договором.

Определение

принадлежности

прав

Указ №59 устанавливает правила, в соответствии с которыми должен определяться обладатель имущественных прав на результаты НТД. При этом законодатель не уточняет, что относится к категории «имущественные права». Однако если объектом регулируемых указом отношений выступают объекты интеллектуальной собственности, то под ними подразумеваются права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, при этом содержание прав зависит от того, о каком объекте идет речь. К числу имущественных относятся исключительные права на произведения науки, литературы и искусства; удостоверяемые патентами (свидетельствами) исключительные права на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топологии интегральных микросхем), включая право получения охранных документов на эти объекты, а также право на охрану конфиденциальности секретов производства (ноу-хау).

Указ №59 изменяет подходы в определении принадлежности прав на полученные результаты НТД - в отличие от Указа №432 он не содержит императивных норм.

Решения об установлении обладателя имущественных прав на результаты НТД, о их передаче и использовании, как и ранее, должны приниматься государственным заказчиком коллегиально. Данная сфера по-прежне-

му регулируется Инструкцией о порядке рассмотрения вопросов, связанных с приобретением имущественных прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжением этими правами, утвержденной постановлением ГКНТ Республики Беларусь от 13.11.2009 г. №26.

В п. 9 Положения закреплено общее правило: обладателем имущественных прав является головная организация-исполнитель или исполнитель - резидент Республики Беларусь, если иное не установлено данным документом или не предусмотрено решением государственного заказчика. Соответственно, ему принадлежит выбор - закрепить права за головной организацией или непосредственным исполнителем работ. Кроме того, данная норма сформулирована таким образом, что позволяет стать обладателем имущественных прав и иным субъектам (например, нерезидентам), если они выступают стороной договора на выполнение НИОКТР.

Из общего правила специально оговариваются следующие исключения:

если результаты НТД связаны с интересами национальной безопасности, в качестве обладателя прав должен определяться государственный заказчик и (или) исполнитель, являющийся подчиненной ему организацией, если иное не установлено законодательными актами;

в случае финансирования НТД частично за счет средств, не являющихся государственными, имущественные права остаются за государственным заказчиком или исполнителем совместно с лицом, затратившим собственные средства;

когда исполнителем выступает ВНК, имущественные права закрепляются за государственным заказчиком.

В качестве общего правила установлено, что в договорах на выполнение НИОКТР не допускается предусматривать совместное обладание правами на результаты НТД, за исключением случаев,

когда они связаны с интересами национальной безопасности, а также при софинансировании работ с использованием негосударственных средств.

Государственный реестр прав на результаты НТД

Указ №59 предполагает создание Государственного реестра прав на результаты научной и научно-технической деятельности, Положение о порядке его ведения утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.08.2013 г. №681 и возлагается на Госкомитет по науке и технологиям. Информация о включении в реестр должна сопутствовать заключаемым сделкам в отношении результатов НТД - наименование, а также сведения о номере и дате регистрации прав на них будут указываться в договорах, предусматривающих передачу обладателем имущественных прав на эти результаты или на их использование другому лицу.

В целом решение о создании подобного реестра, несмотря на явно бюрократический характер связанных с ним процедур, следует признать правильным, поскольку его существование должно в конечном итоге способствовать внедрению результатов НТД в практику. Правда, по-прежнему остается опасение подмены их патентной охраны внесением в реестр информации об абстрактных правах на результаты.

Договор на выполнение НИОКТР

Решение, принятое коллегиальным органом госзаказчика о принадлежности имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, закрепляется в договорах на выполнение НИОКТР. Однако он в

сфере действия Указа №59 имеет особенности. В частности, указом установлен дополнительный перечень существенных условий этих договоров:

определение обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты НТД;

право (отсутствие права) использования сторонами договора создаваемых результатов для собственных нужд, а также определение порядка и условий реализации этого права;

предоставление (непредоставление) государственному заказчику (головной организации-исполнителю) права требования от исполнителя передачи права на получение охранного документа либо его уступки в порядке, установленном актами законодательства;

обязанность исполнителя, являющегося обладателем имущественных прав, осуществить коммерциализацию результатов НТД в течение года после их создания (получения охранного документа);

обязанность исполнителя в месячный срок безвозмездно полностью передать государственному заказчику имущественные права на результаты НТД в случае неосуществления коммерциализации результатов в установленные сроки.

То, что сторонам договора необходимо определить обладателя имущественных прав и права использовать результаты НТД для собственных нужд, имеет принципиально важное значение в свете новой редакции ст. 726 ГК. Согласно ей в договорах на выполнение НИОКТР права на результаты работ принадлежат заказчику, а исполнитель может применять их для своих целей. Требование указа к сторонам урегулировать данный вопрос исключает применение презумпции, закрепленной в указанной статье. Требование от исполнителя передачи права на получение охранного документа госзаказчиком необходимо для гармонизации норм Указа №59 с патентным законодательством.

Распоряжение правами

на результаты НТД

В Указе №59 называются две формы распоряжения результатами НТД: передача имущественных прав и предоставление права на использование результатов. При этом согласно норме части четвертой п. 14 Положения передача имущественных прав на результаты НТД может быть полной или частичной «. с учетом требований настоящего Положения». Согласно ст. 984 Гражданского кодекса имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на ОИС, могут быть переданы полностью или частично другому лицу по договору. Предусмотрены две возможные формы распоряжения исключительным правом: заключение договора уступки (ст. 9841 ГК) и заключение лицензионного договора (ст. 985 ГК). Первое означает отчуждение исключительного права, второе - предоставление права использования объекта исключительного права на определенный срок. Таким образом, упоминаемую в Указе передачу имущественных прав можно рассматривать как синоним уступки, а предоставление права использования результатов НТД - как синоним лицензии.

Согласно части третьей п. 14 Положения передача имущественных прав на результаты НТД, способные к правовой охране в качестве ОПС, осуществляется в порядке, установленном актами законодательства о праве промышленной собственности. Из этой формулировки следует, что к сделкам, предметом которых выступают патентоспособные результаты НТД, нормы Положения не применяются. Однако эта оговорка относится только к «передаче». Ее можно толковать следующим образом: уступка права получения патента, а также уступка его самого регулируются нормами патентного законодательства.

Каким образом определен механизм распоряжения правами? В соответствии с п. 15 Положения государственный заказчик может безвозмездно передавать имущественные права на результаты НТД или предоставлять право их использования резидентам Республики Беларусь при условии их последующей коммерциализации в течение года после приобретения, но с соблюдением общего трехлетнего срока, отведенного на обеспечение этого процесса. При наличии достаточных оснований госзаказчик может продлить годичный срок, отводимый контрагенту для коммерциализации, до трех лет. Если субъект, которому были переданы права на использование результатов НТД, не справился за это время с поставленной задачей, он обязан в месячный срок безвозмездно передать приобретенные (предоставленные) имущественные права госзаказчику.

За резидентами Республики Беларусь признается право в последующем ими распорядиться. Во-первых, они могут безвозмездно передать право использования для собственных нужд этих результатов бюджетным организациям, то есть речь идет о заключении безвозмездных лицензионных договоров. Во-вторых, обладатель прав может передать их на возмездной основе:

резидентам Республики Беларусь с последующим информированием государственного заказчика в двухнедельный срок;

нерезидентам Республики Беларусь по согласованию с государственным заказчиком, если иное не определено международными договорами нашей страны. Решение о согласовании принимается государственным заказчиком коллегиально.

В качестве особого правила п. 16 Положения предусматривает, что имущественные права на результаты НТД, связанные с интересами национальной безопасности Республики Беларусь, могут безвозмездно передаваться государственным заказчиком -обладателем имущественных

о

X X

5

X

прав с соблюдением условия коммерциализации в течение года только государственным органам, а право на их использование - государственным органам и подчиненным им (входящим в их состав, систему) организациям.

В п. 20 Положения говорится о том, что государственный заказчик и (или) исполнитель - обладатели имущественных прав на результаты НТД, а также другие резиденты Республики Беларусь, которым безвозмездно полностью переданы такие права (при условии осуществления коммерциализации), при их возмездной передаче определяют условия и размер платы за них в соответствии с законодательством.

Гораздо более четко сформулирована норма, определяющая порядок использования средств, полученных госзаказчиком от возмездной передачи третьим лицам имущественных прав на результаты НТД, если последние были созданы за счет средств инновационного фонда, формируемого госзаказчиком. Такие средства должны быть перечислены в фонд в месячный срок.

Налоговые льготы

С включением в государственный реестр прав на результаты НТД связано предоставление ряда налоговых льгот, а именно:

1) освобождение от НДС оборотов по реализации на территории Республики Беларусь имущественных прав на результаты НТД, а также материальных объектов, относящихся к этим правам, если реализация одновременно сопровождается передачей таких объектов;

2) освобождение от обложения налогом на:

прибыль, полученную от реализации имущественных прав на результаты НТД;

прибыль от реализации материальных объектов, относящихся к этим правам, если реализация имущественных прав на результаты НТД одновременно сопровождается передачей таких объектов;

стоимость безвозмездно полученных имущественных прав на результаты НТД, а также материальных объектов, относящихся к этим правам, если их безвозмездное получение одновременно сопровождается передачей таких объектов.

Условием использования налоговых льгот является раздельный учет оборотов (выручки) по реализации имущественных прав и материальных объектов, связанных с результатами НТД, налоговых вычетов (затрат) и сумм, участвующих при определении налоговой базы по указанной реализации. Однако в соответствии с нормой п.п. 1.3.2. ст. 94 Налогового кодекса обороты по реализации имущественных прав на объекты промышленной собственности уже не облагаются НДС. Таким образом, реальное значение норма Указа №59 об освобождении от обложения НДС будет иметь для имущественных авторских прав, относимых к категории «результаты НТД», а также материальных объектов, относящихся к имущественным правам на результаты НТД. При этом, безусловно, требует ответа вопрос о том, что следует считать материальными объектами, относящимися к имущественным правам на результаты НТД.

Анализ положений Указа №59 свидетельствует о том, что он предполагает существенную либерализацию отношений, связанных с использованием результатов НТД, создаваемых с привлечением средств государства, при этом в качестве основной цели выступает коммерциализация, то есть доведение этих результатов до сферы практического применения. К сожалению, при этом Указ не предусматривает четкого механизма коммерциализации, и, что самое главное, не упоминает о необходимости обеспечения патентной защиты этих результатов, что может сказаться на эффективности применения нового законодательного акта.

Республиканский конкурс инновационных

проектов

ГКНТ продлевает до 1 ноября 2013 г. прием заявок материалов на участие в Республиканском конкурсе инновационных проектов. Его цели - стимулирование перспективных разработок, содействие в поиске инвестиционной поддержки для их реализации. Представленные проекты должны соответствовать приоритетным направлениям научно-технической деятельности и иметь детально проработанную стратегию коммер-циализации.Основные номинации конкурса «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект». Мероприятие проводится в 3 этапа: предварительное рассмотрение материалов, экспертиза инновационных проектов, определение победителей и призеров, которые получат дипломы и денежные премии.

Перспективные разработки Академии наук

Правительством рассмотрены перспективные разработки НАН Беларуси и предложения органов госуправления, облисполкомов и Минского горисполкома по их внедрению в реальном секторе экономики. В обсуждении приняли участие представители около 30 заинтересованных госорганов и организаций, курирующие научно-техническую и инновационную деятельность. Около 270 академических разработок, которые выполняются в рамках различных программ, проектов и договоров, были признаны перспективными для использования на практике. По итогам рассмотрений даны соответствующие поручения как госорганам, так и Академии наук, о проведении совместных семинаров, заключении договорных отношений по освоению разработок с определением условий, ответственности разработчика и пользователя, активизации работы с областями, подключению к этим вопросам проектных организаций и внедренческих структур.

ИринаЕМЕЛЬЯНОВИЧ