## Jedro

Sodišče druge stopnje je zmotno razlagalo kriterije uporabe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji iz prvega odstavka 48. člena ZIL-1. Zaradi nekokretiziranosti samega tožbenega predloga zahtevek tožeče stranke (za prepoved primerjalnega oglaševanja) ne omogoča presoje o predpostavkah kršitvenega dejanja in zato ne more biti utemeljen.

## Izrek

Reviziji se delno ugodi in se sodbi sodišč nižjih stopenj razveljavita v delu glede zahtevkov iz točk II.1, II.2, II.6, II.8, II.9, II.11, II.12 in II.13 izreka sodbe sodišča prve stopnje in v stroškovnem delu (točka 1 izreka sodbe sodišča druge stopnje v zvezi s točko III izreka sodbe sodišča prve stopnje, točka 3 izreka sodbe sodišča druge stopnje in točka II.14 izreka sodbe sodišča prve stopnje) ter se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

V preostalem delu se revizija zavrne.

Odločitev o stroških revizijskega postopka se pridrži za končno odločbo.

## Obrazložitev

1. Tožeča stranka je imetnica znamke CENTREKS, registrirane v besedi s standardnimi znaki, za blago v 9. razredu (med njim telekomunikacijske naprave) in storitve v 38. razredu (med njimi storitve telekomunikacij) Nicejske kvalifikacije in znamke TELEKOM SLOVENIJE. Tožena stranka naj bi po navedbah tožeče stranke na svoji spletni strani uporabljala znak IP CENTREX za storitve telekomunikacij, telefonske aparate in telefonske sisteme ter objavila tabeli z direktno primerjavo (sicer neprimerljivih) storitev tožeče stranke, označenih z znamko T. S., s svojimi storitvami. Tožeča stranka je zato s tožbo med drugim zahtevala: ugotovitev, da je znak CENTREX (podrejeno: znak IP CENTREX) kot uporabljen na spletni strani tožene stranke za storitve telekomunikacij, telefonske aparate ter telefonske sisteme podoben znamki tožeče stranke CENTREKS in da je znak CENTREX (podrejeno očitno: IP CENTREX) uporabljen za blago in storitve, podobne seznamu blaga in storitev znamke CENTREKS, zlasti telekomunikacijskim napravam in storitvam telekomunikacij; da se toženi stranki prepove uporaba znaka CENTREX (podrejeno: IP CENTREX) za storitve telekomunikacij in telekomunikacijske naprave; da se toženi stranki naloži, da obvesti vse stranke, ki so pri njej naročile storitev CENTREX ali IP CENTREX, da je znak CENTREX ali znak IP CENTREX uporabila protipravno in da je zakoniti imetnik znamke CENTREKS tožeča stranka; ugotovitev, da je tožena stranka storila dejanje nelojalne konkurence, s tem, ko je navedla cene storitev tožeče stranke ob znamki TELEKOM SLOVENIJE; da se toženi stranki prepove primerjalno oglaševanje s storitvami tožeče stranke na spletni strani tožene stranke; objavo sodbe v sredstvih javnega obveščanja; da se toženi stranki naloži plačilo 3,191.814,00 EUR z zamudnimi obrestmi.

2. Vsi zahtevki tožeče stranke so bili pravnomočno zavrnjeni.

3. Tožeča stranka je zoper sodbo sodišča druge stopnje vložila revizijo. Revizija je bila vročena toženi stranki, ki je v svojem odgovoru primarno predlagala, da se revizija delno zavrže delno pa zavrne, podrejeno pa, da se revizija v celoti zavrne.

Revizija je delno utemeljena.

4. V obravnavanem postopku se uporabljajo določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D; Uradni list RS, št. 45/2008). Sodba sodišča prve stopnje je bila namreč izdana 27. novembra 2008, kar je po njegovi uveljavitvi 1. oktobra 2008 (primerjaj prvi in drugi odstavek 130. člena ZPP-D ter 133. člen ZPP-D).

5. Vrhovno sodišče je sodbo sodišča druge stopnje preizkusilo le v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni (prvi odstavek 371. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP)).

Uporaba znaka (IP) CENTREX

6. Zahtevki tožeče stranke, ki se nanašajo na uporabo znaka (I.) CENTREX na spletni strani tožene stranke, so bili zavrnjeni na podlagi pravila o omejitvi pravic iz znamke v primeru uporabe označbe glede vrste storitve (b točka prvega odstavka 48. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1)). Po njem imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja označbe glede vrste storitev.

7. Sodišči nižjih stopenj sta ugotovili, da se beseda CENTREX ali CENTREKS v slovenščini uporablja kot oznaka za vrsto storitve v uradnih, strokovnih, publicističnih in reklamnih sporočilih.(1) Predstavlja okrajšavo za storitev delitve telefonske centrale (Central Office Exchange service).(2) Sodišče druge stopnje je nadalje presodilo, da jo je tožena stranka na svoji spletni strani uporabila opisno, saj je z njo označila tehnično enoto – centralo, ki povezuje posamezne priključke pri uporabniku.(3)

8. Ocena, da je tožena stranka označbo glede vrste storitve na svoji spletni strani uporabila opisno in da zato ni prišlo do zavajanja potrošnikov glede izvora blaga, je sodišču druge stopnje zadostovala za zaključek, da je bila konkretna uporaba (označbe glede vrste storitev) v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.(4) S takim sklepanjem sodišče druge stopnje ni eliminiralo pogoja dobrih poslovnih običajev kot to zmotno navaja tožeča stranka v reviziji, saj si je mogoče zamisliti tudi uporabo opisovalnega znaka, zavarovanega z znamko, na način, ki ni nujno zgolj opisen, četudi zatrjevani kršitelj navaja, da je bil znak uporabljen opisno.

9. Vendar pa bi sodišče druge stopnje pri presoji, ali je bila uporaba besede (IP) CENTREX na spletni strani tožene stranke skladna z dobrimi poslovnimi običaji, moralo poleg lastne ocene, da je bila uporaba (označbe glede vrste storitve) opisna in da ni prišlo do zavajanja potrošnikov glede izvora blaga, upoštevati tudi kriterije, ki jih je v zvezi z uporabo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v smislu prvega odstavka 6. člena Prve direktive Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljevanju Direktive)(5) razvilo Sodišče EU.

10. Sodišče EU je pogoj ravnanja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki predstavlja izraz obveznosti poštenega ravnanja v razmerju do legitimnih interesov imetnika znamke,(6) upoštevalo tako v kontekstu točke a (zadeva Céline,(7) v kateri je šlo za uporabo imena oz. firme) kot tudi v kontekstu točke b (zadeva Gerolsteiner,(8) v kateri je šlo za uporabo označbe geografskega izvora ter zadevi Opel(9) in Portakabin,(10) kjer se je zatrjevala uporaba opisnega znaka) in točke c (zadeva BMW(11) in Gillette Company,(12) kjer je šlo za uporabo znamke za označevanje namena storitve oziroma blaga) prvega odstavka 6. člena Direktive. Pri ugotavljanju ali je pogoj uporabe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji spoštovan, je Sodišče EU kot pomembno štelo predvsem v kolikšni meri upoštevna javnost (vsaj pomemben del te javnosti)(13) razume uporabo kot da ta označuje povezavo med proizvodi oziroma storitvami in imetnikom znamke ter v kolikšni meri bi se tretja oseba tega morala zavedati. Poleg tega je pomembno, ali znamka uživa določen ugled, ki bi ga tretja oseba lahko izkoristila za trženje. Navedene kriterije, ki so v zadevi Céline(14) res sprejeti v kontekstu uporabe firme (točka a prvega odstavka 6. člena Direktive), je Sodišče EU ponovilo (eksplicitno prva dva) v zadevi Portakabin(15) in to tudi v povezavi z uporabo po točki b prvega odstavka 6. člena Direktive.

11. Zaradi zmotne presoje, da je bila konkretna uporaba znaka (IP) CENTREX v skladu z dobrimi poslovnimi običaji (že) zato, ker je bil znak po oceni sodišča druge stopnje uporabljen za opis vrste storitve in ni prišlo do zavajanja potrošnika glede izvora blaga, so ostale nepreverjene tudi trditve tožeče stranke, da je CENTREKS znana, verjetno pa tudi sloveča znamka (list. št. 5), da gre za dobro uveljavljeno storitev tožeče stranke (zadnji odstavek list. št. 13) in da dobra vera ni podana, ker je tožena stranka začela z znamko zavarovan znak uporabljati desetletje po tem, ko je bila znamka tožeče stranke registrirana (list. št. 362). V tem kontekstu utegne biti odločilna tudi trditev tožene stranke, da je uporaba z znamko zavarovane besede nujna, da se strankam na strokoven način opiše, kaj se sploh prodaja in kaj je namen opreme, ki se prodaja (list. št. 119).

12. Zaradi zmotne razlage kriterijev uporabe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji iz prvega odstavka 48. člena ZIL-1 in posledično nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, ki onemogoča spremembo izpodbijane sodbe, je treba reviziji tožeče stranke delno ugoditi in sodbi sodišč nižjih stopenj v delih glede zahtevkov, ki se nanašajo na uporabo znaka (IP) CENTREX, razveljaviti ter zadevo v tem obsegu vrniti sodišču prve stopnje v novo sojenje (drugi odstavek 380. člena ZPP).

Primerjalno oglaševanje

13. Vrhovno sodišče pritrjuje sodišču prve stopnje, da tožbeni zahtevek „Toženi stranki se prepove primerjalno oglaševanje s storitvami tožnice na spletni strani tožene stranke.“ ne vsebuje konkretizirane oblike dejanja nedovoljenega primerjalnega oglaševanja (tretji odstavek na dvaindvajseti strani sodbe sodišča prve stopnje).

14. Zaradi nekonkretiziranosti samega tožbenega predloga zahtevek tožeče stranke (za prepoved primerjalnega oglaševanja) ne omogoča presoje o predpostavkah kršitvenega dejanja in zato ne more biti utemeljen.(16) To pa pomeni, da revizijske navedbe, ki napadajo presojo o izpolnjevanju kriterijev dovoljenega primerjalnega oglaševanja, zaradi nerelevantnosti za odločitev v tej zadevi ne terjajo odgovora (360. člen ZPP v zvezi s 383. členom ZPP).

15. Glede na navedeno je treba revizijo v delu, ki se nanaša na zahtevek za prepoved primerjalnega oglaševanja in z njim zvezane zahtevke zavrniti in potrditi sodbo sodišča druge stopnje (378. člen ZPP).

Stroški postopka

16. Stroški revizijskega postopka se pridržijo za končno odločbo (tretji in četrti odstavek 165. člena ZPP).

Op. št. (1): Drugi odstavek na deseti strani sodbe sodišča prve stopnje, drugi odstavek na osemnajsti strani sodbe sodišča prve stopnje.

Op. št. (2): Zadnji odstavek na šestnajsti strani sodbe sodišča prve stopnje.

Op. št. (3): Tretji odstavek na šesti strani sodbe sodišča druge stopnje.

Op. št. (4): Četrti odstavek na osmi strani sodbe sodišča druge stopnje.

Op. št. (5): 48. členu ZIL-1 ustreza 6. člen Direktive, ki je bila z ZIL-1 tudi prenesena v pravni red Republike Slovenije (tretji odstavek 1. člena ZIL-1). Enako določbo sedaj vsebuje 6. člen nove Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 10. 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

Op. št. (6): Glej npr. 33. točko obrazložitve sodbe Sodišča EU v zadevi C-17/06 z dne 11. 9. 2007, Céline SARL proti Céline SA. Sicer pa s temi besedami določa izjeme za pravice, dane z znamko, Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine - TRIPS (17. člen: Članice lahko določijo omejene izjeme za pravice, dane z znamko, kot so npr. poštena uporaba opisnih izrazov, pod pogojem, da te izjeme upoštevajo legitimne interese lastnika znamke in tretjih oseb).

Op. št. (7): Sodba Sodišča EU v zadevi C-17/06 z dne 11. 9. 2007, Céline SARL proti Céline SA.

Op. št. (8): Sodba Sodišča EU v zadevi C-100/02 z dne 7. 1. 2004, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. proti Putsch GmbH.

Op. št. (9): Sodba Sodišča EU v zadevi C-48/05 z dne 25. 1. 2007, Adam Opel AG proti Autec AG.

Op. št. (10): Sodba Sodišča EU v zadevi C-558/08 z dne 8. 7. 2010, Portakabin Ltd, Portakabin BV proti Primakabin BV.

Op. št. (11): Sodba Sodišča EU v zadevi C-63/97 z dne 23. 2. 1999, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) in BMW Nederland BV proti Ronald Karel Deenik.

Op. št. (12): Sodba Sodišča EU v zadevi C-228/03 z dne 17. 3. 2005, The Gillette Company in Gillette Group Finland Oy proti LA-Laboratories Ltd Oy.

Op. št. (13): Relevantna (upoštevna) je nagovorjena (ne pa morda splošna) javnost. Ugotovitve sodišč nižjih stopenj kažejo na to, da v obravnavanem primeru pomemben del nagovorjene javnosti predstavljajo strokovnjaki s področja telekomunikacij.

Op. št. (14): Sodba Sodišča EU v zadevi C-17/06 z dne 11. 9. 2007, Céline SARL proti Céline SA.

Op. št. (15): Primerjaj 67. točko obrazložitve Sodbe Sodišča EU v zadevi C-558/08 z dne 8. 7. 2010, Portakabin Ltd, Portakabin BV proti Primakabin BV.

Op. št. (16): Primerjaj sodbo Vrhovnega sodišča III Ips 36/2008 z dne 2. 6. 2009.