VSL sodba in sklep V Cpg 251/2015
Datum: 2015-03-05T01:00:00.000+01:00
ecli: ECLI:SI:VSLJ:2015:V.CPG.251.2015
sodisce: Višje sodišče v Ljubljani
oddelek: Gospodarski oddelek
institut: odškodnina - pravice iz blagovne znamke Skupnosti - nelojalna uporaba blagovne znamke - uporaba domene kot znamke - uporaba znamke na poslovni dokumentaciji - licenčna pogodba - odstop
jedro: Za uporabo domene kot znamke gre tudi v primeru, če se na spletni strani, ki je dostopna pod imenom domene, ponuja in razstavlja blago istega razreda, kot je tisti, za katere je imetnik registriral znamko.
zveza: ZPP člen 145, 145/2. Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti člen 9, 9/2, 9/2-b, 9/2-d .

## Jedro

Za uporabo domene kot znamke gre tudi v primeru, če se na spletni strani, ki je dostopna pod imenom domene, ponuja in razstavlja blago istega razreda, kot je tisti, za katere je imetnik registriral znamko.

## Izrek

Pritožbi se delno ugodi in se prvostopenjska odločba

1.) v izpodbijani II. 2. točki izreka spremeni tako, da je tožena stranka dolžna opustiti uporabo znaka VODAVODA na poslovni dokumentaciji v EU pod izvršbo;

2.) v izpodbijani II. 3. in V. točki izreka razveljavi ter se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

V izpodbijani II. 4. točki izreka se pritožba zavrne in se prvostopenjska sodba v tem delu potrdi.

Pritožba proti IV. točki izreka se zavrže. Pritožbeni stroški so nadaljnji pravdni stroški.

## Obrazložitev

Uvodna pojasnila Vročitev izpodbijane odločbe toženi stranki

1. Iz spisovnih podatkov je razvidno, da tožena stranka po tistem, ko je vložila odgovor na tožbo (s prilogami), v tem postopku ni več sodelovala. Tako ni odgovorila več na nobeno vlogo tožeče stranke, pa tudi na sodna pisanja ne. V tožbi, vloženi 19. 9. 2011, je navedeno, da posluje pod firmo X., d. o. o., s sedežem na D. V odgovoru na tožbo, ki ga je prvostopenjsko sodišče prejelo 12. 3. 2012 (list. št. 51 – 55) pa je tožena stranka navedla, da je spremenila firmo in sedež, tako da se odslej glasita L., d. o. o., M. Odtlej ji je sodišče prve stopnje vsa pisanja preko Ministrstva za pravosodje RS vročalo na ta naslov, vendar brez uspeha. Občinsko sodišče v M. je z dopisom z dne 25. 7. 2014 Pom 6/14 obvestilo srbsko Ministrstvo za pravosodje, da je tožena stranka preseljena (list. št. 177 – 179). Zato ji izpodbijane odločbe, popravnega sklepa ter pritožbe s pozivom na odgovor, sodišče prve stopnje po diplomatski poti ni moglo vročiti. Enako sporočilo, torej da vročitev pisanj toženi stranki ni bila opravljena, se nahaja tudi na sodišču prve stopnje vrnjeni poštni pošiljki (list. št. 175). Sodišče prve stopnje se je namreč tudi mimo določil o vročanju v tujino trudilo toženi stranki vročiti navedena sodna pisanja. Tako je na hrbtni strani te kuverte navedeno, da je „naslovnik preseljen“, da je „fabrika zaprta“ in da „ne dela“. Glede na navedeno je sodišče prve stopnje skladno z določilom drugega odstavka 145. člena ZPP (tudi) izpodbijano sodno odločbo toženi stranki vročilo s pritrditvijo na sodno desko. To je storilo 7. 1. 2015. Tožena stranka namreč ponovnega novega naslova sodišču prve stopnje ni sporočila, čeprav bi to skladno z določilom prvega odstavka 145. člena ZPP morala storiti. Skladno z določilom tretjega odstavka 145. člena ZPP se šteje, da je bila vročitev izpodbijane odločbe toženi stranki opravljena po preteku 8 dni, odkar je bilo pisanje pribito na sodno desko.

Dejstva, razvidna iz listin v spisu

2. V. R. iz S. je kot imetnik večjega števila tridimenzionalnih in verbalnih blagovnih znamk VODAVODA, registriranih v Srbiji, in hkrati kot imetnik mednarodne verbalne blagovne znamke VODAVODA (oziroma VOJAVOJA) s toženo stranko oziroma njenim pravnim prednikom Y., d. o. o., iz G. 3. 8. 2006 sklenil licenčno pogodbo za 10 let. Na podlagi te licenčne pogodbe je tožena stranka pridobila licenco za proizvodnjo, distribucijo in prodajo vode in mineralne vode v Srbiji in v državah, v katerih je imel dajalec licence registrirano blagovno znamko VODOVODA v verbalni in tridimenzionalni obliki (1. člen pogodbe v prilogi B1).

3. Ob sklenitvi licenčne pogodbe 3. 8. 2006 je bil kot imetnik omenjene mednarodne verbalne blagovne znamke številka IR 001 registriran V. R., pred njim pa S., d. o. o., in sicer do 2. 8. 2006. Kasneje je ta blagovna znamka večkrat menjala imetnike. Med drugim je bila registrirana na Š. iz S., zatem dne 4. 10. 2007 na M. iz S. in dne 5. 5. 2008 na tožečo stranko. Poleg Srbije je veljala še v Črni gori, Turčiji, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Hrvaški, Romuniji in Rusiji (A 40).

4. Z dopisom z dne 15.4.2009 (A 41) je tožeča stranka, katere direktor je bil takrat Đ. R. iz S. (danes pa je to V. R. iz S.) enostransko odstopila od omenjene licenčne pogodbe. Tožena stranka, ki kot rečeno, po tistem, ko je vložila odgovor na tožbo in spremenila sedež, v tej pravdi ni več sodelovala, ni navedla, da je odstop od licenčne pogodbe z dne 3. 8. 2006 v nasprotju z 10. členom te pogodbe ali da odstop od pogodbe iz tega ali onega razloga ni veljaven. Po tem členu namreč lahko dajalec licence v določenih primerih od licenčne pogodbe odstopi.

5. Tožeča stranka je 20. 4. 2009 pri OHIM pod št. 000 (A2) registrirala tridimenzionalno skupnostno blagovno znamko (CTM) VODAVODA za proizvode in storitve iz 5. (mineralna voda za medicinske namene) in 32. (sodavica, mineralna voda, namizna voda, izvirska voda) razreda nicejske klasifikacije.

6. 9. 9. 2011 pa je tožeča stranka proti toženi stranki vložila tožbo, rekoč, da tožena stranka brez dovoljenja tožeče stranke CTM VODAVODA uporablja na ozemlju Evropske unije.

Izrek izpodbijane sodbe

7. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožena stranka kršila CTM tožeče stranke 000 z verbalnim elementom V.(I. 1. točka izreka) in toženi stranki prepovedalo uporabo takega tridimenzionalnega znaka z verbalnim elementom VODAVODA v državah Evropske unije pri oglaševanju, trženju, prodaji in uvozu vode in mineralne vode, ki je enak CTM tožeče stranke (I. 2. točka izreka).

Tožbeni zahtevek na opustitev znaka VODAVODA na poslovni dokumentaciji v Evropski uniji (II. 2. točka izreka), uporabo imena domene na tak način, da se lahko do te domene dostopa iz držav Evropske unije (II. 3. točka izreka) in na izročitev blaga, ki je označeno s znakom CTM 000 z verbalnim elementom V. (II. 4. točke izreka) pa je zavrnilo.

S III. točko izreka je izdalo (kot izhaja iz obrazložitve izpodbijane sodbe) vmesno sodbo v zvezi z odškodninskim zahtevkom tožeče stranke.

S IV. točko izreka je pod pretnjo denarne kazni v višini 500.000,00 EUR izdalo začasno odredbo, ki je po vsebini identična s I. 2. izreka prvostopenjske sodbe.

S V. točko izreka pa je delno zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe in sicer (1) v tistem delu, v katerem je tožeča stranka zahtevala plačilo višje denarne kazni od 500.00,00 EUR in (2) v tistem delu, ki se nanaša na domeno na tak način, da se do nje dostopa iz držav Evropske unije.

Odločitev o stroških postopka je sodišče prve stopnje pridržalo za končno odločbo (VI. točka izreka).

Pritožba, odgovor na pritožbo in o utemeljenosti pritožbe

8. Proti zavrnilnemu delu prvostopenjske sodbe, to je proti II. točki izreka in proti V. točki izreka sklepa, pa tudi proti IV. točki izreka sklepa se je tožeča stranka pravočasno pritožila. Predlagala je, naj pritožbeno sodišče izpodbijane dele odločbe spremeni njej v prid. Zahtevala je tudi povrnitev svojih stroškov pritožbenega postopka.

9. Tožena stranka na pritožbo, ki ji je bila vročena na podlagi fikcije, ni odgovorila.

10. Pritožba je delno utemeljena.

K delni spremembi izpodbijane sodbe

11. Z II. 2. točko izreka je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek, da mora tožena stranka prenehati uporabljati znak VODAVODA na poslovni dokumentaciji v Evropski uniji pod izvršbo. Zakaj je to storilo, je pojasnilo v drugem odstavku na 12. strani svoje sodbe. Zavzelo je stališče, da prepovedi uporabe znaka VODAVODA na poslovni dokumentaciji tožeča stranka „ni konkretizirala na nedovoljeno uporabo znaka, to je na uporabo za isto in podobno blago, kot je tisto iz razredov 5 in 33 Nicejske klasifikacije, torej uporabo, ki predstavlja kršitev.“

12. Pritožbeno sodišče pritrjuje pritožniku, da iz obrazložitve izpodbijane sodbe izhaja, da ima tožeča stranka registrirano tridimenzionalno CTM VODAVODA za blago iz 5. in 32. razreda Nicejske klasifikacije ter da tožena stranka uvaža steklenice, izdelane na podlagi znaka tožeče stranke na ozemlje držav EU, zlasti na Madžarsko in Češko, ki sta obe članici EU. Pritrjuje mu tudi v tistem delu, kjer navaja, da je tožeča stranka na 5. strani svoje tožbe s sklicevanjem na pravno teorijo opozorila, da gre za nedovoljeno uporabo CTM tudi takrat, kadar storilec brez soglasja imetnika uporablja zaščiteno CTM na svoji poslovni dokumentaciji. Ker po določilu d točke drugega odstavka 9. člena Uredbe sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti z dne 26. 2. 2009 blagovna znamka Skupnosti daje imetniku pravico preprečiti vsem tretjim, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo ta znak na poslovni dokumentaciji ali v oglaševanju, je odločitev sodišča prve stopnje oprta na zmotno uporabo materialnega prava. Zato je pritožbeno sodišče pritožbi proti temu delu sodbe ugodilo in izpodbijani del sodbe na podlagi določila 5. točke 358. člena ZPP spremenilo tako, da je tožbenemu zahtevku v tem delu ugodilo.

K delni razveljavitvi izpodbijane odločbe

13. Z II. 3. točko izreka je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek, da mora tožena stranka opustiti uporabo imena domene na tak način, da se lahko do tega imena domene dostopa iz držav članic Evropske unije, s V. točko izreka pa je zavrnilo predlog z izdajo enake začasne odredbe in za izrek denarne kazni v presežku na 500.000,00 EUR za primer kršitve. V obrazložitvi (16. točka) je pojasnilo, da se je omenjenemu delu tožbenega zahtevka tožena stranka upirala z navedbo, (1) da www.vodavoda.com

nima nobene povezave s tridimenzionalno oznako z verbalnim elementom VODAVODA ter (2) da je domeno registrirala glede na firmo podjetja tožene stranke X., d. o. o., ki je bila ustanovljena leta 2004. S tem drugim ugovorom tožene stranke se sodišče prve stopnje ni ukvarjalo, pač pa je tožbeni zahtevek zavrnilo že na podlagi presoje, da vtoževanje opustitve uporabe imena domene na tak način, da se lahko do imena domene dostopa iz držav članic EU, ne pomeni kršitve. Po presoji sodišča prve stopnje obstoj domače strani na internetu še ne pomeni prometa blaga ali storitve, češ da se lahko krši znamko samo, če se uporablja za podobno blago ali storitve, zaradi česar je sodišče prve stopnje tožbo v tem delu prepoznalo kot nesklepčno (17. točka obrazložitve). V posledici zavrnitve tega dela tožbenega zahtevka, je delno zavrnilo tudi predlog za izdajo začasne odredbe (glej V. točko izreka).

14. Z opisanim materialno pravnim stališčem pritožbeno sodišče ne more soglašati. Pritožnik vestno pojasnjuje sestavo domene , ki jo sestavljata second – level – domain (vodavoda) in top – level – domain (.com). Utemeljeno opozarja tudi na bogato sodno prakso Švicarskega, Nemškega in Francoskega sodišča (npr. BGH I ZR 155/09 točka 23), da gre za uporabo domene kot znamke, če se na spletni strani, ki je dostopna pod imenom domene, ponuja in razstavlja blago istega razreda, kot je tisti, za katere je imetnik registriral znamko. Nenazadnje to izhaja tudi iz b in d točke drugega odstavka 9. člena že omenjene Uredbe. Sodišče prve stopnje je torej v posledici zmotne uporabe materialnega prava ta del tožbenega zahtevka zavrnilo (II. 3. točka izreka), posledično pa tudi odgovarjajoči del predloga za izdajo začasne odredbe (V. točka izreka).

15. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da se sodišče prve stopnje s trditvami tožene stranke, da je domeno registrirala glede na naziv svojega podjetja, torej v dobri veri, ni ukvarjalo. Zato je ta del trditvene podlage ostal neizčrpan.

16. Iz zgornje obrazložitve sledi, da ne drži presoja sodišča prve stopnje, da domena ne pomeni kršitve tridimenzionalne skupnostne blagovne znamke tožeče stranke VODAVODA. Ker pa je tožena stranka v tem delu uspela (II. 3. točka izreka), za pritožbo proti tej odločitvi ni imela pravnega interesa, četudi se sodišče prve stopnje ni ukvarjalo z njenimi navedbami, ali je domeno registrirala glede na firmo podjetja in da jo uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Če bi pritožbeno sodišče prvič na drugi stopnji presojalo te navedbe tožene stranke, bi zagrešilo absolutno bistveno kršitev določil pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Da tega ne bi storilo, je zaradi neizčrpane trditvene podlage tožene stranke, pritožbi tožeče stranke ugodilo in izpodbijano odločbo v tem delu (II. 3. in V. točka izreka) razveljavilo ter zadevo v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek.

17. V novem postopku se bo moralo sodišče prve stopnje opredeliti do navedb in dokazov tožene stranke, da je domena registrirana glede na naziv podjetja tožene stranke X., d. o. o., in o tem delu tožbenega zahtevka in predloga za izdajo začasne odredbe ponovno odločiti.

K delni zavrnitvi pritožbe

18. S II. 4. točko izreka je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek, da mora tožena stranka vrniti tožeči stranki blago, ki je označeno z znakom iz CTM 000 z verbalnim elementom VODAVODA. V 20. točki svoje obrazložitve je pojasnilo, da iz tega zahtevka ne izhaja, da bi se nanašal na blago, ki naj bi kršilo pravico tožeče stranke. Ker pritožbe proti temu delu prvostopenjske sodbe tožeča stranka ni obrazložila, je pritožbeno sodišče opravilo le uradni preizkus tega dela sodbe. Ker ob tem ni zasledilo nobenih kršitev iz drugega odstavka 350. člena ZPP, je pritožbo proti temu delu sodbe kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijano sodbo v tem delu potrdilo (353. člen ZPP).

K zavrženju pritožbe proti izdani začasni odredbi

19. S IV. točko izreka izpodbijane odločbe je sodišče prve stopnje predlogu tožeče stranke za izdajo začasne odredbe ugodilo. Tožeča stranka je v pritožbeni izjavi izrecno navedla, da se pritožuje tudi proti IV. točki izreka. Ker pa za pritožbo proti odločitvi, s katero upnik v postopku uspe, nima pravnega interesa, je pritožbeno sodišče pritožbo proti IV. točki izreka na podlagi določila 353. člena ZPP zavrglo.

Odločitev o stroških pritožbenega postopka

20. Pritožbeno sodišče je izpodbijano odločbo delno razveljavilo. Zato je na podlagi določila tretjega odstavka 165. člena ZPP odločitev o stroških postopka v zvezi s pritožbo pridržalo za končno odločbo. Ko bo sodišče prve stopnje odločalo o stroških pritožbenega postopka, pa ne bo smelo spregledati, da po navedbah tožeče stranke vrednost tožbenega zahtevka iz II. 2. točke izreka znaša največ 20.000,00 EUR, vrednost tožbenega zahtevka iz II. 3. točke izreka 555,66 EUR in vrednost tožbenega zahtevka iz II. 4. točke izreka 20.000,00 EUR (10. stran tožbe).