VSL sodba I Cpg 1100/2013
Datum: 2014-10-16T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:VSLJ:2014:I.CPG.1100.2013
sodisce: Višje sodišče v Ljubljani
oddelek: Gospodarski oddelek
institut: tožba na izbris znamke - predpostavke - znamka v sliki - znamka v besedi - enakost ali podobnost znamk - enakost ali podobnost blaga ali storitev - verjetnost zmede v javnosti
jedro: Presoja predpostavk za izbris kasnejše znamke.
zveza: ZIL člen 44, 44/1, 47, 47/1, 119, 119/1.

## Jedro

Presoja predpostavk za izbris kasnejše znamke.

## Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

II. Stranki sami nosita pritožbene stroške

## Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek na izbris znamke „N.“ v sliki št. 200770797 tožene stranke iz registra znamk in prepoved uporabe znaka „N.“ v gospodarskem prometu na teritoriju Republike Slovenije za storitve trgovinske dejavnosti, to je za trgovanje z živili in kozmetičnimi proizvodi ter čistili iz razreda 35 mednarodne klasifikacije blaga in storitev po 119. členu ZIL-1 (I. točka izreka). Sklenilo je, da je tožeča stranka dolžna toženi stranki povrniti njene pravdne stroške v višini 609,00 EUR z zakonskimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po poteku 15 dnevnega roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila (II. točka izreka).

2. Proti sodbi se je pravočasno pritožila tožeča stranka iz razlogov zmotne ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb pravdnega postopka po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje ali izpodbijano sodbo spremeni, tako da tožbenemu zahtevku ugodi in toženi stranki naloži plačilo pravdnih stroškov. Napačne so bile naslednje ugotovitve in zaključki sodišča prve stopnje, v bistvenem so pritožbeni razlogi naslednji: - zmotno je ugotovljeno dejansko stanje, da znamka tožene stranke v grafizmu ni podobna znamki tožeče stranke, ki je registrirana v besedi v standardnih črkah, posledično je bilo napačno uporabljeno materialno pravo; - odločeno je v nasprotju s prakso slovenskih sodišč (A. v besedi proti A. v sliki, E. proti E., H. proti H.) in Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) ter ni upoštevana sodna praksa Evropskega sodišča in Urada za harmonizacijo notranjega trga (OHIM); - po slovenski in evropski sodni praksi, naj bi veljalo, da če je znamka registrirana v besedi v standardnih črkah, taka zaščita pokrije vsakršno tipografijo teh črk ali vrsto pisav (članek g. Philippa van Kapffa, člana prvega pritožbenega sveta pri OHIM); - pri presoji o podobnosti znamk se je posvetilo zgolj podobnosti znamk z vizualnega vidika prezrlo pa je, da sta znamki identični s fonetičnega in pomenskega vidika. Znamki sta si tudi vizualno podobni; - črka O izpodbijane znamke ni element, ki bi bistveno spreminjal videz ali razlikovalnost in pomen znamke tožene stranke; - glede na temelj tožbe na izbris znamke je treba primerjati znamki na dan prijave izpodbijane znamke in ne kot se znamki dejansko pojavljata na trgu;slednje je lahko predmet zahtevkov na kršitev znamke. O podobnosti znamk se je sklicevala na več sodb Evropskega sodišča (ENDURANCE, NATURA, GRANUFLEKS, DADA i.t.d.., še posebej na sodbo Splošnega sodišča EU v zadevi NORMA(v besedi) proti YORMA' s v sliki); - treba je primerjati seznam storitev obeh strank, kot izhaja iz registra ter znamki, kot sta vpisani v register; - upoštevan ni bil noben argument, razlaga in sodna praksa, ki jih je navedla tožeča stranka ampak le navedbe tožene stranke, zato je odločitev pristranska in nezakonita, bistveno so bile kršene določbe pravdnega postopka ter ustavno načelo enakosti pred zakonom.

Zahtevala je povrnitev pritožbenih stroškov skupaj s pripadki.

3. Tožena stranka je na pritožbo odgovorila in je sodišču druge stopnje predlagala, da neutemeljeno pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi. Po njenem stališču tožeča stranka ni uspela dokazati prepričljivosti obstoja verjetnosti nastanka zmede v javnosti. Tožeča stranka nima poslovalnice na ozemlju RS in na njenem ozemlju niti fizično ne oglašuje, niti nima internetnih strani v slovenskem jeziku, zato po navedbah tožene stranke ni podana verjetnost nastanka zmede na trgu. Nadalje navaja, da stranki ne nastopata na istem vplivnostnem trgu in da ne obstaja niti in abstracto možnost srečevanja njune ponudbe in posledično verjetnost nastanka zmede glede njunih izdelkov. Zahtevala je povrnitev stroškov postopka z odgovorom na pritožbo skupaj s pripadki.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Tožeča stranka je imetnica starejše znamke Skupnosti »NORMA« v besedi za področje Evropske unije, vključno s Slovenijo, za blago in storitve v različnih razredih po mednarodni klasifikaciji blaga in storitev (Nicejska klasifikacija), med drugim za maloprodajo in spletno maloprodajo živil v 35. razredu in za različna čistilna sredstva in kozmetične proizvode iz 3. razreda Nicejske klasifikacije. Tožena stranka je imetnica registrirane znamke v sliki za področje Republike Slovenije za storitve v razredu 35 Nicejske klasifikacije: trgovinska dejavnost, trgovanje z živili in kozmetičnimi proizvodi ter čistili.

Tožeča stranka je s tožbo zahtevala izbris znamke tožene stranke iz razlogov po točki b prvega odstavka 119. člena ZIL-1 in zatrjevala, da znamka tožene stranke ne bi smela biti registrirana iz razlogov po točki b prvega odstavka 44. člena ZIL-1, v skladu s katerim se »kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.«

6. Za izpolnitev abstraktnega stanu iz točke b prvega odstavka 119. člena v zvezi s točko b prvega odstavka 44. člena ZIL-1 morajo biti kumulativno podani trije kriteriji in sicer : (i) enakost ali podobnost znamk, (ii) enakost ali podobnost blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka ter (iii) verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Kriteriji so enaki tistim, ki opredeljujejo kršitev znamke po točki b prvega odstavka 47. člena ZIL-1. Treba pa je poudariti, da je namen obeh določb različen, saj je kriterij za uporabo določbe po točki b prvega odstavka 44. člena ZIL-1 registracija kasnejše znamke brez soglasja imetnika starejše znamke, medtem ko je kriterij za uporabo določbe po točki b 47. člena ZIL-1 uporaba znamke v gospodarskem prometu s strani tretje osebe brez privolitve imetnika znamke (1). V obravnavani zadevi ni sporno, da je tožena stranka znamko »N.« registrirala, zato je prvostopenjsko sodišče ravnalo prav, ko je spor materialnopravno presojalo po določbah o izbrisu znamke po točki b prvega odstavka 119. člena ZIL-1 v povezavi s točko b prvega odstavka 44. člena ZIL-1. 7. Kljub različnemu namenu, ki ga varujeta določbi o izbrisu in kršitvi znamke, je v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije potrebno njune predpostavke razlagati (načeloma) enako. (2) Kljub temu se verjetnost zmede po točki b prvega odstavka 44. člena ZIL-1, za razliko od verjetnosti zmede pri kršitvi znamke, razlaga bolj abstraktno in se pogoje za njen obstoj presoja v luči vseh okoliščin, v katerih se registrirana znamka lahko uporabi.(3) V praksi sodišča Evropske skupnosti se verjetnost zmede (primerjano z vprašanjem zavrnilnega razloga za registracijo znamke)(4) razlaga v smislu zmede, ki jo lahko dve znaki ustvarita pri potrošniku glede izbvora blaga in storitev.

Enakost ali podobnost znamk

8. Za odgovor na vprašanje ali sta znamki strank enaki ali podobni je treba primerjati znamko tožeče stranke v besedi in znamko tožene stranke v sliki. Kljub temu, da gre pri znamki tožene stranke za znamko v sliki, je celostno zaznavanje le-te s strani povprečnega potrošnika tako, kot da gre za znamko v besedi. Zato je treba znamki primerjati z vseh treh vidikov – vizualnega, pomenskega in slušnega, kot je to pravilno storilo sodišče. Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo materialno pravo, ko je zaključilo, da sta znamki tožeče in tožene stranke s pomenskega in slušnega vidika enaki. Utemeljena pa je pritožbena navedba, da sta si znamki podobni tudi z vizualnega vidika. Pri vizualni primerjavi obeh znamk so sicer opazne razlike v pisavi, barvi in slikovno oblikovani črki O v kasnejši znamki, vendar pa povprečni potrošnik z vizualnega vidika obe znamki prepozna kot besedo »n.«. Zaradi navedenih vizualnih razlik je stopnja podobnosti med znamkama sicer zelo majhna, vendar zadošča za zaključek, da sta z vidika povprečnega potrošnika znamki tožeče in tožene stranke podobni. Ker je sodišče druge stopnje sledilo utemeljeni pritožbeni navedbi o podobnosti obeh znamk, se ni ukvarjalo z vprašanjem ali znamka, ki je registrirana v besedi v standardnih črkah krije tudi vsako pojavno obliko, to je tipografijo teh črk in vrsto pisav. Za odločitev v tej zadevi odgovor na to vprašanje ni bil pravno odločilnega pomena.

Enakost ali podobnost blaga ali storitev

9. Prvostopenjsko sodišče je pravilno uporabilo materialno pravo, ko se je pri ugotavljanju, ali je izpolnjena predpostavka enakosti ali podobnosti blaga in storitev, osredotočilo le na to, za katero blago oziroma storitve sta registrirani znamki. Za utemeljenost tožbenega zahtevka po 119. členu ZIL-1 je namreč odločilno, ali so blago in storitve, na katere »se nanaša« (torej, za katere »je registrirana«) znamka tožene stranke, enaki ali podobni blagu ali storitvam, na katere »se nanaša« (torej »je registrirana«) znamka tožeče stranke (kot stranke, ki zahteva varstvo po 119. členu ZIL-1), ne glede na to, ali ta te proizvode ali storitve (za katere ima »registrirano« znamko) tudi proizvaja, trži oziroma opravlja.(5) Pravilen je zaključek prvostopenjskega sodišča, da sta obe znamki registrirani za enake storitve – trgovinsko dejavnost in sicer trgovanje z živili.

Verjetnost zmede v javnosti

10. Za utemeljenost zahtevka za izbris kasnejše znamke mora biti izpolnjena tudi tretja predpostavka in sicer obstoj verjetnosti zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko in je v vzročni zvezi z enakostjo oziroma podobnostjo znamk in enakostjo oziroma podobnostjo blaga in storitev. V skladu s sodno prakso SEU(6) in 11. recitalom preambule Direktive 2008/95/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamka (7) je materialnopravna presoja, ali v konkretnem primeru obstoji verjetnost zmede na trgu, »odvisna od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti blagovne znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med blagovno znamko ter označenim blagom ali storitvami«. (8) Verjetnost zmede se ugotavlja globalno, upoštevajoč vse faktorje, ki so relevantni v konkretnem primeru. (9)

11. Pri odločanju, ali je podana verjetnost zmede v javnosti je ključnega pomena, kako povprečni potrošnik dojema znamki v povezavi z blagom in storitvami, za katere sta registrirani. V tem pogledu igra pomembno vlogo tudi razlikovalni učinek prej registrirane znamke. Večji ko je razlikovalni učinek prejšnje znamke, večja je možnost zmede na trgu. (10) V konkretnem primeru ima znamka tožeče stranke zelo majhen razlikovalni učinek, saj beseda »n.« ni domišlijska, vendar ima določen pomen, kot ga je pravilno ugotovilo prvostopenjsko sodišče in je znan tudi povprečnemu potrošniku. Razlikovalnost znamke tožeče stranke je še toliko manjša na področju trgovanja z živili, ki je relevantna storitev v konkretnem primeru, saj povprečni potrošnik s prehransko dejavnostjo povezuje določena pravila, navodila, predpise, na katere se v sodobnem svetu v javnosti vedno bolj opozarja.

12. Pomemben element pri določanju verjetnosti zmede v javnosti je tudi prepoznavnost prej registrirane znamke na tržišču. (11) Pritožbeno stališče, da bi sodišče prve stopnje moralo verjetnost zmede v javnosti presojati le glede pogojev za registracijo znamko, ni pravilno. Izhodišče presoje o pojmu verjetnosti zmede v javnosti je tudi odgovor na vprašanje ali proizvodi in storitve, označevani s spornim znakom (znamko), vzbujajo pri potrošnikih predstavo, da gre za proizvajalca, ki sta na nek način ekonomsko povezana. (12) V tem okviru sodišče druge stopnje pritrjuje razlogom v 16. in v 17. točki izpodbijane sodbe. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da znamka tožeče stranke na slovenskem tržišču ni posebej prepoznavna, saj je povprečno informiran slovenski potrošnik ne more poznati. Tožeča stranka je namreč zatrjevala, da se obe stranki na slovenskem trgu srečujeta le preko svetovnega spleta. Spletne strani tožeče stranke pa niti niso oblikovane v slovenskem ampak samo v nemškem, angleškem, češkem in francoskem jeziku, kar zmanjšuje možnost nastajanja zmede v javnosti.

13. Zaradi majhnega razlikovalnega učinka znamke tožeče stranke, neprepoznavnosti znamke tožeče stranke na slovenskem tržišču, nizke stopnje vizualne podobnosti med znamkama in posledično izključene verjetnosti povezovanja kasnejše znamke z znamko tožeče stranke, zgolj dejstvo, da sta znamki enaki s slušnega in pomenskega vidika, vizualno pa podobni ter da sta registrirani za enako storitev, ne zadošča za zaključek, da v javnosti obstoji verjetnost zmede, kot je to pravilno ugotovilo tudi prvostopenjsko sodišče. 14. Tožeča stranka se v pritožbi sklicuje na odločitev Splošnega sodišča EU v zadevi T-213/09 z dne 15.2.2011 (Norma v. Yorma's). V zvezi s tem pritožbeno sodišče poudarja, da imajo pri presoji utemeljenosti zahtevka za izbris znamke pomembno vlogo okoliščine konkretnega primera, kar je večkrat poudarilo tudi Sodišče Evropske unije. Okoliščine v citiranem primeru se od konkretnega razlikujejo v tem, da gre v citiranem primeru za primerjavo dveh znamk Skupnosti, kar pomeni, da se zamenljiva podobnost znamk presoja skozi oči povprečnega evropskega potrošnika in ne povprečnega slovenskega potrošnika, kot v konkretnem primeru. V citiranem primeru gre za drug relevanten trg, in sicer evropski trg, medtem ko je v konkretnem primeru relevanten slovenski trg. Drug relevanten trg in posledično drug povprečni potrošnik sta elementa, ki sta ključnega pomena pri presoji obstoja verjetnosti nastanka zmede v javnosti. Kot je bilo pojasnjeno v prejšnih točkah, verjetnost nastanka zmede v javnosti v konkretnem primeru ni podana, zato zahtevek tožeče stranke za izbris znamke tožene stranke ni utemeljen, kot je pravilno zaključilo tudi prvostopenjsko sodišče. 15. Sodišče prve stopnje je upoštevalo celotno in za odločitev v zadevi pravno pomembno procesno gradivo v spisu. Zato ni utemeljen očitek tožeče stranke, da sodišče položaja strank v postopku ni obravnavalo enako in, da ji je bila posledično kršena ustavna pravica do enakosti pred zakonom.

16. Sodišče druge stopnje je odgovorilo na pravno pomembne pritožbene razloge (prvi odstavek 360. člena ZPP).

17. Glede na navedeno pritožba tožene stranke ni utemeljena. Ker pa pritožbeno sodišče tudi ob uradnem preizkusu izpodbijane sodbe ni zasledilo nobenih kršitev iz drugega odstavka 350. člena ZPP, je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

18. Ker tožeča stranka s pritožbo ni uspela, sama krije svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP). Stroške odgovora na pritožbo pa tožena stranka sama nosi zato, ker v odgovoru na pritožbo ni navedla ničesar, kar bi kakorkoli prispevalo k odločitvi o pritožbi (prvi odstavek 165. v zvezi s prvim odstavkom 154. in 155. členom ZPP).

(1) Smiselno glej: Fezer K. H.: Markenrecht, 4. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2009, str. 826, r. št. 8. (2) Glej sodbo SEU v zadevi Marca Mode v. Adidas, opr. št. C-425/98 z dne 22.6.2000, r. št. 28. (3) Smiselno glej: Fezer K. H.: Markenrecht, 4. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2009, str. 826, r. št. 8. (4) Glej SES v zadevi št. C-120/04 z dne 6.10.2005. Medion proti Thomson.

(5) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cpg 686/2005 z dne 8.6.2006. (6) Glej zlasti Sodbo SEU v zadevi Sabel v. Puma, opr. št. C-251/95 z dne 11.11.1997, r. št. 22 ff.

(7) Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, Ur. L. EU L 299/25. (8) 11. recital preambule Direktive 2008/95/ES in Sabel v. Puma, opr. št. C-251/95, r. št. 22. (9) Sabel v. Puma, opr. št. C-251/95, r. št. 22. (10) Ibidem, r. št. 24. (11) 11. recital preambule Direktive 2008/95/ES in Sabel v. Puma, opr. št. C-251/95, r. št. 22. (12) Glej. VSL sklep I Cpg 824/2007 z dne 14.2.2008.