VSL sodba in sklep I Cpg 743/2013
Datum: 2013-06-13T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CPG.743.2013
sodisce: Višje sodišče v Ljubljani
oddelek: Gospodarski oddelek
institut: znamka - nedopustna uporaba znamke - agentska pogodba - odpoved pogodbe - vertikalni sporazum - omejitev pravice imetnika znamke - nepotrebno zaslišanje priče - sprememba tožbe
jedro: Zahtevek za vrnitev table z zavarovanim znakom je lahko utemeljen na lastninski pravici nad tablo.

Znamka sicer podeljuje imetniku izključno pravico do njene uporabe, praviloma sicer za blago ali storitve, za katere je znamka registrirana. Vendar pa ni vsaka uporaba znamke brez dovoljenja imetnika znamke nedopustna sama po sebi. Imetnik znamke osebi, ki ni imetnik znamke ali sicer kako drugače upravičena do uporabe znamke pod določenimi predpostavkami namreč ne more prepovedati njene uporabe.
zveza: SPZ člen 92, 92/1.
    		  ZIL -1 člen 47, 47/1, 48, 48/1.
    		  OZ člen 333.
    		  ZPP člen 185, 185/1.

## Jedro

Zahtevek za vrnitev table z zavarovanim znakom je lahko utemeljen na lastninski pravici nad tablo.

Znamka sicer podeljuje imetniku izključno pravico do njene uporabe, praviloma sicer za blago ali storitve, za katere je znamka registrirana. Vendar pa ni vsaka uporaba znamke brez dovoljenja imetnika znamke nedopustna sama po sebi. Imetnik znamke osebi, ki ni imetnik znamke ali sicer kako drugače upravičena do uporabe znamke pod določenimi predpostavkami namreč ne more prepovedati njene uporabe.

## Izrek

I. Pritožba zoper I. in IV. točko izreka prvostopenjske odločbe se zavrne in se izpodbijana odločba v tem delu potrdi.

II. Pritožbi zoper II. točko izreka prvostopenjske odločbe se ugodi in se spremeni tako, da se tožbeni zahtevek v tem delu zavrne.

III. Pritožbi zoper točke III, V., VI. in IX. izreka prvostopenjske odločbe se ugodi, se sodba se v teh delih razveljavi in se zadeva v tem obsegu vrne prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje.

IV. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

## Obrazložitev

1. Prvostopenjsko sodišče je odločilo o:

I. objektivni spremembi tožbe,

II. o prepovedi uporabe panojev, plakatov, tabel ali drugih površin z znaki ali oznakami Renault in znakov, ki kažejo na povezavo tožene stranke z znamko Renault,

III. odstranitvi reklamnih panojev in izveska na sedežu tožene stranke z napisom Renault,

IV. izročitvi izveska z obojestranskim napisom Renault, last tožeče stranke, V. izbrisu zaščitenega znaka tožeče stranka na tabli, ki se nahaja na poslovni stavbi tožene stranke in o odstranitvi napisa Renault na dveh spletnih straneh,

VI. objavi izreka sodbe v dveh dnevnih časopisih in

VII. in VIII. o ustavitvi postopka in o zahtevku na plačilo odškodnine v višini 10.000,00 EUR in

IX. pravdnih stroških.

2. Prvostopenjsko sodišče je objektivno spremembo tožbe dopustilo. Tožbenim zahtevkom pod II. do VI. je ugodilo v celoti, zahtevku pod IX. pa deloma. Zoper prvostopenjsko sodbo je vložila pritožbo tožena stranka. Tožena stranka je vložila pritožbo zoper celo prvostopenjsko sodbo, razen zoper točki VII. in VIII. sodbe. Po mnenju pritožbe je predhodno vprašanje vprašanje, ali je bila agentska pogodba pravilno odpovedana. Prvostopenjsko sodišče je po mnenju pritožbe to pogodbo napačno tolmačila kot kompleksno, in jo je v celoti štela za odpovedano. Razlogi za odpoved naj bi bili v sodbi sodišča prve stopnje navedeni le pavšalno. Prvostopenjsko sodišče bi glede odpovedi pogodbe moralo zaslišati tudi pričo S. K.. Prvostopenjsko sodišče se naj tudi ne bi opredelilo do navedb, ki jih je tožena stranka podala v svojih vlogah. Pritožba sama po sebi sploh ni navedla, do katerih. Zmotno naj bi tudi bilo uporabljeno materialno pravo, in sicer Uredba Evropske komisije št. 1400/2002. Ta uredba nalaga dolžnost navedbe utemeljenih razlogov, ki morajo biti tudi obrazloženi. Tega v danem primeru ni bilo. Pritožba tudi meni, da je prvostopenjsko sodišče sicer pojasnilo, zakaj naj bi bila tožena stranka dolžna odstraniti izvesek z znamko, potem pa je v nadaljevanju pavšalno sklenilo, da je zahtevek tožeče stranke utemeljen tudi glede ostalih oznak. Sodišče prve stopnje je po pritožbenem mnenju ravnalo napačno, ker je v zvezi z izveskom svojo obrazložitev utemeljilo na podlagi barvne kombinacije. Sodišče je sklepalo, da je pri izvesku sporna rumeno črna kombinacija, s tem pa se tožena stranka ne strinja. Barvni odtenki so po mnenju pritožbe namreč povsem drugačni, drugačen pa naj bi bil tudi slog črk. Glede na obrazložitev v točki 13 izpodbijane sodbe je mogoče sklepati, da je kombinacija tudi pri drugih vrstah oznak, ki so bile predmet tega spora tisti razlog, zaradi katerega naj bi bil utemeljen zahtevek tožeče stranke tudi v preostalem delu. Takšna ugotovitev naj bi bila napačna in sicer zaradi tega, ker takšne barvne kombinacije tožena stranka ni uporabila vsaj na panoju, kar je razvidno iz fotografij, ki se nahajajo v spisu. Napačno naj bi bilo prvostopenjsko sodišče tudi ugotovilo, da sta dve spletni strani v lasti tožene stranke. Prvostopenjsko sodišče se naj bi tudi ne opredelilo do vprašanja, zakaj uporaba oznake specialist pod napisom Renault ni dovoljena. Pritožba tudi meni, da se oznaka tožene stranke bistveno razlikuje od zaščitenih znakov tožeče stranke, kot tudi od njene barvne kombinacije. Zaradi tega meni, da do zmede na trgu ne bi moglo priti.

3. Pritožba je deloma utemeljena.

4. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila. Navedla je vsebinske razloge, ki po njenem mnenju govorijo v prid prvostopenjski odločbi. Predlagala je zavrnitev pritožbe.

Pritožba zoper točko I. izreka prvostopenjske sodbe

5. Tožena stranka se je pritožila tudi zoper točko I. izreka prvostopenjske sodbe. Pritožbenih razlogov ni navedla.

6. Sodišče lahko spremembo tožbe dovoli, če meni, da je smotrna za dokončno ureditev ureditev razmerja med strankama (1. odstavek 185. člena ZPP). Zakaj je bila objektivna sprememba tožbe koristna za dokončno ureditev spora med strankama, je prvostopenjsko sodišče obrazložilo v rš. 5 svoje sodbe. Pritožba ni navedla sploh nobenega razloga zoper takšno odločitev prvostopenjskega sodišča, zato je v tem delu neutemeljena.

Pritožba zoper točko IV. izreka prvostopenjske sodbe

7. Prvostopenjsko sodišče je v tej točki izreka odločilo o odstranitvi izveska z obojestranskim napisom Renault, ki pa je v lasti tožeče stranke. Takšen zahtevek tožeče stranke je utemeljen. Kot nesporno je prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da sta P. d.d. (koncesionar tožeče stranke) in tožena stranka sklenila Pogodbo z agentom „Renault servis“, in sicer 30. 9. 2003. Ta pogodba se bo v nadaljevanju imenovala agentska pogodba. K tej pogodbi sta sklenila stranki še dva dodatka, ki pa za odločitev v tej zadevi nista pomembna. Na temelju te pogodbe je tožena stranka pridobila pravico do uporabe znamke Renault. Ob sklenitvi pogodbe je tožena stranka prejela ves reklamni material, vključno s panoji in drugimi oznakami. Panoji in reklamni materiali so ostali v lasti tožeče stranke (prvostopenjska sodba, rš. 8). V točki 7.4 agentske pogodbe je bilo dogovorjeno, da bo tožena stranka na zahtevo P. d.d. ali pa tožeče stranke nemudoma predala in odstranila vse napise, predmete ali dokumente z zaščiteno znamko. Vseh teh ugotovitev pritožba tožene stranke sploh ne izpodbija. Zakaj je bila odpoved pravilna, bo obrazloženo v nadaljevanju.

8. Zahtevek za vrnitev v izreku pod IV. točko navedenega izreka je od samega začetka uveljavljala tožeča stranka na temelju lastninske pravice, kot je razvidno že iz samega zahtevka. Zahtevek je torej utemeljen na lastninski pravici (1. odstavek 92. člena SPZ in v povezavi s točko 7.4. agentske pogodbe), ker je bila pogodba odpovedana pravilno. Prav pravilnost odpovedi, in s tem veljavnost odpovedi, pa je tožena stranka v pritožbi izpodbijala, vendar zaman.

9. Agentska pogodba je bila po svoji vsebini t. i. vertikalni sporazum. Vertikalni sporazum lahko dobavitelj odpove. Za pravilno in s tem veljavno odpoved vertikalnega sporazuma po Uredbi Komisije (ES) št. 1400/2002 mora dobavitelj odpovedati pisno in mora vanjo vključiti podrobno navedene objektivne in pregledne odpovedne razloga (člen 3 odstavek 4 navedene uredbe). Prvostopenjsko sodišče je glede tega ugotovilo, da je P. d.d. podala odpovedno izjavo dne 29. 5. 2007. Ta odpovedna izjava je bila obrazložena (prvostopenjska odločba, rš. 8; priloga A12). Ugotovitve prvostopenjskega sodišča so nedvoumne, materialnopravno stališče pa pravilno. V odpovedi je bil naveden razlog in pa tudi, da je bila dosežena bistveno manjša prodaja od načrtovane, „celo za tretjino ali več, kar je vse razvidno iz priloge, ki vsebuje plan in realizacijo po posameznih obdobjih“. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo tudi, da je bil odpovedni razlog spoštovan.

10. Takšna odpoved je tudi glede na navedeno uredbo vsebovala objektivne in pregledne odpovedne razloge, bila je dovolj podrobna in pisna. Odpovedni rok ni bil kršen. Kot razlog za odpoved je bilo navedeno nedoseganje ustreznih prodajnih rezultatov. Tožena stranka je v odgovoru na odpoved pogodbe (priloga B3) posredno priznala, da kot agent ni dosegala pričakovane količine prodanih vozil Renault. Tako je zapisala „da je vašo odpoved ...možno obravnavati kot dopustno glede tistega dela, ki se nanaša na prodajo vozil znamke Renault“ (prvi odstavek na str. 2 odgovora). Da se je tožena stranka zavedala, da ni izpolnjevala svojih pogodbenih obveznosti glede količine prodanih vozil, je bilo sicer razvidno tudi še iz zadnjega odstavka na str. 1 odgovora na odpoved. Odgovor na odpoved je sestavil pooblaščenec tožene stranke za toženo stranko. Če pooblaščenec tožene stranke sam meni, da je odpoved bilo možno obravnavati kot dopustno zaradi nedoseganja količine prodanih vozil, potem je zasliševanje priče S. K. pač bilo nepotrebno.

11. Tožena stranka je v resnici opravljala dve glavni dejavnosti: prodajo vozil in servisiranje. Pritožba neutemeljeno meni, da bi se lahko agentska pogodba odpovedala le deloma, in sicer le v delu, ki se nanaša na servisiranje.

12. Koncesionar je smel odpovedati pogodbo, če tožena stranka ni izpolnjevala svojih temeljnih obveznosti. Izrecno je bilo celo določeno, da koncesionar lahko odpove pogodbo, če tožena stranka ne proda predvidene količine vozil (točka 10.2 v povezavi s točko 6.2 agentske pogodbe). To je bil torej samostojen odpovedni razlog, ki je povsem zadoščal za odpoved. Ali je tožena stranka zadovoljila svojim pogodbenim obveznostim glede servisiranja, je bilo torej vseeno. Takšna ureditev v agentski pogodbi je ustrezala tudi tisti v OZ, ki predvideva le odpoved celotne pogodbe (prim. 333. člen OZ, ki pa se nanaša le na redno odpoved).

Pritožba zoper točke III., V., VI. in IX. prvostopenjske sodbe

13. V tem delu je pritožba utemeljena, vendar ne iz razlogov, ki jih je navajala sama.

14. Prvostopenjsko sodišče je v rš. 13 svoje sodbe zavzelo stališče, da je zapis besede Renault na tabli (izvesku) s črnimi črkami in z rumenim ozadjem na način, kot je to storila tožena stranka, povsem podoben znamki Renault. Takšno stališče je zavzelo ob upoštevanju dejstva, da je niansa rumene barve nekoliko drugačna kot je tista, ki obstaja na z znamko zavarovanem znaku. Takšno stališče je glede na točko b) 1. odstavka 47. člena ZIL-1 sicer pravilno, vendar pa za odločitev v tej zadevi ni odločilno.

15. Znamka sicer podeljuje imetniku izključno pravico do njene uporabe, praviloma sicer za blago ali storitve, za katere je znamka registrirana (1. odstavek 47. člena ZIL-1). Vendar pa ni vsaka uporaba znamke brez dovoljenja imetnika znamke nedopustna sama po sebi. Imetnik znamke osebi, ki ni imetnik znamke ali sicer kako drugače upravičena do uporabe znamke, pod določenimi predpostavkami namreč ne more prepovedati njene uporabe. Pravica imetnika znamke je torej omejena, kot jasno pove nadpis nad 48. členom ZIL-1. Imetnik znamke na primer ne more prepovedati uporabe znamke, če se znamka uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve (točka c) 1. odstavka 48. člena ZIL-1).

16. Da je takšna uporaba res dopustna, je bilo odločeno že v več odločbah Sodišča Evropskih skupnosti (sedaj se imenuje: Sodišče Evropske unije; v nadaljevanju: SES). Odločalo je na primer v zadevi C-63/97 (zadeva BMW/Deenik (1)) in pa v zadevi C -228/03 (Gillette). V zadnji so tudi navedene starejše odločbe, med drugim tudi zadeva BMW/Deenik. Direktiva, na katero se nanašata obe odločbi, je direktiva št. 89/104. Ta direktiva je služila za predlogo za ZIL-1 v delu, ki ureja znamko.

17. Dejanski stanji v zadevi BMW/Deenik in v tej zadevi sta si celo v veliki meri podobni. V zadevi BMW/Deenik se je tožena stranka (R. K. Deenik) ukvarjala s prodajo rabljenih vozil BMW in s popravilom vozil v avtomehanični delavnici. Uporabljala je tudi označbo „BMW specialist“ Eno od vprašanj je bilo celo, ali sme tožena stranka (t.j. R. K. Deenik) uporabljati naziv „BMW specialist“. SES ga je v rš. 64 rešilo takole: „Glede na predhodne preudarke je treba na četrto in peto vprašanje odgovoriti, da 5. do 7. člen Direktive imetniku blagovne znamke ne daje pravice, da tretji osebi prepreči uporabo te znamke zaradi obveščanja javnosti, da popravlja in vzdržuje blago, opremljeno s to znamko in dano na trg pod to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem, oziroma da je strokovnjak ali specializiran za prodajo ali popravilo in vzdrževanje tega blaga, če se znamka ne uporablja na način, ki bi lahko ustvaril vtis, da obstaja med tretjim podjetjem in imetnikom blagovne znamke poslovni odnos, ter zlasti, da pripada podjetje preprodajalca prodajni mreži imetnika znamke ali da obstaja med obema podjetjema poseben odnos.“

18. Takšno odločitev je SES potrdilo in nekoliko izpopolnilo v odločbi Gillette (glej zlasti rš. 49 navedene odločbe): „Dejstvo, da tretja oseba uporablja znamko, ki ji ne pripada, zato da bi označila namen svojega proizvoda, ne pomeni nujno, da tega predstavlja, kot da je enake kakovosti ali kot da ima enakovredne značilnosti kot proizvod, zaščiten z navedeno znamko. Tako predstavljanje je odvisno od dejstev primera in predložitveno sodišče mora presoditi njihov mogoč obstoj v luči okoliščin postopka v glavni stvari.“

19. Sicer pa je SES tudi preciziralo, v katerih primerih nasprotuje uporaba znamke dobrim poslovnim običajem (glej na navedenem mestu, rš. 49): „Uporaba znamke ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, zlasti, ko: – je izvedena na način, ki lahko privede do stališča, da obstaja tržna zveza med tretjo osebo in imetnikom znamke; – vpliva na vrednost znamke tako, da se nepošteno okorišča z njenim razlikovalnim učinkom ali njenim ugledom; – diskreditira ali očrni navedeno znamko; – ali ko tretja oseba predstavlja svoj proizvod kot imitacijo ali kopijo proizvoda, zajetega z znamko, ki ni njegova.“ Zadeva Gillette se sicer nanaša na izdelek (proizvod), vendar pa mora mutatis mutandis veljati isto tudi za storitev.

20. Prvostopenjsko sodišče je menilo, da s tem, ko je tožena stranka po prenehanju pogodb, ki ji je omogočala legalno uporabo znakov, označb in reklamnega materiala „Renault“ in še naprej uporabljala ta znak in poleg tega še naziv „Renault specialist“ „vsekakor zavajala potencialne potrošnike, da je še vedno zastopnica tožnice“ (prvostopenjska sodba, rš. 16) in pa, da „se namreč na trgu neutemeljeno predstavlja kot član mreže Renault z vsemi pravicami in ugodnostmi iz tega naslova in z uporabo znakov Renault zavaja potrošnike“. Pritožbeno sodišče iz same uporabe znaka Renault in Renault specialist ne more slediti tako daljnosežnemu sklepanju; v vsakem primeru pa takšno ravnanje ni samo po sebi protipravno, kot sta odločili že obe prej navedeni odločbi SES.

21. Tožena stranka se je že razmeroma zgodaj v postopku začela braniti z ugovorom, da „ima pravico, da trg seznani, vozila katerih znamk servisira ali je morebiti zanje specializirana“ (l. št. 95). Tožena stranka se je torej branila, da uporablja znamko zato, da seznani tretje osebe, da servisira vozila znamke Renault. Takšen ugovor je lahko, kot je iz prejšnjih izvajanj razvidno, utemeljen, razen če tožena stranka sama ni ravnala ravnala v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. Poleg tega je tožena stranka trdila, da table (različnih vrst), ki jih je namestila, niso last tožeče stranke (l. št. 95 in 96); gl. tudi l. št. 136 in 138. Če se to izkaže za pravilno, potem tožeča stranka izročitve takšnih tabel ne more zahtevati na temelju agentske pogodbe ali lastninske pravice.

22. Internetne strani so seveda predvsem sredstvo za oglaševanje, enako kot same table. Vse, kar je bilo povedano v zvezi s tablami, velja smiselno tudi za internetne strani.

23. Zaradi zmotne uporabe materialnega prava se prvostopenjsko sodišče ni ukvarjalo z vprašanjem, ali je mogoče podano nasprotovanje dobrim poslovnim običajem iz katerega od v odločbah SES navedenih razlogov.

24. Iz tega razloga je pritožbeno sodišče postopalo po 2. stavku 355. člena ZPP. Prvostopenjsko sodbo je delno razveljavilo in zadevo vrnilo prvostopenjskem sodišču v novo sojenje.

25. Ker o zahtevku pod VI. v veliki meri še ni mogoče odločiti, je pritožbeno sodišče razveljavilo še odločitev o tem zahtevku in zadevo tudi v tem obsegu vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje.

Pritožba zoper točko II. izreka prvostopenjske sodbe

26. Pritožba zoper točko II. izreka prvostopenjske sodbe je utemeljena, vendar ne iz razlogov, ki jih navaja pritožba.

27. Pritožbeno sodišče odločilo, da je takšen zahtevek, kot ga je postavila tožeča stranka, iz materialnopravnih razlogov neutemeljen in kot takšen nesklepčen.

28. Tožeča stranka je zahtevala „prepoved uporabe panojev, plakatov, tabel in drugih površin z znaki ali oznakami Renault in znakov, ki kažejo na povezavo tožene stranke z znamko Renault. Takšna prepoved je izredno široka. Tožeča stranke ne more zahtevati prepovedati uporabe tabel (različnih vrst) in na njih uporabe znaka Renault. Razlogi so bili pravzaprav že navedeni: tožena stranka namreč sme v mejah 48. člena ZIL-1 uporabljati znamke in tožeča stranka zato ne more kar povsem na splošno zahtevati prepovedi uporabe znamke. (2)

28. Pritožbeno sodišče je zato pritožbi tožene stranke ugodilo, in je sodbo sodišča prve stopnje v točki II. izreka spremenilo tako, da je zavrnilo tožbeni zahtevek (358. člen ZPP).

Odločitev o stroških postopka

30. Prvostopenjsko sodišče je v točki IX. izreka odločilo o stroških postopka. Pritožbeno sodišče je odločbo prvostopenjskega sodišča delno razveljavilo, delno pa potrdilo. V kolikšnem delu je tožeča stranka uspela s svojimi zahtevki, še ni jasno, zato ni mogoče odločiti o stroških prvostopenjskega postopka. Iz istega razloga še ni mogoče odločiti o stroških pritožbenega postopka. Pritožbeno sodišče je zato razveljavilo točko IX. izreka prvostopenjskega sodišča, odločitev o stroških pritožbenega postopka pa pridržalo za končno odločbo (3. in 4. odstavek 165. člena ZPP).

(1) Neuradni prevod je na spletni strani: http://www.svz.gov.si/si/delovna_podrocja/projekt_prevajanje_in_redakcija_sodb_sodisca_evropskih_skupnosti_in_sodisca_prve_stopnje/zgodovinska_sodna_praksa_v_slovenscini/leta_1990_1999/

(2) Enako odločbi z opr. št. III Ips 36/2008 in 30/2010.