sodba I U 230/2010
Datum: 2011-02-22T01:00:00.000+01:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2011:I.U.230.2010
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: blagovna znamka - registracija blagovne znamke - relativni razlogi za zavrnitev znamke - podobnost med znakoma - podobnost blaga

## Jedro

Celovita presoja verjetnosti zmede implicira določeno soodvisnost upoštevnih dejavnikov, še zlasti podobnosti med znamkami ter podobnosti blaga ali storitev; v posledici lahko nižjo stopnjo podobnosti med tem blagom ali storitvami odtehta višja stopnja podobnosti med znamkami, in obrnjeno. Na to stališče sodišče opozarja, ker ne pritrjuje zaključku organa o tem, da prijavljeni znak in predhodna znamka nista zamenljivo podobna, in glede na katerega je primerjavo enakosti oziroma podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se nanašata prijavljeni znak in predhodna znamka, v celoti opustil kot nepotrebno. Glede na dosedanjo upravnosodno prakso je zlasti pri besednih znakih prvi del znaka tisti, ki pritegne potrošnikovo pozornost in si ga potrošnik tudi lažje zapomni, in ta je pri obeh enak; glede na to je dopusten zaključek, da ima prvi del znaka večji vpliv na celostno vizualno dojemanje znaka kot drugi del.

## Izrek

Tožbi se ugodi in se odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-189/2009-8 z dne 21. 1. 2010 odpravi ter zadeva vrne temu uradu v ponovni postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 350,00 EUR, povečanem za 20 % DDV, v 15 dneh od vročitve te sodbe.

## Obrazložitev

Urad RS za intelektualno lastnino (upravni organ) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožeče stranke z dne 21. 7. 2009 zoper registracijo znamke „MIRASOUL“ št. Z-200970189. Upravni organ v obrazložitvi navaja, da je 12. 2. 2009 prejel prijavo znamke za znak „MIRASOUL“ za tam naštete proizvode iz razredov 01, 05 in 32 po Nicejski kvalifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP št. 9/92, v nadaljevanju: NK). Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), je upravni organ dne 30. 4. 2009 v uradnem glasilu objavil prijavo znamke. Dne 21. 7. 2009 je tožnik vložil ugovor zoper registracijo znamke na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ter se skliceval na svojo starejšo CTM znamko št. 0848661 „MIRACOLD“. Menil je, da je prijavljeni znak zaradi identične predpone „MIRA“ podoben njegovi znamki, pri čemer so podobni tudi proizvodi v razredu 5, namreč farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni proizvodi za medicinske namene, dietetske snovi za medicinsko uporabo in dezinfekcijska sredstva. Po njegovih navedbah je predpona „MIRA“ na področju zdravstva in zobozdravstva zelo prepoznavna prav zaradi njegovih proizvodov in njegove celotne prodajne ponudbe, saj ima registriranih tudi 12 CTM znamk s predpono „MIRA“ za razred 5 NK, ki veljajo tudi v Sloveniji. Ker je ugovor izpolnjeval pogoje iz 101. člena ZIL-1, je organ o vloženem ugovoru obvestil prijavitelja, ki pa se o razlogih iz ugovora ni izrekel. Po presoji utemeljenosti navedb v ugovoru je upravni organ zaključil, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago, saj niso podani zavrnilni razlogi po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Za izpolnjevanje pogojev za zavrnitev registracije znamke morata biti istočasno izpolnjena tako pogoj enakosti ali podobnosti znakov kot pogoj enakosti ali podobnosti blaga oziroma storitev, pri čemer mora biti ta podobnost tolikšna, da bi potrošnik utegnil znamki med seboj zamenjati. Pri ugotavljanju podobnosti znakov je organ uporabil načelo celovite presoje, po kateri se znaki primerjajo kot celote, vendar z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. Znake je primerjal z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Ko organ obrazlaga vizualno primerjavo, navaja, da lahko vizualno podobnost ocenjuje zgolj v smislu primerjave obeh besed s pomočjo črkovne analize, ker sta oba znaka besedna znaka, zapisana v običajnih črkah in nimata dodatnih grafičnih elementov. Tožnik ugovora utemeljuje podobnost znakov na enaki predponi „MIRA“, vendar upravni organ meni, da je treba pri primerjavi znakov upoštevati celoto oziroma celosten vtis obeh znakov. Prijavljeni znak „MIRASOUL“ in znamka tožnika „MIRACOLD“ sta enaka v prvem delu, v drugem delu pa povsem različna. Začetek besede je opazen, vendar je pri prepoznavanju in pomnjenju besed zelo pomemben tudi zaključek besede, ki je v danem primeru tako vizualno kot iz ostalih vidikov povsem različen. Pomembno je tudi dejstvo, da so pri različnih imenih zdravil začetki besede ali končnice mnogokrat enaki in se imena razlikujejo le v enem delu besede, zato ugotavljanje vizualne podobnosti znakov na osnovi enakih začetnih ali končnih delov besed ni vedno ustrezno. Pri besednih znamkah gre tudi za drugačen način dojemanja vizualne podobnosti, kot pri znakih, ki imajo dodane slikovne oziroma grafične elemente. Znaka, ki ga predstavlja beseda, zapisana z običajnimi črkami, običajno ne dojemamo glede na njegove vizualne elemente, gole črke, temveč ga praviloma preberemo, bolj ali manj skrbno, ter vizualno percepcijo povežemo s pomenom in zvenom besede ter si znak kot tako celoto tudi zapomnimo. Tožnik se v ugovoru sklicuje tudi na prepoznavnost in večjo razlikovalnost njegove znamke glede na celotno družino CTM znamk, ki imajo skupno osnovo „MIRA“. Organ ugotavlja, da je tožnik res imetnik še osmih znamk, ki jih našteje, v razredu 5 NK, vendar hkrati tudi, da samo v bazi evropskih znamk (OHIM) obstaja vsaj še šestnajst znamk, ki se začenjajo s predpono „MIRA“ in so registrirane v razredu 5 NK (MIRADOR, MIRALAX, MIRAVAIR, MIRAPRIL, MIRALUMA, MIRAKIL, MIRACARE itd.), kar pomeni, da predpona „MIRA“ med imeni za farmacevtske in medicinske proizvode ni redka, torej ne predstavlja tako močnega razlikovalnega elementa v besednih sestavljankah, da bi potrošnik zgolj na osnovi tega lahko prepoznal izvor blaga. Na osnovi navedenega organ meni, da si primerjana znaka kot celoti vizualno nista podobna. Po oceni organa je očitna tudi fonetična različnost znakov. Besedi slovenski potrošnik prebere kot „MIRASOUL“ in „MIRACOLD“ ali „MIRACOULD“, pri čemer je zvočna slika obeh besed precej različna. Tudi ob manj pozornem poslušanju besed zaradi povsem različnih končnic ne bi zlahka zamenjali, če pa upoštevamo, da je potrošnik ob sprejemanju ali podajanju informacij, povezanih z zdravili, še posebej previden, zamenjava imen ni verjetna. Pri pomenski primerjavi znakov se sicer lahko izhaja iz predpostavke, da gre za fantazijska znaka oziroma besedi, ki kot celoti nimata konkretnega pomena, vendar pa glede na dejstvo, da bo potrošnik obe besedi najverjetneje dojel kot sestavljanki iz dveh izgovornih oziroma smiselnih celot, in sicer MIRA in COLD oziroma SOUL, moramo upoštevati, da bo v znakih verjetno zaznal tudi določen pomen. Slovenskemu potrošniku je pomen angleške besede „COLD“ (hladen, mrzel, mraz, prehlad) po vsej verjetnosti poznan, zato bo znak „MIRACOLD“ tudi v pomenskem smislu ločil od besede MIRASOUL, čeprav ni nujno, da bo slednjo razumel kot sestavljenko iz predpone MIRA in angleške besede SOUL (duša, psiha, tudi glasbena zvrst). Za pomensko opredelitev neke besede ni nujno, da ima ta jasen in nedvoumen pomen, ampak o pomenu lahko govorimo tudi, ko gre za fantazijsko besedo, ki bo zaradi svoje vsebine priklicala določeno asociacijo. Če vsaj ena od primerjanih besed vzbudi asociacijo, različno od asociacije, ki jo prikliče druga beseda, bo potrošnik besedi med seboj brez težav ločil. Organ zato meni, da sta si prejšnja znamka in prijavljeni znak v tem smislu tudi pomensko različna. Glede na celoten vtis, ki ga dajeta znaka in glede na posamezne vidike podobnosti, organ meni, da si znaka nista zamenljivo podobna. Za področje farmacevtskih znamk oziroma proizvodov je tudi značilno, da je relevantni potrošnik (zdravnik, farmacevt, pacient) bolj pozoren, kot je potrošnik drugega blaga. Zdravniki in farmacevti so na svojem področju dobro seznanjeni s proizvodi, torej tudi z njihovimi imeni oziroma blagovnimi znamkami. K novim proizvodom strokovna javnost pristopa z bistveno večjo pozornostjo kot običajni potrošniki. Pri zdravilih, še zlasti tistih, ki se izdajajo na recept, pa je potrošnik pred zamenjavo bolj zaščiten, saj do zdravila nima neposrednega dostopa, predpiše mu ga zdravnik in izstavi oziroma proda farmacevt. Zato je na trgu farmacevtskih proizvodov tudi možno, da brez škode ali nevarnosti koeksistira veliko število zdravil, ki bi po običajnih kriterijih za presojo podobnosti blagovnih znamk mogoče lahko veljala za podobna. Upravni organ zaključuje, da pogoj podobnosti znakov po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ni izpolnjen, zato eventualna enakost ali podobnost blaga pri primerjanih znamkah na končno odločitev ne vpliva. Varstvo znamke se namreč zavrne le, če sta po citirani zakonski določbi kumulativno izpolnjena dva pogoja – enakost ali podobnost znamk in enakost ali podobnost blaga ali storitev, zaradi česar lahko obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje tudi povezovanje s prejšnjo znamko. Ker je organ na podlagi analize ugotovil, da podobnosti med znakoma ni, zato podobnosti blaga ni potrebno ugotavljati oziroma ne bi mogla vplivati na drugačno odločitev organa.

Tožeča stranka vlaga tožbo iz razlogov nepravilne ugotovitve dejanskega stanja, kršitve pravil materialnega zakona in kršitev pravil postopka. Po mnenju tožeče stranke je registracija besedne znamke MIRASOUL sporna zgolj za tiste proizvode, ki so glede na točko b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 enaki ali podobni tistim, za katere je registrirana njegova zgodnejša znamka MIRACOLD, ki je bila prijavljena 8. 3. 2005 in na ozemlju celotne EU registrirana za zobozdravstvene preparate (hladilno pršilo) in medicinske hladilne preparate. Že v ugovoru je uveljavljala, da prijavljene znamke ni mogoče registrirati za nobenega od enakih ali podobnih proizvodov, ki so glede na znane kriterije (surovine, način izdelave, mesto in način prodaje, način uporabe...) farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko uporabo in dezinfekcijska sredstva; to so z izjemo pripravkov za uničevanje škodljivcev vsi proizvodi, ki so v prijavi Z-200970189 našteti v razredu 05. Tožeča stranka je že v ugovoru izrecno opozorila, da ima registrirano družino znamk s predpono MIRA, kot tudi to, da se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce, ne zgolj preparatov in pripomočkov za nego zob, temveč tudi zobozdravstvene in zobnokirurške opreme. Tožeča stranka dalje navaja, da meni, da je bila pred upravnim organom presoja podobnosti znakov izvršena pomanjkljivo in da so bile nekatere njene navedbe iz ugovora prezrte; organ tako ob zaključku, da pogoj podobnosti znakov ni izpolnjen, drugega pogoja podobnosti proizvodov sploh ni ugotavljal. Tožeča stranka navaja, da hladilna pršila za zobozdravstvene namene in medicinski hladilni preparati nedvomno predstavljajo farmacevtske in veterinarske proizvode oziroma sanitarne proizvode za medicinske namene in tudi dezinfekcijska sredstva, zato so sporni proizvodi v prijavi znamke MIRASOUL v resnici brez slehernega dvoma enaki ali podobni proizvodom iz zgodnejše znamke MIRACOLD, obenem pa vsaj ob upoštevanju v ta namen običajno uporabljanih kriterijev tudi dietetske snovi za medicinsko uporabo štejejo kot proizvodi, ki so podobni proizvodom iz zgodnejše znamke tožeče stranke. Tožeča stranka meni, da so nekatere ugotovitve upravnega organa v zvezi z ugotavljanjem podobnosti znakov zmotne, sumarno pa privedejo do napačne ugotovitve dejanskega stanja, na katerem temelji izrek odločbe. Razlogovanje upravnega organa v okviru vizualne primerjave znakov, da naj bi bil začetek besede najbolj opazen, vendar naj bi bil pri prepoznavanju in pomnjenju zelo pomemben tudi drugi del besede, je v kontradikciji z metodologijo presoje podobnosti znakov, kakršna je bila uporabljena v drugih podobnih primerih in kakršna je na podlagi identične zakonske podlage v uporabi tudi pri odločanju glede podobnosti znamk na ozemlju EU in torej tudi v Sloveniji. Ker v Sloveniji pisna navodila za preizkušanje vsaj javno niso bila predpisana in izdana, tožeča stranka v dokaz prilaga izvleček iz navodil za preizkušanje v postopku ugovora pred OHIM, kjer je na strani 22 v zadnjem odstavku 4.3 eksplicitno navedeno, da je zlasti pri besednih znakih prvi del znaka tisti, ki v pretežni meri pritegne potrošnikovo pozornost, in da si ga potrošnik lažje zapomni kot drugi del znaka. To pomeni, da ima v takih primerih prvi del bistveno večji vpliv na celotni vtis, ki ga ustvari znak, kar pogosto tudi lahko izključi podobnost. Tožeča stranka izhaja iz predpostavke, da mora biti slovenska zakonodaja, vključno z interpretacijo le-te usklajena z zakonodajo, ki velja na enotnem trgu EU. Poleg omenjene analize pomena oziroma vpliva prvega zloga in preostalih zlogov pri besednih znamkah se vešči in temeljiti preizkuševalci običajno posvetijo tudi nekaterim drugim kriterijem, na primer številu črk (ki je v tem primeru enako) ter položaj enakih ali podobnih črk v posamezni besedi (ki je v prvem zlogu identičen, v drugem pa je opazna in najbolj slišna črka o, ki se v obeh primerih izgovarja kot ou, v obeh besedah se nahaja na istem mestu, kar pa je organ bodisi prezrl ali iz drugih razlogov ignoriral). Presoja po vseh teh kriterijih se potem lahko imenuje vizualna primerjava dveh besednih znakov. Očitni ignoranci ključnega pomena prvega zloga v besedah MIRASOUL in MIRACOLD v kontekstu presoje podobnosti znakov sledi še marginalizacija navedb tožeče stranke, da je registrirala družino znamk s predpono MIRA, ki so vsem potrošnikom ali tistim, ki relevantne preparate predpisujejo kot taki nedvomno prepoznavni in jih od vsega skupaj še najbolj zanesljivo napeljujejo na njihov izvor. Ko urad odgovarja na ugovor tožeče stranke, da ima registrirano družino znamk s predpono MIRA, očitno prezre, da je večina od omenjenih 16 znamk v registru evropskih znamk pri OHIM registrirana sicer za farmacevtske in veterinarske proizvode, vendar razen za zdravljenje bolezni zobovja, dlesni in ustne votline; vmes so tudi znamke, ki so sicer registrirane v razredu 05, a so bodisi registrirane za dovolj drugačne proizvode ali pa so znaki nezamenljivo drugačni; v dokaz tožeča stranka prilaga podatke o osmih izmed omenjenih 16 znamk. Tožeča stranka se dalje sklicuje na sodbo Sodišča EU v zadevi C-234/06 (BAINBRIDGE), in ki jo tudi prilaga, iz katere je v odstavkih 62 do 64 mogoče razbrati, da je v primeru, kadar imetnik razpolaga z družino ali množico znamk s skupnimi značilnostmi (v tem primeru gre pri družini znamk tožeče stranke za prvi zlog MIRA), verjetnost, da bi potrošnik bil zaveden glede izvora blaga, znatno večja kot v primerih, kadar gre za zgolj eno samo znamko. Sklepna ugotovitev v okviru vizualne primerjave znakov s strani organa, da predpona „MIRA“ ne predstavlja močnega razlikovalnega elementa, je torej očitno napačna. Tudi v zvezi s fonetično primerjavo znakov tožeča stranka navaja, da je treba upoštevati, da je najbolj slišni del besed prijavljenega znaka in zgodnejše znamke prvi zlog MIRA. Poleg tega je v obeh primerih pri izgovorjavi drugega dela še najbolj slišen zvok kombinacija samoglasnikov ou, ki je v obeh primerih identičen in med izgovorjavo tudi časovno skladen. Pri poslušanju izgovorjave obeh besed bodo torej še najbolj verjetno preslišani prav soglasniki s, l, d, v katerih pa se obe besedi edinole razlikujeta. Izgovorjava obeh v osnovi zveni kot MIRA_OU_. Ugotovitev upravnega organa, da je zvočna slika obeh besed precej različna in da jih tudi ob manj pozornem poslušanju obeh besed zaradi povsem različnih končnic ne bi zlahka zamenjali, ni logična. Pomenska primerjava znakov s strani upravnega organa že v osnovi izhaja iz predpostavke, da predpona MIRA pri prepoznavnosti primerjanih znakov ne igra nikakršne vloge, s čimer pa se tožeča stranka po že povedanem ne strinja. Protislovna je ugotovitev organa, da bo potrošnik znaka dojel kot sestavljena in bo na tej osnovi zaznal tudi določen pomen, na osnovi česar naj bi ju bil potem zmožen razlikovati. Če bo namreč potrošnik želel znaka dojeti kot sestavljena, bo moral najprej ugotoviti, da sta sestavljena, ker je vsak od njiju dvozložen, pri tem pa je že na prvi pogled očitno, da imata znaka identičen prvi zlog in se razlikujeta šele v drugem zlogu. Znamki, ki imata identičen prvi zlog, ga torej na samem začetku iskanja razlik in temu sledečega ugotavljanja pomena teh razlik a priori napeljeta na pomisel, da pripadata družini znamk istega proizvajalca in torej do domneve, da imajo proizvodi pod tako podobnima znamkama skupen izvor, in sicer še posebej tudi zaradi tega, ker gre za enake ali podobne (farmacevtske) proizvode. Šele potem, ko bo potrošnik dojel, da znaka kljub identičnemu prvemu zlogu lahko razume kot sestavljenki iz dveh zlogov, bo lahko poskušal razbrati tudi pomen razlik med njima. Četudi razume angleško in bo drugi zlog ene znamke razumel kot cold = mraz, bo pri drugem delu druge znamke v dilemi, kaj pomeni beseda soul (ali pomeni ples ali dušo ali kaj drugega ali nič). V tem kontekstu je logično, da razlikovanje na osnovi tako dvomljivega in neopredeljenega pomena drugega zloga ene od znamk najbrž v nobenem primeru ne more biti zelo zanesljivo in v kontekstu zmožnosti razlikovanja dveh znakov za proizvode iste vrste ne dopušča povezovanja vsakega od njiju s pripadajočim (različnim) izvorom. Glede na raznovrstnost proizvodov na področju farmacije je dosti bolj verjetno, da bo potrošnik na osnovi razlik v drugih zlogih besed MIRASOUL in MIRACOLD v primeru dveh enakih ali podobnih proizvodov sklepal na to, da gre za proizvoda iz istega vira (istega proizvajalca), ki sta predvidena za različen namen, kot pa da bi na osnovi različnosti drugih zlogov sklepal na to, da gre za dva drug od drugega popolnoma neodvisna izvora. V podkrepitev zadnje navedeni trditvi tožeča stranka navaja dva analogna primera družine znamk z začetnim delom LEK in PIK. Glede na navedeno tožeča stranka meni, da je bilo v postopku dejansko stanje nepravilno ugotovljeno ter v posledici tega zmotno uporabljeno materialno pravo. Sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi ter zadevo vrne organu v ponovni postopek. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti izpodbijana tožbene navedbe in meni, da je izpodbijana odločba pravilna in zakonita. V odgovoru vztraja pri razlogih izpodbijane odločbe ter sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Sodišče je tožbo kot strankama z interesom poslalo v odgovor tudi prijaviteljema znamke A.A. in B.B., vendar odgovora na tožbo nista podala.

Tožba je utemeljena.

Z izpodbijano odločbo je upravni organ zavrnil ugovor tožeče stranke kot imetnice predhodne znamke „MIRACOLD“ zoper registracijo znamke „MIRASOUL“, vložen iz razloga po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Upravni organ je odločitev oprl na svoj zaključek, da zaradi vizualne, fonetične in pomenske različnosti prijavljenega znaka in predhodne znamke ne bo prihajalo do verjetnosti zmede v javnosti, pri čemer se ni spuščal v primerjavo podobnosti blaga oziroma storitev, saj že ni ugotovil zamenljive podobnosti prijavljenega znaka in predhodne znamke.

Po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanaša ta znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Sodišče se strinja z razlogovanjem upravnega organa, da je pogoj za zavrnitev ugovora po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 kumulativno podana taka podobnost prijavljenega znaka in predhodne znamke ter blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, zaradi katere obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko; verjetnost zmede v javnosti je v smislu navedene določbe treba pojmovati kot verjetnost zmede o izvoru proizvodov (sodba Sodišča EU C-39/97, 26. tč., sodbi VS opr. št. X Ips 812/2004 z dne 11. 12. 2007, X Ips 245/2008 z dne 13. 4. 2010). Pogojev enakosti oziroma podobnosti prijavljenega znaka in predhodne znamke ter enakosti oziroma podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, pa ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih; tako stališče izhaja iz sodbe Sodišča EU C-39/97 z dne 29. 9. 1998, izdane v postopku predhodnega odločanja, s katero je le-to podalo razlago 4 (1) (b) Prve direktive Sveta z dne 21. 12. 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS), ki je vsebinsko identičen z določbo točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Po navedenem stališču celovita presoja verjetnosti zmede implicira določeno soodvisnost upoštevnih dejavnikov, še zlasti podobnosti med znamkami ter podobnosti blaga ali storitev; v posledici lahko nižjo stopnjo podobnosti med tem blagom ali storitvami odtehta višja stopnja podobnosti med znamkami, in obrnjeno. Na to stališče sodišče opozarja, ker ne pritrjuje zaključku organa o tem, da prijavljeni znak in predhodna znamka nista zamenljivo podobna, in glede na katerega je primerjavo enakosti oziroma podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se nanašata prijavljeni znak in predhodna znamka, v celoti opustil kot nepotrebno.

Sodišče ocenjuje kot neprepričljivo oceno upravnega organa, da si primerjana znak in znamka nista zamenljivo podobna. Glede na dosedanjo upravnosodno prakso je zlasti pri besednih znakih prvi del znaka tisti, ki pritegne potrošnikovo pozornost in si ga potrošnik tudi lažje zapomni, in ta je pri obeh enak („MIRA“); glede na to je dopusten zaključek, da ima prvi del znaka večji vpliv na celostno vizualno dojemanje znaka kot drugi del. Strinja pa se sodišče tudi s stališčem tožeče stranke, da se je pri črkovni analizi potrebno posvetiti tudi drugim kriterijem, na primer številu črk ter položaju enakih ali podobnih črk v posamezni besedi; take analize pa upravni organ ni opravil (pri tem bi ugotovil, da je število črk pri obeh primerjanih znakih enako, prvi zlog je pri primerjanih znakih identičen, v drugem zlogu se ponovita črki o in l, pri čemer se črka o pri obeh znakih nahaja na istem - drugem mestu …). Glede na to, da je tudi po presoji sodišča pri fonetični primerjavi besed najbolj slišen prvi del primerjanih besed „MIRA“, ki je enak, ter da je pri izgovorjavi drugega dela besed še najbolj slišen zvok kombinacija samoglasnikov ou, ki je v obeh primerih identičen in med izgovorjavo tudi časovno skladen, ni prepričljivo razlogovanje organa niti v delu, ki se nanaša na fonetično primerjavo. Glede pomenske primerjave pa sodišče dodaja, da v kolikor bo potrošnik primerjana znaka dojel kot sestavljena iz dveh smiselnih celot, da je neprepričljivo razlogovanje organa, da naj bi potrošnik zaradi različnih asociacij, ki naj bi jih vzbudila različna druga dela znakov, znaka kot celoti brez težav ločil, saj povsem zanemari pomen identičnega prvega dela besed, ki napeljuje na skupen izvor znamk oziroma pripadnost družini znamk istega proizvajalca. Na nepopolno ugotovljeno dejansko stanje v zadevi kaže tudi sporna ocena pomena okoliščine, da ima tožeča stranka registrirano družino znamk s predpono „MIRA“ v razredu 5 NK, saj se organ sklicuje, da v bazi evropskih znamk obstaja vsaj še 16 znamk s tako predpono in so registrirane v razredu 5 NK, in da torej navedena predpona med imeni za farmacevtske in medicinske proizvode ni redka ter ne predstavlja močnega razlikovalnega elementa v besednih sestavljankah, ki bi potrošnika napeljevala na skupen izvor blaga, tožeča stranka pa takemu zaključku nasprotuje in navaja, da pa pri navedenih znamkah ne gre za farmacevtske in veterinarske proizvode za zdravljenje bolezni zobovja, dlesni in ustne votline.

Ker je sodišče spoznalo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku za izdajo upravnega akta, ne more rešiti spora, ker so ugotovljena dejstva v bistvenih točkah nepopolno ugotovljena oziroma je iz ugotovljenih dejstev narejen napačen sklep glede dejanskega stanja, in da je treba pravo dejansko stanje ugotoviti v upravnem postopku, je na podlagi 2. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 119/08 odl. US, 107/09 odl. US, 62/2010, ZUS-1) tožbi ugodilo ter izpodbijano odločbo odpravilo in na podlagi 3. odstavka tega člena vrnilo zadevo organu v ponovni postopek. V ponovnem postopku bo organ moral dopolniti dejansko stanje v smislu povedanega (4. odstavek 64. člena ZUS-1) ter ponovno opraviti celovito presojo primerjanih znaka in znamke, pri tem pa upoštevati tudi, ali ima prejšnja znamka velik razlikovalni učinek, kar je sestavni del presoje podobnosti znamk (sodba Sodišča EU C-342/97 z dne 22. 6. 1999). Ob ugotovitvi, da obstaja določena stopnja podobnosti med primerjanim prijavljenim znakom in predhodno znamko (na katere verjetnost kažejo že dosedanje ugotovitve organa), bo organ pri ponovnem odločanju o ugovoru tožeče stranke moral opraviti tudi primerjavo enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev iz razreda 05 NK, na katere se prijavljeni znak in prejšnja znamka nanašata ter pri tem upoštevati stališča Sodišča EU o soodvisnosti med stopnjo podobnosti znamk ter stopnjo podobnosti proizvodov oziroma storitev (sodbi Sodišča EU C-39/97 z dne 29. 9. 1998 in C-342/97 z dne 22. 6. 1999).

Stroškovnemu zahtevku tožeče stranke pa je sodišče ugodilo na podlagi 3. odstavka 25. člena ZUS-1 ter ji priznalo stroške po 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/2007).