Sodba U 1584/2002
Datum: 2004-05-11T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2004:U.1584.2002
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: intelektualna lastnina - blagovna znamka - razlikovanje znaka

## Jedro

Tožena stranka je omejila presojo podobnosti znakov zgolj zato, ker je beseda v znakih generična. Pri tem pa ni v ničemer obrazložila, zakaj ta beseda na povprečnega potrošnika pri njegovem dojemanju podobnosti med znakoma ne vpliva. Četudi je del znaka generična beseda (ki sicer do varstva sploh ne bi bila upravičena) je namreč mogoče, da je znak zaradi te besede za povprečnega potrošnika podoben znaku že registrirane znamke.

## Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. ... z dne 11.7.2002, se odpravi in se zadeva vrne toženi stranki v ponovni postopek.

## Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožeče stranke zoper priznanje znamke št. X, registrirane za proizvode iz razredov 18 in 25 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk - Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK).

V obrazložitvi izpodbijane odločbe tožena stranka ugotavlja, da med prijavljeno znamko in mednarodno registrirano znamko tožeče stranke (takrat: vložnik ugovora) št. Y, registrirano za blago iz razredov 3, 18 in 25 NK, ni zamenljive podobnosti v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju ZIL-1). Podobnost znamk je na podlagi navedenega člena podana, kadar sta hkrati izpolnjena pogoj enakosti/podobnosti blaga ali storitev ter pogoj enakosti/podobnosti znakov konfliktnih znamk. Tožena stranka v izpodbijani odločbi zaključi, da si znaka konfliktnih znamk med seboj nista podobna. V obeh primerih gre namreč za dva figurativna znaka, pri čemer je znak znamke št. X (prijavljena znamka) sestavljen le iz tekstualnega dela - besede "La Scarpa", zapisanega v malih tiskanih črkah, rumene barve s črno obrobo, nagnjenih v desno pod kotom 75 stopinj, znak znamke št. Y (torej znamke tožeče stranke) pa je kombiniran, sestavljen iz tekstualnega dela - besede "SCARPA" v velikih tiskanih črke močnejše debeline ter slikovnega elementa-kroga s štirimi ravnimi linijami, znotraj katerega se nahaja romboiden lik, vse v črno-beli tehniki. Nadalje ugotavlja, da je v obeh znamkah dominanten del znaka beseda "scarpa", ki je italijanska beseda za čevlje in kot taka generična oznaka za proizvode. Ta zaradi svoje generičnosti kot besedni znak sploh ne bi mogla biti registrirana. Ker pa sta prijavljena znamka in znamka tožeče stranke registrirani kot figurativni znamki, besedi "scarpa" dajejo potrebno razlikovalnost ravno grafični elementi. Znak vložnika ugovora je varstvo pridobil le zaradi svojega videza, ne pa zaradi vsebine tekstualnega dela znaka. Kadar se ugotavlja podobnost znakov, katerih najbolj dominaten del je generična beseda, se pri presoji podobnosti upošteva predvsem vizualni vidik. Ne upošteva se besedna analiza tekstualnega dela znaka, neupoštevni pa sta tudi fonetična in pomenska podobnost, za kateri tožena stranka ugotovi, da sicer obstajata. Taka primerjava podobnosti bi namreč omogočila imetniku znamke za znak, ki v besedi z običajnimi črkami ne bi mogel biti registriran, da s figurativno obliko tega znaka dobi monopol nad temi besedami, ki bi ga sicer dobil le za fantazijske in razlikovalne znake. Tožena stranka nadalje ugotavlja, da sta si znaka fonetično podobna, pomensko pa celo istovetna. Glede vizualne podobnosti pa ugotovi, da sta si znaka v smislu določb 1. odstavka 44. člena, točke b), med seboj različna, saj ni verjetnosti, da bi prišlo do zmede v javnosti, ki bi vključevala tudi verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. V obeh primerih gre namreč za dva figurativna znaka, katerih grafični elementi so si med seboj dovolj različni, da ju povprečni potrošnik z vizualnega stališča lahko razlikuje. Ker ugotovi, da podobnosti med znaki ni, tožena stranka ne presoja, ali je pogoj podobnosti blaga ali storitev izpolnjen.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja in nepravilne uporabe materialnega prava vložila tožbo. V njej navaja, da je napačen zaključek tožene stranke, da si znamki nista podobni zato, ker je beseda "scarpa" generična in zaradi tega za presojo podobnosti nerelevantna. Beseda "scarpa" namreč v obeh znakih vizualno najbolj izstopa in je dominantna. Povprečni potrošnik bo obe znamki sprejemal po njunem besednem delu in ne po drugih grafičnih elementih. Pri tem pa ni relevantno, ali gre za generične besede, temveč ali bo potrošnik obe znamki zaradi besed povezoval. Tožeča stranka se tudi ne strinja s stališčem tožene stranke v izpodbijani odločbi, da pomenski in fonetični vidik podobnosti v konkretnem primeru nista pomembna. Pri presoji podobnosti je namreč potrebno izhajati iz načela celovite presoje, ki vključuje poleg vizualnega tudi ta dva vidika. Dalje tožeča stranka v tožbi meni, da dejansko stanje ni bilo popolno ugotovljeno, saj se tožena stranka ni opredelila do dejstva, da gre v primeru znamke tožeče stranke za homonimno znamko (znamko, ki je identična firmi), zaradi česar je verjetnost povezovanja prijavljene znamke z znamko tožeče stranke še toliko večja. V zvezi z verjetnostjo povezovanja konfliktnih znamk pa tožeča stranka tožbi prilaga tudi dokaze, iz katerih je po njenem mnenju razvidno, da je njena znamka na slovenskem trgu poznana. Preuranjen oziroma nepravilen pa je tudi zaključek tožene stranke o nepodobnosti proizvodov. Sodišču predlaga, da tožbi ugodi in izpodbijano odločbo odpravi.

Tožena stranka je na tožbo odgovorila. V odgovoru vztraja pri razlogih v izpodbijani odločbi ter poudarja, da beseda "scarpa" v besedi z običajnimi črkami za čevlje in blago, podobno obutvi, kot znamka sploh ne bi mogla biti priznana, saj je generična. V primerih, ko je eden od elementov znaka generične narave, je potrebno bistveno zmanjšati pomenski in fonetični vidik, pri vizualnem pa zanemariti črkovno analizo in na ta način zmanjšati učinek podobnosti, ki jo znaku daje generična beseda. Kadar je skupen element generičen, potem si znamke samo zaradi tega med seboj niso zamenljivo podobne. Če tako odmislimo pomen besede "scarpa", sta si znamki zaradi ostalih vizualnih elementov med seboj toliko vizualno različni, da povprečnega potrošnika ne bi spravili v zmoto. Predlaga zavrnitev tožbe.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije je kot zastopnik javnega interesa z dopisom št... z dne 7.10.2002, prijavilo udeležbo v postopku.

Tožba je utemeljena.

Kot je razvidno iz upravnih spisov, je tožena stranka pri ugotavljanju podobnosti med znakoma konfliktnih znamk odklonila presojanje podobnosti v besednem elementu - besedi "scarpa". Svoje stališče je utemeljila z dejstvom, da gre za besedo, ki v enem od uradnih jezikov v Republiki Sloveniji pomeni čevelj in je kot taka generična glede na prijavljeno blago (čevlji in obutev). Tako je opravila le okrnjeno presojo vizualne podobnosti (primerjala je le grafične elemente, ne pa besede) ter zanemarila morebitni vpliv sicer ugotovljene fonetične in pomenske podobnosti, ki jo znakoma daje beseda "scarpa". Po mnenju sodišča je ključna funkcija znamke njena razlikovalnost. Njen namen je torej, da potrošniku pomaga razlikovati med blagom oziroma storitvami enake ali podobne vrste. Zaradi tega se mora prijavljena znamka s svojim znakom jasno razlikovati od znakov že registriranih znamk za isto blago, saj bi sicer na trgu prihajalo do zmede, s tem pa bi bil namen znamk kot identifikatorjev blaga različnih proizvajalcev na trgu izničen. To načelo je inkorporirano tudi v ZIL-1, saj 1. odstavek 44. člena, točka b), kot kriterij za ugotavljanje podobnosti med znaki določa verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Znamka ima torej zadostno razlikovalnost, če znak ni zamenljivo podoben znaku kakšne druge, prej registrirane znamke. Na podlagi zgoraj navedenega se torej presoja podobnosti v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena vedno opravi v smislu presoje, ali je med znaki konfliktnih znamk podana taka podobnost, da bi prišlo do zamenjevanja znamk in s tem do zmede na trgu oziroma v javnosti. Podobnost se ugotavlja s pomočjo metode celovite presoje, ki vključuje primerjavo dominantnih delov znakov iz pomenskega, fonetičnega in vizualnega vidika. Pri tem se izhaja iz pravnega standarda povprečnega potrošnika in se ugotavlja, ali je verjetno, da bi potrošnik povprečnega znanja in povprečne pazljivosti znake štel za podobne ter posledično zamenjeval znamke. Sodišče meni, da povprečni potrošnik znamke oziroma znake na trgu zaznava kot vizualne, pomenske in fonetične celote, ne da bi pri tem sam pri sebi opravil analizo posameznih sestavnih elementov, kot so npr. besede ali grafizmi. Tudi besede zaznava take kot so, ne oziraje se na to, ali je beseda generična ali ne. Sodišče pa pri tem dopušča možnost, da je povprečni potrošnik za kakšnega od elementov bolj ali manj dovzeten. Možno je tudi, da posamezne percepcije na potrošnika v določenih primerih šibkeje učinkujejo (npr. fonetična in pomenska ne učinkujeta tako močno kot vizualna) in jih je zato možno v okviru celovite presoje zanemariti oziroma omejiti. Vendar pa mora biti podlaga za tako omejevanje vedno dojemanje povprečnega potrošnika. Če bi torej v določenem primeru kazalo, da na povprečnega potrošnika fonetična in pomenska percepcija ne vplivata, bi ju bilo dovoljeno zanemariti, sicer pa ne. V konkretni zadevi pa je tožena stranka omejila presojo podobnosti zgolj zato, ker je beseda v znaku generična. Pri tem pa ni v ničemer obrazložila, zakaj ta beseda na povprečnega potrošnika pri njegovem dojemanju podobnosti med znakoma ne vpliva. Četudi je del znaka generična beseda (ki sicer do varstva morda ne bi bila upravičena), je namreč mogoče, da je znak za povprečnega potrošnika ravno zaradi te besede podoben znaku že registrirane znamke, kar posledično vodi do zmede v javnosti in povezovanja s prejšnjo znamko. To pa velja še toliko bolj, če je taka skupna beseda dominanten del znaka. Tožena stranka je torej po presoji sodišča neutemeljeno odklonila presojo podobnosti med znakoma v delih, ki vsebujeta besedo "scarpa", saj ni presodila, ali ta beseda na dojemanje podobnosti med znakoma s strani povprečnega potrošnika nima nobenega vpliva. Za ugotavljanje podobnosti in možnosti povzročitve zmede je namreč po presoji sodišča treba ovrednotiti skupni učinek vseh za primerjavo relevantnih lastnosti znakov. V tem delu torej tožeča stranka utemeljeno ugovarja, da je bilo materialno pravo nepravilno ugotovljeno. Tožeča stranka pa ne more uspeti z ugovorom, da je njena znamka v Sloveniji potrošnikom poznana, kar dokazuje s priloženimi listinami. V kolikor se namreč s tem ugovorom sklicuje na dobro poznanost svoje znamke v smislu 1. odstavka 44. člena, točke d) ZIL-1, sodišče po pregledu upravnih spisov ugotavlja, da ta ugovor ni bil predmet postopka pred toženo stranko. Stranke pa v skladu s 3. odstavkom 14. členom Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00, v nadaljevanju: ZUS) v upravnem sporu ne morejo navajati novih dejstev in predlagati dokazov, če so to možnost imele v postopku pred izdajo akta. Tožeča stranka tudi neutemeljeno ugovarja, da je tožena stranka dolžna pozivati vložnika ugovora k predložitvi dokazov o povezovanju konfliktnih znamk. Glede na določbe 101. člena ZIL-1 (prej 58. člen ZIL) je namreč že ob vložitvi ugovoru potrebno predložiti ustrezne dokaze. Tožeča stranka bi morala ugovoru priložiti tudi dokaze o možnosti povezovanja znamk. K temu jo je zavezovala že določba 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL. Brezpredmetni pa so tožbeni ugovori v zvezi z napačno presojo podobnosti blaga. Varstvo znamke se namreč zavrne, če sta hkrati izpolnjena oba pogoja iz točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, t.j. enakost ali podobnost znakov ter enakost ali podobnost blaga oziroma storitev. Ker je tožena stranka ugotovila, da podobnost med znakoma konfliktnih znamk ne obstaja in je na podlagi te ugotovitve zavrnila ugovor zoper registracijo znamke, (ne)ugotovitev morebitne istovetnosti proizvodov na odločitev ni mogla več vplivati in je zato ni bila dolžna ugotavljati. Iz navedenega torej izhaja, da je bil pri odločanju materialni zakon nepravilno uporabljen.

Izpodbijano odločbo je bilo na podlagi določbe 4. točke 1. odstavka 60. člena ZUS treba odpraviti in zadevo vrniti toženi stranki v ponovni postopek (2. odstavek 60. člena ZUS).