sodba I U 694/2009
Datum: 2010-05-04T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2010:I.U.694.2009
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: zvočna znamka

## Jedro

Zvočna znamka tožeče stranke ne predstavlja le melodije, ampak tudi zvočno komponento izgovorjenega besedila, ki bo v potrošnikovi zavesti enakopravno zaznavno. V okviru fonetične analize ni relevantna potrošnikova izgovorjava zvočne znamke, pač pa zvočno dojemanje znaka, ki pomeni celoto le kot besedilo z melodijo. Čeprav je zvočna pojavnost minljiva, pa je namen zvočne znamke, da ostane v zavesti potrošnika in ne da bi takoj izginil.

## Izrek

Tožba se zavrne.

Zahteva tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

## Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila prijavo zvočne znamke „MANPOWER“, št. Z-200670361 z dne 7. 3. 2006 za storitve iz razredov 35, 41 in 42 (1. točka izreka); postopek registracije znamke nadaljevala za preostale prijavljene storitve iz razredov 36, 37 in 38 (2. točka izreka) in ugotovila, da posebni stroški v tem postopku niso nastali (3. točka izreka). V obrazložitvi je navedla, da je zoper prijavo za zvočno znamko „MANPOWER“ vložil ugovor MANPOWER INC., ZDA z znamko „MANPOWER“ v besedi (v razredih 35 in 42), „MANPOWER“, v grafični obliki (v razredih 9, 16, 35, 41 in 42) in CTM znamko „MANPOWER“ (v besedi) (v razredih 9, 16, 35, 41 in 42) ter se skliceval na točko b) in c) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL). Tožena stranka je ugotovila, da je ugovor utemeljen in da znamke ni mogoče registrirati za zahtevane storitve iz razredov 35, 41 in 42 zaradi razloga po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Prijavljeni znak vsebuje zvočno in pomensko dimenzijo. Njegov zvočni in fonetični vidik predstavljata melodija in zapeto besedilo. Besedilo pa daje znaku tudi dimenzijo pomena, namreč pomen pojma „MANPOWER“. Melodijo petega besedila grafično ilustrirajo le tri note, ki predstavljajo tone E, C, C, kar je zelo neizrazita oziroma enostavna melodija, v kateri ima vodilno vlogo oziroma dominanten pomen prav besedilo zapeto ali lahko rečemo celo povedano v intonaciji dveh tonov. Ne drži prijaviteljeva trditev, da je dominantni del znaka zgolj melodija, temveč enako, če ne bolj pomembno oziroma razlikovalno od neizrazite melodije – pravzaprav le dveh tonov, prav besedilo zvočnega znaka. Ker imajo znamke vložnika ugovora tudi fonetični oziroma glasovni vidik, jih v glasovnem smislu lahko primerjamo z zvočno znamko prijavitelja. Ugotavlja, da so znamke fonetično podobne, saj jih predstavljajo iste besede oziroma isti glasovi, povedani oziroma intonirani na različen način. V pomenskem smislu pa ugotavlja, da so znamke celo identične. Ni pomembno ali potrošnik besedilo prebere ali ga sliši, vsebina sporočila je enaka. Pri primerjavi storitev pa tožena stranka meni, da so po kriterijih, ki jih primerja (kriteriji namena, vsebine, kraja in izvajanja storitev, izvajalce storitev in ciljne skupine potrošnikov) storitve, ki jih ščitijo znamke vložnika ugovora, enake ali podobne storitvam, ki jih v razredu 35 želi registrirati prijavitelj zvočnega znaka. Gre za oglasno dejavnost, komercialne posle, poslovno administracijo, pisarniške posle in svetovanje pri organizaciji in vodenje podjetij, kar so vse storitve, podobne storitvam iz znamke 200370926 vložnika ugovora v razredu 35 (oglaševanje, poslovno opravljanje, poslovna administracija in pisarniške storitve ter demonstracijske in propagandne storitve), ki se nanašajo na prodajo iz razreda 35 znamke vložnika ugovora št. 9080562. Enako velja za vse storitve prijavitelja znaka, povezane s kadrovanjem (posredovanje kadrov, začasno prepuščanje delojemalcev, prepuščanje začasne delovne sile, posredovanje začasne delovne sile, pridobivanje kadrov; posredovanje delovnih mest; posredovanje kadrov v okviru klicnega centra, storitve telefonskega odzivanja za odsotne uslužbence v okviru klicnega centra, pisarniški posli v okviru klicnega centra in svetovanje s področja kadrovskega menedžmenta), saj znamke vložnika ugovora pokrivajo celoten spekter enakih ali podobnih kadrovskih storitev, namreč začasne kadrovske storitve in storitve, ki jih nudijo agencije za zaposlovanje pri znamki vložnika ugovora št. 9080562 in storitve pridobivanja začasnega osebja, storitve nameščanja začasnega osebja, storitve nameščanja stalnega osebja in novosprejetega osebja, storitve zaposlovalnih agencij, poslovne informacije in konzultantske storitve, ki se nanašajo na pridobitev začasnega osebja in osebje po pogodbi, storitve opravljanja z osebjem, storitve pridobivanja začasnega profesionalnega osebja, storitve nameščanja začasnega profesionalnega osebja, storitve zaposlovalnih agencij za nameščanje profesionalnega osebja, storitve testiranja posameznikov za določanje zaposlitvenih znanj, storitve testiranja za določanje industrijskih znanj v razredu 35 pri znamki št. 200370926 ter storitve zaposlovalnih agencij pri znamki št. CTM 000076059. Enake ali podobne storitvam vložnika ugovora so tudi storitve iz razreda 41. Gre za storitve vzgoje in izobraževanja, ki jih s svojima znamkama št. 200370926 in št. 000076059 ščiti tudi vložnik ugovora. Vložnik ima navedene storitve izobraževanja in šolanja, pri čemer Urad meni, da so storitve vzgoje in storitve izobraževanja sorodne storitve, ki so med seboj neločljivo povezane. Prijavitelj ima v razredu 41 še storitve razvedrila in izvajanje prireditev v živo, zlasti za podeljevanje nagrad „delovni sili“. Tudi te so lahko podobne oziroma tesno povezane s storitvami izobraževanja ali kadrovanja, ki jih pokrivajo znamke vložnika ugovora v razredih 41 in 35. V razredu 42 ima prijavitelj navedeno svetovanje in izdelava programov za obdelavo podatkov v zvezi s poklicnimi testi in navodili kadrom ter osebnostni testi in poklicno svetovanje in svetovanje s področja kadrovskega menedžmenta, kar so enake oziroma podobne storitve vsakovrstnega testiranja, ki jih pokriva vložnik ugovora št. 200370926 ter storitvam profesionalnega svetovanja in strokovnih storitev na področju poklicnega in psihološkega testiranja in kariernega svetovanja ter izvajanja osebnostnega in psihološkega testiranja in testiranja posameznikov za določitev poklicnih veščin in svetovalnim storitvam, povezanim z ocenjevanjem in razvojem kadrov pri znamki št. 000076059. V vseh primerih gre namreč za dejavnosti, povezane s kadrovanjem in z vsemi aktivnostmi, ki se izvajajo na tem področju. V tem razredu se oporekana prijava nanaša še na pravno svetovanje, oblikovanje spletnih strani ter tehnično načrtovanje konstrukcij. Glede na zelo široko opredeljene storitve v razredu 42 znamke vložnika ugovora 9080562, namreč „začasne in stalne storitve, ki jih nudi profesionalno osebje“ gre tudi tu za enake ali podobne storitve. Storitve, ki jih nudi profesionalno osebje so lahko tako s področja pravnih ali oblikovalskih storitev, kot tudi storitve načrtovanja konstrukcij. Vložnik ugovora pa ima pri znamki 000076059 registrirane še storitve oblikovanja in razvoja računalniškega softvera, kar je sorodna storitev oblikovanju spletnih strani. Pravno svetovanje pa je lahko tudi del širokega spektra storitev na področju kadrovanja, ki jih ima s svojimi znamkami zajete vložnik ugovora.

Tožeča stranka vlaga tožbo v delu, ki se nanaša na zavrnitev znamke v razredih 35, 41 in 42. Meni, da je tožena stranka napačno in nepopolno ugotovila dejansko stanje ter posledično napačno uporabila materialno pravo. Med prijavljeno znamko in znamko vložnika ugovora ne obstaja taka mera podobnosti, da bi zaradi te podobnosti obstajala verjetnost zmede v javnosti, ki bi vključevala verjetnost povezovanja med znamkami. Tožena stranka se je strinjala, da gre pri prijavi zvočne znamke za drugačno vsebino, kot se jo ščiti z običajnimi znamkami, vendar je primerjavo opravila izključno na podlagi neustreznih kriterijev. Vizualni kriterij pri zvočni znamki ne pride v poštev, zato izpodbijana znamka vizualno ni podobna znamka na vložnika ugovora. Sporna je tudi fonetična primerjava, saj se izpodbijana znamka s strani potrošnikov ne bo izgovarjala, ker gre za zvočno znamko, ki sploh ne bo napisana na kakšnem nosilcu, zato je potrošniki niti ne bodo videli niti izgovarjali. Zunanja manifestacija služi le postopku registracije, v dejanskem življenju pa znamka ne bo imela vidne komponente, v tem smislu pa je potrebno upoštevati, da je fonetična komponenta zvočne znamke povsem drugačna od fonetične komponente običajnih znamk. Tudi pri pomenski primerjavi se lahko ugotovi, da v primeru zvočne znamke ne more biti primerjava opravljena na enak način kot pri običajnih. Izpodbijana znamka vsebuje tudi pomen v zvoku (MANPOWER), vendar pa pomen zvočne znamke ni enak pomenu, ki je izgovorjen z zvokom, temveč je pomen zvočne znamke ravno njen zvok, pa četudi je ta sestavljen iz treh not (E, C, C) in ne gre za kompleksno melodijo. Tako kot je osnovni element zaščite tridimenzionalne znamke njena oblika, je osnovni element zaščite zvočne znamke melodija, zvok in ne beseda. Tožeča stranka se strinja, da je osrednji, dominanten del znamk vložnika ugovora beseda MANPOWER, ne strinja pa se, da bi bila le-ta tudi najbolj dominantni osrednji del znamke prijavitelja. Najbolj dominanten del je zvok, torej melodija, ki je zapisana v notnem zapisu. Zvočne znamke so sestavljene izključno iz ene dimenzije, zvoka, ta je predmet zavarovanja, ne pa besedilo. Različna narava zvočne znamke se odraža tako pri njeni drugačni rabi na trgu kot na popolnoma drugačnemu učinku na potrošnike. Potrošniki zvočne znamke ne bodo nikoli videli, saj se v resnici ne bo nikoli pojavila kot zvočni zapis, fonogram. Tako se zvočna znamka, torej tudi znamka tožeče stranke ne bo nikoli pojavljala na proizvodih niti na njihovih embalažah, niti na tiskanih reklamah ali na kakršnikoli vizualni, materialni način. Primerjavo med izpodbijano znamko in znamko vložnika ugovora je potrebno opraviti glede na besedilo „MANPOWER“ in melodijo E, C, C, pri čemer lahko ugotovimo, da si znamke niso na noben način podobne v taki meri, da bi zaradi tega obstajala verjetnost zmede v javnosti. Sklicuje se na temeljno merilo iz sodbe C-39/97. Ne strinja se tudi s presojo primerjave storitev. Podobnosti ni niti glede seznama storitev v razredih 35, 41 in 42. Meni, da predvsem ni podobnosti glede storitev v razredu 35 in sicer vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, pisarniški posli, svetovanje pri organizaciji in vodenju podjetij ter storitvah telefonskega odzivanja za odsotne uslužbence v okviru klicnega centra, pisarniški posli v okviru klicnega centra. Nadalje v razredu 41 pri storitvi vzgoje, razvedrilo, izvajanje prireditev v živo, zlasti za podeljevanje nagrad delovni sili ter v razredu 42 pravno svetovanje ter oblikovanje spletnih strani ter tehnično načrtovanje konstrukcij. Poudarja tudi, da glede na veliko število znamk, ki vsebujejo besedo POWER ali MAN ter tudi na splošno razširjenost besedne zveze MANPOWER je očitno, da predhodne znamke stranke z interesom nimajo veliko razlikovalnega značaja, zato je tudi varstvo teh znamk temu prilagojeno. Njihov imetnik ne more pričakovati, da se bodo mlajše znamke od njih v veliki meri razlikovale. Poleg tega pa je neutemeljeno pričakovati, da bo zmeda nastala ravno zaradi registracije zvočne znamke tožeče stranke. Nacionalna avstrijska znamka tožeče stranke je uspešno registrirana v Avstriji. Predlaga odpravo izpodbijane odločbe in povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo poudarja, da vizualnega vidika med znamkama ni primerjala, primerjala je zgolj zvočni in pomenski vidik znakov. Vztraja pri svojih ugotovitvah iz izpodbijane odločbe. Glede sklicevanja na sodbo C 39/37 pa meni, da znamke „MANPOWER“ nimajo nizke stopnje razlikovalnosti, saj slovenskemu potrošniku v povezavi s storitvami, ki jih označujejo, ne predstavljajo opisovalnega pojma. Tožeča stranka kot dokaz nizke stopnje razlikovalnosti znamke „MANPOWER“ navaja veliko število znamk, ki vsebujejo besedi MAN oziroma POWER. V zvezi s tem je tožena stranka svoje stališče pojasnila v izpodbijani odločbi. Glede primerjave storitev v razredih 35, 41 in 42 in z nestrinjanjem s širokim razumevanjem storitve vložnika ugovora v razredu 42 „začasne in stalne storitve, ki jih nudi profesionalno osebje“, pa pojasnjuje, da je bila znamka št. 9080562, ki v razredu 42 vsebuje navedbo „začasne in stalne storitve, ki jih nudi profesionalno osebje“ prenesena iz registra prijav Zavoda za patente bivše SFRJ, zato tožena stranka pri registraciji oziroma formulaciji storitev v seznamu ni imela vpliva. V primeru, ko je navedba storitev taka, da zajema segment določenih storitev v najširšem smislu, je potrebno navedbo kot je bila registrirana tudi upoštevati, seveda le v okviru razreda. Tožeča stranka v tožbi navaja nekatere storitve, za katere meni, da niso podobne storitvam vložnika ugovora, vendar svojega stališča z ničemer ne pojasnjuje. Tožena stranka je svojo utemeljitev podobnosti podrobno podala že v izpodbijani odločbi in vztraja, da so si vse storitve v razredih 35, 41 in 42 v tolikšni meri podobne, da bi lahko prišlo do zmede in povezovanja med zamenljivo podobnimi znamkami „MANPOWER“, če bi se z njimi označevalo tako podobne storitve. Predlaga zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom v tem postopku MANPOWER INC., ZDA, na tožbo ni odgovorila.

Tožba ni utemeljena.

V zadevi je sporna ugotovljena podobnost med zvočno znamko tožeče stranke in znamkami vložnika ugovora, tako v sferi primerjave znakov kot storitev.

Tožena stranka je po opravljeni primerjavi znakov in storitev prijavo zvočne znamke tožeče stranke zavrnila na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, po kateri se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti. Smernice o ugotavljanju podobnosti znaka in znamke je podala sodna praksa. Pri presoji je potrebno upoštevati fonetičen, vizualni in pomenski vidik, pri tem pa je najpomembnejši dejavnik razlikovalnost in dominantna komponenta znamke, medtem ko se nerazlikovalnih delov ne upošteva. Primerjava se opravi z vidika povprečnega potrošnika blaga oziroma storitev, ki dojema znamko kot celoto in ne analizira njenih podrobnosti. Sporne med strankami so ugotovitve o vizualni, fonetični in pomenski podobnosti. Tožeča stranka poudarja, da pri zvočni znamki ne bi smeli upoštevati vizualnega kriterija, ter da zato njena znamka ni podobna znamki vložnika ugovora. Ob navedenem ugovoru je potrebno ugotoviti, saj tako izhaja iz izpodbijane odločbe, da tožena stranka vizualnega vidika znamk ni primerjala in se je v tem delu strinjala s toženo stranko, da vizualni zapis zvočne znamke ne predstavlja videza znamke, temveč je le tehnična rešitev za predstavitev zvočne vsebine, ki je zaščitena z znamko.

Ni pa se tožena stranka strinjala s tožečo stranko, da ima prijavljeni znak le eno dimenzijo, namreč zvok, ki vključuje le melodijo in ne besedila. Namreč njegov zvočni in fonetični vidik predstavljata tako melodija kot zapeto besedilo. Po mnenju tožene stranke ima vodilno vlogo oziroma dominanten pomen prav besedilo, zapeto oziroma povedano v intonaciji dveh tonov. To ilustrira tudi zvočni zapis, ki ga je na zgoščenki ob prijavi zvočne znamke predložil prijavitelj. Tožena stranka torej ne soglaša s tožečo, da je dominantni del znaka zgolj melodija, temveč je enako, če ne bolj pomembno oziroma razlikovalno od neizrazite melodije – pravzaprav dveh tonov, prav besedilo zvočnega znaka. Z navedenimi razlogi je tožena stranka opredelila dominantni del zvočne znamke in zavrnila ugovor, ki ga tožeča stranka v tožbi ponavlja, da „MANPOWER“ ni dominanten del njene znamke, ampak je to le zvok, melodija zapisana v notnem zapisu. Sodišče z razlogi tožene stranke, s katerimi ta opredeljuje dominantni del zvočne znamke, soglaša. Namreč prijavljena zvočna znamka „MANPOWER“ ne predstavlja le melodije, temveč tudi izgovorjeno besedilo „MANPOWER“, ki ni manj pomembno od melodije (E, C, C).

Iz navedenega izhodišča o dominantnem delu zvočne znamke je tožena stranka primerjala fonetični in pomenski vidik obeh znakov. Pri fonetični analizi je torej tožena stranka primerjala zapeto in na poseben način intonirano besedilo, ki je enako besedilu znamke vložnika ugovora in ugotovila, da sta znamki fonetično podobni, saj jih predstavljajo iste besede oziroma isti glasovi, povedani oziroma intonirani na različen način – v primeru zvočne znamke v treh zlogih in v dveh različno visokih tonih, v primeru znamk vložnika ugovora pa v treh zlogih in v tonu iste višine, kar zveni zelo podobno oziroma daje zelo podoben zvočni vtis. Sodišče soglaša z ugotovitvijo tožene stranke in s tem zavrača ugovor tožeče stranke, da se njena zvočna znamka ne bo izgovarjala, ker ne bo napisana na nosilcu (proizvodu, katalogu,...) zato je potrošnik ne bo niti videl niti izgovarjal. Namreč, kot ugotavlja že tožena stranka, zvočna znamka tožeče stranke ne predstavlja le melodije, ampak tudi zvočno komponento izgovorjenega besedila, ki bo v potrošnikovi zavesti enakopravno zaznavno. V okviru fonetične analize ni relevantna potrošnikova izgovorjava zvočne znamke, pač pa zvočno dojemanje znaka, ki pomeni celoto le kot besedilo z melodijo. Čeprav je zvočna pojavnost minljiva, pa je namen zvočne znamke, da ostane v zavesti potrošnika in ne da bi takoj izginil kot navaja tožeča stranka.

Tudi v okviru pomenske analize tožeča stranka vztraja, da je pomen zvočne znamke le njen zvok, melodija in ne beseda. Sodišče se kot že pri opredelitvi dominantnega dela s tožečo stranko, ki bi želela izničiti pomen besedila, ne more strinjati. V nadaljnjem pa se sodišče tudi strinja z ugotovitvijo, da sta v pomenskem smislu znamki identični, ker je vsebina sporočila enaka, ena in druga znamka namreč dajeta enako sporočilo, ki na posreden način nakazuje na vrsto storitev, ki jih nudita tako prijavitelj kot vložnik ugovora.

Tožeča stranka ugovarja tudi ugotovljeni podobnosti oziroma enakosti storitev s storitvami vložnika ugovora v razredih 35, 41 in 42. Pri primerjavi podobnosti storitev je tožena stranka uporabila kriterije namena, vsebine, kraja izvajanja storitev, izvajalce storitev in ciljne skupine potrošnikov. Na podlagi navedenih kriterijev je ugotovila podobnost oziroma identičnost storitev v razredih 35, 41 in 42, za kar je navedla podrobne razloge, s katerimi sodišče v celoti soglaša in jih zato ne ponavlja (2. odstavek 71. člena ZUS-1). Tožeča stranka v okviru podobnosti storitev namreč zgolj pavšalno ugovarja, da je podobnost napačno ugotovljena, predvsem pri tistih storitvah, ki jih pri naštevanju v tožbi označi z močnejšim tiskom. Vendar pa tožeča stranka razlogov, zakaj ni podobnosti oziroma enakosti storitev, glede na razloge tožene stranke ne navede, zato sodišče njenega ugovora niti ne more preizkusiti. Nadalje ugovarja, da v kolikor je vložnik ugovora svoje storitve splošno označil, da bi moral biti to njegov riziko, ne pa da je krivdo za to prevalila tožena stranka na imetnike drugih znamk. Z navedenim meni označbo storitev vložnika ugovora v razredu 42 (začasne in stalne storitve, ki jih nudi profesionalno osebje). Sodišče soglaša z razlogom tožene stranke, da je v primeru, ko je navedba storitev taka, da zajema segment določenih storitev v najširšem smislu, potrebno navedbo, kot je bila registrirana, tudi upoštevati, seveda le v okviru razreda, v tem primeru razreda 42, tako pa je tožena stranka tudi storila. Tožeča stranka pa ni pojasnila, katera od njenih storitev bi, ob drugačni razlagi storitev „začasne in stalne storitve, ki jih nudi profesionalno osebje“ ne bila podobna oziroma enaka storitvam vložnika ugovora in glede na kateri kriterij, ki ga je v obrazložitvi navedla tožena stranka.

Tožeča stranka se nadalje sklicuje na registracijo svoje znamke v Avstriji, kar pa ni pravno upoštevano dejstvo, ki bi bilo relevantno v postopku odločanja.

Glede na navedeno je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi 1. odstavka 63. člena ZUS-1 (Uradni list RS, št. 105/06), ker je ugotovilo, da je izpodbijana odločba pravilna in zakonita.

Zahtevo za povrnitev stroškov postopka je sodišče zavrnilo na podlagi 4. odstavka 25. člena ZUS-1. Pravni pouk temelji na določbi 1. odstavka 73. člena ZUS-1.