sodba U 1914/2002
Datum: 2004-10-05T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2004:U.1914.2002
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: blagovna znamka

## Jedro

Delu znaka ni mogoče odreči njegove razlikovalnosti in ga pri presoji podobnosti zanemariti zgolj na podlagi ugotovitve, da je generičen.

## Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 770-766142-SP-2 z dne 10.9.2002, se odpravi in se zadeva vrne toženi stranki v ponovni postopek.

## Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke št. X, prijavljene za blago in storitve iz razredov 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 in 42 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk-Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK). V obrazložitvi izpodbijane odločbe tožena stranka navaja, da je vložnik ugovora (sedaj tožeča stranka) ugovarjal registraciji prijavljene znamke na podlagi svoje znamke št. Y registrirane za storitve iz razreda 36 NK. Ugotavlja, da za registracijo prijavljene znamke ne obstajajo zadržki po določbah točke b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01 in nasl., v nadaljevanju: ZIL-1). Ta določa, da se registracija prijavljene znamke zavrne, če je prijavljeni znak enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Tožena stranka zaključi, da so si storitve, ki jih ščitita konfliktni znamki, med seboj podobne. Meni pa, da ni izpolnjen pogoj enakosti oziroma podobnosti znakov. Znak prijavljene znamke št. X (grafizem v podobi škrlatnega kvadrata, v katerem se nahaja mala tiskana črka "e" v beli barvi, desno od njega pa še dva manjša siva kvadrata, pozicionirana drug nad drugim), se namreč dovolj razlikuje od znaka znamke tožeče stranke št. Y (grafizem v obliki kvadrata, ki je razdeljen na štiri enake kvadrate, v beli, modri, zeleni in rdeči barvi, pri čemer je v belem kvadratu izpisana mala tiskana črka "e" v črni barvi), zato ni verjetno, da bo njuna sočasna uporaba na trgu povzročila posledice iz točke b) 44. člena ZIL-1. Oba znaka sicer vsebujeta malo tiskano črko "e" ter kombinacije barvnih kvadratov, vendar pa so tako črka "e" kot kvadrati manj distinktivni elementi primerjanih znakov. Črka "e" namreč predstavlja splošno (generično) oznako za storitve, ki se opravljajo v elektronski obliki preko interneta in je zato lahko registrirana kot znamka le, če ima še kakšen razlikovalen dodatek. Tudi kvadratom v prid njihove razlikovalnosti ni mogoče šteti zgolj njihove geometrijske oblike. Zato oba znaka pridobita zadostno razlikovalnost in s tem registrabilnost šele zaradi barvne kombinacije ter pozicioniranja kvadratov in oblikovnih rešitev. V zvezi s tem pa tožena stranka zaključi, da sta barvni podobi primerjanih znakov dovolj različni, saj gre pri znaku prijavljene znamke za kombinacijo škrlatne in sive barve, znak tožeče stranke pa vsebuje modro, belo, zeleno in rdečo barvo. Znaka se med seboj v zadostni meri razlikujeta tudi oblikovno, saj znak prijavljene znamke glede na postavljene kvadrate lahko predstavlja tudi posebno grafično upodobitev črke e z dvopičjem, kvadrati v obeh znakih pa so si različni tudi po velikosti. Znaka sta zato vizualno dovolj različna. Glede fonetične in pomenske analize pa zaključi, da sta v predmetni zadevi manj pomembni, saj gre pri obeh znakih za grafične in oblikovalske rešitve, pri katerih je poudarek na vizualnosti. Ker istočasno nista izpolnjena oba pogoja iz točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 in je prijavljeno znamko mogoče registrirati, je tožena stranka ugovor zoper registracijo zavrnila.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka iz razlogov napačno uporabljenega materialnega prava in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja vložila tožbo. Ugovarja, da tožena stranka ne utemelji, zakaj je črko "e" štela kot opisovalno. Ta sicer res izraža določeno pomensko asociacijo, vendar pa to ne zadostuje za zaključek, da je v povezavi s storitvami konfliktnih znamk opisna in zato generična. Ob tem še dodaja, da je bila njena znamka registrirana že v letu 1995, ko internet še ni bil v množični uporabi, zato črka "e" z njim ni v nikakršni zvezi. V tožbi tudi očita, da tožena stranka ni pravilno uporabila načela celovite presoje, saj je presojala podobnost znakov le z vizualnega, ne pa tudi s fonetičnega in pomenskega vidika. Znamki sta si namreč podobni tudi fonetično, saj je njun edini izgovorljivi del črka "e", prav tako pa pomensko, saj črki "e" že sami po sebi asociirata na eno in isto stvar (elektron, elektronski). Tožeča stranka se tudi ne strinja z zaključki, da sta si znaka vizualno dovolj različna, saj vsebujeta oba rdečo barvo (vijolična je odtenek rdeče) ter črko "e", izpisano v identičnem grafizmu. Sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi in zavrne registracijo prijavljene znamke oziroma da izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponovni postopek.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih izpodbijane odločbe ter dodaja, da je opravila pomensko analizo črke "e" v povezavi z blagom in storitvami, ki jih ščitita sporni znamki, ter ugotovila, da gre za splošno, generično kratico, ki se uporablja kot oznaka za elektronsko, ki mora kot taka ostati na voljo tudi drugim uporabnikom na trgu. Ugovarja tožbenim navedbam, da znamk ni presojala z vidika celovite presoje. Poudarja, da je v posameznih primerih zaradi natančnejše analize potrebno primerjati znake po posameznih delih in nato še kot celote. Pri tem mora biti vtis znaka kasnejše znamke v celoti drugačen od znaka registrirane znamke, kar je bilo ugotovljeno tudi v tej zadevi. Tožena stranka pa tudi meni, da je uporaba interneta v Sloveniji v fazi absolutne rasti in da ga pozna vse več uporabnikov, ki jim bo črka "e" vsekakor pomenila pojem "elektronski, elektronsko". Predlaga zavrnitev tožbe.

Tožeča stranka je s pripravljalno vlogo odgovorila na navedbe tožene stranke v odgovoru na tožbo. Vztraja pri tožbenih navedbah, da je prijavljena znamka zamenljivo podobna njeni znamki ter da črka "e" ni opisovalnega značaja. Pa tudi če bi bila opisovalna, jo je treba pri presoji podobnosti upoštevati. Tudi kvadrati v konkretnem primeru uživajo visoko stopnjo razlikovalnosti, saj niso običajni za označevanje finančnih storitev. Nadalje tožeča stranka navaja, da tožena stranka pri presoji podobnosti ni dovolj upoštevala verjetnosti povezovanja med konfliktnima znamkama, kot to določa točka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Prav tako pa oporeka toženi stranki, da ni nikjer navedeno, da bosta imetnika svoje storitve ponujala v okviru elektronskega bančništva, obenem pa opozarja, da je črka "e" prva črka imena tožeče stranke, kar se nedvomno ne sklada s teorijo tožene stranke o uporabi črke "e".

Državno pravobranilstvo je kot zastopnik javnega interesa, z dopisom št. U-A09-3788/2003-3-N z dne 25.10.2002 prijavilo udeležbo v postopku.

Tožba je utemeljena.

Ključna funkcija znamke je razlikovati med istovrstnim (ali podobnim) blagom oziroma takimi storitvami. Z znamkami proizvajalci označijo svoje blago (storitve) in ga s tem ločijo od blaga konkurentov. Zato se mora prijavljena znamka s svojim znakom jasno razlikovati od znakov že registriranih znamk za isto blago, saj bi sicer na trgu prihajalo do zmede, s tem pa bi bil namen znamk, kot identifikatorjev blaga različnih proizvajalcev na trgu, izničen. To načelo je inkorporirano tudi v določbah točke b) 1. odstavka 44. člena, saj je kot kriterij za ugotavljanje podobnosti med znaki določena verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Iz povedanega torej sledi, da je potrebno zavrniti registracijo vsakega kasnejšega znaka, ki je podoben znaku že registrirane znamke do te mere, da vzbuja vtis, da označeno blago izvira od istega proizvajalca.

Pri ugotavljanju podobnosti se izhaja iz pravnega standarda povprečnega potrošnika. Ugotavlja se, ali je verjetno, da bi tak potrošnik povprečnega znanja in povprečne pazljivosti znake štel za podobne ter posledično zamenjeval znamke. V okviru uporabe navedenega standarda je potrebno upoštevati, da povprečni potrošnik znamke (oziroma znake znamk) zaznava površno, brez podrobnejšega analiziranja njihovih sestavnih delov. Pri dojemanju znakov se tudi ne spušča v ugotavljanje, ali so deli znakov generični ali ne, še manj pa to dejstvo upošteva pri percepciji znakov. Sodišče sicer dopušča možnost, da različni elementi na povprečnega potrošnika različno učinkujejo, torej da so bolj ali manj razlikovalni, kar je pri presoji podobnosti potrebno upoštevati. Vendar če tožena stranka meni, da posamezen element v znaku na dojemanje povprečnega potrošnika ne vpliva, mora to tudi ustrezno utemeljiti ter obrazložiti. Ni pa po presoji sodišča mogoče elementu v znaku odreči njegove razlikovalnosti in ga pri presoji podobnosti zanemariti zgolj na podlagi ugotovitve, da je generičen, kot je ravnala v obravnavani zadevi tožena stranka.

Kot je razvidno iz upravnih spisov, je tožena stranka pri ugotavljanju, ali je znak prijavljene znamke vizualno podoben znaku znamke tožeče stranke, primerjala zgolj barvne kombinacije in oblikovne rešitve obeh znakov, ne pa tudi ostalih elementov, ki jih obravnavana znaka vsebujeta (črka "e"). Svojo odločitev je utemeljila s tem, da črke "e" zaradi generičnosti pri presoji podobnosti ni mogoče upoštevati. Sodišče meni, da so taki zaključki tožene stranke neprepričljivi. Ni namreč utemeljeno pričakovati, da bo povprečni potrošnik, ko bo na trgu soočen s predmetnima znamkama, črko "e" pri svoji percepciji preprosto zanemaril. Kot je bilo povedano že zgoraj, povprečni potrošnik znake načeloma zaznava kot enovite koncepte ter v celoti in se pri tem ne spušča v podrobno analizo, ali so posamezni elementi morda generični. Ker je tudi črka "e" del znaka in na dojemanje povprečnega potrošnika načeloma vpliva, ni povsem izključeno, da bo ravno na podlagi slednje znak prijavljene znamke za povprečnega potrošnika podoben znaku že registrirane znamke. To pa posledično lahko vodi do zmede v javnosti in možnosti povezovanja s prejšnjo znamko, kar je razlog za zavrnitev registracije prijavljene znamke po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Povedano pa velja še toliko bolj, ker tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe ugotavlja, da sta si znaka po enem od elementov, črki "e", med seboj podobna. Ker tožena stranka pri ugotavljanju podobnosti ni pravilno razlagala in uporabila pravnega standarda povprečnega potrošnika in vizualne podobnosti med znakoma konfliktnih znamk ni ugotovila v celoti, z upoštevanjem vseh elementov, po presoji sodišča ni imela zadostne podlage za zavrnitev ugovora zoper registracijo po zgoraj navedenih določbah ZIL-1. Neutemeljeno pa tožeča stranka ugovarja, da ni bila opravljena analiza fonetične ter pomenske podobnosti. Kot je pravilno navedla tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe, pomenska in fonetična analiza v konkretnem primeru nimata velike moči. Tudi po presoji sodišča bo namreč povprečni potrošnik obravnavana znaka dojemal predvsem vizualno. Ne gre prezreti, da sta oba znaka grafična in zato na potrošnika učinkujeta predvsem s svojo slikovno podobo, ta pa se že po naravi stvari zaznava vizualno. Fonetično in pomensko zaznavanje grafičnih znakov je mogoče le takrat, kadar ti vsebujejo izrazito in na prvi pogled razpoznavno podobo (npr. lik živali), česar pa za nobenega od obravnavanih znakov ni mogoče trditi. Vizualna percepcija je torej tista, ki ima v obravnavani zadevi na potrošnikovo dojemanje znakov največji vpliv, to pa je bilo pri odločitvi tožene stranke ustrezno upoštevano in tudi zadovoljivo obrazloženo. Sodišče pa se strinja tudi z zaključki tožene stranke, da sta si znaka glede na barvne in oblikovne rešitve (pozicioniranost kvadratov) različna. Ker je odločba tožene stranke v tem delu obširno in po presoji sodišča pravilno obrazložena, se sodišče v sodbi na te razloge tožene stranke v celoti sklicuje ter jih v izogib ponavljanju v sodbi ne navaja (2. odstavek 67. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00, dalje ZUS).

Ker je bilo v postopku za izdajo upravnega akta materialno pravo napačno uporabljeno in posledično dejstva v bistvenih točkah niso bila popolno ugotovljena, je sodišče izpodbijano odločbo na podlagi določb 4. in 1. točke 1. odstavka 60. člena ZUS odpravilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni postopek (člen 60/2 ZUS). Pri ponovnem odločanju bo tožena stranka morala upoštevati mnenje sodišča, navedeno v tej sodbi, ter opraviti presojo podobnosti med znakoma po vseh elementih, ki jih znaka vsebujeta.