Sodba X Ips 99/2009
Datum: 2010-01-19T01:00:00.000+01:00
ecli: ECLI:SI:VSRS:2010:X.IPS.99.2009
opravilna_stevilka_ii_stopnje: Sodba UPRS U 1593/2006
sodisce: Vrhovno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: podelitev patenta - ravnanje v nasprotju s svojim preteklim ravnanjem - popoln patent - predložitev pisnega dokazila Uradu

## Jedro

Če bi Urad za intelektualno lastnino izdal ugotovitveno odločbo o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti, na podlagi vednosti uradne osebe o obstoju ustreznega dokumenta, ki pa ne bi bil predložen Uradu, bi ravnal očitno nezakonito. Že iz tega razloga je sklicevanje tožeče stranke v postopku v upravnem sporu, da je Urad ravnal v nasprotju s svojim preteklim ravnanjem (venire contra factum proprium) neutemeljeno, ne glede na to, ali je njegova uradna oseba res vodila postopek tako, da je pri tožeči stranki vzbudila vtis, da bo podeljen popoln, torej tudi vsebinsko preizkušen patent.

## Izrek

I. Revizija se zavrne.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

## Obrazložitev

1. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) je dne 5. 1. 1999 tožeči stranki izdal odločbo o podelitvi patenta, ki je trajal od vložitve prijave, to je od 26. 2. 1996 dalje. V času trajanja tega postopka je veljal Zakon o industrijski lastnini (ZIL, Uradni list RS 13/92 in 27/93), zato je treba za presojo pravilnosti in zakonitosti postopka njegove podelitve uporabiti ta zakon.

2. Dne 7. 12. 2001 je začel veljati Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1, Uradni list RS 45/2001, 96/2002, 37/2004 in 20/2006, 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo), po katerem pravice, veljavne na dan uveljavitve tega zakona, veljajo naprej po določbah tega zakona, razen če ta zakon ne določa drugače (drugi odstavek 136. člena). Patent tožeče stranke je torej veljal po določbah tega zakona in se po njih zato tudi obravnaval v postopkih, vodenih po njegovi uveljavitvi.

3. Upravno sodišče Republike Slovenije je zavrnilo tožbo, s katero je tožeča stranka zahtevala odpravo sklepa Urada, ki je z njim zavrgel vlogo za izdajo dopolnilne odločbe k odločbi o podelitvi patenta in sicer o ugotovitvi, da njen patentirani izum v celoti ustreza zahtevam iz 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1 (točka a prvega odstavka 93. člena ZIL-1). V celoti je pritrdilo trditvi Urada, da mu je tožeča stranka šele po izteku roka iz prvega odstavka 91. člena ZIL-1 predložila pisno dokazilo o tem, da patentirani izum v celoti ustreza zahtevam iz 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1, zato je njen patent prenehal veljati s potekom desetega leta njegove veljavnosti. Ugotovilo je, da ne drži trditev tožeče stranke, da je že v postopku podelitve patenta Uradu kot primerno listino (72. člen ZIL) predložila International Preliminary Examination Report. Primerno listino je po ugotovitvi upravnega sodišča predložila šele 3. 11. 2005 z vlogo za izdajo dopolnilne ugotovitvene odločbe, to pa je precej po izteku devetega leta trajanja patenta (26. 2. 2005).

4. Zoper to sodbo upravnega sodišča je tožeča stranka vložila revizijo zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu in zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje.

5. Sodišče je revizijo vročilo toženi stranki, ki je odgovorila, da revizija ni utemeljena.

6. Tožeča stranka je izkazala dovoljenost revizije z navedbami, da gre za zelo pomemben izum („novi selektivni inhibitorji virusnih ali bakterijskih neuraminidaz“), katerega varstvo je želela celo podaljšati z dodatnim varstvenim certifikatom za proizvod A. Zaradi izgube patentne zaščite lahko vrednost škode, ki bi ji nastala, bistveno presega 20.000,00 EUR, kar bi zanjo pomenilo nastanek zelo hudih posledic (3. točka drugega odstavka 83. člena ZUS).

7. Revizija ni utemeljena.

8. Tožeča stranka ima prav, ko v reviziji trdi, da bi Urad po določbah ZIL lahko že v postopku izdaje odločbe o podelitvi patenta izdal tudi odločbo o ugotovitvi, da patentirani izum izpolnjuje vse pogoje iz 8., 9. in 11. člena ZIL, če bi mu tožeča stranka v tem postopku predložila ustrezen dokument po 72. členu ZIL. Tožeča stranka je v postopku v upravnem sporu trdila, da je to tudi storila in da je Uradu predložila International Preliminary Examination Report (glej zlasti njene navedbe v VII. točki v prvi pripravljalni vlogi z dne 15. 11. 2006). Vendar je upravno sodišče v izpodbijani sodbi ugotovilo, da ta trditev ne drži in da tožeča stranka navedenega dokumenta Uradu v postopku pridobitve patenta ni predložila, ampak mu je prvi ustrezen dokument predložila šele 3. 11. 2005. Tudi sama tožeča stranka sedaj v reviziji navaja, da spredaj navedenega dokumenta v resnici ni predložila Uradu, ampak je z njegovim obstojem seznanila njegovo uradno osebo, ki je vodila postopek izdaje odločbe o podelitvi patenta.

9. Določba prvega odstavka 71. člena ZIL (in sedaj enaka določba prvega odstavka 91. člena ZIL-1) je zelo jasna: „Najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta je nosilec patenta ali nosilec izključne pravice iz patenta dolžan Uradu predložiti pisno dokazilo.....“. To je edini način, na katerega lahko nosilec patenta doseže izdajo ugotovitvene odločbe o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti in da zato patent z iztekom desetega leta veljavnosti ne preneha. Seznanitev uradne osebe Urada z obstojem takega dokumenta ni enako kot njegova predložitev Uradu. Če bi Urad izdal ugotovitveno odločbo na podlagi vednosti uradne osebe o obstoju ustreznega dokumenta, ki pa ne bi bil predložen Uradu, bi ravnal očitno nezakonito. Že iz tega razloga je sklicevanje tožeče stranke v postopku v upravnem sporu, da je Urad ravnal v nasprotju s svojim preteklim ravnanjem (venire contra factum proprium) neutemeljeno, ne glede na to, ali je njegova uradna oseba res vodila postopek tako, da je pri tožeči stranki vzbudila vtis, da bo podeljen popoln, torej tudi vsebinsko preizkušen patent. Če preteklo ravnanje Urada vodi v izdajo očitno nezakonite odločbe, potem se tožeča stranka – tudi zato, ker je in mora biti v postopku pred Uradom kvalificirano zastopana (primerjaj določbe 119. člena ZIL ter 128. do 133. člena ZIL-1) – ne more sklicevati na tako ravnanje Urada. Zato ugotavljanje, kako je potekal postopek izdaje odločbe o podelitvi patenta, v upravnem sporu ni bilo potrebno, in je sodišče prve stopnje lahko izdalo pravilno in zakonito sodbo tudi brez predlagane glavne obravnave (drugi odstavek 51. člena in druga alineja drugega odstavka 59. člena ZUS-1).

10. Dejstvo, da izpodbijana sodba nima razlogov o tožbenih trditvah, da je Urad ravnal v nasprotju z določbo četrtega odstavka 220. člena ZUP, ko je zavrgel predlog za izdajo dopolnilne odločbe kot prepoznega, čeprav zahteva za izdajo take odločbe ni vezana na rok, še ne pomeni, da bi bila sodba nezakonita, še zlasti pa ne, da je ne bi bilo mogoče preizkusiti. Revizijsko sodišče ugotavlja, da Urad ni ravnal napačno, ko je predlog tožeče stranke obravnaval kot predlog za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1, potem ko je ugotovil, da v tožeča stranka v postopku izdaje odločbe o podelitvi patenta ni predložila dokumenta, na podlagi katerega bi lahko izdala tudi tako ugotovitveno odločbo. Zato je sklep, ki temelji na določbah 91. člena ZIL-1 in 3. točki prvega odstavka 129. člena ZUP, zakonit. Vsebinsko je z njim odločeno tudi o neutemeljenosti predloga za izdajo dopolnilne odločbe, kar sledi iz obrazložitve sklepa, da za njeno izdajo ni bilo pogojev, ker tožeča stranka v postopku izdaje odločbe o podelitvi patenta ni predložila ustreznega dokumenta.

11. Uveljavljani revizijski razlogi torej niso podani, zato je revizijsko sodišče neutemeljeno revizijo zavrnilo (92. člen ZUS-1).

12. Tožeča stranka z revizijo ni uspela, zato sama trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 154. člena v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP in v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-A).