UPRS Sodba I U 1181/2016-7
Datum: 2017-03-28T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.1181.2016.7
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: registracija znamke - absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke - patentni zastopnik - zmeda na trgu - zavajanje potrošnikov

## Jedro

V ponovnem postopku reševanja zadeve, kolikor bo toženka vztrajala pri pravni podlagi (točki h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1) in obrazložitvi le-te, da prijavljeni znak s svojo vsebino vzbuja vtis, da storitve izhajajo iz vladne ali zakonsko določene organizacije, bo morala obrazložitev dopolniti z navedbo storitev, ki se lahko opravljajo tudi s strani uradnih organov za področje intelektualne lastnine, nato pa obrazložiti tudi obstoj zadostnega tveganja, da bodo potrošniki zavedeni, pri čemer naj izhaja iz potrošnika, ki je uporabnik storitev, ki jih želi zaščititi tožnik s prijavljeno znamko. Torej, tudi kolikor povprečni potrošnik nima vpogleda (vedenja) v naravo storitev, ki jih opravlja tožnik (da gre za zasebne storitve, ki jih ne opravlja javni sektor), pa bo morala toženka zadovoljivo obrazložiti, v čem bi bil zato potrošnik zaveden v svoji izbiri.

## Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-812/2015-9 z dne 21. 7. 2016 se odpravi in se zadeva vrne organu v nov postopek.

II. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v višini 15,00 EUR v 15 dneh od vročitve te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

## Obrazložitev

1. Urad RS za intelektualno lastnino (toženka) je z izpodbijano odločbo zavrnila prijavo znamke Patentna pisarna. V obrazložitvi je navedla, da je menila, da so v zvezi s prijavljeno znamko podani razlogi za zavrnitev po točki b) in h) prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), zato je v skladu s prvim odstavkom 70. člena ZIL-1 s pozivom pozvala prijavitelja, da se izreče o razlogih, zaradi katerih se znamke ne sme registrirati. Tožnik je na poziv odgovoril. Toženka poudarja, da velja izjema po drugem odstavku 43. člena ZIL-1 (pridobljena razlikovalnost) le za tiste znamke, ki bi bile zavrnjene na podlagi točk b), c) ali e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, ne pa tudi za znamke, ki jih je potrebno zavrniti na podlagi točke h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Prijavitelj se zato glede zavrnitve prijave, ki temelji na točki h), ne more sklicevati na predložene dokaze o izkazani uporabi znaka. Prijavljeni znak s svojo vsebino vzbujal vtis, da storitve izhajajo iz vladne ali zakonsko določene organizacije oziroma bi lahko vzbujal vtis uradne odobritve, statusa ali priznanja, ne da bi bilo mogoče na njihovi podlagi z gotovostjo sklepati, da blago/storitve proizvaja/ponuja javni organ ali zakonsko določena organizacija oziroma da jih ta organ ali organizacija podpira. Potrošnik bi lahko domneval, da gre za storitve uradnega organa, kar seveda ne bi bilo res. Ker se takšne storitve ponujajo tudi s strani uradnih organov za področje intelektualne lastnine, obstaja verjetnost, da se številni potrošniki sploh ne bodo poglabljali v status ponudnika, temveč bodo te storitve naročili v "zmotnem" prepričanju, da jih ponuja uradni organ, pristojen za področje intelektualne lastnine. Argument, da beseda "pisarna" pripada privatnemu sektorju, ne drži. Država namreč lahko ustanavlja različne pisarne, kar izkazujejo spletne strani (Ministrstva za infrastrukturo - projektna pisarna; Geodetska uprava RS - geodetske pisarne; Finančna uprava RS - finančne pisarne; Slovenska vojska - pisarne. Slovenske univerze - patentne pisarne; Vlada RS - pisarno zaradi izvajanja in razvoja glavnih vladnih projektov; Evropski patentni urad - Evropska patentna pisarna). Tudi navedba prijavitelja, da besedna zveza "patentna pisarna" ni zveza, ki bi jo opredeljevala po vsebini kot splošen pojem katerakoli enciklopedija, slovar ali podobno, ne drži. Kot je že v pozivu navedla, se besedna zveza "patentna pisarna" pojavlja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Homonimnost znamke na registrabilnost ne vpliva, saj ZIL-1 tovrstnim znamkam ne daje nikakršnega posebnega statusa.

2. Tožnik v tožbi zavrača stališče, da prijavljeni znak zavaja javnost. Prijavljena znamka Patentna pisarna ne more zavajati javnosti glede narave prijavljenih storitev, saj je bilo tekom postopka dokazano, da prijavitelj v resnici izvaja prav te storitve, ki se tičejo svetovanja strankam s patentnega področja, vlaganja zahtev za patentne in druge pravice industrijske lastnine, torej sama vsebina znaka ne navaja na neke druge storitve (bančne, storitve bifejev ipd.), zaradi česar bi ta znak lahko zavajal povprečne potrošnike v zmoto glede narave dejavnosti. Tožnik izvaja le tiste dejavnosti, ki so povezane s patentno dejavnostjo oziroma svetovanjem in zastopanjem, ne pa na drugem področju. Nihče od relevantnih potrošnikov ne bo niti pomislil, da bo v Patentni pisarni dobil kakšne druge storitve, kot pričakovano svetovanje. Torej znak ne zavaja s svojo vsebino glede narave dejavnosti ali storitev, ki jih opravlja tožnik. Relevantni potrošnik namreč v naravi dejavnosti ali storitev pod oznako Patentna pisarna ni zaveden. Prav tako ne vzdrži argument, da znak vzbuja vtis, da gre za vladno ali zakonsko določeno organizacijo. Ne le, da takšen očitek sploh ne sodi pod točko h), sodil bi eventualno pod točko c) ali g) ali k) v zvezi s tretjim odstavkom 43. člena ZIL-1, temu pa ni tako, če upoštevamo, da je tožnik na osnovi več desetletne prakse svojega znaka Patentna pisarna pridobil značaj, da je svetovalna nevladna pravna oseba oziroma povsem običajni gospodarski subjekt, ki nastopa s svojimi storitvami na trgu, prepoznan s strani vsakega ozaveščenega povprečnega potrošnika. Tudi beseda pisarna ni v nikakršni izključni domeni javne uprave ali vlade, kot to forsira toženka, celo nasprotno bolj pogosta je v gospodarskem privatnem sektorju. Če bi že sledili stališču, da je Patentna pisarna vladna ali državna organizacija, ali organ, potem ni jasno, zakaj je vpisana v register zastopnikov. Namreč noben od zastopnikov po določbah ZIL-1 ne more opravljati vladne dejavnosti ali dejavnosti nekega državnega organa. Ne gre za vladne ali državne organe. Vsi zastopniki po ZIL-1 so gospodarski subjekti. Torej vsi, ki koristijo takšne svetovalne storitve patentnih zastopnikov, kamor sodi tudi tožnik, ne bodo v ničemer zavedeni oziroma nihče ne bo pomislil, da gre za storitve, ki jih ponuja nek državni organ ali vladna institucija. Tako je toženka sama s seboj v nasprotju, saj je prav ona vpisala tožnika v register in mu priznala status zastopnika po določbah ZIL-1, pri čemer pa vladne organizacije ali državni organi ne morejo biti zastopniki po ZIL-1. Torej ime Patentna pisarna že iz tega razloga ne more vzbujati vtisa neke vladne organizacije ali državnega organa. Tudi ni najmanjše verjetnosti, da bo potrošnik ob znamki Patentna pisarna zmotno pričakoval neke storitve vladne ali zakonsko določene organizacije. Ignorirano je tudi dejstvo, da krog povprečnih potrošnikov ni splošni krog populacije, pač pa gre za praviloma ozaveščenega potrošnika, ki se sam ukvarja z določeno gospodarsko dejavnostjo in želi zaščititi svoje pravice na tem področju, ter zato njegovo znanje patentnega prava in industrijske lastnine ni ničelno. Dejansko torej ni mogoče, da bi prišlo do tega, da bi si relevantni potrošnik pod imenom Patentna pisarna predstavljal, da gre za vladno organizacijo ali državni organ. Opozarja, da toženka razlogov po točkah b), c) in e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 ni presojala, čeprav bi morala. V zvezi s tem toženki očita nepopolno presojo dejanskega stanja, čeprav ga je s pozivom pozvala, da se izjavi tudi o teh razlogih. Tudi ni pravilen zaključek o tem, da je dejstvo, da je Patentna pisarna homonimen znak, nepomemben. Predlaga odpravo izpodbijane odločbe in zahteva povrnitev stroškov postopka.

3. Tožena stranka v odgovoru na tožbo odgovarja na razloge tožbe ter predlaga zavrnitev tožbe.

4. Tožba je utemeljena.

5. Toženka je z izpodbijano odločbo zavrnila prijavo znamke Patentna pisarna. Svojo odločitev je oprla na absolutni razlog za zavrnitev znamke, točko h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, ki določa, da se kot znamka ne sme registrirati znak, ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev. V zadevi je sporno, ali ugotovljeno dejansko stanje v zadevi narekuje uporabo citirane določbe ZIL-1. 6. Po pravni teoriji (Pravo blagovnih in storitvenih znamk; Martina Repas; str. 123) se ta razlog prepovedi registracije uporablja za znake, ki kljub svoji razlikovalni naravi vsebujejo neke vrste predstavo ali namigovanje, ki sta netočna. Pri tem se poudarja, da mora biti to zavajanje pravo. Po mnenju Sodišča ES v zadevi Gorgonzola V. Kaserei Champignon Hofmeister (C-87/97) se pri tem razlogu domneva obstoj dejanske prevare ali zadostno tveganje, da bodo potrošniki zavedeni. Da mora biti zavajanje pravo, dejansko, izhaja tudi iz sodb C-470/93 in C-315/92. 7. Določba navaja področja zavajanja: narava, kakovost ali geografski izvor blaga ali storitev. V obravnavani zadevi toženka meni, da gre za znak, ki je glede na naravo blaga ali storitve, za katerega naj bi se uporabljal, za povprečnega potrošnika zavajajoč. Uvodoma sodišče meni, da ni pravilno stališče nobene od strank, ki nasprotno zatrjujeta, da beseda "pisarna" pripada le enemu sektorju (zasebnemu ali javnemu). Že njuna navajanja in dokazovanja kažejo, da gre za besedo, ki jo uporabljata oba sektorja.

8. Toženka v obrazložitvi zavrnitve meni, da prijavljeni znak s svojo vsebino vzbuja vtis, da storitve izhajajo iz vladne ali zakonsko določene organizacije oziroma bi prijavljeni znak lahko vzbujal vtis uradne odobritve, statusa ali priznanja. Potrošnik bi lahko domneval, da gre za storitve uradnega organa, kar ne bi bilo res. Ker se takšne storitve ponujajo tudi s strani uradnih organov za področje intelektualne lastnine, obstaja verjetnost, da se številni potrošniki sploh ne bodo poglabljali v status ponudnika, temveč bodo te storitve naročili v zmotnem prepričanju, da jih ponuja uradni organ, pristojen za področje intelektualne lastnine. Tožnik tako ugotovljenemu dejanskemu stanju, s katerim toženka utemeljuje zavajanje, ugovarja z navedbo, da je vpisan v register zastopnikov pri toženki, pri čemer noben od zastopnikov po določbah ZIL-1 ne more opravljati vladne dejavnosti ali dejavnosti nekega državnega organa oziroma pri zastopnikih ne gre za vladne ali državne organe, pač pa so vsi zastopniki gospodarski subjekti, ki opravljalo svetovalno, torej gospodarsko profitno dejavnost. Z navedenim torej uveljavlja, da nihče ne bo pomislil, da gre za storitve, ki jih ponuja ali opravlja nek državni organ ali vladna institucija, saj vladne organizacije ali državni organi po ZIL-1 sploh ne morejo biti v vlogi zastopnika. V zadevi je torej sporno, ali se, glede na prijavljene storitve, za katere tožnik zatrjuje, da jih opravlja kot registriran zastopnik, res lahko domneva obstoj dejanske prevare in ali obstaja zadostno tveganje, da bodo potrošniki zavedeni. Tožnik zatrjuje, da ponuja storitve (za katere se zahteva registracija) kot zastopnik po ZIL-1, torej storitve, ki jih vladne oziroma zakonsko določene organizacije ne ponujajo, torej se postavlja vprašanje, ali je toženka pravilno ugotovila dejansko stanje, saj pri svojih trditvah ni izhajala iz prijavljenih storitev. Sodišče ji zato pri njenih utemeljevanjih, glede na sodno prakso, ki zahteva obstoj dejanskega zavajanja (prevare), ne more slediti. Toženka postavlja trditve, ki iz spisa - prijave znamke ne izhajajo oziroma v zvezi s storitvami tožnika niso preizkušene. Namreč, kolikor ima tožnik prav, da prijavljene storitve lahko na trgu izvaja le kot registriran zastopnik po določbi 131. člena ZIL-1, potrošnik ne bo mogel biti zaveden.

9. V ponovnem postopku reševanja zadeve, kolikor bo toženka vztrajala pri navedeni pravni podlagi (točki h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1) in obrazložitvi le-te, da prijavljeni znak s svojo vsebino vzbuja vtis, da storitve izhajajo iz vladne ali zakonsko določene organizacije, bo morala obrazložitev dopolniti z navedbo storitev, ki se lahko opravljajo tudi s strani uradnih organov za področje intelektualne lastnine, nato pa obrazložiti tudi obstoj zadostnega tveganja, da bodo potrošniki zavedeni, pri čemer naj izhaja iz potrošnika, ki je uporabnik storitev, ki jih želi zaščititi tožnik s prijavljeno znamko. Torej, tudi kolikor povprečni potrošnik nima vpogleda (vedenja) v naravo storitev, ki jih opravlja tožnik (da gre za zasebne storitve, ki jih ne opravlja javni sektor), pa bo morala toženka zadovoljivo obrazložiti v čem bi bil zato potrošnik zaveden v svoji izbiri.

10. V obravnavanem postopku je toženka v skladu s prvim odstavkom 70. člena ZIL-1 tožniku poslala poziv in v njem navajala razloge za zavrnitev prijavljenega znaka po točkah b), c) in h), nato pa odločitev oprla le na točko h). Tožnik ugovarja, da razlogov po točkah b), c) in e) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 ni obrazložila in razlogov tožnika z izpodbijano odločbo ni presodila, čeprav bi jih morala. Tožnik v zvezi s tem ugovorom nima prav. Na podlagi prvega odstavka 43. člena ZIL-1 je dovolj, da obstaja eden od absolutnih razlogov za zavrnitev znamke, torej toženki obstoj oziroma neobstoj ostalih razlogov, na katere svoje odločitve ni oprla, ni bilo treba obrazložiti. Sodišče tudi soglaša s toženko, da v obravnavani zadevi, v primeru uporabljene podlage, vprašanje homonimne znamke ni relevantno.

11. Ker je dejansko stanje v zadevi nepopolno ugotovljeno ter je bilo napačno uporabljeno materialno pravo, je odločba toženke nezakonita. Sodišče jo je na podlagi 2. in 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) odpravilo ter zadevo na podlagi tretjega odstavka istega člena vrnilo toženki v ponovni postopek.

12. Ker je tožnik v tem upravnem sporu uspel, mu je sodišče odmerilo stroške postopka v višini 15,00 EUR (25. člen ZUS-1 v zvezi s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu). Stroške mu je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od prejema sodbe. Tožnik kot patentni zastopnik v obravnavanem primeru nastopa kot stranka postopka, zastopata ga kot pooblaščenki fizični osebi, torej se v obravnavanem primeru tožnik ne more sklicevati na četrti odstavek 131. člena ZIL-1, v zvezi s pravico, da zahteva povračilo stroškov kot patentni zastopnik.