UPRS sodba I U 1069/2012
Datum: 2013-03-20T01:00:00.000+01:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2013:I.U.1069.2012
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: industrijska lastnina - evropski patent - nadaljevanje postopka po zamudi - vložitev zahteve za nadaljevanje postopka o zamudi

## Jedro

Pravica iz patenta tožniku še ni prenehala veljati, zaradi česar bi organ moral zahtevo tožnika vsebinsko obravnavati.

## Izrek

Tožbi se ugodi, sklep Urada RS za intelektualno lastnino, št. 31202-27/1999-19 z dne 14. 6. 2012, se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v znesku 420,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe.

## Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je upravni organ zavrgel zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi pri patentu št. 20478 in ugotovil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali. V obrazložitvi je navedel, da je tožnik – imetnik patenta 31. 5. 2012 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi v smislu 67. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1), ker ni pravočasno izpolnil zahtev iz sklepa o prekinitvi postopka za izdajo ugotovitvene odločbe, št. 31202-27/1999-11 z dne 20. 3. 2008. Organ je povzel 67. člen ZIL-1, pojasnil, da je vsebinsko naslonjen na 121. člen Evropske patentne konvencije, ki ureja nadaljevanje postopka v zvezi z evropsko patentno prijavo – torej v postopku pridobitve pravice. Zakon torej ta institut predvideva v postopkih za pridobitev pravice, v postopkih, ki so vezani na že pridobljene pravice, pa ne. V konkretnem primeru ne gre za postopek pridobitve pravice (patent je bil podeljen že leta 2001), ampak za postopek izdaje ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1 na zahtevo imetnika patenta. V tem postopku se pravica ne pridobi, ampak se z ugotovitveno odločbo, izdano na podlagi dokazila, le ugotovi, v kolikšnem obsegu imetniku patenta že pridobljena pravica – patent lahko velja do največ dvajset let. Pri patentu št. 20478 je bil postopek za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1 po tretjem odstavku 92. člena ZIL-1 s sklepom z dne 20. 3. 2008 prekinjen, ker postopek podelitve patenta za isti izum pri Evropskem patentnem uradu, ki bi služil kot dokazilo po 92. členu, še ni bil končan. V sklepu je tudi navedeno, da mora imetnik patenta v roku treh mesecev od podelitve patenta EP 1084203 predložiti dokazilo – prevod patenta, sicer se bo štelo, da je SI patent prenehal veljati z dnem, ko poteče deseto leto njegove veljavnosti. Po podatkih organa je bil 29. 6. 2011 podeljen evropski patent EP 1084203 B1, vendar tožnik organu ni pravočasno predložil dokazila – prevoda evropskega patenta. Zato je organ pozval tožnika, naj v dveh mesecih od vročitve sporoči, če poteka pri Evropskem patentnem uradu še kakšen drug postopek (npr: izločene patentne prijave), zaradi katerega bi se lahko štelo, da postopek podelitve še ni zaključen. Tožnik je pravočasno odgovoril in zahteval nadaljevanje postopka po zamudi, hkrati predložil dokazilo – prevod patenta EP 1084203 B1 in plačal pristojbino za nadaljevanje postopka po zamudi. Organ je ugotovil, da je tožnik napačno uporabil institut nadaljevanja postopka po zamudi, ker je ta mišljen za prijavitelje v postopku pridobitve pravice in ne v postopkih, vezanih na že pridobljeno pravico. Organ je zato odločil, kot izhaja iz izreka sklepa.

Tožnik je v tožbi navedel, da je 6. 4. 1999 vložil nacionalno patentno prijavo za izum z nazivom: Sestavljene zmesi sostrukturiranih ali soadsorbiranih mineralnih ali organskih polnil ali pigmentov in njihove uporabe. Dne 31. 8. 2001 je toženka objavila prijavo patenta št. 20478 ter podelila patent. Tožnik je skladno s tretjim odstavkom 92. člena ZIL-1 po svojem zastopniku 18. 3. 2008 obvestil toženko, da postopek podelitve evropskega patenta, ki bo služil kot dokazilo, še ni končan in prosil za prekinitev postopka. Toženka je nato izdala sklep o prekinitvi postopka za izdajo ugotovitvene odločbe pri patentu št. 20478. Dne 29. 3. 2012 je toženka tožniku poslala obvestilu, da je bil evropski patent podeljen 29. 6. 2011. Ker se je tožnik takrat seznanil s svojo zamudo roka za predložitev slovenskega prevoda evropskega patenta, je po 67. členu ZIL-1 31. 5. 2012 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi, opravil zamujeno dejanje ter plačal pristojbino za nadaljevanje postopka. Toženka je nato njegovo zahtevo zavrgla. Tožnik meni, da to stališče toženke ne vzdrži resne prave presoje, saj ni nobenega razloga, da se 67. člen ZIL-1 v konkretnem primeru ne bi uporabljal. V obravnavanem primeru gre namreč za pridobitev pravic iz patenta, pri katerem po ZIL-1 imetnik patenta s podelitvijo patenta še ne pridobi pravice uveljavljati izključnih pravic iz patenta po 18. členu ZIL-1, kot je to pri drugih pravicah industrijske lastnine, ampak pridobi zgolj formalno pravico, sama takšna pravica mu še ne daje nobenega pravnega varstva - ne zagotavlja potrebnega pravnega temelja za celostno sodno varstvo pred kršiteljem. To je posledica 88. člena ZIL-1, ki toženki med drugim nalaga, da pri patentni prijavi zgolj preveri, ali prijavljeni izum na prvi pogled ustreza zahtevam novosti, industrijske uporabljivosti in inventivne ravni, ne opravlja pa popolnega preizkusa navedenih lastnosti. Popolno in vsebinsko edino uporabno pravico imetnik patenta pridobi šele z izdajo ugotovitvene odločbe, s katero toženka na podlagi predloženega dokazila ugotovi, da patentirani izum izpolnjuje pogoje novosti, industrijske uporabljivosti in inventivne ravni. Imetnik patenta do pridobitve ugotovitvene odločbe ne more učinkovito ščititi svojih izključnih pravic iz svojega izuma. ZIL-1 v drugem odstavku 122. člena namreč določa, da v primeru, da je vložena tožba zaradi kršitve pravic iz patenta, sodišče prekine pravdni postopek do izdaje ugotovitvene odločbe. Iz tega izhaja, da postopek podelitve nacionalnega patenta z objavo prijave in podelitvijo patenta še ni zaključen, ampak se postopek podelitve pravice dejansko zaključi šele z izdajo ugotovitvene odločbe po 93. člena ZIL-1. Pred izdajo ugotovitvene odločbe imetnik patenta nima nikakršnega patentnega varstva. Toženka je pa tudi izdala sklep o prekinitvi postopka do zaključka podelitve evropskega patenta, s tem pa tudi sama priznala, da vodi postopek za pridobitev pravice. Če postopek ne bi bil v teku, njegova prekinitev ne bi bila potrebna in tudi ne mogoča. Poudariti pa je tudi treba, da ni nobenega racionalnega razloga za razlikovanje oseb, ki zamudijo rok v postopku objave patentne prijave, od oseb, ki zamudijo rok po objavi patentne prijave, vendar do pridobitve (vsebinske) pravic iz svojega izuma. ZIL-1 za obdobje po objavi patentne prijave ne predpisuje nobenih posebnih pravnih sredstev za primer zamude, 67. člen ZIL1- pa je uvrščen med ''splošna načela za postopke pred Uradom'' (šesto poglavje). Sedmo poglavje, ki ureja postopek pridobitve pravic, vsebuje oddelek s posebnimi določbami za patent, ki v istem oddelku ureja posebnosti postopka do objave patentne prijave in posebnosti postopka po objavi patentne prijave do izdaje ugotovitvene odločbe. Tudi z nomotehničnega vidika torej ni nobenega razloga za trditev, da v konkretnem primeru ni šlo za postopek pridobitve pravice, pač pa določbe ZIL-1 jasno kažejo na to, da je šlo za tak postopek. Takšno stališče tožnika je skladno tudi z ustaljeno sodno prakso naslovnega sodišča in Vrhovnega sodišča RS (npr: Ips 779/2006, U 876/2008, U 313/2011). V naštetih primerih je tožnik zamudil rok za predložitev slovenskega prevoda patentnih zahtevkov podeljenega evropskega patenta. Kljub temu, da je bil evropski patent podeljen že z odločbo Evropskega patentnega urada, sta naslovni sodišče zavzeli stališče, da je predložitev prevoda patentnih zahtevkov le eno od dejanj v postopku pridobitve pravice – patenta. Postopek pridobitve pravice tako še ni zaključen s samo izdajo odločbe o podelitvi pravice, ampak je za pridobitev (vsebinske) pravice potrebno opraviti še dodatna procesna dejanja: v primeru podeljenega evropskega patenta predložiti prevod patentnih zahtevkov, v primeru podeljenega nacionalnega patenta pa predložiti dokazilo po 93. členu ZIL-1 in zahtevati izdajo ugotovitvene odločbe. Tožnik je predlagal, da sodišče tožbi ugodi, izpodbijani sklep odpravi in dovoli nadaljevanje postopka po zamudi pri patentu št. 20578 oziroma sklep odpravi in zadevo vrne toženki v ponovni postopek, v obeh primeru pa naloži toženki povrnitev njegovih stroškov postopka.

Toženka je v odgovoru na tožbo poudarila, da je treba ločiti med prijaviteljem patenta in imetnikom patenta. 67. člen govori o ''prijavitelju v postopku za pridobitev pravice''. Institut je torej namenjen prijaviteljem do trenutka, ko prijavitelj postane imetnik. Tožnik v postopku ni izpolnil svoje obveze po tretjem odstavku 92. člena ZIL-1. Toženka je tako ravnala v skladu z zakonom, kjer je predvideno, da za kršitev omenjenega tromesečnega prekluzivnega roka patent preneha veljati z dnem, ko poteče deseto leto njegove veljavnosti. Iz tretjega odstavka 92. člena v povezavi z 91. členom ZIL-1 je razvidno, da postopek izdaje ugotovitvene odločbe teče le na podlagi zahteve strank, zato je na imetniku patenta, da pravočasno predloži dokazilo. Tega ne spremeni dejstvo, da je toženka izdala sklep o prekinitvi postopka in v njem jasno pozvala tožnika na predložitev dokazila (enako tudi sodba U 556/2005). Toženka podeli patent, če patentna prijava ustreza zahtevkom iz 88. člena ZIL-1. Patent je podeljen z dnem objave patenta v uradnem glasilu urada. Slovenski patentni sistem omogoča podelitev patenta, ne da bi bila takoj predložena dejanska dokazila o patentibilnosti. Prijavitelj je tako postal imetnik patenta. Ugotovitvena odločba pa je takšna različica upravne odločbe, ki ne ustvarja ali oblikuje, ampak glede na obstoječe dejansko stanje le ugotavlja določeno pravno razmerje, pravico ali obveznost, ki ex lege že obstaja oziroma določa, kako je taka pravna razmerja treba razumeti s pravnega stališča. Danega primera tudi ni mogoče primerjati s postopkom vpisa evropskega patenta v nacionalni register. Dejstvo je, da se v primeru vpisa evropskega patenta postopek podelitve res začne pred Evropskim patentnim uradom, kjer se evropski patent vpiše v nacionalni register in šele z vpisom v nacionalni register postane veljaven na območju RS. Dani primer pa je primer, kjer je v RS patent že bil podeljen in podeljen evropski patent služi zgolj v dokazne namene, potrebne za izdajo ugotovitvene odločbe. Predlagala je zavrnitev tožbe.

Tožba je utemeljena.

Po 67. členu ZIL-1 lahko prijavitelj, ki je zamudil rok za izpolnitev obveznosti, zahtevanih v postopku za pridobitev pravice, zahteva, da se zamujeni rok šteje kot pravočasen in da se odpravijo pravne posledice zamude ter da urad nadaljuje s postopkom pridobitve pravice (prvi odstavek). Zahteva za nadaljevanje postopka se vloži v dveh mesecih od dneva, ko je bil prijavitelj seznanjen z zamudo oziroma z njenimi pravnimi posledicami. Prijavitelj mora hkrati z zahtevo opraviti zamujeno dejanje in plačati pristojbino za nadaljevanje postopka. Če v tem roku zamujeno dejanje ni opravljeno ali če pristojbina za nadaljevanje postopka ni plačana, se šteje, da zahteva ni bila vložena (drugi odstavek).

Iz podatkov izpodbijanega sklepa in upravnih spisov je razvidno, da je tožnik 31. 5. 2012 vložil slovenski prevod evropskega patenta za isti izum, za katerega mu je bil v RS že podeljen patent, po tem, ko ga je organ seznanil z njegovo podelitvijo pred Evropskim patentnim uradom. Zaradi zamude pri vložitvi tega dokazila glede na 92. člen ZIL-1 (evropski patent EP 1084203 B1 je bil podeljen (že) 29. 6. 2011), je hkrati vložil zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi v skladu z zgoraj citiranim 67. členom ZIL-1. Organ je tožnikovo zahtevo zavrgel iz razloga, ker je ta institut namenjen za prijavitelje v postopku pridobitve pravice in ne za imetnike pravic v postopkih, vezanih na že pridobljeno pravico.

Po presoji sodišča je takšna razlaga 67. člena ZIL-1 napačna. Pravica iz patenta št. 20478 namreč tožniku še ni prenehala veljati (ugotovitvena odločba, s katero je organ ugotovil, da je patent prenehal veljati, je bila izdana 18. 6. 2012, torej po izdaji izpodbijanega sklepa), zaradi česar bi organ moral zahtevo tožnika vsebinsko obravnavati. Na to napotuje že vsebina besedila 67. člena, kjer je navedeno, da lahko ''pridobitelj, ki je zamudil rok za izpolnitev obveznosti, zahtevanih v postopkih za pridobitev pravice'', vloži zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi. Iz povedanega torej izhaja, da se nanaša na postopke po ZIL-1, ki še niso zaključeni oziroma pri katerih pravica iz industrijske lastnine (četudi je bila že podeljena) še ni prenehala veljati. Pravilnost takšne razlage potrjuje tudi (v istem šestem poglavju zakona z naslovom ''Splošna načela za postopke pred uradom'' umeščen) 68. člen ZIL-1, ki stranki pod tam navedenimi pogoji dopušča vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje v primerih nepravočasne izvršitve obveznosti, ki je imela za posledico, da se je zaradi tega njena prijava ali druga vloga štela za umaknjeno ali je bila zavržena ali zavrnjena oziroma je pravica prenehala veljati. Zakon torej razlikuje med primeri, ko imetniku pravica po ZIL-1 še ni bila podeljena oziroma (kot v primeru podelitve pravic iz patenta) še ni prenehala veljati (za takšne primere pride v poštev uporaba 67. člena ZIL-1) in primeri, ko iz formalnih razlogov pravica imetniku sploh ni bila podeljena oziroma je imetniku pravica po ZIL-1 prenehala veljati (za takšne primere pa pride v poštev uporaba 68.člena ZIL-1). V obravnavanem primeru je bil ob vložitvi zahteve tožnika po 67. členu ZIL-1 postopek zaradi tožnikovega obvestila o še nedokončanem postopku pred Evropskim patentnim uradom prekinjen po tretjem odstavku 92. člena ZIL-1, pri čemer ni pravno pomembno, da je bil patent tožniku že podeljen z aktom z dne 21. 8. 2001, saj je moral tožnik organu še predložiti dokazilo o patentibilnosti izuma. Posebnost nacionalne ureditve za pridobitev pravic iz patenta je namreč ta, da urad na podlagi patentne prijave izda odločbo o podelitvi patenta in vpiše patent v register patentov (90. člen ZIL-1), imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta pa mora najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu tega zakona (prvi odstavek 91. člena ZIL-1) in če tega v navedenem roku ne stori, patent preneha veljati z dnem, ko poteče deseto leto njegove veljavnosti (tretji odstavek 91. člena ZIL-1). Toženka se zato ne more sklicevati na to, da je 67. člen vsebinsko naslonjen na 121. člen EPK, ki ureja nadaljevanje postopka v zvezi z evropsko patentno prijavo – v postopku pridobitve pravice. V podobnih primerih je v zvezi z uporabo 67. člena ZIL-1 takšno razlago (uporaba instituta nadaljevanja postopka po zamudi v patentnih postopkih) sprejelo tudi Vrhovno sodišče RS. V zadevi X Ips 779/2006 (na katero se sklicuje tožnik) je sicer šlo za vprašanje materialnih in procesnih rokov za uporabo obravnavanega instituta nadaljevanja postopka po zamudi, ko je tožnik zamudil rok za predložitev slovenskega prevoda patentnih zahtevkov za razširitev evropskega patenta in plačilo pristojbine, vendar pa se je postopek v tem primeru (tudi) že začel (z vložitvijo evropske patentne prijave pri EPU), tožnik je patent že pridobil s sklepom o podelitvi, vendar pa je zanj še moral izpolniti v zakonu dane pogoje in to zamudil. Sodišče se zato ne strinja s toženko, da gre za dejansko in materialnopravno različna primera. Iz sodbe Upravnega sodišča, U 556/2005 z dne 20. 3. 2007, na katero se sklicuje toženka, pa tudi ne izhaja nasprotno tej sodbi materialnopravno stališče, temveč izhaja le, da je imetnik patenta tisti, ki mora v zahtevanem roku predložiti ustrezno dokazilo (npr.: slovenski prevod evropskega patenta, podeljenega za isti izum) za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1. Ker je bilo v postopku izdaje izpodbijanega sklepa napačno uporabljeno materialno pravo, je sodišče tožbi na podlagi 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 ugodilo, sklep odpravilo in zadevo v smislu tretjega in četrtega odstavka istega člena vrnilo organu v ponovni postopek. V ponovnem postopku naj organ sledeč pravnemu mnenju sodišča, presodi ali so za nadaljevanje postopka izpolnjeni vsi pogoji po 67. členu ZIL-1 in o zadevi glede na rezultat ugotovitvenega postopka ponovno odloči. Odločitev o povrnitvi stroškov postopka tožniku temelji na tretjem odstavku 25. člena ZUS-1 in na njegovi podlagi izdanemu Pravilniku o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu, ki v drugem odstavku 3. člena določa, da če je bila zadeva rešena na seji in je tožnika v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetnik, se mu priznajo stroški v višini 350 EUR, skupaj z 20 % DDV, ker je pooblaščenec tožnika davčni zavezanec za njegovo plačilo.