sodba I U 240/2010.
Datum: 2010-10-05T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2010:I.U.240.2010.
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: blagovna znamka - registracija znamke - relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke - podobnost med znakoma

## Jedro

Ker sta znaka fonetično podobna, in gre za fantazijski besedi, ki si ju zato potrošnik težje zapomni, obstaja večja verjetnost, da jih bo medsebojno zamenjeval. Pogoja enakosti oziroma podobnosti znakov in enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih. Pogoja sta soodvisna in se lahko nizka stopnja podobnosti med znakoma nadomesti z visoko stopnjo podobnosti med blagom ali storitvami.

## Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-379/2009-8 z dne 29. 1. 2010 se odpravi in zadeva vrne Uradu RS za intelektualno lastnino v ponovni postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 350 EUR, povečanem za 20%DDV, v 15 dneh od vročitve sodbe, z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude s plačilom.

Zahteva stranke z interesom A. d.d. za plačilo stroškov postopka se zavrne.

## Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) zavrnil ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke „YSCANDA“ št. Z-200970379. Iz obrazložitve izhaja, da je A. d.d. dne 19. 3. 2009 vložila prijavo znamke za znak „YSCANDA“ za proizvode po NK razvrščene v razrede 05: farmacevtski proizvodi. Zoper registracijo znamke je tožeča stranka vložila ugovor na osnovi točke b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06-ur. p. b., v nadaljevanju: ZIL-1) kot imetnica starejše evropske znamke št. 006796395 „ICANDRA“. Na podlagi ugovora je Urad preveril utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovil, da ugovor ni utemeljen, in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago. Ugotovil je, da si znaka vizualno nista podobna, ker imata besedi le eno enako črko na isti poziciji, in sicer črko A na koncu besede, pomembna razlikovalna značilnost prijavljenega znaka pa je črka Y na začetku besede. Očitna je tudi fonetična različnost znakov. Besedo ugovarjanega znaka bo slovenski potrošnik verjetno prebral kot „iskanda“, besedo, ki predstavlja znak tožeče stranke pa kot „icandra“ oziroma „ikandra“. Pri pomenski analizi ugotavlja, da gre za izmišljeni besedi brez pomena, kar je običajno za označevanje zdravil. Na področju farmacevtskih znamk je značilno, da je relevanten potrošnik (zdravnik, farmacevt, pacient) bolj pozoren kot potrošnik drugega blaga. Pri zdravilih, še zlasti tistih, ki se izdajajo na recept, pa je potrošnik pred zamenjavo zaščiten, saj do zdravila nima neposrednega dostopa. Stališče o posebnem režimu prodaje farmacevtskih proizvodov je sprejelo tudi Upravno sodišče RS v primerih sodb, št. U 4727/1999 (AMOXIBAY vs. AMOXIL), št. U 1067/1999 (CARAX vs. CAPRIAX), U 556/2004 (Ekuest) in U 1413/2007 (Syne Rox). Urad zaključuje, da glede na celoten vtis, ki ga dajeta oba znaka in glede na posamezne vidike podobnosti, Urad meni, da si znaka nista zamenljivo podobna in da ne obstaja verjetnost, da bo potrošnik znaka zamenjeval ali povezoval z znakom starejše znamke. V povezavi z znamkama gre sicer za enako oziroma podobno blago, namreč farmacevtske proizvode, vendar na ugotovitev Urada, da pogoj podobnosti znakov po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ni izpolnjen, enakost ali podobnost blaga pri primerjanih znamkah na končno odločitev nima vpliva.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja in nepravilne uporabe materialnega prava, na podlagi 1. in 3. točke 27. člena Zakona o upravnem sporu. Navaja, da je znamka „YSCANDA“ v tej meri podobna njeni starejši znamki „ICANDRA“ za enako in podobno blago v razredu 05 NK, da to lahko povzroči verjetnost zmede v javnosti, vključno z verjetnostjo povezovanja izpodbijane znamke s predhodno znamko tožeče stranke. Besedi „YSCANDA“ in „ICANDRA“ imata namreč skupnih pet od sedmih črk, sta enako dolgi, imata enako število zlogov in enak osrednji zlog CAN oziroma CAND, enak končni samoglasnik A in končno tudi prvi, ker se Y prebere enako kot I. Prijavitelj izpodbijane znamke je začetno črko I spremenil v Y (zvočno identičen), vrinil med prvo in drugo črko neslišni S in izpustil v zadnjem zlogu črko R. Tožeča stranka meni, da je pri vizualni primerjavi znamk tožena stranka zanemarila pravilo celovite presoje znamk in ju ni primerjala v zadostni meri kot celoti. Zavedati se je treba, da potrošnik besed in znamk ne secira v detajle in ne išče zavestno razlik med njimi. Za verjetnost zmede je že dovolj, da potrošnik ob normalni pozornosti znamki lahko zamenja. Pri primerjavi konkretnih besed „ICANDRA“ in „YSCANDA“ bo zaznal očitno podobnost in znamki ločil le ob posebni pozornosti na detajle, ki ju razlikujejo, to pa sta le dve različni črki. Tožeča stranka se tudi ne more strinjati s stališčem tožene stranke o tem, da sta si znamki očitno fonetično različni. Pri izgovarjavi obeh je namreč potrebna posebna pozornost, da besedi sploh pravilno preberemo, in ko ju preberemo, ugotovimo, da se skoraj v ničemer ne razlikujeta. Zaradi vizualne in fonetične podobnosti med znamkama je mogoče utemeljeno pričakovati, da bo ob sočasni uporabi konfrontiranih znamk, ki se obe nanašata na farmacevtske proizvode, prišlo do zmede v javnosti oziroma na trgu, kar vključuje možnost povezovanja med znamkama. V danem primeru je verjetnost zamenjave med znamkama mogoča navkljub kontroliranemu sistemu prodaje (preko farmacevta ali na recept) proizvodov, na katere se znamki nanašata. Res je sicer, da je krog relevantnih potrošnikov bolj pozoren ob izbiri teh proizvodov, a v konkretnem primeru tudi takšna posebna pozornost ne izključuje verjetnosti povezovanja in zamenjevanja med znamkama. Še vedno je potrebno ob tem upoštevati končnega potrošnika, ki ima zdravila praviloma na istem mestu in ob tako podobnih znamkah za farmacevtske proizvode kot sta zadevni znamki, se lahko kaj kmalu zgodi, da bo zaužil napačna zdravila in posledice so lahko zelo usodne. Sicer pa tožena stranka brez ugotovitvenega postopka zaključuje, da se zdravila „ICANDRA“ in „YSCANDA“ prodajajo le na recept. Takšen zaključek tožene stranke je najmanj preuranjen, če ne kar napačen, saj tožena stranka tega ni preverjala. Sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo v ponovno odločanje toženi stranki oziroma podrejeno, da sama odloči o zadevi in ugovoru tožeče stranke ugodi, registracijo znamke „YSCANDA“ št. Z-200970379 pa posledično v celoti zavrne. Toženi stranki naj naloži tudi povrnitev stroškov postopka tožeči stranki z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti zavrača tožbene navedbe in meni, da je odločila pravilno in zakonito. Poudarja, da je v izpodbijani odločbi upoštevala ravno celovitost besed ter posebej pojasnila, da pri besednih znakih preštevanje enakih in podobnih črk ne pove veliko o dejanski podobnosti znakov, pri čemer še vedno vztraja. Tožena stranka je tudi prepričana, da znak Y na vizualno najbolj vpadljivem začetku besede, kot črka, ki ne sodi v slovensko abecedo, vizualno izstopa in ima v odnosu do znamke tožeče stranke razlikovalni značaj. Tožena stranka meni, da si znaka gledano kot celoti nista vizualno podobni, saj dajeta povsem različen vtis, trditev, da je znak YSCANDA le modernizacija prejšnje znamke, pa je povsem neutemeljena. Meni tudi, da znaka fonetično nista zamenljivo podobna, saj je zvočna podoba zaradi različnih kombinacij glasov različna v tolikšni meri, da besed tudi ob manj pozornem poslušanju ne bi zlahka zamenjali. Glede tožbene navedbe, da je tožena stranka brez ugotovitvenega postopka zaključila, da se zdravila prodajajo na recept, poudarja, da v izpodbijani odločbi tega ni navedla. Tudi pri zdravilih, ki se ne izdajajo na zdravniški recept, pa je potrošnik zelo pazljiv, o uporabi zdravil se pozanima pri strokovnjaku ali pozorno prebere navodila, običajno se pozanima tudi o podobnih na trgu razpoložljivih farmacevtskih pripravkih. Sodišču predlaga, da tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Stranka z interesom v tem upravnem sporu A. d.d. v odgovoru na tožbo zavrača tožbene navedbe kot neutemeljene in v celoti pritrjuje odločitvi Urada. Dodaja, da pacient, torej končni potrošnik, ne bo postavljen pred izbiro med zdraviloma „ICANDRA“ in „YSCANDA“, ker jo bo zanj opravil zdravnik in farmacevt v lekarni, ter se tako ne bo mogla ustvariti zmeda glede dveh znamk, zaradi katere bi po zatrjevanju tožeče stranke lahko zaužil napačno zdravilo in utrpel usodne posledice – še posebno upoštevaje, da ima vsak proizvajalec tudi tipično pakiranje, ki se „na daleč“ razlikuje od pakiranj drugih proizvajalcev. Sodišču predlaga, da tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Tožeča stranka v pripravljalni vlogi vztraja pri tožbenih navedbah o nepravilnih ugotovitvah tožene stranke glede vizualne in fonetične podobnosti obeh znamk. Glede pomenske primerjave pa navaja, da sta znamki glede na blago v razredu 05 domišljijski ali fantazijski besedi, zato ju potrošnik ne more z ničemer povezati, posledično pa se mu težje vtisneta v spomin in mu podrobnosti ne ostanejo v mislih, zaradi česar ju še lažje zamenja, kar pa ni dopustno. Opozarja tudi, da se danes tudi zdravila prodajajo preko interneta, kjer ni nobenega posrednika med potrošnikom in proizvodom.

Stranka z interesom v tem upravnem sporu na navedbe tožeče stranke dodaja, da je že v odgovoru na tožbo navedla, da se beseda YSCANDA prične s črkama YS, kar je tudi dominanten del besede, beseda ICANDRA pa se prične s črkama IC, kar pomeni, da se obe besedi začneta z dvema popolnoma različnima črkama, zato začetek besede YSCANDA nikakor ne more biti podoben začetku besede ICANDRA. V zvezi z navedbami tožeče stranke, da se zdravila kupujejo tudi preko internetne prodaje, navaja, da je preko spletne strani mogoče kupiti le zdravila, ki se ne izdajajo na recept, znamka YSCANDA pa se bo uporabljala le za zdravila, ki se izdajajo na recept, zato možnost zamenjave med znamkama pri kupovanju zdravila preko spleta ne bo mogoča. Tožba je utemeljena.

V obravnavanem primeru je sporna zavrnitev ugovora tožeče stranke kot imetnice starejše evropske znamke ICANDRA zoper registracijo znamke YSCANDA, vloženega iz razloga po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Po tej določbi se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Urad je odločitev oprl na oceno, da si znaka glede na celoten vtis, ki ga dajeta, in glede na posamezne vidike podobnosti nista zamenljivo podobna in da ne obstaja verjetnost, da bi ju potrošnik zamenjeval. Urad ugotavlja, da gre v povezavi z znamkama za enako oziroma podobno blago (farmacevtske proizvode), vendar glede na to, da pogoj podobnosti znakov ni izpolnjen, navedeno na končno odločitev Urada ne vpliva. Taki odločitvi pa po presoji sodišča tožeča stranka utemeljeno ugovarja.

Oceno, da si znaka vizualno nista podobna, je Urad obrazložil z ugotovitvijo, da imata besedi YSCANDA in ICANDRA le eno črko na isti poziciji, in sicer A na koncu besede, ostale črke pa so drugače razporejene, pomembna razlika pa je tudi v črki Y na začetku besede, ki vizualno še posebej izstopa. Sodišče ugotavlja, da gre pri v tem primeru primerjanih znakih, za povsem identičen osrednji del obeh besed CAND, česar pa Urad ni upošteval. Po presoji sodišča začetni del besed YS in I oziroma končnica A oziroma RA nimata tako močnega razlikovalnega učinka, da bi ob enakem osrednjem delu, sestavljenem iz štirih črk, dala znakoma zadostno razlikovalnost. Zato je zaključek Urada, da si znaka vizualno nista podobna, neprepričljiv. Pri tem sodišče pritrjuje tožeči stranki, da sta črki I in Y vizualno podobni in se enako izgovarjata, zaradi česar Y na začetku besede ne more pomeniti takšne razlike, ki bi lahko odločilno vplivala, da si znaka vizualno ne bi bila podobna. Sodišče se tudi ne strinja z ugotovitvijo Urada, da si znaka fonetično nista podobna, zaradi različnih kombinacij glasov in različno poudarjenih zlogov. Po presoji sodišča namreč potrošnik pri izgovarjanju, besed ne bo izgovarjal s poudarkom na posameznih zlogih, pač pa povezano kot celoto, pri čemer druga črka S pri ugovarjanem znaku in šesta črka R pri znaku tožeče stranke, nista posebno izstopajoči. Po povedanem sta po presoji sodišča znaka tudi fonetično podobna. Ker sta znaka fonetično podobna, in gre za fantazijski besedi, ki si ju zato potrošnik težje zapomni, obstaja večja verjetnost, da jih bo medsebojno zamenjeval. V ponovnem postopku naj Urad upošteva navedena izhodišča za primerjavo obeh znakov.

Glede na navedeno, ob določenih podobnostih in določenih razlikah, ki jih, kot izhaja iz izpodbijane odločbe, urad pri primerjanju znakov ni upošteval, sodišče ne more sprejeti njegovega zaključka, da si znaka nista zamenljivo podobna in ne obstaja verjetnost zmede v javnosti. V zvezi s tem tožeča stranka utemeljeno ugovarja, da Urad tak zaključek brez podlage opira tudi na dejstvo, da so zdravniki in farmacevti dobro seznanjeni s proizvodi tj. njihovimi imeni oziroma blagovnimi znamkami, potrošnik pa do zdravil nima neposrednega dostopa. Ni namreč jasno, za kakšne farmacevtske izdelke gre in ali jih lahko potrošnik dobi le na recept ali tudi brez njega. Pogoja enakosti oziroma podobnosti znakov in enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih. Pogoja sta soodvisna in se lahko nizka stopnja podobnosti med znakoma nadomesti z visoko stopnjo podobnosti med blagom ali storitvami (tako tudi sodba Sodišča EU C-39/97 z dne 29. 9. 1998). Ker gre v obravnavanem primeru za enakost blaga, kar med strankama ni sporno, se lahko ta enakost nadomesti le z nizko stopnostjo podobnosti znakov, šele primerjava obojne podobnosti pa je lahko podlaga za ugotavljanje verjetnosti ustvarjanja zmede kot tretjega elementa, ki mora po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 biti izpolnjen za (ne)registracijo znamke.

Sodišče je tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 2. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10, v nadaljevanju ZUS-1), ker je ugotovilo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku izdaje izpodbijane odločbe, ne more rešiti spora, ker je bil iz ugotovljenih dejstev narejen napačen sklep o dejanskem stanju in 4. točke 1. odstavka 64. člena ZUS-1, ker je bilo posledično napačno uporabljeno materialno pravo. Zadevo je na podlagi 3. in v smislu 4. odstavka tega člena vrnilo uradu v ponovni postopek.

Stroškovnemu zahtevku tožeče stranke je sodišče ugodilo na podlagi 3. odstavka 25. člena ZUS-1 ter ji priznalo stroške po 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov postopka tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/07).

Stroškovni zahtevek stranke z interesom pa je sodišče zavrnilo, ker ZUS-1 v 25. členu povračila stroškov postopka za stranko z interesom ne predvideva.