UPRS sodba in sklep U 1992/2002
Datum: 2004-05-18T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2004:U.1992.2002
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: podobnost znamke - registracija znamke

## Jedro

Podobnost znamk se presoja tako glede znakov kot blaga. Le ob ugotovljeni podobnosti znaka kot blaga lahko govorimo o podobnosti znamk.

## Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. … z dne 18. 9. 2002 se v 2. točki izreka odpravi in vrne toženi stranki v tem obsegu v ponoven postopek.

Zahtevek stranke z interesom za povrnitev stroškov se zavrne.

## Obrazložitev

: Tožena stranka je z izpodbijano odločbo v 1. točki zavrnila prijavo znamke »Lady Angela« št. Z-9971476 z dne 2. 11. 1999 za blago, razvrščeno v razredu 25: ženska obutev, moška obutev, otroška obutev, damski čevlji, čevlji za prosti čas, copati, obutev za šport, obutev za tenis, golf, nogomet, tek vseh vrst, športni copati vseh vrst, obutev; v 2. točki pa odločila, da postopek registracije znamke nadaljuje za preostalo blago iz razreda 18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, pasovi iz usnja in imitacij usnja (neoblačilni); jermeni iz usnja in imitacij usnja; sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki; razreda 25: oblačila za šport, pasovi iz usnja in imitacij usnja (oblačilni); pokrivala; razreda 28: izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi; igre, igrače. V obrazložitvi je navedla, da je prejela prijavo znamke »Lady Angela« za blago, razvrščeno v razrede 18, 25, 28. Zoper registracijo znamke je ugovarjala tožeča stranka - nosilka prej registrirane mednarodne znamke »Donna Angela« za proizvode iz razreda 25 NK (oblačila, obutev, pokrivala), da sta znaka med seboj zamenljivo podobna, saj gre za isto besedno zvezo, le v prevodu in tudi podobnost med proizvodi, nedvomno pri proizvodih iz razreda 25, pa tudi iz razreda 18, saj zlahka pride do zamenjave z drugimi usnjenimi izdelki, ki jih namerava prijavitelj prodajati pod svojo znamko. Tožena stranka meni, da je ugovor utemeljen v delu, kjer se proizvodi prekrivajo (so istovetni ali podobni) glede na določbo 7. točke 1. odstavka 19. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL). Varstvo pri registrirani znamki se nanaša na identične proizvode, prijavljene v razredu 25, ostali proizvodi prijavljenega znaka iz razreda 25, glede na kriterije, s katerimi se ugotavlja istovrstnost in podobnost proizvodov, pa niso podobni proizvodom znamke vložnika ugovora. Tudi proizvodi prijavljenega znaka iz razreda 18, glede na kriterije za ugotavljanje podobnosti proizvodov, niso podobni proizvodom vložnika ugovora iz razreda 25. Podoben bi bil lahko le material in potrošnik. Vendar bi moralo biti izpolnjenih več kriterijev, da bi lahko govorili o podobnosti proizvodov. Tožena stranka je primerjala tudi oba znaka in ugotovila, da sta si podobna. Oba znaka sta besedna, razlikujeta se po prvi besedi in sicer »Donna« proti »Lady«, beseda »Angela« pa predstavlja dominantni del obeh znakov, ki pa je brez dvoma vizualno, fonetično in pomensko identičen. Znaku daje distinktivnost ravno beseda Angela, ki pa je identična obema znakoma. Vizualno in fonetično si besedi Donna in Lady kot taki sami po sebi nista podobni, vendar sta si pomensko v prevodu podobni. Ker je torej distinktivni del znakov »Angela« identičen, je tožena stranka menila, da sta primerjana znaka zavajajoče podobna ter so podani zavrnilni razlogi iz točke b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1) pri blagu iz razreda 25 (1. točka izreka). Za preostalo blago prijavljene znamke iz razredov 18, ter našteto blago iz razreda 25, za katero je ugotovila, da ni podobno blagu znamke vložnika ugovora, pa ne more zavrniti prijavljene znamke na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, saj nista izpolnjena oba pogoja iz te točke (enakost ali podobnost znamk ter enakost ali podobnost blaga oziroma storitev). Za to preostalo blago iz razredov 18 in 25 bi tožena stranka lahko zavrnila registracijo znamke le, če bi obstajali zavrnilni razlogi iz točke c) 1. odstavka 44. člena zakona, vendar vložnik ugovora ni dokazal, da bi uporaba znamke brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prej registriranih znamk.

Tožeča stranka se v tožbi v celoti strinja s toženo stranko v ugotovitvi, da sta znamki »Donna Angela« in »Lady Angela« podobni. V delu, ko pa se obrazložitev tožene stranke nanaša na nepodobnost med proizvodi, pa v celoti prereka ugotovitve tožene stranke. Vztraja pri zavrnitvi izpodbijane znamke tudi za proizvode iz razreda 18 in naštete proizvode iz razreda 25 iz 2. točke izreka. Proizvodi iz razreda 18 so po več kriterijih podobni izdelkom, ki jih s svojo znamko označuje tožeča stranka. Gre za isto vrsto izdelkov, enak namen, surovine, sestavo, tržne kanale, pogosto gre tudi za istega proizvajalca, zlasti pa je isti kraj prodaje, ki je ključni kriterij, zaradi katerega ob nastopu obeh znamk na trgu lahko nastane zmeda in še več – zmotno povezovanje med starejšo in kasnejšo znamko. Glede na to, da točka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 jasno določa, da verjetnost zmede v javnosti pri podobnih znamkah, ki pokrivajo enako ali podobno blago, vključuje tudi verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko, bi tožena stranka morala po uradni dolžnosti preveriti zavrnilne razloge tudi iz tega vidika. Tudi ostali proizvodi iz razreda 25, za katere se postopek registracije nadaljuje, so podobni damskim in otroškim čevljem. Tudi ti proizvodi se pojavljajo v istih trgovinah skupaj. Glede na to, da je osnovna funkcija znamke njena razlikovalnost, je nedopustno, da se nekdo s pomensko identično besedno zvezo na prej registrirano znamko obeša na način, da s povezovanjem s prej registrirano znamko skuša pridobiti kupce za svoje proizvode, ki niso identični proizvodom, ki jih s svojo znamko označuje tožeča stranka, so pa podobni. Tudi pri ostalem blagu bi morala tožena stranka zaključiti, da nedvomno obstaja verjetnost povezovanja med znamkama. Vsi navedeni proizvodi se prodajajo v istih trgovinah, imajo iste kupce, tudi njihov namen je lahko enak, uporabljajo se isti tržni kanali. Podoben je način proizvodnje, ključni element podobnosti med proizvodi, kar zadeva zmedo v javnosti zaradi podobnosti med dvema znamkama, se pokaže v trgovini na drobno. Tožeča stranka nadalje izpodbija trditev, da v okviru točke c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ni dokazala, da bi uporaba izpodbijane znamke brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. Tožeča stranka res svojega ugovora ni temeljila na navedeni točki, saj je ugovor vlagala še po prejšnjem zakonu, vendar meni, da bi registracija in uporaba znamke Lady Angela škodovala razlikovalnemu značaju njene znamke. Nihče namreč nima pravice znamki tožeče stranke jemati eksluzivnosti. Razen tega tožeči stranki v postopku ni bila dana možnost, da bi podala argumente v zvezi s točko c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Predlaga odpravo odločbe tožene stranke in zavrnitev izpodbijane znamke oziroma podrejeno odpravo izpodbijane odločbe in vrnitev v ponovno odločanje.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti izpodbija tožbene navedbe. Tožeča stranka napačno razlaga točko b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, ko meni, da verjetnost povezovanja med znakoma pomeni že tudi verjetnost zmede, in neutemeljeno nasprotuje ugotovitvam tožene stranke, da blago iz razredov 18 (usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi) ter 25 (oblačila za šport, pasovi iz usnja in imitacij usnja, oblačila, pokrivala) ni podobno blagu tožeče stranke iz razreda 25 (čevlji za dame in deklice). Neutemeljeno tožeča ugovarja tudi, da se ni mogla sklicevati na razloge tč. c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, saj so smiselno enake določbe zajete v določbi 16. člena sporazuma TRIP in zato ugovori v tej smeri predstavljajo tožbeno novoto. Predlaga zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom v tem postopku AAA d.d. v daljšem odgovoru na tožbo meni, da tožeča stranka neutemeljeno razširja svoje domnevno varstvo znamke tudi na proizvode, za katere je ob zavarovanju jasno pokazala, da za zavarovanje ni zainteresirana.

Zastopnik javnega interesa je udeležbo v postopku priglasil. Tožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporno nadaljevanje postopka za priznanje znamke Lady Angela zaradi ugotovljene nepodobnosti blaga iz razredov 18, 25 in 28 (2. točka izreka).

Tožena stranka je ugotovila, da sta prijavljeni znak Lady Angela in prej mednarodno registrirana znamka Donna Angela podobna. Ugotovljeno dejstvo med strankama ni sporno, sodišče pa tudi meni, da je pravilno ugotovljeno, zato se v razloge tožene stranke ne spušča in jim v celoti sledi. Sporna in s tožbo ugovarjana pa je ugotovitev tožene stranke o nepodobnosti blaga iz razredov 18, 25 in 28, za katero se postopek registracije znamke nadaljuje. Postopek primerjave blaga je tožena stranka izpeljala tako, da je podrobno pogledala posamezno blago, ki se nanaša na prijavljeno znamko in varuje s starejšo znamko tožeče stranke. Tožena stranka je v izpodbijani odločbi ustrezno obrazložila, ob uporabi kriterijev WIPO (kraj proizvodnje, kraj prodaje, material, gospodarska panoga, namen blaga, potrošnik), zakaj primerjano blago tožeče stranke (čevlji za dame in deklice) ni podobno blagu prijavitelja. Nasprotno mnenje tožeče stranke po mnenju sodišča ni pravilno.

Nedvomno gre za različnost kraja proizvodnje. Proizvodi tožeče stranke se proizvajajo v tovarni čevljev, proizvodi prijavljene znamke pa vsi na drugih krajih. Tudi kraj prodaje je praviloma drug, zgolj v izjemnih primerih specializiranih trgovin z obutvijo se lahko v isti trgovini prodajajo tako čevlji za dame in deklice, kot tudi torbice, kot navaja tožeča stranka. Tožeča stranka ugovarja, da obstajajo tudi specializirane trgovine z oblačili, ki prodajajo tudi obutev, vendar se ob tej sicer pravilni trditvi lahko ugotovi, da prijavljena znamka ne vsebuje vseh oblačil, ampak le športna oblačila, ki pa se ne prodajajo v takih specializiranih trgovinah z obutvijo, kot jih omenja tožeča stranka. Kriterij skupnih surovin v obravnavani zadevi ne more biti ključnega pomena, saj na trgu obstaja veliko blaga, ki je narejeno iz usnja ali imitacij usnja (kot blago tožeče stranke), pa nikakor ne moremo trditi, da gre za podobno blago. Primerjano blago se razlikuje glede na gospodarsko panogo. Panoga tožeče stranke je čevljarska industrija, blago prijavljene znamke pa se izdeluje v usnjarski, tekstilni, klobučarski ali galanterijski industriji. Tožeča stranka po mnenju sodišča postavlja v tožbi tudi preširoko definicijo namena blaga, ko kot skupni kriterij navaja nošenje. Tudi po mnenju sodišča je potrebno gledati čemu je, po ožjem osnovnem namenu, posamezno blago namenjeno. Ob taki analizi pa lahko ugotovimo, da je le blago tožeče stranke – čevlji, namenjeno obuvanju, tega namena pa nima noben od prijavljenih proizvodov, za katere se postopek registracije nadaljuje. Sodišče se strinja s toženo stranko tudi, da kriterij relevantnega potrošnika v obravnavanem primeru ni ključen, saj je povprečni potrošnik prijavljenih proizvodov vsak človek (vsak se mora obuti in obleči), tako da je potrošnik proizvodov tožeče stranke lahko enak potrošniku prijavljenih, ob nakupu damskih čevljev in čevljev za deklice. Z obrazloženim se sodišče strinja s stališčem tožene stranke, da si primerjano sporno blago glede večine kriterijev ni podobno. Tožena stranka je zato pravilno nadaljevala postopek za proizvode prijavljene znamke, za katere je ugotovila nepodobnost blaga z blagom tožeče, saj niso podani razlogi iz točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Neutemeljeno v povezavi s pogoji, ki jih za zavrnitev znamke določa točka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, tožeča stranka ugovarja, da se tožena stranka ni opredelila do verjetnosti zmede v javnosti oziroma verjetnosti povezovanja s prejšnjo znamko. Verjetnost zmede namreč v določbi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ni tretji pogoj, do katerega bi se morala tožena stranka obligatorno opredeliti, če je predhodno ugotovila, da eden od kumulativno podanih pogojev za zavrnitev znamke (ni enako ali podobno blago) ni podan.

Utemeljeno pa tožeča stranka očita toženi, da možnosti dokazovanja razlogov za zavrnitev po točki c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, torej da bi navedla razloge za zavrnitev prijavljene znamke kljub ugotovljenemu dejstvu, da njeni proizvodi niso podobni proizvodom prijavljene znamke, ni imela. Nesporno je, da ZIL teh razlogov ob vložitvi ugovora ni urejal. Po določbi 136. člena ZIL-1 se postopek priznanja ali podelitve pravice industrijske lastnine v zvezi s prijavo, vloženo pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljuje po določbah tega zakona, razen če ta zakon določa drugače. Po mnenju sodišča je to določbo razumeti tako, da se ZIL-1 uporablja tako glede postopka, kot določb materialnopravne narave. Če pa je temu tako, tožena stranka v izpodbijani odločbi neutemeljeno očita tožeči, da s svojim ugovorom, ki je temeljil na prejšnjih določbah ZIL, ni dokazala dejstev, ki jih za zavrnitev znamke določa točka c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Tožena stranka je namreč z opustitvijo dajanja možnosti tožeči stranki, da bi predložila dejstva in dokaze, ki so podlaga za uveljavljanje ugovora po določbi točke c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, na katero je svojo odločitev oprla, kršila določbe postopka (določbi 7. in 9. člena ZUP). Ta kršitev je vplivala na odločitev v zadevi, saj stranki ni bilo omogočeno, da zavaruje svoje pravice in predloži ustrezne dokaze. Po določbi 2. točke 1. odstavka 25. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00, v nadaljevanju: ZUS) se sme upravni akt izpodbijati, če se v postopku pred izdajo upravnega akta ni ravnalo po pravilih postopka, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve (bistvena kršitev določb postopka), zato je sodišče izpodbijano 2. točko odločbe odpravilo.

Navedeno pomanjkljivost v postopku pa bo morala tožena stranka pred ponovno odločitvijo v zadevi odpraviti. Zaradi ugotovljene bistvene kršitve določb postopka je posledično neutemeljen ugovor tožene stranke v odgovoru na tožbo, da bi tožeča stranka lahko temeljila svoj ugovor po določbah 16. člena TRIPS-a že ob vložitvi.

Tožena stranka je glede na navedeno kršila pravila postopka, ta kršitev pa je vplivala na odločitev o zadevi. Sodišče je odločitev o odpravi izpodbijane odločbe in vrnitvi zadeve v ponoven postopek sprejelo na podlagi 3. točke 1. odstavka ter 2. odstavka 60. člena ZUS.

Zahtevek za povrnitev stroškov postopka stranke z interesom je sodišče zavrnilo na podlagi 3. odstavka 23. člena ZUS, ki določa, da v primerih, ko sodišče odloča le o zakonitosti upravnega akta, tako je sodišče odločalo v tej zadevi, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.