Sodba X Ips 420/2010
Datum: 2012-09-12T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:VSRS:2012:X.IPS.420.2010
opravilna_stevilka_ii_stopnje: Upravno sodišče RS I U 297/2010
sodisce: Vrhovno sodišče
oddelek: Gospodarski oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - UPRAVNI SPOR
institut: industrijska lastnina - podobnost znamk - verjetnost zmede na trgu - varstvo blagovne znamke - zavrnitev registracije znamke - relativni razlog za zavrnitev znamke

## Jedro

Nadpovprečna pozornost kadilca se v obravnavanem primeru izkaže kot ključen argument pri preizkusu verjetnosti zmede v javnosti.

## Izrek

Revizija se zavrne. Tožnica sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

## Obrazložitev

Dosedanji potek postopka.

1. V postopku pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Uradom) in sodiščem prve stopnje je bila opravljena primerjava med znakom prijavitelja A. J. „MTS“ v sliki (št. Z-200571712), na eni strani: [![](/mma_bin.php?static_id=2012101913385602&src=min&m=1350646737)](/mma_bin.php?static_id=2012101913385602&src=mid&m=1350646737)

ter revidentkino znamko Skupnosti (CTM) „MS“ v sliki (št. 4152625), na drugi strani: [![](/mma_bin.php?static_id=2012101913393533&src=min&m=1350646775)](/mma_bin.php?static_id=2012101913393533&src=mid&m=1350646775)

2. Urad je z odločbo 31207-1712/2005-38 z dne 5. 2. 2010 zavrnil ugovor tožnice zoper registracijo znamke „MTS“ v sliki št. Z-200571712 prijavitelja A. A. V ugovoru se je tožnica sklicevala na svojo znamko Skupnosti (CTM) „MS“ v sliki št. 4152625, registrirano za blago iz razreda 34 Nicejske klasifikacije(1) (tobak, proizvodi za kadilce, vžigalice). Urad pa je menil, da kljub določeni stopnji (predvsem vizualne) podobnosti najdominantnejših delov primerjanih znakov in dejstvu, da sta oba primerjana znaka namenjena označevanju enakega blaga, ne obstaja verjetnost zmede v javnosti in povezovanja znamk, saj je blago namenjeno zelo pozornemu potrošniku (kadilcu), ki zazna razlike v znamkah.

3. Tožnica je v upravnem sporu zoper odločbo Urada vložila tožbo, ki jo je sodišče prve stopnje zavrnilo.

4. Zoper sodbo sodišča prve stopnje je tožnica vložila revizijo. Dovoljenost revizije utemeljuje z razlogom, da gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnih pravnih vprašanjih (2. točka drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu; v nadaljevanju ZUS-1), njeno utemeljenost pa z uveljavljanjem revizijskih razlogov bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu in zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek 85. člena ZUS-1). Revizijskemu sodišču prvenstveno predlaga, da reviziji ugodi in sodbo sodišča prve stopnje spremeni tako, da odpravi odločbo toženke o zavrnitvi ugovora ter ugovoru tožnice ugodi in zavrne prijavo izpodbijane znamke za blago iz razreda 34; podrejeno pa, da reviziji ugodi in sodbo sodišča prve stopnje odpravi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. V obeh primerih revizijskemu sodišču še predlaga, da toženki naloži v plačilo stroške postopka tožnice z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (od prvega dne po poteku paricijskega roka do plačila).

5. Toženka in stranka z interesom sta na vročeno revizijo odgovorili ter predlagali njeno zavrnitev, stranka z interesom pa prvenstveno tudi njeno zavrženje.

6. Predmetna revizija je dovoljena, saj se odloča o pomembnih pravnih vprašanjih (določitvi dominantnega dela izpodbijane znamke in razlikovalnega učinka dodatnih grafičnih elementov, predvsem pa zaznavi znamk z vidika specifičnega kroga relevantnih potrošnikov – kadilcev), ki so pomembna za razvoj sodne prakse s področja prava blagovnih znamk (2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1).

Razlogi za zavrnitev revizije.

7. Med strankama je sporno vprašanje, ali je podan relativni razlog za zavrnitev znamke iz točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 45/01 s spremembami - v nadaljevanju ZIL-1) za izpodbijano znamko stranke z interesom „MTS“ za blago iz razreda 34 Nicejske klasifikacije (tobak, proizvodi za kadilce, vžigalice). Kot znamka se namreč ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanje s prejšnjo znamko.

8. Pri presoji, ali je podan zavrnilni razlog za registracijo znamke, je potrebna primerjava enakosti oziroma podobnosti blaga, za katero se uporabljata prejšnja in kasnejša znamka, ter enakosti oziroma podobnosti samih znamk. Po praksi Sodišča Evropskih skupnosti (v nadaljevanju SES(2); sedaj Sodišča Evropske unije, SEU), ki jo je sprejelo tudi Vrhovno sodišče(3), mora biti presoja verjetnosti zmede, ki bi nastala zaradi vizualne, fonetične in pomenske podobnosti znakov, utemeljena na celostnem vtisu, ki ga znaki ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Verjetnost zmede se interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga ali storitev. Potrošnik nepravilno domneva, da blago izvira od enega proizvajalca ali ekonomsko povezanih družb.(4)

9. V obravnavani zadevi ni sporno, da se prejšnja znamka in prijavljeni znak uporabljata za označevanje enakega blaga, in sicer blaga, uvrščenega v razred 34 Nicejske klasifikacije (tobak, proizvodi za kadilce in vžigalice). Ključno je torej vprašanje, ali sta si znamki podobni do te mere, da obstaja v javnosti verjetnost zmede (točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1).

10. Na to vprašanje je sodišče prve stopnje odgovorilo negativno, pri čemer je dalo največjo težo vizualni primerjavi znakov. Kljub ugotovitvi, da obstaja določena stopnja vizualne podobnosti med najdominantnejšima deloma primerjanih znakov, pa je zaključilo, da je najpomembnejši razlikovalni element, po katerem se besedni del izpodbijane znamke razlikuje od besednega dela tožnikove znamke, dodatna črka T (katere zgornja prečna črta prekriva črki M in S). Enak zaključek sledi iz razlogov odločbe o ugovoru tožene stranke(5), na katero se je sodišče prve stopnje v celoti sklicevalo (drugi odstavek 71. člena ZUS-1).

11. Tako tožena stranka kot sodišče prve stopnje sta v okviru vizualne primerjave kot dominantna dela štela črkovno zvezo MTS v izpodbijani znamki ter črkovno zvezo MS v tožnikovi znamki. Ne držijo revizijska izvajanja, da naj bi iz odločbe Urada izhajalo, da sta prevladujoč element izpodbijane znamke le črki M in S (in ne MTS), kar naj bi nasprotovalo ugotovitvam sodišča prve stopnje. Ravno nasprotno, Urad je zaključil, da je črka T kot sestavni del prijavljenega znaka najpomembnejši element različnosti glede na črkovno zvezo MS. Iz odločbe tožene stranke tudi jasno izhaja, da je v dominantnem delu izpodbijanega znaka posebna prav črka T („katere navpična črta je višja, kot so druge črke; njena zgornja prečna črta pa je tudi povsem nesorazmerne oblike in prekriva še črki M in S“); zato ne drži revizijski očitek, da naj bi prevladujoči element ne bil takoj opazen oziroma da naj ne bi izstopal. Iz odločbe tožene stranke je kvečjemu mogoče razbrati njeno stališče, da relevantni potrošnik šele po nekoliko daljšem opazovanju črko T, ki na prvi pogled ne deluje kot črka (ampak kot pregrada), dojame (identificira) kot črko. To pa ne pomeni, da črke T (bodisi kot pregrade bodisi kot črke) v dominantnem delu izpodbijanega znaka takoj ne opazi; nasprotno, po ugotovitvah sodišča prve stopnje in Urada (ki jih sprejema tudi revizijsko sodišče) je ravno to najbolj očiten razlikovalni element med primerjanima znakoma. Revizijsko sodišče zato zavrača vse revizijske navedbe, ki izhajajo iz predpostavke, da naj bi dominantni del izpodbijanega znaka ne vključeval črke T. 12. Celovita presoja verjetnosti zmede implicira takšno „hierarhijo“ posameznih elementov znamke, da imajo razlikovalni in prevladujoči elementi še prav posebno težo. Pravila, da bi se neizrazite elemente zanemarilo, v judikaturi Vrhovnega sodišča in Sodišča Evropske unije ni; takšno pravilo ne izhaja niti iz prakse Urada za usklajevanje na notranjem trgu.(6) Prav to pa poskuša uveljaviti tožnica z revizijskim očitkom, da dodatnih grafičnih elementov (grba z levjo glavo, vodoravne črke, valujočega traka neenotnih odtenkov) v znamki tožnice in stiliriziranosti njenega besednega dela (neenakomerne odebelitve črk in vtisa tridimenzionalnosti) ni mogoče šteti kot upoštevnih razlikovalnih elementov med znakoma. Drži sicer stališče, ki ga izpostavlja revident, da se povprečni potrošnik ne spušča v presojo podrobnosti znamke (primerjaj razloge SES v zadevi C-251/95 z dne 11. 11. 1997). Vendar pa v obravnavani situaciji, ko znak izpodbijane znamke v primerjavi z „obogateno“ grafično podobo in stiliziranostjo tožničine znamke (pa četudi gre za dokaj tipično cigaretno embalažo), vsebuje zgolj (golo) črkovno zvezo MTS, povprečni potrošnik(7) po oceni revizijskega sodišča tudi brez spuščanja v podrobnosti oba znaka vizualno nedvomno dojame različno.

13. V zvezi s fonetično analizo podobnosti se revizijsko sodišče pridružuje stališču prvostopenjskega sodišča, da je pri kratkih besednih zvezah (ki ju vsebujeta oba znaka) vsak zlog zelo slišen. Tako prihaja do razlik med obema znakoma tudi pri slušnem zaznavanju, saj se dodatna črka T pri izpodbijani znamki izgovori kot dodaten zlog TE. V primeru pa, da bi kateri od relevantnih potrošnikov izpodbijano znamko utegnil izgovoriti enako kot tožničino (EM ES), ker bi, kot izpostavlja revidentka, črko T dojel kot pregrado, pa bi po mnenju revizijskega sodišča vidne razlike med znakoma prevladale nad morebitnimi slušnimi podobnostmi med njima(8). Kot izhaja iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje, se namreč relevantni potrošnik kadilec s pogledom prepriča, ali je prejel prave cigarete, in ob morebitni zamenjavi pomoto tudi takoj opazi.

14. Ključno vlogo pri celoviti presoji verjetnosti zmede igra zaznava znamk z vidika povprečnega potrošnika posamezne kategorije blaga ali storitev, pri čemer se raven pozornosti povprečnega potrošnika spreminja glede na vrsto blaga (tako SES v zadevi C-342/97 z dne 22. 6. 1999). V konkretnem primeru je povprečni potrošnik relevantnega blaga - cigaret kadilec. Za kadilca pa je znano, da je nadpovprečno pozoren potrošnik, ki se praviloma naveže na eno vrsto cigaret in takoj opazi, če ne prejme pravih, „svojih“ cigaret. Zato revidentka ne more uspeti z argumentom, da naj bi raven pozornosti kadilca ne bila višja od pozornosti povprečnega potrošnika za katerokoli drugo blago široke potrošnje. Načeloma sicer drži, da je potrošnikova splošna raven pozornosti nižja pri vsakodnevnem blagu in višja pri dragem, prestižnejšem blagu. Vendar pa pri oceni o nadpovprečni pozornosti kadilca navedeno pravilo ne igra odločilne vloge; odločilna v tem okviru je namreč njegova navezanost na določeno znamko cigaret, ki si jo kadilec izbere glede na značilnosti kot so okus, vonj, vsebnost katrana in nikotina ter nenazadnje cena. Skrbna izbira pa vpliva, da si kadilec „svojo“ znamko cigaret natančneje vtisne v spomin; celo do te mere, da razlikuje med različnimi znamkami istega proizvajalca (na primer BOSS Classic, Lights, Supelights). Opisana nadpovprečna pozornost kadilca se tako v obravnavanem primeru izkaže kot ključen argument pri preizkusu verjetnosti zmede v javnosti.

15. Pravilnosti presoje sodišča prve stopnje, da verjetnost zmede v obravnavanem primeru ni podana, ne uspe omajati revizijsko sklicevanje na podobnost blaga, na katerega se nanašata znamki, in močnejši razlikovalni značaj prejšnje znamke. Četudi je njena znamka fantazijska, pa po presoji revizijskega sodišča ne označuje blaga na posebej distinkitiven način, ki bi jo v skladu s prakso SES upravičeval do uživanja širšega varstva.

16. Revizijsko sodišče se ni ukvarjalo z revizijsko trditvijo, da gre za znamko z ugledom v Republiki Italiji, ki naj bi imela vpliv tudi v Republiki Sloveniji, saj za to ni imelo opore v dejanskih ugotovitvah izpodbijane sodbe.

Odločitev revizijskega sodišča. 17. S tem je revizijsko sodišče odgovorilo na revizijske navedbe odločilnega pomena. Ker so se te izkazale za neutemeljene, o tožbenem zahtevku pa je bilo z izpodbijano sodbo materialnopravno pravilno odločeno (86. člen ZUS-1), je revizijsko sodišče revizijo na podlagi 92. člena ZUS-1 zavrnilo (1. točka izreka).

18. Odločitev o stroških revizijskega postopka temelji na prvem odstavku 165. člena in prvem odstavku 154. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1. Tožnica v revizijskem postopku ni uspela, zaradi česar sama krije stroške revizije (2. točka izreka).

Op. št. (1): Klasifikacije, sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, revidiranim dne 14. julija 1967; Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, in Uradni list RS-MP, št. 9/92. Op. št. (2): Tako SES v zadevah C-251/95 z dne 11. 11. 1997, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport (23. točka obrazložitve), in C-342/97 z dne 22. 6. 1999, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER & CO.GmbH (25. točka obrazložitve).

Op. št. (3): Glej na primer sodbi VS RS X Ips 1140/2005 z dne 11. 12. 2007 in III Ips 141/2007 z dne 7. 9. 2010. Op. št. (4): SES v zadevi C-120/04 z dne 6. 10. 2005, Medion AG v. Thomsonmultimedia Sales Germany & Austria GmbH.

Op. št. (5): Glej zadnji odstavek obrazložitve na 3. strani in drugi odstavek obrazložitve na 4. strani odločbe Urada.

Op. št. (6): Glej 11. točko obrazložitve sodbe VS RS X Ips 558/2008 z dne 13. 4. 2010. Op. št. (7): Več o tem glej v 13. točki obrazložitve te sodbe.

Op. št. (8): Primerjaj zadevo C-206/04 z dne 23. 03. 2006, Műlhens GmbH & Co. KG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) ter sodbi VS RS X Ips 812/2004 z dne 11. 12. 2007 in VS RS X Ips 1138/2004 z dne 18. 12. 2007.