UPRS Sodba I U 1744/2018-11
Datum: 2019-11-14T01:00:00.000+01:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2019:I.U.1744.2018.11
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - UPRAVNI POSTOPEK
institut: registracija blagovne znamke - ugovor zoper registracijo blagovne znamke - kršitev načela zaslišanja stranke - podobnost med znakoma - pravica do izjave - primerjava blaga - pomanjkljiva obrazložitev - bistvena kršitev določb postopka

## Jedro

Ker je toženka svojo odločitev oprla na dejstva (ki jih je sama naknadno ugotavljala), glede katerih tožnici pred izdajo izpodbijane odločbe ni dala možnosti izjave, je bistveno kršila pravila postopka, Primerjavo blaga oziroma proizvodov je treba opraviti celovito in natančno, z uporabo in upoštevanjem vseh kriterijev, po katerih se opravlja primerjava podobnosti blaga, ter opravljeno primerjavo tudi ustrezno obrazložiti, pri izpeljavi končnih materialnopravnih zaključkov pa upoštevati rezultate tako opravljene analize po vseh (večih) kriterijih skupaj.

## Izrek

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31212-886/2014-10 z dne 3. 7. 2018 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

## Obrazložitev

1. Z izpodbijano odločbo je toženka zavrnila tožničin ugovor z dne 21. 11. 2014 zoper registracijo mednarodne znamke št. ... "MOTOMA" (1. točka izreka) in ugotovila, da posebni stroški v tem postopku niso nastali (2. točka izreka). Iz obrazložitve izhaja, da je Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino registriral znamko št. ... "MOTOMA", imetnika A.. (v nadaljevanju stranka z interesom), z zahtevanim varstvom v Republiki Sloveniji. Znamka je registrirana v Republiki Sloveniji za blago in storitve iz razreda 9, po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK). V ugovornem roku je tožnica na podlagi svojih prejšnjih evropskih in mednarodnih znamk (MOTO, MOTO X, MOTOBLUR, MOTO G, MOTO 360, MOTO E, MOTOROLA, MOTOACTV, MOTOCAST, MOTOLUXE, MOTOSMART) vložila ugovor, v dodatni vlogi pa pojasnila, da je bil za IR znamki št. 1119122 in 1119121 izveden postopek transformacije znamk na Evropsko unijo. V zvezi s tem je toženka ugotovila, da je pri obeh navedenih znamkah na prijavnem obrazcu označena transformacija znamke, vendar se ta ni upoštevala, ker v izpisu iz registra EUTM z dne 3. 7. 2018 ni zavedena. Zato znamki ni štela kot prejšnji znamki.

2. Toženka je za ugotavljanje obstoja družine znamk upoštevala samo dokaze, ki se nanašajo na slovenski trg. Da bi obstajala verjetnost zmede glede tega, ali znamka sodi v družino znamk, morajo biti prejšnje znamke, ki so del družine znamk, prisotne na slovenskem trgu. Ugotovila je, da je tožnica dokazala samo, da se o njenih znamkah govori in piše na trgu, dokazi pa se nanašajo le na dve znamki. Prav tako ni dokazala, da se njene znamke skupaj uporabljajo na slovenskem trgu. To pomeni, da ni dokazala, da se znamke, ki sestavljajo domnevno družino znamk, uporabljajo na trgu, in to v takem obsegu, da se je upoštevna javnost seznanila s to družino znamk, kar pomeni, da obstoja družine znamk ni dokazala.

3. Pri primerjavi blaga oziroma storitev je toženka ugotovila, da nekatere tožničine prejšnje znamke (št....) in izpodbijana znamka ščitijo enako oziroma podobno blago, medtem ko je za blago prejšnjih znamk št. ... presodila, da ni podobno blagu izpodbijane znamke. V zvezi s primerjavo znakov je ugotovila, da je znak izpodbijane znamke registriran v sliki in vsebuje besedo "MOTOMA", ki je posebno podčrtana, znaki prejšnjih znamk pa so besedni, z običajnimi črkami, ki poleg besed ne vsebujejo drugih elementov.

4. V zvezi s presojo razlikovalnega učinka prejšnje znamke zaradi posebej intenzivne uporabe ali ugleda je ugotovila, da se večina predloženih dokazov nanaša na uporabo znamke na tujih trgih, pri čemer ni jasno, ali so bili dostopni slovenskim potrošnikom oziroma ali so jih ti spremljali in zasledili. Gole številke o prodaji ne dajo podatkov o uspešnosti podjetja na slovenskem trgu oziroma o ugledu in ali je dobro znano. Tožnica je dokazala, da se njene znamke pojavljajo tudi na slovenskem trgu, vendar to še ne pomeni, da je njena prejšnja znamka ugledna, zato ni dokazala, da je pridobila večji razlikovalni učinek zaradi ugleda.

5. V okviru primerjave znakov je toženka ugotovila, da je znamkam tožnice skupna predpona "MOTO", ki pomeni kratko izraženo misel, zlasti na začetku knjige, poglavja, oziroma prvi del zloženk, nanašajoč se na motorno kolo. Beseda je za proizvode, ki so povezani z vozili, opisovalna. Tudi drugi del besed prejšnjih znamk ima določene pomene, zato je presodila razlikovalni značaj znamk običajen. Znamka "MOTOROLA" je registrirana za vozila in je zato njen prvi del opisen. Znak izpodbijane znamke vsebuje besedo "MOTOMA", ki nima pomena. Predpona "MOTO" se nanaša na motorno kolo, zato je za proizvode, povezane z vozili (npr. električni akumulatorji za vozila) rahlo opisna. Predpona "MOTO" navaja na namen izdelkov, zato je njen razlikovalni učinek šibkejši. V celoti gledano je razlikovalni značaj izpodbijane znamke običajen. Vsi znaki vsebujejo predpono "MOTO", ki v nekaterih primerih pomeni njihov šibkejši del, saj je opisna. Ker beseda "MOTO" označuje namen blaga in ker je običajna v praksi trgovanja, je njen razlikovalni učinek šibek. Dominantni del izpodbijanega znaka je "MOTOMA", znaki prejšnjih znamk pa so sestavljeni iz več besed, ki predstavljajo dominantni del znakov. Relevantno javnost predstavlja širok krog javnosti in specializirani potrošnik. Stopnja pozornosti relevantnega potrošnika je višja oziroma visoka, saj gre načeloma za blago, pri katerem je potrošnik posebej pozoren in preudaren.

6. Toženka je presodila, da imajo primerjani znaki pomensko povezavo, da pa se oblikovno zelo razlikujejo, saj je na eni strani odebeljena beseda s posebno obliko podčrtavanja, na drugi pa besede v navadnih tiskanih črkah. Prav tako ne gre pričakovati, da bo potrošnik v prejšnjih znamkah spregledal ostale črke oziroma besede (kot npr. G, X, ROLA, BLUR, ACTIV itd.). Glede na črkovno strukturo, število črk in dolžino, so primerjani znaki večinoma različni. Vsebujejo enako predpono "MOTO" in imajo identične prve črke, vendar se razlikujejo glede na ostale črke oziroma številke. Različna sredinska in končna dela znamk lahko v določenih primerih pripomoreta k drugačnemu dojemanju potrošnika tako, da znaka delujeta vizualno različno, za kar gre tudi v tem primeru. Znak izpodbijane znamke je sestavljen iz elementov (posebno oblikovana upognjena črta, ki podčrtuje besedo in dodani črki "MA"), ki jih pri znakih prejšnjih znamk ni, in ki dajejo izpodbijanemu znaku drugačen splošni vtis, ki se vizualno zelo razlikuje od splošnega vtisa prejšnjih znamk. Tudi fonetično si primerjani znaki niso podobni.

7. Po oceni toženke je pomemben zlasti vizualni vidik, ker so znaki sestavljeni iz besed, ki so opisovalne za blago. Potrošnik bo zaznal prvi enak del znakov, vendar ga bo dojemal le kot vrsto oziroma podatek o namenu in značilnosti blaga. Svojo pozornost bo usmeril na druge dele znakov, ki so vizualno, fonetično in pomensko popolnoma različni. Identične začetne črke primerjanih znakov ne morejo vplivati na verjetnost zmede, ker je potrošnik navajen na identične predpone v imenih znamk. Besede so glede na grafični prikaz, dodane besede, dodane slike, dodane črke in številke dovolj različne, da povprečni potrošnik ne bo zaveden v zmoto glede njihovega trgovskega izvora.

8. Toženka je še ugotovila, da kljub temu, da izpodbijana znamka in prejšnje znamke ščitijo enako ali podobno blago, ne bo prišlo do zmede na trgu. Primerjani znaki so dovolj različni, da jih povprečni potrošnik ne bo zamenjeval ali povezoval, saj bo prepoznal razlike med njimi. Glede na to je na podlagi tretjega odstavka 102. člena ZIL-1 tožničin ugovor zavrnila in priznala varstvo izpodbijane znamke v Republiki Sloveniji.

9. Tožnica se s tako odločitvijo ne strinja. V tožbi se sklicuje na navedbe in dokaze, ki jih je predložila v upravnem postopku pred toženko. Navaja, da je toženka iz nadaljnje obravnave neupravičeno izključila dve prejšnji znamki (IR št. ... in št. ...), s tem pa kršila drugi odstavek 44. člena ZIL-1. Z vlogo z dne 18. 9. 2015, s katero je opozorila, da sta ti dve mednarodni prejšnji znamki v procesu transformacije v znamki EU, ni dopolnjevala ugovora z novimi navedbami ali dokazili, temveč je podala le pojasnilo zaradi spremenjenih okoliščin. Toženka je spregledala, da je uspešna transformacija razvidna iz baze znamk, registriranih in prijavljenih pri EUIPO, in iz Certifikatov o registraciji znamk.

10. Ker toženka pri presoji ni upoštevala teh dveh prejšnjih znamk, je že iz tega razloga napačen sklep o neobstoju družine znamk. Pri presoji je neupravičeno izključila dokaze, ki se niso nanašali na slovenski trg, saj so prejšnje znamke znamke EU ali IR, zato je relevantno področje uporabe znamk EU, vključno s Slovenijo. Toženka je le pavšalno navedla, da se nekateri dokazi ne nanašajo na slovenski trg in da je upoštevala le dokaze, ki se nanašajo na slovenski trg, pri čemer ni utemeljila, zakaj ni upoštevala dokazov, ki se nanašajo na trg EU, ki bi jih morala upoštevati. Toženkin sklep o neobstoju družine znamk pa je napačen tudi, če se upošteva samo slovenski trg.

11. Ker je toženka nepravilno zaključila, da ne obstaja družina prejšnjih znamk, tudi ni primerjala izpodbijane znamke in družine znamk kot celote. Izpodbijana znamka je nedvomno podobna prejšnjim znamkam do te mere, da bi jo potrošnik povezoval, saj je skupni element "MOTO" identičen, nahaja se na istem mestu, na začetku znaka, ki se običajno šteje za najpomembnejši del znaka, ki si ga potrošnik najbolj zapomni. To kaže, da bo potrošnik kasnejšo znamko povezoval z družino prejšnjih znamk.

12. Toženka je tudi nepopolno opravila primerjavo blaga, saj ni upoštevala prejšnjih znamk "MOTOSMART" in "MOTOLUXE", ki obe pokrivata enako blago iz razreda 9 po NK kot izpodbijana znamka. Prav tako pa prejšnje znamke št. ... pokrivajo blago, ki je komplementarno blagu izpodbijane znamke.

13. Toženka je napačno zaključila, da ni dokazan večji razlikovalni učinek, ker pri presoji ni upoštevala dveh prejšnjih znamk. Poleg tega se ni opredelila, zakaj je kot upoštevni teritorij za dokazovanje poznanosti prejšnjih znamk EU, upoštevala samo Republiko Slovenijo, saj je treba v zvezi z EU znamkami upoštevati EU območje, vključno s Slovenijo. Prav tako ni opravila temeljite analize dokazov, saj je že iz dokazov, ki se nanašajo na Slovenijo, mogoče zaključiti, da so prejšnje znamke poznane med relevantnimi potrošniki in da imajo zato večji razlikovalni učinek.

14. Toženka je navedla, da je beseda MOTO opisna za proizvode, povezane z vozili, in da ima zato šibkejši razlikovalni učinek za blago, ki ga pokrivajo prejšnje znamke, vendar je pri tem spregledala, da nobena prejšnja znamka ne pokriva vozil v razredu 9 po NK, kar pomeni, da beseda MOTO ne more biti opisna za blago, ki ga pokrivajo prejšnje znamke. Res je, da prejšnja znamka "MOTOROLA" v razredu 12 po NK pokriva avtomobile, vendar v tem obsegu ni bila predmet ugovora.

15. V izpodbijani odločbi je toženka napačno navajala znamko EU št. ... kot MOTOACTIV, namesto pravilno "MOTOACTV", zato je kakršenkoli zaključek glede podobnosti znakov v zvezi s to znamko nepravilen. Nepravilno je ugotovila tudi dominantne in distinktivne elemente primerjanih znakov ter napačno ocenila stopnjo pozornosti potrošnikov.

16. Med primerjanimi znamkami tudi ni posebnih oblikovalnih razlik. Izpodbijana znamka je v črni barvi, v običajni pisavi, grafični element pa je le ukrivljena črta pod besedo, ki je minimalističen dodatek in ga potrošnik ne bo opazil. Zakaj bi v tem primeru podčrtana beseda naredila poseben vtis na povprečnega potrošnika, toženka ni pojasnila. Že preprosta primerjava prejšnje znamke "MOTO" in izpodbijanega znaka "MOTOMA", ki pokrivata enako blago, kaže, da sta si znaka vizualno zelo podobna. Neprepričljiva je toženka v tem, da imajo dodatni elementi k besedi "MOTO" enako močan razlikovalni učinek, čeprav so na koncu znakov in nimajo pomena ali pa so v angleškem jeziku. Napačna je tudi njena presoja, da si primerjani znaki niso fonetično podobni, saj se vsi prekrivajo v začetnih zlogih, ki si jih potrošnik običajno najbolj zapomni. Nepravilen je tudi zaključek, da ne obstaja verjetnost zmede, saj pri presoji ni upoštevala dveh prejšnjih znamk in vseh predloženih dokazov, kot prej navedeno. Glede na to predlaga, naj sodišče izpodbijano odločbo odpravi in zavrne priznanje izpodbijane mednarodne znamke oziroma podredno, naj izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo toženki v ponovno odločanje, toženki pa naloži tudi povrnitev stroškov postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

17. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe kot neutemeljene in se sklicuje na razloge izpodbijane odločbe. Navaja, da je upoštevala izjavo tožnice, da sta bila za IR znamki št. ... izvedena postopka transformacije znamk na EUTM, vendar je na podlagi vpogleda v register EUTM znamk ugotovila, da je bila pri obeh znamkah na prijavnem obrazcu označena transformacija znamke, v registru EUTM znamk pa na dan izdaje izpodbijane odločbe ni bila označena, zato je sklepala, da transformaciji znamk nista bili sprejeti. Ker je registracija izpodbijane znamke zahtevana za Slovenijo, je zadevna javnost v tem primeru slovenska javnost. Verjetnost zmede se presoja na slovenskem trgu z vidika slovenskega povprečnega potrošnika. Glede obstoja družine znamk bi tožnica morala dokazati, da se njene znamke skupaj uporabljajo na slovenskem trgu in da se znamke na tem trgu uporabljajo v takem obsegu, da so se relevantni slovenski potrošniki seznanili s to družino znamk, česar ni dokazala. Enako velja glede dokazovanja povečanega razlikovalnega učinka zaradi ugleda, saj se dokazuje ugled znamk na slovenskem trgu med slovenskimi potrošniki. Tudi tega tožnica ni dokazala. Meni, da je predpona "MOTO" v določenih primerih lahko opisovalna, saj se uporablja v povezavi z vozili, pri primerjavi znakov pa je treba upoštevati vse njihove elemente. V zvezi z navedbo znamke "MOTOACTV" pa je v izpodbijani odločbi prišlo do napake, o čemer je izdala sklep o popravi pomote. Predlaga, naj sodišče tožbo zavrne in potrdi izpodbijano odločbo.

18. Stranka z interesom na tožbo ni odgovorila.

19. Tožnica v naknadni pripravljalni vlogi vztraja pri svojih navedbah oziroma stališčih, ki jih v bistvenem ponavlja z dodatnimi argumenti. Dodaja, da napaka v izpodbijani odločbi glede znamke "MOTOACTV" ni administrativna, temveč vsebinska, zato je ni mogoče sanirati s popravnim sklepom.

20. Tožba je utemeljena.

21. V obravnavani zadevi je sporna odločitev toženke o zavrnitvi tožničinega ugovora zoper registracijo mednarodne znamke št. ... "MOTOMA", ki temelji na razlogu iz točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po kateri se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

22. Iz izpodbijane odločbe in dokumentov upravnega spisa izhaja, da je tožnica zoper registracijo sporne znamke "MOTOMA" na podlagi 101. člena ZIL-1 21. 11. 2014 vložila ugovor, nato pa pred izdajo izpodbijane odločbe 18. 9. 2015 še vlogo, v kateri je podala pojasnila na nekatere navedbe stranke z interesom v odgovoru na ugovor, in sicer da je bil za znamki št. ... izveden postopek transformacije mednarodne znamke v znamko EU, ki sta obe ohranili prednostno pravico mednarodnih znamk, in sta zato (tudi) relevantni za presojo utemeljenosti ugovora.

23. Sodišče se strinja s tožnico, da z dodatno vlogo oziroma dopisom z dne 18. 9. 2015 ni uveljavljala nekaj drugega ali nekaj več, kot že v ugovoru zoper registracijo znamke, v katerem je uveljavljala (med drugim) tudi transformirani znamki št. ... Glede na navedbe stranke z interesom je smela obvestiti toženko oziroma ji glede na navedbe v odgovoru na ugovor pojasniti, da se opira na pravico, ki izhaja iz konverzije. Zato z naknadno vlogo ni presegla okvira ugovora.

24. Dodatne tožničine vloge z dne 18. 9. 2015 pa - kot izhaja iz obrazložitve izpodbijane odločbe - tudi toženka sama ni štela kot prepozne, saj jo je pri sprejemanju izpodbijane odločitve upoštevala. Na njeni podlagi je opravljala poizvedbe v registru EUTM znamk v zvezi s tožničino zatrjevano transformacijo spornih mednarodnih znamk (to priznava tudi v odgovoru na tožbo) in s tem celo dopolnjevala dejansko stanje. V taki procesni situaciji pa bi morala toženka, upoštevaje okoliščine primera, še zlasti zato, ker so se njene ugotovitve o odločilnih dejstvih razhajale z navedbami tožnice iz vloge z dne 18. 9. 2015, v skladu z načelom materialne resnice (8. člen Zakona o splošnem upravnem postopku, v nadaljevanju ZUP) in pravice stranke do izjave, pred izdajo izpodbijane odločbe tožnici omogočiti, da se izjavi glede naknadno ugotovljenih dejstev in okoliščin v zvezi s transformacijo prejšnjih znamk oziroma glede aktualnega statusa teh znamk, kar je pomembno za odločitev o zadevi (9. člen ZUP).

25. Ker je toženka svojo odločitev oprla na dejstva (ki jih je sama naknadno ugotavljala), glede katerih tožnici pred izdajo izpodbijane odločbe ni dala možnosti izjave, je bistveno kršila pravila postopka, kar je že samo po sebi razlog zaradi katerega je treba izpodbijano odločbo odpraviti in vrniti zadevo toženki v ponoven postopek (3. točka prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). V posledici navedenega izpodbijana odločba temelji tudi na nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju, saj je toženka iz nadaljnje obravnave in presoje izključila sporni prejšnji tožničini znamki, s tem pa tudi napačno uporabila materialno pravo (2. in 4. točka prvega odstavka 64. člena ZUS-1).

26. Odločitev o odpravi izpodbijane odločbe pomeni, da se ipso lege šteje za odpravljenega tudi sklep o popravi pomote št. 31212-886/2014-13 z dne 31. 8. 2018, saj je z njim toženka (sicer nepravilno) popravljala izpodbijano odločbo, ki pa jo je sodišče v tem upravnem sporu odpravilo. Sodišče poudarja, da bo morala toženka v ponovnem postopku vse prejšnje znamke upoštevati take, kot so registrirane oziroma prijavljene. To še zlasti velja za prejšnjo znamko "MOTOACTV". Presoja toženke v zvezi s to znamko je, kot izhaja iz izpodbijane odločbe, očitno temeljila na elementu, ki ga ta znamka sploh ne vključuje. Toženka je namreč opravila presojo glede na znak "activ", ki pa ni del znaka prejšnje znamke "MOTOACTV", ter (med drugim) ugotavljala njegove pomene in s tega vidika nadalje sklepala na njegov opisen značaj. S tem je vsebinsko analizirala znak, ki ne predstavlja predhodne znamke, in ki je različen od znaka oziroma elementa prejšnje tožničine znamke, s čimer je nepravilno uporabila materialno pravo. Tožnica je namreč (med drugim) kot prejšnjo znamko uveljavljala znamko "MOTOACTV" in ne znamke "MOTOACTIV". Sklep o popravi pomote v smislu 78. člena ZIL-1 pa ni namenjen popravljanju takih vsebinskih nepravilnosti.

27. Izpodbijana odločba pa ima tudi druge pomanjkljivosti, ki prav tako vplivajo na odločitev v tem upravnem sporu in jih sodišče pojasnjuje v nadaljevanju.

28. Pri celoviti presoji razloga po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in s tem pri presoji obstoja verjetnosti zamenjave se (med drugim) kot upoštevne dejavnike (lahko) upošteva tudi morebitno družino prejšnjih znamk in njihov ugled, na kar se je v postopku pred toženko sklicevala tudi tožnica. Gre namreč za elemente, ki so pomembni pri presoji, ali obstaja verjetnost zmede v javnosti.

29. Toženka je pri ugotavljanju obstoja družine prejšnjih tožničinih znamk navedla, da je upoštevala samo dokaze, ki se nanašajo na slovenski trg. Tega stališča pa v izpodbijani odločbi ni pojasnila oziroma obrazložila, na kar utemeljeno opozarja tudi tožnica, s čimer je onemogočen materialni preizkus (7. točka prvega odstavka drugega odstavka 237. člena). Drži, da se pri zaključni presoji glede obstoja verjetnosti zmede v javnosti v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 presoja verjetnost zmede z vidika relevantne javnosti, v tem primeru povprečnega slovenskega potrošnika, vendar pa je treba pri ugotavljanju družine znamk in s tem vpliva na obstoj verjetnosti zmede natančno in celovito presoditi vse dokaze in utemeljitve, ki jih je predložila oziroma na katere se je sklicevala tožnica, ter na podlagi celovite presoje izpeljati prepričljiv zaključek glede obstoja ali neobstoja družine znamk. Pri tem je treba zlasti ugotoviti, ali se zadostno število znamk, ki bi zaradi skupnih značilnosti lahko sestavljale serijo znamk, uporablja na trgu tako, da se je relevantna javnost seznanila s to serijo znamk.1 Če pri tem morebiti kateri od dokazov že a priori ne pride v poštev, pa je treba konkretizirano navesti, kateri dokazi so taki, in svojo odločitev o tem argumentirano utemeljiti tako, da je mogoča vsebinska presoja takega stališča. Ker tega toženka ni napravila, materialni preizkus v tem delu ni mogoč (7. točka prvega odstavka drugega odstavka 237. člena ZUP).

30. Navedba v obrazložitvi izpodbijane odločbe, da je tožnica k ugovoru predložila več dokazov, za katere je toženka ugotovila, da se ne nanašajo na slovenski trg, in da bo upoštevala samo dokaze, ki zadevajo slovenski trg, je pavšalna in ne daje podlage za vsebinsko presojo takega naziranja, saj ni v ničemer podprta z argumenti. Toženka namreč ni navedla, kateri dokazi so to in zakaj z njimi ni mogoče ugotavljati obstoja družine znamk in njenega učinka na slovenskega potrošnika.

31. Glede na navedeno se izpodbijane odločbe v zvezi s presojo obstoja družine znamk ne da vsebinsko preizkusiti v smislu, ali družina prejšnjih znamk v tem primeru obstaja ali ne. Posledično se tudi ne da preizkusiti, ali je toženka pravilno opravila analizo (ne)podobnosti med prijavljenim znakom in znaki predhodnih znamk, in s tem presojo glede obstoja verjetnosti zmede v javnosti v smislu verjetnosti povezovanja s prejšnjimi znamkami. Od ugotovitve obstoja ali neobstoja družine prejšnjih znamk je namreč odvisen način oziroma metoda opravljanja analize primerjave znakov v smislu, ali se bo izpodbijana znamka primerjala z vsako prejšnjo znamko posebej, ali z družino znamk kot celoto, z namenom ugotovitve, ali ima izpodbijana znamka take značilnosti, da bi jo lahko potrošniki povezali z družino znamk, katerih imetnica je tožnica. Povezava izpodbijane znamke s serijo prejšnjih znamk namreč vpliva na odločitev o obstoju verjetnosti zamenjave.

32. Enako sodišče ugotavlja tudi glede presoje povečanega razlikovalnega učinka zaradi ugleda. Toženka je v obrazložitvi izpodbijane odločbe navedla, da se morajo dokazi v zvezi s tem nanašati na Republiko Slovenijo, tega stališča pa ni v ničemer obrazložila, kar onemogoča materialnopravni preizkus (7. točka prvega odstavka drugega odstavka 237. člena ZUP). Navedbe toženke o tem, da na podlagi tega, da dokazi niso v slovenskem jeziku, sklepa, da niso bili namenjeni slovenskemu trgu, kjer se uporablja slovenščina, so nerazumljive, saj iz njih ne izhaja, v čem je zgolj na podlagi jezika mogoče sklepati o ugledu tožničinih prejšnjih znamk pri slovenskem potrošniku. Presoje glede morebitnega povečanega razlikovalnega učinka prejšnjih znamk zaradi ugleda pa ni mogoče vsebinsko preizkusiti tudi zato, ker je toženka nepopolno ugotovila dejansko stanje v zvezi s transformacijo dveh prejšnjih tožničinih znamk, kot prej obrazloženo, od tega pa je odvisno, ali bi morala pri presoji zatrjevanega ugleda upoštevati tudi sporni prejšnji znamki ali ne.

33. Sodišče glede opravljene primerjave blaga pripominja, da med strankami ni sporno, da so blago in storitve, ki jih ščitijo predhodne tožničine znamke št. ..., in blago in storitve, za katere želi pridobiti zaščito prijavljena znamka, enaki oziroma podobni. Sporna pa je primerjava blaga izpodbijane znamke in prejšnjih znamk št. ...

34. Toženka je v zvezi s tem v obrazložitvi izpodbijane odločbe navedla, da bo blago primerjala glede na kriterije kraja proizvodnje in prodaje, sestavine, namen proizvodov, povezanost proizvodov, potrošnike, tržne kanale, gospodarske panoge ipd. Vendar sodišče ugotavlja, da je pri analizi primerjave blaga, ki ga ščitijo prejšnje znamke št. 008221426, 012700142 in 1110648, z blagom, za katero zahteva zaščito izpodbijani znak, bodisi dejstva v bistvenih točkah nepopolno ugotovila bodisi je obrazložitev (tudi) v tem delu pomanjkljiva, nezadostna in pavšalna. Toženka je navedla, da je primerjano blago zelo različno glede na namen, kraj izdelave, gospodarsko panogo in sestavine, pri tem pa ni obrazložila, kako oziroma po katerih sestavinah konkretno se primerjano blago med seboj tako zelo razlikuje. Povsem je izostala tudi argumentirana presoja primerjanega blaga na primer po kriterijih kraja prodaje, distribucijskih poti, tržnih kanalov, načina trženja, komplementarnosti ipd., ter posledično končna celovita presoja glede podobnosti oziroma nepodobnosti primerjanega blaga. Rezultat take primerjave je nujno nezadostno ugotovljeno dejansko stanje (3. točka prvega odstavka 27. člena ZUS-1) in nezmožnost preizkusa izpodbijane odločbe s tega vidika.

35. Pri tem sodišče poudarja, da je treba primerjavo blaga oziroma proizvodov opraviti celovito in natančno, z uporabo in upoštevanjem vseh kriterijev, po katerih se opravlja primerjava podobnosti blaga, ter opravljeno primerjavo tudi ustrezno obrazložiti, pri izpeljavi končnih materialnopravnih zaključkov pa upoštevati rezultate tako opravljene analize po vseh (večih) kriterijih skupaj. Pavšalna je na primer navedba toženke, da ima lahko zapestna ura v sebi baterijo, vendar da gre za preveč ohlapno povezanost blaga, in da si primerjano blago ni konkurenčno. Toženka tega stališča v ničemer ne podpre z argumenti, niti na tem mestu in v zvezi s tem ne napravi konkretizirane analize še po ostalih kriterijih, niti ne po tistih, ki jih sama našteva. Glede na v ponovnem postopku jasno razčiščeno dejansko stanje v zvezi z relevantno okoliščino transformacije dveh prejšnjih znamk, pa bo morala toženka eventuelno opraviti konkretizirano analizo primerjave blaga še z vidika teh dveh predhodnih znamk.

36. Sodišče dodaja še, da je treba presojo o tem, ali ima določen znak oziroma element znaka opisovalni značaj, opraviti v povezavi z blagom ali storitvami, za katere želi pridobiti zaščito izpodbijana znamka, in katere zajemajo prejšnje znamke, ter glede na dojemanje relevantne javnosti. Tožnica namreč pravilno opozarja, da je ugovor v zvezi s prejšnjo znamko "MOTOROLA", jasno omejila z izrecno navedenim blagom iz razreda 9 po NK, in da ga ni uveljavljala glede vseh proizvodov oziroma storitev, za katere je prejšnja znamka registrirana. Tudi če je razlikovalni učinek besednega elementa omejen ali ga sploh ni, pa bi to praviloma glede na konkretni primer veljalo enako tako za izpodbijano znamko kot za prejšnje znamke. Pri tem pa bi lahko tudi v primeru, če bi predhodne znamke imele šibek razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi (višje) podobnosti med primerjanimi znaki in blagom oziroma storitvami.2

37. Kolikor se toženka v obrazložitvi izpodbijane odločbe sklicuje na to, da je v več registrih našla veliko znamk z besedo "MOTO", sodišče pripominja, da zgolj na podlagi teh podatkov, brez analize glede na blago oziroma storitve in druge značilnosti znakov, še ni mogoče sklepati o pomenu te ugotovitve za odločitev v tej zadevi.

38. V zvezi s primerjavo znakov se sodišče strinja s tožnico, da je izpodbijana znamka zapisana v običajni pisavi in da dodatna podčrtava v obliki nekoliko ukrivljene črte ne predstavlja prevladujočega elementa. Črke izpodbijanega znaka so namreč velike tiskane, odebeljene in pozicionirane tako, da že izkustveno pri povprečnem potrošniku padejo prej, hitreje in bolj v oči, kot pa dodatna črta, ki je v preprosti geometrijski obliki pod njimi, in ki deluje zgolj v smislu podčrtovanja besede, ter je tudi že prima facie v znaku pozicionirana tako (nahaja se namreč pod besedo z odebeljenimi črkami, je manj odebeljena in manj vpadljiva kot besedni del znaka), da predstavlja le dodatni, spremljajoči element, brez odločilnega vpliva na vizualni vtis znamke kot take. Navedbe o tem, da naj bi dodane črke in grafični del delovali dovolj različno, toženka ni konkretizirano obrazložila, saj ne pove, kako naj bi upognjena črta pod besednim delom izpodbijane znamke oziroma druge dodane črke tako odločilno vplivale na to, da so si primerjani znaki različni. Prav tako le pavšalno navede, da gre za opazne elemente, ki imajo pomemben položaj v znaku.

39. Ob tem sodišče poudarja, da ima besedni del znaka običajno močnejši učinek na potrošnika. Potrošnik si besedni del znaka praviloma bolj zapomni, saj običajno po njem znamko tudi poimenuje. Načeloma se z ujemanjem na začetku znakov podobnost med njimi poveča bolj, kot če bi se ujemali na sredini ali na koncu znakov. Toženka je navedla, da lahko različna sredinska in končna dela znakov v določenih primerih pripomoreta, da znaka delujeta vizualno različno, in da je tako tudi v tem primeru, vendar tega ni podprla s prepričljivimi argumenti glede na konkreten primer. Prav tako velja, da je slušna podobnost med znaki praviloma višja, če so enaki oziroma podobni fonemi ali zlogi na začetku znakov. Da naj bi bil potrošnik navajen na identične predpone v imenih znamk in da zato identične začetne črke "MOTO" ne morejo vplivati na verjetnost zmede, pa toženka argumentirano ne pojasni, še manj dokazno podpre.

40. Pri tem ne gre prezreti niti tega, da imajo prejšnje znamke skupen isti element (MOTO), ki se pri vseh pojavlja na istem mestu (začetek znaka), ter da se ta isti element pojavlja tudi v izpodbijanem znaku, v isti postavitvi od tiste, v kakršni se pojavlja v prejšnjih tožničinih znamkah, celo na istem mestu, kot v prejšnjih znamkah tožnice (na začetku znaka). Navedba toženke, da so si primerjani znaki dovolj različni, da jih povprečni potrošnik kljub enakemu ali podobnemu blagu ne bo zamenjeval, in da tudi ne bo menil, da imajo izpodbijana in prejšnje znamke isti izvor, ker so si glede na celotni videz zelo različne, ter da zato ne obstaja verjetnost zmede v javnosti, je pavšalna. Gre namreč za stališče, ki ga toženka v ničemer ne podpre z argumenti. Taka navedba glede ocene verjetnosti zmede v cilji javnosti je splošna do te mere, da izpodbijane odločbe glede tega vprašanja materialnopravno niti ni mogoče preizkusiti.

41. Sodišče pripominja, da pomanjkljive obrazložitve izpodbijane odločbe ni mogoče nadomestiti z obrazložitvijo in pojasnili v odgovoru na tožbo, saj morajo biti relevantni razlogi za sprejeto odločitev jasno in vsebinsko izčrpno podani v obrazložitvi izpodbijane odločbe, ki je predmet presoje v upravnem sporu. Odgovor na tožbo je namenjen izjasnitvi toženke o tožbenih navedbah oziroma podrobnejšemu pojasnjevanju stališč, ki jih je že zavzela in (ustrezno) obrazložila v izpodbijani odločbi, ne pa saniranju pomanjkljivosti oziroma nezakonitosti izpodbijane odločbe. Zato razlogov, ki jih toženka navaja šele v odgovoru na tožbo, sodišče ne more upoštevati.

42. V zvezi s tožničinim sklicevanjem na navedbe in dokaze, ki jih je podala v upravnem postopku pred toženko, pa sodišče pripominja, da je tožba v upravnem sporu samostojno pravno sredstvo, zato mora tožnik razloge za njeno vložitev konkretizirati v tožbi in samo tako opredeljeni razlogi so predmet preizkusa v upravnem sporu. Navedeno izhaja iz prvega odstavka 30. člena ZUS-1, po katerem mora tožnik v tožbi razložiti, zakaj toži, sodišče pa je v skladu s prvim odstavkom 40. člena ZUS-1 pri odločanju vezano na trditveno podlago tožbe, saj tožnik s tožbenimi navedbami postavlja okvir sodne presoje izpodbijane odločitve. Zato se sodišče tudi ni izrecno opredeljevalo do navedb oziroma dokazil, ki jih tožnica ni izrecno navajala v tožbi.

43. Ker je sodišče ugotovilo, da je treba tožbi ugoditi že zaradi bistvene kršitve pravil postopka in nezmožnosti preizkusa izpodbijane odločitve (7. točka drugega odstavka 237. člena ZUP), kot prej obrazloženo, se v presojo drugih tožbenih očitkov, kolikor jih ni zajelo z zgornjimi poudarki, dodatno ni posebej spuščalo.

44. V ponovnem postopku bo morala toženka skladno s četrtim odstavkom 64. člena ZUS-1 upoštevati napotke sodišča, ki se tičejo postopka, ter tudi pravno mnenje, izraženo v tej sodbi, po potrebi dopolniti dejansko stanje ter glede na ugotovljeno dejansko in (novo) pravno stanje zadeve ob pravilni uporabi materialnega prava ponovno odločiti o zadevi, svojo odločitev pa v skladu z 214. členom ZUP tudi v zadostni meri obrazložiti.

45. Sodišče je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 59. člena ZUS-1 odločilo na seji, brez glavne obravnave, ker navedeni dokazi in dejstva glede na razloge za sprejeto odločitev niso pomembni, saj njihova izvedba ne bi mogla pripeljati do drugačne odločitve o zadevi. Izpodbijana odločba namreč že zaradi navedene kršitve pravil postopka in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja ter posledično tudi napačno uporabljenega materialnega prava ni zakonita in je bilo zato treba tožbi na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 ugoditi, odločbo odpraviti in zadevo vrniti istemu organu v ponoven postopek.

46. Ker je sodišče tožbi ugodilo, je ugodilo tudi stroškovnemu zahtevku tožnice in ji na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 priznalo stroške po drugem odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu v višini 285,00 EUR, povečano za 22 % DDV, skupaj torej 347,70 EUR (pooblaščenec tožnice je patentni zastopnik po četrtem odstavku 131. člena ZIL-1, za katerega se v postopku pred sodišči za ovrednotenje njegovih storitev s soglasjem ministra za pravosodje, št. 007-60/2011 z dne 7. 4. 2011, smiselno uporablja Odvetniška tarifa in je tudi zavezanec za DDV). Stroške je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od vročitve te sodbe. Zakonske zamudne obresti od stroškov postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika). Plačana sodna taksa za postopek bo vrnjena po uradni dolžnosti (opomba 6.1/c Taksne tarife Zakona o sodnih taksah, ZST-1).

1 Glej tudi sodbo Sodišča EU v zadevi C-234/06. 2 Glej sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-112/03, 61. točka obrazložitve.