sodba I U 265/2010
Datum: 2010-10-20T02:00:00.000+02:00
ecli: ECLI:SI:UPRS:2010:I.U.265.2010
sodisce: Upravno sodišče
oddelek: Upravni oddelek
podrocje: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
institut: blagovna znamka - registracija znamke - relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke - podobnost med znakoma - verjetnost zmede v javnosti

## Jedro

Pogojev enakosti oziroma podobnosti znaka prijavljene in predhodne znamke ter enakosti oziroma podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih. Na to stališče sodišče opozarja, ker ne pritrjuje zaključku organa o različnosti znaka prijavljene in predhodne znamke, glede na katerega je primerjavo enakosti/podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se nanašata prijavljena in predhodna znamka, v celoti opustil kot nepotrebno.

## Izrek

Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Urada RS za intelektualno lastnino, št. 31207-188/2009-8 z dne 1. 2. 2010 ter se zadeva vrne temu uradu v ponovni postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 350,00 EUR, povečane za 20 % DDV, v 15-ih dneh od vročitve te sodbe z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude s plačilom.

## Obrazložitev

Urad RS za intelektualno lastnino (upravni organ) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke „MIRASOUL“ št. Z-200970188. Organ v obrazložitvi navaja, da je dne 12. 2. 2009 prejel prijavo prijaviteljev A.A. in B.B. za znak „MIRASOUL“ v grafizmu, ki jo vodi pod št. Z-200970188, za blago za proizvode po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (NK), razvrščene v razrede: 01, 05 in 32. Organ je dne 30. 4. 2009 v uradnem glasilu objavil prijavo znamke. Dne 21. 7. 2009 je tožeča stranka vložila pravočasen ugovor zoper registracijo znamke, v katerem je navajala, da je imetnica starejše znamke št. 0848661 „MIRACOLD“. Navajala je, da je ugovarjani znak zaradi identične predpone „MIRA“ podoben znamki vložnika ugovora, pri čemer so podobni tudi proizvodi v razredu 5, namreč farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni proizvodi za medicinske namene, dietetske snovi za medicinsko uporabo in dezinfekcijska sredstva. Predpona „MIRA“ na področju zdravstva in zobozdravstva je zelo prepoznavna, zahvaljujoč proizvodom in celotni prodajni ponudbi tožeče stranke, ki ima registriranih tudi 12 CTM znamk, s predpono „MIRA“ za razred 5 NK, ki veljajo tudi v Sloveniji. Po mnenju organa niso podani zavrnilni razlogi po točki b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Glede vizualne primerjave organ navaja, da je prijavljeni znak, znak v grafizmu, ki ga predstavlja beseda, zapisana v dvobarvnih malih tiskanih črkah, pri čemer rdeča barva v spodnjem delu črk predstavlja nekakšen lok. Ker je znamka tožeče stranke registriran kot besedni znak, zapisan v standardni pisavi, njegova grafična podoba pa z registracijo ni definirana, lahko vizualno podobnost med znakoma ocenjuje predvsem v smislu primerjave zapisa obeh besed, s pomočjo črkovne analize. Prijavljeni znak v „MIRASOUL“ in znamka tožeče stranke „MIRACOLD“ sta enaki v prvem delu, v drugem pa povsem različni. Začetek besede je sicer opazen, je pa pri prepoznavanju zelo pomemben tudi zaključek besede, ki pa je v danem primeru tako vizualno, kot iz ostalih vidikov povsem različen. Pomembno je dejstvo, da so pri različnih imenih zdravil začetki besede ali končnic mnogokrat enake in se imena razlikujejo le v enem delu besede, zato ugotavljanje vizualne podobnosti znakov na osnovi enakih začetnih ali končnih delov besed ni vedno ustrezno. Znaka, ki ga predstavlja beseda, še posebej, če je ta zapisana v standardni pisavi, običajno ne dojemamo le glede na vizualne elemente, gole črke, temveč ga praviloma preberemo ter vizualno percepcijo povežemo s pomenom ali zvenom besede. Oporekani znak je znak v grafizmu, ki mu daje neko dodatno razlikovalno vrednost tudi njegova vizualna podoba oziroma elementi, na osnovi katerih si potrošnik znak kot celoto še toliko bolj vtisne v spomin. Tožeča stranka je res imetnik še osmih znamk v razredu 5 NK, vendar pa organ ugotavlja, da samo v bazi evropskih znamk obstaja vsaj še 16 znamk, ki se začnejo s predpono „MIRA“ in so registrirane v razredu 5 NK, kar pomeni, da predpona „MIRA“ med imeni za farmacevtske in medicinske proizvode ni redka, torej ne predstavlja tako močnega razlikovalnega elementa v besednih sestavljenkah, da bi potrošnik zgolj na osnovi tega lahko prepoznal izvor blaga. Primerjana znaka si po mnenju organa kot celoti vizualno nista podobna. Glede fonetične primerjave je organ navedel, da je očitna tudi različnost znakov. Besedi slovenski potrošnik prebere mirasoul in miracold ali mira could, pri čemer je zvočna slika obeh precej različna. Tudi ob manj pozornem poslušanju besed zaradi povsem različnih končnic ne bi zlahka zamenjali, če pa upoštevamo, da je potrošnik ob prejemanju in podajanju informacij, povezanih z zdravili, še posebej previden, pa zamenjava imen „MIRASOUL“ in „MIRACOLD“ ni verjetna. Pri vsebinskem presojanju obeh znakov lahko izhajamo iz predpostavke, da gre za fantazijska znaka oziroma za besedi, ki kot celoti nimata konkretnega pomena, vendar pa glede na dejstvo, da bo potrošnik obe besedi najverjetneje dojel kot sestavljenki iz dveh izgovornih oziroma sistemskih celot in sicer MIRA in COLD oziroma SOUL, moramo upoštevati, da bo v znakih verjetno zaznal tudi določen pomen. Slovenskemu potrošniku je pomen angleške besede cold po vsej verjetnosti poznan, zato bo znak „MIRACOLD“ tudi v pomenskem smislu ločil od besede „MIRASOUL“, čeprav ni nujno, da bo slednjo razumel kot sestavljenko iz predpone MIRA in angleške besede SOUL. Za pomensko opredelitev neke besede ni nujno, da ima ta jasen in nedvoumen pomen, ampak o pomenu lahko govorimo tudi, ko gre za fantazijsko besedo, ki bo zaradi svoje vsebine priklicala določeno asociacijo. Če vsaj ena od primerjanih besed vzbudi asociacijo, različno od asociacije, ki jo prikliče druga beseda, bo potrošnik besedi med seboj brez težav ločil. Glede na celoten vtis, ki ga dajeta oba znaka, in glede na posamezne vidike podobnosti urad meni, da si znaka nista zamenljivo podobna. Za področja farmacevtskih znamk oziroma proizvodov je tudi značilno, da je relevantni potrošnik bolj pozoren, kot je potrošnik drugega blaga. Zdravniki in farmacevti so na svojem področju dobro seznanjeni s proizvodi, torej tudi z njihovimi imeni oziroma blagovnimi znamkami. Pri zdravilih, še zlasti tistih, ki se izdajajo na recept, je potrošnik pred zamenjavo bolj zaščiten, saj do zdravila nima neposrednega dostopa, predpiše mu ga zdravnik in izstavi oziroma poda farmacevt. Zato je na trgu farmacevtskih proizvodov tudi možno, da brez škode ali nevarnosti koeksistira veliko število zdravil, ki bi po običajnih kriterijih za presojo podobnosti blagovnih znamk mogoče lahko veljala za podobno. Ker pogoj podobnosti znakov po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ni izpolnjen, eventualna enakost ali podobnost blaga pri primerjanih znamkah na končno odločitev urada ne vpliva. Varstvo znamke se namreč zavrne le, če sta po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 kumulativno izpolnjena dva pogoja – enakost ali podobnost znamk in enakost ali podobnost blaga ali storitev, zaradi česar lahko obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje tudi povezovanje s prejšnjo znamko.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi vseh, v zakonu navedenih razlogov, ter predlaga, da Upravno sodišče tožbi ugodi in izpodbijano odločbo odpravi v celoti, podrejeno pa, da tožbi ugodi in izpodbijano odločbo razveljavi ter zadevo vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Po mnenju tožeče stranke je registracija sporna zgolj za tiste proizvode, ki so upoštevajoč točko b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 enake ali podobni tistim, za katere je registrirana njegova zgodnejša znamka št. 0848661 „MIRACOLD“, ki je bila prijavljena dne 8. 3. 2005 in na ozemlju celotne EU registrirana za zobozdravstvene preparate (hladilno pršilo in medicinske hladilne preparate). V ugovoru je tožeča stranka navedla, da sta si znaka „MIRACOLD“ in „MIRASOUL“ podobna do te mere, da znamke Z-220970188 „MIRASOUL“ upoštevajoč 44. člen b) ZIL-1 ni mogoče registrirati za nobenega od enakih ali podobnih proizvodov, ki so glede na znane kriterije (surovine, način izdelave, mesto in način prodaje, način uporabe, ...) farmacevtski in veterinarski proizvodi za medicinske namene, dietetske snovi za medicinsko uporabo in dezinfekcijska sredstva oziroma so to z izjemo pripravkov za uničevanje škodljivcev vsi proizvodi, ki so v prijavi Z-20097188 „MIRASOUL“ našteti v razredu 05. V ugovoru je tožeča stranka toženo tudi izrecno opozorila, da ima registrirano družino znamk s predpono mira, kot tudi to, da se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce ne zgolj preparatov in pripomočkov za nego zob, marveč tudi zobozdravstvene opreme in zobno kirurške opreme. Izrecno poudarja, da hladilna pršila za zobozdravstvene namene in medicinski hladilni preparati nedvomno predstavljajo farmacevtske in veterinarske proizvode oziroma sanitarne proizvode za medicinske namene in tudi dezinfekcijska sredstva, zato so sporni proizvodi v prijavi znamke Z-200970188 „MIRASOUL“ v resnici brez slehernega dvoma enaki ali podobni proizvodom iz zgodnejše znamke št. 0848661 „MIRACOLD“, obenem pa vsaj ob upoštevanju v ta namen običajno uporabljenih kriterijev, ki se v ta namen uporabijo, tudi dietetske snovi za medicinsko uporabo štejejo kot proizvodi, ki so podobni proizvodom iz zgodnejše znamke tožeče stranke. Glede vizualne primerjave znakov tožeča stranka navaja, da je trditev tožene stranke, da naj bi bil pri prepoznavanju in pomnjenju zelo pomemben tudi drugi del besede, v kontradikciji z metodologijo presoje podobnosti znakov, kakršna je bila uporabljena v drugih podobnih primerih in kakršna je na podlagi identične zakonske podlage v uporabi tudi pri odločanju glede podobnosti registracije znamke na ozemlju EU in torej tudi v Sloveniji. Ker v Sloveniji pisna navodila za preizkušanje vsaj javno niso bila predpisana in izdana, je tožeča stranka v dokaz predložila izvleček iz Navodil za preizkušanje v postopku ugovora pred Uradom za harmonizacijo notranjega trga, kjer je na 22. strani v zadnjem odstavku 4.3. eksplicitno navedeno, da je zlasti pri besednih znakih prvi del znaka tisti, ki v pretežni meri pritegne potrošnikovo pozornost in da si ga potrošnik lažje zapomni, kot pa drugi del znaka. Poleg tega se pri besednih znamkah vešči in temeljiti preizkuševalci običajno posvetijo tudi nekaterim drugim kriterijem, na primer številu črk (ki je v tem primeru enako) ter položaju enakih ali podobnih črk v posamezni besedi (ki je v prvem zlogu identičen, v drugem pa je opazna in najbolj slišna črka O, ki se v obeh primerih izgovarja kot OU, v obeh besedah nahaja na istem mestu). Tožena stranka je to prezrla ali pa ignorirala. Tožena stranka sicer prepozna, da je tožeča stranka imetnik še nekaterih znamk s predpono „MIRA“, vendar pa hkrati navaja, da naj bi bilo poleg teh znamk samo v registru evropskih znamk v razredu 05 registriranih vsaj 16 znamk s predpono „MIRA“. Ta trditev pa je neresnična, kajti tožena stranka je očitno prezrla, da je večina od omenjenih 16 znamk na prvi pogled sicer res registrirana za farmacevtske in veterinarske proizvode, vendar pa ob podrobnem pregledu seznama proizvodov vsakdo lahko ugotovi, da gre za farmacevtske in veterinarske proizvode, razen za zdravljenje bolezni zobovja, dlesni in ustne votline ali podobne omejitve, ki so stroki znane pod angleškim izrazom „disclaimer“. Vmes so tudi znamke, ki sicer so registrirane v razredu 5, a so bodisi registrirane za dovolj drugačne proizvode ali pa so znaki nezamenljivo drugačni. Tožeča stranka opozarja še na obvezujočo razsodbo sodišča EU v zadevi C-234-06 (Bainbridge), v kateri je v odstavku 62 do 64 možno nedvomno razbrati, da je v primeru, kadar imetnik razpolaga z družino ali množico znamk s skupnimi značilnostmi (v tem primeru gre pri družini znamk tožeče stranke za prvi zlog „MIRA“), verjetnost, da bi bil potrošnik zaveden glede izvora blaga, znatno večja, kot v primerih, kadar gre zgolj za eno znamko. Glede fonetične primerjave znakov tožeča stranka navaja, da je najbolj slišni del besed „MIRACOLD“ in „MIRASOUL“ prvi zlog MIRA. Poleg tega je v obeh primerih „MIRACOLD“ in „MIRASOUL“ v izgovorjavi drugega dela še najbolj slišen zvok kombinacije samoglasnikov OU, ki je v obeh primerih identičen in med izgovorjavo tudi časovno skladen. Tožena stranka glede pomenske primerjave navaja, da bo potrošnik zlahka dojel znaka „MIRACOLD“ in „MIRASOUL“ kot sestavljena in bo na tej osnovi zaznal tudi določen pomen, na osnovi česar naj bi ju bil potem zmožen razlikovati. Taka ugotovitev pa je očitno protislovna. V kolikor bo namreč potrošnik želel znaka dojeti kot sestavljena, bo moral najprej ugotoviti, da sta sestavljena in sicer zato, ker je vsak od njiju dvozložen. Pri tem je že na prvi pogled očitno, da imata znaka identičen prvi zlog in se razlikujeta šele v drugem zlogu. Znamki, ki imata identičen prvi zlog, ga torej na samem začetku iskanja razlik in temu sledečega ugotavljanja pomena teh razlik apriori napeljeta na ugotovitev, da pripadata družini znamk istega proizvajalca in torej do domneve, da imajo proizvodi pod tako podobnima znakoma skupen izvor, in sicer še posebej zaradi tega, ker gre za enake ali podobne farmacevtske proizvode. Glede na raznovrstnost proizvodov na področju farmacije je torej dosti bolj verjetno, da bo potrošnik na osnovi razlik v drugih zlogih besede „MIRACOLD“ in „MIRASOUL“ v primeru dveh enakih ali podobnih proizvodov sklepal na to, da gre za proizvoda iz istega vira (istega proizvajalca), ki sta pač predvidena za različen namen, kot pa da bi na osnovi različnosti drugih zlogov sklepal na to, da gre za dva drug od drugega popolnoma neodvisna izvora. Tožena stranka je torej napačno ugotovila dejansko stanje ter posledično zmotno uporabila materialno pravo.

Stranki z interesom A.A. in B.B. na tožbo nista odgovorila.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev ugovora tožeče stranke kot imetnice predhodne znamke „MIRACOLD“ zoper registracijo znamke „MIRASOUL“, za prijavljeno blago, po Nicejski klasifikaciji razvrščeno v razred 05, vloženega iz razloga po točki b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo; ZIL-1).

Upravni organ je odločitev oprl na svoj zaključek, da zaradi vizualne, fonetične in pomenske različnosti znaka prijavljene in predhodne znamke ne bo prihajalo do verjetnosti zmede v javnosti, pri čemer se ni spuščal v presojanje podobnosti blaga oziroma storitev, saj že ni ugotovil zamenljive podobnosti znaka prijavljene in predhodne znamke.

Sodišče se strinja z razlogovanjem upravnega organa, da je pogoj za zavrnitev ugovora po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 kumulativno podana taka podobnost znaka prijavljene in predhodne znamke ter blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, zaradi katere obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Vendar pa pogojev enakosti oziroma podobnosti znaka prijavljene in predhodne znamke ter enakosti oziroma podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se znak in znamka nanašata, ni mogoče šteti kot absolutno neodvisnih; tako stališče izhaja iz sodbe Sodišča EU C-39/97 z dne 29. 9. 1998, izdane v postopku predhodnega odločanja, s katero je le-to podalo razlago člena 4 (1) (b) Prve direktive Sveta z dne 21. 12. 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS), ki je vsebinsko identičen z določbo točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Na to stališče sodišče opozarja, ker ne pritrjuje zaključku organa o različnosti znaka prijavljene in predhodne znamke, glede na katerega je primerjavo enakosti/podobnosti blaga oziroma storitev, na katere se nanašata prijavljena in predhodna znamka, v celoti opustil kot nepotrebno.

Sodišče ocenjuje kot neprepričljivo oceno upravnega organa, da si primerjana znaka, kljub enakemu prvemu delu primerjanih znakov „MIRA“, glede na različnost drugega dela primerjanih znakov, nista zamenljivo podobna. Po presoji sodišča in glede na dosedanjo upravnosodno prakso je zlasti pri besedilnih znakih prvi del znaka tisti, ki pritegne potrošnikovo pozornost in si ga tudi lažje zapomni, strinja pa se tudi s stališčem tožene stranke, da se je običajno pri vizualno-črkovni analizi potrebno posvetiti tudi drugim kriterijem, na primer številu črk ter položaju enakih ali podobnih črk v posamezni besedi. Število črk je v obravnavanem primeru pri obeh primerjanih znakih enako, prvi zlog je pri primerjanih znakih identičen, v drugem pa je tudi po presoji sodišča najbolj opazna in najbolj slišna črka O, ki se v obeh primerih izgovarja kot OU in je v obeh besedah na istem mestu. Glede na to, da v zadevi ni sporno, da je tožeča stranka registrirala družino znamk s predpono „MIRA“ in je kot taka imetnica še nekaterih znamk s predpono „MIRA“, po presoji sodišča obstaja velika verjetnost, da bi bil potrošnik zaveden glede na izvor blaga, ne glede na ugotovitev tožene stranke, da je v razredu 05 registriranih več znamk s predpono „MIRA“, pri čemer tožena stranka po navedbah tožeče stranke ni preverila, da gre za farmacevtske in veterinarske proizvode, razen za zdravljenje bolezni zobovja, dlesni in ustne votline, ali podobne omejitve. Glede na to, da je tudi po presoji sodišča pri fonetični primerjavi besed najbolj slišen prvi del primerjanih besed „MIRA“, ki je enak, pri izgovorjavi drugega dela besede pa je še najbolj slišen zvok kombinacija samoglasnikov OU, ki je v obeh primerih identičen in med izgovorjavo tudi časovno skladen, ni prepričljiva obrazložitev organa tudi v delu, ki se nanaša na fonetično primerjavo. Glede pomenske primerjave pa sodišče navaja, da v kolikor bo potrošnik primerjana znaka dojel kot sestavljena, bo glede na nesporno enakost prvega dela, obstajala velika verjetnost sklepanja, da proizvoda pripadata družini znamk istega proizvajalca.

Ker je sodišče spoznalo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku za izdajo upravnega akta, ne more rešiti spora, ker so ugotovljena dejstva v bistvenih točkah nepopolno ugotovljena oziroma je iz ugotovljenih dejstev narejen napačen sklep glede dejanskega stanja, in da je treba pravo dejansko stanje ugotoviti v upravnem postopku, je na podlagi 2. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 119/08, odl. US, 107/09, odl. US, ZUS-1) tožbi ugodilo ter izpodbijano odločbo odpravilo in na podlagi 3. odstavka tega člena vrnilo zadevo organu v ponovni postopek. V ponovnem postopku bo organ moral dopolniti dejansko stanje v smislu povedanega (4. odstavek 64. člena ZUS-1) ter ponovno opraviti celovito presojo primerjanih znamk, pri tem pa upoštevati tudi, ali ima prejšnja znamka velik razlikovalni učinek, kar je sestavni del presoje podobnosti znamk (Sodišče EU C-342/97 z dne 22. 6. 1999). Ob ugotovitvi, da obstaja določena stopnja podobnosti med primerjanima znamkama (na katere verjetnost kažejo že dosedanje ugotovitve organa), bo organ pri ponovnem odločanju o ugovoru tožeče stranke moral opraviti tudi primerjavo enakosti oziroma podobnosti blaga in storitev, na katere se izpodbijana in prejšnja znamka nanašata ter pri tem upoštevati stališče Sodišča EU o soodvisnosti med stopnjo podobnosti znamk ter stopnjo podobnosti proizvodov oziroma storitev (Sodišče EU C-342/97 z dne 22. 6. 1999).

Stroškovnemu zahtevku tožeče stranke pa je sodišče ugodilo na podlagi 3. odstavka 25. člena ZUS-1 ter ji priznalo stroške po 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/2007).