1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 3 del 17-1-1996
SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE
N. 3 SENTENZA 8 - 9 gennaio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Farmaci brevettati all'estero in costanza del divieto di brevettabilita' - Successivo brevetto in Italia dopo la scadenza del termine annuale - Tutela brevettuale - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza n. 20/1978 della Corte - Richiesta di sentenza additiva nel senso di uniformare la disciplina di situazioni affatto diverse - Non fondatezza. (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 14 e 15). (Cost., artt. 3, 9 e 41). (096C0036) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 17-1-1996)

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 del
r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in
materia di brevetti per invenzioni industriali), come modificati dal
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (Revisione della legislazione nazionale
in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla
legge 26 maggio 1978, n. 260), promosso con ordinanza emessa il 22
dicembre 1994 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile
vertente tra s.p.a. Zambon Group e s.p.a. Bracco Industria Chimica,
iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione della Bracco Industria Chimica
s.p.a. e della Zambon Group s.p.a.;
Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi gli avv. Giorgio Floridia e Giorgio Berti per la Zambon Group
s.p.a. e Adriano Vanzetti e Valerio Onida per la Bracco Industria
Chimica s.p.a.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Milano è stato adito dalla Zambon Group
s.p.a., la quale, nella qualità di holding di un gruppo d'imprese
operanti nel settore farmaceutico, ha esposto di aver apportato
alcuni miglioramenti al processo di fabbricazione di un mezzo di
contrasto per raggi X denominato "iopamidolo", e di aver depositato a
riguardo due domande di brevetto esplicitamente riconosciute in
rapporto di dipendenza - come invenzioni di perfezionamento -
rispetto al brevetto n. 1.140.989 (concernente lo iopamidolo e il
metodo di sua produzione), di cui era titolare la Bracco s.p.a. Di
tale brevetto la Società Zambon ha chiesto che il giudice adito
dichiari la nullità accertando nel contempo che essa attrice non ha
compiuto atti di contraffazione.
Si è costituita in giudizio la convenuta Bracco s.p.a. e, su
istanza di questa, il Tribunale, con ordinanza emessa il 22 dicembre
1994, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 9 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 14
e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni
legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), come
modificati dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (Revisione della
legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della
delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260).
Il giudice a quo, premesso che lo "iopamidolo" deve considerarsi un
farmaco, espone che in data 13 dicembre 1974 venne depositata domanda
svizzera di brevetto da parte della Società Savac A.G. e che questa
deve intendersi riferita alla Società Bracco; ricorda quindi come il
divieto di brevettabilità dei farmaci ex art. 14 del r.d. n. 1127
del 1939 sia stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 20 del 1978. Ripercorso l'iter
argomentativo di tale decisione, ed in particolare il passaggio ove
si osservava che sarebbe stato il legislatore a valutare
l'opportunità di un regime transitorio, il Tribunale rileva che il
legislatore stesso si è limitato a riscrivere l'art. 14, eliminando
il divieto di brevettabilità, senza dare se'guito a tale invito,
malgrado fossero stati predisposti numerosi disegni di legge volti a
consentire la presentazione o la ripresentazione della domanda di
brevetto depositata in paesi esteri e non in Italia o definitivamente
respinta prima della sentenza citata.
In tale ottica le norme impugnate paiono al rimettente confliggere
con gli evocati parametri, "nella parte in cui non prevedono alcuna
(e quindi escludono dalla) tutela brevettuale per le invenzioni
conseguite prima della declaratoria di illegittimità costituzionale
del vecchio art. 14, su'bito brevettate in numerosi paesi esteri e
non brevettate in Italia finchè vigeva il divieto di brevettazione
dei farmaci previsto dalle norme richiamate da ultimo, ma solo
successivamente alla rimozione di tale divieto per effetto della
sentenza n. 20 del 1978, e per le quali sia scaduto, prima di tale
sentenza, il termine di priorita'".
Le richiamate norme costituzionali si assumono violate per le
stesse ragioni svolte nella citata sentenza n. 20 del 1978, con
l'ulteriore notazione che la normativa censurata non svantaggia più
tutti gli imprenditori farmaceutici, ma solo quelli che non avevano
presentato in Italia domanda di brevetto, in ragione del divieto
legislativo, o che, pur avendola presentata, erano riusciti a tenere
aperto il contenzioso presso la Commissione dei ricorsi sino alla
pronuncia della sentenza n. 20 del 1978. Opina il Tribunale che per
gli imprenditori in questione si configurerebbe una sorta di
ultrattività della norma concernente il divieto di brevettazione, la
quale continuerebbe a produrre i propri effetti, comportando la
nullità del brevetto Bracco in quanto anticipata dai brevetti
analoghi depositati in Svizzera e negli altri paesi ove non vigeva il
divieto.
Aggiunge il Tribunale che la giurisprudenza della suprema Corte
circa una differenziazione tra chi abbia reclamato il riconoscimento
e chi sia rimasto inerte, non si mostra "così convincente da far
apparire superfluo il vaglio della Corte costituzionale". Infatti le
ragioni della Cassazione, che richiama il concetto di rapporti
esauriti e gli inconvenienti - sul piano internazionale e
costituzionale - insiti nella riapertura del termine per rivendicare
la priorità, se possono essere condivisibili e giustificati in
astratto, non si attagliano al caso concreto, tenuto conto della
"particolare risalenza della normativa la cui costituzionalità si
sarebbe dovuta eccepire", e del fatto che la normativa stessa aveva
già una volta superato il giudizio della Corte (sentenza n. 37 del
1957). Inoltre non si tratterebbe qui di rapporti esauriti, bensì di
brevetti in vigore. Infine, non sarebbe sostenibile che nel caso in
esame si richiede alla Corte l'introduzione di una disciplina ad hoc,
con indebita interferenza nell'esercizio del potere legislativo,
consistendo il petitum nella "valutazione della costituzionalità
della disciplina introdotta con il d.P.R. n. 338 del 1979 e in
particolare della mancata previsione di un qualsiasi regime
transitorio".
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Bracco
s.p.a., insistendo per la declaratoria d'illegittimità
costituzionale.
La società sottolinea che essa è stata per anni l'unica a
produrre, anche in Italia, il farmaco in questione e che solo dopo il
venir meno del divieto di brevettabilità e la scadenza del termine
di priorità, la Zambon ha cercato di eludere il diritto di esclusiva
spettantele, sostenendo in giudizio la nullità del brevetto. La
pretesa dell'attrice non sarebbe dunque fondata su una sua priorità,
ma tenderebbe a sfruttare la sfasatura temporale tra il brevetto
ottenuto in Italia e i brevetti ottenuti all'estero, intraprendendo
così un'attività produttiva che sfrutta parassitariamente
l'invenzione altrui. Sì chè non sarebbero in questione gli effetti
in praeteritum della sentenza n. 20 del 1978, ma si verserebbe in una
situazione assimilabile a quella di chi, dopo la declaratoria
d'incostituzionalità di una legge, fosse sottoposto a conseguenze
pregiudizievoli per il solo fatto di aver operato, prima di tale
declaratoria, in conformità della legge allora vigente.
Ricorda la deducente come nel nostro ordinamento solo il giudice
abbia il potere-dovere di sospendere l'applicazione di una legge
sospettata d'incostituzionalità e sottolinea come si tratti di
valutare gli effetti attuali della normativa denunciata e non già di
estendere ai rapporti passati gli effetti della pronuncia
d'incostituzionalità. In tal senso la difesa della Bracco condivide
la critica del Tribunale di Milano all'orientamento della Cassazione,
richiamando anch'essa il contenuto della sentenza n. 20 del 1978, in
particolare sottolineando trattarsi di una declaratoria
d'illegittimità sopravvenuta in forza di un mutamento del contesto
fattuale e normativo, sì chè non resta individuato nel tempo il
momento di collisione con l'ordinamento. Perciò non sarebbe
possibile discriminare la posizione di chi non abbia all'epoca
chiesto il brevetto (in quanto a ciò legittimamente impedito dalla
legge) rispetto a chi fin da allora abbia richiesto tale tutela.
Palese sarebbe quindi l'incostituzionalità del non aver
legislativamente previsto un regime transitorio, malgrado l'espresso
invito formulato a riguardo dalla Corte e l'esigenza subito avvertita
dalla dottrina, tradotta anche in vari schemi di d.d.l. presentati a
seguito della sentenza.
3. - Si è costituita altresì la s.p.a. Zambon Group, sostenendo
l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione.
Premette la società che la Bracco ha depositato la domanda di
brevetto italiano sei anni dopo la prima domanda proposta in un paese
estero, dunque ben oltre il termine annuale previsto per rivendicare
la priorità unionista; ed inoltre, a sostegno dell'irrilevanza e
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, contesta
diffusamente e con argomenti tecnici che lo "iopamidolo" sia un
farmaco e fosse perciò soggetto al divieto in argomento.
Nel merito, la Zambon osserva come la denunciata
incostituzionalità altro non sia che il normale effetto
dell'"impermeabilita'" dei rapporti esauriti alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale. A suo dire, ciò che si vorrebbe è la
riapertura dei termini per via giurisdizionale, sì chè la Corte
ponga rimedio al diverso trattamento che l'ordinamento riserva, a
seguito della pronuncia demolitoria, a coloro che, in costanza del
divieto di brevettazione, hanno presentato in Italia domanda di
brevetto di un farmaco e a coloro che si sono limitati a presentarla
soltanto all'estero senza far seguire il deposito in Italia nel
termine decadenziale di un anno con rivendicazione della priorità
unionista.
Nè si potrebbe argomentare nel senso che il termine decadenziale
de quo non decorreva in costanza del divieto di brevettare farmaci in
Italia, atteso che, per insegnamento della suprema Corte, il vizio di
illegittimità non determina un impedimento legale all'esercizio del
diritto, ma una mera difficoltà di fatto, e quindi non incide sulla
decorrenza della prescrizione.
La Zambon si diffonde poi sui limiti di una sentenza additiva,
esclusa già in materia dalla Corte nella sentenza n. 20 del 1978 e
sottolinea come il legislatore avrebbe potuto introdurre una
normativa transitoria, adattandola agli obblighi derivanti dalla
Convenzione dell'Unione. Rileva quindi che, ove la Corte riconoscesse
validità a quei brevetti che avrebbero dovuto essere depositati ma
non lo furono, resterebbe pregiudicata la posizione di chi,
confidando nella libertà di fabbricazione e vendita di un prodotto
già predivulgato e non più tutelabile, avesse compiuto, come la
stessa Zambon, seri investimenti.
Conclude la Zambon osservando che non esiste un "dovere
costituzionale" a provvedere per il legislatore, onde il fatto che
questi non abbia predisposto un regime transitorio, consentendo
comportamenti differenziati, non può tradursi nell'illegittimità
della normativa "a regime".
4. - Nell'imminenza dell'udienza entrambe le parti hanno
depositato ulteriori ampie memorie, ribadendo i rispettivi assunti e
contestando quelli di controparte.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 14 e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, come modificati
dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, nella parte in cui non prevedono
la tutela brevettuale per quei farmaci brevettati all'estero in
costanza del divieto di brevettabilità dei farmaci (poi rimosso
dalla sentenza n. 20 del 1978 della Corte costituzionale) e
brevettati in Italia dopo la scadenza del termine annuale (a
decorrere dal primo brevetto estero) stabilito dall'art. 4 della
Convenzione di Parigi, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424,
per poter rivendicare la priorità.
2. - Va preliminarmente disattesa, sotto entrambi i profili
prospettati, l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza,
proposta dalla Società Zambon, attrice dinanzi al Tribunale di
Milano.
2.1. - Quest'ultimo, attraverso un'ampia motivazione del suo
apprezzamento di fatto, è pervenuto a ritenere che lo "iopamidolo",
oggetto del brevetto di cui si controverte, rientra nella previsione
di quella normativa predicata come applicabile nel giudizio a quo.
Sotto questo primo profilo, quindi, la rilevanza della sollevata
questione di costituzionalità non può essere negata, attesa la
plausibilità della relativa motivazione.
2.2. - Il secondo profilo d'inammissibilità attiene all'asserita
carenza del carattere costituzionalmente necessitato del petitum.
Al riguardo va osservato, in contrario, che nella motivazione della
sentenza n. 20 del 1978 questa Corte, escludendo di poter disegnare
le linee del se'guito legislativo della propria decisione, rimise al
legislatore la valutazione di due ben distinte alternative. La prima
riguardava l'opportunità di introdurre o meno un regime transitorio.
La seconda concerneva i modi stessi del bilanciamento tra le due
contrapposte situazioni oggetto dell'eventuale disciplina
transitoria: quella di coloro che non avessero richiesto il brevetto
nella vigenza del divieto e quella di chi avesse operato investimenti
in strutture dell'industria farmaceutica sulla base dell'affidamento
che nasceva dalla esistenza stessa di tale divieto.
Ebbene, la tesi enunciata dal rimettente è indirizzata nel duplice
senso della necessità costituzionale di un regime transitorio, e
della precisa opzione a favore della prima categoria degli indicati
soggetti. Sicchè, una delle possibili soluzioni della controversia
oggetto del giudizio a quo viene assunta come paradigma della
domandata pronuncia additiva, la quale varrebbe a rendere immuni dai
prospettati vizi le denunciate norme, attraverso l'introduzione di
quello stesso strumento che il legislatore avrebbe dovuto offrire
mediante la (mai dettata) disciplina transitoria. Col risultato, in
tale direzione prospettica, di una sostanziale coincidenza fra i
termini dell'attuale thema decidendum e quelli della potenziale
decisione del giudizio a quo. Coincidenza, che tuttavia non è
configurabile come ragione di inammissibilità della questione, ma
piuttosto costituisce indice di valutazione del merito, al cui esame
questa Corte deve dunque passare.
3. - La questione non è fondata.
3.1. - Secondo il rimettente, le denunciate norme contrasterebbero
con gli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione, per le stesse ragioni
svolte da questa Corte nella sentenza n. 20 del 1978,"con l'ulteriore
aggravio che, mentre in precedenza la normativa svantaggiava,
rispetto agli altri, solo, ma tutti, gli imprenditori farmaceutici ed
ancora taluni di essi (che svolgevano attività di ricerca) rispetto
ad altri concorrenti (che non la svolgevano), la nuova disciplina
discrimina e svantaggia, tra gli imprenditori farmaceutici che
svolgevano attività di ricerca, tanto da conseguire invenzioni
brevettate all'estero, esclusivamente coloro che non avevano
presentato anche in Italia domanda di brevetto (...) nel pieno
rispetto della normativa al tempo vigente". Categoria di imprenditori
farmaceutici, quest'ultima, in danno della quale "si configurerebbe
una sorta di ultrattivita'" della norma già dichiarata
incostituzionale, "che continuerebbe a produrre i propri effetti,
nella specie importando la declaratoria di nullità del brevetto
Bracco".
Osserva la Corte che, in realtà, soltanto una tale discriminazione
potrebbe in astratto configurare la violazione di una delle norme
evocate come parametro d'illegittimità costituzionale, e cioè
dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, le ragioni svolte nella
sentenza n. 20 del 1978 riguardano esclusivamente il divieto di
brevettabilità rimosso con la sentenza stessa, al dispositivo della
quale si è perfettamente conformata la normativa oggetto
dell'attuale censura. Significativo è, a questo proposito, come il
rimettente motivi in forma diretta la non manifesta infondatezza
della questione facendo leva soltanto sull'asserita ingiustificata
discriminazione degli imprenditori che si trovano nella situazione
della società convenuta nel giudizio a quo.
Sennonchè, la disparità di trattamento comportante l'asserita
discriminazione non deriva dalle denunciate norme, che invero non
fanno distinzioni di sorta, bensì soltanto dalla diversa condotta
mantenuta, nella vigenza della precedente normativa, dai soggetti fra
i quali il rimettente imposta la comparazione. E questa Corte ha già
avuto occasione di affermare (v. sentenza n. 58 del 1967) che "il
principio di eguaglianza non è affatto violato quando la legge
dispone trattamenti diversi in confronto a soggetti diversamente
solleciti nella tutela delle proprie pretese, ed anzi violato sarebbe
se, al contrario, si adottasse una disciplina uniforme nei due casi".
Nei quali vi è un'oggettiva disomogeneità di situazioni, che
esclude in modo evidente la configurabilità della dedotta disparità
di trattamento.
I soggetti che, come la parte convenuta nel giudizio a quo, non si
sono attivati a causa della formale vigenza di norme viziate da
illegittimità costituzionale successivamente dichiarata su
iniziativa di altri, finiscono per trovarsi nella lamentata
situazione deteriore, semplicemente per via dei limiti intrinseci
all'efficacia retroattiva delle declaratorie d'illegittimità
costituzionale, le quali lasciano intangibili i rapporti esauriti,
fra cui rientrano anche i rapporti pregiudicati da una decadenza
verificatasi in forza di norma diversa da quella dichiarata
incostituzionale.
Nella specie - come è pacifico - si è appunto verificata, già
prima della decisione di questa Corte n. 20 del 1978, una decadenza
dipendente da norma che nulla ha a che vedere con quella investita
dalla declaratoria di illegittimità costituzionale: più
specificamente, dettata dall'art. 4 della Convenzione internazionale
di Parigi, riveduta da ultimo a Stoccolma e ratificata con la legge
28 aprile 1976, n. 424, secondo cui la c.d. "priorità unionista"
può essere rivendicata solo entro un anno dal primo brevetto estero.
3.2. - Nessun rilievo può assumere, ai fini qui in esame, la
circostanza valorizzata dalla convenuta nel giudizio a quo, secondo
cui dalla motivazione della citata sentenza le ragioni della
dichiarata incostituzionalità risultano sopravvenute rispetto
all'entrata in vigore della Costituzione. Al riguardo basterebbe
osservare che trattasi di sopravvenienza rapportata dalla Corte a
fattori extranormativi privi di oggettività, incidenti attraverso il
tempo sul contenuto della denunciata disposizione sì da renderla
anacronistica: una sopravvenienza, quindi, non correlata ad un
preciso momento cronologico. Quest'ultimo, d'altronde, sarebbe potuto
semmai valere unicamente a segnare il dies del venir meno
dell'impedimento al decorso del termine di decadenza, che nella
specie non è stato comunque osservato neanche a far tempo dalla
sentenza n. 20 del 1978.
Ma, a parte tale considerazione, già di per sè risolutiva, sta di
fatto che il soggetto interessato all'accertamento
dell'incostituzionalità, necessario per rimuovere l'impedimento
all'esercizio di un diritto, deve pur sempre percorrere la via
dell'instaurazione di un giudizio - nella specie, avverso il
provvedimento che abbia negato quel brevetto da domandarsi entro il
termine di decadenza - e nel corso di tale giudizio richiedere che
venga sollevata la relativa questione (come accadde appunto nei
molteplici casi che dettero luogo alla sentenza n. 20 del 1978). Chi
subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla
conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi, così come del resto
ha più volte ritenuto la giurisprudenza ordinaria in casi analoghi
alla fattispecie sottoposta al giudizio del rimettente.
D'altra parte, è nella logica del giudizio costituzionale
incidentale che - ferma restando la perdita di efficacia della norma
dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione, e la sua inapplicabilità nel giudizio a quo e in
tutti quelli ancora pendenti, anche in relazione a situazioni
determinatesi antecedentemente - la retroattività delle pronunce
d'incostituzionalità trovi un limite nei rapporti ormai esauriti, la
cui definizione - nel rispetto del principio di uguaglianza e di
ragionevolezza - spetta solo al legislatore di determinare.
3.3. - Alla luce di quanto sopra considerato, il petitum del
giudice a quo sembra allora, in definitiva, volto ad ottenere,
attraverso la richiesta sentenza additiva, che sia resa uniforme la
disciplina di situazioni affatto diverse, a misura della fattispecie
oggetto del giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 14 e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 41 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
96C0036