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Titolo: Dominio e Marchio Registrato... DOPO

Anni fa, all'apertura di una societą, io e i miei soci abbiamo registrato 
alcuni dominii, uno col nome della societą, e altri con nomi attinenti 
l'attivitą.
Per fare un esempio, diciamo che se fossimo una societą che commercializza 
biciclette, avremmo registrato un dominio del tipo 
belleruote.it
Adesso, dopo alcuni anni, ci scrive un avvocato, sostenenendo che la 
belleruote ltd (azienda americana che ho scoperto essere *molto* grossa), ha 
deciso di entrare nel mercato italiano, ha registrato il marchio belleruote, 
e *esige* il dominio.
A questo punto ho due possibilitą:
- Tentare di ottenere qualche Euro e mollargli il dominio (che per noi č 
utile ma non fondamentale, visto che il sito principale č sul dominio col 
nome della societą).
- Subire 'sta causa, ma contro una societą grossa non ne ho proprio 
voglia...
Legalmente parlando, hanno diritto di chiedermi il dominio anche se il loro 
marchio, all'epoca dell'attivazione del dominio, non era registrato in 
Italia?
O, volendo andare oltre, hanno il diritto di registrare ed accaparrarsi un 
marchio che esiste gią come dominio?
Ciao
Alberto 

 marchio che esiste già come dominio?
Proviamo a distinguere.
Se guardiamo al Regolamento di Assegnazione (inciso: ma solo a me piaceva 
più la dicitura "Regole di Naming"???), vale il principio del "fist come 
first served", a meno che il tuo dominio non sia stato registrato o usato in 
mala fede. Quindi, se al momento della registrazione il dominio era libero e 
non hai violato nessun diritto altrui sul nome o sul marchio (non era 
registrato in Italia e non eri tenuto a conoscerne l'esistenza), l'unico 
modo che hanno di entrarne in possesso è dimostrare la tua malafede. In tal 
senso di sconsiglio assolutamente di "Tentare di ottenere qualche Euro" 
perchè questo potrebbe essere interpretato come un indice di malafede ex 
art. 16.7 lett. a) del citato Regolamento.
Purtroppo non sei completamente al sicuro perchè in passato abbiamo 
assistito ad interpretazioni che trovo personalmente aberranti della "mala 
fede", individuata del semplice fatto di aver tolto la disponibilità del 
nome a dominio al titolare di marchio non notorio (per il quale vale quindi 
il principio di specialità). Cito solo il caso più eclatante (decisione 
Vertikal.it), nel quale il saggio ha affermato:
"Quindi la registrazione di tale dominio da parte di un soggetto che non 
gode di diritti o titoli per l'assegnazione dello stesso, priva di fatto 
della disponibilità all'uso per il legittimo utilizzatore di tale risorsa 
limitata e preziosa, configurando "de facto" un danno per il legittimo 
utilizzatore. Tale circostanza è ritenuta da questo collegio indicativa di 
mala fede nella registrazione."
Se guardiamo invece alla Legge Marchi (o al nuovo codice dei diritti di 
proprietà industriale) le cose si complicano ma diventano affascinanti.
Un tribunale della Repubblica, al contrario di un ente conduttore, non 
giudica solo in base al rispetto del Regolamento di Assegnazione, ma anche 
guardando al complesso dell'ordinamento giuridico.
Così ragionando, la registrazione postuma di un marchio indentico ad un nome 
a dominio esistente potrebbe configurare un conflitto tra un marchio 
registrato ed un marchio di fatto, nel caso il dominio fosse *usato* come 
segno distintivo, ovvero per contraddistinguere prodotti e servizi (mi 
sembra di capire che questo è il caso).
Non solo: proprio il recente Codice dei Diritti di Proprietà Industriale 
innova il concetto di "novità" della legge marchi affermando che "Non sono 
nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del
deposito della domanda (...) siano identici o simili a un segno già noto 
come ditta, denominazione o ragione sociale,  insegna e **nome a dominio 
aziendale**,  adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra 
i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi 
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa 
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere 
anche in un rischio di associazione fra i due segni". In tal senso una causa 
potrebbe addirittura portare alla dichiarazione di nullità del marchio 
dell'azienda usa per mancanza del requisito della novità in sede di 
registrazione...
Spero di essere stato di aiuto.
Alessio Canova
www.cano.it

 mancanza del requisito della novità in sede di registrazione...
Ecco, vista così, diciamo che in una eventuale azione da parte della società 
che ambisce al dominio, si potrebbe arrivare addirittura a negarne la 
novità, per cui verrebbe annullata la registrazione del marchio stesso.
Chissà, forse di fronte a argomentazioni di questo genere, potrebbero 
cercare di transare...
Grazie
Alberto
-- 
"C'è un Calvelli dentro ognuno di noi" (cit.) 

 ma c'è chi le fa più belle).
Non intendevo "distintivo" in senso assoluto (quello al massimo viene buono 
x valutare la "forza" del marchio, ma è un altro discorso), ma *usato per 
distinguere i tuoi prodotti/servizi da quelli della concorrenza*.
Ciao
Alessio Canova
www.cano.it

 concorrenza*.
Si, c'eravamo capiti. Ho dato adito a fraintendimenti con l'esempio, ma 
intendevo che il nome non distingue i miei prodotti.
Cioč, č il nome di un servizio, che faccio io come migliaia di altre aziende 
nel mondo.
Solo che per questa azienda americana č anche il nome della ditta stessa, e 
adesso l'hanno registrato e fanno i duri.
Ciao
Alberto
-- 
"C'č un Calvelli dentro ognuno di noi" (cit.) 

 
www.cano.it
Alessio, sto scrivendo una breve guida all'utilizzo di Creative Commons 
in Italia, quando l'ho finita ti va di leggerla?
Antonio
P.S.: ci sarai ad iLaw? - 
http://ilaw.ieiit.cnr.it/index.html
-- 
"If I have the Peter Pan syndrome, do I get to sleep with Tinkerbell?"
Web: 
http://www.antoniobonanno.com
Free Culture: 
http://www.antoniobonanno.com/blog/
Journal: 
http://plasson.etz.it/blog

 P.S.: ci sarai ad iLaw? - 
http://ilaw.ieiit.cnr.it/index.html
Accidenti! Mi sarebbe piaciuto moltissimo esserci. I relatori sono di 
livello mondiale e in fondazione Agnelli ho già partecipato ad una 4 giorni 
organizzata dall'EPO in modo superbo.
Ciao
Alessio Canova
www.cano.it