Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10


C. 6904/2013 -I-	"Genomma Lab Internacional SAB de CV y otro c/ Laboratorio Straqual SA s/ cese de uso de marca. Daños y perjuicios".

Juzgado N° 11 Secretaría N° 21 Buenos Aires, 10 de junio de 2014.- Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 169 y fundado a fs. 221/229 contra la resolución de fs. 165/166, y CONSIDERANDO:

1. La parte actora inicia demanda contra Laboratorio Straqual SA a fin de que se la condene a: a) cesar en el uso de la combinación de colores y demás leyendas señaladas en el punto IV del escrito para distinguir cremas corporales y de la publicidad que se indica como así también de toda otra publicidad gráfica, radial, televisiva, de internet o cualquier otro medio que vulnere sus derechos y b) pagar una indemnización por los daños ocasionados.

Expone que las cremas para piernas "Goicoechea" fueron lanzadas al mercado argentino en 2008 en diferentes variedades, cada una con una etiqueta de diseño y color característico que permite al cliente identificar inmediatamente el producto. Precisa que si bien cada envase lleva una combinación de colores diferente, todas responden a un patrón común que describe. Relata que los productos han sido promocionados en todos los canales de televisión abierta y gozan de alta aceptación conforme los datos de encuestas y seguidores en Facebook que acompaña. Aduce que la demandada, de reciente aparición en el mercado, ha optado por apoyarse en el esfuerzo del producto líder imitando los principales elementos distintivos de los envases de su parte, tales como la elección de los mismos colores según las distintas variedades del producto: para la celulitis, anti-estrías, etc. Realiza una comparación entre las etiquetas de frente y dorso de los productos de ambas partes. Señala que la demandada también ha incluido el logotipo de "Empresa Socialmente Responsable" -ESR-, marca creada por el Centro Mejicano para la Filantropía, distintivo del que sólo pueden hacer uso las empresas que hayan obtenido ese galardón y que por su naturaleza hace las veces de sello de calidad. Alega que su contraria también ha tomado imágenes y partes de sus avisos de televisión y los ha conjugado en dos publicidades, lo cual refuerza aún más la asociación de los productos de la demandada con los de su parte. Añade que en el sitio de internet creado por la demandada para publicitar su producto, reproduce frases textuales del sitio de "Goicoechea". Explica que el consumidor, guiado por el recuerdo de los productos de su parte, los similares colores de los envases en la misma disposición, la presencia de leyendas y elementos copiados textualmente de sus envases, se confundirá. Finalmente, destaca que uno de los fundadores del laboratorio demandado es un ex empleado de laboratorios Sidus, que se vio obligado a desvincularse de aquél por una operación efectuada por su parte -la adquisición del producto Tafirol que se hallaba a su cargo-.

También solicita el dictado de una medida cautelar para que la demandada "cese en el uso durante la tramitación del pleito de los envases en cuestión, sus colores y combinación, la disposición de los mismos, las leyendas incluidas en del (sic) dorso de los mismos que constituyen una copia textual de las utilizadas en el envase de mi parte, el emblema de calidad 'ESR' señalado y todo elemento que cause confusión con los productos de mi parte, efectuar publicidad gráfica, radial, televisiva, Internet, o a través de cualquier otra actividad o medio, en directa infracción a los derechos marcarios de mi parte" (cfr. punto IX).

Para fundar la verosimilitud del derecho, la accionante destaca que el derecho que ostenta sobre los envases en cuestión surge de la documentación acompañada, de la imposibilidad de la demandada de desconocer dicha circunstancia y del uso intenso realizado mediante el cual ha obtenido una importante clientela. Reconoce que no tiene registradas las etiquetas aludidas en la demanda, pero invoca el intenso uso desde 2008, que se ha mantenido prácticamente inalterable durante esos años por lo que constituye una marca de hecho, que como tal merece la protección que prevé el Adpic. En cuanto al peligro en la demora, señala que es evidente porque se ve perjudicada por la confusión que se provoca en el mercado.

2. El señor juez desestimó la medida requerida.

Para así resolver, tuvo en cuenta el carácter innovativo de la medida, ponderó que "se pretende obtener anticipadamente el cese de uso de los elementos en cuestión., circunstancia que, en este estado liminar impide su acogimiento derechamente pues, lo atinente a la confundibilidad que se alega con las etiquetas o elementos que utiliza la demandada, es un tema que habrá de resolverse una vez agotadas las etapas procesales oportunas tendientes al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva". Añadió que se trata de productos a los que acceden etiquetas identificadas con marcas claramente diferentes -Goicoechea y Amelie- y que el peticionario informó que no tiene registradas varias etiquetas.

3. La actora aduce que los elementos presentados resultan suficientes para acreditar la conducta fraudulenta y reñida con la buena fe de la demandada. Destaca la imitación de manera textual y completa de la etiqueta del dorso de los envases consistente en el empleo de las mismas frases, en idéntico orden y en la inclusión de los mismos elementos gráficos.

Alega que la demandada no solo vulnera sus derechos marcarios, sino que incurre en un acto de competencia desleal, en violación del art. 10 bis del Convenio de París y del art. 953 del Código Civil. Añade que se trata de un acto de competencia parasitaria que busca aprovecharse del esfuerzo y el prestigio ajenos.

Señala los elementos distintivos de su envase que a su entender la contraria ha imitado.

Se agravia de que el magistrado haya limitado el caso a un cotejo abstracto de signos denominativos. Argumenta que más allá de que los productos se comercialicen con elementos denominativos diversos, es evidente que la usurpación de todos los elementos enunciados constituye una muestra de que la demandada pretende asociarse indebidamente con los productos de su parte, aprovechándose de su esfuerzo y desviando en su provecho la clientela.

Sostiene que tanto si se considera a las etiquetas como marcas de hecho por el intenso uso y clientela formada en torno a ellas o por encontrarse comprometida la competencia desleal, resultan aplicables las disposiciones del art. 50 del Adpic.

Resalta que se ve perjudicada por la asociación y/o confusión que se provoca en el mercado y el desvío de clientela. Añade que la presencia en el mercado de los productos en infracción produce una ruptura en la vinculación "consumidor/producto de mi parte" y que si el producto de la demandada llegara a causar un daño a la salud, ello perjudicaría su reputación.

4. Este Tribunal sólo analizará los argumentos que se corresponden con el limitado ámbito cognitivo de este incidente cautelar y con el alcance necesario para su decisión, sin ingresar en cuestiones que excedan este marco (cfr. esta Sala, causas 182/01 del 8/5/01 y 2945/01 del 10/5/01) y que recién habrán de ser dilucidadas en oportunidad de dictar sentencia, una vez que se encuentren efectuados los pertinentes planteos y producida la eventual prueba que las partes pudieran ofrecer.

5. En los términos en los cuales la cuestión ha quedado planteada, cabe señalar en cuanto a la aplicación del art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5/1/95), que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual -en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2-, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. causas 1440/97 del 29/5/97, 2049/98 del 28/5/98, 4176/99 del 10/8/99 y 2945/01 del 10/5/01, entre muchas otras).

También es pertinente recordar que la medida solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, a cuyo respecto es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se trata de una medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695).

Asimismo, se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr. Peyrano, J.W. "La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa", L.L. 1985-D,112).

Si bien el requisito de la verosimilitud -común a todas las medidas cautelares (cfr. art. 195 del CPCC)- no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (cfr. esta Sala, causas 4044 del 22/4/86, 3146/94 del 14/2/95 y 2849/00 del 30/5/00; Sala III, causa 609/02 del 9/4/02), no hay que perder de vista, a la hora de verificar su concurrencia, que la medida del art. 50 del ADPIC permitiría en el caso obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso, sin dar al demandado la oportunidad de decidir si continúa o no en ese uso como ocurre en el incidente de explotación previsto por el art. 35 de la ley 22.362 (cfr. esta Sala, causa 7438/00 del 12/12/00), siempre que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que tal derecho es objeto o va ser objeto inminente de infracción; es decir, se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (cfr. esta Sala, causa 7438/00 cit. y sus citas de causas 2849/00 del 30/5/00, 1440/97 del 29/5/97, 4088/98 del 15/9/98 y causa 3289/01 del 11/10/01).

De la misma manera, la Corte Suprema ha señalado que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (cfr. N. 306. XLI., del 21/3/06).

En ese entendimiento, y en relación con los derechos invocados por la recurrente, es oportuno recordar que este Tribunal, ha decidido en reiteradas oportunidades que, en situaciones excepcionales las "marcas de hecho", intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela, pueden merecer alguna tutela jurisdiccional (cfr. esta Sala, causas 54653/95 del 27-6-96, 4564/01 del 4-10-01 y 6574/12 del 14-3-13; Sala II, causas 8858 del 25-8-92, 296 del 27-10-92, 4343 del 27-8-93 y 6080/98 del 24-11-98).

6. Desde esta perspectiva, cabe señalar que no está aquí en juego la utilización del signo "Goicoechea" sino que lo que se pretende cautelarmente es el cese de uso del conjunto de elementos que constituyen las etiquetas de frente y dorso con las que se comercializan los productos -cremas para el cuerpo- "Goicoechea" que la accionante invoca como marcas de hecho y considera vulneradas por las etiquetas que identifican las cremas "Amelie". Es del caso mencionar que entre ellos se encuentran por ejemplo: el color utilizado según la variedad, distintas partes de una figura femenina (predominantemente las piernas, en el caso de la actora y por lo general el torso, en el de la demandada), un emblema que certificaría una distinción otorgada por una entidad extranjera, la disposición de estos elementos, la información sobre las propiedades y la composición de las cremas y las instrucciones de uso del producto.

A continuación se reproducen como ejemplo las etiquetas incorporadas al memorial, que se corresponden con las de productos reservados a fs. 166 -anexos A y K- que se tienen a la vista.

7. En este estado, cuando aún no ha sido oída la contraria, no se puede soslayar la multiplicidad de cuestiones aducidas por la actora que involucran aspectos tales como la determinación de los derechos que invoca sobre las etiquetas, el derecho a utilizar un logo de distinción empresaria, la posibilidad de monopolizar la presentación de información relativa al producto, etc.

En tales condiciones, habida cuenta de la clara distinción entre los vocablos "Goicoechea" y "Amelie" con los que se identifican las cremas -señalada por el señor juez-, sumado a que ambos envases son de forma totalmente diferente a pesar de tener "pico vertedor" (cfr. anexos A y K, reservados a fs. 166), no puede afirmarse, sin haber oído a la parte demandada, que la similitud denunciada revista una entidad que permita acceder a la cautelar impetrada.

Dicho de otro modo, de los elementos obrantes en el sub judice, no se advierte -por el momento- que el uso de las etiquetas por la accionada en las condiciones señaladas permita tener por acreditada la verosimilitud del derecho de la recurrente de manera manifiesta, ni el peligro irreparable en la demora, en los términos de la doctrina de esta Sala precedentemente recordada.

Sobre este último aspecto, la peticionaria invoca el riesgo de asociación o confusión y en relación con ello, esta Sala ha recordado el criterio sostenido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en cuanto a que el riesgo de asociación sirve para precisar el alcance del riesgo de confusión y que sólo la posibilidad de la confusión es lo que configura la condición específica para la protección (cfr. causa 6166/00 del 22-3-05, voto de la Dra. Najurieta, y sus citas). Asimismo, no se sustentó adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría la peticionaria de no concederse la medida cautelar. A tal efecto no resulta suficiente la mera invocación del desvío de clientela o del perjuicio a la reputación de su parte ante un eventual daño a la salud causado por los productos de la demandada, pues no existen elementos que, en este estado del proceso, persuadan en grado suficiente acerca de la materialización efectiva de esos peligros.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

El Dr. Guarinoni no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta- Francisco de las Carreras