Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-26


Causa n° 9717/2004 CABRALES SA c/ JUMALA SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los	23 días del mes de junio de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Víctor Guarinoni dice:

I.- Cabrales S.A. inició demanda contra Sao Paulo Establecimiento Industrial y Comercial S.R.L. a fin de que se declare infundada la oposición que dedujera respecto de la solicitud de registro de la marca "CEYLON TEA MACKINLEY (Etiqueta)", Acta N° 2.370.298 de la clase 30 del Nomenclador Marcario Internacional, pretendida para distinguir té.

Relató que la historia de la compañía comenzó en 1941 cuando Antonio Cabrales dejó su puesto de gerente en la firma "Al grano de Café" para crear "La Planta de Café", la que décadas más tarde se consolidó constituyéndose en la firma "Cabrales S.A." Aseveró que a partir de ese momento el crecimiento de la empresa fue incesante, al punto que en la actualidad es la mayor empresa importadora de cafés finos de la Argentina, provistos por los siguientes países: Brasil, con su café "Santos" de la exclusiva zona del Cerrado, clasificado como "Santos Gourmet"; Colombia, con su café fino de granos seleccionados artesanalmente, clasificado como "Colombia Excelso" y Costa Rica, con sus cafés finos de acidez equilibrada, clasificados como "Gourmet".

Destacó que el proceso de elaboración de café de Cabrales S.A. es único en el país, fruto del saber de maestros tostadores que han realizado cursos de capacitación y entrenamiento asistido con tostadores de primera línea en Italia, Medellín (Colombia), Zona del Cerrado (Brasil), Probat de Barcelona (España) y Alemania, haciendo alusión, además, al proceso de Colorímetros, también único en Argentina, para el ajuste de tostación y adecuación de los sabores requeridos.

Prosiguió su relato recordando que la línea de infusiones que produce y comercializa se integra con los tés tradicionales marca "Big Ben" en distintas versiones, al que últimamente sumó el té importado de Ceylan bajo la marca "MACKINLEY".

Asimismo hizo hincapié en la manera en que dispone la distribución nacional de sus productos, con entregas directas mediante una flota de diecinueve vehículos propios, todos ellos debidamente acondicionados y adecuados a los requerimientos del Código Bromatológico Argentino.

Resaltó que la empresa emplea a más de trescientas personas y que exporta sus productos desde el año 1972 a Uruguay, Chile, Venezuela, Paraguay y Polonia, y que en 1989 introdujo la cerveza "Budweiser", como así también whiskies de categoría internacional y una gama de productos alimenticios de varios países europeos. Hizo mención especial a los sobres de azúcar, afirmando que producen de 16 a 19 millones por mes, los que, paradójicamente, fueron lanzados para promocionar las marcas de té y de café.

Señaló, asimismo, que Cabrales S.A. es propietaria de una red de establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos "gourmet", con varios locales situados en las zonas más importantes de la ciudad de Mar del Plata, y que en ellos se comercializan las más finas bebidas y alimentos producidos e importados en forma directa.

Citó las diversas marcas cuya titularidad ostenta (conf. fs. 78/9) y expresó que con fecha 27 de marzo de 2002 solicitó el registro de la marca "CEYLON TEA MACKINLEY", bajo Acta N° 2.370.298, para cubrir té de la clase 30 del Nomenclador Marcario vigente y que dentro del plazo de treinta días posteriores a su publicación se presentó la ahora demandada deduciendo oposición a la solicitud de registro, con sustento en su marca "CEYLAN", Registro N° 1.469.829 de la misma clase 30.

Expresó que a pesar de las negociaciones que mantuvieron los socios de su firma con los asesores en temas de la Propiedad Industrial de la demandada, a fin de obtener el retiro de la oposición, no se obtuvo el resultado deseado, como tampoco en el proceso de mediación previsto por la ley 24.573, por lo que se vieron obligados a iniciar la presente demanda.

Aseveró que a su parte le asiste el derecho de obtener el registro de su marca "MACKINLEY" por cuanto el vocablo "Ceylan/Ceylon" en sus versiones en idioma español e inglés, respectivamente, no otorga derechos marcarios para distinguir té, pues se trata de un tipo de té, por lo que consideró que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial nunca debería haber concedido la marca "CEYLAN" para distinguir tés.

Afirmó que su parte no pudo detectar vestigio alguno del uso de la marca por parte de la demandada durante los cinco años previos a la promoción de esta demanda, por lo que estimó que de haberse solicitado su renovación la declaración jurada sería falsa por dos motivos: la carencia de uso y la falsedad de la declaración jurada de uso, razón por la cual solicitó que, en caso de haber ocurrido ello como impedimento a la concesión del registro de su marca, se declare la caducidad en los términos del artículo 26 de la ley 22.362.

Insistió en que la palabra "CEYLAN" identifica una variedad de té, por lo que resulta incluida dentro de las prohibiciones previstas en los artículos 2°, inc. a) y 3°, inc. c) y d) de la Ley de Marcas. Citó jurisprudencia en apoyo de su postura.

A fs. 228/35 vta. amplió los fundamentos de la demanda, procediendo al cotejo de ambas marcas en pugna y solicitando nuevamente que se declare la inconfundibilidad de los signos en cuestión.

II.- A fs. 322/40 vta. se presentó la firma "Jumalá S.A.", apuntando que es el resultado de la escisión de Sao Paulo Establecimiento Industrial y Comercial S.R.L., y planteó la nulidad de la notificación, de los actos procesales y resoluciones judiciales subsiguientes y la extemporaneidad en la interposición de la demanda, asimismo opuso excepción de prescripción y subsidiariamente contestó la demanda, negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos.

Dio a conocer que Jumalá posee un importante establecimiento industrial, con una línea de más de 65 productos alimenticios de primera calidad los que, mediante un rápido y eficaz sistema de distribución, llegan a trece provincias argentinas, destacando, asimismo, que su cartera de clientes supera las 8.000 cuentas, siendo sus principales clientes las cadenas de supermercados nacionales y regionales siguientes: Disco, Vea, Tía-Norte, Libertad, Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, Auchan, Eky Discount, Aiello, Anselmi, De León, Átomo, Maxiconsumo, Yaguar, Wal Mart, Almacor, Coto, Alberdi, La Anónima, Mariano Max, entre otras.

Agregó que, a su vez, trabaja con empresas supermercadistas y mayoristas en convenios para la elaboración de productos con marca privada como: Norte Supermercados, La Loma, Casino (Leader Price), Eky Discount, etc.

Señaló que la vigencia y trayectoria que Jumalá posee en el mercado se hallan basadas en una filosofía de máxima calidad, constante actualización, investigación y desarrollo continuo de nuevos productos para satisfacer la creciente demanda, y que un claro ejemplo de ello es su Laboratorio de Control de Calidad, encargado de aprobar la mayoría de las materias primas utilizadas y también examinar y avalar los productos elaborados.

Detalló que la firma Sao Paulo Establecimiento Industrial y Comercial S.R.L. -hoy denominada Jumalá S.A.- desarrolló en 1990 un proyecto de producción y comercialización de una amplia gama de productos alimenticios, de características aromáticas y sabores muy particulares, y que para el lanzamiento de dichos productos al mercado, la firma decidió utilizar algún término que hiciera referencia a una tierra lejana o más precisamente a un país asiático, donde desarrollaron culto a esos productos, que aludiera a tiempos inmemoriales y lugares remotos donde se cultivan y utilizan este tipo de hierbas desde hace siglos, tales como canela y té, entre otros, todo ello con un fin estratégico comercial: el dotar a la marca de un espíritu místico y legendario, y para ello consideró adecuado el vocablo "CEYLAN", cuyas características fonéticas aluden en nuestra cultura al mundo oriental y resulta de agradable fonética y fácil retención en la memoria.

Puntualizó que al momento de seleccionar este vocablo, ya con la intención de comercializar la totalidad de los productos que elabora bajo tal distinción, tomó todos los recaudos legales y que, en procura de descartar la posibilidad de confusión, inició la búsqueda en el I.N.P.I. de dicho término, verificando la inexistencia de registros marcarios integrados por la denominación "CEYLAN".

Detalló que fue así que inició las gestiones de rigor, presentando ante el I.N.P.I la correspondiente solicitud de registro con fecha 7 de octubre de 1991, a la cual se le asignó el número de Acta N° 1.819.229, y que la concesión del registro se concretó el día 30 de septiembre de 1993, a través de la Resolución n° 1.469.829 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, protegiendo la totalidad de los productos contenidos en la clase 30 del Nomenclador Internacional, resultando así su empresa desde aquel entonces, único titular marcario de dicho registro.

Recordó que, como es habitual en la práctica, el uso de esta marca es anterior a dicha resolución, ya que desde el año 1991 hizo uso ostensible, sostenido, pacífico e ininterrumpido del registro referido, por lo que entiende que dicha circunstancia descarta en forma absoluta el planteo de caducidad de la actora.

Sostuvo que la firma Cabrales S.A. utiliza la denominación marcaria "CEYLON TEA MAC KINLEY" insertándola en los envases de té que comercializa en el mercado, convirtiéndose de esta manera en competencia directa y desleal de Jumalá S.A.

Aseguró que el té que comercializa la accionante bajo dicha marca, reconoce una similitud indiscutible con su marca, tal como su presentación lo indica -conf. Anexo V agregado a estos autos-, provocando con ello una confusión por el parecido manifiesto de ambos fonemas, que llevan los casi idénticos vocablos "CEYLON" y "CEYLAN", así como también por sus respectivos isologotipos (tipología y color de letra, fondo de la etiqueta).

Agregó también que considera que existe por parte de la actora una actitud engañosa hacia el público consumidor, lo que surge de observar los envases en cuestión.

Realizó un cotejo de ambas marcas enfrentadas desde el plano fonético y gráfico, concluyendo en que existe una palmaria semejanza, en desmedro de su empresa, que realizó un enorme esfuerzo en el desarrollo de la identidad gráfica de su marca para lograr la clara diferenciación de sus productos.

Expresó que el público consumidor no reconoce en el vocablo "CEYLAN" un tipo de té, inclusive consideró que su significado es desconocido para la mayoría de las personas, pues el tipo de té reconocido por el código alimentario es el té negro, por ello le resulta descabellado pretender que el registro de una marca con tantos años de vigencia sea nulo por la opinión de ciertos expertos que cita la actora.

III.- La señora Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 828/35 vta., hizo lugar a la demanda promovida por Cabrales S.A. contra Jumalá S.A., declarando infundada la oposición deducida respecto de la solicitud de registro de la marca "CEYLON TEA MAC KINLEY (Etiqueta)", Acta N° 2.370.298, para distinguir té de la clase 30 del nomenclador marcario internacional, imponiendo las costas del juicio a la demandada vencida.

IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 839), cuyos agravios lucen a fs. 890/901, los que fueran contestados a fs. 903/910. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 839, 844 y 846) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.

V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) considerar el vocablo "CEYLAN" como término de uso común o designación necesaria o geográfica; b) inadecuado cotejo de los signos enfrentados; c) no reconocer el carácter de "mot vedette" al término "CEYLON" al efectuar el cotejo; d) falta de consideración de la similitud en el plano gráfico o visual; e) falta de consideración de la similitud existente en el plano fonético o auditivo; f) falta de consideración de la similitud existente en el plano conceptual; g) imposición de las costas.

VI.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero "conducentes" para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal).

VII.- Quiero recordar que la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado. Este rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean (conf. Sala III, causa 2218/93 del 28.10.97, entre muchas otras).

En este sentido lo han asimilado Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas ("Derecho de Marcas", T. I, pág. 28 y 29, Editorial Heliasta SRL) al decir que: "la función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. Sobre esta base, la marca cumple su función de tal en virtud del derecho exclusivo del que goza su titular respecto de su uso. En razón de ese derecho, el público está autorizado a suponer que la marca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de éste. El derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin autorización de su titular. Ese empleo supone violar la función identificatoria de la marca, pues ésta ya no habrá sido colocada con consentimiento de su propietario".

En función de lo expuesto, debo señalar que las relaciones que se originan al amparo del derecho marcario son complejas y generan un cúmulo de cuestiones no resueltas definitivamente. Por ello es imperioso recordar siempre que el derecho marcario tiene como norte la protección a los servicios o productos distinguidos por una marca y la tutela del interés de la comunidad a una actividad industrial y comercial ordenada.

Por otra parte, la decisión del caso, para ser justa, exige tener presente los reales intereses en juego y ello es así con criterio realista, ponderando las circunstancias de hecho en que se ambienta la contienda y no ciñendo el examen a una comparación abstracta o teórica de los signos enfrentados (Corte Suprema, Fallos: 237:199). Desde este criterio, pues, analizaré la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal.

VIII.- Parece claro, a primera vista, que en el caso que me ocupa los signos enfrentados ""CEYLON TEA MAC KINLEY" y "CEYLAN" comparten un vocablo que recuerda el nombre de una región situada en Oriente, y que el público consumidor relaciona con la producción o consumo de té, sea porque conoce el origen de esta infusión o simplemente porque ha visto este nombre impreso en las cajas de té que se exhiben en las góndolas de los comercios, a lo que cabe agregar que dicho vocablo identifica, precisamente, a uno de los productos que comercializan ambas empresas: el clásico té negro de Ceilán (Ceylon en idioma inglés).

Esta circunstancia le confiere al consumidor, de antemano, la idea de lo que está adquiriendo y una de sus características más salientes convierte a ambos signos en débiles, es decir que el titular de una asignación de esta clase ya registrada tendrá que aceptar o no podrá impedir que otras posteriores también evoquen las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas porque todos los titulares tienen derecho a evocar las propiedades o el origen de sus productos (conf. Sala III, causa 8093 del 13.12.91, entre otras).

El tema resulta comparable con lo que sucede en los casos de marcas que emplean adjetivos calificativos, pues no es irrazonable admitir que Cabrales S.A. con su marca "CEYLON TEA MAC KINLEY" pretende caracterizar al té que comercializa, calificándolo de té "negro" o elaborado con hierbas provenientes de dicha región, como otras marcas de té podrían identificar al té verde como "Camellia Sinensis", que es el nombre del legendario árbol del cual se obtienen las hojas para elaborarlo. Los tipos de té se gradúan por su calidad y por las partes de la planta usada, así como también por su tiempo de oxidación.

Con relación específica a los "adjetivos calificativos", es menester considerar que algunos no son vinculables directamente con el producto, sus características, funciones o finalidad (por ej.: "eterno" aplicado a frutas y hortalizas frescas y a una amplísima gama de mercaderías). Otros, en cambio, por el papel que cumplen en el lenguaje común de la sociedad, constituyen de alguna manera -si bien se los mira- una forma de destacar -de modo principal o como elemento complementario o secundario- un cierto aspecto de los productos, de modo tal que su uso es susceptible de ser compartido por diversos signos que concurren al mismo ramo del comercio o están incluidos en la misma clase del Nomenclador. Así sucede, por ejemplo, con adjetivos como "forte" (sumamente común en la clase 5, de productos medicinales), "cremoso" (en derivados lácteos, artículos de limpieza para el hogar, jabones de tocador, productos de cosmética e higiene capilar, etc.), "seleccionado" (de frecuente utilización en frutas en conserva, productos encurtidos, embutidos varios, frutas en pasas, champiñones o setas comestibles, entre otros), "nuevo" (como designación habitual de un producto "X" que lanza al mercado ese mismo producto pero con variantes), etc., y estimo que esto es lo que acontece en la especie.

Ello así, atendiendo a la diversidad de adjetivos calificativos que existen y al papel que desempeñan en la comunicación entre las personas, es claro que no se pueden sentar reglas o directivas que engloben todos los supuestos posibles. De allí que corresponda a la prudente razonabilidad de los jueces discernir, en cada caso y cada adjetivo, el poder diferenciador que poseen y consecuentemente el grado de protección que ameritan; ello así atendiendo -según las circunstancias concretas del litigio- a los intereses reales en juego (Fallos: 237:299) y al hecho indudable de que a mayor aptitud evocativa del vocablo habrá de ser aplicable un criterio más benigno o de mitigado rigor para juzgar lo atinente a la confundibilidad marcaria. Solución que, como es natural, juega particularmente en relación con "adjetivos calificativos" registrados como marcas en una clase y que coexisten como elementos constitutivos de otros signos marcarios que concurren en el mercado.

Y esto último es especialmente aplicable al caso de la marca oponente, pues podría afirmarse que ha registrado una marca: "CEYLAN", que evoca una característica del té, a lo que cabe añadir que el registro de vocablos extranjeros como marcas de fantasía también es una práctica común y notoria en este país (conf., Sala I, doctr. de la causa 21.779 del 13.3.97).

IX.- Así las cosas, no puede sino arribarse en autos a la conclusión de que la marca "CEYLON TEA MACKINLEY (Etiqueta)" pedida por Cabrales S.A. no es confundible con el signo de la firma Jumalá S.A.

X.- Respecto de las costas, debo decir que la causa de la iniciación del presente juicio estuvo plenamente justificada. La empresa Jumalá S.A. fue objeto de una demanda y resultó vencida. Justo es, por consiguiente, que deba soportar los gastos y costos originados en la presente acción que debió ser iniciada por la firma Cabrales S.A. en defensa de sus derechos. El criterio objetivo del vencimiento o derrota, adoptado en el artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal, abona la solución señalada.

IX.- Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal).

El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.) La doctora Graciela Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Victor Guarinoni, adhiere al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 828/35 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elévase los honorarios de los doctores Gustavo Aníbal Alberto Sena y Marcelo A. Saavedra a las sumas de pesos . y de pesos ., respectivamente; por otra parte, redúcese los honorarios de los doctores Enrique José Francisco Gatti y Elías Emanuel Markin a las sumas de pesos .. y de pesos .. y confírmase los de los doctores Gabriela María Soucasse y Tomás Iavicoli, desde que sólo fueron apelados por altos. Asimismo elévase a la suma de pesos .. los emolumentos del doctor Luis R. Carranza Torres, en su doble carácter de letrado y apoderado de la parte demandada (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432).

Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regúlase los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora, doctores Marcelo A. Saavedra y Gustavo Aníbal Alberto Sena en las sumas de pesos . y de pesos .., respectivamente. Asimismo fíjase en la suma de pesos .. los emolumentos del doctor Luis R. Carranza Torres (art. 14 del arancel vigente).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- RICARDO VÍCTOR GUARINONI-GRACIELA MEDINA