Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-06


Causa n° 3321/2010 BAGO SEBASTIAN c/ SOCIEDAD DE BOLSAS SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 6 días del mes de junio de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dice:

I. Al registro de las marcas "Ilex" y "Fondo de Inversión Ilex", actas 2.743.635 y 2.743.634, solicitada por Sebastián BAGÓ para distinguir todos los productos de la clase 36 -a excepción de "servicios de índices bursátiles y de mercado de valores"-, se opuso la SOCIEDAD DE BOLSAS S.A. por considerarla confundible con el registro de su propiedad "Ibex", inscripto en la clase 36 del nomenclador internacional bajo el nº 1.903.990. El actor promovió la presente causa por cese de oposición y solicitó que se decrete la caducidad de la marca oponente por falta de uso.	II. Luce a fs. 234/242 la sentencia de primera instancia en donde la "a quo" decide rechazar la demanda interpuesta por el actor, desestimando la caducidad del signo "Ibex" y declarando fundada la oposición deducida, imponiendo las costas a la actora vencida.

Para resolver de ese modo, sostuvo la sentenciante, con respecto al planteo de caducidad, que las publicaciones agregadas en autos demostraban el uso del índice de la bolsa española denominado "IBEX 35", lo cual resultaba suficiente para considerar que la marca oponente tiene presencia en el mercado como "parte de la designación de una actividad". En razón de ello, entendió que no se encontraba configurado en la causa el supuesto previsto en el art. 26 de la Ley N°22.362. Por último, consideró -entre otras cuestiones- que las marcas enfrentadas eran gráfica y fonéticamente semejantes, por lo que la convivencia en el mercado podía inducir a confusiones en el público consumidor.

Contra esa decisión se alzó la accionante, quien formuló sus quejas en la pieza de fs. 270/282, sosteniendo en síntesis: a) La "a quo" erróneamente rechazó el planteo de caducidad del signo considerando como uso suficiente para mantener su vigencia una publicación en dos diarios argentinos; b) Yerra la sentenciante al admitir que "IBEX" se utiliza como "parte de la designación de una actividad" pues lo que distingue es un servicio que brinda la Bolsa de Madrid a través de su índice bursátil "IBEX 35"; c) El signo "IBEX 35" no forma parte del conflicto de autos, por lo que no puede efectuarse ninguna valoración sobre el mismo; d) La Magistrada de la anterior instancia rechazó el pedido de caducidad considerando que la marca "IBEX 35" es utilizada en el país, cuando en rigor al efectuar el cotejo utiliza el signo "IBEX"; e) El cotejo marcario efectuado por la "a quo" fue realizado en forma ajena a las pautas imperantes en la materia y alejado de la realidad y f) La sentencia omite valorar adecuadamente el uso real de la marca.

Median, asimismo, recursos contra la regulación de honorarios realizada (conf. fs. 244, 251, 255, 257, 258), que serán examinados por la Sala en conjunto al finalizar el Acuerdo, de así corresponder.

III. Con relación a la caducidad de la marca "Ibex", rechazada en la instancia anterior, es útil precisar, ante todo que, al igual que sucede en casi todos los institutos que conducen a la aniquilación de un derecho, aquellos deben ser analizados con criterio estricto. De allí que, en caso de duda, el Tribunal debe inclinarse por mantener la subsistencia de ese derecho atacado. Esto, como es natural, siempre y cuando no se violente la valoración de los hechos y se concluya, por ese medio, en la prescindencia inapropiada del texto legal.

En primer término, advierto que la intención legislativa es que las marcas deben ser usadas tal como fueron solicitadas y concedidas, puesto que si pudieran ser modificadas voluntariamente y sin mayores limitaciones por sus titulares -y recibir de todos modos la protección de la Ley de Marcas-, de poco serviría el registro como medio ordenador del sistema y como método para amparar la seguridad jurídica, tan necesaria para un ejercicio sano de las actividades comerciales en todos sus aspectos. Sin embargo, no desconozco que una leve diferencia entre la marca registrada y la que es usada, como podría ocurrir en un signo denominativo por una modificación de la tipología, no incidiría a los efectos de la caducidad, porque es claro que -en esa hipótesis- estaríamos en presencia de la misma marca. Una interpretación contraria obligaría a registrar una misma marca en múltiples variantes. Lo que no parece necesario si la diferencia es mínima (conf. OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", séptima edición, pág. 247).

Por su parte, el art. 5°, sección c), apartado 2° del Convenio de París -aprobado por la Argentina por Ley N° 17.011- si bien con referencia a la validez de la marca, sienta un principio que es enteramente aplicable en materia de caducidad por el uso de un signo modificado. Dispone que: "El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca" (conf. OTAMENDI, Jorge, ob. cit., pág. 248).

Cabe entonces preguntarse, por tanto, si la marca registrada "Ibex" con el aditamento 35, aplicado al Índice Bursátil de Madrid, es esencialmente la misma marca o si por causa de la modificación introducida, se trata de dos signos distintos. En este sentido, es adecuado meritar, que la marca "Ibex" hace referencia al Índice Oficial del Mercado Continuo de la Bolsa Española y que "Ibex 35" parece referirse a que ese índice está compuesto por los 35 valores líquidos cotizados en las cuatro bolsas de España.

Ahora bien, ¿es determinante el aditamento del número 35 para que se juzgue que "no fue usada" y que incurrió en causal de caducidad en los términos del art. 26 de la Ley de Marcas? La respuesta afirmativa a ese interrogante no me convence. Ello así pues la impresión que me contagia al observar el vocablo es que, en definitiva, "Ibex" conforma la parte esencial y distintiva de la marca, siendo que el aditamento del "35" que se desprende de su uso implica, a lo sumo, una leve alteración, sin que ello la transforme íntegramente en otra marca.

IV. Establecido lo que antecede, cabe señalar que el art. 26 de la Ley N°22.362 dice que, a pedido de parte, "se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor".

En ese sentido, basta observar la documental glosada al escrito de responde de la que surge que el registro oponente es un índice reconocido y utilizado por los mercados de valores a nivel mundial (ver fs. 77/78 y fs. 80/87). Asimismo, de la contestación del oficio remitido al periódico "El Cronista Comercial" surge que dicho índice se publica diariamente en la sección Finanzas y Mercado de ese medio (ver fs. 185). A lo que agrego, "Ámbito Financiero" también informó que se publica periódicamente desde principio de la década del ochenta (ver fs. 186).

Finalmente, a la hora de ponderar el uso que la demandada efectúa de la marca, no puedo dejar de advertir que al tratarse de un servicio que se relaciona con un índice elaborado en el extranjero, el uso que debe exigírsele debe meritarse de acuerdo a esa circunstancia. Es por ello que las referidas publicaciones, como el informe elaborado por el Banco central (ver fs. 194/195), me impresionan como suficiente para tener por acreditado el uso marcario.

V. En razón de lo que aquí desarrollé corresponde introducirme en lo que concierne en la confundibilidad de los signos en pugna, extremo que generó el agravio de la actora.

Destaco que es principio básico en la materia que las marcas deben ser claramente distinguibles (art. 3°, incs. "a" y "b", Ley Nº 22.362 y jurisprudencia nutrida sobre el punto; esta Sala, causa 7048 del 12.12.89, entre otras); requisito en cuya observancia se hallan interesados los fines esenciales de la Ley de Marcas, que son la tutela de los consumidores de los productos y usuarios de los servicios y el amparo de las sanas prácticas de la competencia mercantil (conf. Corte Suprema, Fallos: 255:26; 257:45; 259:282; 279:150, etc.).

Adelanto que para resolver este litigio tendré en cuenta cuatro principios elementales en la materia: 1º) Que debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias entre los registros enfrentados; 2°) Que basta que el parecido se presente en alguno de los tres campos del cotejo -gráfico, fonético o conceptual- para que se justifique vedar la coexistencia; 3°) En caso de que la solución se preste a una duda reflexiva (y no a la mera duda espontánea que provocan, en general, la mayoría de estos conflictos), corresponde preferir la marca registrada, en tanto constituye un derecho adquirido, por sobre la pretendida, que no excede el campo de la mera expectativa; y 4°) Es bien conocido el valor que, en esta materia, tiene la impresión que deja la aprehensión prerreflexiva de los signos enfrentados.

VI. En el caso, el debate de autos consiste en si las expresiones "Ilex" y "Fondo de Inversión Ilex" (solicitadas) e "Ibex" (oponente), al funcionar como marcas registradas de productos de la clase 36, pueden prestarse a confusiones.

De conformidad con las pautas expuestas y las circunstancias adjetivas de la causa, que computan la totalidad del entorno en que tiene vivencia el conflicto marcario, tengo para mí que la sentencia debe confirmarse pues, practicado el cotejo de los términos en disputa, no llego a una conclusión diversa a la adoptada por mi colega de la primera instancia.

Comenzando con el plano gráfico, "Ilex" e "Ibex" presentan el mismo número de letras y tienen idénticas vocales. En cuanto a la desinencia de los signos en pugna, concurre la misma consonante en su culminación ("x"), sólo diferenciándose en la letra ("b") y ("l"). En razón de ello, debe analizarse si la raíz de ambos signos les confiere suficiente poder de distinción para permitir la coexistencia de aquellos en la misma clase del nomenclador. El modo en que se encuentran conformadas las raíces con la misma letra "i", no aporta un elemento diferenciador que descarte la confundibilidad de los signos. Acontece que, de la apreciación que pueda dársele a tales voces, se repara que ambas poseen igual cantidad de letras (tres) y se integran con idéntica vocal en su construcción del vocablo ("I").

Es evidente que el signo pretendido y la marca ya registrada son confundibles, pues su percepción contagia de inmediato una clara sensación de similitud, en virtud de la elevada coparticipación de los mismos elementos. Cuando ocurre esa circunstancia (raíz o desinencia similares), para que los conjuntos adquieran el rasgo de ser de fácil distinción, es preciso que el ingrediente disímil tenga una potencia tal que permita diferenciarlas y que sea capaz de contagiar su peculiaridad a todo el conjunto, a fin de no producir el recuerdo de la marca opuesta. En el caso, no existen elementos que revistan ese potencial, pues tanto la raíz cuanto la desinencia de ambos signos resultan notoriamente similares. Sólo resta agregar que el aditamento al signo pretendido "Fondo de Inversión", no posee de por sí virtualidad suficiente para descartar la posibilidad de confusión. Ello así pues dicho complemento sólo hace alusión al tipo de servicio o de alguna manera describe la naturaleza de aquél. A mayor abundamiento, la posibilidad de confusión también emerge del cotejo eufónico, ante el parecido marcadamente acentuado. Como se ve, no se presenta una diferencia influyente a la hora de distinguirlos en forma clara, al margen que, como se ha dicho en forma reiterada, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos aptos que sean semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (ver, entre otros, Sala I del fuero, "Laboratorios Bagó S.A. c/ Fournier Industrie et Santé", del 14/04/2003; P.C. BREUER MORENO "Tratado de Marcas", Bs.As. 1946, pág. 358).

VII. Con relación a la cuestión relativa a la limitación del alcance de la solicitud, la actora sólo excluyó del registro "servicios de índices bursátiles y de mercado de valores" siendo que la demandada tiene registrada la marca en toda la clase. Asimismo, cabe señalar que la limitación del ámbito de aplicación de cada marca no es causa suficiente para impedir la oposición de una a otra, cuando su semejanza es idónea para la concreción de un error. Por ello, tampoco puede prosperar la queja de la actora en cuanto cuestionó la apreciación efectuada por la "a quo" con relación a la excepción que debe dársele al principio de especialidad.

VIII. Por todo lo cual, propongo confirmar la sentencia apelada. Con costas a la actora recurrente en su condición de vencida (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

Atendiendo al principio de economía procesal, se difiere el análisis de las apelaciones articuladas contra los honorarios regulados hasta tanto la "a quo" aclare la cantidad correspondiente al perito ingeniero en informática (fs. 242).

Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Graciela Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. Con costas al actor recurrente en su condición de vencido (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN-RICARDO VÍCTOR GUARINONI-GRACIELA MEDINA