Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23


RADIO DE CUYO SA C/ HADAD GERARDO DANIEL S/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 23 días del mes de mayo de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI dice:

I.- Radio de Cuyo S.A. inició demanda contra Gerardo Daniel Hadad con el objeto de que se declare infundada la oposición que dedujera contra la solicitud de registro de la marca "CADENA 10", Acta N° 2724999, solicitada por su parte para cubrir todos los servicios de la clase 38 internacional, con expresa imposición de costas.

II.- Relató que con fecha 22 de junio de 2007 solicitó el registro de la marca "CADENA 10" (denominativa), mediante Acta N° 2724999, para cubrir todos los servicios de la clase 38 internacional, lo que suscitó la protesta de la demandada con base en una supuesta confundibilidad con sus marcas "ANTENA 10" (Reg. N° 1.739.117, denominativa, correspondiente a la clase 38) y "Radio 10" (Reg. N° 1.747.394, denominativa, también correspondiente a la clase 38).

Continuó su relato indicando que oportunamente se solicitó el retiro de dicha oposición, pues Radio de Cuyo ya es titular de otras marcas que incluyen el número 10, recordando, asimismo, la existencia de registros de terceros que también contienen dicho término.

Agregó que ante la falta de respuesta se vio obligada a iniciar la correspondiente mediación y que dada la falta de acuerdo en dicha instancia, promovió la presente acción.

Reseñó que Radio de Cuyo es una empresa de medios de comunicación que opera activamente con éxito considerable, por lo que recibió nominaciones y premios otorgados por APTRA, los que pasó a detallar (conf. dichos de fs. 41).

Puntualizó que a lo largo de su trayectoria Radio de Cuyo siempre utilizó el "10" como parte de su designación y de los nombres de sus programas, pues ello se relaciona directamente con la licencia que identifica al medio: LV 10.

Citó la página web que utiliza Radio de Cuyo para transmitir su programación por Internet: www.lvdiez.com.ar, destacando que también es titular de varias marcas en las que se destaca el número "10" Efectuó el cotejo de las marcas en pugna, afirmando que el demandado sostiene que la confundibilidad está dada solamente por el elemento coparticipado, que es el número "10", argumento que intentó desvirtuar señalando que existe una gran cantidad de registros que incluyen el número "10", en letras o en números, y en la clase 38, marcas que pasó a enumerar (conf. dichos de fs. 45).

Concluyó expresando que el accionado pretende el privilegio sobre el número "10" en la clase 38, lo que entiende que no corresponde.

II.- A fs. 156/68 vta. contestó la demanda Gerardo Daniel Hadad negando todos y cada uno de los hechos relatados en el escrito de inicio, como así también la documentación acompañada por la actora. Realizó un sintético relato sobre su carrera como abogado y periodista, considerándose una persona de reconocimiento público y notorio en el ambiente de los medios de prensa, sean televisivos, gráficos o radiofónicos.

Resaltó que la oposición efectuada por su parte a la solicitud de registro de la marca "CADENA 10" se encuentra perfectamente fundada ya que a simple vista surge la confundibilidad directa e indirecta con sus marcas "RADIO 10" y "ANTENA 10".

Destacó que en el plano gráfico entre las marcas "CADENA 10" vs. "ANTENA 10" sobresalen a primera vista las terminaciones "ENA" y el término "10", agregando que lo mismo sucede en el plano fonético.

Enfatizó que en el plano conceptual también existen grandes similitudes entre los conjuntos en conflicto, pues "CADENA" y "RADIO" poseen un significado semejante, afirmación que intentó corroborar citando las definiciones del diccionario de la Real Academia (conf. dichos de fs. 160 y vta.).

Entendió que con estas citas y conclusiones no eran imperiosos mayores comentarios para destacar la similitud conceptual que existe entre las marcas en pugna, aludiendo así a lo que sostienen nuestra doctrina y jurisprudencia con relación a que es suficiente la similitud en uno de los planos de cotejo para desechar la convivencia registral.

Se refirió a la confundibilidad indirecta, afirmando que se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen o un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto al que realmente lo fabricó. Citó como ejemplo las marcas "Wincodual" y "Dual", caso en el que el tribunal interviniente sostuvo que daba la impresión de que ambas se habían fusionado o que las empresas habían fabricado un nuevo producto en común, situación que considera se puede presentar en su caso, pues sostuvo que el público consumidor al ver la marca "CADENA 10" va a creer que su empresa se fusionó o fue absorbida por Radide Cuyo S.A.

Aclaró, por otra parte, que el hecho de que haya permitido el registro de la marca "CADENA 10" en la clase 41 para los servicios de esparcimiento y actividades culturales no implica que deba permitir el registro de dicha marca para los servicios de la clase 38, relacionados con las telecomunicaciones.

Hizo hincapié, por último, en que sus marcas son derechos ya otorgados, por lo que estima que corresponde priorizarlos frente a un derecho en expectativa.

III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 285/88 vta., hizo lugar a la demanda iniciada por Radio de Cuyo S.A., declarando infundada la oposición planteada por el señor Gerardo Daniel Hadad al registro de la marca "CADENA 10", Acta N° 2.724.999, para la clase 38, imponiendo las costas a la demandada vencida.

IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 301 y vta.), cuyos agravios lucen a fs. 312/15, los que fueran contestados a fs. 317/21 vta. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 295, 296, 297, 299 y 303) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.

V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) el señor Juez de primera instancia consideró que no puede haber confundiblidad entre los términos CADENA y RADIO; b) el magistrado dio por cierto que existe suficiente distinción entre los conjuntos como para que se pueda admitir su coexistencia; c) la sentencia sostuvo que pese al ámbito común de utilización de las marcas lo real y concreto es que por su composición y evocación resultan en definitiva diferentes a los efectos de distinguir un servicio del otro, cumpliendo con el objetivo del régimen marcario; d) el señor Juez "a quo", al referirse a la coparticipación del elemento "10", juzgó que el resto de los elementos tienen fuerza suficiente como para dar a toda la marca características singulares que la distinguen; e) el Juez consideró que atento a que la licencia de radiofonía de la parte actora se encuentra integrada con el término 10 se descarta cualquier acercamiento especulativo; f) el Juez sostuvo que el cotejo a realizar en la presente causa debe quedar sujeto a un criterio benévolo; g) la sentencia no tuvo en cuenta su condición de líder en el mercado de la radiofonía argentina, desconociendo el éxito de su marca "RADIO 10" y h) el cotejo marcario se redujo a comparar la solicitud de la marca "CADENA 10" con la marca "RADIO 10", dejando de lado la marca "ANTENA 10", de innegable parecido gráfico y fonético con "CADENA 10".

VI.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero "conducentes" para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal).

VII.- Debo recordar, en primer término, que los conflictos marcarios, tan estrechamente ligados a la vida de la industria, el comercio y los servicios, deben ser resueltos con criterio realista, atendiendo a los verdaderos intereses económicos y morales en juego y no reduciéndolos -salvo que no quede otro remedio- a una mera confrontación teórica o abstracta de los signos enfrentados. Así lo destacó la Corte Suprema (Fallos: 237:299) y esta Sala observa un enfoque similar, haciendo hincapié en la necesidad de ponderar -para discernir una respuesta justa- las circunstancias adjetivas o peculiares de la causa a la luz de los fines esenciales de la Ley de Marcas (ver: Fallos: 272:290; 279:150, etc.). Y ello responde, en determinados casos, a la necesidad de evitar la dispensa de una protección antifuncional y excesiva de una marca, usada para trabar las actividades de productores y comerciantes sin una finalidad digna de tutela judicial (confr. esta Sala, causas 2109 del 8.7.83; 2078/96 del 27.8.96 y causa 6757/98 "Nike International Ltd. c/ Tradeco S.A. s/ cese de oposición al registro de marca", del 5.5.2005; asimismo Sala III, causa 1835 del 7.3.2000).

VIII.- El conflicto planteado en autos consiste en determinar si la marca "CADENA 10", cuyo registro solicita la parte actora, es confundible con las marcas "ANTENA 10" y "RADIO 10", cuya titularidad corresponde a la accionada.

Lo que ha dado lugar a la controversia de autos es que el señor Gerardo Daniel Hadad, titular de las marcas "ANTENA 10", Acta N° 1.739.117 y "RADIO 10", Acta N° 1.747.394, ambas en la clase 38, se opone al registro de la marca "CADENA 10" por cuanto incluye el término "10" y entiende que con ello provocaría el debilitamiento de sus signos marcarios, los cuales son utilizados -tal como se haría con la marca cuyo registro se pretende- en el negocio de las telecomunicaciones, así como cree también que suscitaría confusión al originar una asociación entre las marcas registradas y la pretendida.

Al defender su derecho de exclusividad sobre el vocablo "10" en la clase 38 -actitud que juzgo desacertada-, el demandado niega que se le pueda asignar un poder diferenciador debilitado y que tengan incidencia en autos otras marcas que también lo emplean en su configuración -si bien su tolerancia no lo obliga a renunciar a la defensa contra nuevas marcas-.

No escapa a mi criterio, ni tampoco al del público consumidor, que desde el punto de vista marcario el vocablo "10" o "diez" constituye una voz de uso común, y ello es así en todas las clases del Nomenclador Internacional, como lo es también en la vida cotidiana -que, en definitiva, a ella está destinada la Ley de Marcas-, en la que escuchamos o leemos a diario frases tales como "habló el diez" -refiriéndose a Diego Armando Maradona- o, en términos puramente futbolísticos, al volante de enlace o enganche, que es la posición o el perfil de un diez clásico.

Y si bien en este caso que me ocupa se trata de signos marcarios que se desenvolverían en el mismo ámbito, lo cierto es que el término "10" o "diez" puede ser empleado por cualquier comerciante, empresario o titular de interés legítimo en tanto le añada un aditamento que lo diferencie de los registros anteriores. Ello así, tengo para mí que la palabra "CADENA" tiene un sentido absolutamente distinto a "ANTENA" o "RADIO", más allá de las definiciones que brinde el diccionario de la real Academia, citado en diversas oportunidades por el recurrente.

En tanto nominales, las marcas en pugna son, en mi criterio, de inconfundibilidad manifiesta, partiendo en especial de la base de que "10" es un vocablo de uso común y no monopolizable, es decir que por su difusión a nivel general no es susceptible de monopolio marcario.

En tales condiciones, siendo los conjuntos enfrentados inconfundibles, no alcanzo a percibir el más mínimo elemento de mala fe en la actora que ha formado un signo: "CADENA 10" -rescato que también existe una cadena de radio cordobesa llamada "Cadena 3"- con un elemento común: "10", que forma parte de innumerables marcas que, en diferentes clases del nomenclador, coexisten pacíficamente, a lo cual cabe agregar que a la actora se le ha concedido la licencia para explotar un servicio de radiodifusión sonora identificado con la señal distintiva LV10 y que ya ha registrado la marca LV10 en las clases 38 y 41, así como también la marca "CADENA 10" en la clase 41.

Y toda vez que no hay en términos de razonabilidad posibilidad alguna de confusión, no tiene relevancia en autos lo atinente a la antigüedad y carácter de "líder" de la marca oponente -o mote quizás, pues generalmente la condición de "líder" en audiencia es, además de subjetiva, variable y efímera-, o a la intensidad de su uso, o al nivel de sus productos televisivos, gráficos o radiofónicos, como tampoco los antecedentes académicos y la trayectoria de su titular.

No obstante ello, y precisamente por no mediar confundibilidad, ninguno de los aspectos precedentemente enunciados, y que tanto preocupan al recurrente, sufrirá la menor mengua por la irrupción de la marca pretendida por la actora.

IX.- Por los fundamentos expuestos voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal).

Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Graciela Medina por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni adhieren a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: se confirma la sentencia de fs. 285/88 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elevase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, doctores Gustavo P. Giay, Marcelo García Sellart, Verónica Canese, María Alejandra Hoschoian y Miguel Bernardo O'Farrell, a las sumas de pesos XXX ($ XXX), pesos XXX ($ XXX), pesos XXX ($ XXX), pesos XXX ($ XXX) y pesos XXX ($ XXX), respectivamente. Asimismo elevase los emolumentos de los profesionales intervinientes por el demandado, doctores Héctor D. Palacio (h.) y Mercedes Durlach a las sumas de pesos XXX ($ XXX) y de pesos XXX ($ XXX), respectivamente (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432).

Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regulase los honorarios de la doctora Verónica Canese en la suma de pesos XXX ($ XXX) y los del doctor Miguel Bernardo O'Farrell en la de pesos XXX ($ XXX). Asimismo fijase en las sumas de pesos XXX ($ XXX) los del doctor Héctor D. Palacio (h.), en su doble carácter de letrado y apoderado del demandado (art. 14 del arancel vigente).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN GRACIELA MEDINA