Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-09


MI BES SRL C/ VIAMIN SA S/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI dice:

I.- MI BES S.R.L. interpuso demanda contra la firma VIAMIN S.A. a fin de que se declare infundada la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca "PETIT BABY & DISEÑO", Acta N° 2.483.191 de la clase 25, con expresa imposición de costas.

Destacó la importancia de su empresa, dedicada desde hace más de 30 años a la fabricación de accesorios y ropa para bebes de 0 a 2 años de edad.

Relató que cuando decidió solicitar el registro de la marca "PETIT BABY & DISEÑO" en la clase 25 bajo el Acta N° 2.483.191 recibió la protesta de la ahora demandada, fundada en que es titular de las marcas "PETIT ENFANT", N° 2.030.198 de las clases 25 y 35, respectivamente y "PETIT ENFANT & DISEÑO" de la clase 3.

Continuó su relato diciendo que fracasada la audiencia de mediación fue necesario iniciar la presente demanda.

A fs. 77/96 vta. la actora amplió los fundamentos de su demanda, puntualizando que desde su creación MIBES se ha propuesto fabricar productos para bebes con la intención de obtener productos durables y de gran calidad, y esta característica es la que el público consumidor ha reconocido logrando posicionarla entre las empresas líderes en materia de indumentaria para bebés.

Recordó que sus productos cubren toda la gama de necesidades de un bebé, desde baberos, batas, salidas de baño, bufandas, escarpines, gorros y hasta blanquería. Agregó que, asimismo, sus productos incluyen accesorios de utilidad para las madres, como son los moisés, mochilas y bolsos para trasladar pañales y la ropa del bebé.

Señaló que para la confección de sus productos cuenta con una planta de 2.800 m2 ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en la cual sus diversos departamentos internos dedican todos sus recursos para el diseño y el control de calidad del producto terminado para comercializar, siendo sus clientes grandes cadenas de supermercados y tiendas por departamentos, como así también distribuidores mayoristas y comercios minoristas individuales, a lo cual se agrega la exportación de sus productos a países como Uruguay, Paraguay, Chile, Cuba, Bolivia y Brasil.

Recalcó que, además, MIBES es licenciatario oficial de Warner Bros. Para la producción de indumentaria infantil que contenga las imágenes de los reconocidos personajes creados por dicha cadena de entretenimiento estadounidense, concluyendo en que por todo lo expuesto existe interés legítimo de su parte, el cual es desconocido por la oponente.

Realizó un cotejo de ambas marcas en pugna desde el plano gráfico, fonético y conceptual, encontrando grandes diferencias, señalando, a mayor abundamiento, que en la clase 25 existen otros registros anteriores a su solicitud en los cuales figura el vocablo "PETIT", los cuales enumeró (conf. dichos de fs. 84 vta.).

Subrayó que los signos de la accionada coexisten de hecho con su marca en forma pacífica en el mercado, reiterando que su empresa hace uso intenso de su signo sin haber recibido nunca cuestionamiento alguno por parte de la contraria, razón por la cual le sorprende la protesta, pues resulta lógico que su empresa solicite como marca el signo que de hecho viene utilizando desde hace años.

II.- A fs. 105/123 contestó la demanda "VIAMIN S.A.", negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos.

Expresó que la marca pretendida encuadra en la categoría de "marca mixta", atento se integra con una porción "figurativa" y otra "denominativa", describiéndola como un signo que se conforma con la figura de un osito, lo cual consideró que carece de poder distintivo para aquellos productos destinados al ajuar del bebé, y destacó, asimismo, que pudo apreciar en los catálogos de la actora que determinados productos consignan la expresión "PETIT BABY" en forma denominativa, lo cual, a su parecer, constituye la mejor muestra del escaso poder distintivo de la figura en cuestión.

Cuestionó también el argumento de la accionante referido al tipo particular de letra utilizada en la marca en cuestión -el cual dicha parte ha esgrimido como otro de los factores distintivos- para enfatizar que dicha letra es de uso común para distinguir productos y/o servicios infantiles.

Hizo mención y analizó la expresión "BABY", poniendo de relieve su debilidad para distinguir una marca, pues aseveró que existen innumerables sitios de Internet que dan cuenta de la inclusión y utilización de la voz "baby" en una infinidad de productos y servicios destinados al mundo del bebé.

Señaló la confundibilidad ideológica: "PETIT BABY" vs. "PETIT ENFANT", entendiendo que ambos conjuntos presentan una proximidad ideológica inadmisible, pues las marcas no sólo comparten su raíz, sino que evocan ideas similares.

Relató que su marca reviste el carácter de marca notoria, ya que ha sido objeto de utilización intensa y goza de fama en el mercado nacional e internacional de los productos de cosmética destinados al bebé.

Expresó que VIAMIN S.A. autorizó a la Maison de la Perfumerie S.A. a explotar esta marca en la República Argentina, siendo Saint Julien S.A. la empresa que elabora dichos productos.

Aseveró que el público en general cuando lee o escucha la expresión "PETIT ENFANT" piensa en los productos que comercializa su empresa por intermedio de terceros en las clases 3 y 25, y que es muy posible que pueda confundir ambas marcas por encontrarse los productos en un mismo comercio, o puede creer que pertenecen a un mismo fabricante.

Por último, desconoció lo expuesto por la actora en el sentido de que ambas marcas han coexistido en forma pacífica desde hace años, y sostuvo que sólo tomó conocimiento de ello con motivo de la publicación de la solicitud de registro de la marca en cuestión en el respectivo Boletín de Marcas en el año 2004, y en esa ocasión procedió a oponerse.

III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 448/52 desestimó la demanda promovida por MI BES S.R.L., declarando fundada la oposición deducida por VIAMIN S.A. a la solicitud de registro de la marca "PETIT BABY y diseño", Acta N° 2.483.191, de la clase 25, imponiendo las costas a la actora.

IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionante (fs. 456 y vta.), cuyos agravios lucen a fs. 472/87 vta., el que fuera contestado a fs. 489/99 vta. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 454, 457 y 458) los que serán tratado por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.

V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) la sentencia relativizó el uso que se efectuó de la marca "PETIT BABY"; b) no tomó en cuenta las fechas del uso, el que considera que es contemporáneo en ambas marcas en pugna y c) realizó un análisis parcial sobre los signos en disputa.

VI.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero "conducentes" para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal).

VII.- Quiero recordar que la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado. Este rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean (conf. Sala III, causa 2218/93 del 28.10.97, entre muchas otras)).

En función de lo expuesto, debo señalar que las relaciones que se originan al amparo del derecho marcario son complejas y generan un cúmulo de cuestiones no resueltas definitivamente. Por ello es imperioso recordar siempre que el derecho marcario tiene como norte la protección a los servicios o productos distinguidos por una marca y la tutela del interés de la comunidad a una actividad industrial y comercial ordenada.

En términos generales, es pertinente señalar que el requisito esencial para que un signo sea registrable como marca -palabra, dibujo, combinación de ambos, emblemas, envoltorios y envases, letras y números, frases publicitarias, relieves (art. 1º, ley 22.362)- es que posea intrínsecamente "capacidad distintiva" y no se encuentre prohibido su registro; y se entiende que se halla dotada de esa aptitud cuando puede desempeñar el rol de elemento diferenciador e individualizador de productos o servicios, es decir, precisamente cuando distingue (confr. esta Sala, causa 6767/1998 del 16.6.05, considerando IX), Mas es oportuno recordar que, cuando las marcas son evocativas, puede suceder -y así lo ha decidido reiterada jurisprudencia- que su "capacidad distintiva" se resienta o debilite y de allí que, muchas veces, hayan sido valoradas como "marcas débiles", porque todo productor o comerciante tiene el derecho, el mismo derecho, de evocar en sus signos marcarios las características u otros aspectos del producto o servicio, de modo que está en cierto sentido obligado a tolerar la irrupción de otras marcas que evoquen similares extremos (confr., v.gr., Sala I, causa 4169 del 5.9.86; esta Sala II, causa 6332 del 21.3.89).

Por otra parte, con relación específica a los "adjetivos calificativos", como el vocablo "PETIT" en el caso que me ocupa, es menester considerar que algunos no son vinculables directamente con el producto, sus características, funciones o finalidad (por ej.: "eterno" aplicado a frutas y hortalizas frescas y a una amplísima gama de mercaderías). Otros, en cambio, por el papel que cumplen en el lenguaje común de la sociedad, constituyen de alguna manera -si bien se los mira- una forma de destacar -de modo principal o como elemento complementario o secundario- un cierto aspecto de los productos, de modo tal que su uso es susceptible de ser compartido por diversos signos que concurren al mismo ramo del comercio o están incluidos en la misma clase del Nomenclador. Así sucede, por ejemplo, con adjetivos como "forte" (sumamente común en la clase 5, de productos medicinales), "cremoso" (en derivados lácteos, artículos de limpieza para el hogar, jabones de tocador, productos de cosmética e higiene capilar, etc.), "seleccionado" (de frecuente utilización en frutas en conserva, productos encurtidos, embutidos varios, frutas en pasas, champiñones o setas comestibles, entre otros), "nuevo" (como designación habitual de un producto "X" que lanza al mercado ese mismo producto pero con variantes), etc.

Es atendiendo a la diversidad de adjetivos calificativos que existen y al papel que desempeñan en la comunicación entre las personas, que no se pueden sentar reglas o directivas que engloben todos los supuestos posibles. De allí que corresponda a la prudente razonabilidad de los jueces discernir, en cada caso y cada adjetivo, el poder diferenciador que poseen y consecuentemente el grado de protección que ameritan; ello así atendiendo -según las circunstancias concretas del litigio- a los intereses reales en juego (Fallos: 237:299) y al hecho indudable de que a mayor aptitud evocativa del vocablo habrá de ser aplicable un criterio más benigno o de mitigado rigor para juzgar lo atinente a la confundibilidad marcaria. Solución que, como es natural, juega particularmente en relación con "adjetivos calificativos" registrados como marcas en una clase y que coexisten como elementos constitutivos de otros signos marcarios que concurren en el mercado.

Ello así, si bien el vocablo "PETIT" pertenece a la lengua francesa, el común de la gente reconoce en él su verdadero significado: "pequeño", por lo que estaríamos, sin duda, ante un adjetivo calificativo de uso común, sin aptitud diferenciadora.

Zanjada esta cuestión, analizaré el segundo vocablo que poseen las marcas en pugna: "BABY" y "ENFANT", para decir, a primera vista, que ellas proyectan la misma idea: bebé, niño, es decir, unido al adjetivo calificativo "PETIT", se refieren a "pequeño bebé" o "pequeño niño", frases que estimo casi idénticas desde el plano ideológico.

Respecto del gráfico utilizado por la actora: un oso que sostiene un osito detrás de una figura geométrica irregular que enmarca la porción denominativa del signo, estoy en condiciones de afirmar que no me impresiona como novedosa ni mucho menos distintiva. Ello así por cuanto el público consumidor -entre los que me hallo- observa a diario infinidad de escaparates de negocios en los que se comercializan productos infantiles, donde aparecen ositos en diversas posturas sin que ello acapare su atención, pues seguramente se enfocarán en la marca y es muy probable que aún con el oso y su osito confundan la marca pretendida con la de la empresa oponente.

VIII.- Así las cosas, no puede sino arribarse en autos a la conclusión de que la marca mixta pedida por MI BES S.R.L. es confundible con el signo de la firma VIAMIN S.A.

Y es que a la luz de una aprehensión fresca y espontánea de la marca mixta protestada, el intelecto recibe -sin detenerse en la figura del oso-, como el elemento nominativo importante el concepto que origina la expresión "PETIT BABY" -por su ubicación central-, y no es difícil, sino harto probable, que la relacione con la marca "PETIT ENFANT", o al menos que considere que se trata del mismo fabricante.

En esas condiciones, reiterando el principio según el cual los conflictos de confundibilidad marcaria deben ser resueltos confrontando las marcas como totalidades, sin disecciones artificiales, en forma sucesiva y no simultánea y colocándose el juez en la situación del público consumidor (confr. esta Sala, causa 21.109/94 del 14.8.98), la mera percepción visual y fonética de los signos suscita una impresión de notable similitud que fomenta toda posibilidad de confusiones.

Voto, pues, por la confirmación de la sentencia apelada, inclusive en cuanto a la imposición de las costas, desde que no concurre ninguna situación excepcional que justifique apartarse del criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68 CPCC). Con costas de alzada a la parte actora recurrente.

La señora Juez de Cámara doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

El doctor Alfredo Silverio Gusman por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni adhiere a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: se confirma la sentencia apelada, con costas a la actora recurrente (art. 68 del Código Procesal).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elevase los honorarios de la doctora María Silvina López Maxwell a la suma de pesos XXX ($ XXX), en su doble carácter de letrada y apoderada de la parte demandada, y confírmase los del doctor Gonzalo Miguel Vallcaneras, letrado patrocinante de dicha parte, desde que sólo fueron apelados por altos. Asimismo elevase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, doctores Ricardo Richelet y Luis A. D. Horvath a la suma de pesos XXX ($ XXX) y de pesos XXX ($ XXX), respectivamente (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432).

Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regulase los honorarios de la doctora María Silvina López Maxwell en la suma de pesos XXX ($ XXX). Asimismo fíjase en las sumas de pesos XXX ($ XXX) y de pesos XXX ($ XXX) los de los doctores Ricardo Richelet y Luis A. D. Horvath, respetivamente (art. 14 del arancel vigente).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN