Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-17


CAUSA N° 7537/00 S.A. ALBA FÁBRICA DE PINTURAS ESMALTES Y BANICES Y OTRO C/TERSUAVE S.A. S/ CESE DE USO DE MARCA CAUSA N° 8959/2001 COMPAÑÍA MINERA SANTA CRUZ S.A. C/ S.A. ALBA FABRICA DE PINTURAS ESMALTES Y BARNICES S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS CAUSA N° 702/2003 S.A. ALBA FÁBRICA DE PINTURAS ESMALTES Y BARNICES C/ TERSUAVE S.A. S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DFE MARCA CAUSA N° 1874/2003 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC C/TERSUAVE S.A. S/CESE DE USO DE MARCA CAUSA N° 2527/2005 TERSUAVE S.A. C/IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC S/NULIDAD DE MARCA CAUSA N° 11.910/2003 S.A. ALBA FABRICA DE PINTURAS ESMALTES Y BARNICES C/TERSUAVE S.A. S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA Juzgado N° 2 Secretaría N° 4 En Buenos Aires, a los 17 días del mes de junio de 2014, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia del 12 de julio de 2013 fue dictada en el expediente acumulante n° 7537/00 (S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices y otro c/Tersuave S.A. s/cese de uso de marca), que tuvo como antecedente el expediente n° 2428/2000 de medidas preliminares y de prueba anticipada. A la causa N° 7537/00 se acumularon cinco expedientes, a saber (en el orden en que fueron promovidos): n° 8959/01 "Compañía Minera Santa Cruz S.A. (Tersuave S.A.) c/S.A. Alba Fábrica de Pinturas y Esmaltes s/cese de oposición al registro de marca" ; n° 702/03 "S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices c/Tersuave S.A."; n° 1874/03 "Imperial Chemical Industries PLC c/Tersuave S.A. s/cese de uso de marca"; n° 11.910/03 "S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices c/Tersuave S.A. s/cese de oposición al registro de marca"; y n° 2527/05 "Tersuave S.A. c/Imperial Chemical Industries PLC s/nulidad de marca".

Para mejor comprender las partes que se enfrentan es preciso recordar que a fs. 499/510 del expediente n° 702/03 consta que Compañía Minera San Luis S.A. cambió de denominación social por Tersuave S.A. y que, por acuerdo de septiembre de 2000, las empresas Tersuave S.A. y Compañía Minera Santa Cruz S.A. decidieron fusionarse, quedando las actividades a cargo de Tersuave S.A., con disolución anticipada de Compañía Minera Santa Cruz S.A. Por lo demás, en el expediente n° 1874/03 consta que la actora Imperial Chemical Industries PLC (ICI), con domicilio real en Londres -titular del Acta n° 2.071.211 Clase 2, posteriormente registrada bajo el n° 1.866.220 (fs. 161/162 de dicha causa)- es la compañía controlante desde el año 1996 de la empresa S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices, razón que explica que esta última empresa de derecho argentino haya introducido en nuestro mercado una nueva línea de pinturas, identificadas y promocionadas con etiquetas de nuevo diseño, difundidas desde 1997 en adelante.

Según surge del expediente de medidas preliminares, al inicio del conflicto -comienzos del año 2000- S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices -en adelante "Alba S.A."- tenía registradas las siete marcas figurativas que son enumeradas como fundamento de las medidas del art. 38 de la ley 22.362 (Actas n° 2.125.589/590/591/592/593/594/595, cuyos registros fueron concedidos el 2/2/00 y el 9/2/00). Ello significa que hace catorce años que Alba S.A., su controlante, Imperial Chemical Industries PLC, por una parte, y Tersuave S.A. por la otra, se enfrentan por las marcas que aparecen en las etiquetas de los envases de pintura de una y otra empresa, en el mercado comprendido en las clases 2 y 3 del Nomenclador, pero también en las clases 16 y 19. 2. Antes de dar tratamiento a los agravios que los apelantes respectivos han presentado en cada uno de los expedientes contra la sentencia del 12 de julio de 2013, señalaré algunas constancias fácticas que considero demostradas.

En el año 1997, Alba S.A. -empresa líder en el mercado argentino de pinturas- encomendó el desarrollo de nuevos diseños para sus envases de pintura, que se concretan con los trabajos del diseñador Gonzalo Berro García (fs. 486 del expediente n° 11.910 y fs. 1047/48 del expediente n° 702/03). Según el diseñador, seguían los mismos lineamientos estéticos de diseños de ICI Paints registrados en otros países. Alba S.A. tenía registrada la reconocida marca "ALBA" (registro n° 1.630.310) y el logo de araña característico (registro n° 1.630.310), todos anteriores al presente conflicto.

Imperial Chemical Industries solicitó el 28/2/1997 la marca figurativa Acta n° 2.071.211 para productos de la clase 2, que fue publicada el 7/5/97, no tuvo oposición de Tersuave S.A. ni de las empresas que la antecedieron, y fue concedida bajo el n° 1.866.220 el 8/4/02 (fs. 359/360 del expediente 1874/03). La marca figurativa solicitada por la controlante de Alba S.A. consiste en una banda o franja de color azul oscuro aplicada a la parte superior de una lata característica de pintura. Las marcas registradas por Alba S.A. que justificaron el pedido de medidas preliminares (que aparecen a fs. 458, 459, 460, 461 del expediente N° 11.910) son, asimismo, marcas figurativas, que consisten en una banda o franja oscura en la parte superior, con un dibujo de líneas arquitectónicas o realistas en la parte central/lado izquierdo, que representa o evoca la superficie para la cual es adecuado el producto que se identifica con el signo (por ejemplo, una imagen de ambiente interior con escalera, tal como aparece a fs. 565 del expediente n° 11.910, certificación del INPI en relación al registro n° 1.774.062, Acta solicitada el 13/1/98 que recibió el N° 2.125.594). Con anterioridad a estas solicitudes de marcas figurativas, Alba S.A. difundió en el mercado argentino la línea Alba Dulux, presentada como de calidad "Premium", que fue objeto de publicidad tal como consta en la página 39 de la Revista Viva del domingo 26 de octubre de 1997, adjuntada como prueba.

En la Revista Viva del 12 de diciembre de 1999, la empresa Tersuave S.A. publicitó el lanzamiento al mercado de nuevos diseños de sus envases, según el formato que aparece en la página 99 de dicha revista y en el folleto "¿Cuál es el cambio del milenio". Ello motivó el envío por Alba S.A. a la Compañía Minera San Luis S.A. de la carta documento del 29 de diciembre de 1999, intimándola a cesar en el uso de envases que estimó claramente confundibles con los que Alba S.A. usaba de manera ostensible en el mercado de idénticos productos. La nota fue rechazada por la carta documento del 5/1/2000 y dio lugar a los intercambios que obran a fs. 146/147 del expediente n° 7537/2000 (acumulante) y al presente litigio, que comenzó con las medidas preliminares solicitadas en abril del año 2000.

Del relato precedente se desprende que Alba S.A. tenía registradas como marcas -con anterioridad a fines del año 1999- elementos puramente figurativos que, unidos a la marca denominativa notoria "ALBA" y al logo (diseño araña) que también tenía registro anterior, conformaban conjuntos que se usaron de manera característica para identificar los productos ofrecidos al público en los nuevos envases introducidos en el mercado en los años 1997, 1998 y 1999 (ver fs. 845 del alegato de la parte actora en el expediente n° 7537/00).

3. A fin de ordenar el tratamiento de los agravios presentados en los diferentes expedientes acumulados, comenzaré por el conflicto que se juzga en el expediente n° 2527/05, donde Tersuave S.A. demandó a Imperial Chemical Industries PLC por nulidad de la marca registrada N° 1.866.220 en clase 2, correspondiente al Acta n° 2.071.211 solicitada el 28/2/97 (fs.360, fs. 531 y fs. 542, donde consta la fecha de concesión el 8/4/02). La sentencia del 12/7/2013 hizo lugar a la nulidad pretendida por la actora por considerar que el signo registrado -una banda o franja de color azul oscuro para usar en el borde superior de una lata de pintura- no tenía poder distintivo y era inválido como registro marcario.

La recurrente, cuyo recurso fue concedido a fs. 750, impugna la decisión por falta de motivación por cuanto entiende que el a-quo afirmó dogmáticamente que carece de valor distintivo -en tanto el INPI le concedió el registro- e, incluso, uno de los competidores de mayor presencia en el mercado, The Sherwin Williams, tuvo que llegar a un acuerdo con Alba S.A. a fin de poder utilizar la "banda oscura en el borde superior" y ello solamente en relación a ciertos productos. El apelante reprocha a la sentencia no utilizar en materia de nulidad marcaria el criterio riguroso de apreciación que corresponde a la presunción de legitimidad de un registro concedido por el INPI.

Disiento con la conclusión del juez de la anterior instancia pues considero que el valor distintivo debe ser apreciado al tiempo de la adquisición del derecho, ya sea por el uso o por el registro. En este expediente, la banda oscura que Alba S.A. comenzó a utilizar desde 1997 -y que su controlante solicitó como marca figurativa autónoma por Acta N° 2.071.211 del 28/2/97- formó parte del elemento "vedette" de la nueva campaña de productos lanzada a partir de 1997 y que aparecen publicitados en la Revista "Viva" del 26/10/1997, signo con el cual procuró asociar los distintos productos de la misma línea y formar una familia de marcas. Creo que la afirmación de que la banda de un solo color en el borde superior de la lata es de "uso común" puede tener vigencia en la actualidad en que han proliferado las marcas de pintura en el mercado argentino, con aproximación de diseños, pero no era así en 1997/1998, en que los diseños introducidos por Alba S.A. gozaban de originalidad (testimonio de fs. 486 en la causa n° 11.910, fs. 635/636 en causa n° 7537/00). Un solo color puede tener valor distintivo en sí mismo o en virtud de su aplicación o uso. En tal caso, el derecho a la exclusividad se extenderá en relación a ese uso (conf. P. Mathéley, Le droit français de signes distinctifs, Paris, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984, p. 306). Si la marca consiste en una banda o franja de determinado color en determinada disposición de un conjunto -una lata de pintura- el titular puede oponerse a la utilización de bandas del mismo color en una disposición similar. La marca puede ser calificada de débil, pero ello no afecta su registrabilidad o su validez, sino el alcance de la protección frente a posibles concurrencias de otros signos (conf. Bertone-Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, tomo 1, Buenos Aires, Heliasta, 2003, p. 414 y nota 266, con cita del fallo de la Cám. Nac. en lo Federal y Contencioso de la Cap., Sala Civil y Comercial, 4/11/69, La Ley tomo 138, p, 653).

En este conflicto, el registro no entra en las exclusiones del artículo 2° de la ley 22.362 pues no se trata de un color natural o intrínseco del producto o un solo color aplicado sobre los productos, sino que se refiere a una franja de un solo color -azul oscuro- que aparece en un sector bien individualizado de la etiqueta de los productos de la línea Alba Dulux. En tales condiciones, es aplicable la doctrina que sostiene que la impugnación por nulidad de marca debe seguir un criterio más riguroso, inclinándose en caso de duda por la marca registrada, máxime cuando ha sido objeto de intenso uso y presencia en el mercado (causa n° 8433 "Orandi Massera S.A. v. The Scotch Whisky" del 4/11/69, ya citada). Considero que el primero que comenzó a usar un color con una disposición determinada que le aporta valor distintivo, tiene sobre ese elemento mejor derecho que el que lo imita con posterioridad para identificar sus propios productos (E.Aracama Zorraquín, "Las marcas constituidas por colores y su protección en el derecho argentino", La Ley 1995-C-1341).

Por lo demás, este registro es el elegido por la estrategia empresarial para conformar una "familia de marcas". Sabido es que esta figura en sí no está contemplada en la ley marcaria, pero que la jurisprudencia le ha reconocido valor y goza de cierto ámbito de protección pues provoca una asociación que favorece las buenas prácticas comerciales (esta Sala, causa 8489/99 del 28/12/2004 y, más recientemente, causa n° 12.386/06 del 18/10/2012). Por ello, propiciaré revocar la sentencia en la causa n° 2527/05 y rechazar la demanda con costas a la actora Tersuave S.A. 4. Estrechamente vinculado con la solución anterior se halla el conflicto debatido en las causas n° 1874/03 y n° 8959/01. Veremos las particularidades de cada caso.

El expediente más antiguo de ambos es el n° 8959/01 promovido por Compañía Minera Santa Cruz S.A. contra S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices, por cese de la oposición formulada por esta última contra diversas Actas pretendidas por la actora (ahora Tersuave S.A.) que pueden ser agrupadas en dos series diferentes: a) por una parte, veintiocho actas solicitadas por Tersuave S.A. en las clases 2, 3, 16 y 19 del Nomenclador para solicitar el registro de siete marcas, a saber: "TERSIDRYL","TERSITECH", "TERSUAVE", "TERSEC", "TERSPRAY", "TERVIAL" y "TERSINOL"; y por la otra, b) cuatro actas en que se solicita un registro puramente figurativo, y que son: Acta 2.286.826, 2.286.827, 2.286.828 y 2.286.831.

La oposición de Alba S.A. se hizo con invocación del registro anterior n° 1.773.138 (Acta 2.125.591; fs. 180 del expediente n° 2428/00); de la solicitud por el Acta n° 2.071.211, registrada en el año 2002 bajo el n° 1.866.222 (la banda de un solo color azul oscuro ubicada en el borde superior de la lata, que he examinado en el apartado precedente y al que reconozco validez marcaria), y -en la ampliación de fs. 72v./73- se agregaron varios registros como fundamento de la oposición, entre ellos, el signo solicitado por Alba S.A. por Acta 2.125.594, otorgado bajo el número de registro 1.774.062 en clase 2.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró infundada la oposición respecto de las veintiocho Actas correspondientes a marcas "mixtas" (enunciadas en 'a', consistentes en elementos figurativos y denominativos) y rechazó la demanda respecto de las solicitudes por Actas n° 2.286.826, n° 2.286.827, n° 2.286.828 y n° 2.286.831 (fs. 893vta. y fs. 902 del expediente acumulante). La actora consintió el resultado parcialmente adverso y sólo ha llegado a esta Alzada el recurso interpuesto por la parte demandada (Alba S.A.), fundado a fs. 646/648 del expediente n° 8959/01.

La demandada presenta los siguientes agravios: el juez a-quo confunde las marcas que fueron invocadas en la oposición, no examina los signos en una visión integral, apreciando los conjuntos marcarios y fraccionando el cotejo, y no advierte que Tersuave S.A. procedió en dos pasos para lograr su objetivo: por una parte, pretendió registrar los conjuntos mixtos, disimulando la banda oscura y destacando el elemento denominativo y, en un segundo momento, intentó registrar en forma autónoma signos figurativos que imitan los dibujos de líneas arquitectónicas-fotográficas que su parte introdujo como novedad en el mercado desde 1997.

Como he destacado, el registro de las marcas puramente figurativas solicitadas por Tersuave S.A. fue rechazado en la sentencia de primera instancia y ello ha quedado firme, así que sólo trataré los agravios que se refieren a la oposición de Alba S.A. a las 28 solicitudes de su contraria referidas a siete marcas mixtas pretendidas para cuatro clases del nomenclador.

Todas las Actas se encuentran en la documentación anexa y tomaré para mi examen -pues el razonamiento es similar en todos estos supuestos, en los que sólo cambia el elemento denominativo- la solicitada por Acta N° 2.264.860. En ella, el signo pretendido (mixto) consiste en un rectángulo de color oscuro, de fondo negro con presencia de casi imperceptibles lunares grises, con el término TERSINOL en letras blancas ubicadas en forma central y, por encima, una pincelada que se describe como "Pantone red 032".

Se trata, pues, de efectuar el cotejo entre una marca mixta (descripta anteriormente, con un elemento denominativo de grandes letras blancas en la parte central inferior del rectángulo) y una marca o marcas puramente figurativas: esencialmente la marca consistente en la banda oscura -azul oscuro- que fue registrada anteriormente para su uso en el borde superior de las latas de pintura (Acta 2.071.211, registro n° 1.866.222). Al respecto, coincido con el magistrado de la anterior instancia en que los signos pretendidos por Tersuave S.A. tienen valor distintivo propio, fundamentalmente por el impacto del elemento denominativo.

5. Ahora bien: antes de mi conclusión en este expediente, recordaré el sabio principio que ha enseñado la jurisprudencia de este fuero y que obliga a efectuar la comparación marcaria en el contexto de las circunstancias adjetivas de la causa y desde la óptica de la percepción espontánea del público consumidor, sin olvidar que los productos de las empresas enfrentadas son los mismos, que se ofrecen en los mismos negocios de venta al público, muchas veces alineadas unas latas junto a las otras en los estantes o góndolas. No se me escapa que el público medio comprador de latas de pintura es, en general, atento y reitero que, a mi juicio, el valor distintivo que he admitido en el registro oponente perteneciente a Alba S.A. n° 1.866.222 es en relación a su uso en determinada ubicación característica de los envases, lo que favorece la constitución de una familia de marcas que identifica variedades aglutinadas por una marca notoria ("ALBA").

En este contexto, juzgo que el levantamiento de la oposición deducida por Alba S.A. a las veintiocho actas pretendidas por Tersuave S.A. en esta causa n° 8959/01 debe autorizarse bajo la condición de que los rectángulos que conforman las marcas mixtas solicitadas no sean usados en el borde superior de la respectiva lata de pintura, a fin de no producir acercamiento confusionista respecto del registro previo de Alba S.A. que tiene aptitud para asociar el producto identificado a la familia de productos de una marca notoria.

Esta conclusión determina mi posición con relación al conflicto suscitado en el expediente n° 1874/03. En esta última causa, Imperial Chemical Industries PLC dirige la demanda contra Tersuave S.A., con sustento en el título de su marca registrada n° 1.866.220 (que corresponde al Acta n° 2.071.211 pedida el 28/2/97, ver fs. 115/116) , solicitando el cese de uso de la banda oscura posicionada en la parte superior de los envases de pintura identificados con las marcas TERSUAVE, TERVIAL, TERSPRAY, TERSEC, TERSIDRYL y TERSITECH y de todos aquellos que contengan la banda oscura comercializada por la demandada. Del responde de la demanda, resulta que el cese de uso corresponde a las Actas presentadas por Tersuave S.A. y que fueron examinadas en la causa n° 8959/01. Disiento con la conclusión de que Imperial Chemical Industries PLC carece de interés actual para la pretensión deducida en este expediente, puesto que he reconocido validez y poder distintivo al título de Alba S.A. n° 1.866.222. Según las constancias de este expediente, no puede afirmarse que en el año 1998 la banda o franja de color azul oscuro ubicada en el borde superior de la lata de pintura fuera de uso común en la clase.

El posicionamiento de una banda o franja en el borde superior de las latas de pintura parece una práctica común, indicativa de la parte superior del envase, y tal parece ser el uso de las empresas competidoras en el mercado argentino. Pero la nota de asociación con la familia de marcas de Alba S.A. lo da el color muy oscuro en la banda del borde superior de la lata.

Tengo ante mí un envase -acompañado como prueba- que es una lata de un kilo de "recubrimiento plástico techos y muros" identificado con la banda oscura y el elemento denominativo "TERSITECH" en letras blancas, con la pincelada de color naranja en la parte superior del vocablo. El envase es blanco y hay una gruesa banda blanca que queda colocada en la parte superior del envase. La impresión de semejanza desaparece claramente. Ello significa que es la aplicación de la banda oscura en el borde superior de la lata de producto, en imitación del registro de la contraria n° 1.866.222, el elemento que produce la aproximación indebida. A mi modo de ver hay tres circunstancias determinantes: a) "ALBA" era en 1998 y continúa siendo una marca notoria, de relevante posición en el mercado de pinturas argentino, si bien cuenta actualmente con mucha mayor competencia; b) su pretensión de formar mediante un elemento distintivo una "familia de marcas" de fácil reconocimiento por el público consumidor, mediante el uso de un solo color oscuro ubicado como franja en la parte superior de toda su línea de envases, es una práctica lícita que merece la protección del derecho marcario y fue novedosa al tiempo del comienzo del uso a partir de 1997; y c) finalmente, considero que nada justifica, frente al gran abanico de posibilidades que ofrece la fantasía, que para el mismo producto, un competidor que se inserta en el mercado posteriormente, decida incorporar a su marca mixta o compleja precisamente uno de los elementos figurativos característicos de los envases de su contraria, conducta ésta última que no debe recibir el apoyo del orden jurídico.

En consecuencia: propiciaré revocar la demanda y hacer lugar al cese de uso peticionado por Imperial Chemical Industries PLC en el expediente n° 1874/03, con costas íntegramente impuestas a la demandada. En cuanto se refiere al litigio del expediente n° 8959/01, voto por disponer, en lo que ha sido materia de agravios, que el levantamiento de las oposiciones formuladas por Alba S.A. quede condicionado a la siguiente limitación: que las marcas mixtas solicitadas por Compañía Minera Santa Cruz S.A. (hoy Tersuave S.A.) no sean usadas en el borde superior de la respectiva lata de pintura. Propiciaré revocar la decisión sobre costas en la causa n° 8959/01, las que deberán a mi juicio ser distribuidas en el orden causado en ambas instancias, en atención a la particularidad del conflicto y al modo en que se resuelve (artículos 71 y 68, segunda parte, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

6. Corresponde el tratamiento del expediente n° 702/2003 "S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices c/Tersuave S.A. s/cese de oposición al registro de marca". La parte actora pretende que se declaren infundadas las oposiciones deducidas por Tersuave S.A. a diversas solicitudes de marcas anexas (figurativas) pretendidas para las clases 1, 2 y 3 por Actas cuya numeración comprende del n° 2.317.173 al 2.317.181 y también del n° 2.317.185 al n° 2.317.196. La actora también solicitó que se declaren infundadas las oposiciones de su contraria a los registros de las marcas mixtas "ALBA PROFESIONAL y diseño" solicitadas por Actas n° 2.317.182, 2.317.183 y 2.317.184.

La sentencia del 12/7/2013 hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó el levantamiento de la oposición formulada por Tersuave S.A. al registro por la actora de las marcas solicitadas por Actas n° 2.317.182, n° 2.317.183 y n° 2.317.184 en las clases 1. 2 y 3 respectivamente. En cuanto a las solicitudes de registro que comprenden del Acta n° 2.317.173 a la n° 2.317.181, como asimismo Actas n° 2.317.185 a n° 2.317.196, la sentencia rechazó la demanda por entender que la franja superior del envase y los dibujos evocativos son de uso común en la comercialización de las pinturas y que, por tanto, ningún comerciante puede pretender el monopolio sobre tales signos. En este expediente, las costas fueron impuestas en un 85% a cargo de la parte actora y en el 15% restante a cargo de la demandada.

La demandada sólo presentó apelación en materia de honorarios, en tanto la parte actora solicita que se declaren infundadas todas las oposiciones. Alba S.A. consiente la decisión en relación a las solicitudes de marcas mixtas, pero impugna la sentencia en relación a las Actas referidas a marcas puramente figurativas. Sus agravios pueden ser sintetizados del modo siguiente (fs. 1317/1327 del expediente 702/03): a) el juez a-quo banaliza los dibujos evocativos que tuvieron gran originalidad al tiempo de la campaña de 1997/1998; b) ha realizado un examen fragmentario y arbitrario de las pruebas, omitiendo toda referencia a la declaración testifical del diseñador Gonzalo Berro García y basándose exclusivamente en el testimonio del señor Alberto Ruffo; c) soslaya que su parte ya obtuvo numerosos registros de marcas figurativas que fundaron el pedido de medidas preliminares y de prueba anticipada (expediente n° 2428/00) que no presentan diferencias respecto de estas nuevas solicitudes, y d) omite analizar la conducta de Tersuave S.A. que debe ser calificada de especulativa y contraria a la buena fe, puesto que por un lado impugna las marcas figurativas solicitadas por Alba S.A. pero, al mismo tiempo, presenta solicitudes de signos enteramente similares.

He examinado de manera minuciosa la totalidad de los agravios y creo que Alba S.A. tiene prelación en haber introducido en Argentina un estilo de envase con una idea original: una banda de identificación de color azul oscuro colocada en el borde superior de la lata, sobre la cual resaltan los elementos denominativos en blanco que contienen el logo y/o la voz "ALBA" o "ALBA DULOX" y un dibujo de estilo realista o fotográfico o arquitectónico dominando el centro de la etiqueta. Ahora bien: las ideas no se registran como marcas y Alba S.A. no solicitó registro marcario del conjunto sino de aspectos particulares del conjunto a los que atribuyó valor distintivo propio. He encontrado razón en su posición en relación al registro n° 1.866.222 (la banda azul oscura ubicada en el borde superior de la lata) pues, desde la óptica del público consumidor, en una aprehensión espontánea del conjunto, ubicándome en el lugar del comprador que observa un estante para decidir su compra, la banda oscura tiene un valor atractivo preponderante y conduce a asociar los signos a una familia de signos, máxime que el origen común es una marca notoria.

Sin embargo, coincido con el señor juez a-quo en que los elementos figurativos que consisten en los llamados "diseños hiperrealistas" o de líneas arquitectónicas, que representan los espacios o lugares en donde deberá aplicarse el producto contenido en el envase -fotos de livings, escaleras, fachadas, techos, cocinas, piletas, etc.- son de uso común en la mayoría de los envases de pintura y no tienen valor distintivo propio.

Por una parte, tratándose de marcas puramente figurativas, el riesgo de confusión se produce por la identidad o semejanza gráfica de los signos o bien por la aproximación de los conceptos evocados por tales signos. En esta doble perspectiva debe hacerse la comparación en el caso. En este conflicto, el valor evocativo del signo figurativo es usual y genérico (en todos los casos trae a la visión la superficie o espacio interior o exterior donde se aplicará el producto). Este tipo de dibujos o representaciones evocativas de los lugares a pintar, constituye una práctica evocativa de uso común por las empresas de pintura. The Sherwin Williams ha afirmado que utiliza dibujos de casas, frentes e interiores en sus envases; Mundi S.A. ha informado que en el envase del producto "barniz exterior" utiliza la imagen de una casa y que en el envase del producto "barniz para interiores" utiliza la figura de un living; asimismo, en forma similar se ha pronunciado la empresa Vernier (fs. 497, fs. 499, fs. 513 del expediente n° 11.910/03 respectivamente).

En este expediente n° 702/03 la apelación se refiere al levantamiento de oposiciones a Actas que lógicamente no han podido ser registradas y que se refieren a signos evocativos usuales y no enteramente arbitrarios y distintivos, y a una franja cuyo color no se especifica, como así tampoco su lugar de aplicación. Sin perjuicio de que estos dibujos u otros de valor genérico sean utilizados integrando conjuntos de valor marcario por parte de Alba S.A., entiendo que la decisión debe dar prioridad a la visión y al interés del público consumidor. Desde esta óptica, creo que es contrario a las buenas prácticas comerciales atribuir derechos monopólicos sobre diseños genéricos y usuales que son los reclamados por estas actas en conflicto. Es cierto que Alba S.A. ha obtenido registros concedidos en los años 2000 y 2002 de signos figurativos extremadamente similares, pero también es cierto que las condiciones del mercado de pinturas en esa época no era similar -y ello aparece en las declaraciones testificales del diseñador Gonzalo Berro García (fs. 1047/1048 del expediente n° 702703)- y, por lo demás, tratándose aquéllas de marcas ya registradas, el riesgo se trasladaría a la imitación concreta de la figura y no al mero plano evocativo genérico.

En este expediente, las oposiciones se sustentaron en la falta de carácter distintivo o identificatorio de los signos figurativos solicitados y, en el caso, coincido con el juez en cuanto a que las solicitudes que están involucradas en los agravios de Alba S.A. no satisfacen la función distintiva o de identificación de origen de la marca y, siendo derechos en expectativa, corresponde confirmar lo decidido en primera instancia, incluso respecto de la distribución de los gastos causídicos. En Alzada, las costas se impondrán a Alba S.A. vencida en su recurso (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

7. Un razonamiento similar corresponde hacer respecto del expediente n° 11.910/2003 "S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices c/Tersuave S.a. s/cese de oposición al registro de marca". La actora reclamó el levantamiento de la oposición deducida por la contraria respecto de tres Actas: la n° 2.125.587 (fs. 548), n° 2.193.257 (fs. 591) y la n° 2.193.263 (fs. 654). Fueron presentadas en el año 1998, junto con otras Actas que fueron resueltas favorablemente por el INPI, sólo que las involucradas en este conflicto fueron publicadas tardíamente, el 29 de agosto de 2001, y recibieron oposición de Tersuave S.A. cuyo levantamiento se pretende. El juez a-quo ha descripto así las marcas solicitadas: "una franja en la parte superior y un dibujo de una casa sin asignarle ningún color (Acta n° 2.125.587), una vivienda y cuatro líneas, donde se le asigna color a ciertas partes (Acta n° 2.193.257) y una ventana y cuatro líneas, donde se le asigna color a ciertas partes (Acta n° 2.193.262).", para concluir que los signos solicitados no poseen elementos diferenciadores que les asigne poder distintivo o marcario (fs. 765).

En sus agravios, Alba S.A. reprocha el tono peyorativo que entiende que el magistrado ha utilizado para referirse a sus solicitudes, máxime si se pondera que el INPI le concedió el registro de numerosas marcas similares. Cuestiona, asimismo, que no se haya ponderado la licitud de la formación de una "familia de marcas", omitiendo que el derecho que pretende el titular está limitado a la figura especialmente elegida. Ahora bien: es cierta la afirmación relativa a la obtención por Alba S.A. de diversas marcas registradas de formato extremadamente similar a las presentes actas en conflicto. Sin embargo, este no es un litigio por nulidad marcaria -que conlleva un particular criterio de apreciación- sino sobre justificación de la oposición de un competidor quien, paradójicamente, ha pretendido registros similares (ver Actas n° 2.286.826; n° 2.286.827; n° 2.286.828 y n° 2.286.831 discutidas en el expediente acumulado n° 8959/01).

Al igual que fue resuelto en primera instancia respecto de estas últimas pretensiones de Tersuave S.A., mi posición en este expediente n° 11.910/03 es similar a lo expuesto respecto del expediente n° 702/03: en los signos figurativos pretendidos no hay ningún elemento "vedette" o de capacidad distintiva que justifique una pretensión monopólica en un mercado donde las representaciones gráficas de los frentes de las viviendas, los interiores, las cocinas, las piletas, las escaleras, etc., que son los objetos destinados a ser pintados con los productos reviste naturaleza evocativa usual y genérica. Estos signos pueden integrar conjuntos marcarios de valor distintivo como marcas mixtas pero, en el estado actual del mercado de las clases 2 y 3 del Nomenclador, es contrario al interés del consumidor y a las prácticas de lealtad comercial autorizar nuevos registros de signos que no responden al concepto del art. 1° de la ley 22.362, es decir, constituir un signo de capacidad distintiva. Las solicitudes comprometidas en este expediente son representaciones o figuras lineales o de tipo fotográfico que no permiten por su generalidad la retención en la memoria del público consumidor y, por tanto, no permiten -en forma aislada como han sido solicitadas- la función de individualización que corresponde a una marca. Propiciaré confirmar el rechazo de la demanda, con costas a cargo de Alba S.A. en este expediente n° 11.910/03.

8. El expediente n° 7537/2000 fue promovido el 27/9/2000 por S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices contra Tersuave S.A. por cese de uso de las marcas de titularidad de la demandante en los envases de pintura lanzados al mercado por la demandada a partir de diciembre de 1999, es decir, con posterioridad a la presencia en el mercado de la línea "Alba Dulux" de Alba S.A. Las marcas que justificaron el pedido de cese de uso fueron las que se utilizaron en el expediente n° 2428/00 de medidas preliminares y todas las detalladas a fs. 265 y vta., que fueron concedidas entre febrero y septiembre del año 2000, con excepción de las solicitudes correspondientes a las Actas examinadas en el expediente n° 11.910/03.

Los antecedentes del conflicto han sido reseñados en el considerando 2 de este voto y al tratar los recursos en los distintos expedientes acumulados. En esta causa, que es la primera promovida en el tiempo -salvo lo que se refiere a las medidas de prueba anticipada-, encuentro como particularidad que ambas partes litigantes reclaman que el cotejo marcario sea efectuado en su integridad, no fragmentariamente, tal como los envases son percibidos por el público consumidor. La actora lo solicitó claramente en sus agravios (fs. 913vta.) y la demandada requirió, en la contestación de la demanda (fs. 306vta.), que sus marcas sean apreciadas en su composición total, incluyendo sus elementos denominativos y figurativos, situación que forma parte de las circunstancias adjetivas de la causa. Ciertamente, Alba S.A. registró elementos denominativos y el logo característico en forma autónoma, y posteriormente, al renovar su línea "Alba Dulux", solicitó el registro de diversos elementos figurativos en forma independiente. No obstante, la totalidad de la etiqueta conforma una marca de hecho usada por la actora desde fines de 1997 y, en el caso de la demandada, desde fines de 1999.

Al responder los agravios desarrollados en la causa 2527/05 he expresado que, en mi opinión, el registro figurativo n° 1.866.222 tiene valor distintivo puesto que se registró en su aplicación en una disposición determinada del envase, y ello determina las soluciones que propicio para las causas n° 1874/03 y n° 8959/01. También he sostenido que los dibujos centrales son figuras genéricas y de similar valor evocativo, las que, en el caso de estar registradas previamente, sólo permiten excluir la figura gráfica que sea copia o imitación precisa de la ya registrada pero no la que se aproxima en su valor evocativo pues esto último constituye el elemento de uso común en la clase.

Destaco, tal como se advierte en las reproducciones de los diseños en disputa (fs. 913 de esta causa, y publicaciones gráficas contenidas en los folletos y revistas acompañadas como prueba) que en ningún caso las etiquetas de Tersuave S.A. han imitado exactamente o copiado con fidelidad los dibujos centrales contenidos en las marcas registradas o solicitadas por Alba S.A. Sin embargo, la estructura gráfica seguida por Tersuave S.A. desde su renovación en 1999, apreciada en su conjunto, repite la estructura gráfica de la línea que Alba S.A. introdujo en 1997 y ello impresiona en el espíritu del público consumidor de manera de producir una asociación entre ambos estilos, que obviamente no responde al origen empresarial del producto. Esta impresión es más evidente en algunas etiquetas (por ejemplo, el envase de la línea Alba Dulux de esmaltes sintéticos con el envase de esmalte sintético de la empresa Tersuave S.A.) y no es percibida en otras, aun cuando el modo de exhibición del producto hace que la percepción del consumidor sea simultánea. A cierta distancia, la asociación predomina. A medida que el consumidor se aproxima y está en condición de apreciar los detalles y los elementos denominativos, el riesgo de confusión indirecta disminuye.

En conclusión: estimo que la pretensión no puede recibir acogimiento tal como está presentada en la demanda -el cese de uso de la integralidad de las marcas anexas de Tersuave S.A.- sino sólo con el alcance de la decisión que propicio para el expediente n° 1874/2003 (acumulado), a saber: el cese de uso de la banda oscura posicionada en la parte superior de los envases de los productos de Tersuave S.A. A mi modo de ver, si se prescinde de ese elemento que conforma el toque distintivo de la familia de marcas de Alba S.A., los conjuntos marcarios de Tersuave S.A. podrán coexistir en el mercado sin la asociación que provoca riesgo de confusión indirecta.

Con este alcance, propiciaré hacer lugar parcialmente a la demanda promovida en la causa n° 7537/00, con el mismo alcance del cese de uso que propongo pronunciar en la causa n° 1874/03. En el expediente acumulante n° 7537/00, propiciaré que las costas sean distribuidas en un 70% a cargo de Tersuave S.A. y en el 30% restante a cargo de Alba S.A., en ambas instancias, en atención a la existencia de vencimientos recíprocos y a las particularidades del conflicto, especialmente, a la necesidad de la actora de promover el litigio para defensa de sus marcas.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo:

a) Expediente n° 2527/05: hacer lugar al recurso de S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices, revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda, con costas de ambas instancias a la actora Tersuave S.A.;

b) Expediente n° 1874/03: hacer lugar a la demanda de cese de uso promovida por Imperial Chemical Industries PLC respecto de la banda oscura posicionada en el borde superior de los envases de las marcas registradas o usadas por Tersuave S.A., con costas a cargo de esta última empresa en ambas instancias;

c) Expediente n° 8959/01: hacer lugar parcialmente al recurso de S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices y modificar la sentencia de primera instancia, condicionando el levantamiento de las oposiciones a la siguiente limitación: que las marcas mixtas solicitadas por Compañía Minera Santa Cruz S.A. (hoy Tersuave S.A.) no sean aplicadas en el borde superior de la respectiva lata de producto. Las costas serán distribuidas por su orden en ambas instancias (artículos 71 y 68, segunda parte, del Código Procesal);

d) Expediente n° 702/03: desestimar el recurso de S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices y confirmar el rechazo parcial de la demanda, incluso la distribución de los gastos causídicos tal como fueron dispuestos en primera instancia. Las costas de alzada se impondrán a la recurrente Alba S.A. vencida en su apelación (art. 68, primer párrafo, Código Procesal);

e) Expediente n° 11.910/03: confirmar el rechazo de la demanda, con costas de ambas instancias a cargo de S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices;

f) Expediente n° 7537/00 (acumulante): hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y revocar parcialmente la decisión de primera instancia, ordenando el cese de uso de la banda oscura posicionada en la parte superior de las marcas de hecho que utiliza Tersuave S.A., con costas en un 70% a cargo de Tersuave S.A. y en un 30% a cargo de Alba S.A., en ambas instancias, por los fundamentos expuestos precedentemente (artículos 71 y 68, segunda parte, del Código Procesal).

Así dejo expresado mi voto.

El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: a) Expediente n° 2527/05: hacer lugar al recurso de S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices, revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda, con costas de ambas instancias a la actora Tersuave S.A.; b) Expediente n° 1874/03: hacer lugar a la demanda de cese de uso promovida por Imperial Chemical Industries PLC respecto de la banda oscura posicionada en el borde superior de los envases de las marcas registradas o usadas por Tersuave S.A., con costas a cargo de esta última empresa en ambas instancias; c) Expediente n° 8959/01: hacer lugar parcialmente al recurso de S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices y modificar la sentencia de primera instancia, condicionando el levantamiento de las oposiciones a la siguiente limitación: que las marcas mixtas solicitadas por Compañía Minera Santa Cruz S.A. (hoy Tersuave S.A.) no sean aplicadas en el borde superior de la respectiva lata de producto. Las costas serán distribuidas por su orden en ambas instancias (artículos 71 y 68, segunda parte, del Código Procesal); d) Expediente n° 702/03: desestimar el recurso de S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices y confirmar el rechazo parcial de la demanda, incluso la distribución de los gastos causídicos tal como fueron dispuestos en primera instancia. Las costas de alzada se impondrán a la recurrente S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices vencida en su apelación (art. 68, primer párrafo, Código Procesal); e) Expediente n° 11.910/03: confirmar el rechazo de la demanda, con costas de ambas instancias a cargo de S.A. Alba Fábrica de Pinturas Esmaltes y Barnices; f) Expediente n° 7537/00 (acumulante): hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y revocar parcialmente la decisión de primera instancia, ordenando el cese de uso de la banda oscura posicionada en la parte superior de las marcas de hecho que utiliza Tersuave S.A., con costas en un 70% a cargo de Tersuave S.A. y en el 30% a cargo de S.A. Alba Fábrica de pinturas Esmaltes y Barnices, en ambas instancias (artículos 71 y 68, segunda parte, del Código Procesal).

Por aplicación del artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se dejan sin efecto los honorarios regulados en primera instancia en los expedientes n° 2527/05; n° 1874/03; n° 8959/01 y n° 7537/00 (acumulante). Con relación a las causas n° 702/03 y n° 11.910/03, pasen los autos a resolver los recursos en materia de honorarios.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese, agréguese copia certificada de la presente en las causas n° 8959/01, n° 703/03, n° 1874/03, n° 2527/05 y n° 11.910/03 y, oportunamente, devuélvanse los autos.

María Susana Najurieta-Francisco de las Carreras