Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-04


Causa n° 975/2007 ACCION MEDICA URBANA Y RURAL SA c/ MEDICUS SA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora GRACIELA MEDINA dice:

I.- Para distinguir los servicios de la clase 44 del nomenclador internacional "Acción Médica Urbana y Rural S.A." -empresa que se dedica a intermediar prestaciones médicas privadas- solicitó el registro de la marca anexa "MediAr" por acta n° 2.495.668, con un logo en celeste y blanco y letras en verde claro (fs. 2, 201/03) para distinguir la tarjeta que permite a su poseedor, hacer uso de las instituciones que contrataron los servicios que ellos brindan.

A la concesión de esta solicitud se opuso "MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA" por considerar que suscitarán confusión con la titularidad de sus marcas "MEDICARD" (acta n° 1.564.780) en clase 42 y "MEDICUS MEDICARD" actas n°s 1.936.006; 1.936.518; 1.936.519 todas ellas incluidas en la clase 44 del nomenclador internacional, designaciones destinadas a identificar la tarjeta que poseen sus afiliados. Mas llevado el conflicto a la instancia de mediación que prevé la ley 24.573, no se obtuvo en ésta resultado positivo (véase fs. 1), por lo que la empresa requirente del signo objetado, promovió la demanda de autos contra "MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA" a fin de que se declarara infundada su oposición (véase fs. 11/13 y ampliación de fs. 69/77vta.); demanda que fue resistida por considerar la emplazada que los signos en pugna eran confundibles al estar referidos a la tarjeta que identifica a los usuarios de servicios de atención médica privada y que, por su semejanza el público consumidor o usuario podía ser inducido a confusión en cuanto al origen del servicio prestado (confr. fs 152/163vta.).

II.- El señor Magistrado de primera instancia, tras recordar los antecedentes jurisprudenciales aplicables al caso, dictó sentencia a fs. 562/566. En ella consideró que -a la actora- le asistía el "interés legítimo" exigido por el art. 4 de la ley 22.362 para obtener el registro marcario protestado y juzgó que los conjuntos enfrentados eran distinguibles en los tres planos del cotejo, esto es, tanto en su aspecto gráfico, como en el fonético e incluso en el plano ideológico. Señaló al respecto que la voz "MEDI", según los informes aportados por el INPI a la causa, era de "uso común" en la clase y por tanto insusceptible de monopolio; extremo éste que la obligaba a tolerar otras marcas de terceros que también la usaran en su conformación, siempre y cuando le adosaran un elemento que les confiriera capacidad distintiva suficiente. En consecuencia, el a quo hizo lugar a la demanda e impuso las costas a la oponente vencida (art. 68 CPCC).

III.- Disconforme con esa decisión, el demandado interpuso el recurso de apelación de fs. 574, que fundó en alzada con el memorial de agravios de fs. 601/612vta, contestado por su adversaria a fs. 614/620. Median, además, recursos sobre honorarios fs. 574, 576, 578, 581, 582 -por altos y por bajos- y agravio del perito contador sobre el mismo tema (fs. 582), contestados a fs. 592.

Las críticas de la recurrente se dirigen a cuestionar -en principio- que el señor juez haya tenido por cumplida la exigencia legal del "interés legítimo" del requirente en tanto la designación solicitada, es confundible con la de su titularidad. Mas su argumento principal está enderezado a demostrar que la marca mixta pedida por acta n°2.495.668 no tiene suficiente "capacidad distintiva" como para que su registro sea autorizado. Refuerza su postura diciendo que el señor Juez, atribuyó a la voz "MEDI" el carácter de uso común, sin tener en cuenta que el elemento que lo acompaña no tiene suficiente personalidad. Agrega que la marca de su adversaria no es claramente distinguible en ninguno de los tres planos del cotejo sonoro, ideológico y gráfico. Y finalmente cuestiona la conclusión del a quo en cuanto atribuyó el uso de la tarjeta a públicos diferentes; y en base a estos argumentos, apela las costas del juicio. Mas la contraparte en su responde, defiende la tesis sostenida por el señor Juez, de conformidad con los desarrollos que desgrana en la pieza de fs. 614/620.

IV.- Examinaré las cuestiones propuestas -acaso sin observar el mismo orden- y en función de que no todas las argumentaciones de la parte hacen al fondo de la cuestión y de que algunas se refieren a aspectos meramente secundarios y desprovistos de proyección jurídica necesaria en la definición del caso y estudiaré aquellos aspectos que estimo "conducentes" para la composición del litigio. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha estimado razonable esta metodología de fundamentación de las decisiones judiciales (confr. doctrina de Fallos: 265:301; 278: 271; 287:230; 294:466, entre muchos precedentes). Y en el análisis de la causa volcaré aquéllas probanzas que tengan incidencia en la asignación de los derechos de cada quien y haré uso de la facultad que me concede el art. 386, segunda parte, del Código Procesal.

Luego de formular algunas consideraciones generales sobre sus discrepancias con lo decidido, la crítica de la recurrente en sus enunciados primeros, está dirigida a cuestionar la decisión del a quo, que le reconoció a la accionante "interés legítimo" para solicitar el registro de su marca "MediAr" en tanto -ese signo- es confundible con la titularidad de sus designaciones "Medicard" y "Medicus Medicard".

En orden a este primer enunciado de los agravios, importa destacar que esta Sala, ha observado tradicionalmente un criterio de amplitud para juzgar si asiste interés legítimo al requirente de un registro marcario, de modo de no trabar el ejercicio de derechos con exigencias de un desmedido formalismo. Y si -como en este caso- el conjunto de elementos probatorios allegados a la causa -que no fueron cuestionados en su oportunidad (art. 403 CPCC)- dan por acreditado que Acción Médica S.A. efectivamente inició sus operaciones negociables en el mercado de la salud durante el año 2003 (fs. 39/43 y fs. 376), y que sus actividades comerciales en ese campo es de 10 años aproximadamente; justifica -sin dudas- admitir su interés legítimo para obtener el registro, siempre y cuando no caiga en otra prohibiciones de la ley. Esta condición de comerciante ya contemplada en el art. 6° de la antigua ley 3975, indica sobradamente que la decisión del a quo fue correcta, y que en base al plexo del material adjuntado en el expediente, efectuó una precisa interpretación del interés legítimo del solicitante. De lo expuesto se deduce por tanto, que corresponde desestimar la queja enderezada a cuestionar el interés legítimo de la actora, para obtener el registro marcario peticionado. V.- Luego de diseñar la síntesis que antecede, es tiempo de abordar el tema de la confundibilidad o inconfundibilidad de las marcas anexas enfrentadas; por un lado la designación "MediAr", acompañada de un logo en celeste y blanco y letras en verde claro que fue solicitada por la demandante para acreditar que su poseedor es su cliente (fs. 2), y por el otro; "MEDICARD" y "MEDICUS MEDICARD" registrada en la misma clase 44 del nomenclador internacional, para distinguir a los afiliados de la mencionada institución. Trasladando estas condiciones al sub examen, cabe entonces preguntarse si pueden coexistir pacíficamente; "MediAr" Vs. "MEDICARD" y "MEDICUS MEDICARD".

Acierta "Medicus S.A." cuando recuerda que para apreciar la confundibilidad entre las marcas, el juez no debe limitarse a un cotejo meramente teórico o abstracto de los signos cuestionados, sino que está obligado a valorar las "circunstancias adjetivas" que especifican el caso, con un criterio realista y ponderando adecuadamente los verdaderos intereses en juego, en resguardo de los consumidores y de las prácticas comerciales libres y honestas (confr. Corte Suprema, Fallo: 237:299).

Y este Tribunal ha admitido en numerosas oportunidades que el modo mas razonable de asegurar la tutela antedicha, es analizando la realidad comercial de los servicios y de los productos en que se desenvuelve el conflicto. En ese sentido, cabe destacar que si bien es cierto que ambas designaciones marcarias están destinadas a individualizar las tarjetas de los usuarios de las instituciones litigantes, no es menos cierto que son de diferente naturaleza y que por su distinta aplicación no estarán dirigidas a un público masivo o indiscriminado.

La empresa "Acción Médica Urbana y Rural" en su objeto social, revelado por la prueba de fs. 38/68, anexo II, y por la pericia contable de fs. 349/347 comprende -entre otros- la administración de convenios de terceros para prestaciones médico asistenciales, la comercialización de planes propios y de terceros a empresas de medicina prepaga e instituciones análogas, es decir que ofrece servicios de intermediación y que fundamentalmente no posee afiliados sino que son servicios que tercieriza para atender las necesidades de las instituciones que los contratan.

Sintetizando: la designación solicitada "MediAr" es para ser aplicada a la tarjeta que acredita que su poseedor, puede usar los servicios de salud que figuran en la nomina de las instituciones que contrataron con "Acción Médica Urbana y Rural". En lo que aquí interesa, no me parece superfluo señalar -como elemento de peso en la formación de juicio- que no son afiliados directos; veamos;

"MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA", presta los servicios de asistencia médica, directamente a sus afiliados, por el sistema privado de medicina prepaga y sus afiliados y -solo ellos- cuentan con la tarjeta "MEDICARD" o "MEDICUS MEDICARD" (ver anexo II de fs. 87/151).

La naturaleza de las tarjetas en conflicto, así como la diferente modalidad de aplicación, carecerá del factor engañoso en el público consumidor en cuanto al origen de los servicios que pretende cubrir, e incluso en cierto sentido funcionan como una garantía para el usuario (art. 2°, inc. a) y b) ley 22.362). Y aunque es grande la popularidad de "MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA", a mi modo de ver, el señor Juez valoró con prudente acierto dichas circunstancias dado una respuesta justa al conflicto planteado, y arribó a un resultado que comparto: los conjuntos en pugna, en el concreto mundo de la salud en que se ambienta la contienda, pueden coexistir pacíficamente, sin mengua para los fines esenciales de la ley en la materia (confr. Fallos 272:290; 279:150, entre otros).

Mas para despejar cualquier duda y para contestar lo que el demandado controvierte de la conclusión del juez que atribuyó a la partícula "MEDI" la calidad "de uso común" en el ámbito marcario que interesa en el caso, argumentando que no tuvo en cuenta que los agregados finales no cumplen con la premisa de que "las partes disímiles tengan una fuerza tal que den por resultado marcas peculiares"; señalo que está al margen de toda duda que la partícula MEDI está ampliamente divulgada en marcas registradas en la clase 44 del Nomenclador oficial. Y está por cierto debidamente acreditado el carácter de "uso común" de la partícula MEDI dato que surge de las planillas remitidas por el INPI y que obran largamente en el sub examen (fs. 211/252).

Siendo ello así, del mismo modo que coexisten con MEDICARD Y MEDICUS MEDICARD un considerable número de marcas que coparticipan del vocablo mencionado, su titular también debe tolerar que la actora registre esa misma parte, que es inmonopolizable y de libre empleo. La natural semejanza sonora y visual que deriva de esa fracción inicial es incomputable a los efectos de determinar la confundibilidad de las marcas por sí solas. Por consiguiente, "MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA" sólo tiene la facultad de exigir que la contraparte asocie, a ese elemento de uso común, una partícula, o un elemento adicional que permita distinguir los conjuntos en cuanto totalidades. Sin que sea admisible, reitero, que la semejanza o similitud confusionista se haga derivar del elemento de libre empleo coparticipado. No cabe pretender, en estos casos, ni originalidades absolutas ni distancias excesivas, pues la sola comunidad (identidad) de la misma partícula o vocablo suscitará -necesariamente- un acercamiento de los signos.

Pues bien, descartando -aunque no absolutamente- la parte no monopolizable o de libre empleo "MEDI", se impone observar si el componente añadido por la actora origina un signo peculiar, dotado de la novedad relativa que exige la ley o más propiamente de la capacidad distintiva que es el sine qua non de una marca de productos y servicios (confr., esta Sala, causas 5710 del 9.9.77; 1934 del 17.5.83; 8695/94 del 10.3.98, entre otras).

Cabe entonces analizar si la partícula final agregada por la actora ("Ar") guarda adecuada distancia con la partícula final del signo oponente ("CARD"), adosadas al prefijo de uso común MEDI. A mi juicio, el único parecido que se da en las designaciones apuntadas es fruto de la coparticipación de esa partícula de uso común. Esa semejanza es incomputable, obrando como ingredientes que delinean marcas disímiles los añadidos restantes. Y es que, en efecto, el elemento que acompañan a la palabra "MEDI" en las marcas encontradas -"Ar" y "CARD"- no tienen un solo ingrediente gráfico o fonético parecido, siendo totalmente distinto "Ar" en un caso; como "CARD" en el otro. Los vocablos que los preceden, aparecen como suficientes para originar marcas "claramente distinguibles" como lo requiere las ley en la materia (art. 3° incs. a y b) y lo ha exigido reiterada jurisprudencia del Tribunal (esta Sala causa 14.172/94 del 19.2.98 y mi voto reciente de esta Sala en causa 991/11 del 30.4.2014).

Esos elementos no coparticipados permiten arribar a la conclusión de que en los terrenos gráfico y fonético la distinción de las marcas en juego, no ofrece dificultades. En consecuencia fuerza es concluir que "MediAr" con logo en colores; (véase fs. 2 y 201) pueden convivir pacíficamente, con "MEDICARD", sin mengua para los fines de la Ley de Marcas: la protección del público consumidor y la tutela de sanas prácticas comerciales (Fallos: 272:290; 279:150). Interesa agregar, a lo dicho, reiterando que es inaceptable en esto casos pretender fundar la confundibilidad en la coparticipación de un "ingrediente marcario de uso común", que la gráfica del logo solicitado presenta una configuración peculiar que permite, desde el punto de vista gráfico, diferenciar con facilidad cada conjunto.

En tales condiciones, gozan de una distancia entre sí que justifica hacer lugar a la demanda, por cese de oposición infundada, tal como fue resuelto en primera instancia.

VI.- En tales condiciones y para contestar el ultimo agravio formulado por la vencida en la expresión de agravios, entiendo que no concurren en la especie circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse del criterio objetivo del vencimiento o derrota adoptado por el art. 68, primera parte, CPCC (confr. causa nº 2178/98 "Segba S.A. en liquidac. c/ Municipalidad de la Plata s/ cobro de pesos", del 21.11.2000, considerando VII y doctrina allí citadas), que doy por reproducidas en mérito a la brevedad y en cuyas consideraciones está desarrollado el principio general de aplicación de las costas al litigante vencido.

VII.- Voto, pues, por la confirmación de la sentencia apelada en lo que fue materia de recurso, con costas de alzada a la oponente.

El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina adhiere a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primera parte, CPCC).

Teniendo en cuenta la naturaleza de asunto, su resultado, las etapas cumplidas y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados se elevan los honorarios de la dirección y representación letrada de la parte actora, doctores Fernando Ariel Scotti Rodríguez, Luis Fernando Ortíz y Carlos Octavio Mitelman a la suma de ... y .. respectivamente. Asimismo, se confirman los emolumentos de los profesionales que intervinieron por la parte demandada, doctores Enrique José Francisco Gatti y Elías Markin, desde que sólo fueron apelados por altos y se eleva la retribución del doctor Aníbal Alberto Sena a la cantidad de . (arts. 6, 9, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432).

En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador Rubén Ángel Plan (conf. fs. 375/378 y vta.) así como la entidad de su informe, se elevan sus emolumentos a la suma de . (art. 3 del Dec. Ley 16.638/57).

Por las tareas en alzada, ponderando el mérito del escrito presentado y el resultado final del recurso se establece la retribución de los doctores Luis Fernando Ortíz y Carlos Octavio Mitelman (confr. fs. 614/620) en la suma de . y . respectivamente. Asimismo se fijan los emolumentos de los doctores Gustavo Aníbal Alberto Sena y Marcelo A. Saavedra