Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-27


Causa n° 7071/2011 PUMA SE c/ PRIMER ROUND SRL s/MEDIDAS CAUTELARES Buenos Aires, 27 de junio de 2014.- AN VISTO: el recurso de apelación interpuesto en fs. 409/458, cuya réplica obra en fs. 510/517, contra el decisorio de fs. 102/103, y CONSIDERANDO:

1. Que el juez a quo al considerar la posibilidad de que la demandada se encontrara utilizando sin autorización la marca constituida por la figura de un puma en posición de salto (remitió a los anexos 5 y 6 de la presentación inicial) ordenó el cese de uso, venta, comercialización e intermediación de todo tipo de calzado que lleve en los mismos, sus cajas, folletería, panfletos y demás material impreso el diseño del felino en posición de salto amparado por los registros identificados en el punto 1 del Párrafo II (del escrito de inicio); cesar en toda publicidad o propaganda en la que se utilice dicha marca y c) retirar en forma inmediata de su página o sitio de internet toda referencia en sus calzados de la marca constituida por el felino en posición de salto.

2. Que el primer agravio de la demandada es sobre la valoración que se hizo para tener por acreditado el requisito de la verosimilitud del derecho. Luego de exponer y analizar los antecedentes de los usos de las marcas registradas y de las de hecho, de las solicitudes marcarias en curso, de la coexistencia en el mercado entre ellas y con los registros de terceros que contienen figuras de felinos; concluye en que la actora no demostró tener derechos suficientes como para acreditar que ostenta algo más que un fumus bonis iuris para lograr anticipadamente una eventual sentencia de fondo a favor de sus intereses, según lo exige la naturaleza de una medida innovativa como la prevista en el art. 50 del Acuerdo Trip´s Gatt.

En segundo término la demandada se considera agraviada porque el juez al no haber delimitado qué se entiende por "felino en posición de salto" parecería que ella estaría obligada a cesar el uso de la marca mixta otorgada por registro (confr. signo en fs. 453 vto., figura 1) en la que luce el dibujo de un felino y por debajo la palabra "jaguar" escrita con características propias y distintivas. Para el supuesto que se confirme la cautelar, entiende que corresponde, y así lo solicita, que se indique si los signos señalados con los números 1 a 7 (ver fs. 453 vtos. y fs. 454) quedan comprendidos en sus alcances.

También cuestiona que se haya tenido por acreditado el peligro en la demora siendo que desde el año 1976 la marca registrada que utilizó coexiste con la de las actoras. Además, alega en el mismo sentido que las marcas de la accionante comparten el mercado desde el año 2005 con los signos de hecho utilizados por ella (que identifica como marcas en sus usos aggiornados -confr., entre otros, los signos en fs. 417), entre los que figuran los dos que fueron objetos de las solicitudes efectuadas en el 2011 y que merecieron las oposiciones de la actora (confr. los dos últimos signos en fs. 456).

Por último, considera que la caución debería elevarse a cinco millones de pesos ya que la medida obstaculiza el normal funcionamiento de una empresa que da empleo directo a 300 personas y a otras 2500 que trabajan como faconeros.

3. Que la actora responde los agravios en los términos que surgen de su presentación en fs. 510/517.

4. Que luego de la lectura de los escritos presentados por las partes para fijar sus posiciones en el litigio debe tenerse por reconocido los siguientes hechos y actos:

a) La actora es titular de las marcas PUMA y de la siguiente figura, registrada en forma aislada y conjuntamente con otras denominaciones:

b) La demandada viene usando con permiso de su titular la marca mixta:

c) Está en curso el trámite de solicitud de la siguiente marca por la demandada, sin que la actora hubiese formulado la oposición en la sede administrativa: d) La demandada solicitó el registro de las marcas que surgen a continuación, con oposiciones planteadas en sede administrativa por la actora:

e) La actora reconoce que la cautelar no alcanza para nada a la figura del felino registrada con la palabra JAGUAR desde 1976 (marca referida en el punto b que antecede). Admite su existencia y la acepta (confr. fs. 514 vto., al final del primer párrafo).

Tampoco plantea objeciones al uso de la marca señalada en el punto c) de este considerando, siempre que la actora la utilice tal como está en la solicitud, es decir conformada por la conjunción de tres elementos: la figura del felino, la palabra JAGUAR y la frase "seguí tu instinto" (confr. 97) 5) Que en la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, por lo que no corresponde desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento. Es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. (Fallos: 320:1633).

Que bajo ese prisma y de acuerdo al análisis de los antecedentes expuestos, tales como los títulos que sustentan a cada una de las posiciones de las partes, los usos anteriores de las marcas en cuestión por ambas contendientes, el cotejo de los signos en pugna y la posibilidad de confusión directa o indirecta del público consumidor; este Tribunal entiende que debe confirmarse la decisión del juzgador en la anterior instancia aunque con la precisión de que tal medida alcanza al uso del signo de un felino en posición de salto en forma aislada. No basta para impedir la proyección de esta decisión la circunstancia de que en otra parte del producto (calzado), de las cajas folletería, panfletos y demás material impreso que se utilice para su distribución o publicidad o de algún otro medio publicitario o de propaganda sea utilizada en forma separada la expresión "Jaguar".

En el sentido señalado procede la aclaración requerida por la demandada en el memorial, en tanto tiende a identificar los alcances de la medida que se trata, ello sin perjuicio de que ante la casuística que se puede presentar en el futuro con los eventuales secuestros de mercadería u otros objetos en supuesta infracción, sea evaluada la aplicabilidad o no del presente decisorio en la oportunidad y en las instancias correspondientes. Así, los signos 6 y 7 (entre los identificados en fs. 453 vta. y 454) serían ejemplos de los que la demandada no puede utilizar hasta tanto duren los efectos de la medida cautelar decretada. Que esta solución es la que mejor se adecua a la coexistencia de los derechos que a la actora le otorga el registro de la marca identificada en el considerando 4.a) (figura del felino en posición de salto).

Lo mismo sucede respecto la demandada que, sin perjuicio de las diferencias que presenta su caso con aquellos regidos por los derechos otorgados por la concesión registral, es quien viene usando con permiso del titular la marca detallada en el considerando 4.b) y quien formuló en sede administrativa las solicitudes de registros de la marcas expuestas en los considerandos 4.c) -sin oposición de la actora- y 4 d) -con oposiciones planteadas en sede administrativa por la accionante-. 6) Que respecto del monto de la caución real exigido como contracautela al actor, la solicitud de elevación de $50.000.- a $ 5.000.000.- alegando como parámetro de los daños y perjuicios la circunstancia que la empresa da empleo directo a 300 personas y a otras 2500, como faconeros, es por demás insuficiente.

En primer lugar, no se ha acreditado esos datos con ningún medio probatorio. Pero aún de comprobarse esa realidad como empleador, lo cierto es que tampoco las cifras denunciadas por sí solas permiten inferir la cuantía del lucro cesante o la de los daños y perjuicios que en la marcha empresaria provocaría la imposibilidad de utilizar el signo objeto de la cautelar.

Sin perjuicio de ello y recurriendo por analogía a las pautas presuntivas para generar convicción de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 163, 2do. párrafo del Código Procesal), de acuerdo a los fundamentos sobre verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora que justifican la decisión cautelar, se considera prudente elevar a doscientos treinta mil pesos ($ 230.000.-) el monto de la contracautela. Por consiguiente, recordando que no es obligación de los jueces examinar todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes sino sólo aquéllos que sean conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivos para la solución de la controversia (Fallos, 310:1835; 311:1191; 320:2289, entre otros), se RESUELVE: Confirmar la resolución apelada en cuanto ordena el cese de uso del signo descripto como "felino en posición de salto" con los alcances precisados en el considerando 5. Aumentar el monto de la contracautela a la suma de doscientos treinta mil pesos ($ 230.000.-). Imponer las costas de esta instancia en el orden causado en atención a que se resuelve haciendo mérito parcialmente de las posiciones de las dos recurrentes (art. 68 del Código Procesal).

Hácese saber a los letrados la vigencia de las normas sobre domicilio electrónico (Acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -B.O. 17-10-13).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI-ALFREDO SILVERIO GUSMAN-GRACIELA MEDINA