Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-11


Causa No. 3757/08 -S.I- "NATURAL ASA C/ NYCOMED GMBH Y OTRO s/ Cese de oposición al registro de marca" Causa No. 9571/08 -S.I- "NATURAL ASA C/ NYCOMED GMBH Y OTRO s/ Cese de oposición al registro de marca" Juzgado N° 11 Secretaría N° 21 En Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2014, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras, dijo:

1) La sentencia de fs. 543/547 rechazó la demanda iniciada por Natural Asa. En consecuencia, declaró fundada la oposición formulada por Altana Pharma AG (luego Nycomed GMBH) al registro de las marcas -TONALIN- y -TONALIN (mixta)-, actas N° 2.562.276 y 2.644.937, para proteger productos de la clase 5. En cuanto a las costas, las impuso íntegramente a la actora vencida.

Para así resolver, el magistrado tuvo en cuenta que: a) es un principio básico que hace a los fines de la ley marcaria que los vocablos sean claramente distinguibles; b) el análisis de los términos -TONALIN- y -TOMANIL-, conducen inmediatamente a reparar que por el número y ubicación de los elementos coparticipados, se dificulta su inmediata diferenciación; c) cuando los vocablos incluyen en su composición elementos comunes en elevado número, los demás deben tener fuerza suficiente como para dar a toda la marca características singulares que la distingan.

2) Contra este pronunciamiento dedujo recurso de apelación la parte actora a fs. 554, quien expresó agravios a fs. 562/569, los que fueron contestados por la parte contraria a fs. 574/585.

En su memorial de agravios, procura la revocación de la sentencia y el rechazo de la oposición deducida por la demandada con costas. A tal fin considera, en síntesis, que: a) el señor juez a quo no tuvo en cuenta la totalidad de los antecedentes aportados a la causa, y b) el cotejo ha sido incorrecto ya que se utiliza un vocablo de uso común, existen marcas semejantes, no hay superposición entre los productos y debe aplicarse el principio de especialidad.

3) En conflicto planteado en autos consiste en determinar si la marca denominativa -TONALIN- limitada a distinguir "suplementos dietarios y complementarios nutricionales para uso médico, complementos medicinales para nutrientes destinados a adultos y niños mayores de cuatro años, vitaminas, sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés" y -TONALIN mixta- que excluye los "tónicos para el sistema nervioso" (ver causa acumulada n° 9571/08), se confunden con la marca denominativa -TOMANIL- (Registro N° 1.624.373) que cubre "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, emplastos, material para vendajes, desinfectantes, agua mineral medicinal, vinos, tónicos medicinales, insecticidas e insectifuegos para uso doméstico".

4) En primer lugar, me interesa destacar que por tratarse de productos de la clase 5 el Tribunal no practica una forma especial de comparación, sino que aplica pautas más o menos severas según la índole y el empleo de los medicamentos, según la libertad y modalidad de comercialización, atendiendo muy especialmente al interés del público consumidor. Desde antiguo esta Sala ha sostenido que el criterio "circunstancial" es el adecuado para comparar signos de la clase 5 (cfr. esta Sala causas 1391 del 12/12/90, voto del Dr. Craviotto, 2961/91 del 17/12/96, 587/97 del 14/03/00, 5324/97 del 6/03/03, 8124/01 del 13/05/04 y 3441/06 del 5/05/09).

Desde este punto de vista, si bien los signos enfrentados son de alcance limitado, considero inaplicable el principio de especialidad ya que además de tratarse de productos de la misma clase, no se desalienta la posibilidad de confusión si la limitación ofrecida -como en el caso- es insuficiente, y la aproximación gráfica y fonética es evidente.

5) Por otra parte, la actora insiste en el uso común de las partículas "TOMA" y "TONA. En consecuencia, entiende que la marca de la demandada debe tolerar mayores acercamientos. Sin embargo, tal circunstancia genera que resulte necesario prestar especial atención al eventual elemento diferenciador que presenten los restantes términos de los signos en conflicto (cfr. esta Sala causas 5267 del 5/08/88 y 587 del 14/03/00 entre otras) a fin de dilucidar si el conjunto pretensor posee (o no) un carácter distintivo del registrado con anterioridad por su oponente.

Sentado ello, tal como estableció el a quo, ponderadas las voces en forma sucesiva en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor (cfr. esta Sala causas 41.858/95 del 22/04/99 y 587/97 del 14/03/00, entre otras): -TONALIN- y -TOMANIL- dejan en la memoria la impresión de una fuerte semejanza.

La similitud gráfica y fonética se evidencia a poco que se repare en que los términos enfrentados poseen cuatro de las siete letras en común en idénticas ubicaciones (TO-A-I), y de las tres restantes dos son comunes, aunque ubicadas en lugares distintos (N y L).

Por lo demás, las voces enfrentadas son de fantasía por lo que resultan completamente neutras desde el punto de vista conceptual o ideológico (cfr. esta Sala causa 3441/06 del 5/05/09).

6) Por último, estimo conveniente recordar que en las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", "cuando detentan una misma naturaleza, o al menos, una naturaleza análoga" (cfr. Otamendi, Jorge "Derecho de Marcas", 8° edición, Abeledo Perrot, pág. 213), como lo son los productos farmacéuticos y nutricionales de marras.

En otros términos, en el "sub examine" la posibilidad de que ambos signos se asocien en la mente del público consumidor suscita un riesgo que debe ser evitado, dando prioridad a la marca registrada con anterioridad. Es aplicable sobre el punto la jurisprudencia que sostiene que, en caso de duda sobre la confundibilidad de los signos, debe ser preferida la marca registrada pues constituye un derecho adquirido por su titular, en tanto la solicitud no excede el campo de la mera expectativa (cfr. esta Cámara, Sala 2, causa 20.903/96 del 12/08/99 y sus citas, entre muchas).

En mérito a lo expuesto, voto porque se confirme la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de agravios, con costas a la vencida (art. 68 del Código Procesal).

La doctora María Susana Najurieta adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de agravios, con costas a la vencida.

Pasen los autos a resolver la materia de honorarios.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese y notifíquese.

Francisco de las Carreras-María Susana Najurieta