Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24


C. 7199/2012/CA1	-I- "Dimare S.A. c/ Productos Mis Ladrillos S.R.L. y otro s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios".

Juzgado N°: 5 Secretaría N°: 9 Buenos Aires, 24 de junio de 2014.- Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 188 -fundado a fs. 190/192, cuyo traslado fue contestado a fs. 194/208- contra la resolución de fs. 167/168, y CONSIDERANDO:

1. La parte actora interpone demanda contra Productos Mis Ladrillos SRL y Lionels SRL a fin de que -en lo principal- se las condene a cesar en el uso de la marca "XPLORER" y a resarcir los daños y perjuicios ocasionados. A tal fin invoca que en 2005 lanzó el producto BLOCKY GALACTICO X-PLORER -sistema de encastre- y que posteriormente advirtió la existencia en el mercado del producto XPLORER MIS LADRILLOS que identifica juguetes de mismo tipo -ladrillos para armar-. Expone que la marca "XPLORER MIS LADRILLOS" fue solicitada por el Sr. H. De Mayolas en la clase 28, a la que se opuso su parte. Añade que solicitó el registro de las marcas "X-PLORER" y "GALÁCTICO X-PLORER" para distinguir productos de la clase 28, a las que se opuso el Sr. De Mayolas. Destaca la capacidad distintiva y el papel preponderante del vocablo "XPLORER" o "X-PLORER". Manifiesta que la prioridad registral que ostenta el Sr. De Mayolas cederá ante los derechos marcarios prioritarios que tiene su parte derivados del uso previo como "marca de hecho".

En este marco, solicita que se intime a las demandadas en los términos del art. 35 de la ley 22.362 (cfr. fs. 39/55).

Ambas accionadas oponen excepción de prescripción y -en lo pertinente- sostienen la improcedencia del incidente de explotación (cfr. fs. 88/114 y fs. 129/156, respectivamente).

2. La resolución apelada difirió el tratamiento de la excepción de prescripción y desestimó el incidente de explotación. En lo atinente a este último aspecto, consideró que las constancias aportadas resultaban insuficientes a fin de dispensar al signo utilizado por la actora la tutela jurisdiccional que jurisprudencialmente se ha reconocido a las marcas de hecho.

3. La actora alega la suficiencia de la documentación acompañada -que menciona- tratándose del ámbito cautelar.

Reconoce que no registró su marca pero señala que el uso por las demandadas del signo cuestionado tampoco está amparado por una marca registrada, toda vez que la solicitud del Sr. De Mayolas recibió la oposición de su parte.

Aduce que no es necesario ser titular de una marca registrada para acceder a la tutela provisoria que contempla el art. 35 de la ley 22.362, puesto que está prevista para las designaciones, que se asemejan a las marcas de hecho, y concuerda con la legitimación que reconoce el art. 4°.

4. En primer lugar cabe recordar que el procedimiento establecido por el art. 35 de la ley 22.362 permite asegurar al titular de una marca registrada una garantía en el caso de que el uso de la marca o designación, cuyo cese se persigue, ha de continuarse durante la sustanciación del juicio. Así, el llamado incidente de explotación no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que habrá de responder por los eventuales daños por la continuación en el uso de la marca durante la sustanciación del juicio (cfr. esta Sala, causas 2540 del 15/5/92, 7488 del 2/11/93, 8308 del 12/11/93, 5758 del 16/6/94, 22936/94 del 29/6/95, 21425 del 17/10/96, 125 del 27/2/97, 6041/97 del 15/9/98, 2025/98 del 11/5/99 y 3952/99 del 6/4/2000; Sala II, causa 394 del 18/12/92). Este instituto debe ser interpretado concordantemente con lo dispuesto en las normas procesales atinentes a las medidas cautelares, desde que, en definitiva, ésta es por su naturaleza su esencia y finalidad (cfr. Sala III, causas 17.778/94 del 3-10-96 y 1753/98del 23-3-99; Sala II, in re "Lagarde" del 26-9-95).

5. Ello sentado, cabe precisar que no están controvertidas en esta instancia la solicitud de la marca "XPLORER MIS LADRILLOS" presentada por quien habría autorizado el uso a las demandadas -Sr. H. De Mayolas- y las posteriores solicitudes de los signos "X-PLORER" y "GALÁCTICO X-PLORER" por la actora, todas para distinguir productos de la clase 28. Tampoco discrepan las partes en cuando a la existencia de oposiciones cruzadas entre los solicitantes en relación con todas ellas.

Asimismo, la documentación aportada acredita prima facie la identificación de productos con el conjunto "Blocky Galáctico X-Plorer" (cfr. Anexos 1 y 2 -catálogos de productos- y Anexo 7 -cajas-reservados a fs. 57), que la accionante indica como pertenecientes a la categoría "Blocky Galáctico" de su línea de productos "Blocky" (cfr. fs. 45 y Anexo 3 -ejemplar de la Revista Juguetes de mayo de 2005- reservado a fs. 57) y la utilización del conjunto "Xplorer Mis Ladrillos" por las demandadas para identificar productos (cfr. ejemplares de la Revista Juguetes acompañados por las partes como Anexo 8, reservado a fs. 57 y Anexo II, reservado a fs. 115).

En las circunstancias expuestas, no cabe tener por acreditada la verosimilitud del derecho, por lo que la resolución debe ser confirmada, sin que sea necesario ingresar en consideraciones relativas a aspectos vinculados con la cuestión de fondo, que resulta improcedente en este estadio procesal (cfr. esta Sala, causas 4164 del 8/7/93, 22936 del 29/6/95, 1889/97 del 9/12/97 y 2778/00 del 18/5/00).

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas a la vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Difiérese la regulación de honorarios hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Se tienen por constituidos los domicilios electrónicos informados por la actora y la demandada en el cuit 20109839451 (fs. 190) y cuit 20118155697 (fs. 194), respectivamente (Ac. CSJN 38/13).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta-Ricardo V. Guarinoni-Francisco de las Carreras