Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-26


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa nº 5.740/12/CA1 "Incidente de Apelación en autos: "Salierno Juan c/ Provefarma SA s/ cese de uso de marca" Buenos Aires, 26 de junio de 2014.

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos tanto por la actora como por la demandada contra la resolución de fs. 126/127 (fs. 128 y fs. 143, concesiones de fs. 129 y fs. 144), las expresiones de agravios de fs. 138/138vta. y fs. 148/148vta., y las contestaciones de fs. 145/146 y 151/151vta., y CONSIDERANDO:

I. A fin de esclarecer los términos del conflicto que ha de resolver la Sala, hay que considerar lo siguiente:

a) La actora inició demanda contra la firma Proverfarma S.A. por cese de uso de la marca "DELGAX" y todas las variantes que contengan el término "DELGAX". Sostuvo que aquélla se encuentra comercializando -en las cadenas de "Farmacias Farmacity" y "Farmacias del Dr. Ahorro"- suplementos dietarios destinados al control del peso, bajo la denominación "DELGAX", la cual resulta confundible con su marca registrada "DESGRAS" y sus variantes.

Adujo -en síntesis- que ha desarrollado una prestigiosa y reconocida línea de suplementos dietarios destinados al control del peso que gira en torno de la marca "DESGRAS"; como así también, que tiene registradas otras marcas que incluyen el término "DESGRAS", tales como DESGRAS PLUS, DESGRAS SIMPLE, DESCRAS GYM, cuyos productos destacados son: "DESGRAS", "DESGRAS COMPLEX", "DESGRAS BURNER FAT", "DESGRAS BATIDO" y "DESGRAS PIEL NARANJA".

b) A fs. 114 solicitó se intime a la demandada en los términos del artículo 35 de la ley 22.362, a fin de que manifieste si continuará con la explotación de la marca "DELGAX" y todas las variantes que contengan el término "DELGAX", aplicada a suplementos dietarios.

Además, a fin de la fijación de la caución que correspondiere, requirió el libramiento de sendos oficios para obtener información sobre el precio de venta al público, utilidades adquiridas y comercializadas, y costos de publicidad de los productos en cuestión.

c) La demandada manifestó que continuará con la explotación de sus marcas y productos objetados en estos obrados (ver fs. 170, punto VII).

II. El magistrado de primera instancia hizo lugar al pedido de la actora con apoyo en el artículo 35 de la ley 22.362, estableciendo una caución de $30.000 a cargo de la demandada.

La decisión fue apelada por ambas partes.

La actora cuestionó el monto de la caución fijada por el a quo pidiendo su elevación, por considerarlo excesivamente bajo. Sobre el particular entendió que la suma llegaba a cubrir un mes de explotación comercial, y destacó el valor de las unidades vendidas en el año 2012 (fs. 138/138vta.).

La accionada cuestionó la procedencia del incidente de explotación planteado en autos y, a todo evento, pidió que se reduzca el monto de caución fijado (fs. 148/148vta.).

III. Recurso de la demandada:

Como es sabido, el artículo 35 de la ley 22.362 le permite al titular de una marca registrada asegurarse una garantía si el demandado decide continuar usando la marca cuestionada durante la sustanciación del juicio (conf. Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", quinta edición actualizada y ampliada, pág. 296, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003).

En tal sentido, no le asiste razón al apelante en su planteo porque las circunstancias expuestas en el escueto memorial presentado, no constituyen un obstáculo para que el actor haga uso del derecho previsto en el art. 35 de la ley marcaria.

El único requisito que prevé la ley es que el peticionario revista la calidad de demandante, es decir, que sea actor en un juicio por cese de uso (esta Sala, causa nº 2.986/07 del 17.04.07; Sala II, causa nº 791/01 del 18.07.02).

Al incidente de explotación previsto en esa norma le son aplicables -por analogía- los principios y disposiciones que rigen las medidas precautorias, debido a la afinidad existente entre ambos institutos. Por lo tanto, en lo que se refiere a la verosimilitud del derecho, hay que tener en cuenta que la parte actora acreditó ser titular de las marcas "DESGRAS" y, no obstante que esa titularidad y la infracción marcaria denunciada son extremos que se encuentran controvertidos por la contraria, sus agravios se refieren a cuestiones que deberán ser dilucidadas al momento de dictarse sentencia definitiva. En atención a ello, y a que existen elementos objetivos que autorizan a concluir en que la actividad desplegada por la demandada no es ajena al rubro al que se aplican las marcas de la actora, corresponde tener por verificado el extremo en análisis, máxime cuando el uso en disputa podría acarrear consecuencias negativas para el público consumidor y las sanas prácticas comerciales (conf. esta Sala, causa n° 3.239/07 del 11.11.08).

Con respecto a la procedencia y entidad de la caución fijada (conf. art. 35, primer párrafo, de la ley 22.362) cabe desestimar el planteo del recurrente. Ello es así porque la ley expresamente dispone que: "En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o designación, el demandante puede exigir al demandado caución real" (art. 35 cit.). Es decir, que la tesis del apelante choca contra el claro texto de la norma (conf. CSJN, doctrina de Fallos: 120.372).

Por otro lado, la demandada no aportó elementos fehacientes que hagan pensar que la suma fijada por el Juez es exorbitante.

En virtud de todo lo expuesto, el recurso de la accionada no puede prosperar.

Recurso de la actora:

El artículo 35 de la Ley de Marcas le confiere al actor el derecho a obtener una suma de dinero en concepto de caución real si el demandado no cesa en el uso de la marca cuestionada.

El procedimiento establecido en la norma citada funciona como una garantía aplicada al resarcimiento de los eventuales perjuicios derivados del uso del signo en conflicto. Ella es exigida en caso de que el supuesto infractor opte por continuar en el uso durante la tramitación del juicio.

Establecido lo anterior, cabe abordar la queja concerniente a la entidad de la caución establecida. Ponderando que para la fijación del monto el a quo tuvo en cuenta, además de la verosimilitud en el derecho de la actora, la entidad económica de los intereses en juego y, que a esos efectos, la accionante aportó prueba para justificar esa fijación (ver 114, punto III e informes de fs. 94, 117 y 122), este Tribunal estima conveniente elevar el monto fijado en primera instancia en concepto de caución a la suma de $ 100.000.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: mantener la resolución apelada en lo principal que decidió y elevar el monto de caución fijado a la suma de pesos cien mil ($ 100.000).

Las costas de esta instancia se imponen al vencido (arts. 68 y 69 del Código Procesal). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para el momento de la sentencia definitiva.

"Hágase saber a los letrados que deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordada CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-)".

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo