Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-04


Causa n° 2337/2008 VIDALAC SA c/ LACTEOS VIDAL SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI dice:

I.- Vidalac S.A. inició demanda contra Lácteos Vidal S.A. a fin de que se declare infundada su oposición al registro de la marca "LACTOVIDA".

Relató que solicitó ante el I.N.P.I. el registro de la marca "LACTOVIDA" (& diseño), Actas N° 2.568.143/144/145/146 y 2.568.148 en las clases 5, 29, 30, 35 y 40 y Acta N° 2.568.147 en la clase 39 del Nomenclador Internacional, y que en esa oportunidad la ahora demandada se presentó deduciendo oposición, sin fundarla adecuadamente.

Continuó su relato diciendo que luego de varias etapas de negociación en sede administrativa y frente a la irreductible posición que tomó la accionada, se inició sin éxito el proceso de mediación previa que marca la ley, luego de lo cual se vio obligada a iniciar la presente acción.

En una presentación posterior en la que se amplió la demanda (conf. fs. 149/57 vta.) la actora puntualizó que las protestas de la accionada se fundaron en que la marca que pretendía registrar su empresa tendría estrecha relación con el nombre comercial "Lácteos Vidal".

Se refirió a la inconfundibilidad de ambos signos marcarios en pugna, destacando que al tratarse de conjuntos mixtos, de cierta complejidad en sus diseños gráficos, se establece en el campo visual la posibilidad de una fácil distinción de cada uno de los respectivos conjuntos.

Agregó, además, que las marcas enfrentadas tienen un contenido preciso por cuanto la marca solicitada "LACTOVIDA" constituye una variante invertida del nombre social y comercial de la actora (Vidalac) y que es clara y precisa su referencia conceptual a un "lácteo para la vida", y, por su lado, la marca oponente "LACTEOS VIDAL" no sólo se remite concretamente a la denominación social de la demandada sino que también es claro que conceptualmente hace referencia a productos lácteos elaborados o comercializados por alguien de nombre "VIDAL", apellido que se destaca frente al vocablo meramente indicativo "Lácteos".

Sostuvo que el encuadre jurídico apropiado resulta del mencionado "principio de especialidad", es decir aquél que determina que los derechos del titular de un signo (en este caso una denominación social/comercial) a formular una oposición se agotan en los productos o servicios que efectivamente se encuentren amparados por dicho signo, por lo que, aplicando los principios enunciados, no existen posibilidades ciertas de confusión en términos de razonabilidad entre la actividad que desarrollaría la oponente bajo su denominación comercial "Lácteos Vidal S.A." (venta de productos lácteos) con los servicios incluidos en las clases 35 (publicidad y negocios), 39 (transporte, embalaje y almacenaje) y 40 (tratamiento de materiales) para los cuales, entre otros, han sido solicitadas sus marcas.

Destacó, asimismo, que su empresa utiliza desde hace varios años la marca "LACTOVIDA" para distinguir un producto específico de su actividad mercantil, coexistiendo en el mercado en forma efectiva y pacífica con la designación "Lácteos Vidal" sin que hasta ese momento se produjera algún caso de confusión.

II.- A fs. 203/204 vta. se presentó Lácteos Vidal S.A. oponiendo excepción de defecto legal., de conformidad con lo previsto en el artículo 347, inc. 5) del Código Procesal, en virtud de que, según sus dichos, la actora omitió adjuntar, al momento de proceder a notificar la demanda, copia del escrito de inicio de la acción, copia del poder que le confiriera a su representante y acta de la audiencia de mediación.

III.- A fs. 257/70 vta. la accionada contestó la demanda, negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos.

Reseñó que Lácteos Vidal S.A., con más de 40 años de trayectoria en el mercado de los productos lácteos, inició sus actividades en julio de 1966, fundada por el señor Vidal Bada Blanco.

Recordó que su usina láctea recibe aproximadamente 80.000 litros de leche por día, provenientes de vacas holando argentinas de primera calidad, y de esa cantidad 25.000 litros son de sus propios tambos, produciendo en su planta de última generación en Carlos Casares, los más variados tipos de quesos, de pastas duras, semiduras y blandas, elaboración controlada por un laboratorio especializado que le permite ofrecer excelentes productos de alta confiabilidad.

Puntualizó que en Capital Federal se encuentra su planta en la que se completa la producción de muzzarella, sus cámaras frigoríficas y sus oficinas administrativas, desde donde se controla la comercialización y distribución de todos sus productos, utilizando modernos sistemas informáticos.

Aseveró que para una mejor comprensión, y teniendo en cuenta que la actora utilizaría su marca para identificar una "leche en polvo", cree necesario señalar cuáles son los principales productos y servicios que distingue cada una de las clases en las que fueron solicitadas las marcas de la actora: clase 5: leches, albuminosa, azúcar de leche, leche malteada para uso médico, leche de almendras para uso farmacéutico; clase 30: helados comestibles y otros a base de leche; clase 35: publicidad, gestión de negocios y otros; clase 39: transporte y almacenaje de mercaderías; clase 40: tratamiento de materiales, llegando a la conclusión de que cada una de las clases en las que fueron solicitadas las marcas de la actora poseen una clara vinculación con el área de los productos lácteos.

Afirmó que se advierte de inmediato que los signos enfrentados resultan casi idénticos: "LACTEOSVIDAL" y "LACTOVIDA", por lo que consideró que de aceptarse el registro de las marcas "LACTOVIDA" se habilitaría a la parte actora a elaborar, usar y comercializar productos lácteos que resultan claramente confundibles con la designación "LACTEOS VIDAL" y con su marca "VIDAL".

Insistió en que tanto desde el punto de vista fonético como ideológico las marcas son confundibles, recordando que basta que la similitud de las marcas se dé en uno de los tres campos: gráfico, fonético y/o ideológico, para determinar la confundibilidad de los signos.

Expresó que tiene la plena convicción de que la contraria pretende utilizar una marca cuasi idéntica a la designación comercial y marca que posee su empresa para comercializar los mismos productos que fácilmente dará lugar a confusión en el público consumidor.

IV.- La señora Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Vidalac S.A. contra Lácteos Vidal S.A., declarando infundadas las oposiciones deducidas con respecto a las solicitudes de registro de las marcas "LACTOVIDA" (& diseño gráfico) pedida mediante Actas N° 2.568.143/144/145/146, 2.568.148 y Acta N° 2.568.147 en las clases 5, 29, 30, 35, 40 y 39, imponiendo las costas a la demandada.

V.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 685), cuyos agravios lucen a fs. 703/714 vta., el que fuera contestado a fs. 716/27. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 680, 682, 685 y 685 vta.) los que serán tratado por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.

VI.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) la señora Juez "a quo" se ha limitado a cotejar en forma abstracta los signos enfrentados, realizando afirmaciones meramente dogmáticas e incluso desmembrando artificialmente la marca "LACTOVIDA" solicitada por la contraria sin tener en cuenta las circunstancias adjetivas de la causa, tales como la actividad de ambas partes; b) la señora Juez de primera instancia sostiene que no hay posibilidad de confusión entre la marca "LACTOVIDA" y la designación comercial "LACTEOS VIDAL"; c) la sentenciante juzga erróneamente que su empresa pretende el monopolio de la palabra "LACTEOS"; d) la señora Juez "a quo" omite analizar las marcas enfrentadas en su conjunto y tal como han sido solicitadas y concedidas; e) pese a que ambas firmas desarrollan la misma actividad comercial y los signos en pugna distinguen los mismos productos, la sentencia apelada sostiene que dichas circunstancias son insuficientes para decretar la confundibilidad de los signos y f) aun cuando la sentencia recurrida señala en reiteradas oportunidades que en el supuesto de aparecer dudosa la solución se debe volcar la protección sobre la marca registrada, pues ésta constituye un derecho adquirido, mientras que el signo objetado no pasa del terreno de la mera expectativa, resuelve de manera contraria, afectando seriamente la protección de su marca en beneficio de una mera expectativa.

VII.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero "conducentes" para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal).

VIII.- Quiero recordar que la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado. Este rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean (conf. Sala III, causa 2218/93 del 28.10.97, entre muchas otras)).

En este sentido lo han asimilado Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas ("Derecho de Marcas", T. I, pág. 28 y 29, Editorial Heliasta SRL) al decir que: "la función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. Sobre esta base, la marca cumple su función de tal en virtud del derecho exclusivo del que goza su titular respecto de su uso. En razón de ese derecho, el público está autorizado a suponer que la marca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de éste. El derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin autorización de su titular. Ese empleo supone violar la función identificatoria de la marca, pues ésta ya no habrá sido colocada con consentimiento de su propietario".

En función de lo expuesto, debo señalar que las relaciones que se originan al amparo del derecho marcario son complejas y generan un cúmulo de cuestiones no resueltas definitivamente. Por ello es imperioso recordar siempre que el derecho marcario tiene como norte la protección a los servicios o productos distinguidos por una marca y la tutela del interés de la comunidad a una actividad industrial y comercial ordenada.

IX.- Por otra parte, y en términos generales, es pertinente señalar que el requisito esencial para que un signo sea registrable como marca -palabra, dibujo, combinación de ambos, emblemas, envoltorios y envases, letras y números, frases publicitarias, relieves (art. 1º, ley 22.362)- es que posea intrínsecamente "capacidad distintiva" y no se encuentre prohibido su registro; y se entiende que se halla dotada de esa aptitud cuando puede desempeñar el rol de elemento diferenciador e individualizador de productos o servicios, es decir, precisamente cuando distingue (confr. esta Sala, causa 6767/1998 del 16.6.05, considerando IX), Mas es oportuno recordar que, cuando las marcas son evocativas, puede suceder -y así lo ha decidido reiterada jurisprudencia- que su "capacidad distintiva" se resienta o debilite y de allí que, muchas veces, hayan sido valoradas como "marcas débiles", porque todo productor o comerciante tiene el derecho, el mismo derecho, de evocar en sus signos marcarios las características u otros aspectos del producto o servicio, de modo que está en cierto sentido obligado a tolerar la irrupción de otras marcas que evoquen similares extremos (confr., v.gr., Sala I, causa 4169 del 5.9.86; esta Sala II, causa 6332 del 21.3.89).

X.- Atendiendo a la función de las marcas y al propósito de reglamentar en forma razonable el ejercicio del comercio -evitando injustificados monopolios o privilegios-, ha sido cohibido el registro de las voces necesarias para designar el producto, de aquéllas que -no siendo indispensables a ese fin- hayan pasado a ser las usualmente empleadas para referir la naturaleza del artículo, y de las que fueran claramente indicativas del producto que tienden a identificar, de su naturaleza o de sus propiedades (en ese sentido ver Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 195:42; 205:475, entre muchos otros). La inscripción de marcas que tengan carácter evocativo ha sido aceptada, pareciendo indudable que ellas no vulneran los principios expuestos, ya que una marca no deja de ser novedosa -y en consecuencia registrable- porque posea fuerza meramente evocativa, sea del artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades. Siempre que, claro está, no haya pasado a ser la designación genérica del producto que se desea proteger, ni exista una relación necesaria entre la marca y el producto (esta Sala, causas 9249 del 24.11.92, 1566/03 del 27.4.09, entre muchas otras), supuestos ambos vedados por la ley 22.362.

XI.- Parece claro, a primera vista, que en el caso que me ocupa los signos enfrentados "VIDALAC" y "LACTEOS VIDAL" están formados por vocablos que evocan las características de los productos que comercializan: "LAC" y "LACTEOS", si bien en la designación comercial de la oponente surge en forma absolutamente explícita y en la marca que pretende registrar la actora resulta una fantasía, una desinencia de naturaleza débil, que bien podría referirse a otro tipo de productos si no estuviera destinada a identificar un derivado lácteo.

Esta circunstancia le confiere al consumidor, de antemano, la idea de lo que está adquiriendo y una de sus características más salientes convierte a ambos signos en débiles, es decir que el titular de una asignación de esta clase ya registrada tendrá que aceptar o no podrá impedir que otras posteriores también evoquen las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas porque todos los titulares tienen derecho a evocar las propiedades de sus productos (conf. Sala III, causa 8093 del 13.12.91, entre otras).

Ello así, la Jurisprudencia ha señalado que la calidad de uso común en una clase puede derivar de la existencia de otras marcas registradas en esa clase que lleven la misma raíz o terminación, como también del hecho de que las radicales o desinencias sean evocativas de productos o de algunas de sus propiedades o de sus componentes o de su finalidad (conf. esta Sala, causas 8695/94 del 10.3.98; en el mismo sentido Sala I, causa 819 del 24.8.71; Sala III, causa 553/96 del 11.10.02); criterio que es enseñado también por caracterizada doctrina, como lo revela el siguiente párrafo: "son así denominadas (alude a las partículas de uso común) por una de dos razones, o por estar contenidas en varias marcas o bien por ser evocativas de producto o de alguna de sus características. Esto la hace del uso común porque cualquiera podría incluirla en una marca, siempre que fuera inconfundible de otras anteriores (confr. OTAMENDI, J., "Derecho de marcas", 2ª. ed., p. 67, parágrafo 2.1.23).

Analizado lo expuesto, advierto que los ejemplos abundan en todas las clases, y que es habitual que el titular de una marca agregue una raíz o desinencia que evoque las propiedades o características del producto que desea identificar. Es así que viene a mi mente en este momento la marca "PETRILAC", que alude claramente a un producto que contiene petróleo o alguno de sus derivados, signo marcario que además posee la terminación "LAC" -como en el caso que me ocupa- que no evoca un producto lácteo, como es lógico, sino con seguridad a una laca que reviste pisos de madera.

XII.- En este particular contexto, no es razonable asumir que el público vaya a confundir el producto que pretende explotar la actora con la marca "LACTOVIDA" (& diseño) -leche en polvo- con los que expende "LACTEOS VIDAL S.A." -variados tipos de quesos, de pastas duras, semiduras y blandas- en diversos comercios y supermercados. Los signos son lo bastante diferentes como para evitar asociación en cuanto al origen de los productos, al tiempo que autorizan a descartar un propósito de competencia desleal (conf. Sala III, doctr. de la causa 11.598/04 del 19.9.12).

Y si a ello se le agrega la circunstancia de que la designación comercial de la demandada está compuesta por el nombre del fundador de la empresa (Vidal Bada Blanco), de reconocida trayectoria en el mundo (basta consultar diversas páginas en Internet como así también la prueba agregada a estos autos), sólo cabe concluir en que cada uno de los signos enfrentados tiene suficiente aptitud distintiva como para evitar todo riesgo de confusión directa o indirecta entre ellos.

XIII.- Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal).

El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).	La doctora Graciela Medina por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni adhiere a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: se confirma la sentencia de fs. 671/77 vta., con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elevase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, doctores Juan Carlos Enrique Brandan y Juan Alberto Boari, a la suma de pesos . y de pesos . respectivamente. Asimismo elevase los de la dirección letrada y representación de la demandada, doctores Juan Bautista Vicetto y José María Vicetto a la suma de pesos . y de pesos ., respectivamente (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432).

Ponderando el carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador señor Roberto Pulpeiro, así como también la entidad y mérito de su dictamen, confirmase sus emolumentos, desde que sólo fueron apelados por altos (art. 6° del decreto-ley 16.638/57).

Los honorarios de la mediadora, doctora Raquel Elena Lerer, se reducen a la suma de pesos . (conf. decreto 1467/11, Anexo III, artículo 1°, inciso f).

Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regulase los honorarios del doctor Juan Alberto Boari en la suma de pesos .. Asimismo fijase en las sumas de pesos .y de pesos .los emolumentos de los doctores Juan Bautista Vicetto y José María Vicetto, respectivamente (art. 14 del arancel vigente).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13 Regístrese, notifíquese y devuélvase.- RICARDO VÍCTOR GUARINONI-GRACIELA MEDINA