質問: 最後の拒絶理由通知後の補正に関して 下記のような事例に対して、最後の拒絶理由通知後の補正に関し、ご教授いただけませんでしょうか? 出願時の請求項1は、 請求項1:a+b この請求項1に対して、審査官から進歩性違反(29条2項)の最初の拒絶理由通知がきたので請求項1を、 請求項1’:a+b+d(出願当初明細書に、a+b+dの記載はあるが、a+b+dの記載はない。dはdの上位概念とする) と補正した。しかし、その後、新規事項追加(17条の2第3項)であるとして最後の拒絶理由がきた。 この場合の補正できる範囲はどのようになるのでしょうか? 最後の拒絶理由通知後の補正は、最初の拒絶理由通知後の補正制限に加えて、限定的減縮等の補正制限(17条の2第5項、6項)が加わると思いますが、この場合、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければならないのでしょうか?それとも(出願時の)請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよいのでしょうか? 例えば、請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよいのであれば、 請求項1’’:a+b(ただし、bはbの下位概念。a+bは出願当初明細書に記載あり) のような補正が認められると思いますが、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければならないのであれば、上記のような補正は限定的減縮に該当せず、例えば下記のような補正をするしかないと考えています。 請求項1’’:a+b+d(ただし、dはdの下位概念。a+b+dは出願当初明細書に記載あり) 以上よろしくお願い致します。
回答: 弁理士です。 限定的減縮の判断は、直前の請求項との対比で行われます。 従って、ご質問の状況では、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければなりません。 審査基準には以下のように記載されています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part3chap0.html#name_3 4.2 限定的減縮に適合する要件javascript:void(0); 特許請求の範囲の補正が第17条の2第5項第2号に該当するためには、次の要件を満たさなければならない。 (2) 補正前の請求項に記載された発明(以下「補正前発明」という)の発明特定事項の限定であること。