Citation: 4C.31/2004 08.11.2004 E. 4

4.1 Die Vorinstanz schloss, aufgrund der mangelnden Berühmtheit der Marke "RIESEN" beschränke sich ihr Schutz auf eingetragene gleiche oder gleichartige Waren. Die Marke der Klägerinnen sei für die Klasse 30 eingetragen, d.h. für Süsswaren wie zum Beispiel Schokolade; der Zweck der Gesellschaft des Beklagten (Riesen GmbH) bestehe hingegen in der Beratung, Planung und Implementierung von Informatiklösungen im Liegenschafts- und Wertschriftenhandel usw. Die Vorinstanz hat verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 OG), es gebe keinerlei Anhaltspunkte, dass der Beklagte seine Website für Süsswaren zu verwenden gedenke; deshalb erübrige sich auch die Beantwortung der Frage, ob beim Beklagten überhaupt eine markenrechtliche Benutzung des Zeichens "RIESEN" gegeben sei. Die Klägerinnen bringen dagegen vor, bereits die Registrierung eines Domain-Namens sei als markenrechtliche Gebrauchshandlung aufzufassen und stelle eine Markenrechtsverletzung dar. Der Verbotsanspruch von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG greife nämlich insbesondere dann, wenn das Zeichen nicht produktbezogen verwendet werde. 4.2 Art. 13 Abs. 1 MSchG räumt dem Inhaber einer Marke das ausschliessliche Recht ein, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Er kann anderen verbieten lassen, dasselbe Zeichen zu gebrauchen, namentlich dieses auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG; BGE 126 III 322 E. 3a). Wie die Klägerinnen zutreffend ausführen, dient diese Bestimmung dem Schutze vor besonderen Verwendungsformen, insbesondere wenn das Zeichen nicht produktbezogen verwendet wird (Willi, Kommentar MSchG, N 38 zu Art. 13 MSchG; Marbach, SIWR III, S. 201 f.). Die Klägerinnen übersehen aber, dass die Verbotsrechte von Art. 13 Abs. 2 MSchG nach dessen Wortlaut sowie nach Lehre und Rechtsprechung nur gegenüber Zeichen gelten, die unter einem relativen Ausschlussgrund im Sinne von Art. 3 MSchG leiden (David, a.a.O., N 10 zu Art. 13 MSchG; Marbach, SIWR III, S. 195; Baudenbacher, a.a.O., N 130 zu Art. 3 lit. d UWG; BGE 122 III 382 E. 3a, mit Hinweis). Eine der drei kumulativen Bedingungen von Art. 3 Abs. 1 MSchG ist, dass das fragliche Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist (BGE 128 III 96 E. 2). Mangels einer solchen Bestimmung auf Seiten des Beklagten hat die Vorinstanz bundesrechtskonform geschlossen, die Klägerinnen könnten das beantragte Verbot nicht auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG stützen. Im Übrigen gilt entgegen der Ansicht der Klägerinnen die blosse Registrierung eines Domain-Namens ohne tatsächliche Ingebrauchnahme nicht als ein das Markenrecht verletzender Gebrauch im Sinne von Art. 13 MSchG (Pedrazzini/Pedrazzini, a.a.O., N 4.33; Bähler/Lubich/ Schneider/Widmer, Internet-Domainnamen, Zürich 1996, S. 92 f., 100; so auch das Urteil des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen vom 15. März 1999, E. 7.1, in sic! 1/2000 S. 24 f.). 4.3 Aufgrund des Ausgeführten ist auch der Verweis der Klägerinnen auf das Urteil des Bundesgerichts 4C.377/2002 unbehelflich. Jenes Urteil hielt zwar fest, dass für die Verwechselbarkeit zweier Domain-Namen einzig und allein auf den Wortlaut der Internet-Adressen abzustellen ist - d.h. ohne Rücksicht auf den Inhalt der jeweiligen Websites und die darauf angebotenen Dienstleistungen (Urteil 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003 E. 2.2.). Indessen waren in jenem Fall die von den Parteien angebotenen Waren und Dienstleistungen identisch. Das Bundesgericht konnte daher ohne auf die von Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG verlangte Tatbestandsvoraussetzung der Gleichheit oder Gleichartigkeit der Marken Bezug zu nehmen, den angefochtenen Entscheid als bundesrechtskonform bezeichnen. Die Klägerinnen übersehen, dass die bundesgerichtliche Erwägung, wonach es keine Rolle spiele, ob die auf einer Website aufgeführten Dienstleistungen von jenen des Markeninhabers verschieden seien, im Zusammenhang mit der Prüfung der Verwechselbarkeit erfolgte. Der in dieser Erwägung zitierte - von den Klägerinnen ebenfalls angerufene - BGE 128 III 353 bezog sich zudem auf den Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB und nicht auf den markenrechtlichen Schutz gemäss Art. 13 MSchG; ebenso verhält es sich bezüglich des von den Klägerinnen zusätzlich angeführten BGE 128 III 401. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5 S. 403, mit Hinweisen). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die spezifischen Markenrechts-, Namensrechts- oder Firmenrechtsbestimmungen dem jeweils Berechtigten den gleichen Schutz gewähren (Streuli-Youssef, SIWR V/1, S. 142; Baudenbacher, a.a.O., N 43 zu Art. 3 lit. d UWG). Die Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Normen sind unterschiedlich ausgestaltet; z.B. sind die Tatbestandsvoraussetzungen - und damit auch die Schutzbereiche - von Art. 29 Abs. 2 ZGB und Art. 13 Abs. 2 MSchG nicht dieselben. Die Verwechslungsgefahr und die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen der jeweils angerufenen Schutznormen sind daher stets auseinander zu halten. Die Klägerinnen verkennen diese Zusammenhänge (vgl. dazu auch Marbach, a.a.O., S. 112). Sie gehen fehl in der Annahme, bei der Prüfung der Tatbestandsmässigkeit sei ebenso wie bei der Verwechslungsgefahr die Frage der Warenähnlichkeit irrelevant.