Citation: 4C.258/2004 06.10.2004 E. 3

3.1 Die Vorinstanz ging zutreffend davon aus, dass die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die klägerische Marke beansprucht wird, allein nach dem hinterlegten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren klägerischen Marke zu beurteilen ist, da für diese die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG noch nicht abgelaufen ist (Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 37 zu Art. 3 MSchG). Sie stellte insoweit unbestritten fest, dass die Marken YELLO und YELLOW ACCESS AG von den Parteien für identische oder zumindest verwandte Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden. So könnten die angesprochenen Durchschnittsverbraucher, bei denen es sich nicht durchwegs um Fachleute handeln dürfte, durchaus zur Ansicht gelangen, dass die von der Beklagten angepriesenen Waren und Dienstleistungen angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten auch aus dem Betriebe der Klägerin stammen könnten. An die Unterscheidbarkeit der im Streit liegenden Marken seien damit erhöhte Anforderungen zu stellen. 3.2 Die Klägerin macht geltend, die Vorinstanz habe damit einen unzutreffenden Massstab an die Unterscheidbarkeit der im Streit liegenden Marken angelegt, sei doch nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Fall identischer Waren- bzw. Dienstleistungsgattungen ein besonders strenger Massstab anzulegen. Es trifft zwar zu, dass das Bundesgericht nach der vorstehend (Erwägung 2) wiedergegebenen Rechtsprechung die Anwendung eines besonders strengen Massstab verlangt, wenn die Marken für identische Produkte beansprucht werden. Indessen ist der Vorinstanz trotz ihrer abweichenden Wortwahl im Ergebnis nur dann eine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn die in ihrem Entscheid effektiv vorgenommenen Beurteilung bei Anwendung des geforderten Massstabes einer Überprüfung nicht standhält. Zudem übersieht die Klägerin, dass der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit von Zeichen zu legen ist, nicht einzig von der Warennähe abhängt, sondern auch von der Warenart und dem angesprochenen Adressatenkreis sowie vom Schutzumfang, den der Inhaber der älteren Marke aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft beanspruchen kann. 3.3 Was das Zielpublikum der mit den strittigen Marken zu bezeichnenden Produkte und die Art dieser Produkte angeht, ist mit der Vorinstanz einerseits davon auszugehen, dass es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ihrer Gattung nach nicht um Spezialprodukte handelt, deren Absatz auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten bzw. Fachleuten beschränkt wäre. Es kann von den Abnehmern insoweit nicht ein besonderer Grad an Aufmerksamkeit und Unterscheidungsvermögen erwartet werden, der eine Verwechslungsgefahr aufgrund von ähnlichen für die Produkte verwendeten Zeichen bannen könnte. Andererseits handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend erkannte, nicht um ausgesprochene Massenartikel des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmittel, bei denen nur mit einer geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer zu rechnen ist. Es handelt sich gattungsmässig durchwegs nicht um Waren oder Dienstleistungen, mit denen sich der Abnehmer laufend neu eindeckt, sondern vielmehr um Waren, die lediglich periodisch erworben werden. Die in Frage stehenden Dienstleistungen mögen zwar häufig beansprucht werden. Dem wird aber regelmässig ein Rahmenvertrag zugrunde liegen, der wiederum höchstens periodisch erneuert wird. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Abnehmer der interessierenden Waren und Dienstleistungen bei der Auswahl aus der Masse des Angebots eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen, unabhängig davon, ob es sich um Privat- oder Geschäftskunden handelt. Soweit die Waren und Dienstleistungen über das Internet angeboten werden, wovon bei den vorliegenden Waren- und Dienstleistungsgattungen zumindest mitunter auszugehen ist, muss überdies berücksichtigt werden, dass, wer regelmässig das Internet benutzt, daran gewohnt ist, auch geringen Unterschieden in einer Buchstabenkombination Beachtung zu schenken, da er die Buchstabenfolge einer Marke präzise in seinen Rechner eintippen muss, um gegebenenfalls über diese auf den Internet-Site ihres Inhabers zu gelangen. 3.4 Wie vorstehend dargelegt (Erwägungen 2.2 und 3.2), hängt der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit zweier Marken zu legen ist, weiter vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, den der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Das klägerische Zeichen YELLO lehnt sich eng an das englische Wort "yellow" (auf Deutsch "Gelb") an und soll nach Bekunden der Klägerin den entsprechenden Sinngehalt haben. Die Klägerin beansprucht im vorliegenden Verfahren den Schutz denn auch gegenüber dem Zeichen YELLOW. Insoweit ist anzumerken, dass Grundfarben wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung für den allgemeinen Gebrauch als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG freizuhalten sind, also nicht monopolisiert werden dürfen. Die Verwendung einer Farbbezeichnung als Wortmarke ist hingegen zulässig und schutzfähig, soweit das Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als beschreibend anzusehen ist und damit wiederum zum Gemeingut gehört (vgl. BGE 103 Ib 268 E. 2a; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., N. 15 zu Art. 2 MSchG; Willi, a.a.O., N. 151 zu Art. 2 MSchG; zum Begriff des Gemeinguts: BGE 129 III 514 E. 4.1 mit Hinweisen). Vorliegend ist zu Recht unbestritten, dass das Wort "yellow" und das klägerische Zeichen YELLO, soweit diesem der Sinngehalt "Gelb" zugemessen wird, für die vorliegend beanspruchten Waren- und Dienstleistungen nicht beschreibend sind und dass insoweit kein Zusammenhang mit der Beschaffenheit und Qualität der damit gekennzeichneten Produkte besteht. Die klägerische Marke wirkt daher insoweit, wie beide Parteien anerkennen, als Phantasiezeichen, dem Schutzfähigkeit zukommt (David, a.a.O., N. 15 zu Art. 2 MSchG). Die Vorinstanz hielt allerdings dafür, bei der Marke YELLO handle es sich um eine schwache Marke, die keinen besonders grossen Schutzbereich verdiene. Die Tatsache, dass YELLO nicht vollständig mit dem englischen Farbbegriff "yellow" übereinstimme, ändere nichts daran, dass dieses Zeichen dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommen sei und sich eng an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehne. Um eine kreative und originelle Wortschöpfung, die eine Qualifikation als Phantasiebezeichnung rechtfertigen würde, handle es sich bei der Marke YELLO jedenfalls nicht. Es erfordere nicht besonders viel Phantasie und Schöpfergeist, sich eines fremdsprachigen Sachbegriffs zu bedienen und den Endbuchstaben wegzulassen. Im Bereiche der Eintragungsfähigkeit einer Marke werde nur deshalb davon gesprochen, dass eine Farbangabe als Phantasiezeichen wirke, weil zwischen dieser und der Beschaffenheit des gekennzeichneten Produkts keine Verbindung hergestellt werden könne und die Namensgebung willkürlich erfolgt sei. Eine entsprechende, sich eng an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnende Marke könne jedoch keinen besonders grossen Schutzbereich beanspruchen. Diesen Ausführungen ist jedenfalls soweit vorbehaltlos beizupflichten, als dem Zeichen YELLO der Sinngehalt "yellow" zugemessen wird, um die Schutzansprüche der Klägerin zu begründen. Die Vorinstanz hat zu Recht zwischen der Frage unterschieden, ob eine Farbbezeichnung aufgrund des fehlenden Zusammenhangs mit den damit gekennzeichneten Produkten grundsätzlich als Phantasiezeichen wirke, das überhaupt schutz- und damit als Marke eintragungsfähig ist, und zwischen derjenigen, ob das Zeichen von besonders viel Phantasie und Schöpfergeist zeuge, so dass es als starkes Zeichen zu qualifizieren ist. Die Klägerin verkennt diese Unterscheidung und ihre Ausführungen gehen an der Sache vorbei, wenn sie gegen die Qualifikation von YELLO als schwaches Zeichen geltend macht, die Zeichen YELLO und YELLOW seien für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen phantasievoll, ansonsten eine Farbangabe gar nie als eintragungsfähiges Phantasiezeichen wirken könnte, da keine Farbangaben denkbar seien, die nicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauch stammten. Soweit die Klägerin zur Stützung ihres Standpunktes die blosse Behauptung aufstellt, die Zeichen YELLO oder YELLOW seien weder für die Ausstattung von Software noch für die damit verbundenen Dienstleistungen gebräuchlich, finden ihre Vorbringen in den für das vorliegende Berufungsverfahren verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2 OG) keine Stütze und ist sie nicht zu hören. Überdies wäre der behauptete Umstand allein ohnehin nicht geeignet, die sich an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnenden Zeichen als besonders phantasievoll und damit stark erscheinen zu lassen. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz werden ähnliche Markenbestandteile wie YELLO oder YELLOW allgemein recht häufig gebraucht, was zu einer Verwässerung ihrer Kennzeichnungskraft führt (BGE 79 II 98 E. 1b S. 100). Dass das Zeichen YELLO als stark gelten könnte, weil es sich im Verkehr durchgesetzt hätte, macht die Klägerin zu Recht nicht geltend, vertreibt sie doch nach den Feststellungen der Vorinstanz in der Schweiz unter der Marke YELLO überhaupt keine Waren oder Dienstleistungen. Die Klägerin kann demnach für das Zeichen YELLO nur einen beschränkten Schutzumfang beanspruchen. 3.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei den mit den streitbetroffenen Marken zu kennzeichnenden Produkten nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs handelt. Es ist insoweit von den Abnehmern eine erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Herkunft zu erwarten, obwohl es nicht um Spezialprodukte geht, die ausschliesslich für Fachkreise angeboten werden. Überdies ist zu berücksichtigen, dass das Zeichen YELLO - insbesondere soweit es sich an den englischen Begriff "yellow" anlehnt und die Gefahr der Verwechslung mit dem damit übereinstimmenden Zeichen der Beklagten zur Diskussion steht - eine schwache Marke ist. Auch soweit sie daher für Waren und Dienstleistungen gleicher oder identischer Gattungen wie eine andere Marke beansprucht wird, genügen somit bereits bescheidene Abweichungen, um eine genügende Unterscheidbarkeit zu schaffen, und ist an die Unterscheidbarkeit kein strenger Massstab anzulegen.