Citation: 4A_11/2022 E. 3.2

3.2. Die Vorinstanz definierte den Fachmann im Zusammenhang mit dem Klagepatent EP xxx als Chemiker oder Biochemiker, der mehrere Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Sequencing-by-Synthesis hat, und der in einem Team arbeitet, d.h. gegebenenfalls im gleichen Team arbeitende Kollegen mit etwas anderem Hintergrund für Spezialfragen konsultieren wird. Sie verwarf den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand, das Klagepatent EP xxx beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit und sei daher nicht rechtsbeständig. Die Vorinstanz ging in Übereinstimmung mit den Parteivorbringen davon aus, die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit sei ausgehend vom Dokument WO 02/29003 (nachfolgend WO 003) zu prüfen, das wie EP xxx ein Sequencing-by-Synthesis Verfahren betrifft und in der Patentschrift des Klagepatents bei der Diskussion des Standes der Technik auch erwähnt wird. Die Vorinstanz ging davon aus, das von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Dokument Zavgorodny et al. 1991 (nachfolgend Zavgorodny) betreffe zwar nicht genau das gleiche Gebiet wie WO 003, aber zumindest ein benachbartes Fachgebiet und würde vom Fachmann bei der Suche nach einer Lösung der objektiven Aufgabe berücksichtigt, ein verbessertes Nukleotidmolekül mit einer Schutzgruppe an der 3'-OH-Stelle bereitzustellen, die kompatibel mit dem SBS-Verfahren ist und insbesondere nicht zur Denaturierung der DNA führt, wenn die Schutzgruppe entfernt wird. Die Vorinstanz folgte dem Argument der Beschwerdeführerin jedoch nicht, der Fachmann hätte spezifisch die Azidomethylgruppe als Schutzgruppe ernsthaft für Zwecke der Verwendung in einem Verfahren gemäss der WO 003 in Betracht gezogen, da als Schutzgruppe "X" in Zavgorodny eine Liste von 20 Möglichkeiten angegeben werde. Daraus ergebe sich kein Hinweis spezifisch auf die Azidomethylgruppe, weshalb der Fachmann nicht veranlasst werde, gerade auf diese Schutzgruppe zurückzugreifen. Naheliegender sei vielmehr, in der Liste eine Bestätigung zu sehen, dass die Methoxymethyl-Gruppe geeignet sei. Die Vorinstanz verwarf auch den Einwand, die Bemerkung auf Seite 7595 in Zavgorodny ("Azidomethyl group is of special interest since it can be removed under very specific and mild conditions, viz. with triphenylphosphine in aqueous pyridine at 20° C") hätte den Fachmann veranlasst, gerade diese Schutzgruppe unter den Bedingungen gemäss Ausgangsdokument WO 003 einzusetzen.