Citation: BGE 142 III 772 E. 6.2.1

Zur Beurteilung, ob die patentierte technische Lehre mit abgewandelten Mitteln verwirklicht wird oder im Gegenteil ein angeblicher Verletzungsgegenstand nicht mehr in den Schutzbereich des Patents fällt, sind in verschiedenen Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München BGE 142 III 772 S. 777 am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2), detailliertere Kriterien entwickelt worden (vgl. UWE SCHAREN, in: Europäisches Patentübereinkommen, Ehlers/Kinkeldey [Hrsg.], 2. Aufl., München 2012, N. 66 ff. zu Art. 69 EPÜ). Dabei wird regelmässig davon ausgegangen, dass das abgewandelte Merkmal objektiv die gleiche Funktion für die Verwirklichung der technischen Lehre erzielen muss wie das im Patent beanspruchte (sog. Gleichwirkung; vgl. SCHAREN, a.a.O., N. 66 zu Art. 69 EPÜ, S. 795 [D], N. 68 zu Art. 69 EPÜ, S. 797 [A], N. 69 zu Art. 69 EPÜ, S. 798 [F], N. 70 zu Art. 69 EPÜ, S. 798 f. [NL], sowie N. 76 zu Art. 69 EPÜ, S. 825 [I] und 826 [S]; vgl. auch THOMAS ADAM, in: Europäisches Patentübereinkommen, Ehlers/Kinkeldey [Hrsg.], 2. Aufl., München 2012, N. 72a, b, S. 802 für GB). Insbesondere um eine unzulässige ex post-Betrachtung zu vermeiden (wenn die abgewandelte Form bekannt ist, mag sie zu leicht als vom Patent vorgegeben erscheinen), werden allerdings zusätzlich zur Gleichwirkung weitere Anforderungen gestellt. So wird nach der Rechtsprechung nicht nur des Bundesgerichts, sondern auch des deutschen Bundesgerichtshofs sowie nach den Präjudizien in Grossbritannien zusätzlich verlangt, dass das abgewandelte Merkmal dem Fachmann durch die patentierte Lehre nahegelegt sein muss (sog. Auffindbarkeit; vgl. BGE 125 III 29 E. 3b S. 32 mit Verweis; MEIER-BECK, Aktuelle Fragen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR 2003 S. 905 mit Verweis auf die "Schneidmesser-Urteile" vom 12. März 2002 in: GRUR 2002 S. 515 und 519, Urteil des Patents Court vom 16. Mai 1989 i.D. Improver Corporation und andere v. Remington Consumer Products Ldt. und andere in: GRUR Int. 1993 S. 245). Wie die Vorinstanz in ihrem Leiturteil vom 21. März 2013 (S2013_001) E. 17.2 ausserdem dargelegt hat, wird in der deutschen und englischen Praxis überdies als drittes Kriterium die Gleichwertigkeit verlangt in dem Sinne, dass der Fachmann die abgewandelte Ausführung als gleichwertige Lösung in Betracht zieht (vgl. die erwähnte englische Entscheidung in GRUR Int. 1993, E. 3 S. 247, die erwähnte deutsche Entscheidung in GRUR 2002, E. 3a S. 517, E. 3d S. 518).