Citation: 4C.159/2005 19.08.2005 E. 2

Die Klägerin will mit ihrer Klage die Löschung der IR-Bildmarke 619 279 im Schweizerischen Markenregister mit der Begründung erreichen, die Beklagte habe diese Marke während der Frist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht gebraucht und den Gebrauch vor der Abmahnung vom 24. Dezember 2003 nicht aufgenommen (Art. 12 Abs. 2 MSchG ). 2.1 Die Vorinstanz hat ihre Zuständigkeit zur Beurteilung der Streitsache zwischen den beiden im Ausland domizilierten Parteien gestützt auf Art. 16 Ziff. 4 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 3 IPRG bundesrechtskonform bejaht (BGE 124 III 509 E. 3c S. 510). Sie hat das Interesse der Klägerin an der Löschung der Marke der Beklagten im schweizerischen Register zutreffend bejaht; die Klägerin ist Inhaberin einer jüngeren Wortmarke, welche mit dem Wortelement in der Bildmarke der Klägerin teilweise identisch ist und teilweise für dieselben Waren beansprucht wird. Bei dieser Sachlage ist praktisch ohne Bedeutung, ob es sich entsprechend der Formulierung des Klagebegehrens um eine Feststellungsklage im Sinne von Art. 52 MSchG oder um eine Beseitigungsklage im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG handelt (vgl. Robert Flury, Nichtgebrauch der Marke - Rechtsfolgen und dogmatische Einordnung, sic! 2003, S. 639 ff.). Die Vorinstanz hat sodann aus dem im elektronischen Telefonverzeichnis der Unternehmen (pages jaunes) verwendeten Firmenzusatz VOODOO sowie aus den als Antwortbeilagen 11-17 ins Recht gelegten Akten auf einen umfassenden Gebrauch der streitigen Bildmarke durch die Beklagte für Waren der beanspruchten Art geschlossen. Sie hat konkret festgestellt, dass die Beklagte ihre Produktlinie VOODOO in der Schweiz durch ihren Agenten Heuberg bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen unter dem hinterlegten Kennzeichen lieferte und dass sie diese mittels Katalogen bewarb. 2.2 Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Der rechtserhaltende Gebrauch muss nach Rechtsprechung und Lehre ernsthaft sein, das heisst von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss (BGE 102 II 111 E. 3 S. 116 f. mit Verweisen; David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 3 zu Art. 11; Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 9/37 zu Art. 11; Marbach, SIWR Bd. III, Basel 1996, S. 173; vgl. auch Bericht AIPPI in sic! 2002, S. 305). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Willi, a.a.O., N 37 f. zu Art. 11). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein (BGE 107 II 356 E. 1c S. 360) und zwar muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden (Willi, a.a.O., N 9/27 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 172). Schliesslich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird (Willi, a.a.O., N 22 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169; David, a.a.O., N 5 zu Art. 11). Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist (BGE 88 II 28 E. 3b S. 34 mit Verweisen). Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (David, a.a.O., N 5 zu Art. 11; Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11; Marbach, a.a.O., S. 169). 2.3 Die Vorinstanz hat aufgrund ihrer verbindlichen Feststellungen den rechtserhaltenden Gebrauch für sämtliche der von der Beklagten beanspruchten Waren bundesrechtskonform bejaht. Da die Beklagte nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil Kleider verschiedenster Art, auf denen ihre Bildmarke angebracht war, bereits vor dem 24. Dezember 2003 an eine Vielzahl von Boutiquen in der Schweiz lieferte, stellt sich entgegen der Ansicht der Klägerin die Frage nicht, unter welchen Voraussetzungen ein Gebrauch der Marke ausschliesslich in der Werbung rechtserhaltend wäre (vgl. differenzierend Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 11). Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz wurden sodann Stiefel und Schuhe ebenso wie Handtaschen in den Katalogen der VOODOO-Produktelinie der Beklagten bereits vor dem 24. Dezember 2003 in der Schweiz angeboten und war die Beklagte bereit, am schweizerischen Markt auftretende Bedürfnisse nach diesen Waren zu decken. Die Klägerin behauptet nicht, in den Katalogen sei jeweils kein konkreter Bezug der Marke zu den umstrittenen Waren hergestellt worden. Die Vorinstanz hat insofern bundesrechtskonform geschlossen, dass der Verkehr aufgrund der Angebote in diesen Katalogen das umstrittene Kennzeichen mit den entsprechenden Produkten funktionell in Zusammenhang brachte. Ob, wie die Vorinstanz mit beachtlichen Gründen erwägt, Accessoires wie etwa Handtaschen, Schuhe oder Kopfbedeckungen von den Adressaten nicht ohnehin dem Oberbegriff der Kleidung zugeordnet werden, kann daher dahingestellt bleiben. Auch die den Eventualantrag der Klägerin stützenden Vorbringen sind unbegründet.