Citation: BGE 146 III 416 E. 5.3

Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die Patenteinschränkung bei einer strikt wörtlichen Auslegung von Art. 229 Abs. 1 ZPO, wonach auf den Zeitpunkt der Entstehung abgestellt wird, ein echtes Novum ist. Jedoch berücksichtigt eine solche Auslegung zu wenig, dass die Novenregelung ein Ausfluss der Eventualmaxime ist, wie auch im zitierten Entscheid 4A_432/2013 hervorgehoben wurde. Die Eventualmaxime besagt, dass sämtliche Parteivorbringen innerhalb eines bestimmten Verfahrensabschnittes erfolgen müssen und im späteren Verfahrensverlauf nicht mehr nachgeschoben werden können. Einer Partei ist es daher nicht gestattet, sich zunächst auf das Vorbringen des zur Begründung des Hauptstandpunkts erforderlichen Materials zu beschränken und, falls sich später ergibt, dass der Hauptstandpunkt nicht geschützt werden kann, dazu überzugehen, neue BGE 146 III 416 S. 422 Angriffs- oder Verteidigungsmittel zur Begründung eines Eventualstandpunkts vorzutragen (WALDER-RICHLI/GROB-ANDERACHER, Zivilprozessrecht, 5. Aufl. 2009, § 19 Rz. 1). Die Eventualmaxime enthält insofern zwei Aspekte: Einerseits müssen Tatsachen konzentriert vorgebracht werden und anderseits können sie - im Interesse der materiellen Wahrheit - unter gewissen Umständen noch nachgeschoben werden (FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 229 ZPO). Es widerspricht dem ersten Aspekt der Eventualmaxime, wenn nachträglich von einer Partei geschaffene Noven, die - abhängig vom Entscheid dieser Partei - bereits vor Aktenschluss hätten existieren können (sog. Potestativ-Noven) als echte Noven qualifiziert werden (REUT, a.a.O., Rz. 81 f.; SÉBASTIEN MORET, Novenrecht in der ersten und zweiten Instanz, in: Updates und neueste Entwicklungen im schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, 2018, S. 37 ff., 51). Gleichzeitig erfordert aber auch der zweite Aspekt der Eventualmaxime nicht, dass die verspätete Patenteinschränkung noch in den Prozess eingebracht werden kann. Denn wie nachfolgend dargelegt wird (E. 7 hiernach), wird die Klage auf der Grundlage des ursprünglichen Patentanspruchs gegenstandslos; es muss somit nicht über eine Klage aufgrund von nicht mehr aktuellen Angaben entschieden werden, womit der Prozess an der materiellen Wahrheit vorbeiführen würde (vgl. CHRISTOPH LEUENBERGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 229 ZPO). Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der Parteien abhängt, entscheidet sich somit danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten. Auch prozessökonomische Einwände, wie sie die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin anführen, vermögen daran nichts zu ändern. Es trifft zu, dass die Beschwerdegegnerin bei Nichtberücksichtigung des Verzichts eine neue Klage gestützt auf das eingeschränkte Patent einreichen kann. Jedoch ist dies die Folge jedes nur prozessualen Entscheids ohne materielle Beurteilung (vgl. dazu E. 7 hiernach). Die Beschwerdegegnerin gibt sodann zu bedenken, ein generelles Verbot der Berücksichtigung eines Teilverzichts nach Aktenschluss führe insofern zu negativen Konsequenzen, als inskünftig mit dem letzten Schriftsatz vorsorglich eine Fülle von Eventualbegehren gestellt werden müssten, für den Fall, dass im BGE 146 III 416 S. 423 weiteren Verlauf des Verfahrens die erste Einschätzung des Referenten im Fachrichtervotum zum Schluss kommen könnte, dass eine (Teil-)Nichtigkeit vorläge. Der Fachrichter sähe sich damit womöglich gezwungen, nötigenfalls sämtliche Eventualanträge in seinem Fachrichtervotum durch zu deklinieren. Auch die Vorinstanz argumentierte, weil der Teilverzicht im Gegensatz zur Stellung von Eventualanträgen das Verfahren für die Patentinhaberin verbindlich und rückwirkend auf eine Fassung der Ansprüche festlege, werde das Verfahren dadurch in der Regel für das Gericht fokussiert und vereinfacht. Auch diese Bemerkung ist an sich richtig; ein unbedingter Verzicht vereinfacht ein Verfahren im Vergleich zum Stellen von Eventualanträgen im Hinblick auf die mögliche künftige Beurteilung des Gerichts. Der Patentinhaberin wäre es aber unbenommen, ihren unbedingten Verzicht vor dem Fachrichtervotum zu erklären bzw. vorzunehmen, aufgrund der von der Gegenpartei vorgebrachten Dupliknoven. Der Prozess würde gleichermassen vereinfacht. Es geht somit einzig darum, nicht vorschnell eine allenfalls zu weitgehende Einschränkung vorzunehmen, die - bei Kenntnis des Fachrichtervotums - nicht erforderlich gewesen wäre.