Citation: 4P.260/2004 03.02.2005 E. B

Am 3. August 2001 erhob die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die X.________ AG, B.________ (Beschwerdeführerin). Die Beschwerdegegnerin behauptete, die Beschwerdeführerin verletze ihr Patent (EP 1111) namentlich durch ein Laminat "Quick Tag 3". Sie stellte Begehren auf Unterlassung (Rechtsbegehren 1), auf Auskunfterteilung (2) und auf Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe (3). Nach Eingang der Klageantwort fasste die Beschwerdegegnerin ihr Rechtsbegehren 1 auf Unterlassung neu, worauf der Instruktionsrichter einen zweiten Schriftenwechsel anordnete. In der ergänzten Replik vom 31. Mai 2002 führte die Beschwerdegegnerin unter anderem aus: "Aus dem Klagepatent ist durch Teilung eine weitere europäische Patentanmeldung entstanden, deren Gegenstand das Laminat als solches ist (siehe Rechtsbegehren 1.2). Für diese Anmeldung (Nr. 0000) liegt jetzt die Mitteilung nach Regel 51 (4) AO-EPÜ vor, mit welcher das Prüfungsverfahren positiv abgeschlossen wird. Die Klage wird auch auf dieses zu erwartende Patent gestützt werden". Die Beschwerdeführerin reichte am 16. September 2002 die Duplik ein, worauf der Beschwerdegegnerin Frist zur Stellungnahme zu allfälligen Noven gesetzt wurde. In ihrer Stellungnahme vom 4. November 2002 bemerkte die Beschwerdegegnerin, das Patent für das Laminat sei nun erteilt. Die Patentschrift EP 22222 reichte sie als Beilage ein. Am 3. April 2003 fand eine Referentenaudienz statt, ohne dass ein Vergleich zustande kam. Mit Beschluss vom 29. Juli 2003 liess das Handelsgericht die Klageänderung zu und wies die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zur Duplik vom 4. November 2002 weitgehend aus dem Recht. Mit Urteil vom 26. Februar 2004 wies das Handelsgericht die Klage ab. Das Gericht kam zum Schluss, dass sich das Unterlassungsbegehren 1 der Beschwerdegegnerin weder gestützt auf Streitpatent 1 (EP 1111 "Formular mit heraustrennbarer Karte und Herstellungs- Verfahren dafür") noch auf Streitpatent 2 (EP 22222 "Trägermaterial für ein Formular mit heraustrennbarer Karte") als begründet erweise, wobei die Beschwerdegegnerin die Verletzung des Streitpatents 2 nicht substanziiert habe. Die von der Beschwerdegegnerin dagegen erhobene Beschwerde hiess das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 27. September 2004 teilweise gut. Zuhanden des Bundesgerichts wurden die das "Streitpatent 2" betreffenden Erwägungen des Urteils des Handelsgerichts, insbesondere die Erwägung II 3a-f, gestrichen. Im Übrigen wies das Gericht die Beschwerde ab. Das Kassationsgericht schloss, das Handelsgericht habe wesentliche Verfahrensgrundsätze im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO ZH verletzt, indem es - ohne Rückfrage bei der Beschwerdegegnerin - die Klage materiell auch unter dem Gesichtspunkt des zweiten Patents beurteilt habe, obwohl unter den gegebenen Umständen nicht davon auszugehen war, die Beschwerdegegnerin stütze ihre Begehren auch auf das zweite Patent bzw. zumindest unübersehbare Zweifel daran hätten bestehen müssen.