Citation: 4A_22/2019 E. 2.3.2

2.3.2. Die Beschwerdegegnerin 1 könnte der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer prioritären Markenrechte "OTTO" und "OTTO-VERSAND" gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG den Gebrauch der jüngeren Marken "OTTO's" verbieten, soweit sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beschwerdeführerin hat sich allerdings auf Verwirkung berufen. Zwar ist eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtausübung nicht leichthin anzunehmen, da nur der offenbare Missbrauch eines Rechtes nicht geschützt werden darf (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577, vgl. auch BGE 130 III 113 E. 4.2 S. 123). Verzögerte Rechtsausübung kann indes selbst dann missbräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässiger Unkenntnis der Rechtsverletzung beruht, wenn dem Verletzer zuzubilligen ist, er habe die pflichtwidrig unterbliebene Reaktion in guten Treuen als Duldung auffassen dürfen (BGE 117 II 575 E. 4b S. 578). Nach der Praxis ist zudem erforderlich, dass sich der Verletzer einen wertvollen Besitzstand aufgebaut hat (vgl. 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1, publ. in: sic! 2006, S. 500). Zwar ist die Vorinstanz bei der Prüfung der Verwirkung grundsätzlich von zutreffenden Voraussetzungen ausgegangen. Allerdings kann ihr nicht gefolgt werden, wenn sie die Voraussetzungen hier verneint. Namentlich hat sie die Tragweite des wertvollen Besitzstandes verkannt, wenn sie nur einen Teil des Umsatzes berücksichtigt, den die Beschwerdeführerin unter dem Zeichen "OTTO's" erzielt. Ausserdem hat sie unbeachtet gelassen, dass die Beschwerdegegnerin den Gebrauch des jüngeren Zeichens nicht nur geduldet hat, sondern ausdrücklich darauf verzichtet, sich auf ihre prioritären Markenrechte zu berufen. Der Vorinstanz kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie mit der Ablehnung der Verwirkung sinngemäss annimmt, eine Berufung der Beschwerdegegnerin 1 auf ihre prioritären Rechte wäre nicht rechtsmissbräuchlich. Die Beschwerdegegnerin 1 kann sich gegenüber der Beschwerdeführerin auf ihre prioritären Markenrechte nicht berufen, um dieser den Gebrauch des Zeichens "OTTO's" verbieten zu lassen.