Citation: 4A_152/2020 E. 2

2. Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1 hievor seien unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO), einer Ordnungsbusse von Fr. 5'000.-- (Art. 343 Abs. lit. a ZPO) und/oder einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall auszusprechen (...) " Die Klägerin stellte gleichzeitig das Begehren, der Beklagten 2 sei die Aufnahme des Online-Handels unter den strittigen Zeichen vorsorglich zu verbieten. Dieses Verbot sprach das Kantonsgericht Luzern mit Entscheid vom 14. August 2017 aus; das Bundesgericht wies die diesbezügliche Beschwerde der Beklagten 2 mit Urteil 4A_500/2017 vom 12. Februar 2018 ab. Die Beklagten beantragten in der Antwort, es sei auf die Klage nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. In der Replik änderte die Klägerin ihr Begehren 1b etwas ab (zusätzliche "Sachbezeichnungen" statt "Elemente"), die Beklagten hielten an ihren Begehren fest. B.b. Mit Urteil vom 26. November 2018 wies das Kantonsgericht des Kantons Luzern die Klage ab, soweit es darauf eintrat. B.c. Das Bundesgericht hob diesen Entscheid mit Urteil 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 (Rückweisungsentscheid) auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht Luzern zurück. Es erwog, gemäss den Feststellungen des Kantonsgerichts habe die Beklagte 1 (im Rückweisungsentscheid Beschwerdegegnerin 1) ihre Marke "OTTO-VERSAND" für die Schweiz im Jahre 1979 und ihre Marke "OTTO" im Jahre 1994 hinterlegt, während die Klägerin (im Rückweisungsentscheid Beschwerdeführerin) ihre Marken "OTTO'S" und "OTTO'S" (Fig.) in den Jahren 1998 und 1999 hinterlegt habe. Die Beklagte 1 könne daher für ihre Marken für die von beiden Parteien beanspruchten Waren und Dienstleistungen gestützt auf Art. 6 MSchG (SR 232.11) Priorität beanspruchen. Die Beklagte 1 habe aber ihre Marken in der Schweiz nicht gebraucht. Nach Art. 5.1 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend: der Staatsvertrag) gelte der Gebrauch der Marke in Deutschland auch als Gebrauch der Marke in der Schweiz. Dem angefochtenen Entscheid sei nicht zu entnehmen, wie die Beklagte 1 ihre Marken in Deutschland gebraucht habe. Das Kantonsgericht habe indes festgestellt, der rechtserhaltende Gebrauch der prioritären Marken der Beklagten 1 in Deutschland sei nicht bestritten. Die Beklagte 1 könne sich aber gegenüber der Klägerin nicht auf ihre prioritären Markenrechte berufen, um dieser den Gebrauch des Zeichens "OTTO's" verbieten zu lassen, denn sie habe ihre markenrechtliche Abwehransprüche wegen verspäteter Rechtsausübung verwirkt. Das Kantonsgericht habe die Voraussetzungen einer Verwirkung (namentlich den Aufbau eines wertvollen Besitzstandes) zu Unrecht verneint. Die Verwirkung des markenrechtlichen Abwehranspruchs im Verhältnis zur Klägerin führe allerdings nicht zum Untergang der älteren Markenrechte. Beide Parteien könnten ihre Marken zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, gebrauchen. Es bestehe eine markenrechtliche Koexistenz. Das Kantonsgericht habe aber Art. 3 lit. d UWG (SR 241) falsch angewendet, indem es nicht auf den Gesamtauftritt der Beschwerdegegnerin im Markt abgestellt, sondern seine Beurteilung auf den Online-Betrieb beschränkt habe. Die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr beurteile sich nach dem tatsächlichen Gebrauch der Zeichen. Der von den Beklagten geplante Marktauftritt unter dem Zeichen "OTTO" oder "OTTO-VERSAND" würde eine Verwechslungsgefahr mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb der Klägerin schaffen, wenn beim Publikum der Eindruck erweckt würde, die so gekennzeichneten oder vertriebenen Waren stammten aus dem Betrieb der Klägerin. Die Sache sei daher an das Kantonsgericht zurückzuweisen, damit es prüfe, ob die von den Beklagten beabsichtigte Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG schaffe. B.d. Mit Urteil vom 13. Februar 2020 schützte das Kantonsgericht die Klagebegehren 1a und 1b (letzteres mit der geringfügigen Modifikation gemäss Replik) unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB.