Citation: 4A_234/2018 E. A

A.a. A.________ (Kläger, Widerbeklagter, Beschwerdeführer) ist unter der Firma "A.________ Rechtsanwalt" als Einzelunternehmen mit Sitz in T.________ im Handelsregister eingetragen mit dem Zweck, Rechts- und Steuerberatungen zu erbringen. Die B.________ GmbH & Co KG (Beklagte, Widerklägerin, Beschwerdegegnerin) ist eine Kommanditgesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in U.________ und gehört zur WILD-Gruppe. A.b. A.________ ist Inhaber der Wortmarke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG", die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 eingetragen ist. Die B.________ GmbH & Co KG war Inhaberin der im Juli 2004 gegenüber dieser Marke prioritär angemeldeten und zwischenzeitlich nicht verlängerten internationalen Marke IR-Nr. 837 979 "WILD ELECTRONICS (fig) ", die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 eingetragen war und deren Schutzbereich auf die Schweiz ausgedehnt wurde. A.________ stellte sich später auf den Standpunkt, der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. 837 979 sei nichtig. Die B.________ GmbH & Co KG machte ihrerseits geltend, die Eintragung der von A.________ angemeldeten Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" sei missbräuchlich erfolgt und die Marke daher nichtig. Am 12. März 2015 meldete die Beklagte die Marke CH-Nr. 675 230 "WILD ELECTRONICS (fig.) " für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 zur Registrierung an. Der Kläger hat dagegen gestützt auf seine Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" Widerspruch erhoben. A.c. Der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien ging folgende Vorgeschichte voraus: Die strittige Marke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG" geht auf das 1921 gegründete Unternehmen "Heinrich Wild, Werkstätte für Feinmechanik und Optik, Heerbrugg" zurück, das optisch-mechanische Vermessungsinstrumente herstellte. Dieses wurde 1954 in Wild Heerbrugg AG umbenannt. 1970 gründete Wild Heerbrugg AG als Tochterunternehmen die Wild Kärnten GmbH in V.________, mit Standort in W.________. 1972 beschlossen die Unternehmen Wild Heerbrugg AG und Ernst Leitz GmbH in Deutschland eine Kooperation für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Mikroskopen und verwandten optischen Instrumenten. 1986 wurde der WILD LEITZ-Konzern gegründet. Am 13. April 1987 hinterlegte die Wild Heerbrugg AG die Wortbildmarke CH-Nr. 356 520 "WILD HEERBRUGG (fig.) " für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9. Als diese nach Ablauf der Schutzdauer (13. April 2007) am 19. November 2007 gelöscht wurde, war die Leica AG deren Inhaberin. 1989 wurde die Wild Heerbrugg AG in Wild Leitz AG, Heerbrugg, umbenannt. 1990 wurde die WILD LEITZ-Gruppe in die Leica Holding B.V. überführt. In der Folge wurde die Wild Leitz AG zuerst in Leica Heerbrugg AG (1990), danach in Leica AG (1992) und schliesslich in Leica Geosystems AG (1997) umfirmiert. 1995 wurde die Wild Kärnten GmbH an die ARBEO Industriebeteiligungen GmbH verkauft. In der Nutzungs- und Abgrenzungsvereinbarung vom 9. Februar 1995 regelten die Leica AG und die Wild Kärnten GmbH die Verwendung der Bezeichnung "WILD" und "WILD KÄRNTEN". In der genannten Vereinbarung sahen die Parteien insbesondere vor, dass die Wild Kärnten GmbH die Bezeichnungen "WILD" und "WILD KÄRNTEN" für Produkte, die das Sortiment der Leica-Gruppe nicht konkurrenzieren, verwenden darf, nicht aber für Theodoliten, Nivellierinstrumente und Stereomikroskope sowie deren Zubehör. 1997 wurde der Leica-Konzern in die drei unabhängigen Unternehmen Leica Geosystems, Leica Microsystems und Leica Camera aufgeteilt. 2004 erwarb die Wild GmbH die Beklagte vom französischen Lagrand-Konzern und gliederte sie in die WILD-Gruppe ein. Diese entwickelt und produziert im Auftrag von Kunden Komponenten, optomechatronische Systeme und komplette Geräte im Bereich der Medizintechnik und der technischen Optik. A.d. Die B.________ GmbH & Co KG registrierte am 12. Juli 2004 die internationale Marke IR Nr. 837 979 "WILD ELECTRONICS (fig.) " für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42: "09 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; support d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques." Der Schutzbereich dieser internationalen Registrierung wurde am 30. Dezember 2004 auf die Schweiz ausgedehnt. Mit Schreiben vom 20. August 2012 bestritt A.________ der B.________ GmbH & Co KG gegenüber formell den rechtserhaltenden Gebrauch der IR-Marke Nr. 837'979 für die in den Klassen 9 und 10 beanspruchten Waren. Die B.________ GmbH & Co KG hat nach Rechtshängigkeit des vorinstanzlichen Verfahrens die internationale Registrierung (Ablauf der Schutzfrist am 12. Juli 2014) nicht durch fristgerechte Zahlung verlängert. Die Nichtverlängerung der IR-Registrierung Nr. 837'979 wurde am 5. Februar 2015 veröffentlicht. A.e. Am 12. März 2015 meldete die B.________ GmbH & Co KG die Marke CH-Nr. 675 230 "WILD ELECTRONICS (fig.) " für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 an: "9 Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Automaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer, Software; Feuerlöschgeräte. 10 Tiermedizinische und medizinische Instrumente und Geräte zur Visualisierung und Teile dazu; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. 42 Entwurf und Entwicklung von Computer Hardware und Software sowie von Hardware und Software für Geräte und Instrumente sowie ingenieurstechnische Beratung von medizinischen und wissenschaftlichen Institutionen und wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen." A.f. Am 13. Oktober 2007 hinterlegte A.________ die Wortbildmarke CH-Nr. 567 937 "WILD HEERBRUGG" für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klasse 9: "Wissenschaftliche und physikalische, Vermessungs-, fotografische, optische, Mess-, Signal-, Prüf- und Kontrollapparate und -instrumente; Unterrichtsapparate und -instrumente; optische, feinmechanische, elektrische und elektronische Apparate und Instrumente für die Geodäsie und Mikroskopie; Instrumente und Geräte zur Erfassung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Daten auch in grafischer Darstellung; auf Datenträger gespeicherte Programme für die Datenverarbeitung (Software); Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft." Die Marke wurde am 24. Mai 2013 auf Begehren des Markeninhabers wieder aus dem Markenregister gelöscht. A.g. A.________ ist weiter Inhaber der am 14. Juli 2011 hinterlegten Wortmarke CH-Nr. 624 864 "WILD HEERBRUGG". Die Marke wird für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 beansprucht: "9 Wissenschaftliche und physikalische Vermessungsapparate und Vermessungsinstrumente, fotografische und optische Messapparate, Signalapparate, Prüfapparate und Kontrollapparate, fotografische und optische Messinstrumente, Signalinstrumente, Prüfinstrumente und Kontrollinstrumente; Unterrichtsapparate und Unterrichtsinstrumente; optische, feinmechanische, elektrische und elektronische Apparate und Instrumente für die Geodäsie und Mikroskopie; Instrumente und Geräte zur Erfassung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Daten auch in grafischer Darstellung; auf Datenträger gespeicherte Programme für die Datenverarbeitung (Software); Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. 10 Tiermedizinische und medizinische Instrumente und Geräte zur Visualisierung und Teile dazu; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. 42 Entwurf und Entwicklung von Computer Hardware und Software sowie von Hardware und Software für Geräte und Instrumente sowie ingenieurstechnische Beratung von medizinischen und wissenschaftlichen Institutionen und wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen." Am 16. Januar 2012 meldete A.________ gestützt auf die schweizerische Basismarke CH-Nr. 624 864 die internationale Marke IR-Nr. 1 110 522 "WILD HEERBRUGG" an und dehnte deren Schutz auf Japan, Singapur, USA, China, Russland und Vietnam aus. A.h. Am 19. April 2004 meldete die B.________ GmbH & Co KG die Gemeinschaftsmarke Nr. 003 776 739 "WILD ELECTRONICS (fig.) " an. Gegen diese stellte A.________ am 7. August 2012 einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs. Mit Entscheid vom 14. November 2013 erklärte das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Marke für einen Teil der angefochtenen Waren und Dienstleistungen für verfallen. Am 26. März 2009 meldete A.________ die Marke CH-Nr. 588 544 "WILD LEITZ" an. Daran störte sich einerseits die Esselte Leitz GmbH und andererseits die Leica Microsystems (Holdings) GmbH, woraufhin A.________ die Marke am 5. Oktober 2009 wieder löschen liess. Weiter meldete A.________ am 30. September 2009 die Marke CH-Nr. 600 178 "WILDLEITZ (fig.) " und am 2. Oktober 2009 die Marke CH-Nr. 597 326 "WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.) " an. Gegen diese erhob die Leica Microsystems GmbH Widerspruch. Mit Schreiben vom 11. August 2010 bot Leica Microsystems GmbH A.________ für die Löschung der beiden Marken Fr. 10'000.-- an und verlangte von diesem die Erklärung, keine weiteren Marken wie "WILDLEITZ", "LEITZ", "LEITZ HEERBRUGG" und dergleichen anzumelden. In einem weiteren Schreiben vom 13. September 2010 an A.________ bestand die Leica Microsystems GmbH darauf, dass dieser eine Erklärung unterzeichne, dass er keine weiteren Marken wie "WILDLEITZ", "LEITZ", "LEITZ HEERBRUGG" oder "LEICA" und vergleichbare Marken anmelde. A.________ teilte mit Schreiben vom 8. November 2010 mit, die beigelegte Erklärung nur mit Änderungen unterschreiben zu wollen. Mit Schreiben vom 23. November 2010 unterbreitete der gemeinsame Rechtsvertreter der Leica Microsystems GmbH und der Leica Geosystems AG einen Vergleichsvorschlag. Dieser sah unter anderem vor, dass sich A.________ gegen Bezahlung einer Vergleichssumme von Fr. 10'000.-- verpflichten sollte, die drei Marken CH-Nr. 567 937 "WILD HEERBRUGG (fig.) ", CH-Nr. 597 326 "WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.) " und CH-Nr. 600 178 "WILDLEITZ (fig.) " sowie alle auf ihn lautenden Marken mit den Bestandteilen "LEICA", "LEITZ", "WILD", "WILDLEITZ", "WILD HEERBRUGG", "WILDLEITZ HEERBRUGG" und "LEICA HEERBRUGG" zu löschen und die Anmeldung solcher Marken künftig zu unterlassen. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2010 teilte A.________ mit, dass das unterbreitete Vergleichsangebot weit über den bisherigen Verhandlungsgegenstand hinausgehe und ein solch grösserer Verzicht nur gegen Anpassung der Vergleichssumme erfolgen könne. Am 20. Dezember 2010 unterbreiteten die Leica Microsystems GmbH und die Leica Geosystems AG Oelymayer ein angepasstes Vergleichsangebot, in dem insbesondere die Vergleichssumme auf EUR 10'000.-- erhöht worden war. In seinem Antwortschreiben vom 11. Januar 2011 erwiderte A.________, dass die Vergleichssumme hinsichtlich der Marke "WILD HEERBRUGG" erheblich höher auszufallen habe, mindestens in einem Bereich von Fr. 50'000.--, da es sich um eine rechtsmittelsichere Anmeldung handle, die in die Erledigung der hängigen Widerspruchsverfahren miteinbezogen werden solle. Mit Klage vom 11. Februar 2011 vor dem Landgericht Frankfurt beantragte A.________ die teilweise Löschung der deutschen Marke Nr. 3 054 9095 "LEITZ" der Leica Microsystems Holdings GmbH, die als Basismarke für die internationale Registrierung Nr. 902 491 "LEITZ" dient. Am 14. Juli 2011 meldete A.________ die Marke CH-Nr. 617 687 "WILD-LEITZ" und am 3. Oktober 2011 die Marke CH-Nr. 621 267 "LEITZ" an. Am 16. Juli meldete er die deutschen Marken Nr. 30 2011 038 919 "LEITZ", Nr. 30 2011 038 920 "WILDLEITZ" und Nr. 30 2011 038 921 "WILDLEITZ HEERBRUGG" an. Gegen diese Marken erhob die Leica Microsystems GmbH Widerspruch. Ein Vergleichsvorschlag in der Fassung vom 15. August 2011 sah eine Vergleichszahlung von EUR 125'000.-- an A.________ vor. Am 14. Juni 2012 schloss Leica Microsystems Holdings GmbH mit A.________ einen Vergleich ab, in dem sich dieser gegen Bezahlung von EUR 100'000.-- unter anderem verpflichtete, die hängige Klage vor dem Landgericht Frankfurt zurückzuziehen und seine Schweizer und deutschen Marken mit dem Bestandteil "LEITZ" zu löschen. Weiter verpflichtete sich die Leica Microsystems Holdings GmbH in der Vereinbarung, aus der Anmeldung, Registrierung und/oder Benutzung der Marken "LEITZ" und/oder "WILD" keine Rechte gegen die Registrierung und Benutzung der WILD-Marken herzuleiten. In der Folge liess A.________ am 12. bzw. 13. Juli 2012 seine noch angemeldeten Schweizer Marken CH-Nr. 597 326 "WILDLEITZ HEERBRUGG (fig.) ", CH-Nr. 600 178 "WILDLEITZ (fig.) ", CH-Nr. 617 687 "WILDLEITZ" und CH-Nr. 621 267 "LEITZ" sowie die deutschen Marken Nr. 30 2011 038 919 "LEITZ", Nr. 30 2011 038 920 "WILDLEITZ" und Nr. 30 2011 038 921 "WILDLEITZ HEERBRUGG" löschen. Am 22. Oktober 2010 hinterlegte die Leica Geosystems AG die Schweizer Marke CH-Nr. 614 766 "WILD" und unter Beanspruchung von deren Priorität am 20. April 2011 die deutsche Marke Nr. 30 2011 022 844 "WILD". Gegen CH-Nr. 614 766 "WILD" reichte A.________ Widerspruch ein, woraufhin die Leica Geosystems AG die Marke am 25. Januar 2012 für die beanspruchten Waren der Klasse 9 löschen liess und das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben wurde. Am 29. Februar 2012 meldete die Leica Geosystems AG die Gemeinschaftsmarke Nr. 010 685 841 "WILD" an, unter Beanspruchung der Seniorität der deutschen Marke Nr. 30 2011 022 844 "WILD". Gegen die Gemeinschaftsmarke reichte A.________ am 23. Juli 2012 Widerspruch ein. Diesen Widerspruch stützte er auf seine am 14. Januar 2012 angemeldeten Gemeinschaftsmarken Nr. 010 725 729 "WILD HEERBRUGG" und Nr. 010 561 595 "WILD HEERBRUGG", welche die Priorität der Schweizer Marke vom 14. Juli 2011 in Anspruch nehmen und gegen die sowohl Leica Geosystems AG als auch die B.________ GmbH & Co KG Widerspruch einreichten. Mit einstweiliger Verfügung vom 22. März 2012 verbot das Landgericht München I A.________ auf Antrag der Leica Geosystems AG, im geschäftlichen Verkehr innerhalb Deutschlands unter der Bezeichnung "WILD HEERBRUGG" gewisse aufgeführte Waren und Dienstleistungen zu bewerben bzw. bewerben zu lassen, anzubieten bzw. anbieten zu lassen und zu vertreiben bzw. vertreiben zu lassen. Mit Schreiben vom 13. August 2012 an die Leica Geosystems AG liess A.________ durch seinen Rechtsvertreter Vergleichsbereitschaft signalisieren, wobei entweder der Abschluss einer Koexistenzvereinbarung oder der Erwerb der deutschen Markeneintragung Nr. 30 2011 022 844 "WILD" durch A.________ denkbar sei. Weiter wurde im Schreiben ausgeführt, dass A.________ sich mit Investoren im Gespräch befinde und nicht auszuschliessen sei, dass auf dem Gebiet von optischen Geräten und Vermessungsgeräten Kooperationen mit Geschäftspartnern aus Asien, insbesondere China und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingegangen würden. Am 15. Dezember 2016 nahm die Leica Geosystems AG ihren Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurück.