Citation: 4A_317/2016 E. 2.5

2.5. Nach Art. 18 MSchG kann der Markeninhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen (Abs. 1). Die Lizenz wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Sie erhält damit Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke (Abs. 2). Die Beschwerdeführerin hat im APA von der damaligen Käuferin und Markeninhaberin für ihren STM-Geschäftsbereich eine Lizenz an der Marke D.________ erhalten. Es ist unbestritten, dass diese Lizenz nicht in das Markenregister eingetragen wurde. Die Beschwerdeführerin vertritt indes die Ansicht, die nicht registrierte Lizenz könne der Beschwerdegegnerin dennoch entgegengehalten werden, da sie beim Erwerb der Marke darum wusste. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Lizenz ein obligatorisches Recht gegenüber dem Markeninhaber auf Duldung des Markengebrauchs verschafft, während das Recht an der Marke beim Markeninhaber verbleibt (BGE 92 II 280; 101 II 293 E. 2c S. 299; vgl. auch BGE 113 II 190 E. 1b S. 194). Die Lehre vertritt denn auch mehrheitlich die Auffassung, der Lizenzvertrag verschaffe keine Rechte an der Marke selbst, sondern umfasse die obligatorische Berechtigung gegen den Markeninhaber auf Duldung des Markengebrauchs (vgl. WILLI, a.a.O., N. 4 zu Art. 18 MSchG; LUCAS DAVID, in: Basler Kommentar, 1999, N. 5 zu Art. 18 MSchG; GREGOR BÜHLER, in: Noth et al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 8 zu Art. 18 MSchG; JACQUES DE WERRA, in: Commentaire romand, 2013, N. 21 zu Art. 18 MSchG). Dass jedenfalls ein Lizenzvertrag ohne Registereintrag nur obligatorische Wirkung gegenüber dem Lizenzgeber entfaltet, scheint nicht bestritten. Die in der Beschwerde angeführte Lehrmeinung für die Behauptung, "dass Lizenzverträge im Konkurs nicht automatisch beendet werden", bezieht sich denn auch auf solche, die im Markenregister eingetragen sind; nur für diesen Fall besteht Sukzessionsschutz auch im Konkurs (vgl. BÜHLER, a.a.O., N. 64 zu Art. 18 MSchG unter Verweis auf ROLAND FISCHER, Lizenzverträge im Konkurs, 2008, S. 250 ff.). Die Eintragung im Markenregister hat insofern konstitutive Wirkung, als der Lizenzvertrag damit auch späteren Markeninhabern entgegengehalten werden kann. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass die Markenlizenz ausschliesslich obligatorische Wirkung gegenüber dem Lizenzgeber entfaltet, solange sie im Markenregister nicht eingetragen ist. Da allein der Lizenzgeber vertraglich verpflichtet ist, kann die Lizenz ohne Eintrag ins Register einem späteren Erwerber der Marke unbesehen um dessen Kenntnis vom Lizenzvertrag nicht entgegengehalten werden (DE WERRA, a.a.O., N. 39 zu Art. 18 MSchG). Die Vorinstanz hat daher die von der Beschwerdeführerin relevierten Umstände des konkreten Falles zutreffend als rechtlich irrelevant erachtet und auch den Sachverhalt nicht unvollständig ermittelt, wenn sie die Meinung des Konkursverwalters der Tochtergesellschaft der Käuferin nicht einholte. Sie hat den APA-Vertrag vom Dezember 2009 zutreffend ausgelegt mit der Erkenntnis, dass der Beschwerdeführerin eine Lizenz an der Marke D.________ eingeräumt wurde, und sie hat rechtlich zutreffend geschlossen, dass diese Lizenz ohne Eintragung im Markenregister der Beschwerdegegnerin als spätere Erwerberin der Marke nicht entgegengehalten werden kann.