Citation: 4A_536/2023 E. B

B.a. Am 23. September 2020 erhob die Klägerin beim Bundespatentgericht Klage mit den - im Laufe des Verfahrens geänderten - Rechtsbegehren Nr. 1-52, mit denen sie verlangte, es sei festzustellen, dass die Beklagten durch den Verkauf von Mobiltelefonen mit bestimmten Eigenschaften den Schweizer Teil des Patents EP yyy, den Schweizer Teil von EP xxx oder beide Streitpatente verletzten. Mit Rechtsbegehren Nr. 53 verlangte sie Auskunft und Rechnungslegung über die in der Schweiz in Verkehr gebrachten, in Rechtsbegehren Nr. 1-52 umschriebenen Mobiltelefone, wobei sie gestützt darauf ihre finanziellen Wiedergutmachungsansprüche zu beziffern gedenkt (Rechtsbegehren Nr. 54). Am 9. Januar 2023 wurde den Parteien das Fachrichtervotum zugestellt, zu dem sie am 21. bzw. 23. Februar 2023 Stellung nahmen. Die Klägerin beantragte mit ihrer Stellungnahme, es sei ein externes Gutachten einzuholen, eventualiter sei durch ein auf dem vorliegend einschlägigen technischen Gebiet fachkundiges Mitglied des Spruchkörpers ein neues Fachrichtervotum zu erstellen. Am 12. Juni 2023 fand in St. Gallen die Hauptverhandlung statt. B.b. Mit Urteil vom 2. Oktober 2023 wies das Bundespatentgericht den Antrag der Klägerin, ein Gerichtsgutachten oder ein weiteres Fachrichtervotum einzuholen, ab (Dispositiv-Ziff. 1). Auf die Verfahrensanträge der Beklagten trat es nicht ein (Dispositiv-Ziff. 2). Auf die Rechtsbegehren Nr. 1 bis und mit Nr. 52 trat das Bundespatentgericht nicht ein (Dispositiv-Ziff. 3), die Klage wies es ab (Dispositiv-Ziff. 4) und regelte die Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziff. 5-7). Das Bundespatentgericht erwog zunächst, die Feststellungsbegehren Nr. 1-52 seien subsidiär zum Leistungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Nr. 53. Das Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren (Nr. 53) könne nur gutgeheissen werden, wenn die Beklagten mindestens ein rechtsbeständiges Patent verletzt hätten. Daher sei die Patentverletzung als Vorfrage zum Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren zu prüfen. Das Bundespatentgericht erwog weiter, die erteilten unabhängigen Ansprüche 1 und 25 und die inter partes eingeschränkten unabhängigen Ansprüche 1, 20 und 25 des Streitpatents EP yyy seien zumindest deshalb unzulässig geändert, weil die ursprüngliche Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbare, dass eine alphanumerische Zeichenfolge den Bildern etc. zugeordnet werde, und weil eine allgemeine Zeichenfolge der ursprünglichen Stammanmeldung nicht entnommen werden könne, sondern nur "sprachliche Ausdrücke". Die Gegenstände der erteilten unabhängigen Ansprüche 1, 20 und 25 und ihrer Fassungen gemäss dem ersten Hilfsantrag seien zudem nicht neu gegenüber der US 981. Schliesslich beruhten die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1, 20 und 25 und ihren Fassungen gemäss sämtlichen Hilfsanträgen ausgehend von den Technischen Spezifikationen GSM 03.38 und GSM 03.40 oder ausgehend vom Patent US zzz nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die erteilten unabhängigen Ansprüche 1 und 5 des Streitpatents EP xxx seien unzulässig geändert, weil die ursprüngliche Anmeldung als einzige Kombination diejenige einer Bildfolge und einer Tonfolge offenbare, eine Kombination von (Einzel-) Bild und Ton oder (Einzel-) Bild und Tonfolge werde nicht offenbart, und weil eine allgemeine Zeichenfolge der ursprünglichen Stammanmeldung nicht entnommen werden könne, sondern nur "sprachliche Ausdrücke". Die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1 und 5 des Streitpatents EP xxx beruhten zudem ausgehend von den Technischen Spezifikationen GSM 03.38 und 04.40 oder ausgehend von US 981 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Da somit alle unabhängigen Ansprüche beider Streitpatente nicht rechtsbeständig seien, fehle es den Streitpatenten insgesamt an der Rechtsbeständigkeit. Die Klage sei somit abzuweisen. Eine Prüfung des Eingriffs in den Schutzbereich durch die angegriffenen Ausführungsformen erübrige sich. Ebenfalls erübrige sich damit eine Prüfung der - von den Beklagten bestrittenen - Zulässigkeit der klägerischen Editionsbegehren, da diese auf den Nachweis des Eingriffs in den Schutzbereich gerichtet seien.