Citation: 4A_154/2023 E. B

B.a. Mit Eingabe vom 14. Dezember 2020 beantragte die Klägerin dem Handelsgericht, es sei die Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X.________ innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids von der Beklagten auf die Klägerin zu übertragen (Klagebegehren Ziff. 1). Eventualiter sei die Nichtigkeit der Marke festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtsöffnung des Entscheids zu löschen (Klagebegehren Ziff. 2). Die Klägerin machte geltend, anlässlich der Neuordnung des Erbes und der Spaltung der A.________ AG sei zwar der Betrieb des Restaurants "Club X.________" samt den zugehörigen Liegenschaften auf die neu gegründete Gesellschaft B.________ AG, d.h. die Beklagte, übertragen worden, nicht aber Rechte an geistigem Eigentum. Die Rechte am Zeichen CLUB X.________ seien bei der Klägerin verblieben. Bei der von der Beklagten eingetragenen Marke Nr. yyy CLUB X.________ handle es sich daher um eine zustimmungslose Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG. Sodann behauptete sie gestützt auf Art. 3 MSchG eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die von ihr hinterlegte Schweizer Marke Nr. xxx X.________. Schliesslich berief sie sich auf den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG und die Generalklausel von Art. 2 UWG. Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten mit der Abspaltung bewusst eine Koexistenz der Kennzeichen "X.________" und "Club X.________" beabsichtigt. Das Ziel sei gewesen, dass die beiden Familienstämme A.________ und C.________ anschliessend unabhängig voneinander agieren könnten. Die Rechte am Kennzeichen "Club X.________" seien daher im Zuge der Abspaltung an die Beklagte übertragen worden. B.b. Mit Urteil vom 1. Februar 2023 wies das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage ab. Es erwog, da die Rechte am Kennzeichen CLUB X.________ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden seien und die Parteien damit zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB X.________ und X.________ vereinbart bzw. diese in Kauf genommen hätten, habe die Beklagte bei der Markenanmeldung des Kennzeichens CLUB X.________ nicht als Agentin gehandelt und die Klägerin könne sich nicht gestützt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung berufen. Mangels besserer Berechtigung habe die Klägerin bezüglich der Marke CLUB X.________ keinen Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Aus den gleichen Gründen könne die Klägerin auch keine bessere Berechtigung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend machen. Im Sinne einer Eventualbegründung erwog das Handelsgericht, ein allfälliger Übertragungsanspruch wäre nach Art. 53 Abs. 2 MSchG auf jeden Fall bereits verwirkt. Die Klägerin habe demnach weder einen Anspruch auf Übertragung der Marke noch auf Feststellung deren Nichtigkeit. Zudem verwarf es mangels Konkurrenzsituation auch die lauterkeitsrechtliche Argumentation der Klägerin.