Citation: 4A_500/2017 E. 2

2. Das Verbot gemäss Antrag 1 hievor sei unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO), einer Ordnungsbusse von Fr. 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO) und/oder einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall auszusprechen." B.b. Mit Entscheid vom 14. August 2017 verbot das Kantonsgericht Luzern der Gesuchsgegnerin vorsorglich, die Tätigkeit als Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) in der Schweiz oder mit spezifischer Ausrichtung auf die Schweiz unter den Kennzeichen "OTTO" und/oder "OTTO-VERSAND" (in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Elementen) selbst auszuüben oder durch einen Dritten ausüben zu lassen (Dispositiv-Ziffer 1.1), für den Fall der Zuwiderhandlung drohte das Gericht den verantwortlichen Organen Busse wegen Ungehorsams nach Art. 292 StGB an (Dispositiv-Ziffer 1.2) sowie für jeden Tag der Nichterfüllung eine vom zuständigen Richter aufzuerlegende Ordnungsbusse von Fr. 500.-- (Dispositiv-Ziffer 1.3). Das Kantonsgericht stellte fest, dass die deutsche Muttergesellschaft der Gesuchsgegnerin als Inhaberin der IR-Marken "OTTO-VERSAND" (seit 1. Mai 1979) und "OTTO" (seit 20. Juni 1994) im schweizerischen Markenregister eingetragen ist, dass sie ausserdem diese Zeichen am 20. Juli 1994 als Schweizer Marken für "Versandhandel" in Klasse 42 hinterlegte und dass sie zwischen Januar 2000 und Juni 2012 weitere zehn Marken mit dem Bestandteil "OTTO" in der Schweiz registrierte. Die Gesuchstellerin ihrerseits hinterlegte am 20. März 1998 die CH-Wortmarke "OTTO'S Warenposten", am 21. April 1999 die CH-Wortmarke "OTTO'S", am 30. Dezember 1999 die CH-Bildmarke "OTTO'S" sowie in den folgenden Jahren diverse Marken mit dem Kernelement "OTTO'S" und Slogans mit dem Logo. Zur Kennzeichnung des umfassenden Waren- und Dienstleistungsangebots der Gesuchstellerin hält sie danach 14 aktive Schweizer Marken mit dem Bestandteil "OTTO'S" in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Elementen. Das Kantonsgericht ging davon aus, dass die Gesuchsgegnerin die Zeichen "OTTO" und "OTTO-VERSAND" bisher in der Schweiz nicht gebraucht hatte, es erachtete als glaubhaft, dass der Bekanntheitsgrad des Zeichens der Gesuchstellerin "OTTO'S" in der Schweiz höher ist als jener der Zeichen der Gesuchsgegnerin und es stellte als unbestritten fest, dass das Online-Sortiment der Parteien zumindest teilweise vergleichbar und bezüglich Bewerbung und Preisniveau ähnlich ist. Das Kantonsgericht stellte fest, dass die Gesuchsgegnerin in der Schweiz unbestritten über die älteren Markenrechte an "OTTO" verfüge als die Gesuchstellerin an "OTTO'S". Es kam indes aufgrund einer vorläufigen Prüfung zum Schluss, die Gesuchstellerin könne sich auf das UWG berufen. Denn sie könne in der Schweiz die Gebrauchspriorität beanspruchen, weil die Gesuchsgegnerin das Zeichen in der Schweiz bis anhin nicht gebraucht habe und einstweilen davon auszugehen sei, dass die Gesuchstellerin ihre Marken auch für den Online-Versandhandel hinterlegt habe (wobei der entsprechende Einwand der Gesuchsgegnerin dem Hauptverfahren vorbehalten bleibe). Im Raum stehe auch eine Verwirkung des der Beklagten 1 in der Schweiz zustehenden Rechts an der Marke; ob der Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz von 1892 im Sinne der Gesuchsgegnerin zu interpretieren sei, werde im Hauptprozess zu prüfen sein; die von der Gesuchstellerin erhobenen Einwände seien vertretbar. Die von der Gesuchstellerin geltend gemachte Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG hielt das Kantonsgericht für glaubhaft und schloss, die Hauptsacheprognose falle zugunsten der Gesuchstellerin aus. Es bejahte ausserdem, dass der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil glaubhaft gemacht sei, der durch den Markteintritt der Gesuchsgegnerin mit dem umstrittenen Zeichen drohe, dass die beantragte Massnahme angesichts des glaubhaft beabsichtigten Markteintritts im zweiten Halbjahr 2017 dringlich sei und es schloss schliesslich, dass das vorsorgliche Verbot auch sachlich verhältnismässig sei.