Citation: 4A_317/2020 E. 6

6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. Auslagen für die bei gezogenen Patentanwälte) zulasten der Beklagten." Die Beklagte beantragte (mit ihren im Verfahrensverlauf geänderten Rechtsbegehren) in erster Linie die Abweisung der Klagebegehren, soweit auf diese einzutreten sei. Zudem reichte sie mittels zahlreicher Eventualanträge eingeschränkte Versionen des Streitpatents aaa ein, in deren Umfang ihr Patent aufrechtzuerhalten sei. Im Weiteren erhob sie Widerklage, mit der sie die Verletzung ihres Patents aaa durch die Klägerin und Unterlassungs-, Auskunfts-, Schadenersatz-, Rückrufs- und Vernichtungsansprüche geltend machte. B.b. Die Klägerin machte geltend, sie sei mit C.________, dem heutigen Geschäftsführer der Beklagten, eine Kooperation eingegangen, um eine Verbesserung der Technologie für Schneidmaschinen zu erreichen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit habe die Klägerin C.________ Einblicke sowohl in ihr Geschäft als auch in die von ihr verwendete Schneidtechnologie gewährt und ihm substanzielles Know-how offengelegt. Die durch diese Kooperation gewonnene Schneidplanoptimierungs-Lösung, zu der namentlich der klägerische Arbeitnehmer D.________ wesentlich beigetragen habe, habe sich dann aber die von C.________ gegründete Beklagte angemasst und dafür - ohne Wissen der Klägerin - in diversen Ländern Patente angemeldet, die ihr zum Teil auch bereits erteilt worden seien. All diesen Patenten sei insbesondere gemein, dass sie Neuheit und erfinderische Tätigkeit vermissen liessen. Sie gäben im Wesentlichen bloss den Stand der Technik wieder, in den die Klägerin C.________ eingeführt habe. Ebenso wenig seien die Patente für den Fachmann ausführbar. Ferner seien im Anmeldeverfahren unzulässige Änderungen der Patentansprüche und der Erfindungsbeschreibung vorgenommen worden. Die bereits erteilten Patente erwiesen sich daher grundsätzlich als nichtig. Sollten die Patente rechtsbeständig sein, so stünden sie jedenfalls der Klägerin zu, nachdem ihre Arbeitnehmer, insbesondere D.________, einen substanziellen Anteil zur gemeinsamen Schneidplanoptimierungs-Lösung beigetragen hätten. Die Beklagte habe daher der Klägerin sämtliche Patente und Patentanmeldungen zur Mitinhaberschaft abzutreten, denn mit der Anmeldung im alleinigen Namen der Beklagten habe diese sowohl gegen das jeweils anwendbare Patentrecht verstossen, als auch der zwischen den Parteien bestehenden vertraglichen Bindung zuwidergehandelt. Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, die Erfindung ihres Inhabers und Geschäftsführers C.________ betreffe eine grundlegend neue Methode für ein ressourcenschonendes Verfahren zur Optimierung von Schneideplänen für Teile jeglicher Form aus einem Material. Die Entwicklung des streitgegenständlichen Verfahrens sei alleine durch C.________ erfolgt; ein erfinderischer Beitrag seitens der Klägerin liege nicht vor. B.c. Mit Beschluss vom 14. Dezember 2017 bejahte das Bundespatentgericht seine Zuständigkeit gestützt auf die Gerichtsstandsvereinbarung in Ziffer 18.3 des zwischen den Parteien am 1. Oktober 2012 abgeschlossenen Service Agreement. Am 22. Oktober 2019 erstattete der Referent ein Fachrichtervotum, zu dem die Parteien in der Folge Stellung nahmen. Der von der Beklagten in ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum gestellte Antrag, es sei das Fachrichtervotum bis am 13. Januar 2020 im Sinne einer Eventualprüfung zu ergänzen, wurde am 12. Dezember 2019 abgewiesen. Am 5. Februar 2020 fand die Hauptverhandlung statt. B.d. Mit Urteil vom 8. Mai 2020 stellte das Bundespatentgericht in teilweiser Gutheissung der Hauptklage fest, dass der Schweizer Teil des europäischen Patents aaa nichtig ist (Dispositiv-Ziffer 1); im Übrigen wies es die Hauptklage ab, soweit es darauf eintrat (Dispositiv-Ziffer 2). Die Widerklage wies das Bundespatentgericht aufgrund der festgestellten Nichtigkeit des Streitpatents ab (Dispositiv-Ziffer 3). Weiter setzte es die Gerichtsgebühr fest (Dispositiv-Ziffer 4), regelte die Verteilung der Gerichts- (Dispositiv-Ziffer 5) und Parteikosten (Dispositiv-Ziffer 7) und ordnete die Mitteilung des Urteils an die Parteien sowie - nach Eintritt der Rechtskraft - an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) an (Dispositiv-Ziffer 8). Das Bundespatentgericht folgte dem Argument der Klägerin nicht, wonach im Prüfungsverfahren des Streitpatents aaa verschiedene unzulässige Änderungen vorgenommen worden seien, verneinte jedoch die Neuheit der Erfindung. Mit der Begründung, der vom Streitpatent beanspruchte Gegenstand sei aufgrund der drei von der Klägerin eingereichten Dokumente offensichtlich nicht neu, verzichtete das Bundespatentgericht auf eine Überprüfung der weiteren Einwendungen gegen die Neuheit wie auch der Voraussetzungen der erfinderischen Tätigkeit sowie der Ausführbarkeit. Hinsichtlich der zahlreichen Hilfsanträge der Beklagten erwog das Bundespatentgericht, diese beinhalteten jeweils das Merkmal 1d1 bzw. 2f1 ("by positioning details against each other which make it possible to use all tangent segments when clustering"). Dieses Merkmal sei offensichtlich weder klar noch in ausführbarer Weise offenbart, weshalb es sämtlichen Hilfsanträgen an der Patentfähigkeit fehle. Angesichts der festgestellten Nichtigkeit des Streitpatents unter mehreren Titeln und im Umfang sämtlicher Hilfsanträge erübrige sich eine Prüfung der Verletzung desselben, weshalb die Widerklage abzuweisen sei. Ferner brauche auch auf die klägerischen Eventualbegehren bezüglich Mitinhaberschaft des Streitpatents nicht eingegangen zu werden. Die Klagebegehren auf Abtretung der über den Schweizer Teil des Streitpatents hinausgehenden Schutzrechte und Patentanmeldungen (Antrags-Ziffern 2 und 3) wies das Bundespatentgericht mit der Begründung ab, der Klägerin sei der Nachweis der Mitinhaberschaft für keine der angerufenen Rechtsordnungen gelungen und es stünden ihr auch keine vertraglichen Übertragungsansprüche zu.