Citation: 4C.33/2000 31.05.2000 E. 3

3.-a) Während nach der ursprünglichen Formulierung von Merkmal E2 des Streitpatentanspruchs 1 die Greifer "...dazu eingerichtet sind, die Druckbogen jeweils an ihrem Falz zu erfassen, " modifizierte die Vorinstanz dieses Merkmal unter Feststellung der Teilnichtigkeit dahingehend, dass die Greifer "... dazu eingerichtet sind, die Druckbogen jeweils hängend an ihrem Falz zu erfassen und in frei herabhängendem Zustand auf den Sammelförderer zu übertragen". Die Beklagten machen geltend, die von der Vorinstanz in das Merkmal E2 eingefügte Präzisierung "in frei herabhängendem Zustand auf den Sammelförderer zu übertragen" werde weder in der Beschreibung erwähnt, noch könne sie aus ihr abgeleitet werden; sie werde auch in den Zeichnungen nicht dargestellt. Das modifizierte Merkmal sei somit in der Lehre des Streitpatents nicht vorgesehen, weshalb das Handelsgericht Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG verletzt habe. b) Die Einschränkung eines teilnichtigen Patentes durch Einfügen zusätzlicher Merkmale ist nur zulässig, wenn es sich um Merkmale handelt, deren Bedeutung für die technische Lehre in der erteilten Fassung des Patents bereits offenbart wurde. Das ergibt sich aus dem im Jahre 1978 im Rahmen der sog. Harmonisierung ins Gesetz eingefügten Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG (entsprechend Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ), wonach ein Patent nichtig ist, wenn dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuches in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht (vgl. dazu das Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff., E. 3a; BGE 121 III 279 E. 3a, je mit Hinweisen). Dies galt im Übrigen bereits altrechtlich (BGE 95 II 364 E. 4a S. 369). Wie in diesem Entscheid festgehalten worden ist (E. 4d), steht dem Interesse des Patentinhabers, einen Teil seines Patentes retten zu können, das Interesse Dritter entgegen, in ihrem Vertrauen auf die Massgeblichkeit der in den Patentansprüchen gegebenen Erfindungsdefinition und des damit umschriebenen sachlichen Geltungsbereichs geschützt zu werden. Die Rücksicht auf dieses Interesse Dritter gebietet, das Patent nur insoweit einzuschränken, als dem Fachmann aufgrund der ganzen Patentschrift von Anfang an unmissverständlich erkennbar war, dass eine bisher nur in der Beschreibung oder in den Zeichnungen enthaltene und nunmehr als weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bilde. Der gleiche Gedanke liegt Art. 123 Abs. 2 EPÜ betreffend Änderungen des europäischen Patentes zugrunde (vgl. Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff., E. 3a mit Hinweisen). c) Nach den Ausführungen in der ergänzenden Stellungnahme des gerichtlichen Gutachters, auf welche der angefochtene Entscheid verweist und die gemäss Art. 64 Abs. 2 OG aus den Akten beigezogen werden können, ist das Merkmal E2' - welches der von der Vorinstanz modifizierten Fassung entspricht - entgegen der Auffassung der Beklagten in der Patentschrift erwähnt und auch deutlich als "zur Erfindung gehörig" offenbart. Der Sachverständige verwies namentlich auf diejenigen Stellen der Patentschrift, wo das Auffalten und Absetzen des auf dem Greifer hängenden Druckbogens auf den Aufnahmesattel beschrieben ist. Darin werde ausgeführt, dass zunächst die Endkante des kürzeren Teils der Druckbogen schneller vorgeschoben wird, was zur Folge habe, dass der kürzere Teil der Druckbogen nach unten ausgebaucht werde, worauf diese freie Endkante auf die eine Seite eines herankommenden Aufnahmesattels falle. Danach gebe der Greifer am Ende des Greiferbandes die Endkante des längeren Teils des Druckbogens frei. Dies bedeute, dass die beiden Druckbogenhälften von dem Greifer auf beiden Seiten des Aufnahmesattels frei herabhängen. Erst danach könnten die Greifer der Zuförderer die gefalteten Druckbogen freigeben, so dass diese unter der Wirkung des Eigengewichts rittlings auf den entsprechenden Aufnahmesattel zu liegen kommen. Nach Auffassung des Experten ist in der Patentschrift somit mit aller Deutlichkeit und auch als wesentlich dargestellt, dass die Druckbogen in frei herabhängendem Zustand auf den Sammelförderer übertragen werden. Die Vorinstanz hielt diese Erkenntnisse für richtig und stellte fest, dass die - auf Vorschlag des Experten vorgenommene - Beschränkung des Hauptanspruchs durch die Patenschrift des Streitpatents gestützt ist. d) Die vom Handelsgericht vorgenommene Einschränkung des Patentanspruchs 1 durch Hinzufügen des erwähnten Merkmals ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht bundesrechtswidrig. Ihre Behauptung, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Präzisierung des Anspruchs aus den Patentunterlagen nicht ersichtlich sei, widerspricht den technischen Feststellungen, welche sich auf die Beurteilung des gerichtlichen Experten abstützen. Die Einwände, welche die Beklagten zur Stützung ihrer gegenteiligen Betrachtungsweise vorbringen, vermögen keine erheblichen Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellungen zu wecken (vgl. dazu oben E. 2c).