Citation: 4C.337/2005 19.12.2005 E. 2

2.1 Das Handelsgericht hat den von der Klägerin geltend gemachten entgangenen Gewinn unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes (BGE 122 III 463 E. 5c) und einen Teil der Lehre nach der Methode der Lizenzanalogie berechnet. Die Vorinstanz hat zwar festgestellt, dass mit dieser Methode nach einem anderen Teil der Lehre nicht der deliktsrechtliche Ersatzanspruch, sondern die Bereicherung im Rahmen der Eingriffskondiktion oder - wie vereinzelt vertreten wird - der Erfüllungsanspruch bestimmt werde. Sie hat aber befunden, dass sowohl die Voraussetzungen des Schadenersatzanspruchs als auch diejenigen der Eingriffskondiktion erfüllt seien, weshalb die Klägerin in jedem Fall "gemäss der anerkannten Grundsätze der Lizenzanalogie" so zu stellen sei, wie wenn die Beklagte von Anfang an mit ihr einen Vertrag über die Lizenzierung zum Inverkehrbringen der patentgeschützten Schäumer geschlossen hätte. Zur Bestimmung der Lizenzgebühr, welche die Beklagte hätte bezahlen müssen, sei in erster Linie auf den Betrag abzustellen, den die Klägerin im vorliegenden Fall von der Beklagten mit ihrer Lizenzvertragsofferte vor Prozesseinleitung gefordert habe, nämlich Fr. 90'000.-- pro Jahr. Die Klägerin sei aufgrund des von der Patentinhaberin erworbenen Exklusivrechts dazu berechtigt gewesen, die Lizenzgebühr selbstständig und grundsätzlich in beliebiger Höhe zu bestimmen. Die Beklagte habe nur wählen können zwischen der Annahme des Angebots oder dem Verzicht auf die Verbreitung der patentverletzenden Schäumer. Die Beklagte stelle sich zu Unrecht auf den Standpunkt, sie hätte sich für ein zu grosses Lizenzgebiet oder einen zu weit gefassten Lizenzgegenstand verpflichten müssen. Es sei nämlich nicht nachvollziehbar, weshalb sich die Klägerin in grundsätzlicher Weise hätte weigern sollen, der Beklagten eine Lizenz mit reduziertem Umfang zu erteilen. Die Beklagte, welche in Kenntnis der Lizenzgebühr den Lizenzgegenstand wie ein Vertragspartner in einem faktischen Vertragsverhältnis genutzt habe, verhalte sich widersprüchlich, wenn sie die Lizenzgebühr nachträglich wieder in Frage stelle. Die Klägerin habe sich zum Beweis der in der Branche in vergleichbaren Verhältnissen üblichen Lizenzgebühr auf ihre mit Dritten für den selben Lizenzgegenstand abgeschlossenen Lizenzverträge gestützt, diese aber als Geschäftsgeheimnis bezeichnet, das der Beklagten nicht offenbart werden dürfe. Deshalb könne der Beweis nicht gewürdigt werden, so dass die Behauptung, die Klägerin habe eine branchenübliche Lizenzgebühr verlangt, beweislos dastehe. Daraus folgert die Vorinstanz, dass in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR und gestützt auf die anerkannten Grundsätze der Lizenzanalogie die von der Klägerin geltend gemachte pauschale jährliche Lizenzgebühr von Fr. 90'000.-- eine sachgerechte Bezifferung ihres durch die Patentverletzung der Beklagten erlittenen Schadens darstelle. Zum gleichen Ergebnis hätte die Annahme eines faktischen Vertragsverhältnisses geführt. Für diese Annahme spreche der Verzicht der Beklagten auf den Abschluss eines entgeltlichen Lizenzvertrages, die Benutzung des Patentes in Kenntnis der Entgeltlichkeit und der Abschluss des Teilvergleichs vom 27./28. August 2003, mit dem die Beklagte ebenfalls die Pflicht zur Leistung einer Entschädigung anerkannt habe. 2.2 Die Beklagte macht geltend, die Vorinstanz habe Art. 42 Abs. 2 OR verletzt, indem sie ihr Ermessen nicht "mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge" ausgeübt habe. Die Vorinstanz habe zwar zutreffend ausgeführt, dass der nach der Methode der Lizenzanalogie berechnete Schaden der Höhe der Vergütung entspreche, die bei Abschluss eines Lizenzvertrages über das betreffende Schutzrecht von vernünftigen Vertragspartnern vereinbart worden wäre. Darunter sei nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und herrschenden Lehre eine branchenübliche oder verkehrsmässig übliche bzw. sachlich angemessene Vergütung zu verstehen. Die Vorinstanz habe aber entgegen dem von ihr selbst aufgestellten Massstab der von vernünftigen Vertragspartnern mutmasslich getroffenen Vereinbarung eine Annahme getroffen, die der Rechtsprechung und Lehre zuwider laufe. Sie habe angenommen, die Klägerin sei als Inhaberin eines Exklusivrechts in einem System der freien Marktwirtschaft berechtigt, den Preis einer Lizenzierung an Dritte selbstständig und grundsätzlich in beliebiger Höhe zu bestimmen. Damit habe das Gericht die Bestimmung der Schadensberechnung faktisch einseitig in die Hand des Patentinhabers gelegt. So habe es die Prüfung nach den genannten Kriterien, insbesondere auch eine Orientierung an dem, was vernünftige Vertragspartner in einer zweiseitigen Vereinbarung beschlossen hätten, versäumt. Auch beim faktischen Vertragsverhältnis wäre eine angemessene Gegenleistung zu bestimmen. Die Vorinstanz habe den bundesrechtlichen Schadensbegriff verletzt, indem sie sich zu den Sachverhaltselementen, auf die für die Bestimmung einer sachlich angemessenen Lizenzgebühr abzustellen sei, nicht geäussert habe. Einerseits habe sie weder die Zahl der von der Beklagten in der Schweiz in Verkehr gebrachten Milchschäumer und deren Stückpreis noch die Relation zwischen dem Stückpreis und der von der Klägerin verlangten Lizenzgebühr ermittelt. Und andrerseits habe sie nicht ermittelt, welche Lizenzgebühr für den aktenkundigen Umsatz von vernünftigen Vertragspartnern als angemessen angesehen worden wäre.