Citation: 4A_554/2023 E. 7

7. Im weiteren Umfang werden die Rechtsbegehren der Klägerin abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. [ Kosten- und Entschädigungsfolgen]" Das Bundespatentgericht erwog unter anderem, der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx sei nicht neu. Hingegen ging es davon aus, hinsichtlich des (ersten) Eventualanspruchs von EP xxx sei mangels gegenteiliger Behauptungen der Beklagten von der Neuheit auszugehen und bejahte auch die erfinderische Tätigkeit ausgehend von den drei Entgegenhaltungen der Beklagten. Das Klagepatent EP yyy befand es demgegenüber als nicht rechtsbeständig. B.b. Die Beklagte erhob gegen das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 beim Bundesgericht Beschwerde. Mit Urteil 4A_421/2022 vom 11. April 2023 hiess das Bundesgericht die Beschwerde der Beklagten teilweise gut, hob das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück (E. 3). Das Bundesgericht wies darauf hin, dass sich mit dem von der Vorinstanz eingeräumten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. Das Bundespatentgericht hatte diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Es ging von einem Mitbenützungsrecht aus, obwohl es feststellte, die Beklagte habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche (E. 3.2). Das Bundesgericht erwog, das Bundespatentgericht habe die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu Unrecht nicht geprüft, was nach erfolgter Rückweisung nachzuholen sei (E. 3.3). B.c. Mit Urteil vom 12. Oktober 2023 wies das Bundespatentgericht die Klage ab. Es erwog zunächst, der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in seiner Fassung gemäss Eventualantrag sei neu gegenüber dem C.________ Flyer 2005. In der Folge prüfte es in Bezug auf diesen Anspruch auch die erfinderische Tätigkeit und verneinte diese. Im Weiteren prüfte das Bundespatentgericht die Zulässigkeit der erfolgten Änderungen an den Ansprüchen gemäss Sub- und Subsubeventualantrag und erwog, diese erwiesen sich wegen Verstosses gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ bzw. Art. 58 Abs. 2 PatG als nicht rechtsbeständig. Damit erwiesen sich alle geltend gemachten Ansprüche auch des Klagepatents EP xxx als nicht rechtsbeständig, und die Klage sei insgesamt abzuweisen, nachdem im Teilurteil vom 17. August 2022 bereits festgestellt worden sei, dass keiner der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP yyy rechtsbeständig sei.