Citation: 4A_11/2022 E. 4.2.2

4.2.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe das Weglassen des Merkmals "repeated or prolonged exposure to intense illumination" in Anspruch 1 des Klagepatents EP yyy zu Unrecht als zulässig erachtet. Dabei kritisiert sie die vorinstanzliche Feststellung, nach der die Offenbarung auf Seite 4:5-15 der ursprünglichen Anmeldung eine eigenständige Ausführungsform der Erfindung umschreibe. Sie vermag jedoch keine Verletzung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 aufzuzeigen, indem sie dem vorinstanzlichen Verständnis, wonach der Fachmann die erwähnte Offenbarung nicht so verstehe, dass es sich dabei um eine eingeschränkte Fassung der allgemeinen Formulierung auf Seite 3:12-18 handle, ihre gegenteilige Auffassung gegenüberstellt und pauschal behauptet, die Passage auf Seite 4:5-15 sei "selbstverständlich" eine eingeschränkte Fassung. Der Vorinstanz ist keine Rechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie es im Rahmen ihrer Prüfung der Offenbarungen nicht bei sprachlogischen Elementen bewenden liess; vielmehr wies sie nachvollziehbar darauf hin, die Wiederholung, dass der Detektionsschritt in einer Pufferlösung ausgeführt wird, die ein oder mehrere Antioxidantien enthält, ergebe für den Fachmann nur Sinn, wenn der Abschnitt auf Seite 4:5-15 eine eigenständige Ausführungsform der Erfindung beschreibe, womit es sich nicht bloss um eine spezifischere Form des bereits auf Seite 3:12-18 offenbarten "ersten Aspekts" der Erfindung handle. Die Beschwerdeführerin kritisiert diese Begründung lediglich pauschal als willkürlich; sie vermag auch nicht näher zu belegen, inwiefern die Wiederholung des fraglichen Merkmals im Falle einer bevorzugten Variante entgegen dem angefochtenen Entscheid "der Lebenserfahrung" entsprechen soll. Der Vorinstanz ist keine Verletzung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 vorzuwerfen, wenn sie davon ausging, die Offenbarung auf Seite 4:5-15 der ursprünglichen Anmeldung umschreibe eine eigenständige Ausführungsform der Erfindung, die nicht notwendigerweise alle Merkmale des auf S. 3:12-18 beschriebenen ersten Aspekts der Erfindung umfassen müsse. Aufgrund dieser Ausgangslage erübrigen sich weitere Ausführungen zur Zulässigkeit des Weglassens von "repeated or prolonged exposure to intense illumination", da dieses Merkmal in der fraglichen Offenbarung auf Seite 4:5-15 der ursprünglichen Anmeldung nicht enthalten ist. Dies anerkennt grundsätzlich auch die Beschwerdeführerin. Ein Merkmal kann unter dem Gesichtspunkt von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 unter anderem dann aus einem Patentanspruch gestrichen werden, wenn der ursprünglichen Anmeldung klar zu entnehmen ist, dass das betreffende Merkmal auch weggelassen werden kann; dies trifft etwa zu, wenn ein taugliches Ausführungsbeispiel ohne dieses Merkmal beschrieben wird (FRITZ BLUMER, in: Singer/Stauder/Luginbühl, Europäisches Patentübereinkommen, 8. Aufl. 2019, N. 82 zu Art. 123 EPÜ). Nachdem diese Voraussetzungen erfüllt sind, erweisen sich die weiteren Ausführungen im angefochtenen Entscheid zum weggelassenen Merkmal als nicht entscheidwesentlich, womit auch die dagegen erhobenen Rügen der Verletzung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 und Art. 58 Abs. 2 PatG ins Leere stossen.