Citation: 4A_516/2010 02.12.2010 E. 5

Die Beschwerdeführerinnen rügen eine bundesrechtswidrige Verneinung ihres Feststellungsinteresses durch die Vorinstanz. 5.1 Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 MSchG vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt namentlich in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. In Betracht fällt sodann etwa - wie vorliegend erhoben - eine negative Feststellungsklage, mit der im Sinne einer proaktiven Klärung die fehlende Verletzung eines Schutzrechtes festgestellt werden soll (vgl. etwa von Büren/Marbach/ Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 198 Rz. 936). Erforderlich ist ein hinreichendes Feststellungsinteresse. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn der Kläger an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat, welches kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann (BGE 133 III 282 E. 3.5 S. 287). Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (BGE 135 III 378 E. 2.2 S. 380; 131 III 319 E. 3.5 S. 324 f.; 123 III 414 E. 7b S. 429; 120 II 20 E. 3a S. 22; je mit Hinweisen). Namentlich bei negativen Feststellungsklagen ist zudem auch auf die Interessen des Beklagten Rücksicht zu nehmen. Wer auf Feststellung klagt, dass eine Forderung nicht besteht, zwingt damit den beklagten Gläubiger zu vorzeitiger Prozessführung. Damit wird die Regel durchbrochen, dass grundsätzlich der Gläubiger und nicht der Schuldner den Zeitpunkt für die Geltendmachung eines Anspruchs bestimmt. Der vorzeitige Prozess kann den Gläubiger benachteiligen, wenn er zur Beweisführung gezwungen wird, bevor er dazu bereit und in der Lage ist (BGE 131 III 319 E. 3.5 S. 325; 120 II 20 E. 3a S. 22 f. mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen Urteil 4A_459/2009 vom 25. März 2010 E. 2.1). 5.2 Die Vorinstanz hat den nach Bundesrecht bestimmten Begriff des Feststellungsinteresses (BGE 135 III 378 E. 2.2 mit Hinweisen) zutreffend im Sinne der obigen Erwägung erkannt und ihrem Entscheid zugrunde gelegt. Entgegen dem Vorwurf der Beschwerdeführerinnen berief sie sich mit ihrem Verweis auf BGE 120 II 20 nicht einzig auf einen "ausschliesslich SchKG-rechtlich begründeten Ausnahmefall älterer Provenienz". Die von der Vorinstanz zitierte Erwägung aus BGE 120 II 20 E. 3a wurde vom Bundesgericht in späteren (nicht das Betreibungsrecht betreffenden) Entscheiden bestätigt, wobei namentlich daran festgehalten wurde, dass bei negativen Feststellungsklagen auch allfällige Interessen des Gläubigers bzw. der beklagten Partei zu berücksichtigen sind (so etwa BGE 133 III 282 E. 3.5 S. 287 f.; 131 III 319 E. 3.5; BGE 4A_170/2010 vom 30. Juni 2010 E. 5 [zur Publikation vorgesehen]). 5.3 Aus dem von den Beschwerdeführerinnen angerufenen BGE 129 III 295 ergeben sich keine anderen rechtlichen Anforderungen an das Feststellungsinteresse. Sie zitieren die Meinung von Roger Staub, der unter Bezugnahme auf BGE 129 III 295 dafürhält, bei Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung sei ein Feststellungsinteresse immer dann zu bejahen, wenn der Rechtsinhaber gegenüber Dritten das Bestehen einer Markenrechtsverletzung bereits behauptet habe oder wenn der Kläger verwarnt und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert worden sei (Roger Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 29 zu Art. 52 MSchG). Im erwähnten Entscheid bejahte das Bundesgericht ein Feststellungsinteresse, nachdem die Beklagte die Klägerin verwarnt und von der Klägerin die Unterzeichnung einer Erklärung verlangt hatte, wonach sie auf Geschäfte mit ihrem angeblich patentverletzenden Produkt in sämtlichen Ländern verzichte, in denen die Beklagte Patentschutz beanspruchen konnte. Die Klägerin musste mit entsprechenden rechtlichen Schritten seitens der Beklagten rechnen, zumal diese ein rechtliches Vorgehen für das deutsche Patent bereits ausdrücklich angedroht hatte (BGE 129 III 295 E. 2.4 S. 300). Daraus ergibt sich, dass bei den im Immaterialgüterrecht vorkommenden Schutzrechtsverwarnungen grundsätzlich von einer Ungewissheit ausgegangen werden kann, die ein Feststellungsinteresse für eine negative Feststellungsklage auf Nichtverletzung begründen kann. Allerdings ist darüber hinaus erforderlich, dass die Fortdauer der Ungewissheit dem Kläger nicht zuzumuten ist. Diese Voraussetzung war in BGE 129 III 295 erfüllt, zumal die dortige Klägerin mit einem rechtlichen Vorgehen der Beklagten gegen sie rechnen musste (vgl. BGE 129 III 295 E. 2.4 S. 300). Dass das Bundesgericht aufgrund der in jenem Fall gegebenen Umstände ein Feststellungsinteresse bejahte, muss nicht bedeuten, dass auch im hier zu beurteilenden Fall, in dem andere Umstände vorliegen und namentlich nicht festgestellt ist, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführerinnen ausdrücklich ein gerichtliches Vorgehen angedroht hätte, gleich zu entscheiden ist. 5.4 Die vorliegende Konstellation entspricht sodann nicht derjenigen, die dem von den Beschwerdeführerinnen im Weiteren angerufenen Urteil 4A_324/2009 vom 8. Oktober 2009 zugrunde lag. Dort bejahte das Bundesgericht ein hinreichendes Feststellungsinteresse für eine Widerklage auf Nichtigerklärung der klägerischen Marken nicht nur hinsichtlich der klägerischen Wortmarke, welche die Klägerin der Firma der Beklagten entgegengehalten hatte, sondern auch bezüglich der klägerischen Wort-/Bildmarke, zumal die Beklagte jederzeit damit rechnen musste, dass die Klägerin versuchen würde, ihr die Verwendung des streitigen Firmenbestandteils gestützt auf diese Marke mit einer neuen Unterlassungsklage zu verbieten. Zu Recht hebt die Vorinstanz als Unterschied zum vorliegenden Fall, in dem die Beschwerdegegnerin nicht gerichtlich gegen die Beschwerdeführerinnen vorgegangen ist, hervor, dass im Fall 4A_324/2009 die Beklagte bereits in einen Prozess gezwungen worden war und daher nicht hinzunehmen hatte, allenfalls noch ein zweites Mal prozessieren zu müssen. Ebenso wenig zeigen die Beschwerdeführerinnen auf, inwiefern sich aus dem eine positive Feststellungsklage betreffenden Urteil 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005 eine rechtsfehlerhafte Grundlage des angefochtenen Beschlusses ergeben sollte. 5.5 Zu beachten ist weiter, dass das Feststellungsinteresse anders zu beurteilen ist, je nachdem, ob es sich bei der Feststellungsklage um eine Nichtigkeitsklage oder um eine andere Klage handelt (Lucas David, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 1999, N. 9 zu Art. 52 MSchG). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind namentlich weniger hoch, wenn sich die Nichtigkeitsklage auf den Nichtgebrauch der angefochtenen Marken stützt (Roger Staub, a.a.O., N. 47 zu Art. 52 MSchG). Soweit sich die Beschwerdeführerinnen auf die Rechtsprechung zu immaterialgüterrechtlichen Nichtigkeitsklagen berufen, können daraus nicht ohne Weiteres Schlüsse für den vorliegenden Fall einer negativen Feststellungsklage auf Nichtverletzung von Schutzrechten gezogen werden, und die Beschwerdeführerinnen vermögen auch damit keine bundesrechtswidrige Entscheidgrundlage des angefochtenen Beschlusses darzutun. 5.6 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Frage, ob die Beschwerdeführerinnen ein hinreichendes Feststellungsinteresse haben, aufgrund zutreffender rechtlicher Kriterien prüfte.