Citation: 4A_152/2020 E. 10.3.2

10.3.2. In grundsätzlicher Weise rügen die Beschwerdeführerinnen, die Vorinstanz habe die Koexistenz der beiden Marken (vgl. Rückweisungsentscheid E. 2.3.3) überhaupt nicht in die Interessenabwägung einbezogen. 10.3.2.1. Im Einzelnen machen sie geltend, die Interessenabwägung der Vorinstanz bedeute nichts anderes, als dass sie der lauterkeitsrechtlichen Position der Beschwerdegegnerin (Gebrauchspriorität an "OTTO'S") den Vorrang vor der markenrechtlichen Position der Beschwerdeführerinnen (Anmeldepriorität an "OTTO" und "OTTO-VERSAND") gebe, weil sie die Marke "OTTO'S" toleriert hätten. Dies laufe im Effekt auf eine Verwirkung des Rechts der Beschwerdeführerinnen zur Benutzung ihrer älteren Marken hinaus. Damit habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass die vom Bundesgericht bestätigte Verwirkung des markenrechtlichen Abwehranspruchs gegen die Beschwerdegegnerin und das Recht der Beschwerdeführerinnen zur Benutzung ihrer älteren Marke zu unterscheiden seien. Die Beschwerdeführerinnen hätten der Beschwerdegegnerin zwar den Gebrauch ihres eigenen Zeichens "OTTO'S" nicht untersagt; daraus könne aber nicht gefolgert werden, dass die Beschwerdeführerinnen auf ihre eigenen Benutzungsrechte an den Zeichen "OTTO" und "OTTO-VERSAND" verzichtet hätten. Das Bundesgericht habe daher zu entscheiden, ob der allfällige lauterkeitsrechtliche Anspruch der Beschwerdegegnerin schutzwürdiger sei als die Markenrechte der Beschwerdeführerinnen. 10.3.2.2. Die Argumentation der Beschwerdeführerinnen bedeutet letztlich ganz grundsätzlich - wie sie es in ihrer Replik auf den Punkt bringen -, dass ihr Weiterbenutzungsrecht an der Marke "OTTO" und "OTTO-VERSAND" ausschliesst, dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits einen lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch ihnen gegenüber haben kann. Dies wurde aber mit dem Rückweisungsentscheid bereits gegenteilig entschieden und ergab sich aus dem Grundsatz, dass das Lauterkeitsrecht einen selbstständigen Anwendungsbereich neben dem Markenrecht hat (vgl. Rückweisungsentscheid E. 3 mit Hinweisen). Hätte das Bundesgericht die Auffassung der Beschwerdeführerinnen vertreten, hätte es auf eine Rückweisung zur Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verzichten können. Zwar wird in der Lehre betont, soweit möglich müssten Wertungswidersprüche zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht vermieden werden und als Beispiel auf das Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 14 MSchG verwiesen, auf welches sich auch die Beschwerdeführerinnen beziehen. Gemäss Art. 14 MSchG setzt sich die eingetragene Marke nicht gegenüber denjenigen durch, die ein bestimmtes Zeichen bereits vor dessen Hinterlegung gebraucht, aber auf eine Eintragung verzichtet haben. Dieser Wertung würde es widersprechen, wenn die Weiterbenützung auf pauschale Art und Weise lauterkeitsrechtlich, z.B. aufgrund von Verwechslungsgefahr, untersagt werden könnte (HEINEMANN, a.a.O., N. 51 des 1. Teils: Grundlagen in systematischer Darstellung, § 5 Lauterkeitsrecht und Immaterialgüterrecht). Gerade anders verhält es sich aber auch nach dieser Lehrmeinung, wenn dem Markeninhaber im Verhältnis zum Weiterbenutzungsberechtigten die Gebrauchspriorität zukomme: Dann könne er nach den lauterkeitsrechtlichen Grundsätzen die Weiterbenutzung untersagen (HEINEMANN, a.a.O., N. 51 des 1. Teils: Grundlagen in systematischer Darstellung, § 5 Lauterkeitsrecht und Immaterialgüterrecht; vgl. ebenso FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.] Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N. 17 zu Art. 14 MSchG). Es trifft auch nicht zu, dass aufgrund dieses Verhältnisses zwischen Lauterkeits- und Markenrecht den Interessen der Markeninhaberin überhaupt nicht Rechnung getragen werde. Die Verwirkung des Markenrechts hat zur Folge, dass der Verletzer, der den Verwirkungseinwand geltend macht, sein Zeichen im bisherigen Umfang weiterbenutzen kann. Die Verwirkung verwirkt ein Recht, aber sie bewirkt kein Recht. Die Rechtsfolgen der Verwirkung sind also in örtlicher, sachlicher und persönlicher Hinsicht auf den Besitzstand beschränkt, der durch den Verwirkungseinwand geschützt wird. Der Verletzer hat kein Recht, seinen Besitzstand darüber hinaus auszudehnen (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 77 Vorb. zu Art. 51a-60 MSchG mit Hinweisen; ROGER STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N. 76 der Vorbemerkungen zu Art. 51a-60 MSchG; SIMONE BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, 2001, S. 139 und 154; RALPH SCHLOSSER, La péremption en matière de signes distinctifs, sic! 9/2006, S. 549 ff., 566; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht Kommentar, 4. Aufl. 2009, N. 47 ff. zu § 21 MarkenG). Zu Recht wird in der Lehre festgehalten, diese Beschränkung des Besitzstands in örtlicher, sachlicher und persönlicher Hinsicht bewirke (aber) einen gewissen Interessenausgleich, wertungsmässig vergleichbar der in Art. 14 Abs. 1 MSchG ausdrücklich vorgesehenen Beschränkung auf das Weiterbenützungsrecht im bisherigen Umfang (BRAUCHBAR, a.a.O., S. 139; SCHLOSSER, a.a.O., S. 566).