Citation: 4C.86/2004 07.07.2004 E. 2

Im Urteil vom 2. Juli 2003 hielt das Bundesgericht fest, das Handelsgericht habe im ersten Urteil die Frage nicht abschliessend beurteilt, ob der Klägerin (Gesuchsgegnerin) die Wahl einer anderen technischen Möglichkeit zur Erreichung des stabilen Ineinandergreifens der Spielbausteine zumutbar sei. Nach den bundesgerichtlichen Erwägungen hatte das Handelsgericht zwar festgestellt, dass es praktikable Alternativen zu runden, gefüllten Noppen gebe; aufgrund der abweichenden Rechtsauffassung des Handelsgerichts fehlten jedoch tatsächliche Feststellungen, um die Frage der Zumutbarkeit zu beantworten (E. 3.2.4): "Die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil erlauben die Beurteilung nicht, ob die auf den bestimmt proportionierten Quadern aufgesetzten, in bestimmter Weise angeordneten, zylinderförmigen Noppen zur Erreichung der angestrebten Klemm- oder Stabilisierungswirkung beim Zusammenbau der Spielbausteine technisch notwendig sind. Dies wäre der Fall, wenn Mitbewerbern wie der Klägerin mit dem Verbot ihrer Verwendung der Verzicht auf eine nahe liegende und zweckmässige Ausstattung zugemutet würde, so dass sie an deren Stelle eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung wählen müssten". Zur Ergänzung dieser tatsächlichen Feststellungen wurde die Sache - im Sinne der Erwägungen (Art. 66 Abs. 1 OG) - an die Vorinstanz zurückgewiesen (Art. 64 Abs. 1 OG). 2.1 Das Handelsgericht hat im Beweisbeschluss vom 27. Januar 2004 (S. 5 f./ddd) ausgeführt, das Bundesgericht habe sich zur Frage nicht geäussert, ob andere Formen mit LEGO-Steinen kompatibel sein müssten, um als Alternative in Frage zu kommen. Nachdem aber auf der Hand liege, dass für Spielbausteine Alternativformen gewählt werden könnten, die sich in den Proportionen von den eingetragenen eindeutig unterschieden, bestehe keine technische Notwendigkeit, die eingetragenen Formen zu verwenden. Das Handelsgericht hielt dafür, das Bundesgericht sei "ersichtlich davon ausgegangen, die Alternativformen müssten gleich proportioniert, d.h. mit den LEGO- Steinen kompatibel sein. Genauer, die Proportionen der Alternativformen müssen so sein, dass mit diesen Proportionen hergestellte Klemmbausteine mit den gemäss den Proportionen der eingetragenen Formmarken hergestellten LEGO-Steinen kompatibel sind. Damit kommen als Alternativformen nur solche in Betracht, welche mit der jeweiligen hinterlegten LEGO-Form kompatibel sind, d.h. Formen von Steinen darstellen, welche mit den entsprechenden LEGO-Bausteinen verbaut werden können". 2.1.1 Die Gesuchstellerin bringt zu Recht vor, das Handelsgericht verkenne mit diesen Erwägungen die Tragweite der Rückweisung. Die vom Bundesgericht angeordnete Rückweisung erfolgte allein zur tatsächlichen Feststellung, ob die nach dem Urteil des Handelsgerichts vom 17. Dezember 2002 bestehenden praktikablen Alternativen zu runden, gefüllten Noppen ebenso praktisch und ebenso solide und mit keinen grösseren Herstellungskosten verbunden seien als die umstrittene, als Marke beanspruchte Form der auf dem Quader aufgesetzten Noppen (vgl. E. 3.2.4 des Bundesgerichtsurteils vom 2. Juli 2003). Die technische Notwendigkeit, beim Zusammenbau der Spielbausteine eine Klemm- oder Stabilisierungswirkung zu erreichen, bezieht sich offenkundig allein auf den Zusammenbau der Spielbausteine untereinander, nicht auf solche anderer Art bzw. auf anders geformte oder technisch anders zusammenbaubare Spielbausteine. Das Bundesgericht ist entgegen der Ansicht des Handelsgerichts in keiner Weise - auch nicht sinngemäss - davon ausgegangen, dass die von der Gesuchsgegnerin gewählte Alternativform mit den LEGO-Bausteinen zusammenbaubar sein soll. 2.1.2 Die Gesuchsgegnerin führt zwar zutreffend an, das Bundesgericht habe in konstanter Praxis die Herbeiführung der Zusammenbaubarkeit mit LEGO-Bausteinen nicht als wettbewerbswidrig, sondern als zulässig angesehen. Indessen bedeutet diese Praxis nicht, dass diese Zusammenbaubarkeit - mit fremden Spielbausteinen - technisch notwendig sei. Das Bundesgericht hat bereits im Urteil vom 2. Juli 2003 (E. 5.2.2) darauf hingewiesen, dass in jenen Präjudizien lediglich erkannt wurde, die Konkurrenten verhielten sich ihrerseits nicht schon deshalb unlauter und verletzten den wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz nicht bereits dadurch, dass sie LEGO-kompatible Bauelemente in Verkehr brächten. Aus den Präjudizien ergibt sich weder ein überwiegendes Freihalteinteresse an kompatiblen Formen noch eine - vom Handelsgericht unterstellte - technische Notwendigkeit, dass Spielbausteine nicht allein untereinander, sondern auch mit Spielbausteinen anderer Form zusammenbaubar sein sollen. Eine derartige Auslegung von Art. 2 lit. b MSchG widerspricht dem Urteil des Bundesgerichts vom 2. Juli 2003. Das Erläuterungsgesuch ist insofern begründet. 2.2 Das Handelsgericht hat im Beweisbeschluss vom 27. Januar 2004 (S. 3 f./aaa) sodann festgehalten, dass als Alternativen nur Formen in Betracht kommen, die jedenfalls im Wesentlichen und auch im verbauten Zustand als quaderförmig in Erscheinung treten. Die Gesuchstellerin leitet - insofern mit der Gesuchsgegnerin - aus den Erwägungen des Bundesgerichts ab, dass mögliche Alternativformen nicht auf Quaderformen beschränkt sind. Dass (unter sich stabil zusammenbaubare) Spielelemente nicht auf Quaderformen beschränkt sind, ergibt sich in der Tat aus den bundesgerichtlichen Erwägungen zum Wesen der Ware (Urteil vom 2. Juli 2003, E. 3.1.3 und E.3.1.4). Das Bundesgericht hat aber die Auffassung des Handelsgerichts nicht beanstandet, dass das Publikum von Spielbausteinen eine quaderförmige Gestalt erwartet (E. 3.1.2.). Wenn das Handelsgericht daraus ableitet, dass (untereinander technisch stabilisierbare) Alternativformen eine im Wesentlichen quaderförmige Form aufweisen müssen, entspricht dies dem zutreffenden Verständnis der bundesgerichtlichen Erwägungen. Dass darüber hinaus auch andere, nicht-quaderförmige Alternativformen denkbar sind, ändert nichts daran, dass sich die technische Lösung zum stabilen gegenseitigen Ineinandergreifen der Spielbausteine (auch) auf die Quaderform beziehen muss. Da sich die technische Notwendigkeit der Form zum Ineinandergreifen jedenfalls auch auf quaderförmige Spielbausteine bezieht, ist im Übrigen nicht einsichtig, welches Interesse die Gesuchstellerin an der Klarstellung haben könnte, dass entgegen der Formulierung im Beschluss des Handelsgerichts vom 27. Januar 2004 nicht "nur" quaderförmige Spielbauelemente in Betracht fallen. Das Erläuterungsbegehren ist insofern unbegründet. 2.3 Die Gesuchstellerin versteht schliesslich den Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts in dem Sinne abschliessend, dass das Handelsgericht keine weiteren, im Bundesgerichtsurteil vom 2. Juli 2003 nicht ausdrücklich genannten Anforderungen an Alternativformen stellen dürfe. Sie hält insbesondere das Erfordernis fehlender Verwechslungsgefahr der Alternativformen im Beweisbeschluss für unzulässig und fügt an, sie halte dies auch für sachlich verfehlt. Das Bundesgericht hat im Rückweisungsentscheid vom 2. Juli 2003 den Feststellungen des damals angefochtenen handelsgerichtlichen Urteils entnommen, dass es praktikable Alternativen zu runden gefüllten Noppen gibt, um technisch die stabile Zusammenbaubarkeit von Spielbausteinen zu erreichen. Es durfte aufgrund dieser Feststellung im vorinstanzlichen Entscheid davon ausgehen, dass diese Alternativen die Formmarke der Gesuchstellerin - abgesehen von den im handelsgerichtlichen Urteil erwähnten Gründen - nicht in Frage stellten. Daher beschränkt sich der Rückweisungsentscheid auf die Zumutbarkeit der praktikablen Alternativen und damit auf die Frage, ob die - nach den damals massgebenden Feststellungen vorhandenen - praktikablen Alternativen zumutbar seien oder ob sie im Gegenteil die Konkurrenten zur Wahl einer weniger praktischen, weniger soliden oder mit grösseren Herstellungskosten verbundenen Ausführung zwingen würden. Den damaligen Feststellungen des Handelsgerichts liess sich jedoch im Einzelnen nicht entnehmen, welche konkreten Formen die Vorinstanz als praktikable Alternativen ansah. Entsprechende Feststellungen konnten dementsprechend vom Bundesgericht auch nicht übernommen werden. Aufgrund der Erwägungen im Bundesgerichtsurteil vom 2. Juli 2003 kann somit nicht festgestellt werden, dass sämtliche nicht ausdrücklich genannte Anforderungen an Alternativformen allgemein schon den Rückweisungsentscheid sprengen würden. Im Rückweisungsentscheid wurde kein Entscheid über die Praktikabilität konkreter Alternativformen getroffen, sondern vielmehr das Ergebnis der Würdigung der Vorinstanz allgemein übernommen. Die Frage der Praktikabilität wurde nicht geprüft, womit sie der Erläuterung nicht zugänglich ist (vgl. vorne E. 1.1). Das Begehren der Gesuchstellerin ist insoweit abzuweisen.