Citation: 4A_265/2020 E. 7.4.2

7.4.2. Die Beschwerdeführerin vermischt die Frage der Gleichartigkeit mit jener nach der Tragweite des Markenrechts. Die Rechtslage stellt sich wie folgt dar: Unter dem alten, per 1. April 1993 ausser Kraft gesetztem Markenschutzgesetz entsprach es in der Tat der bundesgerichtlichen Praxis, dass das Markenrecht eines andern nur durch den Gebrauch eines Zeichens auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung verletzt werden konnte (etwa: BGE 116 II 463 E. 2d/aa; 113 II 73 E. 2a S. 75). Dieser Rechtsprechung entspricht denn auch das von der Beschwerdeführerin zitierte Urteil. Diese Rechtslage ist vom Gesetzgeber als unbefriedigend empfunden worden. Er hat daher - in ausdrücklicher Abkehr der zitierten bundesgerichtlichen Praxis - im Zuge des neuen Markenschutzgesetzes von 1992 Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG eingefügt (siehe Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [nachfolgend: Botschaft], BBl 1991 I 26 zu Art. 13 MSchG). Demnach kann der Markeninhaber einem andern verbieten, ein (nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossenes) Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr -etwa auch als Firma, Enseigne oder sonst als Geschäftsbezeichnung - zu gebrauchen. Nach neuem Recht kann der Markeninhaber somit nicht nur gegen markenmässigen, sondern gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch (im Geschäftsverkehr) vorgehen (Botschaft, BBl 1991 I 26 zu Art. 13 MSchG). Dies ist weit zu verstehen; erfasst wird namentlich auch die nicht unmittelbar produktbezogene Verwendung eines Zeichens - mithin der Gebrauch, der nicht im direkten Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen erfolgt -, die Verwendung im mündlichen Verkehr, als Vorspann, in der Erinnerungswerbung, im Export und so weiter (BGE 130 III 748 E. 1.3 S. 754; 126 III 322 E. 3a; Urteil 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 6.4.2.2, zur Publikation vorgesehen). Dies ändert selbstredend nichts daran, dass das Erfordernis der Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen auch im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG gilt. Dies ergibt sich bereits aus dem deutlichen Wortlaut des Ingresses von Art. 13 Abs. 2 MSchG. Es folgt ferner aus dem Gedanken der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion einer Marke, die nicht beeinträchtigt wird, wenn die im Streit stehenden Personen oder Unternehmen unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen vertreiben. Nicht zuletzt entspricht dies auch der Rechtsprechung (Urteile 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2.2; 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 4.2) und der Lehre (PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 15 zu Art. 13 MSchG; MICHAEL ISLER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 52 zu Art. 13 MSchG; MARBACH, a.a.O., S. 442 Rz. 1499).