Citation: 4A_11/2022 E. 3.3.2

3.3.2. Die Beschwerdeführerin bringt im gleichen Zusammenhang vor, die vorinstanzliche Beurteilung sei rechtsfehlerhaft, weil es nicht erforderlich sei, dass der Fachmann mit Sicherheit davon ausgehen konnte, die Kombination zweier Lehren aus dem Stand der Technik führe zum Erfolg. Vielmehr sei das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit bereits dann zu verneinen, wenn eine sogenannte "try and see"-Situation im Sinne der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) vorliege. Die Beschwerdeführerin beruft sich zu Unrecht darauf, das Konzept der "angemessenen Erfolgserwartung" finde im zu beurteilenden Fall keine Anwendung, weil der Fachmann es vorziehen würde zu prüfen, ob die von ihm ersonnene Lösung funktioniere, statt das Projekt aufzugeben, weil sein Erfolg nicht sicher sei ("try and see"-Ansatz). Wie sie selber ausführt, setzt die Anwendung der von ihr zitierten Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA voraus, dass "weder die Umsetzung noch die Erprobung eines im Stand der Technik vorgeschlagenen Ansatzes irgendwelche besonderen technischen Schwierigkeiten mit sich bringt [...]" (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Aufl. 2019, I.D.7.2). Eine derartige "Try and see"-Situation lag im zu beurteilenden Fall nicht vor, zumal der Fachmann den Ansatz in der Publikation Zavgorodny, die lediglich ein benachbartes Gebiet betraf, nicht einfach in einem SBS-Verfahren der WO 003 umsetzen konnte. Aufgrund der damit verbundenen technischen Schwierigkeiten hätte der Fachmann nach vorinstanzlicher Feststellung nicht erkannt, dass Triphenylphosphin auch in einem Lösungsmittel, das gegenüber Zavgorodny an Pyridin abgereichert (d.h. an Wasser angereichert) und eventuell an Salz angereichert ist, immer noch genügend löslich und kinetisch schnell sein könnte, um weiterhin die Azidgruppe unter milden Bedingungen und bei 20° C zu entfernen. Unter diesen Bedingungen musste dem Fachmann der Versuch einer weiteren Umsetzung und Erprobung des in Zavgorodny vorgeschlagenen Ansatzes im SBS-Verfahren der WO 003 von vornherein als aussichtslos erscheinen, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet. Der Vorwurf der rechtsfehlerhaften Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist unbegründet.