Citation: 4C.331/2003 20.02.2004 E. 2

Die Vorinstanz vertritt grundsätzlich die Ansicht, die formelle Hängigkeit von Widerspruchsverfahren gegen die Basismarke sei in jedem Fall ein wichtiger Grund für die Nichtbenutzung der Marke durch die Beklagte. Nach den vorinstanzlichen Feststellungen sind gegen die Basismarke der Beklagten Widersprüche eingereicht worden; das deutsche Widerspruchsverfahren wurde erstinstanzlich am 26. März 2001 (recte am 11. Januar 2001) abgeschlossen und die Marke der Beklagten für die Klassen 3 und 5 gelöscht. Die Vorinstanz hält zutreffend dafür, dass damit an sich ein wichtiger Grund für die Beklagte bestand, den Gebrauch ihrer umstrittenen Marke auch in der Schweiz nicht aufzunehmen. Die Klägerin bringt dagegen jedoch vor, dass einerseits der erstinstanzlich gestützt auf die Marke Nr. 2 022 422 gutgeheissene Widerspruch betreffend die Klassen 3 und 5 ohne jegliches Rechtsschutzinteresse aufrechterhalten worden sei; anderseits habe der gestützt auf die Marke IR 539 480 hängige Widerspruch, der sich gegen alle Waren und Dienstleistungen richtete, für die Klassen 3 und 5 von Anfang an kaum Aussicht auf Erfolg gehabt. Die Klägerin hält dafür, die bloss formale Existenz von Widerspruchsverfahren bilde keinen wichtigen Grund im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG, wenn sie inhaltlich keine Bedrohung der mit dem Widerspruch belegten Marke darstellten. Es ist zu prüfen, ob Gründe vorliegen, aufgrund derer der Beklagten der Gebrauch ihrer Marke trotz formell hängiger Verfahren zuzumuten gewesen wäre. 2.1 Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte in Deutschland gegen die erstinstanzliche Löschung ihrer Marke in den Klassen 3 und 5 ein Rechtsmittel eingereicht. Dieses hat sie namentlich damit begründet, dass sie die Widerspruchsmarke Nr. 2 022 422 im Jahre 1997 erworben und in der Folge um Registerberichtigung ersucht habe, worauf sie am 28. März 2000 als Inhaberin dieser Marke registriert worden sei. Die Beklagte beantragte im deutschen Verfahren, dass deshalb das Widerspruchsverfahren betreffend die erwähnte Marke wegen Identität der Beteiligten gegenstandslos zu erklären sei. Ausserdem wies sie darauf hin, dass sie den Widerspruch förmlich zurückgenommen habe, um weitere Komplikationen auszuschliessen. Mit der Klägerin ist unter diesen Umständen davon auszugehen, dass der wichtige Grund, der durch den auf Marke Nr. 2 022 422 gestützten Widerspruch gesetzt worden war, mit dem Kauf dieser Marke durch die Beklagte entfallen ist. Denn mit dem Erwerb der Widerspruchsmarke hat die Beklagte die Verfügungsmacht über den Widerspruch erlangt. Sie hätte die registerrechtliche Umschreibung sofort erwirken und den Rückzug des Widerspruchs erklären können. Für die Beklagte bestand kein Grund mehr, die Löschung ihrer Basismarke aufgrund des Widerspruchs gegen die nunmehr eigene Marke ernsthaft befürchten zu müssen; und zwar ungeachtet der Tatsache, dass das Verfahren förmlich noch nicht beendet war. Um den Nichtgebrauch ihrer Marke in der Schweiz zu rechtfertigen, konnte die Beklagte sich daher im Zeitpunkt der Klageeinreichung Ende 2002 nicht mehr auf den gestützt auf die (ihr zustehende) Marke Nr. 2 022 422 in Deutschland erhobenen Widerspruch berufen. Da sie über die Mittel verfügte, um den Widerspruch zurückzuziehen, kommt dem Umstand, dass dieses Verfahren formell noch nicht abgeschlossen war, keine entscheidende Bedeutung zu. 2.2 Die Vorinstanz hat jedoch festgestellt, dass die Einsprecherin Information Builders International gestützt auf ihre internationale Marke IR 539 480 FOCUS am 27. November 1996 ebenfalls Widerspruch erhoben hatte und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen, für welche die Beklagte ihre Basismarke Nr. 394 07 564 "FOCUS" beansprucht. Dieser Einspruch wurde gemäss Entscheid des deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Januar 2001 für die Klassen 3 und 5 abgewiesen. Gegen diesen Entscheid erhob die Einsprecherin keine Beschwerde. Nach Ansicht der Vorinstanz war folglich bis zum 11. Januar 2001 ein Widerspruchsverfahren betreffend die Klassen 3 und 5 hängig; somit habe die fünfjährige Benutzungsschonfrist frühestens zu diesem Zeitpunkt begonnen und sei deshalb noch nicht abgelaufen. Die Klägerin beanstandet diesen Schluss der Vorinstanz. Sie hält dafür, es seien die objektiven Erfolgsaussichten dieses Widerspruchs zu würdigen und es sei insbesondere zu berücksichtigen, dass die Einsprecherin als Inhaberin der Wort-/Bildmarke FOCUS nur für Waren in den Klassen 9 und 16 sowie für Dienstleistungen in der Klasse 42 Schutz beanspruche. Sie bringt vor, es sei offensichtlich, dass zwischen diesen Waren/Dienstleistungen und den Waren der Klassen 3 und 5 keine Gleichartigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG bzw. von § 9 des deutschen Markengesetzes bestehe; der Widerspruch der Information Builders International habe damit nie eine ernsthafte Gefahr für die Waren der Klassen 3 und 5 dargestellt, womit auch kein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG bestanden habe. Die Klägerin verkennt mit ihren Vorbringen, dass es den zuständigen deutschen Behörden oblag, zu entscheiden, ob der Widerspruch begründet war oder nicht. Der Beklagten kann nicht zugemutet werden, den Ausgang eines hängigen Widerspruchsverfahren abzuschätzen, um gestützt auf diese Beurteilung den Gebrauch des umstrittenen Zeichens aufzunehmen. Dass der Widerspruch geradezu rechtsmissbräuchlich erhoben worden wäre, um der Beklagten die Karenzfrist zu erhalten, behauptet die Klägerin nicht. Angesichts der vorliegend zu beurteilenden Fragen ist im Übrigen fraglich, ob überhaupt von Offensichtlichkeit gesprochen werden kann, wie dies die Klägerin behauptet. Dafür genügt jedenfalls nicht, dass die Wahrscheinlichkeit eher für den Standpunkt der Beklagten sprach. Es sind keine Gründe ersichtlich, die Hängigkeit des förmlichen Verfahrens nicht als hinreichend wichtigen Grund für den Nichtgebrauch anzusehen, wenn von einem behördlichen Entscheid der Bestand der Basismarke und damit auch der abgeleitete Schutz der schweizerischen Marke abhängt. 2.3 Die Basismarke der Beklagten war für die Warenklassen 3 und 5 bis zum 11. Januar 2001 Angriffsgegenstand im Rahmen eines von einer unabhängigen Drittperson angehobenen deutschen Widerspruchsverfahrens. Dieser Umstand ist als wichtiger Grund im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG zu qualifizieren. Bis zum formellen Abschluss dieses Verfahrens - bis zur Abweisung des Widerspruchs bzw. bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen den ergangenen Entscheid - war die Benutzungsschonfrist daher unterbrochen. Beim deutschen Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein mit dem schweizerischen Widerspruchsverfahren vergleichbares fristgebundenes Einspracheverfahren. Der Beklagten war aufgrund des Widerspruchsverfahrens gegen die deutsche Ursprungsmarke nicht zuzumuten, den Gebrauch der abgeleiteten Marke in der Schweiz aufzunehmen. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG stand mindestens bis zum 11. Januar 2001 (bzw. bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen diesen Entscheid) still bzw. begann erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen. Damit kann der Beklagten nicht angelastet werden, sie habe ihre Marke FOCUS für die Klassen 3 und 5 während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht.