Citation: BGE 130 III 113 E. 3.3

Bei der Beurteilung der Entartung eines markenfähigen Zeichens zum Freizeichen differenziert die Rechtsprechung zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb bzw. eine spezifische Ware oder Dienstleistung, sondern als Gemeingut, d.h. als Waren- oder Gattungsname ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die Abnehmer, es allgemein als Gattungsbezeichnung verwenden (BGE 114 II 171 E. 2a mit Hinweisen). Diese Differenzierung wird damit begründet, dass dem Interesse des Markeninhabers an der Erhaltung seines eingetragenen Zeichens besonders Rechnung zu tragen sei; solange dieses in gewissen Kreisen seine hinweisende Kraft nicht verloren habe, solle der Markeninhaber den Schutz weiterhin beanspruchen können. Verzichte er auf die Eintragung des Zeichens oder die Erneuerung der Marke, stelle sich für ihn die Frage der Umbildung des Zeichens in ein Freizeichen nicht mehr. Für Dritte sei die Lage in der Folge gleich, wie wenn das Zeichen nie als Marke eingetragen gewesen wäre; das Wort sei insoweit als nicht oder nicht mehr als Marke geschütztes Zeichen bereits dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis es als Gattungsbezeichnung verwende (BGE 94 II 44 E. 6). Im einen wie im andern Fall muss indessen die Degenerierung in allen Landesteilen und Sprachgebieten der Schweiz, in denen das betreffende Zeichen Verwendung findet, vollendet sein (BGE 60 II 249 E. 1b; TROLLER, a.a.O., S. 304; vgl. analog für die Durchsetzung eines Zeichens als Marke BGE 127 III 33 E. 2). BGE 130 III 113 S. 120 Diese Rechtsprechung ist in der Lehre auf Zustimmung und Kritik gestossen. Unbestritten scheint jedenfalls die Auffassung, dass die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen nicht leichthin angenommen werden dürfe (DAVID, a.a.O., N. 27 zu Art. 2 MSchG; WILLI, a.a.O., N. 140 zu Art. 2 MSchG). Hinsichtlich der tatsächlichen Voraussetzungen einer Entartung scheint die Lehre überwiegend der Auffassung des Bundesgerichts zu folgen (TROLLER, a.a.O., S. 302 ff.; DAVID, a.a.O., N. 29 zu Art. 2 MSchG; MANSER, a.a.O., S. 46 ff.; JENE-BOLLAG, a.a.O., S. 150 ff.; analog für das deutsche Recht FEZER, Markenrecht, München 1997, N. 278 f. zu § 8 MarkenG). Namentlich TROLLER (a.a.O., S. 303 f.) vertritt dezidiert die Auffassung, dass von der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht abzuweichen sei und keine Ausnahmen zuzulassen seien. Insbesondere dürfe die Umwandlung nicht bereits angenom-men werden, wenn die Wissenschaft sich des Zeichens bemächtigt und es in Lehrbüchern, Lexika und dergleichen als Sachbezeichnung aufgenommen habe, oder wenn amtliche Veröffentlichungen oder private Publikationen irgendwelcher Art es als Beschaffenheitsangabe verwendeten (vgl. auch die Hinweise bei TROLLER, a.a.O., Fn. 285; gl. M. DAVID, a.a.O., N. 28 zu Art. 2 MSchG). Andere Autoren sind skeptischer. MARBACH (SIWR, a.a.O., S. 48) hält die Privilegierung des Inhabers registrierter Marken nicht für unproblematisch, da Art. 2 MSchG hierfür dogmatisch keine Grundlage liefere, die Rechtsprechung des ungeachtet aber nicht für unbillig, jedenfalls soweit sich der Markeninhaber aktiv um die Markenpflege bemüht habe und sich der Sprachentwicklung zu widersetzen versuche. WILLI (a.a.O., N. 139 ff. zu Art. 2 MSchG) lehnt eine unterschiedliche Behandlung registrierter und nicht registrierter Zeichen ab und unterstellt den Schutz eines wohlerworbenen Besitzstandes ausschliesslich dem Gebot von Treu und Glauben; es obliege dem Inhaber einer eingetragenen Marke, geeignete Massnahmen gegen deren Umwandlung in ein Freizeichen zu ergreifen. Zur Änderung der bisherigen Rechtsprechung besteht kein Anlass. Dem Tatbestand des Freizeichens eignet ein verändertes Verständnis, ein sich in aller Regel über längere Zeit hinziehender Sprach- und Bedeutungswandel, eine repetitive Bewusstseinsbildung. Insofern ist das Freizeichen gewissermassen das Spiegelbild der durchgesetzten Marke (MARBACH, SIWR, a.a.O., S. 45). Je bekannter aber eine Marke ist, umso grösser wird die Gefahr, dass das Publikum sie als Gattungsname verwendet, vor allem wenn die Marke keine BGE 130 III 113 S. 121 zusätzliche Sachbezeichnung enthält, und umso schwerer fällt es, alle Verletzungen zu erfassen und gegen alle Täter vorzugehen (TROLLER, a.a.O., S. 301 und 304). Mit der Hinterlegung der Marke bekundet der Inhaber den Willen, das Zeichen ausschliesslich zu beanspruchen. Wer nicht hinterlegt oder die Marke nicht erneuert, bekundet diesen Willen nicht und muss sich daher entgegenhalten lassen, den Anschein erweckt zu haben, eine Ausschliesslichkeit nicht zu beanspruchen. Insoweit kann die Eintragung durchaus auch im Sinne von WILLI als vertrauenstheoretische Massnahme zur Wahrung eines Besitzstandes verstanden werden. Die differenzierte Rechtsprechung zur Entartung bloss markenfähiger oder zusätzlich markengeschützter Zeichen trägt damit auch dem Schutzbedarf eines nach der gesetzlichen Ordnung erst durch Registrierung geschaffenen subjektiven Rechts Rechnung (Art. 5 MSchG). Die Entartung als solche wird begrifflich einheitlich als Bedeutungswandel verstanden, differenziert wird bloss in den tatsächlichen Voraussetzungen für dessen abgeschlossene Durchsetzung. Diese Differenzierung rechtfertigt sich aus subjektiven Überlegungen des Markenschutzes weiterhin.