Citation: 4C.197/1999 25.01.2001 E. 1

1.- Die Vorinstanz hat die Hinterlegung der Marke "Securicall" als rechtsmissbräuchlich erachtet und sie deshalb in teilweiser Gutheissung der Widerklage für nichtig erklärt. Mit der Berufung wird gerügt, die Vorinstanz habe die Marke zu Unrecht als unzulässige Defensivmarke qualifiziert und deshalb mit deren Nichtigerklärung die Bestimmungen des Markenschutzgesetzes verletzt. a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Markenschutzgesetz wurde einer eingetragenen Marke der Schutz versagt, wenn sie nicht wirklich zum Gebrauch bestimmt war und deren Inhaber nicht ernsthaft beabsichtigte, den Gebrauch innert der Karenzfrist aufzunehmen. Dies wurde hauptsächlich damit begründet, dass der Gebrauchszwang keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmarken oder blosse Vorratszeichen zulasse (BGE 57 II 603 E. 12; 62 II 60 E. 2 S. 62; 98 Ib 180 E. 3 S. 185). Das geltende Markenschutzgesetz vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232. 11) hat die Bedeutung des Gebrauchs der Marke abgeschwächt. Statt der altrechtlichen Gebrauchspriorität gilt nun die Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG; vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990, BBl 1991 I 23). Zudem ist die Frist, innerhalb welcher die Marke gebraucht werden muss (Karenzfrist), von drei auf fünf Jahre verlängert worden (Art. 12 Abs. 1 MSchG gegenüber Art. 9 aMSchG), wobei der Nichtgebrauch während dieser Zeit nicht in jedem Fall den Verlust des Markenrechts zur Folge hat (Art. 12 Abs. 2 MSchG; vgl. Botschaft, BBl 1991 I 25 f.; Dessemontet, Droit à la marque, in: AJP 1993 S. 523). Am Grundsatz des Gebrauchszwangs hat sich jedoch nichts geändert, denn die Gültigkeit der Marke erlischt auch neurechtlich in der Regel (Art. 12 Abs. 1 MSchG) nach einem fünfjährigen ununterbrochenen Nichtgebrauch. Dazu kommt, dass die Verkürzung der Gültigkeitsdauer von zwanzig auf zehn Jahre (Art. 10 Abs. 1 MSchG) mit dem Anliegen begründet worden ist, einer Überfüllung des Registers mit eingetragenen, aber nicht oder nicht mehr gebrauchten Marken entgegenzutreten (Botschaft, BBl 1991 I 24). Die Vorinstanz hat daher zutreffend erkannt, dass auch nach neuem Recht für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden kann, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Defensivmarken sind auch nach geltendem Recht als nichtig zu betrachten. Daran ändert nichts, dass der Beweis für die fehlende Gebrauchsabsicht unter Umständen schwierig zu erbringen ist (vgl. zum Ganzen David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. , N. 4 zu Art. 12 MSchG; Marbach, SIWR, Bd. III, Kennzeichenrecht, S. 145 und 176). b) Nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil hat die Klägerin 1 die Marke "Securicall" zum Schutz ihrer im Verkehr eingeführten Zeichen hinterlegt, nachdem sie von der bevorstehenden Gründung der Beklagten erfahren hatte und eine Verwechslung mit ihren Serienzeichen befürchtete. Die Vorinstanz hat aus der zeitlichen Nähe zwischen der Gründung der Beklagten und der Hinterlegung der Marke durch die Klägerin 1 auf den defensiven Charakter der Markeneintragung geschlossen. Sie hat damit in Würdigung der Beweislage die Absicht der Klägerin 1 verneint, die Marke "Securicall" tatsächlich als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen der benannten Klassen zu gebrauchen. An diese tatsächliche Feststellung ist das Bundesgericht gebunden (Art. 63 Abs. 2 OG). Soweit mit der Berufung gerügt wird, die Vorinstanz habe den Sachverhalt falsch gewürdigt, wenn sie davon ausgehe, dass die Marke "Securicall" lediglich in der Absicht hinterlegt worden sei, den Schutzbereich der schon vorher eingetragenen Marken der Klägerin 1 zu erweitern, wendet sie sich in unzulässiger Weise gegen die Feststellungen der Vorinstanz. Die Vorbringen der Klägerinnen sind deshalb unbeachtlich. Wie bereits festgehalten worden ist, hat die Vorinstanz im Übrigen zu Recht erkannt, dass eine Defensivmarke wie "Securicall" auch nach neuem Markenrecht keinen Schutz beanspruchen kann und für nichtig erklärt werden muss. Die Berufung erweist sich damit als unbegründet, soweit sie gegen die Nichtigerklärung der Marke "Securicall" und die teilweise Gutheissung des Widerklagebegehrens 2 durch die Vorinstanz gerichtet ist. Das hat zur Folge, dass bei der nachfolgenden Beurteilung der Rechtsbegehren der Klägerinnen der Umstand ausser Betracht zu bleiben hat, dass die Klägerin 1 die Marke "Securicall" hat hinterlegen und eintragen lassen.