Citation: 4A.1/2002 29.04.2002 E. 2

2.- Nach Art. 24 Abs. 1 PatG (SR 232. 14; Fassung gemäss Ziff. I des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976, in Kraft seit 1. Januar 1978) kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise verzichten, indem er beim Institut den Antrag stellt, (a) einen Patentanspruch aufzuheben, oder (b) einen unabhängigen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen einzuschränken, oder (c) einen unabhängigen Patentanspruch auf anderem Weg einzuschränken; in diesem Fall muss der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung beziehen und eine Ausführungsart definieren, die in der veröffentlichten Patentschrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist. a) Gemäss Art. 24 Abs. 2 PatG ist der Antrag nach Buchstabe c des ersten Absatzes für das gleiche Patent nur einmal zulässig und nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen. Diese Verwirkungsfrist soll im Interesse der Rechtssicherheit die Möglichkeit des Patentinhabers einschränken, mit einem Teilverzicht insbesondere Fehlbeurteilungen bei der Abfassung der Patentansprüche wieder gutzumachen und auf diese Art einer Nichtigkeitsklage auszuweichen sowie das Patent gegen Angriffe resistenter zu machen (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 24. März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes, BBl 1976 II 1 ff., 76 [nachfolgend "Botschaft"]; Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, N. 24.02). Vor der im Jahre 1978 in Kraft getretenen Teilrevision des Patentgesetzes war die Verwirkungsfrist nicht anwendbar auf Patente, die aufgrund der amtlichen Vorprüfung erteilt wurden (vgl. Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, Band II, Bern 1959, Anm. 3 zu Art. 24 aPatG). Heute gilt sie unbeschränkt für alle Teilverzichte nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG. Gemäss Art. 109 Abs. 2 PatG ist die Verwirkungsfrist auch auf europäische Patente anwendbar, wobei ein Teilverzicht gemäss Art. 127 PatG solange ausgeschlossen ist, als beim Europäischen Patentamt ein Einspruch möglich ist oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden wurde (vgl. Heinrich, a.a.O., N. 24.01). b) Nach dem Wortlaut von Art. 24 Abs. 2 PatG beginnt die Verwirkungsfrist mit der "Patenterteilung" zu laufen. Die Zurückweisung und Erteilung europäischer Patente ist in Art. 97 EPÜ geregelt (Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973; SR 0.232. 142.2). Nach Art. 97 Abs. 2 EPÜ beschliesst die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patentes für die benannten Vertragsstaaten unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Entscheidung wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist (Art. 97 Abs. 4 EPÜ). Bei wörtlichem Verständnis von Art. 24 Abs. 2 PatG beginnt somit die 4-Jahres-Frist für den Teilverzicht bei europäischen Patenten mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt. Der Wortlaut von Art. 24 Abs. 2 PatG ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin insoweit klar, als das EPÜ zwischen dem Erteilungsverfahren (Art. 90 - 98), dem Einspruchsverfahren (Art. 99 - 105) und dem Beschwerdeverfahren (Art. 106 - 112) unterscheidet. Während Art. 97 EPÜ wie erwähnt die Patenterteilung regelt, wird im Einspruchsverfahren der Entscheid der Einspruchsabteilung bekannt gegeben und - wenn der Patentinhaber im Einspruchsverfahren zulässige Änderungen vorgenommen hat (Art. 102 Abs. 3 EPÜ) - gleichzeitig eine neue europäische Patentschrift herausgegeben (Art. 103 EPÜ). Das europäische Patent wird in diesem Fall nicht neu "erteilt"; es gibt auch nach dem EPÜ einen eindeutig definierten Zeitpunkt der Patenterteilung, der durch ein anschliessendes Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nicht verändert wird. Die grammatikalische Auslegung spricht demnach entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin für die Auslegung der Vorinstanzen. c) Die historische Auslegung vermag die Auffassung der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht zu stützen. Der Bundesrat hatte in der Botschaft ausdrücklich vorgeschlagen, die bis damals geltende unterschiedliche Behandlung vorgeprüfter und nicht vorgeprüfter Patente hinsichtlich des Teilverzichts zu beseitigen, und dazu ausgeführt, die zahlenmässige Beschränkung und Befristung des Teilverzichts dränge sich auch für die hier geltenden vorgeprüften europäischen Patente auf. Für europäische Patente erachtete der Bundesrat das auf vorgeprüfte schweizerische Patente zugeschnittene Argument als unzutreffend, wonach die Befristung der Teilverzichtserklärung nicht erforderlich sei, weil die über den Antrag entscheidende Instanz aus ihrer Kenntnis des Erfindungsgegenstands die Zulässigkeit des Teilverzichts ohne weiteres beurteilen könne (BBl 1976 II 98). Dieser Auffassung wurde im Parlament nicht widersprochen und der Antrag wurde unverändert ins Gesetz aufgenommen. Die - gleichzeitig verabschiedete - Norm des Art. 127 PatG soll widersprechende Einschränkungen im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt einerseits und im Verfahren nach Art. 24 PatG anderseits verhindern (Botschaft, BBl 1976 II 110; Heinrich, a.a.O., N. 127. 01). Art. 127 PatG führt zwar dazu, dass die vierjährige Frist stets um mindestens die Einspruchsfrist von neun Monaten (Art. 99 Abs. 1 EPÜ) verkürzt wird und nach Abschluss eines Einpruchs- oder Beschwerdeverfahrens regelmässig abgelaufen ist. Der Beschwerdeführerin kann aber nicht gefolgt werden, wenn sie daraus ableiten will, dass die gesetzgebenden Behörden die Tragweite von Art. 127 PatG für die Befristung des in Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG geregelten Teilverzichts nicht erkannt hätten. Dafür bestehen keinerlei Hinweise und aus dem blossen Schweigen der Materialien kann eine solche Vermutung nicht abgeleitet werden. d) Die übrigen Argumente der Beschwerdeführerin, welche sie unter den Titeln der systematischen, zeitgemässen, teleologischen und verfassungskonformen Auslegung vorbringt, vermögen die zutreffende Auslegung der Vorinstanz nicht zu widerlegen. Die Möglichkeit der gerichtlichen Einschränkung bei Nichtigkeit nur eines Teils des Patents gemäss Art. 27 Abs. 1 PatG bestand schon altrechtlich (vgl. BGE 108 II 154 ff.; 95 II 364 E. 4 S. 369). Soweit darin mit der Beschwerdeführerin eine Umgehungsmöglichkeit gesehen werden sollte, war sie schon vor der Übernahme des EPÜ bekannt (vgl. Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II,