Citation: 4A.2/2002 24.09.2002 E. 2

Nach Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA; SR 0.232.112.3) darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVUe; SR 0.232.04) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVUe namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt, als Gemeingut anzusehen ist oder gegen die guten Sitten verstösst, insbesondere zu Täuschungen des Publikums Anlass gibt. Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach namentlich Zeichen, die Gemeingut sind (lit. a), sowie irreführende Zeichen (lit. c) vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 117 II 327 E. 1a S. 328; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/1994 vom 2. August 1994 (Alaska) E. 2, PMMBl 1994 I 76 ff.). Bei der Frage nach der Schutzfähigkeit eines Zeichens ist von der Funktion der Marke als Herkunftsmerkmal auszugehen. Der Zweck der Marke liegt nicht primär darin, Produkte gleicher oder anderer Gattung zu unterscheiden, sondern im unmissverständlichen Hinweis auf den Hersteller und seinen Betrieb (BGE 114 II 171 E. 2a S. 172). 2.1 Als freihaltebedürftiges Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich beispielsweise in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen oder gebräuchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware erschöpfen und daher die zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft nicht aufweisen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 127 III 160 E. 2b/aa; 120 II 307 E. 3b; 114 II 172 E. 2a, je mit Hinweisen; David, a.a.O., N. 5 zu Art. 2 MSchG). Von beschreibendem Charakter und damit als Gemeingut nach Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch geografische Herkunftsangaben, d.h. " ... Angaben ..., die im Verkehr zur Bezeichnung ... des Ursprungsortes der Erzeugnisse ... dienen können ..." (Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVUe. Vgl. auch BGE 117 II 327 E. 2b S. 330; David, a.a.O., N. 22 zu Art. 2 MSchG). Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Jedem Produzenten muss es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen. Unmittelbare Herkunftsangaben, also die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, bilden daher Gemeingut und sind nicht eintragungsfähig (vgl. Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht III, 1996, S. 52 f.). Dies gilt nicht bloss soweit sie von den massgeblichen Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden können, sondern auch soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmern als Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten (BGE 97 I 79 E. 2; vgl. auch Urteil des Europäischen Gerichtshofes C-108/97 und C-109/97 vom 4. Mai 1999 i.S. Windsurfing Chiemsee Ziff. 37, WRP 1999 S. 629 ff., S. 633). Für die Bejahung eines Freihaltebedürfnisses ist dabei vorauszusetzen, dass die Bezeichnung für die beanspruchten Waren nach der nicht ausserhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegenden künftigen Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse ernsthaft als geografische Herkunftsangabe in Betracht fällt (Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, München 1997, N. 211/12 zu § 8 MarkenG). Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Zu diesen gehören insbesondere Namen und Bezeichnungen der folgenden sechs Gruppen: 2.1.1 Die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden. Gerade im internationalen Verhältnis werden viele Herkunftsangaben nicht als solche verstanden. Je abgelegener, unbekannter und ohne besonderen Ruf der Name einer ausländischen Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt im Ausland überhaupt erkannt und nicht als blosse Fantasiebezeichnung aufgefasst wird (Christoph Willi, a.a.O., N. 46 zu den Vorbem. zu Art. 47 - 51 MSchG; vgl. auch für das europäische Recht: von Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, München/Bern 1998, § 4 N. 21 sowie das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 4. Mai 1999, a.a.O., Ziff. 33, S. 633. Für das deutsche Recht: Karl-Heinz Fezer, a.a.O., N. 207 zu § 8 MarkenG). In der schweizerischen Rechtsprechung wurden selbst Namen von inländischen Weilern oder Gemeinden als Fantasiebezeichnungen beurteilt. So die Marke "Solis" (BGE 79 II 98 E. 1d) und "Carrera" (SMI 1986 S. 255, E. 6.2). 2.1.2 Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden, wie Galapagos für Fernsehgerät, Congo für Schuhwichse, Alaska für mentholhaltige Zigaretten, Südpol für Kühlschränke oder Äthna für Bunsenbrenner (BGE 117 II 321 E. 3a S. 323; Marbach, a.a.O., S. 53; David, a.a.O. N. 15 zu Art. 47). Damit eine den massgebenden Verkehrskreisen bekannte geografische Angabe nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als schutzfähiger Fantasiename aufgefasst wird, muss der Verwendung der geografischen Angabe in der Regel ein klar erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können, sodass die Marke nicht zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder der Gegend führt. Einen solchen Symbolgehalt hat das Bundesgericht beispielsweise der Bezeichnung "Alaska" für mentholhaltige Zigaretten zugemessen (vgl. BGE 89 I 290 E. 5), nicht aber - als Grenzfall - für Getränke (Urteil 4A.5/1994 vom 2. August 1994, E. 3 - 5, PMMBl 1994 I 76 ff.). 2.1.3 In ähnlichem Sinne braucht eine bekannte geografische Angabe für den Verkehr nicht als Gemeingut freigehalten zu werden, wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt. Daher dürfen die Namen von unbesiedelten Gegenden (z.B. Sahara) oder von Bergen, Seen und Flüssen grundsätzlich, d.h. für einen weiten Bereich von Waren monopolisiert werden (vgl. David, a.a.O., N. 22 zu Art. 2 MSchG; Marbach, a.a.O., S. 53). 2.1.4 Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona (David, a.a.O., N. 16 zu Art. 47). 2.1.5 Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben (vgl. BGE 125 III 193 E. 1c S. 202; 117 II 321 E. 3a; BGE 81 I 298 E. 4; vgl. auch Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 4. Mai 1999, a.a.O., Ziff. 47, S. 634). 2.1.6 Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird, wie z.B. "eau de Cologne" (David, a.a.O., N. 66 zu Art. 2) "Hamburger" oder "Wienerli" (Meisser, Herkunftsangaben und andere geografische Angaben, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht III, 1996, S. 446). 2.2 Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit den Käufer zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder von dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der Irreführung besteht hingegen, wenn die geografische Angabe erkennbar Fantasiecharakter hat oder aus anderen Gründen (vgl. dazu namentlich die vorstehenden Erwägungen 2.1.1.-2.1.6) nicht als Herkunftsangabe aufgefasst werden kann (BGE 117 II 327 E. 1a S. 328 mit Hinweisen). Ob eine geografische Bezeichnung, die als Wortmarke verwendet wird, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Warenbereich sowie die Ausgestaltung der Marke und zusätzliche Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/1994 vom 2. August 1994 (Alaska) E. 3a, PMMBl 1994 I 76 ff.). Namentlich wenn eine Marke beim Käufer eine Ideenverbindung zu einem Land, einer Gegend oder einem Ort hervorruft, der für die mit der Marke bezeichneten Produkte einen besonderen Ruf geniesst, ist sie geeignet, zumindest indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe zu wecken. In solchen Fällen besteht die Gefahr einer Irreführung des Publikums, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 112 II 263 E. 2b S.265 f.).