Citation: 4C.403/2005 28.02.2007 E. 4

Erfindungspatente werden nach Art. 1 Abs. 1 PatG für neue gewerblich anwendbare Erfindungen erteilt. Eine Erfindung gilt gemäss Art. 7 Abs. 1 PatG als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Diese Definition entspricht wörtlich derjenigen des Art. 54 Abs. 1 EPÜ. Sie wurde am 17. Dezember 1976 (in Kraft seit 1. Januar 1978) erlassen, um das schweizerische Recht dem europäischen Patentübereinkommen anzupassen (vgl. die Botschaft des Bundesrates über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes, in: BBl 1976 II 1/69). Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ; vgl. auch Bertschinger, a.a.O., Rz. 4.75; Alfred Briner, in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, S. 113). 4.1 Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit (Briner, a.a.O., S. 114 ff.; Bertschinger, a.a.O., Rz. 4.92; vgl. schon BGE 114 II 82 E. 2 S. 84; 94 II 319 E. 3 S. 323; 93 II 504 E. 3a S. 510; 92 II 48 E. 2 S. 52). Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (Briner, a.a.O., S. 120; Bertschinger, a.a.O., Rz. 4.93 ff.; Klaus-Jürgen Melullis, in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Beck'sche Kurz-Kommentare, Band 4a, N. 161 zu Art. 54 EPÜ). Chemische Stoffe können für den Fachmann in verschiedener Weise verständlich beschrieben sein, etwa durch Strukturformeln, wissenschaftliche Bezeichnung oder als Ergebnis eines bestimmten Verfahrens (Briner, a.a.O., S. 122). Sie müssen in allen wesentlichen und eigenartigen Parametern offenbart und herstellbar sein (Melullis, a.a.O., N. 162 ff. zu Art. 54 EPÜ). Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass der von der Beklagten im Patent CH 691 537 als kristalline Base beanspruchte chemische Stoff Citalopram als solcher der Öffentlichkeit bekannt und für den Fachmann herstellbar war. 4.2 Die weitere Reinigung der in einem chemischen Verfahren erzeugten Verbindungen gehört für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie zu den üblichen Massnahmen, wobei ihm die dazu erforderlichen gebräuchlichen Verfahren bekannt sind (Melullis, a.a.O., N. 177 zu Art. 54 EPÜ). Aus diesem Grund kommt nach der Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ein Patent für die Herstellung einer vorbekannten, besonders reinen Substanz nur ausnahmsweise in Betracht, wenn diese allgemein bekannten Verfahren für eine zusätzliche Reinigung nicht ausreichen und daher für den Fachmann aufgrund der allgemein bekannten Verfahren der chemische Stoff in einer bestimmten Reinheit nicht herstellbar ist (vgl. die Zusammenfassung des Verfahrens T 990/96 in der Sonderausgabe zum Amtsblatt 1999 betreffend die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahre 1998, S. 16 f., Ziff. 4.1). Nur unter diesen Umständen wird der beanspruchte Reinheitsgrad ausnahmsweise als ein gegenüber dem Stand der Technik neues Element anerkannt (vgl. die Zusammenfassung des Verfahrens T 803/01 in der Sonderausgabe zum Amtsblatt 2004 betreffend die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahre 2003, S. 24 f., Ziff. 4.1). Die Beklagte bestreitet nicht, dass eine chemische Verbindung grundsätzlich in allen ihren Reinheitsgraden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, soweit herkömmliche Verfahren zur Anwendung kommen. Sie behauptet nicht, sie habe bewiesen, dass mit herkömmlichen Verfahren der von ihr beanspruchte Reinheitsgrad nicht zu erreichen sei, und sie habe ein besonderes Verfahren zur Erzielung der beanspruchten Reinheit von 99,8 bzw. 99,9% offenbart. Sie hält dafür, die Klägerin trage dafür die Beweislast. 4.3 Das Institut für geistiges Eigentum prüft gemäss Art. 59 Abs. 4 PatG nicht, ob die Erfindung neu ist. Es erscheint daher fraglich, ob sich die aus der Eintragung der beanspruchten Erfindung im schweizerischen Register ergebende Vermutung der Gültigkeit des Patents auch auf die Voraussetzung der Neuheit bezieht. Jedenfalls kann der Beklagten nicht gefolgt werden, wenn sie als Verletzung von Art. 8 ZGB rügt, dass ihr die Beweislast dafür auferlegt wurde, dass der beanspruchte Reinheitsgrad der vorbekannten chemischen Verbindung mit herkömmlichen, den Fachleuten allgemein bekannten Methoden nicht zu erreichen ist. Eine allenfalls durch den Registereintrag geschaffene Vermutung (auch) der Neuheit der beanspruchten chemischen Verbindung ist dadurch widerlegt, dass der beanspruchte Stoff Citalopram im früheren Stand der Technik in allen wesentlichen Parametern offenbart und für den Fachmann herstellbar ist. Nachdem die beanspruchte chemische Verbindung zum Stand der Technik gehört und damit nach allgemeiner Erfahrung in sämtlichen Reinheitsgraden vorbekannt ist, bedarf besonderer Begründung, weshalb mit dem beanspruchten Reinheitsgrad ein neues Element eingeführt wird und der Anspruch ausnahmsweise neu ist. Der entsprechende Nachweis kann insbesondere mit dem Beweis erbracht werden, dass ein besonderes Verfahren zur Herstellung dieser Reinheit erforderlich ist. Es obliegt aber in jedem Fall der Beklagten, die allgemeine Erfahrung zu widerlegen, dass der von ihr beanspruchte Reinheitsgrad mit herkömmlichen Methoden nicht zu erreichen ist (Melullis, a.a.O., N. 177 zu Art. 54 EPÜ). Die Rüge der Beklagten, die Vorinstanz habe ihr zu Unrecht die Beweislast auferlegt und damit Art. 8 ZGB verletzt, ist unbegründet. 4.4 Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat die Beklagte den ihr obliegenden Beweis nicht erbracht, dass die im Patent CH 691 537 beanspruchte Reinheit von Citalopram mit herkömmlichen Methoden nicht erreicht werden kann. An diese Feststellung, welche die Beklagte übrigens materiell nicht bestreitet, ist das Bundesgericht im Berufungsverfahren gebunden. Daran ändert die Berufung der Beklagten auf Art. 67 OG nichts. Diese Bestimmung normiert für Streitigkeiten über Erfindungspatente eine Ausnahme von der Bindung des Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz, indem sie das Bundesgericht ermächtigt, zum technischen Sachverhalt - namentlich über all jene Feststellungen, deren Verständnis und Überprüfung wissenschaftliche oder fachliche Spezialkenntnisse erfordern und welche für den technischen Laien entsprechend erläuterungsbedürftig sind - eigene Feststellungen zu treffen und insbesondere diejenigen der Vorinstanzen zu überprüfen oder zu ergänzen (Entscheid 4C.188/1988 vom 17. November 1989, E. 2a, publ. in SMI 1990 S. 133; vgl. auch BGE 120 II 312 E. 3b S. 315; 114 II 82 E. 2a S. 85). Art. 67 OG ermöglicht den Parteien entgegen der Ansicht der Beklagten nicht, Versäumnisse im kantonalen Verfahren nachzuholen, und erlaubt insbesondere weder das Nachreichen neuer Vorbringen noch neuer Beweismittel, die im kantonalen Verfahren hätten beigebracht werden können (BGE 120 II 312 E. 3a S. 314). Sie dient auch nicht dazu, entgegen Art. 55 Abs. 1 lit. c OG allgemein neue Vorbringen zu ermöglichen. Die neue Behauptung, der Beklagten sei für denselben beanspruchten Stoff ein europäisches Patent unter der Nr. 1 227 088 erteilt worden, ist daher im vorliegenden Verfahren unbeachtlich. Ebenso wenig sind die Voraussetzungen für die Anordnung einer Expertise gegeben. 4.5 Die Vorinstanz hat das Patent CH 691 537 der Beklagten zutreffend wegen fehlender Neuheit nichtig erklärt. Es kann deshalb dahin gestellt bleiben, ob die Erwägungen der Vorinstanz zur erfinderischen Tätigkeit die Nichtigkeit ebenfalls zu begründen vermöchten.