Citation: 4C.319/2001 31.01.2002 E. 3

3.- Die Beklagte beanstandet am angefochtenen Urteil, dass von einem falschen Begriff der patentrechtlichen Neuheit ausgegangen und die Frage des Naheliegens der Erfindung nicht geprüft worden sei. Nach Ansicht der Beklagten wurde die vom Streitpatent beanspruchte Lösung durch einen von Prof. Henssge im September 1979 in Basel gehaltenen Vortrag neuheitsschädlich vorweggenommen oder lag doch dem Fachmann aufgrund des durch den Vortrag vermittelten Wissens nahe. a) Die im Patent beanspruchte Lehre gilt nur unter der Voraussetzung nicht als neu, dass sie als solche in allen Merkmalen mit einer Vorveröffentlichung identisch war. Nach geltendem Recht kommt der Neuheitsprüfung allerdings - wie die Beklagte selbst bemerkt - eher eine untergeordnete Bedeutung zu. Vielmehr geht es bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung wesentlich um die Frage, ob sich die beanspruchte Lehre für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt bzw. ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 1 PatG; Art. 56 EPÜ [Europäisches Patentübereinkommen, SR 0.232. 142.2]). Entscheidend ist dabei, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf (BGE 123 III 485 E. 2a S. 488; 120 II 71 E. 2 S. 72). Wird der streitigen Erfindung bloss eine Vorveröffentlichung entgegengehalten, die sich angeblich mit der gleichen Aufgabe befasst und die Lösung mit identischen technischen Mitteln aufgezeigt habe, so ist die Prüfung auf Neuheit oder Naheliegen vor allem eine Frage der Auslegung, die sich wiederum am Verständnis des Fachmanns aufgrund des damaligen Standes der Technik orientiert. b) Die Vorinstanz hat die Tragweite der dem Fachpublikum durch den Vortrag von Prof. Henssge vermittelten Informationen mit Hilfe der Expertise festgestellt. Der genaue Wortlaut des im September 1979 im Rahmen einer Tagung in Basel gehaltenen, rund 5-minütigen Vortrags ist nicht nachgewiesen. Der Experte hat gestützt auf das von der Beklagten ins Recht gelegte Vortragsmanuskript und die dazu noch vorhandenen - offenbar mit einem Projektor gezeigten - Bilder die Informationen erschlossen, welche durch den Vortrag vermittelt wurden. Der Gutachter hat zutreffend geprüft, wie das fachkundige Publikum diese - rekonstruierten - mündlichen Informationen aufgrund der Kenntnisse im Rahmen des damaligen Standes der Technik verstanden hat. Dass der Experte aufgrund der vorhandenen Unterlagen zum Schluss gelangte, das damalige Fachpublikum habe den mündlichen Ausführungen und den Bilddarstellungen die spezifische Lehre des Streitpatents nicht zu entnehmen vermocht, beruht weder auf einer unzutreffenden Definition des massgebenden Fachmanns noch sonstwie auf einem unzutreffenden Begriff der erfinderischen Tätigkeit bzw. des Nichtnaheliegens der beanspruchten Lehre. Der Experte hat vielmehr in seinem Gutachten und bei der Beantwortung der Fragen im Ergänzungsgutachten plausibel dargelegt, dass das Fachpublikum aufgrund der damaligen Kenntnisse dem Vortrag von Prof. Henssge nur entnehmen konnte, dass der Prothesenschaft dem Verlauf des Markkanals möglichst gut angepasst werden sollte, ohne dass eine bestimmte Form des Schaftes - nämlich die im Streitpatent beanspruchte zweifache Krümmung - hinreichend deutlich erkennbar gewesen wäre. Wurde aber durch den Vortrag im Wesentlichen nur die Information vermittelt, dass die Form des Schaftes dem Verlauf des Markkanals des Oberschenkelknochens möglichst weitgehend entsprechen sollte, ohne dass deutlich die erstrebenswerte Form bekanntgegeben wurde, so hat auch unter Berücksichtigung der damals bekannten Formen von Prothesenschäften die im Streitpatent beanspruchte Lehre nicht nahe gelegen. Die Vorinstanz hat somit kein Bundesrecht verletzt, wenn sie sich in ihrem Urteil auf das eingeholte Gutachten gestützt und die Nichtigkeitseinrede abgewiesen hat.