Citation: 4A_371/2010 E. 4.3

4.3. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Marken dürften trotzdem nicht wegen Nichtgebrauchs gelöscht werden. Denn die Marken seien notorisch bekannt. Dies habe zur Folge, dass Registrierungen für die "G"-Logos unabhängig vom Gebrauchsnachweis in der Schweiz geschützt würden und eine Löschung aus dem Markenregister nicht in Frage komme. Die Widerklage müsse demzufolge abgewiesen werden. Der Grund dafür liege in der Konzeption des Schutzes notorisch bekannter Marken. Solche würden geschützt, obwohl sie nicht im Markenregister eingetragen seien. Sei eine Marke nun eingetragen und gleichzeitig notorisch bekannt, widerspreche es Sinn und Zwecke des Gesetzes, wenn diese Marke wegen Nichtgebrauchs gelöscht würde, da die Markenlöschung wegen Nichtgebrauchs bezwecke, das Register von ungenutzten und unbekannten Marken zu befreien, also Marken, die - anders als eine notorisch bekannte Marke - gerade keinen Schutz in der Schweiz genössen. Im Konflikt zweier Zeichen geniesst das ältere Vorrang, wobei im schweizerischen Recht der Grundsatz der Hinterlegungspriorität gilt (Art. 6 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Dazu normiert Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG eine Ausnahme, indem als ältere Marke auch ein nicht eingetragenes Zeichen gilt, wenn es im Zeitpunkt der Hinterlegung eines identischen oder verwechselbaren Zeichens im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ; SR 0.232.04) in der Schweiz notorisch bekannt ist. Der Schutz notorisch bekannter Marken stellt eine Abweichung vom Registerprinzip dar. Der Ausnahmecharakter impliziert eine strenge Beurteilung (BGE 130 III 267 E. 4.4/4.5 S. 277; MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., 2009, S. 233 f. N. 763). Entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin ist denkbar, dass eine notorisch bekannte Marke auch registriert ist bzw. dass eine Marke registriert und notorisch bekannt ist. Allerdings bedarf es bei einer registrierten Marke der Berufung auf ihre notorische Bekanntheit nicht, da der Schutz bereits aufgrund der Registrierung erfolgt. Die Frage ist, ob die notorische Bekanntheit die Löschung einer registrierten Marke zufolge Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG verhindern kann. Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst festzuhalten, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt (BGE 130 III 267 E. 4.4 S. 276). Die notorisch bekannte Marke geniesst mithin selbst bei Nichtgebrauch in der Schweiz Schutz, solange sie die erforderliche notorische Bekanntheit erreicht. In der Literatur wird daher zutreffend die Meinung vertreten, der Inhaber einer eingetragenen, nach Ablauf der Benutzungsschonfrist in der Schweiz nicht gebrauchten Marke könne sich gegenüber einer Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen. Dem Kläger, der auf Nichtigerklärung der Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 MSchG klage, fehle das Rechtsschutzinteresse. Denn die Gutheissung seiner Klage würde ihm nichts nützen, da die angegriffene Marke zufolge ihrer notorischen Bekanntheit gleichwohl Schutz geniesse und er sie demzufolge nicht selber nutzen könnte ( CHRISTIAN ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002, S. 178 f.; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 58). Dies hilft der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall allerdings nicht weiter, da die notorische Bekanntheit ihrer "G"-Marken nicht erstellt ist (dazu Erwägung 5).