Citation: 4A_77/2020 E. 2.1

2.1. Im Urteil 4A_70/2019 vom 6. August 2019 führte das Bundesgericht aus, das Bundespatentgericht habe Bundesrecht verletzt, indem es der Beschwerdegegnerin ermöglichte, (wenigstens) zur Frage der Patentgültigkeit dreimal unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen und gestützt darauf namentlich ihre Patentansprüche neu zu formulieren, ohne zu prüfen, ob die fraglichen Noven ausnahmsweise nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig gewesen seien (E. 2.4). Da die vom Bundespatentgericht als neuheitsschädlich erachtete japanische Patentschrift JP yyy (Entgegenhaltung E10) erst in der Duplik formell ins Verfahren eingebracht wurde, sei sie als Novum zu betrachten. Ob die Beschwerdegegnerin zur Entgegnung dieses Novums ihrerseits eine als unechtes Novum aufzufassende Einschränkung ihres Patentanspruches vornehmen durfte, beurteile sich nach Art. 229 ZPO. Nachzuweisen sei insbesondere, dass das als Reaktion auf Dupliknoven vorgebrachte unechte Novum trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vor Aktenschluss hätte ins Verfahren eingebracht werden können. Damit der klagenden Partei dieser Sorgfaltsnachweis gelinge, sei immerhin unabdingbar, dass das Dupliknovum für diese Noveneingabe kausal sei. Erforderlich sei einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst habe, andererseits dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen seien. Das Bundespatentgericht hätte folglich prüfen sollen, ob zwischen der in der Duplik eingebrachten japanischen Patentschrift JP yyy (E10) und der verbalen Einschränkung des Klagepatents ein Kausalzusammenhang bestehe, d.h. ob die Einschränkung spezifisch durch das Dupliknovum E10 veranlasst worden sei (E. 2.5). Ihm wurde die Sache zur Beurteilung dieser Frage zurückgewiesen.