Citation: 4C.46/2003 02.07.2003 E. 5

Die Vorinstanz qualifizierte die Eintragung der Formmarken durch die Beklagte in einer selbständigen Eventualbegründung als rechtsmissbräuchlich. Sie erwog, die Beklagte suche über die Formmarke ein Instrument in die Hand zu bekommen, um der Konkurrenz ein Verhalten zu untersagen, das dieser während nun bald 50 Jahren wettbewerbsrechtlich ausdrücklich erlaubt gewesen sei. So habe es das Bundesgericht nicht als unlauteren Wettbewerb qualifiziert, wenn Konkurrenten die Formen und Masse der LEGO-Bausteine in einer Weise kopierten, dass die entsprechenden Bausteine zusammengebaut, die jeweiligen Spiele also gemeinsam hätten verwendet werden können. Die Vorinstanz bezieht sich dabei insbesondere auf drei Urteile in Sachen der Beklagten (BGE 108 II 327; Urteile vom 8. November 1960, SMI 1961 S. 71 ff. und vom 10. April 1962, SMI 1962 S. 157 ff.). Die Beklagte rügt, die Vorinstanz habe damit Art. 2 Abs. 2 ZGB verletzt. 5.1 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 2 ZGB auf den vorliegenden Sachverhalt mangels Sonderverbindung zwischen Konkurrenten keine direkte Anwendung findet und bloss über Art. 2 UWG (SR 241) bei sitten- oder wettbewerbswidrigem Verhalten Bedeutung erlangen kann (Merz, Berner Kommentar, N. 34 zu Art. 2 ZGB; Hausheer/Jaun, Die Einleitungstitel des ZGB, Bern 2003, N. 62 f. zu Art. 2 ZGB; Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG, N. 16 ff. zu Art. 2 UWG; vgl. auch Baumann, Zürcher Kommentar, N. 6, 11 und 12 zu Art. 2 ZGB). 5.2 Auch davon abgesehen liesse sich der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs im vorliegenden Fall offensichtlich nicht halten: 5.2.1 Die Marke dient, wie die Vorinstanz grundsätzlich zutreffend darlegt, der Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens und deren Unterscheidung von Produkten anderer Unternehmen (Art. 1 Abs. 1 MSchG; Erwägung 2.2 vorne). Für hinterlegte Marken kann daher insbesondere dann kein Schutz beansprucht werden, wenn die Registrierung nicht zum Zweck des Gebrauchs des Zeichens erfolgt ist, sondern - in zweckwidriger Verwendung des Rechtsinstituts - die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern bzw. den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern soll (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164). Von einem solchen Fall kann hier nicht die Rede sein. Es ist unbestritten, dass die Beklagte ihre Spielbausteine in den Formen und Proportionen der hinterlegten Marken in Verkehr bringt und die hinterlegten Formen zur Kennzeichnung ihrer Ware gebraucht. 5.2.2 Der markenrechtliche Schutz von Zeichen beeinflusst den Wettbewerb auch dann, wenn er ausschliesslich dazu dient, die Verbraucher in die Lage zu setzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 382 E. 1 S. 383 mit Hinweis). Auch wenn die Marke im Allgemeinen nur als Mittel der Unterscheidung und zum Hinweis auf die Herkunft der bezeichneten Produkte rechtlich geschützt ist (BGE 122 III 469 E. 5f S. 479), so sind andere Ziele, die der Berechtigte damit im wirtschaftlichen Wettbewerb, insbesondere zum marketingmässigen Auftritt, verfolgen kann, keineswegs von vornherein missbräuchlich (vgl. Marbach, a.a.O., S. 3 ff., 6; David, a.a.O., N. 3-7 zu Art. 1 MSchG; Willi, a.a.O., N. 11 zu Art. 1 MSchG). Soweit derartige Ziele mit dem markenrechtlichen Kennzeichenschutz vereinbar sind, ist ein Missbrauch nicht leichthin anzunehmen. Die Vorinstanz scheint in ihrer Eventualbegründung davon auszugehen, das Verhalten der Beklagten, mit dem sie ihre Konkurrenzierung mit Spielbau-Elementen verhindere, die mit den von ihr verkauften zusammenbaubar sind, bedeute an sich unlauteren Wettbewerb. Eine derartige Aussage ist jedoch den im angefochtenen Urteil zitierten Präjudizien nicht zu entnehmen. Dort wurde lediglich erklärt, die Konkurrenten der Beklagten verhielten sich ihrerseits nicht schon deshalb unlauter und verletzten den wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz der Beklagten nicht bereits dadurch, dass sie LEGO-kompatible Bauelemente in Verkehr brächten. Es geht weder aus den erwähnten Präjudizien hervor noch ist anzunehmen, dass von vornherein ein überwiegendes Freihalteinteresse an kompatiblen Formen bestände. Der Vorwurf eines entsprechenden Missbrauchs der Formmarke bedürfte vielmehr im Einzelfall einer eingehenden kartellrechtlichen Begründung. Eine solche ist dem angefochtenen Urteil indessen nicht zu entnehmen. 5.2.3 Die Vorinstanz geht auch in ihrer Eventualerwägung sinngemäss von ihrer Auffassung aus, die umstrittenen Formen seien nach geltendem Markenschutzgesetz nicht geschützt und die Konkurrenzprodukte der Klägerin würden somit berechtigterweise die gleichen Formen aufweisen. Dabei unterstellt sie, mit der am 1. April 1993 in Kraft getretenen Revision des Markenrechts (BRB vom 23. Dezember 1992, AS 1993 S. 295) sei insofern im Vergleich zum früheren wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz keine Rechtsänderung eingetreten; sie übergeht, dass der Markenschutz erst im heute geltenden Recht auf dreidimensionale Zeichen und insbesondere Formmarken ausgedehnt worden ist. Soweit dadurch der Schutz von Produkteformen gegenüber dem rein wettbewerbsrechtlichen Schutz erweitert worden sein sollte, ist die Berufung darauf offensichtlich nicht missbräuchlich und können gestützt auf bisheriges Recht grundsätzlich keine Ansprüche auf Nachahmung von Formen abgeleitet werden. 5.2.4 Die Vorinstanz legt auch nicht dar und es ist nicht ersichtlich, inwiefern ein Rechtsmissbrauch zu begründen wäre, weil die Beklagte durch treuwidriges Zuwarten mit der Markenanmeldung ein berechtigtes Vertrauen der Klägerin als Konkurrentin enttäuscht und deren rechtmässig erlangte Position im Markt zunichte gemacht hätte. Dies zumal die Beklagte ihre erste Formmarke am 1. April 1993, also noch am Tag des Inkrafttretens der Markenrechtsrevision, hinterlegt hat und Formmarken früher gar nicht hinterlegt werden konnten. Hinzu kommt, dass sich die Klägerin für die Form der Bausteine auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG berufen kann, soweit sie diese bereits vor der Hinterlegung rechtmässig gebraucht hat. Eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der umstrittenen Formmarken ist aufgrund der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz zu verneinen.