Citation: 4A_160/2013 E. 2

2. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 zurückzurufen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer dieser Produkte innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen nach Rechtskraft dieses Urteils zu informieren, dass die Gesuchsgegnerin diese Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurücknimmt. ..." Die Gesuchstellerin stützte sich auf zwei Streitpatente, das in einem Beschränkungsverfahren beschränkte europäische Patent EP 111.________ sowie das im Rahmen eines Einspruchs und anschliessenden Beschwerdeverfahrens vor dem Europäischen Patentamt (EPA) rechtskräftig aufrechterhaltene europäische Patent EP 222.________, das auf eine Teilanmeldung zur Stammanmeldung des Patents EP 111.________ zurückgeht. Die Gesuchstellerin legte dar, dass die Gesuchsgegnerin die Wirkstoffe der beanstandeten Produkte von der italienischen A.________ s.r.l. beziehe, diese anschliessend von der spanischen B.________ S.A. formuliert und konfektioniert und dann in die Schweiz eingeführt würden. Die erwähnte A.________ s.r.l. stelle den Wirkstoff entweder nach einem herkömmlichen Verfahren oder aber nach einem geänderten Verfahren her, bei dem insbesondere für die Wasserabspaltung nicht p-Toluolsulfonsäure, sondern Pyridin/Wasser eingesetzt werde. A.b. Mit Verfügung vom 9. Januar 2013 setzte der Präsident des Bundespatentgerichts nach Einsicht in das Massnahmebegehren der Gesuchstellerin und in die Schutzschrift der Gesuchsgegnerin vom 28. Dezember 2012 eine kurze und nicht erstreckbare Frist bis 21. Januar 2013 zur Massnahmeantwort an. Sodann wies er das Zollamt Pratteln an, die gemäss dessen Schreiben vom 19. und 21. Dezember 2012 zurückbehaltenen Einheiten G.________ und H.________ bis zu anderer Anordnung seitens des Bundespatentgerichts weiterhin zurückzubehalten. Die Gesuchsgegnerin beantragte die Abweisung des Massnahmegesuchs. Sie machte geltend, die Streitpatente würden nicht verletzt, eventualiter seien diese nicht rechtsbeständig. Am 31. Januar 2013 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Gesuchstellerin hielt mit der Replik an den im Gesuch gestellten Hauptbegehren 1 und 2 fest und ergänzte diese mit folgenden neuen Eventualbegehren: "Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 seien die in Rechtsbegehren Nr. 1 beantragten Verbote bzw. die in Rechtsbegehren Nr. 2 beantragte Beseitigung des rechtswidrigen Zustands auszusprechen für die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon "C.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx1), "D.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx2), "E.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx3) und "F.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx4), insbesondere für die am 19. Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspektorat Pratteln bei der Einfuhr in die Schweiz zurückbehaltenen Produkte, wobei der in den betreffenden Produkten enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6 ß, 7ß, 15ß, 16ß-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone) durch Wasserabspaltung aus 6ß, 7ß, 15ß, 16ß-dimethylen-5ß-hydroxy-3-oxo-17α-androstan-21,17-carbolactone durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser hergestellt wurde. Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 seien die in Rechtsbegehren Nr. 1 beantragten Verbote bzw. die in Rechtsbegehren Nr. 2 beantragte Beseitigung des rechtswidrigen Zustands auszusprechen für die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon "C.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx1), "D.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx2), "E.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx3) und "F.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx4), insbesondere für die am 19. Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspektorat Pratteln bei der Einfuhr in die Schweiz zurückbehaltenen Produkte, wobei der in den betreffenden Produkten enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6ß, 7ß, 15ß, 16ß-dimethylene-3-oxo-17 α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone) durch katalytische Hydrierung von 17α- (3-hydroxy-1-propynyl) -6ß, 7ß; 15ß, 16ß-dimethylene-5ß-androstane-3ß, 5, 17ß-triol in das 17α- (3-hydroxy-1-propyl) -6ß, 7ß, 15ß, 16ß-dimethylene-5ß-androstane-3ß, 5, 17ß-triol durch anschliessende Oxidation in das 6ß, 7ß; 15ß, 16ß-dimethylene-5ß-hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21,17-carbolactone in Gegenwart des Katalysators TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-yl) -oxyl) hergestellt wurde." Die Gesuchsgegnerin hielt mit der Duplik an ihrem Rechtsbegehren gemäss Gesuchsantwort fest und stellte in prozessualer Hinsicht den Antrag, es sei auf eine Veröffentlichung des Urteils zu verzichten. Nach mündlicher Replik und Duplik trug Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi den Parteien sein Fachrichtervotum vor. Die Parteien nahmen daraufhin zum Fachrichtervotum Stellung. Am 11. Februar 2013 wurde den Parteien das Verhandlungsprotokoll zugestellt. A.c. Mit Eingabe vom 7. Februar 2013 beantragte die Gesuchstellerin im Rahmen des bereits hängigen Massnahmeverfahrens den Erlass eines superprovisorischen Verbots bezüglich des Vertriebs etc. der streitgegenständlichen Kontrazeptiva G.________ und H.________. Sie machte geltend, es sei ihr gleichentags bekannt geworden, dass die Gesuchsgegnerin nun damit begonnen habe, jene patentverletzenden Produkte, die vom Zoll offensichtlich nicht zurückbehalten worden seien, in der Schweiz zu vertreiben. Am 13. Februar 2013 beschloss das Bundespatentgericht ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin Folgendes: "1. Der [Gesuchsgegnerin] wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.-- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.-- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung vorsorglich verboten, in der Schweiz die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon "C.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx1), "D.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx2), "E.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx3) und "F.________" (Swissmedic Zulassungsnummer xxx4), wobei der in den betreffenden Produkten enthaltene Wirkstoff Drospirenon ( 6ß, 7ß, 15ß, 16ß-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone) durch Wasserabspaltung aus 6ß, 7ß, 15ß, 16ß-dimethylene-5ß-hydroxy-3-oxo-17α-andro-stan-21,17-carbolactone durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser hergestellt wurde, selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.