Citation: 4C.331/2003 20.02.2004 E. 1

Art. 12 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) regelt die Folgen des Nichtgebrauchs der Marke. Hat der Inhaber die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nach Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (sog. Benutzungsschonfrist). Die Beklagte hat die Marke "FOCUS" für die Waren der internationalen Klassen 3 und 5 unbestrittenermassen bis heute weder in der Schweiz noch in Deutschland gebraucht (vgl. Art. 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892, SR 0.232.149.136; vgl. dazu Marbach, Markenrecht in von Büren/David [Hrsg.] Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 175). 1.1 Die Benutzungsschonfrist beginnt nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Dieser Zeitpunkt wurde erst im Laufe der parlamentarischen Beratungen bestimmt. Der Bundesrat hatte hingegen die - gegenüber dem früheren Recht verlängerte - Benutzungsschonfrist vom Zeitpunkt der Markeneintragung an berechnen wollen (Botschaft zum Markenschutzgesetz, BBl 1991 I 1, S. 65/25 f.). Auf Antrag der ständerätlichen Kommission wurde der Fristbeginn aber auf den Ablauf der Widerspruchsfrist oder den Abschluss des Widerspruchsverfahrens festgelegt. Nach den Materialien ergab sich diese Änderung für die Kommission allein aus der Einführung des Widerspruchsverfahrens (vgl. das Votum der Kommissionsberichterstatterin im Ständerat, AB 1992 S, S. 26). Für den Ablauf der Widerspruchsfrist gilt daher nach Art. 31 Abs. 2 MSchG, dass der Widerspruch innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Markeneintragung beim IGE einzureichen ist (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N 6 zu Art. 12 MSchG, N 1 zu Art. 31 MSchG; Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 9 zu Art. 12 MSchG). Nach den vorinstanzlichen Feststellungen ist die internationale Marke Nr. 663 349 "FOCUS" der Beklagten aufgrund der deutschen Basismarke Nr. 394 07 564 seit dem 25. Mai 1996 international registriert (vgl. für das Verfahren Christian Schlei, Das Protokoll betreffend das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, Bern 1993, S. 72 f.). Gegen die Registrierung in der Schweiz wurde kein Widerspruch erhoben. 1.2 In der Lehre wird die Meinung vertreten, für internationale Marken beginne die Benutzungsschonfrist mit Ablauf der Frist, die dem IGE zur Verweigerung des Schutzes in der Schweiz zur Verfügung steht bzw. im Zeitpunkt, in dem eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen wird. Diese Frist beginnt für Marken, die dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA; SR 0.232.112.3) unterstehen nach 12 Monaten (Art. 5 Abs. 2 MMA), für Marken im Geltungsbereich des Protokolls zum Madrider Abkommen (SR 0.232.112.4; im Folgenden: MMP) nach 18 Monaten seit der Registrierung (vgl. Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP und die entsprechende Erklärung der Schweiz; David, a.a.O., N 6 zu Art. 12 MSchG, Willi, a.a.O., N 10 f. zu Art. 12 MSchG). Nach Art. 9sexies MMP hat dieses Protokoll keine Wirkung im Hoheitsgebiet eines andern Staates, der Vertragspartei sowohl des MMP wie des MMA ist, wenn die Ursprungsbehörde einer Vertragspartei angehört, die ebenfalls beiden Abkommen beigetreten ist (vgl. Bock, Ausgewählte Aspekte des Protokolls zum Madrider Markenabkommen und der Gemeinsamen Ausführungsverordnung, GRUR Int. 1996, S. 992; Schlei, a.a.O., S. 97 ff.). Dies trifft sowohl für Deutschland als auch für die Schweiz zu, die jeweils Vertragsparteien beider Abkommen sind. Im Zeitpunkt der Einreichung der vorliegenden Klage am 30. Dezember 2002 war die Benutzungsschonfrist auch unter Berücksichtigung von Art. 5 Abs. 2 MMA unbestrittenermassen abgelaufen. 1.3 Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG hängt der Fristbeginn für die Benutzungsschonfrist davon ab, ob ein Widerspruchsverfahren angehoben wird. Dabei kann es sich nur um das im MSchG selbst geregelte - schweizerische - Widerspruchsverfahren handeln. Dem Wortlaut der Bestimmung ist nicht zu entnehmen, dass vergleichbare ausländische Verfahren dem hiesigen Widerspruchsverfahren gleichgestellt wären. Dieser grammatikalischen Auslegung entspricht der subjektiv-historische Wille des Gesetzgebers (E. 1.1 vorne). Nach den Materialien wurde der Aufschub des Beginns der Benutzungsschonfrist, wie erwähnt, allein mit der Einführung des Widerspruchsverfahrens (Art. 31-34 MSchG) begründet. Aus der systematischen Stellung der Folgen des Nichtgebrauchs der Marke im Gesetz kann unmittelbar nichts für die Beantwortung dieser Streitfrage geschlossen werden. Die internationale Registrierung einer Marke mit Schutzwirkung für die Schweiz entfaltet dieselbe Wirkung wie deren Hinterlegung beim IGE mit anschliessender Eintragung im schweizerischen Register (Art. 46 Abs. 1 MSchG). Diese Wirkung tritt nur dann nicht ein, sofern und soweit der international registrierten Marke der Schutz für die Schweiz verweigert wird (Art. 46 Abs. 2 MSchG). Widersprüche gemäss Art. 31 ff. MSchG können auch gegen internationale Registrierungen erhoben werden (David, a.a.O., N 5 zu Art. 46 MSchG). Aus der vom Gesetzgeber angestrebten Harmonisierung mit dem europäischen Recht lässt sich für die streitige Frage nichts ableiten. Art. 10 Abs. 1 der Markenrichtlinie (Erste Richtlinie 89/104 EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. L 40 vom 11. Februar 1989) lässt die fünfjährige Benutzungsschonfrist am Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens beginnen und behält berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vor (vgl. dazu etwa Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., Köln 2000, S. 1090 und S. 540 N 110 f. zu § 26). Teleologisch ist die Absicht zu erkennen, dass die Benutzung der Marke dem Inhaber nicht zugemutet werden soll, solange ihre Schutzfähigkeit bzw. Eintragungsfähigkeit durch einen Widerspruch in Frage gestellt ist (vgl. Willi, a.a.O., N 12 zu Art. 12 MSchG). Dieser Zweck wird im internen schweizerischen Recht dadurch erreicht, dass die Benutzungsschonfrist nicht beginnt, solange eine Frist für den Einspruch gegen die Eintragung der Marke offen oder ein Verfahren hängig ist, in dem der Registereintrag bestritten wird. Es stellt sich die Frage, ob zur Erreichung dieses Zweckes der Aufschub des Fristbeginns analog auch für die in Deutschland gegen die Basismarke eingereichten Widersprüche gelten soll. Die Vorinstanz hat dies bejaht. 1.4 Die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass durch einen "Zentralangriff" auf die Basismarke gemäss Art. 6 Abs. 3 MMA auch die abgeleiteten Schutzrechte hinfällig werden, solange diese Rechte von der im Ursprungsland registrierten Basismarke abhängig sind (Schlei, a.a.O., S. 83, Fezer, Markenrecht, München 2001, N 2/4 zu Art. 6 MMA). Fraglich ist jedoch, ob diese Abhängigkeit der schweizerischen Marke von der deutschen Ursprungsmarke noch besteht. Denn nach Art. 6 Abs. 3 MMA kann der durch die internationale Registrierung erlangte Schutz nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb von fünf Jahren vom Zeitpunkt der internationalen Registrierung an die vorher im Ursprungsland eingetragene nationale Marke in diesem Land den gesetzlichen Schutz nicht mehr geniesst. Das Gleiche gilt nach dieser Bestimmung, wenn dieser gesetzliche Schutz später infolge einer vor Ablauf der Frist von fünf Jahren erhobenen Klage erlischt. Im vorliegenden Fall ist die Basismarke der Beklagten am 25. Mai 1996 in Deutschland registriert worden und damit die fünfjährige Frist im Mai 2001 abgelaufen. 1.4.1 Die Vorinstanz ist der Ansicht, die Abhängigkeit der für die Schweiz beanspruchten Marke bestehe dennoch, weil im Ursprungsland Deutschland ein Widerspruchsverfahren vor Ablauf dieser Frist eingeleitet worden sei. Sie stützt sich dabei auf Art. 6 Abs. 3 MMP. Nach dieser Regelung begründet nicht nur eine Klage, sondern auch ein sonstiges vor Fristablauf eingereichtes Rechtsmittel oder ein vorher erhobener Widerspruch den Weiterbestand der genannten Abhängigkeit. Nach Ansicht der Vorinstanz ist das im deutschen Recht vorgesehene registerrechtliche Widerspruchsverfahren einer Klage im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MMA gleich zu stellen. Denn der Begriff "Klage" oder "action" sei weiter zu verstehen als in der technischen Bedeutung eines förmlichen gerichtlichen Rechtsschutzbegehrens; er sei als "Geltendmachung eines Rechts" auszulegen und könne ganz allgemein für "Vorgehen, Massnahme, Tätigwerden" stehen. Es sei davon auszugehen, dass das wesentlich jüngere MMP den Begriff der Klage habe verdeutlichen wollen und dabei ausdrücklich auch das Widerspruchsverfahren erwähnte; diese Auslegung werde auch durch Regel 22 der Ausführungsverordnung zum MMA und MMP (SR 0.232.112.21) und durch § 78.02 des WIPO-Leitfadens gestützt. Die Vorinstanz verweist schliesslich darauf, dass das deutsche Bundespatentgericht im Jahre 1989 die genannte Gleichstellung von Widerspruchs- und Klageverfahren ebenfalls bejaht habe. 1.4.2 Die vorinstanzliche Argumentation vermag nicht zu überzeugen. Die Regelung des MMP unterscheidet sich von derjenigen des MMA in mehrfacher Hinsicht; so etwa durch die Möglichkeit der Umwandlung einer internationalen Registrierung in nationale oder regionale Gesuche (Art. 9quinquies MMP) mit der Folge, dass die ursprüngliche Priorität der internationalen Registrierung trotz eines erfolgreichen Zentralangriffs auf die Basis erhalten bleibt (Schlei, a.a.O., S. 45/86 f.). Auch dass Art. 6 Abs. 3 MMP im Unterschied zum MMA andere Rechtsmittel und Widersprüche (vgl. dazu Schlei, a.a.O., S. 84 f.) ausdrücklich erwähnt, spricht eher gegen die Gleichstellung des Widerspruchs mit einer gerichtlichen Klage. Das Argument, der Begriff "Klage" oder "action" könne weiter verstanden werden als in der technischen Bedeutung eines förmlichen gerichtlichen Rechtsschutzbegehrens, überzeugt für die Auslegung eines Staatsvertrags nicht (vgl. Art. 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969, SR 0.111; BGE 122 II 234 E. 4c). Inwiefern im Übrigen aus Regel 22 der Ausführungsverordnung zum MMA und MMP und aus § 78.02 des WIPO-Leitfadens etwas Anderes hervorgehen soll, ist nicht ersichtlich. Beide Quellen unterscheiden zwischen der Klage nach dem Abkommen einerseits und den (weiteren) Rechtsmitteln nach dem Protokoll anderseits. Die Vorinstanz verweist zudem auf den Beschluss des deutschen Bundespatentgerichts vom 2. Mai 1989. Das Patentgericht ist im Wesentlichen aufgrund derselben Argumente wie die Vorinstanz zum gleichen Schluss gelangt (GRUR 1990, S. 129 f.). Wie dargelegt, vermögen diese Argumente aber nicht zu überzeugen. Nicht nachvollziehbar ist ausserdem die weitere Überlegung des Gerichts, es sei für den Widersprechenden bei drohendem Fristablauf nicht zumutbar, eine Löschungsklage zu erheben. 1.4.3 Es kann indessen offen bleiben, ob das deutsche Widerspruchsverfahren einer gerichtlichen Klage im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MMA gleichzustellen ist und die Abhängigkeit der schweizerischen Registereintragung daher nicht bloss bis Mai 2001, sondern darüber hinaus bis zum Abschluss dieses Verfahrens weiter besteht. Denn diese Frage ist vorliegend, wie sich herausstellen wird, für den Verfahrensausgang unerheblich. 1.5 Der Aufschub des Fristbeginns aufgrund des Widerspruchsverfahrens nach Art. 12 Abs. 1 MSchG bezweckt, dem Markeninhaber die Aufnahme des Gebrauchs solange nicht zuzumuten, als er ernsthaft die Aufgabe seiner Marke zu befürchten hat. Diesem Zweck dient auch der Vorbehalt wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch, zu denen ernsthafte rechtliche Angriffe auf die Marke gehören (vgl. David, a.a.O., N 7 zu Art. 12 MSchG; Willi, a.a.O., N 20 zu Art. 12 MSchG). Während des Bestehens eines wichtigen Grundes verlängert sich die Benutzungsschonfrist um die entsprechende Zeitspanne (David, a.a.O., N 7 in fine zu Art. 12 MSchG; Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 12 MSchG). Solange die in der Schweiz registrierte internationale Marke gemäss Art. 6 Abs. 3 MMA von der Basismarke abhängt, deren Löschung in einem hängigen Verfahren unabhängig vom Willen des Markeninhabers möglich ist, ist diesem die notorisch aufwändige Einführung seiner Marke nicht zuzumuten. Dies gilt insbesondere während fristgebundenen Widerspruchs- oder Einspracheverfahren gegen die Registrierung der Ursprungsmarke, die dem schweizerischen Widerspruchsverfahren vergleichbar sind. Kann die Registrierung der Ursprungsmarke im Ausland derart mit einem fristgebundenen Rechtsmittel in Frage gestellt werden, dass die abhängige schweizerische Marke mit einer Gutheissung des Widerspruchs oder der Einsprache dahinfiele, ist für den Markeninhaber die Aufnahme des Gebrauchs auch in der Schweiz nicht zumutbar. Diese Unzumutbarkeit besteht für den Inhaber der schweizerischen Marke solange, als die Widerrufsfrist für die ausländische Basismarke offen oder das entsprechende Einspracheverfahren hängig ist. Das ausländische Registerverfahren ist daher als wichtiger Grund für den Nichtgebrauch einer Marke während der im Abkommen festgelegten, fünfjährigen Abhängigkeit anzuerkennen. Insoweit ergibt sich für das ausländische Registerverfahren eine dem generellen Aufschub des Fristbeginns durch das schweizerische Widerspruchsverfahren analoge Regelung, sofern das Widerspruchsverfahren im Ausland mit jenem in der Schweiz vergleichbar ist.