Citation: BGE 147 III 517 E. 6.2.1

A l'origine, le projet du Conseil fédéral prévoyait d'exclure de la protection du droit des marques les formes constituant la nature même du produit et les formes "imposées par la technique" (FF 1991 I 58) ("imposte dalla tecnica" [FF 1991 I 60]; "technisch bedingt" [BBl 1991 I 62], i.e. littéralement "conditionnées par la technique"). La notion de nécessité technique existait déjà dans la jurisprudence relative au droit de la concurrence déloyale. Selon celle-ci, une imitation même servile de la présentation d'un produit ( Ausstattung ) est admissible lorsque la présentation est rendue nécessaire par la technique BGE 147 III 517 S. 522 (technisch notwendig). L'acte est en revanche déloyal si le choix d'une autre forme est possible sans modifier la construction technique et si l'on peut raisonnablement exiger du concurrent qu'il l'adopte, parce que cette solution n'est pas moins pratique, ni moins solide, ni plus coûteuse que la solution copiée (ATF 116 II 365 consid. 3b p. 369; ATF 93 II 272 consid. 6 p. 281). Les expressions "technisch notwendig" et "technisch bedingt" s'entendaient le plus souvent comme des synonymes (cf. ATF 88 IV 79 consid. 2 p. 82), sous réserve d'arrêts isolés (cf. ATF 129 III 514 consid. 3.2.1, qui cite les ATF 92 II 202 consid. 5a p. 205 et ATF 113 II 77 consid. 3c p. 81). A l'initiative du Parlement, les expressions "technisch bedingt" et "imposées par la technique" ont été remplacées respectivement par "technisch notwendig" et "techniquement nécessaires". Seule la version italienne est restée telle quelle ("imposte dalla tecnica"). Ce changement a été motivé notamment par la nécessité de clarifier une jurisprudence peu claire et de s'aligner sur le droit européen (cf. ATF 129 III 514 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a précisé qu'une forme est techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM lorsque le concurrent ne dispose techniquement d'aucune forme alternative pour un produit du même genre, ou lorsque celle-ci ne peut raisonnablement être exigée de lui dans l'intérêt d'une concurrence fonctionnelle. Cette dernière hypothèse est vérifiée lorsque la solution alternative serait moins pratique (moins commode), moins solide (moins résistante) ou assortie de coûts de production plus élevés (plus onéreuse) ("eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung"): on ne peut en effet attendre des concurrents qu'ils renoncent à la solution la plus évidente et adéquate (ATF 131 III 121 consid. 3.1 p. 124; ATF 129 III 514 consid. 2.4.2 et 3.2.4). A titre d'exemples, la Cour de céans a évoqué la forme d'un tournevis en croix ou celle d'une clé à quatre crans destinée à s'insérer dans une tête de vis. Dans une affaire relative à la brique de jeu Lego, la cause a été renvoyée à l'instance cantonale pour qu'elle examine si l'on pouvait raisonnablement exiger des concurrents qu'ils utilisent des formes alternatives (en soi possibles) pour empiler des briques de jeu. L'autorité de céans a ensuite été amenée à préciser que ces formes alternatives ne devaient pas nécessairement être compatibles avec les briques Lego (arrêt 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1.2 et consid. 3). Après une minutieuse instruction, il s'est avéré qu'une BGE 147 III 517 S. 523 solution alternative ne pouvait pas être imposée aux concurrents. Le juge doit en effet appliquer un standard strict lorsqu'il tranche cette question. Le monopole illimité dont jouit le titulaire de la marque de forme n'est admissible que s'il n'en découle aucun désavantage pour les concurrents parce qu'il existe des formes alternatives équivalentes. On ne saurait attendre d'eux qu'ils assument des coûts de production supplémentaires, même si la différence est faible. Dans l'optique de l'égalité de traitement au sein d'une concurrence fonctionnelle, les concurrents doivent pouvoir partir sur une base équivalente (arrêt 4A_20/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2).