Citation: 4A_324/2009 E. 2

Die Beschwerdeführerin bestreitet die Zulässigkeit der Widerklage betreffend die Wort-/Bildmarke "Gotthard" mangels Feststellungs- und Rechtsschutzinteresse und macht sinngemäss geltend, die Vorinstanz hätte deshalb nicht auf die Widerklage eintreten dürfen. Die Wort-/ Bildmarke Nr. 539910 sei der Beschwerdegegnerin in der Klage bewusst nicht als Rechtsgrundlage entgegengehalten worden. Denn zwischen der Wort-/Bildmarke und der Firma der Beschwerdegegnerin bestehe wegen des Bildelements keine Verwechslungsgefahr, was umso mehr gelten müsste, wenn schon zwischen der Wortmarke "Gotthard" und der Firma der Beschwerdegegnerin eine Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre. Im Fall, dass die Klage durchdringen würde, bräuchte es von vornherein keine Unterlassungsklage mehr gestützt auf die Wort-/Bildmarke. Ein Widerklageprozessinteresse bestehe daher nicht. Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 MSchG vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. Sie setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus (BGE 120 II 144 E. 2a; Urteil 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005 E. 2.3, in: sic! 9/2005 S. 682; LUCAS DAVID, Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 52 MSchG; CHRISTOPHWILLI, Kommentar zum MSchG, 2002, N. 2 und 6 zu Art. 52 MSchG). Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E. 2.2 S. 379 f. mit Hinweisen). Ein Feststellungsinteresse liegt vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 135 III 378 E. 2.2 S. 380; 123 III 414 E. 7b S. 429 mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall zu Recht ein Feststellungsinteresse der Beschwerdegegnerin bejaht. Diese führt das Wort "Gotthard" in ihrer Firma, das auch Bestandteil der Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin bildet. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin den Gebrauch des entsprechenden Firmenbestandteils gestützt auf ihre Wortmarke streitig gemacht. Die Beschwerdegegnerin hat unter diesen Umständen ein schützenswertes Interesse, dass die Rechtsunsicherheit über den Gebrauch des entsprechenden Bestandteils ihrer Firma ein für allemal, und damit unter Berücksichtigung sämtlicher diesen Bestandteil enthaltenden Zeichen der Beschwerdeführerin, für die jene Schutz beansprucht, beseitigt wird, indem die Frage von deren Rechtsbeständigkeit geklärt wird. Der Umstand, dass es die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer momentanen Beurteilung der rechtlichen Situation nicht als notwendig und erfolgsversprechend betrachtet haben will, ihre Klage auf die Wort-/Bildmarke "Gotthard" zu stützen, ist unerheblich. Die Rechtskraft eines Urteils über eine bloss mit einer Verwechslungsgefahr mit der Wortmarke begründete Klage und eine bloss die Wortmarke betreffende Widerklage wäre auf die Frage der Verwechslungsgefahr mit dieser Marke und auf die Rechtsbeständigkeit derselben beschränkt. Deshalb müsste die Beschwerdegegnerin bei Nichtzulassung einer Widerklage betreffend die Rechtsbeständigkeit der Wort-/Bildmarke jederzeit damit rechnen, die Beschwerdeführerin könnte künftig aufgrund einer Neueinschätzung der Rechtslage versuchen, ihr die Verwendung des Firmenbestandteils "Gotthard" gestützt auf diese Marke mit einer neuen Unterlassungsklage zu verbieten.