Citation: 4A_233/2024 E. 5.1

5.1. Die Vorinstanz bejahte die gültige Prioritätsbeanspruchung durch die Beschwerdegegnerin. Zur Begründung führte sie in der diesbezüglichen Erwägung 30 Folgendes aus: "Die Frage der gültigen Prioritätsbeanspruchung bestimmt sich [...] nach schweizerischem Recht, zu dem auch das Europäische Patentübereinkommen als ein von der Schweiz ratifizierter multilateraler Staatsvertrag gehört [...]. Während die Beweiswürdigung durch die Grosse Beschwerdekammer für schweizerische Gerichte nicht verbindlich ist [...], können sich schweizerische Gerichte selbstverständlich den Überlegungen der Grossen Beschwerdekammer anschliessen, wenn diese überzeugend sind. Das sind sie vorliegend. Wie die Beklagte vorträgt, war die vorläufige Anmeldung US www im Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung WO 652 noch nicht veröffentlicht, da das USPTO vorläufige Anmeldungen nie veröffentlicht [...]. Auch nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT, SR 0.232.141.1) muss bei Beanspruchung einer Priorität eine Prioritätserklärung (Tag, Staat und Anmeldenummer der früheren Anmeldung) und eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht später als 16 Monate nach Prioritätsdatum, d.h. normalerweise vor Veröffentlichung der PCT-Anmeldung, eingereicht werden (Regeln 4.10 a) und 17.1 Ausführungsordnung PCT). Die Klägerin bemängelte in der Replik [...], dass nicht belegt worden sei, inwieweit Bc.________ Company Zugang zu dieser beglaubigten Abschrift der früheren Anmeldung («priority document») hatte. Es gibt aber keine Anhaltspunkte, dass Bc.________ Company sich durch täuschendes Verhalten Zugriff auf das Prioritätsdokument verschafft hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Bb.________ Company die Unterlagen im Wissen darum zur Verfügung gestellt hat, dass Bc.________ Company diese benötigt, um die Priorität der Erstanmeldung US www zu beanspruchen, und dieser Verwendung zugestimmt hat. Es wäre äusserst widersprüchlich, Bc.________ Company die Prioritätsunterlagen zur Verfügung zu stellen, damit diese die Priorität beanspruchen kann, aber gleichzeitig das Recht, die Priorität zu beanspruchen, nicht zu übertragen. Seit dem 1. März 2001 bestand für Bc.________ Company aufgrund der neuen Regel 4.1. (c) (ii) PCT und der nationalen amerikanischen Abbildung in 37 C.F.R. Section 1.451 (b) zwar die Möglichkeit, anstatt selber die beglaubigte Abschrift zu beschaffen und einzureichen, im PCT-Antrag RO101 dem zuständigen PCT-Anmeldeamt die Weisung zu geben, dem Internationalen Büro direkt eine solche Abschrift zu übermitteln. Das war hier möglich, weil das USPTO sowohl zuständiges PCT-Anmeldeamt als auch Anmeldeamt der früheren Anmeldung war. Aber genau dann musste Bc.________ Company bereits im PCT-Antrag RO101 die besagte Prioritätserklärung abgeben können. Die Daten dieser Prioritätserklärung waren zu dem Zeitpunkt nicht öffentlich verfügbar, weil die frühere Anmeldung selber nicht öffentlich war (siehe vorne). Um die formellen Voraussetzungen der Prioritätsbeanspruchung zu erfüllen, war Bc.________ Company daher auf die Kooperation von Bb.________ Company angewiesen. Das Recht, die Priorität der US www in Anspruch zu nehmen, wurde konkludent mit der Überlassung der Prioritätsunterlagen und/oder der Angaben der Prioritätserklärung an Bc.________ Company übertragen. Eine solche formlose Übertragung des Prioritätsrechts ist nach nationalem schweizerischen Recht wie nach dem Europäischen Patentübereinkommen gültig. Bc.________ Company hatte daher im Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung WO vvv am 17. September 2002 das Recht, die Priorität der Erstanmeldung US www vom 21. September 2001 zu beanspruchen. Was die Klägerin dagegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Zwar ist es richtig, dass der Gerichtsgutachter C.________ festgehalten hat, dass Bc.________ Company nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware nicht wirtschaftliche Eigentümerin der US www war (act. 110). Aber wie die Klägerin selbst argumentiert, ist auf die Frage der gültigen Prioritätsbeanspruchung schweizerisches Recht anwendbar. Das Gutachten C.________ wurde nur für den Fall eingeholt, dass der Spruchkörper eine andere Meinung vertreten sollte, um eine Verzögerung des Verfahrens zu verhindern [...]. Die Klägerin betont, dass die Anmeldung der WO vvv im Namen von Bc.________ Company gegen die internen Regeln des B.________-Konzerns verstossen habe und von D.________, Executive Vice President und General Counsel der Bc.________ Company, als Fehler bezeichnet wurde [...]. Das mag zutreffen, und sicherlich wäre es aus Sicht der Klägerin vorteilhaft gewesen, wenn die Nachanmeldung im Namen der Bb.________ Company eingereicht worden wäre, denn dann hätte sich die Frage gar nicht gestellt, ob ein Rechtsnachfolger der Erstanmelderin die Nachanmeldung WO vvv einreichte. Aber dass die Nachanmeldung durch Bc.________ Company internen Richtlinien der klägerischen Konzerngruppe widersprach, bedeutet nicht, dass Bb.________ Company mit der Nachanmeldung durch Bc.________ Company nicht einverstanden war. Als Gruppengesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe haben beide Gesellschaften ein vitales Interesse daran, dass die Nachanmeldung gültig die Priorität der US www beansprucht. In wessen Namen die Nachanmeldung erfolgte, ist hingegen weitgehend irrelevant und kann durch eine nachträgliche Übertragung der Anmeldung (en) berichtigt werden, wenn eine «falsche» Gruppengesellschaft die Nachanmeldung getätigt hat. Es liegt hier nicht einer der «seltenen Ausnahmefälle» vor, die von der Grossen Beschwerdekammer angesprochen werden und die den Schluss umstossen, dass der Nachanmelder, der Zugang zu den Prioritätsunterlagen hatte, mit dem Einverständnis der Erstanmelderin handelte. Unklar bleibt, was die Klägerin aus der Behauptung ableiten will, das Prioritätsrecht sei bereits an Bb.________ Company übertragen worden [...]. Es ist unstrittig, dass die Erfinder ihre Rechte an der Erstanmeldung US www, inklusive das Recht, deren Priorität zu beanspruchen, an Bb.________ Company übertragen haben. Strittig ist ausschliesslich die weitere Übertragung des Prioritätsrechts von Bb.________ Company an Bc.________ Company. Die erste Übertragung von den Erfindern an Bb.________ Company steht dieser nicht entgegen; im Gegenteil, sie ist sogar Voraussetzung für die weitere Übertragung, denn Bb.________ Company kann keine Rechte übertragen, die sie selbst nicht hat. Auch die schriftlichen Übertragungen der Rechte an der Erstanmeldung 2007 und am 13. Dezember 2016 [...] stehen der Annahme nicht entgegen, dass das Recht, die Priorität der US www zu beanspruchen, bereits vor der Nachanmeldung an Bc.________ Company übertragen wurde. Erstens wird mit der konkludenten Übertragung des Prioritätsrechts nicht die Inhaberschaft an der Anmeldung als solcher übertragen, so dass nach wie vor ein Interesse daran besteht, die formelle Inhaberschaft an der Anmeldung formgerecht zu übertragen. Zweitens ist es nicht widersprüchlich, eine formlose konkludente Übertragung schriftlich zu bestätigen, um beispielsweise gegenüber zuständigen Behörden oder im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung einen urkundlichen Beweis vorlegen zu können. Das Grundpatent beansprucht die Priorität der US www vom 21. September 2001 daher gültig."