A bteilung II B -1643/2007 {T 0 /2 } U rteil vom 13. Septem ber 2007 M itw irkung: R ichter H ans U rech (Vorsitz); R ichterin Vera M arantelli; R ichter Francesco Brentani; G erichtsschreiber M arc H unziker B ._______, vertreten durch A. Braun Braun H éritier Eschm ann AG , Beschw erdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Vorinstanz, betreffend Zurückw eisung des M arkeneintragungsgesuchs N r. 2755/2005 B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. Am 11. N ovem ber 2005 beantragte die Beschw erdeführerin M arkenschutz für das W ortzeichen "BASILEA PH AR M AC EU TIC A" für pharm azeutische Präparate und Substanzen schw eizerischer H erkunft in Klasse 5. B. M it Schreiben vom 15. D ezem ber 2005 beanstandete das Eidgenössische Institut für G eistiges Eigentum (Vorinstanz) das Eintragungsgesuch m it der Begründung, dass das Zeichen im Sinne von "Pharm azie Basel" verstan- den w erde und in Verbindung m it den beanspruchten W aren eine direkt beschreibende Angabe und som it G em eingut darstelle, w eshalb es vom M arkenschutz ausgeschlossen sei. C . M it Änderungsantrag vom 11. April 2006 reichte die Beschw erdeführerin bei der Vorinstanz die folgende W ort-/Bildm arke m it dem Farbanspruch "pantone blau 294" ein: D . M it Schreiben vom 19. April 2005 w ies die Vorinstanz das hinterlegte Zei- chen m it der Begründung zurück, dass w eder die grafischen Elem ente noch der Farbanspruch geeignet seien, dem Zeichen zur Schutzfähigkeit zu verhelfen. D a es sich bei "basilea" und "PH AR M AC EU TIC A" um stark beschreibende W ortelem ente handle, seien höhere Anforderungen an die G rafik zu stellen. E. D ie Beschw erdeführerin hielt m it Eingaben vom 20. Juni und 31. O ktober 2006 an der Schutzfähigkeit ihres Zeichens fest. N ach der ergebnislosen Korrespondenz verw eigerte die Vorinstanz dem M arkeneintragungsgesuch m it Verfügung vom 31. Januar 2007 vollum fänglich den M arkenschutz. Zur Begründung m achte sie geltend, dass die W ortkom bination "basilea PH AR M AC EU TIC A" in Verbindung m it den beanspruchten pharm azeuti- schen Präparaten und Substanzen als unm ittelbar beschreibende Angabe bezüglich deren Art und H erkunft w ahrgenom m en w erde und som it zum G em eingut gehöre. Auch verm öge w eder der U m stand, dass die U m ran- dung nur die geografische Angabe "basilea" um fasse, w obei die Buchsta- ben "b" und "l" den R ahm en berühren, noch der einfache Farbanspruch dem Zeichen die notw endige U nterscheidungskraft zu verleihen. Im Ü bri- gen sei es für das m arkenrechtliche Verfahren unerheblich, ob die Firm a der M arkenhinterlegerin gleich w ie die M arke laute. F. M it Eingabe vom 1. M ärz 2007 reichte die Beschw erdeführerin beim Bun- desverw altungsgericht Beschw erde ein. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolge 3 aufzuheben und das Eintragungsgesuch gem äss der Eingabe vom 11. April 2006 als W ort-/Bildm arke für die beanspruchten W aren einzutra- gen. Zur Begründung brachte die Beschw erdeführerin im W esentlichen vor, dass die Vorinstanz die grafische G estaltung des hinterlegten Zei- chens zuw enig gew ürdigt habe. Es handle sich um eine in keiner W eise übliche Schriftart, so fehle beim Buchstaben "a" der übliche Abstrich. Auch liege keine etikettenhafte U m randung vor, w ürde doch nur ein Teil des be- anspruchten Zeichens um rahm t. D er um schlossene Bestandteil "basilea" sei m it dem O val durch die beiden Buchstaben "b" und "l" m it deren O ber- längen so verbunden, dass der Betrachter die Schrift und den sie um ge- benden R ahm en nicht voneinander trennen könne. D iese einprägsam e und fantasievolle G estaltung w erde durch den Farbanspruch "blau" noch verstärkt. D ie Beschw erdeführerin führte w eiter aus, es sei unbestritten, dass sie auf ihren Bekanntheitsgrad hingew iesen habe, ohne aber die Ver- kehrsdurchsetzung der M arke geltend gem acht zu haben. In der Pharm a- industrie dauere es insbesondere w egen den langjährigen M edikam enten- zulassungsverfahren m ehrere Jahre bis ein Produkt auf den M arkt ge- bracht w erden könne. Sechs Jahre nach der U nternehm ensgründung dürfe in diesem Jahr nun m it der Inverkehrsetzung ihres ersten M edikam ents gerechnet w erden. In der Pharm abranche, in der die U nternehm en die G e- schäftstätigkeit Jahre vor dem M arkteintritt aufnehm en, bestehe ein erheb- liches Bedürfnis, die Firm enm arke zum indest in absehbarer Zeit vor dem M arkteintritt zu schützen, da diese ein w esentlicher Bestandteil eines um - fassenden Schutzrechtsportfolios sei. Bei der Beschw erdeführerin handle es sich nicht um ein kleines Start-U p-U nternehm en, sondern um eine U nternehm ung, die im W irtschafts- und Forschungsplatz Schw eiz innert kürzester Zeit eine beachtliche G rösse und W ichtigkeit erhalten habe. Auch habe die Beschw erdeführerin bereits erhebliches Interesse in den M edien auf sich gezogen, w eshalb die Bezeichnung "BASILEA" resp. "BASILEA PH AR M AC EU TIC A" von den m assgeblichen Verkehrskreisen, die sich sow ohl aus m edizinischem Fachpersonal w ie aus potentiellen Patienten zusam m ensetzen, ganz klar ihr zugeordnet w erde. D iese U m stände seien unter dem Aspekt der M arkenfähigkeit zu berücksichtigen. Im Ü brigen w ies die Beschw erdeführerin darauf hin, dass die M arke in allen w irtschaftlich w ichtigen Ländern eingetragen w orden sei. G . M it Vernehm lassung vom 25. April 2007 beantragte die Vorinstanz die Be- schw erde unter Kostenfolge abzuw eisen. Zur Begründung m achte sie im W esentlichen geltend, dass die W ortverbindung "basilea PH AR M AC EU TI- C A" dem G em eingut zuzurechnen sei, w as die Beschw erdeführerin auch nicht bestreite. Für die Beurteilung eines Zeichens sei grundsätzlich der G esam teindruck m assgebend. D a es sich bei den W ortelem enten um eine direkt beschreibende Angabe bezüglich der beanspruchten W aren der Klasse 5 handle, seien an die grafische Ausgestaltung des Zeichens ent- sprechend hohe Anforderungen zu stellen. D agegen w ürdige die Be- schw erdeführerin einzig die grafische G estaltung als solche. Angesichts des beschreibenden Sinngehalts der vorliegenden W ortverknüpfung sei die Kom bination von gew ählter Schriftart, Anordnung der W ortelem ente 4 untereinander, U m rahm ung des Begriffs "basilea", Aufhängung resp. An- bindung der Buchstaben "b" und "l" an die U m randung sow ie die Farbe "blau" nicht geeignet, dem im G em eingut stehenden Zeichen zur notw endi- gen U nterscheidungskraft zu verhelfen. Ferner erkläre die Beschw erdefüh- rerin ausdrücklich, dass sie nicht in der Lage sei, die Verkehrsdurchset- zung des Zeichens geltend zu m achen. Ihre Argum entation sei denn auch nicht geeignet eine solche zu plausibilisieren, erfolge doch gem äss kon- stanter Praxis die Prüfung von m it der Firm a der H interlegerin übereinstim - m enden M arken nach denselben Prüfungsgrundsätzen, die für alle M arken gelten. Im Ü brigen kom m e ausländischen Entscheidungen keine präjudizi- elle W irkung zu. H . M it Eingabe vom 10. M ai 2007 beantragte die Beschw erdeführerin die D urchführung einer öffentlichen Verhandlung. D iese fand am 21. August 2007 am provisorischen Sitz des Bundesverw altungsgerichts in Zollikofen statt, w obei die Verfahrensbeteiligten G elegenheit erhielten, sich um fas- send zum Verfahrensgegenstand zu äussern und ihren Standpunkt noch- m als einlässlich darzulegen. D ie Beschw erdeführerin führte auf Vorhalt der Vorinstanz, w onach die angem eldete M arke, w enn sie nicht zum G em ein- gut zählen w ürde, infolge Irreführung vom M arkenschutz ausgeschlossen w äre, aus, dass sie allenfalls bereit w äre, das Zeichen auf pharm azeuti- sche Präparate und Substanzen Basler H erkunft in Klasse 5 zu beschrän- ken. D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D er Entscheid der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. D ezem ber 1968 über das Verw al- tungsverfahren dar (Vw VG , SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). D iese Verfü- gung kann im R ahm en der allgem einen Bestim m ungen der Bundesverw al- tungsrechtspflege beim Bundesverw altungsgericht angefochten w erden (Art. 44 ff. Vw VG i.V.m . Art. 31 ff. des Verw altungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VG G , SR 173.32). 2. D ie Beschw erdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat ein schutzw ürdiges Interesse an ih- rer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschw erdeführung legiti- m iert (Art. 48 Abs. 1 Vw VG ). Eingabefrist und -form sind gew ahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 Vw VG ), der Kostenvorschuss w urde fristgerecht be- zahlt (Art. 63 Abs. 4 Vw VG ), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. Vw VG ). Auf die Verw altungsbeschw erde ist daher einzutreten. 3. N ach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des M arkenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG , SR 232.11) ist die M arke ein Zeichen, das ge- eignet ist, W aren oder D ienstleistungen eines U nternehm ens von solchen anderer U nternehm en zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 M SchG zählt Bei- spiele von M arkenform en auf. D anach können M arken aus W örtern, Buch- staben, Zahlen, bildlichen D arstellungen, dreidim ensionalen Form en oder 5 Verbindungen solcher Elem ente untereinander oder m it Farben bestehen. 4. Vom M arkenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a M SchG Zei- chen, die G em eingut sind, da ihnen die erforderliche U nterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Als G em eingut im Sinne dieser Bestim m ungen gelten unter anderem H inw eise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für w elche das Zeichen bestim m t ist (so genannte beschreibende Angaben; BG E 114 II 171 E. 2a Eile m it W eile m it H inw eisen). H ierzu gehören auch Zeichen, die nach der allge- m einen Verkehrsauffassung frei verfügbar bleiben m üssen und daher nicht von einem einzelnen Anbieter m onopolisiert w erden dürfen, w ie etw a die direkten, unm ittelbaren H erkunftsangaben (z.B. N am en von Ländern, Städ- ten etc.). 5. D as eingereichte Zeichen besteht aus den Bestandteilen "basilea" und "PH AR M AC EU TIC A". Beim ersteren Begriff handelt es sich um die italieni- sche bzw . lateinische Bezeichnung für "Basel". Letzteres W ort ist latei- nisch und bedeutet – w ie auch der m it "ph" anstelle von "f" geschriebene italienische Begriff "farm aceutica" – ins D eutsche übersetzt "Pharm a- zeutik" bzw . "Pharm azie". D ie W ortkom bination w ird, w ie die Vorinstanz zutreffend festhält, im G esam teindruck zum indest von den italienisch- sprachigen Abnehm ern ohne W eiteres im Sinne von "Basel Pharm azeutik" bzw . "Basel Pharm azie" verstanden. D ie Beschw erdeführerin streitet denn auch nicht ab, dass der W ortverbindung als solchen aufgrund des ver- ständlichen Sinngehaltes die notw endige konkrete U nterscheidungskraft fehle. D agegen vertritt sie die Ansicht, dass das an sich gem einfreie Zei- chen infolge seiner grafischen Ausgestaltung einen unterscheidungs- kräftigen G esam teindruck hinterlasse. 6. O b ein Zeichen G em eingut bildet, beurteilt sich gem äss ständiger R echt- sprechung nach seinem G esam teindruck (R KG E in sic! 2003, 495 R oyal C om fort, R KG E in sic! 1999, 31 W arrant Phone, R KG E in sic! 1998, 302 M asterbanking, R KG E in sic! 1997, 558 Eco-Speedster). D ieser resultiert aus der Kom bination säm tlicher Zeichenelem ente, w ie beispielsw eise den verw endeten W örtern, dem Schriftbild, der grafischen D arstellung sow ie den benutzten Farben. Einer im G em eingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische G estaltung U nterscheidungskraft verliehen w erden. D ann freilich ist nicht die im G em eingut stehende Bezeichnung als solche geschützt, sondern nur die gew ählte grafische Ausgestaltung. D ie- se darf sich allerdings nicht im N aheliegenden erschöpfen; ungenügend w ar beispielsw eise eine blosse U m rahm ung durch ein Band m it Schleife nebst einer besonderen Schriftart (R KG E in sic! 2000, 297 C ybernet D er Business Provider m it H inw eis auf L. D AVID , Kom m entar zum M arken- schutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 M SchG N 37). Im Allgem einen gilt, je beschreibender oder üblicher die W ortelem ente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausschm ückung zu stellen. 7. Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die grafische und farbliche Ausgestal- tung der M arke die für die Eintragung notw endige U nterscheidungskraft verleiht. D a sich die W ortkom bination in G em eingut erschöpft, sind hohe 6 Anforderungen an die G estaltung zu stellen. D as Zeichen besteht aus ei- nem in blau gehaltenen Schriftzug, der sich aus den beiden W ortelem en- ten "basilea" und "PH AR M AC EU TIC A" zusam m ensetzt. Ersterer W ortbe- standteil ist in Kleinbuchstaben geschrieben und verfügt über eine U m ran- dung, die m it den O berseiten der Buchstaben "b" und "l" verbunden ist. Letztere W ortkom ponente steht, in G rossbuchstaben von rund dreim al klei- nerer Schrifthöhe verfasst, unterhalb des R ahm ens. Entgegen der Ansicht der Beschw erdeführerin ist die vorliegend verw endete Schriftart nicht un- üblich, fehlt doch bei vielen gängigen Schriften ein Abstrich beim klein ge- schriebenen Buchstaben "a". Ebenfalls ist die Kom bination aus einem in Klein- und einem in G rossbuchstaben abgefassten W ort banal und daher nicht geeignet, die W ortverbindung ausreichend zu verfrem den und dem Zeichen auf diese W eise U nterscheidungskraft zu verleihen (vgl. R KG E in sic! 2003, 808 SM Art m it H inw eis auf BG er in PM M Bl 1994, 45 M ASTER - therm ). Auch w enn nur der Bestandteil "basilea" um randet ist und das Ele- m ent "PH AR M AC EU TIC A" in kleiner Schriftgrösse der U nterstreichung die- ses G ebildes dient, lässt sich der Vorw urf einer etikettenhaften U m rah- m ung nicht entkräften, handelt es sich doch bei der zw eiten W ortkom po- nente einzig um eine Sachbezeichnung für die beanspruchten W aren. D es W eiteren w eist der R ahm en die Form einer Kapsel bzw . eines D ragees auf und ist daher für pharm azeutische Präparate und Substanzen naheliegend und deshalb kaum unterscheidungskräftig. Auch w enn der Verbindung der Buchstaben "b" und "l" m it dieser Einfassung eine gew isse O riginalität zu- gesprochen w erden m uss, so genügt dies im Zusam m enspiel m it den er- w ähnten anderen, w eniger charakteristischen G estaltungsm erkm alen so- w ie dem Farbanspruch "pantone blau 294" nicht, um der im G em eingut lie- genden W ortkom bination "basilea PH AR M AC EU TIC A" U nterscheidungs- kraft zu verschaffen. D as Zeichen hinterlässt dem nach in der vorliegenden Ausgestaltung keinen kennzeichnungskräftigen G esam teindruck. Zu kei- nem anderen Ergebnis m uss m an auch bei einer konsequenten Anw en- dung der R ichtlinien in M arkensachen, Bern 2007 (vgl. Ziffer 4.6 m it H in- w eisen auf STU C KD EKO R (fig.), R hein Strom (fig.) und Solar Strom (fig.)) kom m en. 8. D ie Beschw erdeführerin führte im W eiteren aus, dass ihre Firm a über ei- nen hohen Bekanntheitsgrad verfüge, sie aber nicht in der Lage sei, die Verkehrsdurchsetzung der M arke geltend zu m achen. In der Pharm ain- dustrie dauere es infolge der M edikam entenzulassungsverfahren lange bis ein Produkt auf den M arkt gebracht w erden könne. Es bestehe aber ein Bedürfnis, die Firm enm arke zum indest in absehbarer Zeit vor dem M arkt- eintritt zu schützen, da diese ein w esentlicher Bestandteil des Schutz- rechtsportfolios sei. Im Ü brigen sei die M arke in allen w irtschaftlich w ichti- gen Länder eingetragen w orden. 9. G em äss Art. 2 Bst. a M SchG kann sich ein Zeichen des G em einguts für die beanspruchten W aren bzw . D ienstleistungen im Verkehr durchsetzen und U nterscheidungskraft erlangen. D ies bedingt, dass es w ährend länge- rer Zeit m arkenm ässig gebraucht w orden ist. D as M arkenschutzgesetz kennt keine Spezialvorschriften für Firm enm arken. D ie Eintragbarkeit sol-7 cher M arken beurteilt sich w ie diejenige jedes anderen Zeichens anhand der Ausschlusskriterien von Art. 2 M SchG . D a die Beschw erdeführerin die Firm enm arke nicht im Zusam m enhang m it W aren resp. D ienstleistungen verw endet hat, scheidet som it eine Verkehrsdurchsetzung aus. Im Ü brigen beurteilt sich die Zugehörigkeit eines Zeichens zum G em eingebrauch nach dem Eindruck des schw eizerischen Publikum s, w eshalb dem Eintrag aus- ländischer M arken keine präjudizielle W irkung zukom m t (BG er in sic! 2004, 403 D iscovery Travel & Adventure C hannel m it H inw eis auf BG er in sic! 2003, 428 M asterpiece). Vorliegend handelt es sich auch nicht um ei- nen G renzfall, der es nahe legen w ürde, die ausländischen Entscheidun- gen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BG er in sic! 2005, 280 Firem aster und R KG E in sic! 2003, 903 Proroot). 10. Infolge Bejahung des absoluten Ausschlussgrundes des G em einguts ge- m äss Art. 2 lit. a M SchG erübrigt sich die Prüfung der Irreführung nach Art. 2 lit. c M SchG . Auf die allfällige Bereitschaft der Beschw erdeführerin, die angem eldete M arke auf pharm azeutische Präparate und Substanzen Basler H erkunft in Klasse 5 zu beschränken, ist unter diesen U m ständen nicht näher einzugehen. 11. Zusam m enfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hin- terlegten M arke "basilea PH AR M AC EU TIC A" (fig.) für pharm azeutische Präparate und Substanzen schw eizerischer H erkunft in Klasse 5 zu R echt zurückgew iesen hat. D ie Beschw erde ist daher als unbegründet abzuw ei- sen. 12. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschw erdeverfahrens der Be- schw erdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 Vw VG ) und m it dem geleis- teten Kostenvorschuss zu verrechnen. D ie G erichtsgebühren sind nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und fi- nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 Abs. 1 des R eglem ents vom 11. D ezem ber 2006 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverw altungsgericht [VG KE, SR 173.320.2]). Bei M arkeneintragungen geht es um Verm ögensinteressen. D ie G erichts- gebühr bem isst sich folglich nach dem Streitw ert (Art. 4 VG KE). D ie Schät- zung des Streitw ertes hat sich nach Lehre und R echtsprechung an Er- fahrungsw erten aus der Praxis zu orientieren, w obei bei eher unbedeuten- den Zeichen grundsätzlich ein Streitw ert zw ischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenom m en w erden darf (U rteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 m it H inw eisen). Von diesem Er- fahrungsw ert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre- chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren W ert der strittigen M arke. 13. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschw erdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 Vw VG , Art. 7 Abs. 3 VG KE).8 D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens im U m fang von Fr. 3'000.-- w erden der Beschw erdeführerin auferlegt und m it dem geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 3'000.-- verrechnet. 3. Es w ird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (m it G erichtsurkunde) - der Vorinstanz (R ef-N r. 2755/2005; m it G erichtsurkunde) - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartem ent (m it G erichtsur- kunde) D er vorsitzende R ichter: D er G erichtsschreiber: H ans U rech M arc H unziker R echtsm ittelbelehrung D ieses U rteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schw eizerischen Bundes- gericht in Lausanne angefochten w erden. Versand am : 19. Septem ber 2007