A bteilung II B -7447/2006 {T 0 /2 } U rteil vom 17. A pril 2007 M itw irkung: R ichter D avid Aschm ann (vorsitzender R ichter), R ichter H ans U rech, R ichter C laude M orvant; G erichtsschreiber Philipp J. D annacher X._______, vertreten durch Advokat D r. Felix H . Thom ann, Elisabethenstrasse 30, 4010 Basel, Beschw erdeführerin gegen Y._______, vertreten durch Zim m erli, W agner & Partner AG , Patente, M arken, D esign, Löw enstrasse 19, Postfach, 8021 Zürich, Beschw erdegegnerin Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend Verfügung vom 24. M ai 2006 im W iderspruchsverfahren 6254 IR 701'041 M A R TIN I B A B Y / IR 786'063 m artini (fig.) B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. D ie internationale M arke IR 786 063 m artini (fig.) der Beschw erdegegnerin w urde am 17. O ktober 2002, gestützt auf eine italienische Basiseintra- gung, in der G azette O M PI des m arques internationales veröffentlicht. D ie M arke sieht w ie folgt aus: und w urde ursprünglich für folgende W aren registriert: 21 U stensiles et récipients pour le m énage ou la cuisine (ni en m étaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); m atériaux pour la brosserie; m atériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou m i-ouvré (à l'exception du verre de const- ruction); verrerie, porcelaine et faïence non com prises dans d'autres classes. B. Am 31. Januar 2003 erhob die Beschw erdeführerin neun W idersprüche gegen diese Eintragung. Acht davon zog sie am 5. M ai 2003 w ieder zu- rück. D en aufrechterhaltenen W iderspruch stützte sie auf ihre M arke IR 701'041 M AR TIN I BABY, die für "Bières, eaux m inérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons" in Klasse 32 und "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" in Klasse 33 registriert ist. C . Am 5. Februar 2004 w urde, auf Antrag der Beschw erdegegnerin, folgende Ergänzung (Einschränkung) des W arenverzeichnisses der angefochtenen M arke für die Schw eiz und D eutschland in den G azettes O M PI des m ar- ques internationales N r. 25/2003 veröffentlicht: "...à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons." D . M it Stellungnahm e vom 27. April 2004 bestritt die Beschw erdegegnerin das Bestehen einer Verw echslungsgefahr zw ischen der W iderspruchsm ar- ke und der angefochtenen M arke nach M assgabe des geänderten W aren- verzeichnisses. E. M it Verfügung vom 13. M ai 2004 w urden der W iderspruch und drei W ider- sprüche einer D rittpartei gegen die gleiche M arke zu einem Verfahren ver- einigt. Auf gem einsam en W unsch der Parteien ruhte dieses Verfahren vom 8. O ktober 2004 bis zum 6. O ktober 2005. D ann w urde es auf Antrag der Beschw erdeführerin fortgeführt. F. M it R eplik vom 9. D ezem ber 2005 erläuterte die Beschw erdeführerin die fast hundertfünfzigjährige G eschichte der "M AR TIN I"-W erm utprodukte. Sie führte aus, dass das Publikum von einem "Branchenriesen" geradezu 3 erw arte, dass er in benachbarte W arensparten diversifiziere. In solche Sparten gehörten die W aren der angefochtenen M arke, so dass W aren- gleichartigkeit m it den W aren der W iderspruchsm arken bestehe. G . D ie Beschw erdegegnerin hielt m it D uplik vom 18. Januar 2006 an ihrem R echtsstandpunkt fest und bestritt das Vorliegen von gleichartigen W aren. Sie trug vor, dass "M artini" überdies ein verbreiteter Fam iliennam e und da- her ungeeignet sei, ein U nternehm en herkunftsm ässig zu individualisieren. H . Am 24. M ai 2006 w ies die Vorinstanz den W iderspruch der Beschw erde- führerin und die drei W idersprüche der D rittpartei m angels Vorliegens gleichartiger W aren vollum fänglich ab. I. G egen diese Verfügung erhob die Beschw erdeführerin am 26. Juni 2006 Beschw erde an die R ekurskom m ission für geistiges Eigentum (hiernach: "R KG E") m it den R echtsbegehren: 1. Es seien die Entscheide des Eidgenössischen Instituts für G eistiges Eigen- tum vom 24. M ai 2006 betreffend die W iderspruchsverfahren N r. 6271, 6276 und 6282 aufzuheben und die W idersprüche der Beschw erdeführerin gutzu- heissen. 2. U nter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschw erdegegnerin. J. D ie Vorinstanz beantragte m it Vernehm lassung vom 20. O ktober 2006, die Beschw erde abzuw eisen. K. D ie Beschw erdegegnerin beantragte m it Stellungnahm e vom 20. D ezem ber 2006, die Beschw erde unter Kosten- und Entschädigungs- folgen abzuw eisen. L. M it Verfügung vom 15. N ovem ber 2006 w urde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen. M . Auf die D urchführung einer m ündlichen und öffentlichen Verhandlung ha- ben beide Parteien stillschw eigend verzichtet. D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in W iderspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverw altungsgericht vom 17. Juni 2005 [VG G , SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der R KG E übernom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Beschw erde w urde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgeset- zes über das Verw altungsverfahren vom 20. D ezem ber 1968 (Vw VG , SR 172.021) am 26. Juni 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss w urde rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung 4 ist die Beschw erdeführerin zur Beschw erde legitim iert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Beschw erde ist daher einzutreten. 2. Vom M arkenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren M arke ähnlich und für gleiche oder gleichartige W aren oder D ienstleistungen be- stim m t sind w ie diese, so dass sich daraus eine Verw echslungsgefahr er- gibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des M arkenschutzgesetzes [M SchG , SR 232.11]). O b eine Verw echslungsgefahr besteht, w ird aus der Sicht der m assgebli- chen Verkehrskreise, nam entlich der Letztabnehm er beurteilt, w elche die M arken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BG E 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d R adion). D a das W iderspruchsver- fahren auf die Beurteilung der Verw echslungsgefahr beschränkt ist (Art. 31 Abs. 1 M SchG ), ist auch eine allfällige Berühm theit der W iderspruchsm ar- ke nur im R ahm en von Art. 3 Abs. 1 M SchG und nicht auch im H inblick auf die Beeinträchtigung ihrer U nterscheidungskraft oder auf die Ausnützung oder Beeinträchtigung ihres R ufs gem äss Art. 15 M SchG zu berücksichti- gen. H ingegen ist eine durch den G ebrauch der W iderspruchsm arke im Verkehr erw orbene Bekanntheit zu beachten (R KG E in sic! 1999 S. 570 E. 3 H erm ès, sic! 2000 S. 607 E. 6 R ed Bull). Sie führt zu einem erw eiterten Schutz der M arke, da starke M arken einen grösseren Schutzum fang ver- dienen (BG E 122 III 382 Kam illosan). 3. Zw ischen der Zeichenähnlichkeit und der W aren- und D ienstleistungs- gleichartigkeit als Kriterien für die Verw echslungsgefahr besteht eine W echselw irkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind um so höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die W aren oder D ienstleistun- gen der zu vergleichenden M arken sind, und um gekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Allerdings verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. c für jedes Kriterium auch ein gew isses M inim um an Ähnlichkeit (EU G EN M AR B AC H , G leichartigkeit – ein m arkenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schw eizerisches R echt [ZSR ], 2001, S. 259; R KG E in sic! 2001 S. 136 E. 5 Kraft). D ie Vorinstanz hat das Bestehen einer Verw echslungsgefahr deshalb im vorliegenden Fall verneint, w eil die zu vergleichenden W aren und D ienstleistungen gänzlich ungleichartig seien, w as die Beschw erdeführerin bestreitet. 4. D ie Beschw erdeführerin behauptet, die W iderspruchsm arke sei internatio- nal bekannt, substanziert und belegt diese Bekanntheit indessen nur für den ersten W ortbestandteil M AR TIN I. O b eine M arke bekannt ist, ist indes- sen anhand des ganzen Zeichens zu beurteilen. W eder als Bestandteil ei- nes bekannten Zeichens noch als dessen Kom bination m it anderen Ele- m enten ist ein Zeichen bekannt, w enn das Ausgangszeichen darin in sei- ner gekürzten oder erw eiterten Fassung nicht ohne W eiteres erkannt und seine Bekanntheit nicht auf das neue Zeichen übertragen w ird (BG E 127 III 167 E. 2b/bb Securitas). Bei der W iderspruchsm arke ist dies nur für ei- nen Teil der eingetragenen W aren der Fall: D er Zusatz "Baby" bezeichnet in erster Linie einen Säugling. M it dieser Bedeutung führt er von der be- kannten Apéritifm arke "M artini" w eg, da dieses G etränk nicht für Säuglinge 5 fabriziert und von solchen nicht konsum iert w ird. Allerdings w ird M AR TIN I BABY im Zusam m enhang m it W erm ut und anderen alkoholischen Apéritif- getränken an die Bekanntheit des ersten M arkenw orts erinnern und bei diesen W aren einen betrieblichen H erkunftsbezug zur bekannten Apéritif- m arke erw arten lassen. D er W iderspruchsm arke gebührt dam it grundsätz- lich ein norm aler Schutzum fang. D och kann sie sich in Bezug auf alkoholi- sche Apéritifgetränke, zum indest für ihr erstes W ortelem ent, auf einen ent- sprechend erw eiterten Schutz berufen. 5. Es ist zu prüfen, ob "Bières, eaux m inérales et gazeuses et autres bois- sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons" in Klasse 32 und "Boissons alcooli- ques (à l'exception des bières)" in Klasse 33 einerseits m it "U stensiles et récipients pour le m énage ou la cuisine (ni en m étaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); m atéri- aux pour la brosserie; m atériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou m i-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non com prises dans d'autres classes, à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons" ande- rerseits gleichartig sind. D ie R echtsprechung bejaht G leichartigkeit grund- sätzlich zw ischen Essw aren des täglichen Bedarfs, die in der Küche Ver- w endung finden (R KG E in sic! 1997 S. 178 f. E. 3 G ourm et H ouse, sic! 2000 S. 801 E. 5 N aturella/N aturessa), ausser zw ischen Essen und Trin- ken (R KG E in sic! 2002 S. 433 E. 5 San Pellegrino). Zw ischen essbaren und nicht essbaren W aren, die w ie Käse und ein Käsehobel them atisch m iteinander verbunden sind, kann im Einzelfall G leichartigkeit bestehen (R KG E in sic! 2006 S. 37 E. 6 Käserosette), doch m üssen dafür m ehrere Kriterien zusam m enkom m en: Für das Bestehen gleichartiger W aren spre- chen Ü bereinstim m ungen zw ischen den H erstellungsstätten der W aren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know -how , den Vertriebskanä- len, den Abnehm erkreisen und dem Verw endungszw eck der W aren, deren Substituierbarkeit, verw andte oder gleiche technologische Indikationsberei- che sow ie das Verhältnis von H auptw are und Zubehör (R KG E in sic! 2004 S. 864 E. 6 H arry/H arry's Bar, sic! 2006 S. 36 E. 5 Käserosette). Eher ge- gen das Vorliegen von G leichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sow ie das Verhältnis von H ilfsw are oder R ohstoff zu H aupt-, Zw ischen- oder Fertigw are (R KG E in sic! 2004 S. 864 E. 6 H arry/H arry's Bar, M AR B AC H , a.a.O ., S. 264 ff.). 6. Ü bertragen auf den G leichartigkeitsbereich eines international bekannten Apéritifgetränks kann auf G rund dieser Kriterien durchaus davon ausge- gangen w erden, dass bestim m te H aushalts- und Küchengeräte sow ie -be- hälter, die spezifisch auf eine Verw endung an der Bar, in der Zubereitung oder beim Service von D rinks konstruiert sind, in der Vorstellung des ange- sprochenen, breiten Publikum s eine übereinstim m ende betriebliche H er- kunft w ie die des bekannten W erm uts erw arten lassen. D iese Erw artung entsteht infolge der spezialisierten Barkeeper- und D rinkm ix-Kultur, aus w elcher derartige G eräte und Behälter (M essbecher, M ixer, M ixstab, Sieb 6 etc.) bekannt sind. D aher ist sie allerdings auf G eräte im Zusam m enhang m it der Zubereitung von G etränken beschränkt. Zw ar m ag W erm ut grund- sätzlich auch bei der Zubereitung gew isser Speisen, nam entlich Saucen, Verw endung finden. D ie Beschw erdeführerin hat den G ebrauch ihrer W er- m ut-G etränke als Kochzutaten indessen w eder vor der Vorinstanz noch im Beschw erdeverfahren behauptet oder dargetan. Für eine Verw endung in der Küche sind die W iderspruchsm arken – im U nterschied zu Apéritifge- tränken w ie Sherry oder M arsala – jedenfalls nicht bekannt. In der Erw ar- tung des Publikum s w erden die W erm utprodukte der Beschw erdeführerin darum auch dann nicht m it allen Arten von H aushalts- und Küchenm aschi- nen, nam entlich M aschinen für Lebensm ittel, in Verbindung gebracht, w enn die W iderspruchsm arken als bekannt vorausgesetzt w erden. Viel- m ehr fehlen in diesem Zusam m enhang die genannten Kriterien überein- stim m ender Vertriebskanäle und Verw endungszw ecke. N och w eniger be- stehen ähnliche technologische Indikationsbereiche, gleiche H erstellungs- stätten oder sind die W aren m iteinander substituierbar. U m so w eniger lie- gen im Verhältnis zu Bier, M ineralw asser, Fruchtsäften, Sirup und anderen nichtalkoholischen und alkoholischen G etränken, für w elche die M arke kei- nen erw eiterten Schutzum fang beanspruchen kann, gleichartige W aren vor. 7. Eine W arengleichartigkeit, die eine Verw echslungsgefahr m it den W ider- spruchsm arken begründen könnte, ist som it nur für spezifisch auf die Zu- bereitung für G etränke ausgerichtete Bar- oder Küchengeräte festzustel- len. D iesen W arenbereich hat die Beschw erdegegnerin m it ihrer Ein- schränkung "à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons" ausgeschlossen, w eshalb die für das Bestehen einer Verw echslungsgefahr erforderliche G leichartigkeit zw i- schen den zu vergleichenden W aren vorliegend fehlt. 8. Ü berdies ist die Bedeutung von "M artini" vielfältig. D er als "m artini dry" be- kannte, klassische D rink stam m t als Sachbezeichnung aus Am erika und hat nichts m it den W iderspruchsm arken zu tun (JEAN W ATIN -AU G O U AR D , H isto- ires de M arques, Paris 2006, S. 470). D er italienische N am e "M artini" ist m it dem Vornam en "M artin" verw andt und kom m t in der Schw eiz auch als N achnam e vor. Ausserdem bezeichnet "M artini" im Volksm und den 11. N ovem ber. D ie Beschw erdeführerin stellt nicht alle Arten von alkoholi- schen G etränken oder D igestives her, sondern ein bestim m tes alkoholi- sches Apérogetränk m it dem G eschm ack von W erm ut. Ausser bei dieser engen them atischen W arenverbindung liegt die Annahm e einer zufälligen G leichnam igkeit m it einem anderen H ersteller daher grundsätzlich näher als die Verm utung einer gleichen betrieblichen H erkunft m it der Beschw er- deführerin. D a das zw eite W ort der W iderspruchsm arke von der angefoch- tenen M arke nicht übernom m en w ird, reichen die U nterschiede in der Zei- chendarstellung aus, auch in allenfalls sich überschneidenden R andgebie- ten der beiden W arenlisten eine Verw echslungsgefahr zu verhindern. D ie Vorinstanz hat das Vorliegen einer Verw echslungsgefahr zw ischen den zu vergleichenden M arken deshalb zu R echt verneint. D ie Beschw erde ist so-7 m it abzuw eisen. 9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens w ird die Beschw erdeführerin für das Beschw erdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 Vw VG ). D er Kostenanspruch ist m it dem geleisteten Kosten- vorschuss zu verrechnen. W ie die Beschw erdeführerin zu R echt rügt, ver- m ochte die Beschw erdegegnerin eine Verw echslungsgefahr nur zu verhin- dern, indem sie ihr W arenverzeichnis w ährend des vorinstanzlichen Ver- fahrens einschränkte, m ag dies im Vergleich zum G esam tum fang des Ver- zeichnisses auch nur einen eher geringen Teil der W aren betroffen haben. Es rechtfertigt sich daher, die ihr erstinstanzlich zugesprochene Parteient- schädigung um Fr. 200.-- angem essen zu reduzieren. 10. D ie Spruchgebühr des Beschw erdeverfahrens (G erichtsgebühr) ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi- nanzieller Lage der Parteien zu bestim m en (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 Abs. 1 des R eglem ents über Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverw altungsgericht [VG KE, SR 173.320.2]). Im W iderspruchsbeschw er- deverfahren ist dafür das Interesse der W idersprechenden an der Lö- schung, beziehungsw eise der W iderspruchsgegnerin am Bestand der an- gefochtenen M arke zu veranschlagen. Es w ürde allerdings zu w eit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend w irken, w enn dafür stets konkrete Aufw ands- nachw eise im Einzelfall verlangt w ürden. M angels anderer streitw ertrele- vanter Angaben ist der U m fang der Streitsache darum nach Erfahrungs- w erten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JO H AN N ZÜ R C H ER , D er Streitw ert im Im - m aterialgüter- und W ettbew erbsprozess, sic! 2002, 505; LEO N Z M EYER , D er Streitw ert in Prozessen um Im m aterialgüterrechte und Firm en, sic! 2001, 559 ff., LU C A S D AVID , in: R oland von Büren / Lucas D avid [H rsg.], Schw eize- risches Im m aterialgüter- und W ettbew erbsrecht, Bd. I/2, D er R echtsschutz im Im m aterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). D ie von der Beschw erde- gegnerin m it Kostennote vom 20. D ezem ber 2006 ausgew iesenen Aufw en- dungen von Fr. 1'200.-- erscheinen angem essen und sind ihr als Parteient- schädigung zuzusprechen (Art. 34 M SchG , Art. 64 Abs. 1 Vw VG ). 11. D ieses U rteil unterliegt keiner Beschw erde ans Bundesgericht und ist da- her rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 {BG G , SR 173.110}).8 D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen, und Ziff. 1-2 und 4 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für G eistiges Eigentum vom 24. M ai 2006 (W i- derspruchsverfahren N r. 6254) w erden bestätigt. 2. D ie G erichtsgebühr von Fr. 4'000.-- w ird der Beschw erdeführerin auferlegt und m it dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. D ie Beschw erdeführerin hat dam it noch Fr. 500.-- zu bezahlen. 3. D ie Beschw erdeführerin hat die Beschw erdegegnerin für das Beschw erde- verfahren m it Fr. 1'200.-- (inkl. M W ST) zu entschädigen. 4. Ziff. 3 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für G eistiges Eigentum vom 24. M ai 2006 im W iderspruchsverfahren N r. 6254 w ird aufgehoben und die Beschw erdeführerin verpflichtet, die Beschw erdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren m it Fr. 1'800.-- zu entschädigen. 5. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (eingeschrieben, m it Beilagen) - der Beschw erdegegnerin (eingeschrieben) - der Vorinstanz (eingeschrieben; R ef-N r. W spr. N r. 6254, m it Beilagen) D er vorsitzende R ichter: D er G erichtsschreiber: D avid Aschm ann Philipp J. D annacher Versand am : 23. April 2007