Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2025_001 Verfügung vom 12. Juni 2025 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher Verfahrensbeteiligte Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel- Strasse 50, DE-40789 Monheim am Rhein, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Rechts- anwältin MLaw Louisa Galbraith und/oder Rechtsanwalt Matthias Leemann, patentanwaltlich beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle MLL Legal AG, Schiff- baustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, Klägerin gegen Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo und/oder Rechtsanwältin MLaw Alexandra Bühlmann, beide Pestaloz- zi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich, pa- tentanwaltlich beraten durch MNatSc (Chem) Robin Ellis, Reddie & Grose GmbH, Hopfenstrasse 8, DE- 80335 München, Beklagte Gegenstand Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme; Rivaro- xaban S2025_001 Seite 2 Der Präsident erwägt: [Prozessgeschichte] Kosten- und Entschädigungsfolge 16. Der von der Klägerin angegebene Streitwert von CHF 1 Mio. wird von der Beklagten nicht bestritten. Mit Urteil S2024_003 setzte das Gericht die Entscheidgebühr auf CHF 25’000 fest. Angesichts des relativ geringen Aufwands für das Gericht im vorliegenden Rückweisungsverfahren – es musste weder ein Fachrichtervotum erstellt noch eine mündliche Ver- handlung durchgeführt werden – ist die Entscheidgebühr nur geringfügig zu erhöhen und auf insgesamt CHF 30’000 zu bemessen. Die Entscheid- gebühr ist aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen und der Fehlbetrag wird von der Klägerin nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 17. Die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung richtet sich in der Regel nach dem Streitwert und wird innerhalb der Be- träge nach Artikel 5 nach der Wichtigkeit, der Schwierigkeit und dem Um- fang der Streitsache sowie dem Zeitaufwand der Anwältin bemessen. Im summarischen Verfahren wird die Entschädigung gemäss Tarif in der Re- gel auf 30-50 Prozent reduziert (Art. 4 und 6 KR -PatGer). Die Entschädi- gung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung wäre gestützt auf den Streitwert von CHF 1 Mio. auf CHF 12’000-35’000 zu bemessen. Die Beklagte macht geltend, dass zur Verteidigung der beantragten su- perprovisorischen Massnahmen auch die Ausarbeitung einer Schutz- schrift und die Durchschreitung eines Beschwerdeverfahrens notwendig gewesen sei, was zu berücksichtigen sei. Die Beklagte macht folglich ei- ne Entschädigung von CHF 56’000 geltend. Die Klägerin entgegnet, dass die Beklagte keinen Anspruch auf Entschä- digung für die Schutzschrift habe, da das Bundesgericht bereits rechts- kräftig entschieden habe, dass sie einen entsprechenden Antrag ver- säumt habe. S2025_001 Seite 3 Die bundesgerichtlichen Erwägungen des Rückweisungsurteils1 betreffen die Verletzung der Dispositionsmaxime. Das Bundesgericht hat erwogen, dass die Beklagte in der Schutzschrift nicht vorsorglich einen Antrag auf Parteientschädigung gestellt hat, weshalb ihr das Bundespatentgericht nicht von Amtes wegen eine Parteientschädigung hätte zusprechen dür- fen (E. 6.1). Das Bundesgericht hat nicht festgestellt, dass die Beklagte versäumt hat, im kontradiktorischen Massnahmeverfahren einen Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung zu stellen , sondern, dass sie diesen Antrag nicht vorsorglich bereits mit der Schutzschrift stellte. Damit ist aber nicht gesagt, dass ein solcher Antrag mit der Massnahmeantwort verspätet wäre. Hinzu kommt, dass das Bundespatentgericht den aufge- hobenen Kostenentscheid gefällt hat, bevor sich die Beklagte das erste Mal im kontradiktorischen Massnahmeverfahren geäussert hat. Dement- sprechend konnte die Beklagte noch mit der Massnahmeantwort bean- tragen, auch für die Aufwände der Schutzschrift entschädigt zu werden. Somit ist zu prüfen, ob eine Entschädigung für die Ausa rbeitung der Schutzschrift in Frage kommt. 18. Mit der Schutzschrift kann eine potenzielle Gesuchgegnerin Gründe dar- legen, die gegen die Massnahme oder zumindest gegen deren überfallar- tige Anordnung sprechen. Das Gericht ist verpflichtet, die Schutzschrift bei einem späteren Entscheid über die begehrten Massnahmen zu be- rücksichtigen und zu würdigen. 2 Dadurch wird die Schutzschrift mit dem Eingang des Gesuchs um superprovisorische Massnahmen zu einer Rechtsschrift im Massnahmeverfahren , weshalb i n der Lehre ve rtreten wird, dass die Hinterlegerin einer Schutzschrift – bei entsprechendem An- trag – für den Aufwand zu entschädigen ist.3 Diese Auffassung verdient Zustimmung, denn wenn die Schutzschrift zur Rechtsschrift im Massnahmeverfahren wird und das Gericht di ese zu be- rücksichtigen und zu würdigen hat, ist nicht einzusehen, weshalb der Aufwand für die Schutzschrift anders als die weiteren Schriftstücke der Parteien im Massnahmeverfahren nicht entschädigt werden soll. 19. Der Aufwand für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung in einem 1 BGer, Urteil 4A_418/2024 vom 20. Dezember 2024. 2 CHK ZPO -SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 270 N 1; BK ZPO -GÜNGERICH, Art. 264 N 18. 3 VON AARBURG, Vorsorgliche Massnahmen nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2023, Rz. 590 f. S2025_001 Seite 4 Massnahmeverfahren vor dem Bundespatentgericht lässt sich grob in die drei Gruppen «Massnahme(-antwort)», «weitere Stellungnahmen, auch zum Fachrichtervotum» und «mündliche Verhandlung» einteilen. Umfasst die Schutzschrift auch Argumente zum angeblichen Verfügungsanspruch und zum angeblichen Verfügungsgrund, dürfte sich der Aufwand für deren Erstellung von der Grössenordnung her regelmässig im Bereich einer Massnahmeantwort bewegen. Zwar wird die Gesuchgegnerin bei der Ausarbeitung der Massnahmeantwort häufig von der Schutzschrift profi- tieren können. Trotzdem ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die Schutz- schrift eine Art «Verteidigung ins Blaue» 4 ist und darin nicht alle mit dem Massnahmegesuch vorgetragenen Argumente vorhergesehen werden können oder darüber hinausgehend weitere Argumente vorsorglich vorge- tragen werden müssen. Es rechtfertigt sich daher, die Aufwände für die Schutzschrift bei der Entschädigung für berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung zu berücksichtigen und diese um einen Drittel zu erhöhen. Vorliegend wäre die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltli- che Vertretung angesichts der Schwierigkeit und Wichtigkeit der Sache auf CHF 45’000 festzusetzen. U nter der Berücksichtigung, dass keine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde und die Stellungnahmen auf das Fachrichtervotum wegfallen, ist diese aber auf CHF 30 ’000 zu be- messen (Art. 4, 5, 6 KR -PatGer). Diese Entschädigung ist für den Auf- wand der Schutzschrift im Sinne des vorstehend Gesagten um einen Drit- tel der Entschädigung für ein vollständig durchgeführtes Massnahmever- fahren zu erhöhen. Die Entschädigung für die berufsmässige rechtsan- waltliche Vertretung ist für die Aufwände der Schutzschrift entsprechend um CHF 15’000 zu erhöhen. Die Klägerin hat der Beklagten mithin eine Entschädigung für die berufs- mässige rechtsanwaltliche Vertretung von insgesamt CHF 45’ 000 zu be- zahlen. 20. Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei zudem Ersatz für de- ren notwendigen Auslagen zu erstatten (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO). Praxisgemäss gehören die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess zu den notwendigen Auslagen. Sie sind bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der 4 BK ZPO-GÜNGERICH, Art. 270 N 9. S2025_001 Seite 5 rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwal ts gemäss KR -PatGer zu erstatten.5 Die Beklagte macht notwendige Auslagen für die Unterstützung durch den Patentanwalt von EUR 32’ 641.5 geltend. Die Klägerin bestreitet, dass im Zusammenhang mit de m bundesgerichtlichen Beschwerdever- fahren patentanwaltliche Unterstützung notwendig gewesen wäre . Weiter könne die Beklagte die Kosten für die Erstellung der Schutzschrift nicht geltend machen, da sie den entsprechenden Antrag nicht rechtzeitig ge- stellt habe. Sie bestreitet entsprechend sämtliche Kosten, ausser jene un- ter dem Titel «Costs following Supreme Court judgment and nullity judg- ment» aufgelisteten Kosten in der Höhe von EUR 3’969. 21. Wie vorstehend dargelegt, hat die Klägerin der Beklagten auch die Auf- wände für die Schutzschrift zu ersetzen (E. 17 ). Der Klägerin ist aber da- hingehend zuzustimmen, dass im Beschwerdeverfahren, in dem es um die Gehörsverletzung der Klägerin ging, keine patentanwaltliche Unter- stützung notwendig war. Ausserdem betreffen diese Aufwände das bun- desgerichtliche und nicht das vorliegende Verfahren. Dementsprechend sind die notwendigen Auslagen im Umfang der Auslagen vom 27. September 2024, 29. Oktober 2024 und 28. November 2024, über insgesamt EUR 7 ’734, zu kürzen. Die Klägerin hat der Beklagten somit eine Entschädigung für die patentanwaltliche Unterstützung im Umfang von EUR 24’907.50 zu bezahlen; diese liegt unter der tariflichen Entschä- digung für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt. 22. Die Beklagte macht als weitere Aufwände die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 15’ 000 sowie die Entschädigung von CHF 17’ 000 des Be- schwerdeverfahrens vor Bundesgericht geltend. Diese Kosten seien von der Klägerin im Rahmen des vorliegenden Massnahmeverfahrens k ausal verursacht worden und damit ebenfalls zu entschädigen. Die Klägerin bestreitet diese Kosten mit Hinweis auf Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG und argumentiert, dass sie im Beschwerdeverfahren vollständig obsiegte und der Beklagten diese Kosten daher zu Recht auf- erlegt worden seien. 5 BPatGer, urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler» (st. Rspr.). S2025_001 Seite 6 Notwendige Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO sind typischerweise Reisespesen, Fernmeldedienstleistungen, Versandkosten, Kopien oder Kosten für Übersetzungen. 6 Diese Aufzählung ist nicht abschliessend; es geht aber immer um Kosten, die effektiv und spezifisch für den betreffen- den Prozess anfallen, und zwar gegenüber anderen als dem Gericht oder der berufsmässigen Vertretung. Ob Auslagen der Parteientschädigung zugänglich sind, entscheidet das Gericht. 7 Für die Verteilung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung im bundesgerichtlichen Verfahren ist der Ausgang des Verfahrens vor Bun- desgericht massgebend, wobei auf die Begehren vor Bundesgericht ab- zustellen ist. Es gilt das Erfolgsprinzip und es ist nicht möglich, die Ent- schädigungspflicht vom endgültigen Ausgang des Rechtsstreits abhängig zu machen. 8 Nach dem Gesagten ist die Kostenverteilung nach dem Erfolgsprinzip im bundesgerichtlichen Verfahren endgültig und kann nicht dadurch umgan- gen werden, dass die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der endgültig obsiegenden Partei als notwendige Auslagen ersetzt werden. Im Ergebnis hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 45’000 und EUR 24’907.50 zu bezahlen. 6 BBl 2006 7221, 7293; BK ZPO-STERCHI, Art. 95 N 11. 7 SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter -Somm Thomas/Lötscher Cordula/Leuenberger Christoph/Seiler Benedikt (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 1-128 ZPO, 4. Auflage 2025, Art. 95 N 31. 8 BSK BGG-GEISER, Art. 66 N 12 und Art. 68 N 13. S2025_001 Seite 7 Der Präsident verfügt: 1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewie- sen. 2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 30’000 und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Fehl- betrag wird von der Klägerin nachgefordert. 3. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädi- gung von CHF 45’000 und EUR 24’907.50 zu bezahlen. 4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eint ritt der Rechtskraft), je ge- gen Empfangsbestätigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwer- de spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizeri- schen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzu- fassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG) Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). S2025_001 Seite 8 St. Gallen, 12. Juni 2025 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher Versand: 12. Juni 2025