Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2019_004 Urt eil vom 20. Februar 2019 Besetzung Instruktionsrichter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, patentan- waltlich beraten durch Dr. Thorsten Bausch, Hoffman Eitle, Arabellastrasse 30, DE-81925 München, und/oder Dr. Ulrike Ciesla, Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich Klägerin gegen Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz, Beklagte Gegenstand Gesuch um Erlass einer (superprovisorischen) vorsorglichen MassnahmeS2019_004 Seite 2 Der Instruktionsrichter zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 12. Februar 2019 reichte die Klägerin das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen be- treffend des Schweizer Teils des EP 2 266 573 B1 in englischer Sprache ein und stellte folgende Rechtsbegehren: „1. Defendant is to be preliminarily prohibited under threat of an administrative penalty of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c ZPO, and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as well as under threat of penalty for its executives according to Art. 292 StGB in case of fu- ture violation to import, store, manufacture, offer, sell or in any o ther way market itself or through third parties in Switzerland a pharmaceutical formu- lation for use in the treatment of b reast cancer by i ntramuscular injection comprising fulvestrant, a pharmaceutically acceptable alcohol being a mix- ture of 10% weight of ethanol per volume of formulation and 10% weight of benzyl alcohol per volume of formulation, and the formulation contains 15% weight of benzyl benzoate per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45mgml-1 of fulvestrant, wherein the ricinoleate vehicle is castor oil, and wherein the total volume of the formulation is 6 ml or less, namely Fulvestrant Sandoz (Swissmedic marketing authorization no. 65651). 2. Defendant is to be preliminarily ordered under threat of an administrative penalty of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c ZPO, and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as well as under threat of penalty f or its executives according to Art. 292 StGB to recall al- ready distributed products according to no. 1 above, i.e., to inform the known buyers of the product within 5 working days from the effective date of the order that Defendant requests the return of the products for reimburse- ment of the purchase price and incidental expenses. 3. The injunction according to no. 1 above shall first be issued ex parte, i.e. without prior hearing of Defendant. 4. Auxiliary to prayer for relief no. 3 above, the injunction according to no. 1 above and the order according to no. 2 above shall be issued after hearing Defendant on the occasion of an oral hearing to be summoned within 14 days.S2019_004 Seite 3 5. Auxiliary to prayer for relief no. 4 above, the injunction according to no. 1 above and the order according to no. 2 above shall be issued after a written response by Defendant to be submitted within 14 days. 6. All costs and fees, including the expenses for patent attorney's advice, to be borne by Defendant.” 2. Die Klägerin ist ein schwedisches Unternehmen mit Sitz in Södertälje, Schweden. Die Beklagte ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Rotkreuz, Schweiz. Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Gestützt auf Art. 1 Abs. 1 lit. a und Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 und Art. 60 Abs. 1 lit. a LugÜ ist die Zuständigkeit des Bun- despatentgerichts gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG). Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 3. In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Instrukti- onsrichter als Einzelrichter. 4. Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Das Massnahmegesuch wurde in englischer Sprache eingereicht. Die Klägerin macht geltend, die Beklagte hätte in den Verfahren O2017_014 und S2016_007 der Verwendung von Englisch als Parteiensprache zuge- stimmt, weshalb angenommen werden könne, die Beklagte würde der Verwendung von Englisch auch im vorliegenden Verfahren zustimmen. Im Rahmen des vorliegenden Entscheids ist vorläufig von der Zustim- mung der Beklagten zur Verwendung von Englisch als Parteiensprache auszugehen. Für den weiteren Verlauf hängt die Verwendung von Eng- lisch als Parteiensprache von der expliziten Zustimmung bzw. vom Wi- derspruch der Beklagten ab. 5. Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not- wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist S2019_004 Seite 4 eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Ein- reden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.1 Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuord- nende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.2 Vorliegend wird von der Klägerin mit Rechtsbegehren Ziff. 3 eine super- provisorische Anordnung beantragt. Qualifiziert vorausgesetzt ist bei einer solchen die besondere Dringlichkeit. Die Dringlichkeit muss also noch grösser sein als bei vorsorglichen Massnahmen überhaupt, so dass keine Zeit mehr besteht, die Beklagte anzuhören und/oder zu vermeiden, dass diese eine Massnahmeanordnung vereitelt (vgl. Art. 265 Abs. 1 ZPO). Der superprovisorische Erlass einer Massnahme, also ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei, bedeutet einen schweren Eingriff in elementa- re Verfahrensgrundsätze und hat daher Ausnahmecharakter. Dem Gericht muss es unmöglich sein, die andere Partei anzuhören, bevor es einen Entscheid fällen kann.3 In der Regel kommen für den Erlass superprovisorischer Massnahmen nur Situationen in Frage, wo es für die gesuchstellende Partei unzumut- bar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zuzuwarten. Dabei werden vor allem folgende Fallgruppen unterschieden: Zeitmangel, notwendiger Überraschungseffekt (vor dem Hintergrund der Vereitelungsgefahr), Er- höhung der Wiederholungsgefahr bzw. Gefahr der Intensivierung des zu verbietenden Tuns.4 Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch be- antragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Ge- richt, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, nicht erlassen hätte.5 1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E.2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 2 BSK ZPO-Sprecher, Art. 261 N 10. 3 BSK ZPO-Sprecher, Art. 265 N 1 f. 4 BSK ZPO-Sprecher, Art. 265 N 6 ff. 5 BBl 2006 S. 7356.S2019_004 Seite 5 6. Zur Begründung macht die Klägerin geltend, die Beklagten verkaufe das Produkt „Fulvestrant Sandoz“ seit 26. Juli 2016. „Fulvestrant Sandoz“ fal- le in den Schutzbereich des europäischen Patents EP 2 266 573 B1 (nachfolgend „Streitpatent“). Nachdem das Bundespatentgericht im Ver- fahren O2015_011, die Beschwerdekammer des EPA und das Bezirksge- richt Den Haag das Streitpatent für ungültig erklärt hätten, hätte die Klä- gerin darauf verzichtet, gegen die patentverletzenden Handlungen der Beklagten vorzugehen. Mit Entscheidung vom 24. Januar 2019 habe nun aber die Beschwerde- kammer des EPA die Gültigkeit des Streitpatents aufrechterhalten. Ferner erachte der Referent im Verfahren O2018_009 (ehemals O2015_011) in seinem aufgrund des Bundesgerichtsentscheids ergänzten Fachrichtervo- tum vom 23. November 2018 das Streitpatent für gültig, ebenso das Be- rufungsgericht Den Haag. Da somit die Gültigkeit des Streitpatents glaubhaft und die Patentverlet- zung durch die Beklagte aufgrund der Produkteinformation offensichtlich sei sowie aufgrund des Umstands, dass die Beklagte auf die schriftliche Unterlassungsaufforderung der Klägerin nicht reagiert habe, sei es nicht akzeptabel, dass die Beklagten ihr patentverletzendes Produkt auch nur einen Tag länger vertreibe. Die Dringlichkeit bzw. die vorliegend erforderliche besondere Dringlichkeit begründet die Klägerin damit, dass der Fall aufgrund der offensichtlichen Patentverletzung und dem Umstand, dass die Gültigkeit des Streitpatents nach dem Entscheid der Beschwerdekammer des EPA vom 24. Januar 2019 so stark wie nur möglich sei, klar sei. 7. Der von der Klägerin angeführte Entscheid der Beschwerdekammer des EPA vom 24. Januar 2019, womit das Streitpatent aufrechterhalten wur- de, mag den der Klägerin zustehenden Anspruch mit Blick auf die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents glaubhaft zu machen, begründet aber in keiner Weise eine besondere Dringlichkeit, die ein Erlass einer vorsorglichen Massnahme ohne vorherige Anhörung der Beklagten recht- fertigen würde. S2019_004 Seite 6 Die Klägerin weiss, dass die Beklagte seit fast drei Jahren ein angeblich patentverletzendes Produkt vertreibt. Es stand der Klägerin offen, ein or- dentliches Verfahren einzuleiten, wie sie dies im Übrigen im von ihr er- wähnten Verfahren O2018_010 auch getan hat, ohne den Entscheid der Beschwerdekammer des EPA abzuwarten. Die Klägerin hat dafür optiert, mit einer Klage im ordentlichen Verfahren und mit dem vorliegenden Massnahmegesuch zuzuwarten, bis sich be- weisrechtlich für sie ein günstiger Zwischenstand ergab. Wie erwähnt, begründet dies aber in keiner Weise eine besondere Dringlichkeit, die den Erlass einer superprovisorischen Massnahme rechtfertigen könnte. Die Klägerin hat denn auch nicht weiter substantiiert, weshalb nach einer dreijährigen Marktpräsenz des streitgegenständlichen Produkts „Fulvest- rant Sandoz“ eine superprovisorische Verfügung notwendig sei, um einen – im Vergleich zu dieser Zeit – zusätzlichen nichtwiedergutzumachenden Nachteil abzuwenden. Weiterhin zeigen die verschiedenen zitierten ausländischen Gerichtsent- scheide und das Verfahren vor dem EPA auf, dass eine komplexe Beur- teilungslage vorlag bzw. vorliegt, so dass den relevanten Interessen aller Verfahrensbeteiligten im Rahmen der Verhältnismässigkeit besonderes Gewicht beizumessen und eine Anhörung der Beklagten geboten ist. Demnach ist der Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3 abzuweisen. 8. Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorgli- cher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO). 9. Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos- tenvorschuss in der Höhe von CHF 30‘000 zu bezahlen. 10. Über die Gerichtskosten ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).S2019_004 Seite 7 Der Instruktionsrichter erkennt: 1. Das Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme wird abgewiesen. 2. Die Beklagte wird ersucht, bis 5. März 2019 Mitteilung zu machen, sofern sie mit der Verwendung von Englisch als Parteiensprache nicht einverstanden ist. 3. Der Beklagten wird eine Frist bis 12. März 2019 zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt. 4. Der Klägerin wird eine Frist bis 7. März 2019 angesetzt, um einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 30‘000 zu bezahlen. 5. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden. 6. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an: – die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185001200, – die Beklagte unter Beilage des Massnahmebegehrens inkl. Beilagen. Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). St. Gallen, 20. Februar 2019 Im Namen des Bundespatentgerichts Instruktionsrichter Erste Gerichtsschreiberin Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH lic. iur. Susanne Anderhalden Rudolf Rentsch Versand: 25.02.2019