Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2022_009 Urt eil vom 19 . Juli 2023 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dipl. Masch.-Ing. ETH André Werner (Referent), Richter Dipl. Phys. ETH Kurt Stocker, Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher. Verfahrensbeteiligte Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam, Niederlande vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, TIMES Attorneys, Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Patentanwälte Christoph Fraefel und Dr. The- odore Choi, beide Schaad, Balass, Menzl & Partner, Dufour- strasse 101, Postfach, 8034 Zürich, Klägerin gegen Delica AG, Bresteneggstrasse 4, 5033 Buchs AG, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und/oder Rechtsanwalt MLaw Jonas D. Gassmann, beide bei Vischer AG, Schützengasse 1, Postfach, 8021 Zürich 1, patentan- waltlich beraten durch Patentanwalt Christoph Müller, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG, Beklagte Gegenstand Patentverletzung; Aluminiumkapsel S2022_009 Seite 2 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, Prozessgeschichte 1. Am 16. Dezember 2022 reichte die Klägerin das Massnahmegesuch ein mit folgenden Rechtsbegehren: «1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nespresso®-Systems eingesetzt werden können, in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu ver- kaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszu- führen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu un- terstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkmale aufweisen: S2022_009 Seite 3 - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seitenwand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus Alumini- um oder einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 Mikrometern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - die Seitenwand der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schliessens eines umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nespresso ®-Sys- tems eine plastische Verformung zu erfahren, und umfasst: • eine ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das um- schliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso ®-Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlagefläche mit ei- nem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bilden; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwis chen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ringför- migen Mulde und einem durch einen umgestülpten Abschnitt der Sei- tenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt. 2. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall z u verpflich- ten, binnen drei Arbeitstagen nach Zustellung des Urteils sämtliche Bestän- de an Kaffeekapseln gemäss Anhang A, die von ihr bereits an Migros - Genossenschaften, Migros-Filialen und sonstige gewerbliche Abnehmer ge- liefert wurden, von diesen gewerbl ichen Abnehmern unter Hinweis darauf, dass dieses Erzeugnis voraussichtlich patentverletzend ist, schriftlich zu- rückzurufen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Ein- schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.» 2. Am 17. Januar 2023 erstattete die Beklagte die Massnahmeantwort mit dem Antrag, das Massnahmegesuch sei abzuweisen. 3. Am 17. Februar 2023 erstattete die Klägerin die Massnahmereplik mit fol- genden geänderten Rechtsbegehren (Änderungen gegenüber den Rechts - begehren gemäss Massnahmegesuch vom 16. Dezember 2022 bzw. ge-S2022_009 Seite 4 genüber dem vorangehenden Rechtsbegehren sind unterstrichen bzw. durchgestrichen): «1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, K affeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nespresso ® Original-Systems eingesetzt werden können, i n der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkma- le aufweisen: - die Kapsel umfasst S2022_009 Seite 5 • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seiten- wand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Be- reich von 80 bis 120 Mikrometern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - die Seitenwand der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schlies- sens eines umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nes- presso ®-Systems eine plastische Verformung zu erfahren, wobei das Schliessen durch Bewegung des umschliessenden Elements von einer offenen Position, welche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer geschlossenen Position, in welcher das umschliessende Element abdichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, erfolgt, und - die Seitenwand umfasst: • eine ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso ®- Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlage- fläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bilden; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ring- förmigen Mulde und einem dur ch einen umgestülpten gerollten Ab- schnitt der Seitenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt wobei der Rand integral mit dem becherförmigen Körper gebildet ist. 2. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1 sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vor- sorglich zu verbieten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nespresso ® Original-Systems des Typs Inissia eingesetzt werden können, S2022_009 Seite 6 in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkma- le aufweisen: - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seiten- wand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 Mikrometern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - die Seitenwand der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schlies- sens eines umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nes- presso ®-Systems eine plastische Verformung zu erfahren, wobei das Schliessen durch Bewegung des umschliessenden Elements von einer offenen Position, welche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer geschlossenen Position, in welcher das ums chliessende Element abdichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, erfolgt, und - die Seitenwand umfasst: • eine ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso ®- S2022_009 Seite 7 Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlage- fläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bilden; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ring- förmigen Mulde und einem durch einen gerollten Abschnitt der Sei- tenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt wobei der Rand integ- ral mit dem becherförmigen Körper gebildet ist. 3. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für je- den Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min- destens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Be- strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand- lungsfall zu verpflichten , binnen drei Arbeitstagen nach Zustellung des Urteils sämtliche Bestände an Kaffeekapseln gemäss Anhang A Rechts- begehren Ziff. 1, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 die von ihr bereits an Migros -Genossenschaften, Migros -Filialen und sonstige ge- werbliche Abnehmer geliefert wurden und die sich in der Schweiz und Liechtenstein befinden, von diesen gewerblichen Abnehmern unter Hinweis darauf, dass dieses Erzeugnis voraussichtlich patentverletzend ist, schriftlich zurückzurufen. 4. Die Rechtsbegehren der Beklagten seien vollumfänglich abzuweisen. 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Ausla- ge.» 4. Am 22. März 2023 erstattete die Beklagte die Massnahmeduplik und hielt an ihren mit der Massnahmeantwort gestellten Rechtsbegehren vollum- fänglich fest. 5. Am 13. April 2023 nahm die Klägerin Stellung zu den Noven in der Mass- nahmeduplik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren (Änderungen ge- genüber den Rechtsbegehren gemäss Massnahmegesuch vom 16. De- zember 2022 bzw. gegenüber dem vorangehenden Rechtsbegehren sind unterstrichen bzw. durchgestrichen): S2022_009 Seite 8 «1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'00 0 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildun- gen, die in eine Kaffeemaschine des Nespresso® Ori ginal-Systems einge- setzt werden können, in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkma- le aufweisen: - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seitenwand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 Mikrome- tern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - di e Seitenwand der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schliessens eines umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nespresso® Ori- ginal-Systems eine plastische Verformung zu erfahren, wobei das Schlies- S2022_009 Seite 9 sen durch Bewegung des umschliessenden Elements von einer offenen Po- sition, w elche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer geschlossenen Position, in welcher das umschliessende Element ab- dichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, erfolgt, und - die Seitenwand umfasst: • ei ne ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso® Origi- nal- Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlage- fläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bil- den; • ei nen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ringför- migen Mulde und einem durch einen gerollten Abschnitt der Seitenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt wobei der Rand integral mit dem becherförmigen Körper gebildet ist. 2. E ventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1 sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nes- presso® Original -Systems des Typs Inissia eingesetzt werden können, S2022_009 Seite 10 in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkma- le aufweisen: - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seitenwand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 Mikrome- tern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - die Seitenwand der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schliessens eines umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nespresso® Ori- ginal-Systems eine plastische Verformung zu erfahren, wobei das Schlies- sen durch Bewegung des umschliessenden Elements von einer offenen Po- sition, welche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer geschlossenen Position, in welcher das umschliessende Element ab- dichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, erfolgt, und - die Seitenwand umfasst: • eine ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso® Origi- nal-Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlage- fläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bil- den; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ringför- migen Mulde und einem durch einen gerollten Abschnitt der Seiten wand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt wobei der Rand integral mit dem becherförmigen Körper gebildet ist. S2022_009 Seite 11 3. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 2 sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss A rt. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nes- presso® Original-Systems des Typs Inissia eingesetzt werden können, in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkma- le aufweisen: - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seitenwand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 Mikrome- tern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist S2022_009 Seite 12 - die Seitenwand der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schliessens eines umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nespresso® Ori- ginal-Systems eine plastische Verformung zu erfahren, wobei das Schlies- sen durch Bewegung des umschliessenden Elements von einer offenen Po- sition, welche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer geschlossenen Position, in welcher das umschliessende Element ab- dichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, erfolgt, und - die Seitenwand umfasst: • eine ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso® Origi- nal-Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlage- fläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bil- den; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ringför- migen Mulde und einem durch einen gerollten Abschnitt der Seitenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt wobei der Rand integral mit dem becherförmigen Körper gebildet ist, und - die Seitenwand ringförmige Mulde der Kapsel ist dafür angepasst, wäh- rend eines Schliessens des umschliessenden Elements der Kaffeema- schine des Nespresso ®- Original Systems eine plastische Verformung zu erfahren, wobei das Schliessen durch Bewegung des umschliessenden Elements von einer offenen Position, welche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer geschlossenen Position, in welcher das umschliessende Element abdichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, er- folgt. 4. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 3 sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nes- presso® Original-Systems des Typs Inissia eingesetzt werden können, S2022_009 Seite 13 in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkma- le aufweisen: - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seitenwand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 Mikrome- tern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - die Seitenwand umfasst: • eine ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso® Origi- nal-Systems aufnimmt, und dafür angepass t ist, eine Dichtungsanlage- fläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bil- den; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und S2022_009 Seite 14 • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ringför- migen Mulde und einem durch einen gerollten Abschnitt der Seitenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt wobei der Rand integral mit dem becherförmigen Körper gebildet ist, und - di e ringförmige Mulde der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schliessens des umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nes- presso ®- Original Systems eine plastische Verformung zu erfahren, wobei das Schliessen durch Bewegung des umschliessenden Elements von einer offenen Position, welche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer geschlossenen Position, in welcher das umschliessende Element abdichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, erfolgt, wobei das Schliessen durch eine mechanische und eine zusätzliche hydraulische Kraft verursacht wird. 5. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 3 sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbi eten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nes- presso® Original-Systems des Typs Inissia eingesetzt werden können, S2022_009 Seite 15 in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu ver- kaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszufüh- ren sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstüt- zen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkmale aufweisen: - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seitenwand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 M ikrome- tern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - die Seitenwand umfasst: • eine ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso® Origi- nal-Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlage- fläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bil- den; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ringför- migen Mulde und einem durch einen gerollten Abschnitt der Seitenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt wobei der Rand integral mit dem becherförmigen Körper gebildet ist, und - di e ringförmige Mulde der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schliessens des umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nespresso ®-Original Systems eine plastische Verformung über einen Teil des Umfangs der Kapsel zu erfahren, wobei das Schliessen durch Bew e- gung des umschliessenden Elements von einer offenen Position, welche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer ge- schlossenen Position, in welcher das umschliessende Element abdichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, erfolgt. S2022_009 Seite 16 6. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflich- ten, binnen drei Arbeitstagen nach Zustellung des Urteils sämtliche Bestän- de an Kaffeekapseln gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, eventualiter Ziff. 2, subeventualiter Ziff. 3, sub- subeventualiter Ziff. 4 oder Ziff. 5 die von ihr be- reits an Migros-Genossenschaften, Migros-Filialen und sonstige gewerbliche Abnehmer geliefert wurden und die sich in der Schweiz und Liechtenstein befinden, von diesen gewerblichen Abnehmern unter Hinweis darauf, dass dieses Erzeugnis voraussichtlich patent verletzend ist, schriftlich zurückzuru- fen. 7. Die Rechtsbegehren der Beklagten seien vollumfänglich abzuweisen. 8. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Ein- schluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.» 6. Am 24. April 2023 reichte die Beklagte eine unaufgeforderte Stellungnah- me ein und hielt an sämtlichen gestellten Rechtsbegehren sowie am pro- zessualen Antrag vollumfänglich fest. 7. Am 5. Mai 2023 reichte die Klägerin eine weitere Stellungnahme als Reak- tion auf die Stellungnahme der Beklagten vom 24. April 2023 ein. Am 15. Mai 2023 reichte die Beklagte ein Urteil des Oberlandesgerichts München vom 21. Mai 2023 ein, mit dem das Oberlandesgericht ein vorinstanzliches Urteil, das eine Verletzung des deutschen Teils von EP 3 375 333 B1 ver- neint hatte, bestätigte (Akten-Nr. 21 O 12927/20), einen Zwischenbescheid des deutschen Marken- und Patentamts im Löschungsverfahren betreffend das deutsche Gebrauchsmuster DE 20 2014 011 368 vo m 2. Mai 2023, in dem das Amt zum vorläufigen Schluss kommt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Gebrauchsmusters gegenüber der EP 1 654 966 A1 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe sowie eine vorläufige Beurteilung der Beschwerdekammer des EPA im Einspruchsverfahren gegen die Ertei- lung des EP 2 996 521, in dem die Kammer Zweifel an der Neuheit der Gegenstände der Ansprüche andeutet . Die Klägerin nahm am 30. Mai 2023 dazu Stellung. 8. Am 22. Juni 2023 wurde das Fachrichtervotum von Richter André Werner vom 14. Juni 2023 den Parteien zugestellt. S2022_009 Seite 17 9. Am 11. Juli 2023 fand eine mündliche Verhandlung statt. Zuständigkeit 10. Die Klägerin hat ihren Sitz in Amsterdam, Niederlande, die Beklagte in Buchs, Kanton Aargau. Das angerufene Gericht ist international zuständig gemäss Art. 2 Abs. 1 und Art. 31 Lugano -Übereinkommen und Art. 10 und 109 Abs. 2 IPRG. Nachdem die Klägerin ihre Ansprüche aus der angebli- chen Verletzung des schweizerischen Teils eines europäisch erteilten Pa- tents ableitet, ist das Gericht auch sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG). Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Bestimmtheit der Rechtsbegehren 11. Rechtsbegehren müssen grundsätzlich so formuliert sein, dass sie ohne Änderungen ins Urteilsdispositiv übernommen werden können. Entspre- chend kann eine Unterlassungsklage nur in demjenigen Umfang geschützt werden, in dem sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet ist.1 Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs - oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. 2 Die be- hauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass durch blosse tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Die Verletzungsform ist als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeuti ger technischer Begriffe bedarf. 3 Werden technische Begriffe in der Urteilsbegründung definiert, ist es aber nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv aufzu- nehmen. 4 Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvorausset- zung und damit grundsätzlich von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bun- 1 BGer, Urteil 5A_658/2014 vom 5. Mai 2015, E. 3.3. 2 BGE 142 III 587 E. 5.3. 3 BGE 131 III 70 E. 3.3 – «Sammelhefter V». 4 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 – «Durchfluss- messfühler». S2022_009 Seite 18 despatentgericht eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechen- der Rüge nur sehr zurückhaltend annimmt. Folge der mangelnden Be- stimmtheit ist Nichteintreten auf die Klage. 5 Von der mangelnden Bestimmtheit der Rechtsbegehren zu unterscheiden ist die Einrede, die Rechtsbegehren würden ein Verhalten verbieten, das nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche falle (so genannte «überschiessende» Rechtsbegehren). Diese Einrede bezieht sich auf die materielle Begründetheit der Klage. Sie wird nur auf entspre- chende Einrede hin geprüft. Ihre Gutheissung führt zur (teilweisen) Abwei- sung der Klage. 12. Die Beklagte bemängelt unter dem Titel der fehlenden Bestimmtheit der Rechtsbegehren, die Formulierung «eine Kaffeemaschine des Nespres- so®-Systems» sei unbestimmt, da es zahlreiche verschiedene solche Ma- schinen gebe, die unterschiedliche umschliessende Elemente aufwiesen. Wie die Klägerin zu Recht anmerkt, ist aus d en im Rechtsbegehren abge- bildeten Kapselformen jedermann klar, in welche Maschinen des Nespres- so®-Systems die angegriffenen Ausführungsformen passen müssen. Auch der Hinweis der Klägerin, dass es offensichtlich Kapselformen gibt, welche die im Rechtsbegehr en genannten Strukturmerkmale aufweisen und bei Verwendung in allen Maschinentypen des Original -Nespresso®-Systems eine ausreichende Abdichtung erzielen, überzeugt angesichts dessen, dass die Beklagte selbst Aluminium -Portionskapseln verkauft, die als für das Nespresso® -System geeignet angepriesen werden, ohne dass die Wahl der Maschine eingeschränkt würde. Die Rechtsbegehren sind daher hinreichend bestimmt und eine Verletzung kann durch bloss tatsächliche Kontrolle überprüft werden. Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen 13. Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not- wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine 5 BPatGer, Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 – «Leichtbeton». S2022_009 Seite 19 Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhan- densein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. 6 Die An- forderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des ver- langten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Beklagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmass- nahmen der Fall ist.7 Massnahmepatent 14. Die Klägerin macht eine Verletzung des schweizerischen Teils von EP 3 656 259 B1 ( «Massnahmepatent» oder «EP 259») geltend. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Massnahmepatents, dessen Erteilung am 9. November 2022 veröffentlicht wurde . Das Massnahmepatent basiert auf der europäischen Patentanmeldung 20151759.6, die eine Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 18169985.1 (veröffentlicht als EP 3 375 333; «EP 333») , die ihrerseits eine Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 14730192.3 (veröffentlicht als EP 2 996 521; «Stammanmeldung» oder « EP 521») mit Anmeldedatum vom 16. Mai 2014 ist. Im Erteilungsverfahren des Massnahmepatents haben Dritte Ein- wendungen gemacht (sowohl während der Prüfung wie auch nach Erla ss der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ), die von der Prüfungsabteilung des EPA als nicht relevant erachtet wurden. Gegen den schweizerischen Teil von EP 333 wurde in der Schweiz eine Nichtigkeitsklage durch die hiesige Beklagte eingereicht (Verfahren O2021_001), die nach Zustellung des Fachrichtervotums noch vor der Hauptverhandlung zurückgezogen worden ist. Weiter sind gegen die Ertei- lung der EP 333 Einsprüche vor dem EPA eingelegt worden, die derzeit noch anhängig sind. Die Klägerin führt an, dass der Anspruch 1 des Mass- nahmepatents weitgehend dem Anspruch 1 der EP 333 entspreche, abge- sehen davon, dass er eine Aluminium kapsel an sich und nicht ein System 6 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 7 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11. S2022_009 Seite 20 beanspruche. Sie zeigt dies in einer detaillierten Gegenüberstellung der Anspruchsmerkmale von Anspruch 1 der beiden Patente auf . Dem wider- spricht die Beklagte mit dem Hinweis, dass das Wegl assen des Merkmals «prior to insertion» von Merkmal 1.5 auch Stand der Technik zulassen wür- de, die diese Merkmale erst nach dem Einsetzen bzw. beim Schliessvor- gang zulassen würde, ohne aber konkrete Beispiele oder eine konkrete Auswirkung dieses Unterschiedes zu nennen. Gegen das auf der Stammanmeldung basierende Patent EP 521, das am 2. August 2018 erteilt wurde, wurden Einsprüche vor dem EPA eingelegt. Gemäss der begründeten Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 26. Januar 2022 wurde EP 521 in geänderter Fassung aufrechterhalten . Die Beklagte macht geltend, dass die Zwischenentscheidung der Ein- spruchsabteilung dem Kapselanspruch der EP 521 in der dort vorliegenden Formulierung Neuheit abgesprochen habe. Zusätzlich werde durch das Verhalten der Klägerin, die während des Einspruchsverfahrens den Kap- selanspruch zurückgezogen hatte, die mangelnde Rechtsbeständigkeit des Kapselanspruches bestätigt . Gegen die Entscheidung der Beschwerde- kammer hat die Patentinhaber in Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde- kammer deutet, wie bereits erwähnt, in einer vorläufigen Stellungnahme vom 12. Mai 2023 Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents an. 15. Das Massnahmepatent betrifft eine Kapsel, die es nach Einführung in ein Getränkeherstellungssystem erlaubt, eine unter Druck stehende Flüssigkeit durch die Kapsel fliessen zu lassen, so dass aus der Interaktion zwischen der Flüssigkeit und dem Kapselinhalt ein Getränk entsteht (Abs. [0001]). Der geltend gemachte Anspruc h 1 des Massnahmepatents lautet in der Gliederung der Klägerin: 1.0 A capsule (1) for preparing a beverage 1.1 comprising a cup-shaped body (40) and a lid (41); 1.2 the cup-shaped body (40) having a base (42) and a side wall (43) and the lid (41) being sealed to the cup-shaped body (40); 1.3 the capsule (1) being designed for insertion into the beverage preparation machine to permit a pressurised liquid to be flowed through the capsule (1) in order to produce a bev- erage from interaction with the beverage ingredients; S2022_009 Seite 21 1.4 the beverage preparation machine being of the type having an enclosing member (2) adapted to be selectively movable be- tween an open position to permit insertion of the capsule (1) into the beverage preparation machine and a closed position in which the enclosing member (2) sealingly engages the cap- sule (1); 1.5 wherein the side wall (43) comprises: 1.5.1 - an annular trough (60) being dimensioned to receive the enclosing member (2); 1.5.2 - a first side wall section (61) extending between the base (42) and the annular trough (60); and 1.5.3 - a second side wall section (62) extending between the annular trough (60) and a rim (47) of the capsule (1); 1.6 wherein the side wall (43) is adapted to undergo plastic deformation during closure of the enclosing member (2); 1.7 wherein the annular trough (60) is adapted to form a seal- ing interface with a leading edge (23) of the enclosing member (2); 1.8 wherein, prior to insertion, the annular trough (60) com- prises an inner wall (65), an outer wall (66) and a floor (64); 1.9.1 wherein the rim (47) is formed integrally with the cup- shaped body (40); 1.9.2 wherein the rim (47) is formed by a rolled-over portion of the side wall (43); 1.10.1 wherein the cup-shaped body (40) is formed from aluminium or an aluminium alloy; 1.10.2 wherein the cup-shaped body is formed from a single inte- gral piece of material; and 1.10.3 wherein a thickness of the cup-shaped body is in the range of 80 to 120 microns. S2022_009 Seite 22 Massgeblicher Fachmann 16. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin- dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach- gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt. 8 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes- gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach- mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden tec hnischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein». 9 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziati- ven oder intuitiven Denkens.10 Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fac hleuten aus unterschiedlichen Fach- gebieten gebildet werden. 11 17. Gemäss Klägerin sei von einem Fachmann auszugehen, der als Maschi- nenbauingenieur Kenntnisse in Bezug auf Getränkezubereitungsmaschi- nen, Kenntnisse in Bezug auf die Wechselwirkung zwischen in de rartigen Maschinen verwendeten Kapseln und Maschinen, Kenntnisse in Bezug auf Materialien für derartige Kapseln sowie Kenntnisse in Bezug auf den Auf- bau solcher Kapseln hat . Die Beklagte stimmt dieser Definition des Fach- manns zu . Da die übereinstimmende Definition der Parteien nicht offen- sichtlich unangebracht ist, wird sie diesem Urteil zugrunde gelegt. 8 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 9 BGE 120 II 71 E. 2. 10 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR -PI-LBI- Scheuchzer, Art. 1 N 122. 11 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. S2022_009 Seite 23 Auslegung des geltend gemachten Patentanspruchs 18. Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,12 d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen. 13 Dabei ist grundsätzlich vom Pa- tentanspruch als Ganzes auszugehen. 14 Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnun- gen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patent- inhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes. 15 Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel. 16 Definiert die Patentschrift einen Be- griff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver- standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann. 17 Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausfüh- rungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der An- spruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst. 18 Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird, 19 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, 12 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 13 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4. 14 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 15 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 16 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 17 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 18 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 19 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». S2022_009 Seite 24 dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wir- kung nicht erzielen.20 Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Ausle- gung der Patentansprüche nicht massgebend.21 19. Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung be- ziehungsweise der Auslegung der Merkmale von Anspruch 1 des Mass- nahmepatents, auf die nachfolgend soweit notwendig ausgehend von der vorstehenden Anspruchsgliederung eingegangen wird. Merkmale 1.4, insbesondere «closed position» und Merkmal 1.6 , dort «during closure» 20. Zum Merkmal 1.4 sind sich beide Parteien einig, dass die geschlossene Position des umschliessenden Elementes der Getränkezubereitungsma- schine dann erreicht ist, wenn das umschliessende Element abdichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt. Hingegen vertritt die Beklagte in diesem Zusam- menhang die Auffassung, dass diese geschlossene Position zeitlich vor dem Beginn des Brühvorgang liegen müsse. Die Klägerin hingegen sieht keine Grundlage für eine derartige zeitliche Beschränkung und auch nicht für eine Einschränkung der Mittel zur Erreichung dieser Position, insbeson- dere keine Einschränkung auf ein mechanisches Schliessen, wie dies von der Beklagten mit Verweis auf die Besc hreibung eines Beispiels im Mass- nahmepatent gesehen wird. Der Anspruch definiert eine offene Position der Getränkezubereitungsma- schine, die das Einbringen der Kapsel erlaubt, und eine geschlossene Po- sition, in der das umschliessende Element abdichtend mit der Kapsel im Eingriff steht. Wie die geschlossene Position erreicht wird, ob durch me- chanische, hydraulische, elektrische, magnetische oder andere Kraftein- wirkung, lässt der Anspruch offen. Eine Beschränkung auf in der Beschrei- bung genannte beispielhafte Ausführungsformen ist nicht zulässig. «Closure», d.h. Schliessen, ist der Vorgang des Überbringens des um- schliessenden Elements in einen abdichtenden Eingriff mit der Kapsel. Ist 20 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung». 21 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II». S2022_009 Seite 25 dieser erreicht, ist das Schliessen beendet. Wenn durch eine weitere Krafteinwirkung die abdichtende Wirkung noch erhöht wird, gehört diese weitere Krafteinwirkung nicht mehr zum Schliessvorgang. Entsprechend ist bei einer Nespresso® -Getränkezubereitungsmaschine des Typs «Inissia» der Schliessvorgang i.S.d. Anspruchs abgeschlossen, wenn das umschliessende Element durch mechanische Kraft (Hebel und Feder) abdichtend mit der Kapsel in Eingriff gebracht wird. Diese r von der Klägerin als «pre closure» bezeichnete Vorgang wird gefolgt vom druckvol- len Einströmen des Wassers in das umschliessende Element, welches das umschliessende Element weiter Richtung B asisplatte drückt und dadurch den Druck auf den Flansch der Kapsel, der sich zwischen einschliessen- dem Element und Basisplatte befindet, erhöht. Durch den erhöhten Druck auf den Flansch wird die Dichtwirkung von dort angebrachten Dichtelemen- ten erhöht. Da ein Druckaufbau aber nur möglich ist, wenn umschliessen- des Element und Kapsel bereits in einem abdichtenden Eingriff stehen, ge- hört dieser zweite Teil der «Vorwärtsbewegung» des umschliessenden Elements nicht mehr zum Schliess en i.S.d. Anspruchs. Dies deckt sich wenn auch nicht in der Begründung, so doch im Ergebnis mit dem Ver- ständnis der deutschen Gerichte des Anspruchswortlauts des deutschen Teils von EP 3 375 333 B1. Merkmalsgruppe 1.5, insbesondere «dimensioned to receive the en- closing member” 21. Zur Merkmalsgruppe 1.5 gehört insbesondere die ringförmige Mulde (Merkmal 1.5.1), die eine bestimmte Dimensionierung für das Zusammen- wirken mit dem umschliessenden Element aufweisen muss. Gemäss Be- klagten sei dabei der W ortlaut insofern klar, als die ringförmige Mulde der- art dimensioniert sein müsse, um das einschliessende Element aufzuneh- men. Dem reinen Wortlaut nach sei dies so zu verstehen, dass das ein- schliessende Element über seine ganze Breite in der Mulde aufgenomm en werden könne. Dem widerspricht die Klägerin einerseits mit dem Hinweis auf die Auslegung unter Wortlaut basierend auf einer beispielhafte Ausfüh- rungsform wie auch darauf, dass sich im Anspruch kein Hinweis auf eine derartige Einschränkung finden liesse. Die Klägerin verweist weiter auf alle im Massnahmepatent gezeigten Ausführungsbeispiele, die gerade eine teilweise oder vollständige Aufnahme des umschliessenden Elementes im Sinne von Merkmal 1.5.1 zeigten. Die Beklagte bestreitet nicht, dass sie ih- re Begründung aus dem Prioritätsdokument hergeleitet hat, das keine Aus-S2022_009 Seite 26 legungsquelle ist, behauptet aber dennoch, dass die aus Sicht der Beklag- ten ursprüngliche Formulierung «to receive» anstelle von « to partially or wholly receive» zeige, dass Merkmal 1.5.1 im Sinne einer vollständigen Aufnahme über die gesamte Breite zu verstehen ist. Das «umschliessende Element» hat, damit überhaupt eine Extraktion mög- lich ist, eine becherförmige Struktur . Es kann nie vollständig in die Mulde gemäss Merkmal 1.5 eingefügt werden, sondern immer nur mit dem «Be- cherrand». Insofern wird das umschliessende Element immer nur teilweise von der Mulde aufgenommen. Dem Anspruch ist aber auch keine Einschränkung dahingehend zu ent- nehmen, dass der vordere Rand des einschliessenden Elements über sei- ne ganze Breite von der Mulde aufgenommen werden muss. Dies lässt sich den Ausführungsbeispielen der Prioritätsanmeldung GB 201308925 entnehmen, aber diese dürfen nicht dazu verwendet werden, den Anspruch unter seinem Wortsinn auszulegen. Aus technischer Sicht gibt es keinen zwingenden Grund, weshalb eine Aufnahme nur eines Teils des vorderen Rands die dem Merkmal erfindungsgemäss zugeschriebene Wirkung – im Zusammenwirken mit den anderen Merkmalen eine Abdichtung zwischen Kapsel und umschliessendem Element zu erzeugen – nicht erfüllen könnte. Entsprechend bedeutet «being dimensioned to receive the enclosing member», dass die Mulde geeignet sein muss, den vo rderen Rand des umschliessenden Elements zumindest teilweise aufzunehmen. Merkmal 1.6, insbesondere «adapted to undergo plastic deformation » 22. Die Beklagte bringt vor, dass der Begriff «plastische Verformung» eine durch das umschliessende Element verursachte irreversible Veränderung der Form der Seitenwand verlange, um eine Dichtfläche und mithin eine vollständige Abdichtung zu erzielen. Bei funktionaler Auslegung ergäbe sich weiter, dass sich die plastische Verform ung entlang des gesamten Umfanges des Kapselflansches einstellen müsse, um eine Abdichtung zu erzielen. Dies wird durch die Behauptung der Beklagten begründet, dass die Bildung einer Dichtungsanlagefläche mit dem vorderen Rand des um- schliessenden Elementes nur dann entstehe, wenn die plastische Verfor- mung über den gesamten Umfang der ringförmigen Mulde entstehe. Die- sen Schluss zieht die Beklagte daraus, dass im Massnahmepatent keine Hinweise auf ein inhomogenes Dichtverhalten über den Umfang der Kapsel S2022_009 Seite 27 oder des umschliessenden Elementes vorhanden sei en. Die Beklagte räumt ein, dass es offenbleiben könne, ob der Anspruch ausschliess e, dass über den Umfang der Kapsel betrachtet «einzelne Bereiche» so aus- gestaltet sind, dass sie ohne plastische Verformung dichten. Mit Hinweis auf die erfindungsgemässe Wirkung, die in der vollständigen Abdichtung zur Verhinderung von Leckagen liege , will die Beklagte eine korrekte Aus- legung dahingehend verstanden wissen, dass die plastische Verformung ausreichend und ursächlich für die Abdichtung sein müsse. Dies wird von der Klägerin mit Hinweis darauf bestritten, dass der Anspruch nicht aus- schliesse, dass eine zusätzliche elastische Verformungskomponente vor- liegen könnte, welche die Abdichtung herbeiführen könnte. Schon gar nicht sei eine plastische Verformung entlang des gesamten Kapselflansches er- forderlich. 23. Merkmal 1.6 verlangt, dass «die Seitenwand dafür angepasst ist, während eines Schliessens des umschliessenden Elements plastische Verformung zu erfahren». Verlangt wird also nicht, dass die Seitenwand tatsächlich plastisch verformt wird, sondern nur, dass sie dafür angepasst ist, was nichts anderes heisst als dazu geeignet. D. h. es muss möglich sein, dass die Seitenwand während des Schliessens plastisch verformt wird. Diese Möglichkeit muss bei funktionaler Auslegung über den gesamten Umfang der Seitenwand gegeben sein. Denn die plastische Verformung dient dazu, das gesteht auc h die Klägerin zu, die Kapsel gegenüber dem einschlies- senden Element abzudichten, und dazu kann eine plastische Verformung an einer beliebigen Stelle im Kreisumfang notwendig sein. Nicht verlangt wird vom Anspruchswortlaut hingegen, dass eine plastische Verformung beim Schliessen tatsächlich im gesamten Umfang der Kapsel eintritt. Es ist möglich, dass eine Kapsel nicht vollständig rund ist, sei es wegen Fertigungstoleranzen, Transportschäden oder dem manuellen Ein- setzen in die Maschine. Dann kann es sein, dass in Teilbereichen der Kap- sel eine plastische Verformung der Seitenwand notwendig ist, um eine hin- reichende Abdichtung zu erzielen, in anderen Bereichen genügt aber eine elastische Verformung, d.h. eine Verformung des Aluminium-Kapselkörpers unterhalb der Streckgrenze des Aluminiums, um eine ausreichende Abdich- tung zu erzielen. Diese Auslegung weicht ab von derjenigen, welche die deutschen Gerichte in dem Verletzungsverfahren betreffend Verletzung des deutschen Teils der EP 3 375 333 B1 getroffen haben. Nach Auffassung der deutschen Gerich-S2022_009 Seite 28 te genügt es nicht, wenn die Kapsel lediglich objektiv geeignet ist, eine plastische Verformung zu erfahren. Der Fachmann erblicke in der Angabe, dass während des Schliessens des umschliessenden Elements eine Ver- formung der Kapsel eintreten soll, nicht lediglich eine blosse Wirkungsan- gabe, sondern sehe diese Voraussetzung als Bestandteil der räumlich- körperlichen Definition der Kapsel (im Zusammenwi rken mit dem um- schliessenden Element) an. Das hiesige Gericht kann dem Anspruch nicht entnehmen, dass eine tatsächliche plastische Verformung während des Schliessens verlangt wird. Verlangt wird eben nur, dass die Seitenwand «adapted to undergo plastic deformation during closure of the enclosing member» ist, also dazu geeignet, plastisch verformt zu werden. Mehr lässt sich dem Anspruchswortlaut nicht entnehmen, und eine Auslegung des An- spruchs unter seinem Wortlaut unter Hinweis auf die k onkreten Ausfüh- rungsbeispiele in der Patentschrift ist unzulässig. Damit ist Merkmal 1.6 dahingehend auszulegen, dass die Seitenwand so ausgestaltet sein muss, dass sie während des Schliessens in ihrem ge- samten Umfang eine plastische Verformung erfahren kann, aber nicht, dass eine plastische Verformung beim Schliessen tatsächlich im gesamten Umfang der Seitenwand eintreten muss, soweit eine hinreichende Abdich- tung auf andere Weise, z.B. elastische Verformung, erzielt werden kann. Merkmal 1.7, «the annular trough is adapted to form a sealing inter- face with a leading edge of the enclosing member» 24. Die Beklagte führt zu Merkmal 1.7 aus, dass aufgrund dieses Merkmals ge- fordert sei, dass die Dichtung nicht durch eine beliebige Struktur gebildet werde, sondern durch eine «Dichtungsanlagefläche», die aus dem vorde- ren Rand des umschliessenden Elementes und der ringförmigen Mulde, die das umschliessende Element aufnimmt, gebildet werde . Mit Verweis auf die Figuren 5 und 6 führt sie weiter aus, dass das Massnahmepatent damit klar fordere, dass die Dichtungsanlagefläche zwischen der Mulde und der vordersten, flach ausgebildeten Kante des umschliessenden Ele- mentes gebildet werde. S2022_009 Seite 29 Abbildung 1: Fig. 6 des Massnahmepatents Zu dieser vordersten Kante gehörten nur die in Achsrichtung vordersten, geraden Bereiche des umschliessenden Elementes, nicht aber laterale Flächen und insbesondere nicht ein möglicherweise vorhandener Ein- schnitt («recess») ( Abb. 12 [fälschlicherweise mit Fig. 6 statt 9 bezeich- net]). Mit Hinweis auf diese Figur 9 behauptet die Beklagte weiter, dass einzig ihre Interpretation, wonach der «leading edge» der vorderste, gera- de verlaufende Rand des umschliessenden Elementes sei, eine wider- spruchsfreie Interpretation erlaube. Dies stützt sie mit der Überlegung, dass eine breitere Interpretation, wie sie von der Klägerin vorgetragen wird, zu einem absurden Resultat führen würde, da keine Abgrenzung zwischen den Rändern 23a und 23b mehr möglich wäre, da neben der Vertiefung 23c auch die gesamte nach Innen gerichtete Fläche des umschliessenden Elementes dazu gerechnet werden müsste. Dieser Betrachtungsweise widerspricht die Klägerin, indem sie darauf hin- weist, dass auch hier das Anspruchsprimat durch primäre Stützung auf Ausführungsbeispiele in der Beschreibung verletzt werde. Insbesondere entnehme der Fachmann der Beschreibung keine Einschränkung auf die Form des vorderen Randes des umschliessenden Elements . Mit Verweis auf die Figuren 7 bis 12 und Figuren 13 bis 18 des Massnahmepatents un- terstreicht die Klägerin, dass als vorderer Rand die gesamte Kontur des vorderen Randes des umschliessenden Elementes gemeint sei, insbeson- dere auch zwischen Vorsprüngen angeordnete Einschnitte und verweist konkret auf Absatz [ 0015] des Massnahmepatents, der diese Aussage stützt: S2022_009 Seite 30 «(…) a leading edge of the enclosing member may comprise an inner rim and an outer rim and a recess located between the inner rim and the outer rim (…)» Abbildung 2: Fig. 12 und 18 aus dem Massnahmepatent mit «inner rim 23a» und «recess 23c» der «leading edge 23» Weiter weist die Klägerin in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bezeichnung «sealing i nterface» vor dem Hintergrund einer funktionalen Betrachtung nicht als «Fläche» oder gar «ebene Fläche» gelesen werden dürfe. 25. Abs. [0015] und die Figuren 7- 18 wurden der Patentschrift erst mit der Nachanmeldung angefügt (Abs. [0015] der B1- Schrift entspricht Abs. [0016] der ursprünglichen Anmeldung) . Sofern sie zu einer anderen oder breiteren Auslegung der ursprünglich eingereichten Ansprüche führen (die den Ansprüchen der Nachanmeldung entsprechen), stellt sich tatsäch- lich die Frage, inwiefern das Massnahmepatent seine Prioritäten gültig be- ansprucht. Dies ist vorliegend aber nicht der Fall, denn dem Anspruchswortlaut lässt sich auch ohne Rückgriff auf die nachträglich hinzugefügten Figuren und Teile der Beschreibung nicht entnehmen, dass der vordere Rand des um- schliessenden Elements eine gerade Fläche sein muss. Dies wird zwar in den Figuren 3, 5 und 6 gezeigt , aber diese Ausführungsbeispiele dürfen nicht dazu führen, dass der Wortlaut einschränkend ausgelegt wird. Funk- tional gibt es keinen Grund, weshalb der vordere Rand des umschliessen- den Elements nicht auch eine komplexere Form als die gerade Fläche der S2022_009 Seite 31 Figuren 3, 5 und 6 aufweisen kann, wie beispielsweise eine geschwungene Form mit zwei Vorsprüngen («rims») und einer Vertiefung («recess»). Es ist dem Anspruch auch nicht zu entnehmen, dass bei einer solchen komplexeren Form der Begriff des vorderen Rands auf den Bereich be- schränkt wäre, der am weitesten vorragt, in der Figur 12 also der innere Rand 23a. Vielmehr ist der Rand das Ende der ringförmigen Wand des be- cherförmigen einschliessenden Elements; dieses Ende ist nicht nur der am weitesten vom «Deckel» des umschliessenden Elements entfernte Teil des Randes. Zum «sealing interface» lässt sich dem Anspruch entnehmen, dass es sich aus der Berührung der ringförmigen Mulde mit der vorderen Kante des um- schliessenden Elements ergeben muss. Das «sealing interface» muss also innerhalb der Mulde liegen, aber wo innerhalb der Mulde, ob am Boden, an einer der Seitenflächen der M ulde oder an mehreren Stellen, bleibt offen. Schliesslich bleibt auch offen, ob es sich um eine Fläche im geometrischen Sinn handeln muss. Der massgebliche englische Begriff «interface» ist nicht auf eine geometrische Fläche beschränkt. Der entsprechende S treit dürfte allerdings theoretischer Natur sein, denn wenn die vordere Kante des umschliessenden Elements die ringförmige Mulde so berührt, dass ei- ne Abdichtung entsteht, kommt es an den Berührungsstellen zumindest zu einer elastischen Verformung der Kaps elwand, und damit zu einer Flä- chenberührung. Insofern ist die Übersetzung «Dichtungsanlagefläche», welche die deutschen Ansprüche verwenden, durchaus treffend. Merkmal 10.10.1, insbesondere «aluminium or alumium alloy» 26. Die Beklagte führt zu Merkmal 1.10.1 aus, dass dieses Merkmal nicht for- dere, dass der Körper ausschliesslich aus Aluminium bestehe, sondern dass auch weitere Materialschichten vorhanden sein könnten, solange eine Tragschicht aus Aluminium vorliege. Die Klägerin präzisiert diese Betrach- tung, indem sie darauf hinweist, dass ein Laminat, das eine Aluminiumfolie und eine darauf laminierte Polymerschicht enthält, nicht unter die Definition des Merkmales 1.10.1 falle, da bei einem solchen Laminat die Eigenschaf- ten hinsichtlich Verformbarkeit zum Erhalt eines fluiddichten Kontaktes massgeblich durch das Polymer bestimmt bzw. durch dieses dominiert würden. Die Klägerin hält zusätzlich fest, dass ein Laminat ebenfalls nicht unter diese Definition falle, mit Hinweis auf entsprechende Formulierungen im Stand der Technik, z. B. WO 2014/184652 A1; Seite 13, Zeilen 19-22. S2022_009 Seite 32 Die Beklagte bestreitet dies einmal mit dem Hinweis, dass die zitierten Do- kumente nicht als vorveröffen tlichte Dokumente des Standes der Technik gelten würden. Weiter sei im Massnahmepatent kein Hinweis zu finden, welche die von der Klägerin erwähnte Aluminiumfolie mit darauf laminierter Polymerschicht vom Schutz ausschliessen würde. Konkret könne das Ma- terial oder Beschichtung des Kapselkörpers keine Rolle bei der Frage spie- len, ob es sich um einen aus Aluminium geformten Kapselkörper handle. 27. Gemäss dem Anspruchswortlaut muss der Kapselkörper aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gef ormt («shaped») sein. Das Aluminium muss entsprechend das Material sein, dessen Steifigkeit dem Kapselkörper seine Form gibt. Dass sich auf dem Aluminium noch weitere Schichten be- finden, schliesst der Anspruch nicht aus, solange die Form des Kapselkör- pers durch das Aluminium bestimmt wird. In der Prioritätsanmeldung GB201308925 wird spezifisch erwähnt, dass ein Laminat aus einer Struk- turschicht aus Aluminium oder Aluminiumlegierung mit einer elastischen Schicht aus einem Polymer verwendet werden kann. Bei einem Aluminiumlaminat, dessen Steifigkeit aus den Polymerschichten resultiert und das eine dünne Aluminiumschicht umfasst, um die Gasdich- tigkeit zu verbessern, wird die Form hingegen nicht mehr durch das Alumi- nium bestim mt. Daher sind solche Laminate kein Aluminium i.S.d. An- spruchs, obwohl sie Aluminium enthalten. Rechtsbeständigkeit Mangelnde Offenbarung 28. Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 PatG/Art. 83 EPÜ). Die Patentschrift muss die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Er- findung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen. Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart wer- den. 22 22 Urteil O2018_017 vom 31. Januar 2020, E. 33 – «Bewehrungselement». S2022_009 Seite 33 Die Beweislast für die mangelnde Offenbarung trägt die Partei, die daraus die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents ableitet.23 Der Beweis der mangelnden Offenbarung muss entweder an einem kon- kreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen Resultaten) oder we- nigstens auf Basis von substanziierten und plausiblen Beispielen geführt werden, die zeigen, dass die erfindungsgemässe Aufgabe vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht über den gesamten Anspruchs- bereich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden kann. 24 29. Erstmals in der Massnahmeduplik macht die Beklagte mangelnde Offenba- rung geltend. Die Beklagte argumentiert, grob zusammengefasst, da der Anspruch die Getränkezubereitungsmaschine nicht weiter umschreibe, sei unklar, ob eine konkrete Kapsel die im Anspruch beschriebenen strukturel- len Merkmale wie die Eignung der ringförmigen Mulde, den vorderen Rand des umschliessenden Elements aufzunehmen, aufwiesen. Ohne genau de- finierte Getränkezubereitungsmaschine sei die Erfindung nicht nacharbeit- bar. Dem Argument der Beklagten fehlt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Es liegt im Rahmen routinemässiger Arbeit eines Fachmanns, eine entsprechende Maschine beizuziehen, zumal die Kapseln erkennbar darauf ausgerichtet sind, in die Maschinen des Original Nespresso® -Systems eingesetzt zu werden, das im Zeitpunkt der Anmeldung im Mai 2014 gerichtsnotorisch das in der Schweiz und Europa am weitesten verbreitete System zur Zube- reitung von Kaffee aus Portionenkapseln war. Prioritätsrecht 30. Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pa- riser Verbandsübereinkunft eine Anmeldung für ein Patent oder ein Ge- brauchsmuster vorschriftsmässig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfol- ger geniesst für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Pa- tent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ers- ten Anmeldung ein Prioritätsrecht (Art. 87(1) EPÜ). 23 BPatGer, Urteil O2012_033 vom 30. Januar 2014, E. 19 – «couronne dentée». 24 BPatGer Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.4.1 – «Urinalventil». S2022_009 Seite 34 Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag ei- ner Prioritätsunterlage zukommt, ist – was das Erfordernis «derselben Er- findung» angeht – identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer An- meldung das Erfordernis des Art. 123(2) EPÜ erfüllt. Dies bedeutet, dass der beanspruchte Priorit ätstag in dieser Hinsicht nur gü ltig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Of- fenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht aus- drücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt miterfasst sind. 25 Die Anerkennung des Prioritätsanspruches im Patenterteilungsverfahren befreit den Patentinhaber im Prozessfall nicht davon, den Bestand des Pri- oritätsrechtes nachzuweisen (Art. 20 Abs. 1 PatG). 31. Das Massnahmepatent beansprucht die Prioritäten zweier britischer An- meldungen GB201308925 (nachfolgend « GB 925 »; Anmeldetag 17. Mai 2013) und GB201308929 (nachfolgend «GB 929 »; Anmeldetag ebenfalls 17. Mai 2013). Die Beklagte bestreitet die Gültigkeit des Prioritätsanspruches im Wesentli- chen in Bezug auf das Teilmerkmal «partially» von Merkmal 1.5.1 durch die Mutmassung, dass die Klägerin dieses aus Sicht der Beklagten ergänzend hinzugefügte Merkmal in das Massnahmepatent aufgenommen habe, weil sich dieses nicht unmittelbar und eindeutig aus der Prioritätsanmeldung entnehmen liesse. Die Beklagte verweist weiter im Zusammenhang mit den Figuren 7 bis 12 sowie Figuren 13 bis 18 des Massnahmepatents sowie den dazugehörigen Beschreibungsabschnitten, dass diese in keinem der beiden genannten Prioritätsdokumente offenbart wären. Die Klägerin widerspricht dieser Darstellung. Die Merkmale 1.5.1, 1.7 und 1.10.1 seien in der Prioritätsanmeldung GB 925 klar und eindeutig offen- bart. Auch der im in der Prioritätsanmeldung dargestellten Beispiel durch die Mulde aufgenommene Bereich des umschliessenden Elements sei nur einen Teil des umschliessenden Elementes. 32. Anspruch 1 von GB 925, der identisch in Anspruch 1 des Massnahmepa- tents enthalten ist, besagt, dass die ringförmige Mulde so dimensioniert ist, 25 Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer des EPA G 2/98 vom 31. Mai 2001. S2022_009 Seite 35 dass sie das umschliess ende Element aufnehmen kann. Die ringförmige Mulde ist nicht darauf beschränkt, das umschliessende Element ganz oder teilweise aufzunehmen, es speziell mit dem Boden oder der Innenwand der Mulde aufzunehmen oder irgendwelche spezifischen Bereiche des vorde- ren Randes des umschliessenden Elements zu berühren (vorne, E. 21). Ebenso ist das Merkmal der Ausbildung einer Dichtungs anlagefläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements im abhängigen An- spruch 5 von GB 925, wie identisch in den erteilten Anspruch 1 aufgenom- men, nicht auf eine bestimmte Form des vorderen Randes beschränkt, ins- besondere nicht auf den vorderen Rand des umschliessenden Elements gemäss dem ersten Ausführungsbeispiel (vorne, E. 25) . Dass der Kapsel- körper aus Aluminium geformt ist, ergibt sich aus dem abhängigen An- spruch 39 von GB 925 und zahlreichen Stellen der Beschreibung, so auf S. 7:22-25, wo auch die bevorzugte Materialstärke von 80 bis 120 Mikro- meter offenbart wird. Anspruch 1 des Massnahmepatents, so wie er geltend gemacht wird, be- ansprucht die Priorität von GB 925 daher gültig. Damit gehört die von der Beklagten angeführte Patentanmeldung EP 2013/136209 A1 nicht zum Stand der Technik i.S.v. Art. 7 Abs. 2 PatG/Art. 54 (2) EPÜ für das Mass- nahmepatent. Erfinderische Tätigkeit 33. Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen» , verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung. 26 Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens. 27 Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe - Lösungs-Ansatz an. 28 Der Aufgabe- Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei 26 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 27 BGer, a.a.O. 28 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 201 5, E. 4.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – S2022_009 Seite 36 Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik », ii) Be- stimmung der zu lösenden « objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü- fung der Fr age, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie- gen-den Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.29 Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.30 In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnli- chen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen. 31 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.32 Trotz des Superlativs « nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtspre- chung der Beschwerdekammern des EPA, 33 mehrere «nächstliegende» Entgegenhaltungen geben, die «gleich we it entfernt » sind von der Erfin- dung.34 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe -Lösungs-Ansatz ausgehend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält da- bei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Aus- gangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Massnahmepatents kommen kann».35 34. Im ersten Schritt des Aufgabe- Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei- lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. Die Beklagte macht geltend, dass der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs 1 ausgehend von «Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 29 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5. 30 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 31 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 32 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 33 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 34 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 35 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». S2022_009 Seite 37 - WO 2010/066705 («WO 705»), - Anspruch 14 von WO 2007/137974 A2 («WO 974»), - DE 10 2008 014 758 A1 («DE 758»), - EP 1 654 966 A1 («WO 966»), - WO 2013/136209 A1 («WO 209») oder - EP 2 289 820 A1 («EP 820») nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Klägerin wendet sich nicht grundsätzlich gegen die Verwendung dieser Entgegenhaltungen als Ausgangspunkte für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit, ausser dass WO 209 bei gültigem Prioritätsanspruch nicht zum Stand der Technik für das Massnahmepatent gehör e. Es ist auch nicht er- kennbar, dass die genannten Ausgangspunkte für die Beurteilung der er- finderischen Tätigkeit gänzlich ungeeignet wären. Damit ist die erfinderi- sche Tätigkeit grundsätzlich ausgehend von jedem geltend gemachten Do- kument des Standes der Technik zu prüfen , wobei die Prüfung abgebro- chen werden kann, wenn sich erweist, dass die Erfindung von einem der Ausgangspunkte aus naheliegend ist. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von DE 10 2008 014 758 35. Die DE 758 betrifft Portionskapseln zur Getränkezubereitung in einer dazu geeigneten Maschine, die einen Boden, eine Seitenwand und einen Deckel aufweisen (Abs. [0001]). DE 758 will die Aufgabe lösen, die Abdichtung von umschliessendem Element und Kapsel auf die Kapsel zu übertragen, so dass auf eine Dichtung innerhalb der Getränkezubereitungsmaschine ver- zichtet werden kann. Als Lösung schlägt DE 758 eine als Innenschicht vor- gesehene, auf die Trägerschicht der Kapsel aufkaschierte flexible Kunst- stofffolie vor (Abs. [0007]). S2022_009 Seite 38 Abbildung 3: Fig. 3 aus DE 758 (ohne Bezugszeichen) Die Klägerin bestreitet, dass die Ausführungsform gemäss Ausführungs- beispiel aus DE 758 die Merkmale 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10.1 und 1.10.3 offenbare. Merkmal 1.5.1 verlangt eine ringförmige Mulde, die derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element aufnehmen kann. Der Boden dieser Mulde ist im nachstehend eingeblendeten Ausschnitt aus Fig. 4 aus DE 758 rot gekennzeichnet. Die Mulde mit diesem Boden ist nicht in der Lage, den in der Fig. 4 von DE 758 dargestellten vorderen Rand des um- schliessenden Elements aufzunehmen. Aber eine erfindungsgemässe Kapsel ist nicht darauf beschränkt, den vorderen Rand des umschli essen- den Elements, wie er in der DE 758 gezeigt wird, aufzunehmen . Es sind ohne weiteres vordere Ränder von umschliessenden Elementen denkbar, die von der Mulde gemäss Fig. 4 aus DE 758 teilweise aufgenommen wer- den können. Man kann der ringförmigen Mulde aus Fig. 4 von DE 758 nicht absprechen, dass sie dafür angepasst ist, einen vorderen Rand eines be- liebig ausgestalteten umschliessenden Elements aufzunehmen. Merkmal 1.5.1 ist daher offenbart. S2022_009 Seite 39 Abbildung 4: links Ausschnitt aus Fig. 4 von DE 758 (Kolorierung durch die Beklagte), Mitte Ausschnitt aus Fig. 10 des Massnahmepatents, rechts Foto der aufgeschnittenen Seiten- wand einer angegriffenen Ausführungsform (von der Klägerin erstellt) Die ringförmige Mulde umfasst einen ersten Seitenwandabschnitt (in der vorstehenden Abbildung blau gekennzeichnet) und einen zweiten Seiten- wandabschnitt zwischen der Mulde und Rollrand (in der vorstehenden Ab- bildung grün gekennzeichnet). Damit sind Merkmale 1.5.2 und 1.5.3 offen- bart. Die Mulde hat einen Boden (in der vorstehenden Abbildung rot ge- kennzeichnet) und eine innere und eine äussere Wand gemäss Merkmal 1.8, wobei diese Strukturmerkmale teilweise mit den Seitenwänden ge- mäss Merkmalen 1.5.2 und 1.5.3 zusammenfallen, aber das ist bei erfin- dungsgemässen Ausführungsformen ausweislich der Ausführungsbeispiele im Massnahmepatent auch der Fall. Zudem kann zuerst die Ausdehnung der Mulde festgelegt werden und anschliessend die davon ausgehenden Seitenwandabschnitte. Merkmal 1.7 verlangt, dass die ringförmige Mulde dafür angepasst, d.h. geeignet, ist, eine Dichtungsanlagefläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bilden. In DE 758 wird zwar offenbart, dass zur Abdichtung die Erhebung (in der vorstehenden Abbildung grün gekenn- zeichnet) abflacht, wobei der überschüssige Materialanteil nach innen wandert (Abs. [0028]), d.h. die Dichtungsanlagefläche befindet sich nicht in der ringförmigen Mulde, sondern auf dem «Gipfel» der Erhebung. Das schliesst aber nicht aus, dass bei geeigneter Form des vorderen Rands des umschliessenden Elements die Dichtungsanlagefläche in der ringför- migen Mulde gebildet wird. Eine bekannte Vorrichtung, die für den Fach- mann erkennbar alle im Patentanspruch aufgeführten strukturellen (körper- lichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Patentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrichtung für den im An- spruch genannten Zweck (hier: Bildung einer Dichtungsanlagefläche mit S2022_009 Seite 40 dem vorderen Rand des umschliessenden Elements) geeignet ist. 36 Merk- mal 1.7 wird daher offenbart. Gemäss Merkmal 1.6 ist die Seitenwand – und damit ist die gesamte Wand der Kapsel gemeint, nicht nur die Seitenwandabschnitte, welche die Mulde bilden – dazu angepas st, d.h. geeignet, während des Schliessens eine plastische Verformung zu erfahren. Ob die Seitenwand beim Schliessen plastisch verformt wird, hängt von ihrer Form und den Eigenschaften des Materials ab, aus dem sie geformt ist. Nachdem DE 758 als Material für die Trägerschicht Aluminium offenbart ( gleich nachstehend), ist die in DE 758 offenbarte Seitenwand der Kapsel beim Schliessen plastisch verformbar i.S.v. Merkmal 1.6. Gemäss Merkmal 1.10.1 ist der becherförmige Körper der Kapsel aus Alu- minium oder einer Aluminiumlegierung gebildet. Die DE 758 offenbart als Trägerschicht, und damit als strukturgebende Schicht, eine Aluminiumfolie (Abs. [0011]). Der Begriff «Folie» könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine so dünne Aluminiumschicht handelt, dass diese nicht geeignet ist, der Kapsel ihre Form zu geben. Aus dem Zusammenhang von Abs. [0011] wird aber klar, dass DE 758 mit Aluminiumfolie als Trägerschicht eine formge- bende Schicht meint, denn es wird ausgeführt, dass die Trägerschicht «wie beim Stand der Technik» aus einer Aluminiumfolie gebildet wird. Aus dem Stand der Technik sind Aluminiumkapseln, deren Form aus der Eigenstei- figkeit der verwendeten Aluminiumfolie resultiert, wohlbekannt. In DE 758 selbst wird die EP 1 190 959 A1 der Nestlé SA referenziert, die eine Alumi- niumkapsel mit einer Wandstärke von 20 bis 100 Mikrometer offenbart (Abs. [0010]). Die Trägerschicht aus Aluminium gemäss DE 758 ist mit einer elastischen Kunststofffolie überzogen, die zur Dichtwirkung beiträgt (Abs. [0007] - [0009]). Das ändert aber nichts daran, dass eine Trägerschicht aus Alumi- nium offenbart wird. Der Anspruch des Massnahmepatents schliesst nicht aus, dass weitere Schichten vor handen sind, so lange die formgebende Schicht aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht. Entgegen der klägerischen Ansicht ist es daher nicht notwendig, dass der Fachmann von der in DE 758 als vorteilhaft offenbarten Verwendung einer flexiblen Kunststofffolie auf der Trägerschicht abweicht, um zum Gegenstand des Anspruchs zu gelangen. 36 BPatGer, Urteil O2018_017 vom 31. Januar 2020, E. 35 – «Bewehrungselement». S2022_009 Seite 41 Einziges Merkmal von Anspruch 1 des Massnahmepatents, das von der Ausführungsform gemäss DE 758 nicht offenbart wird, ist die Materialstär- ke der Trägerschicht, die zwischen 80 und 120 Mikrometern liegen muss (unstrittig). Die Klägerin behauptet nicht, dass mit der Wahl der Materialstärke im be- anspruchten Bereich eine überraschende technische Wirkung verbunden sei. Es handelt sich um eine auf dem technischen Gebiet der Aluminium- Kaffeekapseln absolut übliche Materialstärke . Die vorbekannten Alumini- umkapseln des Original -Nespresso®-Systems beispielsweise haben eine Wandstärke von 105 bis 119 Mikrometern (unstrittig). Die Wahl einer Wandstärke von 80 bis 120 Mikrometern kann daher keine erfinderische Tätigkeit begründen. Der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs 1 des Massnahmepa- tents beruht daher ausgehend von der DE 758 nicht auf erfinderischer Tä- tigkeit. 36. Entsprechend konnte die Klägerin nicht glaubhaft machen, dass die Be- klagte einen ihr zustehenden Anspruch verletzt oder zu verletzen droht. Das Massnahmegesuch ist abzuweisen. Kosten und Entschädigungsfolgen 37. Die Parteien beziffern den Streitwert übereinstimmend mit CHF 500’000. In Anwendung von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR -PatG ist die Ent- scheidgebühr auf CHF 25’000 festzulegen. Die Kosten für die Verdolmetschung der mündlichen Verhandlung belaufen sich auf CHF 2 ’967.80. Nachdem die Verdolmetschung auf Wunsch der Klägerin erfolgte, trägt sie die Kosten dafür unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Da die Klägerin unter liegt, trägt sie die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten werden mit dem von ihr geleisteten Vorschuss verrech- net. 38. Als unterliegende Partei schuldet die Klägerin der Beklagten eine Entschä-S2022_009 Seite 42 digung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung, die ebenfalls auf CHF 25’000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 KR -PatG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, « von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer. 37 Die Beklagte macht Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Verfahren von CHF 113’213 (ohne MwSt) geltend. Die Klägerin bestreitet nicht, dass Kosten in dieser Höhe angefallen sind, verlangt aber eine Re- duktion des zu erstattenden Betrags auf die Höhe der tariflichen Entschä- digung des Rechtsanwalts. Nachdem sich die Entschädigung des Anwalts gemäss Tarif auf CHF 25’000 beläuft, übersteigen die geltend gemachten notwendigen Aus- lagen für den Patentanwalt diese Kosten um ein Vierfaches. Die Klägerin ist nicht verpflichtet, der Beklagten unter dem Titel des Ersatzes notwendi- ger Auslagen den gesamten Betrag in dieser Höhe zu erstatten. Unter Be- rücksichtigung, dass das Schwergewicht des vorliegenden Falles auf dem Gebiet lag, das üblicherweise vom Patentanwalt bearbeitet wird, ist der zu erstattende Betrag auf CHF 35’000 festzusetzen. Das Bundespatentgericht erkennt: 1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen. 2. Die Entscheidgebühr wird festgelegt auf CHF 25’000. 3. Die Gerichtsgebühr, bestehend aus der Entscheidgebühr von CHF 25’000 und den Übersetzungskosten von CHF 2’967.80, insge- samt CHF 27’967.80, wird der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr 37 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug». S2022_009 Seite 43 geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der den Vorschuss überstei- gende Betrag von CHF 2’967.80 wird ihr in Rechnung gestellt. 4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 60’000 zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, unter Beilage von des Verhand- lungsprotokolls und der Dolmetscherrechnungen sowie der Plädoyer- notizen der Klägerin an die Beklagte, sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Bes chwerde spätes- tens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu des- sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo- matischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismit- tel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizule- gen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 19. Juli 2023 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher Versand: 25.07.2023