A bteilung II B -7421/2006 {T 0/2} U rteil vom 27. M ärz 2007 M itw irkung: R ichter H ans U rech (Vorsitz), R ichter D avid Aschm ann, R ichter Francesco Brentani; G erichtsschreiber Thom as R eidy A ._______, Beschw erdeführerin vertreten durch E. Blum & C o., _______, gegen Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend M arkeneintragungsgesuch N r. 54669/2005 "w e m ake ideas w ork" B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. Am 6. Juni 2005 hinterlegte die Beschw erdeführerin das Zeichen "w e m ake ideas w ork" beim Eidgenössischen Institut für G eistiges Eigentum (Vorinstanz) für folgende W aren und D ienstleistungen: 1 C hem ische Erzeugnisse für gew erbliche Zw ecke. 2 Additive für Lacke und K unststoffe. 17 Additive für polym ere Form m assen; W aren aus Kunststoffen (H albfabrikate). 40 D ienstleistungen eines C hem ieunternehm ens, näm lich die kundenspezifische H erstellung von C hem ikalien. 42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chem ischer Additive. B. D ie Vorinstanz beanstandete die Anm eldung m it Schreiben vom 17. August 2005, da es sich bei der M arke um eine allgem eine Q ualitäts- angabe und eine reklam ehafte Anpreisung handle und diese daher nicht unterscheidungskräftig sei. C . M it Eingabe vom 18. O ktober 2005 begründete die Beschw erdeführerin ih- ren abw eichenden R echtsstandpunkt. D ie M arke sei unter H inw eis auf m ehrere eingetragene M arken nach dem G leichbehandlungsgrundsatz ein- zutragen. Auch die R egel, w onach im Zw eifelsfall für den H interleger zu entscheiden sei, spreche für die Eintragung. M it folgender Anpassung des W aren- und D ienstleistungsverzeichnisses erklärte sie sich einverstanden: 1 C hem ische Erzeugnisse für gew erbliche Zw ecke, einschliesslich Additive für Lacke und Kunststoffe und Additive für polym ere Form m assen. 17 W aren aus Kunststoffen (H albfabrikate). 40 D ienstleistungen eines C hem ieunternehm ens, näm lich die kundenspezifische Bearbeitung und U m w andlung von C hem ikalien. 42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chem ischer Additive. D . D ie Vorinstanz hielt m it Schreiben vom 9. M ärz 2006 an ihrer Einschät- zung der R echtslage fest. E. N achdem sich die Beschw erdeführerin innert der angesetzten Frist nicht vernehm en liess, verfügte die Vorinstanz am 28. Septem ber 2006 die Zu- rückw eisung der M arkeneintragungsgesuchs.3 F. H iegegen erhob die Beschw erdeführerin am 31. O ktober 2006 Beschw er- de an die Eidgenössische R ekurskom m ission für geistiges Eigentum und stellte folgende Anträge: 1) Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben; 2) Es sei das M arkeneintragungsgesuch N r. 54669/2005 "w e m ake ideas w ork" vollum fänglich gutzuheissen und die M arke für alle beanspruchten W aren und D ienstleistungen zum M arkenschutz in der Schw eiz zuzulassen; 3) Es sei der Beschw erdeführerin zu Lasten der Bundeskasse eine angem es- sene Parteikostenentschädigung zuzusprechen. G . M it Verfügung vom 15. N ovem ber 2006 w urde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen. H . M it Vernehm lassung vom 14. D ezem ber 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschw erde unter Kostenfolge abzuw eisen. I. M it Eingabe vom 31. Januar 2007 verzichtete die Beschw erdeführerin auf die D urchführung einer m ündlichen und öffentlichen Verhandlung und reichte gleichzeitig eine Kopie der R egistrierungsurkunde des U S Patent- und M arkenam tes für die M arkenregistrierung N r. 3,168,917 "w e m ake ideas w ork" ein. J. D ie Vorinstanz verzichtete m it Schreiben vom 14. Februar 2007 auf die Einreichung einer w eiteren Stellungnahm e. D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in M arkensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 des Verw altungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VG G , SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidgenössischen R ekurskom m ission für geistiges Eigentum über- nom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Beschw erde w urde in der gesetzlichen Frist von Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 20. D ezem ber 1968 über das Verw altungsverfahren (Vw VG , SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als M arkenanm elder ist die Be- schw erdeführerin zur Beschw erde legitim iert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Be- schw erde ist daher einzutreten. 2. G em äss Artikel 2 Buchstabe a des M arkenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG , SR 232.11) sind Zeichen, die G em eingut sind, vom M arken- schutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als M arke für be- stim m te W aren oder D ienstleistungen durchgesetzt haben. 4 Als G em eingut im Sinne dieser Bestim m ung gelten einerseits Zeichen, die für den W irtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der W are oder D ienstleistung erforderliche U nterscheidungskraft fehlt. Zu den nicht unterscheidungskräftigen Zeichen gehören unter anderem H inw eise auf Ei- genschaften, die Beschaffenheit, die Zusam m ensetzung, die Zw eckbestim - m ung oder die W irkung der W are oder D ienstleistung, w elche die M arke kennzeichnet. D ass die M arke G edankenassoziationen w eckt oder Anspie- lungen enthält, die nur entfernt auf die W are oder D ienstleistung hindeu- ten, reicht nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe w erden zu lassen. D er gedankliche Zusam m enhang m it der W are oder D ienstleistung m uss viel- m ehr derart sein, dass der beschreibende C harakter der M arke ohne be- sonderen Aufw and an Fantasie zu erkennen ist (BG E 127 III 160 E. 2b aa m it H inw eisen). O b ein Zeichen G em eingut bildet, beurteilt sich nach seinem G esam teindruck. 3. D ie Vorinstanz übersetzt das vorliegend zu beurteilende Zeichen "w e m ake ideas w ork" m it "w ir bringen Ideen zum Funktionieren" beziehungs- w eise "w ir m achen, dass Ideen funktionieren". D ie Beschw erdeführerin m acht dem gegenüber in ihrer Beschw erde gel- tend, der Slogan sei inhaltlich m ehrdeutig. Er könne beispielsw eise auch m it "w ir zw ingen Ideen zum Arbeiten", "w ir lassen Vorstellungen arbeiten" und "w ir lassen Einfälle w irken" übersetzt w erden. D er Slogan "w e m ake ideas w ork" sei daher eintragungsfähig, da er verschiedene Assoziationen hervorrufe und keine direkte Aussage über die beanspruchten W aren und D ienstleistungen m ache. O b ein Zeichen m arkenrechtlichen Schutz beanspruchen kann oder aber als beschreibende Angabe zurückgew iesen w erden m uss, bestim m t sich im m er anhand der konkreten W are oder D ienstleistung (EU G EN M AR BAC H , in: Schw eizerisches Im m aterialgüter- und W ettbew erbsrecht, Bd. III, [M arken- recht, hiernach Kom m entar M AR B AC H ], Basel 1996, S. 29). Vorliegend ist zu prüfen, w elche Bedeutung der Bezeichnung "w e m ake ideas w ork" hin- sichtlich der beanspruchten W aren und D ienstleistungen der Klassen 1, 17, 40 und 42 zukom m t. Es handelt sich hier um chem ische Erzeugnisse, um Kunststoff-H albfabrikate und um D ienstleistungen im Zusam m enhang m it chem ischen Erzeugnissen. D as Zeichen "w e m ake ideas w ork" besteht ausschliesslich aus W örtern des englischen G rundw ortschatzes, die zum indest in ihrer prim ärer Bedeu- tung dem G rossteil der Schw eizer Bevölkerung – und um so m ehr dem hier spezifischen Abnehm erkreis, w elcher auf dem G ebiet chem ischer und Kunststofferzeugnisse bew andert ist und som it in der R egel über erhöhte Englischkenntnisse verfügt – ohne w eiteres verständlich sind. Es kann der Vorinstanz beigepflichtet w erden, dass das Zeichen "w e m ake ideas w ork" prim är m it "w ir bringen Ideen zum Funktionieren" oder "w ir m a- chen, dass Ideen funktionieren" zu übersetzen ist. Es scheint, dass auch 5 die Beschw erdeführerin dem Zeichen auf ihrer H om epage eine ähnliche Bedeutung beim isst, indem sie ihm den Sinn "Verw irklichung von Ideen" beim isst (vgl. deutsche Version der pdf-Broschüre "w e m ake ideas w ork, S. 2, Vorw ort von D r. M atthias L. W olfgruber). D ie von der Beschw erdefüh- rerin vorgebrachten w eiteren w eniger nahe liegenden Ü bersetzungsm ög- lichkeiten und D eutungen des Slogans verm ögen an der Einschätzung nichts zu ändern (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 8. April 2005 in: sic! 2005, S. 649 ff. G lobalePost). 3.1 Als G em eingut zurückzuw eisen sind auch Zeichen, deren Inhalt sich in ei- ner reklam em ässigen Selbstdarstellung erschöpft. Eine M arke soll keine verkappte W erbung für besondere Eigenschaften des Produktes enthalten. Andernfalls w erde ein Zeichen vom Verkehr als blosses Schlagw ort ver- standen und sei som it nicht unterscheidungskräftig (Kom m entar M AR BAC H , S. 41 m it H inw eisen auf die R echtsprechung). M it dem Slogan "w e m ake ideas w ork" w ird bei den Kunden suggeriert, dass – auch ohne Beifügung des Pronom ens "your" im Sinne von "w e m ake your ideas w ork" – ihre Ideen zum Funktionieren gebracht bezie- hungsw eise verw irklicht w erden. D er Slogan hat som it einen anpreisen- den, w erbem ässigen Q ualitätshinw eis, der für das kaufende Publikum klar erkennbar ist. Entsprechend w ird die Aussage "w e m ake ideas w ork" vom Publikum in erster Linie als W erbeslogan und nicht als Kennzeichen aufge- fasst (vgl. R KG E in sic! 2003, 802 W e keep our prom ises). D as streitige Zeichen ist som it nicht geeignet, als H erkunftshinw eis zu dienen, und es fehlt ihm die für die Individualisierung der beanspruchten W aren erforder- liche U nterscheidungskraft. 3.2 D ie W ortfolge "w e m ake ideas w ork" ist zudem freihaltebedürftig. Im Inte- resse eines funktionierenden W ettbew erbs m üssen Zeichen vom M arken- schutz ausgeschlossen w erden, die für den W irtschaftsverkehr w esentlich oder gar unentbehrlich sind. Ein einzelner G ew erbetreibender soll nicht ein Zeichen m onopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für ande- re G ew erbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch w erden könnte (C H R ISTO PH W ILLI, in: Kom m entar M arkenschutzgesetz, Zürich 2002, hiernach: Kom m entar M SchG , Art. 2 M SchG N . 42; Kom m entar M AR BAC H , S. 35). D ies gilt insbesondere für Ausdrücke des allgem einen Sprachge- brauchs, allgem eine Q ualitätshinw eise sow ie reklam ehafte Anpreisungen. D as Zeichen "w e m ake ideas w ork" erschöpft sich in einer W erbeaussage, die aufgrund ihrer um fassenden an keine W aren- oder D ienstleistungska- tegorie gebundenen allgem einen Bedeutung, für den geschäftlichen Ver- kehr freigehalten w erden m uss (BG E 118 II 181 E. 3c). Eine Ausnahm e käm e nur in Betracht, w enn das Zeichen sich für die beanspruchten W aren bereits als M arke durchgesetzt hätte. D afür bestehen jedoch w eder An- haltspunkte, noch m acht die Beschw erdeführerin einen solchen Anspruch geltend. 6 D iese Auffassung w ird durch den U m stand bekräftigt, dass der Slogan "w e m ake ideas w ork" ebenfalls von anderen W aren- und D ienstleistungsan- bietern verw endet w ird (z.B. http://w w w .dosize.com /about-us.php , http://w w w .purew aterpools.com /purenet_pages/press_pages/luxury_pools _2006_pg1.htm l , http://w w w .sapienzastudies.com /m anagem ent-consultancy.htm l , http://w w w .fulltim ew ebm aster.com /resources/w ebdesign.htm l ). 3.3 D ie Beschw erdeführerin beruft sich im W eiteren auf den U m stand, dass das in Frage stehende Zeichen in den U SA registriert sei. D ies ist nach der bundesgerichtlichen R echtsprechung ohne Belang, da die Schw eiz die Schutzfähigkeit einer M arke nach ihrer eigenen G esetzge- bung und Verkehrsanschauung prüft. O bw ohl sich R ichter und Verw al- tungsbehörden an der ausländischen Praxis orientieren können, kann dies in casu unterbleiben, da es sich im vorliegenden Fall nicht um einen G renzfall handelt (vgl. BG E 129 III 225 E. 5.5, 114 II 171 E. 2c). 3.4 D ie Beschw erdeführerin m acht eine Verletzung des G leichbehandlungs- grundsatzes geltend und w eist dazu in ihrer Eingabe vom 18. O ktober 2005 an die Vorinstanz und in der Beschw erde vom 31. O ktober 2006 auf verschiedene vergleichbare "sloganartige" M arkeneintragungen hin. D ie Eidgenössische R ekurskom m ission für geistiges Eigentum bejahte in ständiger Praxis den Anspruch auf G leichbehandlung von Sachverhalten, die ohne w eiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher H insicht w esentlich unterscheiden (sic! 2003, S. 802 "W e keep our prom ises"; sic! 2001, S. 805 H yperlite; sic! 1998, S. 303 M asterbanking und sic! 1997, S. 302 Allfit). D ie R ekurskom m ission hat in diesem Zusam m enhang ebenfalls auf die Problem atik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ei- ner M arke hingew iesen, die seit Jahren im M arkenregister eingetragen ist. Entsprechend sei das bei der Frage der G leichbehandlung anzuw endende Kriterium , w onach Sachverhalte "ohne w eiteres" vergleichbar sein m üssen, restritkiv anzuw enden (sic! 2003, S. 802 W e keep our prom ises), zum al bereits geringfügige U nterschiede im H inblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (sic! 2003, S. 134 C ool Action). D as Bundesverw altungsgericht sieht keine Ver- anlassung, von dieser R echtsprechung abzuw eichen. D ie von der Beschw erdeführerin angeführten C H -M arken N r. 520 385 und N R . 520 386 YO U IN SPIR E...W E M ATER IALIZE sind einerseits von der W ortstruktur her nicht m it dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen "w e m ake ideas w ork" vergleichbar. W ie die Vorinstanz andererseits richtig anführt, ergibt das W ort "inspire" in diesem Zusam m enhang auch keinen klaren Sinngehalt. D ie C H -M arken N r. 505 889 W E BR IN G G O O D TH IN G S TO LIFE und N r. 543 042 W e inspire your life! enthalten unübliche sprachliche W ortkom bi- nationen ohne konkreten Sinngehalt. Selbst w enn diese M arken nicht w e-7 niger anpreisend sein sollten, so gilt es doch festzuhalten, dass bei diesen Zeichen kein ähnlich starkes Freihaltebedürfnis besteht w ie für das Zei- chen der Beschw erdeführerin. D ie w eiteren von der Beschw erdeführerin angeführten M arkeneintra- gungen unterscheiden sich vom vorliegend zu beurteilenden Zeichen in der Art und W eise der Zeichenbildung, in ihrem w esentlich engeren Sinn- gehalt sow ie im fehlenden Freihaltebedürfnis. 4. D ie Beschw erde erw eist sich som it als unbegründet und ist abzuw eisen. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschw erdeverfahrens der Be- schw erdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 Vw VG ) und m it dem gelei- steten Kostenvorschuss zu verrechnen. D ie Spruchgebühr (G erichtsge- bühr) ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozess- führung und finanzieller Lage der Parteien zu bestim m en (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 Abs. 1 des R eglem ents über die Kosten und Entschädi- gungen vor dem Bundesverw altungsgericht vom 11. D ezem ber 2006 [VG KE, SR 173.320.2]). In M arkeneintragungsverfahren ist dafür das Inte- resse der beschw erdeführenden Partei am Aufw and einer neuen M arken- eintragung und an der Vorbereitung der M arkteinführung im Fall der R ück- w eisung der hängigen M arkenanm eldung zu veranschlagen. Es w ürde al- lerdings zu w eit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend w irken, w enn dafür stets konkrete Aufw andsnachw eise im Einzelfall verlangt w ürden. M angels anderer streitw ertrelevanter Angaben ist der U m fang der Streitsache da- rum nach Erfahrungsw erten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JO H AN N ZÜ R C H E R , D er Streitw ert im Im m aterialgüter- und W ettbew erbsprozess, sic! 2002 S. 505; LEO N Z M EYE R , D er Streitw ert in Prozessen um Im m aterialgüterrechte und Firm en, sic! 2001 S. 559 ff., LU C AS D AVID , in: Schw eizerisches Im m ateri- algüter- und W ettbew erbsrecht, Bd. I/2, D er R echtsschutz im Im m aterial- güterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es w ird keine Parteientschädigung aus- gerichtet (Art. 7 Abs. 3 VG KE). D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens im U m fang von Fr. 2'500.-- w erden der Beschw erdeführerin auferlegt und m it dem geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 2'500.-- verrechnet.8 3. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (G erichtsurkunde) - der Vorinstanz (R ef-N r. 54669/2005; G erichtsurkunde) - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartem ent (eingeschrieben) D er Vorsitzende D er G erichtsschreiber: der Spruchkam m er: H ans U rech Thom as R eidy R echtsm ittelbelehrung D ieses U rteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schw eizerischen Bundes- gericht in Lausanne angefochten w erden. Versand am : 13. April 2007