B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t S2017_002 U r t e i l v o m 1 8 . J a n u a r 2 0 1 7 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte A AG, vertreten durch Fürsprecherin lic. iur. Catherine Weisser, patentanwaltlich beraten durch Patentbüro Paul Rosenich, Klägerin gegen B AB, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und Rechtsanwältin MLaw Esther Baumgartner, patentanwaltlich beraten durch Martin Toleti, Beklagte Gegenstand Vorsorgliche Massnahme n S2017_002 Seite 2 Der Präsident zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 13. Januar 2017 stellte die Klägeri n folgendes Mass- nahmebegehren: "1. Der Beklagten sei superprovisorisch zu verbiete n, während der Dauer des am 11.1.2017 angehobenen Klageverfahrens bis zum Vo llzug des Urteils über den Streitgegenstand, namentlich a) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauchsmuste r und Gebrauchs- musteranmeldungen der Familie, die gestützt auf die internationale Pa- tentanmeldung 111 (WO 222) vom tt.mm.yyyy hervorgeg angen sind, insbesondere des Patents EP 333, und b) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauchsmuste r und Gebrauchs- musteranmeldungen der Familie ist, die gestützt auf die internationale Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.mm.yyyy [recte: b) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauc hsmuster und Ge- brauchsmusteranmeldungen der Familie, die gestützt auf die in- ternationale Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.mm .yyyy hervorgegangen sind,] an einen Dritten zu übertragen, zu verpfänden, Lize nzen daran einzuräu- men, Gebrauchsmuster abzuzweigen, keine nachträglic hen Teilanmeldun- gen einzureichen, oder auf Rechte zu verzichten, od er sonst wie ohne vor- herige schriftliche Zustimmung der Klägerin darüber zu verfügen; 2. Der Beklagten sei superprovisorisch zu verbiete n, während der Dauer des am 11.1.2017 angehobenen Klageverfahrens bis zum Vo llzug des Urteils ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klägerin im Prüf- und Ertei- lungsverfahren der internationalen Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.yy.yyyy und an allen aus dieser hervorgegangenen Patentanmeldungen, weitere Handlungen im vor dem EPA in München und/od er anderen Patent- ämtern vorzunehmen; 3. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffern 1 , und 2 seien mit An- drohung von Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jede n Tag der Nichter- füllung, und der Bestrafung der Organe der Beklagte n wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden. 4. Das Institut für Geistiges Eigentum sei mit sup erprovisorischer Verfügung anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Recht sbegehren Ziff. 1 in Bezug auf den Schweizer Teil des dort genannten Patents EP 333 vor- zumerken, bis über die am 11.1.2017 eingereichte Kl age rechtskräftig ent- schieden ist. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulast en der Beklagten, zzgl. MwSt. und unter Einschluss der Kosten für die notwe ndigerweise beigezogenen Patentanwälte." S2017_002 Seite 3 2. Zur Begründung macht die Klägerin (unter Verweis au f ihre Klagebegrün- dung im ordentlichen Verfahren) geltend, die Beklag te sei eingetragene Alleineigentümerin des europäischen Patents EP 333. Die Schweiz sei Benennungsland dieses Patents. Ferner sei die Bekla gte eingetragene Alleineigentümerin der internationalen Patentanmeld ung 444 (WO 555). Die Schweiz sei ein Bestimmungsland dieser Patentanmeldung. Die Klägerin sei massgeblich an allen Entwicklungsa rbeiten beteiligt ge- wesen, deren Ergebnisse schliesslich in die interna tionalen Patentanmel- dungen WO 222 vom tt.mm.yyyy – und u.a. in das Stre itpatent EP 333 – sowie WO 555 vom tt.mm.yyyy gemündet hätten. Gestützt darauf seien in Japan, Russland und in den USA Patente erteilt word en. In Europa und anderen Ländern sei das Prüfungs- und Erteilungsver fahren noch nicht abgeschlossen. Sie habe nicht ahnen können, dass si ch die Beklagte mit gemeinsam erarbeiteten Entwicklungsergebnissen bösg läubig gegen sie wenden würde, sobald die Geschäftsbeziehung zwische n den Parteien ende. Unmittelbar nach einer ersten Besprechung am 22. Ju li 2008 habe eine intensive Zusammenarbeit zwischen C. D., CEO der Be klagten, und der Klägerin betreffend das Projekt "C.-Methode" begonn en. Alle fachmän- nisch bekannten Parameter, die für das neue, intell igente Add-On- Softwaremodul notwendig gewesen seien, hätten definiert, entwickelt, ge- testet und überarbeitet werden müssen. In erster Li nie habe die Klägerin ihren Arbeitnehmer E. F. angewiesen, zusammen mit C . D. das Projekt zu entwickeln. Die gemeinsamen Entwicklungsarbeiten von E. F. und C. D. seien praktisch ausschliesslich in der Schweiz, in den Geschäftsräum- lichkeiten der Klägerin durchgeführt worden und sei en sehr erfolgreich verlaufen. Die Klägerin habe dafür CHF 1,7 Mio. investiert. Alle Patentanmeldungen würden auf einer gemeinsamen Entwicklungs- arbeit zwischen ihr und C. D. basieren, die in erst er Linie in der Schweiz in ihrem Betrieb und mit ihren Kunden auf ihrem X S ystem durchgeführt worden seien. Als Arbeitgeberin des Miterfinders E. F. habe sie in An- wendung von Art. 332 Abs. 2 OR originär Miteigentum an den Anmeldun- gen erworben. Die beantragten vorsorglichen Massnahmen würden ein zig darauf abzie- len, die heute bestehende Sachverhaltssituation, in sbesondere die Streit- gegenstände, während der Prozessdauer bis zum Ende des Hauptverfah- S2017_002 Seite 4 rens (betr. Feststellung der Nichtverletzung, evt. Nichtigkeit, Feststellung der Mitinhaberschaft) aufrecht zu erhalten. 3. Gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzel- richter über Gesuche um vorsorgliche Massnahmen. Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellsc haft und hat ihren Sitz in der Schweiz. Die Beklagte ist ein Unternehmen mi t Sitz in Schweden. Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Mit ihrem Massnahmebegehren will die Klägerin der B eklagten verboten haben, während der Dauer des ordentlichen Verfahren s über den Streit- gegenstand zu verfügen. Damit handelt es sich um ei n Begehren um Un- terlassung. Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ und Art. 10 lit. b IPRG ist die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgeri chts einzig in Bezug auf den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 333 gegeben, d.h. in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 insoweit, a ls der Schweizer Teil des europäischen Patents EP 333 (Streitpatent) betr offen ist, sowie in Bezug auf das diesbezügliche Rechtsbegehren Ziff. 4. Was die ausländischen Rechte angeht, fehlt es an de r örtlichen Zustän- digkeit dieses Gerichts. Die Klägerin macht ohne we itere Ausführungen geltend, das Bundespatentgericht sei "sachlich und örtlich für die Beurtei- lung der vorliegenden Streitsache zwischen den Part eien zuständig (Art. 5 Abs. 3 LugÜ i.V. mit Art. [Art.] 26 Abs. 1 lit. a PatG/Art. 74 PatG i.V. mit Art. 66 lit. a PatG sowie Art. 22 Ziff. 4 LugÜ)". D as ist indes nicht nach- vollziehbar. Angeordnet werden soll eine Unterlassu ng gegenüber der in Schweden domizilierten Beklagten bezüglich (soweit das hier noch inte- ressiert) ausländischer Anmeldungen oder Patente. F ür die örtliche Zu- ständigkeit beruft sich die Klägerin auf Art. 5 Zif f. 3 bzw. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ. Letzteres betrifft die Zuständigkeit des Geri chts am Ort, wo das Recht registriert ist, könnte also vorliegend nur e in schweizerisches, nicht aber die nun zu betrachtenden ausländischen Rechte betreffen. Art. 5 Ziff. 3 LugÜ regelt die Zuständigkeit des Gerichts am Ort der nicht im Sitzland vorgenommenen unerlaubten Handlung. Die de r Beklagten be- züglich der ausländischen Rechte zu verbietenden Ha ndlungen würden alle im Ausland und nicht in der Schweiz stattfinde n, was (vorausgesetzt, es lägen überhaupt Handlungen im Sinne dieser Besti mmung vor) nach Art. 5 Ziff. 3 LugÜ zu einem Gerichtsstand im Ausla nd führen würde. S2017_002 Seite 5 Ebenfalls nicht zu einem Gerichtsstand in der Schwe iz führt Art. 31 LugÜ in Verbindung mit Art. 10 IPRG. Art. 31 LugÜ besagt , dass die in einem Vertragsstaat vorgesehenen einstweiligen Massnahmen auch dann dort beantragt werden können, wenn dieser Staat in der H auptsache nicht zu- ständig ist. Die Hauptsache ist vorliegend die Fest stellung der Miterfin- derschaft. Diesbezüglich fehlt es, was die ausländi schen Rechte betrifft, an einer Zuständigkeit dieses Gerichts; die entspre chende Klage müsste nach Art. 2 LugÜ in Schweden erhoben werden. Damit spielt hier Art. 31 LugÜ (die im Hauptverfahren ebenfalls angesprochene Nichtverletzung und Nichtigkeit betreffen den schweizerischen Teil eines europäischen Patents, interessieren also im vorliegenden Zusamme nhang nicht). Die von dieser Bestimmung avisierten vorsorglichen Mass nahmen setzen gemäss Art. 10 IPRG allerdings voraus, dass das Gericht in der Hauptsa- che zuständig ist (Bst. a), oder dass die Vollstrec kung hier vorzunehmen ist (Bst. b). Das ist beides nicht der Fall. Damit fehlt es an der Zuständig- keit zum Erlass der beantragten Massnahmen, was die ausländischen Rechte betrifft. Diesbezüglich ist auf das Massnahm ebegehren nicht ein- zutreten. Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist, was den schweizeri schen Teil des eu- ropäischen Patentes betrifft, schweizerisches Recht anwendbar. 4. Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesu chstellende Par- tei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspr uch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (l it. b). Glaubhaft ge- macht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie übe rwiegend für wahr hält. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Ferner muss eine gewisse zeitl iche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zu dem verhält- nismässig sein. Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a und c ZPO). S2017_002 Seite 6 5. Zur Begründung des ihr zustehenden Unterlassungsans pruchs macht die Klägerin geltend, dass sie Mitinhaberin des Streitp atents sei, weshalb die Beklagte nicht ohne ihre Zustimmung darüber verfüge n könne. Ihre Mitin- haberschaft begründet sie damit, dass gemäss Art. 332 Abs. 1 OR die Er- findung des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber gehöre, w eshalb der Kläge- rin originär ex lege Miteigentum die im Patent enth altene Erfin- dung/Entwicklung zustehe. Mit dieser Argumentation verkennt die Kläge- rin, dass Art. 332 OR nur das Verhältnis Arbeitnehm er/Arbeitgeber be- schlägt, aber nicht einen Anspruch auf Rechte Dritt er begründet. Einen Anspruch auf das Streitpatent (oder einen Miteigent umsanteil daran) kann die Klägerin nur glaubhaft machen, wenn sie dartut a) dass sie (bzw. ihr Angestellter) die Erfindung ( mit-)gemacht hat (was genau, wann, wo, wie), b) wie diese Erfindung der unberechtigten Anmelderi n zur Kenntnis ge- langt ist (Kausalität), c) dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der von ihr gemachten Erfindung entspricht. Das sind die zentralen drei Begründungselemente. Die Klägerin scheitert jedenfalls am letzten Elemen t: Das Streitpatent EP 333 umfasst 37 Ansprüche. Die Klägerin legt zwar dar, dass C. D. nur und allenfalls 7 Methoden eingebracht habe, und das s aus der gemein- samen Zusammenarbeit letztlich 16 Methoden resultie rt hätten. Aber dar- über, wie die 37 Ansprüche oder welche davon auf di ese 16 (oder allen- falls auf die 7 miteinander entwickelten) Methoden zurückgehen, sagt die Klägerin nichts. Damit ist ein Miteigentumsanspruch nicht glaubhaft dar- getan. Daran scheitert das Massnahmebegehren. Zudem begründet die Klägerin mit keinem Wort, dass und weshalb eine konkrete Gefahr bestehe, dass die Beklagte die zu v erbietenden Hand- lungen tatsächlich vornehmen könnte. Auch daran sch eitert das Mass- nahmebegehren. Damit ist das Massnahmebegehren – soweit darauf ein zutreten ist – ab- zuweisen, ohne dass die Beklagte begrüsst werden mü sste (Art. 253 ZPO). S2017_002 Seite 7 6. Ausgangsgemäss trägt die Klägerin die Gerichtskoste n (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteientschädigung ist der Beklagten, nachdem sie nicht begrüsst werden musste, nicht zuzusprechen. Der Präsident erkennt: 1. Das klägerische Massnahmebegehren wird abgewiese n, soweit da- rauf eingetreten wird. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 7'00 0.–. 3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. 4. Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zug esprochen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185000786, an die Beklagte unter Beilage je ei- nes Doppels des Massnahmebegehrens mit Beilagen sow ie mit se- parater Post der Klagebegründung im ordentlichen Verfahren und der Beilagen, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an da s Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung. St. Gallen, 18. Januar 2017 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhald en