Abteilung II B-7768/2008 {T 0/2} U r t e i l v o m 2 3 . M ä r z 2 0 0 9 Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiberin Katja Stöckli. X._______ , vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Beschwerdeführerin, gegen Y._______, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz. Verfügung vom 30. Oktober 2008 betreffend Wider- spruchsverfahren Nr. 9271 URSA (fig.)/URSA PAINT. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Besetzung Parteien GegenstandB-7768/2008 Sachverhalt: A. Die Marke IR Nr. 840'972 URSA (fig.) der Beschwerdeführerin mit Prioritätsdatum vom 21. Juli 2004 wurde am 1. Oktober 2004 für fol- gende Waren und Dienstleistungen unter anderem auch für die Schweiz registriert: Klasse 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en mati- ères plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Klasse 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; const- ructions transportables non métalliques; monuments non métal- liques. Klasse 40: Traitement de matériaux. Die Marke sieht wie folgt aus: B. Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 19. No - vember 2007 Widerspruch gegen den Schweizer Anteil der Marke IR Nr. 928'286 URSA PAINT der Beschwerdegegnerin, die in der „Gazet- te de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) des marques internationales“ Nr. 28/2007 vom 16. August 2007 veröffent- licht worden war. Diese Marke beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen: Klasse 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille; préserva- tifs contre la détérioration du bois; matières tinctoriales, mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Die Beschwerdeführerin machte im Wesentlichen geltend, dass zwi- schen der angefochtenen Marke URSA PAINT und der Wider- spruchsmarke URSA (fig.) zumindest eine mittelbare Verwechs- lungsgefahr in Bezug auf sämtliche Waren bestehe. Seite 2 B-7768/2008 C. Mit Schreiben vom 3. Januar 2008 forderte das Institut für Geistiges Eigentum („Vorinstanz“) die Beschwerdegegnerin auf, innert einer Frist von drei Monaten einen Vertreter für die Schweiz zu bestellen. Die Be- schwerdegegnerin kam dieser Aufforderung nicht nach. D. Mit Verfügung vom 30. Oktober 2008 schloss die Vorinstanz die Be- schwerdegegnerin darum androhungsgemäss vom Verfahren aus. Sie wies den Widerspruch dennoch ab und gewährte der internationalen Registrierung Nr. 928'286 URSA PAINT definitiven Schutz in der Schweiz. Ihre Abweisung begründete die Vorinstanz damit, dass keine Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistun- gen der Widerspruchsmarke und denjenigen der angefochtenen Marke bestehe. E. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Dezem - ber 2008 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte fol- gende Anträge: 1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen- tum vom 30. Oktober 2008 aufzuheben, der Widerspruch sei gutzuheis- sen und der Internationalen Registrierung 928.286 URSA PAINT sei der Schutz für die Schweiz zu verweigern; 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwer- degegnerin und der Vorinstanz. Sie machte geltend, dass sämtliche beanspruchten Waren der ange- fochtenen Marke mit derjenigen der Widerspruchsmarke gleichartig seien und zwischen den Zeichen URSA PAINT und URSA (fig.) eine Ähn lichkeit bestehe. Die angefochtene Marke sei daher mit der Wider- spruchsmarke verwechselbar. F. Da die der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 23. Dezember 2008 angesetzte Frist zur Einreichung einer Stellungnahme unbenutzt verstrichen ist und die Vorinstanz mit Schreiben vom 2. Februar 2009 explizit auf eine Stellungnahme verzichtet hat, entscheidet das Bun- desverwaltungsgericht aufgrund der vorliegenden Akten. Eine Par- teiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwal- tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Seite 3B-7768/2008 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustän- dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver- waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensge- setz, VwVG; SR 172.021) am 3. Dezember 2008 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) Die Beschwerdeführerin ist vom angefochtenen Entscheid besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist aus diesen Gründen einzutreten. 2. Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz aus- geschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Ver- wechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Er- innerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhe- re Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umge- kehrt (LUCAS D AVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch wei- tere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Zu berücksichtigen sind im Einzel- fall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Wa- ren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (C HRISTOPH W ILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri- schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in- ternationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Seite 4B-7768/2008 3. Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Mar- ken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstel- lungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markenin- habers hergestellt (LUCAS DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Her- stellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Ver- wendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.), veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f. und vom 25. Mai 2005 E. 5 Käserosette (3D), veröffentlicht in sic! 2006 S. 36). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen ge- trennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fer- tigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.), veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f.; EUGEN M ARBACH , in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 109 f.). 4. Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 Hero (fig.), ver- öffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Ein- tragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b Radion), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den ein- getragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinne- rungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (M ARBACH , a.a.O., S. 116 f.), wobei es wesentlich durch das Erschei- nungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Mar- Seite 5B-7768/2008 kenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlich- keit nicht einfach weggestrichen werden (W ILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. Mictonorm, ver- öffentlicht in sic! 2006 S. 91). 5. Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, also die Händler und Endabnehmer der interessierenden Waren (vgl. W ILLI, a.a.O., Art. 3, N. 20). Die massgeblichen Verkehrskreise für die im vor- liegenden Fall beanspruchten Waren setzten sich nicht nur aus Fach- leuten des Baugewerbes, wie Bauherren, Handwerkern (Installateure, Gipser, Maurer, Zimmermänner, Dachdecker u.ä.) oder Angestellten von Baufirmen, sondern auch aus Hausbesitzern und Heimwerkern zusam men, wobei auch letztere über ein technisches Fachwissen und einen gewissen Sachverstand verfügen. 6. Der Begriff „Farben“ im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin ist eine Sammelbezeichnung für alle farbgebenden Stoffe (Pigmente, Farbstoffe). „Firnisse“ und „Lacke“ sind demgegenüber Sammelbe- zeichnungen für Beschichtungsstoffe auf Basis organischer Bindemit- tel und können Lösungsmittel, unlösliche Farbträger (Pigmente), Füll- stoffe und andere Zusätze enthalten (D ER BROCKHAUS , Multimedial Pre- mium 2008, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007). Das in der Regi- strierung der Beschwerdeführerin erwähnte „Baumaterial“ (Klasse 19) ist eine Sammelbezeichnung für Materialien, die zur Fertigung von Bauteilen und Bauwerken dienen. LE G RAND R OBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE zählt als „matériaux de construction“ Folgendes auf: acier, ar- doise, béton, bois, brique, ciment, fer, moellon, mortier, pierre, pisé, plâtre, staff, torchis und tuile (LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE , Version électronique 2.0). D ER BROCKHAUS nennt unter dem Stichwort „Baustoff“ folgende Materialien: Kies, Sand, Naturstein, Lehm, Stahl, Zement, Glas und Keramik (D ER BROCKHAUS , a.a.O.). Demgegenüber fal- len Anstrichmittel wie Farben, Firnisse und Lacke nicht unter den Be- griff „Baumaterial“, da ihnen das errichtende bzw. bildende Element fehlt. Eine Warenidentität liegt daher nicht vor. Zu prüfen ist nunmehr, ob zwischen „Baumaterial“ und „Farben, Firnissen und Lacken“ eine Warengleichartigkeit vorliegt. Der Begriff „Baumaterial“ im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke umfasst Rohstoffe, die zu einem Bauwerk weiterverarbeitet werden. In Seite 6B-7768/2008 diesem Weiterverarbeitungsprozess können die Waren der angefoch- tenen Marke zum Tragen kommen, indem beispielsweise Beton, Holz oder Glas einen Farb- oder Lackanstrich erhalten. Hierbei handelt es sich um ein typisches Ergänzungsverhältnis von Waren der Wider- spruchsmarke zu den Waren der angefochtenen Marke. Auch wenn die Waren der angefochtenen Marke sich in ihrer konkreten Art und ihrem Verwendungszweck von denen der Widerspruchsmarke unterscheiden, besteht zwischen ihnen ein funktionaler Zusammenhang insofern, als die Waren der angefochtenen Marke zu denen der Widerspruchsmarke kom plementär sind. Zwar können die jeweiligen Nutzer der Waren (Maurer bzw. Maler) unterschiedliche Personen sein, bei kleineren Bauprojekten ist dies in der Regel jedoch nicht der Fall. Zudem ist auch bei grösseren Bauprojekten häufig nur eine Person für die Mate- rialbeschaffung verantwortlich. Die beanspruchten Waren richten sich im Übrigen nicht nur an Fachkreise, sondern auch an Hausbesitzer und Heimwerker. Diese werden die Baumaterialien in der Regel gleich- zeitig mit dem sie schützenden und pflegenden Anstrichmittel besor- gen. Zwar unterscheiden sich die Herstellungsstätten für Waren der ange- fochtenen Marke regelmässig von jener für „Baumaterial“, hat doch die Farb- und Lackindustrie wenig mit der Stein-, Holz- oder Keramikin- dustrie gemein, doch ist letztere für gewöhnlich auch Abnehmerin von Anstrichmitteln der oben erwähnten Art. Daher ist es möglich, dass die massgeblichen Verkehrskreise beim Erwerb von Baumaterial davon ausgehen, die Waren der angefochtenen Marke stammten aus dem- selben Unternehmen bzw. aus miteinander verbundenen Unterneh- men. Vor diesem Hintergrund ist daher von einer entfernten Gleichar- tigkeit zwischen „Farben, Firnissen und Lacken“ der angefochtenen Marke und dem „Baumaterial“ der Widerspruchsmarke auszugehen (vgl. auch Entscheid der RKGE vom 1. Mai 2001 E. 2 Poxilith [fig], ver- öffentlich in sic! 2001 S. 425). Wie bei den „Farben, Firnissen und Lacken“ verhält es sich auch mit den im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin genannten „Rost- schutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitteln“. Mit „Rostschutzmitteln“ wird die Oberfläche von Eisen und Stahl behandelt, um die Korrosion zu verhindern. „Holzkonservierungsmittel“ sind demgegenüber Mittel chemischer Art, die zur Erhöhung der Haltbarkeit von Hölzern und zum Schutz der Hölzer vor Holzschädlingen, Witterungseinflüssen und Feuer dienen. Mit „Beizmitteln“, nämlich Lösungen von Säuren, Salzen Seite 7B-7768/2008 u. a. (Beize), werden schliesslich die Oberflächen bestimmter Werk- stoffe und Verbrauchsgüter zur Weiterverarbeitung oder zum Ver- brauch behandelt. Zwischen den „Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitteln“ einerseits und dem „Baumaterial“ andererseits be- steht aus diesem Grund ebenfalls ein funktionaler Zusammenhang, in- dem die Rohstoffe im Weiterverarbeitungsprozess mit den obge- nannten Mitteln behandelt und konserviert werden. Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den in der Registrie- rung der Beschwerdegegnerin aufgeführten „Naturharzen im Rohzu- stand“ und dem im Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin erwähn- ten „Gummi und Kautschuk“ sowie dem „Isolierungsmaterial“ in Klasse 17. „Harze“ ist ein Sammelbegriff für organische, nichtkristalline Stoffe, die beispielsweise als Bindemittel für Formmassen, Klebstoffe und La- cke sowie zur elektrischen Isolation (z.B. als Gießharze) verwendet werden (D ER BROCKHAUS , a.a.O.), wobei Naturharze – im Gegensatz zu den im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin nicht enthaltenen „Kunstharzen“ (Klasse 1) – in der Regel nicht zur elektrischen Isolation verwendet werden. Der rohe Naturkautschuk wird meist durch Mastika- tion und Vulkanisation in Gummi („vulkanisierter Naturkautschuk“) überführt. Er zeichnet sich durch hohe Elastizität, Zugfestigkeit und Kälteflexibilität aus (D ER BROCKHAUS , a.a.O., vgl. auch LE GRAND ROBERT , a.a.O.). Auch wenn „Gummi“ und „Harze“, in natürlicher Weise ver- mischt, als sog. Gummiharze auftreten können, ist der Ver- wendungszweck der Waren der Beschwerdegegnerin (Naturharze im Rohzustand) und derjenige von „Kautschuk und Gummi“ ein anderer. Bei der Mischung von „Gummi“ und „Naturharzen“ (Gummiharzen) ste- hen im Übrigen die Eigenschaften als Bindemittel, Klebstoff und Lack im Vordergrund, weshalb sie auch der Klasse 2 zuzuordnen sind (vgl. D EUTSCHES P ATENT - UND M ARKENAMT [HRSG .] Internationale Klassifi- kation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken Teil I – Klassifikation von Nizza, Liste von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, München 2006). „Natur- harze im Rohzustand“ sind mit anderen Worten mit „Kautschuk und Gummi“ nicht substituierbar. Schliesslich weisen die „Naturharze“ im Gegensatz zu „Kautschuk und Gummi“ auch einen anderen Vertriebs- kanal auf. Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht zwischen „Blattmetallen und Metallen in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ und den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgelisteten Seite 8B-7768/2008 Waren, namentlich dem „Packungsmaterial“ (Klasse 17). Als „Blattme- talle“ werden etwa sehr dünn ausgewalzte und geschlagene Metall- follien bezeichnet, die weder mit „Packungsmaterial“ substituierbar sind, noch die gleiche Herstellungsstätte oder den gleichen Vertriebs- kanal aufweisen. Keine Gleichartigkeit besteht schliesslich auch zwischen den Waren der angefochtenen Marke sowie der Dienstleistung „Bearbeitung von Materialien“ (Klasse 40). Unter letzterer Bezeichnung werden insbe- sondere folgende Dienstleistungen subsumiert: (i) Dienstleistungen in Bezug auf die Umwandlung eines Gegenstandes oder Stoffes sowie jedes Verfahren, das eine Änderung seiner Grundeigenschaften zur Folge hat (z.B. das Färben eines Kleidungsstückes), (ii) Dienst- leistungen in Bezug auf die Materialbearbeitung bei der Herstellung ei- nes Stoffes oder Gegenstandes, ausgenommen Bauwerke; z.B. Dienstleistungen in Bezug auf das Zuschneiden, Zurichten, Polieren durch Abschleifen oder Überziehen mit Metall (D EUTSCHES PATENT - UND M ARKENAMT [HRSG .], a.a.O.). Auch wenn die im Warenverzeichnis der Be- schwerdegegnerin aufgeführten „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel“ (Klasse 2) Gegenstand einer Än- derung einer Grundeigenschaft eines Stoffes sein können, ist doch der Zweck, die Natur und der Endverbraucher solcher Waren ein anderer als derjenige der Dienstleistung der Klasse 40. Zwischen „Bearbeitung von Materialien“ (Klasse 40) und „Farben, Firnissen, Lacken, Rost- schutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitten, Naturharzen im Rohzu- stand und Blattmetallen sowie Metallen in Pulverform“ besteht daher keine Gleichartigkeit. 7. Da für „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel“ eine entfernte Gleichartigkeit zu den Waren und Dienstleis- tungen der Widerspruchsmarke bejaht wird, ist im Folgenden eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zu prüfen und festzustellen, ob zwi- schen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Ver- wechslungsgefahr besteht. Die Widerspruchsmarke URSA (fig.) ist ei- ne kombinierte Wort-/Bildmarke, wobei dem Wortbestandteil prägender Charakter zukommt. Der Zeichenbestandteil „URSA“ bezeichnet etwa in den lateinischen Wendungen „Ursa Maior“ und „Ursa Minor“ das Sternbild des grossen bzw. kleinen Bären (D ER BROCKHAUS , a.a.O.). Die mit URSA verwandten Begriffe „orsa“ (ital. Bärin) sowie „ourse“ (frz. Bärin), beide vom lateinischen Begriff „ursus“ (Bär) abgeleitet, rufen Seite 9B-7768/2008 daher möglicherweise bei einem Teil der massgeblichen Abnehmer ei- ne Assoziation mit einer Bärin hervor. In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 17, 19 und 40 ist diese Assoziation aussergewöhn- lich und ebenso unterscheidungskräftig, wie wenn die Marke als blos- ses Kennzeichen ohne Sinngehalt verstanden wird. Es ist daher von einer starken Marke auszugehen. Die angefochtene Marke URSA PAINT übernimmt diesen kennzeichnungsstarken Zeichenbestandteil der Widerspruchsmarke unverändert und ergänzt ihn lediglich mit dem kennzeichnungsschwachen Zusatz „PAINT“, der in Bezug auf die be- anspruchten Waren der Klasse 2 von beschreibender Natur ist und den Gesamteindruck nicht massgebend zu prägen vermag. Aus diesem Grund ist eine Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen URSA PAINT mit dem älteren Zeichen URSA (fig.) selbst in Anbetracht der bloss entfernten Gleichartigkeit zu bejahen. Folglich liegt in Bezug auf die Waren „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel“ (Klasse 2) der angefochtenen Marke URSA PAINT eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke URSA (fig.) vor. Der angefochtenen Marke ist daher der Schutz für diese Waren zu ver- weigern. 8. Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen. In Bezug auf die Wa- ren „Naturharze im Rohzustand sowie Blattmetalle und Metalle in Pul- verform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ (Klasse 2) ist der angefochtenen Marke URSA PAINT der Schutz zu gewähren und die Beschwerde abzuweisen, während für die Waren „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel“ (Klasse 2) der Schutz zu verweigern und die Beschwerde diesbezüglich gutzu- heissen ist. 9. Die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Wider- spruchsgebühr von Fr. 800.-) sind bei diesem Ausgang des Verfahrens im Umfang von Fr. 600.- der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 34 MSchG, Art. 54 VwVG). 10. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- Seite 10B-7768/2008 desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Widerspruchsbe- schwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Be- stand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Ein- zelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache deshalb nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER , Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505, LEONZ MEYER , Der Streitwert in Prozessen um Imma - terialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Ro- land von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- recht, Basel 1998, S. 29 f.). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 1'000.-, die Beschwerdegeg- nerin dagegen einen Anteil von Fr. 3'000.- zu tragen hat. 11. Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote der obsiegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegen- partei aufzuerlegen (Art. 64 VwVG). In Würdigung des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerde- führerin rechtfertigt und in Anbetracht, dass der Beschwerdeführerin lediglich die notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ersetzt werden können, erscheint eine ermässigte Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) für das erstinstanzliche sowie das Beschwerde- verfahren als angemessen. 12. Gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und entgegen von Art. 11b Abs. 1 VwVG kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet hat, kann eine sie betreffende Verfügung durch Veröffentlichung in ei- nem amt lichen Blatt eröffnet werden (Art. 36 VwVG). In Bezug auf die Beschwerdegegnerin wird das Urteil daher androhungsgemäss im Bundesblatt eröffnet. Seite 11B-7768/2008 13. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. Oktober 2008 wird aufgehoben, und der Wider- spruch wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Internationalen Marke Nr. 928'286 in der Schweiz lediglich Schutz für „Naturharze im Rohzustand sowie Blattmetalle und Metalle in Pul- verform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ (Klasse 2) zu gewähren. 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 4'000.- werden im Umfang von Fr. 1'000.- der Beschwerdeführerin und mit dem Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.- verrechnet und im Umfang von Fr. 3'000 der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Restbetrag von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Versand des vorliegenden Urteils überwies- en. 3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens in der Höhe von Fr. 600.- sowie eine reduzierte Parteientschädigung für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren von insgesamt Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen. 4. Das Schreiben der Vorinstanz vom 2. Februar 2009 wird der Be- schwerdeführerin zur Kenntnis zugestellt. Seite 12B-7768/2008 5. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage gemäss Ziffer 4, Rückerstattungsformular) - die Beschwerdegegnerin (Veröffentlichung im Bundesblatt) - die Vorinstanz (Ref. Widerspruch Nr. 9271; Gerichtsurkunde) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Katja Stöckli Versand: 26. März 2009 Seite 13