B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-5658/2011 U r t e i l v o m 9 . M a i 2 0 1 2 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre, Gerichtsschreiber Beat Lenel. Parteien FRANKONIA Handels GmbH & Co. KG, Schiesshausstrasse 10, DE-97228 Rottendorf, vertreten durch Dr. iur. Béatrice Pfister, Fürsprecherin, Thunstrasse 84, Postfach 256, 3074 Muri b. Bern, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Verfügung vom 21. September 2011 betreffend die internati- onale Registrierung IR 1'012'409 FRANKONIA (fig.). B-5658/2011 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Eintragung der internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 1'012'409 "FRAN- KONIA (fig.)" d er Beschwerdeführerin mit Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz wurde von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 1. Oktober 2009 an die Vorinstanz notifiziert. Die hinterlegte Marke sieht wie folgt aus: und ist für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen: Vente au détail d'articles d'habillement en tous genres, y compris articles chaussants et articles de chapellerie, produits en cuir et imitations de cuir, sacs, articles de bijouterie, armes en tous genres, meubles, jumelles, lampes de poche, munitions, articles de soins, articles en porcelaine, articles en ve r- re, articles de décoration, horloges, textiles d'intérieur, articles ménagers, a r- ticles de camping, chaises hautes pour la chasse, produits alimentaires pour animaux, accessoires pour la garde d'animaux, livres, vidéos, DVD. B. Am 15. September 2010 erliess die Vorinstanz eine provisorische vollum- fängliche Schutzverweigerung für die Schweiz , da die Marke dem Ge- meingut im Sinne von Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums [PVÜ, SR 0.232.04]) angehöre. Das Zeichen hebe sich nicht genügend von der englischen Gebietsbezeichnung "F ranconia" für die Region Franken ab. Die Modifikationen seien unwesentlich und ungenügend. Die Verkehr s- kreise würden die Bezeichnung als geografischen Herkunftshinweis ve r- stehen. Sie gehöre deshalb zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). C. Mit Schreiben vom 10. März 2011 an die Vorinstanz teilte die Beschwe r- deführerin mit, dass sie das Wort "Frankonia" als Fantasiezeichen verste- he. Von den englischen und französischen Bezeichnungen für Franken hebe es sich durch eine andere Schreibweise ab. Das Wort werde nicht mit der Region Franken assoziiert. Von einer deutschen Markeninhaberin werde nicht erwartet, dass sie mit einer fremdländischen Bezeichnung auf ihre Region hinweise. Das Zeichen werde wo hl eher als Hinweis auf die B-5658/2011 Seite 3 Landeswährung der Schweiz oder mit dem Sinn "frei und offen" verstan- den. D. Mit Schreiben vom 10. Mai 2011 antwortete die Vorinstanz, dass sie an ihrer Schutzverweigerung festhalte. Das Zeichen " FRANKONIA (fig.)" sei phonetisch und visuell sehr ähnlich zu "Franconia", der latinis ierten Form der Region Franken, wie auch zu deren italienischen und französischen Bezeichnung. Die Textmodifikation verhelfe dem Zeichen nicht zur no t- wendigen Unterscheidungskraft. Franken sei eine in der Schweiz bekann- te geografische Region. Die Schutzverweigerung beziehe sich auf alle beanspruchten Dienstleistungen. E. Die Beschwerde führerin antwortete mit Schreiben vom 30. Juni 2011, dass sie nicht nur ihren Sitz in Deutschland habe, sondern alle Dienstleis- tungen von Deutschland aus erbringe. Aus diesem Grund sei sie damit einverstanden, das beantragte Dienstleistungsverzeichnis mit dem Zusatz "soweit in Deutschland erbracht" zu versehen, um eine weitere Auseinan- dersetzung, ob das Zeichen als geografischer Begriff verstanden werde, zu vermeiden. F. Mit Verfügung vom 21. September 2010 (recte: 21. September 2011) ver- fügte die Vorinstanz die Schutzverweigerung für das Zeichen "Frankonia (fig.)" für alle beantragten Dienstleistungen definitiv. Das Zeichen sei Ge- meingut und deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn keine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werde. "Frankonia" sei phonetisch und visuell ähnlich zu "franconia", der latinisierten Form von Franken, welches eine in der Schweiz bekannte deutsche Region bezeichne. Das Zeichen werde von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftsb e- zeichnung aufgefasst und lasse die Abnehmer denken, dass die Produkte oder Dienstleistungen aus dem bezeichneten Ort stammten. Die Verwe n- dung von geografischen Namen sei jed och nur zulässig, wenn sie nicht als Herkunftshinweis verstanden werden könn ten. Die Region Franken sei dafür zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Da aber kein Zusatz bestehe, der die Tätigkeit des Unternehmens beschreib e, sei auch der Ausnahmetatbestand nicht erfüllt. Es sei auch keine andere, dominiere n- de Bedeutung ersichtlich, insbesondere keine Assoziation mit dem Schweizerfranken oder mit dem Lifestyle. Es fehle dem Zeichen die kon- krete Unterscheidungskraft, weil es nur geringfügige Unterscheidunge n B-5658/2011 Seite 4 zur beschreibenden Angabe enthalte. Mit der vorgeschlagenen Ei n- schränkung auf Dienstleistungen aus Deutschland w ürde der beschre i- bende Charakter des Zeichens nicht beseitigt, während eine Irreführungs- gefahr ohnehin nicht bestehe. G. Am 11. Oktober 2011 er hob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, mit dem Antrag, die Schutzverweigerungs - Verfügung der Vorinstanz vom 21. September 2011 sei aufzuheben und der Marke IR 1012409 unter Einschränkung des Dienstleistungsverzeic h- nisses durch den Zusatz "soweit in Deutschland erbracht" den Schutz in der Schweiz zu gewähren. H. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. I. Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden E r- wägungen einzugehen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) b e- urteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), insbesondere solche der Anstalten und Betriebe des Bundes (A rt. 33 Bst. e VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Vori n- stanz ist eine Bundesanstalt im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG und ihre Eintragungsverfügungen in Mar kensachen sind Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG. Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss (Art. 63 Abs. 4 VwVG) rechtzeitig ge- leistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutr e- ten. B-5658/2011 Seite 5 2. 2.1. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Zwischen der Schweiz und Deutschland gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP , SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Eine allfäl lige Verweigerung der Schutzau s- dehnung auf die Schweiz hat die Vorinstanz innert achtzehn Monaten nach der internationalen Registrierung der Marke zu erklären . Dabei reicht es aus, wenn innerhalb der Frist eine provisorische Schutzverwe i- gerung erfolgt, in der sämtliche Gründe für die Schutzverweigerung mi t- geteilt werden (Art. 5 Abs. 2 MM P; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-7416/2006 vom 8. Januar 2008 E. 3.3, 3.7 Pralinenverpackung). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten. 2.2. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international re- gistrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register ve r- weigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprac h- gebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im schweizerischen Markenschutzgesetz vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der Verkehrsdurchsetzung vom Marken- schutz ausschliesst (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Markenrecht , Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett- bewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 277 ff. [zit. Marbach, Markenrecht]; LUCAS DAVID in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marke n- schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2 . Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 5). 2.3. Mit der "Notification de refus provisoire total" der Vorinstan z vom 15. September 2010 wurde ausschliesslich der Gemeingutcharakter der fraglichen Marke gerügt. Mit der Verfügung vom 21. September 2011 hat die Vorinstanz u.A. zu Recht festgehalten, dass für die Marke FRANK O-B-5658/2011 Seite 6 NIA (fig.) keine Irreführungsgefahr bestehe. Vorliegend ist deshalb ledig- lich der Gemeingutcharakter zu prüfen. 3. 3.1. Ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs - und Un- terscheidungskraft zum Ge meingut gehört, bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsbezeic h- nungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie be i- spielsweise die Be schaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand ve r- standen werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 S. 368 E. 2.5.5 akustische Marke; BGE 131 III 495 S. 503 E. 5 Felsenkeller; BGE 129 III 514 S. 524 E. 4.1 Lego; BGE 128 III 454 S. 457 E. 2.1 Yukon). 3.2. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Verbraucher massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgebl i- chen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. MARBACH, Verkehrkreise]; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 41). 3.3. Ist ein im Gemeingut stehender Begriff mehrdeutig, muss g eprüft werden, welche der Bedeutungen für den massgeblichen Abnehmer der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund steht (En t- scheid des Bundesverwaltungsgerichts B -3511/2007 vom 30. September 2008 E. 5.2 AgieCharmilles). Ideenassoziationen oder Anspielungen, die nur eine entfernte Verbindung mit den betreffenden Produkten oder Dienstleistungen haben, sind nicht ausreichend, um diese Bezeichnu n- gen dem Gemeingut zuzuordnen. Die Beziehung mit dem Produkt oder der Dienstleistung muss so beschaffe n sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar ist. Dabei ist es ausreichend, dass das Zeichen in einer einzigen Sprac h- region der Schweiz beschreibend wirkt. Ausdrücke der englischen Spr a- che können mit einb ezogen werden, wenn sie für einen nicht unerhebl i- chen Teil der Schweiz verständlich sind (BGE 129 III 225 S. 228 E. 5.1 Masterpiece). B-5658/2011 Seite 7 3.4. Bei Wortabwandlungen geht der Gemeingutcharakter in der Regel nicht verloren, wenn entweder das Schriftbild verändert ode r unbede u- tende Änderungen, Weglassungen oder Hinzufügungen vorgenommen werden, so dass das im Gemeingut stehende Wort in einer der Lande s- sprachen erkennbar bleibt und nicht durch erinnerbare wesentliche E r- gänzungen individualisiert ist. Bei Abwandlungen be schreibender Anga- ben ist deshalb zu prüfen, ob diese in der erkennbaren Abwandlung de r- art beschreibend bleiben, dass sie vom Markenschutz auszunehmen sind (DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 35; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 95). 3.5. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnun g kann durch eine b e- sondere grafische Gestaltung kennzeichnende Kraft verliehen werden. Dann ist allerdings nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung g e- schützt, sondern nur die originelle, typische Ausgestaltung. Andererseits ist die Marke als Ganzes nic htig, wenn ihr Hauptbestandteil zum G e- meingut gehört und die übrigen, kennzeichnenden Merkmale blosses Bei- werk darstellen ( DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 8, 37). Auch speziell gestaltete geografische Angaben sind hinsichtlich der ungewöhnlichen Form schutz- fähig (ANDREA E. FLURY, Grundprobleme des Rechts der geographischen Herkunftsbezeichnungen, Bern 2003, S. 14). 3.6. Grenzfälle im Bereich der Zeichen des Gemeingutes sind einzutr a- gen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.2 Swatch Uhrband; BGE 129 III 225 S. 229 E. 5.3 Masterpiece; BGE 103 Ib 268 S. 275 E. 3b Red & White ). Diese Praxis gilt nicht bei irreführenden oder gegen geltendes Recht, die öffent- liche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Zeichen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 – bti- cino [fig.]). 3.7. Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die ge o- graphische Herku nft von Waren oder Dienstleistungen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Sie werden im internationalen Verhältnis nicht nur durch das MSchG, sondern auch durch Art. 22 des Abkommens über handelsbez o- gene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR 0.632.20 Anhang 1C) geschützt. Damit werden die Schweizer Behörden verpflic h- tet, Marken mit irreführenden Herkunftsangaben den Schutz zu verwe i- gern. Inhaltlich stimmen die Bestimmu ngen von Art. 47 MSchG und Art. 22 TRIPS jedoch weitgehend überein (Entscheid des Bundesve rwal- tungsgerichts B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 3.1 Brora). B-5658/2011 Seite 8 3.8. Als direkte Herkunftsangaben gelten alle Bezeichnungen, welche unmittelbar das Herkunftsgebiet der Waren oder Dienstleistung en um- schreiben. Diese Bezeichnungen werden in der Regel nicht als betriebli- che, sondern als geografische Herkunftshinweise wahrgenommen und bilden darum Gemeingut. Gleichzeitig sind sie freihaltebedürftig , denn je- dem Produzenten soll es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen (auch in seinen Ken nzeichen) hinzuweisen ohne dabei durch Marken von Konkurrenten behindert zu werden. Eine Aus- nahme kann lediglich im Einzelfall für Garantie- und Kollektivmarken gel- ten, die zum Zweck haben, die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 380, 388 f. ; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 65 ff. ). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die nicht den Namen der Ortschaft oder der Region selbst, so n- dern ein indirektes, lokales Symbol be zeichnen. Sie sind unter Vorbehalt der Irreführung eintragungsfähig (BGE 72 I 238 S. 241 5th Avenue; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 69). 3.9. Nicht als Herkunftsangaben gelten geographische Namen und Ze i- chen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herk unft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Dies hängt von den Umständen des Ein- zelfalls ab. Zu berücksichtigen sind die Bekanntheit der geografischen Bezeichnungen, das Vorliegen von Beziehungen zwischen der Herkunft und den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen und allfällige weitere Umstände, welche die Wahrscheinlichkeit der Bezugnahme erh ö- hen oder verringern (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 73; vgl. BGE 79 II 98 S. 101 Solis). Das Bundesgericht hat diese Rechtsprechung präzisiert und in seinem Entscheid BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Fallgruppen gebildet, in denen geografische Angaben in Marken nicht als geografische Herkunftsangaben verstanden werden: 1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden. 2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz be- kanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die He r- kunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der Verwendung der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar erkennbarer Symbo l- gehalt beigemessen werden können. 3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der mas s- geblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- B-5658/2011 Seite 9 oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entspr e- chend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt. 4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das d a- mit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona. 5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein ein zelnes Unternehmen durchgesetzt haben. 6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird. Bei Marken, die mit geografischen Bezeichnungen assoziier t werden, be- darf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass dieser Sinngehalt im G e- samteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, tatsächlich als He r- kunftsbezeichnung verstanden wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeutigen Ze i- chen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen B e- zug in den Hintergrund gerückt wird (Entscheid des Bundesverwaltung s- gerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 20 08 E. 4.3 Afri-Cola mit weiteren Hinweisen). So wurde i m Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 Cheshire Cat eine in der Schweiz rel a- tiv unbekannte geografische Bezeichnung als Marke zugelassen , mit der Begründung, es bestehe aufgrund des geringen Bekanntheitsgrad s der englischen Cheshire County keine Gefahr der Irreführung der angespr o- chenen Abnehmerkreise bezüglich der geografischen Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Produkte (Entscheid des Bundesverwaltung s- gerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 Cheshire Cat E. 8.5). Mit die- sem Entscheid wurde die frühere Praxis präzisiert, dass Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung besitzen, nur dann nicht als Herkunftsangaben zu betrachten sind, we nn aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise die nichtgeografische Bedeutung d o- miniert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 Victoria mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsg e- richts B-7413/ 2006 vom 15. Oktobe r 2008 E. 5 Madison; RKGE in sic! 2004 S. 681 E. 3b US40; RKGE in sic! 1998 S. 475 E. 3b Finn Comfort; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., S. 74; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 233; DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 63). 3.10. Bei Herkunftsbezeichnungen kann die im Markenregister eingetra- gene Waren- und Dienstleistungsliste auf Produkte, für welche die erwa r-B-5658/2011 Seite 10 tete geografische Herkunft zutrifft , eingeschränkt werden (BGE 132 III 770 S. 775 E. 3.2 Colorado). 4. 4.1. Bei der hinterlegten Marke "FRANKONIA (fig.)" handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke in Grossbuchstaben einer Schrift mit leichten Ser i- fenansätzen, die keine weitere grafische Gestaltung erkennen lässt. D a- her ist die Marke wie eine Wortmarke zu prüfen. 4.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass das Zeichen "FRANKONIA (fig.)" eine geografische Herkunftsbezeichnung darstelle. Das Wort habe in keiner Sprache eine Bedeutung und sei insofern ein Fantasiezeichen. Die deutsche Region Franken sei für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Biertradition, Lebkuchen und ihre malerischen Dörfer bekannt. Die Marke "FRANKONIA (fig.)" beanspruche jedoch Dienstleistungen des Detailhan- dels. Die Herkun ftsfunktion habe bei Dienstleistungen im Gegensatz zu Waren eine völlig untergeordnete Bedeutung. Eine gedankliche Verbi n- dung zwischen der Marke und der Region Franken könne nicht herg e- stellt wer den, umso weniger als der Wortlaut nicht der deutschen B e- zeichnung entspreche. Für Schweizer würde es wesentlich näher liegen, die Marke mit der Landeswährung oder dem Begriff "frank" zu verbinden. Es bestehe keine Irreführungsgefahr, weil sämtliche Dienstleistungen ta t- sächlich aus Deutschland erbracht würden. Der B egriff sei für den Wir t- schaftsverkehr weder wesentlich noch unentbehrlich. 4.3. Die Vorinstanz hält fest, dass der Begriff Frankonia der latinisierten Bezeichnung "Franconia" für die Landschaft Franken, sowie deren italie- nischen und englische n Bezeichnung "Fran conia" und deren französi- schen Bezeichnung "Franconie" sehr ähnlich sei. Franken sei in der Schweiz als geografische Region bekannt. Der phonetische und visuelle Einfluss der Verwendung eines "k" anstatt eines "c" in der Bezeichnung sei im Gesamteindruck vernachlässigbar. Eine Irreführungsgefahr könne zwar in der Regel nur bei Überwiegen eines nichtgeografischen Sinng e- halts ausgeschlossen werden, jedoch werde in casu keine festgestellt. 5. Die Beschwerdeführerin macht die Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 geltend, nämlich den Detailhandel mit Kleidern, Jagd - und Outdoorar- tikeln. Gemäss ständiger Praxis der RKGE und des Bundesverwaltung s- gerichts bestehen die massgeblichen Verkehrskreise für die Dienstlei s-B-5658/2011 Seite 11 tung "Detailhandel" aus den Grossisten und Produzenten von Waren, die in ihrem Auftrag von den Detailhändlern verkauft werden (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 Af- ter hours und B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 5 Aus der Region . Für die Region.). 6. 6.1. Dem Begriff "Frankonia" als Latinisierung des Wortes "Franken" oder "Frank" können zahlreiche verschiedene - geografische und nichtgeogra- fische - Bedeutungen zukommen. 6.2. Das Volk der Franken entstand durch den Zusammenschluss mehre- rer germanischer Kleinstämme und wurde erstmals um das Jahr 250 u r- kundlich erwähnt. Unter König Chlodwig I. schufen die Franken das Frän- kische Reich, aus dem das ostfränkische (später Heiliges Römisches Reich) und das westfränkische Reich (späteres Frankreich) hervorgingen. Heute bezeichnen sich zumeist nur noch die Bewohner der Region Fra n- ken im Norden des deutschen Bundeslands Bayern als Franken (http://de.wikipedia.org/wiki/Franken_(Volk), besucht am 12. März 2012). 6.3. Die deutsche Region Franken umfasst die bayrischen Regierungsbe- zirke Unterfranken, Oberfranken und Mittelfranken, die Gemeinde Py r- baum, weite Teile des Landkreises Eichstätt, die Landkreise Südthüri n- B-5658/2011 Seite 12 gens, Teile des Landkreises Fulda und die Regionen Tauberfranken sowie Hohenlohe-Franken in Baden -Württemberg (http://de.w ikipedia.org/wiki/ Franken_(Region), besucht am 8. März 2012). Die Karte der bayrischen Region Franken sieht wie folgt aus: 6.4. In den USA existieren ein Skiort in New Hampshire (http://www.franconianh.org, besucht am 4. April 2012) und eine Township bei Telford, Pennsylvania, mit dem Namen "Franconia" (http://www.franconiatownship.org/, besucht am 4. April 2012), sowie eine gleichnamige Township bei Shafer in Minnesota (http://www.franconiamn.us, besucht am 4. April 2012). Franconia wird in diesem Zusammenhang als "land of the Franks" verstanden, d.h. als Nie- derlassung von fränkischen Deutschen. Ein Konnex zur Region "Franken" in Deutschland besteht nur über die ähnliche etymologische Herkunft (http://www.franconiatownship.org/history.html, besucht am 4. April 2012). Der Begriff Franconia wird auch für die weibliche Symbolgestalt und pe r- sonifizierte Allegorie Frankens benutzt (http://de.wikipedia.org/wiki/Fran - conia, besucht 8. März 2012). In Deutschland bestehen Studentenvere i- nigungen, Vereine und Firmen, die den Begriff "Frankonia" in ihrer B e- zeichnung führen. Der Sinngehalt der Bezeichnung ist hier wohl eher als "frank und frei" bzw. "freisinnig" zu verstehen. Aus der Vielzahl der Suc h- resultate sind nur einige beispielshaft zu nennen, wie z.B. ATV Frankonia Nürnberg E.V. (http://www.atv -frankonia.de, besucht am 8. März 2012), Katholische Deutsche Studentenverbindung Frankonia -Czernowitz (http://www.frankonia-czernowitz.de, besucht am 8. März 2012), Lan d- B-5658/2011 Seite 13 mannschaft Frankonia zu Triesdorf (http://www.franko nia-triesdorf.de/, besucht am 8. März 2012). Diese geografischen und allegorischen B e- zeichnungen sind in der Schweiz in allen Sprachregionen praktisch unb e- kannt. 6.5. Das Wort "frank" im Sinne von frei, offen und aufrichtig oder etwas "frank und frei" aussprech en leitet sich ebenfalls vom lateinischen Wort francus, "fränkisch" ab ( RENATE WAHRIG-BURFEIND, Wahrig deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München, 2011, Stichwort "frank"). Das Adjektiv "frank" ist demzufolge mit dem Begriff Freiheit assoziiert. 6.6. Auch wenn si ch viele Begriffe, die das Wort "Franken" enthalten, etymologisch auf die Bezeichnung für das Volk der Franken zurückführen lassen, haben sich ihre heutigen Bedeutungen doch derart gewandelt, dass dieser Zusammenhang nicht mehr wahrgenommen wird. Die Begri f- fe "Franconia" oder "Frankonia" als solche sind dem massgeblichen, deutschschweizerischen Fachpublikum des Detailhandels (E. 5) kaum geläufig und stehen, soweit sie für diese überhaupt einen mutmasslichen Sinn erkennen lassen, in deren Wahrnehmung nicht nur für die latinisie r- ten, englischen oder italienischen Begriffe für die Landschaft Franken, sondern ebenso für andere geografische Begriffe des ehemaligen fränk i- schen Reichs, für die weibliche Allegorie Frankens, die Volkszugehöri g- keit zum germanischen St amm der Franken, für eine freiheitliche Gesi n- nung wie der des Volkes der Franken, für den Familienname "Frank" oder "Franken" und für die W ährung "Franken" oder "Francs". Anders mag es für die französischen und italienischsprachigen Verkehrskreise ersche i- nen, die die Bezeichnung "Franconie" oder "Franconia" kennen. Mit B e- zug auf diese Sprachregionen ist näher zu prüfen, ob diese Bezeichnung bekannt ist und in der vorliegend zu prüfenden, abgewandelten Schrei b- weise noch mit geografischem Sinn verstanden wird. 6.7. Im Wörterbuch "Zingarelli" erscheint der Begriff "Franconia" für Fra n- ken nicht. Aufgeführt wird "francone" für fränkisch, das als "della Franc o- nia" beschrieben wird (lo Zingarelli, Vocabulario della lingua italiana, Tor i- no, 2004, Stichwort "Franconia"). Im Paravia Langenscheidts Handwö r- terbuch Italienisch erscheint Franconia als Unterbegriff von Francone (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Teil I, Italienisch -Deutsch, 4. Aufl., Turin 2004, Stichwort "Franconia"). Im Wörterbuch der Rechts - und Wirtschaftssprache erscheint das Wort nicht ( GIUSEPPE CONTE/HANS BOSS, Dizionario giuridico ed economico, 5. Aufl., München/Basel/Milano 2001, Stichwort "Francone"). Im Dizionario Francese -Italiano il Boch e r-B-5658/2011 Seite 14 scheint der Begriff "Francone" ebenfalls nicht ( RAOUL BOCH, Dizionario Francese-Italiano ilBoch, 5. Aufl., Bologna 2007, Stichwort "Francone"). 6.8. Im "Le Petit Robert des Noms Propres " erscheint der Begriff "Fra n- conie" als "Anc. État d'Allemagne qui s'étendait sur les rives du Rhin " (Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert des Noms Propres, Paris 2011, Stich- wort "Franconie"). Anders im Langenscheidt Handwörterbuch Franz ö- sisch, wo dem Begriff "Franconie" nur eine Zeile gewidmet wird (Lange n- scheidt Handwörterbuch Französisch, Teil 1 Französisch -Deutsch, Be r- lin/München 2006, Stichwort "Franconie"). Im Petit Larousse Illustré 2012 wird "Franconie" wie folgt beschrieben: "en all. Franken, région d'Allema- gne, dont la plus grande partie appartient auj. à la Bavière" (Le Petit La- rousse Illustré, Paris 2011, Stichwort "F ranconie"). Auf jeden Fall scheint der Begriff "Franconia" bzw. "Franconie" im Italienischen wie im Französi- schen keine herausragende aktuelle, insbesondere auch keine selbstä n- dige Bedeutung mehr zu haben. 6.9. Auf http://www.swissdox.ch kann nach Wörtern, die in der schweize- rischen Presse verwendet werden, gesucht werden. Im Zeitraum vom 4. April 2010 bis zum 3. April 2012 erschien das Wort "Franconie" einmal in einem geografischen, zweimal in einem historischen und einmal in ei- nem kulinarischen Zusammenhang. Das Wort "Franconia" erschien im gleichen Zeitraum einmal in einem geografischen, einmal in einem kulina- rischen Zusammenhang und achtzehnmal im Zusammenhang mit Sk i- rennen in Franconia, NH, USA. Das Wort "Frankonia" erschien zwanzig- mal im Zusammenhang mit Firmen und Vereinen dieses Namens. Bei der Google-Suche erscheint "franconia" als "alta franconia", also Hochfra n- ken, Baviera - Franconia (Franken in Bayern), im historischen Kontext oder als Enseigne für Waren und Dienstleistungen ausserhalb der Region Frankens. 6.10. Produkte, die tatsächlich aus der Region Franken stammen, werden in der Regel mit einer deutschen Herkunftsbezeichnung versehen, als beispielsweise "fränkische Bratwürste" oder "fränkischer Schinken" ange- priesen. "Prosciutto di Franconia" oder " salsiccia di Franconia" bzw. tes- sinerisch "bratwurst di Franconia" sind keine geläufigen Begriffe. 6.11. Die Region Franken zählt nicht zu den bekannten Reisezielen fra n- zösisch und italienisch sprechende r Schweizer Touristen, die auch eher von einer "voyage en Bavière" bzw. "viaggio in Baviera" sprechen würden (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B -734/2008 E. 8.5 Ches-B-5658/2011 Seite 15 hire Cat). Wie bei der Grafschaft Cheshire gibt es keine Destination oder Ortschaft, sondern nur eine Regional bezeichnung für den nördlich en Teil von Bayern (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B -734/2008 E. 3.2 Cheshire Cat). 6.12. Die massgeblichen Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall nicht die breite Bevölkerung, sondern die Grossisten und Hersteller von Waren, die im Detailhandel verkauft werden (siehe E. 4.5). Von diesen kann eine erhöhte Aufmerksamkeit und mehr Fachwissen erwartet werden, was kleine Unterschiede in der Firma oder in der Marke angeht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B -6307/2010 vo m 7. Februar 2011 E. 6.4 VERY IMPORTANT PHARMACY und B -3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 SWING/SWING RELAXX; BGE 122 III 382 S. 385 E. 2a Kamil- losan). Nachdem oben festgestellt wurde, dass sowohl die Region Fra n- ken in Deutschland wie auch die Ortschaften "Franconia" in den USA we- nig bekannt sind , ist deshalb nicht zu vermuten, dass Grossisten und Produzenten der französisch und italienisch sprechenden Schweiz den grammatikalischen Unterschied zwischen der Schreibweise mit "c" und mit "k" nicht wahrnehmen und das Zeichen "FRANKONIA (fig.)", sollte ih- nen der geografische Begriff "Franconie" oder "Franconia" geläufig sein, damit assoziieren. 6.13. Das Zeichen "FRANKONIA (fig.)" wird somit von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe verstanden und ist unter- scheidungskräftig. 7. 7.1. Wird die Unterscheidungskraft des Zeichens "FRANKONIA (fig.)" be- jaht, ist ergänzend zu prüfen, ob dennoch ein besonderes Freihaltebe- dürfnis zugunsten deutscher Unternehmen be steht, insbesondere falls das Zeichen , im Unterschied zur Schweiz, in Deutschland als geograf i- scher Namen aufgefasst werden sollte . Allerdings ist in der Regel kein Freihaltebedürfnis in der Schweiz anzunehmen , wenn ein Zeichen , das einen geographischen Begriff enthält, aufgrund einer Markeneintragung im Heimatstaat dieses Begriffs einem einzigen Anbieter zusteht (BGE 117 II 327 S. 332 E. 2b Montparnasse; Urteile des Bundesverwaltungsg e- richts B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 Gerresheimer mit weiteren Hinweisen; B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 Park Avenue mit weiteren Hinweisen). B-5658/2011 Seite 16 7.2. Vorliegend wurde d as fragliche Zeichen bereits als deutsche Marke DE 302008012287 FRANKONIA (fig.) und als europäische Marke EU 1012409 FRANKONIA (fig.) registriert. Dabei muss die Frage eines abso- luten Eintragungshindernisses aufgrund einer geografischen Herkunfts- angabe geprüft und die Eintragung gegebenenfalls abgelehnt werden (Art. 7 Abs. 1 Bst. c der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke). Eine Freihaltebedür f- tigkeit für das Gebiet der Schweiz ist demzufolge zu verneinen. 7.3. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuwei- sen, die internationale Registrierung IR 1'012'409 FRANKONIA (fig.) in der Schweiz als Marke zum Schutz zuzulassen. Da dem Zeichen keine relevante geografische Bedeutung zukommt, erübrigt sich die Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Herkunft von Dienstleistungen (Art. 49 MSchG) erfüllt sind und ob den beanspruchten Dienstleistungen, ein Ko r- rektiv im Sinne von E. 3.10 angefügt werden muss. 8. 8.1. Bei diesem Ausgang des Verfahre ns sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. 8.2. Überdies ist der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteien t- schädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpa rtei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen In stituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vo r- instanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erh e- bung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kos- tennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über B-5658/2011 Seite 17 die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 8.3. Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt. Die eingereichte Rechtsschrift war eher knapp abgefasst. Da kein zweiter Schriftenwechsel statt fand, ist die Parteientschädigung auf CHF 800. festzulegen. 8.4. Der Mehrwertsteuer (MWSt) unterliegen die im Inland durch steue r- pflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empf ängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Rotten- dorf, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWSt - pflichtig, weshalb diese exklusive MWSt zu verstehen ist. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 21. September 2011 aufgehoben und diese angewiesen, der internationa- len Markenregistrierung 1'012'409 FRANKONIA (fig.) für die beanspruch- ten Dienstleistungen der Klasse 35 vollumfänglich Schutz zu gewähren. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvo r- schuss von CHF 2'500. wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet. 3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschä- digung von CHF 800. (exkl. MWSt) zugesprochen. B-5658/2011 Seite 18 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular) – die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf4 mrs/IR 1012409; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz - und P olizeidepartement ( Gerichtsurkun- de) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: David Aschmann Beat Lenel B-5658/2011 Seite 19 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14 , Beschwerde in Zivilsachen geführt we r- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren B e- gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrif t zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 10. Mai 2012