B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-4762/2011 U r t e i l v o m 2 8 . N o v e m b e r 2 0 1 2 Besetzung Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Francesco Brentani; Gerichtsschreiberin Sabine Büttler. Parteien myphotobook GmbH, 59/61 Erkelenzdamm, D-10999 Berlin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Day, Isler & Pedrazzini AG, Gotthardstrasse 53, Postfach 1808, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Verfügung vom 24. Juni 2011 betreffend dem Markenein- tragungsgesuch CH-Nr. 57993/2009 MYPHOTOBOOK. B-4762/2011 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 21. Juli 2009 stellte die myphotobook GmbH (nachfolgend: B e- schwerdeführerin) nach Löschung ihrer internationale n Registrierung IR 868304 "MYPHOTOBOOK" (mit Schutzausdehnung auf die Schweiz) am 28. April 2009 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) fristgerecht ein Umwandlungsgesuch gemäss Art. 46a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Dadurch wurde die Wortmarke "MYPHOTOBOOK" als schweize- risches Markeneintragungsgesuch mit der Nummer 57993/2009 für die folgende Dienstleistung hinterlegt: Klasse 40: Buchbinderarbeiten. B. Mit Schreiben vom 4. November 2009 beanstandete die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch. Sie erachtete das Zeichen im Zusamme n- hang mit der beanspruchten Dienstleistung aufgrund seines direkt b e- schreibenden Sinngehalts als Gemeingut und wies es damit als nicht ein- tragungsfähig zurück. C. In ihrer Stellungnahme vom 20. Januar 2010 verwies die Beschwerdefüh- rerin auf die Eintragungen ihrer Wortmarke in Irland, dem Vereinigten Kö- nigreich und Schweden , und vertrat die Auffassung, dass die Englisch- kenntnisse des schweizerischen Abnehmers kaum besser als jene angel- sächsischer Abnehmer seien, weshalb eine Schutzverweigerung ang e- sichts der Schutzzulassungen in angelsächsischen Ländern nicht nac h- vollziehbar sei. Zudem verwies sie auf die schweizerische Marke Nr. 552'147 MYPHOTOBOOK, welche u.a. für Buchbindeartikel in Klasse 16 eingetragen wurde. Angesichts der jüngeren Registrierung einer iden- tischen Wortmarke für die aus der nunmehr beanspruchten Dienstleistung resultierende Ware, erachtete sie die Zurückweisung des vorliegenden Markengesuchs als Ungleichbehandlung . Die Beschwerdeführerin er- suchte infolgedessen um eine erneute Prüfung ihres Markeneintragung s- gesuchs. D. Mit Schreiben vom 12. April 2010 teilte die Vorinstanz der Beschwerd e- führerin mit, dass an der materiellen Zurückweisung festgehal ten werde. Da das Zeichen "MYPHOTOBOOK" von den Abnehmern ohne Geda n-B-4762/2011 Seite 3 kenschritte im Sinne von "mein Fotobuch" bzw. "auf meine Konsume n- tenbedürfnisse zugeschnittenes F otobuch" oder "persönliches Fotobuch" verstanden werde, sei es im Zusammenhang mit den beanspruchten Buchbinderarbeiten beschreibend. Der Abnehmer erkenne zweifellos, dass die damit gekennzeichneten Dienstleistungen die Erstellung eines solchen auf ihn zugeschnittenen Fotobuches bezwecken. Da kein A n- spruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen bestünde, könne aus den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Eintragungen nichts zu ihren Gunsten abgeleitet werden. Auch bezüglich der schweizerischen Voreintragung für Buchbinderartikel könne nichts zu ihren Gunsten abgeleitet werden, da es sich bei diesen Waren gerade nicht um Fotobücher sonder n um Hilfsmittel zwecks Erbringung der Buchbinderdienstleistungen handelt, weshalb die Wortk ombination "MYPHOTOBOOK" die beanspruchten Waren der Klasse 16 höchstens indirekt beschreibe. E. Innert mehrfach erstreckter Frist widersprach die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 12. Oktober 2010 der Einschätzung der Vorinstanz, w o- nach das hinterlegte Zeichen die Dienstleistung "Buchbinderarbeiten" in Klasse 40 direkt beschreibe . Sie hielt hierzu zuerst fest, dass der Au s- druck "photobook" in der englischen Sprache nicht existiere, und als Fa n- tasiebezeichnung daher per se unterscheidungskräftig sei. Als dann ver- wies sie erneut auf die jüngere Marke eines Konkurrenten, CH - Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK", gegen deren Eintragung sie Wider- spruch eingelegt habe. Gerade deren Eintragung zeige, dass die Abne h- mer auch die strittige Marke ebenso wenig analytisch betrachten und dar- in im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 40 keinen direkt beschreibenden Hinweis erkennen würden. Aus diesen Gründen ersuchte die Beschwerdeführerin ausdrücklich um eine Neuprüfung ihres Marke n- eintragungsgesuches und Gewährung eines al lfälligen weiteren Schri f- tenwechsels. F. Mit Schreiben vom 5. Januar 2011 teilte die Vorinstanz der Beschwerd e- führerin mit, dass an der Zurückweisung des Markeneintragungsges u- ches festgehalten werde und setzte ihr letztmals Frist zur Stellungnahme oder zur Zeichenänderung bis zum 17. Januar 2011. G. Innert erstreckter Frist ersuchte die Beschwerdeführerin am 9. Februar B-4762/2011 Seite 4 2011 um Abnahme der laufenden Frist zur letztmaligen Stellungnahme sowie um Sistierung des Eintragungsverfahrens bis zur rechtskräftigen Erledigung des Zivilverfahrens zwischen der Beschwerdeführerin und der Inhaberin der Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK". H. Mangels Antwort erkundigte sich die Beschwerdeführerin mi t Schreiben vom 10. März 2011 bei der Vorinstanz, ob dem Gesuch um Fristabnahme und Sistierung des Eintragungsverfahrens entsprochen werde. Gleichze i- tig teilte sie ihr mit, dass im zivilrechtlichen Verfahren die Hauptverhan d- lung angesetzt worden und damit bereits bald mit einem Entscheid zu rechnen sei. I. Mit Schreiben vom 14. März 2011 teilte die Vorinstanz der B eschwerde- führerin mit, dass ihr , bezugnehmend auf ihren Antrag vom 9. Februar 2011, die Frist zur Stellungnahme auf den 19. Mai 2011 erstreckt werde. J. In der Folge nahm die Beschwerdeführerin zu den vorgebrachten Arg u- menten d er Vorinstanz mit Schreiben vom 16. Mai 2011 letztmals Ste l- lung. Erneut bezog sie sich auf die Voreintragung CH -Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK" und brachte ihr Unverständnis zum Ausdruck, wieso ihr im Gegensatz zu dieser jüngeren Marke der Markenschutz verweigert werde, wo doch beide eine quasi identische Plattform betreibe n würden. Mit Hinweis auf die Folgen einer definitiven Schutzverweigerung bea n- tragte die Beschwerdeführerin eine erneute Prüfung ihres Markeneintr a- gungsgesuches. K. Mit Verfügung vom 24. Juni 20 11 verweigerte die Vorinstanz dem Ma r- kengesuch Nr. 57993/2009 "MYPHOTOBOOK" den Markenschutz gänz- lich mit der Begründung, das Zeichen sei Gemeingut. L. Die Beschwerdeführerin erhob daraufhin mit Eingabe vom 29. August 2011 Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Rechtsbegehren: "1. Es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 24. Juni 2011 aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch 57992/2009 [recte 57993/2009] B-4762/2011 Seite 5 MYPHOTOBOOK zur Eintragung für alle beantrag ten Dienstleistungen zuzulassen. 2. Die Kosten des Verfahrens seien vom Staat zu übernehmen und der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung zuzusprechen." Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, die Vorinstanz sei fälschlicherweise davon ausgegangen, das Zeichen "myphotobook" we r- de als "auf meine Bedürfnisse zugeschnittenes Fotobuch" verstanden und stehe daher für die beanspruchten Buchbinderarbeiten im Gemei n- gut. Tatsächlich handle es sich im Englischen aber beim Begriff "phot o- book" bzw. "fotobook" nicht um einen lexikografisch nachweisbaren Aus- druck, weshalb das Wort auch keine Sachbezeichnung oder Beschaffe n- heitsangabe darstellen könne. Ebenso wenig handle es sich um eine sprachüblich gebildete Wortkombination, denn im Englischen müsst e der Begriff nicht verbunden sondern getrennt geschrieben werden, d.h. "ph o- to book" anstatt "photobook". Die Sprachkenntnisse der schweizerischen Abnehmer seien mit Sicherheit nicht höher als jene in englischsprachigen Ländern, weshalb eine Schutzverweige rung in der Schweiz angesichts der Registrierungen derselben Wortmarke in angelsächsischen Ländern unverständlich sei. Vielmehr würden die schweizerischen Abnehmer, worunter insbesondere Durchschnittskonsumenten zu zählen sind, die Marke nicht als "auf mic h zugeschnittenes Fotobuch" verstehen. Dies hauptsächlich weil sie im Zeichenbestandteil "my" nicht die Bedeutung "auf mich zugeschnitten" erkennen würden. Da das Zeichen zudem mehr- fach gegen die Regeln der üblichen Wortbildung verstosse und allenfalls eine verblümte spielerische, ja geradezu phantasievolle Anspielung auf die von der Beschwerdeführerin tatsächlich erbrachte Dienstleistung sei, müsse ein Freihaltebedürfnis verneint werden. Schliesslich verlangte sie eine Gleichbehandlung mit der jüngeren Marke CH -Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK". M. In ihrer Vernehmlassung vom 24. November 2011 beantragte die Vori n- stanz "Die Beschwerde vom 29. August 2011 sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen." Zur Begründung verwies sie grundsätzlich auf die bisherige Korrespo n- denz und besonders auf die angefochtene Verfügung vom 24. Juni 2011. Zu einzelnen Punkten nahm sie jedoch ergänzend Stellung. So hielt sie fest, dass entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin aus der bu n-B-4762/2011 Seite 6 desgerichtlichen Rechtsprechung klar hervorgehe, dass selbst Wortne u- schöpfungen Gemeingut darstellen, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise – wie im vorliegenden Fall – auf der Hand liegt. Schlies s- lich hielt die Vorinstanz bezüglich dem Verständnis des Ze ichenbestand- teils "my" entgegen, dass die Verwendung von Kombination mit "my" für individualisierte bzw. speziell an die Bedürfnisse des Kunden angepasste Waren und Dienstleistungen durchaus verkehrsüblich sei . Um diese Ü b- lichkeit zu belegen, wurden zahlreiche Internetausdrücke ins Recht g e- legt. Zum Vorwurf, die Schutzverweigerung des strittigen Markeneintr a- gungsgesuches verletze angesichts der Registrierung der jüngeren Ma r- ke CH -Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK" das Gleichbehandlungsgebot, hielt die Vorinstanz mit Hinweis auf die angefochtene Verfügung fest, dass die von der Voreintragung beanspruchten Waren "Buchbinderartikel" in Klasse 16 z.B. Spiralen, Klebstoffe, Heftgaze oder Falzbeile darstellten, und diese im Gegensatz zur Buchbindedienste ungeachtet jegwelc her Kundenbedürfnisse in jedem Fall gleich sind. Dadurch stelle die Tatsache, dass im einen Fall u.a. die Ware "Buchbinde rartikel" (Klasse 16) und im anderen Fall "Buchbinde rarbeiten" (Klasse 40) beansprucht werden, einen rechtlich wesentlichen Unterschie d dar, so dass sich eine unte r- schiedliche Behandlung rechtfertige. N. Da der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 25. November 2011 Gele- genheit zur Einreichung einer Replik bis zum 3. Januar 2012 gegeben wurde, und diese die Frist unbenutzt verstreichen lie ss, wurde der Schrif- tenwechsel mit Verfügung vom 19. Januar 2012 geschlossen. O. Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung wurde stil l- schweigend verzichtet. P. Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen eing e- gangen. B-4762/2011 Seite 7 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden g e- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher z ur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht b e- zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Mit Fug beanstandet d ie Beschwerdeführerin die erneute materielle und formelle Prüfung des infolge Umwandlung erwirkten sc hweizerischen Markeneintragungsgesuchs durch die Vorinstanz nicht. Selbst wenn die ursprüngliche internationale Registrierung in der Schweiz bereits Schutz- wirkung entfaltete, kann eine Umwandlung nur erfolgen, wenn das nati o- nale Eintragungsgesuch erneut ge prüft wird (Art. 46a Abs. 1 lit. d MSchG). 3. Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie bea n- sprucht werden, nicht im V erkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Keine Verkehrsdurchsetzung ist möglich, wenn an einem Ze i- chen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 Radio Suisse Romande). 3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschafts ver- kehr freizuhalten sind, andererseits Zeichen, denen die für eine Individua- lisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekursko m- mission für geistiges Eigentum [ hiernach: RKGE] vom 17. Februar 2003, veröffentlicht in sic! Zeitschrift für Immaterialgüter -, Informations - und B-4762/2011 Seite 8 Wettbewerbsrecht [nachfolgend: sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 Royal Comfort; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweize risches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Ko m- mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind ( MARBACH, a.a.O., N. 257, WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 41 ). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 M/M-Joy; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Su- isse Romande und 4A_370/ 2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die b e- anspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bunde s- gerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse Ro- mande). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hi n- terlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 " Freischwinger Panton" [3D]). Die Fra- ge der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beu r- teilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42, 44). 3.2 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesond e- re, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1 Masterpiece, 128 III 447 E. 1.6 Premiere). Der gedankliche Zusamme n- hang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der b e- schreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand e r- kennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa Securitas, m.w.H.). Ob einem Zei- chen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltung s- gerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio Suisse Romande , m.w.H). Ähnlich wie die besch reibende Natur einer Marke, muss auch eine anpreisende Aussage in einer Marke sofort und leicht erkennbar zu Tage treten, wenn einer Marke die Schutzfähigkeit aufgrund ihres anpre i- senden Charakters abgesprochen werden soll ( WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 79). Gemäss der Rechtsprechung werden Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, eing e- tragen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -7408/2006 vom 21. Juni 2007 E.2.2 btcino [fig.]). B-4762/2011 Seite 9 Alternativ zu den Zeichen direkt beschreibender Natur gehören auch Marken zum Gemeingut, die im Zusammenhang mit den jeweiligen W a- ren und Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden. Die Zeichen- üblichkeit muss jedoch mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen in einem Zus ammenhang stehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 5 Mobility). 3.3 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1 -3.2 Discovery Travel & Adventure Channel). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum allerdings nur ein Grun d- wortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englisc hkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c Budweiser, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. Sep- tember 2007 E. 6.2.2 Seven/Seven for all mankind). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank, U r- teile des Bundesverwaltungsgerichts B -3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 Salesforce.com und B -7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 Stencilmaster). Fr emdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwa l- tungsgerichts B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 Apply-Tips und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume up). 4. Die schweizerische Marke "MYPHOTOBOOK" wurde in Klasse 40 für die Dienstleistung "Buchbinderarbeiten" hinterlegt. Unter den massgebenden Verkehrskreis fallen in erster Linie Durchschnittskonsumenten, nämlich erwachsene Personen, welche ein Buch binden lassen wollen. Weiter sind aber auch Fachkräfte wie Bibliotheksmitarbeiter oder Buchantiquaris- ten darunter zu zählen. Dieser von der Vorinstanz vorgenommene n Defi- nition der Verkehrskreise (angefochtene Verfügung, Teil II, Ziff. 8) ist z u- zustimmen und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten. 5. 5.1. Die hinterlegte Wortkombination setzt sich au s den Begrif fen "my", "photo" und "book" zusammen, welche allesamt zum englischen Grund-B-4762/2011 Seite 10 wortschatz gehören. Während das Possessivpronomen "my" auf Deutsch mit "mein" übersetzt wird, kommen den Begriffen "photo" und "book" die Bedeutung "Foto" und "Buch" zu (Eintrag "my" in: PONS Online Wörte r- buch Englisch -Deutsch, abrufbar unter <http://www.pons.de>, [hiernach: PONS], zuletzt besucht am 12.09.2012; Einträge zu "photo" und "book" in: GERNOT HÄUBLEIN/RECS JENKINS, Thematischer Grund - und Aufbau- wortschatz Englisch, 1. Aufl., Stuttgart 2009 siehe Beilage 21 und 22 der Vernehmlassung der Vorinstanz vom 24. November 2011 ). Damit wird das Zeichen auf Deutsch wortwörtlich mit "meinfotobuch", d.h. "mein F o- tobuch", übersetzt. 5.2. In diesem Zusammenhang weist die Beschwerde führerin darauf hin, dass der Begriff "photobook" auf Englisch an sich lexikografisch nicht nachweisbar ist (Beschwerde, Ziff. 10). Dem ist zwar grundsätzlich zuzu- stimmen (vgl. keine Einträge zu "photobook" oder "photo -book" unter http://oxforddictionaries.com/ und http://www.merriam -webster.com). Doch kann daraus nicht – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – im Umkehrschluss gefolgert werden, dass der Abnehmer die Wortkombi- nation nicht verstehe. Denn die fehlende lexikografische Nachweisbarkeit wie auch ein geringfügiger Verstoss gegen die Regeln der Wortbildung ändern – wie die Vorinstanz zu Recht ausführt – nichts am direkt ve r- ständlichen Sinngehalt de s Zeichens, solange sich dem Abnehmer aus einer Verbindung von mehreren Wör tern ein bekannter Sinngehalt er- schliesst (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -3650/2009 vom 12. April 2010 E. 2 5 am Tag, 5 par jour, 5 al giorno, 5 a day). Aus diesem Grund werden die betroffenen Verkehrskreise den Begriff "photobook" ohne weiteres a ufteilen, und zwar in die Wörter "photo" und "book", we l- che dem englischen Grundwortschatz angehören. Die Tatsache, dass der Begriff "Fotobuch" zumindest auch im Deutschen verwendet wird (vgl. Beilagen 6 - 9 der angefochtenen Verfügung) , spricht im Übrigen eben- falls dafür, dass der Sinngehalt des Begriffs "photobook" tatsächlich ve r- ständlich ist. 5.3. Schliesslich bestreitet die Beschwerdeführerin, dass das Pronomen "my" im von der Vorinstanz angegebenen Sinne von "auf mich zug e- schnitten" verstanden werde ; vielmehr wolle, wer Dienstleistungen als "meine" bezeichnet, in der Regel antönen, dass er diese Dienstleistung gemäss seinen besonderen Fähigkeiten oder gemäss seiner speziellen Methode erbringe (Beschwerde, Ziff. 16 ff.). Dem hält die Vorinstanz en t- gegen, dass der Gebrauch von Begriffskombinationen mit "my" für indiv i- dualisierte und damit an die Kundenbedürfnisse angepasste Waren und B-4762/2011 Seite 11 Dienstleistungen heutzutage üblich geworden ist (vgl. Beilagen 3 und 4 der angefochtenen Verfügung sowie Beilagen 23 bis 37 der Vernehmlas- sung). Dazu ist festzuhalten, dass der Konsument "my" primär auf sich und nicht auf den Hersteller oder Dienstleister bezieht, sodass insoweit entgegen den Darlegungen der Beschwerdeführerin nicht von einer rel e- vanten Mehrdeutigkeit gesprochen werden kann. Das trifft auch etwa auf das fiktive, von der Beschwerdeführerin gebildete Beispiel "mymuscle" zu. Der Abnehmer stellt – jedenfalls solange von der zu erbringenden Dienst- leistung abstrahiert wird (vgl. dazu ausführlich E. 5.3 hiernach) – in erster Linie den Bezug zu seinen eigenen Muskeln her, und denkt jedenfalls nicht ebenso unmittelbar an die Muskelpracht desjenigen, der mit "m y- muscle" wirbt. Gerade im Sinngehalt des Possessivpronomens "my" liegt aus der Sicht des Konsumenten der individualisierende Charakter eine r damit gekenn- zeichneten Ware oder Dienstleistung. Damit ist im Einklang mit der Vorin- stanz festzuhalten, dass das Zeichen auf Deutsch im Sinne von "Mein Fo- tobuch" verstanden wird, wobei durch das Possessivpronomen unmittel- bar der individualisierende Bezug zum Konsumenten hergestellt wird. 6. Im Folgenden ist zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit de r beanspruchten Dienstleistung dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Vo r- instanz hat dem Markeneintragungsgesuch den Markenschutz in der Schweiz verweigert, weil diese nach ihren Feststellungen das Endergeb- nis und damit die Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistung direkt beschreibe. 6.1 Als " Buchbinderarbeiten" gelten Dienste eines Buchbinders. Dieser organisiert die Fertigstellung von Drucksachen und versieht Bücher oder Broschüren mit passenden Umschlägen. Dabei ist er für den gesamten Produktionsablauf verantwortlich: Er plant, organisiert und leitet den Ei n- satz von Materialen, Maschinen und Mitarbeitenden (vgl. Berufsbeschrieb des Buchbinders, BIZ Berufsinfo, abrufbar unter http://www.berufe-an- der-arbeit.ch/berufe/buchb.pdf, zuletzt besucht am 1. Oktober 2012 ). Buchbindereien werden in industrielle und handwerkliche Betriebe aufge- teilt, wobei viele beide Richtungen anbieten (vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.; Beilage 10 der angefochtenen Verfügung). Gemeinsam ist beiden Fac h- richtungen, dass die Buchbinder für die Herstellung des Buches, der Br o- schüre, des Librettos oder der Zeitschrift zuständig sind. Unte r Verwen- dung verschiedenster Materialien binden, falzen, nähen oder heften sie B-4762/2011 Seite 12 das gewünschte Produkt zusammen (vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.; Beilage 10 der angefochtenen Verfügung; vgl. auch Angebote der Buchbinderei "Zum Schönen Buch", <http://www.zumschoenenbuch.ch >, Heggli Buch- binderei, <http://www.heggli -buchbinderei.ch/ >, Buchbinderei H oehn, <http://www.buchbinderei-hoehn.ch/>, Buchbinderei Burkhardt AG, <http://www.bubu.ch/entdecken/buchatelier/>; alle zuletzt besucht am 1. Oktober 2012). Des Weiteren übernehmen sie auch weitere grafische und handwerkliche Arbeiten, wie z.B. das A ufziehen von Plakaten, Fotos oder Plänen sowie die Herstellung von Schachteln, Mappen oder Alben (vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.; Buchbinderei "Zum Schönen Buch ", a.a.O.; Buchbinderei Hoehn, a.a.O.; Buchbinderei Burkhardt AG, a.a.O.). 6.2 Setzt man nun das hinterlegte Zeichen in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, so kann in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festgehalten werden , da ss "MYPHOTOBOOK" die Zweckb e- stimmung der "Buchbinderarbeiten" direkt beschreibt. Buchbinderarbeiten haben die Erstellung eines Buches zum Inhalt (vgl. E. 5.1). Diese Dienste werden oftmals handwerklich erbracht und können stark an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst sein (vgl. Angebote der Buchbinderei "Zum Schönen Buch", a.a.O., Heggli Buchbinderei, a.a.O., Buchbinderei Hoehn, a.a.O., Buchbinderei Burkhardt AG, a.a.O.) . Die Silbe "MY" stellt dabei den individualisierenden Bezug zum Kunden her (vgl. E. 4.5 in fine). Es spricht Vieles dafür, dass auch die weitergehende Interpretation der Vorinstanz zutreffend ist, wonach "MY" als "auf meine Bedürfnisse zugeschnitten" zu interpretieren ist. Aufgrund der Tatsache, dass Buch- binderarbeiten – wie soeben ausgeführt – nicht selten stark an Kunden- wünsche angepasst werden, kann es tatsächlich sein, dass die Verkehrs- kreise erwarten, der Buchbinder stellen ihnen ein auf ihre Kundenwün- sche zugeschnittenes Fotobuch her. In diesem Sinne könnte die Interpre- tation des Zeichens "A-Z", nämlich dass die Abnehmer vom Dienstleister ein Gesamtpaket erwarten, analog herangezogen werden (vgl. E 4.3 hiervor sowie Urteil des Bundesverwaltungsgericht s B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 3.3 und 3.4.2 A-Z). Vorliegend würden sie in vergleichba- rer Weise von einer individualisierten Dienstleistungserbringung ausg e- hen. Indessen kann vorliegend offen bleiben, ob "my" tatsächlich so kon- kret als an "meine Kundenbedürfnisse angepasst" verstanden wird , wie dies die Vorinstanz behauptet. Der Abnehmer versteht in jedem Fall, dass die Buchbinderarbeiten die Herstellung seines Fotobuches zum Zwecke haben (vgl. dazu insb. E. 4.3 hiervor), was für die Bejahung der beschrei- benden Natur hinreichend erscheint. B-4762/2011 Seite 13 6.3 In der Folge ist in einem Zwischenergebnis festzuhalten, dass sich der S inngehalt des Zeichens "MYPHOTOBOOK" in der direkten Be- schreibung eines möglichen Endprodukt es und damit einer möglichen Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistung, nämlich Buchbi n- derarbeiten bezüglich einem auf mich als Abnehmer zugeschnittenen F o- tobuches, erschöpft. Mangels eines individualisierenden Elementes kön- nen die Abnehmer im Zeichen keinen betrieblichen Herkunftshinweis e r- kennen. Die Marke ist daher dem Gemeingut zuzurechnen und vom Ma r- kenschutz auszuschliessen. Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruch- ten Dienstleistung besteht, kann in casu offen gelassen werden, da es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 5.6 Radi- ant Apricot). 7. Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren darauf hin, dass die Vori n- stanz der jüngeren Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK", welche u.a. für "Buchbinderartikel" in Klasse 16 hinterlegt wurde, den Schutz ge- währt habe. Angesichts der Registrierung einer identischen Wortmarke für die ihrer Meinung nach aus der nunmehr beanspruchten Dienstleistung resultierender Ware, erachtete sie die Zurückweisung des vorliegenden Markengesuchs als Ungleichbehandlung und verlangt eine Gl eichbe- handlung. 7.1 Zum Vorwurf, die Schutzverweigerung des strittigen Markeneintr a- gungsgesuches verletze angesichts der Registrierung der jüngeren Ma r- ke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK" das Gleichbehandlungsgebot, hält die Vorinstanz fest, dass die von der Voreintragung beanspruchten Waren "Buchbinderartikel" in Klasse 16 z.B. Spiralen, Klebstoffe, Heftgaze oder Falzbeile darstellten, und diese im Gegensatz zu den Buchbinderarbeiten ungeachtet etwaiger Kundenbedürfnisse in jedem Fall gleich sind. D a- durch stelle die Tatsache, dass im einen Fall u.a. die Ware "Buchbinderar- tikel" (Klasse 16) und im anderen Fall "Buchbinde rarbeiten" (Klasse 40) beansprucht werden, einen rechtlich wesentlichen Unterschied dar, so dass sich eine unterschiedliche Behandlung rechtfertige. 7.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte u n-B-4762/2011 Seite 14 terschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind ( WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B -2419/2008 vom 12. April 2010, auszugsweise publiziert in: BVGE 2010/47, E. 10.1 Madonna mit Hinweisen). Nach Rechtsprechung von Bundesgerich t und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuwei- chen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. Septe m- ber 2009 E. 4 UNOX [fig.]; Urteil des BVGer B -7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot I [fig.]). 7.3 Vorliegend ist im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, d ass die von der jüngeren Marke beanspruchten Ware "Buchbinderartikel" in Kla s- se 16 nicht mit den von der strittigen Marke beanspruchten Dienstleistu n- gen identisch ist. Das gebundene Buch wird zwar mittels "Buchbinderart i- kel" erstellt, stellt selber aber ke inen solchen Artikel dar (vgl. auch die französische Übersetzung des Oberbegriffs "Buchbinderartikel", nämlich "articles pour reliures"). Damit besteht freilich ein Zusammenhang zur nunmehr beanspruchten Dienstleistung "Buchbinderarbeiten", doch ste l- len die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren lediglich Hilfsmittel dar. Schon aufgrund dieses Unterschiedes sind die zwei Marken nicht vergleichbar, so dass die Beschwerdeführerin schon deshalb aus der Ein- tragung des aus der Ähnlichkeit der Eintragung der jüngeren Marke CH - Nr. 552'147 nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichb e- handlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere. 8. Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihre Marke in einigen anderen, vornehmlich angelsächsischen, Ländern zum Marke n- schutz zugelassen worden sei. Gemäss der Rechtsprechung können aus- ländische Voreintragungen einer Marke zwar ein Indiz für deren Schut z- fähigkeit im Inland sein. Allerdings gilt dies aussch liesslich im Zusa m- menhang mit dem absoluten Schutzhindernis des Gemeinguts und au s- schliesslich für Grenzfälle (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4762/2011 Seite 15 B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11 Madonna [fig.]). Vorliegend handelt es sich aber aufgrund des klar beschreibenden Sinngehalts (vgl. E. 5 hiervor) nicht um einen Grenzfall, weshalb aus den geltend gemachten Voreintragungen im Ausland nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit der strittigen Marke in der Schweiz abgeleitet werden kann. 9. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das strittige Zeichen "MYPH O- TOBOOK" für die beanspruchten " Buchbinderarbeiten" Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG darstellt. Demzufolge hat die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 57993/2009 mit Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist demzufolge abzu- weisen. 10. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der B e- schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem g e- leisteten Kostenvorschuss zu verrechn en. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rech t- sprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000. − angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vo r- liegenden Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzen- den Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der B e- schwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleistet en Kosten- vorschuss in Höhe von Fr. 2'500.- zu verrechnen. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). B-4762/2011 Seite 16 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500. − wer- den der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft mit ihrem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.− verrechnet. 3. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. mur/57993/2009; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz - und Polizeidepartement EJPD (Gericht s- urkunde) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Marc Steiner Sabine Büttler B-4762/2011 Seite 17 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14 , Beschwerde in Zivilsachen geführt we r- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bu ndesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrü ndung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene En t- scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 4. Dezember 2012