B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-3536/2011 U r t e i l v o m 1 4 . J u l i 2 0 1 2 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani, Gerichtsschreiber Beat Lenel. Parteien Medidata AG, D4 Platz 6, 6039 Root Längenbold, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. German Grüniger und Rechtsanwältin MLaw Mirjam Schneider, Baur Hürlimann AG, Bahnhofplatz 9, Postfach 1867, 8021 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Medidata Inc., 79 Fifth Avenue, 8th Floor, US-NEW YORK New York 10003, vertreten durch Bovard AG, Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Verfügung vom 19. Mai 2011 betreffend Widerspruchsver- fahren Nr. 9216 MediData (fig.) / medidata (fig.). B-3536/2011 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdegegnerin meldete am 24. Juli 2007 die Marke CH 560'739 "medidata (fig.)" zur Eintragung ins Schweizerische Marke n- register an, welche am 14. August 2007 im Schweizerischen Ha n- delsamtsblatt veröffentlicht wurde. Die Eintragung umfasst folgende W a- ren und Dienstleistungen: 35 Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in online Datenba n- ken, im Bereich von klinischen Forschungen. 38 Computerdienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von elektron i- schen online Datenbanken in globalen Computernetzwerken, im Bereich von klinischen Forschungen. Die Marke hat folgendes Aussehen: B. Gestützt auf die Schweizer Registrierung Nr. P-426961 "MediData (fig.)" erhob die Beschwerdeführerin am 17. Oktober 2007 Widerspruch gegen diese Eintragung und beantragte deren Widerruf. Die Registrierung der Beschwerdeführerin geniesst Schutz für folgende Warenklassen: 9 Datenverarbeitungsgeräte; Tarif- und Stammdatenträger. 16 Druckereierzeugnisse. 35 Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten. 38 Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer. 42 Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches. Die Widerspruchsmarke hat folgendes Aussehen: B-3536/2011 Seite 3 C. Die Beschwerdeführerin begründete ihren Widerspruch damit, dass die Widerspruchsmarke "MediData (fig.)" mit der angefochtenen Marke "me- didata (fig.)" verwechselbar sei. Der Wortlaut und -klang der beiden Ma r- ken seien identisch. Auch in ihrem Erscheinungsbild seien die beiden Marken zum Verwechseln ähnlich. Beide Marken seien für die gleichen Dienstleistungen bestimmt, nämlich zum Sammeln und Austauschen von Daten im Gesundheitswesen. D. Mit Schreiben vom 6. März 2008 bea ntragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs . Bei schwachen Marken genügten schon kleine Abweichungen, um Unterscheidungskraft zu schaffen. Das Zeichen "medidata" sei eine Abkürzung für "medical data" und somit Gemeingut. Nachdem die Marke für die belegten Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut gehöre, könne sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht darauf erstrecken. Die angefochtene Marke sei lediglich aufgrund ihrer grafischen Gestaltung, die sich von derjenigen der Widerspruchsmarke stark unterscheide, schutzfähig. E. Am 14. Juli 2008 teilte die Beschwerdeführerin mit ihrer Replik mit, sie beantrage, die Anträge der Beschwerdegegnerin vollumfänglich abzuwe i- sen. Die beiden Marken seien im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a Marken- schutzgesetz (MSchG, SR 232.11) identisch und für die gleichen Diens t- leistungen eingetragen. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. b und c MSchG. Die Widerspruchsmarke sei ein starkes Zeichen, insbesondere aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung bei den re- levanten Verkehrskreisen. Die Beschwerdegegnerin handle widersprüc h- lich, wenn sie versuche, "medidata" als Wortmarke einzutragen und gleichzeitig behaupte, dass sie Gemeingut darstelle. F. Nachdem das Verfahren vom 26. November 2008 bis zum 2. März 20 10 auf Antrag der Parteien sistiert war, machte die Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 3. Mai 2010 geltend, bei der Prüfung der eingereichten Durchsetzungsbelege der Beschwerdeführerin sei ihr aufgefallen, dass das Zeichen "medidata" mehrheitlich nicht in der eingetragenen Form verwendet werde und d ie Belege ungenügend seien. Das eingetragene Logo sei seit dem Jahr 2000 nicht mehr verwendet worden . Die Marken stimmten nur im gemeinfreien Element "medidata" überein . Da der B-3536/2011 Seite 4 Schutzbereich der Widerspruchsmarke gering sei, würden die Unte r- schiede in der grafischen Gestaltung ausreichen, um die Marken unter- scheiden zu können. G. Mit Entscheid vom 19. Mai 2011 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut . Die Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke seien gleichartig mit denjenigen der Klasse 42 der Widerspruch s- marke und die Dienstleistungen der Klasse 38 beider Marken seien gleich. Beide Zeichen enthielten als einziges und klar erkennbares W ort- element "medidata", weshalb schriftliche und klangbildliche Zeichenäh n- lichkeit bestehe. Das Wort "medidata" werde als "medizinische Daten" verstanden, was Inhalt und Zweck der in Klasse 35 belegten Dienstlei s- tungen beschreibe. Die Marke sei in diesem Zu sammenhang Gemeingut und der Widerspruch dafür abzuweisen. Daran ändere auch nichts, dass die Verkehrsdurchsetzung und erhöhte Bekanntheit der Marke geltend gemacht wurden, weil die eingereichten Belege zur Verkehrsdurchse t- zung nur bis 2005 reichten, währe nd der Widerspruch 2007 geltend g e- macht worden sei, ein mehrheitlich firmenmässiger Gebrauch vorliege und die Produkte der Beschwerdeführerin unter anderen Marken ko m- merzialisiert würden. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 38 sei die Marke nicht beschreibend, da es sich um technische Aspekte der T e- lekommunikation handle. Es bestehe hier eine mittelbare Verwechslungs- gefahr. Der Widerspruch werde bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 gutgeheissen. H. Am 22. Juni 2011 erhob die Beschwerdeführerin Besch werde ans Bun- desverwaltungsgericht. Sie beantragt, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben, eventualiter an die Vorinstanz zurückzuweisen und die Ei n- tragung der angefochtenen Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 zu widerrufen. Die Vorinstanz habe n icht geprüft, ob es sich um identische Marken für identische Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG handle . Die beiden Marken seien phonetisch und grammatik a- lisch völlig identisch und wiesen nur geringfügige gestalterische Unte r- schiede auf. Die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35 "Erteilen von Auskünften in Handels - und Geschäftsangelegenheiten" seien ide n- tisch zu "Zusammenstellung und Systematisierung in Onlinedatenbanken, im Bereich von klinischen Forschungen" der angefochtenen M arke. Das Wort "medidata" sei nicht beschreibend in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 35, weil diese sich nicht auf die Daten als solche, sondern auf B-3536/2011 Seite 5 Entwicklung und Betrieb von elektronischen Plattformen zu deren Vera r- beitung beziehe und überwiegend n ichtmedizinische Daten betreffe. Es bestehe darum eine Verwechslungsgefahr. I. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 29. September 2011 auf ei- ne Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde abzuweisen. J. Mit Stellungnahme vom 24. November 2011 beantragte die Beschwerde- gegnerin, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Es bestehe ein Widerspruch zwischen der Rechtsauffassung der Markenabteilung der Vorinstanz, welche MEDIDATA bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 als beschreibend betrachte, und der W iderspruchsabteilung, welche dies verneine. In Klasse 35 schliesse das Verzeichnis der Dienstleistungen der Beschwerdeführerin die von der Beschwerdegegnerin belegten Diens t- leistungen geradedazu aus. Die Beschwerdeführerin bezeichne Ärzte, Spitäler und Lab ors als massgebliche Verkehrskreise, im Unterschied zu dem von der Beschwerdegegnerin belegten Bereich der Forschung. Eine Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Leistungen bestehe deshalb nicht. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei auf deren besonde- re grafische Ausgestaltung beschränkt. K. Mit Eingabe vom 26. Januar 2012 beantragte die Beschwerdeführerin neu zusätzlich, den angefochtenen Entscheid subeventualiter zur B e- gründung an die Vorinstanz zurückzuweisen und die Eintragung der a n- gefochtenen Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 zu widerrufen. Die Dienstleistungen bezüglich klinischer Forschung stellten einen Teil der von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen dar, we s- halb sie gleichartig seien. Die Abnehmerkreise würden si ch überschnei- den. Die von den Marken belegte n Dienstleistungen seien desh alb gleichartig oder identisch und es bestehe eine Verwechslungsgefahr. L. Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. M. Auf die ei nzelnen und weitere n Vorbringen der Parteien ist, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen einzugehen. B-3536/2011 Seite 6 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden g e- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bu n- desverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die an ge- fochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein schutzwürd i- ges Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur B e- schwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsge- nüglich au sgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten. 2. 2.1 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nur noch der Wide r- spruch bezüglich des beschwerdegegnerischen Eintrags für Dienstlei s- tungen in Klasse 35. 2.2 Soweit die Beschwerdegegnerin rügt, dass in einem anderen Verfa h- ren die Rechtsauffassung der Markenabteilung der Vorinstanz, welche MEDIDATA bezüglich Dienstleistungen der Kla sse 38 als beschreibend betrachte, im Gegensatz zu derjenigen der Widerspruchsabteilung stehe, ist die fragliche Verfügung in Rechtskraft erwachsen. Auf die Rüge ist deshalb nicht einzutreten. Im Übrigen ist es der Vorinstanz unbenommen, die Kennzeichnungs kraft einer Marke im Zeitpunkt der Kollision neu zu beurteilen, da sie durch eine frühere, abweichende Beurteilung im Rah- men eines Eintragungsverfahrens nicht gebunden ist. 2.3 Mit ihrer Duplik vom 3. Mai 2010, mehr als zwei Jahre nach der Ste l- lungnahme zum Widerspruch vom 6. März 2008, erhob die Beschwerd e- gegnerin erstmals die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruch s- marke. D iese Nichtgebrauchseinrede erfolgt verspätet, weshalb im B e- schwerdeverfahren darauf nicht einzutreten ist. Entgegen dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG muss der Nichtgebrauch einer Marke einred e- weise behauptet werden, wenn eine entgegenstehende Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren vor Erhebung des Einwands nicht g e- braucht worden ist und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebra uch vorliegen. Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellung-B-3536/2011 Seite 7 nahme im erstinstanzlichen Verfahren erhoben werden. Danach gilt sie als verwirkt (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. D e- zember 1992 [MSchV, SR 232.111] ; Entscheide der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 05/98 vom 9. Februar 1999 in sic! 1999, 282 E. 5 Genesis, MA-WI 28/01 vom 9. Juli 2002 in sic! 2002, 610 f. E. 7 Aesculap; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B - 7431/2006 vom 14. Se ptember 2005 E. 5 EA[fig.]/EA [fig.]; B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 Summer Parade; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 , [hiernach: Marbach, Markenrecht] , Rz. 1163; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellge- setz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 32 Rz. 6). Im Widerspruchsverfah- ren hat der Widersprechende den Gebrauch der Wider spruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite deren Nichtgebrauch b e- hauptet (Art. 32 MSchG). 2.4 Mit zusätzlicher Eingabe vom 26. Januar 2012 wiederholte die B e- schwerdeführerin ihren Antrag, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuhe- ben, eventualiter a n die Vorinstanz zurückzuweisen. Allerdings hatte das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsgesuch der Beschwerdeführ e- rin abgewiesen und keinen weiteren Schriftenwechsel angeordnet. Aus diesem Grund erweist sich die Eingabe vom 26. Januar 2012 als verspä- tet, wie das Bundesverwaltungsgericht in der Verfügung vom 27. Januar 2012 festgestellt hat. Nach Art. 32 Abs. 2 VwVG werden verspätete Pa r- teivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz der Verspätung b e- rücksichtigt. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer verspäteten Eingabe vom 26. Januar 2012 jedoch keine Vorbringen geltend, die im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG ausschlaggebend erscheinen . Vielmehr wiederholt sie im Wesentlichen ihre Vorbringen in der Beschwerdeschrift, weshalb im vorliegenden Verfahren nicht weiter auf die zusätzliche Eingabe einzug e- hen ist. 3. 3.1 Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstlei s- tungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unte r- scheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Das Markenrecht entsteht mit d er Ein- tragung im Register (Art. 5 MSchG). Es verleiht dem Inhaber das au s- schliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder B-3536/2011 Seite 8 Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und da r- über zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). 3.2 Vom Marke nschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind (Art. 2 Bst. a MSchG ). Jedoch können sie mittels Verkehrsdurchset- zung derivative Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz e r- langen, wenn kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 S. 319 E. 2.3.2 M/M-joy; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 Radio Suisse Romande ; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 Post; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B - 5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 Oktoberfestbier). Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Ad- ressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaft s- verkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 I II 121 S. 131 E. 6 Smarties; BGE 130 III 328 S. 331 Swatch Uhrband ; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 Appenzeller). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die Folge eines intensiven oder langen und im wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs, der dazu führt, dass das Zeichen trotz seiner von Haus aus fehlenden Kennzeichnungskraft im Laufe der Zeit trotzdem als Merkmal eines ganz bestimmten Unternehmens gewertet wird. Je grösser das Freihalteb e- dürfnis am Zeichen ist, desto aufwendiger wird seine Ver kehrsdurchset- zung; für wirklich unentbehrliche Wörter kann keine Verkehrsdurchse t- zung geltend gemacht werden ( DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 38). Die Ve r- kehrsdurchsetzung kann sich nicht auf einen anderen Waren - und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als de njenigen, für welchen sie nac h- gewiesen wurde. Sie kann auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden ( Entscheid des Bu n- desverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 Okto- berfestbier; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 187). 3.3 Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjä h- rige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Sie kann aber auch durch eine r e- präsentative Befragung des massgebenden Publikums belegt werden (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.1 Swatch Uhrband, BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 Smarties). Feste Beweissätze, wie zum Beispiel die Vorgabe, dass der Nachweis in jedem Fall nur mittels demoskopischem Gutachten e r- bracht werden könne, sind unzulässig. Grundsätzlich sind alle Beweismit-B-3536/2011 Seite 9 tel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweis en (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12 Rz. 18; MAR- BACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 466). In vielen Fällen mag das demosko- pische Gutachten jedoch das einzige real verfügbare Beweismittel zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bleiben. 3.4 Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG sind diejenigen Zeichen v om Marken- schutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für glei- che Waren und Dienstleistungen bestimmt sind (Bst. a), die mit einer älte- ren Marke identisch und für gleichartige Waren und Dienstleistungen b e- stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Bst. b) oder die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt ( Bst. c). Gegen solche Markeneintragungen kann der Inhaber einer älteren Marke innert drei Monaten nach Veröffent- lichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). 3.5 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslu n- gen und desto st ärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abh e- ben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bede u- tung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter we l- chen Umständen sie gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Au f- merksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsve rmögen der Ko n- sumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten b e- schränkt bleibt ( BGE 122 III 382 S. 387 f. E. 3a Kamillosan; BGE 126 III 315 S. 320 E. 6b/bb Apiella; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 2.2 SKINCODE; MARBACH, Ma r- kenrecht, a.a.O., Rz. 1000). 3.6 Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass d ie massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden ang e-B-3536/2011 Seite 10 sichts ihrer üblichen Herstellungs - und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrol le eines g e- meinsamen Markeninhabers hergestellt ( Entscheide des Bundesverwa l- tungsgerichts B -5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 Lido Champs - Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.) , B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.] und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.] / EVE mit Hinweisen; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 35). Für die Ähnlichkeit von Dienstleistungen gelten die gle i- chen Regeln wie für jene von Waren. Demzufolge sind Dienstleistungen markenrechtlich identisch, wenn die von der jüngeren Marke beanspruch- ten Dienstleistungen unter den von der älteren Marke geschützten Obe r- begriff fallen. Ist für die ältere Marke lediglich der Unterbegriff geschützt, so ist zu prüfen, ob lediglich ein Teil oder alle unter den betreffenden Oberbegriff fallenden Dienstleistungen gleichartig sind. Je allgemeiner der Oberbegriff ist, desto weniger vermag eine begriffliche Zuordnung Gleich- artigkeit zu begründen. Für das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht z u- dem, wenn sich die Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen ( Entscheid des Bundesverwa l- tungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2. 6 Lido Champs - Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.) ; GALLUS JOLLER, in: M i- chael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzg e- setz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 280 i.V.m. Rz. 241 ff.). Entscheidend für das Vorliegen von Gleichartigkeit ist, dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen a us einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 E. 4 Vi- sart/Visarte, veröffentlicht in sic! 2003 S. 34 3 ff.). Der Ort der Dienstlei s- tung spielt in der Praxis selten eine eigenständige Rolle , genausowenig wie Übereinstimmungen in den Abnehmerkreisen Rückschlüsse auf die Gleichartigkeit von Dienstleistungen zulassen ( JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 294 ff.). 3.7 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Äh n- lichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 S. 378 E. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 S. 476 E. 2d Radi- on/Radiomat; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B -7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 vom 31. Okt o- ber 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B -7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch MARBACH, Markenrecht, a.a.O., RZ. 867) und der Gleichartigkeit der geschützten Waren und Dienstlei s- tungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwir- kung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderu n-B-3536/2011 Seite 11 gen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Pr i- vatrecht, Markenschutzgesetz/Muster - und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 Rz. 8). Ausschlaggebend ist dabei, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser b e- rechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 160 S. 165f. E. 2a Securitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzu- nehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinande r- halten, dahinter aber unrichti ge wirtschaftliche Zusammenhänge verm u- ten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsg e- fahr", vgl. BGE 122 III 382 S. 384 E. 1 Kamillosan; BGE 128 III 96 S. 97 f. E. 2a Orfina/Orfina, BGE 127 III 160 S. 165f. E. 2 a Securitas, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], veröffentlicht in sic! 2002 S. 99 ). Weiter sind der Aufmerksamkeits- grad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstl eistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WIL- LI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum sch weizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marke n- rechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der g e- schützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke , weshalb schon b e- scheidenere Abweichungen eine hinreichende Unterscheidbarkeit scha f- fen (BGE 122 III 382 S. 385 E. 2a Kamillosan; Entscheide des Bundes- verwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 R Roth- mans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari c./ANNA MOLINARI). Als schwach ge l- ten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen ( BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften G e- halts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 979 mit Hinweisen). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der g esamten Umstände zu beurteilen (Urteil des B-3536/2011 Seite 12 Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.2 R Rothmans [fig]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). 4. 4.1 Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wide r- spruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, [hiernach: MARBACH, Ver- kehrskreise], S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 49). Der Verkehrskreis bestimmt sich für die Frage der Verwechslungsgefahr nach den mutmasslichen Ab- nehmern der Dienstleistungen ( MARBACH, Verkehrskreise, S. 5 f. ; En t- scheid des Bundesverwaltungsgerichts B -2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5). 4.2 Die Beschwerdeführerin ist im Bereich der EDV -Dienstleistungen für Krankenkassen, Ärzte und Kliniken tätig , insbesondere den Austausch von Abrechnungsdaten. Mit der Widerspruchsmarke belegt sie im Bereich der Klasse 35 das Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsan- gelegenheiten und im Bereich der Klasse 42 Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches . Die Widerspruchsgegnerin belegt in Klasse 35 Online-Datenbanken für die medizinische Forschung. Die rele- vanten Verkehrskreise sind somit das Gesundheitswesen mit Einschluss der Forschung und der Kostenträger, jedoch unter Ausnahme der Patien- ten. Bei spezialisierten Verkehrskreisen in medizinischen Fachbereichen, die sich gewohnt sind, sorgfältig auf Detai ls zu achten, kann eine erhöhte Aufmerksamkeit erwartet werden. 5. Die Nizza -Klasse 35 enthält die Oberbegriffe Werbung, Geschäftsfüh- rung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten. Die Widerspruchsmarke belegt das "Erteilen von Auskünften in Handels - und Geschäf tsangele- genheiten", während die angefochtene Marke "Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in online Datenbanken, im Bereich von klin i- schen Forschungen" belegt. Die Widerspruchsmarke belegt überdies in Klasse 42 "Dienstleistungen im Bereich medizin ischen Datenausta u- sches". Abzuklären bleibt, ob die von der angefochtenen Marke belegten Dienstleistungen unter die von der Widerspruchsmarke belegten Obe r- begriffe fallen. Vorliegend erscheinen die Dienstleistungen der Beschwer- deführerin in Klasse 35 nicht zwingend als Oberbegriff für den Betrieb von B-3536/2011 Seite 13 Datenbanken, selbst wenn das Abfragen von Datenbanken im weitesten Sinne noch als Auskunft betrachtet werden kann. Werden jedoch die fast identischen Dienstleistungen der Widerspruc hsmarke in Klasse 42 (die überdies als wesentlich passender für die in Frage stehenden Dienstlei s- tungen erscheint) herangezogen, so besteht eine Ähnlichkeit der Diens t- leistungen. Die Systematisierung und Zusammenstellung von Daten der klinischen Forschung muss zwar nicht zwingend mit dem medizinischen Datenaustausch übereinstimmen, der sich beispielsweise auf Abrec h- nungsdaten beschränken kann und in diese m Falle wenig Ähnlichkeit aufweise, jedoch bestehen Schnittmengen und es ist ohne Weiteres denkbar, dass ähnliche Dienstleistungen angeboten werden. Überdies ist die Vertriebsmethode über das Internet bei beiden Dienstleistungen ide n- tisch. Aus diesem Grund ist es nicht abwegig, anzunehmen, dass selbst mit grösserer Aufmerksamkeit handelnde Spezialisten vermu ten, dass beide Dienstleistungen aus der gleichen Hand erbracht werden. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass  wie von der Beschwerdegegnerin b e- hauptet  tatsächlich unterschiedliche Dienstleistungen erbracht würden, denn vorliegend ist einzig und allein auf den Registereintrag abzustellen (WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Es ist somit festzuhalten, dass Gleicharti g- keit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 42 und denjenigen der angefochtenen Marke in Klasse 35 besteht. 6. 6.1 Vorliegend s tehen sich zwei Wort -/Bildmarken gegenüber. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz festgestellt, dass die Marken in den gemeinfreien Wortteilen "medidata" übereinstimmten, weshalb kein Schutz vor Verwechslungsgefahr bestehe. Der Begriff "me- didata" werde ohne Weiteres als "medical data" verstanden und sei ohne jede Unterscheidungskraft und gemeinfrei. Die Beschwerdeführerin hat sich in ihrer Beschwerde zum Gemeingutcharakter des Zeichens nicht geäussert, während die Beschwerdegegnerin den Gemeingutcharakter des Zeichens zwar ausdrücklich nicht anerkennt (ihr wurde in einem a n- deren Verfahren die Wortmarke "medidata" verweigert) , jedoch davon ausgeht, dass die Vorinstanz ihn auch der Beschwerdeführerin entge- genhält. 6.2 Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz nicht geprüft habe, ob Zeichen und Produkte der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke identisch seien. Bei Bildmarken besteht Identität, wenn die wesent- lichen Umrisse, Aufteilungen und Farbgebungen übereinstimmen und die B-3536/2011 Seite 14 beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest teilweise die gle i- chen Waren und Dienstleistungen umfassen, selbst wenn diese verschi e- den umschrieben werden (DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 4). In diesem Falle ist die Verwechslungsgefahr nicht besonders zu prüfen . Dieser Differenzie- rung zwischen identischen Marken für gleiche Waren und den übrigen Tatbeständen kommt allerdings keine dogmatische Bedeutung zu, weil der relative Ausschluss unter Art. 3 MSchG nicht gerechtfertigt sein kann, ohne dass gleichzeitig eine Verwechslungsgefahr vorliegt ( MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 691). Sie ist lediglich im Bereich von Paralleli m- porten, Usurpation und Nachmachung von Markenwaren relevant ( WILLI, a.a.O., Rz. 151 ff.). Wie nachfolgend in E. 6.6 gezeigt wird, besteht aller- dings trotz gleichartiger Waren und Dienstleistungen keine Identität zwi- schen den zu vergleichenden Marken. 6.3 Zu prüfen ist zuerst, ob der Begriff "medidata" für die in Klasse 35 be- anspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibend ist. Dabei ist auf den konkreten Registereintrag abzustellen. Für die Prüfung ist das W a- ren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend auszulegen (vgl. Urte i- le des Bundesgericht 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 BahnCard, veröffentlicht in sic! 6/2004 S. 500, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 Discovery Travel & Adventure Channel , veröffentlicht in sic! 2004 S. 400). Wird das Waren - und Dienstleistungsverzeichnis mit abstrakten Oberbegriffen formuliert, so ist namentlich bei der Prüfung von sämtlichen denkbaren Ware n oder Dienstleistungen auszugehen, welche hierunter subsumiert werden können. Erweist sich das Zeichen dabei auch nur für einen dieser Unterbegriffe als schwach, so trifft dies auch auf den Obe r- begriff zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 Total Trader; Entscheid der RKGE vom 30. April 1998 E. 2c Sourcesafe, veröffentlicht in sic! 5/1998 S. 477; MARBACH, Marken- recht, a.a.O., Rz. 213). 6.4 Im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen lässt sich dem Begriff "medidata" die deutsche Übersetzung "medizinische Daten" auch ohne Fremdsprachenkenntnisse entnehmen. Der fragliche Begriff besteht aus einem Zusammenzug der englischen Wörter "medical" und "data". Das englische Wort "medical" bedeutet "medizinisch, ärztlich, kra nken…" und "data" bedeutet "Daten, Einzelheiten oder Unterlagen" (Lange n- scheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichworte "m e- dical" und "data"), mithin "medizinische Daten". Ähnliches gilt in den übr i- gen Landessprachen. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass es sich um eine Wortverbindung handelt, denn deren Bedeutung ist offensichtlich B-3536/2011 Seite 15 (WILLI, a.a.O., Rz. 89). Die Vorinstanz stellte zu Recht fest, dass "medida- ta" für Dienstleistungen bezüglich medizinischer Datenbanken beschre i- bend und gemeinfrei sei. Das Zeichen beschreibt nämlich nichts anderes als den Inhalt und Zweck der Datenbanken, deren Systematisierung und Zusammenstellung beziehungsweise Austausch von beiden Marken b e- ansprucht wird. Die Marke ist somit bezüglich der beanspruchten Die nst- leistungen beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Weil nur der Registereintrag massgeblich ist ( WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37), bleibt es auch unbeachtlich, dass die Beschwerdeführerin angibt, nicht den im Re- gister eingetragenen medizinischen Dat enaustausch, sondern die En t- wicklung nichtmedizinischer Datenbanken zu betreiben. 6.5 Bereits im vorinstanzlichen Verfahren machte die Beschwerdeführerin geltend, dass für ihre Marke Verkehrsdurchsetzung bestehe. Die Wider- spruchsmarke habe s eit ihrer Registrie rung im Jahre 1994 bei den rel e- vanten Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Zum Nachweis legte die Beschwerdeführerin 16 Belege ins Recht. Bei der Durchsicht der Durchsetzungsbelege fällt auf, dass die Sammelbeilagen 1a, 1b, 1c, 1e, 1g und 1p "MediData" nur als Firma im Text erwähnen und keinen markenmässigen Gebrauch darstellen. In den drei Sammelbeil a- gen 1d, 1f und 1h ist die Wort -/Bildmarke farbig abgebildet. In den Sa m- melbeilagen 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n und 1o wird die Wort -/Bildmarke in stark veränderter Form, entsprechend dem pendenten Markengesuch 56901/2008, dargestellt. Keiner dieser Belege war vom Datum (14. D e- zember 1995 bis 22./23. Februar 2005) her noch geeignet, um die aktuel- le Verkehrsdurchsetzung zu belegen , insbesondere als der neueste B e- leg, der die Widerspruchsmarke zeigt, aus dem Jahr 2000 stammt . Die Belege 1f, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o und 1p stellen Drucksachen aus der Sphäre der Beschwerdeführerin oder Inserate dar. In Gesamtwürd i- gung der eingereichten Unterlagen ist festzustellen, dass diese weder von der Anzahl, vom Inhalt noch von der Zeitnähe her eine Verkehr s- durchsetzung glaubhaft machen können. Selbst wenn die Verkehrsdurch- setzung der Wort -/Bildmarke der Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht würde, hätte dies keinen Einfluss auf die Beurteilung im vorliegenden Fall, da gemäss ständiger Rechtsprechung keine Verwechslungsgefahr vorliegt, wenn die Marken nur in einem gemeinfreien Bestandteil überein- stimmen und somit bei Marken mit Markenbestandteilen im Gemeingut auch kein erweiterter Kollisionsschutz infolge Verkehrsdurchsetzung en t- stehen kann ( Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B -7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 Murolino/Murino; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 Quadrat [fig.]; B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 Ka-B-3536/2011 Seite 16 romuster [fig.] ; Entscheid der RKGE vom 11. Mai 1999 E. 2c Com- paq/CompactFlash, veröffentlicht in sic! 1999 S. 420; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 135). 6.6 Da der Wortlaut der Mar ke "medidata" für medizinische Datenbanken Gemeingut darstellt, vermag der identische Wortlaut der beiden Marken keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Gestaltung der Wide r- spruchsmarke, die in einer fetten Kursivschrift mit betonten Serifen gehal- ten ist, beschränkt sich auf Grossbuchstaben für die Buchstaben "m" und "d" sowie eine wesentlich grössere Schriftart für den Buchstaben "i". Das Gesamtbild ergibt einen sehr konservativen Eindruck , der vom übergro s- sen "i" dominiert wird . Die Gestaltung der ang efochtenen Marke besteht aus einem links angeordneten Quadrat mit neun Punkten, das einen R e- agenzglasbehälter symbolisieren soll , während der Schriftzug in kleinge- schriebener, serifenloser Schrift weitgehend ungestaltet bleibt. Die Marke wirkt wesentlich geradliniger und moderner als die Widerspruchsmarke. Ihr Umriss ist quadratisch, während die Widerspruchsmarke einen unr e- gelmässigen Umriss aufweist. Die hellgraue, normalstarke Schrift der a n- gefochtenen Marke steht im Gegensatz zur schwarzen, fetten Kursiv- schrift der Widerspruchsmarke. Wenn der identische Wortlaut wegg e- dacht wird, bleiben kaum noch gemeinsame Elemente. Die Unterschiede in der Gestaltung sind zu gross, als dass noch eine Verwechslungsgefahr bestehen bleibt, umso mehr, als bei den relevanten Verkehrskreisen von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden darf . Die B e- schwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen. 7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grun d- sätzlich kosten - und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streits a- che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzul e- gen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Fe b- ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwa l- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Str eitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden Partei im Fall einer Markenve r- letzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen B-3536/2011 Seite 17 Verfahrens abschreckend wir ken, wenn dafür stets konkrete Aufwand s- nachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrel e- vanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− festzulegen (BGE 133 III 490 S. 492 E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Dabei rechtfertigt es sich, die Ve r- fahrenskosten insgesamt auf Fr. 3'500.– festzulegen und de r Beschwer- deführerin zu überbinden. 7.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all- fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. In Anbetracht dessen erscheint eine Parteientschä- digung von Fr. 1'400.− als angemessen. 7.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of- fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig. B-3536/2011 Seite 18 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500. – werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Ur - teils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet. 3. Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Par- teientschädigung von Fr. 1'400.− zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. W9216-RH/bs; Einschreiben; Vorakten zurück) Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: David Aschmann Beat Lenel Versand: 26. Juli 2012