B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-6628/2019 U r t e i l v o m 6 . A u g u s t 2 0 2 1 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Martin Kayser, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz. Parteien Unimoda SA, Rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, c/o Sofirege & Associés SA, 1207 Genève, vertreten durch Griffes Consulting SA, Route de Florissant 81, 1206 Genève, Beschwerdeführerin, gegen United States Polo Association, 1400 Centrepark Blvd., Suite 200, US-33401 West Palm Beach FL, vertreten durch Egli Patentanwälte, Horneggstrasse 4, 8034 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 100360, CH 549'709 "Polospieler (fig.)" / CH 719'873 "USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)". B-6628/2019 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke CH 719'873 "USA.POLO. SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)" der Beschwerdeführerin mit Hinter- legungsdatum 2. März 2018 wurde am 14. August 2018 auf Swissreg.ch veröffentlicht. Die Marke ist für die Waren: 9 Lunettes [optique], lunettes de soleil et coques pour t éléphones portables, tous les produits précités provenant des Etats-Unis. 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et v ête- ments pour animaux, tous les produits précités provenant des Etats-Unis. 24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, tous les produits pr écités provenant des Etats- Unis. 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro duits précités provenant des Etats-Unis. eingetragen und sieht wie folgt aus: B. Mit Nachricht vom 14. November 2018 an die Vorinstanz erhob die Be- schwerdegegnerin gegen diese Eintragung vollumfänglich Widerspruch und beantragte die Löschung der Marke. Sie stützte sich dazu auf ihre Schweizer Bildmarke CH 549'709 "Polospieler (fig.)", die für folgende Wa- ren registriert ist: 18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in dieser Klasse enthalten; Einkaufstaschen, Tragetaschen, Rucksäcke, Aktentaschen, Handtaschen, Reisetaschen, Koffer, Brieftaschen, Geldbeutel und Regen- schirme. 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, einschliesslich Sport- bekleidung, Freizeitbekleidung, Badebekleidung, Regenbekleidung, Ober- bekleidung, Unterwäsche , Socken, Krawatten, Hüte, Mützen, Kappen, Handschuhe, Halstücher, Schals, Gürtel. B-6628/2019 Seite 3 und wie folgt aussieht: Zur Begründung machte die Beschwerdegegnerin geltend, der rote Bildbe- standteil der angefochtenen Marke präge die Kennzeichnungskraft stärker als ihre Wortbestandteile und diese umgebenden grafischen Elemente. Insbesondere "Polo" sei für die angemeldeten Waren kennzeichnungs- schwach, da man für diesen Sport jener als Ausrüstung bedürfe. Aufgrund der Ähnlichkeit der Bilder bestehe zwischen den Marken ein e Verwechs- lungsgefahr. C. Die Beschwerdeführerin verzichtete auf eine Stellungnahme. Darum wurde der Schriftenwechsel mit Verfügung vom 4. Februar 2019 geschlossen. D. Mit Verfügung vom 12. November 2019 hiess die Vorinstanz den Wider- spruch teilweise gut und widerrief die angefochtene Marke für folgende Waren: 9 Coques pour télé phones po rtables, tous les produits pr écités provenant des Etats-Unis. 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transpo rt; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; col liers, laisses et vête- ments pour animaux, tous les produits précités provenant des Etats-Unis. 24 Textiles et leurs succ édanés; tous les produits pr écités provenant des Etats-Unis. 25 Vêtements, chaussures, chapel lerie, tous les produits précités provenant des Etats-Unis. B-6628/2019 Seite 4 Zur Begründung befand sie, einzelne Waren, für die die angefochtene Mar- ke beansprucht werde, seien von den Waren der Widerspruchsmarke ver- schieden und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr diesbezüglich zu verneinen. Die übrigen seien gleich oder ausgeprägt gleichartig. Zwar weise "Polo" nicht direkt auf jene hin . Aber in der angefochtenen Marke werde die Widerspruchsmarke fast ohne erkennbare Änderung als Bildbe- standteil verwendet. Dies schaffe trotz hinzugefügter Worte eine mittelbare Verwechslungsgefahr. E. Mit Beschwerde vom 12. November (recte: 13. Dezember) 2019 beantragt die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht, diese Verfügung aufzuheben und die Marke für alle angemeldeten Waren zu bestätigen, un- ter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zur Begründung bestreitet sie nicht, dass die Marken teilweise für gleiche bzw. gleichartige Waren beansprucht werden, macht aber geltend, die Wortfolge "USA.POLO.SPORT.COMPA- NY Since 1870" im roten Rechteck den Hauptbestandteil der angefochte- nen Marke bilde und einen unterschiedlichen Gesamteindruck beider Zei- chen bewirke. Auch zwischen den Abbildungen von Polospielern bestün- den wesentliche Unterschiede. F. Mit Schreiben vom 5. März 2020 beantragte die Vorinstanz ohne Gegen- bemerkungen die Beschwerde abzuweisen. G. Mit Beschwerdeantwort vom 29. April 2020 bekräftigte die Beschwerde- gegnerin ihren Standpunkt, es seien vor allem die beiden Abbildungen po- lospielender Reiter zu vergleichen. Die Wortelemente "USA", "Polo", "Sport", "Company", "Since 1870" und der schwarz und rot ausgefüllte, rechteckige Rahmen seien Gemeingut. In Blickpunkt und Einsatz der gra- fischen Mittel seien die Abbildungen ähnlich. In beiden Darstellungen ver- suche der hintere Reiter den vorderen zu überholen. Die Übereinstimmun- gen reichten über den blossen Sinn als Bildelemente (Motivschutz) hinaus. H. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. I. Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforder- lich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. B-6628/2019 Seite 5 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahre n zu ständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwer- deführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor Vorins tanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG ). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Gegenstand der Beschwerde ist die Frage, ob zwischen der Bildmarke der Beschwerdegegnerin und der angefo chtenen Wort -/Bildmarke der Be- schwerdeführerin, insoweit die Vorinstanz die Gleichartigkeit der zu verglei- chenden Waren bejahte, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht. 2.1 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das äl- tere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt . Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere halten oder aufgrund der Zeichenähnlichkeit falsche wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar- keninhaber vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die ver- schiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaft- lich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 127 III 160 E. 2a "Se- curitas"; Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.3 "Caddy/ Top Caddy [fig.] "; B -5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. Aufl. 2009, N. 955). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einer- seits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und B-6628/2019 Seite 6 Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinter- legt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan"). 2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Mar- ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an- zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienst- leistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a; 119 II 473 E. 2c "Ra- dion/Radiomat"). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer- kreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, beispiels- weise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge- schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yel- low Access AG"). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Klei- der keine Massenartikel des täglichen Bedarfs; diese werden zuerst anpro- biert und daher mit einer gewissen Sorgfalt erworben (BGE 123 III 377, 381 E. 3d "Boss/Boks"; GALLUS JOLLER, in: Noth/ Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 57). 2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise h inter- lassen (BGE 121 III 377 E. 2a; MARBACH, a.a.O., N. 864; MATTHIAS STÄ- DELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Marken- schutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Bas ler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 41). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publi- kum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE in sic! 2006, S. 673 f. E. 6 "O [fig.]/O [fig.]"). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläu- fig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Ersch einungsbild der kennzeichnungs- kräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a). B-6628/2019 Seite 7 2.3.1 Für kombinierte Wort -/Bildmarken können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt (JOLLER, a.a.O ., Art. 3 N. 219). Enthält eine Marke sowohl kennzeich- nungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungs- bild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort - oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). 2.3.2 Bei Bildmarken mit Sinngehalt ("begrifflichem Inhalt", "Sinnwirkung") können für den Gesamteindruck wie für die Kennzeichnungskraft die äussere Gestaltung einerseits und der Sinngehalt anderseits prägend sein. Auf beiden Ebenen können somit Übereinstimmungen mit kollidierenden Marken das Bestehen einer Verwechslungsgefahr begünstigen und Unter- schiede einer solchen entgegenwirken. Präsentiert sich die angefochtene Marke nur als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der älteren, an- statt dem Betrachter eine eigenständige Bildwirkung zu vermitteln, ist die Verwechslungsgefahr in der Regel zu bejahen (Urteile des BVGer B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.] und [fig.]/FX Blue Style Effects [fig.] "; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz (fig.)/Herz (fig.)"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7 "Salamander/ Gecto"; MARBACH, a.a.O., N. 921; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 209). Der Sinngehalt einer Bildmarke ergibt sich naturgemäss hauptsächlich aus ihrer G estaltung, Darstellung und Bildersprache, kann aber neben dem Bildelement auch durch ihre Verbindung mit weiteren Markenbestandtei- len, aus anderen Merkmalen des Registereintrags, namentlich den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, oder aus der Gebrauchssituation herrühren. Eine Verwechslungsgefahr besteht darum im Regelfall a uf beiden Ebenen der Gestaltung und des Sinngehalts zu- gleich, aber Ausnahmefälle der Ähnlichkeit auf nur einer Ebene sind mög- lich (z.B. Urteil B-4536/2007 E. 7.2: Verwechslungsgefahr trotz abweichen- der Sinngehalte teilweise bejaht). Schon die frühere Rekurskommission für geistiges Eigentum pflegte sich für Bildmarkenkollisionen stets an den für Wortmarken entwickelten Beurteilungsgrundsatz anzulehnen, zur An- nahme einer Verwechslungsgefahr genüge eine Zeichenähnlichkeit auf ei- ner der drei Ebenen des Wortklan gs, Schriftbilds oder Sinngehalts (vgl. zum Grundsatz LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 MSchG N. 17; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne B-6628/2019 Seite 8 2007, S. 114; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N 59; JOL- LER, a.a.O., Art. 3 N. 187; MARBACH, a.a.O., N. 875), wobei Abweichungen auf anderen Ebenen vorbehalten bleiben und die klangliche Ebene bei rei- nen Bildmarken fehlt (Entscheide der RKGE in sic! 2003, S. 969 E. 4 "Bon- homme [fig.]/bonhomme [fig.] "; sic! 2005, S. 196 E. 4 "Elliptische Form [fig.]/Elliptische Form [fig.]"; sic! 2006, S. 673 E. 6; gl. M. RALPH SCHLOS- SER/CLAUDIA MARADAN, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellec- tuelle, 2013, art. 3 LPM, N. 117). Nach neueren Lehrmeinungen soll eine Verwechslungsgefahr bei Bildzeichen grundsätzlich nicht mit sinngehaltli- chen oder äusserlichen Übereinstimmungen allein begründet werden kön- nen (MARBACH, a.a.O., N. 917; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 195; STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 85). Ihnen ist insoweit zu folgen, als der Schutz nicht am konkreten Bildsinngehalt der Marke vorbei auf das abstrakte Bildmotiv beschränkt gewährt werden darf, dessen Schutz als Verallgemeinerung des darg estellten Objekts unangemessen weit über den Registereintrag und Sinngehalt der Marke hinausführen würde und als sogenannter "Motivschutz" abzulehnen ist (vgl. Urteile des BVGer B-6573/ 2016 vom 29. Juni 2017 E. 2.5 "Apple/Adamis Group (fig.)"; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 6.4 "Red Bull/Stierbräu"). 2.3.3 Stilisierte Darstellungen, Zeichnungen und Piktogramme von Sport- lern in typischer Haltung und charakteristischen Sportsituationen können sprachunabhängig auf eine Sportart hinweisen. Auch betriebliche Kennzei- chen können damit den Kontext einer Sportart ausdrücken. Da solche Bild- bestandteile zwar das tatsächliche Sportereignis abstrahieren, die Sportart als Begriff aber konkretisieren, können sie je nach dem Grad ihrer Stilisie- rung und Individualisierung kennzeichnungskräftig oder schwach sein (vgl. Urteil des BVGer B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 7 f. "Nordic Walking"; Entscheid der RKGE in sic! 1997, S. 479 E. 4 "ATP Tour/MTA"). 2.3.4 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeich- nungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon be- scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Untersch eidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Be- standteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an- lehnen, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile gemeinfrei sind. Dem Ge- meingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der er- forderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis B-6628/2019 Seite 9 auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge auf- weisen (BVGE 2010 E. 7.3 "PERNATON/Pernadol 400"). Stark sind dem- gegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a). 3. Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskr eise zu bestimmen. Es wird auf das Warenverzeichnis der älteren M arke abgestellt, wobei vorliegend die Widerspruchsmarke für die Klassen 18 und 25, die angefochtene Marke für die Klassen 9, 18, 24 und 25 beansprucht werden. Die in d en Waren- verzeichnissen erwähnten Arten von Kleidungsstücken werden sowohl von Fachpersonen (Zwischen - und Detailhändler) wie auch von E ndabneh- mern nachgefragt. Sie werden von den Abnehmern zwar nicht tagtäglich am Markt nachgefragt, dennoch ist davon auszugehen, dass diese von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit erworben werden. Es ist daher von einer durchschnittlichen Aufmerksam- keit auszugehen. 4. Die von der Vorinstanz festgestellte Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Zu prüfen sind somit die Ähnlichkeit der Zeichen und ge- stützt darauf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. 5. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine reine Bildmarke , bei der angefochtenen Marke um eine kombinierte Wort-/Bildmarke: 5.1 Die Widerspruchsmarke zeigt die schwarz-weisse Tuschezeichnung zweier Polospieler, die mit den typischen Helmen und Shirts dieser Sportart im Galopp hintereinander auf den Betrachter zureiten und offenbar um den Ball kämpfen. Der vordere Spieler schwingt seinen Stick über Kopfhöhe und blickt auf seiner rechten Seite zu Boden . Der hintere Spieler streckt den Stick an ihm vorbei nach unten, während sein Pferd das Vordere links zu überholen versucht. Die Szene ist für Polo typisch, da der Stick rechts geführt werden muss und man nicht frontal auf einen gegnerischen Spieler zureiten darf, der den Ball führt ("Right of way in line of the ball ", vgl. https://polopark.ch/wp-content/uploads/2015/06/HPA-Rules-2014.pdf, Spielregeln Nr. 1 b iii und 32 b). B-6628/2019 Seite 10 5.2 Auch die angefochtene Marke enthält eine Zeichnung zweier polospie- lender Reiter, die hintereinander in die Richtung des Betrachters galoppie- ren. Bei der angefochtenen Marke ist die Zeichnung allerdings rot. Hier ist der rechte Spieler der vordere Reiter, der versucht, sich mit seinem Pferd vor dasjenige des linken Spielers zu setzen. Im Unterschied zur Wider- spruchsmarke hält der rechte Spieler bei der angefochtenen Marke seinen Stick auf der rechten statt auf der linken Seite nach unten. In einem roten, liegenden Rechteck neben den Polospieler n steht in Grossbuchstaben: "USA.POLO.SPORT.COMPANY"; unter dieser Schrift und innerhalb des roten Rechtecks befindet sich ein schwarz ausgefülltes Rechteck mit einer weissen Schrift: "Since 1870". Das rote Rechteck wird von einem weiteren schwarzen Rechteck umfasst, das abbricht, wo die Zeichnung beginnt. Ins- gesamt handelt es sich somit um drei Rechtecke. 5.3 Die Beschwerdeführerin behauptet, nicht die Polospieler, sondern die drei Rechtecke zusammen mit den Wortbestandteilen seien die dominie- renden Elemente, somit enthalte die Wort-/Bildmarke auch zwei figurative Elemente (vgl. Beschwerde vom 14. November 2019, N. 16). Obschon das Wortelement der angefochtenen Marke einen relativ grossen Raum einnimmt und markant ist, bleibt die ältere Bildmarke klar in der jüngeren Wort-/Bild- marke ersichtlich, und das Bild wird insbesondere im Geschäftsverkehr im Vordergrund stehen. Im Endeffekt verschmilzt der übernommene Bestand- teil auch mit den Rechtecken und dem Wortelement nicht mit der neuen Marke, sodass er seine Individualität beibehält und nicht zu einem unter- geordneten Bestandteil wird. Im vorliegenden Fall stellen die Rechtecke lediglich grafisches Beiwerk dar, aus welchem sich kein eigenständiger Sinngehalt ableiten lässt. Wie die Beschwerdegegnerin korrekt ausführt, dienen die Rechtecke le diglich zur Hervorhebung der einzelnen Wortele- mente (Beschwerdeantwort vom 29. April 2020, S. 5). 5.4 Wie erwähnt übernimmt die angefochtene Marke den prägenden T eil integral und ergänzt sie nur durch schwache Bestandteile, weshalb die Wi- derspruchsmarke ihre Eigenständigkeit nicht verliert. Die weiteren Gestal- tungselemente wirken nicht individualisi erend und ein aussenstehender Betrachter kann ohne Weiteres geneigt sein, die angefochtene Marke als vereinfachte Variation der Widerspruchsmarke wahrzunehmen. Bezüglich des Sinngehalts sind sich beide Marken damit ähnlich, da es sich bei bei- den um zwei Polospieler mit zwei Pferden handelt. B-6628/2019 Seite 11 6. Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen. 6.1 Die Vorinstanz hat zu Recht erkannt, dass sich die Widerspruchsmarke weder in einer üblichen bzw. naheliegenden grafischen Darstellung der be- anspruchten Waren erschöpft, noch es sich um eine oder mehrere banale geometrische Formen oder eine kennzeichnungsschwache Kombination derselben handelt. Der Vorinstanz ist insofern auch zuzustimmen, dass die konkrete bildliche Darstellung in Verbindung mit den Warenklassen 18 und 25, für welche die Widerspruchsmarke beansprucht wird, weder direkt be- schreibend noch üblich ist (vgl. Entscheid vom 12. November 2019, N. 3). Vorliegend weist die Widerspruchsmarke zwar auf eine Sportart (Polospiel) hin; in ihrer konkreten grafischen Darstellung ist sie jedoch so indiv iduali- siert, dass ihr durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zukommt. Daher genügen bescheid ene Abweichungen nicht, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. 6.2 Das einzige Bildelement der Widerspruchsmarke bildet zugleich in äus- serst ähnlicher Ausführung das Bild element der angefochtenen Marke . Auch ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass die Schläger teilweise in verschiedene Richtungen zeigen. Ausschlaggebend und was im Erinne- rungsbild eines Durchschnittskonsumenten haften bleibt, ist jedoch, dass bei beiden Marken sich zwei Polospieler verfolgen, bei denen jeweils der linke Spieler seinen Stick in die Luft streckt während der rechte Spieler seinen Stick senkrecht nach unten hält. 6.3 Nebst dem oben erwähnten Unterschied macht die Beschwerdeführe- rin geltend, die Körper und Köpfe der Reiter seien auf verschiedenen Hö- hen positioniert, was einen essentiellen Unterschied zwischen den beiden Marken ausmachen würde (vgl. Beschwerde vom 14. November 2019, N. 20). Entgegen der Aussage der Beschwerdeführerin ist bei beiden Bil- dern der vordere Reiter in der tieferen Position. Ob der Grad der Neigung Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft hat, bleibt dahingestellt. 6.4 Auch die Argumentation der Beschwerdeführerin, die Polospieler in der angefochtenen Marke seien rot/weiss ohne Kontrast dargestellt, die der Widerspruchsmarke hingegen schwarz/weiss mit Kontrast, vermag am Ge- samteindruck nichts zu ändern, da einerseits die Widerspruchsmarke ohne B-6628/2019 Seite 12 Farbanspruch eingetragen wurde und somit in rot/weiss vorkommen könnte, und andererseits solche gestalterischen Details im Erinnerungsbild regelmässig verblassen. Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin an, die Pferde der angefochtenen Marke würden verblasst wiedergegeben wer- den, weshalb sich der Durchschnittskonsument nicht an diese Pferde erin- nern würde (vgl. Beschwerde vom 14. November 2019, N. 20). Sie ver- kennt aber, dass die Polospieler mit den Pferden die prägenden Bildele- mente darstellen; ein Durchschnittskonsument wird daher auch bei deren abgeschwächten Abbildung nicht darauf schliessen können, dass es sich dabei um eine andere Marke handeln muss. Die Bildelemente fallen selbst bei einer schwächeren Abbildung genau gleich stark ins Gewicht. 6.5 Entscheidend ist nicht nur, dass zwei Polospieler mit ihren Sticks in be- stimmten Farben dargestellt werden, genauso massgebend ist auch die Darstellungsweise der Polospieler; b eide Male werden die Spieler in der- selben Art aufgeführt – sie reiten nämlich gegen den Betrachter zu. Zudem beruhen beide Marken auf einem verwandten Zeichenstil, obwohl man bei Vergrösserung der Widerspruchsmarke mehr schraffierte F lächen sieht und das Gesicht des Verfolgers besser erkennt; dennoch werden die Bilder mit Umrandungen und Linien gezeichnet, die ihren Gesamteindruck auf ähnliche Weise beeinflussen, während weitere Zeichenstile – wie Skizzen, dreidimensionale oder technische Zeichnungen – zur Verfügung gestan- den wären. Die erwähnten minimalen Unterschiede und auch die angeblich unterschiedliche Positionierung der Körper und Köpfe der stilisierten Polo- spieler vermögen daher im Gesamteindruck, die Ähnlichkeit in der Darstel- lungsweise nicht zu kompensieren. Ein wesentlicher Unterschied in der Darstellung wäre beispielsweise dann anzunehmen gewesen, wenn die Polospieler nicht auf den Betrachter zureiten würden, sondern seitlich dar- gestellt oder ein deutlich anderer Zeichenstil gewählt worden wäre. Letzte- res ist allerdings nicht der Fall. Auch wenn den beiden Marken nicht exakt derselbe Zeichenstil zugrunde liegt, unterscheidet sich dieser nicht in einer Weise, die zu einem wesentlichen Unterschied führen würde. 6.6 Obwohl sich de r Schutzumfang einer Marke anhand der kennzeich- nungskräftigen Elementen der Widerspruchsmarke definieren lässt, ist bei der Beurteilung de s Gesamteindrucks dennoch zu prüfen, wie das Wor- telement in der angefochtenen Marke zu werten ist. Wie bereits erwähnt, werden die Wortel emente "USA.POLO.SPORT.COMPANY S ince 1870" mit den drei Rechtecken – die an sich sinngehaltslos e Elemente sind – hervorgehoben (vgl. E. 5.3). Das Wortelement selbst (insbesondere "POLO") hat einen beschreibenden Charakter und ist aus diesem Grund B-6628/2019 Seite 13 nicht kennzeichnungskräftig. Im Ergebnis ist es weniger stark zu werten als das Bildelement. Auch wenn bei der jüngeren Marke weitere Gestaltungs- merkmale vorhanden sind, kommt der älteren Marke, welche integral über- nommen wurde, weiterhin eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. auch hier E. 5.3). Stimmen also zwei Zeichen in einem kennzeich- nungskräftigen Bildelement überein, wird auch ein unterschiedliches Wor- telement die Verwechslungsgefahr nicht verhindern können. 6.7 Zusammengefasst wird im vorliegenden Fall der prägende Hauptbe- standteil der Widerspruchsmarke und damit das kennzeichnungskräftige Element beinahe unverändert übernommen, weshalb eine Zeichenähnlich- keit vorliegt, die sowohl gleiche als auch gleichartige Waren betrifft, sodass eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann. Das Bildelement der an- gefochtenen Marke hinterlässt denselben Eindruck wie die Widerspruchs- marke, selbst mit minimalen Unterschieden in der Gestaltung. D ie ange- fochtene Marke stellt lediglich eine Variation oder Bearbeitung der Wider- spruchsmarke dar und verfügt nicht über eine eigenständige Gestaltung. Mit einer von der Seite gewählten Darstellungsweise oder einem anderen Zeichenstil hätte die Beschwerdeführerin zum Beispiel eine markenrechtli- che Unterscheidungskraft erwirken können. In der Gesamtbetrachtung ver- mag auch das Wortelement der angefochtenen Marke nicht, am Ergebnis etwas zu ändern. Selbst wenn die massgeblichen Verkehrskreise aufgrund der Wortelemente in der angefochtenen Marke Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen würde, würde dennoch eine mittelbare Ver- wechslungsgefahr bestehen, da in Anbetracht der Warengleichheit bzw. Warengleichartigkeit und der Markenähnlichkeit falsche Zusammenhänge zu vermuten wären. 7. Damit ist die Beschwerde abzuweisen . Bei diesem Ausgang des Verfah- rens wird die Beschwerdeführerin kosten - und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), B-6628/2019 Seite 14 wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre- chenden an der Löschung beziehungs weise jenes der Widerspruchsgeg- nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein S treitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die K osten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Ent- schädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Ko sten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VG KE). Die Partei ent- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Im vor- liegenden Fall wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In ihrer Beschwerdeantwort bringt die Beschwerdegegnerin minimale Ergänzun- gen zur Stellungnahme bei der Vorinstanz an. Bei dieser Aktenlage er- scheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– (inkl. MWST) für das Be- schwerdeverfahren angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 8. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. B-6628/2019 Seite 15 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä- digung von Fr. 2'400.– (inkl. MWST) zu entrichten. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100360; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu- rück) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Gizem Yildiz Versand: 10. August 2021