Abteilung II B-30/2009 {T 1/2} U r t e i l v o m 8 . A p r i l 2 0 1 0 Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Hans Urech, Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger. Swissincense Trading AG, Seestrasse 780, 8706 Meilen, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stephan Feierabend, c/o Gloor & Sieger, Rechtsanwälte, Postfach 581, 8024 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz. Markeneintragungsgesuch 50537/2008 ALVARO NAVARRO. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Besetzung Parteien GegenstandB-30/2009 Sachverhalt: A. Am 31. Januar 2008 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vor- instanz das Wortzeichen ALVARO NAVARRA für: "Seifen; Parfümerie- wa ren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haar- wässer; Zahnputzmittel" in Klasse 3 zur Eintragung als Marke. B. Die Vorinstanz beanstandete am 6. Februar 2008 diese Hinterlegung, da diese den Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossen- schaft und dem Spanischen Staat über den Schutz von Herkunftsan- gaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnungen vom 9. April 1974 (im Folgenden: "V E-CH", SR 0.232.111.193.32) verletze und das Zeichen überdies als Marke irreführend sei. Navarra heisse eine spanische Provinz und Region, deren Namen aufgrund des genannten Staatsvertrags nur für Waren aus dieser Provinz bzw. Region in Marken verwendet werden dürfe. Aus diesem Grund sei die Marke auch geografisch irreführend, sofern sie nicht auf Waren aus genannter Provinz bzw. Region eingeschränkt werde. C. Mit Schreiben vom 19. März 2008 änderte die Beschwerdeführerin das hinterlegte Zeichen in die Wortfolge ALVARO NAVARRO. Sie ersuchte unter Berufung auf zwei Drittmarken mit dem Bestandteil "Navarro" um Eintragung als Marke. D. Am 4. April 2008 hielt die Vorinstanz auch gegenüber der geänderten Formulierung der Marke an ihrer Beanstandung fest. Auch ALVARO NA VAR RO sei mit der geschützten Herkunftsbezeichnung "Navarra" verwechselbar. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragun- gen seien über zehn Jahre alt und mit der vorliegenden Hinterlegung nicht zu vergleichen. E. Die Beschwerdeführerin verwies mit Schreiben vom 21. April 2008 auf den Gesamteindruck des Zeichens und entgegnete, ALVARO NAVAR - RO werde als Vor- und Nachname einer Person aufgefasst und schaffe darum zur Region Navarra keinen Bezug. 45 europäische Gemein- schaftsmarken seien mit dem Bestandteil "Navarro" und Wirkung für Seite 2B-30/2009 Spa nien eingetragen worden; ein Grund, in der Schweiz ein Freihalte- bedürfnis dafür anzunehmen, bestehe darum nicht. F. Auch in einem letzten Schriftenwechsel vom 18. Juli und 10. Septem- ber 2008 hielten beide Seiten an ihren Ansichten fest. G. Am 20. November 2008 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der Markenanmeldung Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO für alle ange- meldeten Waren. Das Zeichen sei erstens rechtswidrig, da es mit der staatsvertraglich geschützten Herkunftsangabe "Navarra" eine Ver- wechs lungsgefahr schaffe. Es gelange keine Ausnahmebestimmung des Staatsvertrags zur Anwen dung. Zweitens sei das Zeichen irrefüh- rend. Die Eintragung europäischer Gemeinschaftsmarken führe zu kei- nem anderen Ergebnis. H. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Januar 2009 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte: 1. Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 20. November 2008 sei auf- zuheben. 2.a Der Beschwerdegegner sei anzuweisen, die Marke "ALVARO NAVARRO" gemäss Eintragungsgesuch Nr. 50537/2008 (geänderte Version gemäss Bestätigung des Beschwerdegegners vom 25. März 2008) im schweizeri- schen Markenregister einzutragen. 2.b eventualiter: Der Beschwerdegegner sei anzuweisen, die Marke "ALVARO NAVARRO" gemäss Eintragungsgesuch Nr. 50537/2008 (geänderte Version gemäss Bestätigung des Beschwerdegegners vom 25. März 2008) mit der Ein- schränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizerischen Markenregister einzutragen. 3. Der Beschwerdeführerin sei eine Entschädigung im Sinne von Art. 64 Abs. 1 VwVG zuzusprechen." Zur Begründung wiederholte die Beschwerdeführerin, dass ihre Marke von den massgeblichen Verkehrskreisen als Personennamen aufge- fasst werde, nicht irreführend wirke und zum Schutz zuzulassen sei. I. Mit Vernehmlassung vom 20. März 2009 bekräftigte die Vorinstanz ihren Standpunkt, eine Verwechslungsgefahr zwischen dem isolierten Markenbestandteil "Navarro" und der geschützten Herkunftsbezeich- nung "Navarra" genüge, um der Marke den Schutz zu verweigern. Die europäischen Eintragungen hätten auf die Beurteilung der Marke kei- Seite 3B-30/2009 nen Einfluss. Sie sei einverstanden, die Marke mit der eventualiter be- antragten Einschränkung auf Waren spanischer Herkunft einzutragen. Da die Beschwerdeführerin zuvor nie einen solchen Antrag gestellt habe, seien ihr diesfalls die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die Be- schwerdeführerin hielt dem nach Abschluss des Schriftenwech sels mit Schreiben vom 27. März 2009 entgegen, dass die Vorinstanz nie auf die Möglichkeit einer solchen Einschränkung hingewiesen habe. J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu- ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsver- fahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die angefochtene Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist darum einzu- treten. 2. Zeichen, die geltendes Recht verletzen, geniessen keinen Marken- schutz und sind als Marken zurückzuweisen (Art. 2 Bst. d, 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Hierzu zählen unter anderem Zeichen, deren Verwendung ein für die Schweiz ver- bindlicher Staatsvertrag untersagt (EUGEN M ARBACH , in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 658 ff.; M ICHAEL G. NOTH , in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. d, N 31 ff.). Seite 4B-30/2009 3. 3.1 Von 1967 bis 1979 schloss die Schweiz mit Deutschland, Frank- reich, Spanien, Portugal, Ungarn, Tschechien und der Slowakei ähn- lichlautende bilaterale Staatsverträge zum Schutz von Herkunftsanga- ben. Diese definieren zwei Schutzniveaus für bestimmte, in den An- hängen zu den Staatsverträgen namentlich aufgelistete Bezeichnun- gen. Ein "absoluter" Schutz, unabhängig von den Waren und Dienst- leistungen, für die eine Bezeichnung verwendet wird, gilt für die Na- men der Vertragsstaaten und ihrer Regionen, Provinzen bzw. Kantone. Die übrigen aufgelisteten Bezeichnungen sind, unter Vorbehalt gewis- ser Ausnahmen, nur "relativ" im Zusammenhang mit entsprechenden Waren geschützt (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.34/2002 vom 24. September 2002, publiziert in sic! 2003, 337 E. 1.1 f. Schlumpagner). Hierbei handelt es sich vor allem um geografische Namen traditioneller landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Vertragsstaaten. 3.2 In dieser Reihe von Staatsverträgen wurde am 9. April 1974 zwi- schen der Schweiz und Spanien der Vertrag über den Schutz von Her- kunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnun- gen geschlossen ("V E-CH", SR 0.232.111.193.32). In Art. 2 Abs. 1 V E-CH ist der "Grundsatz der Staatenreservierung" niedergelegt. Da- nach sind die im Anhang zum Staatsvertrag aufgezählten Namen der spanischen Regionen und Provinzen im Gebiet der Eidgenossenschaft ausschliesslich spanischen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten. Der Vertrag schützt die erfassten Herkunftsangaben durch den Grund- satz der Staatenreservierung unmittelbar und ist somit direkt anwend- bar (SIMON HOLZER , in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Vorbem. Art. 47- 51, N 46; LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Diss. Bern 2003, S. 226; zum ähnlichlautenden, deutsch-schweizeri- schen Abkommen: H ERMANN -JOSEF O MSELS , Geografische Herkunftsan- gaben, München 2007, N. 881). Nach Art. 2 Abs. 1 V E-CH gilt zudem der "Grundsatz der Schutz- rechtsübernahme": Geschützte spanische Bezeichnungen dürfen in der Schweiz nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden, wie sie in der Gesetzgebung des Spanischen Staates vorgesehen sind. Diese Verweisung auf das Recht im Herkunftsland macht eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip, das immaterialgüterrechtlichen Schutzanforderungen gewöhnlich zugrunde liegt (FLORENT THOUVENIN /MI- CHAEL G. NOTH , in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Einleitung N 82). Der Seite 5B-30/2009 Staatsvertrag kann dennoch über den Schutz im Herkunftsland hin- ausgehen: Der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme kann neben dem Grundsatz der Staatenreservierung widerspruchsfrei nur gelten, wenn das Recht im Herkunftsland strenger ist als die Staatenre- servierung oder ausnahmsweise eine ganz bestimmte Gebrauchsform explizit erlaubt. Fehlt jedoch das Gebrauchsverbot im innerstaatlichen Recht des Herkunftslands, obwohl die Bezeichnung vom Staatsvertrag geschützt wird, kann der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme dem Grundsatz der Staatenreservierung im anderen Vertragsstaat nicht vorgehen, da die Staatenreservierung sonst gar nie zur Anwendung gelangte, ist also nicht das mildere Recht des Herkunftslands anzu- wenden (H OLZER , a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N 48). 3.3 Die spanischen Regionen- und Provinznamen geniessen den von der Art der Produkte unabhängigen, absoluten Schutz (Art. 2 Abs. 2 V E-CH). Dieser setzt entgegen den Darlegungen der Beschwerdefüh- rerin im vorinstanzlichen Verfahren und im Unterschied zu bestimmten traditionellen, spanischen Warenbezeichnungen keine Interessenkolli- sion mit spanischen Unternehmen und keine Beeinträchtigung des Rufs oder der Werbekraft dieser Bezeichnungen voraus (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006, veröffentlicht in sic! 2007, 275 E. 3.1 Champ). Ob Spanien den Vertrag selbst be- folgt oder vielmehr schweizerische Herkunftsangaben in Spanien als Marken zulässt, was zum Teil in der Literatur gerügt wird (vgl. SÉBASTIEN VITALI, La protection internationale des indications géographiques, Diss. Zürich 2007, S. 43), spielt für die Anwendung ebenfalls keine Rolle. Enthalten Marken unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende Angaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Ei- genschaften der Erzeugnisse oder Waren, für die sie benutzt werden, ist diese Benutzung "durch alle gerichtlichen oder behördlichen Mass- nahmen einschliesslich der Beschlagnahme" zu unterdrücken, die nach der massgeblichen Gesetzgebung in Betracht kommen (Art. 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 V E-CH). 3.4 Eine geschützte Bezeichnung kann auch unter den Staatsvertrag fallen, wenn sie in abweichender Form und nicht genau wie in dessen Anhang verwendet wird. Der V E-CH unterscheidet sich mit Bezug auf die Formulierung dieser Regel leicht von den übrigen bilateralen Ver- trägen zum Schutz von Herkunftsangaben. Sein verbindlicher, franzö- sischer Wortlaut wird in seiner amtlichen deutschen Übersetzung un- genau wiedergegeben. Nach Art. 4 Abs. 2 V E-CH gelangt der Staats- Seite 6B-30/2009 vertrag zur Anwendung, wenn abgewandelte Bezeichnungen entweder (a) Übersetzungen von geschützten Bezeichnungen darstellen, (b) einen Hinweis auf die tatsächliche Herkunft der Ware mit einer ge- schützten Bezeichnung kombinieren, (c) Zusätze wie "Art"; "Typ", "Fas- son", "Nachahmung", "Rival-", "Qualität" oder dergleichen mit einer ge- schützten Bezeichnung kombinieren oder (d) eine andere abgewandel- te Form ("forme modifiée") einer vom Staatsvertrag geschützten Be- zeichnung darstellen und überdies in diesem letzten Fall zwischen ihnen und der geschützten Bezeichnung eine Verwechslungsgefahr besteht. Die übrigen bilateralen Staatsverträge verlangen dieses Be- stehen einer Verwechslungsgefahr auch für die Spielarten (a) bis (c). Art. 5 Abs. 1 V E-CH macht deutlich, dass der Begriff der "forme mo- difiée" nicht eng gemeint, sondern Art. 4 Abs. 2 V E-CH auch auf Fälle anzuwenden ist, in welchen Marken falsche oder irreführende An- gaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Erzeug- nisse oder Waren bloss enthalten ("contiennent") und mit anderen Be- standteilen kombinieren (vgl. auch Fallgruppe [b]). Erst mittelbare Her- kunftsangaben wie Namen oder Abbildungen von Orten, Gebäuden, Denkmälern eines Vertragsstaats etc., die nach der überwiegenden Verkehrsauffassung indirekt auf diesen Staat hinweisen, sind zulässig (Art. 5 Abs. 2 V E-CH). Eine abgewandelte Form eines namentlich ge- schützten Kennzeichens kann somit auch in der Kombination einer geografisch falschen oder irreführenden Angabe mit anderen Bestand- teilen bestehen. Der V E-CH ist auf eine solche abgewandelte Form anwendbar, wenn zusätzlich eine Verwechslungsgefahr mit der ge- schützten Bezeichnung besteht. 3.5 Der Begriff der Verwechslungsgefahr gilt im ganzen Kennzeichen- recht möglichst einheitlich (vgl. BGE 135 III 455 E. 6.3.4 Maltesers/Kit- Kat, BGE 128 III 151 E. 2c Securitas; EUGÈNE BRUNNER , Die Verwechs- lungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck unter Berück- sichtigung des Adressatenkreises, Warenabstandes, Schriftbildes, Sinngehaltes und Bekanntheitsgrades – Und das Gesetz?, in: Binsen- wahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift Lucas David, Zürich 1996, S. 79 mit weiteren Hinweisen). Er bedeutet, dass ein Kennzei- chen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen, Gegenstände, Staaten oder staatlicher Körperschaften durch gleiche oder ähnliche Zeichen gefährdet wird (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A_101/2007 vom 28. August 2007, veröffentlicht in sic! 2008, 54 E. 3.3 Doppeladlerwappen). Kennzeichen sind mit Herkunftsangaben verwechselbar, wenn sie geeignet sind, unzutreffende Vorstellungen Seite 7B-30/2009 über die geografische Herkunft der Ware zu wecken (BGE 125 III 201 E. 1b Budweiser). Eine Verwechslungsgefahr kann sich aus Überein- stimmungen im Wortklang, im Schriftbild und im Sinngehalt ergeben, wobei es grundsätzlich ausreicht, dass nach einem dieser Kriterien eine solche Gefahr besteht (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.34/2002 vom 24. September 2002, publiziert in sic! 2003, 339 E. 2.1 Schlum- pagner m.w.H.). Übereinstimmungen im geografischen Sinngehalt können somit neben Übereinstimmungen in der Buchstaben- oder in der Klangfolge der Zeichen eine allfällige Verwechslungsgefahr verstärken. Zwei der im V E-CH erwähnten Spielarten abgewandelter Formen im Schutzbe- reich von Art. 4 Abs. 2 V E-CH, Übersetzungen und Eigenschafts- wörter, charakterisieren sich in diesem Sinne sogar eher durch Sinn- verwandtschaft als durch äusserliche Ähnlichkeit mit der geschützten Bezeichnung. Zum Beispiel "Grison" als französische Übersetzung und "Bündner" als Eigenschaftswort der geschützten Bezeichnung "Grau- bünden" fallen trotz wesentlicher Unterschiede in der Buchstaben- und Klangfolge beispielhaft unter den Staatsvertrag (vgl. Art. 4 Abs. 2 V E- CH; Ziff. 4 des Protokolls zum V E-CH). Das Bundesgericht erklärte in einem Fall, der den Vertrag zwischen der Schweiz und der Französi- schen Republik über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbe- zeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 14. Mai 1974 ("V F-CH", 0.232.111.193.49) betraf, adjektivische Fas- sungen geschützter Bezeichnungen sogar als selbständig geschützte Bezeichnungen, nicht nur als abgewandelte Formen (vgl. Urteil des Bun desgerichts Nr. 4C.34/2002 vom 24. September 2002, publiziert in sic! 2003, 338 E. 1.3 Schlumpagner, Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006, publiziert in sic! 2007, 276 E. 3.3 Champ ), stützte diese Auslegung allerdings auf einen Brief- wechsel des schweizerischen Aussenministers mit dem französischen Botschafter am Tag der Vertragsunterzeichnung, der ein solches Ver- ständnis andeutet (0.232.111.193.49). Mit Bezug auf den V E-CH und gegenüber dem spanischen Botschafter ist kein solcher Briefwechsel bekannt. Ziff. 4 des Protokolls zum V E-CH bestimmt vielmehr klar, dass aus geschützten Bezeichnungen abgeleitete Eigenschaftswörter, wie "Bündner" für Graubünden, unter den gewährleisteten Schutz ("la protection accordée") von Art. 4 Abs. 2 V E-CH fallen und damit als ab- gewandelte Formen geschützter Bezeichnungen gelten. Seite 8B-30/2009 3.6 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 4 Abs. 2 V E-CH ist die Vorinstanz von einem isolierten Vergleich der geschütz- ten Bezeichnung mit dem abgewandelten Markenbestandteil in der be- anstandeten Marke ausgegangen, wogegen die Beschwerdeführerin verlangt, dass alle Bestandteile im Gesamteindruck des Marken- zeichens in die Beurteilung mit einzubeziehen seien. Ob eine Marke im Gesamteindruck beurteilt wird, ist für Schutznormen in Verbindung mit Art. 2 Bst. d MSchG nach dem jeweiligen Schutz- zweck individuell zu beantworten. Im Regelfall, zum Beispiel wenn der Hoheitszeichenschutz die Verwendung staatlicher Wappen verbietet, sind die in der Marke zusätzlich verwendeten Zeichenbestandteile in die Beurteilung mit einzubeziehen (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A_101/2007 vom 28. August 2007, veröffentlicht in sic! 2008, 54 E. 3.3 Doppeladlerwappen). Verbietet dagegen eine Norm wie z.B. das Rotkreuzgesetz (SR 232.22) jegliche Verwendung des geschützten Zeichens in einer Marke ohne auf das Bestehen einer Verwechslungs- gefahr abzustellen, erfolgt die Beurteilung des Markenbestandteils iso- liert (BGE 134 III 411 E. 5.2 Verband schweizerischer Aufzugsunter- nehmen ). Im vorliegenden Fall entscheidet das Vorliegen einer Ver- wechslungsgefahr im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH über die Unter- stellung der Marke als abweichende Form einer geschützten Her- kunftsangabe unter den V E-CH (H OL ZER , a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N 43). Eine solche Abweichung kann nicht nur in einer Veränderung von Buchstaben, sondern auch in einer Hinzufügung von Wörtern oder Wortteilen zu den geschützten Bezeichnungen bestehen, in deren Kontext diese mit ihrem geografischen oder einem anderen Sinngehalt wahrgenommen werden. Solche Wörter können in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr aber nur einfliessen, wenn das Markenzeichen als Ganzes beurteilt wird. Dies folgt unter anderem aus der Eintragung von Bezeichnungen wie derjenige der spanischen Region und Provinz "León" – die denselben absoluten Schutz geniesst wie "Navarra" – in Wortzusammensetzungen wie CH 559'556 LEON MOUTTET oder CH 549'751 LEON HATOT durch die Vorinstanz. Nachvollziehbarerwei- se verstand auch sie den Bestandteil "León" im Gesamteindruck die- ser Marken als Vornamen und nicht als Herkunftsangabe und liess sie sich in dieser Interpretation von den nachgestellten Wörtern beein- flussen. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist darum auch im vorliegenden Fall aufgrund des ganzen angemeldeten Zeichens im Gesamteindruck zu prüfen. Seite 9B-30/2009 3.7 Eine andere Frage ist, nach welchen örtlichen Verhältnissen sich das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bestimmt. Auch hier stehen der Grundsatz der Staatenreservierung und der Grundsatz der Schutz- rechtsübernahme zueinander im Widerstreit. Auf die örtlichen Verhält- nisse des Herkunftslandes abzustellen hätte den Vorzug einer kompe- tenteren Verkehrswahrnehmung der massgeblichen Kreise, wenn eine geschützte Herkunftsangabe im Herkunftsland, nicht aber im Schutz- land, Bekanntheit geniesst. Es liesse sich damit vorliegend das Argu- ment der Beschwerdeführerin weiter untermauern, dass der Marken- bestandteil "Alvaro" als Vornamen verstanden wird, denn dieser Vor- name ist in Spanien bekannter als in der Schweiz (vgl. E. 5.1). Indessen kann eine Verwechslungsgefahr erst aufgrund der tatsächli- chen Benutzung eines Zeichens und nicht schon im Herkunftsland der geschützten Bezeichnung auftreten. Auch unter dem V E-CH wird sie darum nach den Umständen und Gegebenheiten im Schutzland be- stimmt (H IRT, a.a.O., S. 227). Deshalb erkannte das Bundesgericht, dass der umfassende Schutz des Abkommens über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geo- graphischen Bezeichnungen zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Schweiz (SR 0.232.111.197.41) nicht davon abhängig sei, ob die massgeblichen schweizerischen Verkehrs- kreise die Bedeutung der geschützten Bezeichnungen tatsächlich kennen. Vielmehr sei die Verwechslungsgefahr fiktiv aus der Sicht schweizerischer Konsumenten zu beurteilen, welchen die streitige Herkunftsbezeichnung als solche bekannt sei. Es bejahte darum das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Herkunftsangabe "Budweiser" und der Marke "Bud" trotz wesentlicher Unterschiede dieser Wörter, ohne nach der tatsächlichen Bekanntheit der Stadt Budweis in der Schweiz zu fragen. Zur Begründung liess es genügen, dass die Marke "Bud" fiktiv geeignet erschien, bei zwar schweizeri- schen aber geografisch informierten Verkehrskreisen Fehlvorstellun- gen über die Herkunft von amerikanischem Bier hervorzurufen (BGE 125 III 201 E. 1b Budweiser). Die Unterstellung einer Marke unter den Staatsvertrag nach Art. 4 Abs. 2 V E-CH in Verbindung mit Art. 2 Bst. d MSchG ist somit nach den örtlichen Verhältnissen in der Schweiz zu prüfen. Der Einwand, dass die Herkunftsangabe den massgeblichen Verkehrskreisen mit ihrem geografischen Sinngehalt nicht bekannt sei (vgl. BGE 128 III 459 E. 2.1.1 Yukon, BGE 135 II 421 E. 2.6.1 Calvi), ist unter Art. 2 Bst. d MSchG dagegen nur zulässig, wenn der ent- sprechende Staatsvertrag dies vorsieht. Seite 10B-30/2009 3.8 Der Zweck der bilateralen Staatsverträge zum Schutz von Her- kunftsangaben geht weiter als der Schutz ortsansässiger Produzenten vor der ungerechtfertigten Monopolisierung ihrer Herkunftsangaben im Ausland und der Schutz der Abnehmerkreise vor der Irreführung über die Herkunft erworbener Waren und Dienstleistungen. Die Verträge sollen überdies verhindern, dass sich die geschützten Bezeichnungen im jeweiligen anderen Land zu Gattungsbezeichnungen entwickeln können. Wo diese Bezeichnungen bereits als Gattungsbezeichnung verstanden werden, sollen sie sogar eine Rückentwicklung zum Ver- ständnis als Herkunftsangabe ermöglichen (H OL ZER , a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N 47; BGE 125 III 201 E. 1b Bud weiser). Aufgrund dieser weiten Zwecksetzung geht die Ausschlusswirkung der bilateralen Ver- träge gegenüber Marken mit geografischen Bestandteilen über die- jenige von Art. 2 Bst. a und c MSchG hinaus (H IRT, a.a.O., S. 227; O MSELS , a.a.O., N. 875, 880; zu Art. 2 Bst. a und c MSchG vgl. BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 135 III 418 E. 2 Calvi). Eine Verwechslungs- gefahr setzt keine Herkunftserwartung und keinen bestimmten Sinn- gehalt der zu prüfenden Marke voraus (vgl. zu mehrdeutigen Marken den Entscheid des Bundesgerichts Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006, publiziert in sic! 2007, 277 E. 3.3.4 Champ ). Der auf den staats- vertraglichen Schutz von Herkunftsangaben übertragene Begriff der Verwechslungsgefahr umfasst vielmehr auch Fälle einer "mittelbaren" Verwechslungsgefahr, in welchen den angesprochenen Verkehrskrei- sen zwar bewusst ist, dass die zu prüfende Marke nicht unmittelbar die geschützte geografische Region benennt, sie aber doch den Eindruck gewinnen, dass damit auf dem Umweg über eine vorangestellte Sinn- aussage indirekt eine geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen mitgeteilt und ohne notwendige Zuhilfe- nahme der Fantasie zum Ausdruck gebracht wird (vgl. G ALLUS JOLLER , in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 3, N 23; M ARBACH , a.a.O., N. 961 ff., LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken- schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 6). 3.9 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH ist somit zu bejahen, wenn durchschnittliche schweizerische Käufer/in- nenkreise von Kosmetika in fiktiver Kenntnis der spanischen Provinz und Region Navarra einen inhaltlichen Bezug auf dieses Gebiet in der Marke ALVARO NAVARRO in ihrem Gesamteindruck erblicken und die Marke dadurch geeignet erscheint, Fehlvorstellungen über die Her- kunft damit gekennzeichneter Kosmetikwaren auszulösen, ohne dass Seite 11B-30/2009 die Marke deshalb als direkte Herkunftsangabe verstanden zu werden braucht. 3.10 Art. 2 Abs. 4 und 5, Art. 4 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 2 V E-CH neh- men bestimmte, hier nicht interessierende Fälle von der Anwendung des Staatsvertrags aus, ohne dabei aber eine Ausnahme von der Fik- tion zu machen, dass die Region Navarra den schweizerischen Ver- kehrskreisen bekannt sei (E. 3.7). Für den vorliegenden Fall weiter von Bedeutung ist damit nur Art. 2 Abs. 4 V E-CH, wonach eine Person ihren Namen oder ihre Firma, wenn eine vom V E-CH geschützten Herkunftsangabe darin vorkommt und schützenswerte Interessen be- stehen, kennzeichenmässig in einer Marke benutzen darf. 4. Auch Art. 10 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 ("PVÜ"), Art. 1 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die Unterdrü- ckung falscher oder irreführender Herkunftsangaben, revidiert in Lissa- bon am 31. Oktober 1958 ("MHA") und Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorgani- sation vom 15. April 1994 ["TRIPS"]) dienen dem Schutz vor der Ver- wendung von Herkunftsangaben in Marken. Voraussetzung ist bei die- sen Bestimmungen, dass den massgeblichen Verkehrskreisen der geografische Sinngehalt der Marke bekannt ist und sie daher irreführt. 5. Die Bezeichnung Navarra ist aufgrund von Art. 2 Abs. 1 V E-CH als Name einer spanischen Region und zugleich als Name einer spani- schen Provinz geschützt (Ziff. 6 des Protokolls zum V E-CH). Da die zu prüfende Marke nicht bloss "Navarra" lautet, ist festzustellen, ob zwi- schen "Alvaro Navarro" und "Navarra" eine Verwechslungsgefahr be- steht (vgl. E. 3.4-3.7). 5.1 Álvaro ist ein vor allem in Spanien und Portugal häufiger, männli- cher Vorname (Duden, Das grosse Vornamenlexikon, 3. Aufl. Mann- heim 2007, S. 51). In Spanien soll er, nach der Häufigkeitsstatistik einer internationalen Elternberatungsorganisation, zu den zehn am häufigsten vergebenen Vornamen der letzten Jahre gehören (http://www.ba bycenter.es/pregnancy/nombres/nombres_por_decadas , besucht am 15. Januar 2010). Auch in der Schweiz ist der Vorname "Alvaro" gebräuchlich. Das elektronische Telefonbuch nennt 318 Träger Seite 12B-30/2009 dieses Namens, die Hälfte davon in den Kantonen Genf, Waadt und Tessin (http://tel.search.ch , besucht am 18. März 2010). Häufiger an- zutreffen ist der damit verwandte spanische Nachname "Alvarez". Na- varro ist das reguläre spanische Adjektiv zu Navarra, kann also mit "navarrenisch" übersetzt werden (Langenscheidts Handwörterbuch Spanisch, 8. Aufl. München 1987, S. 432). Mit Bezug auf Navarro als einzelnes Wort müsste das Bestehen einer Verwechslungsgefahr also bejaht werden (vgl. E. 3.5). Für eine Übereinstimmung zur geschützten Bezeichnung Navarra besteht nicht nur in der ähnlichen Buchstaben- folge des zweiten Markenworts, sondern ebenso im verwandten Sinn- gehalt als Eigenschaftswort eine Grundlage (E. 3.5). Allerdings ist die Marke "Alvaro Navarro" in ihrem Gesamteindruck zu prüfen (E. 3.6). Navarro ist zugleich ein in Spanien häufiger Nachname, der auch in der Schweiz vorkommt und in 190 Einträgen im elektronischen Tele- fonbuch der Schweiz erwähnt wird (http://tel.search.ch , besucht am 18. März 2010, vgl. z.B. auch http://www.bei-tony.ch/pdf/portrait-tony- navarro.pdf ). Hintereinandergestellt erwecken die Markenbestandteile "Alvaro Na- varro" aufgrund ihres Gleichklangs, ihrer Übereinstimmung in Silben- zahl und Vokalfolge (a – a – o) und wegen ihrer Ähnlichkeit mit be- kannten Personennamen wie "Alberto", "Alvarez" und "Pizarro" den Eindruck eines Vor- und Nachnamens. Personen mit Namen "Alvaro Navarro" figurieren denn auch an mehreren Orten im elektronischen Telefonbuch in der Schweiz. 5.2 Allerdings kann nicht damit gerechnet werden, dass die der Marke begegnenden Verkehrskreise sie mit einer Person namens Alvaro Navarro, die sie kennen, in Verbindung bringen und dass dieser Sinn- gehalt die Marke damit unter Ausschluss jeder Verwechslungsgefahr von der geschützten Bezeichnung Navarra unterscheidet. Dass "Alvaro Navarro" als Personenname aufgefasst wird, schliesst das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit dieser geschützten Bezeichnung nicht aus. Da davon auszugehen ist, dass die Verkehrskreise die Provinz Navarra kennen (vgl. E. 3.7), werden sie auch die spanische Herkunft dieses Personennamens ohne Weiteres bemerken. Neben den Sinn- gehalt als Personenname kann, da in Personennamen häufig eine regionale Herkunft zum Ausdruck kommt, gleichzeitig auch ein ge- danklicher Bezug zu Spanien treten. Damit wird zwar keine konkrete Herkunftserwartung begründet, doch ist dies für die Annahme einer Verwechslungsgefahr mit der geschützten Bezeichnung Navarra auch Seite 13B-30/2009 nicht erforderlich (E. 3.8). Das Wort "Navarro" als solches ist kenn- zeichnungskräftig und prägt die Marke Alvaro Navarro ähnlich stark wie das vorangehende "Alvaro". Sein als bekannt vorausgesetzter geo- grafischer Sinngehalt schwächt seine Kennzeichnungskraft – im Unter- schied zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen einer Markenkollision (vgl. Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23. August 1999, publiziert in sic! 2000, 598 ff. Helvetic Tours/Hel- vetia Airlines AG) – vorliegend nicht, sondern stärkt sie eher im Ver- gleich zum vorangehenden Bestandteil, da es durch seinen Doppel- sinn als Personenname im Gesamteindruck und als geografisches Ei- genschaftswort als Einzelwort in der Erinnerung besser haften bleibt. Es hat zu keinem anderen Wort der Alltagssprache einen naheliegen- den Sinnbezug. Eine Verwechslungsgefahr kann schon bejaht werden, wenn nur eines der Merkmale des geschützten Zeichens verwendet wird, es für sie charakteristisch und für ihren Gesamteindruck be- stimmend ist (vgl. BGE 96 II 403 E. 2 Men's Club/Eden Club, BGE 93 II 260 ff. Brisemarine/Blue Marine; Urteile des Bundesverwaltungs- gerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007, publiziert in sic! 2007, 747 E. 8 Yeni Raki/Yeni Efe und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.), Entscheide der Eidg. Re- kurskommission für geistiges Eigentum/RKGE vom 4. Mai 2000, publi- ziert in sic! 2000, 388 ff. Blue Jeans Gas (fig.)/Gas Station und vom 13. November 1997, publiziert in sic! 1998, 195 Secret Plea- sures/Private Pleasures). Auch wenn die Marke Alvaro Navarro als Personenname verstanden wird, besteht mithin ein Bezug zu einer spanischen Provinz bzw. Region, der für die Annahme einer Ver- wechslungsgefahr genügt. Sie ist darum in ihrem Gesamteindruck als abweichende Form von Navarra im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH zu qualifizieren. 6. Die Marke untersteht damit grundsätzlich den Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 1 V E-CH. Ein schützenswertes Interesse der Beschwerde- führerin am Gebrauch ihres eigenen Namens (vgl. E. 3.10) hat diese nicht geltend gemacht. Es ist auch nicht ersichtlich, da es sich beim angemeldeten Zeichen offenbar nicht um ihren Namen handelt. Auch für die Anwendbarkeit weiterer Ausnahmebestimmungen bestehen vor- liegend keine Anzeichen. Seite 14B-30/2009 7. Die Vorinstanz begründete ihren angefochtenen Entscheid alternativ damit, die Marke verletze auch Art. 2 Bst. c MSchG, da sie über die geografische Herkunft der gekennzeichneten Ware irreführe. Als geo- grafisch irreführend gelten allerdings nur Zeichen, die eine direkte geografische Angabe enthalten und den Adressaten zur Annahme verleiten, die gekennzeichnete Ware stamme aus einem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b Alpina, BGE 135 III 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren Hinweisen). Wie dargelegt, wird die Marke Alvaro Navarro im Verkehr vor allem als Personenname verstanden, was zwar nicht ihrer Verwechslungsgefahr mit der geschützten Be- zeichnung "Navarra" im weiten Sinne des V E-CH, wohl aber der An- nahme einer direkten Herkunft aus Spanien entgegensteht. Der Aus- schlussgrund von Art. 2 Bst. c MSchG ist in diesem Fall darum nicht erfüllt. 8. Die Beschwerdeführerin machte vor der Vorinstanz geltend, in Spanien seien über 200 nationale Marken mit dem Bestandteil "Navarro", und im Gemeinschaftsmarkenregister der Europäischen Union 45 Gemein- schaftsmarken mit Schutzwirkung unter anderem für Spanien mit dem Bestandteil "Navarro" eingetragen worden. Sie belegte diese Angabe durch Auszüge aus den betreffenden amtlichen Registern und bestritt damit das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses an der angemeldeten Marke. Allerdings unterliess es die Beschwerdeführerin, allfällige spe- zifische gesetzliche Grundlagen des spanischen und/oder europäi- schen Rechts für diese offenbar staatsvertragswidrige Eintragungspra- xis darzutun. Mangels besonderer und ausdrücklicher Ausnahmebe- stimmungen des Herkunftslandes ist dem Grundsatz der Staatenreser- vierung, der auf die angeführten Vergleichsmarken offensichtlich keine Anwendung gefunden hat, vor demjenigen der Schutzrechtsübernah- me der Vorrang zu geben. Es ist darum davon auszugehen, dass kein besonderes Sachrecht, sondern das faktische, überwiegende Ver- ständnis des Ausdrucks Navarro als Personenname in Spanien zur Eintragung jener Marken geführt hat, der Grundsatz der Staatenreser- vierung im vorliegenden Fall also über die milderen Eintragungsvor- aussetzungen im Herkunftsland hinausgeht. Als Folge des weiten Schutzzwecks des V E-CH hat die Beschwerdeführerin dies hinzu- nehmen (E. 3.2). Präjudizierende Wirkung im Sinne eines Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht haben ausländische Markeneintra- Seite 15B-30/2009 gungen ohnehin nicht (BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A.5/2004 vom 25. November 2004, publiziert in sic! 2005, 279 f. E. 4.3 firemaster). 9. Die Beschwerde ist damit in ihrem Hauptpunkt abzuweisen. Eventuali- ter beantragt die Beschwerdeführerin, die Marke "Alvaro Navarro" sei mit der Einschränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizerischen Markenregister einzutragen. Die Vorinstanz hat sich diesem Antrag, der nach dem Gesagten auch Art. 2 Abs. 2 V E-CH entspricht, konsequenterweise nicht widersetzt. Die Beschwerde ist daher im Eventualstandpunkt gutzuheissen, Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz an- zuweisen, die Marke Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO mit der Ein- schränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizeri- schen Markenregister einzutragen. 10. 10.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Einer obsiegenden Partei dürfen Verfahrenskosten auf- erlegt werden, die sie unter Verletzung von Verfahrenspflichten verur- sacht hat (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Die angefochtene Verfügung wird auf- gehoben, den Beschwerdeanträgen aber nur im Eventualstandpunkt stattgegeben. Im vorinstanzlichen Verfahren wurde die Verwendung lediglich Waren aus der Provinz bzw. Region Navarra vorbehalten, ein Hinweis auf die Möglichkeit der Beschränkung im Sinne des eventuali- ter Beantragten hat die Vorinstanz jedoch unterlassen. Es ist deshalb nicht dargetan, dass die Beschwerdeführerin die Eintragung der Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren im Eventualstandpunkt hätte er- langen können. Der Umfang des Obsiegens im Eventualstandpunkt wird vom Gericht auf einen Viertel festgelegt, womit drei Viertel der Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 2'500.-, ausmachend Fr. 1'875.-, der Beschwerde- führerin aufzuerlegen sind. Die Vorinstanz hat keine Kosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). 10.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteient- schädigung im Umfang der ihr erwachsenen, notwendigen Kosten aus- zurichten (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädi- Seite 16B-30/2009 gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7414/2006 vom 7. März 2007 E. 11 Doppeladler). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). In Anbetracht der teil- weisen Gutheissung der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin teilweise Anspruch auf Parteientschädigung. Das Gericht erachtet eine entsprechend gekürzte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 500.- (inkl. MWSt) als angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2, Art. 9 und Art. 14 VGKE). 10.3 Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf Par- teientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung vom 20. November 2008 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die Marke Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO mit der Einschränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizerischen Marken- register einzutragen. 2. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 3. Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden im Umfang von Fr. 1'875.- der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'625.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. 4. Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 500.- zu bezahlen. Seite 17B-30/2009 5. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat- tungsformular) - die Vorinstanz (Ref-Nr. 50537/2008; Gerichtsurkunde; Beilage: Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. März 2009) - das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts- urkunde) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Sibylle Wenger Berger Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts- sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An- gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch- tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde- führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand: 9. April 2010 Seite 18