A bteilung II B -1976/2007 {T 0/2} U rteil vom 13. A ugust 2007 M itw irkung: R ichter H ans U rech (Vorsitz), R ichter C laude M orvant, R ichterin M aria Am gw erd; G erichtsschreiber M arc H unziker T._______, vertreten durch H err R echtsanw alt D r. M artin H itz, Beschw erdeführerin gegen R ._______, vertreten durch H err R echtsanw alt D r. R obert Flury, Beschw erdegegner Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Vorinstanz betreffend Entscheid vom 14. Februar 2007 im W iderspruchsverfahren N r. 7483 R U D O LPH R O TN A SE / R U D O LPH (fig.) B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. D ie M arke C H 528'606 R U D O LPH (fig.) des Beschw erdegegners w urde am 28. Septem ber 2004 beim Eidgenössischen Institut für G eistiges Ei- gentum (Institut, Vorinstanz) für W aren und D ienstleistungen der Klassen 32, 33 und 43 angem eldet und am 28. D ezem ber 2004 veröffentlicht. Seit- dem m it R egisteränderung vom 17. M ärz 2005 Liköre von den alkoholi- schen G etränken ausgenom m en w urden, ist das Zeichen für Biere; M ine- ralw ässer und kohlensäurehaltige W ässer und andere alkoholfreie G eträn- ke, ausgenom m en Fruchtgetränke und Fruchtsäfte in Klasse 32, für alko- holische G etränke (ausgenom m en Biere und Liköre), W eine in Klasse 33 und für Verpflegung (Zurverfügungstellen von N ahrung und G etränken); D ienstleistungen eines H otels und C atering-D ienstleistungen; H ausverpfle- gungsdienste; Eiscrèm ebuden-D ienstleistungen; Beherbergung von G äs- ten in Klasse 43 eingetragen. D ie M arke sieht w ie folgt aus: B. G egen diese Eintragung erhob die Beschw erdeführerin am 29. M ärz 2005 W iderspruch. D ieser stützt sich auf die Internationale R egistrierung IR 712'522 R U D O LPH R O TN ASE, w elche unter anderem für die W aren café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,succédanés de café; farines et préparations faites des céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co- m estibles; m iel, sirop de m élasse; levure, poudre pour faire lever; sel, m outarde; vinaigre, sauces (condim ents); épices; glace à rafraîchir in Klas- se 30 registriert ist. C . M it Stellungnahm e vom 10. Februar 2006 beantragte der Beschw erdegeg- ner den W iderspruch abzuw eisen. D abei erhob er die Einrede des N ichtge- brauchs des W iderspruchszeichens für die W aren der Klasse 30. Im Ü bri- gen m achte er geltend, dass w eder eine W arengleichartigkeit noch eine Zeichenähnlichkeit vorliege. D . N ach ausgedehntem Schriftenw echsel w ies die Vorinstanz den W ider- spruch m it Verfügung vom 14. Februar 2007 ab. Zur Begründung führte sie aus, dass aufgrund der eingereichten Belege der rechtsgenügliche G e- brauch des W iderspruchszeichens im relevanten Zeitraum nicht als w ahr- scheinlich erscheine. D a sich der W iderspruch auf kein durchsetzbares M arkenrecht stütze, könne die Beurteilung der relativen Ausschlussgründe unterbleiben. 3 E. M it Eingabe vom 15. M ärz 2007 reichte die Beschw erdeführerin Beschw er- de beim Bundesverw altungsgericht ein. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 14. Februar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Streitsache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erw ägungen an die Vorinstanz zurückzuw eisen. Eventualiter sei die Verfügung aufzuheben, der W iderspruch gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen M arke zu w iderrufen. Zur Begründung brachte sie im W esentlichen vor, dass die W iderspruchsm arke in der Schw eiz im relevanten Zeitraum für Tee, Schokolade und Lebkuchen benutzt w orden sei. Als G ebrauch der M arke gelte auch der G ebrauch in einer von der Eintragung nicht w esentlich abw eichenden Form . D a es sich beim W iderspruchszeichen um eine reine W ortm arke handle, sei es in jeder grafischen G estaltung geschützt. Auch w eiche das tatsächlich verw endete Zeichen R U D O LPH ® m it der roten N ase (fig.) nicht w esentlich von der M arke R U D O LPH R O TN ASE ab. D as benutzte Zeichen w erde ebenfalls durch den N am en R U D O LPH geprägt. D urch den H inw eis auf die rote N ase sei es vom Sinngehalt und som it auch vom m assgebenden Erinnerungseindruck her identisch. D ie Behauptung, dass "R otnase" als N achnam e interpretiert w erde, sei absurd, da gar kein solcher existiere. Angesichts des hohen Bekanntheitsgrades denke jederm ann sofort an das berühm te R entier R udolph, das eine rote N ase habe. D es W eiteren kom - m e den Bestandteilen "m it" bzw . "der" sow ie der D eklinationsendung "en" keinerlei Kennzeichnungskraft zu, w eshalb sie auch nicht geeignet seien, den prägenden C harakter des eingetragenen Zeichens zu verändern. Folg- lich sei die W iderspruchsm arke rechtserhaltend benutzt w orden. Bezüglich des Eventualbegehrens führt die Beschw erdeführerin aus, dass das R en- tier R udolph m it der roten N ase w eltw eit ein Begriff sei, w eshalb der M arke R U D O LPH R O TN ASE ein erw eiterter Schutzum fang zukom m e. D a sich die W aren beider Parteien an das breite Publikum richteten und zu M as- senartikeln des täglichen Bedarfs gehörten, dürfe an das U nterscheidungs- verm ögen der m assgeblichen Verkehrskreise keine hohen Anforderungen gestellt w erden. D ie beiden M arken m üssten sich daher besonders deut- lich unterscheiden. D avon könne jedoch keine R ede sein, liege doch eine äusserst hohe M arkenähnlichkeit vor. So w erde die W ort-/Bildm arke des Beschw erdegegners durch das W ort R U D O LPH geprägt, w elches m it dem ersten W ort der W iderspruchsm arke identisch sei. D azu kom m e, dass der Buchstabe "O " der angefochtenen M arke als rote N ase eines R entier- kopfes ausgestaltet w orden sei, w om it die beiden M arken auch in ihrem Sinngehalt übereinstim m ten. G leichzeitig seien die vom Beschw erdegeg- ner beanspruchten W aren bzw . D ienstleistungen m it denjenigen für die die W iderspruchsm arke geschützt sei, gleichartig. So handle es sich sow ohl bei W aren der Klasse 30 w ie bei jenen der Klasse 32 und 33 um Lebens- m ittel des täglichen Bedarfs. Insbesondere sei der Tee m it den vom Be- schw erdegegner beanspruchten G etränken vergleichbar. Sodann seien Lebensm ittel m it R estaurationsdienstleistungen kom parabel, w eshalb auch die vom Beschw erdegegner in Klasse 43 beanspruchten D ienstleistungen gleichartig seien. Aus der Kom bination von M arken- und Produktähnlich- keit resultiere die G efahr, dass die unter der angefochtenen M arke ange-4 botenen W aren bzw . D ienstleistungen der Beschw erdeführerin zugerech- net w ürden. F. M it Vernehm lassung vom 11. M ai 2007 beantragte die Vorinstanz unter H inw eis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die Abw eisung der Beschw erde unter Kostenfolge. G . In seiner Vernehm lassung vom 18. M ai 2007 stellte der Beschw erdegeg- ner ebenfalls den Antrag, die Beschw erde unter Kosten- und Entschädi- gungsfolgen abzuw eisen. Zur Begründung führte er im W esentlichen aus, dass die Beschw erdeführerin ihre M arke in einer w esentlich abw eichenden Form gebraucht habe. Eine solche gelte nicht als rechtserhaltend. D as an- gem eldete W ortzeichen R U D O LPH R O TN ASE bestehe für den relevanten Konsum enten aus dem Vornam en R U D O LPH und aus dem Zusatz R O T- N ASE, der als N achnam e erkannt w erde. Zw ischen einer W ortm arke R U - D O LPH R O TN ASE und einer W ort-/Bildm arke R U D O LPH ® m it der roten N ase (fig.) bestehe ein erheblicher U nterschied, w eshalb die beteiligten Verkehrskreise das gebrauchte Zeichen nicht m it der registrierten M arke gleichsetzen w ürden. Ferner gehe aus den von der Beschw erdeführerin eingereichten G ebrauchsbelegen einzig hervor, dass das Zeichen R U - D O LPH ® m it der roten N ase (fig.) um die W eihnachtszeit 2001 für Schoko- lade verw endet w orden sei. D agegen ergebe sich nur aus dem Affidavit vom 22. N ovem ber 2006, dass G ._______ eine Lizenz zur N utzung dieser Bezeichnung gehabt habe. W eiter brachte der Beschw erdegegner vor, dass zw ischen Kaffee, Tee, M ehl, Brot, Patisserie, Eis, Senf, Essig und G ew ürze in Klasse 30 einerseits und Biere, M ineralw ässer, Fruchtgetränke in Klasse 32, alkoholische G etränke in Klasse 33 sow ie verschiedensten Verpflegungsdiensleistungen in Klasse 43 andererseits keine Ü berschnei- dungen bestünden, w eil die G leichartigkeit zw ischen diesen W aren zu ver- neinen sei. Auch sei nicht nachvollziehbar, w eshalb die Praxis, w onach G leichartigkeit zw ischen Konditoreierzeugnissen einerseits und D ienst- leistungen eines C afés oder R estaurants andererseits bejaht w erde, auch im Verhältnis Schokolade bzw . Tee und R estaurationsdienstleistungen An- w endung finden sollte, gebe es doch in der Schw eiz w eder einen Schokolade- noch einen Teeproduzenten, der ein C afé oder ein R estau- rant betreibe. Im Ü brigen sei der N am e R udolph bzw . R udolf äusserst häu- fig und könne sow ohl einen Vor- als auch einen N achnam en darstellen. D as prägende Elem ent in der W iderspruchsm arke sei daher nicht R U - D O LPH , sondern R O TN ASE. D ieses sei aber von der angefochtenen M ar- ke nicht übernom m en w orden. D agegen bew irke die R ezeption des Be- standteils R U D O LPH keine Zeichenähnlichkeit und som it auch keine Ver- w echslungsgefahr. Im Ü brigen zeichne sich die M arke des Beschw er- degegners zusätzlich durch eine originelle G rafik aus. H . Auf die Argum ente der Parteien w ird, sow eit sie für den Entscheid erheb- lich erscheinen, in den nachfolgenden Erw ägungen eingegangen.5 D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D er Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. D ezem ber 1968 über das Verw al- tungsverfahren dar (Vw VG , SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). D iese Verfü- gung kann im R ahm en der allgem einen Bestim m ungen der Bundesverw al- tungsrechtspflege beim Bundesverw altungsgericht angefochten w erden (Art. 44 ff. Vw VG i.V.m . Art. 31 ff. des Verw altungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VG G , SR 173.32). 2. D ie Beschw erdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat ein schutzw ürdiges Interesse an ih- rer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschw erdeführung legiti- m iert (Art. 48 Abs. 1 Vw VG ). Eingabefrist und -form sind gew ahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 Vw VG ), der Kostenvorschuss w urde fristgerecht be- zahlt (Art. 63 Abs. 4 Vw VG ), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. Vw VG ). Auf die Verw altungsbeschw erde ist daher einzutreten. 3. N ach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des M arkenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG , SR 232.11) ist die M arke ein Zeichen, das ge- eignet ist, W aren oder D ienstleistungen eines U nternehm ens von solchen anderer U nternehm en zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 M SchG zählt Bei- spiele von M arkenform en auf. D anach können M arken aus W örtern, Buch- staben, Zahlen, bildlichen D arstellungen, dreidim ensionalen Form en oder Verbindungen solcher Elem ente untereinander oder m it Farben bestehen. D as M arkenrecht entsteht m it der Eintragung im R egister und steht dem je- nigen zu, der die M arke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. M SchG ). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche R echt, die M arke zur Kennzeichnung der W aren oder D ienstleistungen, für die sie beansprucht w ird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 M SchG ). Auch kann er gegen die Eintragung von Zeichen, die seiner älteren M arke ähnlich und für gleiche oder gleichartige W aren oder D ienstleistungen bestim m t sind, so dass sich daraus eine Verw echslungsgefahr ergibt, W iderspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 i.V.m . Art. 3 Abs. 1 Bst. c M SchG ). D er W iderspruch ist innerhalb von drei M onaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich m it Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 M SchG ). Ist der W iderspruch begründet, so w ird die Eintragung ganz oder teilw eise w i- derrufen; andernfalls w ird der W iderspruch abgew iesen (Art. 33 M SchG ). 4. D er Beschw erdegegner erhob in der W iderspruchsantw ort form - und frist- gerecht die Einrede des N ichtgebrauchs des W iderspruchszeichens. Eben- falls nicht strittig ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist für die M arke der Beschw erdeführerin bereits abgelaufen w ar. U m stritten ist dagegen, ob das Zeichen im relevanten Zeitraum rechtsgenüglich gebraucht w orden ist. D ie Vorinstanz sah dies aufgrund der eingereichten Belege als unw ahr-6 scheinlich an, w eshalb sie den W iderspruch abw ies. 5. G em äss Art. 12 Abs. 1 M SchG kann der M arkeninhaber sein M arkenrecht nicht m ehr geltend m achen, w enn er die M arke im Zusam m enhang m it W aren oder D ienstleistungen, für die sie beansprucht w ird, w ährend eines ununterbrochenen Zeitraum s von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der W iderspruchsfrist oder nach Abschluss des W iderspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser w enn w ichtige G ründe für den N ichtgebrauch vorliegen. Art. 11 Abs. 2 M SchG hält fest, dass als G ebrauch der M arke auch der G ebrauch in einer der Eintragung nicht w esentlich abw eichenden Form und der G ebrauch für die Ausfuhr gelten. 6. D ie Beschw erdeführerin stützte ihren W iderspruch auf die Internationale R egistrierung IR 712'522 R U D O LPH R O TN ASE. Auf den von ihr einge- reichten G ebrauchsbelegen verw endete sie dem gegenüber ausnahm slos das Zeichen R U D O LPH ® m it der roten N ase (fig.). Es ist daher zu prüfen, ob es sich dabei um den G ebrauch der W iderspruchsm arke in einer der Eintragung nicht w esentlich abw eichenden Form handelt. 7. Als unw esentliche Änderungen der Form der M arke gelten das W eglassen nebensächlicher Bestandteile oder M odernisierungen der Schreibw eise der M arke (R KG E in sic! 2004, 107 SEIKO R IVO LI / R R IVO LI (fig.)). Ent- scheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der M arke, der das m arkenspezifische G esam tbild prägt, seiner Identität nicht beraubt w ird. D er kennzeichnende C harakter w ird nur gew ahrt, w enn der Verkehr das abw eichend benutzte Zeichen auch bei W ahrnehm ung der U nterschiede aus dem G esam teindruck m it der eingetragenen M arke gleichsetzt. Zu fra- gen ist, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und das- selbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder w eggelasse- nen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende W irkung beim isst (BG er in sic! 2004, 409 TR IPP TR APP III m it H inw eis auf E. M AR BAC H , SIW R III, Basel 1996, 176, L. D AVID , Kom m entar zum M arkenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 M SchG N 14 und C . W ILLI, Kom m entar zum M arken- schutzgesetz, Zürich 2002, Art. 11 M SchG N 51 ff.). 8. Bei der W iderspruchsm arke handelt es sich um eine W ortm arke, die sich aus dem N am en R U D O LPH sow ie der Fantasiebezeichnung R O TN ASE zusam m ensetzt. Aufgrund der W ortkonstellation erkennt der Verkehrsteil- nehm er in ersterem einen Vor- und in letzterer einen N achnam en, w obei der U m stand, dass beide Elem ente über denselben Anfangsbuchstaben verfügen, den Anschein eines Künstlernam ens oder einer C om icfigur erw eckt. D er Bezeichnung R U D O LPH kom m t, da sie am Anfang steht, eine besondere Beachtung zu. H ingegen geniesst der Bestandteil R O TN A - SE infolge höherer Anzahl an Silben und Vokalen sow ie w egen seines Fantasiegehaltes grösserer O riginalität eine m indestens ebenso hohe Kennzeichnungskraft. Bei dem auf den G ebrauchsbelegen verw endeten 7 Zeichen R U D O LPH ® m it der roten N ase (fig.) handelt es sich um eine W ort-/Bildm arke. D iese w ird durch den in grosser Schriftgrösse ausgefer- tigten halbrunden Schriftzug R U D O LPH geprägt, w obei der Abstrich des Anfangsbuchstabens "R " bis zum Schlussbuchstaben "H " gezogen ist und den N am en som it unterstreicht. Zw ischen der Schriftw ölbung und dem U n- terstrich steht in kleiner Schriftgrösse der Zusatz "m it der roten N ase" ge- schrieben. D ieser w ird vom Konsum enten, sofern er ihn überhaupt w ahrnim m t, als Beschreibung von R U D O LPH , nicht aber als Teil des N a- m ens aufgefasst, w oran entgegen der Auffassung der Beschw erdeführerin auch der vergleichbare Sinngehalt nichts ändert. Som it fehlt dem benutz- ten Zeichen gegenüber der W iderspruchsm arke der unterscheidungskräfti- ge Bestandteil R O TN ASE. D as W eglassen eines solchen Elem ents führt zu einem anderen G esam tbild und dam it zu einem von der R egistrierung w esentlich abw eichenden G ebrauch. Steht fest, dass der behauptete G ebrauch der W iderspruchsm arke w esent- lich von der Eintragung abw eicht, verm ögen die von der Beschw erdeführe- rin vor der Vorinstanz eingereichten G ebrauchsbelege nicht w eiterzuhel- fen. D ie Vorinstanz hat deshalb die Einrede des N ichtgebrauchs des W i- derspruchszeichens – w enn auch zum Teil aus anderen G ründen – zurecht bejaht. D ie Beschw erdeeingaben enthalten zudem keine neuen Elem ente, die auf einen rechtserhaltenden G ebrauch schliessen lassen. Bei solcher Sach- und R echtslage erübrigt es sich auch, auf den Eventual- antrag bzw . die behauptete Verw echslungsgefahr näher einzugehen. 9. D ie Beschw erde erw eist sich dem zufolge als unbegründet, w eshalb sie ab- zuw eisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschw erdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen, diese w erden m it dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet, und es steht dem Beschw erdegegner einen Anspruch auf Parteientschädi- gung zu (Art. 63 Abs. 1 Vw VG und Art. 64 Abs. 1 Vw VG ). 10. D ie G erichtsgebühr ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 des R eglem ents über die Kosten und Entschädigun- gen vor dem Bundesverw altungsgericht vom 11. D ezem ber 2006 (VG KE, SR 173.320.2). Im Beschw erdeverfahren vor dem Bundesverw altungsge- richt ist dafür ein Streitw ert zu veranschlagen (Art. 4 VG KE). Im W ider- spruchsverfahren besteht dieser Streitw ert vor allem im Schaden der W i- dersprechenden im Fall einer M arkenverletzung durch die angefochtene M arke. Es w ürde aber zu w eit führen und könnte im Verhältnis zu den rela- tiv geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend w ir- ken, w enn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufw andsnachw eise verlangt w ürden. M angels anderer streitw ertrelevanter Angaben ist der Streitw ert darum nach Erfahrungsw erten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜ R C H E R , D er Streitw ert im Im m aterialgüter- und W ettbew erbsprozess, sic! 2002, 505; L. M EYE R , D er Streitw ert in Prozessen um Im m aterialgüterrechte und 8 Firm en, sic! 2001, 559 ff., L. D AVID , in: R oland von Büren / Lucas D avid [H rsg.], Schw eizerisches Im m aterialgüter- und W ettbew erbsrecht, Bd. I/2, D er R echtsschutz im Im m aterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.). 11. D ie Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzu- setzen. Ist w ie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht w orden, setzt das G ericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notw endi- gen erw achsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m . Art. 7 Abs. 1 VG KE). In W ürdigung der m assgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung der Beschw erdeführerin an den Beschw erdegegner von Fr. 3'000.-- (inkl. allfällige M W ST) für das Beschw erdeverfahren ange- m essen. 12. G egen dieses U rteil steht keine Beschw erde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BG G , SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig. D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens von Fr. 4'000.-- w erden der Be- schw erdeführerin auferlegt und m it dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.-- verrechnet. D er Beschw erdeführerin w erden dem nach Fr. 500.-- aus der G erichtskasse zurückerstattet. 3. D ie Beschw erdeführerin hat den Beschw erdegegner für das Beschw erde- verfahren m it Fr. 3'000.-- (inkl. allfällige M W ST) zu entschädigen. 4. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (eingeschrieben, Akten zurück) - dem Beschw erdegegner (eingeschrieben) - der Vorinstanz (R ef W spr.-N r. 7483; eingeschrieben, Akten zurück) D er vorsitzende R ichter: D er G erichtsschreiber: H ans U rech M arc H unziker Versand am : 15. August 2007