Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court O2020_014 Beschluss vom 4. Januar 2022 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), Richter Dipl. El.-Ing. ETH, MSBME Peter Rigling, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte Pear AG, c/o Delfin Team GmbH, Stanserstrasse 104, 6373 Ennetbürgen, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Adriel Caro, Kanzlei Caro, Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. ing. Marc-Timo Loschonsky und/oder Peter Pollard, IP.DESIGN Kanzlei & Patentbüro, Arbonerstrasse 35, 8580 Amriswil, Klägerin gegen 1. Apple Inc., One Apple Park Way, MS 169-3IPL, US- 95014 Cupertino, California, 2. Apple Distribution International Ltd., Hol- lyhill Industrial Estate, IE- Hollyhill, Cork, 3. Apple Retail Switzerland GmbH, c/o TMF Services SA, Zurich branch, Talstrasse 83, 8001 Zürich, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Jürg Simon und/oder Rechtsanwalt lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehe- lin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, alle patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. Christophe Saam, P&TS SA, Av. J.-J. Rousseau 4, P. O. Box 2848, 2001 Neuchâtel 1, Beklagte Gegenstand Patentverletzung (Auskunft, Rechnungslegung) O2020_014 Seite 2 Das Bundespatentgericht erwägt: 1. Mit der Duplik reichten die Beklagten ein «Affidavit von Kevin Lindeman» vom 30. September 2021 ein mit folgendem prozessualem Antrag: «Es sei die vorliegend in einem verschlossenen Couvert eingereichte Beilage 98 ( Affidavit von Kevin Lindeman) der Klägerin nur zur Ein- sicht zukommen zu lassen und es sei der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe und ihrer Vertreter gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, Beilage 98 zu kopieren, Dritten offenzulegen oder für andere Zwecke als das vorliegende Verfahren zu gebrauchen.» 2. Mit Beschluss vom 22. Oktober 2021 forderte das Gericht die Beklagten auf, die Notwendigkeit der beantragten Geheimhaltungsmassnahmen zu begründen und namentlich darzulegen, die Offenlegung welcher Ge- schäftsgeheimnisse ihre Interessen gefährde. Die Zustellung der Beilage 98 an die Klägerin wurde aufgeschoben. 3. Mit Eingabe vom 17. November 2021 kamen die Beklagten der Aufforde- rung des Präsidenten nach. 4. Um der Klägerin Gelegenheit zu geben, zur Eingabe der Beklagten vom 17. November 2021 Stellung zu nehmen, wurde ihr das Affidavit von Kevin Lindeman am 29. November 2021 zusammen mit der Begründung der Klägerin vom 17. November 2021 zugestellt. Damit die beantragten Geheimhaltungsmassnahmen durch die Zustellung nicht hinfällig wurden, erfolgte die Zustellung unter vorläufiger Anordnung der beantragten Ge- heimhaltungsmassnahmen mit der Ankündigung, dass das Gericht nach Eingang der kläger ischen Stellungnahme über die Fortsetzung der Ge- heimhaltungsmassnahmen entscheiden würde. 5. Die Stellungnahme der Klägerin vom 15. Dezember 2021 (Datum des Poststempels) ging am 20. Dezember 2021 beim Gericht ein. 6. Gefährdet die Beweisabnahme die schutzwürdigen Interessen einer Par- tei oder Dritter, wie insbesondere deren Geschäftsgeheimnisse, so trifft O2020_014 Seite 3 das Gericht die erforderlichen Massnahmen (Art. 156 ZPO). Art. 68 PatG bestimmt, dass Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien zu wahren sind. Beweismittel, durch die solche Geheimnisse offenbart wer- den können, dürfen dem Gegner nur insoweit zugänglich gemacht wer- den, als dies mit der Wahrun g der Geheimnisse vereinbar ist (Art. 68 Abs. 2 PatG). Art. 156 ZPO und Art. 68 PatG schützen die gleichen Interessen und er- lauben dem Gericht, alle erforderlichen und verhältnismässigen Mass- nahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen zu treffen. Es ist nicht erkennbar, dass die Anwendung der einen oder ander en Gesetzesbe- stimmung zu einem anderen Ergebnis führen würde, weshalb nicht ent- schieden werden braucht, ob Art. 68 PatG Art. 156 ZPO in Patentprozes- sen als lex specialis vorgeht. 1 7. Das Bundesgericht umschreibt Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis als besondere Kenntnis von Tatsachen, die nicht offenkundig oder allgemein zugänglich sind, an deren Geheimhaltung der Hersteller oder Geschäfts- mann ein berechtigtes Interesse hat und die er tatsächlich geheim halten will und deren Kenntnis einen Einfluss auf den w irtschaftlichen Erfolg ha- ben kann. 2 Die Lehre hat die Tatbestandsmerkmale (i) unbekannte Tatsa- che, (ii) Geheimnisinteresse und (iii) Geheimniswille herausgearbeitet.3 Eine Information ist unbekannt, wenn sie weder offenkundig noch allge- mein zugänglich ist. Offenkundig ist eine Information so lange nicht, als es dem Geheimnisherrn möglich ist, die Verbreitung der Information zu kontrollieren. 4 Nicht verlangt wird, dass es unmöglich ist, die Information auf legalem Weg zu erlangen, es genügt, dass dazu erhebl iche Anstren- gungen notwendig sind. 5 Durch das Inverkehrsetzen eines Erzeugnisses sind die darin verkörperten Informationen grun dsätzlich allgemein zu- gänglich,6 es sei denn, es sei nur mit grossem Aufwand möglich, die In- formation zu extrahieren.7 1 Vgl. SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 68 N 4. 2 BGE 103 IV 283 E. 2b. 3 SHK-UWG-MABILLARD, Art. 6 N 9 ff. 4 STÄUBER, Schutz von Geschäftsgeheimnissen, Zürich 2011, 12. 5 SCHLOSSER, Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils, in: de Werra (Hrsg.), La protection des secrets d’affaires, Genf 2013, 65 ff., 68. 6 BGE 93 II 275 E. 5 – «Kuttelreinigungsmaschine». 7 STÄUBER, a.a.O., 13. O2020_014 Seite 4 Weitere Voraussetzung für den Geheimnisschutz ist ein erkennbarer Ge- heimhaltungswille.8 Bei juristischen Personen lässt es die herrschende Lehre genügen, wenn die Gesellschaft erkennbar eine Pol itik der Ge- heimhaltung verfolgt.9 Relative Unbekanntheit der Information und subjektiver Wille zur Ge- heimhaltung genügen nach herrschender Auffassung noch nicht zur Be- gründung eines Geheimnisses, es wird zudem ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung verlangt. Ein Vermögensschaden begründet noch kein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse, die Geheimhaltung muss im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs geboten sein. 10 Richtigerweise gehört das schutzwürdige Interesse nicht zum Geheim- nisbegriff, sondern ist Voraussetzung für den Geheimnisschutz .11 Ob ein Interesse schutzwürdig ist, ist daher Ergebnis einer Interessenabwägung. Im Zivilprozess steht dem Interesse an Geheimhaltung insbesondere der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) und das Interesse an der Wahrheitsfindung entgegen, die ein Geheimhal- tungsinteresse als nicht schutzwürdig erscheinen lassen können.12 8. In ihrer Begründung der beantragen Geheimhaltungsmassnahmen nen- nen die Beklagten erstens die «konkrete, aktuelle Stellung und Funktion von Kevin Lindeman» als schützenswertes Geschäftsgeheimnis. Es be- stehe ein «Sicherheitsbedürfnis», dass diese Stellung nicht allgemein be- kannt werde. Gemäss seinem Affidavit ist Kevin Lindeman «Senior Software Engineer at Apple Inc.». Er sei verantwortlich für das «iMessage protocol, client si- de model objects, persistence, and 3rd party API design for the Messages application». Die Klägerin weist darauf hin, dass sich Kevin Lindeman in seinem öffent- lich zugänglichen «LinkedIn»- Profil als «Senior Software Engineer» von Apple bezeichnet, in dieser Stellung seit Februar 2019. Aus dem gleichen 8 BGE 64 II 162 E. 7 – «Maag-Zahnräder». 9 SCHLOSSER, a.a.O., 70; differenzierend STÄUBER, a.a.O., 14 f. 10 SHK UWG-MABILLARD, Art. 6 N 11. 11 SCHLOSSER, a.a.O., 71, unter Hinweis auf B AUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Baudenbacher (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, Basel 2001, Art. 6 N 25. 12 BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 68 N 3 (S. 479); SCHLOSSER, a.a.O., 80 f.; STÄUBER, a.a.O., 80 ff. O2020_014 Seite 5 Profil geht hervor, dass Kevin Lindeman an «iMessage» arbeitet und von 2016 bis 2019 «Engineering Manager – iMessage Infrastructure» war . Damit ist die Tatsache, dass Kevin Lindeman «Senior Software Engineer» bei Apple, Inc., ist und an der Applikation «iMessage» arbeitet, allgemein bekannt. Abbildung 1: Auszug aus dem «LinkedIn»-Profil von Kevin Lindeman Im Affidavit wird darüber hinaus erwähnt, dass er spezifisch für «iMessa- ge protocol, client side model objects, persistence, and 3rd party API de- sign for the Messages application» verantwortlich sei. Es ist nicht erkennbar, welchen den funktionierenden Wettbewerb beein- trächtigenden Vorteil Dritte daraus ziehen können, zu wissen, für welche spezifischen Teile der «iMessage»- Applikation Kevin Lindeman verant- wortlich ist. Das einzig erkennbare Interesse von Apple, Inc., kann darin gesehen werden, die Abwerbung («poaching») eines hochqualifizierten Arbeitnehmers zu erschweren. Die allgemein bekannte Tatsache, dass Kevin Lindeman an der «iMessage»- Applikation arbeitet, genügt Wettbe- werbern aber, um einschätzen zu können, ob sein Wissen für sie wertvoll sein könnte. Die weitergehenden Informationen aus dem Affidavit sind dazu nicht erforderlich. Das Gericht kann daher kein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten an der genauen Stellung und Funktion von Kevin Linde- man erkennen. O2020_014 Seite 6 9. Weiter behaupten die Beklagten, die in Ziff. 4 des Affidavits offenbar ten Informationen zum Übertragungsformat und zur Übertragungstechnologie seien nicht allgemein bekannt und hätten einen kommerziellen Wert. Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Informationen mit erheblichem Aufwand durch «reverse engineering» erarbeitet werden könnten. Dies schliesse den Geheimnischarakter der Informationen aber nicht aus. Auch habe jeder Nutzer eines iPhones ein «End User License Agreement» akzeptiert, das «reverse engineering» ausdrücklich verbiete (die Beklagten verweisen allerdings auf den Lizenzvertr ag für die «iTu- nes»-Applikation). Die Klägerin merkt dazu an, dass Kevin Lindeman in acht Patentanmel- dungen der Apple, Inc., als Erfinder genannt würde. Alle Erfindungen be- träfen die Technologie der «iMessage»- Applikation. Diese Patentanmel- dungen offenbarten weit mehr technische Details zu iMessage, als in Ziff. 4 des Affidavits offenbart werde. In Abs. 1 von Ziff. 4 des Affidavits steht konkret: Diese Information ist jedem Benutzer der iMessage -Applikation bekannt. Diese Benutzer unterstehen keiner Geheimhaltungspflicht. Entsprechend ist diese Information öffentlich bekannt. In Abs. 2 von Ziff. 4 des Affidavits steht konkret: Die Information im ersten Satz ist jedem Benutzer der «iMessage»- Applikation bekannt. Die Information im zweiten Satz ist für jeden mit dem «Multimedia Message Service» (MMS) vertrauten Ingenieur offensichtlich. Bei MMS handelt es sich um eine Erweiterung des «Short Message Ser- O2020_014 Seite 7 vice» (SMS), der es erlaubt, nicht nur formatlose Textnachrichten zu ver- schicken, sondern nahezu beliebige Nachrichten mit multimedialem In- halt. Der Dateninhalt kann gar nicht in einem anderen Teil der MMS - Nachricht als dem Datenteil kodiert werden, wenn er mit der Nachricht verschickt wird. 13 In Abs. 3 von Ziff. 4 des Affidavits schliesslich steht: Dass die iMessage- Applikation Nachrichten immer entweder über ein drahtloses Netzwerk oder über den Datenkanal eines Mobilfunknetzes übertragen werden, ist für Nutzer der «iMessage»- Applikation ebenfalls offensichtlich. Denn das Versenden von «iMesage» -Nachrichten, wenn keine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk («Wi -Fi») besteht, wird auf das Datenvolumen des Abonnementen angerechnet, worauf die Netzwerkbetreiber auch hinweisen (gerichtsnotorisch). Dem Gericht erschliesst sich deshalb nicht, welche Informationen in Ziff. 4 des Affidavits von Kevin Lindeman vom 30. September 2021 nicht allge- mein, oder zumindest einem mit der entsprechenden Technologie vertrau- ten Publikum, bekannt sind. Nachdem das Affidavit keine Tatsachen enthält, die nicht offenkundig oder allgemein zugänglich sind, besteht kein schützenswertes Interesse der Beklagten an den beantragten Geheimhaltungsmassnahmen. Der pr o- zessuale Antrag Nr. 3 der Beklagten gemäss Rechtsbegehren der Duplik vom 4. Oktober 2021 ist daher abzuweisen. 10. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid entschieden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). 13 Es ist möglich, dass die MMS -Nachricht nur einen Hinweis für den Empfänger enthält, wo der Dateninhalt zu finden ist. O2020_014 Seite 8 Durch ihren Antrag auf Geheimhaltungsmassnahmen haben die Beklag- ten der Klägerin unnötige Kosten verursacht, da die Klägerin dazu Stel- lung nehmen musste. Die beantragten Geheimhaltungsmassnahmen ein- fach hinzunehmen, kann der Klägerin nicht zugemutet werden. Für die Kosten der berufsmässigen rechtsanwaltlichen Vertretung im Zusam- menhang mit der Ausarbeitung der Stellungnahme vom 15. Dezember 2021 haben die Beklagten die Klägerin unter solidarischer Haftung CHF 1’000 zu erstatten (Art. 4 KR-PatGer, SR 173.413.2). Das Bundespatentgericht beschliesst: 1. Der prozessuale Antrag der Beklagten gemäss Rechtsbegehren Nr. 3 der Duplik vom 4. Oktober 2021 wird abgewiesen. 2. Mit Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses werden die mit Verfü- gung vom 29. November 2021 vorsorglich angeordneten Geheimhal- tungsmassnahmen aufgehoben. 3. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid entschieden. 4. Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Klä- gerin eine Parteientschädigung von CHF 1’000 zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien (mit Gerichtsurkunde). Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Bes chwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas- sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit- tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die O2020_014 Seite 9 Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 4. Januar 2022 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin Dr. iur. Mark Schweizer lic. iur. Susanne Anderhalden Versand: