B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i ch t T ri b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T ri b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T ri b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-611/2023 U r t e i l v o m 4 . D e z e m b e r 2 0 2 3 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Daniel Willisegger, Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener. Parteien Prosegur SA, Società di vigilanza, Via Brentani 11, 6900 Lugano, vertreten durch Dr. iur. Gregor Wild, Rechtsanwalt, Rentsch Partner AG, Kirchenweg 8, Postfach, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen PROSEGUR, COMPANIA DE SEGURIDAD, S.A., 24, calle Pajaritos, ES-28007 Madrid, vertreten durch Maître Christophe Maillefer, GROS & WALTENSPÜHL, 9, rue Beauregard, 1204 Genève, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Löschungsverfahren Nr. 100'003 IR 605'490 PROSEGUR. B-611/2023 Seite 2 Sachverhalt: A. A.a Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Marken CH Nr. 663'250 Pro- segur Società di vigilanza ( fig.) sowie CH Nr. 663'236 PROSEGUR. Die Marken werden für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35, 37, 39, 41 und 45 beansprucht. Gestützt auf ihre Marke IR Nr. 605'490 PRO- SEGUR (Klasse 9, 39 und 42) erhob die Beschwerdegegnerin am 8. De- zember 2014 zwei Widersprüche (Verfahren Nr. 13983 sowie 13984) ge- gen di e genannten Zeichen. Die Vorinstanz wies diese am 8. Septem- ber 2016 mangels rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke im Zeitraum von Juni 2010 bis Juni 2015 ab. A.b Zwei am 11. Oktober 2016 gegen die Widerspruchsentscheide erho- benen Beschwerden hiess das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil B-6253/2016 vom 14. Juli 2021 gut, da es den Gebrauch der Wider- spruchsmarke für die Dienstleistungen der Klasse 39 im relevanten Zeit- raum als glaubhaft erachtete. Es wies beide Verfügungen zur neuen Ent- scheidung im Sinne der Erwägungen – unter anderem betreffend die Prü- fung des rechtserhaltenden Gebrauchs der übrigen Waren und Dienstleis- tungen – an die Vorinstanz zurück. B. B.a Basierend auf den Feststellungen zum rechtserhaltenden Gebrauch in den Widerspruchsentscheiden reichte die Beschwerdeführerin am 9. Ja- nuar 2017 bei der Vorinstanz einen Lö schungsantrag wegen Nichtge- brauchs der Marke IR Nr. 605'490 PROSEGUR ein. Dieser sei der Schutz für die Schweiz zu entziehen, da sie von Januar 2012 bis Januar 2017 nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. B.b Mit Verfügung vom 19. September 2022 sistierte die Vorinstanz die eingangs erwähnten Widerspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Ent- scheidung im vorliegenden Löschungsverfahren. C. Mit Datum vom 16. Dezember 2022 wies die Vorinstanz den Löschungs- antrag ab, da der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht sei. Die Be- schwerdeführerin stütze sich dafür einzig auf die Ausführungen der Vor- instanz in den Widerspruchsentscheiden . Da diese Entscheide jedoch nicht rechtskräftig seien, seien sie als Beweismittel nicht geeignet. B-611/2023 Seite 3 D. Am 1. Februar 2023 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellt die folgenden An- träge: 1. Die Verfügung des IGE im Löschungsverfahren Nr. 100003 vom 16. Dezember 2022 sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, der Beschwerdegegnerin Frist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ih- rer IR-Marke Nr. 605'490 – PROSEGUR in der Schweiz zu setzen. 2. Eventualiter: Die Verfügung des IGE im Löschungsverfahren Nr. 100003 vom 16. Dezember 2022 sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, das Löschungsverfahren Nr. 100003 bis zum rechtskräf- tigen Abschluss des Löschungsverfahrens Nr. 103145 – PROSEGUR zu sistieren. 3. Subeventualiter: Das vorliegende Beschwerdeverfahren sei bis zum rechtskräftigen Abschl uss des Löschungsverfahrens Nr. 103145 – PROSEGUR zu sistieren. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde- gegnerin. Die Vorinstanz hätte ihre Feststellungen zum Gebrauch der angefochtenen Marke aus den Widerspruchsverfahren als Beweismittel würdigen müssen (vgl. Sachverhaltselement A). Zudem ergebe sich durch die Aufhebung des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutsch- land be treffend den gegenseitigen Patent -, Muster - und Markenschutz (SR 0.232.149.136; fortan: Übereinkommen CH/D) eine neue Rechtslage. E. Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 16. März 2023, die Be- schwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfäng- lich abzuweisen, und hält im Wesentlichen an ihrer Begründung im ange- fochtenen Entscheid fest. F. Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 5. Ap- ril 2023 ebenfalls die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Zur Be- gründung eines Löschungsantrags bedürfe es stets belegter Indizien, ein blosser Verweis auf die nicht rechtskräftigen Wider spruchsentscheide könne nicht genügen. B-611/2023 Seite 4 G. In einer unaufgeforderten Stellungnahme vom 14. April 2023 hält die Be- schwerdeführerin im Wesentlichen an ihrer Argumentation fest. H. Am 26. Januar 2023 reichte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz ei- nen weiteren Löschungsantrag gegen die IR Nr. 605'490 PROSEGUR ein, da das Zeichen zwischen Januar 2018 und Januar 2023 nicht rechtserhal- tend gebraucht worden sei (vgl. Rechtsbegehren Nr. 3 der Beschwerde, Sachverhaltselement D). Auch dieses Verfahren wurde von der Vorinstanz sistiert. I. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. J. Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak- ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein- gegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Löschungssachen nach Art. 35a MSchG zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den verlangten Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und ihre Beschwerde frist - und formgerecht einge- reicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraus- setzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutre- ten. 2. 2.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Vorinstanz habe ihr Lö- schungsgesuch rechtsfehlerhaft beurteilt und zu Unrecht abgewiesen. Ihre behördlichen Feststellungen zum rechtserhaltenden Gebrauch in einem Widerspruchsverfahren seien als Beweismittel in einem Löschungsverfah-B-611/2023 Seite 5 ren zur selben Marke geeignet und hätten sogar eine höhere Beweisquali- tät als eine einfache Gebrauchsrecherche einer antragstellenden Partei (Beschwerdeschrift, S. 4). Die Widerspruchsentscheide hätten somit zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marken im Löschungsverfah- ren berücksichtigt werden müssen. Indem die Vorinstanz darüberhinaus- gehende Belege – wie z.B. eine weitere Gebrauchsrecherche – verlange, kompliziere sie das Verfahren auf verfahrensunökonomische Art und Weise und handle sie überspitzt formalistisch . Seit der ersten Entschei- dung des Bundesverwaltungsgerichts in den Widerspruchsverfahren habe sich die Rechtslage durch die Aufhebung des Übereinkommens CH/D zu- dem grundlegend geändert und erhebliche Rechtsfragen müssten neu be- urteilt werden. 2.2 Die Vorinsta nz bejaht im angefochtenen Entscheid, dass Wider- spruchsentscheide als Beweismittel im Löschungsverfahren dienen kön- nen. Die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Widerspruchsent- scheide seien allerdings nicht rechtskräftig und daher ohne Beweiswert. An dieser Argumentation hält die Vorinstanz auch im vorliegenden Verfahren fest. Die übrigen Anträge der Beschwerdeführerin seien unbegründet. 2.3 Die Beschwerdegegnerin geht ebenfalls davon aus, der blosse Verweis auf die Widerspruchsentscheide sei ungenügend. Vielmehr müssten im Lö- schungsverfahren zusammenhängende Indizienbelege eingereicht wer- den. Als die Beschwerdeführerin den streitgegenständlichen Löschungs- antrag gestellt habe, habe sie gewusst, dass die Widerspruchsverfahren nicht rechtskräftig seien. Erst recht hätte sie daher zusätzliche Indizien und Beweise einreichen müssen. 3. 3.1 "Jede Person" kann einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35 a Abs. 1 MSchG). Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenutztem Ablauf der Widerspruc hsfrist (Art. 35 a Abs. 2 Bst. a MSchG) oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach des- sen Abschluss gestellt werden (Art. 35 a Abs. 1 Bst. b MSchG). Der Mar- kenschutz endet nach Ablauf der Karenzfrist nicht erst mit der Löschung der Marke, sondern schon dann, wenn die Marke nicht mehr rechtserhal- tend gebraucht wird. Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, erfüllt sie doch die Unterscheidungs - und Herkunftsfunktion nicht mehr (vgl. BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; 130 III 267 B-611/2023 Seite 6 E. 2.4 "Tripp Trapp", Urteil des BVGer B -1137/2022 vom 17. Mai 2023 E. 2.2 "La Hispano-Suiza"). 3.2 Das Löschungsverfahren bezweckt, durch Nichtgebrauch ungültig ge- wordene Marken im öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrek- ten Markenregister rasch und unkompliziert daraus zu entfernen, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind (Urteile des BVGer B -2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.2 "Sherlock/Sherlock's"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.3 "Pierre de Coubertin"; B -1137/2022 vom 17. Mai 2023 E. 2.3 "La Hispano-Suiza"). Gegenüber dem Zivilverfahren steht mit dem admi- nistrativen Löschungsverfahren ein summarisches Verfahren zur Verfü- gung, das dafür einfacher und kostengünstiger ist. 3.3 Die Vorinstanz weist einen Löschungsantrag ab, wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke nur behauptet, aber nicht glaubhaft macht (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG). Die Anforderungen, um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, sind dieselben wie nach Art. 12 Abs. 3 MSchG, d.h. der Antragsteller muss den Nichtgebrauch durch geeignete Schriftstücke wahrscheinlich erscheinen lassen. Die aus Art. 11 und 12 MSchG abgelei- teten Grundsätze zu Fragen des Gebr auchs und des Nichtgebrauchs der Marke und zu den wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch sind im Lö- schungsverfahren darum sinngemäss anwendbar (Art. 35a und 35 b MSchG; BVGE 2022 IV/3 E. 3.3 "S wissvoice"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.1 "Trillium"; B -2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 ff. "Pierre de Coubertin"; B -2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; UELI BURI, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 35b N 6). 3.4 Die Beschwerdeführerin verwei st, um den Nichtgebrauch der Marke PROSEGUR glaubhaft zu machen, in ihrem Löschungsbegehren lediglich auf die Widerspruchs entscheide, die dieselben Parteien und das vorlie- gend antragsgegens tändliche Zeichen betreffen. Zur fehlende n Rechts- kraft dieser Entscheide, die bei Einreichung des Löschungsantrags im Ja- nuar 2017 bereits, mit Beschwerde vom 11. Oktober 2016, am Bundesver- waltungsgericht angefochten waren, äussert sie sich nicht. Ebenso wenig reicht sie zusätzliche Belege ein, verweist auf die in den Widerspruchsver- fahren eingereichten Belege zum Nichtgebrauch oder hat diese nochmals eingereicht. B-611/2023 Seite 7 3.5 Eine Verfügung in Widerspruchssachen ist geeignet, als Beweismittel für die darin enthaltenen Erwägungen, Ansichten und Beurteilungen der Vorinstanz und für ihre Entscheidung zu dienen. Wurde in einem Wider- spruchsverfahren die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben und von den Parteien entsprechende s Beweismaterial eingereicht, belegt der Wider- spruchsentscheid konkret, welche Beweismittel mit welchem Sachverhalts- ergebnis die Behörde gewürdigt hat. Indessen geniesst eine nicht zum Dis- positiv erhobene Würdigung keine Bindungswirkung für spätere Entschei- de (vgl. BGE 123 III 16 E. 2a; 121 III 474 E. 4a). Und selbst formell rechts- kräftige Widerspruchsverfügungen bänden die Vorinstanz in einem späte- ren Löschungsverfahren nicht in dem Sinne an ihre frühere Würdigung, dass die Gesuchstellerin den Nichtgebrauch der Marke nicht erneut darzu- tun und glaubhaft zu machen hätte. Den pauschalen Vorwurf, diesbezüg- lich habe die Vorinstanz überspitzt formalistisch e Anforderungen gestellt (Beschwerde, Rz. 17 ff., S. 3 f.), erhebt die Beschwerdeführerin darum zu Unrecht. Ihre Kritik der Verfahrensökonomie trägt ihrer Glaubhaftmachens- last (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG) nicht Rechnung. 3.6 Die Beschwerdeführerin h at also glaubhaft zu machen, dass die Be- schwerdegegnerin im Zeitraum von Januar 2012 bis Januar 2017 das an- tragsgegenständliche Zeichen nicht benutzt hat. Die hierfür ausschliesslich ins Recht gelegten Widerspruchsentscheide der Vorinstanz hat das Bun- desverwaltungsgericht im Urteil B-6253/2016 E. 9 gestützt auf eine umfas- sende Würdigung des rechtserhaltenden Gebrauchs mit abweichendem Ergebnis aufgehoben. Sie entbehren darum in diesem Punkt jeder Beweis- wirkung. Zudem wurde in den Widerspruchsentscheiden am 22. Juni 2015 die Einrede d es Nichtgebrauchs des streitgegenständlichen Zeichens für den Zeitraum von Juni 2010 bis Juni 2015 erhoben, während sich der Lö- schungsantrag auf den Zeitraum von Januar 2012 bis Januar 2017 bezieht. Selbst wenn der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke in de n Wider- spruchsentscheiden für jenen Zeitraum lückenlos nachgewiesen wäre, wäre dadurch der relevante Zeitraum des vorliegenden Löschungsverfah- rens also nicht vollständig abgedeckt, sondern bliebe eine Beweislücke von knapp 1.5 Jahren – von Juni 2015 bis Januar 2017 – übrig, in der der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wäre . Die Vorinstanz hat den Lö- schungsantrag darum zurecht mit der Begründung abgewiesen, die Be- schwerdeführerin habe den Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht. Die Beschwerde ist somit im Hauptbegehren unbegründet und abzuwei- sen. B-611/2023 Seite 8 3.7 Zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin zum per 31. Mai 2022 gekündigten Übereinkommen D/CH ist anzumerken, dass dieses im in den Widerspruchsverfahren relevanten Zeitraum von 2010 bis 2015 und auch im für das Löschungsverfahren massgeblichen Zeitraum von 2012 bis 2017 in Kraft stand, es liegt daher keine veränderte Rechtslage vor (vgl. Urteile des BVGer B-6169/2020 vom 23. August 2023 E. 5.2.5 ADVENTURIDGE/ Adventure [fig.] und ADVENTURIDGE/Adventure Highland Creek [fig.] ; B-4752/2022 und B -4671/2022 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2. "PROSE- GUR/Prosegur Società di vigilanza [fig.] un d PROSEGUR/PROSEGUR"; B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 4.2.5.2 "Trillium"). Die Ausführun- gen der Beschwerdeführerin hierzu sind daher nicht zielführend. 3.8 Im Ergebnis hat die Vorinstanz den Löschungsantrag zurecht abgewie- sen. Da die angefochtene Verfügung somit nicht aufzuheben ist, ist die Be- schwerde im Haupt- sowie im Eventualbegehren abzuweisen. 4. Betreffend den Subeventualantrag der Beschwerdeführerin , das vorlie- gende Verfahren sei zu sistieren, ist kein Sistierungsgrund erkennbar. Ei- nerseits fehlen Argumente gegen die Entscheidreife , andererseits wurde kein Nutzen einer Verfahrensverzögerung dargetan , wie z. B. eine bevor- stehende gütliche Einigung oder ein hängiges Parallelverfahren mit präju- dizierender Wirkung, die eine Sistierung als geboten erscheinen lassen (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 3.14 ff. mit weiteren Hinweisen). Nach dem Be- schleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV) ist somit auch das Subeventualbe- gehren abzuweisen. 5. Im Ergebnis ist die Beschwerdeführerin mit keinem ihrer Begehren durch- gedrungen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist vollum- fänglich abzuweisen. 6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever- fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kos- ten und Entschädigungen vor dem Bun desverwaltungsgericht [VGKE, B-611/2023 Seite 9 SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten in Markensachen sind Vermögensinte- ressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich daher nach dem Streit- wert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die Kosten des Verfahrens sind mit total Fr. 4'500.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleis- teten Kostenvorschuss zu entnehmen. 7. Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kos- ten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Aus- lagen der Partei und ist anhand der Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Die Be- schwerdegegnerin hat keine Honorarnote eingereicht. Anhand des akten- kundigen Aufwands bei einem einfachen Schr iftenwechsel im Beschwer- deverfahren erscheint eine von der Beschwerdeführerin an die Beschwer- degegnerin zu zahlende Parteientschädigung in Höhe von Fr. 1'200. – als angemessen. 8. Gegen diese Beschwerde steht die Beschwerde an das Bundesgericht offen. B-611/2023 Seite 10 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe ent- nommen. 3. Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Par- teientschädigung in Höhe von Fr. 1'200.– zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin , die Vorinstanz und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Katherina Schwendener B-611/2023 Seite 11 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgeri cht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift und hat die Begehren, deren Begrün- dung mit Angabe der Bewei smittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 12. Dezember 2023 B-611/2023 Seite 12 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100003; Gerichtsurkunde) – das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)