B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-5404/2021 U r t e i l v o m 1 6 . A u g u s t 2 0 2 2 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Martin Kayser, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz. Parteien Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, vertreten durch Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte, Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen P & M Cosmetics GmbH & Co. KG, Hafengrenzweg 3, DE-48155 Münster, vertreten durch Dr. iur. Raphael Nusser, Rechtsanwalt, PRINS Intellectual Property AG, Brandschenkestrasse 150, Postfach 1739, 8027 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 101915, CH 634'345 VIFOR / CH 756'238 VITOP. B-5404/2021 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 634'345 VIFOR, deren Eintragung von der Vorinstanz am 24. September 2012 auf der Da- tenbank Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist für folgende Waren eingetragen: 5 Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege einschliesslich parapharmazeutische Produkte; di- ätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verband- material; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desin- fektionsmittel. B. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 756'238 VITOP. Die Eintragung wurde am 9. Dezember 2020 auf Swissreg u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen veröffentlicht: 5 Medizinische Hautlotionen; medizinische Cremes für die Hautpflege; medi- zinische Hautpflegemittel; pha rmazeutische Präparate für die Hautpflege; pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen sowie Präparate für die Ge- sundheitspflege; pharmazeutische Hautlotionen; pharmazeutische Präparate; pharmazeutische Erzeugnisse; pharmazeutische Arzneimittel; Arzneimitte l. 44 Gesundheits- und Schönheitspflege für den Menschen; Beratung in Bezug auf Hautpflege. C. Am 8. März 2021 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz gestützt auf ihre ältere Marke teilweisen Widerspruch gegen die Eintragung betref- fend alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 44 (Nr. 101915), unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegne- rin. D. Mit Schreiben vom 9. April 2021 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Stel- lungnahme mit der Einrede des Nichtgebrauchs der Widersp ruchsmarke ein. E. Nach Replik vom 14. April 2021 und Duplik vom 16. Juni 2021 schloss das Institut am 22. Juli 2021 die Verfahrensinstruktion ab. B-5404/2021 Seite 3 F. Mit Entscheid vom 10. November 2021 schränkte die Vorinstanz den Schutzumfang der Widerspruchsmarke für die W aren "Präparate zur Be- handlung von Atemwegserkrankungen und gegen Magnesiummangel, An- tidepressiva" der Klasse 5 ein und wies den Widerspruch Nr. 101915 ab, mit der Begründung, die aufmerksamen Abnehmerkreise würden die Wi- derspruchsmarke VIFOR nicht mit der angefochtenen Marke VITOP ver- wechseln, da signifikante Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen (insbesondere in den Endsilben) bestehen würden. G. Gegen diese Verfügung der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin am 13. Dezember 2021 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit fol- genden Rechtsbegehren: 1. "Es sei die Verfügung des IGE vom 10. November 2021 aufzuheben und der Widerspruch hinsichtlich der Klasse 5 gutzuheissen und die Registrie- rung der angegriffenen Marke in diesem Umfang zu widerrufen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen z ulasten der Beschwerdegeg- nerin." Sie führte u.a. aus, es sei von einer rechtserhaltenden W irkung für den gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" der Widerspruchs- marke auszugehen; folglich sei für alle Waren der Klasse 5, für die die an- gefochtene Marke beansprucht werde , von Identität auszugehen. Es be- stehe eine klare visuelle und phonetische Zeichenähnlichkeit. Das Ende der beiden Zeichen vermöge keinen ausreichenden Unterschied zu erzeu- gen, welcher die Verwechslungsgefahr aufheben. Vielmehr liege der Fokus auf deren identischen Wortanfang, dem beim Vergleich zweier Zeichen be- sondere Bedeutung zukomme. H. Mit Schreiben vom 2. Februar 2022 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein- reichung einer Vernehmlassung und beantragte – unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid – die Abweisung der Be- schwerde. I. In der Beschwerdeantwort vom 4. April 2022 vertritt die Beschwerdegeg- nerin die Auffassung, der rechterhaltende Gebrauch der Widerspruchs- marke gelte nur für "verschreibungspflichtige Hausmittel (Expektorans), B-5404/2021 Seite 4 verschreibungspflichtige Antidepressiva und Magnesiumpräparate". Weiter sei die Beurteilung des Zeichenkonflikts aufgrund der Rezeptpflicht nur aus Sicht von Apothekern und Ärzten vorzunehmen. Es sei daher höchst un- wahrscheinlich, dass die Fachkreise die beiden Zeichen verwechseln. Auch bestehe deshalb keine Verwechslungsgefahr, weil die Endsilben der beiden Marken völlig unterschiedlich seien und einen dezidierten anderen Sinngehalt vermitteln. Ein weiterer Schriftenwechsel wurde nicht durchgeführt. J. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. K. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgen- den Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwer- deführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei- che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergib t (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver- bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher B-5404/2021 Seite 5 sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel- ler"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksam- keit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/ Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hin- weisen "Gallo/ Gallay [fig.] "; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.). 2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an- hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Ur teil des BVGer B -5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thou- venin [Hrsg.] , Stämpflis Handkommentar Markensch utzgesetz [MSchG] [nachfolgend: MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 267; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Mar- ken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Mar- keninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"; B˗4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/Eve"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwen- dungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die markt- übliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bon ewelding [fig.] "; B -758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 253 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bil- det ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 274). 2.2.1 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin- terlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 121 III 377 E. 2.a B-5404/2021 Seite 6 "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei ist davon aus- zugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Das Erinnerungs - und Unterscheidungsvermögen der massge- benden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, un- ter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung ab- zuwickeln pflegt, und hängt insb. von der Aufmerksamkeit ab, die beim Ein- kauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90 II 259 E. 3 "Schwarzkopf"). Übereinstimmungen im Wortanfang bzw. -ende haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B -531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wort- anfang für sich alleine nicht direkt zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantigue"; 4A_28/2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteile des BVGer B-3264/2020 vom 26. Ja- nuar 2022 E. 2.3.2 "EQ/EQart"; B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.2 "YT/EYT [fig.]"). 2.2.2 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schrift- bild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene i.d.R. zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE127 III 160 E. 2.b.cc; Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/ Calyana"). Der Wortklang wird im Wes entlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben so- wie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat"). 2.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu- rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver- sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge- rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei- nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit- telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei- nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken- inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 23 f.). B-5404/2021 Seite 7 2.4 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei- ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er- gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver- dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 1 22 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/ Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver- wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter- suchung der Anforderungen an di e Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me- dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). 2.5 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei sc hwachen Marken genügen daher schon bescheide- nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur- teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jump- man", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaf- ten wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akus- tische Marke "; Ur teil des BVGer B -283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon einge- schränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urtei le des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.). 3. Nachdem die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs frist- gerecht geltend gemacht hat, stellt sich vorliegend die Frage, inwieweit der rechtserhaltende Gebrauch durch die Beschwerdeführerin erstellt werden konnte. Dabei muss eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshand- lung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret beanspruchten Waren hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die Bestimmung des Schutzumfangs ist der bisherige Gebrauch folglich auf die B-5404/2021 Seite 8 Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-6375/2011 E. 2.2 "Fucidin/Fusiderm"). 3.1 Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfügung vom 10. Novem- ber 2021 von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "Präparate zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und gegen Magnesiummangel sowie Antidepressiva" der Klasse 5 aus. Diese liessen sich definitionsbedingt unter die eingetragenen "pharmazeutischen Präparate (Klasse 5)" subsumieren. Die Frage, ob der Gebrauch auf letz- tere Waren und allenfalls noch auf weitere Produkte des Widerspruchszei- chens zu erstrecken vermag, könne offenbleiben (vgl. Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. B.16 f.). Die Beschwerdeführerin geht weiter und ist der Ansicht, es sei von einem rechtserhaltenden Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "pharmazeuti- sche Erzeugnisse" auszugehen. Dieser Oberbegriff sei klar definiert und er lasse sich – auch anhand der Regulierung des Bereichs – eng und präzise bestimmen. Präparate zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und gegen Magnesiummangel sowie Antidepressiva seien zudem zweifelslos prototypisch für den Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" (Be- schwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 11). Die Besc hwerdegegnerin hingegen geht von einem noch li mitierteren rechtserhaltenden Gebrauch als die Vorinstanz aus; die Widerspruchs- marke VIFOR als Dachmarke sei höchstens für "verschreibungspflichtige Hustenmittel (Expektorans), verschreibungspflichtige Antidepressiva und Magnesiumpräparate" rechtserhaltend gebraucht worden (Beschwerdean- twort vom 4. April 2022, Ziff. 11 ff.). 3.2 Wie die Beschwerdeführerin bereits im Widerspruchsverfahren mittels Belegen für den Zeitraum 2016-2021 glaubhaft gemacht hat, wird die Wi- derspruchsmarke als Dachmarke in der S chweiz zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, gegen Magnesiummangel und Antidepressiva gebraucht. Hingegen handelt es sich bei "pharmazeutischen Präparaten" um einen äusserst breiten Oberbegriff, der zahlreiche Waren von unter- schiedlicher Art und Beschaffenheit umfasst (vgl. Urteile des BVGer B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.2 "Axotide/ Acofide"; B -6375/2011 vom 12. August 2013 E. 4.8 "Fucidin/Fusiderm"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 "Gadovist/Gadogita"). Pharmazeutische Präparate werden bei B-5404/2021 Seite 9 leichten und schweren, einmaligen und chronischen, psychischen und phy- sischen Beschwerden und Krankheiten, zur Diagnosestellung oder zur Kontrolle physiologischer Funktionen eingesetzt. Angesichts der Band- breite von Produkten, die vom Oberbegriff erfasst werden, lässt sich weder von eigentlichen Prototypen noch von einem gängigen Sortiment eines branchentypischen Anbieters sprechen. Zweifellos sind Hustenmittel, Mag- nesiumpräparate oder Antidepressiva aber weder gemeinhin typisch für alle Arten pharmazeutischer Präpara te, noch werden sie von sämtlichen Pharmaunternehmen hergestellt. Eine Gebrauchshandlung für Hustenmit- tel, Magnesiumpräparate oder Antidepressiva kann sich somit nicht auf den weiten Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate erstrecken. Der Ge- brauch der Widerspruchsmarke lässt sich unter Berücksichtigung einer na- heliegenden künftigen Entwicklung lediglich auf "pharmazeutische Präpa- rate und Substanzen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Mag- nesiummangel und Depressionen" ausweiten. 4. Nachfolgend sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchs- marke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehen- den Waren zu bestimmen. Unter die Waren "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Magnesi- ummangel und Depressionen" in Klasse 5 fallen sowohl rezeptpflichtige Waren, welche Patienten erst auf Anraten einer medizinischen Fachperson abgegeben werden, als auch frei erhältliche Waren. Entsprechend umfas- sen die Verkehrskreise sowohl medizinisch fachkundige Abnehmer als auch das breite Publikum, welches beim Erwerb der betreffenden Waren eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legt als beim Erwerb von Gütern des täglichen Gebrauchs (Urteile des BVGer B-6375/2011 E. 4.7 "Fucidin/ Fusiderm"; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 "Ironwood" m.w.H.; B - 6770/2007 vom 9. Juni 2009 E. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; B-953/2013 E. 3.1 "Cizello/Scielo"). 5. Zu prüfen ist in einem nächsten Schritt die Gleichartigkeit zwis chen den Waren "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Magnesiummangel und Depressionen" auf Sei- ten der Widerspruchsmarke und den Waren "menschliche Hautlotionen ; medizinische Cremes für die Hautpflege; medizinische Hautpflegemittel; pharmazeutische Präparate für die Haut pflege; pharmazeutische Erzeug- nisse und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege; phar- mazeutische Hautlotionen; pharmazeutische Präparate; pharmazeutische B-5404/2021 Seite 10 Erzeugnisse; pharmazeutische Arzneimittel; Arzneimittel", für die die ange- fochtene Marke beansprucht wird. Die fehlende Gleichartigkeit in Zusam- menhang mit den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 44 wurde nicht beanstandet, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist. 5.1 Nach Ansicht der Vorinstanz gelten Produkte der Pharmaindustrie un- geachtet ihrer jeweiligen Indikation als gleichartig, da es Überschneidun- gen im Herstellungsknow-how gebe. Sie führt aus, dass die Waren von den gleichen Unternehmen hergestellt und über die gleichen Ver triebskanäle vertrieben werden sowie Gemeinsamkeiten im zu ihrer Herstellung erfor- derlichen Fachwissen aufweisen und die gleiche Zweckbestimmung haben (Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. C.5). Die Beschwerdeführerin geht von Identität der Waren aus, zumal sie wei- terhin der Auffassung ist, die Widerspruchsmarke sei für den Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" geschützt. Es bestehe daher auch eine Wechselwirkung zwischen Warennähe und Z eichenähnlichkeit (Be- schwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 12 f.). Die Beschwerdegegnerin hingegen stellt sich – gestützt auf den Entscheid des Europäischen Gerichtshofes T-0332/09 vom 15. Dezember 2010 E. 35 "Tolpsan/Tonopan" – auf den Standpunkt, dass Marken, die breit für phar- mazeutische Produkte in Klasse 5 hinterlegt sind, nur eine schwache Wa- renähnlichkeit zugesprochen werden, nicht aber eine unspezifisch geprüfte allgemeine Warengleichartigkeit (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 21 f.). 5.2 Gemäss ständiger Rechtsprechung gelten pharmazeutische Präparate – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – als gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwen- dungszweck Übereinstimmung besteht (Urteile des BVGer B -1760/2012 E. 5.2 "Zurcal/Zorcala"; B-953/2013 E. 4 "Cizello/Scielo"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 5 "Drossara/Drosiola"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.2 "Axotide/Acofide"; Entscheide der RKGE vom 4. April 2003, in: sic! 2003 E. 3 S. 501 "Rivotril/Rimostil" und vom 15. März 2005, in: sic! 2005 E. 6 S. 577 "Silkis/Sipqis"). Zwar trifft zu, dass die Zugehörigkeit zum glei- chen Oberbegriff nur ein Indiz für Gleichartigkeit bildet und nicht allein da- rauf abgestellt werden kann (Urt eil des BGer 4C.392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b "Jaguar"). Auch wenn die Waren beispielsweise nicht substitu- ierbar sind, nicht auf derselben Technologie beruhen und kein einheitliches B-5404/2021 Seite 11 Leistungspaket bilden, überwiegen die Gemeinsamkeiten gegenüber den Unterschieden. So sind die Herstellungsstätten identisch. Darüber hinaus verfügen Pharmaunternehmen gewöhnlich über ein breites Portfolio und stellen pharmazeutische Präparate zur Behandlung vielfältiger Krankheiten her ( www.bayer.ch/de/produkte/pharmaceuticals/; www.novartisphar- maceuticals.com/en/pages/novartis-pharmaceuticals-treatments). Selbst wenn die beanspruchten Waren zur Behandlung unterschiedlicher Krank- heiten eingesetzt werden, ist sodann der Verwen dungszweck – die Be- handlung von Krankheiten – derselbe. Vertriebsstätte und Vertriebskanäle sind bei den beanspruchten Waren, ungeachtet ihrer unterschiedlichen In- dikation, ebenfalls gleich, indem sie über Ärzte und Apotheker erfolgen. 5.3 Würde eine Gleichartigkeit zwischen Pharmazeutika mit unterschiedli- chen Indikationen generell verneint, könn te ein identisches Zeichen zur Kennzeichnung von unterschiedlichen Arzneimitteln verwendet werden, wodurch Abnehmer mit geringerer Aufmerksamkeit das eine Arzneimittel für das andere halten und einnehmen könnten. Dies wäre mit unter Um- ständen gesundheitlic h weitreichenden Folgen verbunden (Urteile des BVGer B -5119/2014 vom 17. März 2016 E. 5.2 " Visudyne/Vivadine"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 6.2 "Axotide/Acofide"). An der bisheri- gen Rechtsprechung ist folglich festzuhalten und die Gleichartigkeit zwi- schen pharmazeutischen Präparaten, ungeachtet deren Indikation oder ei- ner allfälligen Rezeptpflicht, zu bejahen. Entgegen der Auffassung der Be- schwerdeführerin spielt es f ür die Prüfung der Warengleichartigkeit letzt- endlich keine Rolle, ob eine schwache oder starke Gleichartigkeit vorliegt; diese Differenzierung wird – wenn überhaupt – erst bei der Gesamtbetrach- tung relevant. Aus analogen Gründen vermag auch die von der Beschwer- degegnerin angeführte Entscheidung des E uropäischen Gerichtshofs "TOLPOSAN/TONOPAN" [Urteil des EuGH vom 15. Dezember 2010 T-331/09 Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), Slg. 2010 II-5967 Rn. 35] an der erwähnten Rechtsprechung nichts zu än- dern. 6. Die zu vergleichenden Marken sind reine Wortmarken. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit müssen daher das Schriftbild, der Wortklang und der Sinngehalt der Zeichen verglichen werden: 6.1 Die Vorinstanz vertritt die Meinung, es bestehe trotz unterschiedlicher Endungen eine gewisse schriftbildliche Ähnlichkeit. Die Unterschiede in B-5404/2021 Seite 12 den Wortendungen würden aber zu einer entfernt klangbildlichen Ähnlich- keit führen. Bezüglich des Sinngehalts sei bei beiden Marken in ihrer Ge- samtheit grundsätzlich von Fantasiezeichen auszugehen. Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass am besonders markanten Zeichenende der Marken die beiden bekannten und zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffe "for" und "top" (in der Bedeutung "für" bzw. "Spitze, oberes Ende, hervorragend") stehen, die einen klar unterschiedlichen Sinngehalt aufwei- sen. Zu beachten sei auch, dass sich kurze Wörter leichter einprägen las- sen und bei diesen weniger die Gefahr des Verlesens und Verhörens be- stehe. Zusammenfassend sei eine gewisse Ähnlichkeit der streitverfange- nen Marken im Schrift- und Klangbild zu bejahen (Verfügung vom 10. No- vember 2021, Ziff. D.3 f.). Die Beschwerdeführerin geht von einer hochgradigen schriftbildlichen als auch phonetischen Ähnlichkeit aus, da der Wortanfang in der Regel grös- sere Bedeutung finde. Mit Blick auf die Zeichenähnlichkeit weise keine der beiden Marken einen erkennbaren Sinngehalt auf; diese werden in ihrer Gesamtheit als Fantasiezeichen wahrgenommen. Es liege daher kein un- terschiedlicher Sinngehalt vor, welcher die bestehende phonetische und visuelle Zeichenähnlichkeit aufhebe. Bei beiden Zeichen VIFOR und VITOP handle es sich um abgerundete, als Einheit wahrgenommene Be- griffe, weshalb eine Aufteilung nicht naheliege (Beschwerde vom 13. De- zember 2021, Ziff. 16 ff.). Die Beschwerdegegnerin führt wie die Vorinstanz aus , die streitgegen- ständlichen Marken unterscheiden sich sowohl auf schriftbildlicher als auch auf klanglicher Ebene aufgrund den unterschiedlichen Endungen "-for" und "-top" genügend voneinander. Entgegen der Ansicht der B eschwerdefüh- rerin versuche ein Abnehmer aus den Bestandteilen ei nen Sinn zu er- schliessen, als von einem reinen Fantasiezeichen auszugehen , falls ein Sinngehalt nicht direkt erkennbar sei. Vorliegend werde "for" bei Pharma- zeutika als "Kraft" und "top" als "ausgezeichnet, hervorragend, besonders gut, höchstrangig" verstanden. Es liege daher nur eine entfernte Zeichen- ähnlichkeit vor (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 26 f.). 6.2 Im Schriftbild sind die Marken mit fünf Buchstaben genau gleich lang. Dabei stimmen die ersten zwei Buchstaben "Vi-" überein. Bei beiden Mar- ken stehen die Vokale "i" und "o" an gleicher Stelle. Weiter weisen die Kon- sonanten "f" und "t" resp. "r" und "p" tatsächlich Gemeinsamkeiten im B-5404/2021 Seite 13 Schriftbild auf. Insgesamt ist die Vorinstanz daher korrekt davon ausgegan- gen, dass eine gewisse schriftbildliche Ähnlichkeit – trotz unterschiedlichen Endungen – vorliegt. 6.3 In Bezug auf den Wortklang verfügen beide Marken über zwei Silben ("vi-for" und "vi-top"), wobei die erste Silbe ("vi-") bei beiden gleich ist. Was die Vokalfolge (i-o) anbelangt, ist diese ebenfalls bei beiden Zeichen gleich. Selbst wenn beide Marken im Anklang "vi-" übereinstimmen, ist ihre Aus- sprache aufgrund den unterschiedlichen Endungen eine andere, sodass höchstens von einer entfernt klanglichen Ähnlichkeit ausgegangen werden kann. 6.4 Weder VIFOR noch VITOP kommt als Einheit unmittelbar ein Sinnge - halt zu. Wie die Beschwerdeführerin korrekt ausführt, wird der Abnehmer hier zuerst versuchen, sich aus den Bestandteilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasiezeichen ausgeht (vgl. Urteile des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 6.2 "Signifor/Sig- nasol"; B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 5.3.5 "Kalisan/Kalisil"). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin vermittelt das Wortelement "Vi -" am Wortanfang nicht ohne Weiteres wie "Vit-" den Sinngehalt "Leben" oder die Abkürzung für "Vitamine". Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere die frankophonen Verkehrskreise darun ter den Sinn- gehalt "Leben" erkennen. Den Sinngehalt "Vitamine" wird aber auch diese Gruppe nicht ohne weiteren Gedankenaufwand erblicken. Bei beiden Ver- gleichszeichen liegt nur jeweils am Wortende ein klares Bedeutungsele- ment vor. Die Widerspruchsmarke endet auf " -for"; Im englischen und deutschen Sprachraum wird darin zuerst das Wort "für" verstanden. Weiter lässt es an das französische "fort" und das italienische "forte" (lat. "fors") denken. Dar- über hinaus wird dieser Bestandteil über geläufige Lehnwö rter auch im deutschen Sprachraum ohne weiteres mit "Kraft" und "Stärke" in Verbin- dung gebracht (vgl. z.B. im baugeschichtlichen Kontext "Fort" und "Fortifi- kation", in der Musik das italienische "forte" sowie in militärischen Bezeich- nungen das englische "force"; Urteil des BVGer B-478/2017 vom 16. Ja- nuar 2018 E. 6.2 "Signifor/Signasol"). Die angefochtene Marke hingegen besteht aus dem Element "-top". Unbe- stritten ist, dass "top" im Englischen für "Spitze, oberes Ende, hervorra- gend, ausgezeichnet etc." steht. Auch im französischen, deutschen und B-5404/2021 Seite 14 italienischen Sprachraum wird dieser Begriff – wie beschrieben – verstan- den. Im Zusammenhang mit pharmazeutischen Präparaten kommt dieses Wortelement sowohl am Wortanfang als auch am Wortende vor (z.B. Nimo- top, Yavatop, Predinitop, Physiotop bzw. Topamax, Topiramat, Topicalm usw.). Zudem fällt auf, dass bei vielen Cremen und Salben die Wortendung "-top" noch üblich ist. Eine Aufteilung der Marke in "Vi-" und "-top" liegt so- mit insofern auch nahe, als "-top" bei den Abnehmern eine Gedankenver- bindung zur Anwendungsform dieser Produkte in der Bedeutung "(auf die Haut) auftragen" hervorrufen könnte. 6.5 Insgesamt wird vom Verkehrskreis in den Wortendungen ein unter- schiedlicher Sinngehalt erkannt. Dadurch wird die festgestellte, optische und akustische Ähnlichkeit geschwächt, aber nicht beseitigt. 7. Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden: 7.1 Die Vorinstanz geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und folglich von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus (Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. E.4 f.). Die Beschwerdefüh- rerin fokussiert sich weiterhin auf den identischen Wortanfang und bejaht eine Verwechslungsgefahr, da sich die angefochtene Marke nicht deutlich unterscheide. Von einem Kurzwort sei nur mit Zurückhaltung auszugehen und eine daraus resultierende erhöhte Anforderung an die Zeichenähnlich- keit sei daher nicht gerechtfertigt (Beschwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 24 ff.). Umgekehrt verneint die Beschwerdegegnerin die Verwechs- lungsgefahr und bringt u.a. vor, die Vorsilbe "Vi-" sei verwässert, weshalb sich die Beschwerdeführerin andere "Vi -"-Marken gefallen lassen müsse (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 34). 7.2 Damit eine Verwässerung der Marke angenommen werden kann, muss eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht werden (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 110 ff.). Alleine aufgrund der Registerlage darf nicht auf eine Ver- wässerung der Marke geschlossen werden, weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. Urteile des BVGer B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 8.2 "Axotide/Acofide"; B -7057/2016 B-5404/2021 Seite 15 vom 4. Mai 2018 E. 9.2.3 "7seven [fig.]/ Sevenfriday"). In der Beschwerde- antwort verweist die Beschwerdegegnerin ohne weitere Substantiierung auf Replikakten im vorinstanzlichen Verfahren. Dabei handelt es sich ledig- lich um eine Trefferübersicht von Markeneintragungen , deren Gebrauch nicht belegt wurde. Eine Verwässerung der Widerspruchsmarke lässt sich daraus nicht herleiten. 7.3 Vorliegend sind in der Widerspruchsmarke zwei Sinngehalte erkenn- bar. Wird der zweite Wortbestandteil "-for" von den Verkehrskreisen als "für" verstanden, so geht die Vorinstanz zu Recht von einer durchschnittli- chen Kennzeichnungskraft aus. Wie oben dargelegt kann er aber auch als "Kraft oder Stärke" aufgefasst werden. In diesem Fall ist das Zeichen in Bezug auf die relevanten Waren – als Hinweis auf die Wirkungsstärke des medizinischen Präparates – jedoch beschreibend . Da aber unterschei- dungskräftige Wortendungen bestehen, welche unabhängig eines kenn- zeichnungsschwachen Wortbestandteils in der Gesamtwirkung eine Ver- wechslungsgefahr auszuschliessen vermögen, spielt diese Differenzierung im Ergebnis keine Rolle. 7.4 Insgesamt kommt dem Wortanfang – entgegen der Auffassung der Be- schwerdeführerin – im vorliegenden Fall keine grössere Bedeutung zu, als dem unterscheidungskräftigen Wortende. Ungeachtet der F rage, ob es sich dabei um Kurzwörter handelt, ist sowohl akustisch als auch seman- tisch von einer nicht unerheblich voneinander abweichenden Gesamtwir- kung der beiden Marken auszugehen und eine unm ittelbare Verwechs- lungsgefahr im Hinblick auf die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrs- kreise zu verneinen. Ebenfalls nicht erkennbar ist eine mittelbare Ver- wechslungsgefahr. 8. Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung der Vo- rinstanz vom 10. November 2021 zu bestätigen. 9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar B-5404/2021 Seite 16 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre- chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg- nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vo rliegenden Verfah- ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 2'550.– zuzüglich 3% Pauschalspesen (ohne Mehrwertsteuerzuschlag, welcher vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 MWSTG [SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) geltend, der angemessen erscheint. 9.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. B-5404/2021 Seite 17 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 10. November 2021 bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführeri n auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Bezah- lung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei- entschädigung von Fr. 2'626.50 zulasten der Beschwerdeführerin zuge- sprochen. 4. Dieses Urteil geht a n die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz. Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Gizem Yildiz Versand: 19. August 2022 B-5404/2021 Seite 18 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 101915; Einschreiben)