<!DOCTYPE html> <html lang="de"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="content"> <a name="idp337376"></a><div class="big bold">Urteilskopf</div> <br/>149 III 351<br/><br/><br/><div class="paraatf">42. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B. GmbH (Beschwerde in Zivilsachen)</div> <div class="paraatf">4A_421/2022 vom 11. April 2023</div> <a name="idp338656"></a><br/><div id="regeste" lang="de"> <div class="big bold">Regeste</div> <br/><div class="paraatf">Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 und 2 sowie <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span>; Mitbenützungsrecht und Neuheit. <div class="paratf">Gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum im Sinne von <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span> müssen in einer Weise erfolgt sein, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt; ansonsten wäre die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span> erübrigen würde (E. 3.1 und 3.2). </div> </div> </div> <a name="idp346112"></a> <a name="idp353824"></a> <br/><div> <a name="idp361360"></a><span class="big bold" id="sachverhalt">Sachverhalt</span> <span class="small">ab Seite 352</span> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="page352"></a><div class="center pagebreak">BGE 149 III 351 S. 352</div> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp363024"></a><span class="bold">A. </span> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp364064"></a><span class="bold">A.a </span>Die B. GmbH (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in U., Deutschland.</div> <div class="paraatf">Die A. AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in V., Schweiz.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp365888"></a><span class="bold">A.b </span>Die Klägerin ist Inhaberin der beiden europäischen Patente EP x und EP y.</div> <div class="paraatf">Das Klagepatent EP x wurde am 12. Juli 2011 angemeldet und beansprucht die Priorität einer Anmeldung vom 19. November 2010. Der Hinweis auf die Erteilung erfolgte am 10. September 2014.</div> <div class="paraatf">Das Klagepatent EP y wurde am 11. Oktober 2011 angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung erfolgte am 26. März 2014.</div> <div class="paraatf">Bei keinem der Klagepatente wurde ein Einspruch eingelegt.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp373024"></a><span class="bold">A.c </span>Das Klagepatent EP x stellt sich die Aufgabe, ein Verbindungselement für gegossene Bauteile (vor allem Betonböden und -wände) bereitzustellen, das Kältebrücken weitgehend eliminiert und in der Lage ist, grosse Druckkräfte und grosse Querkräfte abzufangen. Das Verbindungselement soll erlauben, mit geringem finanziellem und technischem Aufwand Energiestandards zu erfüllen und soll so ausgestaltet sein, dass eine möglichst grosse Freiheit hinsichtlich der Auswahl des Materials für den Isolationskörper besteht, ohne übermässig hinsichtlich der Höhe der Frischbetonierung oberhalb des erfindungsgemässen Anschlusselements eingeschränkt zu sein.</div> <div class="paraatf">Die Klägerin stützte sich im Rahmen des Zivilprozesses eventualiter auf <i>inter partes</i> eingeschränkte Anspruchsfassungen von EP x, <a name="page353"></a><div class="center pagebreak">BGE 149 III 351 S. 353</div>nämlich auf eine Eventualeinschränkung, auf eine Subeventualeinschränkung sowie auf eine Subsubeventualeinschränkung.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp376816"></a><span class="bold">B. </span>Am 16. Dezember 2020 reichte die Klägerin gestützt auf die Schweizer Teile der beiden Klagepatente EP x und EP y beim Bundespatentgericht Klage ein, mit der sie insbesondere die Anordnung verschiedener Verbote sowie Auskunft und Rechnungslegung verlangte.</div> <div class="paraatf">Mit Teilurteil vom 17. August 2022 stellte das Bundespatentgericht fest, dass die Beklagte ein Mitbenützungsrecht im Sinne von <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span> am schweizerischen Teil von EP x hat. Zudem sprach es verschiedene Verbote bzw. weitere Anordnungen gegen die Beklagte aus und verpflichtete sie zur Auskunft und Rechnungslegung. Im weiteren Umfang wies es die Rechtsbegehren der Klägerin ab, soweit es darauf eintrat.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp381040"></a><span class="bold">C. </span>Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es sei das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 aufzuheben und es seien die Klagebegehren abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei; eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.</div> <div class="paraatf">Das Bundesgericht hebt das angefochtene Teilurteil in teilweiser Gutheissung der Beschwerde auf und weist die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück.</div> <div class="paraatf"> <i>(Zusammenfassung)</i> </div> <br/><div> <a name="idp384032"></a><span class="big bold" id="erwaegungen">Erwägungen</span> </div> <br/><div class="paraatf">Aus den Erwägungen:</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp384992"></a><span class="bold" id="consideration_3.">3. </span>Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 1 sowie <span class="artref"><artref id="CH/232.14/7/2" type="start"></artref><artref id="CH/232.14/7/1" type="start"></artref>Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG</span><artref id="CH/232.14/7/2" type="end"></artref><artref id="CH/232.14/2" type="end"></artref> in Verbindung mit <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span> verletzt, indem sie ihr (nur) ein Mitbenützungsrecht einräumte, anstatt von der Nichtigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP x mangels Neuheit gegenüber dem "Flyer C." auszugehen.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp392464"></a><span class="bold" id="consideration_3.1">3.1 </span>Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG; SR 232.14]). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört <a name="page354"></a><div class="center pagebreak">BGE 149 III 351 S. 354</div>(<span class="artref">Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000</span> und <span class="artref">Art. 7 Abs. 1 PatG</span>). Stand der Technik bildet nach <span class="artref">Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000</span> alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch <span class="artref">Art. 7 Abs. 2 PatG</span>).</div> <div class="paraatf">Nach <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span> ("Mitbenützungsrecht") kann das Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp404352"></a><span class="bold" id="consideration_3.2">3.2 </span>Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz bejahten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span> einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit <span class="artref">Art. 7 Abs. 1 PatG</span> andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum im Sinne von <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span> in einer Weise erfolgt sein müssen, z.B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen Zusammenarbeit, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt. Ansonsten wäre nämlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung (<span class="artref">Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000</span> bzw. <span class="artref">Art. 7 Abs. 2 PatG</span>) zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach <span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span> erübrigen würde (CHRISTOPH GASSER, in: Patentgesetz [PatG], Schweizer/Zech [Hrsg.], 2019, N. 3 zu <span class="artref">Art. 35 PatG</span>; vgl. auch HILTI/ KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 293; PETER HEINRICH, PatG/ EPÜ, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu <span class="artref">Art. 35 PatG</span>; WERNER STIEGER, Die Schranken des Rechts aus dem Patent, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], 2002, Rz. 12.264; PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 21 zu <span class="artref">Art. 35 PatG</span>).</div> <div class="paraatf">Die Vorinstanz hat diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Sie ist von einem Mitbenützungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die Beschwerdeführerin habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, <a name="page355"></a><div class="center pagebreak">BGE 149 III 351 S. 355</div>das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP x verwirkliche. Mit ihrer Produktbroschüre "Flyer C." habe sie dieses Anschlusselement auch zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen und habe diese Anschlusselemente auch hergestellt. Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit stellte die Vorinstanz ausserdem ausdrücklich fest, dass der fragliche "Flyer C." vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen erscheint naheliegend, dass die strittige Erfindung vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum nicht nur im guten Glauben gewerbsmässig benützt (<span class="artref">Art. 35 Abs. 1 PatG</span>), sondern darüber hinaus der Öffentlichkeit durch schriftliche Beschreibung bzw. durch Benützung zugänglich gemacht worden war (<span class="artref">Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000</span> bzw. <span class="artref">Art. 7 Abs. 2 PatG</span>).</div> </div></body></html>