B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-148/2020 U r t e i l v o m 1 0 . D e z e m b e r 2 0 2 0 Besetzung Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiber Lukas Abegg Parteien A._______, vertreten durch lic. iur. Thomas Käslin, Advokat, Advokatur 11, Leimenstrasse 4, 4051 Basel, Beschwerdeführerin, gegen dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG, Carl-Metz-Strasse 1, DE-76133 Karlsruhe, vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG, Eigerstrasse 2, Postfach, 3000 Bern 14, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 100742, IR 1'182'346 DM / CH 727'677 dm (fig.). B-148/2020 Seite 2 Sachverhalt: A. A.a Die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 727'677 "DM (fig.)" von A._______ (nachfolgend: Widerspruchsgegnerin) wurde am 26. Feb- ruar 2019 in Swissreg veröffentlicht. Die Widerspruchsgegnerin beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Outdoorbekleidung; Hundesportwesten; Jacken; T - Shirts; Sweatshirts, Pullover; Mützen" in Klasse 25; "Erziehung; Ausbil- dung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Tierdressur; Orga- nisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen, Aus- und Fortbil- dungskursen" in Klasse 41; "Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur B eherbergung von Gästen; Dienstleistungen von Tierpensionen; Betreuung von Haustieren in Tagesstätten; Vermieten von Räumen für Konferenzen, Ausstellungen und Tagungen" in Klasse 43. Am 15. Mai 2019 wurde Widerspruch gegen diese Markeneintragung erhoben. Die Widersprechende stützte den Widerspruch auf ihre internationale Re- gistrierung IR 1'182'346 "dm", die für Waren und Dienstleistungen der Klas- sen 1-5, 7, 8 10-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-26, 29-32, 34-36, 38-42 und 44 geschützt ist. A.b Das Institut hiess den Widerspruch aufgrund der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken mit Verfügung vom 21. November 2019 teil- weise gut und widerrief die Eintragung für folgende Waren und Dienstleis- tungen der angefochtenen Marke: "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Outdoorbekleidung; Hundesportwesten; Jacken; T -Shirts; Sweatshirts; Pullover; Mützen" der Klasse 25; "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Tierdressur; Organisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen, Aus- und Fortbildungskursen" der Klasse 41; "Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen" der Klasse 43. B-148/2020 Seite 3 Für die Dienstleistungen "Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen von Tierpensionen; Betreuung von Haustieren in Tages- stätten; Vermieten von Räumen für Konferenzen, Ausstellungen und Ta- gungen" in Klasse 43 erteilte die Vorinstanz den Markenschutz. In Bezug auf die Kostenverteilung wurde verfügt, dass die Widerspruchs- gebühr von Fr. 800.00 dem Institut verbleibe (Dispositiv-Ziffer 3), und dass die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädi- gung von Fr. 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen habe (Dispositiv-Ziffer 4). B. Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin ( nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 9. Januar 2020 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit folgenden Rechtsbegehren: Der Entscheid des Instituts sei in Bezug auf Dispositiv -Ziffer 4 aufzuheben, die Widerspruchsgebühr sei den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die entsprechenden Par- teikosten für das nämliche Verfahren seien wettzuschlagen. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuwei- sen; alles unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, gemäss ständiger Pra- xis der Vorinstanz werde bei einer teilweisen Gutheissung des Wider- spruchs die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je weils zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten wettgeschlage n. Indem die Vo- rinstanz der Beschwerdeführerin sämtliche Kosten auferlegte, obwohl diese teilweise obsiegte, weiche die Vorinstanz von ihrer ständigen Praxis ab und verteile die Kosten willkürlich. C. Mit Stellungnahme vom 7. Februar 2020 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vern ehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. D. Mit Beschwerdeantwort vom 26. Februar 2020 beantragt die Beschwerde- gegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Es sei im Einklang mit der langjährigen und aktuellen Praxis der Vorinstanz, wenn der Wider- sprechenden die Parteikosten auch dann zugesprochen würden, wenn der Widerspruch nicht vollumfänglich gutgeheissen werde. B-148/2020 Seite 4 E. Eine Parteiverhandlung fand nicht statt. F. Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforder- lich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Wid erspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdelegitimation im Si nne von Art. 48 des Verwaltungs verfah- rensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin gegeben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 2. Die Beschwerdeführerin beantragt, dass die Dispositiv Ziffer 4 des ange- fochtenen Entscheides über die Verlegung der Kosten aufzuheben sei, so- wie dass die Widerspruchsgebühr von den Parteien hälftig zu tragen und die Parteikosten wettzuschlagen seien. 3. 3.1 In Bezug auf die Widerspruchsgebühr gilt, dass der Widersprechende die von der Vorinstanz geltend gemachte Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– während der Widerspruchsfrist vorzuschiessen hat (Art. 31 Abs. 2 Satz 2 MSchG; Art. 24 Abs. 1 Satz 1 MSchV; Anhang I zu Art. 3 Abs. 1, Verordnung des IGE über Gebühr en [GebV -IGE] vom 14. Juni 2016 [SR 232.148]). Es handelt sich um eine vom tatsächlichen Au fwand des Verfahrens unabhängige Pauschalgebühr (RKGE, SMI 1996, 309, 313 – Castello/Castelberg; CHRISTOPH GASSER, in: Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), SHK – Stämplis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 33 Rn. 27). Die Widerspruchsgebühren verbleiben beim Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. GebV-IGE und An- hang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE). B-148/2020 Seite 5 3.2 Die Zusprechung der Parteientschädigung erfolgt über die Gesetzes- norm von Art. 34 MSchG, aus welcher die Vorinstanz die Kompetenz ent- nimmt, die Parteientschädigung im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren zuzusprechen (CHRISTOPH GASSER, in: Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent [Hrsg.], Markenschutz- gesetz (MSchG), SHK – Stämplis Handkommentar, 2. Aufl., 2017, Art. 34, Rn 1; IGE-Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2–7.3.2.4). 3.3 In Bezug auf die Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes bei der Zusprechung von Parteientschädigung wird die Ansicht vertreten, dass Art. 64 VwVG, wonach im Beschwerdeverfahren der obsiegenden Partei eine Entschädigung für notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zu- zusprechen sind, ein für das ganze Verwaltungsrecht und somit auch für erstinstanzliche Entscheidungen gültiges Prinzip ausdrücke, von dem n ur in Ausnahmefällen abgewichen werden dürfe. Indessen widerspricht diese Ansicht der gesetzlichen Regelung. Sowohl der Wortlaut von Art. 64 VwVG wie auch seine Stellung in der gesetzlichen Systematik machen klar, dass sich diese Bestimmung nur auf das Bes chwerdeverfahren bezieht. Hätte der Gesetzgeber eine für das gesamte Verwaltungsverfahren anwendbare Bestimmung über Parteientschädigungen erlassen wollen, so wäre diese im Abschnitt über "Allgemeine Verfahrensgrundsätze" (Art. 7 ff. VwVG) auf- geführt. Dass eine solche Bestimmung aber in diesem Abschnitt fehlt und lediglich im Abschnitt über das Beschwerdeverfahren (Art. 44 ff. VwVG) enthalten ist, kann nichts Anderes bedeuten, als dass Parteientschädigun- gen im Verwaltungsverfahren grundsätzlich nur für Besc hwerdeverfahren vorgesehen sind. Dies wird auch durch die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) bestätigt, wel- che eine Bestimmung über Parteientschädigungen (Art. 8) nur im Abschnitt über Beschwerdeverfahren enthält, während im Abschnitt "Übrige Verfah- ren" (Art. 11 ff.) kein Hinweis auf Parteientschädigungen vorkommt. Diese allgemeine Regelung im Verwaltungsverfahrensgesetz bestätigt somit, dass die in Art. 34 MSchG vorgesehene Möglichkeit, im Widerspruchsver- fahren der unterliegenden Partei Kosten aufzuerlegen, im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren im Bund eine Ausnahme darstellt (zum Ganzen vgl. BGE 132 II 47 E. 5). 4. Betreffend die Widerspruchsgebühr schreibt d ie Vorinstanz in der ange- fochtenen Verfügung unter "IV. Kostenverteilung" (Ziff. 2, S. 9), diese würde bei einer lediglich teilweisen Gutheissung den Parteien in der Regel je zur B-148/2020 Seite 6 Hälfte auferlegt. Die Vorinstanz verweist dabei auf ihre Richtlinien ( Teil 1, Ziff. 7.3.2.3.). In Bezug auf die Parteientschädigung führte die Vorinstanz in der Begrün- dung ihrer Verfügung aus, dass die Parteikosten in der Regel wettgeschla- gen würden, wenn der Widerspruch teilweise gutgeheissen werde (IV. Kos- tenverteilung, Ziff. 2, S. 9). Sie verweist dabei auf ihre Richtlini en (Teil 1, Ziff. 7.3.2.3.). Obwohl im vorliegenden Fall eine teilweise Gutheissung vor liegt, hat die Vorinstanz im Dispositiv in Ziffer 4 verfügt, dass die Widerspruchsgegnerin die volle Widerspruchsgebühr und eine volle Parteientschädigung zu be- zahlen habe. 5. 5.1 In diesem Zusammenhang stellt sich vorab die Frage, ob die Richtlinie der Vorinstanz für das Bundesverwaltungsgericht bindend ist. 5.2 Bei den Richtlinien in Markensachen handelt es sich um eine soge- nannte Verwaltungsverordnung, welche sich an die mit d em Vollzug be- trauten Behörden wendet. Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis des Gesetzesvoll- zugs. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthal- ten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichti- gen sie bei der Entscheidfindung aber insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen (Urteile des BVGer B -1428/2016 vom 30. August 2017 E. 6.2 "DEUT- SCHER FUSSBALL-BUND [fig.]" und B -564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 10.4 [Formmarke]; vgl. auch ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FE- LIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 123; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 44 Rz. 12 ff.). 5.3 Die Richtlinie ist daher für das Bundesv erwaltungsgericht nicht bindend. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Richtlinie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmungen nicht zulassen würde . Insofern wird die Richtlinie der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren berücksichtigt. B-148/2020 Seite 7 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Auferlegung der Kosten durch die Vo- rinstanz sei willkürlich erfolgt und diese sei ihrer Begründungspflicht ge- mäss Art. 35 Abs. 1 VwVG nicht genügend nachgekommen. 6.2 Die relevanten Bestimmungen der Richtlinie (vgl. E. 4 oben) geben vor, dass die Vorinstanz im Falle eines teilweisen Obsiegens in der Regel die Widerspruchsgebühr den Parteien hälftig auferlegt und die Parteientschä- digungen wettgeschlagen werden. Um von diesem Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettschlagens der Partei- kosten abzuweichen, hätte es eines sachlichen Grundes bedurft. Solche sachlichen Gründe hätte die Vorinstanz aufgrund ihrer Begründungspflicht im Entscheid darlegen müssen. Sachliche Kriterien, aufgrund welchen sich die Vorinstanz gegen die Praxis der hälftigen Kostenauferlegung entschied, sind jedoch aus der angefoch- tenen Verfügung und der Vernehmlassung der Vorinstanz keine zu entneh- men, abgesehen v om Hinweis, die widersprechende Partei sei mit ihren Begehren "mehrheitlich" durchgedrungen ("IV. Kostenverteilung", Randzif- fer 4). Die Begründung "mehrheitlich" reicht nicht aus, um eine Abweichung vom Regelfall bzw. von ihrer Praxis bei teilweisem Obsiegen zu rechtferti- gen. Die Auferlegung sämtlicher Kosten bei teilweisem Obsiegen könnte allenfalls dann in Betracht gezogen werden, wenn das teilweise Obsiegen einem vollständigen Obsiegen nahekommt. Dass ein solcher Fall vorliegt, ist aus den Akten nicht ersichtlich und wurde auch von der Vorinstanz nicht substantiiert. Die Beschwerdegegnerin erläutert, dass in anderen Verfahren, in welchen auf eine teilweise Gutheissung des Widerspruchs erkannt wurde, die Kos- ten ebenfalls nicht hälftig verteilt und die Parteientschädigungen ebenfalls nicht wettgeschlagen wurden. Dass die Vorinstanz hierzu allenfalls eine uneinheitliche Praxis betreibt ändert indes nichts an der Tatsache, dass gemäss Richtlinie ein sachlicher Grund für eine von den Grundsätzen der Kostenverteilung abweichende Regelung vorliegen und dieser sachlicher Grund aufgrund der Begründungspflicht der Vorinstanz auch erwähnt und B-148/2020 Seite 8 im Entscheid ausgeführt werden muss. Da vorliegend kein solcher sachli- cher Grund ersichtlich ist und die Vorinstanz auch keine n darlegt, hat sie die Kosten und Parteientschädigungen nicht rechtmässig verlegt. 7. Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben, die Parteikosten des vorinstanzli- chen Verfahrens sind wettzuschlagen und die Widerspruchsgebühr ist von den Parteien je hälftig zu tragen. 8. 8.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als un- terliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Höhe der Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Par- teien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb- ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Es handelt sich um eine Streitsache mit Vermögensinteresse (Art. 63 Abs. 4 bis Bst. b VwVG, Art. 4 VGKE). Im vorliegenden Fall geht es um den Streitwert von Fr. 3'200.-. Aufgrund des vorliegenden Streitwerts sind die Verfahrenskosten auf Fr. 500.- festzuset- zen. Der Vorinstanz sind keine Verfahrensk osten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvor- schuss in gleicher Höhe ist ihr zurückzuerstatten. 8.2 Der obsiegenden Beschwerdeführerin kann zudem von Amte s wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendi- gen und verhältnismässigen hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Aus- lagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie aufgrund einer detaillierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin Parteientschädigung beantragt, ohne eine Kosten- note einzureichen, weshalb der Aufwand aufgrund der Akten zu bestimmen ist. Die Aktenlage weist insgesamt keine hohe Komplexität der Materie auf uns lässt unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9, 11 VGKE) eine Parteientschädigung von pauscha l 1'500.-- als angemessen erscheinen. B-148/2020 Seite 9 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. 2. Die Dispositiv-Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 21. November 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 100742 wird aufgehoben. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin die Hälfte der Wider- spruchsgebühr und damit Fr. 400.– zu erstatten. Die Parteientschädigun- gen für das Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz sind wettzuschla- gen. 4. Die Verfahrenskosten für das Beschwerdeverfahren von Fr. 500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 5. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 1'500.– zu entschädigen. B-148/2020 Seite 10 6. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsfor- mular und Beschwerdebeilagen zurück); – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein und Beilagen der Beschwerdeantwort zurück); – die Vorinstanz (Ref.-Nr. 100742; Einschreiben; Beilage: Vorakten zu- rück). Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Vera Marantelli Lukas Abegg Versand: 16. Dezember 2020