B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-4552/2020 U r t e i l v o m 7. J u l i 2 0 2 1 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Martin Kayser, Richterin Vera Marantelli, Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz. Parteien E*TRADE Financial Corporation, 1271 Avenue of the Americas, 14th Floor, US-NY 10020 New York, vertreten durch E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Cornèr Banca SA, Via Canova 16, 6900 Lugano, vertreten durch Troller Hitz Troller Rechtsanwälte, Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 16001, CH 486'078 E*trade (fig.) / CH 710'441 e trader (fig.). B-4552/2020 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort -Bildmarke CH 710 ’441 "e trader (fig.)" (angefochtene Marke), die am 31. Mai 2017 hinterlegt und am 5. Dezember 2017 auf Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen: Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten. Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen. Klasse 38 Telekommunikation. und sieht wie folgt aus: B. Gegen diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 6. März 2018 Wi- derspruch an die Vorinstanz . Diesen stützt sie auf ihre Schweizer Wort- Bildmarke CH 486’978 "E*Trade (fig.)" für folgende Dienstleistungen: Klasse 36 Finanzwesen, Finanzberatung, Finanzauskünfte und Finanzverwaltung. Klasse 42 Beratung im Bereich von Computer-Hardware und -Software, Entwicklung und Wartung von Computer-Software. Das Zeichen sieht wie folgt aus: B-4552/2020 Seite 3 C. Mit Widerspruchsantwort vom 7. Mai 2018 beantragte die Beschwerdegeg- nerin, den Widerspruch abzuweisen. S ie machte geltend, die Wider- spruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden und bestritt das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. D. Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 16. November 2018 Belege ein, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaub- haft zu machen. E. Nachdem die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 1. April 2019 dupli- ziert hatte, schloss die Vorinstanz die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 9. April 2019 ab. F. Mit Entscheid vom 20. Juli 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdeführerin sei es nicht gelun- gen, mittels der eingereichten Belege einen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Da sich somit der Wider- spruch auf kein durchsetzbares Recht stütze, sei er ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen. G. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 14. September 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen: 1. Es seien Ziffern 1., 2. und 3. des Entscheiddispositivs der Verfügung des IGE vom 20. Juli 2020 vollständig aufzuheben. 2. Es sei der Widerspruch vom 6. März 2020 im Hinblick auf die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs d er Widerspruchsmarke in der Schweiz gutzuheissen und es sei die Sache in Bezug auf die Beurtei- lung der relativen Ausschlussgründe an die Vorinstanz zur Entschei- dung zurückzuweisen. 3. Unter Kosten - und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde- gegnerin. Die Beschwerdeführerin teilte im selben Schreiben mit, da die Instruktionen erst am Tag des Fristablaufs bei der unterzeichnenden Vertreterin einge- gangen seien, werde die materielle Beschwerdebegrün dung in Kürze B-4552/2020 Seite 4 nachgereicht. Mit Verfügung vom 15. September 2 020 wurde die Be- schwerdeführerin aufgefordert, die Beschwerde bis zum 18. September 2020 zu begründen. H. Am 18. September 2020 reichte die Beschwerdeführerin die Begründung nach. Sie führt aus, bei zutreffender Würdigung der ins Recht gelegten Ge- brauchsbelege hätte die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge- brauchs der Widerspruchsmarke bejaht werden müssen. Insbesondere habe die Vorinstanz das Affidavit zu Unrecht unberücksichtigt gelassen. Eidesstaatliche Versicherungen seien zwar als blosse Parteibehauptungen zu würdigen, im Rahmen der freien Beweiswürdigung aber gleichwohl zu berücksichtigen. Zu den Kontoauszügen in der Sammelbeilage 2 führt die Beschwerdeführerin weiter aus, es werde durch den Wohnsitz der Kunden in der Schweiz ein hinreichender Bezug zur Schweiz hergestellt und die Aufrechterhaltung und Pflege der Beziehungen mit den Schweizer Kunden könne sehr wohl als Marktbearbeitung i n der Schweiz eingestuft werden , auch wenn sich ihr Sitz in den USA befinde. I. Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 28. Oktober 2020 die Abweisung der Beschwerde, verzichtet jedoch auf eine Stellungnahme. J. Mit Beschwerdeantwort vom 29. Oktober 2020 beantragt die Beschwerde- gegnerin, die Rechtsschr ift der Beschwerdeführerin vom 18. September 2020 aus dem Recht zu weisen und auf die Beschwerde mangels rechts- konformer Begründung nicht einzutreten. Eventualiter sei die Beschwerde abzuweisen, soweit auf s ie eingetreten werden könne. Zur Begründung führt sie aus, es sei der Beschwerdeführerin zu Unrecht eine Nachfrist nach Art. 52 VwVG gewährt worden . Daher sei nur die Rechtsschrift vom 14. September 2020 zu beachten. Für den Fall, dass das Bundesverwal- tungsgericht auf die Beschwerde eintreten sollte, führt die Beschwerdegeg- nerin aus, das Affidavit enthalte keine Aussage zum angeblichen Marken- gebrauch in der Schweiz. Die Beschwerdeführerin habe auch sonst keinen Anhaltspunkt für eine noch so geringe aktive Marktbearbeitung i n der Schweiz geliefert und keine einzige Werbeanstrengung unternommen, welche auf das Gebiet der Schweiz gerichtet sei. B-4552/2020 Seite 5 K. Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet. L. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgen- den Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese be- schwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-c VwVG). 1.2 Die Beschwerdeschrift hat neben anderen Erfordernissen eine Begrün- dung zu enthalten; fehlt eine solche, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein , sofern sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig herausstellt (Art. 52 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Diese Verbesserungsfrist bezweckt, aus Verse- hen oder Unkenntnis begangene Unterlassungen zu beheben, obwohl das Gesetz nicht zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Unterlassungen unter- scheidet. Die Regel soll einen überspitzten Formalismus vermeiden, indem sie den Betroffenen die Möglichkeit gewährt, ein Versäumnis zu beseitigen. Reicht aber jemand bewusst eine mangelhafte Beschwerde ein, um einzig eine Verlängerung der Beschwerdefrist herbeizuf ühren, benutzt er diese Regelung in zweckwidriger Weise. Bei einem offensichtlichen Rechtsmiss- brauch besteht kein Anspruch, die mangelhafte Beschwerdeschrift innert Nachfrist zu verbessern (BGE 142 I 10 E. 2.4.7; 134 II 244 E. 2.4.2; 121 II 252 E. 4b; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.236). 1.3 Eine fehlende Begründung macht eine Beschwerde darum nicht von vornherein offensichtlich unzulässig (FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 52 B-4552/2020 Seite 6 VwVG N. 105). Wird die Beschwerde ohne Begründung eingereicht , er- weckt sie aber den Verdacht, sie sei bewusst mangelhaft erhoben, ist – wenn ihr die Nachfrist nicht sogleich verweigert wird (vgl. BGE 121 II 252 E. 4b) – anhand der nachgereichten Begründung zu prüfen, ob sie zuvor bewusst oder allenfalls "unverschuldeterweise" (Art. 24 Abs. 1 VwVG) un- terlassen wurde. Die Gewährung der Nachfrist heilt den formellen Mangel also nicht, sondern es ist im Lichte der Beschwerdebegründung über die Erfüllung der Eintretensvor aussetzungen zu entscheiden (vgl. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. Zürich 2013 Rz. 1014; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, a.a.O., N. 2.235a). 1.4 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, der Beschwerdeführerin hätte vorliegend keine Nachfrist gewähr t werden dürfen, da sie i m Wissen um die fehlende Begründung die Beschwerde eingereicht und den Mangel ab- sichtlich eingebaut habe. 1.5 Gefolgt auf die Mitteilung der Vertreterin der Beschwerdeführerin vom 14. September 2020, sie werde die Beschwerdebegründung nachreichen, da sie erst am letzten Tag der Beschwerdefrist instruiert worden sei, wurde der Beschwerdeführerin gemäss Art. 52 Abs. 2 VwVG eine Nachfrist ge- währt. In der Beschwerdebegründung vom 18. September 2020 legt sie je- doch nicht näher dar, weshalb sie die Beschwerde unbewusst mangelhaft eingereicht habe oder dass sie unverschuldeterweise abgehalten worden sei, binnen Frist zu handeln . Auch aufgrund der Akten sind keine Gründe ersichtlich, wieso die Rechtsvertreterin nicht rechtzeitig und vollständig hätte Beschwerde erheben können, zumal sie die Beschwerdeführerin be- reits im vorinstanzlichen Verfahren vertreten hat. Die Beschwerde erweist sich damit als unzulässig, weshalb auf sie nicht einzutreten ist. 2. Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, würde sie aus folgen- den Erwägungen abgewiesen: 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf- fentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). B-4552/2020 Seite 7 2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines unun- terbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Mar- kenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksichtigt (Urteile des B VGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull ", B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Adwista/Ad-vista [fig.]"). 2.3 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss im Widerspruchsverfahren mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt. Sie muss weder begründet noch glaubhaft ge- macht werden (Art. 22 Abs. 3 Ma rkenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]; Urteile des BVGer B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 3 "Alaia/Lalla Alia [fig.]", B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3 "Seven/ Room Seven", Urteil B-5325/2007 E. 4, Urteil des BVGer B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 3.3 "Activia/Activia [fig.]"; MARKUS WANG, in: Noth/ Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 12 N. 45). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, in dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Ma rke geltend macht (Ur- teile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life", B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/Mylife [fig.]"; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116). Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Dem- nach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 7. Mai 2018, fixiert. Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Unter- suchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhand- lungsmaxime auszugehen ist (Urteile B -4465/2012 E. 2.8, B -3416/2011 E. 3.1, B-246/2008 E. 2). B-4552/2020 Seite 8 2.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor- den sein. Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann ( WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Han- delns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs so- wie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehe nden Unternehmens (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff.). Kein ernsthafter Markenge- brauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenut- zung für Produkte des Massenkonsums (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 70, 75; s.a. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht Bd. III/1, 2. Aufl. 2009 [zit. SIWR III/1], N. 1343 ff.). 2.5 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abw eichenden Form, marken- mässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteil B-3416/2011 E. 4.4, Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]"). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Ver- änderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine unwesentliche Abweichung, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders po- sitioniert oder der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteile des BVGer B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3 " Verschränkte Bänder [fig.]", B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 "Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]", B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1 " No Name [fig.]/ No Name [fig.]"). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Ice- cream [fig.]"). B-4552/2020 Seite 9 2.6 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninha- ber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104; Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six [fig.]/sixx"; BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"). 2.7 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Nur bezüg- lich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die sie tat- sächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtge- brauch bestehen), gilt die Marke als geschützt (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2 . Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]"). Einer Zweckmässigkeitsabwägung bedarf es, wenn der Gebrauch manche Waren und Dienstleistungen auslässt, die unter den eingetrage- nen Begriff fallen ("Teilgebrauch"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbe- griff gelten umso mehr auch für den registrierten Oberbegriff, je prototypi- scher sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusam- menhängenden Warenbereichs unter d er Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist. Ein dieserart erwartbares und homogenes Angebot steht im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlun- gen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stär- ker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"). 2.8 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizeri- schen Marktes verlangt wird (WANG, a.a.O. , Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export eben- falls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkom- mens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betref- fend den gegenseitigen Patent -, Muster - und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich. Relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die Marke in der Schweiz benutzt wird, sondern auch, B-4552/2020 Seite 10 1. dass die B enutzung entweder direkt im Zusammenhang mit tat- sächlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren 2. und tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienst- leistungen stehen, 3. oder die Werbung hierfür speziell für die Schweiz konzipiert und hier gezielt und einigermassen regelmässig gestreut worden sein muss (vgl. RKGE in sic! 2004, 868 – "Globex/Globix"). Dies ist vergleichbar mit der Exportmarke, bei welcher mit Erbringung der Dienstleistung eine Wertschöpfung im Inland verbunden ist, ansonsten von einer reinen Auslandnutzung ausgegangen werden muss ( WANG, a.a.O., Art. 11 N. 60). Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellen jedoch noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Lev el Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eig- nung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage aus- zulösen, müssen auch hier zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist . Viel- mehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einiger- massen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 52). 2.9 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts- punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Swatch-Uhrenband"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 14 E. 5.a; Urteil B-4465/2012 E. 2.8; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken- schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 22; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss die- ses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einsch ätzen als das Gegenteil (Urteil des BVGer B -40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol", Urteil B-4465/2012 E. 2.8, Urteil des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster - und Modellgesetz, 2. Aufl.1999, Art. 12 N. 16). B-4552/2020 Seite 11 2.10 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur- kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte ( Etiketten- muster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Als weitere mög liche Be- weismittel erwähnt Art. 12 VwVG auch Auskünfte der Parteien, Auskünfte oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von Sachverständigen. Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit ande- ren, datierbaren berücksichtigt werden (Urteile B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5, B-4465/2012 E. 2.9, B-3416/2011 E. 4.2, B-4540/2007 E. 4, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wur- den und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechts- erhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen (Urteil B-892/2009 E. 6.5). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produk- ten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechn un- gen glaubhaft gemacht werden (Urteile B -40/2013 E. 2.5, B-4465/2012 E. 2.10, B-3416/2011 E. 4.3). 2.11 Dabei kann jeder Sachumstand grundsätzlich mit jedem denkbaren Beweismittel bewiesen werden (vgl. Urteil des BGer vom 17. August 1987, veröffentlicht in VPB 52.9 E. 1a). So besteht in der Praxis für Sachverhalte, welche sich nur durch die Schilderung einer Person glaubhaft machen las- sen, das Bedürfnis, dass Parteien von sich aus private Bestätigungsschrei- ben oder andere schriftliche Erklärungen einreichen können. (MARKUS KAI- SER/DAVID RÜETSCHI in Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge- setz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht N . 72). Eine Beweismittelbe- schränkung auf qualifizierte Beweisformen für bestimmte Rechtsfragen wäre unzulässig (BGE 130 III 333 E. 3.3). 2.12 Eine besondere Form solcher privaten Zeugniserklärungen stellen "eidesstattliche Erklärungen", "eidesstattliche Versicherungen" oder "Affi- davits" ausländischen Rechts dar. Unter solchen "Versicherungen" sind schriftliche Erklärungen von Tatsachen zu verstehen, die unter strafrecht- lich sanktionierter Bekräftigung der Wahrheit in einer bestimmten Form ab- gegeben werden (MARK SCHWEIZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, Jusletter vom 28. Februar 2011, N . 21 mit Hinweisen; vgl. für das deutsche Recht etwa DIETER KALLERHOFF, in: Stelkens/Bonk/ Sachs [Hrsg.], Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVfG]. Kommentar, 9. Aufl. 2018, § 27 N. 1). Im ausländischen Verfahrensrecht – so z.B. im deutschen Widerspruchsverfahren – reicht der Widerspruchsführer vor dem DPMA B-4552/2020 Seite 12 üblicherweise eine eigene eidesstat tliche Versicherung zur Glaubhaftma- chung der rechterhaltenden Benutzung ein. Falls diese sorgfältig begrün- det ist, reicht sie ohne weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung aus, wenn aus ihr auch die tatsächliche Benutzungsform zu erkennen ist (BPatG, Beschluss vom 7.4.2004, 28 W (Pat) 183/03). Zu rückhaltung ist dann geboten, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass sie leichtfertig abgege- ben wurde (BGH VersR 1986, 59). Das schweizerische Recht kennt ein entsprec hendes Rechtsinstitut nicht (vgl. Urteil B-4465/2012 E. 5.4.6). Den eidesstattlichen Erklärungen kommt gemäss der Rechtsprechung im Verwaltungsverfahren keine erhöhte Be- weiskraft zu (Urteil B-3294/2013 E. 5.2; s.a. THOMAS RITSCHER, Affidavits und andere Erklärungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPÜ], sic! 2001, S. 693). Solche "Versicherungen" sind somit als blosse Parteibe- hauptungen zu würdigen (Urteile des BGer 5A.507/ 2010, 5A.508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteile B-3294/2013 E. 5.2, B-4465/2012 E. 5.4.6, Urteil des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hin- weisen "Yo/Yog [fig.]"). Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweis- würdigung zu berücksichtigen und können in Verbindung mit anderen Be- legen zur Rechtsfindung beitragen (vgl. Urteil B-3294/2013 E. 5.2). Allerdings ist zu beachten, dass sich die Beweiskraft nur auf die in der Ur- kunde angegebene Identität des Zeugen, den in der Urkunde festgehalte- nen Zeitpunkt der Erklärung, die Tatsache, dass die in der Urkunde enthal- tene Aussage vom Zeugen gemacht wurde , und darauf beschränkt, dass die in der Urkunde festgehaltenen Sachumstände, die sich auf den beur- kundungsrechtlichen Verfahrensablauf beziehen, der Wirklichkeit entspre- chen (Urteil des BGer 5P .352/2001 vom 17. Januar 2002, E. 4b; SCHWEI- ZER/EICHENBERGER, a.a.O., N . 3, 24). Die Erklärung erscheint überdies glaubwürdiger, wenn das persönliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht angeboten wird (THOMAS RITSCHER, a.a.O., S. 694). Irgendwelche rechts- geschäftlichen Erklärungen erhalten hingegen keine verstärkte Beweiskraft für ihre inhaltliche Richtigkeit, nur weil sie öffentlich beurkundet worden sind (Urteil des BGer 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2). 3. 3.1 Die Publikation der angefochtenen Marke auf Swissreg erfolgte am 5. Dezember 2017. Der Widerspruch ist am 6. März 2018 rechtzeitig innert B-4552/2020 Seite 13 der Widerspruchsfrist bis am 22. März 2018 – d.h. innerhalb von drei Mo- naten nach der ersten Veröffentlichung der angefochtenen Marke auf Swissreg – eingereicht worden. 3.2 Die Beschwerdegegnerin reichte am 7. Mai 2018 eine Widerspruchs- antwort ein, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig erhoben. 3.3 Die Beschw erdeführerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke bzw. wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch für den Zeitraum zwischen dem 7. Mai 2013 und dem 7. Mai 2018 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Be- schwerdeführerin nicht vorgebracht. 4. Im vorinstanzlichen Verfahren legte die Beschwerdeführerin insgesamt vier Beilagen (vgl. Beilagen 1 -4 zur Widerspruchsreplik vom 16. November 2018) ins Recht, um den recht serhaltenden Gebrauch der Widerspruchs- marke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Auf die se Beilagen bezieht sie sich ebenfalls in ihrer Beschwerde vom 18. September 2020. 4.1 Die Beschwerdeführerin bemängelt, die Vorinstanz habe das ins Recht gelegte Affidavit (vgl. Beilage 1 zur Widerspruchsreplik vom 16. November 2018) abschliessend als Parteibehauptung bewertet und habe sich zum Inhalt der Erklärung gar nicht geäussert (Beschwerde vom 18. September 2020, N. 5.5). Der Beschwerdeführerin ist insoweit zuzustimmen, dass das Bundesgericht die Würdigung von eidesstattlichen Erklärungen, die im Hin- blick auf einen Prozess erstellt wurden, nicht grundsätzlich ausschliesst; wie in E. 2.12 aufgezeigt wurde, könnten eidesstaatliche Erklärungen in Verbindung mit anderen Beweismitteln für Tatsachenbehauptungen durch- aus Beweis erbringen. Die Vorinstanz hat den Inhalt des Affidavits zwar korrekterweise als reine Parteibehauptung eingestuft (vgl. Verfügung der Vorinstanz vom 20. Juli 2020, N. 17). Sie führt aber nicht weiter aus, ob oder inwiefern das Affidavit – wenn auch nur reine Parteibehauptung – zur Rechtsfindung beiträgt. 4.2 Das Affidavit wurde von der Leiterin der Rechtsabteilung der Beschwer- deführerin unterzeichnet. In Ziffer 2 bestätigt diese, sie sei auf die straf- rechtlichen Folgen gemäss Art. 251 StGB betreffend die Falschbeurkun-B-4552/2020 Seite 14 dung aufmerksam gemacht worden und sei sowohl qualifiziert als auch er- mächtigt, das Affidavit im Namen der Beschwerdeführerin abzugeben. In Ziffer 3 erklärt sie, die Beschwerdeführerin biete unter der Widerspruchs- marke Kunden in der Schweiz Finanzdienstleistungen an. E s bestünden Geschäftsbeziehungen mit Kunden in der Schwe iz, die ein offenes Konto bei der Beschwerdeführerin haben. Weiter führt sie die Anzahl der offenen Bank- und Investment-Konten von Kunden in der Schweiz für die Jahre 2013-2019 auf. Schliesslich erklärt sie, all ihre Ausführungen seien auf ihr persönliches Wissen oder auf Dokumentationen der Beschwerdeführerin zurückzuführen. Damit besagt sie lediglich, die Beschwerdeführerin biete Dienstleistungen an in der S chweiz ansässige Personen an, sagt jedoch nichts darüber aus, ob diese Dienstleistungen auch in der Schweiz erbracht werden und die Widerspruchsmarke in diesem Zusammenhang gebraucht wird. Die Erklärung belegt aus sich heraus keinen Markengebrauch. 4.3 Die Beschwerdeführerin stellt sich weiter auf den Standpunkt, das Affidavit könne zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden (vgl. Widerspruchsreplik vom 16. November 2018, N . 4). Hierzu reichte sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren die Sammelbeilage 2, Bei- lagen 3 und 4 ein. 4.3.1 In der Sammelbeilage 2 befinden sich Kontoauszüge (hauptsächlich Investment-Konten), welche die Widerspruchsmarke zeigen, aber nicht im Namen der Beschwerdeführerin E*TRADE Financial Corporation, sondern im Namen der Tochtergesellschaft E*TRADE Securities LLC mit Sitz in Jer- sey City, New York, ausgestellt wurden. Der Beschwerdeführerin ist inso- weit zuzustimmen, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Tochtergesellschaft – vorliegend mit mutmasslicher Zustimmung des Mar- keninhabers – als rechtserhaltend gilt. Auf den einzelnen Dokumenten ist ersichtlich, dass diese an Personen mit einer Schweizer Adresse gerichtet sind. Sämtliche Konti werden in US -Dollar geführt. Ergänzend zu den er- wähnten Kontoauszügen reichte die B eschwerdeführerin weitere Belege ein (vgl. Beilagen 1-3 zur Beschwerde vom 18. September 2020). Bei die- sen Belegen handelt es sich um Ausdrucke von Webseiten Schweizer Ban- ken, die Fremdwährungskonti (u.a. US-Dollar) eröffnen. Damit möchte die Beschwerdeführerin aufzeigen, dass die Währung keinen Hinweis für den Ort der Dienstleistungserbringung darstellt. Die Beschwerdeführerin macht lediglich glaubhaft, dass die Marke durch die Tochtergesellschaft ge- braucht wird, ihr gelingt es aber nicht glaubhaft zu machen, inwiefern dieser B-4552/2020 Seite 15 Markengebrauch im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz er- brachten oder genutzten Dienstleistungen stehen, noch lassen sich Hin- weise darauf den eingereichten Belegen entnehmen. 4.3.2 Mit den Beilagen 3 und 4 der Widerspruchsreplik vom 16. November 2018 (Jahresberichte zum Konzernverhältnis) kann von vornherein kein Nachweis erbra cht werden, inwiefern Finanzdienstleistungen in der Schweiz angeboten und in diesem Zusammenhang Marken verwendet werden. Somit kann das Affidavit auch in Verbindung mit den weiteren Be- legen (Sammelbeilage 2, Beilage 3 und 4) nicht zur Rechtsfindung beitra- gen. 4.4 Nebst dem "Erbringen" und "Nutzen" der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung in der Schweiz ist zu prüfen , ob unter be- stimmten Umständen auch deren "Bewerbung" einen hinreichenden I n- landbezug begründen kann, insbesondere bei reinen Internetdienstleistun- gen (vgl. E. 2.8). Hierzu reichte die Beschwerdeführerin die Beilagen 4-9 im Beschwerdeverfahren ein. 4.4.1 In der Beschwerdebeilage 4 handelt es sich um einen Ausdruck von der Webseite www.wallstreet-online.de zum Profil der Beschwerdeführerin. Gemäss der Beschwerdeführerin sei ihr Angebot aufgrund der obener- wähnten Webseite in der Schweiz wahrnehmbar und werde entsprechend auch genutzt (vgl. Besch werde vom 18. September 2020, N . 10). Einer- seits ist dieser Ausdruck am 16. September 2020 ers tellt worden – d.h. nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs – andererseits enthält er ent- gegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keinerlei Angaben, welche Rückschlüsse auf eine aktive Marktbearbeitung bzw. Werbeanstrengung in der Schweiz im relevanten Zeitraum zuliessen (vgl. E. 2.10). 4.4.2 Irrelevant sind auch die Beilagen 5-9, welche die Beschwerdeführerin ebenfalls erst im Beschwerdeverfahren eingereicht hat. Die Beschwerde- gegnerin macht in der Widerspruchsduplik vom 1. April 2019 darauf auf- merksam, die Webseite der Beschwerdeführerin (https://us.etrade.com/a/ home-v2) biete die Möglichkeit, einen Account zu eröffnen. Als Adresse des Neukunden können aber einzig Adressen in den USA angegeben werden. Weiter führt sie aus, die Webseite figuriere unter ".com" und es sei keinerlei Bezug zur Schweiz auf dieser Webseite erkennbar. Schliesslich sei die Webseite nicht in einer Landessprache, sondern nur auf Englisch abrufbar (vgl. Widerspruchsduplik vom 1. April 2019, N . 16-20). All dies sind Hin-B-4552/2020 Seite 16 weise, die den Gebrauch im Internet nicht als inländischen Gebrauch qua- lifizieren (vgl. E. 2.8). Für die Glaubhaftmachung des inländischen G e- brauchs hätte die Beschwerdeführerin somit Belege einreichen müssen, die gerade das Gegenteil aufzeigen. Ein solcher Nachweis lässt s ich aus den Beilagen 5-9 nicht entnehmen. Stattdessen macht die Beschwerde- führerin lediglich geltend, man könne aufgr und der erwähnten Umstände nicht ableiten, die Dienstleistungen würden sich nur an in den USA woh- nende Abnehmer richten. 4.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Bes chwerdeführerin nach gesamtheitlicher Betrachtung sämtlicher Belege nicht gelingt, den rechtserhaltenden G ebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu ma- chen. Die Beschwerde wäre somit selbst dann abzuweisen, wenn auf sie eingetreten werden könnte. 5. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Bei diesem Ausgang des Ver- fahrens wird die Beschwerdeführerin kosten - und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 5.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre- chenden an der Löschung beziehungs weise jenes der Widerspruchsgeg- nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwer t zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die K osten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 5.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen B-4552/2020 Seite 17 werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE) . Die Partei ent- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kos- tennote einen Aufwand von Fr. 5'819.30 (exkl. MWST) geltend. Dieser Be- trag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den einfachen Schriftenwechsel zu hoch und ist angemessen auf Fr. 4'200.– (inkl. MWST, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 6. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde a n das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten und die Verfügung der Vorin - stanz im Sinne der Erwägungen bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt. Der einbezahlte Kostenvorsc huss wird zur Bezahlung der Verfah- renskosten verwendet. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä- digung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 4'200.– (inkl. MWST) zu entrichten. B-4552/2020 Seite 18 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 16001; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu- rück) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Gizem Yildiz Versand: 12. Juli 2021