B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t O2012_025 U r t e i l v o m 1 6 . J u l i 2 0 1 2 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger Verfahrensbeteiligte Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi, Streichen- berg und Partner, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich, Klägerin gegen Merck & Co., Inc., 126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, US-07065 Rahway, NJ, vertreten durch Fürsprecherin Ursula In-Albon, Troller Hitz Troller & Partner, Münstergasse 38, 3011 Bern, Beklagte Gegenstand Nichtigkeit von EP-B 1 175 904 O2012_025 Seite 2 Der Präsident zieht in Erwägung, 1. Am 31. März 2008 reichte die Klägerin am Handelsgericht des Kantons Zürich die Klageschrift mit folgendem Rechtsbegehren ein (act. 2_1): „1. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Anteil des Europäischen Patents EP-B 1 175 904 nichtig ist. 2. Es sei das Institut für geistiges Eigentum anzuweisen, die Löschung des schweizerischen Anteils des Europäischen Patents EP -B 1 175 904 im schweizerischen Patentregister vorzunehmen. 3. Unter Kosten - und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, ei n- schliesslich der Kosten für den notwendigerweise beigezogenen Paten t- anwalt.“ 2. Mit Verfügung vom 13. Mai 2008 sistierte das Handelsgericht das Verfa h- ren (HG080082) bis zum rechtskräftigen Abschluss des par allelen Nich- tigkeitsverfahrens HG080018 (Prot. Handelsgericht S. 6). 3. Mit Beschluss vom 19. Januar 2012 überwies das Handelsgericht den Prozess zuständigkeitshalber dem Bundespatentgericht (act. 1). 4. Mit Schreiben vom 30. Januar 2012 wurde der Klägerin eine Frist bis 16. Februar 2012 zur Bezahlung eines Kostenvorschusses von CHF 30'000.00 angesetzt. Gleichzeitig wurde der Beklagten aufgegeben, über den Stand des Verfahrens HG080018 zu orientieren (act. 3). 5. Die Beklagte teilte daraufhin mit Schreiben vom 15. Februar 2012 mit, nachdem das Streitpatent widerrufen worden sei und die Beschwerde hiergegen von der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts am 12. April 2011 abgewiesen worden sei, habe das Handelsgericht des O2012_025 Seite 3 Kantons Zürich am 19. Dezember 2011 das Verfahren HG080018 als ge- genstandslos abgeschrieben. Diese Abschreibung sei erfolgt, obwohl die Beklagte gegen den abschlägigen Entscheid der Beschwerdekammer die Grosse Beschwerdekammer angerufen habe. Das Handelsgericht habe dies in seiner Verfüg ung damit begründet, dass dem Weiterzug an die Grosse Beschwerdekammer kei ne aufschiebende Wirkung zukomme . Wohl werde auch das Bundespatentgericht die Parteien demnächst dazu einladen, zu den Auswirkungen des Widerrufs des Streitpatents auf das vorliegende Verfahren Stellung zu nehmen. Die Beklagte beantrage des- halb bereits heute, dass das Verfahren nicht abgeschrieben, sondern bis zum Entscheid der Grossen Beschwerdekammer sistiert werde (act. 4). 6. Nachdem innert Frist kein Kostenvorschuss der Klägerin einging, wurde ihr mit Schreiben vom 22. Februar 2012 eine Nachfrist bis zum 5. März 2012 angesetzt, um dem Bundespatentgericht den Vorschuss zu überweisen. Die Klägerin wurde darauf hingewiesen, dass das Gericht auf die Klage nicht eintrete , wenn die Fris t unbenützt ablaufe (Art. 101 Abs. 3 ZPO). Diese Nachfrist sei nicht erstreckbar (act. 6). 7. Mit Schreiben vom 6. März 2012 legte die Klägerin dar, weshalb ihres E r- achtens die Abschreibung umgehend vorzunehmen sei ; zudem reichte sie den Entscheid des Handelsgerichts Zürich im Verfahren HG080018 ein (act. 7). 8. Mit Schreiben vom 7. März 2012 wurde den Parteien im Hinblick auf eine allfällige Abschreibung des Verfahrens Frist bis 19. März 2012 zur Einrei- chung ihrer Anwalts - und Patentanwaltsrechnungen a ngesetzt (act. 8), wovon die Parteien innert Frist Gebrauch machten (act. 9 und 10). 9. Mit Urteil vom 10. Mai 2012 trat das Bundespatentgericht wegen Nich t- leistung des Kostenvorschusses durch die Klägerin auf die Klage nicht ein (act. 13). O2012_025 Seite 4 In der Folge st ellte sich heraus, dass der Kostenvorschuss seitens der Klägerin fristgerecht geleistet worden war, seitens des Bundesverwa l- tungsgerichts (welches für die Buchhaltung des Bundespatentgerichts zuständig ist) es aber unterlassen wurde, diese Zahlung im Juris des Bundespatentgerichts zu vermerken (act. 15). Mit Eingabe vom 30. Mai 2012 stellte die Klägerin ein Gesuch um Wi e- derherstellung der Frist (act. 30), welchem Gesuch die Beklagte zustimm- te (act. 29). Die Klägerin hatte die ihr gesetzte Frist gewahrt ; das Gericht ging irrtüm- lich davon aus, sie sei verpasst worden. Damit lag keine Säumnis der Klägerin, sondern ein Fehler des Gerichts vor. Gemäss einer ver breiteten kantonalen Praxis wurde das Instrument der Wiederherstellung indes auch auf solche Fälle angew endet (BSK ZPO -Gozzi, Art. 148 N 29, 4. Lemma). Die s erschien sachgerecht. Damit war, nachdem die übrigen Voraussetzungen von Art. 148 ZPO erfüllt waren und auch eine Zusti m- mung der Gegenseite vorlag, die Wiederherstellung vorzunehmen, bzw. festzustellen, dass die Zahlung der Klägerin fristgerecht erfolgt sei. Dies führte mit Entscheid vom 4. Juni 2012 zur Aufhebung des Urteils vom 10. Mai 2012 (act. 21). 10. Mit ihrer Stellungnahme vom 29. Mai 2012 zum Wiederherstellungsg e- such der Klägerin hatte die Beklag te zusätzlich darüber orientiert, dass die Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer zur Überprüfung der n e- gativen Entscheidung der Beschwerdekammer nicht angenommen wo r- den sei. Damit seien keinerlei Rechtsmittel gegen den Widerruf des Streitpatentes mehr möglich (act. 19). 11. Ist das Streitpatent endgültig widerrufen, so ist der Prozess gegen - standslos geworden (BGE 109 II 165) und entsprechend abzuschreiben (Art. 242 ZPO). 12. Bei Gegenstandslosigkeit sind die Prozesskosten nach Ermessen zu ve r- teilen (Art. 107 Abs. 1 Bst. e ZPO). O2012_025 Seite 5 Die Beklagte macht diesbezüglich geltend, die Annahme, die Beklagte habe die Ge genstandslosigkeit zu verantworten, weil ihr Patent widerr u- fen wurde, wäre aus mehreren Gründen zu kurz gegriffen. So sei das vor- liegende Verfahren von der Klägerin im Wissen darum eingeleitet worden, dass die Erteilung des Patents noch widerrufen werden könnte. Diese Verfahrenseinleitung sei ohne Not geschehen. Die Klägerin hätte ohne Weiteres den Entscheid der Beschwerdekammer des Europäischen P a- tentamts abwarten können, zumal sie von der Beklagten vorprozessual nicht angegangen worden sei . Falls die Klägerin trotzdem befürchtet h a- ben sollte , von der Beklagten wegen Verletzung eingeklagt zu werden, wäre ihr dannzumal offen gestanden, die Nichtigkeit ohne Rechtsverlust einrede- oder widerklageweise geltend zu machen. Zudem sei keines- wegs erstellt, dass eine Beurteilung durch die hiesigen Gerichte zum se l- ben Ergebnis wie der abweisende Entscheid der EPA -Beschwerde- kammer geführt hätte. So sei der Bescheid der Beschwerdekammer auf Grund einer angeblichen nicht offenbarten Erweiterung des Patents (Art. 123 EPÜ) ergangen. Diese Beanstandung sei aber mit der Klage vom 31. März 2008 nicht geltend gemacht worden. Die genannten Umstände se i- en durch hälftige Kostena uflage an die Klägerin und Wettschlagung der Parteientschädigungen zu berücksichtigen (act. 4). Demgegenüber beantragt die Klägerin unter Verweis auf die Begründung des Abschreibungsbeschlusses im Verfahren HG080018, mit der sich die Beklagte auch nicht an satzweise befasst habe, die Abschreibung ebe n- falls unter Kosten - und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten vorzunehmen (act. 7). Analog der Begründung des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist von folgendem auszugehen: Das Streitpatent war erteil t und dann im Ei n- spruchsverfahren widerrufen worden. Diesen Entscheid hat die Beklagte nicht akzeptiert, sondern dagegen Beschwerde erhoben. Wegen deren aufschiebender Wirkung (Art. 106 Abs. 1 EPÜ) blieb das Streitpatent in Kraft. Die Klägerin hatte Grund zur Annahme, die Beklagte werde gegen sie ein Verletzungsklage erheben (act. 2_11, Ziff. 7 und 8). Bei dieser Sachlage war die Einleitung der Nichtigkeitsklage - insbesondere ange- sichts der nicht absehbaren und erfahrungsgemäss oft recht langen Da u- er der B eschwerdeverfahren - durchaus angemessen und keineswegs überflüssig. Mit dem Beharren auf dem nichtigen Streitpatent hat die B e- klagte diese dagegen gerichtete Nichtigkeitsklage verursacht, weshalb es angemessen erscheint, ihr die Kosten aufzuerlegen und si e zu einer Pro- zessentschädigung an die Klägerin zu verpflichten. O2012_025 Seite 6 13. Die Beklagte hat die Kosten des vorliegenden Verfahrens zu tr agen und der Klägerin die Gerichtsgebühren zu ersetzen, die ihr vom Handelsg e- richt des Kantons Zürich auferlegt worden sind. Der Streitwert beträgt CHF 500'000.00 (act. 2_1, S. 4). Die Gerichtskos- ten sind, weil kein Entscheid in der Sache gefällt werden musste, in An- wendung von Art. 1 Abs. 3 KR-PatGer unter den Ansätzen von Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer mit CHF 8'000.00 festzulegen. 14. Betreffend Parteientschädigung macht die Klägerin geltend, bekanntlich hätte das Handelsgericht des Kantons Zürich das Verfahren HG080082 sistiert, bis das Verfahren HG080018 rechtskräftig erledigt worden sei. Da sich das Verfahren HG080018 gegen dasse lbe Streitpatent gerichtet h a- be, habe die Klägerin im vorliegenden Prozess ein wesentliches Interesse daran gehabt, dass die Klägerinnen im parallelen Verfahren HG080018 obsiegen würden. Würde das Streitpatent in jenem Verfa hren für nichtig erklärt, so hät te dies auch Wirkung für die Klägerin hier. Insbesondere würde sie von den Kosten für die Fortsetzung des Verfahrens entlastet. Aus diesem Grund habe die Klägerin die Klägerinnen des Verfahrens HG080018 finanziell unterstützt, indem sie sich anteilsmässig an den in jenem Verfahren angefallenen Anwalts- und Patentanwaltskosten beteiligt habe. Insgesamt habe die Klägerin CHF 23‘273.55 an Anwalts- und CHF 12‘469.75 an Patentanwaltskosten bezahlt. Diese Kosten seien im Ra h- men der Ermessensprüfung zu berücksichtigen (act. 9). Die im Verfahren HG080018 angefallenen Rechtsanwalts - und Patentan- waltskosten waren in jenem Verfahren geltend zu machen. Das ist offe n- sichtlich auch ge schehen, und das Handelsgericht des Kantons Zürich hat den Klägerinnen CHF 29'250.00 als Prozessentschädigung und CHF 49‘879.05 für Patentanwaltskosten zugesprochen (Beil. zu act. 7). Wenn sich die Klägerin an jenen Kosten beteiligt hat, ist es ihre Sache, von den dortigen Klägerinnen einen entsprechenden Anteil an den zugesproch e- nen Beträgen erhältlich zu machen. Mit dem vorliegenden Prozess hat das nichts zu tun. O2012_025 Seite 7 Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung für die rechtsanwaltl i- che Vertretung gemäss Art. 5 KR -PatGer. Diese ist auf CHF 24'000.00 festzusetzen. Der Antrag der Beklagten, CHF 5'000.00 zu zusprechen (act. 10), wäre nachvollziehbar, sofern er sich auf eine Entschädigung für die Beklagte (die noch keine Klageantwort zu erstatten gehabt hatte) b e- ziehen sollte, nicht hingegen bezüglich der Entschädigung für die Kläg e- rin. Die Klägeri n macht nicht geltend, im vorliegenden Verfahren patenta n- waltliche Aufwendungen gehabt zu h aben. Damit ist diesbezüglich au ch nichts zuzusprechen. Der Präsident erkennt: 1. Das Verfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben. 2. Die Gerichtskosten werden festgesetzt auf CHF 8'000.00. 3. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 30'000.00 bez o- gen. Der nicht beanspruchte Teil des Kostenvorschusses wird der Kläg e- rin zurückerstattet. Die Gerichtskosten von CHF 8'000.00 sind der Kläg e- rin von der Beklagten zu erstatten, ebenso die CHF 3'000.00 Gerichtsg e- bühren des Handelsgerichts des Kantons Zürich. 5. Die Beklagten wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschä digung von CHF 24'000.00 zu bezahlen. Dieses Urteil geht an: – die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) – die Beklagte (mit Gerichtsurkunde) – das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde) O2012_025 Seite 8 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14 , Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsge setzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der B e- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, so weit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 16. Juli 2012 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Jakob Zellweger Versand: 17. Juli 2012