B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-5164/2017 U r t e i l v o m 7. A u g u s t 2 0 1 8 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger, Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf. Parteien Compañia vinicola del Norte de España S.A., Carretera Logroño-Laguardia Km. 4,8, ES-01300 Laguardia (Alava), vertreten durch Dr. ing. Christian Lang, Patentanwalt, LANGPATENT Anwaltskanzlei IP Law Firm, Täätschestrasse 38, Postfach 454, 3914 Blatten b. Naters, Beschwerdeführerin, gegen Bodegas Verdúgez, S.A.T., Calle Los Hinojosos 1, ES-45810 Villanueva de Alcardete (Toledo), Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 15292 – IR Nr. 191'596 „IMPERIAL (fig.)“ / IR Nr. 1'314'007 „TIERRA IMPERIAL“. B-5164/2017 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 13. Oktober 2016 wurde die internationale Registrierung Nr. 1 314 007 „TIERRA IMPERIAL“ der Beschwerdegegnerin in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 2016/40 veröffentlicht. Sie ist für die Waren „boissons alcoolisées (à l’exception des bières)“ in der Klasse 33 hinterlegt. B. Mit Schreiben vom 25. Januar 2017 erhob die Beschwerdeführerin Wider- spruch gegen die Schutzausdehnung der internationalen Marke Nr. 1 314 007 auf die Schweiz. Dabei stützte sie sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 191 596 „IMPERIAL (fig.)“: Diese ist in der Schweiz für „vins“ in Klasse 33 geschützt. C. Am 19. Mai 2017 schloss das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigen- tum IGE (Vorinstanz) die Verfahrensinstruktion ab, da die Widerspruchs- gegnerin innert Frist weder ein Zustellungsdomizil noch einen Vertreter in der Schweiz benannt hatte. D. Mit Verfügung vom 14. August 2017 schloss die Vorinstanz die Beschwer- degegnerin vom Verfahren aus, wies den Widerspruch der Beschwerde- führerin ab und liess die internati onale Registrierung Nr. 1 314 007 „TIERRA IMPERIAL“ vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zu. Sie stellte fest, die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– verbleibe beim Institut und es werde keine Parteientschädigung zugesprochen. B-5164/2017 Seite 3 Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, soweit unter den angefochtenen Waren „Wein“ beansprucht werde, liege Warenidentität vor; für die übrigen Waren sei von starker Gleichartigkeit auszugehen. Das Element „Imperial“ werde aufgrund der Grösse, der Anordnung im Ge- samtzeichen der Widerspruchsmarke und der Typografie ohne Weiteres als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen. Die übrigen Ele- mente würden die Wahrnehmung des Elements „Imperial“ als eigenständi- ges Element nicht verhindern. Für den Zeichenvergleich könne deshalb der angefochtenen Marke „Tierra Imperial“ das Element „Imperial“ der Wider- spruchsmarke gegenüber gestellt werden. Die vollständige Übernahme des Elements „Imperial“ im Zeichen „Tierra Imperial“ führe zu Überschnei- dungen auf phonetischer und schriftbildlicher E bene. Die angefochtene Marke werde im Sinne von „kaiserlicher Erde“ verstanden. Das Element „Imperial“ werde in der angefochtenen Marke als Teil der Wortkombination erkannt, womit sich eine Abweichung im Sinngehalt ergebe. Nichtsdestot- rotz seien auch Überschneidungen auf semantischer Ebene festzustellen. Gemäss ständiger Praxis komme „Imperial“ ein positiver Gehalt zu, auch wenn der Begriff in Alleinstellung als grundsätzlich unbestimmt gelte. Im Bereich der Gastronomie handle es sich um einen üblichen Beg riff im Sinne eines Hinweises auf ein Qualitätsprodukt. Im Zusammenhang mit den unter den Warenoberbegriff „ vins“ der Widerspruchsmarke fallenden Champagnern und Bordeaux -Weinen stelle das Element „Imperial“ eine direkt beschreibende respektive gemeinfreie Angabe dar (bestimmte Fla- schengrösse für Champagner und Bezeichnung für 6,0 Liter Bordeaux - Weine). Des Weiteren und insbesondere für die übrigen Waren sei „Impe- rial“ aufgrund des positiven Gehalts und des Umstandes, dass es sich da- bei um einen üblichen Be griff der Gastronomie handle, als äusserst schwach kennzeichnungskräftig zu beurteilen. Der Widersprechenden sei es nicht gelungen, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchs- marke in der Schweiz glaubhaft zu machen. Es sei von einer durchschnittlic hen Aufmerksamkeit der relevanten Ver- kehrskreise auszugehen. Die Vergleichszeichen würden für identische be- ziehungsweise stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Be- urteilung der Zeichenverschiedenheit grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzulegen sei. In Anbetracht der Kennzeichnungsschwäche des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriffs „Imperial“ würden sich die Abnehmer insbesondere an den übrigen Elementen in der Widerspruchs- marke orientieren. Die Abnehmer der angefochtenen Ma rke würden zwar B-5164/2017 Seite 4 das Element „Imperial“ erkennen, es sei aber davon auszugehen, dass sie sich aufgrund der Kennzeichnungsschwäche nicht am Element „Imperial“ als solchem, sondern vielmehr am Gesamtzeichen „Tierra Imperial“ orien- tierten, zumal der Begriff „Imperial“ in der angefochtenen Marke lediglich das Hauptelement „Tierra“ qualifiziere. Die Vergleichszeichen würden sich damit rechtsgenüglich voneinander unterscheiden, weshalb der Wider- spruch abgewiesen werde. E. Am 13. September 2017 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesver- waltungsgericht Beschwerde ein und stellte die folgenden Anträge: „1. Die Beschwerde gutzuheissen und die Verfügung der Vorinstanz Nr. 15292 vom 14. August 2017 hinsichtlich Ziffern 2, 3, 4 und 5 auf- zuheben. Ferner den Widerspruch gut zuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1 314 007 – „TIERRA IMPERIAL“ den Schutz für das Gebiet der Schweiz vollum- fänglich zu verweigern. 2. Die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin, hilfsweise dem Insti- tut, aufzuerlegen und einen etwaig geleisteten Kostenvorschuss der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. 3. Die Beschwerdegegnerin, hilfsweise das Institut, dazu zu verurteilen, der Beschwerdeführerin für das Beschwerde- und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu leisten, deren Höhe ins Er- messen des Gerichts gestellt wird. 4. Die Beschwerdegegnerin, hilfsweise das Institut, überdies zu verurtei- len, die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Ver fahren mit ei- nem Betrag von 800.– Schweizer Franken zu entschädigen.“ Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, der Begriff „Imperial“ werde im Zeichen der Widerspruchsmarke ohne Weiteres als eigenständi- ges Zeichenelement wahrgenommen. Das Element „Imperial“ sei in der angefochtenen Marke be reits durch die schriftbildliche Gestaltung auf- grund der Trennung durch eine Leerstelle als eigenständig erkennbar. Es sei zudem davon auszugehen, dass das Schweizer Publikum das Wortele- ment „Tierra“ in der Bedeutung von „Erde“ erkenne. Demgemäss stünden die beiden Bestandteile „Tierra“ und „Imperial“ nicht in einer logischen Ver- knüpfung zueinander und seien auf jeden Fall nicht ineinander verschmol- zen. Folglich nehme das Publikum die Wortbestandteile eindeutig als selb- ständige Elemente wahr. Es bestehe eine schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeit und auch in ihrem Sinngehalt seien die beiden Marken ähnlich. B-5164/2017 Seite 5 Es handle sich bei „Imperial“ nicht um einen für die gegenständlichen Wa- ren beschreibenden oder auch nur üblichen Begriff. Das angesprochene Publikum kenne weder die ungebräuchliche Spezialbezeichnung für eine Champagnerflasche, noch die Sonderbezeichnung einer 6,0-Liter-Flasche Bordeaux-Wein. Entsprechend handle es sich bei „Imperial“ weder um einen in Bezug auf die gegenständ lichen Waren üblichen noch um einen gemeinfreien Begriff. Folglich sei vom Grundsatz normaler Kennzeich- nungskraft auszugehen. Es bestehe zudem eine gesteigerte Verkehrsbe- kanntheit, weshalb eine schwache Kennzeichnungskraft überwunden wäre. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass eine schwache Kenn- zeichnungskraft nicht durch Benutzung gesteigert worden sei, wäre die Übernahme des Bestandteils „Imperial“ in das Zeichen der angefochtenen Marke nur ausnahmsweise dann zulässig, wenn ihm dort ein starker Be- standteil hinzugefügt würde. Der Verkehr erkenne in der Bezeichnung „Tierra“ die Bedeutung von „Erde“. Insbesondere in Bezug auf Weine und Champagner beschreibe der Begriff daher direkt eine Produktion auf der (Heimat-)Erde beziehungsweise im Heimatland oder eine Herstellung aus (den Früchten) der Erde. Daher sei „Tierra“ vorliegend direkt sachbeschrei- bend und entsprechend kennzeichnungsschwach bis gar nicht kennzeich- nungsfähig, weshalb es sich nicht um einen starken Bestandteil handle. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei deshalb zu bejahen. Darüber hinaus bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da mit der Übernahme des Bestandteils „Imperial“ die Verkehrskreise falsche Zusam- menhänge vermuten und insbesondere an verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundene r Unternehmen denken würden. Schliesslich habe auch die Beschwerde- kammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Entscheidung vom 28. April 2016 eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken bejaht. F. Mit Zwischenverfügung vom 1. November 2017 stellte das Bundesverwal- tungsgericht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz eine Kopie der Beschwerdeschrift zu. Es ersuchte die Vorinstanz, innert Frist eine Ver- nehmlassung unter Beilage der gesamten Akten einzureichen und gab der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, innert 30 Tagen ab Erhalt der Verfü- gung eine Beschwerdeantwort mitsamt den greifbaren Beweismitteln ein- zureichen. Zudem machte das Gericht die Beschwerdegegnerin darauf aufmerksam, dass ohne Beschwerdeantwort auf Grund der Akten ent- schieden werde, und forderte sie auf, innert 30 Tagen ab Erhalt der Verfü- gung ein Zustellungsdomizil in der Schweiz mitzuteilen. B-5164/2017 Seite 6 G. Mit Schreiben vom 17. November 2017 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen. H. Mit Zwischenverfügung vom 9. Januar 2018 stellte das Gericht der Be- schwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin je ein Doppel der Eingabe der Vorinstanz zu. Es stellte zudem fest, dass die Beschwerdegegnerin in- nert Frist keine Stellungnahme eingereicht habe und kein Zustellungs- domizil in der Schweiz bezeichnet habe. Ein weiterer Schriftenwechsel sei nicht vorgesehen und das Gericht werde wie angedroht aufgrund der Akten entscheiden. I. Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die vorliegende Beschwerde wurde in der gesetz- lichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kosten- vorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfü- gung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und beschwert und so- mit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist da- her einzutreten. 2. 2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun- gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefa hr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 2.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge- genteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenver- gleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu B-5164/2017 Seite 7 beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits v on den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 „Kamillosan/Kamillan“). 2.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Mar- ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an- zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienst- leistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenarti- keln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksa mkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rech- nen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder we- niger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb „Apiella“ m.w.H.). 2.4 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abneh- merkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleis- tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs - und Vertriebsstät- ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un- ternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 „[fig.]/Bonewelding [fig.]“). 2.5 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrneh- men. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungs- bild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BGE 121 III 377 E. 2a „Boss / Boks“). 2.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträch-B-5164/2017 Seite 8 tigung ist gegeben, wenn zu befürchten ist, dass die massgebenden Ver- kehrskreise sich durch die Ähnlichkeit de r Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Mar- keninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungs- gefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar auseinander- zuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, zum Beispiel an Serienmarken denkt oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement von verschiedenen Produktelinien des gleichen Unternehmens respektive von wirtschaftlich miteinander verbundenen Un- ternehmen ausgeht ( BGE 128 III 441 E. 3.1 „ Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]“; 102 II 122 E. 2 „Annabelle/Annette“ ; 96 II 243 E. 2 „Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock“, m.w.H.; 87 II 35 E. 2c „Bic/Big Pen “; Urteil des BVGer vom 28. Mai 2015 B -6099/2013 E. 2.3 „carpe diem/carpe noctem“). 2.7 Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Für kennzeich- nungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungsstarke Zeichen. Bei schwachen Marken genügen schon kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Be- standteile gemeinfrei sind oder sich eng an gem einfreie Bestandteile an- lehnen. Im Vordergrund stehen dabei Bestandteile mit beschreibendem Gehalt. Dazu gehören auch Bestandteile mit anpreisendem Sinngehalt, insbesondere sind auch unbestimmte anpreisende Sinngehalte beschr ei- bend (BGE 122 III 382 E. 2a „ Kamillosan/Kamillan“; Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 „F1/FiOne [fig.]“ m.w.H.; vgl. DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge- setz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a N 182 f. und GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 89 f.). 2.8 Bei kombinierten Wort -/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge- samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn- zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus- sen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort - wie auch Bildele- mente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleicher- massen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 „7seven [fig.]/Sevenfriday“ und B-4159/2009 vom 25. November 2009 B-5164/2017 Seite 9 E. 2.4 „Efe [fig.]/Eve“ je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts ei- ner hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombi- nierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 „7seven [fig.]/Sevenfriday“ m.w.H.). 2.9 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe- nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securi- tas“; BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B -2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 „Mo- nari/Anna Molinari“). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben- zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be- stimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wir- kung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte we itere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securitas“; 122 III 382 E. 5a „Kamil- losan/Kamillan“). 3. Die Abgabe alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 16 Jahren ist ver- boten (Art. 14 des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsge- genstände, Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817.0). Verboten ist auch der Kleinhandel mit gebrannten Wasser durch Abgabe an Kinder und Jugend- liche unter 18 Jahren (Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser, Alkoholgesetz, AlkG, SR 680). Davon abgesehen be- steht der Verkehrskreis der beanspruchten Waren aus einem Massenpub- likum. Obwohl alkoholische Get ränke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemei- nen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Okto- ber 2013 E. 3.2 f. „Gallo/Gallay [fig.]“ m.w.H.). 4. Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise bezüglich „Wein“ identisch und bezüglich der übrigen Wa- ren stark gleichartig sind. Die Beschwerdeführerin stimmt dieser Beurtei-B-5164/2017 Seite 10 lung zu. Das Gericht sieht keinen Grund, von dieser unbestrittenen Ein- schätzung der Vorinstanz abzuweichen. Soweit unter den angefochtenen Waren „Wein“ beansprucht wird, liegt Gleichheit vor, für die übrigen Waren ist aufgrund gleicher Zweckbestimmung und Überschneidungen hinsicht- lich der Herstellung und der Vertriebswege von einer starken Gleichartig- keit auszugehen. 5. 5.1 Zu prüfen ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken. 5.2 Die Widerspruchsmarke, eine kombinierte Wort-/Bildmarke ohne Farb- anspruch, besteht aus dem Begriff „IMPERIAL“ in fetten Grossbuchstaben. Direkt darunter befindet sich in kleinerer Schrift und nur schwer lesbar „RE- SERVA ESPECIAL“ und eine nicht lesbare Jahresza hl. Darunter steht in einer Schnörkelschrift „Compañia Vinicola del Norte de Espa ña“ und wie- derum darunter befindet sich das Wort „BILBAO“. Über dem Wort „IMPE- RIAL“ befindet sich ein grafisches Elem ent, das an ein Wappen erinnert. Die ganze Marke wird durch ein gleichwinkliges Achteck eingefasst; alle Elemente sind darin zentriert, ausser dem Wort „BILBAO“, das sich rechts der Mitte befindet. Die angefochtene Wortmarke besteht aus den Wörtern „Tierra Imperial“ ohne Farbanspruch. 5.3 Die Übernahme des prägenden Hauptbestandteils der Widerspruchs- marke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die un- veränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke grund- sätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 8.2 „7seven [fig.]/Sevenfriday“ m.w.H. und B-3050/2011 vom 4. Septem- ber 2012 E. 8.6 „Seven [fig.]/Room Seven“). Die Übernahme des Hauptbe- standteils einer Marke kann jedoch dann zulässig sein, wenn der übernom- mene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert un d nur noch als untergeordneter Teil des jün- geren Zeichens erscheint ( Urteile des BVGer B -5616/2012 vom 28. No- vember 2013 E. 4.2 „ VZ VermögensZentru m/SVZ Schweizer Vorsorge- Zentrum“ und B -4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 „ Mc [fig.]/MC2 [fig.]“). B-5164/2017 Seite 11 5.4 Das Wort “Imperial” der Widerspruchsmarke wird klarerweise als eigen- ständiges Element dieser Marke wahrgenommen. Die grafischen Elemente der Marke – das Wappen und die Einfassung – sind demgegenüber für das Erscheinungsbild der Marke nicht prägend. Das gleiche gil t für die in Schnörkelschrift gehaltenen Wörter, die aufgrund ihrer mageren Schrift- stärke weniger dominant wirken und aufgrund ihrer Verschnörkelung fast als grafisches Element wahrgenommen werden. Insgesamt ist, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, das Element „Imperial“ für die Wortmarke prägend, auch wenn die übrigen Elemente nicht als reines Beiwerk abge- tan werden können. Der prägende Hauptbestandteil „Imperial“ der Widerspruchsmarke wird in der angefochtenen Marke als Ganzes verwendet und lediglich mit dem vo- rangestellten, vom Zeichenelement „Imperial“ getrennten Zusatz, „Tierra“ ergänzt. Dabei bleibt das Zeichenelement „Imperial“ sowohl schriftbildlich als auch klangbildlich klar individualisierbar und als separater Bestandteil erkennbar. Der Begriff „Tierra“ wird in der Schweiz aufgrund seiner Nähe zum italienischen „terra“ und zum französischen „terre“ ohne Weiteres in der Bedeutung von „Erde/Land/Boden“ erfasst. Im Zusammenspiel mit dem Begriff „Imperial“ ergibt sich damit zwar eine neue Bede utung („kai- serlicher Boden“), der Begriff „ Imperial“ bleibt jedoch klar erkennbar. Die Beifügung des Zeichenelements „Tierra“ verändert das der Widerspruchs- marke entnommene Element „Imperial“ damit nicht derart, dass dieses seine Individualität verlöre und mit dem neuen Bestandteil geradezu ver- schmelzen würde. Zwischen den strittigen Marken besteht somit auf optischer, phonetischer und inhaltlicher Ebene eine Übereinstimmung. Die zusätzlichen Elemente der jüngeren Marke prägen diese nicht in einem solchen Ausmass, dass die ältere Marke darin nur noch eine untergeordnete Rolle spielen würde. Die Vorinstanz hat damit zu Recht eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke „Tierra Imperial“ und der Marke „Imperial (fig.)“ angenommen. 6. 6.1 Zu beurteilen ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. 6.1.1 Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die Widerspruchsmarke nur s chwach kennzeichnungskräftig sei und ihr keine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund intensiven Gebrauchs zu- komme. Die Beschwerdeführerin entgegnet, es sei von normaler Kenn-B-5164/2017 Seite 12 zeichnungskraft auszugehen, da es sich bei „Imperial“ nicht um einen be- schreibenden Begriff handle , und, eventualiter, eine allfällige schwache Kennzeichnungskraft durch Ausmass und Umfang der Benutzung des Zei- chens überwunden worden sei. Es ist deshalb zu prüfen, ob das prägende Wortelement „Imperial“ der Widerspruchsmarke für die registrierten Waren beschreibend ist und welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entsprechend zukommt. 6.1.2 Das spanische Wort „imperial“ bedeutet „kaiserlich“ und „das Impe- rium betreffend“ aber auch „super, sagenhaft“ (Langenscheidt Handwörter- buch Spanisch 2006). Das französische Adjektiv „impérial“ bedeutet eben- falls „kaiserlich“ und „majestätisch, hoheitsvoll“ (Langenscheidt Handwör- terbuch Französisch 2006) sowie „du qualité supérieure“ (Le Petit Robert de la Langue Française 2016). Das italienisch Adjektiv „imperiale“ bedeutet ebenfalls „kaiserlich“ und „das Reich betreffend“ (Paravia Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch 1996; Lo Zingarelli, 12. Aufl. 2005). Imperial ist auch Teil des deutschen Wortschatzes mit der Bedeutung „ das Imperium betreffend, kaiserlich“ ( Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 2 6. Aufl. 2013). Weitere Bedeutungen des Wortes „Imperial“ als Substantiv, etwa im Sinne früherer Gold- oder Silbermünzen, eines früher üblichen Papierfor- mates oder auch der offenbar vor allem im französischen Sprachgebrauch anzutreffenden 6 -Liter-Bordeaux-Weinflasche (Le Petit Robert de la Langue Française 2016) treten gegenüber diesen Bedeutungen klar in den Hintergrund. Imperiale respektive Imperiali ist zudem ein italienisches Adelsgeschlecht (vgl. https://it.wikipedia.org/wiki/Imperiale_(famiglia), besucht am 12. Juli 2018). Das italienische O nline-Telefonbuch (www.paginebianche.it) ver- zeichnet (am 12. Juli 2018) für Italien insgesamt 55 0 Personen-Einträge mit den Nachnamen Imperial/Imperiale/Imperiali. Für die Schweiz gibt das Online-Telefonbuch search.ch insgesamt 71 Privat-Einträge für diese Na- men an. Da es sich damit in der Schweiz (und auch in Italien) nicht um einen weit verbreiteten Namen handelt und auch das Adelsgeschlecht in der Schweiz kaum bekannt ist, ist nicht davon auszugehen, dass diese Be- deutung des Wortes „Imperial“ bei den relevanten Verkehrskreisen im Vor- dergrund steht. Es ist damit insgesamt davon auszugehen, dass das Wort „Imperial“ von den relevanten Verkehrskreisen in der Schweiz als Ad jektiv im Sinne von „kaiserlich, das Imperium betreffend“ und „super, qualitativ hervorragend“ verstanden wird. B-5164/2017 Seite 13 6.1.3 Gemäss Rechtsprechung und Praxis werden Wortkombinationen mit „König“ respektive „königlich“ grundsätzlich als anpreisend wahrgenom- men, da sie eine superiore, Königen würdige Qualität behaupten oder in- sinuieren, dass es sich um die hierarchisch aus anderen Gründen am höchsten einzustufenden Produkte einer Kategorie handelt (Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 „König [fig.]/H.ko- enig [fig.]“; vgl. auch Newsletter IGE 2015/6 MARKEN vom 30. Juni 2015). Die Kombination einer Sachbezeichnung mit dem Markenbestandteil „Kö- nig“ wirkt anpreisend, wenn die im Zeichen verwendete Sachbezeichnung mit den beanspruchte n Waren oder Dienstleistungen in Zusammenhang steht (Urteil des BVGer B -528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.2 f. „ Muffin King“). Das gleiche hat grundsätzlich für Wortkombinationen mit „Kaiser“ respektive „kaiserlich“ zu gelten, da diese das entsprechende Produkt in ähnlicher Weise wie „König“ respektive „königlich“ als dem höchsten welt- lichen Herrscher würdig und damit von überragender Qualität anpreisen. Der Hauptbestandteil „Imperial“ steht in der Widerspruchsmarke direkt über den Worten „Compa ñia Vinicola“ und damit in einem gewissen Zu- sammenhang mit den beanspruchten Waren. Da das Wort „Imperial“ zu- dem auch unabhängig von diesem Zusammenhang als Adjektiv wahrge- nommen wird, wird es von den Konsumenten in jedem Fall direkt auf die durch die Widerspruchsmarke bezeichneten Waren und Dienstleistungen bezogen. Schliesslich besteht keine andere Bedeutung des Wortes, wel- che die anpreisende Wirkung im Sinne von „kaiserlich, qualitativ hervorra- gend“ in den Hintergrund drängen könnte, insbesondere ist nicht von einer allgemeinen Bekanntheit des Namens Imperial/Imperiale/Imperiali in der Schweiz auszugehen (vgl. im Gegensatz dazu Urteile des B VGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 „KÖNIG [fig.]/H.koenig [fig.]“ und B -4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.21 f. „couronné“). Der Begriff „Imperial“ der Widerspruchsmarke ist entsprechend beschreibend, da er anpreisend wirkt. Daran ändern auch die übrigen Elemente der Wi- derspruchsmarke nichts, die anpreisende Wirkung wird durch das Wappen über dem Wort Imperial eher noch verstärkt. 6.1.4 Auch der Umstand, dass die Beschwerdekammer des Amtes der Eu- ropäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) im von der Beschwerde- führerin angeführten Urteil betreffend die Marken „Imperial“ und „Tierra Im- perial“ eine Verwechslungsgefahr bejahte und der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft bescheinigte , vermag die in der Schweiz entwickelte Praxis bezüglich der anpreisenden Wirkung von Zei-B-5164/2017 Seite 14 chen nicht in Frage zu stellen. Im Übrigen haben ausländische Entschei- dungen gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts keine präjudizi- elle Wirkung auf die Rechtslage in der Schweiz, auch wenn sie im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden können, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtspre- chung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 „Montes- sori“; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 „V [fig.]“ m.w.H.; Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 8.2 „7seven [fig.]/Sevenfriday“). Der Entscheid de r Beschwerdekammer des EUIPO, auf den die Beschwerdeführerin verweist, stützt sich jedoch nicht auf die Widerspruchsmarke IR Nr. 191 596 „Imperial (fig.)“, sondern auf die Marke IR Nr. 1 508 304 „Imperial“, bei der es sich – im Gegensatz zur vorliegend relevanten Widerspruchsmarke – um eine reine Wortmarke handelt. 6.1.5 Eine ursprünglich schwache Marke kann dadurch gestärkt werden, dass sie auf dem Markt eine erhöhte Bekanntheit erlangt hat. Ist dies der Fall, kommt ihr ein erweiterter Schutzumfang zu. Die Beschwerdeführerin hat bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer des Ge- brauchs und der Intensität der Werbung eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und entsprechend eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt. Die Vor- instanz stellte in der angefochtenen Verfügung fest, der Beschwerdeführe- rin sei es nicht gelungen, eine erhöhte Verkehrsb ekanntheit der Wider- spruchsmarke glaubhaft zu machen. Keine der von der Beschwerdeführe- rin eingereichten Rechnungen sei an Abnehmer in der Schweiz ausgestellt worden und die eingereichten Artikel seien auf Spanisch oder Englisch ver- fasst und liessen keinen Bezug zur Schweiz erkennen. Die eingereichten Auszeichnungen liessen keine Rückschlüsse auf den Grad der Markt- durchdringung zu. Die Beschwerdeführerin entgegnet a uf Beschwerde- ebene, die vorgelegten Rechnungen würden sämtliche Hauptreiseländer der angespro chenen Schweizer Verkehrskreise abdecken , so dass Schweizerinnen und Schweizer der Marke auf ihren Reisen begegnen wür- den, was zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft führe. Die Verleihung von Preisen und Auszeichnungen lenke die Aufmerksamkeit der breiten Öf- fentlichkeit auf das entsprechende Unternehmen und beides werde auch für die Werbung verwendet. Die 290‘000 Liter Wein, die sie mit dem Kenn- zeichen „Imperial“ verkauft habe, würden sich zudem auch auf die Schweiz auswirken. Zum Beleg ihrer Ausführungen verweist die Beschwerdeführe- rin auf Beschwerdeebene auf eine Print-Werbung eines Schweizer Detail- händlers von 2012. B-5164/2017 Seite 15 Die Beurteilung einer allfälligen Verkehrsbekanntheit der Widerspruchs- marke durch die Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Von den bei der Vor- instanz eingereichten Dokumenten weist kein einziges einen Bezug zur Schweiz auf. Dies ist lediglich bei der auf Beschwerdeebene eingereichten Print-Werbung der Fall, die allerdings bei Weitem nicht ausreicht, um eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft zu machen. Dass und inwiefern die Preise und Auszeichnungen zur Bekannt- heit der Widerspruchsmarke in der Schweiz beitragen , wird nicht belegt. Zwar kann die Präsenz eine r Marke in zahlreichen anderen Ländern zur Bekanntheit einer Marke in der Schweiz beitragen ( GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 107), allein damit eine erhöhte Bekanntheit zu belegen er- scheint jedoch kaum möglich und ist vorliegend sicher nicht gelungen. Schliesslich enthält ein Grossteil der eingereichten Dokumente die Wider- spruchsmarke gar nicht. Die Beschwerdeführerin hat damit keine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. 6.1.6 Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig wirkt. 6.2 Es ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu prüfen, ob zwischen den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht. Dabei ist von einer normalen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen. Aufgrund der Identität respektive der starken Gleichartigkeit der bean- spruchten Waren ist grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzu- legen. Hingegen weist die Wide rspruchsmarke nur eine schwache Kenn- zeichnungskraft auf, weshalb ihr Schutzbereich eng zu fassen ist. Die angefochtene Marke übernimmt zwar den prägenden Bestanteil „Im- perial“ der Widerspruchsmarke, dieser ist jedoch aufgrund seiner anprei- senden Wirkung lediglich sch wach kennzeichnungskräftig . Der Begriff „Tierra“, der in der angefochtenen Marke dem gemein samen Bestandteil „Imperial“ vorangestellt ist, ist für Wein höchstens als leicht beschreibend anzusehen: Die gedankliche Verbindung zwischen Erde und Wein führt über mindestens zwei Zwischenstationen (Erde – Rebe – Traube – Wein), was höchstens noch einen mittelbaren Zusammenhang zwischen den bei- den Begriffen entstehen lässt. Für die weiteren, für die angefochtene Marke beanspruchten alkoholhaltigen Getränke ohne Bier ist der Zusammenhang sogar noch weniger eng. Es ist damit davon auszugehen, dass der Be- standteil „Tierra“ der angefochtenen Marke eine relativ prägende Wirkung auf die Erinnerung der relevanten Verkehrskreise hat. Diese verstehen die B-5164/2017 Seite 16 angefochtene Marke des halb als „kaiserliche Erde“. Das Element „Impe- rial“ ist zwar in der angefochtenen Marke auch erkennbar (vgl. E. 5.4), trotzdem steht der Begriff der Erde im Vordergrund und wird durch das „kaiserlich“ lediglich adjektivisch qualifiziert. Insbesondere aufgr und des engen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke ist deshalb eine unmittel- bare Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist vorliegend nicht gegeben. Die Gefahr, dass die Konsumenten die beiden Zeichen zwar auseinander- zuhalten vermögen, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammen- hänge vermuten, das heisst, sie dem gleichen Hersteller oder zwei wirt- schaftlich eng miteinander verbundenen Herstellern zuordnen oder sie gar als Serienzeichen missdeuten (BGE 122 III 382 E. 1 „Kamillosan/Kamil- lan“ m.w.H.; 102 II 122 E. 2 S. 126 f. „Annabelle/Annette“; BVGE 2014/34 E. 7.3 „Land Rover/Land Glieder“), ist vorliegend nicht gegeben. Es ist ins- besondere aufgrund der erweiterten Bedeutung von „Imperial“ als Teil der Wortkombination in der angefochtenen Marke und des unterschiedlichen Gesamteindrucks der beiden Marken unwahrscheinlich, dass das Element „Imperial“ als gemeinsames Stammelement der Marken und damit als Hin- weis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst wird. Insgesamt ist deshalb festzustellen, dass zwischen der Widerspruchs- marke und der angefochtenen Marke keine Verwechslungsgefahr besteht. 7. Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde unbegründet und deshalb abzuweisen ist. 8. 8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kos- ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit- sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule- gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungs- werten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zei- chen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und B-5164/2017 Seite 17 Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 „Turbinenfuss [3D]“ m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 „we make ideas work“ m.w.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorlie- genden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhalts- punkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Mar ke. Auf- grund des Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festge- legt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. 8.3 Die Beschwerdegegnerin liess sich im Beschwerdeverfahren nicht ver- nehmen. Ihr sind folglich im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bun- desverwaltungsgericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten erwachsen, die das Zusprechen einer Parteientschädigung recht- fertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. Au- gust 2009 „Swatch Group [fig.]/watch.ag [fig.]“ E. 6.2). 9. Die Beschwerdegegnerin, die im Register der World Intellectual Property Organization (WIPO) mit einer Adresse in Spanien eingetragen ist, hat für das vorliegende Verfahren kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeich- net (vgl. Art. 11b Abs. 1 VwVG und Art. 42 MSchG). Bezüglich Zustellung des vorliegenden Urteils kommt deshalb das Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtli- cher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (SR 0.274.131, HZUe65) zur Anwendung. Art. 10 Bst. a HZUe65 sieht vor, dass gerichtli- che Schriftstücke im Ausland befindlichen Personen unmittelbar übersandt werden dürfen, wenn der Bestimmungsstaat keinen Widerspruch erklärt hat. Spanien hat keinen entsprechenden Widerspruch erklärt und hat an- lässlich der Sitzung der Haager Spezialkommission im Oktober/November 2003 darauf verzichte t, sich bezüglich des von der Schweiz zu Art. 10 Bst. a HZUe265 erklärten Widerspruchs auf den Grundsatz der Gegensei- tigkeit zu berufen („Conclusions and Recommendations Adopted by the Special Commission on the Practical Operation of the Hague Apostille, Evi- dence and Service Conventions“ von 2003, Rz. 79). Das vorliegende Urteil wird der Beschwerdeführerin deshalb unter Verwendung des „Muster für das Ersuchen und das Zustellungszeugnis“ gemäss Anhang zum HZUe265 unmittelbar durch die Post zugestellt. B-5164/2017 Seite 18 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 15292; Einschreiben; Vorakten zurück) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Tobias Grasdorf Versand: 17. August 2018