Kassationsgericht des Kantons Zürich Kass.-Nr. AA090031/U/ys Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Bernhard Gehrig, Andreas Donatsch, die Kassationsrichterin Yvona Griesser und der Kassationsrichter Reinhard Oertli sowie der Generalsekretär Viktor Lieber Zirkulationsbeschluss vom 31. Mai 2010 in Sachen X. AG , …, Beklagte und Beschwerdeführerin gegen Y. AG , …, Klägerin und Beschwerdegegnerin vertreten durch Rechtsanwalt … ….. betreffend Marke (Forderung) Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Januar 2009 (HG020324/U/ei) - 2 - Das Gericht hat in Erwägung gezogen: I. 1. Beide Parteien sind im Vertrieb bzw. in der Produktion von Sportartikeln, insbesondere Sportschuhen, tätig. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der in Frage stehenden Marke. Sie wa rf der Beschwerdeführerin vor, sie habe mit ge- fälschten Schuhen des Modells "Y.zz" gehandelt. Die Beschwerdeführerin nahm den Standpunkt ein, es handle sich um Schuhe, welche ursprünglich aus Parallel- importen stammten. Mit ihrer Klage vom 5. September 2002 an das Handelsgericht machte die Beschwerdegegnerin eine Verletzung von Markenrechten durch die Beschwerde- führerin geltend und stellte dabei Begehren auf Unterlassung (Ziff. 1), Feststellung (Ziff. 2), Auskunft/Rechnunglegung (Ziff. 3), Beseitigung (Ziff. 4) sowie Gewinn- herausgabe (Ziff. 5). Mit Beschluss und Te ilurteil vom 13. Dezember 2007 (KG act. 3) verbot das Handelsgericht der Beschwerdeführerin, Nachmachungen von "Y.zz"-Sportschuhen anzubieten, zu lagern oder sonstwie in den Verkehr zu brin- gen und die klägerischen Markenzeichen zu gebrauchen. Die Beschwerdeführerin wurde verpflichtet, der Beschwerdegegner in Auskunft über die Herkunft der von ihr im März 2002 zu einem Gesamtpreis von USD 192'000.-- an die K. in Italien verkauften 4'800 Paar Nachmachungen zu erteilen und diesbezüglich unter An- gabe der Gestehungskosten Rechenschaft abz ulegen. Das Beseitigungsbegeh- ren wurde abgewiesen, auf das Feststellungsbegehren tr at das Handelsgericht nicht ein. Schliesslich wurde festgehal ten, dass über das Begehren betreffend Gewinnherausgabe erst nach Rechnungslegung zu entsc heiden sein werde. Ebenso wurde die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen für das ge- samte Verfahren dem Endentscheid vorbehal ten. Dieser Entscheid erwuchs in Rechtskraft. Nach Erteilung entsprechender Auskünfte durch die Beschwerdeführerin be- zifferte die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 2. Juni 2008 an das Handels- gericht ihren Anspruch auf Gewinnheraus gabe mit Fr. 118'621.60 zuzüglich Zin-- 3 - sen seit 2. Juni 2008. Die Beschwerdeführerin anerkannte einen Nettogewinn von USD 27'195.--. 2. Mit Urteil vom 8. Januar 2009 (KG act. 2) verpflichtete das Handelsgericht die Beschwerdeführerin hins ichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 5, der Beschwer- degegnerin CHF 78'994.10 nebst Zins zu bezahlen; im Mehrbetrag wies es das Rechtsbegehren ab. Es setzte die Gerichtsgebühr auf CHF 40'000.-- fest und auf- erlegte die Kosten der Beschwerdegegnerin zu 1/5 und der Beschwerdeführerin zu 4/5. Weiter verpflichtete es die Beschwerdeführerin, der Beschwerdegegnerin eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF Fr. 21'000.-- zu bezahlen. 3. Gegen dieses Urteil richtet sich di e vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher die Beschwerdeführerin beantr agt, es seien Dispositiv Ziff. 1 Abs. I, 3 und 4 des Entscheides aufzuheben und es sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (KG act. 1 S. 2 = act. 9 [mit rechtsgültigen Unter- schriften, gemäss Verfügung vom 18.2.2009, Disp.-Ziff. 2 bzw. Verfügung vom 24.2.2009]). Die Beschwerdegegnerin beantragt Abweisung der Beschwerde, so- weit darauf eingetreten we rden kann (KG act. 22), w ährend die Vorinstanz auf Vernehmlassung verzichtet hat (KG act. 20). Die Beschwerdeantwort wurde der Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 23, Ziff. 1). 4. Antragsgemäss wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt; ein Gesuch der Beschwerdegegnerin auf Entzug derselben wurde mit Verfügung vom 3. April 2009 (KG act. 23 Ziff. 2) abgewiesen. II. 1. Die Beschwerdeführerin ficht mit der vorliegenden Nicht igkeitsbeschwer- de vorab die Regelung der Nebenfolgen an und macht geltend, die Annahme, sie sei im Verhältnis 4 zu 1 unterlegen, beruhe auf dem Nichtigk eitsgrund der Verlet- zung klaren materiellen Rechts (Beschwerde S. 2 ff., insbes. 9/10, Ziff. 8). - 4 - 1.1 Das Handelsgericht weist zur Begründung der Ko stenregelung darauf hin, dass die Massnahmebegehren der Beschwerdegegnerin abgewiesen wur- den. Umgekehrt obsiege die Beschwerdegegnerin mit Bezug auf das Unterlas- sungsbegehren vollständig und hinsichtlich des Rech tsbegehrens 3 (Auskunft/ Rechnungslegung) teilweise. Die Feststellungs- und Be seitigungsbegehren seien abgewiesen bzw. durch Nichtei ntreten erledigt worden, wogegen die Beschwer- degegnerin mit ihrem Hauptanspruch auf Gewinnherausgabe zu fast 90% obsie- ge. Damit und mit der grundsätzlichen Be jahung der Markenverletzung fielen die- jenigen Teile, mit welchen die Beschwerdeg egnerin unterliege, nur wenig ins Ge- wicht, was eine Auferlegung der Kosten zu einem Fünftel an die Beschwerdegeg- nerin und zu vier Fünftel an die Beschwer deführerin rechtfertige (Urteil S. 10, Ziff. 3.1). 1.2 Zur Begründung ihrer Rüge macht die Beschwerdeführerin zunächst gel- tend, dass der seinerzeitige Antrag der Beschwerdegegnerin auf Erlass von su- perprovisorischen Massnahmen wie auch zwei spätere Massnahmebegehren von der Vorinstanz abgewiesen wurden; diesbe züglich habe die Vorinstanz in ihrem Teilurteil ausdrücklich festgehalten, die Regelung der Nebenfolgen im Zusam- menhang mit dem Aufwand, welcher durch die beiden Massnahmebegehren ver- ursacht worden sei, werde bis zum Vorliegen des Endentscheides aufgeschoben. Des Weiteren weist sie darauf hin, da ss die Vorinstanz im Rahmen ihres Teilurteils zwei von der Beschwerdegegnerin eingereichte Beweisunterlagen zu- rückgewiesen habe. Ebenso habe die Vorins tanz im erwähnten Teilurteil bei der Behandlung des Unterlassungsbegehrens er wogen, dass hinsichtlich eines Teils der Schuhe die Herkunft nicht habe nach gewiesen werden können. Das Unterlas- sungs- wie auch das Auskunftsbegehren seien aufgrund einer einzigen Lieferung der Beschwerdeführerin an di e italienische Firma K. ge schützt worden, mit ande- ren Worten nur deshalb, we il der Beschwerdeführerin eine einzige von insgesamt fünf behaupteten Lieferungen gefälschter Schuhe habe zur Last gelegt worden können. Vor diesem Hintergrund stehe fest, dass der am 13. Dezember 2007 ge- fällte Teilentscheid ganz überwiegend zu Ungunsten der Beschwerdegegnerin ausgefallen sei. - 5 - Was schliesslich das Begehren auf Gewinnherausgabe angehe, habe die Vorinstanz – so die Beschwerdeführerin – ausser Acht gelassen, dass sich auch dieses beweismässig lediglich auf eine einzige der behaupteten Lieferungen habe stützen lassen. Da die Beschwerdegegnerin im Rahmen ihrer Gesamtklage nicht nur die Lieferung an die K. ins Recht gef asst habe, sondern weit ere Lieferungen, hinsichtlich welcher die Klage mangels Na chweis der Verantwortlichkeit der Be- schwerdeführerin jedoch erfolglos geblieben sei, folge daraus, dass die Be- schwerdegegnerin auch insoweit zum ganz überwiegenden Teil unterlegen sei. Zusammenfassend ergebe sich, dass be i einer genauen und umfassenden Wür- digung des "materiellen Ge samturteils" die Beschwerd eführerin mehrheitlich ob- siegte, und zwar in einem Verhältnis vo n 2 zu 1. Entsprechend seien, so die Be- schwerdeführerin (Beschwerde S. 9, Zi ff. 8), die Kosten mehrheitlich der Be- schwerdegegnerin aufzuerlegen, womit di ese auch in reduzie rtem Umfang ent- schädigungspflichtig werde. 1.3a) Gemäss einhelliger Ansicht sind die als verletzt gerügten Bestimmun- gen über die Kosten- und Ent schädigungsfolgen (§§ 64 ff. ZPO) dem materiellen Recht zuzuordnen (FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivil- prozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, N 16 zu § 64 ZPO, N 47a zu § 281 ZPO m.H.; SPÜHLER/VOCK, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 69). Demnach kann – im Rahmen der erhobenen Rügen – nur un- ter dem beschränkten Gesichtswinkel von § 281 Ziff. 3 ZPO geprüft werden, ob sie missachtet wurden. Ein Nichtigkeitsg rund liegt nur vor, wenn diesbezüglich klares Recht verletzt wurde. Diese Kognitionsbeschränkung hat zur Folge, dass die Kassationsinstanz nicht in das dem Sachrichter durch §§ 64 ff. ZPO einge- räumte Ermessen eingreifen kann (F RANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 51 f. zu § 281 ZPO; zum Ganzen auch ZR 108 Nr. 6, Er w. II.2b; 106 Nr. 23, Erw. II.3a; 106 Nr. 19, Erw. II.3a; 102 Nr. 3, Erw. II.4). Ferner ist die kassationsgerichtliche K ognition auch bezüglich der tatsächli- chen Feststellungen, die der vorinst anzlichen Anwendung der §§ 64 ff. ZPO zu- grunde liegen, auf Willkür beschränkt (§ 281 Ziff. 2 ZPO). - 6 - b) Immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen sind in der Regel durch eine Mehrheit von Unteransprüchen bzw. Rechtsbegehren gekennzeichnet, konkret solche auf Unterlassung, Beseitigung, Fe ststellung, Auskunft und/oder Abrech- nung sowie Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe (vgl. J OHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wett bewerbsrechtsprozess, sic! 2002, S. 496 ff.; ferner – im vorliegenden Kontext – Art. 55 MSchG). Dabei kommt streitwert- mässig in der Regel dem Unterlassungsan spruch das Hauptgewicht zu, während im Rahmen der weiteren Teilbegehr en der Gewinnherausgabeanspruch den Hauptanteil bildet (ZÜRCHER, a.a.O., S. 498, 504). Mit Recht hat daher die Vorinstanz einer seits auf die grundsätzliche Beja- hung einer Markenverletzung abgestellt u nd darauf hingewiesen, dass die Be- schwerdegegnerin hinsichtlich des Anspruchs auf Gewinnherausgabe zu fast 90% obsiegte. Dies allein lässt die Beschwerdegegnerin schon als ü ber weite Teile ob- siegende Partei erscheinen. c) Weiter ist festzuhalten, dass hi nsichtlich der Frage, ob beim Grad des Obsiegens der Ausgang eines prozessual en Massnahmeverfahrens bei der Kos- tenregelung des Endentscheides zu berücksichtigen sei, nach kassationsgerichtli- cher Praxis kein klares Recht herrscht (Kass.-Nr. 2001/256 v. 23.12. 2001 i.S. V., Erw. II.3b, m.H.; grundsätzlich gegen jede Berücksichtigung von prozessleitenden Entscheiden bei der Kostenregelung im Endentscheid ZR 102 Nr. 60 [Oberge- richt] m.H.). Somit kann darin, dass im vorliegenden Fall die Vorinstanz dem Un- terliegen der Beschwerdegegnerin in den beiden Massnahmeverfahren nur wenig Gewicht beigelegt hat, von vornherein kein Nichtigkeitsgrund erblickt werden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz bei der Regelung der Nebenfolgen dem Umstand, dass eine Markenverletzung lediglich mit Bezug auf eine einzige von mehr eren eingeklagten Lieferungen von "Y.zz"- Sportschuhen nachzuweisen war, kostenm ässig zu Recht keine Bedeutung bei- gemessen. Grundsätzlich kommt es in diesem Zusammenhang a llein auf das Er- gebnis (d.h. auf das Urteilsdispositiv) und nicht darauf an, wie dieses begründet wird. Dass hinsichtlich mehr erer geltend gemachter Lieferungen eine Verantwort-- 7 - lichkeit der Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen werden konnte, ändert nichts daran, dass die Klage insoweit überwiegend erfolgreich war. Von einem überwie- genden Unterliegen der Beschwerdegegnerin hinsichtlich des Gewinnherausga- bebegehrens kann offensichtlich keine Rede sein, nachdem sich diese Klage auf CHF 90'599.60 (zuzüglich Zinsansprüche bis zum 2. Juni 2008 im Umfang von CHF 28'022 belief (HG act. 112 S. 3) und im Umfang von CHF 78'994.10 (zuzüg- lich Zins seit 26. März 2002) geschützt wurde. d) Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Regelung kein kla- res materielles Recht verletzt. Die Rüge ist daher unbegründet. 2. Mit ihrer zweiten Rüge (Beschwer de S. 10 f., Ziff. 9) beanstandet die Be- schwerdeführerin, dass die Vorinstanz ih re Vorbringen zur konkreten Berechnung der Infrastrukturkosten als ungenügend erachtete und aus diesem Grund die Vor- nahme einer Schätzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR als unmöglich bezeichne- te (vgl. angefochtenes Urteil S. 15 f.). Si e beanstandet konkret, dass die Vorin- stanz in diesem Zusammenhang kein Beweisverfahren durchgeführt hat. Beweis ist nur über genügend substanziiert behauptete Tatsachen abzuneh- men. Die Frage, ob die Vorbringen der Beschwerdeführerin zu den Infrastruktur- kosten hinreichend substanziiert waren (bzw. ob – was die Beschwerdeführerin bestreitet – im vorliegenden Zusammenhan g eine konkrete Zuordnung der Ge- meinkosten zum einzigen in Betracht fallenden Handelsge schäft überhaupt mög- lich ist), beurteilt sich nac h Bundesrecht und kann da mit auf Beschwerde hin vom Bundesgericht frei überprüft werden (vgl. F RANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 1 zu § 113 ZPO). Damit ist auf die Rüge im Hinblick auf § 285 ZPO nicht einzutreten. 3. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten is t. Damit entfällt die ihr verliehene auf- schiebende Wirkung. 4. Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Kassationsverfah- ren vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert des Kassationsverfahrens beträgt ca. Fr. 134'000.--. - 8 - Das Gericht beschliesst: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, so weit darauf eingetreten werden kann. Damit entfällt die der Beschwerde verliehene aufschiebende Wirkung. 2. Die Gerichtsgebühr für das Kassati onsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 9'000.--. 3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt. 4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Kassationsverfahren eine Prozessentsch ädigung von Fr. 6'000.-- (inkl. MWST) zu entrichten. 5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gem äss Art. 72 ff. BGG an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. Der Streitwert im Kassationsverfahren beträgt ca. Fr. 134'000.--. Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Urteils des Han- delsgerichts vom 8. Januar 2009 mit Beschwerde an das Bundesgericht neu ab Empfang des vorliegenden Entscheides (Art. 100 Abs. 1 und 6 BGG). Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG. 6. Schriftliche Mitteilung an die Partei en sowie an das Handelsgericht des Kan- tons Zürich, je gegen Empfangsschein. ______________________________________ KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH Der Generalsekretär: