B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-4772/2012 U r t e i l v o m 1 2 . A u g u s t 2 0 1 3 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiber Lukas Abegg. Parteien McDonald's International Property Company, Ltd., 2711 Centerville Road, Suite 400, US-19808 Wilmington, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Day, Isler & Pedrazzini AG, Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Moracchini dit Mora Frédérique, 2 bld du jardin Exotique, MC-98000 Monaco, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz Gegenstand Verfügung vom 16. Juli 2012 betreffend Widerspruchsverfah- ren Nr. 12143, CH 410'424 Mc (fig.) / IR 1'087'629 MC2 (fig.). B-4772/2012 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 8. September 2011 wurde in der "Gazette OMPI des marques interna- tionales" Nr. 2011/33 die int ernationale Registrierung Nr. 1'087' 629 der Marke MC2 (fig.), von welcher die Beschwerdegegnerin Inhaberin ist, ver- öffentlicht. Sie ist für die Dienstleistungen der Klass e 43 Services de res- tauration (alimentation); hébergement temporaire eingetragen und hat folgendes Aussehen: B. Mit Eingabe vom 22. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin g e- gen die Eintragung der obgenannte Marke Widerspruch . Diesen Wider- spruch stützte sie auf ihre Schweizer Marke Mc (fig.) mit der Nr. 419'424. Diese Marke ist in der Klasse 42 eingetragen für Dienstleistungen in Ver- bindung mit dem Betrieb von Restaurations - und Schnellimbissbetrieben und Vergabe von entsprechenden Franchisen , Kochen von Mahlzeiten, Herstellen von Getränken und Verkauf über die Gasse, Beratung zur Gestaltung von Restaurants - und Schnellimbissbetrieben, Schulung von Personen für die Leitung und das Betreiben solcher Restaurants - und Schnellimbissbetrieben. Die Marke hat folgendes Aussehen: C. Am 3. Januar 2012 erliess die Vorinstanz eine provisorische Schutzve r- weigerung gegenüber der angefoch tenen internationalen Registrierung und forderte die Beschwerdegegnerin auf, bis zum 3. April 2012 ein Z u- stelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen , ansonsten sie vom Verfahren ausgeschlossen würde. D. Die Vorinstanz erreichte am 10. April 2012 eine undatierte Stellungnahme der Beschwerdegegnerin mit einem schweizerischen Zustelldomizil. Mit B-4772/2012 Seite 3 Verfügung vom 17. April 2012 schloss die Vorinstanz in folge Fristsäu m- nisses die Beschwerdegegnerin vom Verfahren aus. E. Mit Entscheid vom 16. Juli 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdeführerin mit der Begründung ab, dass wohl die Dienstleistu n- gen identisch bzw. gleichartig und die Zeichen ähnlich seien, das jüngere Zeichen MC2 (fig.) hingegen einen derart veränderten Sinngehalt aufwe i- se, dass eine Verwechslungsgefahr in einer Gesamtwürdigung zu verne i- nen sei. F. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 11. September 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Gutheis- sung ihres Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zudem stellt die Beschwerdeführerin d en Verfahrensantrag, es sei die Replik samt Beilagen aus den Akten des Verfahrens MA -Wi 11003 Mc (fig.)/MC.Joe (fig.) beizuziehen. Materiell geht die Beschwerdeführerin mit der Vorinstanz einig, dass bezüglich der Dienstleistungen Gleichartigkeit bestehe und sich die Zeichen ähnlich seien. Die Beschwerdeführerin rü gt hingegen die Einschätzung der Vorinstanz, dass trotz der Gleichartigkeit der Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Zeichen kei ne Verwechs- lungsgefahr bestünde. G. Mit Eingabe vom 15. Oktober 2012 reichte die Beschwerdeführerin zur Substantiierung ihrer Behauptung, ihre Marke habe erhöhte Bekanntheit und profitiere daher von einer erweiterten Kennzeichnungskraft, eine Stu- die des Link Instituts ein, welche die "Awareness of the Trademark Mc" untersuchte. H. Mit Verfügung vom 12. Oktober 2012 wurde die Beschwerdegegnerin aufgefordert, dem Bundesverwaltungsgericht innert gesetzter Frist anz u- zeigen, ob das im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren genannte Zu- stelldomizil auch für das Beschwerdeverfahren gültig sei. Die Beschwe r- degegnerin liess die angesetzte Frist ohne Stellungnahme verstreichen. Mit Verfügung vom 30. November 2012 wurde die Besch werdegegnerin aufgefordert, innert 30 Tage n eine für die Dauer des Verfahrens gültige B-4772/2012 Seite 4 Zustelladresse in der Schweiz bekannt zu geben, sofern sie aktiv am Ver- fahren teilnehmen möchte. Andernfalls gehe das Gericht davon aus, dass die Beschwerdegegnerin darauf verzichte, im vorliegenden Verfahren Parteirechte auszuüben und allenfalls der Entscheid der Beschwerd e- gegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet würde. Diese Verf ü- gung wurde der Beschwerdegegnerin auf dem Rechtshilfeweg in Monaco zugestellt. Die Beschwerdegegnerin liess die angesetzte Frist zur B e- zeichnung eines schweizerischen Zustelldomizils ungenutzt verstreichen. I. Mit Schreiben vom 13. November 2012 verzichtete die Vorinstanz auf e i- ne Stellungnahme und beantragt unter Hinweis auf die Begründu ng im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei abzuweisen. J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver- waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden g e- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De- zember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 11. September 2012 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. 2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlo s- sen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichart i- ge Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des des Markenschut z- gesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwech s- lungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Ma r-B-4772/2012 Seite 5 ke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstlei s- tungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistun gen besteht dabei eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marke n- schutzgesetz/Muster- und Mo dellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). 2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtei n- druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehr s- kreise hinterlassen, ab gestellt (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Books, BGE 119 II 473 E. 2d Radion). Relevant ist dabei einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des Bundesver- waltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad- vista mit Hinweisen, B -7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]). Bei kombinierten Wort -/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort - oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemen- te diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakterist i- sche Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwal- tungsgerichts B-41-59/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B -7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen). Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urt eil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinwei- sen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für star ke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a Kamillo- san/Kamillon, Kamillan; GALLUS JOLLER , in: Michael G. Noth/Gregor Büh- ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesve r- waltungsgerichts B -7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/ Aromathera). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis e i-B-4772/2012 Seite 6 ner schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; U r- teil des Bundesverwaltungsgerichts B -7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg .], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen). Die Verwechslungsgefahr ist zudem strenger zu beurteilen, wenn die strit- tigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 326 E. 4 Valser), da diese mit einem weniger hohen Aufmer k- samkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den im Einzelfall massgebl i- chen Verkehrskreisen ab (BGE 126 III 320 E. 6 b bb Rivella). 2.3 Eine Verwechslungsgefahr kann in zweierlei Form entstehen. Eine r- seits wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch wenn die mas s- geblichen Verkehrskreise die Zeich en zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namen t- lich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 127 III 166 E. 2a Securitas, BGE 128 III 97 f. E. 2a Orfina/Orfina, Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des schweizerischen Bu n- desgerichts in sic! 2002 S. 99 E. 1b Stoxx/StockX [fig.]). 3. Die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise besteh en bei der Wide r- spruchsmarke einerseits aus Fachpersonen in Bezug auf die eingetrag e- nen Dienstleistungen betreffend die Vergabe von Franchisen, Beratung zur Gestaltung von Restaurants - und Schnellimbissbetrieben sowie der Schulung von Personen und andererseits aus einem Massenpublikum als Abnehmer von Mahlzeiten und Getränken in Restaurants- und Schnellim- bissbetrieben. Bei Dienstleistungen betreffend Massenartikeln des tägl i- chen Bedarfs, wie sie das Anbieten von Essen in einem Restaurant und Schnellimbissbetrieb darstellen, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen). B-4772/2012 Seite 7 4. Zunächst ist zu prüfen, ob die Dienstleistungen, für welche die strittigen Marken hinterlegt wurden, gleich oder gleichartig sind. 4.1 Die services de restauration (alimentation) der angefochtenen Marke sind, wie die Vorinstanz zurecht feststellte, offensichtlich identisch mit den Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants - und Schnellimbissbetrieben. Dass erstere in der Klasse 43 und zweitere in der Klasse 42 gelistet werden, ist mit d er diesbezüglichen Neugliederung der Nizza Klassifikation in deren achten Auflage zu begründen und daher u n- erheblich. 4.2 Die angefochtene Marke ist zudem für hébergement temporaire hin- terlegt. Die Vorinstanz erachtete diese Dienstleistung als gleichartig zu den Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants - und Schnellimbissbetrieben, da das Beherbergen von Gästen regelmä s- sig sowohl die Schlafbeherbergung als auch die kulinarische Beherbe r- gung umfasse. Zudem trügen Restaurants von Beherbergun gsbetrieben häufig die gleiche Marke wie die Beherbergungsbetriebe selber, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise regelmässig annehmen würden, dass beide Leistungen vom selben Unternehmen angeboten werden. Die zu vergleichenden Dienstleistungen seien daher wohl nicht identisch aber dennoch gleichartig. Diese Argumentation erscheint schlüssig und ist nicht zu beanstanden. Die Dienstleistungen der beiden Marken sind somit teils identisch, teils gleichartig. 5. Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin übe r- prüft. 5.1 Da es sich vorliegend um kombiniert e Wort-/Bildmarken und nicht um reine Wortmarken handelt, sind diese nur in ihrer konkreten Ausgesta l- tung im Registereintrag geschützt ( GALLUS JOLLER , in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 196). Entsprechend muss bei der Beurte i- lung der Zeichenähnlichkeit, entgegen der Auffassung der Vorin stanz, auch das benützte Schriftbild inkl. Gross- und Kleinschreibung angemes- sen berücksichtigt werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. April 2013 B -3757/2011 E. 4.3 WeightWatchers [fig.]/ WatchWT [fig]). Die zu vergleichenden Marken enthalten als Wortelement im Wesentlichen die Buchstaben M und C. Die angefochtene Marke ent-B-4772/2012 Seite 8 hält zudem eine hochgestellte Ziffer 2 und den Zusatztext "Mediterranean Cuisine" unterhalb des Buchstaben M. Dieser Zusatztext ist allerdings im Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen der Marke derart klein geschrie- ben, dass er kaum als solcher gelesen bzw. wahrgenommen werden kann. Entsprechend hat dieser Zusatztext auch kaum prägenden Einfluss auf das Gesamtbild. Bei beiden Marken sind die Buchstaben M in Gross- schrift gehalten, der Buchstabe C ist bei der Widerspruchsmarke in Klein- schrift, bei der angefochtenen Marke hingegen wiederum in Grossschrift abgebildet. Die Schriftart der Widerspruchsmarke ist relativ streng linear und erinnert an eine Computerschrift, wohingegen diejenige der ang e- fochtenen Marke schwungvoll erscheint und durch die verschiedenen Schattierungen eher künstlerisch anmutet. 5.2 Augenfällig ist, dass sich das komplette Wortelement der Wide r- spruchsmarke in der angefochtenen Marke wiederfindet. Gemäss ständi- ger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht verändert wird. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hin- zugefügt werden (RKGE in sic! 2006 S. 269 E.6 Michel (fig.)/Michel Compte Waters; sic! 2005 S. 757 E.6 Boss/Airboss; sic! 2005 S. 571 E.6 CJ Cavalli Jeans (fig.)/Rocco Cavalli (fig.); sic! 2003 S. 907 E.5 Kiss/Soft- Kiss; sic! 2003 S. 904 E.7 7Seven(fig.)/Seven Pictures (fig.); sic! 2001 S. 813 E.7 VIVA/CoopVIVA (fig.), mit Hinweisen; sic! 2000 S. 509 E.5 DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.] ). Die in E. 5.1 erwähnten Unte r- schiede in der Darstellung der Buchstaben M und C sowie die Hinzuf ü- gung des kaum le sbaren Zusatztextes "Mediterranean Cuisine" und die hochgestellte Ziffer 2 verleihen der jüngeren Marke kein derart anderes Aussehen, dass ein neuer Gesamteindruck entsteht. Das dominierende Element, nämlich der grossgeschriebene Buchstabe M und der Buchst a- be C, prägen auch bei der angefochtenen Marke den Gesamteindruck. Eine klare Abweichung von der angefochtenen Marke gegenüber der W i- derspruchsmarke (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas D a- vid [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 897 f) ist nicht gegeben. Ent- sprechend kann nicht angenommen werden, dass ein Abnehmer die ält e- re Marke in der neueren nicht mehr erkennt (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 135 E.5 Kraft/NaturKraftWerke). 5.3 Bezüglich der Aussprache ist festzuhalten, dass die angefochtene Marke ein anderes Klangmuster aufweisen kann, wenn die Buchstaben M B-4772/2012 Seite 9 und C einzeln ausgesprochen werden und die hochgestellte Ziffer 2 als "hoch zwei" oder "im Quadrat" ausgesprochen wird. D ennoch ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Konsument auch in der angefochtene Marke das die Widerspruchsmarke prägende schottische Präfix "Mc" erkennt und auch als solches ausspricht, womit die angefochtene Marke als "mäc hoch zwei" oder " mäc im Quadrat" ausgesprochen würde. Das prägende Element wäre dabei wiederum dasselbe, womit auch in akustischer Hi n- sicht eine Ähnlichkeit der Zeichen nicht verneint werden kann. 5.4 5.4.1 Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass diese Zeichenähnlichkeit al- lerdings nicht rechts erheblich sei, da der Sinngehalt der angefochtenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke derart anders sei, dass d a- durch die bestehenden Zeichenähnlichkeiten kompensiert würden. Dies begründet die Vorinstanz damit, dass der Gesamteindruck der angefoc h- tenen Marke durch die hochgestellte Ziffer 2 dahingehend verändert wü r- de, dass der gemeinsame Bestandteil, nämlich die Buchstabenfolge MC, nicht mehr auf Anhieb eindeutig erkannt würde, sondern als Gesamtgefü- ge Assoziationen zu einer chemischen bzw. mathematisc hen Formel we- cke. Die Buchstabenfolge MC würde damit im jüngeren Zeichen nicht losgelöst von der hochgestellten Ziffer 2 wahrgenommen und steche demzufolge nicht unmittelbar ins Auge. 5.4.2 Ausnahmsweise kann tatsächlich der Fall eintreten, bei welchem sich zwe i Zeichen sehr ähneln, eine Zeichenähnlichkeit aber dennoch aufgrund eines unterschiedlichen Sinngehalts der Marken nicht gegeben ist (vgl. BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks; BGE 112 II 362 E. 2 Escoli- no/Seccolino; GALLUS JOLLER , in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 168 ff.; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Ma r- kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 , N. 886 f.). Dies setzt allerdings voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Ve r- kehrskreise erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird ( vgl. RKGE in sic! 1998 S. 50 E. 6 Clinique/Unique frisch Kosmetik [fig.] und Urteil des Bundesverwaltungs- gerichts vom 29. April 2011 B -38/2011, B -39/2011, B -40/2011 E. 7.3.2 IKB/ICB [fig.]/ICB BANKING; sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 Seite 10 vom 6. Mai 2009 B-142/2009 E. 5.4 Pulcino/Dolcino; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutz- gesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 156/168; EUGEN MARBACH, in: R o- land von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Ma rkenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 889). 5.4.3 Der Sinngehalt der angefochtenen Marke best eht gemäss Vori n- stanz darin, dass in der Marke eine chemische oder mathematische Fo r- mel erkannt würde. Eine mathematische Formel wird allerdings übliche r- weise als Gleichung dargestellt, was vorliegend nicht der Fall ist. Am ehesten erweckt die jüngere Marke Assoziationen zur Gleichung der Äquivalenz von Masse und Energie E=mc2, wobei der Buchstabe M in der Marke grossgeschrieben, in der Gleichung allerdings als klei ngeschriebe- ne Variable erscheint. Zudem ist die Position der hochgestellten Ziffer 2 in der Marke nicht eindeutig, sie könnte hochgestellt i n Bezug zum Buc h- staben M oder zum Buchstaben C stehen. Es erscheint daher eher un- wahrscheinlich, in der vorliegenden Marke eine mathematische Gleichung mit einem Minimum an Sinngehalt zu erkennen. In der Chemie wird ein grossgeschriebenes M in der Regel zur Bezeic h- nung der molaren Masse und der Buchstabe C für Kohlenstoff (Position sechs im Periodensystem) verwendet. Eine Kombination dieser Buchst a- ben mit einer hochgestellten Ziffer 2 ergibt daher keine chemische Fo r- mel, die dem allgemeinen Publikum ohne weiteres bekannt wäre. Der Sinngehalt der angefochtenen Marke ist somit äusserst gering und es ist kaum anzunehmen, dass dieser marginal vorhandene Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird , zumal die Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke hinterlegt ist, kaum einen Bezug zu mathematischen oder chemischen Formeln haben und eine allfällige Assoziation kaum un- terstützen würden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c Boss/Boks). Viel eher wahrscheinlich erscheint die von der Beschwerdeführerin dargelegte Möglichkeit, dass ein durchschnittlicher Konsument das grosse M und das dazugehörige C als Einheit versteht und die hochgestellte Ziffer 2 als für beide Buchstaben M und C geltend – im Sinne einer Quadratur der Widerspruchsmarke Mc (fig.) – auffasst. Die Beschwerdeführerin übe r- sieht hier zwar, dass die korrekte mathematische Schreibweise hierfür (MC)2 wäre, dennoch erscheint die Auffassung, dass ein durchschnittl i- cher Konsument eine zur Buchstabenkomb ination MC hochgestellte Zi f- fer 2 als Potenzierung ebendieser Buchstabenkombination MC versteht – ganz im Sinne einer werbenden Anpreisung von MC multipliziert mit MC – B-4772/2012 Seite 11 eher glaubhaft . Damit einher geht auch, dass die prägenden Elemente der Widerspruchsmarke, nämlich die Buchstabenkombination MC, wie- derum dominieren , was zur Folge hat, dass die angefochtene Marke kaum über einen neuen und eigenständigen Sinngehalt verfügt . In Anbet- racht dieser erheblichen Einwände kann nicht davon ausgegangen we r- den, dass die angefochtene Marke über einen eigenen, sich von der W i- derspruchsmarke deutlich abhebende n Sinngehalt verfügt, welcher von den relevanten Verkehrskreisen denn auch spontan erkannt und verstan- den würde. Es ist somit zusammenfassend festzuhalten, dass zwischen den ko nfli- gierenden Marken Zeichenähnlichkeit besteht. 6. 6.1 Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können , muss letztlich die Kennzeichnungskraft und dami t der Schutzumfang der W i- derspruchsmarke bestimmt werden. Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen werden, wenn die Widerspruchsmarke nur über e i- ne geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan ; Urteile des Bun- desverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 7.2 Lifetex/Lifetea; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 Dermoxane/ Dermosane, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouv e- nin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 86 f; EU- GEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizer i- sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 981 mit Hinweisen). In einem so lchen Fall genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. 6.2 Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um das in Familiennamen schottischer Herkunft verbreitete Präfix "Mc" (vgl. oben E. 5.3). Für die beanspruchten Dienstleistungsk ategorien ist dieses nicht beschreibend oder als anderweitig gemeinfrei anzusehen und erfährt in diesem Z u- sammenhang keine Schwächung der Kennzeichnungskraft. In Anlehnung an die Lehre und Rechtsprechung zu Akronymen als Marke kann auch der Umstand, dass die Widerspruchsmarke nur zwei Buchstaben lang ist, B-4772/2012 Seite 12 die Kennzeichnungskraft nicht per se schwächen (vgl. Urteil des Bundes- verwaltungsgerichts B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ ICB Banking mit Hinweisen, RKGE, sic! 2000, S. 509 E. 4 DK/dk Daniel Kramer Cosmetics , GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Marke n- schutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 83 mit zahlreichen Hinwe i- sen, a.A. STEFAN DAY, sic! 2000, S. 546 Ausgedehnter Schutz für Akr o- nyme?). Damit ist im vorliegenden Fall die Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke nicht vermindert und es kann mindestens von einem normalen Schutzumfang ausgegangen werden (GALLUS JOLLER, in: M i- chael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge- setz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 81 ff.; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 977). 6.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke bekannt sei und ihr daher nicht nur ein normaler sondern ein erhöhte r Schutzumfang zukäme. Die Beschwerdeführerin begründet dies mit dem Argument, dass die Widerspruchsmarke in zahlreichen, weiteren Mark en verwendet würde und ihr daher im Sinne einer Serienmarke erhöhten Schutz gewährt werden müsse und offeriert Akten aus dem Verfahren MA-Wi 11003 Mc (fig.)/Mc.Joe (fig.) als Beweis. Dieses bereits im Verfah- ren vor der Vorinstanz vorgebrachte Argument wies diese unter anderem mit der Begründung ab, dass gemäss Entscheid der RKGE sic! 2006 S. 761 E. 5 McDonald's/McLake sich das Namenpräfix "Mc" nicht als kennzeichnendes Element einer Markenserie eigne. Diese s obi- ter dictum muss allerdings im Zusammenhang mit der Widerspruchsmar- ke des damaligen Falls - nämlich McDonald's - gesehen werden. Die Be- gründung das Präfix "Mc" nicht als Serienzeichen anzusehen , liegt g e- mäss des damaligen Entscheids darin, dass der erhöhte Schutzumfang der Marke McDonald's nicht soweit gehen könne, dass er sämtliche N a- men, die mit dem Präfix "Mc" beginnen, umfasst. Dies schliesst nicht aus, dass die Marke Mc (fig.) als Serienmarke genutzt werden kann, wenn sie mit anderen Wörtern als Eigennamen kombiniert wird , bspw. indem sie mit einem Gattungsbegriff aus der Gastronomie kombiniert wird und d a- durch die Herkunft und möglicherweise Güte des angebotenen Produkts dokumentiert (vgl. Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. Februar 1992 6 U 190/90 Ziffer I 2 b und d McChinese in GRUR 1992 S. 462). Ob bei der vorliegenden Widerspruchsmarke eine Serienmarke vorliegt, welche zu einem erhöhten Schutzumfang führen könnte, muss indes nicht geklärt werden, da die Widerspruchsmarke mindestens no r-B-4772/2012 Seite 13 male Kennzeichnungskraft und einen durchschnittli chen Schutzumfang besitzt und in Kombination mit der starken Warengleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit bereits eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. E. 7 nachfolgend). Aus demselben Grund muss auch nicht weiter auf das als Beleg für die erhöhte Beka nntheit ins Recht gelegte demoskopische Gu t- achten eingegangen werden. 7. In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Dienstleistungen, für welche die konfligierenden Marken hinterlegt wurd en, sind teilweise identisch, teilweise gleichartig, womit an die Verschiedenheit der Zeichen ein en eher strengen Massstab anzuwenden ist . Trotz gewisser Abweichungen im Schriftbild durch eine hochgestellte Ziffer 2 und einen kaum zu entzi f- fernden Zusatzte xt sind sich die Zeichen durch die vollständige Übe r- nahme des prägenden Bestandteils der Widerspruchsmarke stark äh n- lich. Das jüngere Zeichen gewinnt durch die Unterschiede keinen neuen Sinngehalt und kann sich dadurch auch nicht genügend vom älteren Ze i- chen absetzen. Aufgrund des sich dadurch ergebende Bild es, insbeson- dere durch die integrale Übernahme des prägenden Bestand teils der Wi- derspruchsmarke, welche auch in der angefochtenen Marke den präge n- den Hauptbestandteil bildet, sowie in Berücksichtigung des Umstandes, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs die Aufmerksamkeit der Konsumenten eher niedrig ist, kann eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden soweit nicht sogar eine direkte Verwech s- lungsgefahr besteht. In Anbetracht der gemachten Ausführungen und des Ausgangs des vo r- liegenden Verfahrens erübrigt sich ein Beizug der Replik aus dem Verfah- ren MA -Wi 11003 Mc (fig .)/MC.Joe (fig.) . Dem dies bezüglichen Verfa h- rensantrag wird daher nicht entsprochen. 8. Die Beschwerde ist de mnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich gutzuheissen. 9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin ko s- ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Diese Verpflichtung trifft die Beschwerdegegnerin auch , wenn sie keine Beschwerdeantwort mit eigenen Rechtsbegehren ei n-B-4772/2012 Seite 14 reicht (vgl. BGE 128 II 90 E. 2b und E. 2c; Entscheide der Eidgenöss i- schen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. Mai 2006 in sic! 2006 S. 480 E. 10 Hero [fig.]/Hello [fig.]). 9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streits a- che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzul e- gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bu n- desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschl a- gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdever fahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ve r- anschlagen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwands- nachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach E rfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hi n- weisen). Von diesen Erfahrungswerten ist auch im vorliegenden Verfa h- ren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind somit auf Fr. 4'000.– festzulegen. Die erstinstanzlichen Verfa hrens- kosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Diese erstinstanzlichen Verfahrenskosten werden hiermit der unterliegenden Beschwerdegegnerin zur Zahlung an die Beschwerdeführerin auferlegt. 9.2 Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen e r- wachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14. Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der mas s- geblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung der Beschwerd e- gegnerin an die Be schwerdeführerin von Fr. 2'000.– für das Beschwe r- deverfahren angemessen. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zu. In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für das erstinstanzl i- che Verfahren auf Fr. 1'000.– zugunsten der Beschwerdeführerin fest. Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Pe r- sonen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung B-4772/2012 Seite 15 gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Wi l- mington, USA. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST -pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist. 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziff. 2 und 3 des Entscheids des Eid- genössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 16. Juli 2012 werden aufgehoben, der Widerspruch wird gutgeheissen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der internationalen Registri e- rung Nr. 1'087'629 MC2 keinen Schutz für die Dienstleistungen Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire der Klasse 43 zu gewähren. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– aus der Gerichtskasse zurü ckzuerstatten und wird der B e- schwerdeführerin nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars überwiesen. 4. Ziff. 5 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eige n- tum vom 16. Juli 2012 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für die vorinstanzlichen Verfahrenskosten sowie als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren und das B e- schwerdeverfahren mit total Fr. 3'800.– (exkl. MWST) zu entschädigen. B-4772/2012 Seite 16 B-4772/2012 Seite 17 5. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs- formular, Akten zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Zustellung durch Direction des Services judiciaires / Palais de Justice / 5, rue Colonel Bellando de Castro / MC – 98000 MONACO; Beilage: Einzahlungsschein) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 12143; Einschreiben; Beilage: Vorakten zu- rück) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Lukas Abegg Versand: 21. August 2013