Abteilung II B-3553/2007 {T 0/2} U r t e i l v o m 2 6 . A u g u s t 2 0 0 8 Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Francesco Brentani, Richter Marc Steiner, Richter Bernard Maitre, Richter Hans Urech, Gerichtsschreiberin Katja Stöckli. X._______, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Jürg Simon, Lenz & Staehelin, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum , Vorinstanz. Markeneintragungsgesuch 10518/2002 SWISS ARMY. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Besetzung Parteien GegenstandB-3553/2007 Sachverhalt: A. Mit Eingabedatum vom 10. Dezember 2002 ersuchte die Beschwerde- führerin das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum („Vorins- tanz“) die Wortmarke mit Gesuchs-Nr. 10518/2002 SWISS ARMY für folgende Waren und Dienstleistungen einzutragen: 3: Waschmittel, Rasiercreme, Parfüm, Eau de Toilette, Hautmilch, und Make- up, insbesondere Nagellack, Lidschatten, Lippenstift, Deodorant, Rasierwas- ser und Puder. 6: Verpackungsbehälter und -folien aus Metall; Lasthaken aus Metall, insbeson- dere für den Einsatz mit Helikoptern. 8: H andbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen. 9: W issenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, opti- sche, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsauto- maten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Re- chenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV-Programme, insbesondere für Ausbildung; Schutzbekleidungen; Helme; Brillen, Brillenfas- sungen; Simulatoren; Feldstecher, Vergrösserungsgläser/Lupen, Winkel- und Neigungsmesser; Blitzlichtgeräte; Feuerlöschgeräte. 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüf- tungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Taschenlampen. 12: Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge für den militärischen Einsatz, gepan- zerte Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fluggeräte für Beobachtungszwecke; Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten) und Teile von Luft- und Raumfahrt-Fahrzeugen; Fahrrä- der. 13: Schusswaffen, Munition und Geschosse, Schiesspulver, Schwarzpulver, Ex- plosivstoffe, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Patronentaschen. 14: Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Schmuckwaren. 16: Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Papier, Karton, Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten). 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthal- ten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reisetaschen, Regenschirme, Verpackungsmaterial. 20: Verpackungsbehälter aus Kunststoffen, Schirmständer, Schlafsäcke für Campingzwecke. 21: Glas-, Porzellan- und Steingutwaren für Haushalt und Küche; Feldflaschen und Kochgeschirr. Seite 2B-3553/2007 22: Seile, Netze, Tarnnetze, Zelte, Planen, Segel. 24: Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten); Bett- und Tisch- decken. 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe; Gürtel; Skischuhe. 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel; Brettspiele, Kinder- und Gesell- schaftsspiele, Puppen; Gymnastik- und Sportartikel, insbesondere Ski, Ski- stöcke, Futterale für Skis und Skibindungen, Tennisschläger, Tennisbälle, Futterale für Tennisschläger, Drachen und Bälle, Spielzeugfiguren, Puppen- kleider und Zubehör (soweit in Klasse 28 enthalten), Spielbausteine, Skate- boards, Rollschuhe, Ballone, Zusammensetzspiel, Fitnessgeräte, Windsurf- ausrüstungen, insbesondere Surfbretter. 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrockne- tes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Frucht- mus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Lebensmittel für Zwischenverpflegung, nämlich eine Mischung mit verarbeiteten Nüssen und Sonnenblumenkernen als Hauptbestandteile. 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speise- eis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis. 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkohol- freie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präpara- te für die Zubereitung von Getränken. 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere). 34: Streichhölzer, Aschenbecher; Zigaretten und Feuerzeuge. Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft. 37: Reparaturwesen, Installationsarbeiten, Restaurierungs- und Konservierungs- arbeiten im Zusammenhang mit Akten (aus Papier). 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere Archi- vierung von Akten (aus Papier); Veranstaltung von Reisen. 40: Materialbearbeitung. 41: Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. 42: W issenschaftliche und industrielle Forschung, Qualitätsprüfungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung. 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen. 44: Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Tierarztes; Gesund- heits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft. 45: Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten und Individuen. B. Mit Schreiben vom 11. März 2003 beanstandete die Vorinstanz im Rahmen der Markenprüfung das Zeichen. Sie machte insbesondere Seite 3B-3553/2007 geltend, SWISS ARMY sei für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschreibend. C. Die Beschwerdeführerin antwortete mit Schreiben vom 17. November 2003, dass sie das Zeichen SWISS ARMY nicht als dem Gemeingut zugehörig betrachtet, und wies auf die ausländische Prüfungspraxis hin. Im Weiteren warf sie der Vorinstanz eine willkürliche Änderung ih- rer Rechtsauffassung vor. Mit Schreiben vom 29. Juni 2004 teilte die Be schwerdeführerin der Vorinstanz einen Vertreterwechsel mit. D. Am 15. Juli 2004 fand eine konsultative Besprechung zwischen der Be- schwerdeführerin und der Vorinstanz statt. Mit Stellungnahme vom 3. September 2004 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung des Zei- chens SWISS ARMY für einen grossen Teil der Waren und Dienstleis- tungen fest. E. Am 4. Januar 2005 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz einen erneuten Vertreterwechsel mit. In einem Schreiben vom 10. Mai 2005 hielt sie an ihrem Standpunkt fest und verlangte im Weiteren eine Gleichbehandlung in Bezug auf die Marke Nr. 444'683 SWISS ARMY. F. Mit Schreiben vom 21. Februar und 28. August 2006 hielten beide Sei- ten an ihren Standpunkten fest. G. Mit Verfügung vom 20. April 2007 betreffend Markeneintragungsge- such-Nr. 10518/2002 anerkannte die Vorinstanz die grundsätzliche Markenfähigkeit des Zeichens SWISS ARMY und trug es für folgende Waren und Dienstleistungen ein: 3: Rasiercreme, Parfüm, Eau de Toilette, Hautmilch, und Make-up, insbesonde- re Nagellack, Lidschatten, Lippenstift, Deodorant, Rasierwasser und Puder. 9: Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrier- kassen, Blitzlichtgeräte. 14: Schmuckwaren. 18: Regenschirme; Verpackungsmaterial (soweit in Klasse 18 enthalten). 20: Schirmständer, Schlafsäcke für Campingzwecke. Seite 4B-3553/2007 28: Tennisschläger, Tennisbälle, Futterale für Tennisschläger, Drachen und Bälle, Skateboards, Rollschuhe, Ballone, Fitnessgeräte, Windsurfausrüstungen, insbesondere Surfbretter. 32: Biere. 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere). 34: Streichhölzer, Aschenbecher; Zigaretten und Feuerzeuge. Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft. 37: Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten im Zusammenhang mit Akten (aus Papier). 39: Archivierung von Akten (aus Papier); Veranstaltung von Reisen. 44: Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistun- gen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft. In Bezug auf die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen wies die Vorinstanz die Marke SWISS ARMY wegen beschreibenden Charak- ters zurück: 3: Waschmittel. 6: Verpackungsbehälter und -folien aus Metall, Lasthaken aus Metall, insbe- sondere für den Einsatz mit Helikoptern. 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen. 9: Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, opti- sche, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsappara- te und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Vertei- lung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steue- rung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV-Pro- gramme, insbesondere für Ausbildung; Schutzbekleidungen; Helme; Bril- len, Brillenfassungen; Simulatoren; Feldstecher, Vergrösserungsglä- ser/Lupen, Winkel- und Neigungsmesser; Feuerlöschgeräte. 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Taschen- lampen. 12: Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge für den militärischen Einsatz, ge- panzerte Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fluggeräte für Beobachtungszwecke; Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten) und Teile von Luft- und Raumfahrt-Fahr- zeugen; Fahrräder. 13: Schusswaffen, Munition und Geschosse, Schiesspulver, Schwarzpulver, Explosivstoffe, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Patronentaschen. 14: Uhren und andere Zeitmessinstrumente. 16: Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge- nommen Mö bel); Verpackungsmaterial aus Papier, Karton, Kunststoff (so- weit in Klasse 16 enthalten). Seite 5B-3553/2007 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reiseta- schen. 20: Verpackungsbehälter aus Kunststoffen. 21: Glas-, Porzellan- und Steingutwaren für Haushalt und Küche; Feldfla- schen und Kochgeschirr. 22: Seile, Netze, Tarnnetze, Zelte, Planen, Segel. 24: Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten); Bett- und Tischdecken. 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe; Gürtel; Skischuhe. 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel; Brettspiele, Kinder- und Gesell- schaftsspiele, Puppen; Gymnastik- und Sportartikel, insbesondere Ski, Skistöcke, Futterale für Skis und Skibindungen, Spielzeugfiguren, Pup- penkleider und Zubehör (soweit in Klasse 28 enthalten), Spielbausteine, Zusammensetzspiel. 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrock- netes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Lebens- mittel für Zwischenverpflegung, nämlich eine Mischung mit verarbeiteten Nüssen und Sonnenblumenkernen als Hauptbestandteile. 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis. 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken. Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft. 37: Reparaturwesen, Installationsarbeiten. 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren. 40: Materialbearbeitung. 41: Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. 42: Wissenschaftliche und industrielle Forschung, Qualitätsprüfungen; Erstel- len von Programmen für die Datenverarbeitung. 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen. 44: Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Tierarztes. 45: Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten und Individu- en. H. Mit Datum vom 23. Mai 2007 erhob die Beschwerdeführerin gegen den Entscheid der Vorinstanz Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie stellte darin folgende Anträge: Seite 6B-3553/2007 1. "Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 20. April 2007 sei aufzu- heben. 2. Das Zeichen SWISS ARMY (Markeneintragungsgesuch 10518/ 2002) sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Markenregister einzutragen; 3. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen." I. Mit Vernehmlassung vom 16. August 2007 beantragte die Vorinstanz unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin die Abweisung der Beschwerde. J. Die Beschwerdeführerin ist bereits Inhaberin einer identischen Wort- marke SWISS ARMY Nr. P-444'683 mit Hinterlegungsdatum vom 19. Dezember 1996 für folgende Waren und Dienstleistungen: 3: Waschmittel, Rasiercreme, Parfüm, Eau de Toilette, Hautmilch, und Make- up, insbesondere Nagellack, Lidschatten, Lippenstift, Deodorant, Rasierwas- ser und Puder. 6: Verpackungsbehälter und -folien aus Metall; Lasthaken aus Metall, insbeson- dere für den Einsatz mit Helikoptern. 8: H andbetätigte Werkzeuge und Geräte (gelöscht am 28. Februar 2008); Mes- serschmiedewaren (gelöscht am 28. Februar 2008), Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen. 9: W issenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichts- apparate und -instrumente; Schutzbekleidungen; Helme; Brillen, Brillenfas- sungen; EDV-Programme, insbesondere für Ausbildung; Simulatoren; Feld- stecher, Vergrösserungsgläser/Lupen, Winkel- und Neigungsmesser; Blitz- lichtgeräte. 11: Taschenlampen. 12: Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge für den militärischen Einsatz, gepan- zerte Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fluggeräte für Beobachtungszwecke; Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten) und Teile von Luft- und Raumfahrt-Fahrzeugen; Fahrrä- der. 13: Schusswaffen, Munition und Geschosse, Schiesspulver, Schwarzpulver, Ex- plosivstoffe, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Patronentaschen. 14: Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Schmuckwaren. 16: Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge- nommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Papier, Karton, Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten). 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthal- ten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reisetaschen, Regenschirme, Verpackungsmaterial. Seite 7B-3553/2007 20: Verpackungsbehälter aus Kunststoffen, Schirmständer, Schlafsäcke für Campingzwecke. 21: Glas-, Porzellan- und Steingutwaren für Haushalt und Küche; Feldflaschen und Kochgeschirr. 22: Seile, Netze, Tarnnetze, Zelte, Planen, Segel. 24: Textilstoffe. 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe; Gürtel; Skischuhe. 28: Brettspiele, Kinder- und Gesellschaftsspiele, Puppen; Gymnastik- und Sport- artikel, insbesondere Ski, Skistöcke, Futterale für Skis und Skibindungen, Tennisschläger, Tennisbälle, Futterale für Tennisschläger, Drachen und Bälle, Spielzeugfiguren, Puppenkleider und Zubehör (soweit in Klasse 28 enthal- ten), Spielbausteine, Skateboards, Rollschuhe, Ballone, Zusammen- setzspiel, Fitnessgeräte, Windsurfausrüstungen, insbesondere Surfbretter. 29: Lebensmittel für Zwischenverpflegung, nämlich eine Mischung mit verarbei- teten Nüssen und Sonnenblumenkernen als Hauptbestandteile. 34: Streichhölzer, Aschenbecher; Zigaretten und Feuerzeuge. Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft. 37: Reparaturwesen, Installationsarbeiten, Restaurierungs- und Konservierungs- arbeiten im Zusammenhang mit Akten (aus Papier). 39: Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere Archivierung von Akten (aus Papier). 40: Materialbearbeitung. 41: Ausbildung. 42: W issenschaftliche und industrielle Forschung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung. Aus diesem Grund räumte das Bundesverwaltungsgericht der Be- schwerdeführerin mit Verfügung vom 16. Oktober 2007 die Möglichkeit ein, sich zur Frage der Beschwerdelegitimation in Bezug auf gewisse Waren und Dienstleistungen zu äussern. K. Am 17. Dezember 2007 reichte die Beschwerdeführerin eine Begrün- dung ihrer Beschwerdelegitimation ein und beantragte die Durchfüh- rung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung. Die Vorinstanz verzichtete am 17. Januar 2008 auf eine Stellungnahme zu diesem Schreiben. L. Am 6. März 2008 fand am Bundesverwaltungsgericht in Zollikofen eine mündliche und öffentliche Verhandlung statt, anlässlich derer beide Seiten ihre Standpunkte nochmals darlegten und begründeten. Seite 8B-3553/2007 M. Mit Verfügung vom 12. März 2008 wurde Richterin Maria Amgwerd durch Richter Francesco Brentani ersetzt. Die Beschwerdeführerin ver- zichtete mit Schreiben vom 19. März 2008 trotz der Umbesetzung der Spruchkammer auf eine Wiederholung der mündlichen Verhandlung. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu- ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De - zember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kos- tenvorschuss rechtzeitig geleistet. 2. Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Auf- hebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG). Die Re- gelung der allgemeinen Beschwerdebefugnis nach Art. 48 Abs. 1 VwVG stimmt mit derjenigen für die Beschwerde an das Bundesgericht überein (BBl 2001 4409). Ein schutzwürdiges Interesse ist gegeben, wenn der angefochtene Entscheid geeignet ist, eine rechtmässige Si- tuation herzustellen und erlittene Nachteile zu beheben. Der Be- schwerdeführer hat darzutun, dass der angefochtene Akt fehlerhaft ist und ihm Nachteile verursacht oder ihn eines Vorteils beraubt ("materi- elle Beschwer", BBl 2001 4329). In diesem Kontext ist vorliegend zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin durch den angefochtenen Entscheid auch in dem Umfang materiell be- schwert ist, als sie eine gleichlautende Marke für dieselben Waren und Dienstleistungen bereits besitzt, wie sie sie mit der strittigen Anmel- dung erneut beansprucht. Den von der ersten Eintragung verliehenen Schutz als solchen vermöchte die identische zweite Eintragung nicht zu steigern. Zwar eröffnet die zweite Eintragung der Marke allenfalls eine erneute fünfjährige Karenzfrist unter Art. 12 Abs. 1 des Marken- schutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Doch ver- dient sie dafür, als "Wiederholungsanmeldung", nach einem Teil der Lehre keinen Rechtsschutz (C HRISTOPH W ILLI, in: Markenschutzgesetz, Seite 9B-3553/2007 Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 N. 63; anderer Ansicht LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schwei- zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 12 N. 8). Im Jahre 1992 wurde mit der Änderung des MSchG (AS 1997 1028) indessen die freie Übertrag- und Lizenzierbarkeit der Marke eingeführt und damit begründet, dass eine Marke "nicht mehr derart wie ehedem" an einen bestimmten Geschäftsbetrieb gebunden sei (BBl 1991 I 27 f.). In einer Gesetzesrevision per 1. Juli 2008 wurde diese frühere Herkunftsgebundenheit der Marke durch eine neue Prozessführungs- befugnis von Exklusivlizenznehmern weiter liberalisiert. Auch diese können nun Ansprüche aus der Marke geltend machen (AS 2008 2574). An einer Mehrzahl von gleichlautenden Markeneintragungen mit Überschneidungen im Waren- und Dienstleistungsbereich (z.B. "Druck- sachen") können darum insbesondere im Hinblick auf eine effiziente Lizenzierung der Marke schützenswerte Interessen bestehen. Im vor- liegenden Fall ist nicht auszuschliessen, dass sowohl für die angefoch- tene als auch für die bereits eingetragene Marke eine Exklusivlizenz eingeräumt worden ist. In diesem Fall würden beide Lizenznehmer ein schutzwürdiges Interesse an den jeweiligen Markeneintragungen ha- ben. Bei nicht identisch formulierten Waren- und Dienstleistungsver- zeichnissen der zu vergleichenden Marken wäre es überdies schwie- rig, den kongruenten Bereich überhaupt zu bestimmen. Die materielle Beschwer einer abgewiesenen Markenanmelderin ist darum in der Re- gel unabhängig von ihrem bestehenden Markenportefeuille zu beja- hen, solange nicht anzunehmen ist, dass sie gar keinen Gebrauch der Marke beabsichtigt (vgl. BGE 127 III 164 E. 1a Securitas), wofür vorlie- gend keine Anzeichen bestehen. Auf die Beschwerde ist somit einzu- treten. 3. Die Vorinstanz begründet die Teilzurückweisung des angemeldeten Zeichens damit, dass die Schweizer Armee ein "Sondermarkt" und mit Waren und Dienstleistungen dieses Sondermarkts eng verbunden sei, da nicht nur intrinsisch armeebezogene Waren wie Waffen oder Ar- meefahrzeuge, sondern auch die meisten Gebrauchsgegenstände und Verbrauchswaren, die in Einrichtungen der Schweizer Armee verwen- det oder an ihre Angehörigen abgegeben werden, in einer von der marktüblichen Ausstattung abweichenden, besonderen Ausführungs- Seite 10B-3553/2007 form verwendet würden. Das Zeichen "SWISS ARMY" sei für solche Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend. 4. Die Vorinstanz bestreitet mit ihrem Argument zurecht nicht die Hinter- legerlegitimation der Beschwerdeführerin. Jede Person darf eine Mar- ke hinterlegen (Art. 28 Abs. 1 MSchG). Die Einschränkung im ehemali- gen Markenschutzgesetz, wonach nur Industrielle, Produzenten, Han- deltreibende oder öffentliche Verwaltungen eine Marke hinterlegen konnten, wenn sie in der Schweiz oder einem Gegenrechtsstaat ein Produktionsgeschäft oder eine Handelsniederlassung betrieben (vgl. Art. 7 Ziff. 1-3 des aufgehobenen Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890 ["aMSchG"], in: Schweizerische Bundeskanzlei, Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848-1947, Band 2, Bern 1949, S. 846 f.), wurde mit dem geltenden Gesetz fallen gelassen (vgl. Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 32). Seither ist ein schützens- wertes Interesse der hinterlegenden Person im Hinterlegungsverfahren grundsätzlich nicht mehr zu prüfen. Eine Geschäftstätigkeit, die mit an- deren in Konkurrenz treten kann, wird nicht mehr vorausgesetzt (ERWIN M ATTER , Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fab- rik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 126 f., PETER E. W ILD, Die Hinterlegereigenschaft im neuen Markenschutzgesetz, AJP 1993, S. 525 f., D AVID, a.a.O., MSchG Art. 28 N. 3). Ob die Beschwer- deführerin ausschliesslich oder zeitweise an einem Sondermarkt auf- tritt, ist somit für ihre Eigenschaft als Markenhinterlegerin nicht rele- vant. 5. Stattdessen argumentiert die Vorinstanz, die Schweizer Armee ver- wende die in ihren Einrichtungen benützten oder ihren Angehörigen abgegebenen Waren in einer eigens für sie hergestellten Ausführungs- form. Durch ihre Eigenheiten und Beschaffungspolitik, und zudem durch ihre Marktgrösse, präge sie ein ganzes Waren- und Dienstleis- tungssortiment im Sinne eines Sondermarkts. Den schweizerischen Abnehmern, vor allem aktuellen und ehemaligen Dienstpflichtigen, sei dies bekannt. Die massgeblichen Abnehmerkreise fassten die Be- zeichnung SWISS ARMY deshalb als direkten Bezug auf Waren oder Dienstleistungen dieses besonderen Sortiments auf. SWISS ARMY Seite 11B-3553/2007 bezeichne im Umfang, in dem Waren und Dienstleistungen mit spezifi- scher Bauweise und Ausgestaltung einen Sondermarkt und darum ei- nen solchen Schluss nahelegten, unmittelbar die Destinatärin solcher Waren und Dienstleistungen, weise zudem unmittelbar auf den Inhalt von thematischen Waren und Dienstleistungen (z.B. "EDV-Program - men, insbesondere für Ausbildungszwecke" oder "Armeemeisterschaf- ten") hin oder beschreibe wesentliche Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen. Darum könne die Marke nur für jene Waren und Dienstleistungen zugelassen werden, für welche die Schweizer Armee keine spezifische Bauweise und Ausgestaltung verwende. 6. Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Mar- kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie bean- sprucht werden. Ob eine Marke Gemeingut ist, ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto; EUGEN MARBACH , Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 5). Englische Ausdrücke können Gemeingut sein, falls sie von einem erheblichen Teil dieser Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel; C LAUDIA KELLER , Do you speak english?, sic! 2008, S. 485 ff.). Zum Gemeingut zählen unter anderem Angaben, die ausschliesslich spezifische Merkmale wie die Art, Beschaffenheit, Menge, Bestim- mung usw. der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für welche die Marke beansprucht wird (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGE 128 III 450 f. E. 1.5 Première). Einem solchen Zeichen fehlt gewöhnlich erstens die nötige Unterscheidungskraft, da es von den Abneh- merkreisen nicht als Kennzeichen aufgefasst wird, keinen "be- trieblichen Herkunftshinweis" enthält und sich deshalb, in einer Formu- lierung des Bundesgerichts, nicht dafür eignet, einer Käuferschaft mit manchmal ungenügenden Marktkenntnissen zu helfen, ein auf Grund von bestimmten Merkmalen geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 383 E. 1 Kamillosan, BGE 119 II 475 E. 2c Radion). Oft besteht daran zweitens auch ein Freihal- tebedürfnis des Marktes zugunsten anderer Anbieter, die das Zeichen für die Bezeichnung ihrer Waren oder Dienstleistungen ebenfalls be- Seite 12B-3553/2007 nötigen und welchen ein solcher Verzicht nicht zugemutet werden kann (EUGEN M AR BACH , in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schwei- zerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, Basel 1996, S. 34, C HRISTOPH WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 38 ff., D AVID, a.a.O., MSchG Art. 2 N. 5). Die Frage, ob ein solches Marktverständnis nur originär, bei der Aufnahme des Markengebrauchs, bestanden hat, oder ob es sich später infolge eines langjährigen Gebrauchs gewandelt und das Zeichen sich für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat, wie Art. 2 Bst. a MSchG es vorbehält, wird nach der Praxis im Eintragungsverfahren nur als Einrede berück- sichtigt, und zwar nur, wenn der Anmelder bei der Vorinstanz den Registervermerk "durchgesetzte Marke" für seine Marke beantragt hat. Fehlt ein entsprechender Antrag, wie im vorliegenden Fall, ist bloss die originäre Unterscheidungskraft der Marke zu prüfen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7396/2006 vom 14. März 2007 E. 13 Turbinenfuss und B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 8 Pirates of the Caribbean). Dadurch wird das Vorliegen einer originären Unterscheidungskraft al- lerdings nicht für alle Marken ausgeschlossen, die einzig aus Bestand- teilen der Alltagssprache bestehen, welche je einzeln die gekennzeich- neten Waren oder Dienstleistungen beschreiben. Originär unterschei- dungskräftige Gesamtzeichen können auch durch eine ungewöhnliche Komposition von für sich genommen beschreibenden Bestandteilen oder dadurch geschaffene Sinnbezüge erlangt werden (BGE 103 Ib 271 E. 2a Red & White, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 7 New Wave , Urteil der Rekurs- kommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 19. Mai 2006 E. 3 in sic! 2006 S. 773 British American Tobacco Switzerland). Entscheidend ist einerseits, ob das angemeldete Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen bloss als Anpreisung, Inhalts- oder anderweitige Sachangabe oder aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird, und anderseits, ob an ihm ein Freihaltebedürfnis besteht. 7. 7.1 Die Marke der Beschwerdeführerin setzt sich aus den Zeichen SWISS und ARMY zusammen. Die beiden Bestandteile werden als Wörter der englischen bzw. amerikanischen Sprache ohne Weiteres erkannt. SWISS zählt in der Schweiz zum englischen Grundwort- schatz, wird von den massgeblichen Abnehmerkreisen verstanden und Seite 13B-3553/2007 mit "Schweizer" (als Adjektiv oder Substantiv), "schweizerisch", "Eid- genosse/in" oder "eidgenössisch" übersetzt. Auch das Zeichen ARMY gehört zum hiesigen englischen Grundwortschatz und wird von den massgeblichen Abnehmerinnen und Abnehmer verstanden. Es wird im Allgemeinen mit "Armee", "Heer" oder "Landstreitkräfte" übersetzt. Das Zeichen SWISS ARMY wird damit ohne Zuhilfenahme der Fantasie als englischsprachige Bezeichnung für die Schweizer Armee erkannt. 7.2 Die Schweizer Armee wird von der Beschwerdeführerin betrieben und von ihrem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport verwaltet. Sie hat die Aufgabe, den nationalen Frieden zu erhal- ten und zu verteidigen, die innere Sicherheit zu wahren, ausserordent- liche Lagen zu bewältigen und Beiträge zur internationalen Friedens- förderung zu leisten (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung [Militärgesetz, MG, SR 510.10]). Auch wenn neben ihr kantonale Polizeikorps, andere schwei- zerische Sicherheitseinrichtungen (z.B. das Bundesamt für wirtschaftli- che Landesversorgung) und private Bewachungsfirmen bestehen, ist die Schweizer Armee mindestens für einen wesentlichen Teil dieses anspruchsvollen Aufgabenkatalogs allein zuständig. Aus Gründen der Sicherheit und Effizienz, unabhängig von der wirtschaftlichen Markt- macht oder Bekanntheit bei der Warenbeschaffung durch die Schwei- zer Armee, ist die Bildung von weiteren Schweizer Armeen auch nicht in Zukunft zu erwarten. An der Verwendung der Bezeichnung SWISS ARMY für typische Aufgaben einer Armee kann deshalb kein Freihalte- bedürfnis anderer öffentlicher oder privater Sicherheitseinrichtungen bestehen. Vielmehr wäre es im Lichte des ernsten Zwecks der Schwei- zer Armee irreführend und unangemessen, andere bewaffnete Korps, sei es die Schweizergarde im Vatikan, besondere Sicherheitsstellen des Bundes oder der Kantone oder eine private Sicherheitsfirma im In- oder Ausland, als "Schweizer Armee" oder als SWISS ARMY zu be- zeichnen. Die Zuordnung des Zeichens SWISS ARMY zur Beschwerdeführerin entsteht damit bereits aufgrund des allgemeinen Publikumswissens über die öffentlichen Aufgaben der Armee und durch die Kombination der beiden Wortbestandteile; also unabhängig von bestimmten Waren und/oder Dienstleistungen und unabhängig von seiner Verkehrsdurch- setzung. Das Zeichen SWISS ARMY wird von den massgeblichen Ab- nehmerkreisen dadurch nicht als Sachbezeichnung für eine von meh- Seite 14B-3553/2007 reren konkurrierenden schweizerischen Streitmächten, sondern als originäres Kennzeichen für die Schweizer Armee verstanden. 7.3 Dass "Schweizer Armee", worauf die Vorinstanz zutreffend hin- weist, auf Englisch mit "Swiss Armed Forces" übersetzt werden müss- te, ändert hieran nichts. Das Kennzeichen SWISS ARMY kann auch als Kürzung (sog. truncation) einer Produktmarkenserie von der Bauart "Swiss Army Tent", "Swiss Army Rifle", "Swiss Army Knife" usw. ver- standen werden, die "Swiss" und "Army" grammatikalisch korrekt als Adjektive verwendet, ohne dass die Kürzung SWISS ARMY dadurch generisch verstanden würde. Auch für Personen mit guten Englisch- kenntnissen liegt es somit grundsätzlich wesentlich näher, die Marke als Kennzeichen denn als beschreibende Angabe aufzufassen. Die Vorinstanz bestätigt dies, wenn sie ausführt, dass das Zeichen unmit- telbar an die Schweizer Armee als Bestellerin bestimmt konfektionier- ter und ausgestalteter Dienstleistungen denken lasse (ebenso Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.2 Disco- very Travel & Adventure Channel). 7.4 Ob dieses abstrakte Kennzeichenverständnis auch im Zusammen- hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zutrifft oder im Kontext eines bestimmten Angebots zugunsten einer beschreiben- den Interpretation verloren gehen kann, die in diesem Zusammenhang näher liegt, wäre zwar noch im Einzelnen zu prüfen. Indessen handelt es sich bei den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke bean- standet wurde, unbestrittenermassen um typische Armeewaren und -dienstleistungen, die damit nur umso mehr an die Schweizer Armee erinnern lassen, ohne dass sich in Bezug auf das Bestehen einer ein- zigen Schweizer Armee die Marktsituation dafür verändert. Für ein ab- weichendes Verständnis der Marke im konkreten Zusammenhang mit den einzelnen Waren oder Dienstleistungen bestehen darum keine An- zeichen. 8. Insbesondere vermag die Unterscheidungskraft der Marke entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht darunter zu leiden, dass die Be- schwerdeführerin entsprechende Waren und Dienstleistungen in gros- sen Mengen und spezifischer Qualität oder Ausstattung einkauft, des- halb als Abnehmerin auf einem faktischen "Sondermarkt" auftritt und hierfür Bekanntheit erlangt haben soll. Vielmehr entspricht es, wie er- wähnt, dem Zweck der Marke, individuell gestaltete Waren oder Seite 15B-3553/2007 Dienstleistungen zu kennzeichnen, damit sie das Publikum in der Men- ge des Angebots wiederfinden kann. Weder die Ungewöhnlichkeit der Ausführung noch die Bekanntheit des Markeninhabers vermögen die Unterscheidungskraft der Marke deshalb zu beeinflussen. Dass für ihre eigenwilligen Kreationen bekannte Anbieter auf dem rückwärtigen Markt entsprechend konstruierte und gestaltete Waren oder Dienstleis- tungen einkaufen, damit sie sie später unter ihrer Marke weiterverkau- fen können, ist vielmehr alltäglich und schadet der Unterscheidungs- kraft der Marken keineswegs. Von vielen bekannten Anbietern kann ohne Einbusse an Unterscheidungskraft gesagt werden, ihre Marken liessen eine spezifische Bauweise und Ausgestaltung der damit ge- kennzeichneten Waren erwarten, prägten einen (rückwärtigen) Son- dermarkt und wiesen darum unmittelbar auf die Destinatärin auf die- sem Sondermarkt hin, wie die Vorinstanz der Beschwerdeführerin vor- werfen möchte. Eine Schwächung entsprechender Marken kann in ei- ner solchen Bekanntheit aber nicht gesehen werden. Die Inhaber be- kannter Marken sind sogar frei, Erwartungen des Publikums zu enttäu- schen, indem sie schlechtere oder unerwartete Ware unter dem Zei- chen anbieten, solange sich diese Erwartungen nicht auf den Sinnge- halt der Marke, sondern nur auf ihre Verkehrsbekanntheit stützen. Die Vorinstanz macht nicht geltend und es bestehen auch keine Anzeichen dafür, dass der Sinngehalt der Marke SWISS ARMY Erwartungen ei- ner bestimmten Beschaffenheit oder Standardausführung wecken, die mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht erfüllt werden könnten, so dass die Marke diesbezüglich irreführend wäre (Art. 2 Bst. c MSchG). Weitergehend wird die Beschwerdeführerin durch ihr Beschaffungsverhalten markenrechtlich nicht verpflichtet, so dass die Marke vollumfänglich zur Eintragung zuzulassen ist. 9. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuwei- sen, die Marke SWISS ARMY für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen. 10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben, und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- zurückzuerstatten (Art. 62 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerde- führerin "kann" eine Parteientschädigung zulasten der Vorinstanz als autonomer Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG), doch verzichtet das Bundesverwal- Seite 16B-3553/2007 tungsgericht hierauf, wenn eine Bundesbehörde obsiegt (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschä- digungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Somit ist auch keine Parteientschädigung zuzusprechen. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidge- nössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. April 2007 wird aufgehoben und dieses angewiesen, die Marke für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister ein- zutragen. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kosten- vorschuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) - die Vorinstanz (Ref-Nr. 10518/2002; Gerichtsurkunde) - das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun- de) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Katja Stöckli Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen. Seite 17B-3553/2007 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts- sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An- gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch- tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerde- führer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand: 28. August 2008 Seite 18