Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Geschäfts-Nr.: HE110665-O U/dz Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie der Gerichtsschreiber Jeremias Widmer Urteil vom 5. Januar 2012 in Sachen A._____ AG, Klägerin vertreten durch Dr. X._____, gegen B._____ AG, Beklagte vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Z._____, betreffend vorsorgliche Massnahmen - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1) "1. Der Gesuchsgegnerin sei im Rahmen einer vorsorglichen Mas s- nahme nach Art. 261 ff. ZPO zu verbieten, Dritten mit Wirkung ab s o- fort für andere Länder als D._____, E._____, F._____ und G._____ exklusive Länder- und/oder Projektlizenzen für die B._____- Technologie einzuräumen. 2. Die Gesuchsgegnerin sei im Rahmen einer vorsorglichen Mas s- nahme nach Art. 261 ff. ZPO zu verpflichten, gegenüber der Gesuc h- stellerin innert 10 Tagen seit dem hiermit beantragten Massnahmeent- scheid sämtliche von ihr f ür andere Länder als D._____, E._____, F._____ und G._____ gewährten exklusiven Länder- und/oder Projekt- lizenzen für die B._____-Technologie offenzulegen. 3. Die Gesuchsgegnerin sei im Rahmen einer vorsorglichen Mas s- nahme nach Art. 261 ff. ZPO zu verpflic hten, sämtliche von ihr für an- dere Länder als D._____, E._____, F._____ und G._____ gewährten exklusiven Länder- und/oder Projektlizenzen für die B._____- Technologie innert 10 Tagen seit dem hiermit beantragten Massnah- meentscheid schriftlich zu widerrufen sowie die Gesuchstellerin ent- sprechend zu dokumentieren. 4. Für den Fall der Nichtbeachtung des Verbotes gemäss Rechtsbe- gehren Ziff. 1 vorstehend sei der Gesuchsgegnerin sowie deren ver- antwortlichen Organen unter Hinweis auf Art. 292 StGB die Bestrafung mit einer Busse anzudrohen. 5. Für den Fall der Nichtbeachtung der Verpflichtungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 vorstehend seien der Gesuchsgegnerin sowie deren verantwortlichen Organen unter Hinweis auf Art. 292 StGB die Bestrafung mit einer Busse sowie kumulativ eine Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung anzudrohen. 6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zu Lasten der Gesuchsgegnerin." - 3 - Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Die Parteien - beide treten im relevanten Zusammenhang als direkte oder indi- rekte Rechtsnachfolgerinnen fallierter bzw. fusionierter Gesellschaften auf - schlossen am 25. Februar 2010 einen sogenannten Ergänzungsvertrag zu einer älteren Vereinbarung aus dem Jahre 2004, welche grundsätzlich übernommen wurde (act. 3/4). Bei dieser älteren Vereinbarung (act. 3/2) handelt es sich um ei- nen Lizenzvertrag betreffend sogenanntes B._____ - Know-how, eine Technol o- gie zur biol ogisch-anaeroben Behandlung von festen Abfällen. Der Lizenzver trag sollte gemäss Ergänzungsvertrag zwischen den Parteien gelten, vorbehältlich abweichender Bestimmungen in Letzterem (act. 3/4 Ziff. 11). Die Zusammenarbeit wurde bis 31. März 2013 befristet (act. 3/4 Ziff. 4). Lizenzgeberin ist die Beklagte, Lizenznehmerin die Klägerin. 2. Eine umstrittene Vertragsklausel findet sich auf S. 4 des Lizenzvertrages, wo Begriffe definiert werden. Dort heisst es zum "Lizenzgebiet": "bezieht sich auf alle Länder weltweit, welche nicht bereits durch exklusive Li- zenzvergaben ausser Betracht fallen. Exklusive Lizenzvergaben bestehen im Moment für die Länder: • E._____ • D._____ • F._____ • G._____" 3. Als sich die Klägerin um einen Auftrag in H._____ bemühte, wurde ihr h._____ischer Geschäftspartner im Juli 2011 von der Beklagten darauf hingewi e- sen, sie habe für H._____ eine exklusive Lizenz an ein e._____isches Unterneh- men erteilt (act. 3/9). In der Folge kam es zu einer ausführlichen und strittigen Korrespondenz zw ischen den Parteien. Schliesslich teilte die Beklagte am 19. August 2011 mit, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht habe sie nunmehr keine Bedenken mehr gegen ein Wirken der Klägerin in H._____, sie nehme ihre "Mittei-- 4 - lungen" gegenüber h._____ischen Kreisen zurück (act. 3/21). Die Rechtsauffas- sungen der Parteien blieben aber unterschiedlich: Die Klägerin ging davon aus, die Beklagte dürfe keine exklusiven Lizenzen an Dritte ausserhalb der vier er- wähnten Staaten erteilen, was nach Ansicht der Beklagten erlaubt ist. Diese Diffe- renz führte zum vorliegenden Massnahmebegehren. 4. Das Gesuch ging am 9. September 2011 ein (act. 1). Das Einzelgericht schät z- te den Streitwert auf CHF 400'000 und setzte entsprechend Frist zur Leistung des Kostenvorschusses (Prot.S. 2). Dieser wurde fristgerecht geleistet (act. 5). Am 19. September erfolgte die Fristansetzung zur Beantwortung des Begehrens (Prot.S. 3). Die Massnahmeantwort datiert vom 10. Oktober 2011 (act. 9). Der Klägerin wurde alsdann Frist angesetzt, um zu allfälligen Noven in act. 9 Stellung zu neh- men (Prot.S. 4). Die entsprechende Eingabe datiert vom 25. Oktober 2011 (act. 12). Den bundesgerichtlichen Vorgaben zum rechtlichen Gehör folgend wurde das Schriftstück der Beklagten zugestellt (Prot.S. 5). Am 2. November 2011 er- suchte die Beklagte um Fristansetzung betreffend Stellungnahme zu act. 12 (act. 15). Das Einzelgericht verfügte einen Tag später, dass keine Frist angesetzt wer- de (Prot.S. 7). Ungeachtet dessen reichte die Beklagte unter dem 17. November 2011 und dem 21. November 2011 weitere Stellungnahmen bzw. Unterlagen ein, welche der Klägerin mit Verfügung vom 1. Dezember 2011 explizit ohne Fristan- setzung zugestellt wurden (Prot.S. 8). 5. Die Beklagte beantragte Nichteintreten mit der Begründung, angesichts der b e- stehenden Schiedsabrede dürfe man nur bei besonderer Dringlichkeit mit Mas s- nahmebegehren an staatliche Gerichte gelangen. Art. 374 ZPO gibt der klagen- den Partei ein Wahlrecht zwischen staatlichem Gericht und Schiedsgericht, ohne Ausschlussmöglichkeit bet reffend Ersterem. Eine besondere Dringlichkeit - was immer das heissen mag - ist nicht gefordert. Auf das Begehren ist mithin einzutr e- ten. 6. Die Beklagte erklärte mit der Massnahmeantwort vom 10. Oktober 2011 aus- drücklich, dass sie - von den erwähnten Lä ndern abgesehen - bis zum Auslaufen - 5 - des Vertrages Dritten keine exklusiven Länder - oder Projektlizenzen einräumen werde (act. 9 S. 26). Diese Zusicherung betrifft hauptsächlich das zukünftige Ver- halten betreffende Rechtsbegehren 1. In der Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, inwiefern solche Erklärungen - gesetzt den Fall, es seien Rechtsverlet- zungen vorgekommen - die Wiederholungsgefahr glaubhafterweise beseitigen (vgl. die Hinweise bei Johann Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 261 N 16; vgl. auch den Entscheid des Obergerichtes Zürich vom 20. Januar 2011, in: sic! 9/2011). Vorliegend fällt in Betracht, dass die Beklagte schon am 19. August 2011 ein ge- wisses Einlenken signalisierte (act. 3/21) und dass die restliche Vertragsdauer von etwa 15 Monaten so kurz ist, dass ein potentieller Vertragspartner der B e- klagten geneigt sein dürfte, für diese Zeit auf Exklusivität zu verzichten. Von daher erscheint das Bestehen einer Wiederholungsgefahr nicht (mehr) glaubhaft. Da es sich um eine Anspruchsvoraussetzung handelt, ist Rechtsbegehren 1 abzuwei- sen. 7. Rechtsbegehren 2 zielt auf Auskunft. Hintergrund ist die Prämisse, dass der Klägerin Schaden und sonstige Kalamitäten entstehen könnten, falls sie - wie in H._____ - in einem bestimmten Land eine aufwendige Offerte erarbeitet, um dann zu erfahren, dass die Beklagte eine Exklusivlizenz erteilt hat. Die Beklagte gab die Erklärung ab, dass "keine Gründe bestehen, welche die Klägerin daran hindern würden, sich um Projekte zu bewerben", mit Ausnahme der vier erwähnten Lä n- der (act. 9 S. 5). Damit hat die Beklagte nicht vorgetragen, es bestünden keine Exklusivlizenzverträge mit Dritten. Immerhin darf die Erklärung als Schadlosha l- tungsversprechen aufgefasst werden, im Sinne, dass die Beklagte dafür einsteht, dass der Kläger wegen Länderexklusivitäten (mit Aufnahme der vier erwähnten Länder) kein Schaden verbleibt. Insofern ist ein relevanter Nachteil der Klägerin zu verneinen. Deshalb ist Rechtsbegehren 2 abzuweisen. Damit kann die Beant- wortung der heiklen Frage unterbleiben, ob solche Auskunftsbegehren überhaupt zulässig sind in Fällen wie dem vorliegenden, bei welchen die Vertragsbeziehung keine gesetzliche oder sonstwie explizite Auskunftspflicht kennt. - 6 - 8. Rechtsbegehren 3 ist abzuweisen, weil mit dieser Massnahme unverhältnis- mässig in die Rechtsstellung Dritter eingegriffen würde. Der anbegehrte Widerruf könnte eine Vertragsverletzung bedeuten. Dazu kann ein Gericht nicht Hand bi e- ten. 9. Da alle Begehren abzuweisen sind, ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten zu befinden. Grundsätzlich wird die unterliegende Partei kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs.1 ZPO). Art. 107 ZPO eröffnet die Mög- lichkeit der Verteilung nach Ermessen, u.a. dann, wenn eine Partei in guten Treu- en zur Prozessführung v eranlasst war (Abs. 1 lit. b) oder wenn besondere U m- stände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als un- billig erscheinen lassen (Abs. 1 lit. f). Die im Zentrum des Vertragsstreites der Parteien stehende Frage, ob die Beklagte befugt war, Dritten über die vier e r- wähnten Länder hinaus Exklusivlizenzen zu erteilen, lässt sich nicht einfach be- antworten. Ein subjektiver Konsens ist nicht glaubhaft gemacht. Somit muss eine Vertragsauslegung (normativer Konsens) Platz greifen. Diesbezüglic h können beide Seiten gute Gründe ins Feld führen. Mit der Wendung im Lizenzvertrag "E x- klusive Lizenzvergaben bestehen im Moment für die Länder ..." (act. 3/2 unter A r- tikel 1) wird mindestens zum Ausdruck gebracht, dass weitere Länderexklusivl i- zenzen nicht ausgeschlossen sein sollten. Die klägerische Ansicht, dafür hätte es ihre Zustimmung gebraucht, ansonsten der Vertragszweck durch die Beklagte ausgehöhlt werden könnte, hat grundsätzlich etwas für sich. Trotzdem wurde mit der Wendung "im Moment" klar die Möglichkeit weiterer Länderexklusivitäten zum Ausdruck gebracht. Berücksichtigt man sodann die Regelung in Artikel 2.2 von act. 3/2, wonach als mögliche Vertragserweiterung die Einräumung einer Exklus i- vität für bestimmte Projekte oder Länder angedacht wurde und stellt dies vor den zu vermutenden Hintergrund, dass diese Klausel auch in anderen Lizenzvertr ä- gen der Beklagten steht, dann kann man schliessen, die Klägerin habe davon ausgehen müssen, ihr oder Dritten könne nach Ermessen der Beklagten bezüg- lich anderer Länder als den vier explizit genannten Exklusivität eingeräumt wer- den. Gestützt wird diese Auslegung auch durch die Regelung in Art. 2.4 von act. 3/2, in welchem die Möglichkeit der Projektexklusivlizenz nach dem Prinzip "first - 7 - comes first serves" st atuiert wird. Die Bestimmung schliesst mit dem Satz: "Sol- che Projekte sind von möglichen, zukünftigen Exklusivlizenzen für Dritte im betref- fenden Territorium ausgeschlossen." Wenn solche Exklusivlizenzen - wie die Klä- gerin es sieht - ihrer Einwilligung bed urft hätten, w äre der Satz sinnlos. Sinn macht er nur, wenn er so verstanden wird, dass die Beklagte zwar (weitere) Län- derexklusivlizenzen vergeben darf, damit aber eine bestehende Projektexklusivl i- zenz nicht tangiert werde. Von daher spricht mehr dafür, die Beklagte sei vertrag- liche befugt gewesen, weitere Länderexklusivlizenzen zu vergeben. Mithin hätte sie im Fall H._____ den Vertrag nicht verletzt. Ergänzend ist festzuhalten, dass es während der Laufdauer des Lizenzvertrages (act. 3/2) offenbar nur in einem ei n- zigen Land - H._____ - einen Konflikt in Zusammenhang mit einer Länderexkl u- sivlizenz gab und generell wenige entsprechende Anlagen gebaut wurden bzw. werden (gemäss klägerischer Referenzliste act. 3/8 solche in der Schweiz, in Deutschland, in den N iederlanden und in Portugal). Es geht offensichtlich nicht um ein Massenprodukt, sondern um Industrieanlagen in einem entweder noch nicht entwickelten oder einem hartumkämpften Markt. Dies dürfte schon bei Ver- tragsschluss so gewesen sein. Von daher - d.h. aufgrund der schwierigen Mark t- verhältnisse - mussten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Exklusivität in einem offenen, flexiblen Sinn verstanden werden, welche es der Beklagten er- laubten, (weitere) Exklusiv itäten einzuräumen, sei es der Klägerin oder einem Dritten. Gesamthaft ist eine Vertragsverletzung der Beklagten wegen zu Unrecht erteilter Exklusivlizenz nicht glaubhaft gemacht. Ob die Beklagte allenfalls nach Treu und Glauben vertraglich verpflichtet gewesen wäre, die Klägerin über das Bestehen einer Exklusivlizenz in H._____ zu informieren, kann dahingestellt blei- ben. Im Zeitpunkt der Stellung des Massnahmebegehrens waren die relevanten Standpunkte der Parteien bekannt. Von daher liegt keine Ausnahme gemäss Art. 107 ZPO vor und wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig. Aller- dings sind die unaufgefordert verfassten Eingaben der Beklagten vom 2., 17. und 21. November 2011 (act. 15, 17, 19) nicht in die Bemessung der Parteientschädi- gung einzubeziehen, da sie ohne gerichtliche Fristanset zung erfolgten und keine entscheidrelevanten Vorbringen enthielten. Was den Hinweis der Beklagten auf die neueste Rechtsprechung des EGMR anbelangt (act. 17 S. 2), sei immerhin - 8 - festgehalten, dass sich diese auf eine Konstellation bezieht, in welcher die be- troffene Partei anwaltlich nicht vertreten war und ihr Unterlagen mit dem Vermerk "zur Information" zugesandt worden waren. Der Streitwert beträgt unstrittig geschätzte CHF 400'000. Der Einzelrichter erkennt: 1. Das Begehren betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abge- wiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000. 3. Die Gerichtsgebühr wird der Klägerin auferlegt. 4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 10'700 (zuzüglich 8% MWST) zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung. 6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). _____________________________________ HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH Der Gerichtsschreiber: lic. iur. Jeremias Widmer