Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Geschäfts-Nr.: HE160329-O U/ee Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie der Gerichtsschreiber Rafael Rutgers Urteil vom 26. September 2016 in Sachen A._____ SA, Gesuchstellerin vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____ gegen B._____, Gesuchsgegner betreffend Verletzung Markenrecht / vorsorgliche Massnahmen - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1) " 1. Das Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, Zürich-Mülligen, sei anzuweisen, ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners die ge- mäss Schreiben des Zollinspektorats Zürich, Dienstabteilung Post, Zü- rich-Mülligen, vom 30. Juni 2016 zurückbehaltene Uhr "A._____" bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung dieses Gerichts über ein entspre- chendes Vernichtungsbegehren nicht an den Gesuchsgegner oder Drit- te herauszugeben. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Ge- suchsgegners." Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Prozessverlauf Das Massnahmebegehren ging am 2. August 2016 hierorts ein (act. 1). Mit Verfü- gung gleichen Datums wurde die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post (n achfolgend EZV), im Sinne einer superprovisor i- schen Massnahme angewiesen, die unter Aktenzeichen … zurückbehaltene Uhr der Marke " A._____" weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder Dritte herauszugeben , wobei die behördliche Vernichtung der Sendung vorbehalten wurde. Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist zur Stel- lungnahme zum Massnahmebegehren angesetzt (act. 4). Den von ihr verlangten Gerichtskostenvorschuss leistete die Klägerin fristgerecht (act. 4; act. 7). Die Ste l- lungnahme des Beklagten datiert vom 22. August 2016 (act. 8). Diese wurde der Klägerin am 25. August 2016 zugestellt (act. 9). Weitere Eingaben erfolgten nicht. 2. Vorsorgliche Massnahme Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die Kläger- schaft glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Hauptsachenprognose) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Nachteilsprognose) (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Vor aussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Mas s-- 3 - nahmen sind zudem eine zeitliche Dringlichkeit sowie die Wahrung des Verhäl t- nismässigkeitsprinzips (SPRECHER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivi l- prozessordnung, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 261 N 10). Nach Art. 59 MSchG kann das Gericht insbesondere Massnahmen zur Beweis - sicherung (lit. a), zur Ermittlung der Herkunft der widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehenen Gegenstände (lit. b), zur Wahrung des be- stehenden Zustandes (lit. c) oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlas- sungs- und Beseitigungsansprüchen (lit. d) anordnen. 3. Sachverhalt Der Beklagte anerkennt im Wesentlichen den von der Klägerin geschilderte Sac h- verhalt. Insbesondere ist u nstrittig, dass er im Internet eine F älschung einer mit der Marke " A._____" gekennzeichneten Uhr erwarb und die entsprechende, in der Volksrepublik China aufgegebene sowie an den Beklagten adressierte Sendung von der EZV zurückbehalten wurde. Strittig ist demgegenüber, ob und wann der Beklagte der Vernichtung der strei t- gegenständlichen Uhr zugestimmt hat. Während die Klägerin ausführt, der Be- klagte widersetze sich deren Vernichtung (act. 1 Rz 14 ff.), macht der Beklagte geltend, er habe der Vernichtung bereits vor Klageeinreichung zugestimmt (act. 8). Diese Frage dürfte zwar dereinst in einem allfälligen Hauptsacheverfah- ren für die Kostenauflage relevant sein, kann im Rahmen des vorliegenden Mas s- nahmeverfahrens jedoch offengelassen werden. Denn d ass die Uhr bereits ver- nichtet worden wäre – was zur Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfah- rens führen würde – führt keine der Parteien aus. 4. Würdigung Nach Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das au s- schliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistu n- gen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann insbesondere anderen verbieten, unter einem in den Schutzumfang seiner Marke fallenden Zeichen Waren ein -, aus- oder durchzufüh-- 4 - ren (Art. 13 Abs. 2 lit. d MschG), wobei ihm dieser Anspruch auch dann zusteht, wenn die Ein -, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu priva- ten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2bis MschG). Nach Art. 57 MschG kann der Rich- ter die Einziehung und Vernichtung von Gegenständen , die widerrechtlich mit e i- ner Marke versehen sind, anordnen. Da unbestritten ist, dass der Beklagte eine Uhr, welche mit Marken der Klägerin gekennzeichnet ist, aber nicht von der Kl ä- gerin stammt, in die Schweiz einführte und damit Markenrechte der Kläger in ver- letzte, ist vorliegend eine positive Hauptsachenprognose zu stellen. Da die EZV Sendungen ohne Erwirkung vorsorglicher Massnahmen für höchstens zehn (bzw. in begründeten Fällen 20) Werktage zurückbehält (Art. 72 MschG) und sie davon ausgeht, dass der Beklagte die Zustimmung zur beantragten Vernic h- tung der Sendung im Sinne von Art. 72d MschG ausdrücklich abgelehnt hat (act. 3/7), würde die EZV ohne vorsorgliche gerichtliche Anordnung die Sendung dem Beklagten herausgeben. Da die Freigabe der Sendung dem Beklagten deren Beiseiteschaffen ermöglichen würde, was insbesondere den klägerischen Ver- nichtungsanspruch erheblich erschwerte, ist glaubhaft, dass der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (vgl. dazu STAUB, in: SHK -MschG, Art. 59 N 22). Weiter ist die zeitliche Dringlichkeit aufgrund der drohenden Her- ausgabe der Sendung an den Beklagten gegeben. Schliesslich ist das blosse Z u- rückbehalten der Sendung und damit die Sicherstellung des bisherigen Zustandes vorliegend ohne Weiteres verhältnismässig. Dies umso mehr als der Beklagte selber ausführt, der Vernichtung der Sendung bereits zugestimmt zu haben. Da damit sämtliche Voraussetzungen nach Art. 261 ZPO glaubhaft gemacht wor- den sind, ist die superprovisorisch angeordnete Massnahme gemäss Dispositiv- Ziffer 1 der Verfügung vom 2. August 2016 (act. 4) als vorsorgliche Massnahme zu bestätigen. 5. Prozessfortgang Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen (Art. 263 ZPO). Bei Säumnis würde die ent sprechende Anordnung ohne Weiteres dahinfallen. Die Prosequierungsfrist ist auf 60 Tage festzulegen. - 5 - 6. Kosten- und Entschädigungsfolgen 6.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GO G) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend ist von einem Streitwert in der Höhe von CHF 11'000.– auszugehen. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebü hr auf CHF 1'0 00.– festzusetzen und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 ZPO). Gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO ist die Regelung bezüglich der Verteilung der Gerichtskosten dem Ents cheid des Hauptsachegerichts vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinfällt, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen und sind die Kosten der (diesfalls unterli egenden) Klägerin aufzuerlegen, womit der Kostenbezug definitiv würde. 6.2. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentl i- chen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin ihren Anspruch j e- doch nicht prosequieren sollte, wären keine Parteientschädigungen geschuldet. Der Einzelrichter erkennt: 1. Die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, wird – in Bestätigung der Verfügung vom 2. August 2016 – (weiterhin) angewiesen, die unter Aktenzeichen … zurückbehaltene Uhr der Marke "A._____" weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Be- klagten oder Dritte herauszugeben. Vorbehalten bleibt die behördliche Ver- nichtung der Sendung. 2. Der Klägerin wird eine einmalige Frist bis 28. November 2016 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache gegen den Beklagten anhängig zu ma- chen. Bei Säumnis würde die Anordnung gemäss Dispositiv-Ziffer 1 ohne Weiteres dahinfallen. - 6 - 3. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 1'000.–. 4. Die Kosten werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezo- gen. Fällt die vorsorgliche Massnahme wegen Säumnis dahin (vgl. Disposi- tiv-Ziffer 2), werden die Kosten der Klägerin auferlegt und der Kostenbezug wird definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die defini- tive Regelung der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten. 5. Die Regelung der Entschädigungsfolgen wird dem Gericht im nachfolgenden ordentlichen Verfahren vorbehalten. Versäumt die Klägerin jedoch die ihr in Dispositiv-Ziffer 2 angesetzte Frist zur Anhängigmachung der Klage, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Eidgenössische Zollver- waltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, z.H. …, Zürcherstra s- se 161, Postfach 24, 8010 Zürich-Mülligen. 7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen B e- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 11'000.–. Zürich, 26. September 2016 Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Der Gerichtsschreiber: Rafael Rutgers