<!DOCTYPE html> <html lang="de"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="content"> <a name="idp327936"></a><div class="big bold">Urteilskopf</div> <br/>147 III 85<br/><br/><br/><div class="paraatf">9. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. FRACTAL-SWISS AG gegen A. Sàrl (vormals: FRACTAL-SWISS pma Sàrl) (Beschwerde in Zivilsachen)</div> <div class="paraatf">4A_297/2020 vom 7. September 2020</div> <a name="idp329472"></a><br/><div id="regeste" lang="de"> <div class="big bold">Regeste</div> <br/><div class="paraatf"><span class="artref">Art. 53 MSchG</span>; Klage auf Übertragung einer Marke. <div class="paratf">Mit der Klage nach <span class="artref">Art. 53 MSchG</span> kann die Übertragung einer Marke auch im Anmeldungsstadium verlangt werden; sie ist nicht auf bereits eingetragene Marken beschränkt (E. 3.2.1). Die Klage setzt voraus, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte. Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten ist nicht vorausgesetzt (E. 3.2.2). </div> </div> </div> <a name="idp334960"></a> <a name="idp340544"></a> <br/><div> <a name="idp346144"></a><span class="big bold" id="sachverhalt">Sachverhalt</span> <span class="small">ab Seite 86</span> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="page86"></a><div class="center pagebreak">BGE 147 III 85 S. 86</div> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp347808"></a><span class="bold">A. </span>Die FRACTAL-SWISS AG (Lizenzgeberin, Klägerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Hergiswil ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 604913 "Fractal", hinterlegt am 31. August 2010, sowie der Wort-Bild-Marke Nr. 681948 "Fractal-Swiss", hinterlegt am 11. Dezember 2015. Beide Marken beanspruchen Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9.</div> <div class="paraatf">Am 26. Januar 2017 wurde die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl (heute: A. Sàrl; Lizenznehmerin, Beklagte, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in V. ins Handelsregister eingetragen.</div> <div class="paraatf">Zwischen diesen beiden Gesellschaften bestand ein Lizenzvertrag, den die FRACTAL-SWISS AG mit Schreiben vom 11. Mai 2018 gekündigt hat.</div> <div class="paraatf">Am 20. März 2019 ersuchte die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Zulassung des Zeichens "Fractal-Swiss" zum Markenschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 (Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp351936"></a><span class="bold">B. </span>Am 1. Juli 2019 reichte die FRACTAL-SWISS AG beim Obergericht des Kantons Nidwalden Klage gegen die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl ein. Sie stellte unter anderem ein Übertragungsbegehren. Mit Urteil vom 27. April 2020 trat das Obergericht - soweit vorliegend von Interesse - auf die Klage nicht ein.</div> <div class="paraatf">Das Bundesgericht heisst die von der FRACTAL-SWISS AG erhobene Beschwerde in Zivilsachen gut.</div> <div class="paraatf"> <i>(Zusammenfassung)</i> </div> <br/><div> <a name="idp354800"></a><span class="big bold" id="erwaegungen">Erwägungen</span> </div> <br/><div class="paraatf">Aus den Erwägungen:</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp355760"></a><span class="bold" id="consideration_3.">3. </span>In Rechtsbegehren-Ziffer 3.1 verlangte die Beschwerdeführerin die Übertragung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss" beziehungsweise die Übertragung der daraus resultierenden Marke.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp357280"></a><span class="bold" id="consideration_3.1">3.1 </span>Nach <span class="artref">Art. 53 MSchG</span> (SR 232.11) kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung <a name="page87"></a><div class="center pagebreak">BGE 147 III 85 S. 87</div>der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Übertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 mit Hinweisen).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp366032"></a><span class="bold" id="consideration_3.2">3.2 </span>Die Vorinstanz trat auch auf das Übertragungsbegehren der Beschwerdeführerin nicht ein. Sie nannte hierfür zwei Argumente:</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp367344"></a><span class="bold" id="consideration_3.2.1">3.2.1 </span> <i>Zum einen</i> könnten nach dem "klaren Wortlaut" von <span class="artref">Art. 53 MSchG</span> einzig Marken<i>eintragungen</i> Gegenstand einer Übertragungsklage bilden. Die blosse <i>Anmeldung</i> einer Marke sei dagegen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erfasst. Diese Überlegung geht fehl:</div> <div class="paraatf">Zwar entsteht das Markenrecht nach <span class="artref">Art. 5 MSchG</span> mit der Eintragung im Register. Indes befürwortet die Lehre einhellig die Möglichkeit, klageweise die Übertragung von Marken im Anmeldungsstadium zu verlangen (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu <span class="artref">Art. 53 MSchG</span>; CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 19 zu <span class="artref">Art. 5 MSchG</span>; ANNE-VIRGINIE LA SPADA-GAIDE, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 9 zu <span class="artref">Art. 5 MSchG</span>; STAUB, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu <span class="artref">Art. 53 MSchG</span>). Dies überzeugt. Denn es ist nicht einzusehen, weshalb der Kläger zuwarten müsste, bis die Marke eingetragen ist und so der widerrechtliche Registerinhalt länger als nötig aufrecht bleibt. Das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung im Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 angeschlossen.</div> <div class="paraatf">Die Vorinstanz stützt sich für ihre Auffassung einzig auf STAUB, a.a.O., N. 7 zu <span class="artref">Art. 53 MSchG</span>. Dieser Autor führt zwar aus, dass sich der Wortlaut von <span class="artref">Art. 53 Abs. 1 MSchG</span> auf eingetragene Marken beziehe, hält aber im gleichen Absatz einschränkend fest, dass die Übertragungsklage auch in Bezug auf Markenanmeldungen zu befürworten sei. Auch den Materialien sind im Übrigen keine <a name="page88"></a><div class="center pagebreak">BGE 147 III 85 S. 88</div>Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die Klage auf Übertragung der Marke bewusst auf bereits im Register eingetragene Zeichen hätte beschränkt, (blosse) Markenanmeldungen dagegen vom Anwendungsbereich des <span class="artref">Art. 53 MSchG</span> hätten ausgenommen werden sollen (vgl. Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [nachfolgend: Botschaft], BBl 1991 I 43 zu Art. 50 [heute: Art. 53] MSchG; parlamentarische Beratungen: AB 1992 S 33; AB 1992 N 402). Für eine solche Unterscheidung wären nach dem Gesagten auch keine stichhaltigen praktischen Gründe erkennbar.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp389760"></a><span class="bold" id="consideration_3.2.2">3.2.2 </span> <i>Zum andern</i> sei - so das Obergericht weiter - "nicht rechtsgenügend dargetan", dass die Beschwerdegegnerin das streitgegenständliche Zeichen "effektiv in Gebrauch" habe.</div> <div class="paraatf">Mit dieser Erwägung ist die Beschwerdeführerin zu Recht nicht einverstanden: <i>Anmassung</i> im Sinne von <span class="artref">Art. 53 MSchG</span> meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmeldet, obwohl er vom besseren Recht des Klägers wusste oder hätte wissen müssen (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1; FRICK, a.a.O., N. 3 f. zu <span class="artref">Art. 53 MSchG</span>; STAUB, a.a.O., N. 11 f. zu <span class="artref">Art. 53 MSchG</span>). Bereits die - dergestalt treuwidrige - Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Klägers, ohne dass es einen darüber hinausgehenden "effektiv[en]" Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedürfte (siehe auch die Botschaft, BBl 1991 I 43 zu Art. 50[heute: Art. 53] MSchG).</div> <div class="paraatf">Hinzu kommt, dass die Klage nach <span class="artref">Art. 53 MSchG</span> auf die Herstellung des rechtmässigen Zustands und insofern auf eine Bereinigung des Markenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabei nicht ankommen. Es wäre der Beschwerdeführerin denn auch nicht zuzumuten, trotz der - behauptetermassen markenrechtsverletzenden - Anmeldung des Zeichens "Fractal-Swiss" mit der Erhebung der Übertragungsklage zuzuwarten, bis sich die Rechtsverletzung in einem Gebrauch durch die Beschwerdegegnerin manifestiert.</div> </div></body></html>