B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t S2017_003 D é c i s i o n d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 7 Composition de la Cour Dr. iur. Dieter Brändle, Président Frank Schnyder, lic. en droit, ing. dipl. EPFL, juge Tobias Bremi, Dr en sciences naturelles, juge lic. iur. Susanne Anderhalden, première greffière Parties à la procédure A SA, représentée par Maître Florian Ducommun, demanderesse contre 1. B SA, représentée par Maître Christophe Wagner, 2. C SA, 3. D S.A., défenderesses Objet Action en cession / Mesures (super)provisionnelles S2017_003 Seite 2 Le Tribunal fédéral des brevets considère : 1. Par ses requêtes en mesures superprovisionnelles et provisionnelles ac- compagnant sa demande du 18 janvier 2017, la demand eresse a pris les conclusions suivantes: A titre de mesures superprovisionnelles : "I. Interdire à B S.A, à C S.A et/ou à D S.A, sous les peines de l’article 292 CP, de retirer, jusqu’à droit connu sur la présente Dem ande, la demande de brevet N°111 ou de toute demande de brevet en découlant et /ou apparentée et/ou de renoncer, totalement ou partiellement, aux revendications qu’elIe(s) contien(ne)t. Il. Communiquer l’Ordonnance à l’institut de la Pro priété Intellectuelle, Stauffa- cherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne. III. Ordonner à l’institut de la Propriété Intellec tuelle ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B S.A, à C S.A et/ou à D S .A, de la demande de brevet N° 111 ou de toute demande de brevet en découlant e t/ou apparentée et/ou à une renonciation, totale ou partielle, aux revendications qu’elle(s) contien(ne)t. IV. Ordonner à l’institut de la Propriété Intellect uelle, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne, de suspendre la demande de brevet N° 111 et toute demande de brevet en découlant ou apparentée jusqu’à droit connu sur la présente De- mande. V. Communiquer l’Ordonnance à l’Office européen des brevets 80298 Munich, Allemagne. VI. Ordonner à l’Office européen des brevets de ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B S.A, à C S.A et/ou à D S.A, de la demande de brevet N°111 ou de toute demande de brevet en découlant et /ou apparentée et/ou à une renonciation, totale ou partielle, aux revendications qu’elIe(s) contien(ne)t. VII. Ordonner à l’Office européen des brevets 80298 Munich, Allemagne de sus- pendre la demande de brevet N° 111 et toute demande de brevet en découlant ou apparentée jusqu’à droit connu sur la présente Demande. A titre de mesures provisionnelles : I. Interdire à B S.A, à C SA et/ou à D S.A, sous le s peines de l’article 292 CP, de retirer, jusqu’à droit connu sur la présente Demand e, la demande de brevet N°111 ou de toute demande de brevet en découlant et /ou apparentée et/ou de renoncer, totalement ou partiellement, aux revendications qu’eIle(s) contien(ne)t. S2017_003 Seite 3 II. Constater que la demande de brevet N°111 intitu lée « XY » déposée par B SA auprès de l’institut de la Propriété Intellectuelle a été déposée sur la base d’une invention appartenant à A SA. III. Constater que toute demande de brevet apparent ée à ou découlant de la de- mande de brevetN°111 intitulée « XY » déposée par B SA auprès de l’Institut de la Propriété Intellectuelle et/ou auprès d’autres o ffices de propriété intellectuelle a été déposée sur la base d’une invention de A SA. IV. Communiquer l’Ordonnance à l’institut de la Pro priété Intellectuelle, Stauffa- cherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne. V. Ordonner à l’institut de la Propriété Intellectu elle ne pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B S.A, à C S.A et/ou à D S .A, de la demande de brevet N° 111 ou de toute demande de brevet en découlant e t/ou apparentée et/ou à une renonciation, totale ou partielle, aux revendications qu’elle(s) contien(ne)t. VI. Ordonner à l’institut de la Propriété Intellect uelle, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne, de suspendre la demande de brevet N° 111 et toute demande de brevet en découlant ou apparentée jusqu’à droit connu sur la présente De- mande. VII. Communiquer l’Ordonnance à l’Office européen d es brevets 80298 Munich, Allemagne. VIII. Ordonner à l’Office européen des brevets de n e pas entrer en matière sur un éventuel retrait, par B S.A, à C S.A et/ou à D S .A, de la demande de brevet N°111 ou de toute demande de brevet en découlant et /ou apparentée et/ou à une renonciation, totale ou partielle, aux revendications qu’elle(s) contien(ne)t. lX. Ordonner à l’Office européen des brevets 80298 Munich, Allemagne de sus- pendre la demande de brevet N°111 et toute demande de brevet en découlant ou apparentée jusqu’à droit connu sur la présente Demande. " 2. Les parties, toutes des sociétés anonymes, ont leur siège en Suisse. La compétence du Tribunal fédéral des brevets est admi se dans la mesure où il s’agit de mesures conservatoires concernant l a titularité de la de- mande de brevet suisse déterminée, soit la demande de brevet suisse N°111 (conclusions à titre de mesures superprovisio nnelles I. – IV. ; con- clusions à titre de mesures provisionnelles I – VI. ) (art. 26 lit. a en lien avec lit. b LTFB 1). 1 S2012_009, décision du 12 juin 2012 c. 3 S2017_003 Seite 4 Dans la mesure où les conclusions portent sur une é ventuelle autre « demande de brevet [en] découlant et/ou apparentée » à la demande de brevet suisse N°111, elles sont irrecevables en raison de l’indétermination d’une telle autre demande « découlant » et/ou « app arentée » à la de- mande suisse précédemment identifiée. S’agissant d’ordres adressés à l’Office européen de s brevets (conclu- sions à titre de mesures superprovisionnelles V. – VII. ; conclusions à titre de mesures provisionnelles VII. – IX.), la compéten ce du Tribunal fédéral des brevets n’est pas admise. Ces conclusions sont dès lors irrecevables (art. 59 al. 2 let b CPC). Des requêtes de cette na ture visant une de- mande de brevet européen doivent être adressées dir ectement à l’Office européen des brevets en identifiant la demande de b revet européen en cause (art. 61(1) et règle 14(1) de la Convention sur le brevet euro- péen ). 3. Selon l’art. 23 al. 1 lit. b LTFB, en matière de me sures provisionnelles (et donc en matière de mesures superprovisionnelles qui relèvent de la même instance en vertu de l’art. 265 al. 1 CPC), le président statue en principe en tant que juge unique. En l’espèce, se p ose la question de la paternité de l’invention. Une telle question nécessite la compréhension de faits techniques relevant de l’invention. Dès lors, il convient de statuer sur la requête à l’aide d’une cour composée de trois ju ges (art. 23 al. 3 LTFB). 4. La langue de la procédure est le français (art. 36 LTFB). 5. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 al. 1 lit. a LBI en lien avec art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requé- rante rend vraisemblable qu’une prétention dont ell e est titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (art. 261 al. 1 lit. a) et que cette at- teinte risque de lui causer un préjudice difficilem ent réparable (lit. b). Un fait est jugé vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérou ler autrement ; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des q uestions de droit. 2 Cela signifie qu’aux yeux du juge, la probabilité d e l’existence du fait allé- 2 ATF 139 III 86, c. 4.2. S2017_003 Seite 5 gué l’emporte sur la probabilité de son inexistence . La situation doit pré- senter par ailleurs une urgence relative en regard de la durée normale d’un procès (art. 59 al. 2 lit. a CPC) et absolue en raison de la difficulté de réparer le préjudice naissant ou croissant (art. 26 1 al. 1 lit. b CPC), et la mesure ordonnée doit être nécessaire (art. 261 al. 1 CPC) et suffisante (art. 262 CPC) pour écarter l’atteinte ou le risque d’atteinte et être appro- priée en regard des intérêts opposés en présence (p roportionnalité au sens étroit selon l’art. 262 al. 2 CPC).3 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a r isque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures pr ovisionnelles immé- diatement (à titre superprovisionnel), sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). 4 Un tribunal peut ordonner toute mesure provisionnel le propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une inter diction ou un ordre donné à une autorité qui tient un registre (art. 262 lit. a et c CPC). Si une mesure au sens de l‘art. 265 CPC est requise à titre superprovi- sionnel, le tribunal est tenu de procéder avec prud ence pour éviter autant que possible d’ordonner une mesure qu’il n’aurait p as ordonnée s’il avait entendu la partie adverse avant de statuer. 5 Le cas échéant, dans une certaine mesure, le tribunal doit en conséquence an ticiper d’office les possibles contrarguments de la défenderesse et vérifier leur bien-fondé. S’agissant de la prétention en cession d’une demand e de brevet au sens de l’art 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation prouver : (1) qui est l’inve nteur de quel enseigne- ment technique, (2) l’acquisition du droit à la dél ivrance du brevet pour cet enseignement technique par le prétendu ayant dr oit, (3) la communi- cation au défendeur, soit le demandeur inscrit à l’office de la demande de brevet litigieuse, de l’enseignement technique de c et inventeur, et (4) l’incorporation de l’enseignement technique dans la demande de brevet li- tigieuse du défendeur. Des allégations générales ne suffisent pas : il con- vient de présenter l’enseignement technique concret . Lorsqu’il s’agit de co-inventeurs, il convient d’identifier la contribu tion concrète à l’invention du ou des co-inventeurs considérés. À cette fin, un renvoi général au con- tenu la demande de brevet litigieuse ne suffit pas. En effet, c’est précisé- ment la tâche du tribunal de déterminer d’une part la mesure dans la- 3 ATF 131 III 473 c. 3.2 4 ATF 139 III 86, c. 1.1.1 5 BBl 2006 S. 7356. S2017_003 Seite 6 quelle l’enseignement technique de l’ayant droit et l’enseignement tech- nique de la demande litigieuse correspondent. 6 Lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une requête de mesures pro visionnelles, la vraisemblance de l’existence des faits correspondants suffit. 6. Les faits avancés par la demanderesse qui sont pert inents pour trancher la question des mesures (super)provisionnelles peuv ent se résumer comme suit : – le 12 juin 2015, la demanderesse et la défenderes se 1 ont signé un accord de confidentialité en vue d’un développement commun; – pour le compte de la demanderesse, ses employés S . et T. ont réalisé différents modes techniques de mise en œuvre d’un f ermoir pour bra- celet de montre comportant une boucle déployante pe rmettant de lo- ger un insert biométrique et se les ont échangés par emails du 21 juil- let 2015 et du 28 juillet 2015, rendant ainsi vrais emblable par qui et quand a été réalisé l’invention et le droit origina ire au brevet de la demanderesse en qualité d’employeur (art. 332 CO) ; – par la suite ont eu lieu des rencontres de travai l avec la défenderesse 1 au cours desquelles ces développements aurait été communiqués à la défenderesse 1, un mode particulier de réalisati on ayant été com- muniqué par email le 10 septembre 2015 à la défenderesse; – le 25 novembre 2015, la défenderesse 1 a soumis e n son seul nom la demande de brevet litigieuse suisse No. 111. 7. Comme invoqué à juste titre par la demanderesse, la figure 1 de la de- mande de brevet 111 litigieuse expose les éléments principaux ce qui a été précédemment développé par la demanderesse et e nsuite divulgué à la défenderesse 1 dans le cadre de la collaboration . En outre, la deman- deresse a exposé que ceci correspond en essence à l ’objet de la reven- dication 1 de la demande de brevet soumise par la défenderesse 1. Cela suffit à rendre l’exposé de l’état de fait vra isemblable. Il est con- cluant et largement supporté par des documents. 8. Ainsi, les éléments essentiels tendant à démontrer que la demande de brevet a été déposée sans droit par la défenderesse 1, ont été invoqués 6 O2012_001, décision du 6 décembre 2013 c. 27 S2017_003 Seite 7 de façon vraisemblable. Notamment, il a été exposé (1) quel inventeur a inventé quel enseignement technique, (2) comment le droit du brevet a été acquis par la demanderesse, (3) comment cet ens eignement tech- nique a été communiqué sous le sceaux de la confide ntialité à la défen- deresse 1, et (4) comment cet enseignement techniqu e a été décrit et re- vendiqué dans la demande de brevet litigieuse. 9. En outre, la demanderesse expose comment elle a été informée le 11 oc- tobre 2016 par la défenderesse 1 que la demande de brevet litigieuse de la défenderesse 1 a été cédée à la défenderesse 3. Lors de la rencontre du 29 novembre 2016, la demanderesse a été informée que la demande de brevet litigieuse a été cédée à la défenderesse 2. Ainsi, il a été rendu vraisemblable que chacune des défenderesses 1, 2, 3 est susceptible d’être actuellement inscrite au r egistre comme titulaire de la demande de brevet. Dès lors, il est justifié de diriger les mesures conservatoires contre chacune des défenderesses 1, 2, 3. En outre, il a également été rendu vraisemblable que les défendere sses se cèdent la demande de brevet litigieuse de l’une à l’autre au détriment de la deman- deresse. Ainsi l’existence d’un dommage difficilement réparable, résultant d’une nouvelle aliénation (cession) de la demande d e brevet litigieuse, soit de l’objet du présent litige, est également re ndu vraisemblable. En outre, la demanderesse ayant appris le 29 novembre 2016 la cession de la demande litigieuse, elle n’a pas excessivement t ardé en introduisant les requêtes en mesures (super)provisionnelles le 1 8 janvier 2017, en re- gard de la longueur prévisible d’un procès au fond (dont la durée atten- due est de l’ordre d’une année). Les mesures (super )provisionnelles re- quises ne semblent pas porter excessivement atteint e aux intérêts des défenderesses. En effet, si l’existence du litige s ur la demande de brevet en cause comporte en elle-même intrinsèquement une incertitude propre à entraver les affaires commerciales, les mesures ( super)provisionnelles requises ne semblent pas accroître le désavantage p our les défende- resses car rien ne les empêche, à leurs risques et périls, de s’engager dès à présent à retirer dans le futur la demande de brevet litigieuse et de conditionner ce retrait par l’issue du présent procès. Dès lors, il ne se jus- tifie pas de faire application de l’art. 261 al. 2 CPC. 10. Dans la même optique, la demanderesse vise par ses conclusions en mesures superprovisionnelles I. - IV. à empêcher le s défenderesses de S2017_003 Seite 8 retirer la demande de brevet litigieuse ou certaine s de ses revendications notamment à l’aide d’un ordre donné à l’Institut fé déral de la propriété in- tellectuelle (IPI). Les conditions à cette fin sont remplies comme il a été exposé ci-dessus. En conséquence, la requête d’ordo nner des mesures superprovisionnelles doit être approuvée en ce sens et l’IPI est requis en vertu de l’art. 262 lit. c CPC en lien avec l’art. 60 al. 2 LBI et art. 105 al. 1 lit. d OBI à inscrire provisoirement la restriction correspondante. 11. Avec sa décision, le tribunal peut, sur demande de la partie ayant obtenu gain de cause, ordonner des mesures d’exécution (art. 246 al. 3 CPC). La décision sur ce point relève de la libre appréciati on du tribunal. (art. 236 al. 3 en lien avec art. 343 al. 1 lit. b CPC). 12. Etant donné que les mesures requises doivent à ce s tade être approu- vées sans audition préalable de la défenderesse, il convient de garantir à cette dernière le droit d’être entendu et de lui im partir à cette fin un délai pour se prononcer par écrit. Le tribunal statue ens uite définitivement sur la requête (art. 265 al. 2 CPC). 13. Un délai est imparti à la demanderesse pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 10'000.00 en vertu de l’art. 98 CPC. 14. La décision sur les frais est prise dans la décisio n finale sur les mesures provisionnelles (art. 104 al. 1 CPC). 15. Au besoin, une audience est fixée rapidement après réception de la ré- ponse relative aux mesures provisionnelles. La chan cellerie convient im- médiatement avec les parties d’une date à titre provisoire. 16. Il est rappelé aux parties que les magistrats ou fo nctionnaires judiciaires en charge de la procédure examinent les éventuels m otifs de récusation (cf. notamment ATF 139 III 433). Pour faciliter cet examen, les noms de groupe des parties doivent être indiqués par les pa rties. Si une partie a connaissance d'un motif de récusation, elle doit au ssitôt présenter une demande de récusation (art. 49 CPC) afin d'éviter l a péremption de son S2017_003 Seite 9 droit (informations complémentaires sous http://www .patentgericht.ch/fr/ das-gericht/juges/). Le Tribunal fédéral des brevets décide : 1. Dans la mesure où la requête en mesures superpro visionnelles est recevable, il est provisoirement fait interdiction aux défenderesses de retirer la demande de brevet suisse N°111 ou de ren oncer partielle- ment ou totalement aux revendications qu’elle conti ent ; à défaut les organes des défenderesses risquent une amende pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP . 2. Il est ordonné à l’Institut fédéral de la propri été intellectuelle, en réfé- rence à la demande de brevets citée au chiffre 1 du dispositif, à ins- crire provisoirement au registre des brevets une re striction au droit de retrait de la demande et renonciation totale ou partielle aux re- vendications qu’elle contient et de suspendre la pr océdure d’examen et de délivrance jusqu’au prononcé d’un ordre différent. 3. Un délai jusqu’au 15 février 2017 est imparti aux défenderesses pour soumettre leur réponse relative aux mesures (s u- per)provisionnelles dans la mesure où le tribunal a reconnu sa com- pétence. 4. Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu’ au 8 février 2017 pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 10'000. 5. Les frais judicaires seront fixés dans le cadre de la décision finale. 6. La présente décision est communiquée par écrit ( contre avis de ré- ception) à : - la demanderesse, avec facture no. 1185000794 (en raison de l'urgence à l'avance par fax) - aux défenderesses (en raison de l'urgence à l'avance par fax) , - l’Institut fédéral de la propriété intellectuel (en raison de l'urgence à l'avance par fax) La suspension des délais ne s'applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC). Saint-Gall, le 31 janvier 2017 S2017_003 Seite 10 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Première greffière Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhald en Envoi le : 31 janvier 2017