B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t S2013_008 Urteil vom 30. Aug ust 2013 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. Verfahrensbeteiligte A. vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und pa- tentanwaltlich beraten durch Dr. Alfred Köpf, beide Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, 8001 Zürich, Kläger gegen B. Beklagte Gegenstand vorsorgliche Beweissicherung / genaue Beschreibung / vor- sorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO / Art. 77 PatG) S2013_008 Seite 2 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 1. Mit Massnahmegesuch vom 31. Juli 2013, eingegangen am 2. August 2013, stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren: 1) Es sei am Produktionsstandort der Beklagten frühestens ab der zweiten A u- gusthälfte 2013 in Gegenwart des klägerischen Rechts - und Patentanwalts sowie des Klägers, vorzugsweise in einer Wochenmitte, zwecks vorsorglicher Bewei s- sicherung ein Augenschein durchzuführen und bei den dort in Produktion befin d- lichen Muffenautomaten festzustellen, 1. dass die bei der Beklagten in Betrieb befindlichen Pol yolefin- Muffenautomaten eine dem Aufmuffprozess nachgelagerte Nachkühl - und Pressstation aufweisen, in der die im Aufmuffprozess geformten Muffen - Zwischenprodukte einem Pressvorgang ausgesetzt werden und folgendes mittels Umfangmassband und lnfrarotmessg erät zu messen: 2. die Temperatur eines erwärmten Rohrrohlings unmittelbar nach dem Ve r- lassen der 2.Heizstation und vor der Aufmuffstation (Aussentemperatur und Innentemperatur); 3. die Temperatur eines Muffen -Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Verlassen der Aufmuffstation (mittels lnfrarotmessgerät); 4. der Durchmesser des Muffen -Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Aufmuffvorgang; 5. die Temperatur der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang und dem Verlassen der Nachkühl - und Pressstation (Aus sentemperatur und Inne n- temperatur); 6. der Durchmesser der Nachkühl - und Pressstation (Innendurchmesser); 7. der Durchmesser der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang in der Nachkühl- und Pressstation. 2) Es seien der Muffenproduktionsprozess und insbesondere der Nachkühl/ - Pressvorgang sowie die Masse und Temperaturen gemäss Rechtsbegehren 1 zudem als vorsorgliche Massnahme in Form einer genauen Beschreibung fes t- zuhalten. 3) Die vorsorgliche Beweissich erung gemäss Rechtsbegehren 1 sei gleichzeitig als vorsorgliche Beweisführung i.S. von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO wegen Gefäh r- dung der Beweismittel bzw. der Beweisführung und wegen Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses des Klägers zu genehmigen. 4) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2 und 3 seien superprovisorisch, ohne Anh ö- rung der Beklagten, zu verfügen. 5) Eventualiter, für den Fall, dass wider Erwarten anlässlich des superprovis o- risch anberaumten Augenscheins kein Muffenautomat gemäss Rechtsbegehren 1) Ziff. 1 in Produktion sein sollte, seien die in schriftlicher, elektronischer oder anderer Form vorhandenen Einstellwerte / Parameter (analog den Massnahm e-S2013_008 Seite 3 beilagen 29 und 30) für mindestens zwei Rohrdimensionen mit üblichen Ausse n- umfängen zwischen 110 mm bis 250 mm x 4,2 - 7,7 mm gemäss B- Preisliste (Massnahmebeilage 6, S. 8) sicher zu stellen und der Herstellungspr o- zess sei bei zweiter Gelegenheit mit den festgehaltenen Einstellwerten durchz u- führen und zu verifizieren; namentlich seien festzuhalten, welche Einstellwerte / Parameter für welche Rohrdimension bei einem Muffe n- produktionsprozess je nach Muffengrösse zur Anwendung gelangt (analog Massnahmebeilagen 29 und 30) und standardmässig eingegeben werden oder eingegeben sind; welches Polyethyle n (PE -) oder / Polypropylen (PP -)Material zum Einsatz g e- langt; welche Masse die Werkzeuge in Abhängigkeit zur Rohrdimension haben. 6) Alles verbunden mit einem Rückforderungsanspruch der Kosten - und En t- schädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mi tberücksichtigung des p a- tentanwaltlichen Aufwands im Falle des Obsiegens im ordentlichen Verletzungs - bzw. Schadenersatz- / Gewinnherausgabeverfahren. 2. Gemäss den Ausführungen des Klägers verletzt die Beklagte mit dem Be- trieb des C.-Muffenautomaten, der von der Beklagten zum Verkauf ang e- boten wurde und noch bis ca. Ende 2013 in Betrieb sein soll, das Streit- patent EP xxx, das ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen betrifft. Der Kläger hält fest, dass es sic h beim streitpatentgegenständlichen Muffen - Herstellungsverfahren um ein betriebsinternes Verfahren handle, weshalb aus dem bekannten Endprodukt (aufgemuffte Rohre aus Polyethylen [PE] und Polypropylen [PP]) nicht mit absoluter Sicherheit eruiert werden kö n- ne, ob es mit dem streitpatentgemässen "Nachkühl -" oder "Antischrumpf- system" hergestellt worden sei, oder ob die "natürliche Schrumpfung" bei der Lagerung der Endprodukte zu den Endmassen geführt habe. Muffe n- automaten könnten mit und ohne patentverletzende Nachkühl- oder Pressstation betrieben werden, wobei die Pressstation bzw. die Pressb a- cken innert 40 - 60 Minuten abgebaut werden könnten, so dass sie bei einem Augenschein nicht mehr sichtbar und beweisbar seien, wenn e i- nem Verletzer vorweg eine Beweissic herungsmassnahme mitgeteilt wü r- de. 3. Der Kläger reicht ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 23. Juli 2009 (BGH -Urteil X) in Sachen D. gegen A. (Kläger im vorliegenden Verfahren) ein und hält fest, der Kläger (und dortige Nichtigkeitsbeklagte) habe das Streitpatent mit der Einschränkung verteidigt, "dass am Ende S2013_008 Seite 4 von Anspruch 1 die Worte 'auf die gewünschten Endabmessungen g e- bracht werden' ersetzt werden durch 'unter die gewünschten Endabme s- sungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die g e- wünschten Endabmessungen aufweisen', und in den Ansprüchen 2 und 3 auf diese geänderte Fassung Bezug genommen wird". Wie dem BGH - Urteil, Seite 2, entnommen werden kann, wurde EP xxx mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland te ilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen: „Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, be i dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemp e- ratur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Z u- stand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen au f- weisenden Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialver dichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, sodass sie nach dem Pres s- vorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen.“ Nachdem der Kläger am 5. Juli 2013 beim eidgenössischen Amt für gei s- tiges Eigentum (IGE) einen Antrag zum Teilverzicht durch Streichung e i- ner Alternative und durch Aufnahme einer Einschränkung auf anderem Wege eingereicht hatte, teilte dieses mit Schreiben vom 31. Juli 2013 mit, dass der vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angeno m- men werden könne und die Voraussetzungen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien. Die Verzichterklärung lautet wie folgt: I. der bisherige unabhängige Patentanspruch 1 wird i) durch Streichung der Alternative „Kunststoffen, insbesondere“, und ii) durch Aufn ahme der Formulierung „unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Enda b- messungen aufweisen“ anstelle des Ausdrucks „auf die gewünschten Enda b- messungen gebracht werden“ eingeschränkt, und erhält s omit die folgende Fa s- sung: 1. Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemp e- ratur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend S2013_008 Seite 5 unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Z u- stand zu ein geringes Übermass ge genüber den gewünschten Endmassen au f- weisenden Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pres s- vorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen. II. die restlichen Ansprüche und ihre Rückbezüge in ihrer ursprünglichen Fa s- sung beibehalten werden. Soweit Teile der Beschreibung mit der Änderung des Anspruchs 1 nicht verei n- bar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten. Gemäss Mitteilung des IGE an den Kläger soll der Teilverzicht am 30. September 2013 veröffentlicht werden. Insgesamt hat somit der Kläger unter Hinweis auf das seinen Standpunkt stützende BGH -Urteil und den Bescheid des IGE glaubhaft dargetan, dass die vorgenommene Ei n- schränkung des Streitpatents zulässig ist. 4. Der Kläger hält fest, das Streitpatent laufe im Oktober 2013 ab. Er führt nachvollziehbar aus, dass ein Unterlassungsurteil aufgrund der kurzen Restlaufzeit des Patents nicht mehr zu erlangen sei. Er begründet ein b e- stehendes Rechtsschutzinteresse vorerst hinreichend mit dem Hinweis, dass er sich im ordentlichen Verfahren auf eine Feststellungsklage auf Verletzung und rückwirkenden Schadenersatz oder Gewinnherausgabe beschränken werde. 5. Der Kläger beantragt in einer bestimmten Reihenfolge, wobei er ausführt, die Reihenfolge der Rechtsbegehren 1-3 sei bewusst gewählt worden, ei- ne Beweissicherung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG, eine genaue B e- schreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 PatG und eine vorsorg- liche Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO. Wie der Kläger zu Recht au s- führt, ist allen drei Massnahmen gemeinsam, dass eine drohende oder bestehende Verletzung glaubhaft gemacht werden muss. 1 Hier legt der Kläger glaubhaft dar, dass ein entsprechender Muffenautomat der C., welcher bei der E. im Einsatz sei, und auch der entsprechende C.- Muffenautomat das eingeschränkte Streitpatent verletzen würden. 1 Vgl. BGE 138 III 76, E.2.4.2 S2013_008 Seite 6 6. Der Kläger macht eine Gefährdung des Beweises bzw. eine drohen de Beweisvereitelung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG bzw. einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO hi n- reichend mit dem Hinweis glaubhaft, dass sich der Muffenautomat der Beklagten unterschiedlich betreiben lasse und das s effektiv nur durch die beantragten Massnahmen herausgefunden werden könne, wie dieser b e- trieben werde. Gemäss den glaubhaften Ausführungen des Klägers kann ein allfälliges patentverletzendes Handeln der Beklagten nicht aufgrund des Endprodukts abgeleitet werden, da dieses durch ein anderes Verfa h- ren die erfindungsgemässen Eigenschaften erhalten kann, oder so au s- sortiert sein kann, dass nur die erfindungsgemässen Eigenschaften real i- siert sind. Ferner legt der Kläger glaubhaft dar, dass Muffenautomaten, auch wenn sie die gleiche Typenbezeichnung haben, nicht immer ide n- tisch ausgestattet sind, sondern verschieden, insbesondere mit oder ohne hier relevante Nachkühl - oder Pressstation betrieben werden können. Damit ist eine Beweisgefährdung genügend dargetan, u m eine Beschrei- bung bzw. vorsorgliche Beweissicherung zu veranlassen, wobei diese im Betrieb der Beklagten und überraschend, d.h. ohne vorgängige Informat i- on der Beklagten, stattzufinden hat, damit keine Änderungen an der M a- schine und dem Verfahren vorgenommen werden können. 7. Entgegen dem Vorbringen des Klägers kann nicht davon ausgegangen werden, es stelle sich hier die Frage der Offenbarung von Geschäftsg e- heimnissen nicht, nachdem die Muffenmasse und die aufgrund des Mate- rials (PP oder PE) vorgegebenen Temperaturen als solche keine G e- schäftsgeheimnisse darstellen würden und der Nachkühl -/Antischrumpf- oder Unterpressvorgang durch das Streitpatent veröffentlicht sei und d a- mit zum Stand der Technik gehöre. Nachdem die Beschreibung bzw. B e- weissicherung überraschend bei der Beklagten zu erfolgen hat, kann di e- se keine Massnahmen ergreifen, damit der Kläger nicht über das zu b e- schreibende Verfahren hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse der Beklagten erhält. Der Kläger ist deshalb von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen (vgl. Art. 77 Abs. 3 PatG). Ein Ausschluss des Rechtsanwaltes und des Patentanwaltes des Klägers erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter respektive -berater gegenüber dem Kläger zur Verschwiegenheit gegenüber all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Beschre i-S2013_008 Seite 7 bung an den Kläger endet, und zwar nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung dem Kläger offen legt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Dem Rechtsanwalt und dem Patenta n- walt des Klägers – und nur diesen – ist entsprechend die Teilnahme an der Beschreibung frei zu stellen. Nehmen sie teil, gilt die angeführte Ve r- schwiegenheitsverpflichtung, unter Androhung von Art. 292 StGB.2 8. Die Beschreibung wird im Sinne von Art. 77 Abs. 4 PatG durchgeführt durch den Richter Dr. Tobias Bremi unter Mitwirkung des ersten Gerichts- schreibers Jakob Zellweger. Der Rechtsanwalt bzw. der Patentanwalt des Klägers haben dafür zu sorgen, dass die beanspruchte Beschreibung bzw. Beweissicherung technisch sachgerecht durchgeführt werden kann, indem sie alle für die Durchführung der beantragten Messungen erforde r- lichen Geräte zur Verfügung ste llen und für deren sachgerechte Bedi e- nung besorgt sind. Soweit nötig und beim Gericht wenigstens eine Woche vor dem Beschreibungstermin eingehend unter Angabe von Personalien und Qualifikationen beantragt, sind der Rechtsanwalt und der Patenta n- walt des Klägers berechtigt, einen spezialisierten Techniker für die Durch- führung der Beschreibung bzw. der Beweissicherung beizuziehen, wobei dieser unabhängig sein muss, der Verschwiegenheitsverpflichtung g e- mäss obenstehender Erwägung 7 untersteht und keinerlei Bezi ehungen zu den Parteien haben darf. Die Beschreibung wird direkt vor Ort protokolliert, vor Ort ausgedruckt und der Beklagten sowie dem anwesenden Parteivertreter der Klägerin zur Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Unterschrift vorgelegt. Anschliessend wird die Beschreibung vom Gericht der Beklagten zur Stel- lungnahme zugestellt werden. Hier wird eine Frist angesetzt werden, in der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegenseite nicht offen gelegt werden dürfen, zu markieren u nd dies in jedem Einze l- fall zu begründen (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung ist vorzunehmen, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechenden Textstellen ausgeschwärzt werden. Anschliessend wird das Gericht in Abwägung der Interessen der Parteien entscheiden, inwieweit der Kläger über das Ergebnis der Beschreibung bzw. Beweissicherung zu orientieren ist. 2 Vgl. S2012_007, Entscheid vom 14.06.2012, E. 5 S2013_008 Seite 8 Das Bundespatentgericht erkennt: 1. Es wird eine Beschreibung bzw. Beweissicherung im Sinne der Erw ä- gungen angeordnet. Die Beschreibung findet am 11. September 2013, ab 10.15 Uhr, am Produktionsstandort der Beklagten statt. 2. Der Kläger wird von der Teilnahme ausgeschlossen. 3. Der Rechtsanwalt und der Patentanwalt des Klägers sind gegenüber diesem zur Verschwiegenheit bezüglich all ihrer Wahrnehmungen anläss- lich der Beschreibung verpflichtet, wobei diese Geheimhaltungsverpflic h- tung erst mit der Zustellung der Beschreibung an den Kläger endet, und nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung dem Kl ä- ger offen legt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Ver- letzung der Geheimhaltungspflicht würde als Ungehorsam gegen amtl i- che Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft. 4. Der Rechtsanwalt und der Patentanwalt des Klägers sind, sofern rechtzeitig beantragt, berechtigt, zur Durchführung der Beschreibung bzw. Beweissicherung einen unabhängigen Techniker beizuziehen, wobei di e- ser den Verpflichtungen gemäss Ziff. 3 hiervor untersteht und ausdrüc k- lich darauf hingewiesen wird, dass eine Verletzung der Geh eimhaltungs- pflicht als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft würde. Dieses Urteil geht an: – Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti (mit Gerichtsurkunde) – B. (überbracht anlässlich der Beschreibung bzw. Beweiserhebung) St. Gallen, 30. August 2013 S2013_008 Seite 9 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Gerichtsschreiber Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Jakob Zellweger Versand: 30. August 2013