A bteilung II B -7395/2006 {T 0/2} U rteil vom 16. Juli 2007 M itw irkung: R ichter D avid Aschm ann (Vorsitz), R ichterin M aria Am gw erd, R ichter C laude M orvant; G erichtsschreiberin Barbara Aebi. X._______, vertreten durch Frau D r. R enata Kündig, Beschw erdeführerin gegen Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Vorinstanz, betreffend teilw eise Schutzverw eigerung gegenüber der internationalen M arkeneintra- gung N r. 826'282 PR O JO B B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. Am 3. D ezem ber 2003 w urde die W ortm arke N r. 826'282 PR O JO B im in- ternationalen R egister eingetragen, gestützt auf eine schw edische Basisre- gistrierung der schw eizerischen Anm elderin und Beschw erdeführerin im vorliegenden Verfahren. B. Am 8. Juli 2004 teilte das Internationale Büro, gestützt auf das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum M adrider Abkom m en über die internationale R egis- trierung von M arken (M M P, SR 0.232.112.4), die Eintragung den benann- ten Schutzstaaten, darunter auch der Schw eiz, m it. C . D ie M arke ist für folgende W aren registriert: Klasse 9: Vêtem ents de protection, chaussures de protection et bottes de protection contre les blessures, l'irradiation et l'incendie, dispositifs de pro- tection, à usage personnel, contre les accidents, casques de protection. Klasse 18: C uir et im itations du cuir, et produits en ces m atières non com - pris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'anim aux; m alles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; notam - m ent sacs, sacs à dos, portefeuilles, bandoulières et rênes de transport. Klasse 25: Vêtem ents, chaussures, articles de chapellerie. D . M it einer N otification de refus provisoire partiel (sur m otifs absolus) vom 24. Juni 2005 w ies das Eidgenössische Institut für G eistiges Eigentum (im Folgenden: die Vorinstanz) die Eintragung für alle W aren der Klassen 9 und 25 sow ie für "sacs" in Klasse 18 zurück. Zur Begründung führte es aus, die M arke enthalte einen direkten Bezug auf das W esen und die Be- schaffenheit dieser W aren, w erde von den Angesprochenen darum nicht als betrieblicher H erkunftshinw eis verstanden und sei ausserdem freihalte- bedürftig. E. Am 17. N ovem ber 2005 antw ortete die Beschw erdeführerin auf die teilw ei- se Zurückw eisung. Sie m achte geltend, dass das W ort "Projob" als Einheit gelesen und nicht in zw ei W örter gespalten w erde. Es zähle nicht zum Sprachschatz der Allgem einheit, darum auch nicht zum G em eingut. So- w ohl "pro" w ie "job" seien zudem m ehrdeutig und schillernd, also unbe- stim m t und ohne direkten Bezug zu den beanspruchten W aren. Schliess- lich verw ies sie auf sechs ältere M arkeneintragungen m it dem Bestandteil "pro", die den Schutz der M arke gestützt auf den G leichbehandlungsgrund- satz rechtfertigen w ürden. F. M it Schreiben vom 9. Februar 2005 [recte: 2006] hielt die Vorinstanz voll- um fänglich an ihrer Beanstandung fest. Eine Eintragung aus G ründen der 3 G leichbehandlung w ies sie zurück, da die geltend gem achten, älteren M ar- keneintragungen andere Zeichen und zum Teil andere W aren beträfen. G . M it Schreiben vom 23. M ärz 2006 ersuchte die Beschw erdeführerin um Er- lass einer beschw erdefähigen Verfügung, die am 27. Juni 2006 ausgestellt w urde. H . D ie Beschw erdeführerin erhob am 13. Juli 2006 Beschw erde an die Eidge- nössische R ekurskom m ission für geistiges Eigentum , in der sie im W e- sentlichen die vorgenannten Argum ente w iederholte. I. D ie Vorinstanz beantragte m it Schreiben vom 24. August 2006, unter Ver- zicht auf w eitere Ausführungen, die Beschw erde abzuw eisen. J. M it Verfügung vom 15. N ovem ber 2006 w urde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen, w elches m it Schrei- ben vom 17. Januar 2007 die Ü bernahm e bestätigte. K. M it Schreiben vom 23. Januar 2007 verzichtete die Beschw erdeführerin auf Ausstandsbegehren gegenüber den M itgliedern der benannten Spruch- kam m er des Bundesverw altungsgerichts. L. Eine Parteiverhandlung w urde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verw al- tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VG G , SR 173.32]). D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz in R egistersachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VG G ). D as vorliegende Verfahren w urde am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen R ekurskom m ission für geistiges Eigentum über- nom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Beschw erde w urde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. D ezem ber 1968 über das Verw altungsverfahren (Vw VG , SR 172.021) am 13. Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. D ie Beschw erde- führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschw ert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Beschw erde ist deshalb einzutreten. 2. Innerhalb eines Jahres ab M itteilung einer Internationalen M arkenregistrie- rung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser M arke den Schutz in der Schw eiz verw eigere (Entscheid der Eidgenössischen R ekurskom m issi- on für geistiges Eigentum [R KG E] in sic! 2006, 31 Schm uckkäfer). Sie 4 m uss dafür einen oder m ehrere in der Pariser Ü bereinkunft zum Schutz des gew erblichen Eigentum s, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ , SR 0.232.04) erw ähnten G rund angeben (Art. 5 Abs. 1 M M P). M it der M itteilung der R egistrierung der M arke IR 826'282 PR O JO B am 8. Juli 2004 und dem Versand der N otification de refus provisoire partiel am 24. Juni 2005 w urde diese Jahresfrist eingehalten. 3. Als Zurückw eisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die M arke jeder U nterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusam m engesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der M enge, der Bestim m ung, des W erts, des U r- sprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgem einen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ ). D iesen G rund hat die Vorinstanz unter H inw eis auf den inhaltlich übereinstim m enden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des M arken- schutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG , SR 232.11), der Zugehörig- keit zum "G em eingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser N orm kön- nen dam it herangezogen w erden. 4. N ach Art. 2 Bst. a M SchG sind Zeichen, die G em eingut sind, vom M arken- schutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die W a- ren oder D ienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht w erden. Zum G em eingut zählen unter anderem die auch in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erw ähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische M erk- m ale (Art, Beschaffenheit, M enge, Bestim m ung usw .) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe m uss nach ständiger R echtsprechung direkt auf die W are oder D ienstleistung hinw eisen und ohne Zuhilfenahm e der Fantasie verstanden w erden, um zum G em eingut zu zählen (BG E 128 III 450 f. E. 1.5 Prem ière, BG E 129 III 228 E. 5.1 M asterpiece). D ie Beurteilung ist aus der Sicht der angespro- chenen Abnehm erkreise dieser W aren oder D ienstleistungen vorzuneh- m en (BG E 128 III 451 E. 1.6 Prem ière, BG E 116 II 611 f. E. 2c Fioretto). Auch englische Ausdrücke können G em eingut sein, falls sie von einem er- heblichen Teil der Abnehm erkreise verstanden w erden (BG E 129 III 228 E. 5.1 M asterpiece; BG er in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 D iscovery Travel & Adventure C hannel). 5. M assgebliche Abnehm erkreise von Schutzkleidung, Sicherheitsschuhen, U nfallschutzvorrichtungen und Schutzhelm en in Klasse 9 sind einerseits Spezialisten und U nternehm en, aber auch Private, die gefährliche und un- fallgefährdete Arbeiten ausführen. Beutel und Säcke in Klasse 18 und Be- kleidungsstücke, Schuhw aren und Kopfbedeckungen in Klasse 25 w erden dagegen vom breiten Publikum erw orben. 6. D ie Beschw erdeführerin m acht geltend, das angem eldete Zeichen w erde 5 als Einheit verstanden und nicht gedanklich in zw ei W örter zerlegt, w ie die Vorinstanz angenom m en habe. In diesem Zusam m enhang w eist sie auf W örter der deutschen Sprache hin, die m it "Pro-" beginnen, sich aber nicht in zw ei verständliche W ortteile zerlegen lassen ("Prosa", "Projekt", "Profit"). Leserinnen und Lesern von "Projob" bietet sich eine zw eite Ver- ständnism öglichkeit jedoch an. Sow ohl "pro" w ie auch "job" sind häufige W örter der deutschen und englischen Sprache. Es ist bei M arken zudem nicht unüblich, sie gedanklich in zw ei W örter zu zerlegen (vgl. BG er in sic! 2005, 650 E. 2.1 G lobalePost, sic! 2005, 367 E. 2.4 M icropor, sic! 2004, 500 E. 2.2 BahnC ard, sic! 2004, 768 E. 1.2 Lernstudio; BG E 129 III 225 M asterpiece, BG E 127 III 159 E. 2d/aa Securitas, BG E 101 Ib 16 E. 3 Bio- clinique, BG E 100 Ib 253 E. 4 Sibel, BG E 99 II 403 E. 1c Biovital, BG E 99 Ib 24 E. 3 discotable, BG E 96 I 756 E. 2c Enterocura, BG E 95 I 479 E. 2 Synchrobelt). D a "Job" auch in der deutschen Lesart englisch ausgespro- chen w ird, w ährend das W ort "Projob", w enn es als Einheit verstanden w ürde, "pro-iob" gelesen w erden m üsste, w as ungew ohnt klänge, ist anzu- nehm en, dass dem Verständnis als zusam m engesetztem Begriff der Vor- zug gegeben w ird. 7. D ie Beschw erdeführerin w endet w eiter ein, dass – sollte die M arke ge- danklich in zw ei W örter aufgeteilt w erden – sow ohl "pro" w ie auch "job" m ehrdeutig seien, für unterschiedliche Bedeutungen stünden und darum in keinem klaren Sinn m it den gekennzeichneten W aren und D ienstleistun- gen in Verbindung gebracht w ürden. Lehre und R echtsprechung gew ähren die Eintragung von an sich beschreibenden aber m ehrdeutigen Ausdrü- cken, w enn im konkreten Zusam m enhang m it den gekennzeichneten W a- ren und D ienstleistungen entw eder ein nicht beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt (BG E 128 III 451 E. 1.6 Prem iere; BG er in sic! 2005, 650 f. E. 2.3 G lobalePost) oder keine der m öglichen Bedeutungen dom iniert und der Aussagegehalt des Zeichens dadurch unbestim m t w ird (BG er in sic! 2005, 279 E. 3.3 Fire- m aster, sic! 1999, 30 E. 4 Sw issline; vgl. C H R ISTO PH W ILLI, in: M arkenschutz- gesetz, Kom m entar zum schw eizerischen M arkenrecht unter Berücksichti- gung des europäischen und internationalen M arkenrechts, Zürich 2002, Art. 2 M SchG , R z. 90). 8. D ie Beschw erdeführerin führt aus, dass das W ort "pro" im D eutschen "je" ("einm al pro Tag") oder "befürw ortend zu" ("pro Kernkraft") und im Engli- schen sogar "Professional" bedeuten kann und dass in W örterbüchern auch für "job" m ehrere Bedeutungen genannt w erden. D as bedeutet aber noch nicht zw ingend, dass das Zeichen im konkreten Sachzusam m enhang unbestim m t verstanden w ird (BG E 128 III 451 E. 1.6 Prem iere; BG er in sic! 2005, 650 f. E. 2.3 G lobalePost). 9. Beim Kauf von Bekleidungsstücken, Schuhw aren, Kopfbedeckungen, Si- cherheitskleidung und Schutzvorrichtungen, Beuteln oder Säcken ist der G ebrauchszw eck, für den die W are hergestellt w urde, eine w esentliche In-6 form ation für deren Q ualität und Verw endbarkeit. In "projob" steht "pro" ohne eine vorangehende M engenangabe vor dem Substantiv "job". D ie Sinnvariante "ein- oder m ehrm als pro Job" liegt darum im Zusam m enhang m it W aren der Klassen 9, 18 und 25 eher fern. Auch "Pro" für "Professio- nal" scheidet aus, da diese Abkürzung in der Schw eiz nicht häufig verw en- det w ird. D ie Bedeutungsvariante "für den Job" steht dagegen im Vorder- grund. Allerdings ist der Beschw erdeführerin darin beizupflichten, dass die M arke nicht "W aren für den Job" bedeutet, da "pro" nicht "bestim m t für", sondern "befürw ortend zu" bedeutet. M an kann nicht sagen: "Ich arbeite pro m einen Job". "Projob" bezeichnet som it nicht unm ittelbar den Bestim - m ungszw eck der W aren, sondern bedeutet "einen Job befürw ortend". 10. D ie Vorinstanz hat die M arke aber auch nicht als Bezeichnung des Bestim - m ungszw ecks, sondern als H inw eis auf das W esen und die Beschaffenheit der W aren beanstandet. Auch solche sind nach Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ und nach der erw ähnten R echtsprechung zu Art. 2 Bst. a M SchG vom M arkenschutz ausgeschlossen. Als Bezeichnung einer Eigenschaft der genannten W aren verstanden, erscheint die nächstliegende Bedeutung von "Projob" zw ar unsinnig: Es kann nicht gem eint sein, dass die W aren politisch oder m einungsm ässig aktiv einen Job "befürw orteten". D och w ird der dam it verw andte Sinn ohne W eiteres verstanden, dass sie stattdessen instrum entativ einen Job unterstützten, also dafür geeignet oder dabei hilf- reich seien. Auch w enn es sprachlich originell sein m ag, einen unbelebten G egenstand als "pro" etw as zu bezeichnen, zum Beispiel zu sagen, ein Lehnstuhl sei "pro W ohlgefühl" eingestellt, w ird die dam it im plizierte Aus- sage ohne Zuhilfenahm e der Fantasie erkennbar und kann ein Kennzei- chen auf G rund einer solchen M etonym ie vom M arkenschutz ausgeschlos- sen sein. Vorliegend w ird dem durchschnittlichen Konsum enten durch die Bezeichnung "Projob" die G eeignetheit und N ützlichkeit entsprechender W aren zur Ausführung bestim m ter Tätigkeiten am Arbeitsplatz ohne W eite- res erkennbar. D er M arke fehlt dam it die erforderliche U nterscheidungs- kraft. Auf G rund ihrer einfachen Verständlichkeit und der Sim plizität ihrer Aussage ist sie überdies freihaltebedürftig. 11. D ie Beschw erdeführerin m acht einen Anspruch auf G leichbehandlung gel- tend und verlangt, dass ihre M arke zum indest auf G rund früherer Eintra- gungen von vergleichbaren M arken durch die Vorinstanz einzutragen sei. D ie Praxis der Vorinstanz für entsprechende M arken erscheint erstaunlich grosszügig. In den letzten Jahren hat sie unter anderem folgende W ort- m arken ohne D urchsetzungsverm erk ins Schw eizerische M arkenregister eingetragen: C H 468'372 PR O C O M M für Telekom m unikation, C H 469'628 PR O PR IN T für D ruckerpatronen, C H 469'680 PR O FO R C E für bestim m te Arzneim ittel, C H 470'685 PR O FO O D für H andschuhe, C H 473'329 PR O PR EFER R ED für Kosm etika, C H 476'304 PR O N ATAL für Babynahrung, C H 478'109 PR O M AN für Ausbildung, C H 479'981 PR O FLO W ER S für Blu- m en, C H 492'333 PR O TEAM für technische G eräte, C H 493'793 PR O - M AIL für Transportw esen, C H 495'222 PR O M IN D für Lehrm ittel und U nter-7 richt, C H 501'897 PR O FO N D S und C H 511'796 PR O AC TIVA für Finanz- w esen, C H 513'410 PR O TEX für Textilim prägnierungsm ittel, C H 514'425 PR O W ELL für W aren für die G esundheits- und Schönheitspflege C H 519'840 PR O PR AXI für M edizinalw aren und M öbel für Arztpraxen, C H 550'026 PR O SAFE für Kraftfahrzeuge. N ach der öffentlichen D atenbank der Vorinstanz (w w w .sw issreg.ch) w urden zw ei G esuche aus absoluten Ausschlussgründen zurückgew iesen, näm lich N r. 51672/2006 PR O -AG E für Kosm etika und N r. 55536/2005 PR O N ATU R A M AG AZIN für eine Zeit- schrift. D ies deutet darauf hin, dass die Vorinstanz Einw ortm arken, die aus dem Anlaut "Pro-" und einem zw eiten W ort bestehen, uneinheitlich behandelt, näm lich in den m eisten, aber nicht allen, Fällen einträgt. Eine einheitliche- re, nach genaueren Kriterien geordnete Praxis w äre erforderlich. 12. Aus der Vernehm lassung der Vorinstanz folgt in der Tat nicht, dass sie be- absichtigt, ihre Praxis in Zukunft zu vereinheitlichen. Stattdessen hält sie die von der Beschw erdeführerin angeführten Fälle – zu U nrecht – für nicht m it dem vorliegenden vergleichbar, da jene M arken aus anderen W ortele- m enten bestünden und einen anderen Sinngehalt hätten. D as Bundesge- richt anerkennt einen Anspruch auf G leichbehandlung im U nrecht aber nur, w enn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom G esetz abw eicht, darüberhinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden w erde, und keine überw iegen- den Interessen an einem gesetzm ässigen Entscheid entgegenstehen (BG E 115 Ia 83 E. 2, BG E 116 Ib 235 E. 4; PIER R E TSC H AN N EN /U LR IC H ZIM - M ER LI, Allgem eines Verw altungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, S. 164 f.; U LR IC H H ÄFELIN /G EO R G M Ü LLE R /FELIX U H LM A N N , Allgem eines Verw altungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, R z. 518 ff.). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz eine Ein- tragung zw ar in der M ehrheit der Vergleichsfälle, aber nicht in allen Fällen zugelassen. Auch die G erichte liessen Einw ortm arken, die den Anlaut "Pro-" m it einem zw eiten, englischen W ort kom binieren, teilw eise zum Schutz zu und teilw eise nicht: Zugelassen w urden die M arken "Procheck" (R KG E in sic! 2004, 93 ff.) und "Prolabo" (H G er BE in Schw eizerische M it- teilungen über Im m aterialgüterrecht [SM I] 1988, 238 Prolabo), auf w elche sich auch die Beschw erdeführerin beruft. N icht geschützt, sondern als di- rekt beschreibend beurteilt w urden "Prosoft" (BG er in SM I 1994, 53 ff. Pro- soft/Profisoft) und "Proroot" (R KG E in sic! 2003, 903). Im nicht veröffent- lichten Entscheid M A-AA 10/94 der R KG E vom 15. Septem ber 1995 w urde zudem der M arke "Procontrol" für elektronische G eräte zur Kontrolle be- stim m ter M aschinen die Eintragung gew ährt, da "Procontrol" eine positive Einstellung zu Kontrollen bezeichne, also nicht beschreibend sei. 13. Es besteht deshalb kein Anlass anzunehm en, dass die Vorinstanz in Zu- kunft alle ähnlich gelagerten Fälle zur Eintragung zulassen w ird. D a die M arke "Projob" freihaltebedürftig ist, stünden einem Anspruch auf G leich- behandlung im U nrecht auch Interessen von M itanbietern der Beschw erde- führerin entgegen. D ie Beschw erde ist darum abzuw eisen.8 14. Bei diesem Ausgang w ären die Kosten des Verfahrens grundsätzlich der Beschw erdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 Vw VG ). D ie uneinheitli- che Praxis der Vorinstanz hat indessen berechtigterw eise zur Beschw erde Anlass gegeben. Eine Auferlegung der Kosten erschiene darum unverhält- nism ässig und kann vorliegend unterbleiben (Art. 63 Abs. 1 letzter Satz Vw VG , Art. 6 Bst. b des R eglem ents vom 11. D ezem ber 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverw altungsgericht [VG KE, SR 173.320.2 ]). D er von der Beschw erdeführerin am 2. August 2006 ge- leistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- ist ihr zurückzuerstatten. 15. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 Vw VG , Art. 7 Abs. 3 VG KE). D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. Es w erden keine Kosten auferlegt. D er Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- w ird der Beschw erdeführerin aus der G erichtskasse zurückerstattet, so- bald dieses U rteil in R echtskraft erw achsen ist. 3. Es w ird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (m it G erichtsurkunde) - der Vorinstanz (m it G erichtsurkunde) - dem Eidgenössischen Polizei- und Justizdepartem ent (m it G erichtsur- kunde) D er vorsitzende R ichter: D ie G erichtsschreiberin: D avid Aschm ann Barbara Aebi R echtsm ittelbelehrung D ieses U rteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schw eizerischen Bundes- gericht in Lausanne angefochten w erden. Versand am : 19. Juli 2007