B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t S2015_003 U r t e i l v o m 5 . A u g u s t 2 0 1 5 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte A., vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard, Kläger gegen B. AG , vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jörg Walther und Rechtsanwältin Pia Gössi, Beklagte Gegenstand Abtretungsklage / Vorsorgliche Massnahmen S2015_003 Seite 2 Der Präsident zieht in Erwägung: 1. Prozessgeschichte 1.1 Mit Eingabe vom 25. Juni 2015 machte der Kläger eine Abtretungs- klage (Prozess Nr. O2015_009) sowie das vorliegende Massnahmebe- gehren (Ziffern 8 bis 10) rechtshängig und stellte folgende Anträge: "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentan meldungen EP 111 (Anmelde- Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 232) innert zehn T agen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 2. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Recht sbegehren 1, sei festzustel- len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente au s den Patentanmeldun- gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht. 3. Die Beklagte sei zu verpflichten, alle auf den Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insb esondere die PCT- Anmeldungen WO 333 und WO 444, innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 4. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Recht sbegehren 3, sei festzustel- len, dass alle auf den Patentanmeldungen nach Recht sbegehren 1 basie- renden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-Anmel dungen WO 333 und WO 444, alleine dem Kläger zustehen. 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, in den PCT-A nmeldungen WO 333 und WO 444 die Löschung des Eintrags von C. und D. als Miterfinder innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu beantragen. 6. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Recht sbegehren 5, sei festzustel- len, dass C. und D. nicht Miterfinder der Patentanm eldungen nach Rechts- begehren 5 sind. 7. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger i nnert zehn Tagen ab Rechts- kraft des Urteils alle im Zusammenhang mit den Pate ntanmeldungen ge- mäss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständi- gen Anmeldestellen auszuhändigen. 8. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 S2015_003 Seite 3 und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigen- tum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen. 9. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens an den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 inhaltliche Ände- rungen vorzunehmen, ohne dem Kläger wenigstens 15 A rbeitstage vorab schriftlich Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äuss ern oder gerichtliche Si- cherungsmassnahmen zu beantragen. 10. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 seien als vorsorgliche Massnahme zu erlassen, jeweils mit Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000 gemäss Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Ab s. 1 lit. b. ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver- fügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu versehen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einsc hliesslich der Patentan- waltskosten, zulasten der Beklagten." 1.2 Das ordentliche Verfahren wird unter der Prozes snummer O2015_009 weitergeführt. 1.3 Die Massnahmeantwort erfolgte mit Eingabe vom 3 0. Juli 2015, wo- mit die Beklagte Abweisung des Massnahmebegehrens b eantragte, wo- bei über die Kostenfolgen mit der Hauptsache zu ent scheiden sei, even- tualiter unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers. 2. Prozessuales 2.1 Der Kläger, eine natürliche Person, hat seinen Wohnsitz in Deutsch- land. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG nach dem EPÜ bzw. dem Protokoll über die gerichtlic he Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Ans pruch auf Ertei- lung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotok oll, SR 0.232.142.22; Art. 164 EPÜ und Art. 11 Abs. 1 Anerkennungsprotokoll). Die Anmelderin der europäischen Patentanmeldung mit Sitz in einem Ver- tragsstaat des EPÜ ist vor den Gerichten dieses Ver tragsstaats zu ver- klagen (Art. 2 Anerkennungsprotokoll). Dies gilt au ch für vorsorgliche Massnahmen (Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ) . Das Bundespa S2015_003 Seite 4 tentgericht ist daher für die vorliegende Streitigk eit örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG). 2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 3. Parteivorbringen 3.1 Der Kläger macht geltend, er habe sich im Septe mber 2009 als Pri- vatperson intensiv mit der Wärmeaustausch-Technologie auseinanderge- setzt und in dieser Zeit ein innovatives Wärmetausc hsystem erfunden. Am 8. September 2009 hätten er (für seine Einzelfir ma G. Ltd.) und die Beklagte (für "H. Group, on behalf of itself and it s direct and indirect affili- ates and subsidiaries") ein "Confidential Disclosur e Agreement" unter- zeichnet. Dieses sollte ihm erlauben, der Beklagten sein geheimes und proprietäres technisches Wissen mit Blick auf eine entsprechende Ge- schäftsbeziehung offen zu legen. Es hätten eine Reihe von Meetings zwischen dem Kläg er und Repräsen- tanten der Beklagten bzw. der H.-Gruppe stattgefund en, wobei es darum gegangen sei, das innovative Wärmetauschsystem durc h den Kläger of- fenzulegen und die Idee zu diskutieren, aus dieser neuartigen Technolo- gie in der H.-Gruppe Produkte zu entwickeln und wel tweit zu vermarkten. Ferner hätten die Parteien über mögliche Beratungsa ufgaben des Klä- gers im Bereich Geschäfts- und Unternehmensentwickl ung verhandelt, vorwiegend der H.-Gruppe in den USA. Andererseits h ätten die Parteien in diesen Treffen besprochen, wie die Beklagte den Kläger vertraglich an sich binden und unter welchen Bedingungen die Bekla gte die Nutzung des vom Kläger hervorgebrachten innovativen Wärmeta uschsystems für sich sichern könnte. Aus den Besprechungen hätten s ich Eckwerte eines anzustrebenden Vertragsverhältnisses ergeben. Der e ine Vertrag sollte die Kompensation des Klägers für sein geistiges Eig entum regeln, der andere die Beratertätigkeit des Klägers für die Beklagte. Die Beklagte ha- be sodann den sofortigen Beginn der Zusammenarbeit vorerst ohne Ver- trag vorgeschlagen und der Kläger habe sich darauf eingelassen. Mit Aufnahme der Beratertätigkeit für die Beklagte habe der Kläger eine erste Patentanmeldung ausgearbeitet. Diese habe der Kläger an einem Meeting am 6. Dezember 2011 in Düsseldorf mit S2015_003 Seite 5 E. besprochen und anschliessend bis zum 16. Januar 2012 finalisiert. Da weiterhin kein formeller Vertrag zwischen der Bekla gten und dem Kläger bestanden habe, habe E. dem Kläger am 24. Januar 20 12 eine einseitige Erklärung mit dem Titel "Memorandum of Understandin g" unterbreitet. Diese einseitige Erklärung habe die Unterschrift vo n E. getragen unter der "I." – eine Gruppengesellschaft der Beklagten – datiert vom 19. Janu- ar 2012. Die Beklagte (bzw. die B-Gruppe) habe dami t darauf abgezielt, dass die J. AG diese erste Patentanmeldung trotz Fehlens einer vertragli- chen Abrede bis auf weiteres treuhänderisch in eige nem Namen habe einreichen können. Das erwähnte Memorandum habe klargestellt, dass die Ermächtigung der Beklagten zur treuhänderischen Patentanmeldung in eigenem Namen nur unter der resolutiven Bedingung des Vertragsschluss es über einen allfäl- ligen Kauf oder eine Lizenzierung gelten sollte. Fa lls der Vertrag nicht bis 20. Februar 2012 zustande kommen sollte, habe sich die Beklagte ver- pflichtet, die Anmeldung – ohne weitere Bedingung – auf den Namen des Klägers zu überschreiben. Von Bedeutung sei, dass der Kläger – als unbestritt enermassen einziger Erfinder – in der Beschreibung zu Patentanmeldung 1 die erfinderischen Überlegungen, welche später zu den Patentanmeldunge n 2 und 3 hätten führen sollen, bereits manifest gemacht habe. Namentlich habe er bereits in der Beschreibung der Patentanmeldung darauf hing ewiesen, dass das Wärmetauschelement auch mittels Lamination hergestellt werden könne. Obschon über die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehu ng zwischen der Beklagten und dem Kläger keiner der vorgesehenen Ve rträge zustande gekommen sei, hätten sich die Parteien immerhin übe r das Beraterhono- rar des Klägers geeinigt. Die Beklagte habe die mon atlich gestellten Rechnungen des Klägers jedoch in den meisten Fällen nur auf wiederhol- te Mahnung hin gezahlt. Die Zahlungen für die Tätig keiten des Klägers zwischen Juni und Oktober 2014 seien dann gänzlich ausgeblieben. Ins- besondere auch die Arbeiten des Klägers, zusammen m it dem Patentan- walt der Beklagten, C., um die streitgegenständlich en Patentanmeldun- gen 2 und 3 vorzubereiten, seien bis heute unbezahlt geblieben. Die Parteien hätten in der Folge weiter über zwei V erträge verhandelt, entsprechend der im Memorandum von der Beklagten zu gesicherten Konzeption. Neben einem Vertrag bezüglich die Berat ertätigkeit des Klä- S2015_003 Seite 6 gers sei ein Vertrag zur Nutzung der klägerischen p roprietären Technolo- gie zur Debatte gestanden. Der Kläger habe der Bekl agten am 15. Feb- ruar 2012 seine diesbezüglichen Vorstellungen in ei nem Dokument dar- gelegt. Parallel zu den Vertragsverhandlungen habe sich der Kläger Ge- danken gemacht, wie der Schutzgegenstand der Patent anmeldung 1 er- weitert werden könnte, so dass eine Umgehung durch Konkurrenten möglichst hätte verhindert werden können. Dabei hab e er sich zunutze gemacht, was er bereits in der Beschreibung zu Pate ntanmeldung 1 ma- nifest gemacht habe. Am 6. Mai 2013 habe der Kläger der Beklagten ent- sprechende Erweiterungen der ursprünglichen Patenta nmeldung 1 vor- geschlagen. Der Kläger sei dabei vom Wortlaut der P atentanmeldung 1 ausgegangen und habe diesen in der Weise erweitert, dass in den Schutzbereich seiner Erfindung explizit auch Wärmet auscherelemente fallen sollten, deren Platten mit einem Film überzo gen würden, um so die – luftdichten aber wasserdampfdurchlässigen – Poren zu versiegeln. Der interne Patentanwalt der Beklagten, C., habe na ch einer Diskussion mit dem Kläger in der Folge zwei Szenarien für die Anmeldestrategie vor- gelegt. Angesichts des Umstands, dass die Beschreib ung des Klägers in Patentanmeldung 1 die vorgeschlagene erweiterte Pat entanmeldung be- reits vorweggenommen habe, habe das Risiko bestande n, dass die Pub- likation von Patentanmeldung 1 mit Blick auf diese Erweiterung neuheits- schädlich sein könnte. Ausdrücklich habe der Patentanwalt der Beklagten auf das frühestmögliche Publikationsdatum der Paten tanmeldung 1 am 20. Juli 2013 hingewiesen. Die Beklagte, vertreten durch E., habe dem Kläger a m 16. Mai 2013 am Flughafen Zürich mündlich die einseitige Beendigung des Beraterverhält- nisses in Aussicht gestellt. Der Kläger habe sich d arüber erstaunt gezeigt und darauf hingewiesen, dass die Beklagte sich dami t die Möglichkeit nehmen würde, die vom Kläger entwickelte Wärmetausc hertechnologie und das zugehörige geistige Eigentum zu nutzen. Die Beklagte habe es sich dann nochmals anders überlegt. Mit Email vom 20. Mai 2013 habe E. den Kläger wissen lassen, dass er ein Gespräch mit F. (Präsident des Verwaltungsrats der H.-Gruppe) geführt habe, woraus sich ergeben habe, dass die Beklagte nach wie vor an dieser Technologie interessiert sei. Daraufhin habe E. den raschen Abschluss eines diesb ezüglichen Ver- trags vorgeschlagen. Der Kläger habe diesen Vorschl ag zurückhaltend aufgenommen und zum Ausdruck gebracht, dass er am S2015_003 Seite 7 Konzept von zwei Verträgen, wie vom Memorandum von der Beklagten zugesichert, festhalten wolle. Der Kläger habe dara uf hingewiesen, nicht nur die Beratertätigkeit, sondern auch die Bedingun gen, unter welchen die Beklagte das geistige Eigentum des Klägers habe nutzen dürfen, ver- traglich geregelt werden müssten. Am 23. Mai 2013 habe der Kläger der Beklagten eine Übersicht seiner Vorstellungen für das bisher zwischen den Parteien verhandlungsgegen- ständliche "Consulting Agreement" und das "Cooperation Agreement" un- terbreitet. Die Beklagte habe darauf nicht reagiert . Zwischenzeitlich habe die Beklagte aber das Beraterhonorar des Klägers fü r die Monate Januar und Februar 2013 beglichen. Mit Email vom 14. Juni 2013 an E. habe sich der Kläger für die Begleichung dieser Rechnung en bedankt und sich im Weiteren besorgt darüber gezeigt, dass die Bekla gte offenbar keinen klaren Plan habe bezüglich des unternehmerischen Zi els seiner Berater- tätigkeit. Der Kläger habe darauf hingewiesen, dass er es jedenfalls als prioritär ansehe, die ergänzende Patentanmeldung vo r Ende Juni einzu- reichen. Damit er (bzw. seine G. Ltd.) diese erweit erte Anmeldung in Ab- stimmung mit der Patentanmeldung 1 vor deren Publik ation einreichen könnte, habe er die umgehende Rückübertragung der P atentanmeldung 1 verlangt. Der Überschreibung der Patentanmeldung 1 durch die Beklag- te auf den Kläger habe die Beklagte allerdings nicht zugestimmt. Vielmehr habe sie darauf hingewirkt, dass der Kläger weiterh in im Glauben geblie- ben sei, doch noch mit der Beklagten ins Geschäft zu kommen. Das Verhalten der Beklagten habe dem Kläger Anlass zur Sorge gege- ben, dass die Beklagte die von ihm vorgeschlagene e rweiterte Patentan- meldung womöglich unabhängig von ihm in eigenem Nam en vornehmen könnte. Der Kläger habe daraufhin den erstunterzeic hneten Anwalt kon- taktiert. In der Folge habe dieser am 28. Juni 2013 die Beklagte schriftlich aufgefordert, dem Kläger uneingeschränkt zu allen U nterlagen betreffend die eingereichte Patentanmeldung 1 Zugang zu gewähr en. Zudem sollte die Beklagte alles erforderliche vornehmen, um dem Kläger die Anmel- dung der erweiterten Patentanmeldung zu ermöglichen . Dies habe zu ei- nem Treffen zwischen der Beklagten (vertreten durch E. und Patentanwalt C.) und dem Kläger in den Räumlichkeiten des erstun terzeichneten An- walts am 9. Juli 2013 in Zürich geführt. Die Beklag te habe ihr Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Kläger bekräftigt. Die Beklag- te habe anerkannt, dass die Erfindung, welche Gegen stand der erweiter- ten Patentanmeldungen 2 und 3 S2015_003 Seite 8 werden sollte, allein vom Kläger gemacht worden sei . Die entsprechend erweiterten Patentanmeldungen sollten von der Bekla gten bis spätestens am 20. Juli 2013 treuhänderisch eingereicht werden, wobei vorausgesetzt worden sei, dass im Nachgang dazu innert 14 Tagen d ie Beklagte und der Kläger einen Vertag (einschliesslich Kompensati onsregelung) betref- fend Übertragung der Eigentumsrechte an den erweite rten Patentanmel- dungen sowie betreffend Beratungstätigkeit des Kläg ers abschliessen sollten. Der zusammengefasste Inhalt der anlässlich des Treffens vom 9. Juli 2013 getroffenen Vereinbarung sei vom erstunterzeichneten Anwalt per Email vom 10. Juli 2013 der Beklagten unterbrei tet worden und sei von dieser unter Anbringung von Kommentaren zu zwei Punkten glei- chentags bestätigt worden. Entsprechend dieser Korrespondenz habe der Kläger zusammen mit dem Patentanwalt der Beklagten (C.) im Rahmen von einem Treffen am 15.-17. Juli 2013 die Erweiterung zur Patentanmel- dung 1 ausgearbeitet. Allerdings habe sich die Einr eichung der Anmel- dung durch die Beklagte hinausgezögert. Es habe die Publikation von Pa- tentanmeldung 1 gedroht, welche hinsichtlich der ge planten, erweiterten Patentanmeldung ja neuheitsschädlich gewesen wäre. Zur Sicherung seiner immaterialgüterrechtlichen Schutzposition un d angesichts des Umstands, dass die Beklagte ihn über das konkret vo rgesehene Einrei- chungsdatum im Dunkeln gelassen habe, habe der Kläg er für die Erwei- terung von Patentanmeldung 1 mit Prioritätsdatum vo m 19. Juli 2013 in seinem eigenen Namen eine Patentanmeldung in den US A eingereicht. Die Beklagte habe das am Treffen vom 9. Juli 2013 d em Kläger zugesi- cherte späteste Anmeldedatum vom 20. Juli 2013 tatsächlich verstreichen lassen. Die Anmeldung der Beklagten sei erst zwei T age später erfolgt, nämlich am 22. Juli 2013. Die Erweiterung zu Patent anmeldung 1 habe die Beklagte in zwei neue Europäische Patentanmeldu ngen gefasst (Pa- tentanmeldungen 2 und 3). Als unbestrittenermassen einziger Erfinder sei für beide Anmeldungen der Kläger benannt worden. Mit jeder dieser beiden Anme ldungen habe die Beklagte das Memorandum vom 19. Januar 2012 eingere icht. Damit ha- be die Beklagte gegenüber dem Europäischen Patentam t explizit bestä- tigt, dass sie auch diese beiden Anmeldungen bloss treuhänderisch vor- genommen habe. Die Parteien hätten in der Folge versucht, doch noc h eine vertragliche Regelung ihrer Rechtsbeziehung und insbesondere auc h bezüglich der von der Beklagten treuhänderisch angemeldeten Paten tanmeldungen zu erzielen. Mit Brief vom 27. November 2013 habe der Kläger E. S2015_003 Seite 9 angezeigt, dass er die Vertragsverhandlungen als gescheitert ansehe. Mit demselben Brief habe der Kläger von der Beklagten d ie Übertragung der drei europäischen Patentanmeldungen 1, 2 und 3 inne rt 14 Tagen ver- langt, die Unterlassung der Nutzung seiner von dies en drei Patentanmel- dungen beanspruchten Erfindungen und des zugehörige n proprietären Know-hows, die Einhaltung der vertraglich vereinbar ten Geheimhaltung gemäss der vereinbarten Geheimhaltungsvereinbarung sowie die Bezah- lung der noch ausstehenden Beraterhonorare für die Monate Juli bis Ok- tober 2013. Auch diesen Brief habe die Beklagte unbeantwortet gelassen. Durch anwaltliches Schreiben vom 6. Januar 2014 sei der Beklagten wie- derum eine Frist von 14 Tagen für die Übertragung d er in Frage stehen- den drei Patentanmeldungen angesetzt worden. Auf dieses Schreiben hin habe sich die Beklagte (vertreten durch E.) erst mit Email vom 24. Januar 2014 beim Kläger gemeldet und im Namen der Beklagte n darauf hinge- wiesen, wegen eines Umzugs den Brief des Rechtsvertreters des Klägers erst verspätet erhalten zu haben. Mit seiner Email- Antwort vom 27. Janu- ar 2014 habe der Kläger die Frist zur Übertragung d er drei Patentanmel- dungen auf den 31. Januar 2014 verlängert. Am 29. J anuar 2014 habe alsdann ein Telefonat zwischen dem Kläger und der B eklagten stattge- funden. Die Beklagte habe darin ihre Bereitschaft, die Patentanmeldung 1 an den Kläger zu übertragen, bestätigt. Was die Pat entanmeldungen 2 und 3 anbelangt habe, habe die Beklagte deren Übert ragung an die Be- dingung geknüpft, dass der Kläger und die Beklagte sich vorab über die Bedingungen einer Nutzungslizenz einigten. Es seien wiederum Verhandlungen zwischen den Partei en erfolgt. Am 1. April 2014 habe eine Kommunikation der Rechtsver treter der beiden Parteien über die Übertragung der in Frage stehende n Patentanmeldun- gen auf den Kläger eingesetzt. Es habe sich abgezei chnet, dass die Be- klagte zur Abtretung aller drei Patentanmeldungen n ur dann bereit wäre, wenn sie im Gegenzug vom Kläger die Nutzungsrechte für die infrage stehende Technologie eingeräumt erhielte. Die Bekla gte habe sich ab diesem Zeitpunkt auf den Standpunkt gestellt, recht sgeschäftlich Eigen- tümerin der Patentanmeldungen 2 und 3 geworden zu sein, da zumindest die Patente Nr. 2 und 3 von B. gemeinsam mit ihrer Klientschaft entwi- ckelt worden seien, wobei der Kläger als Beauftragt er einer Auftragsent- wicklung für seine Aufwände durch die Beklagte entschädigt worden sei. S2015_003 Seite 10 Der Kläger bestreite, dass eine rechtsgeschäftliche Übertragung des Ei- gentums an den Patentanmeldungen 2 und 3 auf die Be klagte jemals stattgefunden habe oder die Beklagte anderweitig da ran berechtigt wäre. Derweil habe die Übertragung der Patentanmeldung 1 höchste Priorität für den Kläger gehabt, da die Frist für die territo riale Ausdehnung ange- standen sei. Die Beklagte sei nicht bereit gewesen, eine Abtretungserklä- rung zu Patentanmeldung 1 abzugeben, ohne in den Ab tretungsvertrag eine Klausel 2 einzuführen, welche die Patentanmeld ungen 2 und 3 aus- drücklich aus dem Geltungsbereich des Abtretungsver trags ausgeklam- mert und festgehalten habe, dass die Parteien über ein "licensing agree- ment" zu diesen beiden Patentanmeldungen verhandeln sollten. In der Folge habe die Beklagte aber strikt auf ihrem Eigen tumsrecht an den Pa- tentanmeldungen 2 und 3 beharrt, was selbstredend L izenzverhandlun- gen zum Vornherein verunmöglicht hätten. Ein "Agreement for Assignment of Intellectual Prope rty Rights" sei schliesslich am 5. Mai 2014 von der J. AG unterzeic hnet worden. Der Kläger sei nun fürs erste in der Lage gewesen, aufg rund dieses Abtre- tungsvertrags bei den betroffenen Ämtern die Patent anmeldung 1 auf sich übertragen zu lassen. Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 sei die Beklagte zur Übertragung der Pa- tentanmeldungen 2 und 3 aufgefordert worden. Per Em ail vom 10. Juni 2014 habe die Beklagte diese Übertragung verweigert . Der Kläger habe die Beklagte darauf hingewiesen, für denselben Erfi ndungsgegenstand, wie von den Patentanmeldungen 2 und 3 beansprucht, eine zeitlich priori- täre Anmeldung in den USA eingereicht zu haben. Die Beklagte habe da- raufhin in Aussicht gestellt, jede Beeinträchtigung ihrer (vom Kläger be- strittenen) Eigentümerstellung bezüglich der Patent anmeldungen 2 und 3 zu bekämpfen. Im November 2014 habe der Kläger festgestellt, dass die J. AG, welche seitens der Beklagten das "Agreement for Assignment of Intellectual Pro- perty Rights" am 5. Mai 2014 unterzeichnet habe, an selbigem Datum gar nicht mehr existiert hätte. Per Fusionsvertrag vom 19. Februar 2014 seien nämlich alle Aktiven und Passiven der I AG, einschliesslich der drei streit- gegenständlichen Patentanmeldungen, der B. AG (die vorliegend beklag- te Partei) übertragen worden. Die J. AG sei noch vo r der Unterzeichnung des Agreements liquidiert worden. Nachdem sich die Beklagte wiederum geweigert habe, die für die Patentanmeldungen 1-3 e rforderlichen Über- tragungserklärungen bedingungslos abzugeben, habe d er Kläger der Be- klagten mit Einschreiben S2015_003 Seite 11 vom 8. Mai 2015 eine letztmalige Frist unter Androh ung prozessualer Schritte angezeigt. Dieses Schreiben sei von der Be klagten bis dato un- beantwortet geblieben. Schliesslich habe der Kläger auch noch realisieren müssen, dass die Be- klagte, ohne Rücksprache mit ihm, basierend auf den Patentanmeldun- gen 2 und 3 am 17. Juli 2014 je eine PCT-Anmeldunge n eingereicht hät- te. In beiden PCT-Anmeldungen habe die Beklagte nic ht nur den Kläger als Erfinder genannt, sondern kurzerhand auch noch zwei Miterfinder an- gefügt, nämlich den hauseigenen Patentanwalt C. sow ie D., der bei der H.-Gruppe die Forschungs- und Entwicklungsabteilung leite. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil resul tiere aus drei mögli- chen Handlungen der Beklagten, die mit den Massnahm en gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 verhindert werden könnten: Die Übertragung der streitgegenständlichen Patentan meldungen auf ei- nen Dritten zu Eigentum: Die Passivlegitimation der Abtretungsklage sei auf die im Patentregister eingetragene Inhaberin bz w. die Beklagte als deren Rechtsnachfolgerin beschränkt. Durch die Über tragung der Streit- patentanmeldungen auf einen Dritten, in- oder ausserhalb der H.-Gruppe, könne die Beklagte die Durchsetzung der Abtretungsk lage erschweren oder gar verunmöglichen. Mit der Übertragung der Re chte an den Streit- patentanmeldungen entfalle die Passivlegitimation u nd das hängige Ver- fahren wäre gegenstandslos. In der Folge wäre ungew iss, ob der Kläger seinen Abtretungsanspruch gegenüber der Beklagten b zw. dem neuen Inhaber noch geltend machen könnte. Auf jeden Fall wäre eine neue Kla- ge zu erheben, was die Rechtsverfolgung massiv verz ögere. Damit ein- hergehend könnten sowohl Beklagte als auch Erwerber zwischenzeitlich neue Massnahmen zur Vereitelung der Durchsetzung de s Anspruchs des Klägers ergreifen. Der drohende Nachteil lasse sich nicht finanziell quan- tifizieren und damit nachträglich auch nicht mehr w iedergutmachen. Da- her resultiert ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil für den Klä- ger. Die Einräumung von Rechten wie Lizenzen oder Belast ungen an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen zugunsten Dritter: Mit der Einräumung von Rechten wie Lizenzen oder Belastunge n in Form von Verpfändungen werde die Verfügbarkeit und Verwendung sowie der Wert der Patentanmeldungen und Patente massiv beschränkt . Sofern Dritte von der Beklagten oder deren Gruppengesellschaften gutgläubig solche S2015_003 Seite 12 Rechte erwerben sowie genutzt oder besondere Vorber eitungshandlun- gen treffen würden, bestünde die Gefahr, dass sich der Kläger den Rechtserwerb entgegenhalten lassen müsse und selbst zur Lizenzein- räumung verpflichtet werde. Der durch eine derartig e Lizenzerteilung dro- hende Nachteil lasse sich finanziell nicht quantifizieren und deshalb nach- träglich auch nicht mehr leicht wiedergutmachen. Die inhaltlichen Änderungen der streitgegenständlic hen Patentanmeldun- gen: Die Beklagte könne vor Erteilung der Patente d ie streitgegenständli- chen Patentanmeldungen abändern. Durch zwischenzeit liche inhaltliche Änderungen an den Streitpatentanmeldungen könne die Beklagte den Ausgang des Prozesses beeinflussen und/oder dem Klä ger die Rechts- durchsetzung erschweren. Der durch Änderungen der S treitpatentanmel- dungen drohende Nachteil lasse sich finanziell nich t quantifizieren, wes- halb er nachträglich auch nicht mehr leicht wiederg utgemacht werden könne. Betreffend Dringlichkeit macht der Kläger geltend, da die Beklagte mit Zustellung der Klage bzw. des Massnahmegesuchs davo n Kenntnis er- halte, dass der Kläger seine Ansprüche auf die Patentanmeldungen 2 und 3 gerichtlich durchsetzen möchte, wachse die Gefahr von Vereitelungen seitens der Beklagten durch Veräusserungen, gruppen internen Übertra- gungen, Belastungen oder inhaltlichen Änderungen de r streitgegenständ- lichen Patentanmeldungen. Die beantragten Massnahme n gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 dienten dazu, den Status quo aufrecht zu erhal- ten, solange über die Abtretungsklage noch nicht re chtskräftig entschie- den sei. Die Massnahmen seien darüber hinaus auch verhältnis mässig, da kein Nachteil seitens der Beklagten vorliege, wenn sie d ie Patenanmeldungen vorläufig während der Dauer des Verfahrens nicht übertragen bzw. belas- ten oder ohne vorgängige Möglichkeit der Stellungna hme des Klägers in- haltlich ändern könne. 3.2 Die Beklagte bringt mit ihrer Massnahmeantwort vor, dem Kläger würden keine Nachteile drohen, da sie nicht beabsic htige, die streitge- genständlichen Patentanmeldungen zu übertragen, zu belasten oder in- haltliche Änderungen vorzunehmen, es sei denn, es w erde vom Patent- amt ausdrücklich gefordert. Das ihr vom Kläger unte rstellte Verhalten werde bestritten. Der Umstand, dass die Patentanmel dung 1 nicht Ge- genstand der Abtretungsklage sei, belege, dass die Beklagte den Kläger nicht ausnutze. Diese Anmeldung sei auf die Einzelf irma des Klägers S2015_003 Seite 13 übertragen worden. Wollte sie den Kläger ausnutzen, hätte es keinen Grund für diese Übertragung gegeben. 4. Beurteilung 4.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO d ie notwendigen vor- sorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par tei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt i st oder eine Verlet- zung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Ver letzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaub haft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wa hr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpa rtei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen . 1 Ferner muss ei- ne gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein. 2 Die Massnahme kann nur angeordnet werden, soweit si e zur Vereitelung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich ist. 4.2 Nachdem die Beklagte die detaillierten und mit Dokumenten belegten Ausführungen zum Sachverhalt nicht substantiiert bestreitet, ist glaubhaft, dass ein dem Kläger zustehender Anspruch verletzt i st bzw. eine Verlet- zung zu befürchten ist. Die J. AG, ist – was vorliegend unbestritten ist – in Bezug auf die Abtre- tung von Patentanmeldung 1 (welche vorliegend nicht im Streit liegt) be- reits einmal unsorgfältig vorgegangen, indem sie de n Abtretungsvertrag betreffend die genannte Patentanmeldung zu einem Ze itpunkt (mit-)unterzeichnet hatte, als sie gar nicht mehr e xistierte und die Patent- anmeldung bereits vor diesem Zeitpunkt durch Fusion auf die heutige Be- klagte übertragen worden war. Aufgrund dieses Verha ltens ist durchaus zu befürchten, die Beklagte könnte die strittigen P atentanmeldungen er- neut auf Dritte übertragen oder anderweitig belaste n. Dass mit einer Übertragung, Lizenzierung, Belastung oder Änderung die vom Kläger an- geführten nicht leicht wiedergutzumachenden Nachtei le verbunden wä- ren, ist offensichtlich. Hinzu kommt, dass die Bekl agte ausdrücklich vor- gebracht hat, ohnehin keine Übertragung der stritti gen Patentanmeldun- gen oder dergleichen vornehmen zu wollen, weshalb f ür sie mit den be- antragten Massnahmen kein unverhält- 1 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenb erger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 2 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO S2015_003 Seite 14 nismässiger Nachteil zu erwarten ist. Allerdings ha t die Beklagte keine entsprechende schriftliche, verbindliche und vorbehaltslose Erklärung ge- genüber dem Gericht abgegeben, weshalb es dennoch d er Anordnung der beantragen Massnahmen bedarf. Schliesslich ist insofern eine gewisse zeitliche Dr inglichkeit gegeben, als die beantragten Massnahmen nur Sinn machen, wenn si e für die Dauer des ordentlichen Verfahrens angeordnet werden und d ie Massnahme ist erforderlich, um den bestehenden Zustand zu wahren (Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG). 4.3 Zusammengefasst sind die beantragten vorsorglic hen Massnahmen gutzuheissen. Der Vollständigkeit halber ist anzufü gen, dass die bean- tragten Massnahmen bezüglich des Verbots, Änderunge n an den Anmel- dungen vorzunehmen in Bezug auf die europäischen Patentanmeldungen EP 111 (Anmelde-Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 23 2) gegenstands- los sind, nachdem das Europäische Patentamt am 30. Juli 2015 gemäss Regel 14 der Ausführungsordnung zum EPÜ (AO EPÜ 200 0, SR 0.232.142.21) diesbezüglich das Erteilungsverfahren ausgesetzt hat. 4.4 Das Gericht, das die vorsorglichen Massnahmen a nordnet, trifft auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 2 67 ZPO). Die anzu- ordnenden Massnahmen sind daher im Widerhandlungsfa ll mit Andro- hung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.– sowie mit der Bestrafung der Organe der Beklagten wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver- fügung nach Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 343 Ab s. 1 lit. b und a ZPO). 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Gerichtsgebühr für das Massnahmeverfahren ist a usgehend von ei- nem Streitwert von CHF 100'000.– (sowohl für das or dentliche als auch für das summarische Verfahren) auf CHF 3'000.– fest zusetzen und mit dem vom Kläger geleisteten Vorschuss zu verrechnen. Der nicht bean- spruchte Anteil des Kostenvorschusses ist dem Kläger zurückzuerstatten. Über die endgültige Regelung der Kosten- und Entsch ädigungsfolgen ist mit dem Endentscheid in der Hauptsache zu entscheiden (Art. 104 Abs. 3 ZPO). S2015_003 Seite 15 Der Präsident erkennt: 1. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnung sbusse von CHF 5'000.– sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehor- sams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 St GB im Wider- handlungsfall verboten, während der Dauer des orden tlichen Verfah- rens (O2015_009) die Rechte an oder aus den Patenta nmeldungen EP 111 (Anmelde-Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 23 2) sowie an oder aus den PCT-Anmeldungen WO 333 und WO 444 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen. 2. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnung sbusse von CHF 5'000.– sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehor- sams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 St GB im Wider- handlungsfall verboten, während der Dauer des orden tlichen Verfah- rens (O2015_009) an den Patentanmeldungen gemäss Di spositiv- Ziff. 1 inhaltliche Änderungen vorzunehmen, ohne de m Kläger we- nigstens 15 Arbeitstage vorab schriftlich Gelegenhe it zu geben, sich dazu zu äussern oder gerichtliche Sicherungsmassnah men zu bean- tragen. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 3'00 0.–. 4. Die Gerichtsgebühr wird mit dem vom Kläger gelei steten Vorschuss verrechnet und der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird dem Kläger zurückerstattet. Über die endgültig e Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen wird mit dem Endentscheid in der Hauptsache entschieden. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie n ach Eintritt der Rechts- kraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je ge gen Empfangsbe- stätigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsa chen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichts gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab- S2015_003 Seite 16 zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der a ngefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerd eführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 5. August 2015 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhald en Versand: 06.08.2015