A bteilung II B -7393/2006 {T 0/4} U rteil vom 21. M ärz 2007 M itw irkung: R ichter D avid Aschm ann (vorsitzender R ichter), R ichter Francesco Brentani, R ichterin M aria Am gw erd; G erichtsschreiber Philipp J. D annacher. L._______, vertreten durch H errn R A M atthias Städeli und R A D r. G regor W ild, R entsch & Partner, Fraum ünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, Beschw erdeführerin gegen Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend Zurückw eisung des M arkeneintragungsgesuchs N r. 55188/2005 W eih- nachtsm ann (3D ). B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. D ie Beschw erdeführerin m eldete am 24. Juni 2005 die nachstehende drei- dim ensionale M arke beim Eidgenössischen Institut für G eistiges Eigentum (Vorinstanz) für "Schokolade und Schokoladew aren" in Klasse 30 zur Ein- tragung an: B. D ie Vorinstanz beanstandete m it Schreiben vom 6. Septem ber 2005, der M arke fehle die U nterscheidungskraft. C . M it Schreiben vom 25. O ktober 2005 ersuchte die Beschw erdeführerin um Erlass einer beschw erdefähigen Verfügung. D . D ie Vorinstanz erw eiterte m it Schreiben vom 10. Januar 2006 ihre Bean- standung, da der dreidim ensionale C harakter der M arke aus der einge- reichten Abbildung nicht genügend bestim m bar sei. E. Am 13. M ärz 2006 ersetzte die Beschw erdeführerin die Abbildung der M ar- ke durch folgende neue D arstellung: F. Am 13. Juni 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückw eisung des Eintra- gungsgesuchs. G egen diesen Entscheid erhob die Beschw erdeführerin am 16. August 2006 Beschw erde an die eidgenössische R ekurskom m ission für geistiges Eigentum m it den R echtsbegehren: 3 1) D ie Verfügung des Beschw erdegegners vom 13. Juni 2006 sei aufzuheben, 2) D ie unter der G esuchs-N r. 55188/2005 hinterlegte M arke "W eihnachtsm ann m it G löckchen" (3D ) sei ohne Einschränkung für "Schokolade und Schokola- denw aren" (Klasse 30) in das M arkenregister einzutragen. 3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschw erde- gegners. G . M it Vernehm lassung vom 13. N ovem ber 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschw erde unter Kostenfolge abzuw eisen. H . M it Verfügung vom 15. N ovem ber 2006 w urde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen. I. In einem Schreiben vom 2. Februar 2007 erklärte die Beschw erdeführerin, dass die am 30. Juni 2005 eingereichte M arkenabbildung (Vorderansicht) durch die am 13. M ärz 2006 eingereichten Seitenansichten ergänzt und nicht ersetzt w orden sei, w ie die Vorinstanz behaupte. Zugleich verzichtete sie auf die D urchführung einer m ündlichen und öffentlichen Verhandlung. J. M it Schreiben vom 23. M ärz 2007 beantragte die Vorinstanz, das Be- schw erdeverfahren bis zum Entscheid des Bundesgerichts in einem hän- gigen Parallelverfahren zu sistieren. D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz betreffend M arkeneintragungen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Verw altungsgerichtsgesetzes [VG G , SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. R ekurskom m ission für geistiges Eigentum ("R KG E") übernom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Beschw erde w urde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verw altungsverfahrensgesetzes (Vw VG , SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig gelei- stet. Als M arkenanm elderin ist die Beschw erdeführerin zur Beschw erde le- gitim iert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Beschw erde ist daher einzutreten. 2. D ie Vorinstanz hat die Sistierung des vorliegenden Beschw erdeverfahrens bis zum Entscheid in einem vor dem Bundesgericht hängigen Parallelver- fahren beantragt. Eine Sistierung von Am tes w egen w äre unbegründet, da von jenem Parallelverfahren keine Präjudizw irkung auf das vorliegende Verfahren erw artet w erden kann (AN D R É M O SE R /PETER U EBER SA X, Prozessie- ren vor eidgenössischen R ekurskom m issionen, Basel 1998, R z. 3.11, m .w .H .). D as Sistierungsbegehren w urde aber erst gestellt, nachdem das vorliegende U rteil gefällt w orden w ar, w eshalb nicht m ehr darauf einzutre- ten ist. 3. Vom M arkenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a des M arken- schutzgesetzes/M SchG Zeichen, die G em eingut sind, da ihnen die erfor- derliche U nterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. D ies gilt auch für dreidim ensionale M arken, die in der Form der gekennzeichneten W are selbst bestehen können ("Form m arken"), sow ie 4 für Kom binationen solcher Form en m it zw eidim ensionalen Bestandteilen. O b in ihrem Zusam m enspiel der unterscheidungskräftige Teil dom iniert, hängt nach einer Form ulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die ange- m eldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom G ew ohnten und Erw ar- teten abw eicht und so im G edächtnis der Abnehm er haften bleibt (BG E 120 II 310 E. 3b The O riginal, 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individu- elle und erinnerbare aber im Sinne dieser Form el nicht auffällige, unge- w ohnte oder unerw artete Form w ird das Publikum in der R egel nicht als H inw eis auf eine betriebliche H erkunft der entsprechenden W are oder D ienstleistung ansehen, da W aren und D ienstleistungen stets durch Lei- stung geform ter G egenstände geliefert oder erbracht w erden (P. H EIN R IC H / A. R U F, M arkenschutz für Produktform en?, sic! 2003 S. 402, M . STR E U LI- YO U SSE F, Zur Schutzfähigkeit von Form m arken, sic! 2002 S. 96, BG E 130 III 334 E. 3.5 Sw atch). 4. Als gew ohnt und erw artet – und dam it als nicht unterscheidungskräftig im Sinne der vorstehenden Ausführungen – hat die R echtsprechung einer- seits technisch beeinflusste Form en und M erkm ale bezeichnet, deren O ri- ginalität nicht genügend über die technischen G estaltungsvorgaben hin- ausgeht (BG E 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, 131 III 129 E. 4.3 Sm arties). Andererseits w urden G ew ohnheiten und Erw artungen der Form gestalt auch m it kulturellen Zusam m enhängen und G ebrauchskonventionen der gekennzeichneten W are begründet (BG E 131 III 130 E. 4.4 Sm arties, R KG E in sic! 2004 S. 675 E. 5 Eiform , sic! 2003 S. 499 E. 9 W eissblaue Seifenform , sic! 2003 S. 805 E. 5 Zahnpastastränge, sic! 2001 S. 29 E. 7 Baum kuchen). D ie G ew ohnheiten und Erw artungen sind in einem reprä- sentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu erm itteln, ohne dass die ange- m eldete Form m it einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen w ird (BG E 131 III 134 E. 7.2 Sm arties, R KG E in sic! 2005 S. 472 E. 8 W abenstruktur, sic! 2000 S. 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die ästhetischen M erkm ale der Form sind in ihrem Zusam m enspiel im G esam teindruck zu w ürdigen (BG er in sic! 2000 S. 286 E. 3b R unde Tablette, BG E 120 II 149 E. 3b/aa The O riginal, R KG E in sic! 2006 S. 265 E. 7 f. Tetrapack, sic! 2000 S. 702 E. 4 Tablettenform ). An das M ass des H erkunftsbezugs sind dabei keine übertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielm ehr kann sich dieser auch aus einer Kom bination an sich gem einfreier Elem ente ergeben (M . LU C H SIN G ER , D reidim ensionale M arken, Form m arken und G em eingut, sic! 1999 S. 196, C H R ISTO PH W ILLI, in: M arkenschutzgesetz, Kom m entar zum schw eizerischen M arkenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen M arkenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 124; R KG E in sic! 2004 S. 502 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen m ag sich das Publi- kum stärker an die U nterscheidung herkunftsbestim m ender Produktform en gew öhnt haben (STR EU LI-YO U SSE F, S. 797). Einfache und banale Form en sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (H EIN R IC H /R U F, S. 401 m .w .H ., BG E 131 III 130 E. 4.4 S m arties). Auch besteht ein absolutes Frei- haltebedürfnis bei Form en, die das W esen der W are ausm achen oder die technisch notw endig sind (BG E 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2 lit. b M SchG ).5 5. Ü ber W eihnachten ist der Schokoladekonsum in der Schw eiz erfahrungs- gem äss erheblich. Kleine Portionen Schokolade in Folienverpackung, die m it w eihnachtlichen Sujets bedruckt sind und an den W eihnachtsbaum ge- hängt oder als essbare Tischdekoration verw endet w erden können, w er- den in dieser Zeit in grossen M engen verkauft. D ie Idee eines w eihnacht- lichen M otivs, nam entlich eines W eihnachtsm anns, zur G estaltung einer solchen Schokoladeverpackung ist darum gew ohnt und erw artet und hat für sich allein genom m en nichts Auffälliges, das nach den vorstehenden Ausführungen die Eintragung der M arke rechtfertigen w ürde. 6. D ie angem eldete Form zeigt einen W eihnachtsm ann m it rotem Kapuzen- m antel, w eissem Schnauzbart und Kragen sow ie w eissen H aaren und H andschuhen, einem goldenen G ürtel und einem goldenen Sack über der rechten Schulter. An seiner Vorderseite sind ein Teddybär und G eschenke aufgem alt, die er trägt. An seinem G ürtel hängt ein dreidim ensional hervor- tretendes, goldenes G löckchen. D ie Beschw erdeführerin m acht geltend, dass sich aus besonders gestalteten Elem enten der angem eldeten Form , nam entlich der äusseren Form gebung, dem Profil, der Farbgebung und der angehängten G locke, eine eigentüm liche Prägung ergebe, die zur U n- terscheidungskraft führe. Sow ohl der Kapuzenm antel w ie die G eschenke, das G löckchen, das freundliche G esicht des W eihnachtsm anns und die verw endeten Farben sind jedoch Elem ente des traditionellen W eihnachts- m anns und von diesem Brauch vorgegeben. Es genügt w ie ausgeführt nicht, dass die angem eldete Form individuell erscheint und an M erkm alen als W are w iedererkannt w erden kann, solange diese M erkm ale nicht, ge- m essen an technischen und kulturellen G ew ohnheiten und Erw artungen, auf die hinter der W are stehende betriebliche H erkunft hinw eisen. W orin ein solcher H erkunftsbezug bestehen sollte, erläutert die Beschw erdefüh- rerin nicht. Insbesondere behauptet sie nicht, die Form habe sich am schw eizerischen M arkt durchgesetzt und dadurch U nterscheidungskraft er- langt. Zurecht m acht sie auch nicht geltend, dass sich das Publikum bei Schokolade, die in verschiedensten Form en angeboten und unter vielfäl- tigen ästhetischen G esichtspunkten gestaltet w ird, an herkunftshinw ei- sende Form en gew öhnt habe. 7. D ie C hlausfigur nim m t Bezug auf den auch in der Schw eiz traditionellen Brauch des W eihanchtsm anns, der am 6. D ezem ber abends die Kinder be- sucht, lobt beziehungsw eise tadelt und G eschenke bringt. Sie zeigt für ei- nen W eihnachtsm ann aus Schokolade nichts Auffälliges oder im w eih- nachtlichen Kontext U nerw artetes, das einen R ückschluss auf eine be- stim m te betriebliche H erkunft nahelegte. O bw ohl zw ischen den W eih- nachtsbräuchen der deutschsprachigen Länder gew isse kulturelle U nter- schiede bestehen (W eihnachtsm ann, St. N ikolaus, Sam ichlaus m it ver- schiedenen Begleitern und G ebräuchen), ist noch nicht einm al bestim m - bar, aus w elchem Land der angem eldete G eschenkträger stam m t. U m so w eniger w eist er auf eine bestim m te betriebliche H erkunft hin. D ie zw ei- und dreidim ensionalen Elem ente der angem eldeten Form entsprechen 6 dem gew ohnten Klischee eines W eihnachtsm anns. D ie Vorinstanz hat die U nterscheidungskraft der M arke darum zu R echt verneint. 8. O b die Vorinstanz die in der Schw eiz herrschenden G ew ohnheiten und Er- w artungen m it Auszügen ausländischer W ebseiten erfolgreich belegt hat, (w as die Beschw erdeführerin bestreitet), ist dam it nicht näher zu prüfen. Ebenso braucht nicht geprüft zu w erden, ob die am 13. April 2006 einge- reichten Abbildungen die am 13. M ärz 2005 eingereichte ersetzen oder er- gänzen, nachdem die Abbildungen das N orm m ass für Anm eldungen (80 x 80m m ) in Kom bination überschreiten. D ie am 2. Februar 2007 verspätet eingereichte Stellungnahm e der Beschw erdeführerin zu dieser Frage er- w eist sich dam it nicht als ausschlaggebend im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Vw VG und ist som it nicht zu berücksichtigen. 9. O bw ohl ähnliche Form m arken als G em einschaftsm arke und als nationale M arke in D eutschland registriert w urden und dies gew öhnlich als Indiz für die Eintragbarkeit in der Schw eiz gilt (BG E 129 III 229 E. 5.5 M asterpiece), kann die Beschw erdeführerin daraus auch keinen Anspruch auf G leichbe- handlung ableiten. D ie Eintragung von Form m arken hängt von individu- ellen G ew ohnheiten und Erw artungen in der Schw eiz ab, über die auslän- dische Eintragungen nichts aussagen (R KG E in sic! 2003 S. 136 E. 7 C ool Action). O ffenbar m usste die Form zudem durch einen Schriftzug "Lindt" auf der H üfte des W eihnachtsm anns ergänzt w erden, dam it sie als G e- m einschaftsm arke registriert w urde. D ieser Schriftzug fehlt auf der vorlie- genden Anm eldung. 10. D ie Beschw erde ist darum abzuw eisen. Bei diesem Ausgang hat die Be- schw erdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 Vw VG ). D iese sind m it dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 11. D ie Spruchgebühr (G erichtsgebühr) ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestim m en (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 Abs. 1 des R eglem ents über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverw altungsgericht vom 11. D ezem ber 2006 [VG KE, SR 173.320.2]). In M arkeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschw erdeführenden Partei am Aufw and einer neuen M arkeneintragung und an der Vorbereitung der M arkteinführung im Fall der R ückw eisung der hängigen M arkenanm eldung zu veranschlagen. Es w ürde allerdings zu w eit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend w irken, w enn dafür stets konkrete Aufw andsnachw eise im Einzelfall verlangt w ür- den. M angels anderer streitw ertrelevanter Angaben ist der Streitw ert da- rum nach Erfahrungsw erten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (J. ZÜ R C H ER , D er Streitw ert im Im m aterialgüter- und W ettbew erbsprozess, sic! 2002 S. 505; L. M EYE R , D er Streitw ert in Prozessen um Im m aterialgüterrechte und Fir- m en, sic! 2001 S. 559 ff., LU C A S D AVID , in: R oland von Büren / Lucas D avid [H rsg.], Schw eizerisches Im m aterialgüter- und W ettbew erbsrecht, Bd. I/2, D er R echtsschutz im Im m aterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es w ird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 VG KE).7 D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens im U m fang von Fr. 2'500.-- w erden der Beschw erdeführerin auferlegt und m it dem geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 2'500.-- verrechnet. 3. Es w ird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (m it G erichtsurkunde, m it Kopie des Sistierungs- begehrens der Vorinstanz vom 23. M ärz 2007) - der Vorinstanz (R ef-N r. 55188/2005; m it G erichtsurkunde und Kopie des Schreibens der Beschw erdeführerin vom 2. Februar 2007) - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartem ent (per A-Post, zur Kenntnis) D er vorsitzende R ichter: D er G erichtsschreiber: D avid Aschm ann Philipp J. D annacher R echtsm ittelbelehrung D ieses U rteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schw eizerischen Bundes- gericht in Lausanne angefochten w erden. Versand am : 30. M ärz 2007