B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t S2014_002 U r t e i l v o m 2 7 . F e b r u a r 2 0 1 4 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter, Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte 1. A A/S 2. B AG beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und/oder Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und/oder Rechts- anwalt Dr. Kilian Schärli Klägerinnen gegen C AG Beklagte Gegenstand Verletzung eines Ergänzenden Schutzzertifikates S2014_002 Seite 2 Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 26. Februar 2014 stellten die Klägerin nen folgendes Massnahmebegehren: "1. Der Gesuchsgegnerin sei wegen ausserordentlicher Dringlichkeit einstwe i- len ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerin und unter Androhung einer Ord nungsbusse von CHF 1‘ 000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5‘ 000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, s o- wie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wide r- handlungsfall vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz die Arzneimittel X Y® 5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulassungsnummer 11111) vor dem 31. Mai 2014 zu bewerben, insbesondere durch Anf ragen an Ärzte oder Apotheken mit folgendem Wortlaut: „Das Patent von Z® (X) wird am 31. Mai 2014 a b- laufen. Sie, als wichtiger Kunde, können uns mit dieser Bedarfsanfrage he l- fen, unsere Lagermenge dem Bedarf anzupassen. Da dies bei grossen Pr o- dukten schwierig ist und wir eine kontinuierliche Lieferfähigkeit sicherstellen möchten, bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung.“ 2. Das Verbot gemäss Ziffer 1 sei nach Anhörung der Gesuchsgegnerin vo r- sorglich mit Wirkung über den 31. Mai 2014 hinaus bis zum 15. August 2014 auszusprechen und um das Verbot zu ergänzen , das Arzneimitt el X Y ® 5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulassungsnummer 11111) während dieser Zeit selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verka u- fen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen. 3. Alles unter Kosten - und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsge g- nerin." 2. Zur Begründung legen die Klägerinnen dar, sie seien Inhaberin bzw. aus- schliessliche Lizenznehmerin des in der Schweiz registrierten ergänze n- den Schutzzertifikats ESZ-Nr. C00000000/00 für den Wirkstoff X ("Mass- nahme-Schutzzertifikat") und des schweizerischen Teils des Europä i- schen Patents EP 0 000 000 ("Grundpatent"), das dem Massnahme - Schutzzertifikat zugrunde liege. Die Laufdauer des Massnahme - Schutzzertifikats ende am 31. Mai 2014. Das Massnahme-Schutzzertifikat sei für den Wirkstoff X erlassen worden und schütze gemäss Art. 140d Abs. 1 PatG in den Grenzen des sachl i- chen Geltungsbereichs des Grundpatents alle Verwendungen des Wir k-S2014_002 Seite 3 stoffs X als Arzneimittel, die vor Ablauf des Massnahme -Schutzzertifikats genehmigt worden seien. Daraus folge, dass das Massnahme - Schutzzertifikat Schutz gegen alle Verwendungen gewähre, die zum e i- nen in den Schutzbereich des Grundpatents fielen, und bei denen es sich zum anderen um eine Verwendung von X als Arzneimittel handle, die von Swissmedic vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats genehmigt wor- den sei. Die Beklagte sei Inhaberin der Marktzulassung für X Y®. Als Anwendung werde in der publizierten Marktzulassung selektiver Serotonin- Wiederaufnahmehemmer angegeben. Anspruch 7 des Grundpatents sei direkt auf X gerichtet. Entsprechend falle das Arzneimittel X Y®, welches den Wirkstoff X enthalte, in den Schutzbereich des Grundpatents. X Y® enthalte dieselbe X-Dosierung wie das Produkt Z® der Klägerinnen und sei für dieselbe Indikation zugelassen wie Z®, nämlich zur Behandlung von Depressionen. Demzufolge sei die Verwendung von X in X Y® iden- tisch mit der Verwendung von X als Arzneimittel, wie sie von der schwe i- zerischen Zulassungsbehörde vor Ablauf des Massnahme - Schutzzertifikats genehmigt worden sei. Damit seien beide Vorausse t- zungen von Art. 140d Abs. 1 PatG erfüllt; X Y® falle in den Schutzbereich des Massnahme-Schutzzertifikates. M. H., eine Mit arbeiterin der Klägerin 2, habe anlässlich eines Praxisb e- suches vom 13. Februar 2014 bei Dr. A . erfahren, dass vor kurzem eine Aussendienstmitarbeiterin der Beklagten bei Dr. A's Praxiskollegen Dr. B. vorstellig geworden sei und ihm eine (M . H. als Kopie zur Verfügung ge- stellte) "Bedarfsanfrage" vorgelegt habe. Da ungewöhnlicher Weise weder Adresse noch Name der Firma auf dem Formular vor handen gewesen seien, habe sich M. H. nach dem Erhalt der „Bedarfsanfrage“ zur Sicherheit nochmals erkundigt, von welcher Firma dieses Formular gekommen sei . Dr. A. wie auch ihre Praxisa ssis- tentin hätten daraufhin M. H. bestätigt, dass die „Bedarfsanfrage“ von der Beklagten gekommen sei. Auf Frage nach dem Namen der Mitarbeiterin der Beklagten habe Dr. A . M. H. mitgeteilt, dass sie Rück sprache mit i h- rem Praxiskollegen genommen habe und sie zum Schluss gekommen seien, dass sie ihr nichts zusätzliches zu diesem Fall sagen möchten, da sie nicht in diese Angelegenheit involviert werden wollten. Es sei zu befürchten, dass dieses Vorgehen kein en Einzelfall darstelle und die Beklagte bei einer Vielzahl von Ärzten und Apothekern auf die S2014_002 Seite 4 Liefermöglichkeiten ihres Produktes hinweisen werde, trotz bestehendem Schutz. Somit sei glaubhaft gemacht, dass die Beklagte seit spätestens dem 13. Februar 2014 damit begonnen habe , durch Aussendienst - Mitarbeiter verharmlosend als „Bedarfsanfragen“ bezeichnete und - offen- sichtlich um die Verbindung zu ihr zu verschleiern - weder mit einem Ab- sender noch mit einem Logo versehene Blätter bei Ärzten und Apotheken zu verteilen, die ausdrücklich auf eine kontinuierliche Lieferfähigkeit für ein Ersatzprodukt zu Z® hinwiesen. Die Beklagte vertreibe keine Produk- te der Klägerinnen, schon gar nicht Z®. Auch sonst sei kein Grund vo r- stellbar, weshalb sich die Beklagte legalerweise nach dem Bedarf der Apotheken und Ärzte an X für die nächsten sechs Monate erkundigen sollte. Die Beklagte bezwecke mit dieser „Bedarfsanfrage“ ganz offe n- sichtlich, Ärzte und Apotheker auf die baldige Verfügbarkeit ihres X Gene- rikums hinzuweisen. Die Beklagte habe also seit spätestens Mitte Febr u- ar bereits damit begonnen, ihr Generikum zu Z® zu bewerben. Dies , ob- wohl der gesetzlich verliehene Patentschutz resp. das Massnahme - Schutzzertifikat noch nicht abgelaufen sei. Die Bewerbung eines Produkts auf Patentablauf hin stelle nach einhelliger Lehre eine Patentverletzung dar. Auch verletze derjenige ein Schutzrecht, der das patentierte Erzeu g- nis in einem Prospekt oder Inserat mit allen patentgemässen Merk malen anbiete, unabhängig davon, ob er auf allf ällige Bestellungen hin eine so l- che Sache liefere oder nicht. Den Klägerinnen erwachse aus dem Vorgehen der Beklagten ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem Marktanteile der Klägerin verloren gingen, weil Ärzte ermunte rt würden, ihren Lager bestand an Z® herunterzufahren, da die Beklagte schon bald ihre „kontinuierliche Liefe r- fähigkeit“ zur Verfügung stellen werde. Der dadurch der Klägerin entst e- hende Schaden sei kaum beweisbar und noch weniger bezifferbar. Gemäss Art. 265 ZPO in Verbindung mit Art. 27 PatGG könne das Gericht vorsorgliche Massnahmen in Fällen besonderer Dringlichkeit sofort und zunächst ohne Anhörung der Gegenseite anordnen. Im vorliegenden Fall wögen die Argumente für eine superprovisorische Massnahme besonders schwer und die Abwägung der Interessen falle eindeutig zugunsten der Klägerinnen aus: Ohne angemessene sofortige vorsorgliche Massna h- men würden die Klägerinnen einen widerrechtlichen und ungerechtferti g- ten Verlust von Marktanteilen bei Z® erleiden. Jeder weitere Tag, an dem X Y® auf dem schweizerischen Markt vor dem kurz bevorstehenden A b- lauf des Rechtsschutzes zusätzlich beworben werde, verschärfe die vo r- stehend beschriebene, nicht wieder gutzumachende negative Auswirkung S2014_002 Seite 5 für die Klägerinnen. Habe die Beklagte ihre unzulässigen Hinweise auf die zukünftige Lieferfähigkeit von X-Produkten erst einmal verteilt, lasse sich diese Information nicht mehr aus dem Gedächtnis der betroffenen Ärzte löschen. 3. Vorsorgliche Massnahmen - namentlich zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche, wie vorliegend beantragt - werden nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeor d- net, wenn der Antragssteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine gegen ein Patent des Antragsstellers verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht. Glaubhaft zu machen ist demnach zum einen die Rechtsverletzung und zum anderen, dass dem Gesu chsteller durch diese Verletzung ein Nac h- teil droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist. Für eine superprovisorische Anordnung ist zusätzlich eine besondere Dringlichkeit glaubhaft zu machen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). 4. Die Abgabe einer "Bedarfsanfrage" (act. 1_23), welche ausdrücklich auf den demnächst ablaufenden Patentschutz von Z® Bezug nimmt, mithin offensichtlich auf die Abgabe eines entsprechenden Generikums abzielt , stellt, nachdem glaubhaft dargetan ist, dass das Generikum X Y® der Be- klagten unter das Massnahme-Schutzzertifikat fällt, eine Patentverletzung dar (Art. 140d in Verbindung mit Art. 8 PatG). Etwas heikler ist die Frage der Zurechnung der "Bedarfsanfrage" zur B e- klagten. Die diesbezügliche Sachdarstellung der Klägerinnen ist, was den Bericht von M . H. angeht, durchaus glaubhaft, insbesondere auch, dass Dr. A. wie auch deren Praxisassistentin M. H. bestätigt hätten, dass die „Bedarfsanfrage“ von der Beklagten gekommen sei . Dass diese Bestät i- gung den Tatsachen entsprach, ist zwar auch glaub haft, aber hinsichtlich Zurechnung, das sei ausdrücklich erwähnt, bestehen Zweifel. Ebenfalls glaubhaft, ja nachgerade offensichtlich ist, dass dieses Vorg e- hen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil mit sich bringt, und dass, weil dieser Nachtei l sich fortlaufend verstärkt, ein dringliches Einschreiten angezeigt ist. S2014_002 Seite 6 Damit sind die Voraussetzungen zum Erlass der superprovisorisch bea n- tragten Massnahme gegeben. Im Sinne einer Kontrollüberlegung zur Verhältnismässigkeit der Anor d- nung sei angemerkt, dass für den Fall, dass die "Bedarfsanfrage" nicht von der Beklagten stammen sollte, dieser mit der Massnahme etwas vo r- zunehmen verboten würde, das sie nicht tut; mithin würde die Massna h- me die Beklagte nicht treffen. 5. Mit der Anordnung der superprovisorischen Massnahme werden die Pa r- teien zu einer Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme und die Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahme vorgela- den. Diese Verhandlung hat in Nachachtung von Art. 265 Abs. 2 ZPO unverzüglich stattzufinden. 6. Den Klägerinnen ist in Anwendung von Art. 98 ZPO ein Kostenvorschuss aufzuerlegen. Der Einzelrichter erkennt: 1. Der Beklagten wird mit sofortiger Wirkung vorsorglich verboten, in der Schweiz die Arzneimittel X Y® 5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulas- sungsnummer 11111) vor dem 31. Mai 2014 zu bewerben, insb e- sondere durch Anfragen an Ärzte oder Apotheken mit folgendem Wortlaut: „Das Patent von Z® (X) wird am 31. Mai 2014 ablaufen. Sie, als wichtiger Kunde, können uns mit dieser Bedarfsanfrage he l- fen, unsere Lagermenge dem Bedarf anzupassen. Da dies bei gro s- sen Produkten schwierig ist und wir eine kontinuierliche Lieferfähi g- keit sicherstellen möchten, bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre U n- terstützung.“ Im Widerhandlungsfall würden ihre Organe nach A rt. 292 StGB mit Busse bestraft. 2. Die Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme und die Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahme wird auf den 6. März 2014, 9.30 Uhr, angesetzt. Die Vorladung liegt bei. S2014_002 Seite 7 3. Den Klägerinnen wird Frist bis 5. März 2014 zur Leistung eines Ko s- tenvorschusses von CHF 20'000.00 angesetzt, widrigenfalls auf das Massnahmebegehren nicht eingetreten würde. Dieses Urteil geht an: – Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde), unter Beila- ge der Rechnung Nr. 1185000385, sowie Vorladung – Beklagte (per Einschreiben ) unter Beilage des Massnahmegesuchs sowie Vorladung St. Gallen, 27. Februar 2014 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Gerichtsschreiberin Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden Versand: 27.02.2014