B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t S2014_008 U r t e i l v o m 4 . F e b r u a r 2 0 1 5 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter, Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte A LLC, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi und patent- anwaltlich beraten durch Dr. Michael Alt, Klägerin gegen B Inc., vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Georg Rauber und Rechtsanwalt Kaspar Ulmann und patentanwaltlich beraten durch Dr. Michael Kaufmann, Beklagte Gegenstand Vorsorgliche Massnahme S2014_008 Seite 2 Der Präsident zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 25. September 2014 reichte die Klä gerin gegen die Beklagte ein Gesuch um Erlass vorsorglicher/superpr ovisorischer Mass- nahmen mit folgenden Rechtsbegehren ein: "1. Es sei der Beklagten zu verbieten, die Rechte a n folgenden schweizeri- schen Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Re- gistrierung gelangenden schweizerischen Patenten ga nz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderun gen daran vorzuneh- men, bis über die mit gleichem Tag beim Bundespaten tgericht anhängig gemachte Abtretungsklage rechtskräftig entschieden ist: - Patentanmeldung CH-Nr. 111, angemeldet am 19. Okt ober 2012 und als WO 333 international veröffentlicht am 25. April 2013; - Patentanmeldung CH-Nr. 222 angemeldet am 19. Okto ber 2012 und als WO 444 international veröffentlicht am 25. April 2013. 2. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweis en, die Verfügungsbe- schränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 in Bezug a uf die dort genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allen falls zur Registrie- rung gelangenden schweizerischen Patenten vorzumerk en und das Prüf- und Erteilungsverfahren auszusetzen bis über die mi t gleichem Tag einge- reichte Abtretungsklage rechtskräftig entschieden ist. 3. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 se ien mit Androhung von Ordnungsbusse von CHF 1000 für jeden Tag der Nichte rfüllung und der Be- strafung ihrer Organe wegen Ungehorsam gegen eine a mtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden. 4. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bi s 3 seien superproviso- risch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zul asten der Beklagten, zzgl. MwSt, unter Einschluss der Kosten für die notwendig erweise beigezogenen Patentanwälte." 2. Die Klägerin hatte von ihrem Begehren im Hinblick a uf die rechtshil- feweise Zustellung an die Beklagte eine englische Ü bersetzung einge- reicht. Diese erwies sich als offensichtlich nicht mit der gebotenen Sorg- falt vorgenommen, weshalb die Klägerin zu einer Ver besserung angehal- ten wurde. Die verbesserte Übersetzung ging am 28. Oktober 2014 hier ein. S2014_008 Seite 3 3. Mit Verfügung vom gleichen Tag wurde der Beklagten superproviso- risch verboten, die Rechte an den schweizerischen P atentanmeldungen CH Nr. 111 und CH Nr. 222 oder aus diesen Anmeldung en allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilwei- se auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigent um oder durch Ein- räumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltl iche Änderungen daran vorzunehmen. Gleichzeitig wurde das Institut für Geistiges Eigen- tum (nachstehend "IGE") angewiesen, in Bezug auf di e genannten Pa- tentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfa lls zur Registrie- rung gelangenden schweizerischen Patenten eine Verf ügungsbeschrän- kung im Patentregister vorzumerken und das Prüf- un d Erteilungsverfah- ren einstweilen auszusetzen. Sodann wurde der Beklagten Frist zur Massnahmeantwort angesetzt. 4. Innert erstreckter Frist reichte die Beklagte am 17 . Dezember 2014 ih- re Massnahmeantwort ein, mit welcher sie um Aufhebung der superprovi- sorischen Anordnung und Abweisung des Massnahmebegehrens ersuch- te. 5. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2014 wurde die Mass nahmeantwort der Klägerin zugestellt und ihr mitgeteilt, dass ein weiterer Schriftenwech- sel nicht angeordnet werde; allfällige Bemerkungen zur Massnahmeant- wort hätten bis 7. Januar 2015 zu erfolgen. Darauf ersuchte die Klägerin mit Eingabe vom 7. Januar 2015 darum, die Frist bis 19. Januar 2015 zu erstrecken oder allenfalls zu bestätigen, dass eine Vernehmlassung bis zum entsprechenden Zeitpunkt als rechtzeitig eracht et würde. Daraufhin wurde der Klägerin mit Schreiben vom 8. Januar 2015 bestätigt, dass ei- ne Vernehmlassung bis zum 19. Januar 2015 als recht zeitig angesehen würde. 7. Mit Eingabe vom 19. Januar 2015 nahm die Klägerin zur Massnahme- antwort Stellung. 8. Die Beklagte ihrerseits verzichtete mit Eingabe v om 27. Januar 2015 – gestützt auf diverse angeführte rechtliche Erwägu ngen, auf welche noch zurückzukommen sein wird (unten Ziff. 11) - au f weitere Äusserung zur klägerischen Stellungnahme und ersuchte um umge hende Entschei- dung und Zustellung des Massnahmenentscheids. 9. Mit Eingabe vom 29. Januar 2015 nahm die Klägerin zu den angespro- chenen rechtlichen Ausführungen der Beklagten Stellung. S2014_008 Seite 4 10. Die Parteien, beides amerikanische Gesellschaften, haben ihren Sitz in den USA, weshalb ein internationaler Sachverhalt zu behandeln ist. Gemäss Art. 10 IPRG sind die schweizerischen Gerich te zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig, wenn die schwei zerischen Gerich- te oder Behörden in der Hauptsache zuständig sind o der wenn die Mass- nahme am Ort der schweizerischen Gerichte und Behör den vollstreckt werden soll. In der Hauptsache geht es um eine ebenfalls am 25. September 2014 am Bundespatentgericht anhängig gemachte Abtretungskla ge im Sinne von Art. 29 PatG betreffend die beiden schweizerischen Patentanmeldungen CH Nr. 111 sowie CH Nr. 222 vom 19. Oktober 2012 (s eparates Verfah- ren O2014_013). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreff end die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in d er Schweiz die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind di e schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetrag enen Vertreters oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Sitz de r schweizerischen Re- gisterbehörde zuständig. Die Abtretungsklage gemäss Art. 29 PatG gehört nebe n der Gültigkeits- sowie der Eintragungsklage (vgl. Art. 109 Abs. 1 IPRG) zu den sogenann- ten Bestandesklagen, welche die Frage nach dem Best and des Immate- rialgüterrechts und nach dessen Rechtsträger zum Inhalt haben. 1 Ferner soll die Massnahme in der Schweiz vollstreck t werden, indem die schweizerische Registerbehörde, das IGE, angewiesen werden soll, eine entsprechende Verfügungsbeschränkung vorzumerken. Somit ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentge- richts für das vorliegende Massnahmebegehren gestüt zt auf Art. 1 i.V.m. Art. 10 IPRG und Art. 109 Abs. 1 IPRG sowie Art. 26 PatGG gegeben. Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 11. In prozessualer Hinsicht sind vorweg zwei Bemerkun gen anzubrin- gen: 1 Vischer, in: Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/Vischer (Hrsg.), Kommentar zum IPRG, Zürich 2004, N 4 zu Art. 109 IPRG S2014_008 Seite 5 Die Klägerin hat, wie oben Ziff. 10 erwähnt, gleich zeitig das vorliegende Massnahmebegehren und eine Klage im ordentlichen Ve rfahren auf Ab- tretung der streitgegenständlichen Anmeldungen eing ereicht. Im Mass- nahmebegehren verweist die Klägerin in Bezug auf de n Sachverhalt auf die Ausführungen in der Abtretungsklage und erklärt diese zur Vermei- dung von Wiederholungen zum integralen Bestandteil des Massnahme- begehrens. Die Beklagte erachtet diesen pauschalen Verweis, wie auch die im Massnahmebegehren folgenden Verweise auf Randziffern der Kla- gebegründung, für unzulässig. Dem kann nicht gefolg t werden. Behaup- tungen müssen, wie die Beklagte richtig festhält, s o konkret formuliert sein, dass der Gegenseite eine substantiierte Bestreitung möglich ist. Das schliesst pauschale Verweise auf andere Aktenstücke in der Regel aus, aber hier, wo der das Massnahmebegehren begründende Sachverhalt mit dem der Klagebegründung identisch ist, sind die Beh auptungen klar er- sichtlich, und es wäre überspitzter Formalismus, di esbezüglich eine Wie- derholung im Massnahmebegehren zu verlangen. Sodann nimmt die Beklagte ihren Verzicht auf weiter e Ausführungen zur Stellungnahme der Klägerin vor in der Erwägung, dass "- der Präsident den Schriftenwechsel mit Schreiben vom 22. Dezember 2014 abgeschlossen hat; - die Gesuchsgegnerin mit ihrer Stellungnahme eine umfassende Massnahmen- replik mit zwei Bundesordnern Beilagen eingereicht hat; - eine solche Nachbesserung des Massnahmengesuchs a usgeschlossen ist (siehe u.a. publizierte Erwägungen 3.1 und 3.2 des Entscheids des Obergerichts Zürich vom 30. Mai 2014 in ZR 2014, No. 56; Entsche id des Obergerichts Bern vom 21. September 2012, ZK 12217, Rz. 22 ff.); - die Gesuchstellerin keine Gründe gemäss Art. 229 ZPO für die Beanspruchung eines Novenrechts geltend macht; - der Präsident der Gesuchsgegnerin auch keine Fris t angesetzt hat, um sich all- gemein oder zu bestimmten neuen Behauptungen der Ge suchstellerin in ihrer Stellungnahme zu äussern, - weshalb auf solche neue Behauptungen im Massnahme nentscheid selbst dann nicht abzustellen wäre, wenn sie relevant wären (si ehe dazu jüngstes Urteil des Bundesgerichts vom 12. Dezember 2014 in der Rechtss ache 5A_815/2014, Erw. 3.2; publizierte Erwägung 3.2 des Entscheids des Zü rcher Obergerichts vom 30. S2014_008 Seite 6 Mai 2014, ZR 2014 No. 56, S.182 linke Spalte oben; ERNST F. SCHMID, Ent- wicklungen in Zivilprozessrecht- und Schiedsgericht sbarkeit, SJZ 111 [2015] 37ff., Ziff. 9 mit dortigen weiteren Verweisen); - es daher unnötig ist und aus Sicht der mit dem Su perprovisorium belasteten Gesuchsgegnerin auch unvernünftig wäre, die Behaupt ungen und Argumente in der Stellungnahme nunmehr ihrerseits im Einzelnen zu diskutieren; - was allerdings nicht heisst und nicht heissen kan n, dass die Gesuchsgegnerin diese Behauptungen oder Argumente anerkennt". Mit der Klägerin kann dieser Auffassung der Beklagt en nicht gefolgt wer- den. Weder geht es um einen weiteren Schriftenwechs el, noch um eine Massnahmereplik, noch um eine Nachbesserung des Mas snahmebegeh- rens, noch um ein Novum im Sinne von Art. 229 ZPO, sondern vielmehr um eine Stellungnahme der Klägerin zur Massnahmeant wort im Rahmen der Wahrung ihres sogenannten unbedingten Replikrec hts (vergl. BGE 138 I 154 E. 2.3.3 S. 157, 137 I 195 E. 2.3.1 S. 19 7, 133 I 100 E. 4.3-4.7 S. 102 ff.). Dieses Replikrecht hat das Bundesgeric ht – entgegen der Darstellung der Beklagten – im von ihr angeführten Entscheid 5A_815/2014 (recte 5A_814/2014) für das Massnahmeve rfahren auch keineswegs ausgeschlossen, sondern lediglich relati viert. Die Stellung- nahme der Klägerin ist deshalb zu berücksichtigen, allerdings nur inso- weit als die Ausführungen der Beklagten in der Mass nahmeantwort dazu Anlass gegeben haben. Soweit die Darlegungen der Kl ägerin darüber hinausgehen, sind sie nicht zu berücksichtigen (ana log BGE 4A_487/2014 E. 1.2.4.). Mit der Beklagten und entge gen der Klägerin ist selbstverständlich davon auszugehen, dass der Umsta nd, dass sich die Beklagte nicht mehr zu diesen Darlegungen der Kläge rin äussert, kei- neswegs deren Anerkennung beinhaltet. Es verhält sich vielmehr so, dass dort, wo Ausführungen in der Massnahmeantwort und i n der Stellung- nahme der Klägerin dazu sich widersprechen, von die sen widersprüchli- chen Darstellungen der Parteien auszugehen ist. 12. Die Klägerin beantragt mit der (ordentlichen) Abtr etungsklage die Übertragung der Inhaberschaft an den beiden schweiz erischen Patent- anmeldungen CH Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2 012 und als WO 333 international veröffentlicht am 25. April 20 13 sowie CH Nr. 222, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 444 international veröffent- licht am 25. April 2013. S2014_008 Seite 7 13. Zur Begründung ihres Anspruchs macht die Klägerin geltend, diese beiden Anmeldungen würden eine Kombinationstherapie aus mindestens den beiden direkt wirkenden antiviralen Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledi- pasvir mit und ohne Ribavirin betreffen, jedenfalls aber ohne Interferon, zur Behandlung eines mit dem Hepatitis-C Virus (HCV ), Genotyp 1, infi- zierten Patienten über einen kurzen Zeitraum von be vorzugt 12 Wochen. Diese von der Beklagten in ihren Anmeldungen beansp ruchte Erfindung beruhe allein auf der schöpferischen Leistung der K lägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin. Es liege kein Fall von Doppelerf indung vor. Den von den Anmeldungen als Erfindung beanspruchten Gegenst and habe die Beklagte nicht aufgrund eigener Forschungs- oder En twicklungstätigkeit konzipiert und entwickelt. Dieser beruhe allein auf Informationen der Klä- gerin, welche die Beklagte unberechtigt entnommen h abe. Die Beklagte habe keinen eigenen schöpferischen Beitrag erbracht. Tatsächlich Berechtigte sowie ursprüngliche Erfindungsbesitzerin der den beiden Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindung sei die Klägerin. Sie sei deshalb berechtigt, die Abtretung der Ansprüche auf Erteilung der Pa- tente aus den Anmeldungen zu verlangen. Sie sei die Rechtsnachfolgerin der C Inc., eines fo rschendes Arzneimit- telunternehmens mit Sitz in den USA. Mit Vereinbaru ng vom 24. Oktober 2012 habe C Inc. alle Rechte und rechtlichen Intere ssen an den Erfin- dungen auf die Klägerin übertragen, die Gegenstand der Anmeldung PCT/US660 seien. Diese Anmeldung mit dem Titel "Met hods for treating HCV" entspreche der veröffentlichten internationale n Patentschrift WO 555 und beanspruche die Priorität US 661 vom 16. September 2011 und US 662 vom 18. November 2011. Anspruch 3 betreffe die Kombinati- on von PSI-7977 (entspreche Wirkstoff 10 = Sofosbuv ir) und GS-5885 (entspreche Wirkstoff 6 = Ledipasvir). Die Verabreichung einer Kombination aus den beiden eigenen, proprietä- ren Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir zur Behan dlung von HCV hät- ten sie und die mit ihr verbundenen Unternehmen lan ge Zeit vor der Be- klagten entwickelt und erfunden. Während es sich be i GS-5885 um eine Eigenentwicklung von C Inc. handle, sei PSI-7977 vo n D, Inc., USA, ent- wickelt worden. Im Januar 2012 habe C Inc. die Rech te an PSI-7977 zu- sammen mit der Akquisition des gesamten Unternehmens erworben. Am 16. September 2011, nachdem C Inc. der D bereits ein Übernahme- angebot unterbreitet gehabt habe, habe C Inc. ihre erste Prioritätsanmel- dung US 661 gemacht. Die Anmeldung offenbare eine T herapie zur Be- S2014_008 Seite 8 handlung von HCV, insbesondere des Genotyps 1, durc h Verabreichung der Kombination des Wirkstoffs 6 mit dem Wirkstoff 10 über einen Zeit- raum von 12 Wochen. Dabei entspreche Wirkstoff 6 de r Struktur von GS- 5885 (Ledipasvir) und Wirkstoff 10 der Struktur von PSI-7977 (Sofosbu- vir). Bis zu diesem Zeitpunkt sei die Struktur von GS-5885 (Ledipasvir) nur als unbenannter Wirkstoff veröffentlicht gewese n, u.a. als "Wirkstoff 6". Die Patentanmeldung US 661 offenbare alle wesentlic hen Merkmale der durch die streitigen Anmeldungen beanspruchten Erfi ndung. In der An- meldung der Klägerin werde eine Therapie durch die Kombination von mindestens zwei direkt wirkenden antiviralen Mittel n offenbart, mit und ohne Ribavirin, jedenfalls aber ohne Interferon, wo bei die negativen As- pekte der Verabreichung von Interferon hervorgehobe n und die Vorteile der Verwendung von Kombinationen mindestens zweier Wirkstoffe ohne Interferon offenbart würden. Insbesondere werde die für die technische Lehre der streitigen Anmeldungen entscheidende Komb ination von Ledi- pasvir (GS-5885) und Sofosbuvir (PSI-7977) offenbar t, so namentlich die Kombination der direkt wirkenden, antiviralen Wirks toffe 6 (=GS-5885) und 10 (=PSI-7977) zur Behandlung des HCV. Darüber hinaus seien ver- schiedene Behandlungsdauern offenbart worden, insbe sondere auch die in den streitigen Anmeldungen bevorzugt genannte Be handlungsdauer von 12 Wochen. Die beanspruchte Kombination sei auc h für die Behand- lung des HCV Genotyps 1 offenbart worden, dessen Be handlung bei der Suche nach neuen Therapiemöglichkeiten im Vordergrund gestanden sei. Zusammenfassend sei daher festzuhalten, dass die Kl ägerin bzw. ihre Rechtvorgänger bereits am 16. September 2011 im Bes itz der durch die beanstandeten Streitpatentanmeldungen beanspruchten Erfindung gewe- sen seien. Gegenüber ihrem Abtretungsanspruch könne sich die Beklagte auch nicht mit der Behauptung verteidigen, den von den streiti gen Anmeldungen be- anspruchten Gegenstand selber erfunden zu haben. Da s Gegenteil sei der Fall: Nachdem die Klägerin bereits Erfindungsbe sitz gehabt habe, habe die Beklagte in den USA insgesamt sechs sukzes sive Patentanmel- dungen vorgenommen, die sich mit der oralen Therapi e des HCV Virus befasst hätten und diese schrittweise auf die klägerische Erfindung weiter angepasst, jedes Mal nachdem sie Kenntnis über weit ere Einzelheiten der klägerischen Erfindung erlangt habe. S2014_008 Seite 9 Die ersten Prioritätsanmeldungen der Beklagten dati erten vom 21. Okto- ber 2011 (US 663 ohne Ribavirin bzw. US 664 mit Rib avirin) und damit später als diejenigen der Klägerin vom 16. Septembe r 2011. In diesen ersten Prioritätsanmeldungen führe die Beklagte Kom binationen von ei- genen Wirkstoffen zur HCV-Behandlung auf, die optio nal auch mit einer grossen Zahl von in allgemeiner Weise genannten Wir kstoffen der Kon- kurrenz kombiniert werden könnten. In den Priorität sanmeldungen vom 21. Oktober 2011 werde die besondere Kombination vo n Ledipasvir (GS- 5885) und Sofosbuvir (PSI-7977) nicht offenbart. De n klägerischen Wirk- stoff Ledipasvir nenne die Beklagte nur durch Bezug nahme auf die Num- mer GS-5885, ohne dessen chemische Struktur zu offe nbaren. Die feh- lende Offenbarung sowie die nur ganz allgemeine Nennung von GS-5885 sei kein Zufall gewesen; im Zeitpunkt der Priorität sanmeldungen der Be- klagten sei dessen chemische Struktur nicht öffentl ich bekannt gewesen. Die Beklagte habe diesen Wirkstoff weder selber ent wickelt noch sonst in irgendeiner Weise davon Kenntnis erlangt. Die Bekla gte habe deshalb über keine Informationen über die chemische Struktu r von GS-5885 und deren Kombination mit PSI-7977 verfügt. Im Jahr 2009 habe die Beklagte Interesse am Erwerb von D gezeigt, um ihrerseits die Rechte am Wirkstoff PSI-7977 zu erla ngen. Im Verlauf die- ser Gespräche habe die Beklagte Zugang zu einem Dat enraum gehabt, der Dokumente zu den Wirkstoffen PSI-7851 und PSI-7 977 enthalten ha- be. Diese Dokumente unterlägen der Geheimhaltung. W ährend diesen Gesprächen über eine mögliche Übernahme habe D der Beklagten Zu- gang zum Datenraum gestützt auf eine Vertraulichkei tsvereinbarung ge- währt, welche u.a. die Weitergabe von vertraulichen Informationen im Zu- sammenhang mit der Entdeckung und Entwicklung von W irkstoffen zur Behandlung von Hepatitis-C untersagt habe. Im Oktob er und November 2009 und gestützt auf die von der Beklagten unterze ichnete Vertraulich- keitsvereinbarung habe D u.a. folgenden Mitarbeiter n der Beklagten Ein- blick in umfangreiche Dokumente zum Wirkstoff PSI-7 977 gewährt: V, W, X, Y und Z. Dabei handle es sich um dieselben Perso nen, welche in den Prioritätsanmeldungen der Beklagten vom 21. Oktober 2011 als angebli- che Erfinder benannt worden seien. Zur angeblichen Akquisition von D bzw. der Rechte an PSI-7977 durch die Beklagte sei es nie gekommen. Nach den Prioritätsanmeldungen vom 21. Oktober 2011 habe die Beklag- te zwei weitere Prioritätsanmeldungen vorgenommen ( am 21. November 2011 und am 17. Januar 2012). Erst in den vierten A nmeldungen vom S2014_008 Seite 10 17. Februar 2012 habe die Beklagte die mögliche Kom bination von PSI- 7977 und GS-5885 offenbart. Die Einreichung der vierten Prioritätsanmeldungen s ei 14 Tage nachdem die Klägerin an einer Telefonkonferenz mit Investor en die streitgemässe Kombination erstmals vorgestellt hätte, erfolgt. Di ese Telefonkonferenz habe am 2. Februar 2012 stattgefunden. Im Laufe die ser Gespräche hät- te die Klägerin die Absicht geäussert, mit PSI-7977 und GS-5885 klini- sche Versuche der Phasen II und III über einen Zeit raum von 12 Wochen durchzuführen. Die chemische Struktur von GS-5885 h abe die Klägerin nicht öffentlich gemacht. Auch in diesen vierten Pr ioritätsanmeldungen – wie auch in den folgenden fünften Prioritätsanmeldu ngen (US Nr. 665 vom 3. April 2012 mit Ribavirin bzw. US 666 vom 2. April 2012 ohne Ribavirin) habe die Beklagte die chemische Struktur des Wirkstoffs GS- 5885 nicht aufzuzeigen vermocht. Um eine rechtsgenü gende Offenba- rung vorzunehmen, aber in Ermangelung eigener Informationen, habe die Beklagte auf Quellen Dritter zur Bestimmung der che mischen Struktur verwiesen. Indessen hätten die von der Beklagten an gegebenen Links die chemische Struktur von GS-5885 nicht offenbart. Am 18. April 2012 habe die International Conference on Antiviral Rese- arch in Sapporo, Japan, stattgefunden. Diese Konfer enz stelle Forschern ein interdisziplinäres Forum zur Diskussion jüngste r Entwicklungen im Bereich der antiviralen Forschung zur Verfügung. An dieser Konferenz habe die Klägerin erstmals die Struktur des Wirkstoffs GS-5885 offenbart. Sechs Wochen später sei die Reaktion der Beklagten in der Form erneu- ter Prioritätsanmeldungen erfolgt: Am 6. Juni 2012 habe die Beklagte ihre sechsten Patentanmeldungen (vgl. US Nr. 667 ohne Ri bavirin bzw. US 668 mit Ribavirin) gemacht. In diesen Prioritätsanmeldungen habe sie erstmals die chemische Struktur des Wirkstoffs GS-5 885 offenbart. Die Anmeldungen der Beklagten beinhalteten keine klinis chen Daten zur Kombination von PSI-7977 und GS-5885. Die Abwesenheit klinischer Da- ten sei darauf zurückzuführen, dass die Beklagte kl inische Versuche mit der Kombination von PSI-7977 und GS-5885 nie durchg eführt habe. Stattdessen beschränke sie sich darauf, mittels ein es Computermodells die Wirksamkeit einer Kombination zu berechnen. Ind essen gebe die Be- klagte keine Erklärung ab, woher die Daten stammten , auf deren Grund- lage die Berechnungen angeblich erfolgt seien. Dies lasse keinen ande- ren Schluss zu, als dass die Daten zu den Wirkstoff en und der Gedanke zur Kombination von der Klägerin bzw. D stammten. S2014_008 Seite 11 Die Tatsache, dass die Beklagte auch im Zeitpunkt d er sechsten Priori- tätsanmeldung (6. Juni 2012) keine eigenen klinisch en Daten über die Kombination von PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung von HCV ge- habt habe, werde durch eine andere Patentanmeldung der Beklagten be- stätigt. So habe die Beklagte im Erteilungsverfahre n für das Patent US 669 (angemeldet am 4. September 2012) auf die kl inischen Studien der Klägerin verweisen müssen, um die erfindungsgem ässe Lehre der Kombination von PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung des HCV Ge- notyps 1 über einen Zeitraum von 12 Wochen ohne die Verabreichung von Interferon aber mit Ribavirin darzulegen. Nur d urch Rückgriff auf Da- ten der Klägerin sei es der Beklagten gelungen, den Behandlungserfolg dieser Kombination gegenüber dem amerikanischen Pat entamt darzule- gen. Dabei habe die Beklagte in ihrer Eingabe vom 6 . März 2013 auf Da- ten einer Studie verwiesen, welche die Rechtsvorgän gerin der Klägerin im Mai 2012 durchgeführt habe. Die Bezugnahme auf d ie klägerischen Daten beweise, dass die Beklagte bis zum heutigen T ag keine eigenen klinischen Studien über den Gegenstand der Streitpa tentanmeldungen durchgeführt habe. Die Beklagte habe keine Rechte a n den Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir. An diesen Einzelwirkstoffen als auch an deren Kombination sei die Klägerin allein berechtigt. Ein zig die Klägerin habe die Wirksamkeit dieser beiden Arzneistoffe allein u nd in Kombination kli- nisch erforscht und zur Zulassungsreife entwickelt. Mangels entspre- chender Daten habe die Beklagte keine Aussicht, dass ihr je die Marktzu- lassung für ein Arzneimittel mit einer Kombination aus diesen beiden Arz- neistoffen erteilt werde. Die nun beantragten Massnahmen dienten dazu, den Status quo aufrecht zu erhalten, solange über die Abtretungsklage noch nicht rechtskräftig entschieden sei. Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil lieg e darin, dass die Be- klagte durch Übertragung der beiden genannten Anmel dungen auf einen Dritten die Durchsetzung der Abtretungsklage erschw eren, wenn nicht ganz verunmöglichen würde. Mit der Übertragung der Rechte an einen Dritten würde die Passivlegitimation der Beklagten entfallen und sie wäre gezwungen, die Abtretungsklage gegenüber dem Erwerber anzustrengen. Dadurch würde eine Rechtsverfolgung massiv verzögert und verteuert. Die zeitliche Dringlichkeit bestehe deshalb, weil d ie Beklagte über dieses Gesuch zusammen mit der Abtretungsklage in Kenntnis gesetzt werde und es bestehe ernstliche Gefahr, dass die Beklagte Massnahmen treffen werde, um die Rechtsdurchsetzung zu erschweren oder zu verunmögli- S2014_008 Seite 12 chen. Die Gefahr der Vereitelung könne nur durch de n Erlass superprovi- sorischer Massnahmen abgewendet werden. 14. Bevor auf die Massnahmeantwort einzugehen ist, sch eint es ange- zeigt, zur Fokussierung der Beurteilung zuerst zu b ehandeln, welche Massnahme gestützt auf das Massnahmebegehren überha upt angeord- net werden könnte (vergl. Ziff. 16), weil dann die Massnahmeantwort an- schliessend nur noch in Bezug darauf zu behandeln wäre. 15. Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vor- sorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par tei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt i st oder eine Verlet- zung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Ver letzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaub haft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wa hr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpa rtei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen . 2 Ferner muss ei- ne gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein. 3 Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, in sbesondere u.a. ein Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a und c ZPO). 16. Die Massnahme kann nur angeordnet werden, soweit si e zur Vereite- lung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachte ils erforderlich ist. Diesbezüglich hat die Klägerin in ihrer Massnahmebe gründung ausge- führt: "III. Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil 16. Der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil liegt darin begründet, dass die Beklagte durch Übertragung der Streitpatentanme ldungen auf einen Dritten, und sei es auch nur an eine nahestehende Person im Ausland, die Durchsetzung der Abtretungsklage erschweren, wenn nicht ganz ver unmöglichen kann. Die Passivlegitimation der Abtretungsklage ist auf die Beklagte beschränkt, welche die im Patentregister eingetragene Inhaberin der St reitpatentanmeldungen ist. Mit der Übertragung der Rechte an den Streitpatenta nmeldungen entfällt die 2 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 3 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO S2014_008 Seite 13 Passivlegitimation der Beklagten in Bezug auf die h ängige Abtretungsklage. Das Verfahren wird gegenstandslos. Ob die Klägerin ihre n Abtretungsanspruch ge- genüber dem Erwerber dann noch durchsetzen kann, is t ungewiss. Jedenfalls muss dadurch eine neue Klage erhoben werden, was di e Rechtsverfolgung mas- siv verzögert. Der damit drohende Nachteil lässt si ch finanziell nicht quantifizie- ren und damit nachträglich auch nicht mehr wiedergutmachen. 17. Ähnlich verhält es sich mit der Einräumung von Rechten (Lizenzen oder Ver- pfändungen). Sind die Dritten gutgläubig, so muss s ich die Klägerin der Rechts- erwerb entgegenhalten lassen. Gemäss Art. 29 Abs. 3 PatG haben Dritte An- spruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz gegen über dem besser berechtig- ten Abtretungskläger, wenn sie die Erfindung im Inl and bereits benützt oder be- sondere Veranstaltungen dazu getroffen haben. Der d urch eine derartige Lizen- zerteilung drohende Nachteil lässt sich finanziell nicht quantifizieren und deshalb nachträglich auch nicht mehr wiedergutmachen. 18. Durch die Sistierung des Patenterteilungsverfah rens soll verhindert werden, dass die Beklagte inhaltliche Änderungen an den Str eitpatentanmeldungen vor- nimmt, um den Ausgang des Prozesses zu beeinflussen oder der Klägerin die Rechtsdurchsetzung zu erschweren. Die Einschränkung en für die Änderung er- teilter Patente gelten für Patentanmeldungen nicht, vgl. Art. 24 PatG. Entspre- chend kann die Beklagte weitere Änderungen an den h ängigen Streitpatentan- meldungen vornehmen, unter Einschluss der technisch en Unterlagen, allenfalls unter Vorbehalt der Zustimmung des IGE, vgl. Art. 5 1 und 64 PatV. Durch die in- haltliche Änderung der Streitpatentanmeldungen kann die Beklagte der Klägerin die Durchsetzung ihres Abtretungsanspruches massiv erschweren, wenn nicht vollständig verunmöglichen. Der durch Änderungen de r Streitpatentanmeldungen drohende Nachteil lässt sich finanziell nicht quant ifizieren, weshalb er nachträg- lich auch nicht mehr wiedergutgemacht werden kann." Die Klägerin begründet demnach einen nicht leicht w iedergutzumachen- den Nachteil bezüglich dreier möglicher Handlungen der Beklagten, die es mit der beantragten Massnahme zu verhindern gelt e, nämlich 1. die Übertragung der Streitpatentanmeldungen auf einen D ritten (RZ 16), 2. die Einräumung von Rechten (Lizenzen oder Verpfä ndungen) gegen- über Dritten (RZ 17) und 3. inhaltliche Änderungen an den Streitpatent- anmeldungen (RZ 18). Diese drei zu verbietenden Handlungen werden erfass t vom Rechtsbe- gehren 1. Darauf wird gleich zurückzukommen sein (unten Ziff. 17.) S2014_008 Seite 14 Mit keinem Wort begründet die Klägerin indes, wie d ie Beklagte richtig feststellt, welchen Nachteil die Fortführung des Pr üf- und Erteilungsver- fahrens am IGE, welche mit Rechtsbegehren 2 unterbu nden werden soll, für die Klägerin mit sich bringen würde. Damit fehl t es diesbezüglich an einer der Voraussetzungen zur Verhängung einer vors orglichen Mass- nahme, weshalb das Rechtsbegehren 2 abzuweisen ist, soweit es das Prüf- und Erteilungsverfahren betrifft. Entsprechend ist die diesbezügliche superprovisorische Anordnung aufzuheben, womit der Fortsetzung des Prüf- und Erteilungsverfahren durch das IGE nichts im Wege steht. Einer ausdrücklichen Anweisung an das IGE bedarf es nicht . Anzufügen bleibt, dass die Klägerin den Nachteil, der ihr aus der Patenterteilung erwachsen würde, in ihrer Stellungnahme zur Massnahmeantwort behandelt. Das ist aber als verspätet nicht zu hören. Die Darlegung de s spezifischen, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, dessen Eintr itt mit einer be- stimmten beantragten Massnahme (hier gemäss Rechtsb egehren 2) ver- hindert werden soll, gehört zum Fundament eines Massnahmebegehrens. Diesbezügliche Ausführungen sind deshalb in der Mas snahmebegrün- dung vorzubringen und können nicht in einer Stellun gnahme zur Mass- nahmeantwort nachgeliefert werden. 17. Die Beklagte beantragt mit der Massnahmeantwort im Hauptbegehren die Aufhebung der superprovisorischen Anordnung und die Abweisung des Massnahmebegehrens (Antrag 1). Eventualiter bea ntragt sie die Auf- hebung lediglich der superprovisorischen Anweisung an das IGE, das Prüf- und Erteilungsverfahren auszusetzen, und weit er, die superproviso- rischen Anordnungen im Übrigen und unter Vorbehalt einer späteren Auf- hebung bis zum Entscheid über die Abtretungsklage a ufrecht zu erhalten (Antrag 2). In der Begründung der Massnahmeantwort hat die Beklagte das Rechtsbegehren 1 aber sinngemäss anerkannt, ind em sie erklärte, sie könne auch gegenüber dem Gericht ausdrücklich b estätigen, dass sie nicht einmal in Betracht ziehe, die befürchteten Ha ndlungen vorzuneh- men. Damit ist diesbezüglich die superprovisorische Anordnung aufrecht zu erhalten. Entsprechend erübrigt sich eine weiter e Auseinandersetzung mit der Klageantwort. 18. Die Kosten dieses Verfahrens sind von der Klägerin zu beziehen. Die endgültige interne Verteilung der Gerichtskosten unter den Parteien sowie die Regelung der Entschädigungsfolgen bleiben dem E ntscheid im or- dentlichen Verfahren vorbehalten. Die Höhe der Gerichtsgebühr bemisst sich nach dem S treitwert. Entge- gen Art. 221 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 219 ZPO hat die Klägerin S2014_008 Seite 15 keinen Streitwert des Massnahmeverfahrens benannt. Im ordentlichen Verfahren hat sie den Streitwert mit CHF 1 Mio. übe rsteigend, will heis- sen, nach oben offen, beziffert. Die Beklagte ihrer seits sagt in der Mass- nahmeantwort, auf den Streitwert werde in der Haupt sache zurückzu- kommen sein; er sei substantiell und übersteige jedenfalls den Betrag von CHF 10 Mio. Für die Bestimmung des Streitwertes im Massnahmeverfah- ren sind diese Angaben der Parteien nicht zielführe nd. Hingegen verlangt die Beklagte für den Fall der Aufrechterhaltung der superprovisorischen Anordnung der Aussetzung des Prüf- und Erteilungsve rfahrens eine Si- cherheit von CHF 5 Mio. Damit liegt zwar nur eine A ngabe bezüglich des Interesses der Beklagten am Ausgang des vorliegende n Verfahrens vor, während eine entsprechende Angabe der Klägerin fehl t. Nachdem aber für die Bemessung des Streitwertes das Interesse de s Beklagten mitzu- berücksichtigen ist (BGE 92 II 62 E. 3), kann, ausg ehend von dieser An- gabe der Beklagten, von einem Streitwert des Massnahmeverfahrens von CHF 5 Mio. ausgegangen werden. Der Präsident erkennt: 1. In Bestätigung der superprovisorischen Anordnung vom 28. Oktober 2014 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.– im Widerhandlungsfall einstweilen, bis zum Entscheid im ordentlichen Verfahren, verboten, die Rechte an folgenden schweizeri- schen Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Paten ten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, ode r inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen: - Patentanmeldung CH Nr. 111, angemeldet am 19. Okt ober 2012, nationale Phase zu WO 333, international veröffentlicht am 25. April 2013; - Patentanmeldung CH Nr. 222 angemeldet am 19. Okto ber 2012, nationale Phase zu WO 444, international veröffentlicht am 25. April 2013. 2. Das Institut für Geistiges Eigentum wird angewie sen, in Bezug auf die in Dispositiv-Ziff. 1 genannten Patentanmeldungen o der aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangende n schweizeri- S2014_008 Seite 16 schen Patenten die im Patentregister eingetragene V erfügungsbe- schränkung beizubehalten. 3. In teilweiser Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 2 d er superprovisorischen Anordnung wird die Anweisung an das Institut für Ge istiges Eigentum, das Prüf- und Erteilungsverfahren einstweilen auszu setzen, aufgeho- ben. 4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.00. 5. Die Gerichtsgebühr wird der Klägerin auferlegt u nd aus der von ihr ge- leisteten Kaution bezogen. Die endgültige interne V erteilung der Ge- richtskosten unter den Parteien sowie die Regelung der Entschädi- gungsfolgen bleiben dem Entscheid im ordentlichen V erfahren vorbe- halten. Dieser Entscheid geht an: – die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) – die Beklagte (mit Gerichtsurkunde) – das Institut für Geistiges Eigentum (mit Gerichts urkunde) Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsa chen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichts gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in e iner Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der a ngefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerd eführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 4. Februar 2015 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin S2014_008 Seite 17 Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhald en Versand am: 04.02.2015