Abteilung II B-7207/2009 {T 1/2} U r t e i l v o m 1 8 . O k t o b e r 2 0 1 0 Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre, Gerichtsschreiber Marc Hunziker. Cadruvi Trading AG, c/o Treuhandbüro Geissbühler, Murgenthalstrasse 15, 4900 Langenthal, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Gregor Wild, c/o Rentsch & Partner, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz. Markeneintragungsgesuch Nr. 00267/2009 DeeCee style (fig.). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Besetzung Parteien GegenstandB-7207/2009 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz am 29. April 2009 für das Wort-/Bildzeichen DeeCee style (Gesuchsnummer 00267/2009) für Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren in Klasse 18, Be - kleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen in Klasse 25 und Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten in Klasse 35 um Markenschutz. Das Zeichen präsentiert sich wie folgt: B. Mit Schreiben vom 20. Mai 2009 beanstandete die Vorinstanz das Ein- tragungsgesuch mit der Begründung, dass die hinterlegte Marke das geschützte Sigel „CEE“ (Communauté économique européenne ) ent- hält und somit gegen die öffentliche Ordnung verstosse. C. Mit Stellungnahme vom 25. Mai 2009 bestritt die Beschwerdeführerin einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, zumal „DeeCee“ in ihrem Zeichen zusammengeschrieben werde. D. Mit Schreiben vom 16. Juni 2009 hielt die Vorinstanz an der Schutz- verweigerung des Zeichens fest. Im Zeichenbestandteil „DeeCee“ werde keine eigenständige Bedeutung erkannt und durch die Gross- schreibung des Konsonanten „C“ würde das geschützte Signet hervorgehoben und dessen eigenständige Wahrnehmung gefördert. E. Mit Eingabe vom 29. Juni 2009 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass es bei der Beurteilung, ob ein Zeichen missbräuchlich Seite 2 B-7207/2009 und mit dem Emblem einer zwischenstaatlichen Organisation ver- wechselbar sei, auf den Gesamteindruck des Zeichens ankomme. Dabei schliesse der Umstand, dass die geschützte Abkürzung als solche erkennbar bleibe, nicht aus, dass eine Marke, in welcher eine geschützte Abkürzung aufgenommen sei, in ihrem Gesamteindruck keine Assoziationen mehr wecke. So würde ihr Zeichen im Zu- sammenhang mit dem geschützten Sigel „CEE“ keine Gedankenver- bindung hervorrufen, zumal aufgrund der grafischen Gestaltung und des Zusatzes „style“ klar sei, dass kein Bezug zur zwischenstaatlichen Organisation bestehe. Im Übrigen habe die Vorinstanz zahlreiche ge- schützte Abkürzungen enthaltende Marken eingetragen und ins- besondere auch die Wortmarke Nr. 585 459 DeeCee Style ohne Weiteres zum Schutz zugelassen. F. Mit Verfügung vom 19. Oktober 2009 verweigerte die Vorinstanz der Markenanmeldung für sämtliche Waren die Eintragung. Zur Be- gründung führte sie aus, dass durch die ungewöhnliche Gross-/Klein- schreibung des Zeichenbestandteils „DeeCee“, die beiden Silben optisch voneinander getrennt würden. Das Sigel „CEE“ gehe daher nicht in einem Wortkonstrukt unter, sondern werde als selbständiges Element wahrgenommen. Mangels Ermächtigung durch die zuständige Stelle sei der Beschwerdeführerin der Gebrauch des geschützten Kennzeichens untersagt. Im Übrigen seien die Voreintragungen Nr. 585 459 DeeCee Style und Nr. 548 730 CEE'D als Fehlein- tragungen zu qualifizieren, wobei kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe. G. Mit Eingabe vom 18. November 2009 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung vom 19. Oktober 2009 sei unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, das angemeldete Zeichen für alle beanspruchten Waren einzutragen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass CEE keine gültige hoheitliche Abkürzung sei, handle es sich doch bei der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, CEE) um den ur- sprünglichen, heute nicht mehr gebrauchte Namen eines Zusammen- schlusses europäischer Staaten zur Förderung der gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Des Weiteren sei die Buchstabenfolge derart im angemeldeten Zeichen eingebettet, dass sie nicht als solche erkannt Seite 3B-7207/2009 werde. Im Übrigen ergebe sich aus der Eintragungspraxis des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, dass die Verwendung der Abkürzung CEE nach europäischem Recht nicht ernstlich als eine Ge- fährdung des Ansehens der Europäischen Union gelten könne. H. Mit Vernehmlassung vom 26. Februar 2010 beantragte die Vorinstanz unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Ergänzend brachte sie im Wesentlichen vor, dass die Bezeichnung CEE auf der Datenbank der Weltorganisation für geistiges Eigentum immer noch als geschütztes Sigel aufgelistet sei. Es handle sich um ein absolutes Benutzungs- verbot. So sei nicht nur die integrale Übernahme des geschützten Zeichens, sondern jegliche Nachahmung eines solchen verboten, und zwar unabhängig von einer Verwechslungsgefahr, sowie unabhängig davon, ob die Benutzung geeignet sei, beim Publikum eine Verbindung zur betreffenden Organisation hervorzurufen. Daher spiele auch die Natur der beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Rolle. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin gehe das Sigel im umstrittenen Zeichen nicht unter, sondern werde aufgrund der Gross- schreibung des Buchstabens „C“ als selbständiges Element wahr- genommen. Im Übrigen stelle die Verletzung des Ansehens der be- troffenen Organisation keine Voraussetzung für die Verweigerung der Markeneintragung dar. I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er- heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu- ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver- waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrens- Seite 4B-7207/2009 gesetz, VwVG; SR 172.021) am 18. November 2009 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerde- führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Be- schwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde ein- zutreten. 2. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter- einander oder mit Farben bestehen. 3. Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23) zurück- gewiesen. 3.1 Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen – und damit vom Markenschutz ausgenommen – gelten solche, die gegen Bundes- recht und Staatsvertragsrecht verstossen. Dazu gehören insbesondere Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen, Namen und Kennzeichen von internationalen zwischenstaatlichen Organisationen oder bestimmten geographischen Bezeichnungen verletzen (C HRISTOPH W ILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Marken- recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 265). 3.2 Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Ab- Seite 5B-7207/2009 kürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke weder eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Dabei ist der Schutz der Hoheitszeichen beschränkt auf die Irreführungsgefahr über die Herkunft von Waren und erstreckt sich auch auf die Nach- ahmung der charakteristischen heraldischen Merkmale (W ILLI, a.a.O., Art. 2 N 273f.; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modell- gesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 81 zu Art. 2 MSchG). 3.3 In Konkretisierung der mit der Pariser Verbandsübereinkunft ein- gegangenen Verpflichtungen hat die Schweiz das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen erlassen. Der Schutz dieses Gesetzes geht weiter als derjenige von Art. 6ter PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch dann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht (D AVID, a.a.O., N. 83 zu Art. 2 MSchG; W ILLI, a.a.O., Art. 2 N 275). Es dürfen Marken nicht eingetragen werden, die den Namen, das Sigel oder das Wappen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen enthalten. Erforderlich ist jedoch die vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 NZSchG). Das Sigel CEE, welches für Communau - té économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschafts- gemeinschaft, steht, ist in der Schweiz aufgrund der Publikation im Bundesblatt vom 12. November 1980 geschützt (BBl 1980 I 447f.). 3.4 Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten Kennzeichens in beliebiger Gross- und/oder Kleinschreibung, sei es, dass dieses allein oder als Teil eines Ganzen verwendet wird. Bei der Beurteilung, ob eine Nachahmung oder eine Übernahme eines ge- schützten Kennzeichens vorliegt, ist demnach einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht aus- schlaggebend. Von diesem Verbot des Gebrauchs besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Ab- kürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen „untergeht“ (z.B. „oil“ in „étoile“) oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung – sei es als beschreibender Begriff oder generische Be- zeichnung der Alltagssprache – zukommt (z.B. „Uno“ in „Uno Due Tre“, Seite 6B-7207/2009 oder „WHO“ in „who knows whom AG“). Es ist demnach nicht relevant, ob eine Verwechslungsgefahr besteht bzw. ob das Zeichen eine ge- dankliche Verbindung zur zwischenstaatlichen Organisation weckt oder nicht. Daher spielt auch die Natur der Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht wird, keine Rolle (BGE 135 III 648 E. 2.5f. UNOX [fig.]). 4. Zu prüfen ist somit einzig, ob ein Ausnahmefall gemäss vorstehender Erwägung gegeben ist. Dabei steht insbesondere in Frage, ob der Bestandteil „Cee“ derart im Zeichen eingebettet ist, dass er ge- wissermassen darin untergeht. 4.1 Die Vorinstanz verneinte dies. Durch die ungewöhnliche Gross-/ Kleinschreibung des Zeichenbestandteils „DeeCee“ würden die beiden Silben optisch voneinander getrennt. Der Eindruck einer Trennung werde zusätzlich dadurch verstärkt, dass die umliegenden Vokale alle gleichartig seien und der Buchstabe „C“ somit aus dem sehr homo- genen Schriftbild heraussteche, was eine Zäsur innerhalb des Wortes erzeuge. 4.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Bei der Wortkombination „DeeCee“ liegt aufgrund der Gross-/Kleinschreibung eine Unterteilung in die beiden Silben „Dee“ und „Cee“ zwar auf der Hand. Dem Markenbetrachter springen jedoch auch die beiden Grossbuchstaben „D“ und „C“, was aufgrund der fehlenden Oberlängen des Kleinbuchstabens „e“ noch verstärkt wird, sowie der Umstand, dass die beiden Bestandteile von ihrem Anfangs- buchstaben abgesehen identisch sind, ins Auge. Aufgrund dieser Silbenähnlichkeit, welche sogar zum Reim der beiden Elemente führt, sowie der Länge der Wortkombination von sechs Buchstaben sieht sich der Leser denn auch nicht versucht, den Zeichenbestandteil „DeeCee“ zu buchstabieren, sondern liest ihn in einen Fluss. Aufgrund des in der englischen Sprache vorkommenden, als ein langes „i“ aus- gesprochenen, doppelten „e“ sowie des nachfolgenden, zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortes „style“ drängt sich dem Leser eine englische Aussprache des Zeichens auf. Ihm sind englische Grundwörter mit doppeltem „e“, z.B. „bee“ (Biene), „fee“ (Gebühr) oder „see“, durchaus bekannt (BGE 4A_265/2007 v. 26.9.2007, E. 2.2 American Beauty, 108 II 489E. 3 Advantage). Er wird die Wortkombination „DeeCee“ somit im Sinne der aus der Be- Seite 7B-7207/2009 zeichnung Washington D.C. bekannten Abkürzung von „District of Columbia“ artikulieren. Dies führt dazu, dass das für Communauté économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschafts- gemeinschaft, stehende Sigel CEE im umstritten Zeichen nicht erkannt wird. Es ist derart im Zeichen eingebettet, dass es im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darin gewissermassen unter- geht. Dem geschützten Zeichen „CEE“ kommt denn auf Englisch in der Tat ein doppelter Wortsinn im Sinne der erwähnten Beispiele zu. Es bedeutet nämlich in derselben Schreibweise „Cee“ wie im an- gefochtenen Zeichen auch den Buchstaben C (Langenscheidt, Hand- wörterbuch Englisch, München 2005, S. 97) und wird aufgrund des Wortzusammenhangs wie im Beispiel „Uno, Due, Tre“ mit diesem Sinn verstanden. 4.3 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kein Verstoss gegen Art. 6 Abs. 2 NZSchG vorliegt, weshalb der absolute Ausschlussgrund von Art. 2 Bst. d MSchG zu verneinen ist. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen einzutragen. 5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin den ge- leisteten Kostenvorschuss zurück zu erstatten. 6. Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene „notwendige und verhältnismässig hohe Kosten“ des Be schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Ent- schädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und für das Be- schwerdeverfahren auf total Fr. 3'000.- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21.Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Be steht keine unterliegende Gegen- partei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz ver- fügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundes - gesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eid- genössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechts- Seite 8B-7207/2009 persönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vor- instanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eid- genössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 19. Oktober 2009 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, die Marke gemäss Gesuch Nr. 00267/2009 im schweizerischen Markenregister einzu- tragen. 2. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerde- führerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. 3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWST) zugesprochen. Seite 9B-7207/2009 4. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Rück- erstattungsformular) - die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 00267/2009; mit Ge- richtsurkunde) - das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde) Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Hans Urech Marc Hunziker Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts- sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An- gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der an- gefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand: 19. Oktober 2010 Seite 10