Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2023_002 Verfügung vom 8. Juni 2023 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher Verfahrensbeteiligte myStromer AG, Freiburgstrasse 798, 3173 Oberwangen b. Bern, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf A. Rentsch und/oder Rechtsanwalt Dr. sc. ETH, MLaw Raphael Zingg, beide bei IPrime Legal AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Thomas Kretschmer, IPrime Rentsch Kaelin AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich, Klägerin gegen Revolt Zycling AG, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf, Beklagte Gegenstand genaue Beschreibung S2023_002 Seite 2 Der Präsident zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 29. Mai 2023 reichte die Klägerin das vorliegende Ge- such zur genauen Beschreibung ein und stellte folgende Rechtsbegeh- ren: «1) Es sei durch das Gericht am Produktionsstandort der Gesuchsgegnerin an deren Sitz in 8320 Fehraltorf, Allmendstrasse 15, eine genaue Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG der sich dort befindlichen Elektrofahrrä- dern bzw. E-Bikes des Typs «OPIUM » sowie der dort verfügbaren Monta- geanleitungen, Konstruktionszeichnungen und technischen Unterlagen von Elektrofahrrädern bzw. E-Bikes de s Typs «OPIUM» anzuordnen und dort aufzunehmen, wobei als Elektrofahrräder bzw. E-Bikes des Typs «OPIUM» jene Elektrofahrräder bzw. E-Bikes gelten, die entweder so beschriftet sind oder die einer konstruktiven Ausführung identisch oder ähnlich der folgen- den Abbildung entsprechen und/oder die folgenden technischen Merkmale aufweisen: 1. Sie weisen einen Fahrradrahmen mit zwei gegenüberliegenden ange- ordneten Gabeln, eine Motornabe und eine längliche Welle auf, 2. wobei der Fahrradrahmen und die Motornabe im Wesentlichen einen konstruktiven Aufbau gemäss folgender Explosionszeichnung besitzen: S2023_002 Seite 3 2) Im Rahmen der Beschreibung seien insbesondere die folgenden techni- schen konstruktiven Einzelheiten der Elektrofahrräder bzw. e-Bikes des Typs «OPIUM» detailliert zu protokollieren: 1. Fahrradrahmen mit erster Gabel und zweiter Gabel sowie der gegen- seitigen Anordnung der Gabeln; 2. Erste Gabel und Aufweisen eines Durchgangslochs; 3. Zweite Gabel und Aufweisen einer Vertiefung mit einem Innengewin- deloch; 4. Axiale Geometrie des Innengewindelochs zu dem Durchgangsloch; 5. Vorhandsein einer Positioniernut sowie deren Angrenzung an das Durchgangsloch an der Innenseite der ersten Gabel; 6. Vorhandsein einer Muffe in der Mitte der Motornabe; 7. Positionierende der Muffe und deren Gestaltung im Hinblick auf die Po- sitioniernut der ersten Gabel; 8. Vorhandsein eines vorderen Endes und eines hinteren Endes der läng- lichen Welle; 9. Vorhandsein eines Aussengewindes am hinteren Ende der länglichen Welle; 10. Anordnung der länglichen Welle durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und die Muffe der Motornabe; 11. Eingriff des Aussengewindes und Befestigung der Welle an dem In- nengewindeloch der zweiten Gabel. S2023_002 Seite 4 3) Die Aufnahme dieser Beschreibung am Produktionsort der Gesuchsgegne- rin sei im Beisein des rechts- und pa tentanwaltlichen Vertreters der Ge- suchstellerin sowie eines namentlich genannten, leitenden technischen Ver- antwortlichen der Gesuchstellerin, even tualiter im Beisein nur des rechts- und patentanwaltlichen Vertreters der Gesuchstellerin vorzunehmen. 4) Die Aufnahme dieser Beschreibung 1, 2 und 3 sei superprovisorisch, even- tualiter im Rahmen einer vorsorglichen Massnahmeverfahrens anzuordnen. 5) Die Verfahrenskosten seien vorläufig der Gesuchstellerin aufzuerlegen, ver- bunden mit einem Rückforderungsanspruch zugunsten der Gesuchstellerin für die gesamten Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich des pa- tentanwaltlichen Aufwands) gegenüber der Gesuchsgegnerin, im Umfange des Obsiegens im ordentlichen Verlet zungs- oder Schadenersatz- bzw. Ge- winnherausgabeverfahrens bezüglich des Streitpatents. Prozessanträge 6) Die Aufnahme der Beschreibung sei spätestens innert zwei Wochen nach Gerichtseingang des vorliegenden Gesuchs gemäss Rechtsbegehren 3 und 4 durchzuführen. 7) Soweit aus Sicht des Gerichts erforderlich, seien die seitens der Gesuch- stellerin gemäss Rechtsbegehren 3 anwesenden Personen zur Verschwie- genheit bezüglich geheimer Tatsachen zu verpflichten, wobei (i) keine Ver- schwiegenheitspflicht zu verfügen ist, sofern die Informationen der Gesuch- stellerin schon bekannt waren, öffentlich bekannt sind oder ohne Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht durch di e Gesuchstellerin öffentlich bekannt werden oder der Gesuchstellerin oh ne Verletzung einer Verschwiegenheits- pflicht durch Dritte oder durch unabhängige Parallelentwicklung zukommen und wobei (ii) in dieser Beschreibung enthaltene Informationen der Gesuch- stellerin in gerichtlichen Verfahr en ohne Verschwiegenheitspflicht genutzt werden dürfen.» Prozessuales 2. Die Parteien, beides Aktiengesellschaften, haben ihren Sitz in der Schweiz. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentge- richts für die anbegehrte Beschreibung ist gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG). 3. Die Klägerin ist gemeinsam mit der in Taipei, Taiwan, ansässigen Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd. (nachfolgend « FBM Ltd. ») Inhaberin des S2023_002 Seite 5 schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 2 546 134 B1 (nach- folgend «Streitpatent»). Nach Art. 33 Abs. 2 PatG kann jede Miteigentü- merin eines Patents selbständig Klage wegen Patentverletzung anheben. Aus der Klagelegitimation in der Hauptsache folgt auch die Legitimation zur Beantragung vorsorglicher Massnahmen. 1 Der Lizenzvertrag vom 21./23. April 2023 (nachfolgend « Lizenzvertrag») zwischen der Klägerin und der FBM Ltd. lässt selbständige Verletzungsklagen zu. Die Klägerin ist mithin berechtigt, das vorliegende Gesuch zu stellen. 4. In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzelrichter. Für den Entscheid ist kein Verständnis eines techni- schen Sachverhalts i.S.v. Art. 23 Abs. 3 PatGG erforderlich. 5. Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Sachverhalt 6. Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf den Anga- ben der Klägerin, zu denen sich die Beklagte noch nicht äussern konnte. Die Klägerin ist eine Herstellerin von elektrischen Motorfahrrädern in Eu- ropa und den USA. Auch die Beklagte ist Herstellerin und Anbieterin von elektrischen Motorfahrrädern. Die von der Beklagten unter der Marke «OPIUM» vermarkteten Motorfahrräder weisen gemäss den Angaben der Klägerin eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe wie folgt auf: 1 SHK PatG-DORIGO, Art. 77 N 2. S2023_002 Seite 6 Abbildung 1: Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe Die Serienproduktion der Motorfahrräder «OPIUM» sei in der Schweiz im Mai 2023 aufgenommen worden. Die so hergestellten Motorfahrräder könnten auf der Eurobike in Frankfurt am 21.-25. Juni 2023 sowie bei ei- nem Dutzend Händlern in der Schweiz Probe gefahren werden. Über die Website der Beklagten könnten die Motorfahrräder zurzeit vorbestellt werden – das tatsächliche Datum der Markteinführung sei nicht bekannt. Der Klägerin sei anfangs Mai 2023 von der taiwanesischen Motorherstel- lerin TDCM Corporation Limited (nachfolgend « TDCM Ltd .») mitgeteilt worden, dass die Beklagte über die Zwischenhändlerin Biketec GmbH, Huttwil, (im Handel als FIT E-Bike auftretend) 1’530 Motoren von ihr er- warb. Diese Motoren hätten ein ähnliches durchgehendes Achsendesign wie diejenigen, die in patentgemässen Konstruktionen verwendet werden, wobei die Befestigung am Rahmen unterschiedlich sei («similar in through axle desing (of course the fixing part to the frame is different)»). Am 17. Mai 2023 habe Dr. Karl Ludwig Kley, Co-CEO der Klägerin, und Percy J. Chien, Executive Chairman der FBM Ltd. ein Telefonat geführt, in dem es um die Lieferung von Fahrradrahmen durch die FBM Ltd. an die Beklagte ginge. Die Klägerin habe ausgeführt, dass der Lizenzvertrag nicht die Herstellung der Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe durch Dritte umfasse, wogegen die FBM Ltd. nicht widerspro- chen und bestätigt habe, dass sie die Einzelkomponente Fahrradrahmen S2023_002 Seite 7 zur Benutzung innerhalb der patentierten Gesamtkombination an die Be- klagte lieferte. Die Parteien versuchten Ende Mai 2023 eine Einigung zu erzielen, die aber vorerst nicht gelungen sei. Zwischen den Parteien sei insbesondere strittig, ob die Lieferung der Fahrradrahmen durch FBM Ltd. an die Be- klagte durch den Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der FBM Ltd. als Mitinhaberinnen des Streitpatents gedeckt sei. Streitpatent 7. Das Streitpatent wurde am 11. Oktober 2011 angemeldet und am 25. März 2015 erteilt. Es beansprucht die Priorität der taiwanesischen Pa- tentanmeldung TW 100212672 vom 11. Juli 2011. Das Streitpatent ist in der Schweiz validiert und die letzte Jahresgebühr wurde am 1. November 2022 bezahlt (eigene Recherche des Gerichts im Rahmen der bei super- provisorischen Massnahmen notwendigen Abklärungen, vgl. E. 8). Aufgabe des Streitpatents ist es, eine Kombinationsstruktur aus Fahrrad- rahmen und Motornabe bereitzustellen, um den Komfort und die Sicher- heit bei der Wartung oder Montage des Elektrofahrrads zu verbessern sowie die Einbauposition des Motors in einer bestimmten Lage sicherzu- stellen (Abs. [0004] ff.). Diese Aufgabe löst das Streitpatent unter ande- rem mit einer Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe, die einen Fahrradrahmen, eine Motornabe und eine längliche Welle ge- mäss Anspruch 1 umfasst. Die Klägerin gliedert die Merkmale von Patentanspruch 1 wie folgt: 1.1 Kombinationsstruktur aus Fahr radrahmen und Motornabe, umfassend: 1.2 einen Fahrradrahmen (1), beinhal tend eine erste Gabel (11) und eine zweite Gabel (12), die gegenüberliegend angeordnet sind, wobei die ers- te Gabel (11) mit einem Durchgangsloch (110) bereitgestellt ist, während die zweite Gabel (12) eine Vertiefung mit einem Innengewindeloch (121) aufweist, das axial dem Durchgangsloch entspricht, und die erste Gabel (11) an ihrer Innenseite, angrenzend an das Durchgangsloch (11), mit einer Positioniernut (111) bereitgestellt ist; 1.3 eine Motornabe (2), die in ihrer Mitte mit einer Muffe (21) bereitgestellt ist, die in Bezug auf ein Positionierende ein Ende aufweist, das derge-S2023_002 Seite 8 stalt ist, dass das Positionierende (211) mit der Positioniernut (111) der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist; und 1.4 eine längliche Welle (3), die ein vo rderes Ende (31) und ein hinteres En- de (32) aufweist, wobei das hintere Ende ein Aussengewinde aufweist; die längliche Welle (3) durch das Durchgangsloch (110) der ersten Gabel und die Muffe (21) der Motornabe (2) hindurch gelangen kann, und wo- bei das Aussengewinde des hinteren Endes (32) entsprechend im In- nengewindeloch (121) der zweiten Gabel im Eingriff steht und an ihm be- festigt ist. Abbildung 2: Fig. 2 des Streitpatents Der folgenden Prüfung wird diese Merkmalsgliederung zugrunde gelegt, wobei anzumerken ist, dass die Klägerin mehrere Teilmerkmale zu jeweils einem Merkmal zusammenfasst. Für eine eigentliche Verletzungsanalyse wäre eine feinere Aufteilung des Anspruchs in (Teil-)merkmale notwendig. Der Klägerin scheint dies bewusst zu sein, wie die Aufzählung der zu be- schreibenden Merkmale in Rechtsbegehren Nr. 2 zeigt. Anspruch 8 . Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich S2023_002 Seite 9 um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO.2 Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Klärung der Prozess- aussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemein- umfassenden Informationsbeschaffung. 3 Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in Bezug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren ver- letzt ist oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (Art. 77 Abs. 2 PatG). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahr- scheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. 4 Für Tatsachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sol- len, kann keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden, denn sonst würde der Zweck, die vorprozessuale Abklärung von Beweisaus- sichten zu ermöglichen, vereitelt, aber es ist substanziiert zu behaupten. 5 Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist auch bei der Beschreibung zu wah- ren.6 Wird eine Massnahme superprovisorisch beantragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn immer möglich zu vermei- den, eine Massnahme zu erlassen, die das Gericht, hätte es vor dem Er- lass der Massnahme die Gegenseite angehört, nicht erlassen hätte. 7 In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. 9. Die nachstehende Prüfung der glaubhaftgemachten Verletzung respekti- 2 BGE 138 III 76 E. 2.4.1 – «Schlammzuführung». 3 CALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 133 ff. 4 (BGE 140 III 610, E. 4.1 unter Verweis auf BGE 130 III 321, E. 3.3, BGer 5A_283/2016, E. 2.3.1, Urteil vom 23.08.2016; BGer 5A_142/2017, E. 4.1, Urteil vom 18.08.2017. 5 BGE 138 III 76 E. 2.4.2 – «Schlammzuführung». 6 ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 158 N 16. 7 BBl 2006 S. 7356. S2023_002 Seite 10 ve deren substanziierten Behauptung erfolgt wiederum, ohne dass sich die Beklagte zum Standpunkt der Klägerin äussern konnte. Die Kombination des von FBM Ltd. hergestellten Fahrradrahmens mit dem Motor sowie der Motornabe von TDCM Ltd. ist nach Ansicht der Klä- gerin dazu geeignet, in patentgemässer Weise zusammenzuwirken. Der Klägerin ist dahingehend zu folgen, dass die Ausführungsform ge- mäss Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine Kombinationsstruktur aus Fahr- radrahmen und Motornabe aufweist und eine längliche Welle vorhanden sein muss, womit die Verletzung von Merkmal 1.1 hinreichend substanzi- iert behauptet ist. Weiter ist der Klägerin dahingehend zu folgen, dass die Ausführungsform gemäss Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine erste Gabel und eine zweite Gabel beinhaltet, die gegenüber angeordnet sind, wobei die erste Gabel mit einem Durchgangsloch bereitgestellt ist. Der weitere Aufbau ist Abbil- dung 1 nicht zu entnehmen. Die Klägerin macht geltend, dass die FBM Ltd. ihr gegenüber telefonisch bestätigte, dass sie den Fahrradrahmen innerhalb der patentierten Gesamtkombination an die Beklagte geliefert habe. Damit ist die Verletzung von Merkmal 1.2 hinreichend substanziiert behauptet. In Abbildung 1 (vorstehend E. 6) ist eine Motornabe erkennbar. Der ge- naue Aufbau der Motornabe ist nicht feststellbar. Die Verletzung von Merkmal 1.3 wurde von der Klägerin hinreichend substanziiert behauptet, zumal die TDCM Ltd. mitteilte, dass sie im Grundsatz baugleiche Motoren an die Beklagte lieferte. Schliesslich ist in Abbildung 1 (vorstehend E. 6) eine längliche Welle er- kennbar, die durch das Durchgangsloch der ersten Gabel und mutmass- lich durch die Motornabe hindurch gelangt. Wie die Welle mit der zweiten Gabel verbunden ist, ist nicht ersichtlich. Ebenso ist ein Aussengewinde bei der Welle nicht ersichtlich. Um die Verletzung von Merkmal 1.4 fest- stellen zu können, bedürfte es eines Auseinandernehmens der Konstruk- tion. Die Klägerin hat die Verletzung von Merkmal 1.4 aber hinreichend substanziiert behauptet, zumal die TDCM Ltd. mitteilte, dass sie Motoren mit ähnlicher länglicher Welle («through axle») an die Beklagte lieferte. Die Verletzung der patentgemässen Merkmale 1.1-1.4 hat die Klägerin mithin hinreichend substanziiert behauptet. Dies genügt den Anforderun- gen von Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, denn es ist das Ziel der beantragten S2023_002 Seite 11 Beschreibung, in Bezug auf die anspruchsgemässen Merkmale Klarheit zu schaffen und die Prozessaussichten zu klären. Ausserdem hat sie durch Vorlage des Instagram-Posts der Beklagten vom 9. Mai 2023 sowie des Artikels von Pedelecs & E-Bikes vom 24. Mai 2023, in dem auf die bevorstehende Markteinführung der «OPIUM» Mo- torfahrräder hingewiesen wird, unter den verminderten Anforderungen nach Art. 77 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 158 ZPO glaubhaft gemacht, dass die Verletzung des Streitpatents durch das elektrische Motorfahrrad «OPI- UM» bevorsteht. 10. Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland oder im Eu- ropäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehr- bringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so darf diese Ware gewerbsmässig eingeführt und im Inland gewerbsmässig gebraucht oder weiterveräussert werden (Art. 9a Abs. 1 PatG, so genann- te Erschöpfung). Die Beklagte scheint sich in der E-Mail vom 23. Mai 2023 an Karl-Ludwig Kley auf den Standpunkt zu stellen, dass der Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und FBM Ltd. die Lieferung der Fahrradrahmen an die Beklagte erlaube und sie diese Rahmen hiernach infolge Erschöpfung auch im Schutzbereich des Streitpatents verwenden dürfe. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass Drittparteien in jedem Fall eine Berechtigung für die Benutzung der Erfindung bedürfen und stützt sich dabei insbesondere auf den zweiten Satz der nachstehend einkopierten Klausel. Es liege weder ein Lizenzvertrag mit der Beklagten vor noch sei diese am Streitpatent beteiligt noch sei ein gesetzlicher Aus- nahmetatbestand gegeben. Entscheidend sei einzig die Frage, ob FBM Ltd. ein komplett montiertes (OEM) E-Bike unter Nutzung des Streitpa- tents hergestellt und an die Beklagte vertrieben habe. Da die Beklagte nur Fahrradrahmen von der FBM Ltd. beziehe und diese dann mit ver- schiedenen Drittkomponenten zu einem eigenen Produkt verbaue, liege dieser Sachverhalt nicht vor und die Einrede der patentrechtlichen Er- schöpfung greife nicht. 11. Die fragliche Klausel im Lizenzvertrag lautet wie folgt: S2023_002 Seite 12 «For good and valuable consideration already received and acknowledged by Licensors [Klägerin und FBM Ltd.], Licensee 2 [FBM Ltd.] will have the right to use Patents on any and all products manufactured by Licensee 2 and its affili- ated companies. This shall include the ri ght of Licensee 2 to use Patents on components and vehicles, manufactured by 3 rd parties, provided such com- ponents and vehicles are sold and/or distributed by Licensee 2, or its affiliated companies, or sold as final OEM product to clients of Licensee 2.» Freie Übersetzung auf Deutsch: «Gegen bereits erhaltene und von den Lizenzgebern [Klägerin und FBM Ltd.] anerkannte Gegenleistung, erhält die Lizenznehmerin 2 [FBM Ltd.] das Recht, die Patente auf allen von der Lizenz nehmerin 2 und ihren verbundenen Un- ternehmen hergestellten Produkten zu nutzen. Dies schliesst das Recht der Lizenznehmerin 2 ein, die Patente auf Komponenten und Fahrzeugen zu nut- zen, die von Dritten hergestellt wurden, sofern diese Komponenten und Fahr- zeuge von der Lizenznehmerin 2 oder ihren verbundenen Unternehmen ver- kauft und/oder vertrieben werden oder als OEM-Endprodukt an Kunden der Lizenznehmerin 2 verkauft werden.» Die «Patents» sind definiert als US 8,960,354 B2 (Anmelde- Nr. 13/272,637) und EU 2 546 134 (Anmelde-Nr. 1184749.7). Trotz des Verschreibers – «EU» statt «EP» – ist hinreichend klar, dass eines der li- zenzierten Patente das Streitpatent ist. Die Formulierung im Lizenzvertrag ist einigermassen unklar. Die FBM Ltd. hat das Recht, das Streitpatent zur Herstellung von in den Schutzbereich eingreifenden Produkten zu nutzen. Mit dem zweiten Satz erhält die FBM Ltd. das Recht, Komponenten, die nicht in den Schutzbereich des Streit- patents fallen können, da das Streitpatent eine «Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe» beschlägt, von Dritten einzukaufen und weiterzuverkaufen. Dazu bräuchte sie aber keine Lizenz, weil diese Komponenten nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallen. Sinn ergibt der zweite Satz nur, wenn der FBM Ltd. damit gestattet werden soll, die Komponenten an Dritte zur Herstellung patentgemässer Kombi- nationsstrukturen zu liefern; d.h. die FBM Ltd. kann wegen des Lizenzver- trags nicht als Mittäterin der durch den Dritten eventuell begangenen Haupttat belangt werden. Schliesslich darf die FBM Ltd. «final OEM products» verkaufen. «OEM» wird im Lizenzvertrag nicht definiert; gemeinhin steht die Abkürzung im S2023_002 Seite 13 Englischen für «Original Equipment Manufacturer». Im Kontext von Klau- sel 2 des Lizenzvertrags kann die Formulierung «final OEM products» dahingehend verstanden werden, dass die FBM Ltd. aus eingekauften Komponenten patentgemässe Kombinationsstrukturen herstellen und verkaufen darf (dass sie dies darf, wenn sie alle Komponenten selbst herstellt, ergibt sich aus dem ersten Satz von Klausel 2, aber weder FBM Ltd. noch die Klägerin dürften die Fertigungstiefe haben, sämtliche für die Kombinationsstruktur notwendigen Komponenten selbst herzustellen). Dass die FBM Ltd. für den Verkauf von Komponenten (konkret: Fahrrad- rahmen) an Dritte nicht als Mittäterin für die von Dritten begangene Pa- tentverletzung belangt werden kann, bedeutet aber nicht, dass Dritte be- rechtigt sind, aus den von der FBM Ltd. gelieferten Komponenten eine in den Schutzbereich des Streitpatents fallende Kombinationsstruktur her- zustellen und zu vertreiben. FBM Ltd. ist nicht berechtigt, Dritten dafür ohne vorgängige Zustimmung der Klägerin eine Lizenz am Streitpatent einzuräumen (Präambel lit. d) des Lizenzvertrags). Die vom Dritten her- gestellten Kombinationsstrukturen werden somit ohne Zustimmung der Patentinhaber hergestellt, eine Erschöpfung tritt nicht ein. Ebensowenig sind die Patentrechte der Klägerin erschöpft, weil die FBM Ltd. für die Lieferung von (nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallenden) Komponenten an Dritte nicht als Mittäterin in Anspruch ge- nommen kann. Die von der Beklagten in der vorprozessualen Korrespon- denz vorgetragene Argumentation bezüglich Erschöpfung vermag damit die vorstehend glaubhaft gemachte Verletzung (E. 9) vorerst nicht zu ent- kräften. Schutzwürdiges Interesse 12. Die Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gewährt der Klägerin zwar einen gesetzlichen Anspruch i.S.v. Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO auf Ab- nahme von Beweismitteln. Sie dient nicht nur der Beweissicherung, son- dern auch der Klärung der Beweis- und Prozessaussichten 8 und steht damit in einem engen Zusammenhang mit Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO. 9 Die Klägerin muss somit nicht bloss (aber immerhin) die Voraussetzungen von Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG glaubhaft machen, sondern auch ein schutzwürdiges Interesse an der vorsorglichen Beweisabnahme haben. 8 BBl 2008 455, 495. 9 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 14. S2023_002 Seite 14 An das Bestehen eines schutzwürdigen Interesses sind keine hohen An- forderungen zu stellen. 10 Zu verneinen ist ein schutzwürdiges Interesse, wenn das Beweismittel zumutbar auf anderem Weg beschafft kann. 11 Schutzwürdig ist das Interesse dahingegen, wenn die Klägerin glaubhaft macht, dass sie die Beschaffung des Beweismittels nicht selbständig vor- nehmen kann, ohne dass sie Gefahr läuft, einen erheblichen Nachteil ge- genwärtigen zu müssen. 12 13. Vorliegend handelt es sich beim anspruchsgemässen Produkt um ein elektrobetriebenes Motorfahrrad, mithin um einen Alltagsgegenstand. Ge- rade im Patentrecht sind Patentverletzungen durch Alltagsgegenstände häufig mittels einfach zu tätigenden Testkäufen feststellbar. Wo ein sol- cher Testkauf ohne weiteres möglich ist, wird die Klägerin regelmässig kein schutzwürdiges Interesse an der Vornahme einer gerichtlich ange- ordneten vorläufigen Beweisabnahme haben. Vorliegend werden die «OPIUM» Motorfahrräder der Beklagten – je nach Ausstattung – für rund CHF 10’000 angeboten (eigene Recherche des Gerichts). Angesichts der Kosten eines Patentverletzungsprozesses ist das noch kein derart hoher Betrag, dass ein Testkauf bereits deshalb unzumutbar wäre. Die Klägerin macht denn auch nicht geltend, dass ein Testkauf wegen des Preises der beklagtischen Fahrräder unzumutbar sei, sondern dass die elektrischen Motorfahrräder «OPIUM» zurzeit auf dem Markt noch nicht erhältlich und auch im Zeitpunkt der Markteinführung nicht allgemein zugänglich seien, weil «jedes der Modelle, welche die Produktion im Be- zirk Pfäffikon verlässt, ein Unikat und speziell auf die Bedürfnisse des je- weiligen Kunden ausgerichtet [ist]». Es sei damit nicht absehbar, ob und wie schnell sie selbst nach der Markteinführung einen Testkauf durchfüh- ren könne. Je nach Herstellungsumständen und Lieferkette der Beklagten könne dies viele Monate dauern. Nach aktuellem Aktenstand steht ein Datum der Markteinführung der elektrischen Motorfahrräder «OPIUM» der Beklagten nicht fest und die Markteinführung ist auch noch nicht erfolgt. Demnach entzieht sich der Beweisgegenstand derzeit dem Zugriff der Klägerin; ein Testkauf ist nicht möglich und das Beweismittel kann derzeit auch anderweitig nicht ohne 10 BGE 140 III 16 E. 2.2.2. 11 S CHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, in: ZZZ 21-22/2010 S. 3, S. 8. 12 GUYAN, Klärung der Aussichten gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, in: SZZP 3/2015 S. 277, S. 288. S2023_002 Seite 15 weiteres beschafft werden. Gleichwohl hat die Klägerin ein Interesse da- ran, sich Gewissheit über die angebliche Patentverletzung zu verschaf- fen, bevor sie eine Klage einreicht. 13 Ist ein Testkauf folglich erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, kann in der durch die Beschreibung gewon- nenen Zeit ein schützenswertes Interesse liegen. Ein Zeitgewinn von wenigen Wochen kann angesichts des Eingriffs in die Interessen der Beklagten bei der gebotenen Interessenabwägung aber nicht genügen. Der Klägerin wäre in diesem Fall zuzumuten, bis zum Markteintritt abzuwarten und dann einen Testkauf zu tätigen. Lässt sich durch die Beschreibung aber mehrere Monate Zeit gewinnen und wäre das mit den durch die Beschreibung gewonnenen Erkenntnisse eingelei- tete Massnahmeverfahren zum Zeitpunkt, in dem ein solches Verfahren ohne die Beschreibung frühestmöglich hätte eingeleitet werden können, bereits weit fortgeschritten, überwiegt das Interesse der Klägerin an der Beschleunigung des Verfahrens. Bei einer durchschnittlichen Dauer von Massnahmeverfahren von acht bis zehn Monaten hat die Klägerin daher glaubhaft darzutun, dass der frühestmögliche Zeitpunkt, in dem sie einen Testkauf tätigen könnte, mehrere Monate in der Zukunft liegt. Dies ist der Klägerin – unter der Berücksichtigung der geringen Anforde- rungen an das Glaubhaftmachen (vgl. E. 12) – gelungen. Das zu be- schreibende Erzeugnis ist zum Zeitpunkt des vorliegenden Entscheids noch nicht auf dem Markt. Hinsichtlich des bevorstehenden Markteintritts verhält sich die Klägerin zwar etwas widersprüchlich. So sollen die ersten angegriffenen Ausführungsformen bereits ab Juni 2023 an Endkunden ausgeliefert werden. Gleichzeitig soll es je nach Herstellungsumständen und Lieferkette der Beklagten viele Monate dauern, bis die Klägerin einen Testkauf durchführen könnte. Aufgrund der individuellen Anpassbarkeit der angegriffenen elektrischen Motorfahrräder ist nachvollziehbar, dass die Klägerin diese nicht unmittel- bar nach Markteinführung in einem Fachgeschäft erwerben kann. Viel- mehr ist gestützt auf den geschilderten Bestellvorgang mittels individuali- siertem Gesuch davon auszugehen, dass die elektrischen Motorfahrräder «OPIUM» nach dem Eingangsdatum der Bestellung von der Beklagten nach den individuellen Wünschen des jeweiligen Kunden hergestellt und dann geliefert werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein solcher 13 Vgl. C ALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blum er/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 138. S2023_002 Seite 16 Produktionsvorgang mehrere Monate in Anspruch nimmt und die Klägerin frühestens in einigen Monaten Zugriff auf ein zu beschreibendes Erzeug- nis hat. Die beantragte Beschreibung erweist sich mithin als erforderlich, um die Interessen der Klägerin an der Klärung der Sach- und Rechtslage vor Einleitung eines Zivilprozesses zu schützen. Superprovisorische Anordnung 14. Die Klägerin mach eine Gefährdung des Beweises bzw. eine drohende Vereitelungsgefahr glaubhaft. Die Montage der elektrischen Motorfahrrä- der «OPIUM» finde am Sitz der Beklagten statt. Sollte die Beklagte von der Anordnung der Beschreibung durch das Gericht erfahren, bestünde die Gefahr, dass die montagebereiten Teile an einen anderen Montageort, gegebenenfalls sogar ausserhalb der Schweiz, verlegt würden. Diese Befürchtung erscheint glaubhaft. Zur Montage einer patentgemäs- sen Kombinationsstruktur aus Einzelkomponenten in Kleinserie sind kei- ne aufwendigen Maschinen notwendig, die nicht kurzfristig umgestellt werden können. Es wäre in der Tat einfach, die Montage kurzfristig zu un- terbrechen oder ins Ausland zu verlagern. Die Beschreibung ist daher infolge Vereitelungsgefahr i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO unverzüglich und ohne Anhörung von der Beklagten anzu- ordnen und durchzuführen. Geheimhaltungsmassnahmen 15. Macht die Gegenpartei geltend, dass es sich um Fabrikations- oder Ge- schäftsgeheimnisse handelt, so trifft das Gericht die erforderlichen Mass- nahmen zu deren Wahrung. Es kann die antragstellende Partei von der Teilnahme an der Durchführung der Beschreibung ausschliessen (Art. 77 Abs. 3 PatG). 16. Nachdem die Beschreibung in den Geschäftsräumlichkeiten der Beklag- ten stattfindet, besteht die Gefahr, dass die an der Beschreibung anwe- senden Personen Geschäftsgeheimnisse der Beklagten wahrnehmen, die über die angebliche Patentverletzung hinausgehen. Da die Beschreibung S2023_002 Seite 17 ohne Ankündigung zu erfolgen hat, kann die Beklagte keine Massnahmen ergreifen, damit die Klägerin nicht über das zu beschreibende Produkt hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse erhält. Dies ist vom Gericht zu berücksichtigen, auch wenn die Beklagte dies mangels Anhö- rung nicht vorbringen kann. Die Klägerin, insbesondere auch Herr Franz Reindl, Head of R&D, ist deshalb von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen (Art. 77 Abs. 3 PatG). Ein Ausschluss der Rechtsanwälte und des Patentanwalts der Klägerin erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter beziehungs- weise -berater gegenüber der Klägerin zur Verschwiegenheit über sämtli- che Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, wobei diese Geheimhaltung erst mit der Zustellung der Beschreibung an die Klägerin endet, und zwar nur in dem Umfang, in dem das Gericht die Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen bleibt die Geheimhal- tungspflicht bestehen. Den Rechtsanwälten, namentlich Rudolf A. Rent- sch und Raphael Zingg, und dem Patentanwalt, namentlich Thomas Kret- schmer, der Klägerin – und nur diesen – ist entsprechend die Teilnahme an der Beschreibung frei zu stellen. Nehmen sie teil, gilt die angeführte Verschwiegenheitsverpflichtung, unter Androhung einer Bestrafung nach Art. 292 StGB. 14 17. Die Beschreibung wird im Sinne von Art. 77 Abs. 4 PatG durch Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi unter Mitwirkung des Ersten Gerichtsschrei- bers MLaw Sven Bucher durchgeführt. Die Beklagte und gleichermassen die Rechtsanwälte beziehungsweise der Patentanwalt der Klägerin haben dafür zu sorgen und Unterstützung zu bieten, dass die beanspruchte Be- schreibung beziehungsweise Beweissicherung technisch sachgerecht durchgeführt werden kann. Die Beschreibung wird direkt vor Ort protokolliert, das Protokoll vor Ort ausgedruckt und der Beklagte sowie dem anwesenden Parteivertreter der Klägerin zur Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Unterschrift vorgelegt werden. Anschliessend wird das Gericht die Beschreibung der Beklagten zur Stel- lungahme zustellen. Der Beklagten wird eine Frist angesetzt werden, um 14 BPatGer, Urteil S2012_007 vom 14. Juni 2012, E. 5. S2023_002 Seite 18 in der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegen- seite nicht offengelegt werden dürfen, zu markieren und dies in jedem Einzelfall zu begründen (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung wird vorzu- nehmen sein, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechen- den Textstellen ausgeschwärzt werden. Anschliessend wird das Gericht in Abwägung der Interessen der Parteien entscheiden, inwieweit die Klägerin über das Ergebnis der Beschreibung bzw. Beweissicherung zu orientieren ist. Der Präsident erkennt: 1. Es wird eine Beschreibung im Sinne der Erwägungen angeordnet. Sie findet am 19. Juni 2023, ab 09:30 Uhr , am Produktionsstandort der Beklagten an deren Sitz, Allmendstrasse 15, 8320 Fehraltorf , statt. Die Beklagte wird verpflichtet, anlässlich der Beschreibung die erforderliche Hilfestellung zu gewährleisten, insbesondere falls erfor- derlich ein elektrisches Motorfahrrad des Typs «OPIUM» zu demon- tieren, damit das Vorhandensein von Bauteilen und deren Funkti- onsweise ermittelt werden kann. 2. Die Klägerin wird von der Teilnahme ausgeschlossen. 3. Den Rechtsvertretern der Klägerin, namentlich Rudolf A. Rentsch und Raphael Zingg, sowie deren Patentanwalt, namentlich Thomas Kretschmer, wird gestattet, an der Beschreibung teilzunehmen. 4. Die Rechtsvertreter und der Patentanwalt der Klägerin sind gegen- über der Klägerin und Dritten zur Verschwiegenheit bezüglich all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Be- schreibung an die Klägerin endet, und nur in dem Umfang, in dem das Gericht die Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Eine Verletzung der Ge- heimhaltungspflicht würde als Ungehorsam gegen amtliche Verfü- gungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft. 5. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an: die Klägerin; sowie überbracht anlässlich der Beschreibung gegen Empfangsbe- stätigung: an die Beklagte, inklusive Massnahmegesuch vom 29. Mai 2023 samt Beilagen und Eingangsbestätigung vom 2. Juni 2023. S2023_002 Seite 19 Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). St. Gallen, 8. Juni 2023 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher Versand: 8. Juni 2023