B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-622/2021 U r t e i l v o m 2 5 . J u l i 2 0 2 2 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Laura Massei. Parteien Apple Inc., One Apple Park Way, US-CA 95014 Cupertino, vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Digikoo GmbH, Kruppstrasse 5, DE-45128 Essen, vertreten durch Fürsprecher Philippe Probst und/oder Rechtsanwalt Pascal Spycher, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Sistierung des Widerspruchsverfahrens Nr. 101285, CH 605'840 IPAD / IR 1'500'512 DigiPAD. B-622/2021 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Apple Inc. (Beschwerdeführerin) erhob am 27. Februar 2020 bei der Vorinstanz zwei Widersprüche gegen die Schutzausdehnung der internati- onalen Registrierung Nr. 1'500'512 DigiPAD der Digikoo GmbH (Beschwer- degegnerin) auf die Schweiz. Diese Wortmarke wird für Waren und Dienst- leistungen der Klassen 9, 35, 38, 42 und 45 beansprucht. Die Widersprü- che stützen sich im vorliegenden Verfahren Nr. 101285 auf die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 38 und 42 eingetragene Schweizer Wortmarke Nr. 605'840 IPAD und im Widerspruchsverfahren Nr. 101289 auf die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 35 und 37 eingetragene, gleichlautende Schweizer Wortmarke Nr. 603'291 IPAD. B. Gegen beide Marken IPAD der Beschwerdeführerin stellte die Beschwer- degegnerin am 17. September 2020 bei der Vorinstanz Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs. Der Antrag gegen die vorliegende Widerspruchs- marke CH 605'840 IPAD ist gegen alle eingetragenen Waren und Dienst- leistungen mit Ausnahme der Waren "tragbare mobile digitale elektroni- sche Geräte; elektronische Notizblöcke; mobile digitale Elektronikgeräte " in Klasse 9 gerichtet. C. Mit Verfügung vom 21. September 2020 wurde n bis zum rechtskräftigen Abschluss der Löschungsverfahren beide Widerspruchsverfahren von Am- tes wegen sistiert. D. Mit Eingaben vom 10. November 2020 und 21. Dezember 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz, die Sistierung des Widerspruchs- verfahrens Nr. 101285 im Umfang des unbestrittenen Gebrauchs teilweise aufzuheben und das Verfahren fortzusetzen. Die Beschwerdegegnerin er- suchte mit Schreiben vom 3. Dezember 2020 um Aufrechterhaltung der Sistierung. Mit Verfügung vom 11. Januar 2020 wies die Vorinstanz den Antrag um teilweise Aufhebung der Sistierung ab. E. Gegen die se Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 11. Februar 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Ver- fügung der Vorinstanz aufzuheben und das Widerspruchsverfahren mit B-622/2021 Seite 3 Blick auf die Waren "tragbare mobile digitale elektronische Geräte; elektro- nische Notizblöcke; mobile digitale Elektronikgeräte " in Klasse 9 wieder- aufzunehmen. F. Mit Schriftsatz vom 19. Mai 2021 beantragt die Beschwerdegegnerin, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sie abzuweisen. Mit Schreiben vom 25. Mai 2021 beantragt die Vorinstanz, auf die Be- schwerde nicht einzutreten, eventualiter sie abzuweisen. G. Auf Antrag der Beschwerdeführerin fand am 29. Juni 2021 eine öffentliche Verhandlung statt, an der Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin ihre jeweiligen Standpunkte bekräftigten. Die Vorinstanz blieb der Verhand- lung fern. H. Auf übereinstimmendes Begehren der Parteien vom 8. und 12. Juli 2022 wurde das Beschwerdeverfahren vom 13. Juli 2021 bis 13. Juli 2022 sis- tiert. I. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgen- den Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kog- nition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwer- de einzutreten ist (Art. 7 VwVG). Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen eine Zwischenverfügung der Vorinstanz betreffend die Sistierung ei- nes Widerspruchsverfahrens. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beur- teilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Wider- spruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). 2. Als beschwerdefähig im Sinne von Art. 5 VwVG gelten auch selbständig eröffnete Zwischenverfügungen (Art. 5 Abs. 2 VwVG), doch ist, ausser bei B-622/2021 Seite 4 Fragen der Zuständigkeit und des Ausstands (Art. 45 Abs. 1 VwVG), eine Beschwerde gegen sie nur zulässig, wenn ein nicht wieder gutzumachen- der Nachteil droht (Art. 46 Abs. 1 Bst a VwVG) oder die Gutheissung sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahre n ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 Bst. b VwVG). 2.1 Das Erfordernis des nicht wieder gutzumachenden Nachteils be- schreibt die Voraussetzung des schutzwürdigen Interesses an der soforti- gen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Zwischenverfügung (vgl. auch Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Im Verfahren vor Bundesverwal- tungsgericht muss der nicht wieder gutzumachende Nachteil nicht rechtli- cher Natur sein, sondern es genügt jede Beeinträchtigung schutzwürdiger tatsächlicher, auch wirtschaftlicher Interessen, sofern der Betroffene nicht nur versucht, eine Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens zu ver- hindern (vgl. Urt eil des BGer 2C_86/2008 vom 23. April 2008 E. 3.2; BGE 130 II 149 E. 1.1; Urteile des BVGer A -4099/2014 vom 28. August 2014 E. 2.1; A-2082/2014 vom 9. Juli 2014 E. 2.1 und A-1081/2014 vom 23. April 2014 E. 1.3, je m.w.H.). 2.2 Die Vorinstanz kann ein Widerspruchsverfahren aussetzen, wenn ihr Entscheid unmittelbar präjudiziell vom Ausgang eines hängigen Verfahrens auf Löschung wegen Nichtgebrauchs, eines zivilen Nichtigkeitsverfahrens oder anderen behördlichen Verfahrens abhängt (Art. 23 Abs. 4 MS chV [Markenschutzverordnung, SR 232.111]). Eine Verfahrenssistierung bewirkt nicht immer einen nicht wieder gutzuma- chenden Nachteil (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.48). Verzögert sie das Verfahren nur, besteht der Nachteil gutzumachend und kann durch einen günstigen Endentscheid vollständig behoben werden (BGE 131 V 362 E. 3.2; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 46 Rz. 13). Macht die beschwerde- führende Partei, die den Sistierungsentscheid anficht, jedoch mit hinrei- chender Begründung die Verletzung des Beschleunigungsgebots (Art. 29 Abs. 1 BV) geltend, wird die Voraussetzung des nicht wieder gutzumachen- den Nachteils praxisgemäss als gegeben erachtet, insbesondere, wenn die Partei die Dauer der Sistierung nicht beeinflussen kann (Urteile des BVGer B-4949/2019 vom 1. Februar 2021 E. 4.2; A-1451/2015 vom 7. Juli 2015 E. 1.2.3; A-4984/2014 vom 10. November 2014 E. 1.2.2; vgl. ferner zu Art. 93 BGG: BGE 138 III 190 E. 6, 134 IV 43 E. 2.3; Urteile des BGer B-622/2021 Seite 5 8C_479/2015 vom 18. Dezember 2015 E. 2.4; 2C_1082/2015 vom 4. De- zember 2015 E. 3.2; 9C_523/2015 vom 10. November 2015 E. 2.2; KAY- SER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, a.a.O., Art. 46 Rz. 12). 2.3 Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrer Beschwerde , das Wider- spruchsverfahren für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleis- tungen der Widerspruchsmarke sistiert zu belassen und für einen anderen Teil weiterzuführen. Ihr Antrag liesse die Vorinstanz die Frage der zwischen den Marken bestehenden Verwechslungsgefahr nach Art. 31 i.V.m. Art. 3 MSchG [Markenschutzgesetz, SR 232.11]) in einem Zwischenentscheid gestützt auf die unbestrittenen Waren in Klasse 9 und später im Endent- scheid für alle (noch) eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke erneut prüfen. In diesem Vorgehen kann kein Verfahrensgewinn im Sinne des Beschleu- nigungsgebots erkannt werden. Die wiederholte Beurteilung als Mehrauf- wand für die Vorinstanz, die auch bei einer Spaltung in getrennte Verfahren erforderlich wäre, liefe dem Beschleunigungsgebot vielmehr zuwider, wes- halb das Interesse der Beschwe rdeführerin sich im Zeitgewinn des Zwi- schenentscheids erschöpft. Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil der Beschwerdeführerin ist mithin zu verneinen. Schliesslich würde es auch nicht sofort einen Endentscheid herbeiführen, die Beschwerde gutzuheis- sen (Art. 46 Abs. 1 Bst. b VwVG). Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. 3. 3.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kos- ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 3.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre- chenden an der Lö schung beziehungsweise jenes der Wide rspruchsgeg- nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu quantifizieren ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen B-622/2021 Seite 6 Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten de s Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'500.– festzulegen, die dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'200.– zu entnehmen und im Mehrbetrag der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. 3.3 Der obsiegenden Partei ist eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V. m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, auf- grund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die eingereichte Kostennote der B eschwerdegegnerin von Fr. 8'287.– erscheint übersetzt und ist anhand des aktenkundigen Aufwands bei einfachem Schriftenwech- sel und der Teilnahme an der Parteiverhandlung auf eine Parteientschädi- gung von Fr. 4'500.– angemessen zu reduzieren. Der Vorinstanz als Bun- desbehörde ist keine Parteie ntschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 4. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. B-622/2021 Seite 7 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt, dem einbezahlten Kostenvorschuss von Fr. 2'200.– entnommen und im Umfang von Fr. 1'300.– der Beschwerdeführerin in Rechnung gestellt. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä- digung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 4'500.– zu ent- richten. 4. Dieses Urteil geht a n die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz. Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Laura Massei Versand: 26. Juli 2022 B-622/2021 Seite 8 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Einzahlungsschein) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerde ant- wortbeilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 101285; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu- rück)