A bteilung II B -600/2007 {T 0 /2 } U rteil vom 21. Juli 2007 M itw irkung: R ichter H ans U rech (Vorsitz), R ichterin Vera M arantelli, R ichter Francesco Brentani; G erichtsschreiber Thom as R eidy. X._______, vertreten durch H err R echtsanw alt D r. R obert Flury, H ottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich, Beschw erdeführerin gegen Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend Schw eizer M arkeneintragungsgesuch N r. 57108/2005 VO LU M E U P. B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. M it G esuch vom 1. Septem ber 2005 ersuchte die Beschw erdeführerin beim Eidgenössischen Institut für G eistiges Eigentum (Vorinstanz) um M arkenschutz für das Zeichen N r. 57108 "VO LU M E U P" für folgende W a- ren und D ienstleistungen: 3 Seifen, Parfüm eriew aren, ätherische Ö le, M ittel zur Körper- und Schönheitspfle- ge, H aarw ässer, Zahnputzm ittel, M ittel zur R einigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der H aut, Kopfhaut und H aare, H aarform ungsprodukte, H aartö- nungs-, -bleich, -färbungs- und -aufhellungsm ittel. B. D ie Vorinstanz beanstandete die Anm eldung m it Schreiben vom 15. M ärz 2006 w egen absoluter Ausschlussgründe. D er Ausdruck "VO LU - M E U P" beschreibe direkt und unm ittelbar die Q ualität und den Zw eck ei- nes Teils der beanspruchten W aren. C . M it Eingabe vom 27. April 2006 begründete die Beschw erdeführerin ihren abw eichenden R echtsstandpunkt. D as Zeichen sei sprachregelw idrig zu- sam m engesetzt und ergebe keinen eindeutigen, bestim m ten W ortsinn. D a es sich beim Zeichen zudem um einen G renzfall handle, sei dieses einzu- tragen. D . D ie Vorinstanz hielt m it Schreiben vom 3. August 2006 an ihrer Einschät- zung der R echtslage fest. E. D ie Beschw erdeführerin liess sich m it Schreiben vom 13. Septem ber 2006 noch einm al vernehm en. F. M it Verfügung vom 13. D ezem ber 2006 w ies die Vorinstanz das M arken- eintragungsgesuch N r. 57108/2005 "VO LU M E U P" für folgende W aren der Klasse 3 zurück: M ittel zur Körper- und Schönheitspflege, M ittel zur R eini- gung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der H aare, H aarform ungs- produkte. H ingegen w urde das Zeichen für folgende W aren der Klasse 3 zum M arkenschutz zugelassen: Seifen, Parfüm eriew aren, ätherische Ö le, H aarw ässer, Zahnputzm ittel, M ittel zur R einigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der H aut und der Kopfhaut, H aartönungs-, -bleich-, -fär- bungs- und aufhellungsm ittel. G . H iegegen erhebt die Beschw erdeführerin am 23. Januar 2007 Beschw erde an das Bundesverw altungsgericht und stellt folgende Anträge: 1) Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für G eistiges Eigentum vom 13. D ezem ber 2006 aufzuheben, insofern die Eintragung der M arkenan- m eldung 57108/2005 VO LU M E U P für folgende W aren zurückgew iesen w ur- de: Klasse 3 : M ittel zur Körper- und Schönheitspflege, M ittel zur R einigung, 3 Pflege, Behandlung und Verschönerung der H aare, H aarform ungsprodukte. 2) D as Eidgenössische Institut für G eistiges Eigentum sei anzuw eisen, die M ar- kenanm eldung 57108/2005 VO LU M E U P für alle beanspruchten W aren als M arke einzutragen; 3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz. H . M it Vernehm lassung vom 14. M ärz 2007 beantragt die Vorinstanz, die Be- schw erde vollum fänglich abzuw eisen. D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D er Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. D ezem ber 1968 über das Verw altungsverfah- ren dar (Vw VG , SR 172.021). 1.1 D as Bundesverw altungsgericht, das gem äss Art. 31 des Verw altungsge- richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VG G , SR 173.32) als Beschw erdeinstanz Beschw erden gegen Verfügungen nach Art. 5 Vw VG beurteilt, ist nach Art. 33 VG G für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zum al keine Ausnahm e nach Art. 32 VG G greift. 1.2 D ie Beschw erdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom m en und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zu- dem ein als schutzw ürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, w eshalb sie zur Beschw erde legitim iert ist (Art. 48 Abs. 1 Vw VG ). Eingabefrist und -form sind gew ahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 Vw VG ), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgew iesen (Art. 11 Vw VG ), der Kostenvorschuss w urde fristgem äss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 Vw VG ), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. Vw VG ). Auf die Verw altungsbeschw erde ist daher einzutreten. 2. G em äss Art. 2 Bst. a des M arkenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG , SR 232.11) sind Zeichen, die G em eingut sind, vom M arken- schutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als M arke für be- stim m te W aren oder D ienstleistungen durchgesetzt haben. 2.1 Als G em eingut im Sinne dieser Bestim m ung gelten einerseits Zeichen, die für den W irtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der W are oder D ienstleistung erforderliche U nterscheidungskraft fehlt. Zu den nicht unterscheidungskräftigen Zeichen gehören unter anderem H inw eise auf Ei- genschaften, die Beschaffenheit, die Zusam m ensetzung, die Zw eckbestim -4 m ung oder die W irkung der W are oder D ienstleistung, w elche die M arke kennzeichnet. D ass die M arke G edankenassoziationen w eckt oder Anspie- lungen enthält, die nur entfernt auf die W are oder D ienstleistung hindeu- ten, reicht nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe w erden zu lassen. D er gedankliche Zusam m enhang m it der W are oder D ienstleistung m uss viel- m ehr derart sein, dass der beschreibende C harakter der M arke ohne be- sonderen Aufw and an Fantasie zu erkennen ist (BG E 127 III 160 E. 2b aa m it H inw eisen). D abei genügt es, dass dies in einem Sprachgebiet der Schw eiz zutrifft. D ass eine Angabe neuartig, ungew ohnt oder frem dsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden C harakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zei- chen nach dem Sprachgebrauch oder den R egeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schw eiz als Aussage über bestim m - te M erkm ale oder Eigenschaften der gekennzeichneten W are oder D ienst- leistung aufgefasst w ird (U rteil des Bundesgerichts 4C .439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 EU R O JO BS m it H inw eisen). 2.2 O b ein Zeichen m arkenrechtlichen Schutz beanspruchen kann oder aber als beschreibende Angabe zurückgew iesen w erden m uss, bestim m t sich im m er anhand der konkreten W are oder D ienstleistung (EU G EN M AR BAC H , in: Schw eizerisches Im m aterialgüter- und W ettbew erbsrecht, Bd. III, [M arken- recht, hiernach Kom m entar M AR B AC H ], Basel 1996, S. 29). D abei ist bei der Frage, ob das Zeichen VO LU M E U P in Bezug auf die beanspruchten und im Streit liegenden "M ittel zur Körper- und Schönheitspflege, M ittel zur R einigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der H aare, H aarfor- m ungsprodukte" (Klasse 3) eine beschreibende Angabe im Sinne von Art. 2 Bst. a M SchG darstellt, die Zeichenkom bination VO LU M E U P als G an- zes zu betrachten. Ausgehend vom Sinngehalt der einzelnen Bestandteile ist zu prüfen, ob das Zeichen in seinem G esam teindruck, d.h. die Verbin- dung dieser Bedeutungen, einen logischen Sinn ergibt, der von den ange- sprochenen Verkehrskreisen ohne besondere D enkarbeit oder besonderen Fantasieaufw and als beschreibende Angabe aufgefasst w ird. 2.3 D ie Vorinstanz übersetzt das vorliegend zu beurteilende Zeichen "VO LU - M E U P" m it "Volum en auf" oder "U m fang auf". 2.3.1 D ie Beschw erdeführerin m acht dem gegenüber in ihrer Beschw erde gel- tend, "VO LU M E U P" enthalte für die beanspruchten Kosm etika und H aar- pflegem ittel höchstens dahingehend einen H inw eis, dass etw as grösser w erde. Für Kosm etika sei dieser Sinngehalt nicht relevant und in den m eisten Fällen sogar unerw ünscht. D as zu beurteilende Zeichen setzt sich aus den zw ei W örtern des englischen G rundw ortschatzes "VO LU M E" und "U P" zusam m en. D abei lässt sich "VO LU M E" auf D eutsch m it "Volum en", "U m fang" oder "G rösse" 5 und "U P" m it "auf", "herauf", "hoch" oder "oben" übersetzen (vgl. http://dict.leo.org/ende ). Es kann der Vorinstanz beigepflichtet w erden, w enn sie das Zeichen "volu- m e up" prim är m it "Volum en auf" oder "U m fang auf" übersetzt und davon ausgeht dass der Schw eizer D urchschnittskonsum ent das Zeichen eben- falls in diesem Sinne versteht. 2.3.2 D ie Vorinstanz hat im W esentlichen erw ogen, der Schw eizer D urch- schnittskonsum ent w ie auch das Fachpersonal im m assgebenden D ienst- leistungssegm ent erkenne im Ausdruck "VO LU M E U P" in Zusam m enhang m it H aarpflegeprodukten ohne jeglichen G edankenaufw and die Zw eckbe- stim m ung, näm lich das H aarvolum en aufgehen zu lassen. D abei spiele es keine R olle, ob es sich beim Zeichen um eine W ortneuschöpfung handle oder ob es gram m atikalisch korrekt gebildet w orden sei oder nicht. D ie Beschw erdeführerin m acht dem gegenüber geltend, das Zeichen be- schreibe die Zw eckbestim m ung nicht. Es seien insgesam t vier G edanken- schritte notw endig, um vom Zeichen auf dessen W irkung schliessen zu können. Entsprechend sei dieses derart unbestim m t, dass es eingetragen w erden könne. 2.3.3 D ie Beschw erdeführerin spricht dem Zeichen den beschreibenden C harak- ter ab, w eil dieser für das Zielpublikum nicht ohne besondere D enkarbeit und ohne Fantasieaufw and unm ittelbar erkennbar sei. D iese Betrachtungs- w eise übersieht, dass die zu bezeichnende W are oder D ienstleistung das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden C harakters ab- gibt (U rteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. N ovem ber 2004 FIR E - M ASTER E. 3.3 m it H inw eisen auf C H R ISTO PH W ILLI, in: M arkenschutzgesetz, Kom m entar zum schw eizerischen M arkenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen M arkenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 21 und M AR BAC H , a.a.O ., S. 29). So kann an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch m öglichen M ehrdeutigkeit eines Zeichens, die bei W ort- verbindungen M arkenfähigkeit indiziert, ein eindeutiger Sinn m it beschrei- bendem C harakter treten, sobald das Zeichen m it einer bestim m ten W are oder D ienstleistung in Beziehung gebracht w ird. Zurecht w eist die Vorinstanz darauf hin, dass der beschreibende Sinnge- halt von VO LU M E U P in Bezug auf die beanspruchten W aren "H aarfor- m ungsprodukte" unm ittelbar auf der H and liegt. Es kann nicht ernsthaft be- stritten w erden, dass die M öglichkeit von m ehr Volum en in diesem Zusam - m enhang ein w esentliches Kaufkriterium ist. Es handelt sich geradezu um die Kerneigenschaft des Produktes. Entsprechend lässt sich der beschrei- bende C harakter des Zeichens in Bezug auf die H aarform ungsprodukte ohne Fantasieaufw and und ohne M ehrdeutigkeit erkennen. 6 G leiches lässt sich auch hinsichtlich der "M ittel zur R einigung, Pflege, Be- handlung und Verschönerung der H aare" sagen. W ie eine einfache Inter- netrecherche ergab, w erden fast ausnahm slos alle H aarpflegeprodukte (Sham poos, Spülungen, H aarlotionen, H aaröl, H aarbalsam , C onditioner, H aarfestiger, C olorationen und H aarpackungen etc.) unter anderem m it ei- nem "m ehr an Volum en" oder "grösserer H aarfülle" bew orben. In diesem Sinne dürften die angesprochenen M arkenadressaten im Kennzeichen VO - LU M E U P einen H inw eis auf w esentliche Eigenschaften der dam it gekenn- zeichneten W aren erkennen. H inzu kom m t, dass im Bereich der beanspruchten H aarpflegeprodukte das Zeichen VO LU M E U P einen qualitätsanpreisenden C harakter für die dam it gekennzeichneten W aren hat. D ie W erbebotschaft w ird den M arkenadres- saten einen engen Zusam m enhang suggerieren zw ischen dem G ebrauch dieser W aren und der M öglichkeit, dadurch m ehr H aarvolum en bzw . fülli- geres H aar zu erhalten. 2.3.4 D ie Beschw erdeführerin m acht w eiter geltend, das Argum ent, w onach VO - LU M E U P auch für Kosm etika und H aarpflegem ittel beschreibend sei ent- falle, da die H aarform ungsprodukte separat aufgelistet w ürden. M it H inw eis auf zw ei Entscheide der ehem aligen R ekurskom m ission für G eistiges Eigentum (publiziert in: sic! 1998, S. 479 Sourcesafe und sic! 2004, S. 220 sm artC ore/sm artM odule) und auf C hristoph W illi (a.a.O ., Art. 2 N 13) bringt die Vorinstanz vor, ein Zeichen sei für den gesam ten O ber- begriff zurückzuw eisen, sofern es für eine unter einen O berbegriff fallende W are oder D ienstleitung im G em eingut stehe. Entsprechend sei VO LU M E U P neben den H aarform ungsprodukten auch für M ittel zur Körper- und Schönheitspflege zurückzuw eisen. O b diese R egel in der von der Vorinstanz aufgezeigten W eise verallgem ei- nerungsfähig ist, bleibt fraglich und w ird von C hristoph W illi bestritten. So sei beispielsw eise eine für Spielw aren beanspruchte M arke "Plüschli" nicht ohne w eiteres für den gesam ten O berbegriff Spielw aren unzulässig. In einem solchen Fall sei der Ausschluss der M arke für die G attung Plüschtiere angem essen (W illi, a.a.O ., Art. 2 N 13). W ie es sich diesbezüglich verhält, kann im vorliegenden Fall aber offen ge- lassen w erden, da das Bundesverw altungsgericht zur Auffassung gelangt, das Zeichen VO LU M E U P sei auch für M ittel zur Körper- und Schönheits- pflege beschreibend. D ie Beschw erdeführerin m acht zw ar geltend, für Kos- m etika sei der Sinngehalt von VO LU M E U P nicht relevant oder sogar uner- w ünscht, da die N utzer m eist zarter und feingliedriger und nicht aufgebläh- ter erscheinen m öchten. 7 D em ist entgegenzuhalten, dass im Zusam m enhang m it der W im pern- (M ascara) und Lippenpflege (Lippenstift) vielfach m it der Aussicht auf ein grösseres Volum en W erbung betrieben w ird. Selbst in der H autpflege w ird m it grösserem Volum en gew orben, beispielsw eise indem angepriesen w ird, dass Linien verschw inden, Falten geglättet oder Konturen verstärkt w erden. D iese Ausführungen unterstreichen den C harakter von VO LU M E U P als Zeichen des G em eingutes, w eshalb hier auch kein eintragungsfähiger G renzfall anzunehm en ist (vgl. BG E 129 III 225 E. 5.3 M ASTER PIEC E, veröffentlicht in D ie Praxis des Bundesgerichts [Pra] 2003 N r. 139, S. 752). 2.4 D ie W ortfolge "VO LU M E U P" ist zudem freihaltebedürftig. Im Interesse ei- nes funktionierenden W ettbew erbs m üssen Zeichen vom M arkenschutz ausgeschlossen w erden, die für den W irtschaftsverkehr w esentlich oder gar unentbehrlich sind. Ein einzelner G ew erbetreibender soll nicht ein Zei- chen m onopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für andere G ew erbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch w erden könnte (W ILLI, a.a.O ., Art. 2 N 42; M AR BAC H , a.a.O ., S. 35). D ies gilt insbesondere für Ausdrücke des allgem einen Sprachgebrauchs, allgem eine Q uali- tätshinw eise sow ie reklam ehafte Anpreisungen. D as Zeichen "VO LU M E U P" w ird insbesondere im Zusam m enhang m it H aarpflegeprodukten als beschreibende Angabe verw endet. Es besteht ein überw iegendes Inter- esse der übrigen aktuellen und potenziellen Konkurrenten, diese Kennzeichnung für den W irtschaftsverkehr freizuhalten. Eine Ausnahm e käm e nur in Betracht, w enn das Zeichen sich für die beanspruchten W aren bereits als M arke durchgesetzt hätte. D afür bestehen jedoch w eder An- haltspunkte, noch m acht die Beschw erdeführerin einen solchen Anspruch geltend. 2.5 U nbegründet ist schliesslich auch die von der Beschw erdeführerin verlangte G leichbehandlung m it den Eintragungen der M arken C O LO R IN und C U R L AR O U N D . D ie Vorinstanz verw eist in ihrer Vernehm lassung vom 14. M ärz 2007 zu R echt darauf hin, dass das Zeichen VO LU M E U P eine direkt be- schreibende Aussage darstelle, w as auf die M arken C O LO R IN und C U R L AR O U N D nicht zutreffe, w eshalb diese hätten eingetragen w erden können. 2.6 D ie Beschw erdeführerin beruft sich im W eiteren auf den U m stand, dass das in Frage stehende Zeichen vom H arm onisierungsam t für den Binnen- m arkt (H ABM ) eingetragen w orden sei. D abei sei zu berücksichtigen, dass dieser Binnenm arkt m indestens zw ei Länder um fasse, in denen Englisch die Standardsprache darstelle. N ach der bundesgerichtlichen R echtsprechung kom m en ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden C harakters grundsätzlich keine präjudizierende W irkung zu. O bw ohl sich R ichter und Verw altungsbehörden unter U m ständen an der ausländischen Praxis ori-8 entieren können, kann dies in casu unterbleiben, da es sich im vorliegen- den Fall nicht um einen G renzfall handelt (vgl. BG E 129 III 225 E. 5.5 M asterpiece, 114 II 171 E. 2c, U rteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.4 w e m ake ideas w ork). 3. Zusam m enfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hin- terlegten M arke VO LU M E U P für die beanspruchten W aren der Klasse 3 ("M ittel zur Körper- und Schönheitspflege, M ittel zur R einigung, Pflege, Be- handlung und Verschönerung der H aare, H aarform ungsprodukte") zu R echt zurückgew iesen hat. D ie Beschw erde ist daher als unbegründet ab- zuw eisen. 4. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschw erdeverfahrens der Be- schw erdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 Vw VG ) und m it dem geleis- teten Kostenvorschuss zu verrechnen. D ie Spruchgebühr (G erichtsgebühr) ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestim m en (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 Abs. 1 des R eglem ents über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverw altungsgericht vom 11. D ezem ber 2006 [VG KE, SR 173.320.2]). 5. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschw erdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 Vw VG , Art. 7 Abs. 3 VG KE).9 D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens im U m fang von Fr. 2'500.-- w erden der Beschw erdeführerin auferlegt und m it dem geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 3'000.-- verrechnet. D er Beschw erdeführerin w ird der D iffe- renzbetrag von Fr. 500.-- nach R echtskraft dieses U rteils zurückerstattet. 3. Es w ird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (m it G erichtsurkunde) - der Vorinstanz (R ef-N r. 54669/2005; m it G erichtsurkunde) - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartem ent (m it G erichtsur- kunde D er vorsitzende R ichter: D er G erichtsschreiber: H ans U rech Thom as R eidy R echtsm ittelbelehrung D ieses U rteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schw eizerischen Bundes- gericht in Lausanne angefochten w erden. Versand am : 13. August 2007