A bteilung II B -7431/2006 {T 0 /2 } U rteil vom 3. M ai 2007 M itw irkung: R ichter D avid Aschm ann, R ichter Francesco Brentani, R ichterin M aria Am gw erd; G erichtsschreiber Philipp J. D annacher X._______, vertreten durch Studio R apisardi SA, via Ariosto 6, 6901 Lugano, Beschw erdeführerin gegen Y._______, vertreten durch Isler & Pedrazzini AG Patent- und M arkenanw älte, G otthardstrasse 53, Postfach 6940, 8023 Zürich, Beschw erdegegnerin Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend Entscheid vom 14. Septem ber 2005 im W iderspruchsverfahren N r. 7573 EA (fig.) /EA (fig.) B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. D ie M arke C H 530'490 EA (fig.) der Beschw erdeführerin w urde am 3. D ezem ber 2004 beim Eidgenössischen Institut für G eistiges Eigentum ("Vorinstanz") für W aren und D ienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 und 35 angem eldet. In Klasse 3 um fasste die W arenliste folgen- de W aren: "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfum e- rie, huiles essentielles, cosm étiques, lotions pour les cheveux; dentifrices". D ie M arke w urde am 23. Februar 2005 im Schw eizerischen H andelsam ts- blatt veröffentlicht und sieht w ie folgt aus: B. Am 23. M ai 2005 erhob die Beschw erdegegnerin, beschränkt auf W aren der Klasse 3, gegen diese Eintragung W iderspruch. D ieser ist auf ihre In- ternationale R egistrierung IR 638'937 gestützt, die seit 1995 für "C osm é- tiques, produits de toilette, non à usage m édical; crèm es et lotions pour les soins de la peau à usage cosm étique; produits de toilette pour le bain et la douche" in Klasse 3 eingetragen ist. D ie W iderspruchsm arke hat fol- gendes Aussehen: C . M it Stellungnahm e vom 24. Juni 2005 bestritt die Beschw erdeführerin das Vorliegen einer Verw echslungsgefahr zw ischen den beiden M arken. D . M it Verfügung vom 14. Septem ber 2005 hiess die Vorinstanz den W ider- spruch beschränkt auf die W aren "Savons; parfum erie, huiles essentielles, cosm étiques, lotions pour les cheveux; dentifrices" teilw eise gut. E. D ie Beschw erdeführerin erhob gegen diesen Entscheid am 14. O ktober 2005 in italienischer Sprache Beschw erde vor der Eidgenössi- schen R ekurskom m ission für geistiges Eigentum ("R KG E"). D arin bestritt sie erstm als den rechtserhaltenden G ebrauch der W iderspruchsm arke. Ü berdies m achte sie geltend, dass die W iderspruchsm arke zum G em ein- gut zähle und keine Verw echslungsgefahr zw ischen den M arken bestehe. G leichzeitig bat sie um eine Sistierung des Beschw erdeverfahrens, um N ichtigkeitsklage gegen die W iderspruchsm arke erheben zu können. 3 F. Am 14. D ezem ber 2005 erhob die Beschw erdeführerin vor dem Kantons- gericht des Kantons Zug N ichtigkeitsklage gegen die W iderspruchsm arke. In der Folge w urde das Beschw erdeverfahren bis zur rechtskräftigen Erle- digung des Zivilprozesses sistiert. G . Am 6. Januar 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschw erde abzuw ei- sen, unter H inw eis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids. H . Am 26. O ktober 2006 w ies das Kantonsgericht des Kantons Zug die N ich- tigkeitsklage ab. D ieser Entscheid w urde rechtskräftig. I. M it Verfügung vom 15. N ovem ber 2006 w urde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen. M it Verfügung vom 24. Januar 2007 w urde das Verfahren von diesem w ieder aufgenom m en und auf deutsch fortgesetzt. D er Beschw erdegegnerin w urde Frist zur Stel- lungnahm e angesetzt, die sie jedoch unbenützt verstreichen liess. M it Schreiben vom 1. M ärz 2007 bestätigte sie ihren Verzicht auf eine Stel- lungnahm e. J. Eine Parteiverhandlung w urde nicht durchgeführt (Art. 40 VG G ). D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz in W iderspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d Verw altungsgerichtsgesetz/VG G , SR 173.32). D as vor- liegende Verfahren w urde am 1. Januar 2007 von der eidg. R ekurskom - m ission für geistiges Eigentum übernom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Be- schw erde w urde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verw altungsver- fahrensgesetzes/Vw VG , SR 172.021, am 14. O ktober 2005 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. D ie Beschw erde- führerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschw ert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Beschw erde ist deshalb einzutreten. 2. Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a Vw VG in Kraft getreten. N ach Abs. 2 dieser Bestim m ung ist für das Beschw erdeverfahren die Sprache des angefochte- nen Entscheids m assgebend. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Ver- fahrenssprache jew eils nach der Sprache der Beschw erdeschrift gerichtet (AN D R É M O SE R /PETER U EBER SA X, Prozessieren vor eidgenössischen R ekurs- kom m issionen, Basel 1998, R z. 3.84). D ie neuere Ü bergangsbestim m ung von Art. 53 Abs. 2 VG G ist auch auf die neuen Vw VG -Bestim m ungen an- w endbar und geht der älteren Ü bergangsbestim m ung von Art. 81 Vw VG vor. D as neue Verfahrensrecht ist m it seinem Inkrafttreten som it auch auf bereits hängige Fälle anzuw enden (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D as auf italie- nisch begonnene Verfahren w urde darum ab 1. Januar 2007 auf deutsch w eitergeführt. Auch der vorliegende Entscheid ist som it in deutscher Spra- che zu erlassen.4 3. D as Bundesverw altungsgericht ist an Entscheide von Zivilgerichten gebun- den, die über einen vor dem Bundesverw altungsgericht hängigen, zivil- rechtlichen Anspruch zw ischen den gleichen Parteien bereits rechtskräftig entschieden haben ("m aterielle R echtskraft", O SC AR VO G EL/KAR L SPÜ H - LER /BAR BAR A G EH R I, G rundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. Bern 2006, S. 227 ff., M AX KU M M E R , G rundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. Bern 1984, S. 146; BG E 121 III 478 E. 4a Allopurinol). Im Patentrecht erstreckt sich die m aterielle R echtskraft einer rechtskräftig abgew iesenen N ichtigkeits- klage seit einer entsprechenden Praxisänderung des Bundesgerichts im Jahr 1998 nicht nur auf den konkret geprüften N ichtigkeitsgrund, sondern auf alle gesetzlichen N ichtigkeitsgründe des Patents (BG E 125 III 246 E. 1e Sam m elhefter). D iese Praxis w urde dam it begründet, dass W iderklagen des Schutzrechtsinhabers auf positive Feststellung des Schutzrechtsbe- standes verhindert w erden, w enn sich dieser darauf verlassen kann, dass der N ichtigkeitskläger im N ichtigkeitsverfahren alle in Frage kom m enden N ichtigkeitsgründe vorbringen m uss (BG E 125 III 246 E. 1d Sam m elhef- ter). 4. D ieselbe Begründung gilt auch für das M arkenrecht. Es w ar der Beschw er- deführerin zum utbar und nach der erw ähnten Praxis des Bundesgerichts auch eine O bliegenheit, alle anw endbaren gesetzlichen N ichtigkeitsgründe gegen die W iderspruchsm arke im kantonalen N ichtigkeitsverfahren vorzu- bringen. W ährend sie vor dem Kantonsgericht des Kantons Zug nur den N ichtgebrauch der W iderspruchsm arke geltend m achte, beruft sie sich nun im W iderspruchsbeschw erdeverfahren auch auf absolute Schutzaus- schlussgründe nach Art. 2 M SchG . M it der rechtskräftigen Abw eisung je- ner Klage ist der Bestand der W iderspruchsm arke aber für das Bundesver- w altungsgericht verbindlich entschieden w orden. D ie entsprechenden Vor- bringen der Beschw erdeführerin sind darum nicht m ehr zu hören. 5. Entgegen den Ausführungen der Beschw erdeführerin w äre die Berufung auf den N ichtgebrauch der W iderspruchsm arke ohnehin verspätet erfolgt. N ach G esetz und ständiger Praxis ist die N ichtgebrauchseinrede von Art. 32 M SchG m it der ersten Eingabe vor der ersten Instanz zu erheben (Art. 22 Abs. 3 M arkenschutzverordnung/M SchV, SR 232.111). D ies hat die Be- schw erdegegnerin unterlassen, w eshalb sie die Einrede im Beschw erde- verfahren nicht m ehr nachholen kann (R ekurskom m ission für geistiges Ei- gentum /R KG E in sic! 1999, 282 E. 5 G enesis, sic! 2002, 610 f. E. 7 Aescu- lap). D er von der Beschw erdeführerin angerufene Sachverhalt von sic! 2004, 868 G lobex/G lobix lag anders. In jenem Verfahren w ar die N ichtge- brauchseinrede rechtzeitig erhoben w orden, doch hatte die W iderspre- chende und Beschw erdeführerin den G ebrauchsnachw eis im Beschw erde- verfahren erstm als angetreten. 6. Zu prüfen bleibt deshalb nur die vom U rteil des Kantonsgerichts des Kan- tons Zug nicht geprüfte Frage der Verw echslungsgefahr zw ischen den zu vergleichenden M arken. W ie die Vorinstanz zu R echt festgestellt hat, be- steht zw ischen den noch zu prüfenden W aren "C osm étiques, produits de toilette, non à usage m édical; crèm es et lotions pour les soins de la peau à usage cosm étique: produits de toilette pour le bain et la douche" einerseits 5 und "Savons; parfum erie, huiles essentielles, cosm étiques, lotions pour les cheveux; dentifrices" andererseits, alles Körperpflegeprodukte, G leichartig- keit und teilw eise W arenidentität. 7. D ie Zeichen sind in ihrem prägenden W ortbestandteil "EA" identisch. D ie- ser ist beidseits aus denselben G rossbuchstaben gebildet und w eckt als Kom bination von Vokalen ohne Zuhilfenahm e der Fantasie die Vorstellung von Initialen einer Person oder der Abkürzung eines H andelsnam ens, da kein anderer Sinngehalt naheliegt. D ie Ü bereinstim m ung allein im W ort- klang der M arken genügt aber grundsätzlich bereits zur Annahm e einer Verw echslungsgefahr. W echselbeziehungen m it dem Schriftbild und Sinn- gehalt sind allerdings zu berücksichtigen (EU G EN M AR BAC H , M arkenrecht, Schw eizerisches Im m aterialgüter- und W ettbew erbsrecht/SIW R III, Basel 1996, S. 118, LU C A S D AVID , M arkenschutzgesetz M uster- und M odellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N . 17 zu Art. 3 M SchG ). D ie verw endeten Typographi- en und der schw arze Kreis um die Buchstaben der angefochtenen M arke sind indessen unauffällig und verm ögen die Zeichenähnlichkeit auf G rund des identischen W ortelem ents vorliegend nicht zu verhindern. D ass die eine M arke in leicht stilisierten, w eissen, die andere m it dunklen Buchsta- ben geschrieben ist, bleibt im Erinnerungsbild der Konsum enten kaum haf- ten und verm ag die G efahr von Fehlzurechnungen nicht zu verhindern. D a die M arken für W aren des täglichen G ebrauchs beansprucht w erden, die vom breiten Publikum m it geringerer Achtsam keit eingekauft w erden (BG E 122 III 388 E. 3a Kam illosan, 101 II 293 Stugeron, 96 II 404 E. 2 M en's C lub), sow ie aufgrund der hohen W aren- und Zeichennähe ist deshalb im G esam teindruck eine Verw echslungsgefahr zw ischen den beiden M arken zu bejahen. 8. D ie Beschw erde ist som it abzuw eisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens sind bei diesem Aus- gang der Beschw erdeführerin aufzuerlegen und m it dem geleisteten Vor- schuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 Vw VG ). 9. D ie Spruchgebühr des Beschw erdeverfahrens (G erichtsgebühr) ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi- nanzieller Lage der Parteien zu bestim m en (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 Abs. 1 des R eglem ents über Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverw altungsgericht/VG KE, SR 173.320.2). Im W iderspruchsbeschw er- deverfahren ist dafür das Interesse der W idersprechenden an der Lö- schung, beziehungsw eise der W iderspruchsgegnerin am Bestand der an- gefochtenen M arke zu veranschlagen. Es w ürde allerdings zu w eit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend w irken, w enn dafür stets konkrete Aufw ands- nachw eise im Einzelfall verlangt w ürden. M angels anderer streitw ertrele- vanter Angaben ist der U m fang der Streitsache darum nach Erfahrungs- w erten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜ R C H ER , D er Streitw ert im Im m ate- rialgüter- und W ettbew erbsprozess, sic! 2002, 505; L. M EYER , D er Streit- w ert in Prozessen um Im m aterialgüterrechte und Firm en, sic! 2001, 559 ff., L. D AVID , D er R echtsschutz im Im m aterialgüterrecht, SIW R I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).6 10. D er Beschw erdegegnerin ist keine Parteientschädigung auszurichten, da sie auf eine Stellungnahm e verzichtet hat (Art. 34 M SchG , Art. 64 Abs. 1 Vw VG ). 11. D ieser Entscheid unterliegt keiner Beschw erde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BG G ; 173.110]). D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens von Fr. 4'000.-- w erden der Be- schw erdeführerin auferlegt und m it dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. D ie Beschw erdeführerin hat som it noch Fr. 500.-- zu bezahlen. 3. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (eingeschrieben) - der Beschw erdegegnerin (eingeschrieben) - der Vorinstanz (R ef-N r. W spr. 7573; eingeschrieben) D er vorsitzende R ichter: D er G erichtsschreiber: D avid Aschm ann Philipp J. D annacher Versand am : 7. M ai 2007