B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t O2013_013 Ve r f ü g u n g v o m 1 0 . A p r i l 2 0 1 4 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger. Verfahrensbeteiligte A. Inc., USA, vertreten durch Dr. Fabian Leimgruber, Klägerin gegen C. AG, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer, Beklagte Gegenstand Patentnichtigkeit / Sicherheitsleistung O2013_013 Seite 2 Der Präsident zieht in Erwägung, 1. Am 6. September 2013 reichte die Kläge rin A. mit Sitz in den USA gegen die Beklagte B. GmbH eine Klage ein, wobei sie u.a. beantragte, es sei der schweizerische Teil des Europäischen Patentes Nr. EP 111 “Selbs t- ausrichtende Abtastsonden für Rastersondenmikroskop“ (nachfolgend Streitpatent) für nichtig zu erklären, unter Kosten - und Entschädigungs- folge inkl. eine angemessene Entschädigung für die beigezogenen P a- tentanwälte. In Bezug auf den Streitwert führte die Klägerin aus, dieser sei unb e- stimmt; er werde einstweilen mit CHF 40'000 beziffert. D ieser Wert beru- he auf dem gemeinen Wert des Patents, der sich aus dem sehr kleinen Marktvolumen und der entsprechenden Abschätzung der Vorteile ergebe, die der Schutzrechtsinhaber in der verbleibenden Laufzeit aus der Ve r- wertung des Patents erzielen könnte. 2. Mit Verfügung vom 18. September 2013 wurde die Klägerin verpflichtet, einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten von CHF 12'000 zu überweisen. 3. Mit Verfügung vom 7. Januar 2014 stellte der Präsident des Bundesp a- tentgerichts auf einen entsprechenden Einwand der B. GmbH und auf den Antrag der Klägerin hin, die Parteibezeichnung der Beklagten zu ko r- rigieren, fest, dass die Beklagte in diesem Verfahren die C. AG und nicht die B. GmbH sei. Er auferlegte der Klägerin die Gerichtskosten und ver- pflichtete sie zur Leistung einer Parteientschädigung an die B. GmbH. 4. Die C. AG wurde am 21. Januar 2014 aufgefordert, eine Klageantwort einzureichen. Mit Eingabe vom 4. März 2014 stellte die Beklagte folgende Anträge: 1. Die Klägerin sei zu ver pflichten, eine Sicherheitsleistung für eine allfällige Pa r- teientschädigung der Beklagten in der Höhe von CHF 60'000 zu leisten. O2013_013 Seite 3 2. Der Beklagten sei die Frist für die Einreichung einer Klageantwort abzune h- men und neu anzusetzen, sobald die beantragte Si cherheitsleistung beim G e- richt eingegangen ist. 3. Eventualiter zu Ziff. 2, die Frist zur Einreichung einer Klageantwort sei um 20 Tage zu erstrecken. Die Beklagte hielt fest, sie bestreite die sachliche und örtliche Zuständi g- keit des Bundespatentgerichts nicht. Sie bezeichnete den Streitwert einstweilen mit CHF 250'000 und machte geltend, der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 40'000 sei in Anbetracht der Restlaufzeit des Streitpatents von noch rund zwölf Jahren zu gering und in Anbetracht der Ni chtigkeitsklage sowie der aus deren Einreichung erwachsenden Kosten nicht glaubhaft. Die Klägerin mit Sitz in den USA habe keinen staatsvertraglichen Anspruch, von der Sicherheitsleistung entbunden zu werden. Der Beklagten wurde mit Verfügung vom 5. März 2014 die Frist für die Klageantwort abgenommen. 5. Mit Stellungnahme vom 3. April 2014 stellte die Klägerin folgende Antr ä- ge: 1. Der Antrag der Beklagten, die Klägerin zur Sicherheitsleistung für eine allfäll i- ge Parteientschädigung zu verpflichten, sei abzuweisen. 2. Eventualiter sei die Klägerin zu einer Sicherheitsleistung für eine allfällige Pa r- teientschädigung der Beklagten in Höhe von maximal CHF 18'200.00 zu ve r- pflichten. 3. Es sei der Beklagten eine Frist zur Einreichung einer Klageantwort von 20 T a- gen (peremptorisch) anzusetzen. In Bezug auf den Streitwert hielt die Klägerin fest, das Streitpatent finde nur eine marginale industrielle Verwendung und es bestehe lediglich ein kleiner Absatzmarkt, welcher sich mehrheitlich aus Universitäten und ähn- lichen Forschungsbetrieben zusammensetze. In Anbetracht eines jährl i- chen Umsatzes der Klägerin von CHF 1'400 bis 3'000 bei den betroffenen Abtastsonden sowie einem jährlichen Ertrag der Klägerin in der Höhe von CHF 400 bis 900 und der Restlaufzeit des Streitp atents von noch ca. zwölf Jahren halte sie an ihrer Bezifferung des Streitwerts fest. Die von der Beklagten begehrte Sicherheit für die Parteientschädigung sei aus O2013_013 Seite 4 grundsätzlichen Überlegungen nicht gerechtfertigt, nachdem diese die Klägerin in der vorproz essualen Korrespondenz zur Anhebung der Nic h- tigkeitsklage provoziert habe. Dieses Vorgehen der Beklagten disqualif i- ziere sie vom Recht, eine Sicherheit für eine Parteientschädigung zug e- sprochen zu erhalten. Diese habe im übrigen bei einem Streitwert von CHF 40'000 maximal CHF 11'200 zu betragen. 6. Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA. Gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO hat die klagende Partei auf Antrag der beklagten Partei für deren Parte i- entschädigung Sicherheit zu leisten, wenn sie keinen Wohnsitz oder S itz in der Schweiz hat. Soweit bilaterale Verträge lediglich den freien Zugang zu den Gerichten gewährleisten oder Meistbegünstigungsklauseln enthal- ten, befreien sie nicht von einer allfälligen Kautionspflicht. Dies gilt insb e- sondere für den Vertrag mit de n USA vom 25. November 1850 (SR 0.142.113.361), dessen Art. 1 den freien Zutritt zu den Gerichten gewährt, aber nicht von der Kautionspflicht befreit. 1 Der Kautionsentscheid ergeht in Form einer prozessleitenden Verfügung (Art. 124 Abs. 1 ZPO) aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse. Dabei sieht Art. 99 ZPO kein Ermessen des Gerichts vor: Wenn die Voraussetzungen von Art. 99 Abs. 1 ZPO gegeben sind, hat der Antragsteller Anspruch auf Anordnung der Kaution durch das Gericht.2 Entgegen den Vorbr ingen der Klägerin ist nicht erheblich, aus welchen Gründen sie die Nichtigkeitsklage eingereicht und ob allenfalls die B e- klagte sie zur Anhebung der Nichtigkeitsklage provoziert hat. Sie wirft der Beklagten in diesem Zusammenhang zu Recht kein rechtsmissb räuchli- ches Verhalten (Art. 2 Abs. 2 ZGB) vor. Unerheblich ist, ob die Klägerin der B. GmbH eine ihr in diesem Verfahren zugesprochene Parteientsch ä- digung bereits beglichen hat, nachdem die Klägerin nicht in Anwendung von Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO kautions pflichtig ist. Die Klägerin hat somit der Beklagten gestützt auf Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO eine Sicherheit zu leis- ten. 7. Die Höhe der Kaution orientiert sich nach den voraussichtlichen Parte i- 1 BGE 121 I 108 E. 2 S. 112 f.; BGer 4P.153/2003 E. 2.3.1; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2013, Art. 99 RZ 22 f. 2 Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 99 RZ 14; BK [Berner Kommentar 2012]-ZPO-Sterchi, Art. 99 RZ 2 O2013_013 Seite 5 kosten und diese richten sich nach dem Streitwert sowie dem zu er war- tenden Prozessaufwand. Die Klägerin nennt einen Streitwert von CHF 40'000, während die Beklagte diesen einstweilen mit CHF 250'000 bezi f- fert. Nachdem sich die Parteien über die Höhe des Streitwerts nicht einig sind, setzt das Gericht diesen fest (Ar t. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Bestandesklagen ist eine Ermittlung des objektiven Werts des Streitgegenstandes in der Regel schwierig.3 Der Wert eines Patents kann durch den Ertragswert für den Patentinhaber indiziert sein, wobei jedoch die Schätzung künftig e r- zielbaren Gewinns mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.4 Immerhin kann auch die Art der Prozessführung als Kriterium für das Interesse der klagenden Partei an der Streitsache berücksichtigt werden.5 In der Klage, die einen Umfang von rund 60 Seiten au fweist, und mit der mehr als 50, zum Teil sehr umfangreiche Beilagen eingereicht werden, wird der Streitwert mit CHF 40'000 beziffert, wobei in allgemeiner Weise auf das sehr kleine Marktvolumen hingewiesen wird. Der von der Klägerin genannte Umsatz der "A ., Inc., Schweiz 2011 -2013" von wenigen Ta u- send Franken ist hier nicht von Bedeutung, nachdem es sich um den Wert des Patents der Beklagten und nicht um Erträge der Klägerin, die mit dem Streitpatent allenfalls in Zusammenhang stehen, geht. In B e- rücksichtigung der Restlaufzeit des Streitpatents von noch rund zwölf Jahren und des erheblichen Aufwandes, den die Klägerin mit der Einre i- chung der Klageschrift getätigt hat, ist davon auszugehen, dass das Streitpatent nicht unbedeutend ist, weshalb der Streitwert, der Angabe der Beklagten entsprechend auf CHF 250'000 festzusetzen ist. 8. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 250'000 erscheint die von der Beklagten geschätzte Parteientschädigung für die berufsmässige recht s- anwaltliche Vertretung von CHF 25'000 als au sgewiesen Art. 5 KR - PatGer). Angesichts des Umfangs der Klageschrift und in Berücksicht i- gung der Komplexität der technischen Materie erscheint die von der B e- klagten für die berufsmässige patentan waltliche Vertretung geschätzte 3 BGE 133 III 490 E. 3.3; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Kommentar Patentgerichtgesetzes, Basel 2013, Art. 31 PatGG RZ 17 4 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Art. 31 PatGG RZ 23; vgl. Johann Jakob Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, sic! 2002, S. 493 ff. 5 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Art. 31 PatGG RZ 32 O2013_013 Seite 6 Entschädigung von CHF 35'000 als angemessen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer). 9. Der Klägerin wird für die Leistung der Sicherheitsleistung für eine allfällige Parteientschädigung der Beklagten von CHF 60'000 eine Frist bis zum 12. Mai 2014 angesetzt. Bis zum Eingang der Sicherheitsleistung ruht der Schriftenwechsel. Der Präsident verfügt: 1. Die Klägerin hat bis zum 12. Mai 2014 für eine allfällige Parteientsch ä- digung der Beklagten Sicherheit im Betrag von CHF 60'000.00 zu leisten, widrigenfalls auf die Klage nicht eingetreten wird. 2. Die Prozesskosten bleiben bei der Hauptsache. Diese Verfügung geht an: – Patentanwalt Dr. Fabian Leimgruber (mit Gerichtsurkunde) – Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde) St. Gallen, 10. April 2014 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Gerichtsschreiber Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Jakob Zellweger O2013_013 Seite 7 Versand: 10. April 2014