Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court O2012_036 Te ilu rteil vom 13. Februar 2013 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. iur. Mark Schweizer, Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte WorldConnect AG, Werkstrasse 12a, 9444 Diepoldsau, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann, Weinmann Zimmerli, Apollostr. 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, Klägerin gegen Pearl Schweiz GmbH, Rütiweg 9, 4133 Pratteln, vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Ulrich Pfeiffer, Pfeiffer Rechtsanwälte, Bifänge 77, DE-79111 Freiburg i.Br., Zustelladresse: Pearl Schweiz GmbH, Rütiweg 9, 4133 Pra t- teln Beklagte Gegenstand PatentverletzungO2012_036 Seite 2 Rechtsbegehren (act. 1 S. 2): 1. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe w e- gen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB (Busse) zu verpflichten, durch Rechnungslegung Auskunft zu geben über die Menge der von ihr hergestellten und unter der B e- zeichnung „Reiseadapter“ verkauften Netzstecker sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, und dabei insbesondere folgende mit beweiskräftigen Dokumenten belegten Angaben zu machen: a. Bezogene Stückzahlen, pro Monat; b. einzelne Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie die Namen und Anschriften der A b- nehmer; c. einzelne Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie die Namen und Anschriften der A n- gebotsempfänger; d. Nachweis der getätigten Verkäufe von Produkten an Zwischen - händler und Endabnehmer, aufgeschlüsselt nach Mengen, Ze i- ten und Preisen sowie, wo anwendbar, Verkaufslokalen; e. betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach W erbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet; f. Nachweis der von der Beklagten mit den Produkten erzielten Umsätze, die nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Kosten gemindert sind; g. Nachweis der fixen und variablen Gestehungskosten der Beklag- ten zur Erwirtschaftung der Umsätze mit den Produkten sowie Nachweis der von ihr verbuchten Gewinne, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten. 2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der klagenden Partei einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 1 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zins von 5% p.a. seit Ende des Geschäftsjahres zu beza h- len (Start der Zinsrechnung mit Ende des Geschäftsjahres 2010; g e- schätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 10‘000.-). 3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, CHF 5‘346. -, zuzüglich Zins von 5% ab Einreichung dieser Klage, zu bezahlen. 4. Alles unter Kosten - und Entschädigungsfolgen, zuzüglich Mehrwert- steuerzuschlag von 8% zulasten der beklagten Partei.O2012_036 Seite 3 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 1. Prozessgeschichte Mit Eingabe vom 5. Juni 2012 machte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem eingangs aufgeführten Rechtsbegehren anhängig (act. 1). Nach Eingang des Kostenvorschusses in der Höhe von CHF 5'000.– wurde der Beklagten am 2. Juli 2012 Frist zur Klageantwort angesetzt (act. 5). Die Klageantwort erfolgte mit Eingabe vom 28. September 2012, womit Ab- weisung der Klage beantragt wurde (act. 9). In der Folge wurden die Par- teien auf den 21. Januar 2013 zur Hauptverhandlung vorgeladen (act. 19). Die im Anschluss an die Hauptverhandlung geführten V er- gleichsgespräche blieben erfolglos (vgl. Protokoll HV, act. 16). 2. Prozessuales Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist ohne Weiteres gegeben (Art. 26 PatGG). 3. Sachverhalt 3.1 Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die mit Waren aller Art, ins- besondere Elektrosteckern, handelt (act. 1_1). Die Beklagte, eine GmbH, betreibt Handel mit Waren und Dienstleistungen aller Art, insbesondere mit Software- und EDV-Artikeln (act. 1_2). 3.2 Gegenstand des Klagepatents EP 1 393 417 B1 ist ein Netzstecker (act. 1_3). Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass der von der Bekla g- ten in der Schweiz unter der Bezeichnung "Reiseadapter " vertriebene Netzstecker mit einem Arretierkörper in den Schutzbereich des Klagep a- tents falle. Die Beklagte sei diesbezüglich abrechnungs - und gewinnher- ausgabepflichtig (vgl. act. 1 S. 4 f.). Die Beklagte bringt vor, sie habe, nachdem sie erstmalig durch Schreiben der Klägerin vom 1. Juli 201 1 vom V orwurf Kenntnis erhalten habe, sie verletze mit ihrem Reiseadapter , Art.-Nr. CH 685, das Klagepatent, am 14. September 201 1 nach entsprechender Prüfung eine Unterlassung s-O2012_036 Seite 4 verpflichtungserklärung abgegeben. Mit Sc hreiben vom 6. Oktober 201 1 habe sie über die Lieferanten, Liefermenge und Anzahl verkaufter E x- emplare Auskunft erteilt. Am 30. November 2011 habe sie schliesslich un- ter Abzug der Retouren die Anzahl effektiv verkaufter Produkte auf 428 Stück beziffert. De r Gesamtumsatz aus dem V erkauf der streitgege n- ständlichen Produkte liege bei CHF 3'922.99. Zur V ermeidung einer g e- richtlichen Auseinandersetzung habe sie der Klägerin CHF 2'500. – be- zahlt. Der patentanwaltliche Aufwand der Klägerin von CHF 5'346. – wer- de bestritten. Dieser sei nicht notwendig gewesen (act. 9 S. 1 f. ; act. 16 S. 3 f.). Mit der Bezahlung von CHF 2'500. – sei die Klägerin abgegolten (act. 9 S. 4 f.). 4. Stufenklage 4.1 Bei der Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf V erurteilung in Geld ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftser- teilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfsbegehrens bezi f- fert wird. Beim "Hilfsbegehren" handelt es sich um ein Begehren, das Ge- genstand einer selbständigen Klage sein könnte und idealtypisch vor dem Hauptbegehren zu beurteilen ist (BK ZPO-Markus, N 16 f. zu Art. 85 ZPO). Hauptanspruch ist vorliegend die von der Klägerin verlangte Gewinnhe r- ausgabe (act. 16 S. 4) gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2, wobei der Gewinn mit dem Hilfsanspruch gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, d.h. nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung zu beziffern ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Bei der Auskunftspflicht handelt es sich um eine n materiell-rechtlichen Anspruch, der sich unmittelbar aus Art. 66 lit. b PatG ergibt. Vorliegend ist somit zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht im Sinne des Rechtsbegehrens Ziff. 1 zu befi n- den. Gemäss Art. 66 lit. b PatG besteht ein Auskunftsanspruch des Pa- tentinhabers gegenüber dem gegenwärtigen oder früheren Besitzer der O2012_036 Seite 5 patentverletzenden Sache (Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., Bern 2010, N 6 ff. zu Art. 66 PatG). 4.2 Die Klägerin verlangt die Gewinnherausgabe im Sinne von Art. 423 OR bezüglich der von der Beklagten vertriebenen bzw. verkauften patent- verletzenden Adapter. Den Bruttogewinn hat die Klägerin nachzuweisen. Dieser ergibt sich jedoch aus Informationen, die der Klägerin nicht b e- kannt sind, weshalb sie auf die entsprechende Auskunft und Rechnungs- legung durch die Beklagte angewiesen ist. 4.3 Die Beklagte macht geltend, Klageantrag Ziff. 1 sei unbegründet, s o- weit sie schon Auskunft erteilt habe. Sie habe die verfügbaren Unterlagen in Form der Lieferantenr echnungen und Lieferscheine umfassend und vollständig vorgelegt. Auf der Absatzseite habe sie bereits Auskunft erteilt. Da ihr für die Umsatzzahlen im E inzelnen keine schriftlichen Unterlagen vorliegen würden, sondern alle Werte aus dem elektro nischen Warenwirt- schaftssystem entnommen worden seien, habe sie der Klägerin bereits angeboten, diese Daten durch einen Buchprüfer überprüfen und bestät i- gen zu lassen . Neben den Umsatzdaten gelte Gleiches für nicht nac h- druckbare Barbelege der Kunden, die das Produkt i m Ladenlokal der Be- klagten erworben hätten. Hier erfasse das System lediglich die Veräusse- rung als Buchungsvorgang, ein Nachdruck von Barbelegen an Kunden oder die Nennung der Kunden, die weder namentlich erfasst seien noch eine Kundennummer aufweisen würd en, sei ihr technisch nicht möglich. Die Klägerin habe ihr Beweisangebot auf Überprüfung der Daten durch einen Buchprüfer nicht angenommen. Insofern habe die Klägerin die vol l- ständige Beweisführung selber verhindert. Ihr Auskunftsbegehren ve r- stosse daher g egen das allgemeine zivilrechtliche V erbot treuwidrigen Verhaltens und stelle sich prozessual als unzulässige Durchsetzung einer formalen Rechtsstellung dar . Der Klageantrag sei daher unbegründet (act. 9 S. 3). 4.4 Sowohl Bestand des Klagep atents als auch die Aktivlegitimation der Klägerin (als ausschliessliche Lizenznehmerin, vgl. act. 1 S. 4) sind nicht bestritten. Ebenfalls unbestritten ist eine Patentverletzung seitens der Be-O2012_036 Seite 6 klagten, indem sie die fraglichen Reiseadapter mit der Art.-Nr. CH -685 vertrieben bzw. verkauft hat. Ferner bestreitet die Beklagte auch nicht, dass sie aufgrund der patentverletzenden Handlung einen Gewinn erzielt hat; strittig ist vielmehr das Quantitativ . Damit ist die V oraussetzung auf Auskunft und Rechungslegung gegeben. Nachdem, wie bereits erwähnt, ein materiell -rechtlicher Anspruch auf Auskunftserteilung gemäss Art. 66 lit. b PatG besteht, zielt die Argumen- tation der Beklagten, die Klägerin habe ihr Beweisangebot auf Überpr ü- fung der Daten durch einen Buchprüfer nicht an genommen, weshalb sie die vollständige Beweisführung selber verhindert habe und der entspr e- chende Klageantrag Ziff. 1 abzuweisen sei, ins Leere. Ebenso wenig überzeugend ist der Hinweis der Beklagten, ein Bildschirmausdruck stelle keinen Beweis dar , sonder n höchstens ein Indiz, da diese Daten dem freien Zugriff der Mitarbeiter unterliegen würden (vgl. act. 16 S. 3). Abge- sehen davon, dass sich der Prozess noch nicht im Beweisverfahren b e- findet, ist die Beweiswürdigung Sache des Gerichts. Schliesslich räumt die Beklagte selber ein, die Rechnungslegung sei noch nicht umfänglich vorgenommen worden (vgl. act. 16 S. 3). 4.5 Was den Umfang des Auskunftsanspruchs der Klägerin betrifft, so kann grundsätzlich gesagt werden, dass dieser soweit reicht, als er zur Durchsetzung des Hauptanspruchs notwendig ist . Der Anspruch auf Aus- kunft im engeren Sinn bezieht sich auf die Offenlegung des Umfangs und der Dauer der V erletzungshandlungen oder der V orlage eines Katalogs der verkauften Produkte . Der Anspruch auf Rechnungslegu ng bezweckt eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, deren Abnehmer (mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufs- preise und der Gestehungskosten etc. und soll dem Geschäftsherr n gestatten, die Richtigkeit der vom Geschäftsführer erteilten Auskünfte zu kontrollieren (Jenny, Die Eingriffskondiktionen bei Immaterialgüterrecht s- verletzungen, S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., N 18 zu Art. 66 PatG). Die Beklagte äussert sich nicht konkret zu den einzelnen Auskunftsbe- gehren gemäss Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens bzw. hat dage-O2012_036 Seite 7 gen keine Einwände . Sie macht einzig geltend, dass die Namens- und Adressangabe von Kunden, die das Produkt in ihrem Ladenlokal gekauft hätten, nicht möglich sei. Hier erfasse das System lediglich die Veräusse- rung als Buchungsvorgang (act. 9 S. 3). Damit ist dem Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren der Klägerin im beantragten Umfang stattzugeben, wobei zu berücksichtigen ist, dass es der Beklagten nicht möglich ist, die Namen und Adressen der Endkun- den, welche das Produkt di rekt im Ladenlokal der Beklagte n gekauft h a- ben, anzugebe n. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass im eingangs e r- wähnten Rechtsbegehren Ziff. 1 die Rede von "hergestellten" Netzst e- ckern ist. Dabei dürfte es sich um ein Versehen handeln, denn die Kläge- rin macht in ihrer Begründung nicht geltend, die Beklagte stelle die fragli- chen Reiseadapter selber her. Die Auskunft nach Rechtsbegehren Ziff. 1 lit. d ist nicht zusätzlich erfo r- derlich, da in Ziff. 1 lit. b des Rechtsbegehrens enthalten (Dispositiv-Ziffer 1 lit. b). 5. Strafandrohung Die Verpflichtung zu Auskunft und Rechungslegung ist mit der Androhung gemäss Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO). 6. Kosten- und Entschädigungsfolgen Vorliegend handelt es sich um einen T eilendentscheid in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO). Es erscheint allerdings gerechtfertigt, von der Regel abzuweichen und über die Prozesskosten im das vorliegen de V erfahren endgültig abschliessenden Endentscheid zu befinden.O2012_036 Seite 8 Das Bundespatentgericht erkennt: 1. Die Beklagte wird verpflichtet, innert 60 Tagen ab Rechtskraft dieses Entscheids nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr vertriebenen und un- ter der Bezeichnung "Reiseadapter", insbesondere jene geführt unter Art.-Nr. CH 685 , verkauften Netzstecker sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe a) der bezogenen Stückzahl pro Monat; b) der einzelnen Verkäufe an Zwischenhändler und Endabnehmer , aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen, wo a n- wendbar Verkaufslokalen, sowie – soweit bekannt – die Namen und Anschriften der Abnehmer; c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie – soweit bekannt – die Namen und An- schriften der Angebotsempfänger; d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach W erbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitu ngsge- biet; e) des Nachweises der von der Beklagten mit den Produkten erzie l- ten Umsätze, die nicht durch den Abzug von Fixkosten und variab- len Kosten gemindert sind; f) des Nachweises der fixen und variablen Gestehungskosten der Beklagten zur Erwirtschaftung der Umsätze mit den Produkten sowie Nachweis der von ihr verbuchten Gewinne, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten. 2. Die Verpflichtung gemäss Ziff. 1 erfolgt unter der Androhung der Be- strafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver- fügung im Sinne von Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall. 3. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden. Dieses Urteil geht an: – Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann (mit Gerichtsurkunde) – Rechtsanwalt Hans-Ulrich Pfeiffer (mit Gerichtsurkunde) – das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)O2012_036 Seite 9 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14 , Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsge setzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der B e- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, so weit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 13. Februar 2013 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Gerichtsschreiberin Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden Versand: 14. Februar 2013