U r t e i l v o m 1 8 . J u n i 2 0 1 5 Besetzung Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Hans Urech, Gerichtsschreiber Lukas Abegg. Parteien Skin Concept AG, Industriestrasse 16, 8910 Affoltern am Albis, vertreten durch Rechtsanwalt James Merz, Streichenberg und Partner, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, DE-40589 Düsseldorf, vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Peter E. Wild, Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 12888, IR 1'002'216 TERRA / CH 637'346 VETIA TERRA. B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-6137/2013 B-6137/2013 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 637 346 VETIA TERRA, welche am 6. Dezember 2012 in Swissreg veröffentlicht wurde. Sie ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfer- nungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätheri- sche Öle, Mittel zur Körper - und Schönheitspflege, Haarwäs- ser; Zahnputzmittel. B. Am 5. März 2013 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren voll ständigen Widerruf aus dem Register. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrie- rung TERRA (IR -Nr. 1 002 216), welche am 9. Mai 2013 in der Gazette OMPI des marques internationales (Gazette) Nr. 16/2013 mit Pri- oritätsdatum 11. September 2008 publiziert wurde und unter anderem für folgende Waren hinterlegt ist: Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; prépara- tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, po ur autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récu- rage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); dentifrices. C. Mit Verfügung vom 26. September 2013 hiess die Vorinstanz den Wider- spruch der Beschwerdegegnerin gut und widerrief die Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Bezüglich der materiellen Vorbringen begründete die Vorinstanz ihren Ent- scheid im Wesentlichen wie folgt. Beide Zeichen seien für die Waren Wasch- und Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Zahnputzmittel eingetragen, weshalb diesbezüglich von Wa- renidentität auszugehen sei. Bei den angefochtenen Seifen handle es sich nach der in der Klasse 3 gewählten Formulierung sowohl um Seifen zur Körperpflege als auch um solche in Form von Putz - resp. Waschmitteln. Soweit mit den préparations pour blanchir et autres substances pour lessi- ver; préparations pour nettoyer des Widerspruchszeichens Seifen bean- sprucht würden, sei daher von Gleichheit und für weitergehende Waren B-6137/2013 Seite 3 aufgrund des verwandten Know -Hows und der ähnlichen Zweckbestim- mung zumindest von starker Gleichartigkeit ausz ugehen. Bei den Parfü- meriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern handle es sich um hygienische bzw. kosmetische Mittel zur Mund-, Haut-, Haar- und Körperpflege und bei den dentifrices des Wider- spruchzeichens um hygienische bzw. kosmetische Mittel zur Zahnpflege. Beide Zeichen würden demnach, vereinfacht gesagt, für hygienische und kosmetische Mittel beansprucht. Folglich sei auch diesbezüglich die Wa- rengleichartigkeit aufgrund des verwandten Know-Hows und des gleichen Verwendungszwecks erstellt. Auch die Zeichenähnlichkeit wurde durch die Vorinstanz bejaht. Sie stellte fest, das s das angefochtene Zeichen die Wi derspruchsmarke TERRA übernehme und dieser den Begriff VETIA voran stelle. Daraus resultiere zwangsläufig eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit der Zeichen. Die Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild vermöge auch kein klar unterschiedli- cher Bedeutungsinhalt des neuen Zeichens zu kompensieren, da dem Zu- satz VETIA kein Sinngehalt beigemessen werden könne. Schliesslich stellte die Vorinstanz auch eine Verwechslungsgefahr zwi- schen den Zeichen fest. Sie argumentierte, die Übernahme eines älteren Zeichens sei nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setze entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch hinzu- gefügte Elemente verändert werde oder dass der übernommene Bestand- teil schwach sei und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden werde. Bei den zu vergleichenden Marken treffe weder das eine noch das andere zu. Insbesonde re könne dem Fantasiewort VETIA kein klar unterscheidbarer Sinngehalt entnommen werden. Demnach bleibe die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke als selbstständiges und wesentliches Element erkennbar. D. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit vom 29. Okto- ber 2013 datierender Eingabe Beschwerde beim Bundesverwaltungsge- richt. Sie beantragt die Aufhebung des Entscheids und die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be- schwerdegegnerin. Dabei bestreitet sie die von der Vorinstanz festgestellte Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr. B-6137/2013 Seite 4 E. Mit Urteil vom 17. Dezember 2013 schrieb das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren wegen Nichtbezahlens des Kostenvorschusses ab. Aufgrund eines offensichtlichen Irrtums über die Nichtleistung des Kos- tenvorschusses hob das Bundesverwaltungsgericht dieses Urteil mit Revi- sion vom 20. Dezember 2013 auf und gab der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz Frist zur Stellungnahme zur Beschwerde. F. Mit Beschwerdeantwort vom 27. Januar 2014 beantragt die Beschwerde- gegnerin, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ab- zuweisen. Sie begründet ihren Antrag damit, dass die von der Vor-instanz festgestellte Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungs- gefahr entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin als erstellt gelten müssten. G. Mit Eingabe vom 4. Februar 2014 verzichtete die Vorinstanz auf die Einrei- chung einer Vernehmlassung. Sie beantragt, unter Hinweis auf die Begrün- dung in der angefochtenen Verfügung vom 26. September 2013, die Be- schwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen. H. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf die Vorbringen der Parteien wird im Folgenden, soweit erforderlich, detailliert eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwe rden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzei- tig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwer- deführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. B-6137/2013 Seite 5 2. 2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun- gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 2.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge- genteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenver- gleichs, sondern stets vor dem Hintergrund al ler relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderer- seits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüber- stehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Ka- millan"). 2.3 Warengleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmer- kreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung id enti- scher oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs - und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unterneh- men hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]" m.H.; LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweize- rischen Privatrecht, Markenschut zgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know -How, den Vertriebskanälen, den Abne hmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbe- reiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" m.H.). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinn- volles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B- 758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G -mode/Gmode"). Gegen das Vorlie- gen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb der- selben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom B-6137/2013 Seite 6 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., 2009, N. 845). 2.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.; MARBACH, a.a.O., N. 864; DAVID, a.a.O, Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inte rnationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 63 und 67). 2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe- nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks" m.H.). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn die se in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (RKGE in : sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; MARBACH, a.a.O., N. 875). Der Wort- klang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm in der Regel grössere Beachtung findet als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan", 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; RKGE in: sic! 2002 S. 101 E. 6 "Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]"). 2.6 Eine Verwechslungsgefahr kann in zweierlei Formen entstehen. Einer- seits wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch wenn die massge- blichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich an- nehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unter- nehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. Urteil des Bun- desgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in: sic! 2002 S. 99 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", BGE 128 III 97 E. 2a "Orfina/Orfina", 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kenn- zeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähn- lichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER , in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/ Florent Thouve- nin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, 2009, Art. 3 N. 45). B-6137/2013 Seite 7 2.7 Je gleichartiger sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechs- lungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren ab- heben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders str enger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Ver- wechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter wel chen Umständen sie üblicher- weise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Un- terscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialpro- dukten bzw. Spezial dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Ur- teil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Okto- ber 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG", BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Ri- vella/Apiella", 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillan"). 3. Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch ste- henden Waren und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Eine er- höhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Tendenz zur Verwechslungsge- fahr wird in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fach- leute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"; Urteil des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 14) oder es sich um Waren handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des BVGer B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer gerin- geren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 342 E. 4.1 "trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; JOLLER , a.a.O., Art. 3 N. 52). Richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und an das allgemeine Publikum, ist in erster Linie die Sicht des letzteren massgeblich, wobei das Verständnis der betroffenen Fach- kreise aber nicht ausser Acht gelassen werden darf (Urteile des BVGer B- 6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1 "Adaptive Support Ventilation" und B- 6629/2011 vom 18. März 2013 E. 5.1 "ASV" und B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 "Ironwood"). Die für Markenschutz beanspruchten Waren der Klasse 3 stellen verschie- dene Reinigungs- und Pflegeprodukte dar. Diese können sowohl privat als B-6137/2013 Seite 8 auch professionell eingesetzt werden. Sie richten sich damit an Fachleute und an das allgemeine Publikum. Reinigung und Pflege haben weiter in regelmässig wiederkehrende n Ab- ständen zu erfolgen, weshalb die Waren Massenartikel des gelegentlichen bis täglichen Bedarfs darstellen. Bei solchen Artikeln ist demnach mit einer leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen. 4. Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberste- henden Zeichen aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind. 4.1 Sogleich zu bejahen ist die Warenidentität aufgrund gleichen Sinnge- halts, namentlich zwischen auf der einen Seite Wasch- und Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel und auf der anderen Seite préparations pour blanchir et autres substances pour lessi- ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 4.2 Als gleichartig scheinen weiter die Zahnputzmittel und dentifrices. Hierfür gilt es festzuhalten, dass "dentifrice" mit "Zahnpasta" zu übersetzen ist (Eintrag zu "dentifrice" in: PONS Online -Wörterbuch Deutsch-Franzö- sisch, abrufbar unter http://www.pons.de). Damit steht ein Unterbegriff als Ware der Widerspruchsmarke dem Oberbegriff Zahnputzmittel als Ware der angefochtenen Marke gegenüber. Im häufiger anzutreffenden, umge- kehrten Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die Gleichartigkeit offen- sichtlich. Aber a uch im vorliegenden Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Widerspruchsmarke nur einen kleinen be- stimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von einer engen Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des B VGer B-6099/2013 vom 27. Juni 2015 E. 4.2.2 und 4.2.3 "CARPE DIEM/carpe noctem" m.H., B- 7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadra- tischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Impera- tor/Imperator"). Demnach bezeichnen Zahnputzmittel und dentifrices stark gleichartige Wa- ren. 4.3 Die Warengleichartigkeit zwischen einerseits Seifen und andererseits préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer ist ebenfalls zu bejahen. Diese Waren sind schon begrifflich B-6137/2013 Seite 9 ähnliche Waren und können auch allesamt zum selben Zweck, nämlich Waschen und/oder Reinigen eingesetzt werden . Daher liessen sie sich auch zu einem sinnvollen Leistungspaket zusammenstellen (vgl. E. 2.3). Ausserdem werden sie mehrheitlich über dieselben Kanäle vertrieben. 4.4 Die Frage der Warengleichartigkeit zwischen einerseits Parfümerie- waren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haar- wässern und andererseits préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; prépara- tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le net- toyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toi- lettes); dentifrices bedarf einer vertiefteren Prüfung. 4.4.1 Diese ist nach Ansicht der Beschwerdeführerin mitunter wegen der verschiedenen Verwendungszwecke dieser Waren nicht gege ben. Wäh- rend Parfümeriewaren, ätherische Öl e, Haarwässer die Steigerung des geistigen Wohlbefindens bzw. die Stärkung der Haarwurzel bezweckten, ziele der Gebrauch von préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; prépara- tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le net- toyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toi- lettes); dentifrices auf eine wirksame Reinigung ab. Ausserdem bedürfe es zur Herstellung von Parfümeriewaren, ätherischen Öle, Haarwässer eines anderen Know-Hows. An der fehlenden Gleichartigkeit ändere der von der Vorinstanz herangezogene Oberbegriff "hygienische und kosmetische Mit- tel" nichts. Die Subsumption der Waren unter diesen Oberbegriff entbehre der erforderlichen Differenzierung und sei unrichtig. Zwar habe das Bun- desverwaltungsgericht mit Urteil B -2996/2011 vom 30. Januar 201 1 die Warengleichheit zwischen Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und dentifrices bejaht. Der Oberbegriff "Mittel zur Körper - und Schönheits- pflege" sei jedoch nicht mit dem Oberbegriff "hygienische und kosmetische Mittel" zu vergleichen. Letzterer beinhalte, anders als der Oberbegriff "Mit- tel zur Körper- und Schönheitspflege", sämtliche Waren der Klasse 3, na- mentlich auch Putzmittel oder Fettentferungsmittel, welche auch für hygie- nische Zwecke verwendet würden. In der Konsequenz müssten sämtliche Waren der Klasse 3 untereinander gleichartig sein. Dem stehe die im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 fest- gehaltene Praxis entgegen, wonach die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse für sich alleine nicht zur Bejahung der Gleichartigkeit ausreic he. Da der B-6137/2013 Seite 10 Oberbegriff "hygienische und kosmetische Mittel" zu weit ginge und damit unzulässig sei, dürften Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer nicht darunter subsumiert werden. Die Beschwerdegegnerin vermag dieser Argumentation nicht zu folgen. Sie bringt vor, gemäss Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -2996/2011 vom 30. Januar 2012 bestehe zwischen den von der Widerspruchsmarke für Schutz beanspruchten Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und den von der Marke der Beschwerdegegnerin geschütz ten dentifrices Wa- rengleichartigkeit. Vor diesem Hintergrund werde der von der Vorinstanz verwendete Oberbegriff "hygienische und kosmetische Mittel " irrelevant. Betreffend Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer laufe die Argu- mentation der Beschwerdeführerin, wonach es zu deren Herstellung eines anderen Know-Hows als zur Herstellung von préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra ser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); dentifrices bedürfe, ins Leere. Die von der Marke der Beschwerdegegnerin für Schutz beanspruchten Spülmittel seien nämlich auch parfümiert und enthielten pflegende Öle. 4.4.2 Zunächst ist b etreffend Warengleichartigkeit zwischen Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und dentifrices festzuhalten, dass das Bun- desverwaltungsgericht diese mit Urteil B-2996/2012 vom 30. Januar 2011 E. 4.3 "Swisscode/SKINCODE" bejahte. Diese Erkenntnis folgt ebenfalls der Logik des in Erwägung 4.2 gesagten, weshalb sich keine anderweitige Beurteilung aufdrängt. 4.4.3 Im strittigen Bereich stehen daher noch die Parfümeriewaren, ätheri- sche Öle, Haarwässer den Waren der Widerspruchsmarke gegenüber. Da- bei besteht eine zumindest entfernte Warengleichartigkeit zwischen einer- seits Parfümeriewaren, Haarwässern und andererseits dentifrices. Diese Waren werden mehrheitlich über dieselben Kanäle, namentlich Drogerien, Apotheken oder entsprechende Abteilungen von Supermärkten, vertrie- ben. Im Übrigen liessen sich die se Waren ebenfalls zu einem sinnvollen Leistungspaket, etwa in Form eines Pflegesets bzw. Necessaires, zusam- menstellen. 4.4.4 Schliesslich bleibt noch die Warengleichartigkeit zwischen ätheri- schen Ölen und den Waren der Widerspruchsmarke zu klären. Dabei kann B-6137/2013 Seite 11 zwischen ätherischen Ölen sowie préparations pour nettoyer, polir, dé- graisser et abraser zumindest entfernte Gleichartigkeit als erstellt gelten. Diese Waren werden nämlich zum gleichen Zweck eingesetzt, namentlich zur Raumpflege; so dienen die préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser dem Erhalt der Reinlichkeit von Räumen und die ätherischen Öle dem Erhalt des angenehmen Geruchs in Räumen . Zudem werden diese Waren über die gleichen Vertriebskanäle verkauft. Weiter macht ein Set zur Raumpflege, bestehend aus ätherischen Ölen zur Pflege des Raumdufts kombiniert mit Putzmitteln zur Pflege von Raumoberflächen als ergänzendes Leistungspaket durchaus Sinn. 4.5 Als Zwischenergebnis ist demnach festzuhalten, dass die strittigen Wa- ren teilweise identisch, teilweise (stark) gleichartig und teilweise zumindest entfernt gleichartig sind. 5. Als nächstes werden die Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin überprüft. Es ste- hen sich die reinen Wortmarken TERRA und VETIA TERRA gegenüber. 5.1 Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefoch- tene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird ( Urteile des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2[fig.]" und B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Relaxx [fig.]"; RKGE in: sic! 2006 S. 269 E.6 " Michel [fig.]/Michel Compte Waters", sic! 2005 S. 757 E.6 "Boss/Airboss", sic! 2005 S. 571 E.6 "CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]"). Die Übernahme des Hauptbe- standteils einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn der über- nommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individu alität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-5616/2012 vom 28. No- vember 2013 E. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer Vorsorge- Zentrum" und B -4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" m.H.; JOLLER , a.a.O., Art. 3 N. 128). 5.2 Die Widerspruchsmarke wird als Ganzes in der angefochtenen Marke verwendet und lediglich mit dem vorangestellten, vom Zeichenelement B-6137/2013 Seite 12 TERRA getrennten Zusatz, VETIA ergänzt. Dabei bleibt das Zeichenele- ment TERRA sowohl schriftbildlich als auch klangbildlich klar individuali- sierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. Der Zeichenbestandteil VETIA ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht derart kennzeichnungskräftig bzw. dominant, dass er den ebenfalls prägenden Bestandteil TERRA in den Hintergrund treten lassen könnte. Ausserdem lassen sich die Zeichen nicht durch verschiedene Sinngehalte unterschei- den, da dem Begriff VETIA keine Bed eutung zugemessen werden kann. Gestützt darauf kann gesch lossen werden, dass die Beifügung des Zei- chenelements VETIA das angefochtene Zeichen nicht derart verändert, dass das ältere Zeichen TERRA seine Identität verlöre und nicht mehr er- kennbar wäre. 6. 6.1 Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bestim- men. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide- nere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewir- ken (BGE 122 III 38 2 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des BVGer B- 5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 "jump [fig.]/JUMPMAN", B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 "Kremlyovskaya/Kremlyevka" m.H., B- 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt eine Marke, deren wesentliche Be- standteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-6103/2013 E. 3.5.2, B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 5 "Muro- lino/Murino", B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump/Jumpman", B 5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat]"). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der ent- sprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen An- spielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). 6.2 Betreffend die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke argumen- tiert die Beschwerdeführerin, die Marke TERRA habe in Bezug auf Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer keine Kennzeichnungskraft, da zwischen TERRA und den Be- standteilen dieser Waren ein e offensichtliche sachliche Beziehung be- stehe. Diesbezüglich verweist sie darauf, dass die Vorinstanz mit der defi- nitiven partiellen Schutzverweigerung vom 6. Dezember 2010 für diese B-6137/2013 Seite 13 Waren der internationalen Registrierung Nr. 1 002 216 TERRA den Mar- kenschutz wegen absoluten Ausschlussgründen i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG verweigert habe. Ausserdem sei die Marke TERRA auch in Bezug auf Zahnputzmittel kennzeichnungsschwach, denn die in Zahnputzmittel ent- haltenen Putzkörper seien natürliche Inhaltsstoffe aus dem Boden, bei- spielsweise Schlämmkreide oder Marmorpulver. Damit unterschieden sich die Zahnputzmittel nicht von Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern, die ebenfalls aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen würden. Auch zwischen TERRA und den für Schutz beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke bestehe eine sachliche Beziehung. Soweit diese Waren aus natürlichen Tensiden hergestellt würden, komme TERRA k eine Kennzeichnungskraft zu. Auch wenn die genannten Waren aus synthetischen Tensiden hergestellt wür- den, bestehe eine offensichtliche sachliche Beziehung, denn TERRA werde in Gedanken mit Oberfläche assozi iert, welche mit (Boden )reini- gungs- und Spülmittel gereinigt werden solle. Die Beschwerdegegnerin hält der Beschwerdeführerin entgegen, die Vor- instanz habe im Entscheid Nr. 9931 vom 13. Mai 2009 entschieden, dass TERRA in Bezug a uf Gemüse etc. beschreibend sei. D er Begriff TERRA sei in diesem Entscheid als "Erde" und nicht als Boden oder Fussboden übersetzt worden. Da Erdböden klar nicht mit préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) zu behandeln seien, könne TERRA für diese Waren nicht beschreibend sein. 6.3 Es ist konkret die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüg- lich der von ihr bea nspruchten Waren zu bestimmen. Die Markenprüfung im Hinblick auf den Ausschlussgrund aufgrund des beschreibenden Cha- rakters des Zeichens erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann be- reits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprach- gebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 477 E. 1.5 "PREMIERE", BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"). 6.3.1 Das Wort TERRA kennt in der Schweiz einzig im italienischsprachi- gen Raum eine Bedeutung. TERRA bedeutet in der italienischen Sprache B-6137/2013 Seite 14 "Erde; Erd(boden)" (Eintrag zu "TERRA" in: PONS Online -Wörterbuch Deutsch-Italienisch, abrufbar unter http://www.pons.de). Rein sprachlogisch ist der Begriff TERRA in der Bedeutung "Erde; Erd(bo- den)" für préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, dé- tergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour net- toyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de ca- nalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); denti- frices offensichtlich nicht direkt beschreibend. 6.3.2 Auch bei einem breiten Sinngehaltsverständnis ist d er Begriff TERRA für die genannten Waren nicht bes chreibend. Soweit die Marke TERRA als Andeutung auf die Inhaltsstoffe der von ihr geschützten Waren zu verstehen ist, kann ihr nämlich kein beschreibender Charakter zuge- standen werden. So ist nur schon zu bezweifeln, dass die relevanten Ver- kehrskreise überhaupt die Inhaltsstoffe oder deren Gewinnung kennen. Entscheidend ist aber, dass die angesprochenen Verkehrskreise vom Zei- chen TERRA nicht erwarten, dass mit diesem préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); dentifrices angeboten werden. So besteht die Gedankenassoziation zwischen TERRA und diesen Waren höchstens nachdem eine gewisse Gedankenkette beginnend beim Zeichen TERRA hin zu Erdboden, hin zu dessen einzelnen Inhaltsstoffen bis zur fertigen Ware durchschritten wurde. Eine solche mit dem Wort TERRA verbundene über mehrere Gedankenschritte hinweg e rweckte Assoziation deutet je- doch nur entfernt auf die Waren hin, weshalb TERRA für diese nicht direkt beschreibend ist. 6.3.3 Soweit die Widerspruchsmarke als Andeutung auf (Oberflächen)rei- nigungs- und spülmittel zu verstehen ist, fällt das Zeichen TERRA ebenfalls nicht in das Gemeingut. Das Wort TERRA bedeutet "(Erd-)boden" und nicht etwa Bodenputzmittel, weshalb eine rein sprachlogische Beschreibung für (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel zu verneinen ist. Auch deutet die mit dem Zeichen TERRA verbundene Gedankenassoziation höchstens entfernt auf (Oberflächen)reinigungs- und S pülmittel hin. So bedarf der Schluss vom Zeichen TERRA hin zu diesen Waren nämlich mehrerer Ge- dankenschritte. Zunächst müsste eine Verbindung zwischen TERRA zu B-6137/2013 Seite 15 Fussboden und anschliessend zu (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel erstellt werden . Dabei erscheint insbesondere der Gedankenschritt von Fussboden hin zu (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel unwahrschein- lich, da die Waren sich auch zur Reinigung anderer Oberflächen als Fuss- böden nutzen lassen. 6.3.4 Die Widerspruchsmarke TERRA erweist sich demnach in Bezug auf die von ihr für Schutz beanspruchten Waren der Klasse 3 als nicht be- schreibend. Ihr kann daher nicht aufgrund eines beschreibenden Charak- ters schwache Kennzeichnungskraft attestiert werden . Vielmehr ist man- gels beschreibenden Charakters vorliegend davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen TERRA für die von ihr für Schutz beanspruchten Wa- ren der Klasse 3 normale Kennzeichnungskraft aufweist. 7. Sodann muss i n einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen beurteilt wer- den, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die sich gegenüberstehenden Waren sind identisch bis zumindest entfernt gleichartig und die Zeichen ähneln sich aufgrund der vollständigen Übernahme des Zeichens TERRA stark. Der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad ist leicht reduziert, da die Waren Artikel des gelegentlichen bis täglichen Gebrauchs, die sich an das allgemeine Publikum richten, darstellen. Aus diesen Gründen ist zur Beur- teilung der Verwechslungsgefahr ein eher strenger Massstab anzuwenden. 7.1 Eine direkte Verwechslungsgefahr ist vorliegend allerdings eher un- wahrscheinlich. Der Unterschied aufgrund des Zusatzes in der jüngeren Marke, d.h. dem Wort VETIA, besitzt nämlich eine Signifikanz, die – auch unter Berücksichtigung der leicht verminderten Aufmerksamkeit der Ver- kehrskreise – durchaus ins Gewicht fällt. Aufgrund dieses Unterschieds ist eher nicht davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise die Zei- chen nicht auseinanderhalten können. 7.2 Hingegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedli- chen Herstellern zugeordnet werden. Vorliegend stehen sich zwei Marken mit dem gemeinsamen Stammelement TERRA gegenüber. Dies kann als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"). Hinzu kommt, dass es sich bei den vorlieg end strittigen Waren um Reinigungs- und/oder Pflegemittel handelt. Bei derar- tigen Waren ist die Anpreisung mittels einer Markenserie dem Publikum B-6137/2013 Seite 16 durchaus bekannt. Die relevanten Verkehrskreise könnten somit der Auf- fassung sein, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke handle. Bei der Annahme einer lediglich normalen Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke und in Kombination de s strengen anzuwenden den Mass- stabs führt die Übernahme des Hauptelements der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke daher für die massgeblichen Verkehrskreise zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten - und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit- sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule- gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe- deutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Tur- binenfuss [3D] " m.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine kon- kreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt. 8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes- sene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteient- schädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 14. Abs. 2 VGKE). Da die Beschwerdegegnerin die Einreichung einer Kos- tennote unterliess, ist die Parteientschädigung in Würdigung der Aktenlage B-6137/2013 Seite 17 festzusetzen. Gestützt auf die Aktenlage erscheint eine Parteientschädi- gung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin in der Höhe von Fr. 2'100.– (exkl. MWST) als angemessen. 8.3 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt- schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehr- wertsteuer vom 12. Juni 2009 (MWSTG, SR 641.20) i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist. 8.4 Der Beschwerdeführerin ist angesichts der Gutheissung des Revisi- onsbegehrens in Anwendung von Art. 68 Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 VwVG eine Parteientschädigung für die notwendigen Vertretungskosten zuzusprechen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerde- führerin reichte eine Kostennote ein. Der in der Kostennote festgesetzte Zeitaufwand von 5.2 Stunden erscheint – insbesondere mit Blick auf das geringe Mass an Komplexi tät – unverhältnismässig hoch. Für die Erstel- lung eines Revisionsbegehrens, dessen Eckpunkte wie vorliegend durch das Bundesverwaltungsgericht telefonisch instruiert wurden, erscheint ein Zeitaufwand von 2.0 Stunden (inkl. Telefonate) angemessen. Deshalb ist gestützt auf die in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 8, Art. 9 und Art. 10 Abs. 2 VGKE) die durch das Bundesverwaltungsgericht zu entrichtende Parteientschädigung auf Fr. 600.– festzusetzen. Darin enthal- ten ist der Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE. 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. B-6137/2013 Seite 18 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä- digung für das Beschwerdeverfa hren in der Höhe von Fr. 2'100. – (exkl. MWST) zu entrichten. 4. Dem Beschwerdeführer wird vom Bundesverwaltungsgericht für das Revi- sionsverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 600.– ausgerichtet. 5. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Formular Zahladresse, Beschwerdebeilagen und Beschwerdedoppel zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Akten zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 12888; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Vera Marantelli Lukas Abegg Versand: 1. Juli 2015