B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-3138/2013 U r t e i l v o m 3 . O k t o b e r 2 0 1 4 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Hans Urech, Gerichtsschreiber Michael Tschudin. Parteien Novartis AG, 4002 Basel, vertreten durch Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, DE-22335 Hamburg, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Stefan Schröter und/oder Dr. Michael Ritscher, Meyerlustenberger Lachenal (Zürich), Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Verfügung des IGE vom 30. April 2013 betreffend Wider- spruchsverfahren Nr. 12023 TRILEPTAL / Desileptal. B-3138/2013 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 9. Mai 2011 von der Org a- nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) international regist- rierten Wortmarke Nr. 1 081 439 "Desileptal" mit einer deutschen Marke als Basiseintragung. Für diese Marke wurde mittels Notifikation vom 7. Juli 2011 (Publikation der Notifikation am 14. Juli 2011) die Schutzaus- dehnung für die Waren "Préparations pharm aceutiques contre des mal a- dies liées au système nerveux central" der Klasse 5 für die Schweiz be- ansprucht. B. Am 31. Oktober 2011 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung und beantragte den Wider- ruf der "Eintra gung des Schweizer Teils der internationalen Marke Nr. 1 081 439" für alle Waren der Klasse 5. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 2P -305 613 "TRILEPTAL", welche für die W a- ren "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Veterinärprodukte" der Klasse 5 am 15. August 1980 eingetragen wurde. C. Mit Widerspruchsantwort vom 20. März 2012 bestellte die Beschwerd e- gegnerin einen schweizerischen Vertreter. Sie berief sich auf die Einrede des Nichtgebrauchs, wobei sie vorbrachte, die Widerspruchsmarke sei lediglich für ein Anti -Epileptikum zugelassen. Weil eine für ein ganz b e- stimmtes Arzneimittel zugelassene Marke ni cht auch für andere Arzne i- mittel verwendet werden dürfe, sei erwiesen, dass die Widerspruchsma r- ke für alle anderen "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Vet e- rinärprodukte" nicht ben utzt worden sei. Anti -Epileptika würden nur nach ärztlicher Verschreibung abgegeben. Entsprechend sei in Bezug auf den relevanten Verkehrskreis auf ein ausgesprochen aufmerksames und g e- schultes Fachpublikum abzustellen. Die prägenden Anfangssilben "TRI" und "Desi" würden sich deutlich voneinander unterscheiden, weshalb auch selbst bei einem grösseren Verkehrskreis keine Verwechslungsge- fahr bestehen würde. B-3138/2013 Seite 3 D. Nach weiteren Schriftenwechsel n wies die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 30. April 2013 mit folgendem Dispositiv ab: "1. Der Widerspruch Nr. 12023 wird abgewiesen. 2. Die internationale Registrierung Nr. 1 081 439 "Desileptal" wird vol l- umfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la pro tection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]. 3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut. 4. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteien t- schädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. 5. [Eröffnung]" Die Vorinstanz begründet e dies im Wesentlichen mit Folgendem: In B e- zug auf die Einrede des Nichtgebrauchs sei festzuhalten, dass der Gebrauch für ein Anti -Epileptika von beiden Parteien übereinstimmend vorgebracht worden sei und dies das Institut binde. Der Gebrauch für a n- dere Waren sei dagegen nicht glaubhaft gemacht worden, weshalb für die Prüfung der Verwechslungsgefahr lediglich auf die Warenbezeichnung "Anti-Epileptika" abzustützen sei. Die hier intere ssierenden Waren wu r- den als hochgradig gleichartig qualifiziert. Hinsichtlich Zeichenähnlichkeit wurde festgehalten, d ie Schriftbilder würden sich ähnlich sehen. Jedoch führe der unterschiedliche Wortanfang "TRI-" bzw. "Desi-" zu einer abwei- chenden Vokal - bzw. Konsonantenfolge, einer anderen Silbenzahl und damit zu einer unterschiedlichen Kadenz. Das Widerspruchszeichen "TRILEPTAL" stelle eine Wortschöpfung dar und habe vorliegend keinen eindeutigen Bedeutungsinhalt. Einzig dem Präfix "TRI" k önne eine B e- deutung beigemessen werden. Dieser Umstand vermöge die festgestellte Ähnlichkeit in den Schriftbildern für sich alleine nicht zu kompensieren. Auch das angefochtene Zeichen "Desileptal" sei eine Wortschöpfung. Die Verwechselbarkeit wurde schliesslich verneint, da die Kadenz der Sil- ben beider Marken deutlich verschieden und auch der Zeichenanfang, auf den besonders Gewicht zu legen sei, unterschiedlich sei . Deshalb könn- ten Fehlzurechnungen im Lichte der Pharma -Rechtsprechung ausg e- schlossen werden. B-3138/2013 Seite 4 E. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 3. Juni 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stell t fol- gende Anträge: "1. Der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Institutes für Gei s- tiges Eigentum im Widerspruchsverf ahren Nr. 12023 vom 30. April 2013 – TRILEPTAL // Desileptal sei aufzuheben und der Widerspruch aus der Schweizer Marke Nr. 305613 – TRILEPTAL gegen die Inte r- nationale Marke Nr. 1081439 – Desileptal sei gutzuheissen. 2. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerd e- gegnerin." Die Beschwerdeführerin macht geltend, es handle sich um identische Wa- ren, welche sich auch an die gleichen Abnehmerkreise richten würden, nämlich sowohl an ein breites Publikum (Endverbraucher) als auch an ein Fachpublikum (Ärzte, Apotheker). Ob ihr e Marke tatsächlich für rezep t- pflichtige oder für rezeptfreie Medikamente gebrauch t würde, spiele bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine Rolle. Die Beschwerd e- führerin macht ausserdem eine erhöhte Kennzeichnungskraf t ihrer Marke geltend, da sie intensiv gebraucht worden sei. Die gegenüberstehenden Marken würden in den letzten sieben Buchst a- ben übereinstimmen. Deshalb bestehe eine Verwechslungsgefahr, selbst wenn Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden. F. Die Beschwerdegegnerin verzichtete mit Schreiben vom 8. August 2013 aus wirtschaftlichen Gründen darauf, eine Beschwerdeantwort einzure i- chen. Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 28. August 2013 eben- falls auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt, unter Hin- weis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen. G. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver- waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). B-3138/2013 Seite 5 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden g e- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzl i- chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwal tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvo r- schuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die ang e- fochtene Verfügung besonders berührt und durch den Ents cheid b e- schwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be- stimmt sind, so dass sich daraus eine V erwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 2.1 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gege n- teil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenve r- gleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspr uchen kann, und andere r- seits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegen - überstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382, E. 1, "Kamillo- san/Kamillan"). 2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Ma r- ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Mas s- stab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend id entische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechse l- barkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen B e- darfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren U n- terscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezia l-B-3138/2013 Seite 6 produkten bzw. Spezialdienstleistungen , deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger g eschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004, E. 2.3, "Yello/Yellow", BGE 126 III 315, E. 6b/bb, "Rivella/Apiella"; BGE 122 III 382, E. 3a, "Kamillosan/Kamillan"). 2.3 Als massgeblicher Verkehrskreis bei Fällen, bei welchen ein Zeichen al l- gemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, erscheint zunächst die Sichtweise der Endverbraucher entscheidend, zumal sich in solcher Weise registrierte Heilmittel letztlich an das breite Publikum ri chten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, E. 3.2 , "Se- vikar/Sevcad"; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 5.2 , "Levane/Levact"). Das Verständnis der entsprechenden Fachkreise ist als zusätzlicher Ver- kehrskreis bei Heilmitteln von untergeordneter Bedeutung , da die Ve r- wechslungsgefahr bei entsprechend geschulten Personen in der Regel kleiner sein dürfte, als aus der Perspektive des Endverbrauche rs. Nicht entscheidend für die Berücksichtigung eines zusätzlichen Verkehrskre i- ses ist dagegen, ob dieser mengenmässig kleiner ist als das breite Publ i- kum (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A -6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.1). Bei schweren Schmerzmitteln ist gemäss Praxis indessen ausschliesslich die Wahrnehmung der entsprechenden Fachkreise massgebend, weil bei solchen Heilmitteln davon ausgegangen werden darf, dass eine Ve r- schreibungspflicht besteht und sie somit stets von Fachpersonen bestellt und eingekau ft werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1 , "Zurcal/Zorcala"; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 8, "Levane/Levact"). Dabei ist nicht entscheidend, ob effektiv eine Verschreibungspflicht besteht. Vielmehr muss sich dieser Umstand aus dem Registereintrag direkt (z.B. da das Heilmittel in der Warenbezeichnung als verschreibungspflichtig spezifiziert wird – vgl. da- zu das Urteil des Bundes verwaltungsgerichts B -4070/2007 vom 8. April 2008, E. 8, "Levane/Levact", in welc hem der Eintrag auf Heilmittel "sur prescription médicale obligatoire" eingeschränkt wurde) oder indirekt (wie im Beispiel der Warenbezeichnung "schwere Schmerzmittel") ergeben. 2.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterla s-B-3138/2013 Seite 7 sen (BGE 121 III 377, E. 2a, "Boss/Boks"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 864; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marke n- schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 11 und 15 zu Art. 3; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N 63 und 67 zu Art. 3). 2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebene n- falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 121 III 377 , E. 2b, "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines diese r Kriterien bejaht wird (RKGE , in sic! 2006 , S. 761, E. 4, "McDonald's/McLake"; EUGEN MARBACH, a.a.O., N 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Worta n- fang respektive der Wortstamm in der Regel grössere Beachtung finde t als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 122 III 382, E. 5a, "Kamillo- san/Kamillan"; BGE 119 II 473, E. 2c, "Radion/ Radomat"; RKGE, in sic! 2002, S. 101, E. 6 "Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]"). 2.6 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unte rschieden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B -953/2013 vom 15. Oktober 2013 , E. 2.5 , "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 , E. 6, "Gado- vist/Gadogita"; B-4070/2007 vom 8. April 2008 , E. 7, "Levane/Levact"; RKGE, in sic! 2003 , S. 345 ff. , "Mobilat/Mobigel"; RKGE, in sic! 2005 , S. 576 ff., "Silkis/Sipqis"; RKGE, in sic! 2003, S. 500 ff., "Rivotril/Rimostil"; RKGE in sic! 2000 , S. 704 ff., "Nasobol/Nascobal"; RKGE, in sic! 1999 , S. 650 ff., "Monistat/Mobilat"). Zählen die zu vergleichenden Ma rken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur B-3138/2013 Seite 8 schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der widersprochenen Marke übernommen wurden (BVGE 2010/32 , E. 7.4, "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3369/2013, vom 12. März 2014, E. 2., "Xolair/Bloxair"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 , E. 2.5 , "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013, E. 6, "Gadovist/Gadogita"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 , E. 3.5, "Sevikar/Sevcad"; B-1700/2009 vom 11. November 2009 , E. 7, "Oscillococcinum/Anticoccinum"; RKGE , in sic! 2006 , S. 337 , E. 3 ff. , "BSN medical/bsmedical Biome dical Surgery [fig.]"; RKGE, in sic! 2003 , S. 346, E. 5, "Mobilat/Mobigel"; RKGE, in sic! 2000 , S. 608 ff. , "Tas- mar/Tasocar"; RKGE, in sic! 1997, S. 295 ff.; "Exosurf/Exomuc", RKGE, in sic! 1997, S. 294, E. 2, "Nicopatch/Nicoflash"). Dabei kommt dem Wortan- fang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er in der Regel besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 122 III 382, E. 5, "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des Bundesverwa l- tungsgerichts B -4664/2013 vom 8. Mai 2014, E . 2.3, "Sto- ne/Contimilestone"; B -1700/2009 vom 11. November 2009 , E. 7.2.1 , "Oscillococcinum/Anticoccinum"). 3. Nachfolgend sind die Gleichartigkeit der Waren, die Verkehrskreise, die Zeichenähnlichkeit, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die Verwechslungsgefahr zu prüfen. Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass der Gebrauch der Marke nach der angefochtenen Verfügung einzig in Bezug auf Anti -Epileptika (durch An- erkennung der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren) dar- getan ist. Die Beschwerdeführerin rügt den eingeschränkten Gebrauch ih- rer Widerspruchsmarke in ihrer Beschwerde nicht. Somit sind der folgen- den Prüfung nicht die im Register eingetragenen Waren zu Grunde zu le- gen, sondern in Bezug auf die Widerspruchsmarke einzig auf die Waren- bezeichnung "Anti-Epileptika" abzustellen. 3.1 Die Vorinstanz geht von hochgradiger Warengleichheit zwischen der für Anti-Epileptika gebrauchten Widerspruchsmarke und die für "Préparations pharmaceutiques contre des maladies liées au système nerveux cen tral" verlangte Schutzausdehnung (beide Klasse 5) aus. Die Beschwerdefü h- rerin ist der Meinung, es bestehe sogar Warenidentität, weil ein Anti - Epileptika ein Pharmazeutikum gegen die Erkrankung des zentralen Ne r-B-3138/2013 Seite 9 vensystems sei. Die sich gegenüber stehenden P harmazeutika würden bekanntlich von grösseren Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen bzw. sehr ähnlichen Technologien hergestellt. Pharmazeutische Präpar a- te würden deshalb ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation als hochgradig gleichartig gelten. Angesichts der Ausführungen der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, warum Warenidentität bestehen soll. Zumal sie selbst neben Identität in ihrer Beschwerde auch von hochgradiger Gleichartigkeit spricht und die Beschreibungen der Waren nicht vollständig deckungsgleich sind. De m- nach ist von der Qualifikation der Vorinstanz auszugehen, wonach vorli e- gend hochgradige Warengleichheit besteht. 3.2 Weiter sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Unstreitig ist, dass der Registereintrag keinen Zusatz enthält, wonach die Marke nur für den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten genutzt würde. Deshalb ist vorliegend zu prüfen, ob immerhin indirekt von einer Ve r- schreibungspflicht – und damit eine r Einschränkung des Vertriebs in B e- zug auf geschulte Fachkreise – ausgegangen werden darf. Die Umschreibung "Anti -Epileptika" deutet auf ein Medikament für schwerwiegende Indikationen hin, wie Erkrankung des zentralen Nerve n- systems. Ähnlich wie bei schweren Schmerzmitteln ist davon auszug e- hen, dass Medi kamente für solche Indikationen nur auf ärztliche Ve r- schreibung bezogen werden dürfen. Dementsprechend erscheint der Verkehrskreis der medizinisch geschulten Fachpersonen als massg e- bend. 3.3 Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin über- prüft. Es stehen sich die reinen Wortmarken "TRILEPTAL" und "Desilep- tal" gegenüber. Die angefochtene Wortmarke "Desileptal" übernimmt u n- verändert die letzten beiden Silben der Widerspruchsmarke "TRILE P- TAL". Demnach weisen die beiden Marken in optischer, wie auch klangl i- cher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit auf. Jedoch unterscheiden sich die beiden Marken in Bezug auf den Wortanfang und die Silbenzahl. 3.3.1 Der Wortanfang "TRI" unterscheidet sich optisch von der Buchstabenfo l- ge "Desi" deutlich. Insbesondere der Wortanfang ist unterschiedlich. O p-B-3138/2013 Seite 10 tisch lässt sich das "T" von einem "D" einfach unterscheiden. Abgesehen vom letzten Buchstaben "i" unterscheiden sich alle weiteren Buchstaben der beiden Wortanfänge. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheidet sich zunächst das harte "t" vom weichen "d". Ferner ist das klanglich auffällige "r" nur in der Silbe "TRI" enthalten, welche kurz und hart ausgesprochen wird. Demgegenüber wird die Buchstabenfolge "Desi" durchwegs weich ausgesprochen, da sie neben weichem "d" auch den weichen Zischlaut "s" enthält. Ausserdem ist festzuhalten, dass das kurz ausgesprochene "TRI" aus e i- ner Silbe mit einem Vokal, die Buchstabenfolge "Desi" dagegen aus zwei Silben mit insgesamt zwei Vokalen besteht. Dies führt zu einer un ter- schiedlichen Aussprachekadenz, welche insbesondere deshalb im G e- dächtnis bleiben dürfte, da sie am Wortanfang steht. 3.3.2 In Bezug auf den Bedeutungsinhalt der beiden Marken ist auf die Fes t- stellung der Vorinstanz hinzuweisen, welche das Widerspruchszeichen "TRILEPTAL" als Wortschöpfung ohne eindeutigen Bedeutungsinhalt qualifizierte. Gleich verhalte es sich mit dem angefochtenen Zeichen "De- sileptal". Einzig dem Präfix "TRI" könne eine Bedeutung beigemessen werden. Die Vorinstanz leitet daraus ab, dass die B edeutung von "TRI" für sich alleine noch nicht die festgestellte Ähnlichkeit im Schriftbild zu kompensieren vermöge. Die Feststellungen der Vorinstanz zum Bedeutungsinhalt wurden von den Parteien im Beschwerdeverfahren nicht bestritten. 3.3.3 Als Zwischenfazit erscheinen die beiden Marken insofern ähnlich, als die angefochtene Wortmarke "Desileptal" die letzten beiden Silben der W i- derspruchsmarke "TRILEPTAL" unverändert übernimmt. Die optische und klangliche Ähnlichkeit ist zwar dadurch vermindert, dass der Wort anfang anders lautet und über eine verschiedene Silbenanzahl verfügt. Diese Unterschiede vermögen die grundsätzliche Ähnlichkeit jedoch nicht völlig aufzuheben. 3.4 Die Vorinstanz liess die Frage nach der Kennzeichnungskraft der einze l- nen Zeichenelemente offe n. Im Ergebnis kam sie zum Schluss, dass selbst bei Annahme einer schwachen Kennzeichnung des Bestandteils B-3138/2013 Seite 11 "LEP" bzw. "LEPTAL" aufgrund seines Charakters als Gemeingut – wie von der Beschwerdegegnerin vorgebracht – eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Die Beschwerdeführerin bringt im Rahmen der Beschwerde erstmals vor, der Marke "TRILEPTAL" komme als Ganzes eine erhöhte Kennzeic h- nungskraft zu, weil sie seit dem 1. Februar 1995 in der ganzen Schweiz für Anti-Epileptika in Gebrauch sei. Die intensive Nutzung sei durch die Verkaufszahlen der letzten fünf Jahre und auch durch mehrere Erwäh- nungen in verschiedenen Presseartikeln belegt. Aus diesem Gebrauch schliesst die Beschwerdeführerin darauf, dass ihre Marke nicht nur de n Fachärzten, sondern auch einem breiten Publikum bekannt sei. Vor dem Hintergrund der vorliegenden engen Qualifikation des massg e- benden Verkehrskreises (vgl. oben E. 3.2) ist die Bekanntheit der Wide r- spruchsmarke für das breite Publikum irrelevant. Eine e rhöhte Bekannt- heit in Bezug auf die Fachärzte wird nicht geltend gemacht. Selbst wenn man von einer starken Marke ausgehen würde, änderte sich an der nach- folgenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nichts. 3.5 Es ist nun in einer Gesamtbeurteilung zu entsch eiden, ob zwischen den hier gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht. Wie erwähnt, ist v orliegend von hochgradiger Warengleichheit auszug e- hen. Die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken ist grundsätzli ch ge- geben, weil beide Zeichen die Silben "leptal" enthalten. Dabei ist zu b e- rücksichtigen, dass wesentliche Unterschiede in Bezug auf den Worta n- fang bestehen. Diese Unterschiede dürften vom massgebenden Ve r- kehrskreis, der sich aus medizinisch geschulten F achpersonen zusa m- mensetzt, erkannt werden. Aufgrund der Aufmerksamkeit des massge- benden Verkehrskreises sind die Wortanfänge "TRI( -LEPTAL)" und "De- si(-leptal)" derart unterschiedlich, dass eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Die unterschiedlichen Worta n- fänge der beiden Marken bleiben stark in Erinnerung, weshalb selbst dann keine Verwechslungsgefahr drohen würde, wenn von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen würde. Dementsprechend ist die Beschwerde abzuweisen. B-3138/2013 Seite 12 4. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der B e- schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsg e- bühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pr o- zessführung und finanzieller L age der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsg e- richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ve r- mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orie n- tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Str eit- wert zwischen Fr. 50'000. – und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 492, E. 3.3, "Turbinenfuss [3D] ", mit Hinweisen ; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 1, "we make ideas work", mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszug e- hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die aufgrund vorgenannter Kriterien auf Fr. 3'500.– festzusetzenden Gerichtskosten sind de r Beschwerdefüh- rerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. 5. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu ent- richten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Wird keine Ko s- tennote eingereicht, so setzt das Geric ht gemäss Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE die Entschädigung aufgrund der Akten fest. Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwa l- tungsgericht keine Kostennote eingereicht . Ihr ist auch nur ein geringer Aufwand erwachsen, da sie auf eine ausführliche Stellungnahme verzich- tete. Demnach scheint i n Würdigung der Aktenlage eine Parteientschäd i- gung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 400.– (exkl. MWST) als angemessen. Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Per - sonen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem di e Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer B-3138/2013 Seite 13 wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Hamburg, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht M wSt-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusiv MwSt aufzufassen ist. 6. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BG G, SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 3'500.– werden der Beschwerde- führerin auferlegt; der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteien t- schädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 400.– (exkl. MwSt) zu entrichten. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter, z.H. Céline Schwarzenbach; Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 12023; Einschreiben; Vorakten zurück) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Michael Tschudin Versand: 7. Oktober 2014