A bteilung II B -7506/2006 {T 0 /4 } U rteil vom 21. M ärz 2007 M itw irkung: R ichter D avid Aschm ann (vorsitzender R ichter); R ichter Bernard M aitre, R ichter Francesco Brentani; G erichtsschreiber Philipp J. D annacher G ._______ vertreten durch D r. Thom as A. Frick und/oder N icolas Birkhäuser, N iederer Kraft & Frey R echtsanw älte, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich, Beschw erdeführerin gegen D ._______ vertreten durch Schm auder & Partner AG , Zw ängiw eg 7, 8038 Zürich, Beschw erdegegnerin Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend Verfügung vom 20.7.2006 im W iderspruchsverfahren N r. 7944 IR 800'337 [K arom uster] / IR 851'748 [K arom uster]. B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. D ie M arke IR 851'748 der Beschw erdeführerin w urde gestützt auf eine deutsche Basisregistrierung am 29. D ezem ber 2004 für die folgenden W a- ren und D ienstleistungen im Internationalen R egister eingetragen: 9 Supports de son et d'im ages, en particulier supports de données optiques contenant des im ages ou des textes à caractère scientifique. 16 Produits de l'im prim erie, en particulier périodiques et livres à caractère sci- entifique; m atériel d'instruction ou d'enseignem ent (à l'exception des ap- pareils). 41 Services d'une m aison d'édition (à l'exception des travaux d'im prim erie); pu- blication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation et conduite de sém inaires, en particulier dans le dom aine scientifique. B. D ie M arke sieht w ie folgt aus: C . D ie Beschw erdegegnerin erhob am 1. D ezem ber 2005 W iderspruch gegen diese Eintragung, die sie auf ihre Internationale R egistrierung IR 800 337 stützte: D iese M arke ist für folgende W aren und D ienstleistungen (und ausserdem für D ienstleistungen in den Klassen 35, 36, 38, 39 und 42) registriert: 9 Appareils et instrum ents électriques, électroniques, optiques, de m esurage, de signalisation, de contrôle ou d'enseignem ent (com pris dans cette classe); 3 appareils d'enregistrem ent, de transm ission et de reproduction de son, d'im ages ou de données; supports de données pour passage en m achine; distributeurs autom atiques et m écanism es pour appareils à prépaiem ent; m atériel inform atique et ordinateurs. 16 Produits im prim és, en particulier cartes tim brées et/ou im prim ées en carton ou en plastique; m atériel pédagogique (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception des m eubles). 41 Education; form ation; divertissem ent; activités sportives et culturelles; pu- blication de livres, m agazines et autres produits im prim és ainsi que leurs versions électroniques (notam m ent C D -R O M et C D -I). D . D ie Vorinstanz teilte der Beschw erdeführerin am 14. D ezem ber 2005 die einstw eilige Schutzverw eigerung m it. M it Telefax vom 3. M ärz 2006 be- zeichnete diese einen schw eizerischen Vertreter, w orauf die Vorinstanz ihr m it Verfügung vom 8. M ärz 2006 eine Frist zur Stellungnahm e ansetzte. E. Am 9. Juni 2006 nahm die Beschw erdeführerin zum W iderspruch Stellung. F. D ie Vorinstanz hiess am 20. Juli 2006 den W iderspruch gut und versagte der M arke der Beschw erdeführerin den Schutz für das G ebiet der Schw eiz. G . M it Beschw erde vom 14. Septem ber 2006 an die eidgenössische R ekurs- kom m ission für geistiges Eigentum ("R KG E") beantragte die Beschw erde- führerin: 1. D er W iderspruch N r. 7944 (IR 800'337 "(fig.)" / IR 851'748 "(fig.)" sei abzu- w eisen. 2. Eventualiter sei der internationalen R egistrierung N r. 851'748 "(fig.)" m it dem Farbanspruch "blau-grün (Pantone 3155)" in der Schw eiz für säm tliche W a- ren und D ienstleistungen Schutz zu gew ähren. 3. D er W iderspruchsgegnerin seien keine Kosten des Beschw erdeverfahrens aufzuerlegen. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der W idersprechenden. H . D ie Beschw erdegegnerin und die Vorinstanz beantragten je m it Stellung- nahm en vom 13. N ovem ber 2006, die Anträge der Beschw erdeführerin un- ter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuw eisen. I. D as Verfahren w urde m it Verfügung vom 15. N ovem ber 2006 per 1. Janu- ar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen. J. Auf die D urchführung einer m ündlichen und öffentlichen Verhandlung ha- ben die Beschw erdeführerin m it Schreiben vom 13. Februar 2007 aus- drücklich und die Beschw erdegegnerin stillschw eigend verzichtet. K. M it Schreiben vom 13. Februar und 2. M ärz 2007 reichten beide Parteien dem Bundesverw altungsgericht ihre Kostennoten ein. D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in W iderspruchssachen zuständig (Art. 31 des Verw altungsgerichtsgesetzes [VG G , SR 173.32]). Es hat das vorlie- gende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. R ekurskom m ission für 4 geistiges Eigentum übernom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Beschw erde w urde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verw altungsverfahrensge- setzes (Vw VG , SR 172.021) am 14. Septem ber 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der ange- fochtenen Verfügung ist die Beschw erdeführerin zur Beschw erde legiti- m iert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Beschw erde ist darum einzutreten. 2. Vom M arkenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren M arke ähnlich und für gleiche oder gleichartige W aren oder D ienstleistungen re- gistriert sind, so dass sich daraus eine Verw echslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des M arkenschutzgesetzes [M SchG , SR 232.11]). D ie Beurtei- lung der Verw echslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit oder Ver- schiedenheit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehm ers (BG E 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d R adion) und nach der G leichartig- keit der W aren und D ienstleistungen, für die die M arken eingetragen sind. Zw ischen diesen Elem enten besteht eine W echselw irkung: An die Ver- schiedenheit der Zeichen sind um so höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die W aren sind, und um gekehrt (LU C A S D AVID , M arkenschutzge- setz M uster- und M odellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N . 8 zu Art. 3 M SchG ). 3. Keinen Schutz geniessen M arken, die G em eingut sind, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten W aren oder D ienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a M SchG ). Infolgedessen besteht auch kein Schutz gegenüber einer M arke, die in kennzeichnungsschw achen Teilen m it einer älteren M arke übereinstim m t, aber deren prägende Elem ente nicht verw endet (Kom m entar D AVID , N . 29 zu Art. 3 M SchG , EU G EN M AR BAC H , M arkenrecht, SIW R III, Basel 1996, S. 114). W ird eine M arke nur in ba- nalen, als solchen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen nach- geahm t, m üssen diese in der Beurteilung der Verw echslungsgefahr zw ar m it berücksichtigt w erden. D och sind die prägenden Elem ente der M arke entsprechend stärker zu gew ichten (M AR BAC H , a.a.O ., S. 116, C H R ISTO PH W ILLI, M arkengesetz, Zürich 2002, R z. 133 zu Art. 3 M SchG , R KG E in sic! 1999, 276 E. 4 N atural W hite). 4. Flächenm uster, die nicht auf die Ausstattung oder Form der W are hinw ei- sen oder diese nachzeichnen, können als M arke geschützt w erden (R KG E in sic! 2005, 282 E. 7 Karom uster, sic! 2004, 854 E. 4 Form es répétitives, Kom m entar D AVID , N . 20 zu Art. 2 M SchG m it H inw eisen). Ist ein Elem ent eines Flächenm usters technisch bedingt oder w ird es nur ästhetisch-deko- rativ und nicht kennzeichnend verstanden, hat es ähnlich w ie ein Elem ent einer Form m arke eine schw ächere W irkung als ein auffälliger Bestandteil, der m it kennzeichnender W irkung für eine betriebliche H erkunft steht (vgl. BG E 120 II 310 E. 3b The O riginal, 129 III 518 ff. E. 2.4 Lego). 5. W ie die Vorinstanz zu R echt festgestellt hat, beanspruchen die vorliegend zu vergleichenden M arken gleichartige und teilw eise identische W aren und D ienstleistungen. D ass sich die W aren- und D ienstleistungslisten der bei- den Zeichen im Schw erpunkt an unterschiedliche Kreise richten, w ie die Beschw erdeführerin geltend m acht, ist dabei nicht m assgeblich. Entschei-5 dend ist der Einzelvergleich jedes W aren- und D ienstleistungseintrags m it den W aren und D ienstleistungen der anderen M arke. 6. D ie W iderspruchsm arke zeigt ein in einem W inkel von etw a 60° nach rechts geneigtes M uster von fünf m al fünf regelm ässig verteilten Q uadra- ten, die relativ w eit auseinander liegen. D as m ittlere Q uadrat sticht m agen- tarot hervor. D ie Q uadrate, die es direkt um geben, sind dunkel-lilagrau, die 16 Q uadrate auf der Aussenlinie hell-lilagrau. D as M uster verjüngt sich perspektivisch nach rechts. D em gegenüber besteht die angefochtene M ar- ke aus sieben m al sieben schw arzen Q uadraten auf einer w aagrechten Ebene, die von der rechten vorderen Ecke aus gesehen w erden. D ie w eis- sen Linien zw ischen diesen Q uadraten sind schm aler als bei der W ider- spruchsm arke und w erden in der ebenfalls perspektivischen D arstellung von links nach rechts und von vorne nach hinten leicht dicker. D ie Q ua- drate dieser M arke sind unscharf dargestellt und an ihren R ändern leicht ausgefranst, jedoch gut als Q uadrate erkennbar. 7. D as m enschliche H irn geht bei der U nterscheidung von geom etrischen Form en grundlegend w eniger spezifisch vor als bei W örtern. W ahrgenom - m ene Form enteile w erden im G eist nach M öglichkeit zu einer prägnanten G esam tform abstrahiert und vereinfacht (E. BR U C E G O LD STEIN , W ahrneh- m ungspsychologie, 2. Aufl. Berlin 2002, S. 187 ff., M AG D ALE N D . VER N O N , W ahrnehm ung und Erfahrung, 2. Aufl. Eschborn 1997, S. 47, R AIN ER G U SKI, W ahrnehm ung, Stuttgart 1989, S. 53, vgl. R KG E in SM I 1995, 317 E. 2 M edusa). Ein bestim m ter Blickw inkel, unscharfe Einzelheiten und Abw ei- chungen in N ebenpunkten bleiben bei Form en darum w eniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche U nterschiede bei W örtern. D iese Schw äche des Erinnerungsbilds bedeutet für die zu beurteilenden M arken, dass die angesprochenen Abnehm er/in- nen beide Karom uster als zusam m enhängende Einheit auffassen und sich seine Schräglage und den genauen Aufsichtsw inkel im Erinnerungsbild nicht w erden m erken können. In der Erinnerung w ird vielm ehr ein gleich- m ässiges und spielerisches M uster zurückbleiben, das im Fall der W ider- spruchsm arke vor allem von der m agentarot hervorgehobenen M itte und dem aufgehellten R and geprägt w ird. 8. D iese Farbgebung übernim m t die angefochtene M arke nicht. Sie erschöpft sich vielm ehr im abstrahierten Erinnerungsbild, als G esam tform , in einem indifferenten und kaum m ehr kennzeichnungskräftigen M uster aus gleich- m ässigen dunklen Flächen und parallelen Linien, das vor allem dekorativ w irkt und darum im Zusam m enhang m it den beanspruchten W aren und D ienstleistungen keinen näheren Bezug zur W iderspruchsm arke nim m t als eine banale Form des G em einguts (vgl. R KG E in sic! 2005, 282 E. 7 Karo- m uster). D aran ändert auch die unscharfe W iedergabe der angefochtenen M arke nichts, die sie von der W iderspruchsm arke eher unterscheidet. D a die angefochtene M arke kein einziges der prägenden Bestandteile der W i- derspruchsm arke übernim m t, ist das Bestehen einer Verw echslungsgefahr zw ischen den M arken zu verneinen. D ie Beschw erdegegnerin hat darauf verzichtet, die Vorinstanz zur Schutzverw eigerung gegenüber der ange- fochtenen M arke innerhalb der zw ölfm onatigen Frist von Art. 5 Abs. 2 des 6 M adrider M arkenabkom m ens (M M A, SR 0.232.112.3) aufzufordern. Im R ahm en von Art. 48 Abs. 1 Vw VG hätte sie, gestützt auf Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ , SR 0.232.04) absolute Ausschlussgründe gegen eine ablehnende Verfügung der Vorinstanz be- schw erdew eise geltend m achen können. Im W iderspruchsverfahren kann sie dies nicht (Art. 31 Abs. 1 M SchG ). D ie angefochtene M arke ist darum im R egister zu belassen und kann sich, falls ihr die ursprüngliche U nter- scheidungskraft fehlen sollte, zum indest für einzelne W aren und D ienstlei- stungen im Verkehr noch durchsetzen (Art. 2 lit. a M SchG ). 9. D ie Beschw erde ist dam it gutzuheissen, der angefochtene Entscheid auf- zuheben und der W iderspruch vollum fänglich abzuw eisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens w ird die Beschw erdegegnerin kosten- und ent- schädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 3 Vw VG ). 10. D ie G erichtsgebühr ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 des R eglem ents über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverw altungsgericht [VG KE, SR 173.320.2]). Im Beschw erde- verfahren vor dem Bundesverw altungsgericht ist dafür ein Streitw ert zu veran- schlagen (Art. 4 VG KE). Im W iderspruchsverfahren besteht dieser Streitw ert vor allem im Schaden der beschw erdeführenden Partei im Fall einer M arken- verletzung durch die angefochtene M arke. Es w ürde aber zu w eit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend w irken, w enn dafür stets konkrete Aufw andsnach- w eise im Einzelfall verlangt w ürden. M angels anderer streitw ertrelevanter An- gaben ist der Streitw ert darum nach Erfahrungsw erten auf Fr. 40'000.-- fest- zulegen (JO H AN N ZÜ R C H ER , D er Streitw ert im Im m aterialgüter- und W ettbe- w erbsprozess, sic! 2002, 505; LEO N Z M EYER , D er Streitw ert in Prozessen um Im m aterialgüterrechte und Firm en, sic! 2001, 559 ff., LU C AS D AVID , D er R echts- schutz im Im m aterialgüterrecht, SIW R I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.). 11. D ie Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VG KE auf G rund der einge- reichten Kostennote der Beschw erdeführerin festzusetzen. In Bezug auf den geltend gem achten Aufw and erscheint die Kostennote jedoch auch unter Be- rücksichtigung des erforderlichen Fachw issens höher als die notw endigen Ko- sten. Sie ist entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VG KE). In W ürdigung der um fangreichen Stellungnahm en der Beschw erdeführerin im W ider- spruchs- und Beschw erdeverfahren erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'600.-- (inkl. M W ST) für das erstinstanzliche und das Beschw erdeverfah- ren angem essen. 12. G egen dieses U rteil steht keine Beschw erde an das Bundesgericht zur Verfü- gung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BG G , SR 173.110]). Es ist darum rechtskräftig.7 D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird gutgeheissen, Ziff. 1-4 des Entscheids des eidgenös- sischen Instituts für G eistiges Eigentum vom 20. Juli 2006 w erden auf- gehoben, der W iderspruch w ird abgew iesen und das eidgenössische Insti- tut für G eistiges Eigentum angew iesen, der M arke IR 851'748 den Schutz für die Schw eiz definitiv zu gew ähren. 2. D ie Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.-- w erden der Be- schw erdegegnerin auferlegt. 3. D ie Beschw erdegegnerin hat die Beschw erdeführerin für das erstinstanz- liche und das Beschw erdeverfahren m it total Fr. 4'600.-- (inkl. M W ST) zu entschädigen. 4. D er Beschw erdeführerin w ird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- zurückerstattet. 5. D ieses U rteil ist rechtskräftig. Es w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (eingeschrieben, m it Beilagen) - der Beschw erdegegnerin (eingeschrieben, m it Beilagen) - der Vorinstanz (R ef-N r. W spr. 7944; eingeschrieben, m it Beilagen) D er vorsitzende R ichter: D er G erichtsschreiber: D avid Aschm ann Philipp J. D annacher Versand am : 22. M ärz 2007