B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-6154/2014 U r t e i l v o m 8 . S e p t e m b e r 2 0 2 2 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Daniel Willisegger, Richter Martin Kayser, Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener. Parteien Institut für Medizinische Fortbildung IMForganisation AG in Liquidation, (…), Grundstrasse 16, 6343 Risch, Beschwerdeführerin, gegen Heiko Visarius, c/o VISARTIS Healthcare GmbH, Preisegg 19, 3415 Hasle b. Burgdorf, vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern, Beschwerdegegner, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 13518, CH 488'467 VISARTIS / CH 651'630 VISARTIS. B-6154/2014 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 26. Februar 2014 erhob die Beschwerdeführerin, damals Inhaberin der Marke CH 488'467 VISARTIS, Widerspruch gegen die Marke CH 651'630 VISARTIS des Beschwerdegegners an die Vorinstanz. B. Die Vorinstanz hiess den Widerspruch a m 12. September 2014 teilweise gut und auferlegte beiden Parteien die Verfahrenskosten je zur Hälfte. C. Mit Beschwerde vom 23. Oktober 2014 focht die Beschwerdeführerin den Entscheid vor Bundesverwaltungsgericht an und verlangt, der Widerspruch sei vollständig gutzuheissen. D. Das Beschwerdeverfahren blieb auf wiederholten Antrag beider Seiten vom 3. Dezember 2014 bis 6. Juni 2017 und vom 15. August 2017 bis 18. Februar 2021 für aussergerichtliche Vergleichsverhandlungen sistiert. E. Ein Antrag der Widerspruchsgegnerin auf Berichtigung der Widerspruchs- marke wurde von der Vorinstanz mit Verfügung vom 31. August 2015 und eine dagegen erhobene Beschwerde vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 26. April 2017 (B-5594/2015) abgewiesen. F. Mit Schreiben vom 26. Juni 2017 beantragte die Vorinstanz, die Beschwer- de abzuweisen. G. Am 30. September 2019 wurde die Beschwerdeführerin vom Handelsre- gisteramt des Kantons Zug für aufgelöst erklärt und am 3. Dezember 2019 die Visuelle Gestalt ung VISART GmbH, Rotkreuz, im Markenregister als neue Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragen. H. In Gutheissung eines Teillöschungsgesuchs des Beschwerdegegners ver- fügte die Vorinstanz am 1. Dezember 2020 die Löschung der Wider- spruchsmarke für einzelne Dienstleistungen. Eine dagegen erhobene Be- schwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 4. Januar 2022 ab, soweit es darauf eintrat (B -65/2021). Wegen jenes Verfahrens B-6154/2014 Seite 3 blieb das vorliegende Beschwerdeverfahren vom 18. Februar 2021 bis 14. Februar 2022 sistiert. I. Mit Beschwerdeantwort vom 2. Mai 2022 beantragte der Beschwerdegeg- ner die Beschwerde abzuweisen. J. Mit Instruktionsverfügung vom 20. Juli 2022 erhielt die Visuelle Gestaltung VISART GmbH Gelegenheit zu erklären, sie trete anstelle der Beschwer- deführerin ins Beschwerdeverfahren ein, antwortete aber nicht darauf. K. Eine mündliche Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. L. Auf weitere Vorbringen der Beteiligten wird, soweit erforderlich, in den fol- genden Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 7 Abs. 1 VwVG; Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Es prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erf üllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E. 1 S. 45). 1.2. Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenom- men und ist als Verfügungsadressatin besonders berührt (Ar t. 48 Abs. 1 Bst. a und b VwVG) . Um zur Beschwerde berechtigt zu sein, bedarf sie darüber hinaus eines schutzwürdigen Interesses an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Dieses Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein, das mit der Beschwerde verlangte Urteil muss aber noch im Urteilszeitpunkt geeignet sein, die rechtliche oder tatsächliche Situation der Beschwerdeführerin da- rauf zu verbessern und zu beeinflussen, weshalb von ihr ein aktuelles, per- sönliches und praktisches Interesse am Verfahrensgegenstand, nicht bloss am formellen Verfahren, verlangt wird (BGE 145 II 259 E. 2.3; 136 III 497 B-6154/2014 Seite 4 E. 2.2; Urteile des BVGer B -2390/2019 vom 26. August 2019 E. 3.2 und C-7997/2015 vom 24. April 2018 E. 1.5.3). 1.3. Könnte sich die gerügte Rechtsverletzung jederzeit wiederholen, wäre ihre rechtzeitige gerichtliche Überprüfung zudem im Einzelfall kaum je möglich und liegt die Beurteilung wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse, wird ausnahmsweise auf ein aktuelles und prak- tisches Interesse der beschwerdeführenden Person verzichtet ("virtuelles Interesse"; vgl. BGE 139 I 206 E. 1.2.3; 136 III 497 E. 1.1; Urteil des BGer 2C_1004/2014 vom 5. Oktober 2015 E. 1.2.2). 2. 2.1. Wird während eines hä ngigen Widerspruchs- oder Widerspruchsbe- schwerdeverfahrens die Widerspruchsmarke auf einen Dritten übertragen, ist somit die Legitimation des bisherigen Inhabers in Frage gestellt, in ei- genem Namen Beschwerde führen bzw. das Verfahren fortsetzen zu kön- nen. In solchen Fällen wendeten die Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) und das Bundesverwaltungsgericht früher, mangels ei- ner spezifisch markenrechtlichen Regel, Art. 21 Abs. 2 BZP (SR 273) i.V.m. Art. 4 VwVG an, welcher lautet: 2Die Zuständigkeit des Gerichts wird durch nachherige Änderung der sie begründenden Tatsachen nicht berührt. Die Veräusserung der im Streite liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit bleibt ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Mit der "im Streite liegenden " Sache wird zwar, übertragen auf Wider- spruchsverfahren, nur die angefochtene Marke, deren Eintragung im Streit liegt, erwähnt. Die Rechtsprechung hat die Bestimmung aber stets auch auf Beschwerdefälle angewendet, in welchen die Widerspruchsmarke wei- terübertragen wurde. Einer beschwerdeführenden Partei blieb das schutz- würdige Interesse in analoger Anwendung von Art. 21 Abs. 2 BZP nach Veräusserung der Widerspruchs marke erhalten ( vgl. Urteile des BVGer B-1426/2018 vom 28. April 2020 E. 10.2.3 "Sparks/Sparkchief"; Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 757 E. 1 "Boss/Airboss"; vgl. auch Art. 17 BZP) und einem beschwerdegegnerischen Veräusserer desgleichen dessen Passivlegitimation (vgl. Urteile des BVGer B -4864/2013 vom 17. Februar 2015 E. 1.3 "Omega/Ou mi jia [fig.]" ; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 1.2 "Skype in/Skype out" und B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 2 "Nordic Walking"; Entscheid der RKGE in: sic! 2004 S. 777 E. 1 "Lonsdale", Entscheid der RKGE, in: sic! 2001 S. 424 E. 2 "Poxilith/Porolith [fig.]"). B-6154/2014 Seite 5 2.2. Am 1. Dezember 2021 ist Art. 4a der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111] in Kraft getreten. Danach ist Art. 83 ZPO (SR 272) sinngemäss anwendbar, wenn der strittige Schutzti- tel während eines hängigen Verfahrens veräussert wird. Art. 83 ZPO lautet: 6. Kapitel: Parteiwechsel 1Wird das Streitobjekt während des Prozesses veräussert, so kann die Er- werberin oder der Erwerber an Stelle der veräussernden Partei in den Pro- zess eintreten. 2Die eintretende Partei haftet für die gesamten Prozesskosten. Für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet die ausschei- dende Partei solidarisch mit. 3In begründeten Fällen hat die eintretende Partei auf Verlangen der Ge- genpartei für die Vollstreckung des Entscheides Sicherheit zu leisten. 4Ohne Veräusserung des Streitobjekts ist ein Parteiwechsel nur mit Zu- stimmung der Gegenpartei zulässig; besondere gesetzliche Bestimmun- gen über die Rechtsnachfolge bleiben vorbehalten. Gleich wie bisher Art. 21 Abs. 2 BZP macht Art. 83 Abs. 1 ZPO eine Aus- nahme v om grundsätzlichen Verbot eines Parteiwechsels ohne Zustim- mung der Gegenpartei in Art. 17 Abs. 1 BZP bzw. Art. 83 Abs. 4 ZPO. An- statt die bestehende Partei wie bisher beizubehalten ver leiht die neue Norm aber dem Markenerwerber das Recht, ohne Zustimmungserfordernis an ihrer Stelle ins Verfahren einzutreten. 2.3. Als Ausführungsbestimmung von Art. 17 MSchG (vgl. Art. 73 MSchG) schafft Art. 4a MSchV keine neue Verfahrensordnung, sondern ermöglicht wie Art. 21 Abs. 2 BZP eine fortgeführte Interessenwahrung trotz Marken- übergang, wenn auch neu unter der Berücksichtigung, dass der Erwerber in der Regel unmittelbarer am Ausgang des hängigen Verfahrens interes- siert ist als der Veräusserer. Der zeitlich begrenzten Passivlegitimation des Markenveräusserers nach Art. 17 Abs. 3 MSchG entspricht Art. 4a MSchV besser als bisher Art. 21 Abs. 2 BZP. Mit dieser ausdrücklichen Verweis- norm erübrigt sich zudem die Diskussion, ob in Markenverwaltungsverfah- ren die BZP oder die ZPO besser zur analogen Anwendung geeignet ist (vgl. dazu GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken- schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. Bern 2017, Art. 31, N 25 und 35 f.; BERNARD VOLKEN, in: Lucas David/Markus R. Frick, Markenschutzgesetz Wappen- schutzgesetz, 3. Aufl. Basel 2017, Art. 31 N. 17 ; vgl. Urteil des BVGer B-6154/2014 Seite 6 B-1426/2018 vom 28. April 2020 E. 9.1.2.3 "Sparks/Sparkchief" ). Abzu- lehnen wäre es hingegen Art. 4a MSchV nur auf übertragene angefochtene Marken anzuwenden und bei Übertragung der Widerspruchsmarke weiter- hin Art. 21 Abs. 2 BZP anzuwenden (siehe vorne E. 2.1). 2.4. Als Verfahrensbestimmung ist Art. 4a MSchV intertemporalrechtlich auch auf Fälle anwendbar, die bei seinem Inkrafttreten bereits hängig wa- ren, soweit es nicht um Fragen geht, deren Rechtsfolgen schon eingetreten sind (vgl. BGE 132 V 368 E. 2.1 -2.2; 130 V 1 E. 3.2). Wer eine Marke, gestützt auf die er an einem Markenverfahren beteiligt ist, während des Verfahrens auf einen Dritten überträgt, hat die Behörde hierüber zu infor- mieren, dem Erwerber den Rechtsstreit anzuzeigen und trägt widrigenfalls die prozessualen Folgen (Art. 13 Abs. 1 VwVG), auch wenn Verfahren und/ oder Übertragung aus dem Markenregister ersichtlich sind. 3. 3.1. Die Beschwerdeführerin hat ihr Domi zil eingebüsst und wurde ihrem Handelsregistereintrag zufolge am 30. September 2019 vom Handelsre- gisteramt für aufgelöst erklärt, da die ihr zur Begründung eines neuen Do- mizils angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen war (vgl. Art 135 der Handels- registerverordnung [HRegV, SR 221.411]). Da ihre Liquidation nicht abge- schlossen ist, gilt sie jedoch, im Unterschied zu inexistenten Personen (vgl. Urteil des BVGer A-4042/2013 vom 5. August 2013 E. 1.5), noch als par- teifähig (vgl. Urteil des BVGer B-3749/2016 vom 10. Januar 2018 E. 2.3). 3.2. Nachdem die Beschwerdeführerin die Widerspruchsmarke auf die Vi- suelle Gestaltung VISART GmbH, Rotkreuz, übertragen hat, die am 3. De- zember 2019 im Schweizer Markenregister als neue Inhaberin eingetragen wurde, ist sie vom Gegenstand der angefochtenen Verfügung nicht mehr betroffen und hat kein schutzwürdiges Interesse mehr an der Beurteilung der Beschwerde. Dass die gerügte Rechtsverletzung einer gerichtlichen Überprüfung dadurch wiederholt entgehen könnte (vgl. E. 1.3), droht nicht, sondern die Erwerberin kann in die Rolle der Beschwerdeführerin eintreten (vgl. E. 2.2). 3.3. Die Erwerberin hat ihren Sitz am früheren Sitz der Beschwerdeführe- rin, der mit ihrer Zustelladresse übereinstimmt. Sie ist mit dieser wirtschaft- lich verknüpft und hatte darum schon bei Erwerb der Marke vom vorliegen- den Verfahren Kenntnis, nie aber erkennen lassen, daran teilnehmen zu wollen. Unter Hinweis auf Art. 4a MSchV erhielt sie mit Verfügung vom 20. Juli 2022 ausdrücklich Gelegenheit zu erklären, dass sie anstelle der B-6154/2014 Seite 7 Beschwerdeführerin ins Beschwerdeverfahren eintrete, wobei ohne Erklä- rung aufgrund der vorliegenden Akten entschieden werde. Die Erwerberin antwortete nicht und verzichtete gar darauf, die eingeschriebene Sendung auf der Post abzuholen, womit diese als zugestellt gilt (Art. 20 Abs. 2bis VwVG, vgl. BGE 142 IV 201 E. 2.3; 127 I 31 E. 2 f.). Damit hat die Visuelle Gestaltung VISART GmbH stillschweigend auf ihre Teilnahme am Be- schwerdeverfahren verzichtet. Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. 4. 4.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt der Beschwerdegegner als obsiegend und sind die Kosten der Beschwerde führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kos- ten und Entschädigungen vor dem B undesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Wi- derspruchsverfahren sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsge- bühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE), unter Berücksichtigung des Aufwands für die lange Verfahrenssistierung auf Antrag der Parteien. Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwi- schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss" [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten sind total mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 4'000.– zu entnehmen. 4.2. Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Aus- lagen der Partei (Art. 8 VG KE). Der Beschwerdegegner hat eine Kosten- note über Fr. 3'060.– eingereicht, die unter Berücksichtigung der massge- benden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) gerechtfertigt er- scheint. B-6154/2014 Seite 8 4.3. Da die Beschwerdeführerin in Liquidation ist und ihren Sitz eingebüsst hat, womit sie ihre aktienrechtliche Pflicht des statutarischen Mindestin- halts verletzte (vgl. Art. 626 Ziff. 1 OR) , kann sie nur noch unter dem er- schwerten Nachweis des Hauptsitzes ihrer Verwaltung betrieben werden (Art. 46 Abs. 2 SchKG [SR 281.1]) und wird die Parteientschädigung mög- licherweise uneinbringlich. Es rechtfertigt sich deshalb, den Überschuss des Kostenvorschusses von Fr. 1'000.– dem Beschwerdegegner heraus- zugeben und an die Parteientschädigung anzurechnen (Art. 64 Abs. 4 VwVG). 5. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. B-6154/2014 Seite 9 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und dem einbezahlten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– entnommen. Der Überschuss von Fr. 1'000.– wird als Anzahlung an die Parteientschä- digung verwendet (Ziff. 3). 3. Die Beschwerdeführerin hat de m Beschwerdegegner eine Parteientschä- digung für d as Beschwerdeverfahren von Fr. 3'060.– zu entrichten . Der Überschuss des Kostenvorschusses von Fr. 1'000.– (Ziff. 2) wird dem Be- schwerdegegner ausgehändigt und auf die Parteientschädigung angerech- net. 4. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, den Beschwerdegegner und die Vorinstanz. Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Katherina Schwendener Versand: 14. September 2022 B-6154/2014 Seite 10 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück) – den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdeantwortbeilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 13518; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)