<!DOCTYPE html> <html lang="de"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="content"> <a name="idp387104"></a><div class="big bold">Urteilskopf</div> <br/>151 III 106<br/><br/><br/><div class="paraatf">11. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Aa. Inc. gegen Bd. AG und C. GmbH sowie Bd. AG gegen Aa. Inc. und C. GmbH (Beschwerde in Zivilsachen)</div> <div class="paraatf">4A_166/2024 / 4A_172/2024 vom 17. September 2024</div> <a name="idp388544"></a><br/><div id="regeste" lang="de"> <div class="big bold">Regeste a</div> <br/><div class="paraatf"><span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>; unnötige Anlehnung. <div class="paratf">Bei einer unnötigen Anlehnung wird die eigene Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers verbunden, um den Bekanntheitsgrad der fremden Leistung oder des Mitbewerbers auszubeuten. Ein solcher Image-Transfer setzt einen (guten) Ruf des Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses voraus (E. 4.4.1). Rein beschreibende Elemente verschaffen dem Vergleichsprodukt kein Image, das der Verletzer auf sein eigenes Produkt übertragen könnte (E. 4.4.2). Keine unnötige Anlehnung im vorliegenden Fall (E. 4). </div> </div> </div> <a name="idp392432"></a><br/><div id="regeste" lang="de"> <div class="big bold">Regeste b</div> <br/><div class="paraatf"><span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; Agentenmarken. <div class="paratf">Agentenmarken; Voraussetzungen und Anwendungsbereich (E. 9.2, 10.2-10.6). "Inhaber" im Sinne von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> ist der an der hinterlegten Marke besser Berechtigte. Anders als für den rechts<i>erhaltenden</i> genügt für den rechts<i>begründenden</i> Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Vorliegend fehlt es der Klägerin an einem vorbestehenden besseren Recht an den hinterlegten Marken (E. 11). </div> </div> </div> <a name="idp398928"></a> <a name="idp402896"></a> <a name="idp409568"></a> <a name="idp412144"></a> <br/><div> <a name="idp418512"></a><span class="big bold" id="sachverhalt">Sachverhalt</span> <span class="small">ab Seite 107</span> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="page107"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 107</div> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp424208"></a><span class="bold">A. </span> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp425216"></a><span class="bold">A.a </span>Die Aa. Inc. (Klägerin) mit Sitz in den USA ist eine weltweit tätige Herstellerin von Plüschtieren. Die Bd. AG (vormals Ba. AG; Beklagte 1) mit Sitz in der Schweiz gehört zur "B.-Gruppe", zu der namentlich auch die Bb. AG ebenfalls mit Sitz in der Schweiz sowie die Bc. GmbH mit Sitz in Deutschland gehören. Die C. GmbH (Beklagte 2; weitere Verfahrensbeteiligte) mit Sitz in Deutschland ist eine international tätige Herstellerin von Plüschtieren.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp426880"></a><span class="bold">A.b </span>Im Jahr 2010 schlossen die Klägerin und die Bc. GmbH eine als "Distributorship Agreement" bezeichnete Vereinbarung ab, in der die Klägerin die Bc. GmbH zur exklusiven Vertreiberin für ihre <a name="page108"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 108</div>Produkte in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz (sog. DACH-Region) ernannte. Die Klägerin kündigte das Distributorship Agreement per 18. Mai 2019. Seither vertreibt die Ab. Ltd. mit Sitz im Vereinigten Königreich die Produkte der Klägerin in der DACH-Region.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp429712"></a><span class="bold">A.c </span>Unter der Bezeichnung "Beanie Boos" stellt die Klägerin Plüschtiere mit übergrossen Köpfen und Augen her. Die "Beanie Boos" wurden in der DACH-Region auch mit der Bezeichnung "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" - einem Hinweis auf deren übergrosse Augen ("Glubschaugen") - beworben.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp431328"></a><span class="bold">A.d </span>Am 29. April 2013 hinterlegte die Beklagte 1 in der Schweiz die Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" und am 4. November 2015 gestützt auf eine deutsche Basismarke die internationale Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS". Ebenfalls meldete die Beklagte 1 am 4. November 2015 gestützt auf eine deutsche Basismarke ein "GLUBSCHI"-Logo als internationale Wort-/Bildmarke (IR 1 285 540) an.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp433136"></a><span class="bold">A.e </span>Im Oktober 2019 kündigte die Beklagte 2 an, in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Kooperation mit der Beklagten 1 eine "GLUBSCHI"-Plüschtierlinie auf den Markt zu bringen.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp434544"></a><span class="bold">A.f </span>Nachdem die Klägerin am 10. Oktober 2019 die Wortmarke CH 737 011 "GLUBSCHIS" in der Schweiz als Marke hinterlegt hatte, verlangte die Beklagte 1, dass die Klägerin von einer kennzeichenmässigen Verwendung für unter anderem Plüschtiere absehe, eine entsprechende Unterlassungserklärung abgebe und die Marke löschen lasse. Die Klägerin wies diese Aufforderung zurück und verlangte ihrerseits, dass die Beklagte 1 ihre "GLUBSCHI"-Marken auf die Klägerin übertrage und von einem kennzeichenmässigen Gebrauch der Zeichen "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" absehe. Weiter mahnte die Klägerin auch die Beklagte 2 ab.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp436224"></a><span class="bold">B. </span> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp437264"></a><span class="bold">B.a </span>Die Klägerin erhob in der Folge beim Handelsgericht des Kantons Aargau Klage und beantragte neben dem Verbot der Verwendung verschiedener im Rechtsbegehren abgebildeter Plüschtiere (Antrags-Ziff. 1), der Auskunft und Rechnungslegung (Antrags-Ziff. 2) sowie der finanziellen Wiedergutmachung nach erfolgter Rechnungslegung (Antrags-Ziff. 3), es sei die Marke CH 645 779 "Glubschi" sowie der Schweizer Teil der internationalen Marken IR 1 281 710 GLUBSCHIS und IR 1 285 540 GLUBSCHIS (fig.) der Beklagten 1 <a name="page109"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 109</div>für sämtliche beanspruchten Waren für nichtig zu erklären (Antrags-Ziff. 4).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp439872"></a><span class="bold">B.b </span>Mit Teilurteil vom 25. April 2023 hiess das Handelsgericht Antrags-Ziff. 1 und 2 im Wesentlichen gut. Antrags-Ziff. 4 hiess es lediglich teilweise gut, indem es die Schweizer Marke der Beklagten 1 für bestimmte Produkte für nichtig erklärte (Dispositiv-Ziff. 1.4); im Übrigen wies es das Klagebegehren ab (Dispositiv-Ziff. 1.5). Das Handelsgericht liess das Argument der Klägerin nicht gelten, dass es sich bei den von ihr angegriffenen Marken der Beklagten 1 um unzulässige Agentenmarken handle, sondern erklärte - mangels rechtserhaltenden Gebrauchs - lediglich die Marke CH 646 779 "GLUBSCHI" mit Bezug auf verschiedene beanspruchte Waren (nicht aber für Spiele, Spielzeug und Plüschtiere) für nichtig.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp441920"></a><span class="bold">B.c </span>Alle Parteien erhoben gegen das Teilurteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 25. April 2023 Beschwerde an das Bundesgericht. Dieses vereinigte die drei Verfahren und hiess mit Urteil vom 29. November 2023 die Beschwerden teilweise gut. Es hob das handelsgerichtliche Teilurteil auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück (Verfahren 4A_290/2023 und andere, teilweise publ. in: <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-83%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page83">BGE 150 III 83</a>).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp445936"></a><span class="bold">C. </span>Am 15. Februar 2024 fällte das Handelsgericht sein erneutes Urteil nach Rückweisung: In Gutheissung von Klagebegehren 4 ordnete es die vollständige Löschung der Schweizer Wortmarke CH 645 779 "GLUBSCHI" und der Schweizer Teile der internationalen Wortmarke IR 1 281 710 "GLUBSCHIS" und der internationalen Wort-/Bildmarke IR 1 285 540 "GLUBSCHIS" (fig.) an. Im Übrigen wies es die Klage ab.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp447632"></a><span class="bold">D. </span>Gegen dieses zweite Urteil vom 15. Februar 2024 erheben die Klägerin und die Beklagte 1 je Beschwerde an das Bundesgericht.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp448944"></a><span class="bold">D.a </span>Im Verfahren 4A_166/2024 richtet sich die Klägerin gegen die teilweise Klageabweisung und beantragt, ihre Klage auch betreffend ihr Unterlassungsbegehren sowie ihr Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren gutzuheissen, eventualiter sei die Sache insoweit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp450624"></a><span class="bold">D.b </span>Im Verfahren 4A_172/2024 begehrt die Beklagte 1, die angeordnete Markenlöschung aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzuweisen.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp451952"></a><span class="bold">E. </span>Das Bundesgericht vereinigt die Verfahren 4A_166/2024 und 4A_172/2024. Die Beschwerde der Klägerin (4A_166/2024) weist <a name="page110"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 110</div>es ab, soweit es darauf eintritt. Es heisst die Beschwerde der Beklagten 1 (4A_172/2024) gut und hebt das Urteil des Handelsgerichts vom 15. Februar 2024 auf. Für bestimmte Waren erklärt es die Wortmarke "GLUBSCHI" der Beklagten 1 für nichtig. Im Übrigen weist es die Klage ab.</div> <div class="paraatf"> <i>(<i>Zusammenfassung)</i> </i> </div> <br/><div> <a name="idp455696"></a><span class="big bold" id="erwaegungen">Erwägungen</span> </div> <br/><div class="paraatf">Aus den Erwägungen:</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp456656"></a><span class="bold" id="consideration_3.">3. </span> <i>Beschwerde der Klägerin (4A_166/2024)</i> </div> <div class="paraatf">(...)</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp458592"></a><span class="bold" id="consideration_4.">4. </span>Die Klägerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span> (SR 241) vor.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp461408"></a><span class="bold" id="consideration_4.1">4.1 </span>Unlauter handelt insbesondere, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (<span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>).</div> <div class="paraatf">Verhaltensweisen, mit denen sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr bedarf. Insofern ist namentlich nicht die Verwendung eines Zeichens vorausgesetzt, das demjenigen des Mitbewerbers derart ähnlich ist, dass es damit in Alleinstellung verwechselbar wäre. Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten Produkten zu wecken (<a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-188%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page188">BGE 150 III 188</a> E. 6.4.2; <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-446%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page446">BGE 135 III 446</a> E. 7.1).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp471328"></a><span class="bold" id="consideration_4.2">4.2 </span>Die Klägerin machte unter dem Titel von <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span> geltend, die Beklagten beabsichtigten durch Verwendung der <a name="page111"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 111</div>Bezeichnung "GLUBSCHI" im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Plüschtierprodukten, den Werbewert und somit den Ruf der klägerischen Plüschtierserie auszubeuten. Insbesondere werde der hohe Bekanntheits- bzw. Werbewert, der den klägerischen Plüschtierprodukten innewohne, ausgenutzt. Die Beklagten lehnten sich durch Verwendung der identischen Produktebezeichnung in Kombination mit auffällig ähnlich gestalteten Plüschtieren unnötig an die Plüschtierlinie der Klägerin an, dies in der Absicht, eine Gedankenassoziation mit den klägerischen Produkten hervorzurufen.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp475664"></a><span class="bold" id="consideration_4.3">4.3 </span>Die Vorinstanz stellte in Übereinstimmung mit dem Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023 und andere vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-83%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page83">BGE 150 III 83</a>) fest, dass die Gestaltung der klägerischen Plüschtierlinie "Beanie Boos" samt Verwendung sog. "Hangtags" im Markt verbreitet und üblich sei und auch von zahlreichen anderen Marktteilnehmern in vergleichbarer Art und Weise angeboten werde. Sie hebe sich nicht von vergleichbaren Plüschtierlinien ihrer Konkurrentinnen ab. Auch stelle die Klägerin wie ihre Konkurrentinnen ein günstiges Massenprodukt her. Die klägerischen Plüschtiere würden sich in qualitativer Hinsicht weder im positiven noch im negativen Sinn von den Konkurrenzprodukten abheben. Folglich führten weder das Design noch die Qualität der klägerischen Plüschtierprodukte zu einem guten Ruf, der von den Beklagten ausgebeutet werden könnte. Demnach sei nicht zu beanstanden, dass die Beklagten ähnliche Plüschtiere in vergleichbarer Qualität wie die Klägerin anböten. Die Ausbeutung könnte sich demnach nur daraus ergeben, dass die Beklagten diese Art von Plüschtieren als "GLUBSCHIS"bezeichneten. </div> <div class="paraatf">Die Bezeichnung "GLUBSCHI" habe sich bei den klägerischen Produkten lediglich auf (von der "B.-Gruppe" für den Vertrieb der klägerischen Plüschtiere verwendeten) Marketingmaterialien befunden. Die klägerischen Produkte hingegen seien stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben worden und würden dies weiterhin. Die Bezeichnung "GLUBSCHIS" sei gemäss Bundesgericht direkt beschreibend. Die Werbebotschaft "GLUBSCHIS" könnte demnach nur einen Ruf als "glubschäugige" Plüschtiere verschaffen. Da aber zahlreiche andere glubschäugige Plüschtiere auf dem Markt seien, sei die Bewerbung als "glubschäugige" Plüschtiere nicht geeignet, den klägerischen Plüschtieren einen guten Ruf zu verschaffen. Eine über den beschreibenden Charakter hinausgehende zusätzliche Botschaft fehle. <a name="page112"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 112</div> </div> <div class="paraatf">Eine vergleichende Anlehnung setze notwendig voraus, dass es sich bei den Elementen, an welche sich die Konkurrenzausstattung anlehne, nicht bloss um beschreibende Elemente handle. Andernfalls sei eine Gedankenassoziation der Abnehmer zu einem anderen Produkt (nämlich zu demjenigen, das über einen guten Ruf verfügt) gar nicht möglich. Da die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren - in den Worten des Bundesgerichts - die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" ohne Weiteres unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe wahrnehmen, scheide eine Gedankenassoziation zwischen den klägerischen und den beklagtischen Plüschtieren und damit eine unzulässige vergleichende Anlehnung bzw. Rufausbeutung aus.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp485424"></a><span class="bold" id="consideration_4.4">4.4 </span>Der vorinstanzlichen Beurteilung ist zuzustimmen und die dagegen vorgebrachten Einwände der Klägerin dringen nicht durch:</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp486720"></a><span class="bold" id="consideration_4.4.1">4.4.1 </span>Sie erblickt zunächst eine Verletzung von <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span> darin, dass die Vorinstanz für eine unnötige Anlehnung zwingend einen "Ruf" bzw. gar einen "guten Ruf" voraussetze. Einen solchen verlange das Gesetz bei der Tatbestandsvariante der unnötigen Anlehnung nicht.</div> <div class="paraatf">Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie das Bundesgericht schon in <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-446%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page446">BGE 135 III 446</a> E. 7.1 festhielt, bedarf es eines Image-Transfers vom fremden auf das eigene Produkt, indem die vergleichende Werbung eine Gedankenassoziation zu jenem weckt (vgl. auch Urteile 4A_689/2012 vom 24. April 2013 E. 2.4; 4A_128/2012 vom 7. August 2012 E. 4.2.2). Ohne vorhandenes Image kann kein Transfer eines solchen stattfinden. </div> <div class="paraatf">Bei der Anlehnung, sei sie verdeckt oder offen, geht es darum, die eigene Leistung mit derjenigen des Mitbewerbers zu verbinden, um deren oder dessen Bekanntheitsgrad auszunutzen. In der Doktrin wird zutreffend ausgeführt, eine Anlehnung mache praktisch nur Sinn, wenn das Vergleichsobjekt über einen gewissen Ruf verfügt, von dem durch die Anlehnung profitiert werden könnte (MAGDA STREULI-YOUSSEF, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden [<span class="artref">Art. 3 UWG</span>], in: Lauterkeitsrecht, SIWR Bd. V/1, 3. Aufl. 2020, S. 185 Rz. 198). Berechtigt ist sodann der Hinweis, dass die grundsätzlich herrschende Nachahmungsfreiheit (<a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-384%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page384">BGE 131 III 384</a> E. 5.1; Urteil 4A_616/2009 vom 11. Mai 2010 E. 5.2) ausgehöhlt würde, wenn jede Anlehnung durch ähnliche Produkteausstattungen unter <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span> zu subsumieren wäre (STAUBER/ISKIC, in: UWG, <a name="page113"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 113</div>Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, N. 67 zu <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>). </div> <div class="paraatf">Der Gesetzgeber bezweckte mit dieser Tatbestandsvariante unlauteren Handelns einzig den Schutz vor Rufausbeutung und stellte klar, dass nicht jede anlehnend-vergleichende Werbung unzulässig sei, sondern nur wenn sie "den guten Ruf des Konkurrenten oder seines Erzeugnisses ausbeutet" (Botschaft vom 18. Mai 1983 zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], BBl 1983 II 1009 ff., 1063 Ziff. 241.34).</div> <div class="paraatf">Insofern bildet das Vorhandensein eines Rufs notwendiges und zusätzliches Tatbestandsmerkmal für eine nach <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span> verpönte unnötige Anlehnung (STAUBER/ISKIC, a.a.O., N. 69 zu <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>; STREULI-YOUSSEF, a.a.O., N. 198 zu <span class="artref">Art. 3 UWG</span>; in diesem Sinn auch OETIKER/SINGH, in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 3. Aufl. 2023, N. 36 zu <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>; CHRISTIAN SCHMID, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, N. 94 zu <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>).</div> <div class="paraatf">Entgegen der Klägerin, welche unter dem Tatbestand von <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span> (unnötige Anlehnung) auf einen vorhandenen Ruf verzichten will, hat die Vorinstanz demnach zu Recht einen Ruf, der durch die Anlehnung ausgebeutet werden könnte, vorausgesetzt.</div> <div class="paraatf">Nachdem die Klägerin gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz weder einen (guten) Ruf noch den behaupteten "inländischen Besitzstand" bzw. eine hohe Bekanntheit ihrer Produkte beweisen konnte, fehlt es an einem Tatbestandselement für eine unnötige Anlehnung nach <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>. Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp518128"></a><span class="bold" id="consideration_4.4.2">4.4.2 </span>Gleiches gilt für den klägerischen Einwand, die Vorinstanz verstosse gegen <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>, weil sie angesichts des beschreibenden Charakters von "GLUBSCHI" nicht nur eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr, sondern auch die Hervorrufung einer Gedankenassoziation durch ein beschreibendes Element ausgeschlossen habe.</div> <div class="paraatf">Wohl geht die Herstellung einer Gedankenassoziation zu dem Bezugsprodukt weniger weit, als wenn eine Verwechslung mit diesem hervorgerufen werden soll. Das hat die Vorinstanz denn auch richtig erkannt und festgehalten, es bedürfe keiner lauterkeitsrechtlichen <a name="page114"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 114</div>Verwechslungsgefahr wie beim wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz nach <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG</span>. Das ändert jedoch nichts daran, dass das Vergleichsprodukt über eine gewisse Bekanntheit verfügen muss, damit es überhaupt eine Assoziation wecken kann. So ist die (verdeckte) Anlehnung dadurch charakterisiert, dass der Verletzer seine Produkte unmittelbar von den Vorstellungen des Publikums über das Vergleichsprodukt profitieren lässt, also einen Image-Transfer vornimmt (SCHMID, a.a.O., N. 94 zu <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span>). Rein beschreibende Elemente vermögen dem Vergleichsprodukt kein Image zu verschaffen, das der Verletzer auf sein Produkt transferieren könnte. Es ist objektiv nicht geeignet, beim Adressaten eine Gedankenverbindung zum Vergleichsprodukt zu wecken. Wenn die ähnliche Ausstattung mithin lediglich in einem direkt beschreibenden Element übereinstimmt, muss eine unzulässige Anlehnung ausscheiden.</div> <div class="paraatf">Das bedeutet vorliegend, dass die Vorinstanz eine Gedankenassoziation zutreffend ausgeschlossen hat. Denn gemäss Bundesgericht (Urteil 4A_290/2023 und andere vom 29. November 2023 E. 4.3, nicht publ. in: <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-83%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page83">BGE 150 III 83</a>) verstehen die Abnehmer von glubschäugigen Plüschtieren die naheliegende Abkürzung "GLUBSCHI" unmittelbar als die äusseren Merkmale der Ware beschreibende Angabe. Von dieser verbindlichen Feststellung ging die Vorinstanz aus. Eine zur Bezeichnung "GLUBSCHI" hinzutretende zusätzliche Botschaft im Sinne einer Assoziation über die Eigenschaft oder das Image des Produkts (beispielsweise hinsichtlich Qualität, Exklusivität, Tradition, Kultstatus) konnte die Vorinstanz nicht feststellen. Es verblieb mithin einzig die Bezeichnung "GLUBSCHI". Angesichts deren direkt beschreibenden Charakters verneinte die Vorinstanz die Herstellung einer Gedankenverbindung zu den Produkten der Klägerin zu Recht.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp531984"></a><span class="bold" id="consideration_4.4.3">4.4.3 </span>Schliesslich wirft die Klägerin der Vorinstanz vor, <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span> verletzt zu haben, indem sie keine lauterkeitsrechtliche Gesamtwürdigung vorgenommen habe.</div> <div class="paraatf">Der Vorwurf geht fehl. Die Vorinstanz nahm keine unzulässige "Einzelprüfung bzw. isolierte Betrachtung einzelner Elemente" vor, sondern prüfte aufgrund des Beweisergebnisses, ob die klägerische Produktlinie das notwendige Tatbestandselement eines Rufes erfüllt oder nicht. Das schloss sie nach dem vorstehend Gesagten zutreffend aus. Somit brauchte sie die weiteren Voraussetzungen, <a name="page115"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 115</div>insbesondere ob sachliche Gründe für die Anlehnung bestehen, nicht zu vertiefen, wie die Klägerin zu Unrecht beanstandet.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp537152"></a><span class="bold" id="consideration_4.5">4.5 </span>Zusammenfassend hat die Vorinstanz eine unnötige Anlehnung im Sinne von <span class="artref">Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG</span> bundesrechtskonform verneint.</div> <div class="paraatf">(...)</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp540432"></a><span class="bold" id="consideration_9.">9. </span> <i>Beschwerde der Beklagten 1 (4A_172/2024)</i> </div> <div class="paraatf">(...)</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp542336"></a><span class="bold" id="consideration_9.2">9.2 </span>Unter der Marginalie "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter" bestimmt <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> (SR 232.11) Folgendes: Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben.</div> <div class="paraatf">Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> beruht - ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe - auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht (<a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-83%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page83">BGE 150 III 83</a> E. 3.2.1; <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-216%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page216">BGE 143 III 216</a> E. 2.1 mit Hinweisen). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat (<a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-83%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page83">BGE 150 III 83</a> E. 3.2.1; <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-216%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page216">BGE 143 III 216</a> E. 2.1; <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-581%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page581">BGE 131 III 581</a> E. 2.3; je mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 4A_128/2013 vom 30. September 2013 E. 3.2.1, nicht publ. in: <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-424%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page424">BGE 139 III 424</a>).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp562720"></a><span class="bold" id="consideration_10.">10. </span>(...)</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp563840"></a><span class="bold" id="consideration_10.2">10.2 </span>Um als Agentenmarken zu gelten, ist vorausgesetzt: <a name="page116"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 116</div> </div> <div class="paraatf">1. dass der Geschäftsherr (das Gesetz spricht missverständlich vom "Inhaber") ein vorbestehendes besseres Recht an der Marke hat;</div> <div class="paraatf">2. dass derjenige, auf dessen Name die Marke eingetragen ist, als "Nutzungsberechtigter" gilt;</div> <div class="paraatf">3. dass zwischen dem Geschäftsherrn und dem Nutzungsberechtigten (bzw. dem wirklichen und dem angemassten Inhaber) ein Vertrag besteht, der (a) die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie (b) die Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat;</div> <div class="paraatf">4. dass es sich bei der eingetragenen und der "fremden" Marke um identische Marken handelt;</div> <div class="paraatf">5. dass sich die vertragliche Ermächtigung zum Gebrauch der Marke auch auf das Land der Hinterlegung, d.h. die Schweiz, bezieht (territorialer Zusammenhang);</div> <div class="paraatf">6. dass die Hinterlegung während der Dauer der vertraglichen Loyalitätspflicht erfolgte (zeitlicher Zusammenhang);</div> <div class="paraatf">7. dass keine Zustimmung des Geschäftsherrn zur Hinterlegung der Marke vorliegt oder diese weggefallen ist.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp570352"></a><span class="bold" id="consideration_10.3">10.3 </span>Im Zusammenhang mit Voraussetzung 4 wird in der Lehre dafür gehalten, dass <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> nicht nur vom Agenten hinterlegte Marken erfasst, die mit der fremden Marke, zu deren Gebrauch er ermächtigt wurde, identisch sind, sondern auch solche, die offensichtlich einem relativen Schutzausschlussgrund unterliegen, etwa weil sie offensichtlich verwechslungsfähig sind (CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, 2002, N. 11 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>). Das Bundesgericht hat diese Frage noch nicht entschieden (vgl. immerhin Urteil 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Sie kann auch hier offenbleiben, da sie im vorliegenden Fall nicht entscheidrelevant ist.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp577536"></a><span class="bold" id="consideration_10.4">10.4 </span>Nicht unter den Anwendungsbereich von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> fallen "Zweitmarken" des Agenten. Fügt dieser den Marken seines Lieferanten eine eigenständige Marke hinzu, unter welcher er die eingeführten Waren vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht, kann der Geschäftsherr nach Beendigung des Vertragsverhältnisses weder die Löschung noch die Übertragung der Zweitmarke verlangen. Gegebenenfalls kann er aber gestützt auf allfällige vertragliche Abmachungen, nicht jedoch gestützt auf <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>, gegen die <a name="page117"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 117</div>Eintragung oder Verwendung solcher Marken vorgehen (WILLI, a.a.O., N. 12 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; MATTHIAS STÄDELI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; WANG, a.a.O., N. 8 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp588512"></a><span class="bold" id="consideration_10.5">10.5 </span><span class="artref">Art. 4 MSchG</span> bietet keine Handhabe gegen Markenpiraterie. Hinterlegt ein Dritter die Marke eines besser Berechtigten, mit dem er in keiner Vertragsbeziehung steht, die ihn zum Gebrauch der Marke ermächtigt, muss <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> mangels Ermächtigung zum Gebrauch ausscheiden (WANG, a.a.O., N. 11 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; STÄDELI, a.a.O., N. 13 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; WILLI, a.a.O., N. 9 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp598160"></a><span class="bold" id="consideration_10.6">10.6 </span>Der Grund, weshalb der Gesetzgeber dem an der angemassten Marke besser Berechtigten mit <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> einen Sonderschutz bereitstellt, fusst in der Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht, welcher der Nutzungsberechtigte aufgrund der vertraglichen Zusammenarbeit unterliegt (vgl. <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-83%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page83">BGE 150 III 83</a> E. 3.2.1; <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-216%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page216">BGE 143 III 216</a> E. 2.1; <a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&amp;type=show_document&amp;page=1&amp;from_date=&amp;to_date=&amp;from_year=1954&amp;to_year=2025&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;from_date_push=&amp;top_subcollection_clir=bge&amp;query_words=&amp;part=all&amp;de_fr=&amp;de_it=&amp;fr_de=&amp;fr_it=&amp;it_de=&amp;it_fr=&amp;orig=&amp;translation=&amp;rank=0&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-581%3Ade&amp;number_of_ranks=0&amp;azaclir=clir#page581">BGE 131 III 581</a> E. 2.3). Mit einer gewissen Berechtigung wird in der Literatur für eine restriktive Auslegung von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> plädiert, da es dem Geschäftsherrn in einer solchen Situation im Unterschied zu Opfern von Markenpiraterie möglich ist, seine Interessen gegenüber dem Agenten durch vertragliche Absprachen oder durch rechtzeitige eigene Markenanmeldung zu sichern (WILLI, a.a.O., N. 3 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; vgl. auch WANG, a.a.O., N. 4 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>). Dies ist auch vorliegend im Auge zu behalten.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp613344"></a><span class="bold" id="consideration_11.">11. </span> </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp614384"></a><span class="bold" id="consideration_11.1">11.1 </span>Nachdem das Bundesgericht im Rückweisungsurteil einzig die zweite der in Erwägung 10.2 genannten Voraussetzungen für die Annahme einer Agentenmarke geklärt hatte, prüfte die Vorinstanz die weiteren und bejahte sie allesamt. Die Beklagte 1 beanstandet dies in ihrer Beschwerde zu Recht.</div> <div class="paraatf">Sie steht insbesondere auf dem Standpunkt, das Zeichen "GLUBSCHI" sei kein vorbestehendes Zeichen der Klägerin (prioritätsälteres, fremdes Zeichen gemäss <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>). Die Klägerin habe das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst verwendet und sei zu keinem Zeitpunkt "Inhaberin" der streitbetroffenen Marken gewesen. Sie habe mangels eigener Rechte die Marken auch nicht stellvertretend durch einen Dritten, d.h. durch Bc. GmbH, in Gebrauch nehmen können. Vielmehr sei die Marke "GLUBSCHI" eine von der Vertriebsnehmerin (Bc. GmbH) während des Vertriebsverhältnisses <a name="page118"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 118</div>geschaffene "Zweitmarke", die nicht unter den Schutzausschlussgrund von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> falle.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp621504"></a><span class="bold" id="consideration_11.2">11.2 </span>In der Tat lässt sich bereits die erste Voraussetzung, dass es sich beim "Inhaber", hier der Klägerin, um den an den hinterlegten Marken, hier an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS", besser Berechtigten handelt, auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht halten.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp623184"></a><span class="bold" id="consideration_11.2.1">11.2.1 </span>Besser berechtigt im Sinne von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> ist der Geschäftsherr ("Inhaber"), wenn er die betreffende Marke vor deren Hinterlegung im In- oder Ausland selber (markenmässig) gebraucht oder durch Dritte mit seiner Zustimmung hat gebrauchen lassen oder wenn er formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an dem Zeichen besitzt. Zur Begründung eines eigenen Rechts an der vom Agenten hinterlegten Marke genügen weder der stellvertretende Gebrauch durch den Vertreter noch die (nicht markenmässige) Benutzung in der Geschäftskorrespondenz des Geschäftsherrn mit dem Vertreter. Ferner muss der Geschäftsherr seine bessere Berechtigung zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung durch den Agenten bereits erworben haben, es muss sich also um ein prioritäres Recht handeln (WILLI, a.a.O., N. 5 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; WANG, a.a.O., N. 5 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; STÄDELI, a.a.O., N. 13 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; FLORENT THOUVENIN, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 7/8/2009 S. 544 ff., S. 546).</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp632512"></a><span class="bold" id="consideration_11.2.2">11.2.2 </span>Die Vorinstanz erkannte durchaus, dass die Voraussetzung der vorbestehenden besseren Berechtigung der Klägerin an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" fraglich ist, führte sie doch aus, es erscheine "problematisch", dass die Klägerin das Zeichen "GLUBSCHI" nie selbst verwendet habe. Dieses sei stets von der Beklagten 1 verwendet worden, indem sie es zwecks Bewerbung der klägerischen Plüschtiere auf Prospekten, "Point of Sale"-Werbematerial (bspw. Plüschtierständern), Merchandising-Artikeln etc. abgedruckt habe. Eine bessere Berechtigung der Klägerin durch vorgängigen <i>eigenen</i> Gebrauch der betreffenden Zeichen scheidet mithin aus.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp634896"></a><span class="bold" id="consideration_11.2.3">11.2.3 </span>Ebenso wenig ist festgestellt, dass die Klägerin formelle (ausländische) Ausschliesslichkeitsrechte an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" geltend machen kann.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp636320"></a><span class="bold" id="consideration_11.2.4">11.2.4 </span>Die Vorinstanz mass der Klägerin dennoch "Inhaberschaft" im Sinne von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> zu mit der Begründung, entscheidend <a name="page119"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 119</div>erscheine, dass die Beklagte 1 das Zeichen stets für die Klägerin (nämlich in ihrer Eigenschaft als exklusive Distributorin für die klägerischen Plüschtiere) verwendet habe. Die Vorinstanz nahm mithin Rechtserwerb der Klägerin an den Marken durch stellvertretenden Gebrauch durch die Beklagte 1 an.</div> <div class="paraatf">Dies macht die Klägerin denn auch geltend, wenn sie ausführt, die Beklagte 1 habe die strittigen Marken mindestens seit Januar 2012 und damit vor der Eintragung mit dem Einverständnis der Klägerin "für deren Produkte" in der DACH-Region benutzt. Dieser Gebrauch müsse klarerweise der Klägerin zugerechnet werden. </div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp641680"></a><span class="bold" id="consideration_11.2.5">11.2.5 </span>Richtig zu stellen ist zunächst, dass die Beklagte 1 die Marken nach den Feststellungen der Vorinstanz nicht für die klägerischen Produkte (keine Anbringung auf den Plüschtieren), sondern für deren Bewerbung benutzte. Gemäss Vorinstanz wurden und werden die klägerischen Produkte stets mit der Bezeichnung "Beanie Boos" vertrieben.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp643424"></a><span class="bold" id="consideration_11.2.6">11.2.6 </span>Vorinstanz und Klägerin verkennen mit ihrer Auffassung den stellvertretenden Gebrauch durch Dritte, den sich der Geschäftsherr anrechnen lassen kann. Anders als für den rechts<i>erhaltenden</i> Gebrauch kann für den rechts<i>begründenden</i> Drittgebrauch der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten nicht genügen, um ein vorbestehendes besseres Recht des Geschäftsherrn an der Marke zu erzeugen. Der Agent zählt in diesem Kontext nicht zu den "Dritten". Der stellvertretende Gebrauch durch den Agenten führt nicht zur Begründung eines eigenen, sonst noch nicht bestehenden Rechts des Geschäftsherrn an der vom Agenten hinterlegten Marke (WILLI, a.a.O., N. 5 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; WANG, a.a.O., N. 5 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>). Dem steht der Normzweck von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> entgegen, der den Inhaber eines vorbestehenden absoluten Ausschliesslichkeitsrechts an einer Marke vor deren Anmassung durch einen treuwidrigen Agenten schützen will. Der Agent ist im Verhältnis zum Geschäftsherr aufgrund des bestehenden Vertragsverhältnisses nicht irgendein Dritter. Wurde die Marke, wie in casu, einzig durch den Agenten gebraucht, vermag dies nicht zum Erwerb einer besseren Berechtigung des Geschäftsherrn durch stellvertretenden Gebrauch zu führen. Der Gebrauch durch die Beklagte 1, den die Vorinstanz einzig anführt, trägt demnach nicht als Begründung der "Inhaberschaft" der Klägerin im Sinne von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> an den Zeichen "GLUBSCHI" und "GLUBSCHIS", auch wenn die Beklagte 1 das Zeichen "stets für <a name="page120"></a><div class="center pagebreak">BGE 151 III 106 S. 120</div>die Klägerin" verwendete, wie die Vorinstanz zu Unrecht für entscheidend hält.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp655136"></a><span class="bold" id="consideration_11.2.7">11.2.7 </span>Daran ändert nichts, dass die Bc. GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, wie die Vorinstanz zur Begründung der von ihr bejahten wirtschaftlichen Berechtigung der Klägerin an den Zeichen weiter anführt. </div> <div class="paraatf">Vielmehr rückt dieser Umstand das Zeichen "GLUBSCHI" in die Nähe einer "Zweitmarke", mit welcher hier die Konstellation gemeint ist, dass der Agent die Produkte des Geschäftsherrn unter einer eigenständigen Marke vertreibt und im betreffenden Markt bekannt macht (WILLI, a.a.O., N. 12 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>; STÄDELI, a.a.O., N. 21 zu <span class="artref">Art. 4 MSchG</span>). Solche eigenständigen "Zweitmarken" sind vom Anwendungsbereich von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> ausgenommen (s. die Angaben in E. 10.4). Bei dieser Konstellation setzt der Vertriebsnehmer die eigenständige Marke also typischerweise für die Vermarktung der Produkte des Vertriebsgebers ein, ohne dass Letzterer dadurch an der Marke automatisch wirtschaftliche Berechtigung erlangt, sofern er keine diesbezüglichen vertraglichen Abmachungen mit dem Vertriebsnehmer getroffen hat. Der von der Vorinstanz angeführte Umstand allein, dass die Bc. GmbH das Zeichen im Rahmen ihrer Aufgaben in der Vertragsbeziehung mit der Klägerin geschaffen habe, macht diese noch nicht zur "wirtschaftlich an diesem Zeichen" Berechtigten, auch wenn die Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" im Zusammenhang mit der Vermarktung der klägerischen Produkte kreiert worden sein sollten. Dass sich die Klägerin aufgrund von Sondervereinbarungen vertragliche Rechte an den Marken vorbehalten hätte, ist nicht festgestellt. Die Begründung der Vorinstanz für die angenommene wirtschaftliche Berechtigung der Klägerin an den Marken trägt daher nicht.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp665040"></a><span class="bold" id="consideration_11.2.8">11.2.8 </span>Die Vorinstanz hat demnach <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> verletzt, indem sie der Klägerin ein vorbestehendes besseres Recht an den Marken "GLUBSCHI" bzw. "GLUBSCHIS" und damit die "Inhaberschaft" im Sinne von <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> an den Zeichen zuerkannte.</div> <br/><div class="paraatf"> <a name="idp669728"></a><span class="bold" id="consideration_11.3">11.3 </span>Somit scheidet eine Agentenmarke bereits mangels vorbestehender besserer Berechtigung der Klägerin an den Zeichen aus, und es erübrigen sich Bemerkungen zu den weiteren Voraussetzungen.</div> </div></body></html>