Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2024_001 Urteil vom 18. Dezember 2024 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), Richterin Dr. phil. nat. Susanne Finklenburg, Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher Verfahrensbeteiligte 1. Frédéric Ramseyer, Rue du 23-Juin 65, 2905 Courtedoux, 2. FRAM Liner SA, Rue du 23-Juin 65, 2905 Courtedoux, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gas- ser, Valfor Rechtsanwälte AG, St. Annagasse 9, Postfach 1162, 8021 Zürich 1, beide patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt Christoph Müller und Dr. Philippe Knüsel, beide Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG, Kläger/Klägerin gegen Berna Tresore GmbH, Stöckenstrasse 1, 6221 Rickenbach LU, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und Rechtsanwalt MLaw Jonas D. Gassmann, beide Vischer AG, Schützengasse 1, Postfach, 8021 Zürich 1, patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt Dr. Robert Koelliker, Patentan- walt Koelliker GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6210 Sursee, Beklagte Gegenstand Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme; Schutzsystem für Geldautomaten S2024_001 Seite 2 Das Bundespatentgericht erwägt: 1. Am 16. Mai 2024 reichten die Kläger das Massnahmegesuch ein mit fol- genden Rechtsbegehren (die Unterschiede im Eventualbegehren sind hervorgehoben): «1. Es sei der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1 ’000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5’000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand- lungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechten- stein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken her- zustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu be- günstigen und/oder zu erleichtern: Eine Schutzvorrichtung, wobei die Schutzvorrichtung unter Bezugnahme auf Anhang A di e folgenden Merkmale aufweist: Die Schutzvorrichtung (1) ist für ein zu sicherndes Element in Form eines Geldautomaten bestimmt, wobei die Schutzvorrichtung einen Käf ig (2) umfasst, der einen Rahmen bil- det, wobei der Rahmen dazu bestimmt ist, sich an einem Support in Form einer Gebäudewand (4) abzustützen, die den Geldautomaten umrandet, wobei der Käfig Befestigungsmittel (25) umfasst, die im Gebrauch seine Be- festigung am Support sicherstellen, und wobei die Schutzvorrichtung (1) innerhalb des Käfigs (2) ein Verschlussmit- tel in Form einer verschiebbaren Platte (5) aufweist, die dazu bestimmt ist, das zu sichernde Element zu verschliessen, und Sicherheitssysteme umfasst, die geeignet sind, im Falle einer Verlet- zung des ersten Verschlussmittels ausgelöst zu werden, S2024_001 Seite 3 wobei die Platte (5) mit mehreren unterschiedlichen Materialien verstärkt ist, nämlich mit einem Traggerüst (R) aus nicht rostfreiem Stahl und einer plat- tenförmigen, abgekanteten Abdeckung (A) aus rostfreiem Stahl. 2. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’ 000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5’000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und da- für Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liech- tenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: Eine Schutzvorrichtung, wobei die Schutzvorrichtung unter Bezugnahme auf Anhang A di e folgenden Merkmale aufweist: Die Schutzvorrichtung (1) ist für ein zu sicherndes Element in Form eines Geldautomaten bestimmt, wobei die Schutzvorrichtung einen Käfig (2) umfasst, der einen Rahmen bil- det, wobei der Rahmen dazu bestimmt ist, sich an einem Support in Form einer Gebäudewand (4) abzustützen, die den Geldautomaten umrandet, wobei der Käfig Befestigungsmittel in Form von Gewindestangen (25) um- fasst, die im Gebrauch seine Befestigung am Support sicherstellen, und wobei die Schutzvorrichtung (1) innerhalb des Käfigs (2) ein Verschlussmit- tel in Form einer verschiebbaren Platte (5) aufweist, die dazu bestimmt ist, das zu sichernde Element zu verschliessen, und Sicherheitssysteme umfasst, die geeignet sind, im Falle einer Verlet- zung des ersten Verschlussmittels ausgelöst zu werden, wobei der Käfig (2) aus Metall besteht und dazu bestimmt ist, fest an der Gebäudewand (4) befestigt zu werden, so dass er eine erste Schutzbarriere ohne Angriffspunkt für die Befestigung einer Winde zum Herausreissen des Geldautomaten bildet und S2024_001 Seite 4 wobei die Platte (5) eine zweite Sicherheitsbarriere bildet, wobei die Platte (5) mit mehreren unterschiedlichen Materialien verstärkt ist, nämlich einem Traggerüst (R) aus nicht rostfreiem Stahl und einer platten- förmigen, abgekanteten Abdeckung (A) aus rostfreiem Stahl. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Be- klagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezoge- nen Patentanwälte der Kanzlei Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG (insbesondere Herrn Dipl. Ing. EPFL Christoph Müller und/oder Herrn PA Dr. Philippe Knüsel).» Anhang A ist diesem Urteil angefügt. 2. Am 19. Juni 2024 erstattete die Beklagte die Massnahmeantwort mit fol- genden Begehren: «1. Das Massnahmebegehren der Kläger sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist; 2. Für den Fall, dass das Massnahmebegehren der Kläger ganz oder teilweise gutgeheissen wird, seien die Kläger zur Leistung einer angemessenen Si- cherheit nach Art. 264 Abs. 1 ZPO, mindestens aber zur Zahlung von CHF 500'000.– zu verpflichten; 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. MWST, einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Kläger. PROZESSUALER ANTRAG: Zur Wahrung von Geheimhaltungsinteressen sei der Beklagten vor Publika- tion eines Urteils sowie vor anderen Veröffentlichungen des Bundespatent- gerichts im vorliegenden Verfahren Gelegenheit zu geben, dem Bundespa- tentgericht Anträge auf Nichtpublikation (Schwärzung) zu stellen.» 3. Mit Eingabe vom 8. Juli 2024 bezogen die Kläger Stellung auf die Mass- nahmeantwort, die Beklagte darauf mit Eingabe vom 25. Juli 2024. 4. Das Fachrichtervotum vom 24. September 2024 wurde den Parteien glei- chentags zur Stellungnahme zugeschickt. S2024_001 Seite 5 5. Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 9. Oktober 2024, die Klägerin mit Eingabe vom 16. Oktober 2024 Stellung zum Fachrichtervotum. 6. Am 9. Dezember 2024 fand die mündliche Verhandlung statt. Zuständigkeit 7. Der Kläger, eine natürliche Person, und die Klägerin, eine schweizerische Aktiengesellschaft, sowie die Beklagte, eine schweizerische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, haben ihren Sitz beziehungsweise Wohnsitz in der Schweiz. Streitgegenstand ist ein Gesuch um Erlass einer vorsorgli- chen Massnahme gestützt auf eine angebliche Verletzung eines Schwei- zer Patents. Das Bundespatentgericht ist entsprechend örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG), was von der Beklagten auch nicht bestritten wird. 8. Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Geheimhaltungsantrag 9. Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien sind zu wahren (Art. 68 Abs. 1 PatG). 10. Die Beklagte beantragt, dass ihr, bevor ein Urteil veröffentlicht werde, Ge- legenheit zu geben sei, dem Bundespatentgericht Anträge auf Nichtpubli- kation zu stellen. Sie macht geltend, dass im vorliegenden Verfahren ver- schiedene sicherheitsrelevante und nicht allgemein bekannte Produktei- genschaften ihrer Schutzsysteme offengelegt würden. Dritte könnten die- ses Wissen ausnützen, um Angriffe auf solche Schutzsysteme gezielter und wirksamer auszuführen. Daher hänge die Integrität der beklagtischen Produkte von den teilweise in diesem Verfahren offengelegten Ge- schäftsgeheimnissen ab, was auch direkt die Drittinteressen der Ge- schäftspartner (wie z.B. Finanzinstitute) der Beklagten betreffe. Der Be- klagten sei daher vor jeglicher Veröffentlichung durch das Bundespatent-S2024_001 Seite 6 gericht Gelegenheit zu geben, ihre Geschäftsgeheimnisse geltend zu machen und zu schwärzende Stellen zu kennzeichnen. Die Klägerin macht geltend, dass die Beklagte nicht substanziiert habe, welche sicherheitsrelevanten, nicht allgemein bekannten Produkteigen- schaften der Beklagten offengelegt werden könnten. Solche Eigenschaf- ten seien denn auch nicht zu erkennen, zumal sowohl das Massnahme- patent als auch die angegriffene Ausführungsform ohnehin veröffentlicht beziehungsweise öffentlich zugänglich seien. Die Beklagte entgegnet, sie könne ihren Geheimhaltungsantrag erst sub- stanziieren, wenn das Urteil vorliege, da sie vorher nicht wisse, welche Produkteigenschaften darin näher erörtert würden. Weiter lege sie selbst ihren Kunden gegenüber die Eigenschaften ihrer Produkte nicht in einem vergleichbaren Detailierungsgrad offen wie im vorliegenden Verfahren. Schliesslich verzichte sie darauf, auf ihren Produkten Markenbezeich- nungen anzubringen, um Rückschlüsse auf die Herkunft der Produkte für Dritte (namentlich Kriminelle) zu erschweren. 11. Wie die Beklagte richtig ausführt, kann sie ihren Geheimhaltungsantrag erst substanziieren, nachdem sie weiss, welche konkreten Produkteigen- schaften das Gericht im Urteil näher darstellt . Den Klägern ist zwar da- hingehend beizupflichten, dass das Massnahmepatent und die angegrif- fene Ausführungsform veröffentlicht beziehungsweise öffentlich zugäng- lich sind. Jedoch ist für die allgemeine Öffentlichkeit, welche die angegrif- fene Ausführungsform nur im eingebauten Zustand von aussen wahr- nimmt, nicht erkennbar, ob und wie gewisse Produkteigenschaften, wie beispielsweise die Funktionsweise der Sicherheitssysteme, in der ange- griffenen Ausführungsform verwirklicht sind. Auch aus den Patentansprü- chen lässt sich nicht ableiten, wie die angegriffene Ausführungsform aus- gestaltet ist beziehungsweise wie gewisse Sicherheitssysteme funktionie- ren. Es besteht ein schutzwürdiges Interesse der Beklagten daran, dass si- cherheitsrelevante Aspekte der Ausgestaltung der angegriffenen Ausfüh- rungsform nicht öffentlich bekannt werden. Der Antrag ist deshalb gutzu- heissen und der Beklagten eine Frist anzusetzen, um gegebenenfalls im Urteil offen gelegte Geschäftsgeheimnisse, die der Öffentlichkeit nicht zu- gänglich gemacht werden dürfen, zu markieren und zu begründen , wes- halb die gekennzeichneten Stellen nicht veröffentlicht werden dürfen. S2024_001 Seite 7 Anschliessend entscheidet das Gericht, inwieweit im Urteil schützenswer- te Geschäftsgeheimnisse der Beklagt en offengelegt werden und in wel- chem Umfang das Urteil veröffentlicht wird. Die Kläger erhalten vorab Ge- legenheit zur Stellungnahme. Überblick über den Sachverhalt 12. Der Kläger 1 ist Inhaber des Schweizer Patents (CH 718 135 B1; «Mass- nahmepatent»), das ein «Dispositif de protection pour élément à sécuri- ser tel qu’un distributeur automatique de billets» («Schutzvorrichtung für ein zu sicherndes Element wie einen Geldautomaten») schützt. Die Klä- gerin 2 vertreibt patentgemässe Schutzvorrichtungen für Geldautom aten und wird vollumfänglich vom Kläger 1 gehalten. Die Klägerin 2 ist gestützt auf einen Lizenzvertrag vom 22. Februar 2021 ausschliessliche Lizenz- nehmerin des Klägers 1 am Streitpatent. Die Beklagte fertigt und vertreibt unter anderem Schutzsysteme für Geld- automaten, insbesondere die angegriffene Ausführungsform «Couverture ATM Protect». Die Kläger sehen im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausfüh- rungsform einen Eingriff in die ihnen aus dem Massnahmepatent aus- schliesslich zustehenden Recht e und beantragen zur Abwendung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils die eingangs erwähnten Massnahmen. Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen 13. Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not- wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vor- handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Be- klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-S2024_001 Seite 8 klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher, als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist. 1 Massnahmepatent 14. Das Massnahmepatent wurde am 7. Dezember 2020 angemeldet und seine Erteilung am 29. September 2023 veröffentlicht. Es beansprucht keine Priorität, sondern ist die Prioritätsanmeldung einer ganzen Patent- familie, zu der auch die internationale Anmeldung veröffentlicht unter der Nummer WO 2022/122191 gehört. Zum Massnahmepatent wurde eine Recherche internationaler Art erstellt. In diesem Recherchebericht internationaler Art werden die gleichen fünf Dokumente des Standes der Technik genannt , und auch gleich klassifi- ziert, wie im internationalen Recherchebericht zur internationalen PCT Anmeldung veröffentlicht unter der Nummer WO 2022/122191. Drei die- ser Dokumente des Standes der Technik werden als der Patentierbarkeit gewisser Ansprüche entgegenstehender Stand der Technik beurteilt (Klassifikation «X»), insbesondere in Bezug auf den ursprünglich einge- reichten Anspruch 1 (Offenlegungsschrift des Streitpatents). 15. Das Massnahmepatent betrifft eine Vorrichtung zum Schutz eines zu si- chernden Elements («élément (3)»), insbesondere eines Geldautomaten (Titel und Abs. [0001]). Als Ziel wird formuliert, eine derartige Vorrichtung bereitzustellen, die das zu sichernde Element gegen sämtliche Arten von Angriffen, Beschädigungen und Vandalismus sichert ( Abs. [0003]). Die Zusammenfassung der Erfindung in Abs. [0004] gibt im Wesentlichen die Merkmale von Anspruch 1 wieder, und auch die weiteren Beschreibungs- teile der allgemeinen Beschreibung beschränken sich im Wesentlichen darauf, die Gegenstände der Ansprüche wiederzugeben ( Abs. [0005]- [0009]). In Bezug auf den Käfig, der einen Rahmen bildet («cage formant un cad- re») gemäss Abs. [0004] wird ausgeführt, dass dieser eine erste Schutz- barriere darstelle, ohne Angriffspunkt für die Fixierung einer Winde zum Herausreissen des zu sichernden Elementes (Abs. [0006]). Das erste 1 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – « chaudière miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11. S2024_001 Seite 9 Verschlussmittel in Form eines Rollladens oder einer verschiebbaren Platte wird beschrieben als Bereitstellung einer zweiten Schutzbarriere unter Verwendung von Materialkombinationen, die die Widerstandsfähig- keit gegen alle Arten von Angriffen verbesserten, und bei deren Verlet- zung die Sicherheitssysteme ausgelöst würden (Abs. [0007]). Das Massnahmepatent erwähnt als Option die Möglichkeit, einen zweiten Rollladen oder eine zweite Platte als letztes Hinderungsmittel vor dem Zugriff auf das Element anzuordnen (Abs. [0008]). 16. Der zur Hauptsache geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents lau- tet ( massgebender französischer Wortlaut und deutsche Übersetzung , Änderungen aus dem Prüfungsverfahren hervorgehoben): 1 Dispositif de protection (1) pour un élément (3) à sécuriser Schutzvorrichtung (1) für ein zu sicherndes Element (3) 2 ledit dispositif de protection (1) comportant une cage (2) formant un cadre wobei die Schutzv orrichtung (1) einen Käfig (2) umfasst, der einen Rahmen bildet 3 destiné à s'appuyer sur un support (4) encadrant I ’élément à sécuriser (3) der dazu bestimmt ist, sich auf ei- nem Support (4) abzustützen, der das zu sichernde Element (3) um- rahmt 4 ladite cage (2) comprenant des moyens de fixation (25) et/ou de scellement assurant en utilisation son attache au support (4) wobei der Käfig (2) Mittel (25) zur Befestigung und/oder Versiegelung umfasst, die im Gebrauch seine Befestigung am Support (4) sicher- stellen 5 ledit dispositif de protection (1) comportant au sein de la cage (2) au moins un premier moyen obtu- rant tel qu ’un volet déroulant (5,6), une plaque coulissante ou une plaque fixe, destiné à obturer l’élément (3) à sécuriser et die Schutzvorrichtung (1) i nnerhalb des Käfigs (2) mindestens ein ers- tes Verschlussmittel, wie einen Roll- laden (5,6), eine verschiebbare Platte oder eine fixe Platte , auf- weist, das dazu bestimmt ist, das zu sichernde Element (3) zu ver- schliessen und 6 des systèmes de sécurité (12- 18) aptes à se déclencher en cas Sicherheitssysteme (12-18) um- fasst, die geeignet sind, im Falle S2024_001 Seite 10 d'infraction portée au premier moyen obturant einer Verletzung des ersten Ver- schlussmittels ausgelöst zu werden 7 ledit premier moyen obturant étant renforcé avec plusieurs matériaux distincts (24a, 24b). wobei das erste Verschlussmittel mit mehreren, unterschiedlichen Materialien (24a, 24b) verstärkt ist. 17. Das Massnahmepatent beschreibt ein Ausführungsbeispiel unter Bezug- nahme auf die Fig. 1-4. Die anspruchsgemässen Merkmale lassen sich anhand von Fig. 1 nach- vollziehen, wobei die hier dargestellte Figur zusätzlich ein Bezugszeichen 4 für den «Support» (beispielsweise eine Fassade) zeigt , sowie schema- tisch für die Sicherheitssysteme Bezugszeichen 12- 18, die beim Ausfüh- rungsbeispiel, wie dies aus Fig. 3 hervorgeht, im oberen Querbereich 9 («fronton») angeordnet sind. Der Käfig 2 («cadre») umfasst in dem Ausführungsbeispiel unten eine ho- rizontale Basis 7 («embase»), zwei vertikale Profile 8, die oben oberhalb des Bankautomaten 3 über den genannten Querbereich 9 miteinander verbunden sind. Unterhalb des Querbereichs 9 gibt es einen Rollladen 5, der vor den Bankautomaten 3 heruntergelassen werden kann. Im oberen Querbereich 9 beziehungsweise hinter einer entsprechenden Frontplatte sind die v erschiedenen Sicherheitssysteme 12- 18 angeordnet. Der Rah- men 2 ist über Befestigungsmittel am Support 4 befestigt. S2024_001 Seite 11 Abbildung 1: Fig. 1 des Streitpatents mit hinzugefügten Bezugszeichen für den Support 4 und die Sicherheitssysteme 12-18. Massgeblicher Fachmann 18. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin- dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach- gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt. 2 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bun- desgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete 2 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 4 12-18 S2024_001 Seite 12 Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abge- stellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sach- gebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausrei- chende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbe- reich gut gerüstet sein». 3 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fä- higkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.4 Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unter schiedlichen Fachgebieten gebildet werden. 5 19. Die Kläger definieren den Fachmann als Maschineningenieur mit Kennt- nissen und Erfahrung im Bereich der Konzeption von Sicherheitssyste- men, insbesondere zum Schutz gegen Überfälle oder Einbrüche, insbe- sondere zum Schutz von Geldautomaten. Die Beklagte schliesst sich die- ser Definition an. Angesichts der vorne geschilderten Aufgabe des Massnahmepatents und angesichts des technischen Gebiets, auf dem die zu lösende Aufgabe liegt, ist diese Definition des Fachmanns angemessen und wird dem vor- liegenden Urteil zugrunde gelegt. Eingriff in den Schutzbereich 20. Zwischen den Parteien ist strittig, ob die angegriffene Ausführungsform «Couverture ATM Protect» die Merkmale 2 -7 des erteilten Anspruchs 1 verwirklicht. Die angegriffene Ausführungsform wird in der Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt: 3 BGE 120 II 71 E. 2. 4 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR -PI-LBI- SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 5 BGE 120 II 71 E. 2 – « Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. S2024_001 Seite 13 Abbildung 2: Bedienungsanleitung Ziff. 2.5 (links) und Ziff. 11.4 (rechts). Die Beklagte behauptet, dass zwei Platten (Schild i.S.v. Merkmal 5 ) im vom oberen rahmenförmigen Teil getrennten Koffer unterhalb des zu si- chernden Elements parallel verschieblich gelagert seien und nach oben geschoben werden könnt en. Diese bildeten ein erstes (und optionales zweites) Verschlussmittel i.S.v. Merkmal 5: S2024_001 Seite 14 Abbildung 3: Bild von der angegriffenen Ausführungsform, von der Beklagten eingereicht. Die von der Beklagten präsentierte Beschreibung der angegriffenen Aus- führungsform ist hinsichtlich der Bauweise und der technischen Elemente nicht bestritten. Die Kläger behaupten aber, dass die einzelnen von der Beklagten beschriebenen technischen Elemente der angegriffenen Aus- führungsform den verschiedenen Anspruchsmerkmalen auf andere Weise zugeordnet werden müssen. Verwirklichung von Merkmal ………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 21. Die Kläger machen im Massnahmegesuch geltend, dass die angegriffene Ausführungsform verschiedene Sicherheitssysteme aufweise, insbeson- dere Verschlusskontakte, Abhebekontakte, Abrisskontakte und Sabotage- kontakte in Kombination mit Alarmkabeln sowie ein Kontrollschema mit einer Alarmverbindung. Die Beklagten antworten , dass die angegriffene Ausführungsform ……… …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. S2024_001 Seite 15 …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………………………… Die Kläger behaupten daraufhin, dass das Merkmal ……………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………….. Die Beklagte bestreite die detaillierten Ausführun- gen zu Merkmal … im Massnahmegesuch nicht. Sie gestehe mit der Formulierung ………………………………………………………………… ………. indirekt zu, dass grundsätzlich ………………… vorhanden seien. Dies decke sich mit den Textstellen in den klägerischen Beilagen 31 und 34 zum Massnahmegesuch. 22. Merkmal … verlangt, dass ……………………………...……………………… …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………. Bereits im Massnahmegesuch behaupteten die Kläger nicht ausdrücklich, dass die angegr iffene Ausführungsform …………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………. Sie beschränkten sich darauf zu behaupten, dass die an- gegriffene Ausführungsform …………..……………………………………… ……………………... Auch auf die konkrete Bestreitung der Beklagten in der Massnahm eantwort hin, dass …………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………….., substanziierten die Kläger nicht weiter, wie die angegriffene Ausführungsform Merkmal … verwirkliche. Insbesondere behaupteten sie in den Schriftsätzen nie substanziiert, dass die angegriffene Ausführungs- form …………………………………………………………………………, …………………………………………………... S ie bieten neben den mit dem Massnahmegesuch eingereichten auch keine weiteren Beweismittel für die Glaubhaftmachung an, dass Merkmal … durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht ist. S2024_001 Seite 16 Anlässlich der mündlichen Verhandlung wiederholte die Beklagte, dass die angegriffene Ausführungsform ……………………………………… …………………………….. Konkret führte sie aus : ………………………… …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. Die Kläger verwiesen daraufhin auf Ziffer 3.2 der Bedienungsanleitung, wonach …………………….…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. Im Massnahmegesuch beziehen sich die Kläger in ihrer knappen und all- gemeinen Argumentation auf die Ziffern 3.2 und 11.3 der Bedienungsan- leitung der angegriffenen Ausführungsform: Abbildung 4: Ziffer 3.2 der Bedienungsanleitung der angegriffenen Ausführungsform S2024_001 Seite 17 Abbildung 5: …………………………………………………………………………………….. Die vorgelegten Beweise machen nicht glaubhaft, dass ………………… …..……………………………………………………………………………... In Ziffer 3.2 der Bedienungsanleitung steht nur, dass …………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. S2024_001 Seite 18 Auch das Kontrollschema in Ziffer 11.3 zeigt nicht, dass ……………… ……………………………………………………………. Diesem Schema kann nur entnommen werden, …………………………………………….., …………………..aber nicht, …………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. Weiter stützen sich die Kläger auf einen Auszug aus einer E-Mail, die die angeblichen Vorteile der angegriffenen Ausführungsform beschreibt. Kon- kret sind im Abschnitt …. zwei Spiegelstriche aufgeführt, mit folgendem Inhalt: «Construction en acier inoxydable multicouche» und «Compatible avec les applications d’alarme». Aus der Kompatibilität mit Alarmsyste- men kann selbstredend nicht abgeleitet werden, dass ……………………. …………………………………………………………………….. Die Kläger substanziierten mithin nicht hinreichend, dass die angegriffene Ausführungsform Merkmal … verwirklicht. Auch die im Zusammenhang mit Merkmal … angebotenen Beweismittel machen nicht glaubhaft, dass die angegriffene Ausführungsform Merkmal … verwirklicht. 23. In der verbal eingeschränkten Fassung, die die Merkmale … und … ein- schränkt, ist Merkmal … unverändert, womit die Verletzung auch in dieser Fassung nicht glaubhaft gemacht ist. 24. Die Kläger tragen die Beweislast dafür, dass die angegriffene Ausfüh- rungsform in den Schutzbereich des Massnahmepatents fällt. Wie gezeigt haben die Kläger die wortsinngemässe Verwirklichung von Merkmal … nicht glaubhaft gemacht. Eine Verletzung durch äquivalente Mittel wird nicht behauptet. Die Kläger machten somit nicht glaubhaft, dass ein ihnen zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist , weshalb die beantragte vorsorgliche Massnahme abzuweisen ist. Kosten- und Entschädigungsfolge 25. Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). S2024_001 Seite 19 Den von den Klägern angegebene Streitwert von CHF 100’000 erachtet die Beklagte als zu tief und beziffert diesen mit CHF 500’000. Die Kläger bemängeln an der beklagtischen Streitwertschätzung, dass diese nicht dem Wert der monetären Interessen der Kläger an der Unterlassung, sondern dem durch die Unterlassung zu befürchtenden Schaden bei der Beklagten entspreche. Die Beklagte bestreitet dies und behauptet, dass sie seit Dezember 2021 rund 200 Einheiten der angegriffenen Ausfüh- rungsform verkauft habe, was die Kläger wiederum als unsubstanziiert und verspätet bestreiten. Die Parteien können sich vorliegend nicht über den Streitwert einigen, weshalb das Gericht den Streitwert festsetzt. Da die Kläger keine Schät- zungsgrundlage behaupten oder substanziieren und die von der Beklag- ten vorgetragene Schätzungsgrundlage nicht offensichtlich unrichtig er- scheint, wird praxisgemäss auf den höheren Streitwert abgestellt. Damit ist der Streitwert auf CHF 500’000 festzusetzen. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500’000 ist die Gerichtsgebühr gemäss Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR -PatG auf 23’000 festzuset- zen. Die Gerichtsgebühr ist mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen und der Fehlbetrag ist von den Klägern unter solidarischer Haftung nachzu- fordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 26. Ersatz für notwendige Auslagen in der Form von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Ent- schädigung» des Anwalts gemäss KR -PatGer entschädigt. 6 Werden not- wendige Auslagen geltend gemacht, sind diese substanziiert zu behaup- ten und urkundlich zu belegen. Die Beklagten machen CHF 147’214.30 (inkl. MwSt.) für Patentanwalts- kosten geltend. Die Kläger erachten die Kostennote der Beklagten als zu hoch und ungenügend substanziiert und beantragen, dass kein Kostener- satz zugesprochen wird. Aus der Kostennote von Patentanwalt Robert Koelliker geht nicht hervor, wann er welche Leistungen erbracht hat, wie viele Arbeitsstunden er für 6 BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug». S2024_001 Seite 20 die konkreten Leistungen aufgewendet hat und wie hoch der verrechnete Stundenansatz ist. Allgemeine Kostenthemen, wie «Briefwechsel (RA Gasser) und Diskussionen mit RA Kohler (Vischer AG)», «Arbeiten im Zusammenhang zur Gesuchsantwort – 06/2024» oder «Arbeiten im Zu- sammenhang mit Spontanreplik – 07/2024» mit einem dafür angeblich verrechneten Betrag sind nicht genügend substanziiert . 7 Wenn für «mündliche Verhandlung vom 09.12.2024, inkl. Vorbereitung» ein Betrag von CHF 29’187 geltend gemacht wird, kann weder das Gericht noch die Gegenpartei beurteilen, ob die geleisteten Arbeiten notwendig waren. Der geltend gemachte Betrag von insgesamt CHF 147’000 ist nicht hinrei- chend substanziiert. Hingegen ist glaubhaft, dass Patentanwalt Koelliker Leistungen im Zu- sammenhang mit dem vorliegenden Verfahren erbracht hat, und die Klä- ger bestreiten dies auch nicht ausdrücklich. Die Kläger machen ihrerseits Kosten für die Unterstützung durch einen Patentanwalt im Verfahren in der Höhe von CHF 62’083 geltend. Vor diesem Hintergrund erachtet das Gericht – trotz der mangelhaften Substanziierung – Kosten für die patent- anwaltliche Unterstützung im Verfahren in der Grössenordnung der rechtsanwaltlichen Entschädigung für ausgewiesen, notwendig und an- gemessen. Es rechtfertigt sich daher, der Beklagten Ersatz für notwendi- gen Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Umfang von CHF 23’000 (ohne MwSt.) 8 zuzusprechen. Das Bundespatentgericht beschliesst: 1. Der prozessuale Antrag der Beklagten wird gutgeheissen. Der Be- klagten wird eine Frist bis 10 . Januar 2025 angesetzt, innert wel- cher sie schriftlich und begründet Anträge auf Nichtpublikation des Urteils stellen kann. 2. Schriftliche Mitteilung an die Parteien mit dem nachfolgenden Urteil. 7 Vgl. BPatGer, Urteil O2020_001 vom 9. Juni 2021, E. 57 – «Injektionspen»; BPatGer, Urteil O2019_012 vom 30. August 2021, E. 57 – «Sägeblätter». 8 Die Mehrwertsteuer ist nicht erstattungsfähig, da die Beklagte als Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz vorsteuerabzugsberechtigt ist. S2024_001 Seite 21 Das Bundespatentgericht verfügt: 1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewie- sen. 2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 23’000 und mit dem von den Klägern geleisteten Kostenvorschuss verrechnet . Der Fehlbetrag von CHF 10’990 wird von den Klägern nachgefordert. 3. Der Kläger und die Klägerin werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 46’000 zu bezahlen. 4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhand- lungsprotokolls, sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestä- tigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwer- de spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizeri- schen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzu- fassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG) Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). S2024_001 Seite 22 St. Gallen, 18. Dezember 2024 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher Versand: 18.12.2024 S2024_001 Seite 23 Anhang A zum Rechtsbegehren gemäss Massnahmegesuch S2024_001 Seite 24