A bteilung II B -7475/2006 {T 0 /2 } U rteil vom 20. Juni 2007 M itw irkung: R ichter D avid Aschm ann (Vorsitz), R ichter Bernard M aitre (Abteilungspräsident), R ichter H ans U rech; G erichtsschreiber Philipp J. D annacher. P._______, vertreten durch M onsieur G illes R obert-N icoud, C haudet Bovay & M ustaki, 2, place Benjam in-C onstant, case postale 5624, 1002 Lausanne, Beschw erdeführer gegen Q ._______, vertreten durch BO H EST Intellectual Property, A. Braun Braun H éritier Eschm ann AG , Postfach 160, 4003 Basel, Beschw erdegegner Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend Verfügung vom 12.10.2006 im W iderspruchsverfahren N r. 8234 C onverse A ll Star [Stern] (fig.) / A rm y tex [Stern] (fig.). B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. D ie Beschw erdeführerin hinterlegte am 8. August 2005 die M arke N r. C H 541'971 Arm y Tex (fig.) beim Eidgenössischen Institut für G eistiges Eigen- tum ("Vorinstanz"). D as Zeichen w urde unter anderem für "Vêtem ents, chaussures, chapellerie" (Klasse 25) im Schw eizerischen M arkenregister eingetragen und am 1. Februar 2006 im Schw eizerischen H andelsam ts- blatt veröffentlicht. Es sieht w ie folgt aus: B. Am 28. April 2006 erhob die Beschw erdegegnerin gegen diese M arke, be- schränkt auf die Eintragung für "chaussures" in Klasse 25, W iderspruch an die Vorinstanz. Sie m achte eine Verw echslungsgefahr m it ihrer am 5. Sep- tem ber 1984 hinterlegten M arke C H P-334'760 C onverse All Star (fig.) gel- tend und führte aus, auch w eitere ihrer M arken (P-334'759, P-334'757, P-334'758) w ürden den auffälligen Stern in der M itte der M arke verw en- den. Ihre Schuhw aren, die sie stets m it dem Stern kennzeichne, hätten zu- dem in der Schw eiz einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. C . D ie W iderspruchsm arke ist für "Schuhw aren, Bekleidungsstücke, Sportta- schen" in Klasse 25 registriert und sieht folgenderm assen aus: D . D ie Beschw erdeführerin bestritt m it W iderspruchsantw ort vom 7. Juni 2006 das Vorliegen einer Verw echslungsgefahr und m achte geltend, dass der fünfzackige Stern als Zeichen für am erikanische Flug- und Fahrzeuge im Zw eiten W eltkrieg und als Teil der am erikanischen Flagge zum G em eingut zähle. Ihre W aren erhielten durch das Anbringen ihrer M arke einen m ilitäri- schen Anschein. Sie w ürden auch nur in Läden m it M ilitärw aren verkauft. D agegen sei die M arke der Beschw erdegegnerin für leichte "C asual"- Schuhe bekannt. D ie Sterne in den zu vergleichenden M arken hätten eine unterschiedliche Farbe, und die verw endeten W ortbestandteile w ichen völ- lig voneinander ab. D arum bestehe keine Verw echslungsgefahr. E. D ie Vorinstanz hiess den W iderspruch m it Entscheid vom 12. O ktober 2006 gut und w iderrief die Eintragung der angefochtenen M arke für "chaussures" in Klasse 25, indem sie das Bestehen einer Verw echslungs- gefahr zw ischen den strittigen M arken bejahte. F. Am 9. N ovem ber 2006 erhob die Beschw erdeführerin auf Französisch Beschw erde an die R ekurskom m ission für geistiges Eigentum (hiernach: "R KG E") m it den Begehren: "que la C om m ission de recours en m atière de 3 Propriété intellectuelle prononce: I. L'opposition n° 8234 est rejetée. II. L'inscription de la m arque suisse n° 541'971 « AR M Y TEX SU ISSE – 1972 » (fig.), en particulier dans la classe 25 pour des chaussures, est m aintenue et cette m arque est adm ise à la protection en Suisse." G . M it Präsidialverfügung vom 15. N ovem ber 2006 w urde die Beschw erde per 1. Januar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen. M it Verfü- gung vom 15. Januar 2007 bestim m te dieses, dass das Verfahren auf D eutsch fortgesetzt w erde. H . M it Beschw erdeantw ort vom 25. Januar 2007 und Vernehm lassung vom 1. Februar 2007 beantragten die Beschw erdegegnerin und die Vorinstanz, die Beschw erde abzuw eisen. I. Eine Parteiverhandlung w urde nicht durchgeführt (Art. 40 des Bundesge- setzes über das Bundesverw altungsgericht vom 17. Juni 2005 [VG G , SR 173.32]). D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Entscheide der Vorinstanz in W iderspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d VG G ). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der R KG E übernom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Beschw erde w urde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verw altungsverfahren vom 20. D ezem ber 1968 (Vw VG , SR 172.021) am 9. N ovem ber 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss w urde rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschw erdeführerin zur Beschw erde legitim iert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Beschw erde ist daher einzutreten. 2. Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a Vw VG in Kraft getreten. N ach Abs. 2 dieser Bestim m ung ist für das Beschw erdeverfahren die Sprache des angefochte- nen Entscheids m assgebend. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Ver- fahrenssprache jew eils nach der Sprache der Beschw erdeschrift gerichtet (AN D R É M O SE R /PETER U EBER SA X, Prozessieren vor eidgenössischen R ekurs- kom m issionen, Basel 1998, R z. 3.84). D ie neuere Ü bergangsbestim m ung von Art. 53 Abs. 2 VG G ist auch auf die neuen Vw VG -Bestim m ungen an- w endbar und geht der älteren Ü bergangsbestim m ung von Art. 81 Vw VG vor. D as neue Verfahrensrecht ist m it seinem Inkrafttreten som it auch auf bereits hängige Fälle anzuw enden (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie abw eichende Sprache w ird nicht von beiden Parteien benützt (Art. 33a Abs. 2 Vw VG , zw eiter Satz). D as auf Französisch begonnene Verfahren w urde darum ab 1. Januar 2007 auf D eutsch w eitergeführt. Auch der vorliegende Entscheid ist in deutscher Sprache zu erlassen. 3. Ein Zeichen ist vom M arkenschutz ausgeschlossen, w enn es einer älteren M arke ähnlich und für gleiche oder gleichartige W aren oder D ienstleistun- gen bestim m t ist w ie diese, so dass sich daraus eine Verw echslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des M arkenschutzgesetzes [M SchG , SR 232.11]). 4 O b eine Verw echslungsgefahr vorliegt, ist nach W ahrnehm ung und Erinne- rung der m assgeblichen Verkehrskreise, nam entlich der Letztabnehm er, zu beurteilen (BG E 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, 119 II 477 E. 2d R adion/R adom at). 4. Zw ischen der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen und der G leichar- tigkeit der W aren und D ienstleistungen, für w elche die M arken bean- sprucht w erden, besteht eine W echselw irkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind um so höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die W aren oder D ienstleistungen der zu vergleichenden M arken sind, und um - gekehrt (LU C AS D AVID , in: Kom m entar zum schw eizerischen Privatrecht, M arkenschutzgesetz M uster- und M odellgesetz, Basel 1999, M SchG Art. 3 N . 8). Allerdings verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. c M SchG für jedes Kriterium auch ein gew isses M inim um an Ähnlichkeit (EU G EN M AR BAC H , G leichartigkeit – ein m arkenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schw eizerisches R echt [ZSR ] 2001, S. 259; R KG E in sic! 2001 S. 136 E. 6 Kraft). D ie Ähnlichkeit von Zeichen, die verbale und figurative Elem ente kom binieren, ist nach dem G esam teindruck zu beurteilen, den sie bei den m assgeblichen Abnehm erkreisen hinterlassen. N ach den individuellen U m - ständen ist für jedes Zeichen einzeln zu bestim m en, w elcher Bestandteil diesen G esam teindruck in w elchem M ass beeinflusst (BG E 128 III 446 E. 3.2 Appenzeller). 5. D ie Beschw erdeführerin bestreitet das Bestehen von W arengleichartigkeit. D ie von der Beschw erdegegnerin unter der W iderspruchsm arke vertriebe- nen C asual-Schuhe w ürden sich von den m ilitärisch w irkenden Feldschu- hen, die sie unter der angefochtenen M arke anbiete, deutlich unterschei- den und seien überdies nicht m it jenen substituierbar. Sie übersieht dabei, dass die Beurteilung der M arken auf G rund des R egistereintrags und nicht nach ihrem tatsächlichen G ebrauch erfolgt (D AVID , N . 12 zu Art. 3 M SchG ). W ie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, sind beide M arken für "Schuh- w aren" beziehungsw eise "chaussures" registriert. Zw ischen den M arken besteht som it W arenidentität, so dass ein strenger M assstab an die Ver- w echslungsgefahr anzulegen ist (BG E 121 II 379 E. 2a Boss, 122 III 382 E. 3a Kam illosan). 6. Ein w eiteres Kriterium für den Schutzum fang der W iderspruchsm arke ist ihre Kennzeichnungskraft. In Bezug auf Sachbezeichnungen, beschreiben- de Angaben und andere im G em eingut stehende Elem ente, die in einer M arke verw endet w erden, ist ihr Schutz eingeschränkt. In dieser H insicht m acht die Beschw erdeführerin geltend, dass der in beiden M arken verw en- dete, fünfzackige Stern im Kreis als Tragflächen- und Türkennzeichnung am erikanischer Flug- und Fahrzeuge im Zw eiten W eltkrieg zum G em eingut gehöre. Allerdings w urde nicht behauptet, entsprechend gekennzeichnete Schuhe aus Am erika seien in der Schw eiz verbreitet. Ebenso w enig ist dargetan, dass jene m ilitärische Kennzeichnung der Käuferschaft von Schuhen in der Schw eiz bekannt sei. W ürden die Abnehm er/innen die an- gefochtene M arke tatsächlich als H inw eis auf die U S-am erikanische Ar- m ee verstehen, w ie die Beschw erdeführerin behauptet, hätte die Vorin- stanz die M arke als irreführende H erkunftsbezeichnung beanstandet und 5 eine Einschränkung auf W aren am erikanischer H erkunft verlangt (vgl. BG E 132 III 770 C olorado). Auch ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf jene veral- tete Feldzeichnung ist nicht ersichtlich. D ie Ähnlichkeit der M arken m it ei- ner historischen M arkierung der am erikanischen Arm ee hat darum keine Schw ächung der W iderspruchsm arke zur Folge. 7. Andererseits verm ag eine durch den G ebrauch einer M arke im Verkehr er- w orbene Bekanntheit den Schutzum fang zu vergrössern (BG E 122 II 382 E. 2 Kam illosan). Im W iderspruchsverfahren hat die urteilende Behörde den Sachverhalt grundsätzlich von Am tes w egen zu erm itteln (Art. 12 Vw VG ), doch ist die M itw irkungspflicht der Parteien im Vergleich zu typi- schen Verw altungsverfahren grösser, da es sich um eine Zivilsache han- delt (Art. 13 Vw VG ). So w ird das W iderspruchsverfahren nur nach einem fristgerecht erklärten W iderspruch anhand genom m en und dient es zur H auptsache dem Schutz der W iderspruchsm arke (Art. 31 Abs. 2 M SchG ). D ie oft zur selben Branche gehörenden Verfahrensparteien kennen die M arktverhältnisse vielfach aus eigener Erfahrung, und eine korrekte Sach- verhaltserm ittlung liegt in ihrem eigenen Interesse. D ie W iderspruchsbe- hörde kann sich darum auf eine übereinstim m ende Schilderung des Sach- verhalts durch beide W iderspruchsparteien verlassen, w enn sich ihr aus eigener Anschauung oder eigenen Abklärungen keine Zw eifel aufdrängen (C H R ISTO PH AU ER , Streitgegenstand und R ügeprinzip im Spannungsfeld der verw altungsrechtlichen Prozessm axim en, D iss. Bern 1997, S. 79 und 198, R KG E in sic! 2003 S. 904 E. 2 7seven). In ihrer Stellungnahm e vom 7. Juni 2006 vor der Vorinstanz hat die Beschw erdeführerin die Behauptung der Beschw erdegegnerin ausdrücklich bestätigt, dass die W iderspruchs- m arke für Schuhe (die Beschw erdeführerin spricht einschränkend nur von "C asual-Schuhe aus leichtem Leinen") bekannt sei. U nter Beilage von Ab- bildungen hat die Beschw erdeführerin diese Bekanntheit auch angerufen, um das Bestehen einer Verw echslungsgefahr zu bestreiten. D ie Vorinstanz hat darum im angefochtenen Entscheid das Bestehen einer solchen Be- kanntheit nicht offen lassen dürfen. Vielm ehr erscheint es im anerkannten U m fang glaubhaft, dass die W iderspruchsm arke für C asual-Schuhe aus leichtem Leinen bekannt ist und ihr ein entsprechend erw eiterter Schutz- um fang gebührt. 8. Im Vergleich der beiden M arken ist zu beachten, dass die W iderspruchs- m arke nicht nur Schutz für die Abbildung eines fünfzackigen Sterns ver- langt, sondern für ein aus verbalen und grafischen Bestandteilen zusam - m engesetztes, als Blickfang gestaltetes Logo m it R undschrift um den im Zentrum des Kreises stehenden Stern. W ährend ein regelm ässiger, fünf- zackiger Stern allein kaum als Zeichen für eine betriebliche H erkunft w ahr- genom m en w ürde, ist die kom binierte W iderspruchsm arke sofort als sol- ches erkennbar. Sie ist als G anzes m it der angefochtenen M arke zu ver- gleichen. D abei fällt auf, dass die M arken auf Schuhen kaum in einer W ei- se angebracht w erden können, w elche die verw endeten W ortbestandteile "C onverse, All Star, C huck Taylor", beziehungsw eise "Arm y Tex, Suisse 1972" deutlich lesbar in den Vordergrund bringt. Schuhe zeigen die Schuh- m arke m eistens so klein, dass zw ar das Vorhandensein und die Position 6 eines Textes w ahrgenom m en w ird, die einzelnen W örter aber nicht im m er gelesen w erden können. D ie W ortbestandteile sind bei beiden M arken, m it Ausnahm e des verschnörkelten Zusatzes "C huck Taylor" in der W ider- spruchsm arke, identisch angeordnet. D ie in der angefochtenen M arke ver- w endeten w aagrechten Linien w irken auf Schuhen unauffällig dekorativ und verm ögen die M arke nicht zu individualisieren. In der übereinstim m en- den Kom bination eines gleichm ässigen fünfzackigen Sterns m it gleich an- geordneten, rundgeschriebenen W örtern in einem Kreis gleichen sich die M arken, in Berücksichtigung der Bekanntheit der W iderspruchsm arke und in Bezug auf Schuhe, zu sehr, als dass eine Verw echslungsgefahr durch die abw eichenden W ortbestandteile und die invertierte Farbgebung bei der angefochtenen M arke verhindert w erden könnte. D ass noch w eitere M ar- ken der W idersprechenden einen fünfzackigen Stern enthalten, w ie die W i- dersprechende noch geltend m acht, könnte als M arkenserie unter dem As- pekt einer m ittelbaren Verw echslungsgefahr im W iderspruchsverfahren zw ar berücksichtigt w erden (R KG E in sic! 1998 S. 198 E. 2b Torres), setzt aber voraus, dass auch die Serienm arken dem Publikum bekannt sind (R KG E in sic! 2005 S. 805 Suprêm e des ducs), w as nicht dargetan w urde. D ie Serienm arken blieben im angefochtenen Entscheid dam it zu R echt ausser Acht. D ennoch hat die Vorinstanz das Bestehen einer Verw echs- lungsgefahr zw ischen den M arken zu R echt bejaht. 9. D ie Beschw erde ist dam it abzuw eisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens sind bei diesem Aus- gang des Verfahrens der Beschw erdeführerin aufzuerlegen und m it dem geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 Vw VG ). 10. D ie Spruchgebühr des Beschw erdeverfahrens (G erichtsgebühr) ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi- nanzieller Lage der Parteien zu bestim m en (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 Abs. 1 des R eglem ents über Kosten und Entschädigungen vor dem Bun- desverw altungsgericht vom 11. D ezem ber 2006 (VG KE; SR 173.320.2). Im W iderspruchsbeschw erdeverfahren ist dafür das Interesse der W iderspre- chenden an der Löschung, beziehungsw eise der W iderspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen M arke zu veranschlagen. Es w ürde aller- dings zu w eit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend w irken, w enn dafür stets kon- krete Aufw andsnachw eise im Einzelfall verlangt w ürden. M angels anderer streitw ertrelevanter Angaben ist der U m fang der Streitsache darum nach Erfahrungsw erten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JO H AN N ZÜ R C H E R , D er Streit- w ert im Im m aterialgüter- und W ettbew erbsprozess, sic! 2002, S. 505; LEO N Z M EYE R , D er Streitw ert in Prozessen um Im m aterialgüterrechte und Firm en, sic! 2001, S. 559 ff.; LU C A S D AVID , D er R echtsschutz im Im m aterial- güterrecht, SIW R I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.). 11. D er anw altlich vertretenen Beschw erdegegnerin ist eine Parteientschädi- gung auszurichten. D a diese in der Beschw erdestellungnahm e auf m ateri- elle Ausführungen verzichtet hat, erscheint eine Entschädigung von Fr. 600.-- als angem essen (Art. 64 Abs. 1 Vw VG ).7 12. D ieser Entscheid unterliegt keiner Beschw erde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BG G ; 173.110]). D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung w ird bestätigt. 2. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens von Fr. 4'000.-- w erden der Be- schw erdeführerin auferlegt und m it dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. D ie Beschw erdeführerin hat som it noch Fr. 500.-- zu bezahlen. 3. D ie Beschw erdeführerin hat der Beschw erdegegnerin eine Parteientschä- digung von Fr. 600.-- zu bezahlen. 4. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (eingeschrieben) (m it Beilagen) - der Beschw erdegegnerin (eingeschrieben) - der Vorinstanz (R ef-N r. W spr. 8234) (eingeschrieben) (m it Beilagen) D er Abteilungspräsident: D er G erichtsschreiber: Bernard M aitre Philipp J. D annacher Versand am : 26. Juni 2007