B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-3119/2013 U r t e i l v o m 1 2 . J u n i 2 0 1 4 Besetzung Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Francesco Brentani, Richter Pascal Richard, Gerichtsschreiber Lukas Abegg. Parteien Mutterkuh Schweiz, Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG, vertreten durch Rechtsanwalt Mathias Meyer, E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Sutter Delikatessen und Catering AG, Signalstrasse 20, 9400 Rorschach, vertreten durch Lardelli Bener Audétat, Harbertstrasse 1, 7001 Chur, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz Gegenstand Verfügung vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchs- verfahren Nr. 12149 CH 471'075 SWISSPRIMBEEF / CH 621'102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.). B-3119/2013 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Schweizer Marke Nr. 621 102 Appenzeller Prim (e) Beef (fig.) wurde am 5. Oktober 2011 in Swissreg als kombinierte Wort -/Bildmarke veröf- fentlicht. Sie hat folgendes Aussehen und ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 29 Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleische x- trakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfi- türen, Kompotte, Speiseöle, Speisefette, alle vorg e- nannten Waren schweizerischer Herkunft. B. Am 23. Dezember 2011 erhob d ie Beschwerdeführerin gegen die Eintr a- gung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen W i- derruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 471 075 SWISSPRIMBEEF, die für folgende Waren eingetragen ist: Klasse 29 Fleisch und F leischprodukte von Tieren der Rindvie h- gattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Klasse 31 Lebende Tiere der Rindviehgattung Alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft. C. Die Vorinstanz wies mit Entscheid vom 30. April 2013 den Widerspruch vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass zwar die Waren mit der Ausnahme von Konfitüren und Speiseölen hochgradig gleichartig bis identisch seien und auch die strittigen Zeichen klanglich sowie bezüglich des Schriftbildes im Gesamteind ruck Ähnlichkeit aufwei- sen würden. Auch ein unterschiedlicher Sinngehalt stünde dieser Äh n- lichkeit nicht im Wege. Die Verwechslungsgefahr sei aber trotzdem nicht B-3119/2013 Seite 3 gegeben, da die Übereinstimmung der Zeichen in den Worten PRIMBEEF bzw. Prim(e) Beef Teile der Marken betreffen, welche von den relevanten Verkehrskreise als prime beef - zu Deutsch erstklassiges Rindfleisch - aufgefasst würden und daher aufgrund des beschreibenden Charakters gemeinfrei und somit nicht vom Schutzbereich der Widerspruchsmarke erfasst sei en. Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach die W i- derspruchsmarke durch intensiven Gebrauch erhöhte Verkehrsbekann t- heit erlangt habe und daher nicht mehr zum Gemeingut zähle , entgegne- te die Vorinstanz damit, dass der Bestandteil PRIMBEEF, welcher die Zeichenähnlichkeit verantwortet, nicht an einem allfälligen erweiterten Schutz der Widerspruchsmarke teilnehme. Auch beste he aufgrund der Aktenlage kein Anhaltspunkt, wonach der Ausdruck PRIMBEEF als S e- rienmarke gebraucht würde, was unter Umständen zu einem erweiterten Schutz und damit zu einer Verwechslungsgefahr hätte führen können. D. Die Beschwerdeführerin erhebt mit Schriftsatz vom 3. Juni 2013 gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und bean- tragt den Entscheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und den Widerspruch gegen die angefochtene Marke für alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von Konfitüren und Speiseöle gutzuheissen . Die Beschwerdeführerin geht zwar mit der vorinstanzlichen Ansicht, dass Wa- rengleichartigkeit bzw. –identität besteht, einig, bestreitet jedoch, dass die Widerspruchsmarke als prime beef im Sinne von erstklassigem Rin d- fleisch aufgefasst würde. Vielmehr werde die Marke in den Teilen SWISS PRIM BEEF wahrgenommen und sei daher nicht direkt beschreiben d. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Widerspruch s- marke intensiv gebraucht würde und daher über einen erhöhten Schutz- umfang verfüge, weshalb auch nicht mehr argumentiert werden könne, dass der relevante Teil der Widerspruchsmarke im Allg emeingut stünde. Hierzu legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Beweise ins Recht. Zudem verfüge die Beschwerdeführerin über weitere Marken mit dem Element SWISSPRIM, weshalb sie sich auch auf den Schutz der Widerspruch s- marke aufgrund der Seriennutzung berufen könne. E. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. August 2013 auf das Einreichen einer Vernehmlassung und beantragte unter Verweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die Beschwerde unter Koste n- folge abzuweisen. B-3119/2013 Seite 4 F. Die Beschwerdegegneri n äusserte sich mit Schriftsatz vom 21. August 2013 zur Beschwerde und beantragt die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen, dass die Übereinstimmung der strittigen Zeichen nur die im Gemeingut stehenden Elemente betreffe und daher eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausgeschlossen sei. Sie bestreitet auch, dass die Wide r- spruchsmarke derart intensiv genutzt würde, dass ihr aufgrund dieser i n- tensiven Nutzung einen erhöhten Schutzumfang zustehen würde. Zumin- dest aber würde das im Gemeingut stehende Element PRIMBEEF nicht an einem solchen erhöhten Schutzumfang teilnehmen. G. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver- waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden g e- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzl i- chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvo r- schuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG.) Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. 2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlo s- sen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichart i- ge Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich darau s eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgese t- zes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]) . Die Verwechslungsge- fahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind ( GALLUS JOLLER , in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Wa ren und Dienstleistungen besteht dabei eine B-3119/2013 Seite 5 Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt ( LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., B a- sel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). 2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtei n- druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehr s- kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 473 E. 2d Radion). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeic h- nungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort - wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Di- va Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen). 2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzu m- fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinwei- sen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Mark en (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillo- san/Kamillon, Kamillan ; GALLUS JOLLER , in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bun desverwaltungs- gerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillo- san/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsg e- richts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 Converse All Stars [fig.]/Army Tex [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/ Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Ma r- kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen). 2.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstle istungen richten und unter B-3119/2013 Seite 6 welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt b zw. angeboten we r- den. Bei Massenartikel n des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdiens t- leistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschloss e- nen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access, BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillo- san/Kamillon, Kamillan). 3. Die Waren der Klasse 29 und 31, für welche die Widerspruchsmarke g e- braucht wird, richten sich an den Durchschnittsverbraucher sowie an Fachleute, insbesondere jene der Gastronomie. Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs in der Regel, wenn eine Ve r- wechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Ur- teil des Bundesverwalt ungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 Sansan/Santasana, mit Hinweisen auf EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wett- bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 954). Es is t daher vom Durchschnittsverbraucher als Massstab für den Grad der Au f- merksamkeit auszugehen. 4. Die Vorinstanz betr achtet die für die angefochtene Marke regi strierten Waren Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes tie f- gekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Ge- lees), Kompotte, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft als gleichartig mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, s o- weit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung. Die Vor- instanz begründete diese Ansicht im Wesentlichen damit, dass die Waren entweder substituierbar seien oder sich gegens eitig ergänzen würden und die genannten Waren in den Erwartungen der Kons umenten von ein und demselben Hersteller kommen könnten. Nicht gleichartig mit den Wa- ren der Widerspruchsmarke befand die Vorinstanz hingegen die Waren Konfitüren und Speiseöle. B-3119/2013 Seite 7 Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegenerin hat diese Einschätzung gerügt; die Beschwerdeführerin nimmt von ihrem Antrag auf Gutheissung des Widerspruchs denn auch die Waren Konfitüren und Speiseöle aus (vgl. Sachverhalt D oben). Da die Beurteilun g der Vori n- stanz sachgerecht ist, kann ihr ohne weiteres gefolgt werden. 5. Als nächstes ist die Ähnlichkeit der Zeichen zu beurteilen. Es stehen sich die Wortmarke SWISSPRIMBEEF und die kombinierte Wort -/Bildmarke Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) gegenüber. Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit im Wesentlichen mit der folgenden Begründung. Das Bildelement der angefochtenen Marke mit dem Farbanspruch "hellgrün, rot" sowie den schräg - und hochgestellten Kleinbuchstaben e seien zwar im Gesamteindruck der Marke mitprägend, würden aber nicht derart vom Wortbestandteil ablenken, dass dieser in den Hintergrund gedrängt wü r- de. Somit werde die Marke in erster Linie von den Wortelementen g e- prägt, deren nahezu vollständige Übereinstimmung im Element "PRI M- BEEF" bzw. "Prim(e) Beef" zwangsläufig zu Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild führe. Weiter würden, so die Vorinstanz, die Marken zwar über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen, dieser sei aber nicht so gross, dass er die Ähnlichkeiten in Schrift - und Klangbild zu kompensi e- ren vermöchte. Denn das Wort prim, auf Deutsch "formell, geziert, ordent- lich", würde dem vorliegend relevanten Durchschnittskonsument en nicht ohne Weiteres bekannt sein, sodass nicht davon ausgegangen werden könne, dass überhaupt ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt würde. Diese Einschätzung der Ähnlichkeit der Zeichen wurde weder von der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin beanstandet (zur umstrittenen Frage der Wahrnehmung der Zeichen und deren Auswirkung auf die Kennzeichnungskraft bzw. Verwechslungsgefahr vgl. E. 6 und E. 7 nachfolgend). Da die Beurteilung der Vorinstanz bezüglich der Zeiche n- ähnlichkeit auch sachgerecht ist, kann ihr ebenfalls ohne weiteres gefolgt werden. 6. Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu definieren. Dies- bezüglich stellen sich in erster Linie zwei Fragen. Einerseits, ob die W i- derspruchsmarke beschreibend und daher schwach ist (vgl. E. 2.3) und andererseits, ob durch lange Aufbauarbeit und einen gesteigerten Gebrauch der Schutzumfang erweitert wurde (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan ; GALLUS JOLLER , in: Michael G. Noth / B-3119/2013 Seite 8 Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 98; EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979) und eine allenfalls ur- sprünglich bloss schwache Kennzeichnungskraft der Marke damit nicht mehr beachtlich ist. 6.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus den Bestandteilen SWISS, PRIM und BEEF wobei offensichtlich ist, dass die Bestandteile SWISS und BEEF für die beanspruchten Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tie- ren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tier e der Rindviehgattung (Klasse 31); alle vorgenannten Produkte schweizer i- scher Herkunft beschreibend sind und daher über keine Kennzeic h- nungskraft verfügen. Der Wortbestandteil PRIM hat auf Deutsch die B e- deutung steif, formell, gekünstelt (Langenscheidt e-Handwörterbuch Eng- lisch-Deutsch Version 5.0 ). Dieses Wort gehört allerdings mitnichten in den englischen Grundwortschatz, welcher vom hier relevanten Verkehrs- kreis, nämlich dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz , verstan- den würde (vgl. Urteil des Bu ndesgerichts vom 22. Dezember 2003 4A.5/2003 E. 3.2; DAVID ASCHMANN , in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 111 f. mit weiterer Kasuistik). Viel eher wahrscheinlich ist, dass der Durchschnittskonsument den Bestandteil PRIM als das Wort "prime" interpretiert, welches zum englischen Grundwortschatz gehört und mitunter auch aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem französischen primé und dem italienischen primo bzw. prima in der Bedeu tung "erst- klassig, gut" verstanden wird. Dieses Verständnis hat unter anderem zur Folge, dass der besagte Markenbestandteil als anpreisend angesehen werden muss. Wörter, welche reklamehaft den Zweck oder Nutzen der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, zählen zum Gemeingut und müssen daher allen Gewerbetreibenden zur Verfügung stehen. Entsprechend können derlei Elemente einer Marke keine Kenn- zeichnungskraft verleihen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 Chic [fig.]/LIP CHIC; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Ma r- kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 79 ff.). Entsprechend sind alle Bestandteile der Widerspruchsmarke für die b e- anspruchten Waren beschreibend und/oder anpreisend. In einer Gesamt- betrachtung ergibt sich somit ein Bild von zusammengefügten schwachen B-3119/2013 Seite 9 Elementen, welche durch ihre Kombination der Marke insgesamt e ine gewisse minimale ursprüngliche Kennzeichnungskraft verleiht. 6.2 Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, der Schutzumfang sei durch den intensiven Gebrauch und die daraus resultierende Bekanntheit der Marke ausgeweitet w orden. Die Beschwerdeführerin leg t zur Unte r- mauerung dieser Behauptung zahlreiche Belege ins Recht, welche den Gebrauch der Widerspruchsmarke SWISSPRIMBEEF nachweisen. Dass eine eigentlich schwache Marke durch intensiven Gebrauch ihren Schutzumfang erweitern kann , ist in Lehre und Rechtsprechung grund- sätzlich unbestritten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3622/201 vom 1. Dezember 2010 E. 5.1.2 Wurzelbrot/Wurzelrusti; GALLUS JOLLER , in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 100). 6.2.1 Ein möglicher gesteigerter Schutzumfang der Marke hilft allerdings noch nicht über die Tatsache hinweg, dass sich die strittigen Marken l e- diglich in Teilen ähnlich sind, welche als gemeinfrei angesehen werden müssen. Namentlich sind dies die Elemente PRIM bzw. Prim(e) sowie BEEF und Beef, welche anpreisend und/oder beschrei bend sind (vgl. E. 6.1 oben). Eine solche Übereinstimmung allein in gemeinfreien E le- menten kann grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsge fahr führen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.3 KaSa97/Biocasa, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.] ; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Flo rent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 125, EUGEN MAR- BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imm a- terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 273). Eine Verwechslungsgefahr durch Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen könnte allerdings in jenem Fall bestehen, in welchem der gesteigerte Schutzumfang durch intensiven Gebrauch der Marke nicht nur die g e- samte Marke umfasst, sondern auch die einzelnen grundsätzlich gemein- freien Elemente der Marke für sich einen erhöhten Schutzumfang bea n- spruchen kön nten. Dies wäre bspw. dann der Fall, wenn - unter and e- rem - die relevanten Verkehrskreise die Marke bereits aufgrund eines entsprechenden Elements als solche erkennen würden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -7491/2006 vom 16. März 2007 E. 8 Yeni Raki/Yeni Efe; vgl. auch EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas B-3119/2013 Seite 10 David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 989, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht u n- ter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 133 ff.). Die Beschwerdeführerin macht allerdings einen solchen gesteigerten Schutzumfang für einzelne Elemente der W i- derspruchsmarke gar nicht erst geltend sondern bezieht sich lediglich auf die gesamte Ma rke SWISSPRIMBEEF. Entsprechend kann der B e- schwerdeführerin für die Wortelemente PRIM und/oder BEEF der Wider- spruchsmarke keinen gesteigerten Schutzumfang aufgrund intensiver Marktbearbeitung zuerkannt werden. 6.2.2 Ein gemeinfreier Teil einer Marke könnte weiter auch einen gestei- gerten Schutzumfang beanspruchen und damit eine Verwechslungsg e- fahr begründen, wenn dieser als Element einer Serie registriert und g e- nutzt wird. Dies macht die Beschwerdeführerin denn auch in ihrer B e- schwerdeschrift geltend. So ist sie Inhaberin der Marken SWISSPRI M- PORC (P -471073), SWISSPRIMLAMB (P -471074), SWISSPRIMGOUR- MET (P-483398). Freilich setzt die Erlangung eines gesteigerten Schut z- umfanges durch Seriennutzung voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenomme n sind, sondern dem Publikum au f- grund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bunde s- verwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 – Converse All Star [Stern] [fig.]/ Army tex [Stern] [fig.], mit Hinweis auf Entscheide der RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 – Suprême des Ducs und sic! 1998 S. 198 E. 2b – Torres). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt sein, bzw. muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Marken- inhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vie lzahl von Ma r- ken benützt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Ma r- kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 966; CHRISTOPH WILLI, in: Marke n- schutzgesetz, Kommentar zum schweizer ischen Markenrecht unter B e- rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Z ü- rich 2002, Art. 3, N. 116). Die Beschwerdeführerin hat lediglich Registe r- auszüge weiterer Marken ins Recht gelegt und nicht nachgewiesen, dass die von ihr genan nten Marken auch tatsächlich in Gebrauch stehen. Da- her kann die Beschwerdeführerin für den gemeinfreien Teil ihrer Marke auch aufgrund einer Serienmarke keinen gesteigerten Schutzumfang gel- tend machen. B-3119/2013 Seite 11 7. In einer wertenden Gesamtsicht muss nun die Verwechslungsgefahr be- urteilt werden. Die eingetragenen Waren sind zwar mindestens gleichartig und auch die Zeichen weisen Ähnlichkeit auf, dennoch kann vorliegend nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Denn die strittigen Marken stimmen l ediglich in zwei Elementen überein, welche beschreibend und daher dem Gemeingut zugehörig sind, nämlich PRI M und BEEF, wahrgenommen als PRIME BEEF, einerseits und Prim(e) Beef andererseits. Dass diese im Gemeingut stehenden Elemente durch inten- sive Nutzung eine grosse Bekanntheit und dadurch einen gesteigerten Schutzumfang errungen hätte, konnte die Beschwerdeführerin nicht nachweisen. Die Übereinstimmung in den lediglich gemeinfreien Bestand- teilen kann jedoch nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Dies e wä- re allenfalls gegeben, wenn die übrigen Elemente der Marken Anlass d a- zu geben würden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b Kamillosan/Kamillon, Kamil- lan). Da sich vorliegend die weiteren Elemente der Marken, nämlich "SWISS" bzw. "Appenzeller" mit figurativem Teil, deutlich unterscheiden, ist die Verwechslungsgefahr gebannt. Eine Übereinstimmung in der Konstruktion der Marke, nämlich geograf i- sche Angabe & PRIM bzw. prime & BEEF kann für sich - entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin - keine Verwechslungsgefahr herbeiführen, da dem Markenrecht ein Konzeptschutz fremd ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.3 VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum mit wei- teren Hinweisen). Die Beschwerde ist damit abzuweisen. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten - und entschädigungspflichtig (Art. 63. Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessf ührung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bu n- desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschl a- gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, B-3119/2013 Seite 12 wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von e inem Strei t- wert zwischen Fr. 50'000. – und Fr. 100'000. – auszugehen ist (BGE133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen, Urteil des Bu n- desgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorli e- gend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt. 8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angeme s- sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest. Ist wie im vorliegen den Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschäd i- gung für die notwendigen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteien t- schädigung von Fr. 2'000.– inkl. MWST für das Beschwerdeverfahren an- gemessen. 9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000. – werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird zur B e- zahlung dieser Verfahrenskosten verwendet. 3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteien t- schädigung in der Höhe von Fr. 2'000.– (inkl. MWST) für das Beschwe r- deverfahren zu entrichten. B-3119/2013 Seite 13 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage zurück) – die Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 12149; Einschreiben; Vorakten zurück) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Vera Marantelli Lukas Abegg Versand: 18. Juni 2014