O2015_009 1 Urteil i.S. Marcel Riendeau / Zehnder Group International AG vom 21. März 2018 Regeste: Art. 58 Abs. 1 ZPO; Bindung an Rechtsbegehren, Dispositionsgrundsatz. Der Antrag, es sei festzustellen, dass der Kläger alleinberechtigt an einem Patent oder an einer Patentanmeldung sei, umfasst a maiore minus auch den Antrag, dass der Kläger nicht allein, sondern zusammen mit anderen an dem Patent oder der Anmeldung berechtigt sei (E. 2.3). Art. 58 al. 1 CPC ; conclusions liant le juge ; principe de disposition. La conclusion visant à faire constater que le droit à un brevet ou à une demande de brevet ap- partient au seul demandeur inclut a maiore minus la demande tendant à faire constater que le droit au brevet ou à la demande de brevet appartient en commun au demandeur et à des tiers (cons. 2.3). Art. 58 al. 1 CPC; conclusioni vincolanti il giudice; corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Le conclusioni che chiedono di fare constatare che il diritto a un brevetto o a una domanda di brevetto appartengano al solo attore includono a maiore minus anche le conclusioni che tendo- no a far accertare che il diritto al brevetto o alla domanda di brevetto appartengono in comune all’attore e a terzi (cons. 2.3). Art. 58 para. 1 CPC; binding nature of prayers for relief, principle of party disposition. The request that the court should find the plaintiff to be solely entitled to a patent or patent ap- plication includes a maiore minus the request that the court should find the plaintiff to be enti- tled to the patent or patent application together with another party (c. 2.3). B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t O2015_009 U r t e i l v o m 2 1 . M ä r z 2 0 1 8 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer, Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. phil. nat., Dipl. Phys. Philipp Rüfenacht, Richter Dr. iur. Ralph Schlosser, Richter Dr. iur. Christoph Willi, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte Marcel Riendeau, Schlossgasse 4, DE-35423 Lich, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard, Vischer AG, Schüt- zengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich, und patentanwalt- lich beraten durch Benoit Yelle und Matthew Finn, Gowling Lafleur Henderson, 3700-1 Place Ville Marie, CA-H3B 3P4 Montréal (Québec) und Dr. Martin Wilming, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil/SG Kläger gegen Zehnder Group International AG, Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jörg Walther, Schärer Rechtsanwälte, Hintere Bahnhofstrasse 6, 5001 Aarau und Rechtsanwältin MLaw Pia Gössi, Gössi Gyr Advokatur, Ger- bergasse 53, Postfach, 4001 Basel Beklagte Gegenstand Abtretungsklage; Wärmetauscherelement O2015_009 Seite 2 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 1. Prozessgeschichte Mit Klage vom 25. Juni 2015 stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren: „1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentan meldungen EP 2829834 (An- melde-Nr. 13003672) “enthalpy exchanger and element and method for the production“ und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) “ enthalpy exchanger element and method for the production“ innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 2. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechts begehren 1, sei festzustel- len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente au s den Patentanmeldun- gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht. 3. Die Beklagte sei zu verpflichten, alle auf den Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insb esondere die PCT- Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544, innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 4. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechts begehren 3, sei festzustel- len, dass alle auf den Patentanmeldungen nach Recht sbegehren 1 basie- renden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-Anmel dungen WO2015/011543 und WO2015/011544, alleine dem Kläger zustehen. 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, in den PCT-An meldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 die Löschung des Eintrags von Erh ard Krumpholz und Christian Hirsch als Miterfinder innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu beantragen. 6. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechts begehren 5, sei festzustel- len, dass Erhard Krumpholz und Christian Hirsch nic ht Miterfinder der Pa- tentanmeldungen nach Rechtsbegehren 5 sind. 7. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger in nert zehn Tagen ab Rechts- kraft des Urteils alle im Zusammenhang mit den Pate ntanmeldungen ge- mäss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständi- gen Anmeldestellen auszuhändigen. VORSORGLICHE MASSNAHMEBEGEHREN 8. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigen- tum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen. O2015_009 Seite 3 9. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens an den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 inhaltliche Ände- rungen vorzunehmen, ohne dem Kläger wenigstens 15 A rbeitstage vorab schriftlich Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äuss ern oder gerichtliche Si- cherungsmassnahmen zu beantragen. 10. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 seien als vorsorgliche Massnahme zu erlassen, jeweils mit Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5,000 gemäss Art. 236 Abs. 3 i. V.m. Art. 343 A bs. 1 lit. b. ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Ver- fügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu versehen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einsc hliesslich der Patentan- waltskosten, zulasten der Beklagten.“ Den vorsorglichen Massnahmebegehren wurde mit Urtei l vom 5. August 2015 stattgegeben (S2015_003). Mit Klageantwort vom 20. Oktober 2015 beantragte di e Beklagte, die Kla- ge abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolg en inklusive Mehr- wertsteuer auch für das Massnahmeverfahren S2015_00 3 zulasten der Klägerin. Am 1. März 2016 fand eine Instruktions-/Vergleichsv erhandlung statt. An- lässlich dieser vereinbarten die Parteien, dass die Vergleichsgespräche aussergerichtlich fortgesetzt würden, weshalb das V erfahren in der Folge bis 30. April 2016 sistiert wurde. Am 2. Mai 2016 teilte die Klägerin mit, dass die Ve rgleichsverhandlungen gescheitert seien, weshalb das Verfahren fortzuführen sei. Die Replik erfolgte am 4. Juli 2016 mit folgenden g eänderten Rechtsbe- gehren (Änderungen kursiv): „1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentan meldungen EP 2829834 (An- melde-Nr. 13003672) "enthalpy exchanger and element and method for the production" und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) " enthalpy exchanger element and method for the production" innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 2. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechts begehren 1, sei festzustel- len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente au s den Patentanmeldun- gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht. O2015_009 Seite 4 3. Die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nationa len Anmeldebehörden, wo die Beklagte gestützt auf die PCT-Anmeldungen WO201 5/011543 und WO2015/011544 nationale Anmeldungen einreichte, die Bezugnahme auf das Prioritätsdatum der Patentanmeldungen EP 282983 4 (Anmelde-Nr. 13003672) und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) zu widerrufen, und die entsprechenden Widerrufsschreiben innert zehn T agen ab Rechtskraft des Urteils dem Kläger in Kopie vorzulegen. 4.a Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Ta gen ab Rechtskraft des Urteils für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/01 1543 und WO2015/011544 hervorgegangene nationale Anmeldung d ie schriftliche Einverständniserklärung von Christian Hirsch zu sei ner Löschung als Miter- finder einzuholen und, soweit diese Einverständnise rklärung abgegeben wird, die Löschung von Christian Hirsch als Miterfi nder bei allen zuständigen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden. 4.b Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tag en ab Rechtskraft des Urteils für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/01 1543 und WO2015/011544 hervorgegangene nationale Anmeldung d ie schriftliche Einverständniserklärung von Erhard Krumpholz zu sei ner Löschung als Mit- erfinder einzuholen und, soweit diese Einverständni serklärung abgegeben wird, die Löschung von Erhard Krumpholz als Miterfi nder bei allen zuständi- gen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden. 4.c Für den Fall des Verweigerns der Einverständnis erklärung gemäss Rechts- begehren 4a. und 4b. durch Erhard Krumpholz und/ode r Christian Hirsch sei die Beklagten zu verpflichten, dem Kläger dies inne rt 30 Tagen ab Rechts- kraft des Urteils schriftlich zur Kenntnis zu bringen. 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger in nert zehn Tagen ab Rechts- kraft des Urteils alle im Zusammenhang mit den Pate ntanmeldungen ge- mäss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständi- gen Anmeldestellen auszuhändigen, insoweit diese nicht öffentlich über ein Patentregister zugänglich ist.“ O2015_009 Seite 5 Die Duplik erfolgte am 17. Oktober 2016 mit unveränderten Rechtsbegeh- ren, aber mit folgenden Verfahrensanträgen: „1. Es sei das Verfahren vorab auf die Streitwertf rage zu beschränken. 2. Es sei vom Kläger ein Kostenvorschuss einzuverl angen, der den voraus- sichtlichen Gerichtsgebühren gemäss Reglement über die Prozesskosten beim Bundespatentgericht entspricht. 3. Das Verfahren sei bis zur Bezahlung des Kostenv orschusses gemäss Ziff. 2 der Verfahrensanträge zu sistieren.“ Am 24. Oktober wurde dem Kläger Frist gesetzt, um e inen weiteren Kos- tenvorschuss in der Höhe von CHF 48‘000 zu überweisen. Am 1. Dezember 2016 erfolgte die Stellungnahme des Klägers zur Dup- lik. Am 9. Januar 2017 erfolgte eine weitere Stellungnahme der Beklagten. Am 20. Juni 2017 erstattete Richter Dr. sc. nat. ET H Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Mit Eingabe vom 18. August 2017 verzichtete die Bek lagte auf eine Stel- lungnahme zum Fachrichtervotum. Am 8. September 2017 nahm der Kläger Stellung zum F achrichtervotum und änderte seine Rechtsbegehren wie folgt (die urs prüngliche Ziff. 1 entspricht neu Ziff. 1.1, neu sind die Ziffern 1.2, 2.1 und 2.2, kursiv her- vorgehoben): „1.1 Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentan meldungen EP 2829834 (An- melde-Nr. 13003672) “enthalpy exchanger element and method for the pro- duction“ und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) “ent halpy exchanger element and method for the production“ innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen. 1.2 Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbege hren 1, sei festzustel- len, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente au s den Patentanmeldun- gen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht. 2.1 Sub-eventualiter, im Falle der Abweisung von R echtsbegehren 1.1 und 1.2, sei die Beklagte zu verpflichten, die Patentanmeldu ngen EP 2829834 (An- melde-Nr. 13003672) “enthalpy exchanger element and method for the pro- duction“ und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) “ent halpy exchanger O2015_009 Seite 6 element and method for the production“ innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils anteilig auf den Kläger zu übertragen, und zwar zu einem Anteil von - jeweils 95% oder, sofern das Gericht diesen Antei l als zu hoch einstuft, - jeweils zu einem geringeren, vom Gericht festzuse tzenden Anteil. 2.2 Sub-sub-eventualiter, im Falle der Abweisung v on Rechtsbegehren 1-2.1, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Pa- tentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 2.1 dem Kläge r und der Beklag- ten gemeinsam als Bruchteilsgemeinschaft zusteht, u nd zwar zu einem An- teil von - jeweils 95% für den Kläger oder, sofern das Geric ht diesen Anteil als zu hoch einstuft, - jeweils zu einem geringeren, vom Gericht festzuse tzenden Anteil. 3. Die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nat ionalen Anmeldebehörden, wo die Beklagte gestützt auf die PCT-Anmeldungen WO201 5/011543 und WO2015/011544 nationale Anmeldungen einreichte, die Bezugnahme auf das Prioritätsdatum der Patentanmeldungen EP 282983 4 (Anmelde-Nr. 13003672) und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) zu widerrufen, und die entsprechenden Widerrufsschreiben innert zehn T agen ab Rechtskraft des Urteils dem Kläger in Kopie vorzulegen. 4a. Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Ta gen ab Rechtskraft des Urteils für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/01 1543 und WO2015/011544 hervorgegangene nationale Anmeldung d ie schriftliche Einverständniserklärung von Christian Hirsch zu sei ner Löschung als Miter- finder einzuholen und, soweit diese Einverständnise rklärung abgegeben wird, die Löschung von Christian Hirsch als Miterfi nder bei allen zuständigen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden. 4b. Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tag en ab Rechtskraft des Urteils für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/01 1543 und WO2015/011544 hervorgegangene nationale Anmeldung d ie schriftliche Einverständniserklärung von Erhard Krumpholz zur se iner Löschung als Miterfinder einzuholen und, soweit diese Einverstän dniserklärung abgege- ben wird, die Löschung von Erhard Krumpholz als Mit erfinder bei allen zu- ständigen nationalen Anmeldestellen mit Kopie an den Kläger anzumelden. 4c. Für den Fall des Verweigerns der Einverständni serklärung gemäss den Rechtsbegehren 4a. und 4b. durch Erhard Krumpholz u nd/oder Christian Hirsch, sei die Beklagte zu verpflichten, dem Kläge r dies innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils schriftlich zur Kenntnis zu bringen. O2015_009 Seite 7 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger in nert zehn Tagen ab Rechts- kraft des Urteils alle im Zusammenhang mit den Pate ntanmeldungen ge- mäss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständi- gen Anmeldestellen auszuhändigen, insoweit diese ni cht öffentlich über ein Patentregister zugänglich ist. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einsc hliesslich der Patentan- waltskosten, zulasten der Beklagten.“ Am 28. Februar 2018 fand die Hauptverhandlung statt. 2. Prozessuales 2.1 Örtliche und sachliche Zuständigkeit Der Kläger, eine natürliche Person, hat seinen Wohn sitz in Lich, Hessen, Deutschland. Die Beklagte ist eine Aktiengesellscha ft mit Sitz in Gräni- chen, Kanton Aargau, Schweiz. Es liegt somit ein in ternationales Verhält- nis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG sind völkerrechtliche Vertr äge vorbehalten. Zu diesen zählen im vorliegenden Fall einschlägig das europäische Patent- übereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem nach Ar t. 164 EPÜ Be- standteil davon bildenden Protokoll über die gerich tliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Ans pruch auf Ertei- lung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotok oll; SR 0.232.142.22) sowie das Lugano-Übereinkommen (Lu gÜ; SR 0.275.12). Dabei gehen, soweit das EPÜ und das A nerkennungspro- tokoll anwendbar sind, diese nach Art. 11 Anerkennu ngsprotokoll dem LugÜ vor. Die Anmelderin einer europäischen Patentanmeldung m it Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ ist vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu verklagen (Art. 2 Anerkennungsprotokoll). Das Bunde spatentgericht ist daher in Bezug auf die von der Beklagten angemeldet en europäischen Patentanmeldungen örtlich und sachlich zuständig (A rt. 26 Abs. 2 PatGG). In Bezug auf die nationalen Patente respektive Pate ntanmeldungen rich- tet sich die Zuständigkeit nach Art. 1 Abs. 2 IPRG i.v.m. Art. 2 Nr. 1 LugÜ und das Bundespatentgericht ist auch in Bezug auf d ie nationalen Paten- te und Patentanmeldungen, soweit diese überhaupt no ch Streitgegen- stand bilden, örtlich und sachlich zuständig. O2015_009 Seite 8 2.2 Streitwert Der Kläger bezeichnet den Streitwert mit CHF 100‘00 0. Die Beklagte be- streitet dies und bezeichnet den Streitwert mit CHF 1,1 Millionen. Der Kläger habe ihr am 14. Oktober 2015 zur Kenntnis ge bracht, dass er ein Memorandum of Understanding mit einem Konkurrenten der Beklagten abgeschlossen habe, das für die streitgegenständlic he Wärmetausch- technologie unter anderem einen gestaffelten Zahlun gsplan über EUR 3 Millionen vorsehe. Sodann habe sie selbst bereits r und CHF 700‘000 in die Entwicklung eines kommerzialisierbaren Produkts basierend auf den streitgegenständlichen Patentanmeldungen investiert. Das Gericht hat den von der Beklagten genannten Str eitwert mit Schrei- ben vom 24. Oktober 2016 als realistisch bezeichnet . Die dort genannten Gründe, die für einen Streitwert von CHF 1,1 Millio nen sprechen, gelten noch immer. Entsprechend ist von einem Streitwert von CHF 1,1 Millionen auszugehen. 2.3 Zulässigkeit der geänderten Rechtsbegehren gemä ss Stellungnahme des Klägers vom 8. September 2017 Der Kläger vertritt, dass die geänderten Rechtsbege hren Ziff. 2.1 und 2.2 gemäss Stellungnahme zum Fachrichtervotum vom 8. Se ptember 2017 ein jederzeit zulässiger teilweiser Klagerückzug se ien. Die Beklagte ver- tritt, dass es sich dabei um eine Klageänderung handle, die nur unter den Voraussetzungen von Art. 230 ZPO zulässig sei, die im vorliegenden Fall nicht gegeben seien. Das Gericht hat im Urteil O2015_009 vom 29. August 2017, E. 2.3, fest- gestellt, dass eine (teilweise) Klageanerkennung unbedingt erfolgen müs- se. Das Gleiche gilt für einen (teilweisen) Klagerü ckzug (vgl. BK ZPO- Killias, Art. 241 N 6). Der Kläger stellt seine ein geschränkten Rechtsbe- gehren Ziff. 2.1 und 2.2 gemäss Stellungnahme des K lägers vom 8. Sep- tember 2017 nur eventualiter, für den Fall, dass er mit seinem weiterhin aufrechterhaltenen Hauptbegehren nicht durchdringt. Darin liegt kein un- bedingter Klagerückzug. Die geänderten Rechtsbegehr en sind daher grundsätzlich verspätet. Massgebend sind die Rechts begehren gemäss Replik vom 4. Juli 2016. Jedoch umfasst der Antrag, es sei festzustellen, dass der Kläger alleinbe- rechtigt an einem Patent oder an einer Patentanmeld ung sei, a maiore minus auch den Antrag, dass der Kläger nicht allein, son dern zusammen O2015_009 Seite 9 mit anderen an dem Patent oder der Anmeldung berech tigt sei. 1 Darin liegt, anders als bei einer Neufassung der Patentan sprüche, kein neuer Sachverhalt. Das Gericht kann daher im Rahmen des R echtsbegehrens Ziff. 2 der Replik (Ziff. 1.2 gemäss Stellungnahme des Klägers vom 8. September 2018) auch eine gemeinsame Berechtigung d es Klägers und der Beklagten an den streitgegenständlichen Patenta nmeldungen fest- stellen. 2.4 Anwendbares Recht Nach Art. 60(1) EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dem Er- finder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Massgeblich ist für die europäi- schen Anmeldungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 also nicht das nationale Recht der benannten Vertragsstaaten, sond ern einzig das EPÜ. 2 Wem das Recht auf eine nationale Patentanmeldung od er ein nationales Patent zusteht, bestimmt sich hingegen gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG nach dem Recht des Staates, für den der Schutz bean sprucht wird.3 Im vorliegenden Fall wird nach den mit der Replik geän derten Rechtsbegeh- ren eine Übertragung ausländischer nationaler Anmeldungen oder Paten- te nicht mehr verlangt. Der Kläger verlangt jedoch gemäss dem massgeblichen Rechtsbegehren Ziff. 3, die Beklagte sei zu verpflichten, bei alle n nationalen Anmeldebe- hörden, bei denen die Beklagte gestützt auf die PCT -Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 nationale Anmeldung en einreich- te, die Bezugnahme auf das Prioritätsdatum der Pate ntanmeldungen EP 2 829 834 und EP 2 829 836 zu widerrufen. Dieser Anspruch kann sich nur darauf stützen, dass die Inanspruchnahme der Priorität nach Auf- fassung des Klägers unzulässig ist. Ob eine Priorit ät zu Recht in An- spruch genommen wird, bestimmt sich nach dem Recht des Schutzlands (Art. 110 Abs. 1 IRPG), also den Rechten der Länder , in denen nationale Anmeldungen aus den PCT-Anmeldungen eingereicht wurden. Daran än- dert, entgegen der Auffassung des Klägers, auch die Regelung der Priori- tät in der PVÜ nichts. 1 So auch die Rechtsprechung in Deutschland, BGH, Ur teil X ZR 139/03 vom 11. April 2006 – „Schneidbrennerdüse“. 2 BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25. 3 Vgl. BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25. O2015_009 Seite 10 Weiter verlangt der Kläger gemäss den Rechtsbegehre n Ziff. 4a und 4b, die Beklagte sei zu verpflichten, für jede einzelne aus den PCT- Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 hervorg egangene nationale Anmeldung die schriftliche Einverständnis erklärung von Erhard Krumpholz und Christian Hirsch zu deren Löschung al s Miterfinder einzu- holen und die beiden Personen als Miterfinder zu löschen. Wer in Bezug auf eine nationale Patentanmeldung ode r ein nationales Patent als Erfinder zu betrachten ist, bestimmt sic h gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG wiederum nach dem Recht des Landes, in dem das Patent oder die Anmeldung Schutz geniesst, also den Rechte n der Länder, in denen nationale Anmeldungen aus den PCT-Anmeldungen eingereicht wurden. Beide Parteien machen geltend, soweit sie nicht auf grund ihrer Erfinder- eigenschaft – respektive im Falle der Beklagten auf grund der Erfinderei- genschaft ihrer Arbeitnehmer – an den beiden europä ischen Patentan- meldungen berechtigt seien, ergebe sich ihre Berech tigung aus der ver- traglichen Beziehung zwischen den Parteien. Wer Rec htsnachfolger des Erfinders im Sinne von Art. 60(1) EPÜ ist, bestimmt nicht das EPÜ, son- dern das anwendbare nationale Recht inklusive desse n kollisionsrechtli- chen Bestimmungen.4 Gemäss Art. 116 Abs. 1 IPRG unterstehen Verträ- ge grundsätzlich dem von den Parteien gewählten Rec ht. Eine Rechts- wahl kann auch nachträglich getroffen werden und wirkt auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zurück.5 Die Parteien haben sich anlässlich der Hauptverhand lung geeinigt, ihre gesamten vertraglichen Beziehungen schweizerischem Recht zu unter- stellen. Auf die vertraglichen Beziehungen der Part eien ist daher schwei- zerisches Recht anwendbar. 3. Unstreitiger Sachverhalt 3.1 Zusammenarbeit der Parteien Das Gericht fasst vorab den unbestrittenen Sachverh alt zusammen, ehe im Rahmen der Beweiswürdigung auf die einzelnen Beh auptungen der Parteien zum streitigen Sachverhalt eingegangen wird. 4 Bremi/Stauder, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 11. 5 BSK IPRG-Amstutz/Wang, Art. 116 N 49 f. O2015_009 Seite 11 Der ursprünglich aus Kanada stammende Kläger entwickelte in den 1970- er Jahren einen Plattenspieler, der von der Oracle Audio Corporation, Inc., Kanada, vertrieben wird. In den 1990-er Jahre n begann er sich für Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik zu interessieren. Er gründete in Kana- da die Westwind Strategic Export Inc. und beriet ve rschiedene kanadi- sche Firmen im Bereich Heiz-, Lüftungs- und Klimate chnik. 2003 gründe- te er die Westwind Ltd. in London, UK. Dabei handel t es sich, trotz teil- weise missverständlicher Bezeichnung als „Einzelfir ma“, um eine Gesell- schaft englischen Rechts mit eigener Rechtspersönli chkeit (act. 24_37), die vom Kläger kontrolliert wird. Der Kläger entwic kelte zu dieser Zeit ins- besondere einen Enthalpie-Wärmetauscher (zur Techni k siehe hinten, E. 3.2) Die Beklagte gehört zur börsenkotierten Zehnder-Gru ppe, die Geräte zur Regulierung des Klimas und der Pflege der Luftquali tät in Räumen entwi- ckelt und weltweit vertreibt. Ihre 100%-ige Tochter gesellschaft PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, Reinsdorf, Deutschland, en twickelt, stellt her und vermarktet Enthalpie-Wärmetauscher. Im September 2009 fand ein erster Kontakt zwischen der Westwind Ltd. und der Beklagten statt (Geheimhaltungsvereinbarung ). In der Folge tra- fen sich die Parteien wiederholt. Schriftliche Verträge wurden aber, bis auf die Geheimhaltungsvereinbarung, weder zwischen der Westwind Ltd. noch dem Kläger und der Beklagten abgeschlossen. Di e Parteien schlos- sen aber im November 2011 mündlich einen Beratungsv ertrag. Der Klä- ger sollte für seine Leistungen monatlich EUR 16‘50 0 erhalten, sowie ein Erfolgshonorar für die erfolgreiche Vermittlung von Übernahmekandida- ten. Für geistiges Eigentum, das in die Partnerscha ft („partnership“) ein- gebracht wurde, sollte er Lizenzgebühren erhalten ( E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kläger vom 22. November 2011). Der genaue Um- fang der vom Kläger geschuldeten Leistungen ist strittig, weshalb dazu im Rahmen der Beweiswürdigung eingegangen wird (hinten, E. 6.4). Unstrittig ist, dass der Kläger von November 2011 bis Juni 2013 beratend für die Beklagte tätig war. Seine Leistungen wurden der Beklagten, res- pektive einer niederländischen Tochtergesellschaft der Beklagten, von der Westwind Ltd. in Rechnung gestellt. Insgesamt erhielt der Kläger, respek- tive die von ihm beherrschte Westwind Ltd., rund EU R 386‘000 für seine Tätigkeit. Unklar ist, ob Leistungen des Klägers, d ie er im Zeitraum zwi- schen Juli und Oktober 2013 erbracht hatte, unbezah lt blieben; dies kann aber offen bleiben, da er keine Forderungen daraus ableitet. O2015_009 Seite 12 Ebenfalls unstrittig ist, dass der Kläger im Rahmen seiner Beratungstätig- keit für die Beklagte die Hilfe der Gesellschaft Chemsultants International, Inc., Ohio, USA, beanspruchte. Ob die Chemsultants International einen erfinderischen Beitrag geleistet oder nur auf Anwei sung des Klägers Ver- suche durchgeführt hat, ist hingegen strittig. Unst rittig ist, dass die Leis- tungen der Chemsultants International von der Bekla gten, respektive de- ren Tochtergesellschaft PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, bezahlt wur- den. Unstrittig ist der Kläger der Erfinder (geistige Sc höpfer) der in der Patent- schrift EP 2 618 090 B1 offenbarten technischen Leh re und hat die Be- klagte keine Rechte an dieser Erfindung erworben. D ieses Schutzrecht wird in der Folge als EP 1 bezeichnet. Das Patent geht auf eine von der Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG, Gränichen, am 20. Januar 2012 eingereichte Anmeldung zurück und wurde am 24. Juli 2013 publiziert. Die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG war gemäss „Memorandum of Understanding“ vom 19. Januar 2012 („MoU 2012“) berechtigt, diese Anmeldung in eigenem Namen anzumelden, wobei als „l egitimate owner“ der darin offenbarten Gegenstände der Kläger gesehe n wurde. Die Par- teien beabsichtigten, die Berechtigung an der (dama ls) Anmeldung in ei- nem Vertrag zu regeln, dessen Abschluss wiederum von der Einigung auf ein „Cooperation Agreement“ abhängen sollte. Falls die beiden Verträge nicht bis 20. Februar 2012 abgeschlossen werden sol lten, sollte die An- meldung auf den Kläger übertragen werden. Zwischen Februar 2012 und Juni 2013 verhandelten die Parteien über ein „Consulting Agreement“ und ein „Cooperation Agreeme nt“, wobei beim Consulting Agreement neben der Beklagten nur Westwi nd Ltd. als Partei genannt wurde, während das Cooperation Agreement so wohl Westwind Ltd. wie den Kläger als Gegenparteien der Beklagten nannte. Bis zum Schluss bestanden jedoch erhebliche Differenzen zwischen den Parteien, und die schriftlichen Vertragsentwürfe wurden nie unterzeichnet. Am 6. Mai 2013 schlug der Kläger der Beklagten vor, eine weitere Pa- tentanmeldung einzureichen, und übermittelte Stefan Wiesendanger, da- mals geschäftsführender Direktor der Zehnder Nederl and, einen Entwurf mit 18 Ansprüchen. Am 16. Mai 2013 trafen sich der Patentanwalt der Beklagten, Erhard Krumpholz, und der Kläger, um die neue Anmeldung zu besprechen. Am 15./16. Juli 2013 trafen sich der Kläger und Erhard Krumpholz zu einem weiteren Arbeitstreffen, in dessen Vorfeld der Kläger einen überarbeiteten Entwurf der Patentanmeldung an Erhard Krumpholz O2015_009 Seite 13 übermittelte. Dieser Entwurf enthielt keine als sol che bezeichneten An- sprüche, jedoch unter dem Titel „Abstract“ am Ende eine Beschreibung der technischen Lehre. Anlässlich der Besprechung wurde dieser Entwurf bearbeitet und es wurden handschriftliche Notizen im Hinblick auf die Ein- reichung von Patentanmeldungen eingefügt. Der übera rbeitete Entwurf enthielt zwei Anspruchssätze mit 17 respektive 19 A nsprüchen. Die Par- teien sind sich einig, dass die in schwarzer und bl auer Tinte eingefügten handschriftlichen Änderungen vom Kläger geschrieben wurden, streiten sich jedoch darüber, ob daraus geschlossen werden k ann, dass der Klä- ger auch der geistige Urheber der entsprechenden Gedanken ist. In der Folge entschloss sich die Beklagte, nicht ei ne, sondern zwei neue Anmeldungen einzureichen. Die EP 2 829 834 (Anmelde -Nr. EP 13 003 672.6) mit dem Titel “Enthalpy exchanger element an d method for the production“ wird im Folgenden als EP 2 bezeichnet, die zweite Anmel- dung EP 2 829 836 (Anmelde-Nr. EP 13 003 673.6) mit dem gleichen Titel als EP 3. Beide Anmeldungen erfolgten am 22. Juli 2013. Ende Juni 2013 schaltete der Kläger seinen heutigen Rechtsvertreter ein, der die Beklagte aufforderte, die EP 1 auf den Kläg er zu übertragen und zu bestätigen, dass die Beklagte keine Rechte an einer angeblichen zwei- ten Erfindung des Klägers geltend mache. Am 9. Juli 2013 fand ein Tref- fen zwischen dem klägerischen Anwalt und Stefan Wie sendanger und Erhard Krumpholz von der Beklagten statt. Da stritt ig ist, ob etwas und falls ja was an dem Treffen vereinbart wurde, wird darauf im Rahmen der Beweiswürdigung näher eingegangen. Auch im Herbst 2013 versuchten die Parteien weiterh in, ihre Differenzen beizulegen und einen schriftlichen Vertrag zu schliessen, jedoch ohne Er- folg, worauf der Kläger der Beklagten mitteilte, er erachte die Verhand- lungen als gescheitert und die Übertragung der drei europäischen Pa- tentanmeldungen EP 1, EP 2 und EP 3 verlangte. Die Beklagte erklärte sich bereit, die Patentanmeldung EP 1 bedingungslos zu übertragen und die Anmeldungen EP 2 und EP 3 „if licensing is possible for Zehnder in an acceptable manner“ (E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kläger). Am 20. Mai 2014 schlossen die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG und die Beklagte auf der einen Seite und die Westwi nd Ltd. und der Klä- ger auf der anderen Seite ein „Agreement for Assign ment of Intellectual Property Rights“ ab, gemäss dessen Artikel 1 alle R echte an der EP 1 an den Kläger abgetreten wurden. Die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-O2015_009 Seite 14 AG existierte in diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr, da sie gemäss Fusionsvertrag vom 19. Februar 2014 durch die Bekla gte absorbiert wor- den war. Dies hinderte die Westwind Ltd. jedoch off enbar nicht, sich im europäischen Patentregister auch als formelle Inhab erin der EP 1 eintra- gen zu lassen. Das „Agreement for Assignment of Intellectual Prope rty Rights“ enthält in seinem Artikel 2 einen Vorbehalt betreffend der Rec hte an den zwei wei- teren Patentanmeldungen, die von der Beklagten eing ereicht worden wa- ren. Unter dem Titel „Limits“ wird festgehalten: Bei den beiden erwähnten Anmeldungen EP 13 003 672. 6 und EP 003 673.6 [recte: EP 13 003 673.6] handelt es sich um E P 2 und EP 3, deren Übertragung an sich der Kläger mit Rechtsbegehren Ziff. 1 verlangt. 3.2 Gegenstände der Patentanmeldungen EP 1, EP 2 und EP 3 betreffen alle Enthalpie-Wärmet auscher respektive Verfahren zu deren Herstellung. Enthalpie, früher a uch Wärmeinhalt, be- zeichnet die Summe aus der inneren Energie eines th ermodynamischen Systems und dem Produkt aus Druck und Volumen des S ystems. Enthal- pie-Wärmetauscher entziehen der Luft sowohl fühlbar e Wärme („sensible energy“, Abs. [0002]) als auch latente Wärme (beim Phasenübergang aufgenommene oder abgegebene Wärme) und sind daher effizienter als Wärmetauscher, die nur fühlbare Wärme tauschen. Ind em Enthalpie- Wärmetauscher die der Abluft entzogene Feuchtigkeit während der Heiz- saison der kälteren Frischluft zuführen, verhindern sie zudem ein über- mässiges Austrocknen der Raumluft. EP 2 betrifft Wärmetauscher, bei denen die Platten insbesondere aus Me- tall (z.B. Aluminium) bestehen (Abs. [0009]). EP 3 betrifft Wärmetauscher, bei denen die Platten insbesondere aus Kunststoff b estehen (Abs. [0009]). Gegenüber EP 1 ist in EP 2 und EP 3 insbesondere neu, dass gelehrt wird, die (wasserdampfdurchlässige) Po lymerschicht als O2015_009 Seite 15 dünnen Polymerfilm „trocken“ auf mindestens einer Seite der Trägerplatte aufzubringen (EP 2, Abs. [0016]). Demgegenüber lehr t EP 1, die Poly- merschicht als Dispersion „flüssig“ aufzubringen, s o dass die Löcher in der Trägerplatte gefüllt oder gedeckt werden (EP 1, Abs. [0016]). Um die Oberfläche der Platten zu vergrössern, werde n diese in eine drei- dimensionale Form („Welligkeit“ oder „Korrugation“) gebracht. Dies lehrt ebenfalls bereits die EP 1 (Abs. [0010]). In EP 2 ( für Metallplatten) wird gelehrt, dass die Formung der Platten und das Aufbr ingen des Polymer- films in zwei Schritten geschehen. Zuerst wird die (Metall-)Platte ver- formt, und anschliessend der Polymerfilm aufgebracht (Anspruch 1). EP 3 (für Kunststoffplatten) lehrt hingegen, dass zuerst der Polymerfilm auf die flache Platte aufgebracht wird und anschliessend Pl atte und Polymerfilm in einem Schritt in eine dreidimensionale Form gebracht werden (An- spruch 1; vgl. Klageantwort RZ 36 f., wo die Beklag te allerdings die An- meldungen verwechselt). Unter Inanspruchnahme der Prioritäten von EP 2 respektive EP 3 meldete die Beklagte am 17. Juli 2014 zwei internationale (PCT) Anmeldungen an, die am 29. Januar 2015 als WO 2015/011544 A1 ( WO 2 ) und WO 2015/011543 A1 (WO 3) publiziert wurden. Während in den Anmeldungen EP 2 und EP 3 nur der Kläger als Erfinder genannt w urde, werden in WO 2 und WO 3 neben dem Kläger Christian Hirsch und Erhard Krump- holz als Miterfinder genannt. Beide sind Arbeitnehmer der Beklagten, res- pektive ihrer Tochtergesellschaft PAUL Wärmerückgew innung GmbH. Neu gegenüber EP 2 wird in WO 2 zusätzlich beschrie ben, dass es sich bei dem dünnen Polymerfilm um einen mehrschichtigen Film handeln kann („multilayer film“), dessen Eigenschaften näher beschrieben werden. In den Ansprüchen wird präzisiert, dass der Polymerfilm insbesondere auf die Trägerplatten geklebt werden kann (Anspruch 11) . Die gleichen Er- gänzungen finden sich auch in WO 3. Zusätzlich wird dort ausgeführt, dass man – statt die Trägerplatte zu perforieren – auch eine inhärent (aufgrund ihrer Materialeigenschaften) poröse Platte verwenden kann. 4. Parteistandpunkte Die Parteien streiten sich im Grundsatz darüber, wer die Merkmale erfun- den hat, die in den Anmeldungen EP 2 und EP 3 neu g egenüber EP 1 sind, respektive, soweit der Kläger diese (mit-)erf unden hat, ob die Be- klagte seine Rechtsnachfolgerin betreffend der Rech te auf die Patentan- meldungen ist. Der Kläger bringt im Wesentlichen vor, er habe die techni-O2015_009 Seite 16 sche Lehre von EP 1 weiterentwickelt, während die B eklagte ihm nur Inf- rastruktur und Dienstleistungen zur Verfügung geste llt habe. Die techni- sche Leistung sei von ihm gekommen. Eine Rechtsüber tragung auf die Beklagte habe nicht stattgefunden, da der Beratungs vertrag zwischen ihm und der Beklagten eine solche nicht vorgesehen habe. Die Beklagte hält dafür, dass die Verbesserung der Lehre von EP 1 in Zusammenarbeit zwischen dem Kläger und ihr entstanden sei und ihre Angestellten Chris- tian Hirsch und Erhard Krumpholz wesentliche techni sche Gedanken bei- gesteuert hätten. Dass der Kläger möglicherweise al s Miterfinder anzu- sehen sei, sei irrelevant, weil sein Recht auf das Patent durch das Auf- tragsverhältnis auf die Beklagte übergegangen sei. Auf die detaillierten Behauptungen der Parteien wird im Folgenden, soweit nötig, im Rahmen der Beweiswürdigung eingegangen. 5. Erfindereigenschaft 5.1 Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ Der Begriff des Erfinders im Sinne von Art. 60 EPÜ ist vertragsautonom zu bestimmen. 6 Erfinder im Sinne des EPÜ ist der Mensch, der Urhe ber der beanspruchten Erfindung ist, d.h. den Erfindung sgedanken erkannt und in schöpferischer Tätigkeit zu einer Anweisung zum technischen Handeln entwickelt hat.7 Dies unterscheidet sich nicht vom Erfinderbegriff des schweizerischen Rechts.8 Miterfinder im Sinne von Art. 60(1) EPÜ ist, wer sc höpferisch an der Ent- wicklung der Erfindung beteiligt ist. Ein bloss han dwerklicher Beitrag ge- nügt nicht, um Miterfinder zu sein, aber es wird ni cht verlangt, dass der Beitrag für sich genommen erfinderisch ist oder gar allein die Vorausset- zungen der Patentierbarkeit erfüllt. Es genügt, dass der Beitrag zur bean- spruchten Lösung beigetragen hat, wenn es sich nich t um einen bloss konstruktiven Beitrag handelt.9 Auch dies unterscheidet sich nicht grund- sätzlich vom schweizerischen Recht. 5.2 Beweislastverteilung und Behauptungslast 6 Bremi/Stauder, in: Singer/Stauder (Hrsg.), EPÜ, Köln 2016, Art. 60 N 5. 7 Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 9. 8 Zum schweizerischen Recht Calame, in: von Büren/Da vid (Hrsg.), SIWR IV, Basel 2006, S. 176. 9 Melullis, a.a.O., Art. 60 N 16 f. O2015_009 Seite 17 Die Beweislastverteilung bestimmt sich im Prinzip n ach dem auf das Rechtsverhältnis anzuwendenden materiellen Recht ( lex causae ), nicht nach der lex fori.10 Dies würde dazu führen, dass sich die Beweislast f ür die Erfinderstellung im Sinne von Art. 60(1) EPÜ na ch dem EPÜ be- stimmt. Nun enthält das EPÜ aber keine expliziten B eweislastregeln. Dennoch haben die Beschwerdekammern des EPA in eine r reichen Pra- xis Regeln zur Beweislastverteilung entwickelt (sie he z.B. R 4/09). Diese betreffen aber nicht die Erfinderstellung, denn für das Europäische Pa- tentamt gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen (Art. 60(3) EPÜ). Dadurch soll das Europäi- sche Patentamt von Streitigkeiten um die materielle Berechtigung an der Anmeldung entlastet werden. Entsprechend können sic h in der Praxis des EPA auch keine Regeln zur Beweislastverteilung bei einem Streit um die materielle Berechtigung an der Erfindung entwickeln. Es rechtfertigt sich daher, im vorliegenden Fall di e Regeln des schweize- rischen Rechts zur Beweislastverteilung anzuwenden. Gemäss der all- gemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das Vor handensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Recht e ableitet. Der Klä- ger verlangt in seinem Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäs s Replik, dass die beiden europäischen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 an ihn übertra- gen werden. Seinen Anspruch auf die Übertragung lei tet er aus seiner Stellung als alleiniger Erfinder der beanspruchten technischen Lehren und einer fehlenden Übertragung des sich aus der Er finderstellung erge- benden Rechts auf das Patent an eine Dritte, nament lich die Beklagte, ab. Den Kläger trifft daher die Beweislast für die Behauptung, dass er al- leine die in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren erfunden hat und die Rech- te nicht an einen Dritten übertragen wurden. Das Bu ndespatentgericht verlangt insbesondere, dass der Kläger, der die Abt retung eines Patents oder einer Patentanmeldung verlangt, substanziiert behauptet und be- weist,11 • dass er die Erfindung selber gemacht hat (wann, wo , wie), • wie diese Erfindung der unberechtigten Anmelderin zur Kenntnis gelangt ist (Kausalität), und • dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegen stand der selber gemachten Erfindung entspricht. 10 BGer, Urteil 4A_469/2010 vom 1. Dezember 2010, E. 2.1. 11 BPatGer, Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 27. O2015_009 Seite 18 Wird nicht die Miterfinderschaft, sondern Alleinerf inderschaft behauptet, so muss der Kläger darlegen, dass die Gesamtheit der erfindungswesent- lichen Elemente der jeweiligen Anmeldung, oder weni gstens der ent- scheidende Beitrag dazu, allein auf ihn zurückzufüh ren ist. Dabei sind in der Behauptungsphase die erforderlichen substanziie rten Behauptungen aufzustellen, was bedeutet, dass für alle Anspruchs merkmale und für die erkennbar wichtigen weiteren Gegenstände, die in de r Beschreibung of- fenbart sind, jeweils individuell und konkret unter Bezugnahme auf spezi- fische Textstellen in Dokumenten oder wenigstens un ter Beweisangebot von Zeugen die obigen Elemente in den Rechtsschrift en darzulegen sind. Darauf wurde der Kläger an der Instruktionsverhandl ung vom 1. März 2016 aufmerksam gemacht; ebenso, dass sein bisherig er Vortrag diesen Anforderungen nicht genügte. Der Auffassung des Klägers, es genüge zu zeigen, da ss er die Gegen- stände der Merkmale der unabhängigen Ansprüche gesc haffen habe, kann nicht gefolgt werden. Eine Patentanmeldung umf asst regelmässig technische Lehren, die über den Gegenstand der unab hängigen Ansprü- che hinausgehen respektive diesen wesentlich weiter konkretisieren. Sol- che Gegenstände können sich in den abhängigen Ansprüchen, aber auch in der Beschreibung finden. Wer behauptet, alleiniger Erfinder der in einer Patentanmeldung offenbarten Lehre zu sein, muss dah er darlegen, dass er der geistige Urheber aller darin der Fachperson unmittelbar und ein- deutig offenbarten Lehren ist, soweit es sich bei d en offenbarten techni- schen Details nicht um untergeordnete, bloss handwe rkliche, Beiträge handelt. Was den Beweis der fehlenden Übertragung an einen D ritten anbelangt, so handelt es sich dabei allerdings um den Beweis e iner unbestimmten negativen Tatsache. Die nicht beweisbelastete Partei ist verpflichtet, sub- stanziiert zu behaupten, weshalb die Rechte an sie oder an eine Drittpar- tei übergegangen sind, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, die Rech- te lägen nicht mehr beim ursprünglichen Inhaber. 12 An dieser Beweislastverteilung ändert auch nichts, dass der Kläger in den Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 – die durch die Bek lagte eingereicht wurden – als einziger Erfinder genannt und entsprec hend als (einziger) Erfinder im europäischen Patentregister eingetragen wurde. Es kann of- fen bleiben, ob das europäische Patentregister ein öffentliches Register im Sinne von Art. 179 ZPO ist, denn auf jeden Fall bezieht sich die Rich- 12 Vgl. BGE 119 II 305 E. 1b; BGer, Urteil 4C.64/2003 vom 18. Juli 2003, E. 4. O2015_009 Seite 19 tigkeitsvermutung von Art. 179 ZPO nur auf Tatsache n, deren Richtigkeit von der Urkundsperson entweder geprüft oder kraft e igener Wahrneh- mung als richtig bescheinigt worden sind. 13 Das europäische Patentamt prüft im Erteilungsverfahren weder die materielle B erechtigung des An- melders an der Erfindung noch, ob die genannten Erfinder tatsächlich (als einzige) die Erfindung gemacht haben (Regel 19(2) A usführungsordnung EPÜ). Aus der Nennung des Klägers als einzigem Erfinder i n den am 22. Juli 2013 durch die Beklagte eingereichten Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 folgt jedoch eine natürliche Vermutung, dass der Kläger einer der Erfin- der der offenbarten technischen Lehren ist. Dies fo lgt aus dem Erfah- rungssatz, dass Anmelder kaum je jemanden als Erfin der nennen, insbe- sondere nicht eine Drittperson, die nicht bei ihnen angestellt ist, der nichts zur offenbarten technischen Lehre beigetragen hat. Anders als eine ge- setzliche Vermutung beschlägt eine natürliche Vermu tung nicht die Be- weislastverteilung, sondern die Beweiswürdigung.14 Die natürliche Vermu- tung wird bereits durch den Gegenbeweis umgestossen , d.h. es genügt, wenn es dem Beweisgegner gelingt, ernsthafte Zweife l an der Vermu- tungsfolge zu wecken. Aus der Nennung des Klägers als einzigem Erfinder f olgt jedoch keine natürliche Vermutung, dass er der einzige Erfinder der in den streitgegen- ständlichen Anmeldungen offenbarten Lehren ist. Es ist nicht ungewöhn- lich, dass im Laufe des Erteilungsverfahrens weiter e Personen als Erfin- der genannt werden. Gerade bei internationalen Konz ernen mit Standor- ten in verschiedenen Ländern kann es vorkommen, das s die Patentabtei- lung am Konzernhauptsitz im Zeitpunkt der Einreichu ng der Anmeldung keine abschliessende Kenntnis über die Beiträge ein zelner Miterfinder hat. Im vorliegenden Fall fanden unstrittig zahlrei che Treffen am Sitz der deutschen Tochter der Beklagten, der PAUL Wärmerück gewinnung GmbH, in Reinsdorf, Deutschland, statt, an denen di e Entwicklung des Enthalpie-Wärmetauschers besprochen wurde. Die Pate ntanmeldungen EP 2 und EP 3 wurden aber vom internen Patentanwalt der Beklagten Erhard Krumpholz eingereicht, der am Hauptsitz der Beklagten in Gräni- chen, Schweiz, tätig ist. Dass er im Zeitpunkt der Einreichung der Anmel- dungen EP 2 und EP 3 nicht umfassend informiert dar über war, welche Beiträge möglicherweise Angestellte der deutschen T ochtergesellschaft 13 BSK ZPO-Dolge, Art. 179 N 10. 14 BGE 117 II 256 E. 2b. O2015_009 Seite 20 PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, namentlich Christian Hirsch, zu den beanspruchten technischen Lehren geleistet haben, ist glaubhaft. 5.3 Beweiswürdigung und Beweismass Beweiswürdigung und Beweismass richten sich nach de m anwendbaren Verfahrensrecht, 15 also der ZPO. Die Beweiswürdigung erfolgt nach Art. 157 ZPO frei, was bedeutet, dass es keine fest en Regeln zum Be- weiswert einzelner Beweismittel gibt.16 Frei bedeutet aber nicht willkürlich. Der Richter muss nach seiner gesamten Sach- und Men schenkenntnis sowie Lebenserfahrung eine gewissenhafte Schlussfol gerung ziehen; 17 die Beweiswürdigung muss in objektiv nachvollziehba rer, begründbarer Weise erfolgen.18 Die Begründung muss es der Rechtsmittelinstanz er- lauben, die Rationalität der Beweiswürdigung zu überprüfen.19 Das Beweismass umschreibt das Bundesgericht seit la ngem mit der Formulierung, ein Beweis sei erbracht, wenn das Ger icht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehau ptung überzeugt sei. Absolute Gewissheit könne dabei nicht verlangt werden. Es genüge, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaf- ten Zweifel mehr habe oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht er- schienen.20 15 BGer, Urteil 4A_510/2011 vom 22. März 2012, E. 3.1. 16 Statt aller ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 8. 17 ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 157 N 11. 18 BK ZPO-Brönnimann, Art. 157 N 5. 19 Bühler, in: Leuenberger (Hrsg.), Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, S. 72– 92, S. 89. 20 BGE 132 II 321 E. 3.2. O2015_009 Seite 21 5.4 Beweiswürdigung im vorliegenden Fall 5.4.1 Die Gegenstände der Anmeldungen EP 2 und EP 3 im Einzelnen Die in den Ansprüchen 1 beanspruchten Gegenstände d er EP2 und der EP3 lassen sich synoptisch gegenübergestellt wie folgt darstellen: EP 2 EP 3 0 Method for the production of enthalpy exchanger elements comprising steps of: Method for the production of enthalpy exchanger elements comprising the steps of: a a) perforating a flat plate ele- ment (1) according to a prede- termined perforation pattern within the plate outer dimen- sions; a) perforating a flat plate ele- ment (1) according to a prede- termined perforation pattern within the plate outer dimen- sions; b b) forming the plate element (1) into a desired embossing pattern and geometrical shape; and b) applying to at least one side (1a) of the plate element (1) a thin polymer film (3) with water vapor transmission characteris- tics; c c) applying to at least one side (1a) of the plate element (1) a polymer film (3) with water vapor permeation characteristics. c) forming the plate element (1) into a desired shape exhibiting a corrugation pattern, whereby the polymer film (3) is formed into the same corrugation pattern shape as that of the plate ele- ment (1). Aus dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass die Merkmale 0 und a bei EP 2 und EP 3 identisch sind, d.h. bei beiden Verfahren wird aus ei- ner flachen Platte ein Perforationsmuster ausgestanzt. Die dann genannten Schritte b und c sind bei den be iden Anmeldungen gewissermassen vertauscht: Bei der EP 2 wird zunächst die flache perforierte Platte in eine dreidimen- sionale Form gebracht (Schritt b) und anschliessend auf einer Seite die- ser topologisch strukturierten Platte ein wasserdam pfdurchlässiger Poly-O2015_009 Seite 22 merfilm aufgebracht (Schritt c). Dieses Verfahren w ird vor allem für Me- tallplatten vorgeschlagen (vergleiche Anspruch 2 der EP 2). Bei der EP 3 dagegen wird zunächst auf wenigstens e ine Seite der fla- chen perforierten Platte ein wasserdampfdurchlässig er Polymerfilm auf- gebracht (Schritt b) und anschliessend wird diese P latte mit dem darauf befindlichen Polymerfilm in eine dreidimensionale F orm gebracht, wobei der Polymerfilm die gleiche dreidimensionale Form e rhält, wie die Platte (Schritt c). Dieses Verfahren wird vor allem für Ku nststoffplatten vorge- schlagen (vergleiche Anspruch 2 der EP 3). Weiter sind die Produktansprüche 7 in EP 2 respekti ve 8 in EP 3 sehr ähnlich: Im Anspruch 7 der EP 2 heisst es: „with a shape exhibiting a pre- determined perforation pattern “, während es im Anspruch 8 der EP 3 heisst „with a shape exhibiting a predetermined perforation pattern and a predetermined corrugation pattern“. Im Merkmal c bzw. b heisst es jeweils, dass ein Pol ymerfilm auf wenigs- tens einer Seite der Platte aufgebracht wird. Weiter heisst es, dass der Film beispielsweise in einem Hitzeschweissen auf de r Platte befestigt werden kann (vergleiche [0014] in EP 2 respektive [ 0013] in EP 3). Der Film wird bei dieser Vorgehensweise offenbar als tragende Struktur zuge- führt und auf einer Seite flächig aufgebracht (verg leiche [0036] sowie [0049] in EP 2 respektive [0036] sowie [0049] in EP 3). Somit umfasst dieses Merkmal wenigstens auch die Si tuation, bei wel- cher ein flächiger Polymerfilm auf wenigstens einer Seite der Platte an- geordnet und mit dieser verbunden wird, wobei der P olymerfilm die Platte und die darin angeordneten Perforationen zusammenhängend überdeckt, aber nicht in die Perforationen eindringt. Grundsätzlich ist im jeweiligen Anspruch 1 die Schr ittreihenfolge nicht zwingend vorgegeben (comprising the steps of). Tatsächlich wird in EP 2 die Möglichkeit, Schritt b ) nach Schritt a) durch- zuführen, nur als bevorzugte Variante beschrieben ( vergleiche [0028]). Auf jeden Fall wird der Film aber im Rahmen von Sch ritt c) erst aufgetra- gen, wenn die Schritte a) und b), in welcher Reihen folge auch immer, durchgeführt worden sind (vergleiche [0035]). Die EP 2 umfasst als bevorzugte Ausführungsform jene Variante, bei wel- cher die Schritte a) – c) in der im Anspruch angege benen Reihenfolge durchgeführt werden. O2015_009 Seite 23 In EP 3 wird allgemein bevorzugt darauf hingewiesen, dass die Schritte b) und c) gleichzeitig durchgeführt werden können, d.h. der Film wird gleich- zeitig aufgebracht, an der Platte befestigt und die anfangs flache Platte in eine 3-dimensionale Form umgeformt (vergleiche [0012]). 5.4.2 Die Gegenstände von EP 2 und EP 3 sind nicht in EP 1 offenbart Der Kläger begründet den Abtretungsanspruch erstens damit, dass alles, was in den Anmeldungen EP 2 und EP 3 offenbart sei, bereits in der ers- ten Anmeldung EP 1 offenbart gewesen sei, die unstr ittig alleine auf den Kläger zurückgehe. Dieses Argument kann nicht überzeugen. In der EP 1 geht es darum, die Löcher in der Trägerplatte auszufüllen, und dann da s Polymer zu vernet- zen (vgl. Anspruch 1 der EP 1). Es wird zwar in der EP1 von „ covering“ der Löcher gesprochen, auch „lamination“ wird erwähnt (vgl. [0016]), aber ein Anbringen eines (trockenen) dünnen Polymerfilms auf der Trägerplat- te wird in EP 1 nicht offenbart. Abs. [0016] von EP 1 bezieht sich eindeu- tig nur auf das Aufbringen der Polymerschicht als D ispersion, d.h. in flüs- siger Form, und nicht auf das Aufbringen eines troc kenen Films. Die Fachperson schliesst aus der untechnischen Verwendu ng von „laminate“ nichts anderes. In den EP 2 und EP 3 geht es im Gegensatz zu einem Füllen des Poly- mers in die Perforationen, wie in der EP 1 beschrieben und beansprucht, wenigstens auch und zur Hauptsache um eine Beschich tung der Oberflä- che der Platte mit einer tragend zugeführten Polyme rschicht auf wenigs- tens einer Seite, so dass die Perforationen überdeckt werden. EP 2 und EP 3 verlangen weiter im Gegensatz zur EP1 nicht zwingend ein Vernetzen des Polymers (schliessen es aber auch nicht aus). Dass das Füllen und Vernetzen auch weggelassen werden kö nnte, kann der EP 1 nicht entnommen werden. EP 2 und EP 3 richten sich zu guter Letzt auch auf spezifische Herstel- lungsfolgen (jeweils mit a-c bezeichnet), die der E P 1 ebenfalls nicht zu entnehmen sind. Die Behauptung der Klägerin, die Gegenstände der EP 2 und EP 3 seien bereits in der EP 1 enthalten, widerspricht auch de m Verhalten der Par- teien vor der Eskalation des Streits und bevor EP 2 und EP 3 eingereicht wurden: EP 2 und EP 3 waren gemeinsam so vorbereite t worden, dass der Anmeldetag von EP 2 und EP 3 knapp vor die Publikation der EP 1 zu O2015_009 Seite 24 liegen kam, damit eine Abgrenzung von der EP 1 nach Art. 54(3) EPÜ nur hinsichtlich Neuheit gegeben sein musste. Es musste also damals ge- meinsames Verständnis gewesen sein, dass EP 2 und E P 3 über die EP 1 hinausgehen, ansonsten wäre EP 1 neuheitsschäd lich für EP 2 und EP 3. In der EP 1 ist damit nicht alles schon offenbart, was in EP 2 und EP 3 of- fenbart oder beansprucht ist. 5.4.3 Das Verfassen der Entwürfe zur Patentanmeldu ng beweist keine Erfindereigenschaft Der Kläger stützt seinen Abtretungsanspruch weiter darauf, dass der von ihm mit E-Mail vom 6. Mai 2013 der Beklagten übermi ttelte Entwurf einer Patentanmeldung, der die neu hinzugekommenen Elemen te gegenüber der Lehre von EP 1 hervorhebt (Klagebeilage 17), un d ein Entwurf einer Patentanmeldung, die er dem Patentanwalt der Beklag ten übermittelt ha- be (Replikbeilage 70), die Erfindungen gemäss EP 2 und EP 3 offenbar- ten und allein auf seiner schöpferischen Leistung b eruhten. Der Entwurf gemäss Replikbeilage 70 wurde anlässlich eines Tref fens zwischen dem Kläger und dem Patentanwalt der Beklagten, Erhard K rumpholz, am 15./16. Juli 2013 überarbeitet, wobei der Kläger ha ndschriftliche Ergän- zungen in blau und schwarz anbrachte, Erhard Krumpholz in Rot. Die Beklagte bestreitet nicht, dass der Kläger die beiden Entwürfe ge- mäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 70 niederges chrieben hat. Sie weist aber darauf hin, dass aus der Niederschrift n icht geschlossen wer- den könne, dass der Kläger alleiniger Urheber der in den Klagebeilage 17 und Replikbeilage 70 enthaltenen technischen Gedank en sei. In seiner Funktion als Projektleiter habe er vielmehr die Erg ebnisse der gemein- samen Entwicklungsarbeit niedergeschrieben. Der Beklagten ist darin zu folgen, dass aus der (un bestrittenen) Autoren- schaft des Klägers an den Entwürfen für eine Patent anmeldung gemäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 70 nicht geschlos sen werden kann, dass der Kläger alleiniger geistiger Urheber der da rin enthaltenen techni- schen Lehren ist. Die Darstellung der Beklagten, da ss diese Dokumente das Ergebnis der gemeinsamen Entwicklungsarbeit zus ammenfassen, ist mindestens ebenso wahrscheinlich. Da der Kläger die Beweislast dafür trägt, dass er der alleinige Erfinder ist, trägt er die Folgen der verbleiben- den Zweifel. O2015_009 Seite 25 5.4.4 Die Idee der Trockenlaminierung stammt nicht ohne Zweifel vom Kläger Der Kläger behauptet weiter, er habe die Idee der T rockenlaminierung gehabt, während die Beklagte – erst in der Duplik u nd in Widerspruch zu ihren Ausführungen in der Klageantwort, wo sie beha uptet, die Bede- ckung mit Polymerfolie beruhe „massgeblich auf dem durch die Beklagte in die Zusammenarbeit eingebrachten geistigen Eigen tum“ – behauptet, diese Idee stamme von Berry Decker von der Chemsultants International, Inc.. Der Kläger reicht zum Beweis seiner Behauptung ein E-Mail von Da- vid Westerfield an David McCann vom 25. Oktober 201 2 (Duplikbeilage 96), ein E-Mail von ihm an David Westerfield vom 15 . Januar 2013 (Rep- likbeilage 53) und ein E-Mail von ihm an Berry Decker vom 26. März 2013 (Replikbeilage 58) ein. Die vom Kläger eingereichten E-Mails sind nicht gee ignet, zu beweisen, dass er der Urheber des Gedankens ist, die Trägerpl atte mit einem tro- ckenen Polymerfilm zu beschichten. In Replikbeilage 58 führt der Kläger aus, dass es schön wäre, wenn man „polymer sheets“ aus Polystyrol („polystyrene“) oder Polyester machen könnte, die wasserdampfdurchläs- sig sind. Polystyrol wird in dem Abschlussbericht v on Chemsultants Inter- national, Inc., vom 14. Juni 2013 als Material für die Trägerplatten offen- bart (S. 2, und dortige Abbildung), und nicht als M aterial für den die Trä- gerplatten bedeckenden Polymerfilm. (Abbildung von S. 2 von Replikbeilage 58) Unter diesen Umständen scheint „sheet“ in dem E-Mai l vom 26. März 2013 (Replikbeilage 58) die Trägerplatte zu bezeichnen. D.h. die Idee des Klägers war es, wasserdampfdurchlässige Trägerplatt en herzustellen, statt perforierte oder poröse Trägerplatten mit ein em Polymerfilm zu be- decken. Dies entspricht aber nicht der in den Anmel dungen EP 2 und EP 3 offenbarten Lehre der trockenen Laminierung mi t einem Polymer- film. O2015_009 Seite 26 In Replikbeilage 53 und Duplikbeilage 96 wird zwar von „lamination“ res- pektive „laminate“ gesprochen. Aber es bleibt unkla r, ob damit wie in Abs. [0016] von EP 1 untechnisch auch die nasse Bes chichtung mit Auf- füllen der Poren in der Trägerplatte gemeint ist. Im Übrigen könnte der Kläger selbst dann, wenn er U rheber der Idee der Trockenlaminierung wäre, daraus keine Alleinerfinde rschaft an den Ge- genständen von EP 2 und EP 3 ableiten, da diese, wi e vorne in E. 5.4.1 dargelegt, neben der Trockenlaminierung weitere Leh ren enthalten, die nicht in den vom Kläger eingereichten E-Mails offen bart sind, so insbe- sondere die Schrittfolge der Herstellungsweise der Wärmetauscher. 5.4.5 Die spezifische Schrittfolge lässt sich nicht dem Kläger zuschreiben Für seine geistige Urheberschaft an der spezifische n Schrittfolge des in EP 2 und EP 3 offenbarten Herstellungsverfahrens be ruft sich der Kläger – allerdings erst in der Stellungnahme zum Fachrich tervotum, und daher grundsätzlich verspätet – auf die Entwürfe der Pate ntanmeldung gemäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 64 Wie bereits vorne, E. 5.4.3, dargelegt, folgt darau s, dass der Kläger die Texte gemäss Klagebeilage 17 und Replikbeilage 64 g eschrieben hat, nicht, dass er der geistige Urheber der darin verkö rperten Ideen ist. Selbst wenn das Vorbringen in der Stellungnahme des Klägers vom 8. September 2017 zu beachten wäre, vermöchte es daher die Alleinerfin- derschaft des Klägers an den in EP 2 und EP 3 offen barten Lehren nicht zu beweisen. 5.5 Zusammenfassung der Beweiswürdigung Dem Kläger gelingt es daher nicht, zu beweisen, das s er der alleinige geistige Urheber der gesamten in EP 2 und EP 3 offenbarten technischen Lehren ist. Er ist aber zweifellos einer der geisti gen Urheber der in EP 2 und EP 3 verkörperten technischen Lehren. Dies best reitet auch die Be- klagte nicht. Die Beklagte beruft sich aber darauf, dass sie rechtsge- schäftliche Rechtsnachfolgerin des klägerischen Rechts auf die Erfindung und insofern allein an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen be- rechtigt sei. Es ist daher zu prüfen, ob die Rechte des Klägers auf das Patent an die Beklagte übergegangen sind. O2015_009 Seite 27 6. Rechtsgeschäftliche Übertragung des Rechts auf das Patent 6.1 Parteistandpunkte Hauptstandpunkt der Beklagten war von Anfang an, da ss es gar nicht massgeblich sei, ob der Kläger (Mit-)Erfinder der t echnischen Lehren von EP 2 und EP 3 sei, weil alle ihm möglicherweise urs prünglich zustehen- den Rechte aufgrund des zur Beklagten bestehenden A uftragsverhältnis- ses an diese übergegangen seien. Die Parteien seien sich einig gewe- sen, dass alle Rechte an Erfindungen, die der Kläge r im Rahmen seiner Beratungstätigkeit für die Beklagte macht, der Bekl agten gehören sollten. Die Beklagte verweist auf den schriftlichen Entwurf des „Consulting Ag- reements“ mit Westwind Ltd, der in seinem Artikel 3 .1 die Abtretung aller Rechte an solchen Erfindungen an die Beklagte vorse he. Das gleiche er- gebe sich aus der Präambel c und Artikel 4.2 des Entwurfs des „Coopera- tion Agreement“. Der Abschluss der Verträge sei nic ht mangels Einigung über die Bedingungen des Beratervertrags gescheiter t, sondern nur an den unterschiedlichen Vorstellungen über die für di e Lizenzierung von EP 1 geschuldeten Zahlungen. Auf jeden Fall habe ei n stillschweigendes Auftragsverhältnis bestanden, und zum Auftragsinhal t habe die Entwick- lung eines marktfähigen Produkts gehört. Alle in di esem Zusammenhang gemachten Erfindungen gehörten als Auftragserfindun gen daher der Be- klagten. Die Beklagte sei selbstredend nie damit ei nverstanden gewesen, die gesamten Entwicklungsarbeiten zu finanzieren, u m dann mit leeren Händen dazustehen. Der Kläger stellt sich auf den Standpunkt, die schr iftlichen Entwürfe zum Beratungsvertrag und Zusammenarbeitsvertrag seien n ie unterzeichnet worden, weil bis zuletzt wesentliche Differenzen be standen hätten. Aus dem Austausch schriftlicher Entwürfe lasse sich schliessen, dass die Par- teien nicht vor deren Unterzeichnung gebunden sein wollten. Auftrag des Klägers sei die Unterstützung der Beklagten im Bereich Mergers & Acqui- sitions, Entwicklung des US-Marktes und die Entwick lung eines marktfä- higen und kommerzialisierbaren Produkts auf der Bas is von EP 1 gewe- sen, aber nicht, neue Erfindungen zu machen. Mit de r Stellungnahme zur Duplik behauptet der Kläger erstmals, die Beklagte habe seine Alleiner- finderschaft rechtsgeschäftlich anerkannt. Wie eingangs erwähnt, haben die Parteien ihr Rechts verhältnis nachträg- lich schweizerischem Recht unterstellt. Ob sich ein e Rechtswahl bereits aus dem vorprozessualen Verhalten der Parteien ergi bt, wie die Beklagte behauptet, braucht daher nicht entschieden zu werden. O2015_009 Seite 28 6.2 Ein Vertrag setzt die übereinstimmende gegensei tige Willensäusse- rung der Parteien voraus Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmen de gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Die Wil- lensäusserung kann auch stillschweigend erfolgen (A rt. 1 Abs. 2 OR), soweit das Gesetz keine besondere Form vorsieht (Ar t. 2 Abs. 3). Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte gee inigt, so wird vermu- tet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbin dlichkeit des Vertra- ges nicht hindern sollte (Art. 2 Abs. 1 OR). Die Zustellung eines schriftlichen Vertragsentwurfs impliziert einen Schriftformvorbehalt. Tauschen die Parteien im Rahm en der Vertragsver- handlungen schriftliche Vertragsentwürfe aus, so ist deshalb zu vermuten, dass sie vor Unterzeichnung eines schriftlichen Ver trags nicht gebunden sein wollen. 21 Ein Verzicht auf eine zum vorneherein vorbehaltene Schrift- form ist anzunehmen, wenn die vertraglichen Leistun gen trotz Nichtein- haltung der Form vorbehaltlos erbracht und entgegen genommen wer- den.22 6.3 Aus den nicht unterzeichneten Vertragsentwürfe n ergibt sich keine tatsächliche übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung Die Beklagte war offenbar am Know-how, und mögliche rweise Schutz- rechten, des Klägers betreffend Enthalpie-Wärmetaus cher interessiert (Geheimhaltungsvereinbarung, die allerdings nicht d en Kläger, sondern Westwind Ltd. als Partei nennt). Nach verschiedenen Treffen schickte der Kläger am 15. September 2011 ein E-Mail an Stefan W iesendanger, da- mals geschäftsführender Direktor der Zehnder Nederl and, mit Eckwerten für einen abzuschliessenden Vertrag („Framework for Contractual Agree- ment“). Am 30. Oktober 2011 schickte der Kläger ein „Bewerbungsschrei- ben“ an Hans-Peter Zehnder, Präsident des Verwaltun gsrats der Beklag- ten, in dem er darlegte, in welchen Bereichen er di e Beklagte unterstüt- zen könne. Unter den sechs Bereichen findet sich un ter dem Stichwort „Innovative technologies (R&D)“ auch ein „neues Kon zept für Enthalpie- Membrane, zu entwickeln in Zusammenarbeit mit Exper ten für Hochleis- tungspolymere“. Die weiteren erwähnten Bereiche sin d Organisations- entwicklung, Herstellungstechnologie (Akquisition), Herstellungsoptimie- rung, Markterschliessung und Geschäftsausweitung durch Übernahmen. 21 BGE 105 II 79 E. 1. 22 BGE 105 II 79 E. 1. O2015_009 Seite 29 Mit E-Mail vom 22. November 2011 bestätigte Stefan Wiesendanger eine mündliche Abmachung, gemäss welcher der Kläger mona tlich EUR 16‘500 für seine Beratungstätigkeit (vier Tage pro Woche), eine Er- folgsprämie für abgeschlossene M&A Transaktionen und Lizenzgebühren für eingebrachte Schutzrechte erhalten sollte. Die Parteien beabsichtig- ten, einen schriftlichen Vertrag abzuschliessen, ab er der Kläger sollte seine Rechnung für Beratungsdienstleistungen „even in this period with- out contract“ an die Beklagte schicken. Im Januar 2 012 unterzeichnete die Beklagte, respektive ihre niederländische Tochtergesellschaft Zehnder Nederland, das bereits erwähnte MoU 2012, das den A bschluss zweier schriftlicher Verträge bis Ende Februar 2012 in Aussicht stellte. In den folgenden 18 Monaten verhandelten der Kläger und die Beklagte über einen schriftlichen Beratungsvertrag zwischen der Westwind Ltd. und der Beklagten („Consulting Agreement“) und eine n Zusammenar- beitsvertrag zwischen der Westwind Ltd, dem Kläger und der Beklagten („Cooperation Agreement“). Eine Einigung über den s chriftlichen Ver- tragswortlaut konnte aber nicht erzielt werden (vgl . nur E-Mail vom 5. Februar 2013 des Klägers an Stefan Wiesendanger: „c lause 6 of the Consulting Agreement is somehow out of tone with cl ause 2.2“, „clause 4 of the Cooperation Agreement does not define „start of selling“ while it should clearly be the same as „ready to market“; S. 2, E-Mail des Klägers vom 7. Februar 2013 an Stefan Wiesendanger: “I just wanted to draw your attention to the fact that clauses 1.8 and 4 m ake me incur significant additional costs on a yearly basis”). Für den Kläge r bestand eine Ver- knüpfung zwischen dem Beratungsvertrag und dem Zusa mmenarbeits- vertrag in dem Sinne, dass ein höheres Entgelt für die Beratungsleistun- gen mit tieferen Lizenzzahlungen für die Nutzung vo n Schutzrechten ver- bunden werden könnte (E-Mail des Klägers an Stefan Wiesendanger vom 7. Februar 2013; E-Mail des Klägers an Stefan Wiese ndanger vom 22. Mai 2013). Am 22. Mai 2013 lehnte der Kläger di e von der Beklagten vorgeschlagenen Änderungen des Beratungsvertrags ab und bemerkte, dass bezüglich des Zusammenarbeitsvertrages „wesentliche Änderungen notwendig sind, um die vorgesehene Inhaberschaft de r Schutzrechte durch die Zehnder Gruppe zu rechtfertigen“ („As for the Cooperation Ag- reement, significant changes are needed to make it adequate for jus- tifying current anticipated IP ownership status at ZG.“). Am 23. Mai 2013 schlug er verschiedene Änderungen an den „derzeit n icht unterzeichne- ten“ Verträgen vor. Auch nachdem der Kläger im Juni 2013 einen Anwalt e inschaltete, ver- handelten die Parteien weiter über eine umfassende Einigung, unter an-O2015_009 Seite 30 derem an einem Treffen vom 9. Juli 2013. Diese Verh andlungen führten jedoch nur zum Abschluss des ebenfalls bereits erwä hnten „Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights“, da s einen Vorbehalt be- treffend der Rechte an den zwei streitgegenständlic hen Patentanmeldun- gen enthält. Der Kläger will aus der Formulierung dieses Vorbehalts ableiten, dass die Beklagte anerkannt habe, dass die zwei Anmeldungen EP 2 und EP 3 ihm zustünden. Dies geht aus dem Wortlaut der Klage beilage 33 aber nicht hervor. Der Vorbehalt betrifft „patent applications covering inventions made by the Inventor“, also Patentanmeldungen, die Erfindungen des Er- finders (Klägers) umfassen. Patentanmeldungen umfassen aber auch Er- findungen des Klägers, wenn dieser bloss deren Mite rfinder ist; eine An- erkennung der Stellung des Klägers als Alleinerfind er lässt sich aus der Formulierung nicht ableiten. Mangels Unterzeichnung des schriftlichen Entwurfs d es Beratungsver- trags hat der Kläger der darin vorgesehenen Übertra gung der (Anwart- schaften auf) Schutzrechte, die auf Erfindungen ber uhen, die er während seiner Beratungstätigkeit für die Beklagte gemacht hat, nie zugestimmt. Es genügt entgegen der Beklagten nicht, dass der Kl äger der entspre- chenden Klausel nie explizit widersprochen hat (ent gegen Duplik RZ 31). Die zwischen den Parteien noch offenen Punkte betrafen auch nicht blos- se Nebenpunkte, sondern unter anderem die Höhe der (unter verschie- denen Titeln) geschuldeten Zahlungen der Beklagten an den Kläger (s. vorne, E. 3.1). Dass die Beklagte noch im Mai 2014 bereit war, Lizenz- zahlungen für die Nutzung der Lehren von EP 2 und EP 3 zu leisten, deu- tet darauf hin, dass sie sich ihrer Inhaberschaft o ffenbar selbst nicht si- cher war. Die Parteien haben den Beratungsvertrag auch nicht vorbehaltlos gelebt (entgegen Duplik RZ 25). So werden die klägerischen Dienstleistungen gemäss Beratungsvertrag mit einem Tagesansatz von E UR 1‘035 abge- golten. Der Kläger, respektive die Westwind Ltd., h at aber unstrittig für seine tatsächlich erbrachten Dienstleistungen eine fixes monatliches Ent- gelt von EUR 16‘500 erhalten. Die Vermutung, dass der Kläger vor Unter- zeichnung des schriftlichen Beratungs- und Zusammen arbeitsvertrag nicht gebunden sein wollte, wird durch die Entgegen ahme dieser monatli- chen Zahlungen nicht umgestossen. Weiter ist zu beachten, dass der Beratungsvertrag g emäss Entwurf mit der Westwind Ltd. hätte abgeschlossen werden sollen . Dass die West-O2015_009 Seite 31 wind Ltd., die eigene Rechtspersönlichkeit hat, Inh aberin der Rechte an den vom Kläger geschaffenen Erfindungen ist, hat di e Beklagte nicht be- hauptet. Sollte die Westwind Ltd. nicht in der Lage sein, die gemäss Arti- kel 3.1 Beratungsvertrag vorgesehen Rechtsübertragu ng vorzunehmen, was die Replikbeilage 39 nahelegt, gehörten die Anm eldungen EP 2 und EP 3 selbst bei Abschluss des Beratungsvertrags dem Kläger. Der Be- klagten stünde nur ein vertraglicher Schadenersatza nspruch gegen die Westwind Ltd. zu. 6.4 Der mündliche Auftrag umfasst keine Pflicht zu r erfinderischen Tätig- keit Zwischen den Parteien bestand aber zweifellos ein m ündlich abgeschlos- sener Auftrag. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, als Auftragser- findungen gehörten die in EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren ohnehin ihr. Die Rechte an einer Erfindung, die ein Auftragnehme r in Erfüllung eines Auftrags (Art. 394 OR) gemacht hat, gehören nach de r herrschenden Lehre dem Auftraggeber. 23 Voraussetzung ist aber, dass die Erfindungstä- tigkeit vom Auftrag umfasst ist.24 Der Umfang des dem Kläger erteilten Auftrags lässt sich aus den oben dargelegten Gründen nicht ohne weiteres aus dem Ent wurf des Bera- tungsvertrags ableiten. Anhaltspunkte für den Umfan g bilden das E-Mail von Stefan Wiesendanger vom 22. November 2011, das die mündliche Vereinbarung bestätigt. Gemäss dieser Bestätigung u mfasste der Auftrag neben der Entwicklung einer Technologie für den Feuchtigkeitstausch ba- sierend auf Schutzrechten der Westwind Ltd., für di e Westwind Ltd. eine Lizenzgebühr von 3% auf dem mit den entsprechenden Produkten erziel- ten Umsatz erhalten sollte, auch die Akquisition vo n Übernahmezielen. Tatsächlich war der Kläger anfänglich auch mit der Bewertung von Über- nahmezielen beschäftigt, später widmete er sich abe r ausschliesslich der Weiterentwicklung des Enthalpie-Wärmetauschers gemä ss EP 1 (vgl. E- Mail des Klägers an Stefan Wiesendanger vom 23. Mai 2013: „For most of the time, R&D work filled the 4 working days a week [Z]”). Die vorliegenden Beweismittel belegen nicht, dass e s zu den Aufgaben des Klägers gehört hätte, erfinderisch tätig zu sei n. Vielmehr liegt der 23 Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 3 N 17; a.M. Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/ Geiser (Hrsg.), Patentrecht, Basel 2002, RZ 5.51. 24 Heinrich, a.a.O. O2015_009 Seite 32 Schluss nahe, dass die Parteien im damaligen Zeitpu nkt davon ausgin- gen, dass sich die in EP 1 beanspruchte Technologie ohne erfinderische Tätigkeit zu einem marktreifen Produkt entwickeln liesse. Daraus, dass es zu den Aufgaben des Klägers gehörte, ein marktreife s Produkt zu entwi- ckeln, kann daher nicht geschlossen werden, dass er erfinderisch tätig sein sollte. Da die Erfindungstätigkeit nicht eindeutig vom Auftrag umfasst ist, gehören die Rechte an den vom Kläger im Rahmen des Auftrags ge- machten Erfindungen auch nicht der Beklagten. 6.5 Keine rechtsgeschäftliche Anerkennung der Alleinerfinderstellung des Klägers durch die Beklagte Der Kläger leitet in erster Linie aus einer mündlic hen Vereinbarung, die anlässlich des Treffens seines Rechtsvertreters mit Stefan Wiesendanger und Erhard Krumpholz von der Beklagten am 9. Juli 2 013 abgeschlossen worden sei, ab, die Beklagte habe anerkannt, dass e r alleiniger Erfinder der in den EP 2 und EP 3 offenbarten Lehren sei und sich verpflichtet, diese Patentanmeldungen auf ihn zu übertragen. Mit E-Mail vom 10. Juli 2013 an Stefan Wiesendanger und Erhard Krumpholz bestätigte der Anwalt des Klägers die anl ässlich des Treffens vom 9. Juli 2013 angeblich getroffene Vereinbarung unter anderem wie folgt: Weniger als eine Stunde später antwortete Stefan Wi esendanger, dass die Beklagte nicht akzeptiert habe, für die Nutzung des Geistigen Eigen- tums („IP“), das der Kläger während seiner Tätigkei t für die Beklagte ge- schaffen habe, Lizenzgebühren zu bezahlen. Dass der Kläger der Erfin- der der in der „zweiten Anmeldung“ offenbarten Lehr e sei, bestritt Stefan Wiesendanger nicht ausdrücklich. O2015_009 Seite 33 Aus der unterlassenen ausdrücklichen Bestreitung kann aber nicht auf ei- ne Willensäusserung der Beklagten geschlossen werden, die vom Anwalt der Beklagten verfasste Zusammenfassung der angebli ch mündlich ge- troffenen Vereinbarung gegen sich gelten zu lassen (zumal sich die Frage stellen würde, inwiefern Stefan Wiesendanger, der d amals Geschäftsfüh- rer der Zehnder Nederland war, die Beklagte rechtsg eschäftlich verpflich- ten konnte). Genauso wenig, wie die Beklagte aus de r unterlassenen ausdrücklichen Ablehnung der im Entwurf des „Consul ting Agreement“ enthaltenen Rechtsübertragungsklausel schliessen kann, dass der Kläger dieser zugestimmt hat, kann der Kläger aus der unte rlassenen ausdrück- lichen Bestreitung der von seinem Anwalt verfassten schriftlichen Zu- sammenfassung einer angeblich anlässlich eines Tref fens mündlich ge- troffenen Vereinbarung schliessen, dass die Beklagte einen entsprechen- den Willen tatsächlich geäussert hat. Ebensowenig kann aus dem bereits erwähnten Vorbehal t betreffend der beiden neuen Patentanmeldungen EP 2 und EP 3 in dem „Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights“ geschlossen werden, dass die Beklagte anerkannt habe, dass die Gegenstände der z wei Anmeldungen EP 2 und EP 3 einzig von ihm stammten (entgegen Ste llungnahme des Klägers vom 8. September 2018, RZ 15 a.E.). Dies ge ht aus dem Wort- laut der Klagebeilage 33 nicht hervor. Der Vorbehal t betrifft „patent appli- cations covering inventions made by the Inventor“, also Patentanmeldun- gen, die Erfindungen des Erfinders (Klägers) umfass en. Patentanmel- dungen umfassen aber auch Erfindungen des Klägers, wenn dieser bloss deren Miterfinder ist; eine Anerkennung der Stellun g des Klägers als Al- leinerfinder lässt sich aus der Formulierung nicht ableiten. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass S tefan Wiesendanger in einer E-Mail an Erhard Krumpholz vom 22. Oktober 2012 den Kläger als “our prime source of IP” betreffend ERV [Energy Recovery Ventilation] bezeichnet hat. Dass der Kläger eine „vorzügliche“ Quelle für geistiges Eigentum betreffend ERV ist, besagt nicht, dass er die einzige Quelle für dieses geistige Eigentum ist. 6.6 Zusammenfassung der Beweiswürdigung Zusammenfassend gesagt ergibt die gesamtheitliche W ürdigung der Be- hauptungen und Beweismittel, dass die Parteien sich vorliegend nicht auf einen schriftlichen Beratungsvertrag, der eine ausd rückliche Rechtsüber- tragung vorgesehen hätte, einigen konnten und diese n auch nicht vorbe-O2015_009 Seite 34 haltlos lebten. Der mündliche Auftrag an den Kläger umfasste nicht ein- deutig die Aufgabe, erfinderisch tätig zu werden. D ie Beklagte ist daher nicht Rechtsnachfolgerin des Klägers bezüglich der ihm aufgrund seiner Stellung als Miterfinder zustehenden Rechte auf das Patent. Andererseits gelingt es dem Kläger nicht nachzuweisen, dass die Beklagte seine Stel- lung als Alleinerfinder rechtsgeschäftlich anerkannt hat. 7. Folge für den Anspruch auf Übertragung der Pate ntanmeldun- gen EP 2 und EP 3 und den Anspruch auf Feststellung der Al- leinerfinderschaft 7.1 Kein Anspruch auf Übertragung der Patentanmeldu ngen EP 2 und EP 3 Da der Kläger nicht alleiniger Erfinder der in EP 2 und EP 3 offenbarten technischen Lehren ist und er nicht nachgewiesen ha t, dass die Beklagte sich rechtsgeschäftlich verpflichtet hat, die Anmel dungen an ihn zu über- tragen, hat er keinen Anspruch auf Übertragung der Anmeldungen. Rechtsbegehren Ziff. 1 gemäss Replik ist daher abzuweisen. 7.2 Anspruch auf Feststellung der gemeinsamen Inha berschaft Wie vorne in E. 2.3 erwähnt, umfasst das Rechtsbege hren, es sei festzu- stellen, dass jemandem das Recht auf das Patent alleine zusteht, den An- trag, es sei festzustellen, dass demjenigen das Rec ht gemeinsam mit an- deren zusteht. Die Ableitung des Rechts auf das Patent aus dem Recht an der Erfindung schliesst eine unterschiedliche Behandlung der Mite rfinder aus. Da das Recht an der Erfindung aus der Stellung der Miterfi nder als Schöpfer der geschaffenen technischen Lehre folgt, muss es allen an der Erfindung be- teiligten gleichermassen zugebilligt werden. Darauf folgt zwangsläufig, dass ihnen in gleicher Weise auch das darauf beruhe nde Recht auf das Patent zugeordnet werden muss. 25 Da der Kläger Miterfinder der in EP 2 und EP 3 offe nbarten technischen Lehre(n) ist und er seine ihm dadurch zustehenden R echte auf das Pa- tent nicht rechtsgeschäftlich an die Beklagte übertragen hat, ist festzustel- 25 Melullis, in: Benkard (Hrsg.), EPÜ, München 2012, Art. 60 N 14; Heath, in: Beier/Haertel/Schricker/Straus (Hrsg.), Europäische s Patentübereinkommen: Münchner Gemeinschaftskommentar, Köln 2004, Art. 60 N 14. O2015_009 Seite 35 len, dass er und die Beklagte gemeinsam an den Pate ntanmeldungen EP 2 und EP 3 berechtigt sind. 7.3 Umfang der Beteiligung im Innenverhältnis Für das Innenverhältnis kommt es auf die vertraglic he Regelung zwi- schen den Erfindern an. Fehlt eine vertragliche Reg elung über die Quo- ten der einzelnen Miterfinder, so sind diese nach U mfang ihres techni- schen Beitrags zur Erfindung zu bestimmen. 26 Wie vorne, E. 6, ausge- führt, fehlt es im vorliegenden Fall an einer vertr aglichen Regelung über die Berechtigung an der Erfindung und an den Patentanmeldungen. Der Kläger vertritt den Standpunkt, die gesamte Erf indung alleine ge- macht zu haben; wenn sich dies nicht zur Überzeugun g des Gerichts nachweisen lasse, dann sei sein Beitrag zu den tech nischen Lehren von EP 2 und EP 2 mit 95% zu beziffern. Die Beklagte be streitet nicht grund- sätzlich, dass der Kläger einen technischen Beitrag geleistet hat, hat sich aber nie zum Umfang ihres eigenen oder des klägeris chen Beitrags ge- äussert. Der Kläger stützt seine Behauptung, sein technischer Beitrag sei mit 95% zu beziffern, ebenso wie seine Behauptung, er sei a ls Alleinerfinder zu betrachten, massgeblich auf die von ihm niedergesch riebenen Entwürfe der Patentanmeldung, die später – auf zwei Anmeldungen aufgeteilt – als EP 2 und EP 3 eingereicht wurde. Wie vorne in E. 5. 4.3 ausgeführt, kann der Kläger aus der Tatsache, dass er diese Entwürfe verfasst hat, nicht ableiten, alleiniger geistiger Urheber der darin ve rkörperten technischen Gedanken zu sein. Der Nachweis, dass er den ganz üb erwiegenden Bei- trag zu den Erfindungen gemacht hat, gelingt daher ebenso wenig wie der Nachweis, dass er alleiniger Schöpfer der in EP 2 und EP 3 offenbar- ten technischen Lehren ist. Die Beklagte ihrerseits hat nie behauptet, geschweige denn substanziiert, dass sie, respektive ihre Arbeitnehmer, den überwie genden Teil der tech- nischen Lehre von EP 2 und EP 3 geschaffen hätten. Sie anerkennt, dass der Kläger Miterfinder ist. Mangels Beweises, dass die eine oder andere Partei einen überwiegen- den Beitrag zu den Erfindungen geleistet hat, ist der Anteil jeder Partei im 26 Heath, in: Beier/Haertel/Schricker/Straus (Hrsg.), Europäisches Patentüber- einkommen: Münchner Gemeinschaftskommentar, Köln 2004, Art. 60 N 15. O2015_009 Seite 36 Innenverhältnis der gleiche; jeder Partei steht als o im Innenverhältnis ei- ne Quote von 50% zu. 8. Folge für den Prioritätsanspruch der nationalen Anmeldungen 8.1 Rechtsbegehren Ziff. 3 Der Kläger verlangt mit dem massgeblichen Rechtsbeg ehren Ziff. 3 ge- mäss Replik, die Beklagte sei zu verpflichten, bei allen nationalen Anmel- debehörden, bei denen die Beklagte gestützt auf die PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 nationale Anmeldung en einreich- te, die Bezugnahme auf das Prioritätsdatum der Pate ntanmeldungen EP 2 829 834 und EP 2 829 836 zu widerrufen. Wie vorne, E. 2.4, ausge- führt, richtet sich dieser Anspruch nach dem nation alen Recht jeder ein- zelnen nationalen Patentanmeldung, respektive nationalem Patent. 8.2 Fehlender Nachweis des ausländischen Rechts Gemäss Art. 16 Abs. 1 IPRG kann bei vermögensrechtl ichen Ansprüchen der Nachweis ausländischen Rechts den Parteien über bunden werden. Das Gericht hat den Kläger an der Instruktionsverha ndlung vom 1. März 2016 darauf hingewiesen, dass auf die nationalen An meldungen das je- weilige nationale Recht Anwendung findet, und es de m Kläger obliegt, dieses nachzuweisen. Dieser Aufforderung ist der Kläger nur ungenügend n achgekommen. Ins- besondere genügt der pauschale Hinweis auf die Art. 16 und 17 PatG, 35. U.S. Code § 119 und 154, 365, Sect. 15, 43- 43aa un d 176 lit. g Australi- an Patents Act [Compilation No. 83, 1990], Sect. 28 .4 Canadian Patent Act [R.S.C., 1985, c. P-4), Art. 50, 51 lit. c, 88 und 179 Canadian Patent Rules [SOR/96-423] Art. 17-3, 43, 43-2 und 184-3 Ja panese Patent Act [Act No. 121 of April 13, 1959], Art. 54, 55 und 19 3 South Korean Patent Act [Act No. 11690, Mar. 23, 2013] und Art. 4 und 1 6 Brazilian Industrial Property Law [Law No. 9.279 of May 14, 1996] nicht, um zu belegen, dass die Beklagte die Priorität der Anmeldungen EP 2 und EP 3 gemäss diesen nationalen Rechten nicht in Anspruch nehmen darf, wenn sie – gemäss den Feststellungen des Gerichts – zwar nicht alleine berechtigt an den Prioritätsanmeldungen ist, aber auch, gemeinsam mit einem Drit- ten, an den Prioritätsanmeldungen berechtigt ist. Für die Situation der europäischen regionalen Phase aus WO 2 und WO 3 ist die Folge der gemeinsamen Berechtigung der Parteien an der O2015_009 Seite 37 Prioritätsanmeldung für die Beanspruchung der Prior ität durch die Be- klagte wie folgt zu beurteilen: Für die Gültigkeit der Prioritätsbeanspruchung im H inblick auf die Frage, ob Prioritäts- und Nachanmeldung von der gleichen P erson oder ihrem Rechtsnachfolger eingereicht wurden, ist die Situat ion zum Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung entscheidend. 27 Zum Zeitpunkt der An- meldung der WO 2 und WO 3 war die Beklagte Anmelderin von EP 2 und EP 3 und Anmelderin der WO 2 und WO 3. Gemäss Art. 87 (1) EPÜ war die Beklagte damit berechtigt, die Priorität der EP Anmeldungen EP 2 und EP 3 zu beanspruchen (Identität der Anmelderin von Prioritäts- und Nachanmeldung). An der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung v on WO 2 und WO 3 die Beklagte Anmelderin der EP 2 und EP 3 war, kann die hier ge- troffene Feststellung, dass der Kläger gemeinsam mi t der Beklagten be- rechtigt an EP 2 und EP 3 ist, nichts ändern, denn die Gültigkeit des Prio- ritätsanspruchs im Hinblick auf die Frage der Recht snachfolgerschaft (Art. 87 (1) EPÜ) orientiert sich an der formalen Anmelderstellung der Pri- oritätsanmeldung und nicht daran, wer materiell an der Prioritätsanmel- dung berechtigt wäre.28 Selbst wenn für die Frage der Gültigkeit der Priori tät im Hinblick auf die Frage, ob Prioritäts- und Nachanmeldung von der gle ichen Person oder ihrem Rechtsnachfolger eingereicht wurden, davon au szugehen wäre, dass als Anmelder von EP 2 und EP 3 die Beklagte un d der Kläger ge- meinsam zu betrachten wären, mithin die materielle Berechtigung an der Anmeldung und nicht die formale Anmelderstellung re levant wäre, wäre nach Ansicht des Gerichts die Priorität gültig, und zwar aus folgenden Gründen: Der Kläger hat im Laufe dieses Prozesses d arauf verzichtet, ei- nen Abtretungsanspruch bezüglich der WO 2 und der W O 3 geltend zu machen, weil die Frist, aus den internationalen Anm eldungen nationale Anmeldungen einzureichen (Art. 22(1) Vertrag über d ie internationale Zu- sammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, SR 0. 232.141.1), zwi- schenzeitlich abgelaufen war. Aus den obigen Überle gungen zur Berech- tigung des Klägers an der EP 2 und der EP 3 ergibt sich aber, dass der Kläger auch an der WO 2 und WO 3 gemeinsam mit der Beklagten be- rechtigt gewesen wäre. Mithin wären, selbst wenn di e materielle Berech- tigung an der Prioritäts- und Nachanmeldung für die gültige Inanspruch- 27 Vgl. T1201/14, E. 3.2.1.1-3.2.1.6. 28 T5/05 sowie T788/05. O2015_009 Seite 38 nahme der Priorität massgeblich wäre, die beiden Pr ioritätsansprüche gültig, weil Anmelder und Voranmelder identisch sind. Entgegen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern d es EPA29 ge- nügt es zudem für die Gültigkeit der Prioritätsbean spruchung gemäss Art. 87(1) EPÜ, wenn wenigstens einer der Anmelder der Voranmeldung und einer der Anmelder der Nachanmeldung identisch sind. Melden meh- rere Personen gemeinsam eine Prioritätsanmeldung an, lässt sich daraus im Lichte der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, SR 0.232.04) genau so wenig wie aus dem EPÜ ableiten, dass die Beanspruch ung der Priorität durch nur einen oder eine Untergruppe der Anmelder der Voranmeldung zu verbieten wäre.30 Soweit in der Nachanmeldung nicht mehr als Anmel- der genannte Personen materielle Ansprüche auf das Patent geltend ma- chen wollen, können sie das auf dem Wege der Abtret ungsklage tun. Die Schaffung derartiger formeller Voraussetzungen führt zu einer Einschrän- kung der Berechtigung, das Prioritätsrecht zu beans pruchen, und wider- spricht dem Zweck der PVÜ, den internationalen Pate ntschutz zu ermög- lichen und zu vereinfachen. Der Anspruch des Klägers, dass die Beklagte die ent sprechenden Priori- tätsbeanspruchungen zurückzunehmen hat, ist daher nicht ausgewiesen. 9. Folge für den Anspruch, die Miterfinder Christi an Hirsch und Er- hard Krumpholz aufzufordern, auf ihre Nennung als M iterfinder zu verzichten 9.1 Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b Weiter verlangt der Kläger gemäss den massgeblichen Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b, die Beklagte sei zu verpflichten, für jede einzelne aus den PCT-Anmeldungen WO2015/011543 und WO2015/011544 her vorgegan- gene nationale Anmeldung die schriftliche Einverstä ndniserklärung von Erhard Krumpholz und Christian Hirsch zu deren Löschung als Miterfinder einzuholen und die beiden Personen anschliessend al s Miterfinder zu lö- schen. 9.2 Kein Anspruch auf Löschung von Erhard Krumpholz und Christian Hirsch, weil die Alleinerfinderschaft des Klägers n icht nachgewiesen ist 29 Vgl. T788/05 E. 2 sowie T382/07 E. 9. 30 So auch in den USA, vgl. USPTO, Manual of Patent E xamining Procedure, 9. Aufl., Januar 2018, Kapitel 200, Sektion 211, Claim ing the Benefit of an Earlier Filing Date Under 35 U.S.C. 120 and 119(e). O2015_009 Seite 39 Inwiefern der Kläger einen solchen Anspruch überhau pt gegen die Be- klagte geltend machen kann, braucht im vorliegenden Fall nicht entschie- den zu werden. Denn nach den Feststellungen des Ger ichts ist nicht er- wiesen, dass der Kläger alleiniger Erfinder der in EP 2 und EP 3 offenbar- ten Gegenstände ist, und noch weniger, dass er alle iniger Erfinder der Gegenstände der Nachanmeldungen WO 2 und WO 3 ist. Zwar trifft das Gericht keine positive Feststellung, dass Christian Hirsch und Erhard Krumpholz Miterfinder der technischen Lehren von EP 2 und EP 3 und den Nachanmeldungen WO 2 und WO 3 sind. Da der Ansp ruch des Klä- gers gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4a und 4b aber nur gutgeheissen wer- den könnte, wenn nachgewiesen wäre, dass die beiden genannten Per- sonen keine Miterfinder sind, sind Rechtsbegehren Z iff. 4a und 4b abzu- weisen. Das gleiche Schicksal ereilt aus dem gleichen Grund den subsidiären An- trag gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4c. 10. Folge für den Anspruch auf Übermittlung der Korrespondenz mit den nationalen Patentämtern 10.1 Rechtsbegehren Ziff. 5 Mit Rechtsbegehren Ziff. 5 in der massgeblichen Fas sung gemäss Replik verlangt der Kläger, die Beklagte sei zu verpflicht en, ihm alle im Zusam- menhang mit den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbege hren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständigen Anmeldestellen auszuhän- digen, insoweit diese nicht öffentlich über ein Pat entregister zugänglich ist. 10.2 Kein Anspruch auf Aushändigung der Korrespondenz Der Mitinhaber eines Patents oder einer Patentanmeldung hat grundsätz- lich einen Anspruch darauf, dass ihm die anderen Mi tinhaber umfassend über die das Patent oder die Anmeldung betreffende Erteilungs-, Ein- spruchs- und Gerichtsverfahren informieren. Sind die entsprechenden Ak- ten öffentlich zugänglich, fehlt es jedoch an einem Rechtsschutzinteres- se, diesen Auskunftsanspruch gerichtlich durchzusetzen. Im vorliegenden Fall stellt das Gericht fest, dass der Kläger gemeinsam mit der Beklagten an den europäischen Patentanmeldu ngen EP 2 und EP 3 berechtigt ist. Damit ist sein Auskunftsanspruch grundsätzlich gege- ben. Da das Europäische Patentamt jedoch sämtliche Akten, inklusive Korrespondenz, im Erteilungs- und Einspruchsverfahr en öffentlich zu-O2015_009 Seite 40 gänglich macht (Europäisches Patentregister, regist er.epo.org), fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse des Klägers, sich di e Korrespondenz durch die Beklagte aushändigen zu lassen. Es kann daher auch offen ge- lassen werden, ob dem Kläger ein Anspruch auf Aushä ndigung der Kor- respondenz zustehen würde, oder nur ein Anspruch au f Auskunftsertei- lung. Gemäss den geänderten Rechtsbegehren, die der Kläge r mit der Replik eingereicht hat, verlangt er nicht mehr, dass festg estellt wird, dass er In- haber oder Mitinhaber der nationalen Anmeldungen ist, die die Prioritäten der Anmeldungen EP 2 und EP 3 beanspruchen. Das Ger icht trifft daher auch keine entsprechende Feststellung. Da folglich nicht ausgewiesen ist, dass der Kläger (Mit-)Inhaber der nationalen Anmeld ungen ist, ist auch sein Anspruch auf Auskunftserteilung nicht ausgewiesen. Entsprechend ist Rechtsbegehren Ziff. 5 gemäss Repl ik abzuweisen, so- weit darauf eingetreten werden kann. 11. Kosten- und Entschädigungsfolgen 11.1 Obsiegen und Unterliegen Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Verlangt der Kläger keine bestimmte Geldsumme, ist nach wertende r Gewichtung zu beurteilen, wer in welchem Ausmass obsiegt hat. Im vorliegenden Fall ist Rechtsbegehren Ziff. 1 abz uweisen, Rechtsbe- gehren Ziff. 2 teilweise gutzuheissen und Rechtsbeg ehren Ziff. 3 bis 5 in der massgeblichen Fassung gemäss Replik abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. Wären die Rechtsbegehren alle glei ch zu gewichten, so würde der Kläger daher überwiegend unterliegen. Die Rechtsbegehren haben aber ersichtlich nicht das gleiche Gewicht. V on grundsätzlicher Bedeutung ist die Feststellung, wer Inhaber der eur opäischen Patentan- meldungen EP 2 und EP 3 ist. In diesem Punkt hat de r Kläger teilweise obsiegt. Die Abweisung der Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 3 bis 5 ist ei- ne Folge des nur teilweisen Obsiegens. Die Beklagte argumentiert, die Kosten seien überwie gend dem Kläger aufzuerlegen, da sie durch seinen Antrag, es sei festzustellen, dass er Al- leininhaber der strittigen Anmeldungen sei, verursacht worden seien (Plä- doyernotizen S. 12). Dem kann nicht gefolgt werden, denn die Beklagte hätte es in der Hand gehabt, den Kläger als Mitinha ber der strittigen An-O2015_009 Seite 41 meldungen in den entsprechenden Patentregistern ein zutragen. Sie hat während des ganzen Prozesses nicht nur die Stellung des Klägers als Al- leinerfinder, sondern auch seine Mitinhaberschaft a n den streitgegen- ständlichen Patentanmeldungen bestritten. Es kann d aher nicht gesagt werden, dass der Aufwand einseitig durch den Kläger verursacht worden wäre. Es rechtfertigt sich daher, das Obsiegen des Kläger s in wertender Ge- wichtung auf die Hälfte festzulegen. 11.2 Höhe der Prozesskosten Der Streitwert beträgt, wie vorne, E. 2.2, festgest ellt, CHF 1,1 Millionen, die Gerichtsgebühr ist entsprechend gemäss Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer auf CHF 60‘000 festzusetzen. Sie ist aus dem vom Kläger geleisteten Vor- schuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Bekla gte hat dem Kläger die Hälfte des Vorschusses, also CHF 30‘000, zu ers etzen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Der Kläger beantragt eine Parteientschädigung für d ie berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung in der Höhe des anwend baren Tarifs. Die Beklagte beantragt eine Parteientschädigung für die anwaltliche Vertre- tung von CHF 136‘122.15, weil der Prozess mit beson derem Aufwand verbunden gewesen sei. Eine übertarifliche Entschäd igung rechtfertigt sich im vorliegenden Verfahren, das ohne Beweisverf ahren durchgeführt wurde, nicht. Da beide Parteien zur Hälfte obsiegt haben, sind die Partei- entschädigungen für die anwaltliche Vertretung wett zuschlagen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Der Kläger macht unter dem Titel notwendige Auslagen Kosten für die pa- tentanwaltliche Unterstützung in der Höhe von EUR 3 ‘170 und CHF 17‘980 geltend. Kosten für die patentanwaltlich e Beratung im Rah- men der tariflichen Entschädigung für die anwaltliche Vertretung 31 werden praxisgemäss als notwendige Auslagen entschädigt, d a eine patentan- waltliche Unterstützung auch in Abtretungsprozessen regelmässig not- wendig ist. Die Höhe der geltend gemachten Kosten f ür die patentanwalt- liche Unterstützung übersteigt den tariflichen Rahmen nicht und erscheint angemessen. Dem Kläger steht daher ein Anspruch auf Ersatz seiner notwendigen Auslagen im Ausmass seines Obsiegens, a lso der Hälfte, zu. Zur Vereinfachung rechtfertigt es sich, die in Euro angefallenen Pa- 31 Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – „Antr iebseinrichtung für Schienenfahrzeug“. O2015_009 Seite 42 tentanwaltskosten zum Umrechnungskurs im Fälligkeit szeitpunkt in Schweizer Franken umzurechnen (analog Art. 84 Abs. 2 OR). Am 13. Mai 2015 lag der Umrechnungskurs bei EUR 1 = CHF 1.04, EUR 3‘170 waren entsprechend CHF 3‘297. Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger die Hälfte seiner notwendigen Auslagen, also CHF 10‘639, zu ersetzen. Die Beklagte macht keine notwendigen Auslagen geltend. 11.3 Kosten des Massnahmeverfahrens Mit Urteil vom 5. August 2015 (S2015_003) hiess der Präsident ein vom Kläger eingereichtes Massnahmegesuch gut und verbot der Beklagten vorsorglich, während der Dauer des ordentlichen Ver fahrens über die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen EP 2 829 8 34 A1 EP 2 829 836 A1 sowie an oder aus den PCT-Anmeldungen WO 201 5/011543 A1 und WO 2015/011544 A1 zu verfügen. Die Gerichtsgebü hr wurde auf CHF 3‘000 festgesetzt und mit dem vom Kläger geleis teten Vorschuss verrechnet. Die endgültige Regelung der Kosten- und Entschädigungsfol- gen wurde dem Endentscheid in der Hauptsache überlassen (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO). Der Kläger hat im Massnahmeverfahren vollständig ob siegt. Sein An- spruch auf ein Verfügungsverbot ist auch ausgewiese n, wenn er nur ge- meinsam mit der Beklagten an den streitgegenständli chen Patentanmel- dungen berechtigt ist. Ihm steht daher ein Anspruch auf Ersatz der aus seinem Vorschuss bezogenen Gerichtsgebühr für das Massnahmeverfah- ren gegen die Beklagte in der Höhe von CHF 3‘000 zu. Der Streitwert wurde im Massnahmeverfahren auf CHF 100‘000 festge- legt. Der Streitwert richtet sich nach dem Rechtsbe gehren (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Trotz der Erhöhung des Streitwerts für das Ha uptverfahren recht- fertigt es sich, für das Massnahmeverfahren weiterh in von diesem Streit- wert auszugehen, denn das Interesse des Klägers, da ss die Beklagte während der Dauer des ordentlichen Verfahrens nicht über die Patentan- meldungen verfügt, ist geringer als sein Interesse, die Anmeldungen end- gültig übertragen zu erhalten. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 100‘000 betr ägt die Parteient- schädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung im or- dentlichen Verfahren zwischen CHF 10‘000 und CHF 24 ‘000 (Art. 5 Abs. 1 KR-PatGer). Innerhalb dieser Beträge wird si e nach der Wichtig- keit, der Schwierigkeit und dem Umfang der Streitsa che sowie nach dem O2015_009 Seite 43 Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts bemessen (Art. 4 KR- PatGer). Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich, eine Entschädigung am unteren Rand der Bandbreite zuzusprechen, da sich i m Massnahmever- fahren keine schwierigen rechtlichen oder tatsächlichen Fragen stellten. In summarischen Verfahren wird die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung in der Regel auf 30-50 Prozent reduziert (Art. 6 KR-PatGer). Dem Kläger ist daher eine Entsc hädigung für die be- rufsmässige Vertretung im Massnahmeverfahren von CH F 5‘000 zuzu- sprechen. 11.4 Zusammenfassung Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 60‘000 festzusetzen und mit dem vom Kläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Ihm steht ein Ersatzanspruch in der Höhe von CHF 30 ‘000 gegen die Be- klagte zu (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist w eiter zu verpflichten, dem Kläger die Hälfte seiner notwendigen Auslagen ( CHF 10‘639), die Gerichtsgebühr des Massnahmeverfahrens (CHF 3‘000) und eine Partei- entschädigung für das Massnahmeverfahren von CHF 5‘ 000, total also CHF 18‘639, zu bezahlen. Das Bundespatentgericht erkennt: 1. Es wird festgestellt, dass die Parteien an den e uropäischen Patent- anmeldungen EP 2 829 834 (Anmelde-Nr. 13003672) “en thalpy ex- changer and element and method for the production“ und EP 2 829 836 (Anmelde-Nr. 13003673) “enthalpy exchanger element and method for the production“ gemeinsam berechtigt sind. 2. Im weiteren Umfang wird die Klage abgewiesen, so weit auf sie ein- getreten wird. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60‘ 000. 4. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auf erlegt und mit dem Kostenvorschuss des Klägers verrechnet. Die Beklagt e hat dem Klä- ger den Betrag von CHF 30‘000 zu ersetzen. 5. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger eine Entschädigung von CHF 18‘639 zu bezahlen. O2015_009 Seite 44 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie na ch Eintritt der Rechts- kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, Bern, je gegen Empfangsbestätigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsa chen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichts gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in e iner Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der a ngefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerd eführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 21. März 2018 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin Dr. iur. Mark Schweizer lic. iur. Susanne Anderhald en Versand: 03.04.2018