B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-5422/2019 U r t e i l v o m 6 . J u l i 2 0 2 1 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Daniel Willisegger, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiber Lukas Abegg. Parteien Jemie B.V., Beneluxweg 37, NL-4904 SJ Oosterhout, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Roger Staub und/oder MLaw Monja Sieber, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, Postfach, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen X._______ Beschwerdegegner, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 100690, IR 687'207 Canna (fig.) / CH 726'658 Cannatonic. B-5422/2019 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 28. Januar 2019 wurde die Eintragung der angefochtenen Wortmarke CH 726'658 "Cannatonic" in Swissreg veröffentlich. Soweit vorliegend re- levant, ist sie für folgende Waren eingetragen: Klasse 5: Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide. Klasse 31: Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirt- schaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; fri- sche Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut. Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer. B. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch und beantragte den Widerruf der angefochtenen Marke im oben genannten Umfang. Die Beschwerdeführerin stützt sich dabei auf ihre internationale Registrierung IR 687'207 "Canna (fig.)", welche für folgende Waren ge- schützt ist: Klasse 1: Engrais liquides pour les terres. Die Widerspruchsmarke hat folgendes Aussehen mit Farbanspruch grün: C. Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Entscheid vom 10. September 2019 teilweise gut. Die Eintragung der angefochtenen Marke "Cannatonic" wurde für die Waren Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungi- zide, Herbizide der Klasse 5 widerrufen. Zur Begründung führte die Vorinstanz folgende Argumente an : Die ange- fochtenen W aren der Klasse 34 sowie die angefochtenen Waren der B-5422/2019 Seite 3 Klasse 31 ausser rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Säme- reien; Samenkörner als Pflanzengut seien mit den Engrais liquides pour les terres der Widerspruchsmarke nicht gleichartig, weshalb diesbezüglich der Widerspruch abgewiesen werden müsse. Weiter sei das Widerspruchszeichen "Canna (fig.)" für die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; Samenkörner als Pflan- zengut beschreibend, da Canna für die tropische Pflanze "Blumenrohr" stehe. In dieser Bedeutung sei Canna eine Sachbezeichnung der genann- ten Waren und Gemeingut. Da die Zeichen bezüglich dieser Waren nur in einem im Gemeingut stehenden Teil übereinstimmten, sei keine Verwechs- lungsgefahr gegeben. Die Argumentation der Widersprechenden, dass ihre Marke derart intensiv genutzt würde, dass ihr eine erhöhte Verkehrsbe- kanntheit zukäme und der gemeinfreie Bestandteil am erweite rten Schutz der Marke teilnehme, erachtete die Vorinstanz als nicht hinreichend belegt. Auch seien keine Hinweise sichtbar, wonach der Zeichenbestandteil Canna als Serienmarke genutzt würde. Hingegen sei Canna für die Waren Mittel zur Vertilgung von schädl ichen Tieren; Fungizide, Herbizide der Klasse 5 nicht beschreibend und die vollständige Übernahme des Wider- spruchszeichens in die angefochtene Marke unzulässig. D. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bean- tragt die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben, den Widerspruch bezüglich aller beanspruchten Waren der Klassen 5 und 31 gutzuheissen und die angefochtene Marke für die genannten Waren zu widerrufen. Alles unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdegegners. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Gleichartigkeit der Waren der Klasse 1 und diversen Waren der Klasse 31 sei durchaus gegeben und belegt dies mit Ausführungen zu den entsprechenden Kriterien der Gleich- artigkeit. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, dass Canna zwar tatsächlich die Bedeutung Blumenrohr trage, diese Pflanze in der Schweiz indes praktisch unbekannt sei, was erst recht für die Bezeichnung Canna gelte. Zudem bestehe dieser allfällig beschreibende Charakter nur in Be- zug auf einen ganz geringen Teil der beanspruchten Waren, nämlich das Blumenrohr, nicht aber in Bezug auf zahlreiche andere Pflanzen, weshalb die Beurteilung des Zeichens als Gemeingutcharakter nicht richtig sein könne. B-5422/2019 Seite 4 Eventualiter macht die Beschwerdeführerin weiter geltend, dass die Vor - instanz den Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke falsch eingeschätzt habe. Die Beschwerdeführerin legt zahlreiche Belege ins Recht, anhand welcher sie die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke dargelegt wis- sen will. E. Mit Schreiben vom 18. November 2019 teilt die Beschwerdeführerin mit, dass aufgrund eines Versehens die Beilagen 96 bis 115 mit Ausnahme der Beilage 101 nicht die korrekten Beweismittel enthielten. Die richtigerweise als Beilage gedachten Beweismittel fügte die Beschwerdeführerin dem Schreiben bei. Das Schreiben sowie die neuerdings eingereichten Beweis- mittel wurden zusammen mit der Beschwerde den übrigen Verfahrensbe- teiligten zugestellt. F. Die Vorinstanz lässt sich nach zweimal erstreckter Frist mit Schreiben vom 13. Februar 2020 folgendermassen vernehmen. In Ergänzung zu ihrem Entscheid vom 16. Oktober 2019 führt die Vorinstanz weitere Argumente an, weshalb engrais liquides pour les terres der Klasse 1 nicht mit den be- anspruchten Waren rohen und nicht verarbeiteten Erzeugnissen aus Land- wirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, den frischen Kräu- tern, natürlichen Pflanzen und Blumen, Zwiebeln und Setzlingen als Pflanzgut der Klasse 31 gleichartig seien. Weiter erläutert die Vorinstanz, dass die Bezeichnung Canna nicht eine mögliche Ausstattung oder das Material der beanspruchten Waren beschreibe , sondern es sich um eine reine Sachbezeichnung handle, weshalb die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung nicht einschlägig sei. G. Der Beschwerdegegner reichte innert Frist keine Stellungnahme ein. H. Mit Schreiben vom 20. Mai 2020 ersucht die Beschwerdeführerin um eine öffentliche Parteiverhandlung, welche am 10. November 2020 stattfand. B-5422/2019 Seite 5 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge - gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsge - richt vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. De- zember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) einge- reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtz eitig geleistet. Als Wider- sprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). 2. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Ziffer zwei der angefochtenen Ver- fügung aufzuheben und den Widerspruch für alle Waren der Klasse 5 und der Klasse 31, welche die angefochtene Marke beansprucht, gutzuheis- sen. In besagter Ziffer 2 der vorinstanzlichen Verfügung wird indes der Wi- derspruch für die beanspruchten Waren der Klasse 5 bereits gutgeheissen. Entsprechend ist die Beschwerdeführerin in diesem Punkt nicht beschwert. Auf den Antrag, den Widerspruch für die beanspruchten Waren der Klasse 5 gutzuheissen, ist daher nicht einzutreten. 3. 3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung ei- ner jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsge- fahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistun- gen, für die die Marken hinterlegt sind ( GALLUS JOLLER, in: Noth/Büh- ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschieden- heit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlich er die Produkte sind, und umgekehrt ( STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz - und Wappenschutz- gesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). B-5422/2019 Seite 6 3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an- hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B -531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwen- dung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs - und Vertriebsstätten aus demsel- ben Unternehmen stammen oder doch wenigstens u nter der Kontrolle ei- nes gemeinsamen Marken inhabers h ergestellt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 " Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstel- lungsstätten, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Wa- ren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indi- kationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen auch aus der Si cht des Ab- nehmers sinnvolle Leistungspakete der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Ge- gen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt -, Zwischen - oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"). 3.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B -7017/2008 vom 11. Feb- ruar 2012 E. 2.4 "Plus/Plus-Plus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähn- lichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Ele- mente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BVGer B -7492/2006 vom 12. Juli 200 7 E. 5 "Aromata/Aromathera") oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anleh- nen oder durch eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen g eprägt wird (Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 "Pernaton/Pernadol 400" mit Hinwei- sen). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöp- ferischen Leistung oder langer Aufbau arbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Ur teil des BVGe r B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex B-5422/2019 Seite 7 [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen). 3.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu- rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver- sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge- rechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn ei- nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus- einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge de r Mar- keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 3.5 "ysl [fig.]/sl skinny love [fi g.]"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). 4. Vorab sind die Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestim- men. Die beanspruchten Waren engrais liquides pour les terres der Wider- spruchsmarke richten sich sowohl an das breite Publikum der Freizeitgärt- ner als auch an Spezialisten wie Gärtner oder Fachhändler. Deren Auf- merksamkeitsgrad kann als normal angesehen werden. 5. Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. 5.1 Die Vorinstanz bejahte die Gleichartigkeit zwischen der beanspruchten Ware engrais liquides pour les terres der Klasse 5 der Widerspruchsmarke mit den rohen und nicht verarbeiteten Samenkörnern und Sämereien so- wie den Samenkörnern als Pflanzengut der Klasse 31 der angefochtenen Marke. Die Vorinstanz argumentiert, dass Samen und Dünger durchaus von denselben Herstellern, manchmal sogar im Kombiprodukt, angeboten werden. Dieser Einschätzung ist nichts entgegen zu halten, eine Gleichar- tigkeit zwischen den genannten Waren ist gegeben. 5.2 Hingegen verneinte die Vorinstanz die Gleichartigkeit zwischen engrais liquides pour les terres der Klasse 5 und den angefo chtenen rohen und nicht verarbeiteten Erzeugnissen aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakul- tur und Forstwirtschaft, frischen Kräutern, natürlichen Pflanzen und Blu- men, Zwiebeln und Setzlingen als Pflanzgut. B-5422/2019 Seite 8 5.2.1 Die Vorinstanz argumentiert, dass die Herstellung von Dünger sich klar von der Herstellung des besagten Pflanzengutes unterscheide und ein gleicher Vertriebsweg keine Gleichartigkeit begründen könne. 5.2.2 Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Ansicht, dass gleiche Vertriebsorte, insbesondere Spezialgesch äfte wie Gartencenter, für eine Gleichartigkeit sprächen. Ebenfalls stütze der Umstand, dass sich die frag- lichen Waren ergänzten, die Gleichartigkeit der Waren. Weiter ist die Be- schwerdeführerin der Ansicht, dass die Waren die gleichen Abnehmer- kreise haben und eine teilweise gleiche Zweckbestimmung. Auch sei für die Herstellung beider Waren Know -How bezüglich der Frage nötig, wie rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aufgezogen werden , was eben- falls eine Überschneidung und damit ein Hinweis auf die Gleichartigkeit sei. 5.2.3 In der Tat werden Dünger und Pflanzen an denselben Orten, nament- lich Gartencentern, verkauft. Auch teilen sich die Abnehmergruppen zu ei- nem grossen Teil. Dem ist allerdings folgendes entgegen zu halten. Zum einen ist das Know-How entgegen der Argumentation der Beschwerdefüh- rerin kaum vergleichbar. Um Dünger herzustellen bedarf es Expertise und Einrichtungen der Chemie, wohingegen die angefochtenen Waren, also bereits bestehende Pflanzen oder deren Erzeugnisse, in Gärtnereien mit dem entsprechenden Wissen über die Aufzucht von Pflanzen hergestellt werden. Diesbezüglich bestehen keine Überschneidungen. Weiter ist an- zumerken, dass sich Dünger und Pflanzen kaum derart nahestehen, dass dazwischen ein Leistungspaket wie etwa Software und Programmierungs- dienstleistung erblickt werden kann (vgl. Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/GMODE"). Vielmehr ist der Dünger in Bezie- hung zu Pflanzen ein unterstützendes Produkt, weshalb deren Beziehung ähnlicher dem Verhältnis zwischen Hau pt- und Hilfsware ist. Zwischen Haupt- und Hilfsware wird indes keine Gleichartigkeit angenommen (vgl. Urteil des BVGer B -4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.2.3 "BB [fig.]/BB [fig.]" mit Hinweisen). Insgesamt überwiegen daher die Argumente, wonach zwischen diesen strittigen Waren keine Gleichartigkeit vorliegt. 5.2.4 Die Beurteilung der Warengleichartigkeit durch die Vorinstanz ist da- mit nicht zu beanstanden . Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Waren der angefochtenen Marke rohe und nicht verarbeitete Sa- menkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 mit der Ware der Widerspruchsmarke engrais liquides pour les terres der Klasse 5 gleichartig sind. B-5422/2019 Seite 9 6. Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Das Widerspruchszei- chen besteht aus dem Wort CANNA in einer leicht verzierten Schrift auf grünlichem Hintergrund. Die angefochtene Marke besteht aus dem Wort Cannatonic. Durch die Übereinstimmung der beiden Marken im Wort Canna ist die Zeichenähnlichkeit offensichtlich. 7. Als nächster Schritt ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu be- stimmen. 7.1 Als erstes ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prü- fen. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass das Wort Canna auf Italienisch Rohr als Kurzform für Angelrute oder Joint heisst. Zudem ist Canna die lateinische Bezeichnung der tropischen Zierpflanze Blumenrohr , was die Beschwerdeführerin ebenso sieht. Für die beanspruchte Ware der Wider- spruchsmarke engrais liquides pour les terres der Klasse 5 ist keine dieser Bedeutungen beschreibend oder in anderer Art dem Gemeingut zugehörig. Die Widerspruchsmarke hat entsprechend für ihre beanspruchte Ware eine mindestens normale Kennzeichnungskraft. 7.2 Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ergibt sich jedoch nicht ausschliesslich aus deren Kennzeichnungskraft. So kann sich der Schutz- umfang einer Marke bspw. nicht auf Elemente erstrecken, welche im Ge- meingut stehen . Entsprechend ist zu prüfen, ob das Zeichenelement Canna in Bezug auf die Waren des angefochtenen Zeichens allenfalls dem Gemeingut zugehörig sein könnte, insbesondere ob es freihaltebedürftig sei. 7.2.1 Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternati- ven im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: D avid/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutz gesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 48). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prü- fen (Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen ange- nommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürf nis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Ein B-5422/2019 Seite 10 absolutes Freihaltebedürfnis besteht, wenn das betroffene Zeichen im Wirt- schaftsverkehr nicht nur wesentlich, sondern unentbehrlich ist, das heisst, wenn die Mitanbieter ein wesentliches Interesse an der Verwendung des in Frage stehenden Zeichens haben und keine zahlreichen gleichwertigen Alternativen bestehen (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 f. "Post"). Eine Verkehrsdurchsetzung ist bei Zeichen mit einem absoluten Freihaltebedürfnis, im Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen Freihaltebedürfnis, nicht möglich (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"). 7.2.2 Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist auf die Sichtweise von (potentiell) konkurrierenden Unternehmen abzustel- len, die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Feb- ruar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung getragen werden (Urteil des BVGer B -181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 "Vuvuzela"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen sind dabei schutzunfähig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Inte- resse an deren Mitverwendung besteht (vgl. EUGEN MARBACH, Marken- recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma- terialgüter- und Wettbewerbs-recht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 279). Bei Sachbezeichnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist in der Regel von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen (BGE 64 II 244 E. 1 "Wollen-Keller"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post"). 7.3 Das angefochtene Zeichen "Cannatonic" besteht aus de n Elementen Canna sowie tonic. Canna ist, wie beschrieben, unter anderem die lateini- sche Bezeichnung für Blumenrohr. Beansprucht von der angefochtenen Marke bzw. für das vorliegende Widerspruchsverfahren relevant (vgl. E. 5.2.4 oben) sind die Waren rohe und nicht ver arbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31. Blumenrohr ist zwar eine tropische Pflanze, kann aber ohne weiteres in der Schweiz in den gängigen Gartencentern insbesondere während dessen Pflanz- und Blütesaison erworben werden. Entsprechend gibt es Schwei- zer Mitbewerber, welche ein Interesse an der Bezeichnung Canna haben könnten. Wie beim Verkauf von Pflanzen oder deren Samen und Setzlin- gen durchwegs üblich, wird der lateinische Namen stets der deutschen Be- zeichnung beigefügt. Es ergibt sich daher ohne weiteres, dass Mitbewerber auf dem Markt für die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 ein grosses B-5422/2019 Seite 11 Interesse daran haben, das Wort Canna zur Bezeichnung von Blumenrohr- setzlingen oder Blumenrohrpflanzen zu benützen. Da die lateinische Be- zeichnung von Pflanzen sehr spezifisch ist und einer sehr exakten Fach- terminologie folgt, ist es den Mitbewerbern auch nicht zuzumuten, auf eine andere Bezeichnung als Canna auszuweichen (vgl. zum Fachterminus ei- ner zoologischen Gattungsbezeichnung BVGE 2010/32 E. 7.3.2 "Perna- tol/Pernadon 400" bzw. zum gegenteiligen Fall Urteil des BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 6.3. "Qatar Ariways"). Damit ist das Wort Canna für die Waren rohe und nicht verarbeitete Sa- menkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 absolut freihaltebedürftig. 7.4 Die Beschwerdeführerin moniert diesbezüglich zwar, es könne nicht angehen, dass das Wort Canna für eine einzige Pflanze als Gemeingut angesehen werde und dadurch die ganze Warenkategorie rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflan- zengut der Klasse 31 zum Gemeingut für das Zeichen Canna mache. Denn diese Warenkategorie beinhalte noch mehrere tausend andere Pflanzen , für welche Canna nicht Gemeingut sei. Dieser Einwand ist indes unbehilflich. Es ist gefestigte Rechtsprechung, dass ein Zeichen, welches für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung freihaltebedürftig ist, für die ganze Kategorie dieser Waren oder Dienstleis- tungen als freihaltebedürftig gilt. So wurde bspw. eine technische Bezeich- nung für eine Kampfsportart – WingTsun – für alle Arten von Ausbildungen als freihaltebedürftig erkannt (BVGE 2018 IV/3 E. 6.3 "WingTsun"). Soweit ein Markeninhaber ein derartiges Zeichen für Waren oder Dienstleistungen ausserhalb der Gemeingutsphäre beanspruchen möchte, bleibt immerhin die Möglichkeit, eine Marke mit entsprechendem Disclaimer zu beantragen (vgl. Urteil des BVGer B -552/2017 v om 4. Dezember 2018 E. 6.1 "Hirsch/Apfelhirsch"). 7.5 Wie dargelegt, kann sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf Elemente des Gemeinguts erstrecken. Da das Wort Canna für die besagten Waren absolut freihaltebedürftig ist, ist auch eine mögliche Ver- kehrsdurchsetzung oder eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Wider- spruchsmarke irrelevant (vgl. E. 7.2.1 oben). Entsprechend sind die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Nachweise der Marktbearbei- tung für den vorliegenden Zeichenkonflikt unbehi lflich, der Schutzumfang der Widerspruchsmarke kann das Zeichenelement Canna für die Waren B-5422/2019 Seite 12 rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samen- körner als Pflanzengut der Klasse 31 nicht umfassen. 8. Damit kann nun die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden strittigen Zeichen eruiert werden. Für die Waren der Klasse 31 ist eine Gleichartig- keit gegeben und aufgrund des gleichlautenden Wortelements Canna be- steht auch eine Zeichenähnlichkeit. Allerdings ist wegen der spezifischen Einschränkung des Schutzumfanges der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren rohe und nicht verarbei- tete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 die Widerspruchsmarke "Canna (fig.)" in erster Linie mit dem Zeichenelement tonic der angefochtenen Marke zu vergleichen (vgl. BVGE 2010/32 E. 7. 4 "Pernatol/Pernadon 400"). Zwischen diesen beiden Zei- chenelementen kann indes keine Zeichenähnlichkeit festgestellt werden. Insgesamt besteht somit zwischen der Widerspruchsmarke und der ange- fochtenen Marke in Bezug auf die Waren rohe und nicht verarbeitete Sa- menkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 keine Verwechslungsgefahr. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Entscheid der Vor- instanz nicht zu beanstanden und die Beschwerde damit abzuweisen ist. 9. 9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde- führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes verwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungs ge- richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wi- derspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Be- stand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000 .– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinen fuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert B-5422/2019 Seite 13 der strittigen Marke sprechen. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt, was bei der Beurteilung der Kosten mitberücksichtigt werden muss. Damit sind die Ge- richtskosten auf Fr. 5'500.– festzusetzen. 9.2 Der ganz oder teil weise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der obsiegende Beschwerdegegner hat im Beschwerdeverfahren allerdings weder Schriftsätze eingereicht noch einen Antrag auf Parteientschädigung gestellt. Entsprechend wird dem Beschwerdegegner keine Parteientschädigung zugesprochen. 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundes gericht of- fen (Art. 73 des Bundes gerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig. B-5422/2019 Seite 14 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 5'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt. Fr. 4'500.– werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen, der restliche Betrag von Fr. 1'000.– ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rechnung, Beschwerdebeilagen zurück) – den Beschwerdegegner (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100690; Einschreiben; Vorakten zurück) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Lukas Abegg Versand: 13. Juli 2021