Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court O2023_004 U rteil vom 12. Oktober 2 0 2 3 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. sc. techn. ETH Markus A. Müller-Kägi Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher Verfahrensbeteiligte Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher Strasse 2, DE-76534 Baden-Baden, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara Abegg, beide Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentan- waltlich beraten durch Patentanwalt Christoph Müller, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG, Klägerin gegen Basys AG, Industrie Neuhof 33, 3422 Kirchberg BE, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Gregor Marcolli, Friedli & Schnidrig Rechtsanwälte, Bahnhofplatz 5, Postfach, 3001 Bern, patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt Va- lentin Kieffer, euromaier AG, Berglihöh 3, 8725 Ernetschwil und Patentanwalt Kurt Stocker, Gachnang AG Patentanwäl- te, Badstrasse 5, 8501 Frauenfeld, Beklagte Gegenstand Rückweisung O2020_017 betreffend Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung) Das Bundespatentgericht erwägt: O2023_004 Seite 2 Prozessgeschichte 1. Mit Klage vom 16. Dezember 2020 verlangte die Klägerin gestützt auf die schweizerischen Teile der europäischen Patente EP 2 455 556 («EP 556») und EP 2 455 557 («EP 557») ein Verbot des Vertriebs etc. von angeblich patentverletzenden Ausführungsformen durch die Beklag- te, Auskunft und Rechnungslegung und, nach erfolgter Rechnungsle- gung, Gelegenheit zur Bezifferung ihrer finanziellen Wiedergutmachungs- ansprüche. In der Folge wurde das Verfahren einstweilen auf die Frage der Verletzung der Klagepatentente und das Auskunfts - und Rechnungs- legungsbegehren beschränkt und diesbezüglich ein doppelter Schriften- wechsel durchgeführt und ein Fachrichtervotum erstattet. Am 11. Mai 2022 fand die Hauptverhandlung statt (für die vollständige Prozessge- schichte wird auf die E. 1- 10 des Teilurteils O2020_017 vom 17. August 2022 verwiesen). 2. Mit Teilurteil O2020_017 vom 17. August 2022 («Teilurteil») hiess das Bundespatentgericht die Klage teilweise gut. Es hielt fest, dass alle gel- tend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP 557 nicht neu seien oder aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhten, soweit sie als neu zu betrachten seien. Der erteilte Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 sei nicht neu gegenüber EP 1 072 729 A1, CH 678 076 A5 und einer Produktbroschüre der Be- klagten, die unstrittig vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugäng- lich gemacht wurde (im Folgenden «Basycon Flyer 2005»). Die Neuheit des ersten Anspruchs des Klagepatents EP 556 in der Fas- sung gemäss erstem Eventualantrag prüfte das Bundespatentgericht nicht, da fehlende Neuheit des Anspruchs gemäss erstem Eventualantrag nicht behauptet worden sei (Teilurteil, E. 51). Ob der Gegenstand des ersten Anspruchs des Klagepatents EP 556 in der Fassung gemäss erstem Eventualantrag auf erfinderischer Tätigkeit beruht, prüfte das Gericht ausgehend von der CH 678 076 A5 in Verbin- dung mit dem allgemeinen Fachwissen (Teilurteil, E. 60 ff.), ausgehend von der EP 1 072 729 A1 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen (Teilurteil, E. 64) und ausgehend von EP 0 219 792 A2 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen (Teilurteil, E. 65). Es kam zum Schluss, O2023_004 Seite 3 dass ausgehend von allen geltend gemachten Ausgangspunkten erfinde- rische Tätigkeit gegeben sei. Nicht geprüft wurde für die Fassung des gel- tend gemachten Anspruchs gemäss erstem Eventualantrag, ob er ausge- hend vom Basycon Flyer 2005 auf erfinderischer Tätigkeit beruht, da dies nach Ansicht des Gerichts von der Beklagten nicht behauptet worden war. Nachdem sich der erste Anspruch des Klagepatents EP 556 als rechtsbe- ständig erwiesen hatte, erübrigte sich eine Prüfung, ob weiter einge- schränkte Anspruchsfassungen gemäss den Sub- und Subsubeventu- alanträgen der Klägerin rechtsbeständig sind (Teilurteil, E. 66). Das Fach- richtervotum von Richter Bremi hatte hingegen die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Anspruchs von EP 556 in der Fassung gemäss Subeventualantrag geprüft und war zum Schluss gekommen, dass der Gegenstand dieses Anspruchs , wie von der Beklagten für diesen Sube- ventualantrag auch behauptet, ausgehend vom Basycon Flyer 2005 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Da der (engere) Anspruch in der Fas- sung gemäss Subeventualantrag nicht rechtsbeständig sei, beruhe a maiore minus auch der (breitere) Anspruch in der Fassung gemäss Even- tualantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Nachdem das Bundespatentgericht zum Schluss gekommen war, dass der erste Anspruch von Klagepatent EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag als rechtsbeständig zu betrachten sei, räumte es der Be- klagten ein Mitbenützungsrecht dahingehend ein, Normalkraftanschlüsse, wie sie im Basycon Flyer 2005, S. 1, offenbart worden waren , auch zum vertikalen Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton anzupreisen (Teilurteil, E. 78 ff.). Den Vertrieb etc. von bestimmten anderen Ausführungsformen von Normalkraftanschlüssen verbot es der Beklagten, soweit er nicht mit dem Warnhinweis erfolge, dass diese An- schlusselemente nicht vertikal eingebaut werden dürf ten (Teilurteil, Dis- positiv-Ziff. 3 und 4) und verpflichtete sie zur Auskunft und Rechnungsle- gung (Teilurteil, Dispositiv-Ziff. 6). Eine von der Beklagten gegen das Teilurteil vom 17. August 2022 einge- reichte Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Urteil 4A_421/2022 vom 12. April 2023 teilweise gut und wies die Sache zu neuer Beurteilung an das Bundespatentgericht zurück. O2023_004 Seite 4 Bindung an den Rückweisungsentscheid 3. Ein bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid bindet sowohl das Bun- desgericht wie die Vorinstanz.1 Heisst das Bundesgericht eine Beschwer- de gut und weist es die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die Vo- rinstanz zurück, darf sich dieses von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen Punkten befassen, die das Bundesgericht kassierte. Die anderen Teile des Urteils haben Bestand und sind in das neue Urteil zu überneh- men. Irrelevant ist, dass das Bundesgericht mit seinem Rückweisungs- entscheid formell in der Regel das ganze angefochtene Urteil aufhebt. Entscheidend ist nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids. 2 Die neue Entscheidung der Vo- rinstanz ist somit auf diejenige The matik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen . 3 Dabei kann sich die neue Entscheidung auch auf Punkte beziehen, die vor Bundesgericht nicht angefochten waren, sofern dies der Sachzusammenhang erfordert. 4 4. Der Umfang der Rückweisung ergibt sich aus E. 3.3 des Bundesgerichts- urteils vom 11. April 2023. Diese lautet am Ende (Hervorhebungen im Original): « Nachdem die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Mitbenützungs- recht nicht im Einzelnen ausführte, inwiefern mit der Verwendung des von der Beschwerdeführerin bereits im Jahre 2005 angebotenen An- schlusselements alle Merkmale des gemäss Eventualantrag einge- schränkten Anspruchs 1 von EP 556 verwirklicht werden, sondern sie sich vielmehr ausdrücklich auf den erteilten Anspruch 1 des Klagepa- tents bezog, kann aufgrund des eingeräumten Mitbenützungsrechts – entgegen den Vorbringen in der Beschwerde – nicht unbesehen auf die fehlende Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch ge- schlossen werden. Die Vorinstanz hat die Neuheit der Erfindung ge- mäss Eventualanspruch von EP 556 – wie sich erwiesen hat, zu Un- 1 BGE 135 III 334 E. 2.1. 2 BGE 143 IV 214 E. 5.2.1. 3 BGE 143 IV 214 E. 5.2.1. 4 BGer, Urteil 6B_1438/2017 vom 12. Oktober 2018, E. 2.3.1, unter Hinweis auf BGE 123 IV 1 E. 1. O2023_004 Seite 5 recht – nicht geprüft, womit auch die entsprechenden Einwände der Beschwerdegegnerin unbeachtet blieben. Dies ist nach erfolgter Rückweisung zur Wahrung des Gehörsanspruchs (Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV) nachzuholen, um den beschriebenen in- neren Widerspruch im angefochtenen Entscheid aufzulösen. Sollte sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 als nicht rechtsbeständig erweisen, wäre ausserdem die Rechtsbeständigkeit des gemäss Subeventualantrag (ev. Subsubeven tualantrag) eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 556 zu prüfen.» Die Neuheit des ersten Anspruchs von EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag hatte das Bundespatentgericht deshalb zu Unrecht nicht geprüft, weil die fehlende Neuheit nach Auffassung des Bundesgerichts rechtsgenüglich behauptet worden war (E. 3.3): « Abgesehen davon ist die Feststellung im angefochtenen Entscheid unzutreffend, die Beschwerdeführerin habe nicht behauptet, dass der (erste) Eventualanspruch des Klagepatents EP 556 nicht neu sei , sondern mache ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit gel- tend. Die Beschwerdeführerin hat sich auf die – bereits von der Ge- genpartei thematisierte – Neuheitsschädlichkeit des «Basycon Flyer 2005» in der Duplik (Rz. 226 ff.) für das Klagepatent E P 556 generell (vgl. bereits den Titel «3. Eventuell: Keine Rechtsbeständigkeit von EP 556 mangels Neuheit wegen Basycon Flyer 2005») und dabei ausdrücklich auch unter Bezugnahme auf den Eventualantrag der Beschwerdegegnerin berufen.» 5. Mit Verfügung vom 24. April 2023 wurde die Beklagte aufgefordert, sich zum Urteil des Bundesgerichts und seinen Auswirkungen auf das vorlie- gende Verfahren zu äussern. Nach Eingang der Stellungnahme der Be- klagten am 19. Mai 2023 wurde diese der Klägerin zugestellt, die sich in der Folge am 3. Juli 2023 zum Urteil des Bundesgerichts und zur Stel- lungnahme der Beklagten äusserte. Die Klägerin betont die Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids und vertritt, dass sich das Bundespatentgericht darauf zu beschränken habe, zu prüfen, ob der geltend gemachte Anspruch des Klagepatents EP 556 in der Fassung gemäss dem Eventualantrag neu gegenüber dem O2023_004 Seite 6 Basycon Flyer 2005 sei. Insbesondere nicht zu prüfen sei, ob der An- spruch in der eingeschränkten Fassung auf erfinderischer Tätigkeit aus- gehend vom Basycon Flyer 2005 beruhe. Falls die erfinderische Tätigkeit des eingeschränkten Anspruchs gemäss Eventualantrag zu prüfen wäre (quod non), so ergäbe sich, dass der Gegenstand auch ausgehend vom Basycon Flyer 2005 auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, da der Fachmann keinerlei Motivation gehabt hätte, das Anschlusselement von S. 1 des Basycon Flyer 2005 in einer vertikalen Lage zu verbauen. In ihrer 48- seitigen Eingabe fasst die Beklagte vorab auf rund 15 Seiten die Prozessgeschichte zusammen, ohne dass erkennbar wäre, was sie daraus ableitet. In der Sache macht sie geltend, das Bundespatentgericht habe das Recht von Amtes wegen anzuwenden und entsprechend nicht nur die Neuheit des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag zu prüfen, sondern auch, ob dieser ausgehend vom Basycon Flyer 2005 auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Weiter sei die Rechtsbeständigkeit der gemäss Sub - und Sub- subeventualantrag eingeschränkten Ansprüche des Klagepatents EP 556 umfassend zu prüfen. Aus der Einräumung eines Mitbenützungsrechts am Klagepatent EP 556, das sich auf den Basycon Flyer 2005 stütze, fol- ge zwingend, dass der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch gegenüber dem Basycon Flyer 2005 nicht neu sei. Die Beklagte äussert sich im Folgenden noch einmal umfassend zur angeblichen Neuheit des eingeschränkten Anspruchs gegenüber dem Basycon Flyer 2005 und zur Zulässigkeit der Änderungen gemäss den Sub- und Subsubeventualan- trägen und ob die Gegenstände der durch die Sub- und Subsubeventu- alanträge eingeschränkten Ansprüche auf erfinderischer Tätigkeit beruh- ten. 6. Das Bundesgericht weist das Bundespatentgericht ausdrücklich nur an, die Neuheit des ersten Anspruchs von EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag zu prüfen. Daraus könnte man, der Klägerin folgend, schliessen, dass die erfinderische Tätigkeit nicht zu prüfen ist. Allerdings schreibt das Bundesgericht gleich anschliessend, «[s] ollte sich der ge- mäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des K lagepatents EP 556 als nicht rechtsbeständig erweisen, wäre ausserdem die Rechts- beständigkeit des gemäss Subeventualantrag (ev. Subsubeventualantrag) eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 556 zu prüfen. » (Hervorhebung hinzugefügt). Das Bundesgericht sagt also nicht etwa, dass die Rechts- beständigkeit der weiter eingeschränkten Ansprüche zu prüfen sei, wenn O2023_004 Seite 7 sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch als nicht neu erweist, sondern wenn er sich als nicht rechtsbeständig erweist. Das deu- tet darauf hin, dass das Bundesgericht nicht nur eine Prüfung der Neu- heit, sondern eine umfassende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des ge- mässen Eventualantrags eingeschränkten Anspruchs erwartet. Das Bundespatentgericht hatte im Teilurteil vom 17. August 2022 die Neuheit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs von EP 556 nicht geprüft, weil seiner Auffassung nach mangelnde Neuheit des Anspruchs in dieser Fassung nicht behauptet wurde. Das Bundesge- richt bezeichnet dies als unzutr effend, denn im Titel des entsprechenden Abschnitts schreibe die Beklagte «Keine Rechtsbeständigkeit von EP 556 mangels Neuheit wegen Basycon Flyer 2005». Damit mache sie fehlende Neuheit aller geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP 556 gegenüber dem Basycon Flyer 2005 geltend. Wenn man einen derart grosszügigen Massstab an die Behauptungslast anlegt, wurde auch die fehlende erfinderische Tätigkeit des Anspruchs gemäss Eventualantrag ausgehend vom Basycon Flyer 2005 behauptet. Denn im Titel zum Abs chnitt in der Duplik, in dem sich die Beklagte zur erfinderischen Tätigkeit äussert, schreibt die Beklagte «Keine Rechtsbe- ständigkeit von EP 556 mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik». In dem Abschnitt macht sie für den eingeschr änkten Anspruch gemäss Eventualantrag fehlende erfinderische Tätigkeit aus- drücklich zwar nur ausgehend von CH 678 076 A5, EP 1 072 729 A1 und von EP 0 219 792 A2 geltend. Für die Fassung des Anspruchs gemäss Subeventualantrag nimmt sie aber auch den Basycon Flyer 2005 als Ausgangspunkt. Da der Basycon Flyer 2005 unstrittig zum Stand der Technik für das Klagepatent EP 556 gehört, ist nach der Logik des Bun- desgerichts auch ausgehend vom Basycon Flyer 2005 die erfinderische Tätigkeit der Anspruchsfassung gemäss Eventualantrag zu prüfen, da die Beklagte im Titel behauptet, dem Klagepatent EP 556 fehle es insgesamt an erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem gesamten (im Recht liegen- den) Stand der Technik. Entsprechend ist die Rechtsbeständigkeit des geltend gemach ten An- spruchs von Klagepatent EP 556 in den Fassungen gemäss Eventualan- trag, Subeventualantrag und Subsubeventualantrag umfassend zu prü- fen, insbesondere auch ausgehend vom Basycon Flyer 2005. Dabei ist der Aktenstand massgeblich, wie er im Zeitpunkt des A ktenschlusses im Verfahren O2020_017 vorlag. Die Rückweisung durch das Bundesgericht O2023_004 Seite 8 berechtigt die Parteien nicht dazu, neue Behauptungen und Beweismittel vorzubringen.5 Neuheit des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag 7. Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sons- tiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Er- findung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhal- tung offenbart wurden. 6 Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des mass- geblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.7 Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeu- tig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichti- gung der Kenntnisse und Fähi gkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung nahelie- genderweise hinzufügen würde. 8 Eine bekannte Vorrichtung, die alle im Patentanspruch aufgeführten strukturellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Patentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrich- tung für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist. 9 8. In der Fassung gemäss Eventualantrag lautet der geltend gemachte An- 5 Vgl. BGer, Urteil 8C_668/2012 vom 26. Februar 2013, E. 5.1. 6 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase» ; BPatGer, Urteil O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 7 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 8 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f. 9 BPatGer, Urteil O2018_017 vom 31. Januar 2020, E. 35. O2023_004 Seite 9 spruch von Klagepatent EP 556 wie folgt (Hinzufügungen gegenüber dem erteilten Anspruch unterstrichen; gemäss Merkmalsgliederung der Kläge- rin): M11a Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem M11 Druckkraft übertragendens Anschlusselement (17) M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung deseines ersten gegosse- nen Bauteils (13, 29) mit demeinem zweiten gegossenen Bauteil (15), M12a wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste um- fassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte, M13 wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, M13a wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positio- nierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind, wobei das Anschlusselement mindestens aufweisendaufweist M14 einen durch zwei sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31), M14.1 zur thermischen Trennung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) von dem zweiten gegossenen Bauteil (15), M14.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist, und M14.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflageflä- che (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist, M15 mindestens ein Druckelement (33), M15.1 das den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt, M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflage- fläche (41) des Isolationskörpers (31) - durchgängig durchlaufendes Querkraft übertragendes Element (35) umfassen, M17 das mindestens eine Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist, O2023_004 Seite 10 M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Dru- ckelements (33) mindestens ein Druckverteilelement (51) ausgebildet ist. 9. Wie im Teilurteil vom 17. August 2022 festgehalten, ist der erteilte An- spruch 1 von EP 556 nicht neu gegenüber dem Anschlusselement, das auf S. 1 oben links des Basycon Flyers 2005 offenbart wird (Teilurteil, E. 49 f.). Der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch fügt dem erteilten Anspruch die Merkmale hinzu, dass eine Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil vorhanden sein muss (Merkmal M11a), wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind (Merkmal M13a). Aus dem Merkmal M13a ergibt sich, dass das Anschlus selement «vertikal» zwischen den beiden gegossenen Bauteilen angeordnet sein muss, denn ansonsten kann es nicht Druckkraft übertragend zwischen den übereinander geschichteten Bauteilen positioniert sein. Abbildung 1: Abbildungen aus Basycon Flyer 2005 mit roten Ergänzungen durch die Beklagte Die Abbildung auf S. 1, oben links, des Basycon Flyers 2005 zeigt keine vertikale Einbaulage des Anschlusselements. Eine solche ist nur aus der Abbildung auf S. 3 oben links ersichtlich. Es wird im Basycon Flyer 2005 aber nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass es sich bei den An- schlusselementen auf S. 1 oben links und S. 3 oben links um die gleiche Ausführungsform handelt. Die Darstellung auf S. 3 ist stark schematisi ert und zeigt insbesondere keine Druckverteilelemente, wie sie in der Abbil- dung auf S. 1 in Form der Druckverteilstäbe erkennbar sind. Werden in einer einzigen Entgegenhaltung mehrere Ausführungsformen offenbart, dürfen deren Merkmale im Rahmen der Neuheitsprüfung nicht frei kombi- O2023_004 Seite 11 niert werden, um eine Ausführungsform zu schaffen, die so nicht unmit- telbar und eindeutig offenbart ist.10 Die Ausführungsform auf S. 1 des Basycon Flyers 2005 ist daher nicht neuheitsschädlich für den gemäss Eventualantrag eingesc hränkten An- spruch des Klagepatents EP 556, weil zumindest die vertikale Einbaulage nicht unmittelbar und eindeutig offenbart wird, und die Ausführungsform auf S. 3 links oben ist nicht neuheitsschädlich, weil sie zumindest keine Druckverteilelemente offenbart. Der geltend gemachte Anspruch in seiner Fassung gemäss Eventualantrag ist daher neu gegenüber dem Basycon Flyer 2005. Erfinderische Tätigkeit des geltend gemachten Anspruchs von Kla- gepatent EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag 10. Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung. 11 Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens.12 Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) en twickelten Aufgabe- Lösungs-Ansatz an. 13 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Be- stimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prü- fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie- 10 In der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA wird gesagt, dass die Entgegenhaltung nicht als «Reservoir» für individuelle Merkmale, die nicht in Kombination offenbart sind, behandelt werden darf, vgl. Entscheidung T 305/87 vom 1. September 1989, E. 5.3. 11 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 12 BGer, a.a.O. 13 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – «Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». O2023_004 Seite 12 genden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.14 Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein. 15 In der Pra- xis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfin- dung zu gelangen. 16 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.17 Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Recht- sprechung der Beschwerdekammern des EPA, 18 mehrere «nächstliegen- de» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Er- findung.19 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte techni- sche Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe- Lösungs-Ansatz ausge- hend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesge- richt hält dabei fest, dass es «nicht wesent lich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Klagepatents kommen kann». 20 11. Im ersten Schritt des Aufgabe- Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurtei- lung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. Der Basycon Flyer 2005 erweist sich als geeigneter Ausgangspunkt, da er gattungsgemässe Anschlusselemente offenbart. 12. In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der 14 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5. 15 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 16 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 17 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 18 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 19 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 20 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd». O2023_004 Seite 13 nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Un- terschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfindung bezeichnet w erden), anschliessend wird die aus diesen Unter- scheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert. 21 13. Die Abbildung auf S. 1 des Basycon Flyer 2005 offenbart sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP 556 (Teilurteil, E. 50). Nicht offenbart wird, wie in E. 9 dargelegt, eine Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil (M11a), wobei das Anschlusselement die beiden gegossenen Bauteile druckkraftübertragend verbindet (M12), wobei das erste Bauteil eine Bodenplatte oder eine Deckenplatte und das zweite Bauteil eine Wand ist (M12a), und wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem da- zwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement ge- schichtet über-einander gelegen sind (M13a). Die technische Wirkung dieser Unterscheidungsmerkmale ist, dass eine Betonkonstruktion unter Verwendung des Anschlusselements gemäss S.1 des Basycon Flyer 2005 geschaffen wird , die einen Isolationskörper zwi- schen einer (tragenden) Betonwand und einer Betondecke oder einem Betonboden aufweist. Die zu lösende Aufgabe ist entsprechend, den Ein- satzbereich des Anschlusselements gemäss S.1 des Basycon Flyer 2005 zu erweitern. 14. In der dritten Phase des Aufgabe- Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird. 22 21 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg». 22 So genannter « could/would approach» , B PatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. O2023_004 Seite 14 15. Für den Fac hmann erschliesst sich aus dem Basycon Flyer 2005, dass das Anschlusselement auf S. 3 links oben zwischen zwei gegossene Be- tonbauteile eingebaut wird. Dies ergibt sich bereits aus den Abbildungen auf S. 2 oben, die zwischen gemauerten Wänden und gegossenen Bau- teilen unterscheiden, wobei die Anschlusselement e immer zwischen den gegossenen Bauteilen angebracht sind. Dass es sich dabei um Beton- bauteile handelt, ergibt sich beispielsweise aus der Beschriftung der Ab- bildung auf S. 3 oben links, wo von «Tragwand Beton» gesprochen wird. Schliesslich ist dem Fachmann ohnehin klar, dass die langen Armie- rungseisen des Anschlusselements nicht in bestimmungsgemässer Wei- ser in eine gemauerte Wand eingebracht werden können. Merkmal M11a ist somit, wenn nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, zumindest nahe- liegenderweise aus dem Basycon Flyer 2005 zu entnehmen. Dass das erste Bauteil eine Bodenplatte oder eine Deckenplatte und das zweite Bauteil eine Wand ist (M12a), wird durch die Abbildung auf S. 3 oben links offenbart. Diese zeigt zwar nicht notwendigerweise die gleiche Ausführungsform wie auf S. 1 oben links (vorne, E. 9 ), aber sie legt es dem Fachmann nahe, ein Anschlusselement gemäss S. 1 oben links zwi- schen Wand und Boden (bzw. Wand und Decke) anzubringen. Dass die beiden gegossenen Bauteile geschichtet übereinander liegen und das Anschlusselement dazwischen positioniert ist, ergibt sich eben- falls aus der Abbildung auf S. 3 links oben des Basycon Flyers 2005. Schliesslich ist für den Fachmann bei Betrachtung der Abbildung auf S. 3 links oben klar, dass das Anschlusselement Druckkraft überträgt. Dem Fachmann ist bekannt, dass Isolationskörper, die z.B. aus Steinwolle oder Polystyrol-Hartschaumplatten bestehen, unter der Last einer Betonwand zusammengedrückt würden. Die Last der (tragenden) Wand muss des- halb über das Anschlusselement auf den Boden übertragen werden. Nun ist es nicht unbedingt naheliegend, ein Anschlusselement wie das auf S. 1 gezeigte, das für den horizontalen Einbau offenbart ist, vertikal zwi- schen einer (tragenden) Wand und einem Boden einzubauen, da die dort auftretenden Druckkräfte um ein Vielfaches höher sind als bei horizonta- lem Einbau. Die Abbildung auf S. 3 des Basycon Flyers 2005 legt dies dem Fachmann jedoch nahe, denn es wird spezifisch eine Anbringung zwischen einer Tragwand und einer Decke einer Tiefgarage gezeigt, und es wird in der Beschriftung auf «hohe Lasten» hingewiesen. O2023_004 Seite 15 Damit ist es naheliegend, das Anschlusselement auf S. 1 links oben des Basycon Flyer 2005 im Sinne des Anspruchs gemäss Eventualantrag zwischen eine Betonwand und einen Betonboden oder eine Betondecke anzubringen. Der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs beruht daher ausgehend vom Basycon Flyer 2005, Ausführungsform gemäss S. 1 links oben, in Verbindung mit der Ausführungsform gemäss S. 3 links oben und dem allgemeinen Fachwissen nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Unzulässige Änderungen an den Ansprüchen gemäss Sub- und Subsubeventualantrag 16. Nachdem im Teilurteil der Anspruch des Klagepatents EP 556 gemäss erstem Eventualantrag als rechtsbeständig erachtet wurde, konnte auf ei- ne Prüfung der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe für die weiteren Anspruchsfassungen gemäss den Sub - und Subsubeventualanträgen verzichtet werden. Nachdem der Anspruch gemäss Eventualantrag nun als nicht rechtsbeständig beurteilt wird, ist dies nachzuholen. 17. Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtig- keit des Patents fe st, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fas- sung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt. 23 Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das euro- päische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zuläs- sigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Dem- gemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hin- ausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausge- schlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, in- dem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmel- deverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird da- rauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssi- 23 BGE 146 III 177 E. 2.1.1. O2023_004 Seite 16 cherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche über- rascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren.24 Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbe- reich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ur- sprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstan- dard» bezeichnet. 25 Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen. 26 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprüng- lich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausfüh- rungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Ände- rung stellt eine sogenannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kom bination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext. 27 Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen ver- knüpft ist. 28 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der An- meldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen 24 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2. 25 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 26 BGE 146 III 177 E. 2.1.3. 27 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 28 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. O2023_004 Seite 17 kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht. 29 18. Der Fassung des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 gemäss Subeventualantrag werden der Fassung gemäss Eventualantrag die im Folgenden unterstrichenen Merkmale hinzugefügt: [M11a bis und mit M14.3 unverändert] M15 mindestens ein plattenförmiges Druckelement (33), M15.1 das den Isolat ionskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt, M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflage- fläche (41) des Isolationskörpers (31) - durchgängig durchlaufendes Querkraft übertragendes Element (35) umfassen, M17 das mindestens e ine plattenförmige Druckelement (33) mit dem min- destens einen Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist, M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Dru- ckelements (33) mindestens ein Druckverteilelement (51) aus gebildet ist, M18.1 welches als Druckverteilplatte ausgebildet ist, M19.1 wobei die Querkraft übertragenden Elemente (35) aussenseitig das mindestens eine plattenförmige Druckelement begrenzen M19.2 wobei die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein Paar aus zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen Querkraft übertragenden Elementen (35) umfassen, M19.3 die jeweils mit dem mindestens einen plattenförmigen Druckelement (33) kraftschlüssig verbunden sind. 29 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5. O2023_004 Seite 18 19. In der Duplik macht die Beklagte geltend, Anspruch 1 der EP 556 gemäss Subeventualantrag sei unzulässig geändert worden. Die Beklagte be- hauptet dabei, ein plattenförmiges Druckelement werde nur in den Figu- ren 8 und 10 und den entsprechenden Abs. [0045] und [0047] offenbart, und dort werde der Isol ationskörper immer von zwei plattenförmigen Dru- ckelementen durchdrungen, die plattenförmigen Druckelemente seien immer rechteckig hochkant orientiert, die plattenförmigen Druckelemente wiesen immer mindestens an ihrem oberen stirnflächigen Ende jeweils ein Druckverteilelement auf, und die Druckverteilelement e seien immer ausschliesslich mit dem plattenförmigen Druckelement verbunden und wiesen einen Abstand zu den stabförmig ausgebildeten Querkraft über- tragenden Elementen auf. Die Klägerin führt dazu aus, es gebe auch in den Figuren 11 und 12 plat- tenförmige Druckelemente, und in Figur 10 sei dargestellt, dass der Isola- tionskörper nicht von mindestens zwei Druckelementen durchdrungen werde. Die weiteren von der Beklagten behaupteten Merkmale seien we- der struk turell noch funktionell mit dem plattenförmigen Druckelement verbunden. Die Anordnung des Druckverteilelements auf einer spezifi- schen Seite des plattenförmigen Druckelements sei für den Fachmann erkennbar nicht zwingend, und einen funktionellen Zusammenhang der rechteckig hochkant angeordneten Orientierung mit einem plattenförmi- gen Druckelement sei nicht erkennbar. 20. Plattenförmige Druckelemente werden nur im Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen in den Figuren ursprünglich beschrieben. Die im Rahmen des Subeventualantrags hinzugefügte Merkmalsgruppe M18 stützt sich dabei ganz konkret auf die Formulierungen, die in den Textstel- len der ursprünglich eingereichten Unterlagen in den Abs. [0045]-[0047] angegeben sind sowie die zugehörigen Figuren 8 und 10. Dort wird stets von einem rechteckig ausgestalteten plattenförmigen Dru- ckelement gesprochen, bei dem als Mittel zur Querkraftübertragung ein Paar von zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen Querkraft übertra- genen Elementen aussenseitig begrenzend angeordnet und kraftschlüs- sig damit verbunden ist. Eine Offenbarung, dass das plattenförmige Dru- ckelement eine andere Form als eine rechteckige Form haben kann, ist dieser Textstelle nicht zu entnehmen und diese Form steht in einem funk-O2023_004 Seite 19 tionellen Zusammenhang mit der seitlichen Anordnung der Querkraft übertragenen Elemente. Im Anspruch wird aber nicht spezifiziert, dass das plattenförmige Dru- ckelement rechteckig ist. Damit liegt in Bezug auf die Anspruchsfassung gemäss Subeventualan- trag der EP 556 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor, weil das plattenförmige Druckelement im Anspruch nicht als rechteckig spezi- fiziert wird. Da die Anspruchsfassung gemäss Subsubeventualantrag die gleichen Merkmale aufweist wie die Fassung gemäss Subeventualantrag und mit- hin die Merkmalsgruppe M18, ist der Subsubeventualantrag aus den glei- chen Gründen unzulässig geändert wie der Subeventualantrag. Die Ansprüche gemäss Sub- und Subsubeventualant rag erweisen sich daher als nicht rechtsbeständig wegen Verstosses gegen Art. 123 (2) EPÜ / Art. 58 Abs. 2 PatG. Dennoch wird im Folgenden der Vollständig- keit halber geprüft, ob sie auf erfinderischer Tätigkeit beruhen würden, wenn die Änderungen zulässig wären. Erfinderische Tätigkeit des geltend gemachten Anspruchs von Kla- gepatent EP 556 in der Fassung gemäss Subeventualantrag 21. Die Beklagte argumentiert ausgehend vom Basycon Flyer 2005, der An- spruchsgegenstand des Subeventualantrags unterscheide sich von der Offenbarung dieses Dokuments nur in Merkmal M18.1 (Druckverteilele- ment ist eine Druckverteilplatte). D ie zu lösende Aufgabe sei die Bereit- stellung einer verbesserten Druckkraftübertragung, und für den Fach- mann sei in einer solchen Situation eine offensichtliche Massnahme, an der Stirnkante der Druckplatte eine Druckverteilplatte vorzusehen. Sollte der Fachmann nicht schon wegen seines allgemeinen Fachwissens darauf kommen, so finde er entsprechende Hinweise in der naheliegend hinzugezogenen EP 792, in der es um das gleiche Fachgebiet und die gleiche Problemstellung gehe (vertikaler Einbau), und in der eine derarti- ge Druckverteilplatte in einem analogen Element vorgesehen sei. Die Klägerin argumentiert dagegen, indem sie ausführt, der Basycon Fly- er 2005 offenbare die Merkmale M14.1; M14.2; M14.3; M17 und M18 O2023_004 Seite 20 nicht. Viele der Behauptungen der Beklagten seien nicht substanziiert und würden bestritten; der Fachmann habe keinen Anlass gehabt, noch eine weitere Verbesserung vorzunehmen. 22. Wie vorne, E. 13, ausgeführt, unterscheidet sich das Anschlusselement vom Anspruch gemäss Eventualantrag von der Ausführungsform auf S. 1 links oben des Basycon Flyer 2005 durch Merkma le M11a, M12, M12a und M13a, wobei zwischen diesen Merkmalen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass sie alle den vertikalen Einbau eines An- schlusselements gemäss S. 1 links oben zwischen einer Betonwand und einer Betondecke oder Betonboden beschlagen. Wie in E. 15 dargelegt, ist es für den Fachmann aufgrund der Abbildung auf S. 3 links oben des Basycon Flyer 2005 naheliegend, das Anschlus- selement vertikal einzubauen, so dass sich die Merkmale M11a, M12, M12a und M13a ohne erfinderische Tätigkeit ergeben. Die Merkmale M19 .1 und M19.2 werden durch die Ausführungsform auf S. 1 links oben offenbart. Bei diesem Anschlusselement, wie bei allen in dem Basycon Fly er 2005 dargestellten, sind die Armierungseisen jeweils als Paar von aussenseitig das plattenförmige Druckelement begrenzen- den (M19.1), zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen querkraftüber- tragenden Elementen ausgestaltet (M19.2). Merkmal M19.3 stellt eine Wiederholung von Merkmal M17 dar. Wie von der Beklagten vorgetragen offenbart der Basycon Flyer 2005 ein Druckverteilelement in Form des Querstabs, der insbesondere in der Aus- führungsform auf Seite 1 links oben erkennbar ist und direkt an die Druckplatte angrenzend angeordnet ist. Geht man, zugunsten der Klägerin, davon aus, dass die anspruchsge- mässe Druckverteilplatte so zu verstehen ist , dass sie eine grössere Flä- che bereitstellt als der Querstab, der in Basycon Flyer 2005 bereits offen- bart ist, dann kann ausgehend davon die Aufgabe formuliert werden, die Aufnahme der Kräfte durch das plattenförmige Druckelement weiter zu verbessern. Die Lösung dieser Aufgabe findet der Fachmann unter Berücksichtigung der von Beklagten diesbezüglich herangezoge nen EP 0 219 792 A2 («EP 792»). Die EP 792 offenbart ein Anschlusselement, das gleich ein- gebaut wird, wie jenes, das links oben auf Seite 3 des Basycon Flyer O2023_004 Seite 21 2005 gezeigt wird. Es geht darum, einen Isolationskörper (Bezugszei- chen 11) zwischen einer Bodenplatte (mit dem Bezugszeichen 2 in Fi- gur 1 dargestellt) und einer aufrechtstehenden Wand (mit dem Bezugs- zeichen 8 in Figur 1 dargestellt) anzubringen, d. h. es werden bei vertika- lem Einbau durch das Anschlusselement Druckkräfte übertragen, die wie bereits in E. 15 ausgeführt für den Fachmann erkennbar nicht über den Isolationskörper abgeleitet werden können. Abbildung 2: Fig. 1 und 2 der EP 792 mit Isolationskörper 11, Bodenplatte 2, aufrechtstehender Wand 8, Stege 12, Untergurt 15 und Obergurt 16 In der EP 792 wird in Form der Stege 12 ein plattenförmiges Druckele- ment offenbart, das jenem der Ausführungsform gemäss Basycon Flyer 2005 Seite 3 oben links entspricht und die gleiche Aufgabe übernimmt. Der Fachmann würde entsprechend die aus dem gleichen Gebiet stam- mende und die gleiche Thematik betreffende Patentanmeldung EP 792 bei der vorne geschilderten Aufgabe naheliegend hinzuziehen. Dann musste er erkennen, dass in der EP 792 zur besseren Übertragung der Druckkräfte auf den Steg ein plattenförmiger Obergurt 16 und ein plattenförmiger Untergurt 15 vorgesehen wird (S . 4:4-18 sowie S . 7:8-14 der EP 792). Mithin wird hier am stirnflächigen Ende des Druckelements in Form des Steges eine Druckverteilplatte vorgesehen in Form des Obergurts respektive Untergurts . D amit ist das Merkmal M18.1 durch EP 792 nahegelegt. Die Kombination des Basycon Flyer 2005 mit der EP 792 führt entspre- chend ohne erfinderische Tätigkeit zum Anspruchsgegenstand der Fas- sung des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents EP 556 ge- mäss Subeventualantrag. O2023_004 Seite 22 Erfinderische Tätigkeit des geltend gemachten Anspruchs von Kla- gepatent EP 556 in der Fassung gemäss Subsubeventualantrag 23. Der Fassung des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 gemäss Subsubeventualantrag wird der Fassung gemäss Subeventu- alantrag das folgende Merkmal hinzugefügt: [M11a bis und mit M19.3 unverändert] M19.4 wobei die kraftschlüssige Verbindung zwischen dem mindestens ei- nen Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertra- genden Element (35) ausgebildet ist als eine Verschweissung. 24. Auch beim Subsubeventualantrag formuliert die Beklagte einen Angriff auf die erfinderische Tätigkeit ausgehend vom Basycon Flyer 2005. Unter Be- rücksichtigung der in E. 22 geschilderten Überlegungen zur erfinderi- schen Tätigkeit des Subeventualantrags ausgehend von Basycon Flyer 2005 lassen sich die Ausführungen der Beklagten wie folgt zusammen- fassen: der Basycon Flyer 2005 enthalte keine Angabe zur Verbindung zwischen den querkraftübertragenden Elementen und dem Druckele- ment. Damit unterscheide sich der Anspruchsgegenstand dieses Antrags durch die Verwendung einer Verschweissung für diese Verbindung. Im Klagepatent EP 556 werde zur kraftschlüssigen Verbindung nicht mehr gesagt, als dass diese aus einer Liste von Möglichkeiten ausgewählt werden könne, und die Verschweissung sei eine von diesen Möglichkei- ten, ohne dass eine besondere technische Wirkung behauptet würde. Aus dem Basycon Flyer 2005 sei ersichtlich, dass sowohl Druckplatte als auch die querkraftübertragenden Elemente aus Stahl seien, und diese würden vom Fachmann naheliegenderweise für eine kraftschlüssige Ver- bindung verschweisst. Die Ausbildung einer Verbindung als Verschweis- sung sei eine gängige Massnahme des allgemeinen Fachwissens in die- sem Bereich, sie sei aber ohnehin eine willkürliche Auswahl aus mögli- chen Verbindungsarten. Die Klägerin äussert sich dazu sehr kurz, bestreitet die Ausführungen der Beklagten generell und führt aus, der Fachmann habe keinen besonderen Anlass gehabt, irgendein Element des Basycon Flyer 2005 verschweisst auszuführen. O2023_004 Seite 23 25. Angesichts der technischen Wirkung des Anschlusselements, bei vertika- lem Einbau unter Umständen hohe Druckkräfte übertragen zu können, ist es ausgehend von der technischen Lehre des Basycon Flyer 2005 offen- sichtlich, die Druckplatte, die in diesem Bereich vom Fachmann nahelie- gend als aus Eisen oder Stahl bestehend angenommen wird, und die Ar- mierungseisen kraftschlüssig miteinander zu verbinden. Das Klagepatent EP 556 erwähnt die Verschweissung im Zusammenhang mit einer derartigen Verbindung im Rahmen einer Liste von Möglichkei- ten. Der Verschweissung werden im Streitpatent keine besonderen uner- warteten technischen Wirkungen zugewiesen, die Klägerin macht solche nicht geltend, und es sind auch keine erkennbar. Damit ist die Aufgabe ausgehend vom Basycon Flyer 2005 als die Be- reitstellung einer alternativen Ausführungsform zu sehen. Die Beklagte führt zu Recht aus, dass die Verschweissung in diesem Be- reich eine dem Fach mann bekannte und übliche Verbindungsweise für Eisen- oder Stahlelemente ist. Subs tanziiert wird das von der Klägerin auch nicht bestritten. Der Gegenstand de r Fassung des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents EP 556 gemäss Subsubeventualantrag beruht entspre- chend nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 26. Damit erweisen sich alle geltend gemachten Ansprüche auch des Klage- patents EP 556 als nicht rechtsbeständig, und die Klage ist insgesamt abzuweisen, nachdem im Teilurteil vom 17. August 2022 bereits festge- stellt wurde, dass keiner der geltend gemachten Ansprüche des Klagepa- tents EP 557 rechtsbeständig ist. Kosten und Entschädigungsfolgen 27. Die Beklagte obsiegt vollständig. Dem Ausgang des Verfahrens entspre- chend sind die Kosten - und Entschädigungsfolgen zu regeln (Art. 106 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500’000 und unter Berücksich- tigung der hohen Komplexität der Streitsache ist die Entscheidgebühr O2023_004 Seite 24 (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO) auf CHF 40’000 festzusetzen, auch wenn die fi- nanziellen Wiedergutmachungsansprüche nicht beu rteilt werden ( vgl. Art. 1 KR-PatGer). Die Gerichtskosten sind aus dem Vorschuss der Klä- gerin zu beziehen (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Parteientschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertre- tung wurde im Teilurteil vom 27. August 2022 auf CHF 40’000 festgesetzt (dort E. 92). Für den zusätzlich Aufwand für die Stellungnahme im Verfah- ren nach der Rückweisung ist die Parteientschädigung angemessen zu erhöhen auf CHF 45’000. Die Klägerin schuldet der Beklagten entspre- chend unter diesem Titel CHF 45’000. 28. Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR -PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), aller- dings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädi- gung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif über- steigt, im Bestreitungsfall «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer. 30 Für die patentanwaltliche Unterstützung macht die Beklagte im Verfahren O2020_017 CHF 149’542 (ohne MwSt. ) geltend. Im Verfahren nach Rückweisung macht die Beklagte weitere Kosten für die Unterstützung durch einen Patentanwalt in der Höhe von CHF 8’250 (ohne MwSt.) gel- tend. Die Klägerin hat weder zur Kostennote im Verfahren O2020_017 noch zur Kostennote im Verfahren nach Rückweisung, die ihr am 18. Juli 2023 zugestellt wurde, Stellung genommen. Ob im Verfahren nach Rückweisung die Unterstützung durch einen Pa- tentanwalt im vorliegenden Fall tatsächlich notwendig war, bleibe dahin- gestellt. Mangels entsprechender Bestreitungen hat die Klägerin der Be- klagten die geltend gemachten Auslagen für den Patentanwalt in der Hö- he von insgesamt CHF 157’792 zu ersetzen. Die Klägerin ist demnach zu verpflichten, der Beklagten eine Parteient- schädigung von insgesamt CHF 202’792 (CHF 45’000 plus CHF 157’792) zu bezahlen. 30 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5. O2023_004 Seite 25 Das Bundespatentgericht erkennt: 1. Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen. 2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 40’000. 3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Die Entscheidgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. 4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 202’792 zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufas- sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit- tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die bes chwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 12. Oktober 2023 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher Versand: 16.10.2023