B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-1395/2014 A b s c h r e i b u n g s e n t s c h e i d v o m 2 5 . F e b r u a r 2 0 1 5 Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli-Sonanini, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Lukas Abegg. Parteien Biorganon S.A., Rue des Granges 5, 1204 Genève, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis, Baker & McKenzie Zurich, Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Mepha Schweiz AG, Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel, vertreten durch WEINMANN ZIMMERLI, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 12'820 CH 362'117 PERENTEROL / CH 635'489 MEPHENTEROL. B-1395/2014 Seite 2 Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt, dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 10. Februar 2014 den gegen die Eintragung der Marke Mephenterol eingelegten Widerspruch abwies und im Verfügungsdispositiv festhielt: 1. Der Widerspruch Nr. 12820 wird abgewiesen. 2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut. 3. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteient- schädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. 4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. dass die Vorinstanz die Abweisung des Widerspruchs damit begründete, die Beschwerdeführerin könne nicht glaubhaft machen, dass sie die Wider- spruchsmarke Perenterol rechtserhaltend gebraucht habe, dass die Beschwerdeführerin die Verfügung vom 10. Februar 2014 mit Be- schwerde vom 14. März 2014 beim Bundesverwaltungsgericht angefoch- ten hat und folgende Anträge stellt: I. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 10. Februar 2014 im Widerspruchsverfahren Nr. 12820 sei auf- zuheben. II. Der Widerspruch sei an das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei- gentum zurückzuverweisen und das Eidgenössische Institut für Geis- tiges Eigentum sei anzuweisen, den Widersp ruch gegen die CH-Marke Nr. 635 489 in Bezug auf die relativen Schutzhindernisse materiell zu prüfen und darüber zu entscheiden. III. Alles unter Kosten - und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzli- chen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin. dass gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De- zember 1968 (VwVG, SR 172.021) beurteilt, sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt, dass als Vorinstanzen die in Art. 33 VGG genannten Behörden, Anstalten und Betriebe des Bundes gelten, B-1395/2014 Seite 3 dass Verfügungen der Vorinstanz im Markenwiderspruchsverfahren vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind, dass die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren neue Beweismittel ins Recht legte, dass die Vorinstanz in Anwendung von Art. 58 VwVG ihren ursprünglichen Entscheid in Wiedererwägung ziehen kann, dass die Vorinstanz im Rahmen der Vernehmlassung ihren Entscheid vom 10. Februar 2014 aufgrund der neuen Beweismittel in Wiedererwägung zog und mit Verfügung vom 30. Juni 2014 neu entschied. Die Verfügung enthielt folgendes Dispositiv: 1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 12820 vom 10. Februar 2014 wird in Anwendung von Art. 58 VwVG wiedererwägungsweise aufgehoben und durch den vorliegenden Entscheid ersetzt. 2. Der Widerspruch Nr. 12820 wird abgewiesen. 3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut. 4. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin für das erstin- stanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. 5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet und dem Bun- desverwaltungsgericht zur Kenntnis gebracht. dass die Vorinstanz die erneute Abweisung des Widerspruchs damit be- gründete, wonach es zwar glaubhaft sei, dass die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wurde, eine Verwech slungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) hingegen zu verneinen sei, dass die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. Juli 2014 sich beim Bundesverwaltungsgericht erkundigte, ob der Beschwerdeführerin Gele- genheit zur Einreichung einer Replik eingeräumt werde, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 16. Juli 2014 allen Parteien Gelegenheit gab, sich dazu zu äussern, welche Auswirkungen der Wiedererwägungsentscheid ihrer Auffassung nach auf den weiteren Fort- gang des Beschwerdeverfahrens habe, B-1395/2014 Seite 4 dass die Beschwerdeführerin in der Folge mit Schreiben vom 18. August 2014 beantragt, das Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht sei fortzusetzen, da sie «durch den Wiedererwägungsentscheid der Vorinstanz nach wie vor besonders berührt» sei und sich noch nicht zur Thematik der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG habe äussern können, dass die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 22. September 2014 vorbringt, dass das Beschwerdeverfahren durch Wiedererwägung gegen- standslos geworden und daher abzuschreiben sei, dass das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 58 Abs. 3 VwVG im Wie- dererwägungsfall die Behandlung der Beschwerde fortsetzt, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist, dass die Prozesserledigung zufolge Gegenstandslosigkeit dabei voraus- setzt, dass das Rechtsschutzinteresse an der materiellen Beurteilung ei- nes Streitgegenstands nicht mehr anerkannt werden kann und diesem Er- fordernis dann bzw. in dem Umfang Genüge geta n ist, als eine während der Hängigkeit des Rechtss treits erlassene Verfügung den Anträgen der beschwerdeführenden Partei entspricht (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Basel 2008, S. 162 f. Rz. 3.46 m.H .; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Komment ar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 58 N. 16 ff. m.H.), dass dabei als Streitgegenstand nicht das der Vorinstanz eingereichte Be- gehren, sondern allein die von ihr erlassene Verfügung, beschränkt durch die Beschwerdea nträge, zu betrachten ist (ANDRÉ MOSER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 52 N . 3 m.H.) und die Beschwerdeführerin darauf verzichtet hat, die Wiedererwägungsverfügung beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten, dass die Vorinstanz den Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin vollum- fänglich entsprach, indem sie den Entscheid vom 10. Februar 2014 inkl. die mit diesem Entscheid verbundenen Kosten- und Entschädigungsfolgen aufhob, das Vorliegen relativer Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG prüfte, mit Verfügung vom 30. Juni 2014 über das Vorliegen einer B-1395/2014 Seite 5 Verwechslungsgefahr entschied und die entsprechenden Kosten- und Ent- schädigungsfolgen festlegte, dass es mit der Aufhebung der Verfügung vom 10. Februar 2014 (nach- träglich) am Anfechtungsobjekt fehlt , weshalb das Beschwerdeverfahren nicht mehr weiterzuführen und nun gegenstandslos geworden ist (ANDREAS GÜNGERICH, in: Seiler/Werdt/Güngerich (Hrsg.), Handkommen- tar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Bern 2007, Art. 32 N. 11 m.H.), dass die Beschwerdeverfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt werden, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), dass für die Festsetzung der Parteientschädigung bei gegenstandslosen Verfahren Artikel 5 VGKE sinngemäss gilt (Art. 15 VGKE), dass die besonderen Umstände des vorl iegenden Falles es rechtfertigen, ausnahmsweise auf die Erhebung von Verfahrenskosten im Beschwerde- verfahren zu verzichten (Art. 6 VGKE) und der Beschwerdeführerin der ge- leistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– zurückzuerstatten ist, dass vorliegend die Beschwerdeführerin die Gegenstandslosigkeit des Be- schwerdeverfahrens zu vertreten hat, da sie mit der Beschwerde neue Be- weismittel eingereicht hat, welche zum vorinstanzlichen Wiedererwä- gungsentscheid führten und ihr daher keine Parteientschädigung im Be- schwerdeverfahren auszurichten ist (Art. 15 VGKE i.V.m. Art. 5 VGKE), dass andererseits auch der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung auszurichten ist, da diese zum ersten spätes- tens bei Einreichung der massgeblichen Belege durch die Beschwerdefüh- rerin die Beschwerde in diesem Punkt hätte anerkennen können, was sie unterlassen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 "Red Bull / Dancing Bull" m.H.) und zum zweiten auf das Einreichen einer detaillierten Stellungnahme verzichtete und ihr daher keine nötigen Kosten entstanden sind, dass gegen dieses Urteil keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver- fügung steht (Art. 73 BGG) und das Urteil mit Eröffnung rechtskräftig wird. B-1395/2014 Seite 6 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Das Beschwerdeverfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrie- ben. 2. Es werden keine Verfahrenskosten im Beschwerdeverfahren erhoben. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.– wird ihr zurückerstattet. 3. Es werden keine Parteientschädigungen im Beschwerdeverfahren ausge- richtet. 4. Dieser Entscheid geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 12820; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Maria Amgwerd Lukas Abegg Versand: 5. März 2015