<!DOCTYPE html> <html lang="de"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="content"> <div class="para">Tribunale federale </div> <div class="para">Tribunal federal </div> <div class="para"> </div> <div class="para">{T 0/2} </div> <div class="para">4C.162/2002 /zga </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Urteil vom 16. Oktober 2002 </div> <div class="para">I. Zivilabteilung </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter , Präsident, </div> <div class="para">Klett, Rottenberg Liatowitsch, </div> <div class="para">Gerichtsschreiber Huguenin. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">X._________ AG in Liquidation, </div> <div class="para">B.________ International S.r.l., </div> <div class="para">Beklagte und Berufungsklägerinnen, </div> <div class="para">beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter A. Plattner, Marktstrasse 10, Postfach 724, 8501 Frauenfeld, </div> <div class="para"> </div> <div class="para">gegen </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Y.________ SA, </div> <div class="para">Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Franz Probst, Marktgasse 1, Postfach, 8401 Winterthur. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Markenrecht; UWG, </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 21. Juni 2001. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Sachverhalt: </div> <div class="para">A. </div> <div class="para">Die am 13. November 1943 in Frankreich gegründete Gesellschaft "A.________" ist Inhaberin von Patenten in verschiedenen Ländern für ein Handfederschlaggerät zur Markierung von Waren. Sie verwendete seit ihrer Gründung die Marke B.________, die erstmals am 10. Dezember 1943 in Frankreich registriert wurde. Der Eintrag wurde regelmässig erneuert. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Die "A.________" liess das Zeichen B.________ am 12. November 1958 als internationale Marke mit Schutzwirkung insbesondere für die Schweiz eintragen (Nr. 217 264 für die Klassen 7 und 8). Seit März 1968 ist das Zeichen als internationale Marke unter der Nummer 343 815 auch für die Warenklasse 16 eingetragen. Beide Einträge wurden bis in die Gegenwart regelmässig erneuert. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Die "A.________" änderte ihre Firma am 6. April 1981 in "B.________ SA". Nachdem diese Gesellschaft 1985 in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, wurde deren Geschäft samt Immaterialgüterrechten von der in Lyon ansässigen Y.________ SA übernommen. </div> <div class="para">B. </div> <div class="para">Die italienische Einzelfirma "C.________" unterhielt seit der Mitte des letzten Jahrhunderts Geschäftsbeziehungen zu der "A.________" und beschäftigte sich ebenfalls mit der Herstellung und dem Vertrieb des erwähnten Handfederschlaggerätes. Seit 7. November 1957 enthielt der Firmenname den Bestandteil "B.________" und im Jahre 1969 wurde die "B.________ Italia S.r.l." gegründet, die ihren Namen am 30. April 1997 in "B.________ International S.r.l." änderte. Seit 1990 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der italienischen Gesellschaft und der Y.________ SA in Bezug auf die Verwendung der Bezeichnung "B.________". Die in verschiedenen Ländern durchgeführten Gerichtsverfahren endeten mehrheitlich zu Gunsten der Y.________ SA. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Die B.________ International S.r.l. liess am 24. Dezember 1997 die schweizerische Marke "B.________" (Nr. 451 561, unter anderem für die Warenklassen 7, 8 und 16 bestimmt) hinterlegen. Da die Y.________ SA erst am 7. März 2000 von der Hinterlegung Kenntnis erhielt, konnte sie kein Widerspruchsverfahren vor der Registerbehörde einleiten. </div> <div class="para">C. </div> <div class="para">Die Y.________ SA reichte gegen die X._________ AG (Beklagte 1) und die B.________ International S.r.l. (Beklagte 2) Klage ein. Bei der Beklagten 1 handelt es sich um eine am 22. April 1998 gegründete, in Frauenfeld ansässige Tochtergesellschaft der Beklagten 2. Die Beklagte 1 befindet sich seit September 2002 in Liquidation. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Die Klägerin stellte folgende Rechtsbegehren: </div> <div class="para">"1. Es sei die Nichtigkeit der Marke Nr. 451 561 ("B.________") für das Gebiet der Schweiz festzustellen. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Marke Nr. 451 561 ("B.________") im schweizerischen Markenregister zu löschen. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">3. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach <span class="artref">Art. 292 StGB</span> im Falle der Zuwiderhandlung zu untersagen, im Gebiet der Schweiz </div> <div class="para"> </div> <div class="para">- die im Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis der Marke Nr. 451 561 ("B.________") aufgeführten Waren unter dem Zeichen B.________ anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern, </div> <div class="para"> </div> <div class="para">- die oben genannten Waren unter dem Zeichen B.________ ein- oder auszuführen, </div> <div class="para"> </div> <div class="para">- das Zeichen B.________ auf den oben genannten Waren oder deren Verpackung anzubringen, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, </div> <div class="para"> </div> <div class="para">- die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke Nr. 451 561 ("B.________") aufgeführten Dienstleistungen unter dem Zeichen B.________ anzubieten oder zu erbringen. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">4. Die mit dem Zeichen B.________ versehenen Werbeprospekte und anderen, im Verzeichnis der Marke 451 561 aufgeführten Waren, die sich allenfalls bei der Beklagten 1 befinden, seien zu beschlagnahmen und einzuziehen." </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage und erhoben Widerklage mit folgenden Begehren: </div> <div class="para"> </div> <div class="para">"1. Es sei die Nichtigkeit der Marke Nr. R 343.815 und R 217.264 ("B.________") der Klägerin für das Gebiet der Schweiz festzustellen. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die oben genannten Marken im schweizerischen Markenregister zu löschen, soweit dies nicht bereits durch Zeitablauf erfolgt sein sollte (R 217.264). </div> <div class="para"> </div> <div class="para">3. Es sei der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse nach <span class="artref">Art. 292 StGB</span> im Fall der Zuwiderhandlung zu untersagen, im Gebiet der Schweiz </div> <div class="para"> </div> <div class="para">- Waren und Dienstleistungen gemäss Verzeichnis der oben genannten Marken anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern, </div> <div class="para"> </div> <div class="para">- die oben genannten Waren unter dem Zeichen B.________ ein- oder auszuführen, </div> <div class="para">- das Zeichen B.________ auf den oben genannten Waren oder deren Verpackung anzubringen, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen." </div> <div class="para">D. </div> <div class="para">Mit Urteil vom 21. Juni 2001 schützte das Obergericht des Kantons Thurgau die Klage vollumfänglich und wies die Widerklage ab. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Die Beklagten haben Berufung eingereicht mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts vom 21. Juni 2001 aufzuheben. Die Klägerin stellt in ihrer Berufungsantwort den Antrag, auf die Berufung nicht einzutreten, eventuell diese abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen. Ihren Hauptantrag begründet die Klägerin damit, der mit der Berufung gestellte Aufhebungsantrag genüge den Anforderungen von <span class="artref">Art. 55 Abs. 1 lit. b OG</span> nicht. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Das Bundesgericht zieht in Erwägung: </div> <div class="para">1. </div> <div class="para">Das Obergericht hat am 13. Mai 2002 eine Stellungnahme zur Berufung eingereicht, in welcher es nicht nur deren Abweisung beantragte, sondern ergänzende Bemerkungen betreffend die Begründung seines Urteils machte. Die Beklagten haben sich mit schriftlicher Eingabe vom 4. Juli 2002 unaufgefordert zu diesen Bemerkungen vernehmen lassen. Ihre Eingabe ist zu den Akten genommen worden und deren Inhalt wird bei der Beurteilung der Streitsache vom Bundesgericht berücksichtigt werden. Damit ist den Beklagten das rechtliche Gehör (<span class="artref">Art. 29 Abs. 2 BV</span>; <span class="artref">Art. 6 Ziff. 1 EMRK</span>) gewährt worden. </div> <div class="para">2. </div> <div class="para">Die Klägerin hat sich im kantonalen Verfahren auf die zeitliche Priorität ihrer Marken und das sich daraus ergebende Ausschliesslichkeitsrecht berufen (Art. 13 Abs. 1 und 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]. Die Beklagten haben die Einwände des Nichtgebrauchs der Marke durch die Klägerin (<span class="artref">Art. 12 MSchG</span>), der Gebrauchspriorität (<span class="artref">Art. 78 Abs. 1 MSchG</span>) sowie der Markenanmassung (<span class="artref">Art. 4 MSchG</span>) durch die "A.________" erhoben. Das Obergericht stellte die Priorität der von "A.________" eingetragenen Marken fest, die rechtmässig auf die Klägerin übertragen worden seien. Die Beklagte 2 habe demgegenüber weder behauptet noch belegt, dass sie die Rechte an der von C.________ seinerseits eingetragenen Marke B.________ erworben habe, weshalb sie aus dessen Rechten nichts ableiten könne. Die Vorinstanz erachtete daher die Priorität der Marken der Klägerin als erstellt. Sie hielt sodann dafür, die Klägerin habe den Beweis für die erforderliche minimale Marktbearbeitung durch die für sie handelnde D.________ SA bis in die neueste Zeit erbracht, weshalb der von den Beklagten behauptete Nichtgebrauch nicht glaubhaft und damit die Berufung der Beklagten auf <span class="artref">Art. 12 MSchG</span> zum Scheitern veurteilt sei. Nach der Vorinstanz ist ferner aufgrund der im Recht liegenden Urkunden in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass "A.________" bzw. die Klägerin lediglich Distributorin für Frankreich gewesen sei. Die Vorinstanz verneinte daher, dass den Marken der Klägerin der Schutz gestützt auf <span class="artref">Art. 4 MSchG</span> zu verweigern sei. Nach dem angefochtenen Urteil konnte die Beklagte 2 schliesslich für das Gebiet der Schweiz keinen Gebrauch in der Zeit vor dem 12. Februar 1959 bzw. 7. März 1968 nachweisen, weshalb das Gebrauchsverbot gegenüber den Beklagten auch im Lichte von <span class="artref">Art. 14 MSchG</span> gerechtfertigt sei. </div> <div class="para">3. Die Beklagten rügen zunächst, das Obergericht habe in verschiedener Hinsicht <span class="artref">Art. 51 Abs. 1 lit. c OG</span> verletzt. </div> <div class="para">3.1 Gemäss <span class="artref">Art. 51 Abs. 1 lit. c OG</span> hat die kantonale Behörde das Ergebnis der Beweisführung im Entscheid festzustellen. Ob diese Anforderung erfüllt ist, prüft das Bundesgericht von Amtes wegen, und zwar vor der Eintretensfrage (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Band II, Bern 1990, N. 1 zu <span class="artref">Art. 51 OG</span>, S. 361). </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Eine vollständige und schlüssige Sachverhaltsfeststellung durch das kantonale Gericht ist in zweifacher Hinsicht notwendig: Einerseits haben die Parteien Anspruch darauf, alle tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen des Gerichts zu kennen. Andererseits ergeben sich die Anforderungen an die Begründung aus <span class="artref">Art. 63 Abs. 2 OG</span>, wonach die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz für das Bundesgericht verbindlich sind. Diese Feststellungen sind ausreichend, wenn sie alle für den Entscheid wesentlichen Sachumstände so klar, detailliert und widerspruchsfrei umfassen, dass die Überprüfung der Rechtsanwendung möglich ist (Poudret/Sandoz-Monod, a.a.O., N. 4 zu <span class="artref">Art. 51 OG</span>, S. 365). </div> <div class="para">3.2 Erfüllt der kantonale Entscheid die Anforderungen gemäss <span class="artref">Art. 51 Abs. 1 lit. c OG</span> nicht und können die Mängel nicht auf andere Weise behoben werden, hebt das Bundesgericht den Entscheid von Amtes wegen auf und weist die Sache an die kantonale Instanz zu neuer Beurteilung zurück, wobei dieser nötigenfalls eine Ergänzung des Verfahrens vorauszugehen hat (<span class="artref">Art. 52 OG</span>). Sollten die Rügen der Beklagten rechtsgenügend erhoben und begründet sein, würde ihr Aufhebungsantrag somit entgegen der Auffassung der Klägerin ausreichen. Die Vorbringen der Beklagten laufen indes auf eine im Berufungsverfahren unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung der Vorinstanz hinaus, etwa wenn sie rügen, die Vorinstanz habe mit Bezug auf die Marktpräsenz der Klägerin in den letzten fünf Jahren lediglich auf die von dieser eingereichten Akten abgestellt und jene der Beklagten nicht beachtet. Dasselbe gilt, soweit die Beklagten der Vorinstanz vorwerfen, bei der Würdigung dieser Akten nicht zwischen der Klägerin und der Y.________ GmbH Böblingen unterschieden zu haben. Damit machen die Beklagten in Wirklichkeit geltend, die Vorinstanz habe daraus unzulässige Schlüsse in tatsächlicher Hinsicht gezogen oder - anders gewendet - sie habe zum Beweis untaugliche Urkunden als tauglich eingestuft. Mit Bezug auf die Feststellungen der Vorinstanz zu ihrer eigenen Marktpräsenz stellen die Beklagten wiederum ihre eigene Beweiswürdigung jener der Vorinstanz gegenüber. Eine Verletzung von <span class="artref">Art. 51 Abs. 1 lit. c OG</span> können sie damit nicht nachweisen. Eine solche ist im Übrigen auch nicht ersichtlich. Damit erweist sich die Berufung in diesem Punkt als unbegründet. </div> <div class="para">4. </div> <div class="para">4.1 Unvollständigkeit des Sachverhaltes im Sinne von <span class="artref">Art. 64 OG</span> setzt eine unrichtige Rechtsanwendung durch die Vorinstanz voraus. Diese hat den Sachverhalt ungenügend festgestellt, wenn sie in der Rechtsanwendung eine auf die Streitsache anzuwendende Norm des Bundesrechts übersehen, zu Unrecht für unmassgeblich gehalten oder unrichtig ausgelegt und deshalb den gesetzlichen Tatbestand unvollständig erfasst hat. Die Feststellungen sind daher nur zu ergänzen, wenn die Anwendung des massgebenden Rechts es erheischt, nicht dagegen, um zu ermöglichen, an sich zutreffend erkanntes Recht abweichend anzuwenden. Eine Partei, welche den Sachverhalt gestützt auf <span class="artref">Art. 64 OG</span> ergänzt wissen will, hat nachzuweisen, dass die fragliche Tatsache für die Beurteilung der Streitsache erheblich ist und bereits im kantonalen Verfahren in der vorgeschriebenen Form sowie rechtzeitig behauptet und Beweis dafür angeboten wurde (<a class="bgeref_id" href="https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&amp;type=highlight_simple_query&amp;page=3&amp;from_date=28.09.2002&amp;to_date=17.10.2002&amp;sort=relevance&amp;insertion_date=&amp;top_subcollection_aza=all&amp;query_words=&amp;rank=0&amp;azaclir=aza&amp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-353%3Ade&amp;number_of_ranks=0#page353">BGE 119 II 353</a> E. 5c/aa S. 357 mit Hinweisen). </div> <div class="para">4.2 Die Beklagten beanstanden, die Vorinstanz habe verschiedene in der Duplik vorgetragene Rechtsstandpunkte, die zur Abweisung der Klage hätten führen müssen, nicht gewürdigt und zu bestimmten dazu vorgebrachten Tatsachenbehauptungen keine Feststellungen getroffen. So hätten sie die Notorietät der Marke B.________ im Sinne von <span class="artref">Art. 3 Abs. 2 MSchG</span> behauptet und angeführt, diese Marke werde in Fachkreisen ausschliesslich mit der Beklagten 2 assoziiert. Ebenso hätten sie sich auf die Regeln betreffend unlauteren Wettbewerb sowie auf Namensschutz berufen. Sie hätten schliesslich der Klägerin aufgrund von substanziierten Sachvorbringen Bösgläubigkeit unterstellt und bestritten, dass diese ein schützenswertes Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke B.________ und allgemein an der Klage habe. Auf all diese Vorbringen sei die Vorinstanz mit keinem Wort eingegangen. </div> <div class="para">4.3 Die Rüge der Beklagten ist unbegründet. Die Vorinstanz hat die von ihr erwähnten Einwände durchaus geprüft, jedoch gestützt auf die getroffenen tatsächlichen Feststellungen und die bisherigen rechtlichen Schlüsse verworfen (E. 2 hievor). Da die Beklagten in dieser Hinsicht auch nicht ansatzweise eine Rechtsverletzung der Vorinstanz aufzeigen und eine solche auch nicht ersichtlich ist, fällt eine Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Rückweisung der Sache zur Ergänzung des Sachverhalts im Sinne von <span class="artref">Art. 64 OG</span> ausser Betracht. Davon abgesehen legen die Beklagten nicht rechtsgenügend dar, zu welchen erheblichen Tatsachenbehauptungen sie welche Beweise - vergeblich - angeboten haben. </div> <div class="para">Anzufügen bleibt, dass den Beklagten ihre Bemerkungen in der Eingabe vom 4. Juli 2002 ebenfalls nicht weiter helfen. Ob eine Tatsachenbehauptung von der Gegenpartei bestritten oder zugestanden worden ist, wird primär vom kantonalen Recht geregelt. Diese Frage kann deshalb im Berufungsverfahren nicht überprüft werden (<span class="artref">Art. 55 Abs. 1 lit. c OG</span>). Es bleibt damit bei der Feststellung der Vorinstanz, dass die Beklagten im kantonalen Verfahren nicht rechtsgenüglich behauptet bzw. substanziiert hätten, "inwiefern die Hinterlegung durch C.________ im Jahr 1957 in Italien Wirkungen im Sinne der Rechtsnachfolge für die 1969 gegründete B.________ Italia S.r.l. entfalten sollte". </div> <div class="para">5. </div> <div class="para">Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann, und das angefochtene Urteil ist zu bestätigen. </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten den Beklagten unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (<span class="artref"><artref id="CH/173.110/156/7" type="start"></artref><artref id="CH/173.110/156/1" type="start"></artref>Art. 156 Abs. 1 und 7 OG</span><artref id="CH/173.110/156/7" type="end"></artref><artref id="CH/173.110/7" type="end"></artref>). Sie haben die Klägerin - ebenfalls unter solidarischer Haftung - für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (<span class="artref"><artref id="CH/173.110/2" type="start"></artref><artref id="CH/173.110/159/5" type="start"></artref><artref id="CH/173.110/159/2" type="start"></artref><artref id="CH/173.110/159/1" type="start"></artref>Art. 159 Abs. 1, 2 und 5 OG</span><artref id="CH/173.110/159/2" type="end"></artref><artref id="CH/173.110/159/5" type="end"></artref><artref id="CH/173.110/2" type="end"></artref><artref id="CH/173.110/5" type="end"></artref>). </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Demnach erkennt das Bundesgericht: </div> <div class="para"> </div> <div class="para">1. </div> <div class="para">Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 21. Juni 2001 wird bestätigt. </div> <div class="para">2. </div> <div class="para">Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt. </div> <div class="para">3. </div> <div class="para">Die Beklagten haben die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen. </div> <div class="para">4. </div> <div class="para">Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt. </div> <div class="para">Lausanne, 16. Oktober 2002 </div> <div class="para">Im Namen der I. Zivilabteilung </div> <div class="para">des Schweizerischen Bundesgerichts </div> <div class="para"> </div> <div class="para">Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: </div> <div class="para"> </div> </div></body></html>