Abteilung II B-684/2009 {T 1/2} U r t e i l v o m 2 4 . J u n i 2 0 0 9 Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Bernard Maitre; Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher. Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, Postfach 333, LI-9494 Schaan, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz. Schutzverweigerung vom 23. Dezember 2008 gegenüber der Internationalen Markenregistrierung Nr. IR 913'596 OUTPERFORM.OUTLAST. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Besetzung Parteien GegenstandB-684/2009 Sachverhalt: A. Am 8. März 2007 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI") die Eintragung der Marke Nr. IR 913'596 Out- perform.Outlast., gestützt auf eine liechtensteinische Basisregstrie- rung, ins Internationale Register. Die Marke beansprucht Schutz unter anderem für das Gebiet der Schweiz für folgende Waren und Dienst- leistungen: 1 Adhésifs organiques et/ou inorganiques polymérisables à un ou plusi- eurs composants se présentant comme tels ou sous forme de cartou- ches, sachets, supports et contenants de feuilles plastiques à usage commercial; compositions anti-feu organiques et/ou inorganiques di- mensionnellement stables, moulées, postformables, expansées et ex- pansibles sous forme de cartouches, sachets ou contenants de feuilles plastiques. 6 Eléments de fixation, d'assemblage, d'isolation et de montage tels que goujons filetés, clous, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, cro- chets, anneaux, colliers, dispositifs de fixation et de chevillage d'iso- lation, arrêts de coffrage, angles, équerres, rails de montage, éléments de suspension, tuyaux ainsi qu'éléments de fixation, d'assemblage et de montage des produits précités; tous les produits précités étant en métal. 7 Outils, y compris outils électriques, mécaniques, pneumatiques, à gaz ou à combustion, outils fixes ou à main, tels qu'outils mécaniques desti- nés aux goujons filetés et clous, agrafeuses-cloueuses, tournevis élec- triques, perceuses, marteaux perforateurs, perforateurs-burineurs, buri- neurs, machines de forage et de tronçonnage au diamant, marteaux-bu- rineurs, scies, appareils de refendage et de coupe, machines à meuler, aspirateurs, destinés notamment au travail de la pierre, du bois et à la maçonnerie; pièces détachées et accessoires des machines et outils précités, tels que supports de machines et d'outils, socles de machines et d'outils, unités d'entraînement, forets, y compris trépans à diamant et couronnes de forage au diamant, scies, lames de scie ainsi que disques à meuler, disques à couper et mèches (forets); mélangeurs statiques. 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, destinés notam- ment à la pose de boulons et de clous, en particulier fixateurs à cartou- ches, outils à découper, outils à affûter, scies, outils conçus pour doser, poser, appliquer et injecter des produits liquides, pâteux et solides, no- tamment des primaires, mortiers et adhésifs, également sous forme de capsules, contenants, récipients, cartouches, sachets, supports et con- tenants de feuilles plastiques, ainsi que pièces détachées et acces- soires des instruments et outils précités, scies, lames de scie, matoirs, mèches, trépans, y compris trépans à diamant et couronnes de forage au diamant, disques à couper et disques à meuler d'angle. 9 Appareils et instruments de commande, de détection, de positionne- ment, d'alignement, de contrôle (inspection), de signalisation et de me- sure électriques, électroniques, magnétiques et/ou laser, y compris ac- cessoires, tels que pieds, supports, viseurs et pièges à faisceau, casques en matières plastiques, goulottes de câblage. 13 Charges explosives (explosifs) et cartouches, spécialement celles à usage commercial, telles que celles destinées aux fixateurs à cartou- Seite 2B-684/2009 ches ainsi que chargeurs destinés aux charges propulsives et aux car- touches précitées; charges explosives sans douille, notamment charges explosives à mise à feu électrique ou par percussion; charges explosi- ves et cartouches alimentées par chargeur. 20 Elements de fixation, d'assemblage et de montage tels que goujons file- tés, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets, anneaux, ancra- ge d'isolation, arrêts de coffrage, conteneurs d'emballage en plastique destinés aux machines et outils, tous les produits précités n'étant pas en métal. 37 Prestation de conseils et de services dans les secteurs de la fixation, de la construction et de la démolition; services de réparation, notam- ment de machines et d'outils de fixation, de coupe, de mesure, de posi- tionnement, de forage, de burinage et de démolition destinés à en assu- rer la maintenance, l'amélioration et la réparation. B. Mit "Notification de refus provisoire total" vom 22. Februar 2008 ver- weigerte die Vorinstanz der Marke den Schutz für das Gebiet der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zur Be- gründung erklärte sie, das Zeichen sei Gemeingut. C. Mit Stellungnahme vom 21. Juli 2008 bestritt die Beschwerdeführerin diese Ansicht. Die Marke wirke schon darum unterscheidungskräftig, weil die von ihr angesprochenen Verkehrskreise kaum Englisch ver- stünden. Ihr Sinngehalt sei darüber hinaus mehrdeutig und ungewöhn- lich, die Verdoppelung der Vorsilbe "Out-" und die verwendete Inter- punktion wirke originell und einprägsam. Die Vorinstanz habe z.B. den Slogan "Good food, good life" als Marke eingetragen. Im Ausland sei ihre Marke eingetragen worden. Desgleichen sei ihrer Marke Schutz zu gewähren. D. Mit Schreiben vom 24. Oktober 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Beur- teilung fest. Die Marke werde nicht mehrdeutig, sondern von den an- gesprochenen Hobby-Bastlern, Chemikern, Ingenieuren und Personen der Baubranche vielmehr mit dem Sinn "Übertreffen. Überdauern." ver- standen. Damit beschreibe sie direkt Qualität, Art und Zweck der ge- kennzeichneten Waren und Dienstleistungen und preise diese an. Die Marke sei zudem weder von ihrem Sinngehalt noch von den bean- spruchten Waren und Dienstleistungen her mit der Eintragung "Good food, good life" zu vergleichen. Seite 3B-684/2009 E. Mit Verfügung vom 23. Dezember 2008 entschied die Vorinstanz, dass die Marke für die Dienstleistungen in Klasse 37 nach erneuter Prüfung zugelassen werde. Mit Bezug auf die beanspruchten Waren verweiger- te sie der Marke, unter Hinweis auf die am 24. Oktober 2008 erteilte Begründung, den Schutz definitiv. F. Am 2. Februar 2009 erhob die Beschwerdeführerin hiergegen Be- schwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren: 1. Ziffer 2 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Ei- gentum vom 23. Dezember 2008 sei aufzuheben und es sei der inter- nationalen Markenregistrierung Nr. 913'596 OUTPERFORM.OUTLAST. für alle beanspruchten Waren der Klassen 1, 6, 7, 8, 9, 13, 20 der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren. 2. unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegeg- nerin. Zur Begründung erneuerte sie die der Vorinstanz vorgetragenen Argu- mente, wobei sie fünf weitere Sloganmarken zum Vergleich anführte, die die Vorinstanz zum Schutz zugelassen hatte. G. Mit Vernehmlassung vom 20. März 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Einschätzung fest und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolgen abzuweisen. Auch die neu erwähnten Sloganmarken hielt sie mit der strittigen Marke für nicht vergleichbar. H. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal- tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgeset- zes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Mar- Seite 4B-684/2009 kenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Erhebung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten. 2. 2.1 Zwischen der Schweiz und Liechtenstein gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Regist- rierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP gilt das MMP vor den Bestimmungen des Madrider Ab- kommens vom 14. Juli 1967 über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3), da beide Staaten beide Abkommen ratifiziert haben. Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP und der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate. 2.2 Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum erklären, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei- gentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) genannte Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ["RKGE"], veröffentlicht in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Die Marke Nr. IR 913'596 wurde der Vorinstanz am 8. März 2007 notifiziert. Die Vorinstanz er- klärte ihre provisorische Schutzverweigerung am 22. Februar 2008. Die Achtzehnmonatsfrist wurde damit eingehalten. 2.3 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Be- zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Er- zeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutz- lands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. Au- gust 1992 (MSchG, SR. 232.11), der Zugehörigkeit der Marke zum "Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können da- mit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon). Seite 5B-684/2009 3. 3.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach der Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 128 III 450 f. E 1.5 Première, BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece). Die Be- urteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto). Ist ein Zeichen in seinem Sinngehalt Gemeingut, kann es durch gestalterische Mittel wie Farbe, Schrift und figurative Elemente, die sich nicht im Naheliegenden er- schöpfen, dennoch Unterscheidungskraft erlangen (BGE 103 Ib 19 E. 3 Banquet, BGer, sic! 2005, 651 E. 2.3 GlobalePost). Massgeblich ist deshalb der Gesamteindruck der Marke im Zusammenwirken ihrer Be- standteile (BGE 133 III 346 E. 4 Trapezförmiger Verpackungsbehälter, BGer, sic! 2005, 649 E. 2 GlobalePost). 3.2 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, veröffent- licht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Chan- nel). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum aller- dings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfek- ten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c Bud - weiser, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage, Urteile des Bundesverwaltungs- gerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 Delight Aromas, B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 Seven/Seven for all mankind). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank , Urteile des Bundesverwaltungsge- richts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 Salesforce.com und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 Stencilmaster). Fremd- wörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Seite 6B-684/2009 Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/ 2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 Apply-Tips und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume up). 3.3 Sloganmarken sind zulässig, wenn sich ihre Sinnaussage weder in allgemeinen oder sogar banalen Redewendungen des Gemeinguts er- schöpft, die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisen- den Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.2 We make ideas work, sic! 2005, 464 E. 2.2 C'est bon la vie; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 3 Feel'n learn/See'n learn, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 5.1 Enginee- red for men; Entscheid der RKGE, veröffentlicht in sic! 2003, 802 E. 5 We keep our promises; vgl. EUGEN MARBACH , in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. Basel 2009, Rn. 412 f., C HRISTOPH W ILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Mar- kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 82). 3.4 Gemeingut sind andererseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebe- dürfnis im Interesse des Verkehrs besteht, insbesondere ein Interesse der Mitbewerber des Markeninhabers oder -anmelders, die darauf an- gewiesen sind, das Zeichen ungehindert im Zusammenhang mit ihren Waren oder Dienstleistungen verwenden zu können (BGE 120 II 150 E. 3b/bb Yeni Raki, BGE 118 II 183 E. 3c Duo , BGE 117 323 E. 3 Valser). Bei Slogans ist ein Freihaltebedürfnis anzunehmen, wenn ihre Verwendung durch Konkurrenten und Mitanbieter ernsthaft in Betracht fällt (Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.3 We make ideas work; M ARBACH , a.a.O., Rn. 259). 4. Im vorliegenden Fall beansprucht die Marke Nr. IR 913'596 im Wesent- lichen Schutz für Baumaterial (Mörtel- und Klebstoffmasse), verschie- denartige Montageelemente, Werkzeuge und Geräte und deren Einzel- teile für den Bau. Trotz einer detaillierten Aufzählung belegt ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einen eher schmalen Warenbereich. Mehrfach wird erwähnt, dass die Waren für gewerbliche Zwecke vorge- sehen sind. Die massgeblichen Verkehrskreise setzen sich also in ers- ter Linie aus Baufachleuten und Handwerkern zusammen, auch wenn Seite 7B-684/2009 einige der genannten Waren auch handwerklich versierten und interes- sierten Privatpersonen angeboten werden. Dagegen ist, entgegen der Ansicht der Vorinstanz, bei derart spezifisch deklarierten Waren nicht auch auf die Auffassung von Hausbesitzern und Hobby-Bastlern, Che- mikern, Ingenieuren, Architekten und Waffenspezialisten abzustellen, werden doch selbst die in Klasse 13 beanspruchten Treibladungen und Kartuschen in der eingetragenen Formulierung ausschliesslich für pul- verkraftbetriebene Werkzeuge und Geräte auf dem Bau verwendet. 5. Die strittige Marke ist aus zwei englischen Wörtern zusammengesetzt, welchen je ein Punkt folgt. Zusammen ergeben sie einen Slogan, den die massgeblichen Verkehrskreise nach Ansicht der Vorinstanz mit dem Sinn "Übertreffen. Überdauern." übersetzen. Dagegen vertritt die Beschwerdeführerin die Meinung, die massgeblichen Verkehrskreise verstünden die Wörter mangels Fremdsprachenkenntnissen nicht und würden sie, wenn sie sie verstünden, mit einer unbestimmten Auswahl unterschiedlicher Sinngehalte interpretieren, nämlich für Outperform "hervorragen", "überbieten", übertreffen" oder "überflügeln" verstehen und für Outlast "überdauern" oder "überleben". Wie die massgeblichen Verkehrskreise die englischen Vokabeln out- perform und outlast verstehen und welchen Sinn sie ihnen beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche das Zeichen beansprucht wird (M ARBACH , a.a.O., Rn. 209). 5.1 Die Fachhandwerker/innen, die die massgeblichen Verkehrskreise- bilden, bedürfen für ihre berufliche Tätigkeit der englischen Sprache kaum und legen in ihrer Berufsausbildung keinen Schwerpunkt auf englisches Sprachwissen. Stehen darum keine etablierten oder für den konkreten Leistungsbeschrieb unentbehrlichen Fachwörter dieser Branche zur Diskussion, sind von diesem Personenkreis, im Unter- schied zu Fachkreisen mit höherer Allgemeinbildung und intensiven in- ternationalen Beziehungen, nur Englischkenntnisse im Umfang eines in der Schweiz alltäglichen und allgemeinen Grundwortschatzes zu er- warten (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece; Urteile des Bundesver- waltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 2 Express Advan- tage, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 Delight Aromas, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men). Seite 8B-684/2009 5.2 An der Vorsilbe Out- der Markenwörter und an den verhältnismäs- sig bekannten Verbalstämmen "(to) perform" (ausführen) und "(to) last" (dauern) werden die Verkehrskreise erkennen, dass es sich um Wörter der englischen Sprache handelt, die aus diesen Komponenten zusam- mengesetzt sind. Damit ist zu prüfen, ob die Wörter zum massgebli- chen und in der Schweiz verbreiteten englischen Grundwortschatz ge- hören. Das Wort "Outperform" bedeutet "übertreffen", "leistungsfähiger sein" oder "bessere Leistungen erbringen", wird mit dem in der Schweiz ge- pflegten englischen Grundwortschatz allerdings kaum verstanden. Dies ergibt schon ein Vergleich von gebräuchlichen, englisch-deut- schen Wörterbüchern. Die Vokabel wird zwar in KARL W ILDHAGEN /W ILL H ÉRAUCOURT , Englisch-deutsches deutsch-englisches Wörterbuch in zwei Bänden, Wiesbaden 1963, S. 582, und Pons Grosswörterbuch für Experten und Universität Englisch mit Daumenregister, Stuttgart 2002, S. 622, erwähnt, es fehlt jedoch sowohl im Langenscheidt Handwörter- buch Englisch, Berlin 2001, ebenso Erweiterte Neuausgabe 1977, im Pons-Standardwörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1989, im Pons- Praxiswörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1988, und sogar im Col- lins English Dictionary, Wrotham 1990, der die Begriffe für Personen englischer Muttersprache auf Englisch erläutert. Ist ein englisches Wort derart selten, dass es selbst in diesen bedeutenden Wörterbü- chern nicht erwähnt wird, zählt es nicht zum Grundwortschatz des schweizerischen Publikums. Dieselbe Beurteilung gilt für das Verb "outlast" mit der Bedeutung "überdauern", das nicht im Pons-Standardwörterbuch Englisch- Deutsch und im Pons-Praxiswörterbuch Englisch-Deutsch erwähnt wird. Auch als Denkinhalt und Wortbedeutung wird „überdauern“ in der Alltagssprache selten benötigt. Damit zählt das Wort „outperform“ nicht zum Grundwortschatz von schweizerischen Baufachleuten und Hand- werkskreisen. Die von der Vorinstanz auf internationalen, englisch- sprachigen Webseiten aufgespürten Anpreisungen, die die Begriffe "outperform" und/oder "outlast" enthalten, vermögen den Sprachge- brauch und das Sprachverständnis dieser Verkehrskreise in der Schweiz dagegen nicht zu belegen. Was die von der Vorinstanz eben- falls eingereichten Belege über die Verbreitung zusammengesetzter Begriffe wie „leistungsfähiges Werkzeug“ oder „leistungsfähiges Gerät“ im Internet über die Schutzgewährung für die Marke Outperform.Out- last. aussagen sollen, bleibt unklar. Seite 9B-684/2009 5.3 Die Verkehrskreise mögen zwar vielleicht versuchen, aufgrund von Vokabeln mit der Vorsilbe "out-", die sie kennen – z.B. "Output" (Leis- tung) oder "outsider" (Aussenseiter) –, den Sinn der unbekannten Be- griffe "Outperform.Outlast." und ihrer Kombination zu erraten. Sie könnten sich einen beschreibenden Sinngehalt im Verwendungszu- sammenhang mit den gekennzeichneten Waren ausmalen. Doch schon die Bedeutung der Vorsilbe "Out-" für "Über-" anstelle des häufi- geren "Aus-" oder "Draussen-" kommt selten vor und ist darum nicht notorisch, so dass auch eine derart, "volksetymologische" Deutung ("ausführen"?, "auslasten"?, "aus-dauern"?) zu keiner naheliegenden Sinngehaltsvorstellung führt, welche die betreffenden Produkte ohne Zuhilfenahme der Fantasie beschreiben würde. Auch in den anderen Landessprachen lässt sich aus den bekannten Begriffen kein nahelie- gender und beschreibend wirkender Sinngehalt ableiten. Die Marken- wörter "outperform" und "outlast" werden darum in keinem beschrei- benden Sinn wahrgenommen und wirken in der angemeldeten Kombi- nation unterscheidungskräftig. 6. Es kann damit offen bleiben, ob die von der Beschwerdeführerin vor- gebrachten Sinnvarianten der beiden Wörter im Verwendungszusam- menhang derart naheliegen, sich zugleich aber inhaltlich derart unter- scheiden, dass das Zeichen in einem unentschieden-mehrdeutigen Sinn verstanden wird und dadurch bei Personen mit besonderen Eng- lischkenntnissen eine unterscheidungskräftige Unbestimmtheit als Markenzeichen bewirken (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2005, 279 E. 3.3 Firemaster, sic! 1999, 30 E. 4 Swissline). Ebenso kann offen bleiben, ob die den Wörtern nachgestellten Punkte die Un- terscheidungskraft der Marke massgeblich beeinflussen können und welche Bedeutung "to outperform" in Finanzfachkreisen besitzt. 7. Hingegen bleibt zu prüfen, ob der Marke ein Freihaltebedürfnis entge- gensteht. Der Zusammenhang der gewählten Begriffe mit der Baubran- che ist indessen gering, und es ist kein Bedürfnis des Marktes festzu- stellen, eine Kombination von zwei seltenen englischen Wörtern freizu- halten, nachdem die massgeblichen Verkehrskreise ihren englischen Sinn nicht verstehen, auch wenn diese Wörter gegenüber einem Publi- kum mit besonders guten Englischkenntnissen in einem allgemeinen und anpreisenden Sinn für entsprechende Waren verwendet werden Seite 10B-684/2009 können. Auch ein Freihaltebedürfnis an der Marke ist aus diesen Grün- den zu verneinen. 8. Der Schutzgewährung gegenüber der zu prüfenden Marke steht vorlie- gend nicht entgegen, dass das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt mit Schreiben vom 25. Juni 2008 dem Zeichen den Schutz für die Benennung für das Gebiet der Europäischen Union mangels genügender Unterscheidungskraft verweigert hat. Dieser zur Begründung angeführte Schutzversagungsgrund von Art. 7(1)(b) der europäischen Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezem- ber 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl EG Nr L 11 vom 14. Ja- nuar 1994, S. 1, "GMV") findet nach Art. 7(2) GMV bereits Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft bestehen, wofür jede "territorial nicht ganz untergeordnete" Region, die auch nur ein Teil eines Mitgliedslandes der EU sein kann, genügt (G ÜNTHER EISEN FÜHR /DETLEV SCHENNEN , Gemeinschaftsmarkenverordnung, 2. Aufl. München 2007, GMV Art. 7 N 218). Es war darum für jene Be- urteilung nur auf die Sprachverhältnisse im Vereinigten Königreich ab- zustellen, die vorliegend nicht entscheidend sind, weshalb sich ein Vergleich mit der Situation im Ausland – allerdings auch mit der an- geblichen Zulassung der Marke in den USA, Liechtenstein, China und Japan, auf welche die Beschwerdeführerin nach dem Eintrag internati- onalen Register teilweise zu Unrecht hinweist – erübrigt. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gilt überdies auch innerhalb der EU, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind und dessen An- wendung von jedem nationalen System eines EU-Mitgliedstaates un- abhängig ist (Urteil des EuGH vom 25. Oktober 2007 in der Rechtssa- che C-238/06 P, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG und Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt), weshalb der Entscheid über die Eintragung oder Nichteintragung einer Gemeinschaftsmarke auch nicht präjudizierend für die Frage einer Schweizer Schutzaner- kennung wirken kann. Dies ist denn auch nach der schweizerischen Rechtsprechung für ausländische Entscheide grundsätzlich so ent- schieden (BGE 129 III 229 E. 5.5; Urteil des Bundesverwaltungsge- richts B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 9 Viaggio). Seite 11B-684/2009 Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuwei- sen, der Marke IR 9913'596 Outperform.Outlast. den Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren. 9. Bei diesem Ausgang sind keine Kosten aufzuerlegen, und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Zudem ist ihr eine angemessene Partei- entschädigung zuzusprechen. 10. Fehlt wie im vorliegenden Fall eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Ei- gentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Na- men und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädi- gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, SR 173.320.2 [VGKE]). In Würdigung der fachlichen Darlegungen der Be- schwerde und der von der Beschwerdeführerin durchgeführten Sach- verhaltsrecherchen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) angemessen. Seite 12B-684/2009 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, und die Vorinstanz wird angewie- sen, der Marke Nr. IR 913'596 Outperform.Outlast. den Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Vorschuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechts- kraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. 3. Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen. 4. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat- tungsformular) - die Vorinstanz (Ref-Nr. mra; Gerichtsurkunde) - das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (A-Post) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: David Aschmann Philipp J. Dannacher Seite 13B-684/2009 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts- sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An- gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch- tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde- führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand: 25. Juni 2009 Seite 14