B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-7562/2016 U r t e i l v o m 4 . D e z e m b e r 2 0 1 8 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli, Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska. Parteien August Storck KG, Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub und Rechtsanwältin Sylvia Anthamatten, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Häberli Fruchtpflanzen AG, Stocken, 9315 Neukirch (Egnach), vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Bernard Volken, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 13660, IR 320'574 MERCI / CH 654'775 Merci (fig.). B-7562/2016 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin d er Wortmarke IR 320'574 MERCI, die am 15. September 1966 im internationalen Register eingetragen und am 5. Oktober 1966 für die Schweiz notifiziert wurde. Sie beansprucht Schutz für die Waren cacao, chocolat, sucreries in Klasse 30. B. Am 24. Januar 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin bei der Vor- instanz die Wortbildmarke CH 654'775 Merci (fig.) für Pflanzen und Früchte aller Arten in Klasse 31. Die Marke hat folgendes Aussehen: C. Gegen die Eintragung des hinterlegten Zeichens erhob die Beschwerde- führerin am 13. Mai 2014 gestützt auf ihre ältere Marke Widerspruch. Sie machte geltend, aufgrund der integralen Übernahme der Widerspruchs- marke, lediglich ergänzt mit einem beschreibenden Bildelement, sei eine Zeichenähnlichkeit gegeben. Ferner seien die Waren bei identischem Ver- wendungszweck gleichartig und verfüge die Widerspruchsmarke infolge ih- rer Bekanntheit über einen erweiterten Schutzumfang. Eine Verwechs- lungsgefahr sei folglich zu bejahen und die jüngere Marke für alle bean- spruchten Waren aus dem Register zu löschen. D. Mit Stellungnahme vom 17. November 2014 beantragte die Beschwerde- gegnerin die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten - und Entschädi- gungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin, wobei sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Wider spruchsmarke für die Waren cacao und sucre- ries erhob. Sie brachte vor, "Merci" gehöre zum elementaren Grundwort- schatz, weshalb der Widerspruchsmarke keine Unterscheidungskraft zu- komme. Da eine allfällige Bekanntheit nur mit Bezug auf eine spezifische, grafisch gestaltete Version der Marke gegeben sei, könne die Wortmarke Merci auch nicht als durchgesetzt betrachtet werden . Der Verwendungs- zweck der beanspruchten Waren sei lediglich allgemein überschn eidend und begründe keine G leichartigkeit. Eine Zeichenähnl ichkeit sei bei Ge- B-7562/2016 Seite 3 genüberstellung des Merci-Logos und der angefochtenen Marke zu vernei- nen, da sich diese im Gesamteindruck hinreichend voneinander unter- schieden. Demzufolge liege keine Verwechslungsgefahr vor. E. Die Beschwerdeführerin reichte mit Widerspruchsreplik vom 26. Mai 2015 Belege zum Gebrauch ihrer Marke für cacao und sucreries ein und bestritt deren Gemeingutcharakter. Sie stellte sich auf den Standpunkt, es handle sich im Gegenteil um eine bekannte Marke mit erweitertem Gleichartig- keitsbereich und grösserem Schutzumfang. Die Wortmarke Merci sei auch ohne jegliche grafische Ausgestaltung erheblich gebraucht worden, zudem weiche das Merci-Logo nur minim vom reinen Wortzeichen ab. Eine Ver- wechslungsgefahr sei bei gegebener Warengleichartigkeit und Zeichen- ähnlichkeit selbst dann zu bejahen, wenn der Gebrauch der Marke lediglich für chocolat anerkannt werde. F. Mit Widerspruchsduplik vom 27. November 2015 brachte die Beschwerde- gegnerin vor, die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch ihrer Marke für die bestrittenen Waren anhand der eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht. Der Gebrauch für Schokolade wirke weder rechtserhaltend für den Oberbegriff sucreries noch für den Schokoladebestandteil cacao. Sie hielt an ihrer Ansicht fest, wonach der Zeichenvergleich auf Basis der gra- fischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke vorzunehmen sei, wobei der Wortbestandteil an sich über einen derart geringen Schutzumfang ver- füge, dass die angefochtene Marke mit ihrem Bildelement einen genügen- den Abstand wahre. G. Mit Entscheid vom 3. November 2016 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie kam zum Schluss, der rechtserhaltende Gebrauch der Wider- spruchsmarke für cacao und sucreries sei anhand der eingereicht en Be- lege nicht glaubhaft gemacht. Der unbestrittene Gebrauch der Marke für chocolat wirke für diese Waren nicht rechtserhaltend. Die beanspruchten Waren stünden im Verhältnis Rohstoff (Früchte und Pflanzen) zu verarbei- tetem Produkt (Schokolade) zueinander, verfügten nicht über denselben Verwendungszweck und seien folglich nicht gleichartig. I m Übrigen wäre eine Verwechslungsgefahr selbst unter der Annahme einer Warengleichar- tigkeit und Zeichenähnlichkeit zu verneinen, da sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf das gemeinfreie Wort "Merci" erstrecken könne. B-7562/2016 Seite 4 H. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Dezember 2016 Beschwerde an das Bu ndesverwaltungsgericht und beantragte die vollumfängliche Gutheissung ihres Widerspruchs , wobei sie weitere Ge- brauchsbelege einreichte. Sie rügte, die Verfügung sei unter falscher Wür- digung von Rechts - und Tatfragen ergangen. Die Vor instanz habe den rechtserhaltenden Gebrauch für cacao und sucreries zu Unrecht als nicht glaubhaft erachtet. Im Übrigen wirke der Gebrauch der Marke für Schoko- lade für diese Waren rechtserhaltend. Sodann bestehe durchaus eine Gleichartigkeit zwischen Schokolade, Kakao und Süssig keiten einerseits sowie Pflanzen und Früchten andererseits, zumal die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich bean- spruchen könne. Aus der Bekanntheit folge ferner ein erweiterter Schutz- umfang. Die Zeichenähnlichkeit, die von der Vorinstanz gar nicht erst ge- prüft worden sei, liege bei integraler Übernahme der älteren Marke mit le- diglich banaler grafischer Ergänzung vor. I. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 27. März 2017 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Den Gebrauch der Wider- spruchsmarke für die Waren cacao und sucreries erachtete sie weiterhin als nicht glaubhaft gemacht. Die Frage, ob der unbestrittene Gebrauch für Schokolade mit Bezug auf diese Oberbegriffe rechtserhaltend wirke, könne offengelassen werden, da eine Warengleichartigkeit hinsichtlich Pflanzen und Früchten auch bei Anerkennung des Gebrauchs für sämtliche bean- spruchten Waren zu verneinen wäre. Eine allfällige Bekanntheit der Wider- spruchsmarke im Zusammenhang mit Schokolade könne nicht auf anders- artige Produkte übertragen werden, führe mithin nicht zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich. J. Mit Beschwerdeantwort vom 27. März 2017 beantragte die Beschwerde- gegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten - und Entschädigungsfolgen. Sie bestritt nach wie vor den Gebrauch der Wi- derspruchsmarke für cacao und sucreries und stimmte der Vorinstanz darin zu, der Gebrauch für Schokolade wirke für diese Waren nicht rechtserhal- tend. Die einander gegenüberstehenden Waren seien nicht gleichartig. Die angefochtene Marke hebe sich durch ihr grafisches Element deutlich von der Widerspruchsmarke ab, weshalb auch keine Zeichenähnlichkeit gege- ben sei. Weiter habe die Widerspruchsmarke keine originäre Unterschei- dungskraft, da "Merci" als Ausdruck des Danks zum Gemeingut gehöre. B-7562/2016 Seite 5 Eine Bekanntheit mit entsprechend weiterem Schutzumfang könne die Wi- derspruchsmarke nicht beanspruchen. K. Mit Replik vom 15. Juni 2017 ging die Beschwerdeführerin vertieft auf die eingereichten Gebrauchsbelege ein und hielt im Übrigen an ihren bisheri- gen Vorbringen fest. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin wurden von der Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 19. September 2017 bestrit- ten. L. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 13. Dezember 2017 eine öf- fentliche Parteiverhandlung durchgeführt, anlässlich derer die Parteien an ihren bisherigen Begehren und Ausführungen festhielten. M. Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so- weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei- che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (A rt. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. B-7562/2016 Seite 6 Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke w ährend eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Ab- schluss des Widerspruc hsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Mar- kenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend machen (Ar t. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchs- gegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widerspre- chende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaub- haft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs ist in der ersten Stellungnahme vor dem IGE zu erheben (Art. 22 Abs. 3 der Marken- schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet von der Geltendmachung des Nich tgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an (MARKUS WANG, in: Noth et. al. [Hrsg.], Mar- kenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 12 N. 9; Urteil des BVGer B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec"). 2.3 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts- punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11 E. 5a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, hö- her einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B -7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; B-4540/2007 vom 15. Septem- ber 2008 E. 4 "Streifen"). 2.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaft- lich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Ge brauchs sowie die besonderen Um- stände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage ste henden Unternehmens (Urteile des BVGer B -5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B -4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Lifetec/Life Technologies"). Das Zeichen muss weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, sodass es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird . Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Verpackung angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den B-7562/2016 Seite 7 beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Ver- wendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rech- nungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile des BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo"; 4A_253/2008 vom 14. Ok- tober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.). 2.5 Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abwei chenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG ; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE], in sic! 2004 S. 106 E. 5 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]"). Das Weglas- sen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungs- kräftigen Elements zu einem von der Registrierung abweichenden Ge- brauch führt (vgl. Urteile des BVGer B -1976/2007 vom 13. August 2007 E. 7 " Rudolph Rotnase/Rudolph [fig.]" ; B -4465/2012 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; BGE 99 II 119 E. 7 " Silva"). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Ge- samtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 272 E. 4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.1 "Kin- der/Kinder Party [fig.]"). 2.6 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretende r Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninha- ber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt ( WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104; Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six [fig.]/sixx"; BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"). 2.7 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizeri- schen Marktes verlangt wird (CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar, 2002, Art. 11 N. 32; WANG, a.a.O. , Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export ebenfalls als rechts- erhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkommens vom 13. Ap- ril 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegensei- tigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt über- dies den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich. B-7562/2016 Seite 8 3. 3.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu- rechnungen zu befürchten sind, sodass die mit dem jüngeren Zeichen ver- sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge- rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei- nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit- telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei- nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken- inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRK- HÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wap- pen-schutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 3 N. 26 f.). 3.2 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise, die Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke so wie die Wechselwirkung zwischen Zeichenähnlichkeit und Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Ok- tober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]"; W ILLI, a.a.O., Art. 3 N . 17 ff.). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksam- keit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Abnehmer zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatz - markt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]"). 3.3 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an - hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B -531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für die Annahme gleicharti- ger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wert schöp- fungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspe- zifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehö- rigkeit der Produkte mit gleiche n Abnehmerkreisen und Vertriebs stätten (Urteile des BVGer B -2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bone welding [fig.]"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victo rinox/Miltrorinox"). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein B-7562/2016 Seite 9 Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B -5073/2011 E. 2.6 "Li do Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"). 3.4 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein - druck abgestellt, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Für die Ähn- lichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftb ild und gege- benenfalls der Sinn gehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Re gel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 872 ff.). 3.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwa- che Marken ist kleiner als jener für starke Marken. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinrei- chende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamil- losan"; Urteil des BVGer B -3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.4 "Pupa/Fashionpupa"; MARBACH, a.a.O., Rz. 976 ff.). Schwach sind insbe- sondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemein- gut anlehnen. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urt eile des BVGer B -3706/2016 E. 2.4 "Pupa/Fashion- pupa"; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 „Plus/Plusplus [fig.]“). 4. 4.1 Vorab sind die Verkehrskreise zu definieren, auf deren Verständnis für die Beurteilung sowohl des rechtserhaltenden Gebrauchs als auch der Ver- wechslungsgefahr abzustellen ist. Ausschlaggebend ist dabei das Waren- verzeichnis der älteren Marke, sodass nicht auf die Ausführungen der Par- teien zu den Adressaten der jüngeren Marke eingegangen zu werden braucht (vgl. RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06; Urteil des BVGer vom 29. März 2017 B-2354/2016 E. 4 "Allianz/ Allianz TGA [fig.]"). B-7562/2016 Seite 10 4.2 Chocolat bzw. Schokolade wird als alltägliches Konsumgut von Endab- nehmern der gesa mten Bevölkerung mit tiefer Aufmerksamkeit nachge- fragt. Zu den Verkehrskreisen gehören auch Fachleute aus der Konditorei, Confiserie und dem Lebensmittelhandel mit grösserer Aufmerksamkeit. Dasselbe gilt für sucreries, in der deutschen Übersetzung Zuckerwa ren bzw. Konfekt (wdl.ige.ch/wdl/). 4.3 Unter den Parteien ist strittig, was unter cacao in Klasse 30 zu verste- hen ist. Nach Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin handelt es sich bei Kakao um ein verarbeitetes Produkt bzw. Kakaogetränk, wäh- rend die Beschwerdeführerin vorbringt, ihre Marke sei nicht für ein Getränk registriert; vielmehr umfasse der Oberbegriff cacao auch weitere aus Ka- kaobohnen zubereitete Waren wie Zutaten auf Kakaobasis für Confiserie- produkte, insbesondere die vorliegend relevanten Schokoladebestandteile Kakaomasse und Kakaopulver. Wie das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B -1686/2012 vom 9. April 2013 E. 4.4 "Camille B loch Mon Chocolat Suisse (fig.) /my swiss chocolate.ch (fig.)" ausgeführt h at, bezeichnet der Begriff Kakao die Sa- men des Kakaobaumes, das aus Kakaobohnen gewonnene Kakaopulver sowie das Getränk, das aus Kakaopulver, Zucker und Milch hergestellt wird. Soweit sich die Vorinstanz bei ihrer Auffassung, wonach unter "Ka- kao" das Pulvergetränk zu verstehen sei, auf ebendieses Urteil beruft, ist ihr entgegenzuhalten, dass die Markeninhaberin in dem betreffenden Ver- fahren "Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee -Ersatzmittel (…)" in Klasse 30 bean- sprucht hat und in dieser konkreten Konstellation tatsächlich vom engen Verständnis des Begriffs Kakao als Getränk auszugehen war. Vorliegend ist der Sachverhalt jedoch anders gelagert. Gestützt auf die Klassifikations- hilfe des IGE ist davon auszugehen, dass es sich bei dem von der Wider- spruchsmarke beanspruchten cacao um einen Oberbegriff handelt, der ne- ben dem Pulver für Trinkschokolade auch weitere Kakaoerzeugnisse wie Kakaoextrakt, Aufstriche und Zutaten auf Kakaobasis für Confis eriepro- dukte wie Kakaopulver erfasst. Hätte die Beschwerdeführerin ihre Marke lediglich für das Kakaogetränk registrieren wollen, hätte sie wohl die offizi- ellen Bezeichnungen "cacao au lait" oder " boissons à base de cacao" ge- wählt (wdl.ige.ch/wdl/; vgl. auch die Klassifikationshilfe der WIPO www.wipo.int/classifications/nice/en). Ob auch der Schokoladebestandteil Kakaomasse unter den Oberbegriff cacao fällt, wird noch zu klären sein (E. 5.3.3 nachfolgend.) B-7562/2016 Seite 11 Für die Definition der Verkehrskreise für Kakao wird auf die Ausführungen zu Schokolade und Zuckerwaren verwiesen. Soweit Confiserie produkte auf Kakaobasis zur Frage stehen, richten sich diese vornehmlich an Fach- leute aus der Confiserie, Konditorei und Lebensmittelindustrie, die die Wa- ren mit erhöhter Aufmerksamkeit prüfen. 5. 5.1 Mit der ersten Stellungnahme vom 17. November 2014 im Wider- spruchsverfahren erhob die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtge- brauchs der Widerspruchsmarke für die Waren cacao und sucreries in Klasse 30. Die Beschwerdeführerin reichte zum Nachweis des rechtserhal- tenden Gebrauchs ihrer Marke folgende Belege ein (Beilagen 46, 47, 50/1- 33 zur Widerspruchsreplik, Beilagen 3-5 zur Beschwerdereplik):  Undatierte Abbildungen der Schokoladewaren "Merci Extra Dunkle Vielfalt" mit Hinweis "mi n. 70% Cacao in der Schokolade" und "Merci Petits" mit Hinweis "Cacao Intense 72%"  Abbildungen von Schokoladewaren in diversen Lebensmittelge- schäften in der Schweiz, von der Beschwerdeführerin datiert vom Januar 2010 bis April 2013  Googlerecherche vom Juni 2017 mit den Suchbegriffen "Merci Extra Dunkle Vielfalt 72%", "Merci Finest Selection 70% Kakao" und "Merci Tafelschokolade Edelbitter 72%", wobei die Suchtreffer sich vorwiegend auf Webseiten mit deutscher Top-Level-Domain bezie- hen und nur vereinzelt datiert sind (Zeitraum Januar 2010 bis No- vember 2013)  Rechnungen der Storck (Schweiz) GmbH be treffend die Lieferung der Schokoladewaren "Merci Extra Dunkle Vielfalt" und "Merci Pe- tits Cacao" an diverse Warenhäuser und Lebensmittelgeschäfte in der Schweiz vom Januar 2010 bis August 2013  Rechnungen der Merci GmbH, Berlin, sowie der Beschwerdeführe- rin selbst betreffend die Lieferung der Schokoladewaren "Merci Extra Dunkle Vielfalt" und "Merci Petits Cacao" an Warenhäuser in Deutschland vom November 2009 bis Januar 2013. B-7562/2016 Seite 12 Die Belege, soweit sie mit einem Hinweis auf Ort und Datum versehen und - als konzernintern verwendete oder von der Beschwerdeführerin selbst datierte Dokumente - nicht als blosse Parteibehauptung zu qualifizieren sind, beziehen sich auf den vorliegend relevanten Zeitraum zwischen dem 17. November 2009 und dem 17. November 2014. Sie betreffen ausge- wählte Schokoladewaren der Beschwerdeführerin, die teilweise mit der Wortmarke "Merci", mehrheitlich aber in grafischer Ausgestaltung in Klein- buchstaben mit einem kleinen Herz als i-Punkt - - versehen sind. Die Widerspruchsmarke bleibt in d ieser Version klar erkennbar und ihr kennzeichnungskräftiger Kern wird gewahrt, sodass es sich hierbei um einen zulässigen Gebrauch in nicht wesentlich abweichender Form handelt (vgl. Urteil de s BVGer B -7439/2006 E. 4.1 "Kinder/ Kinder Party [fig.]" ; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 82 m.w.H.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 52 ff.). Den Gebrauch der Marke durch ihre Konzerngesellschaften kann sich die Be- schwerdeführerin als stellvertretenden Gebrauch anrechnen lassen. Dass der Gebrauch mit ihrer Zustimmung erfolgt ist, hat sie mit Hinweis auf das auf sämtlichen Rechnungen ersichtliche Logo der Muttergesellschaft "Storck", ihre auf der Webseite storck.com abrufbare Konzernstruktur und anhand eines Auszugs aus dem Handelsregister nachgewiesen, sodass die diesbezüglichen Einwände der Vorinstanz unbegründet sind. Die Rechnungen über Warenlieferungen in Deutschland sind nach dem deutsch-schweizerischen Abkommen vom 13. April 1892 grundsätzlich dem Markengebrauch in der Schweiz gleichzustellen (E. 2.7). Diesbezüg- lich hat der EuGH mit Urteil C-445/12 P vom 12. Dezember 2013 Rivella International festgehalten, die Frage der Benutzung einer Gemeinschafts- marke richte sich allein nach dem Unionsrecht und lasse für die Anwen- dung nationalen Rechts oder bilateraler Abkommen keinen Raum (Rn. 48 ff.). Fraglich ist, ob daraus folgt, dass die Anwendung des Abkommens durch Deutschland gegen Europarecht verstiesse , dieses lediglich für die Schweiz bindend und zu kündigen sei – oder ob es weiterhin für beide Par- teien gleichermassen bindend ist (vgl. DIRK JESTAED, "Die EuGH-Entschei- dung "Baskaya/Passaia"", in: sic! 2014 S. 307 ff. ; MICHAEL TREIS, "Passaia/Baskaya di Baskaya", in: sic! 2013 S. 56 ff.). Das Bundesgericht hatte sich im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Massnahmeent- scheid, worin die vertiefte Prüfung des Abkommens auf den Hauptprozess verschoben worden war, nicht zu dessen Geltung bzw. Tragweite zu äus- sern (Urteil 4A_500/2017 vom 12. Februar 2018 E. 2.3 "Otto/Otto's [fig.]"). Das Abkommen ist indessen nach wie vor in Kra ft und wurde von keiner Vertragspartei gekündigt. Vorliegend gibt es keinen Anlass, die Gültigkeit des Abkommens in Frage zu stellen. Folglich ist an der bisherigen Praxis B-7562/2016 Seite 13 festzuhalten und das Abkommen nach wie vor anzuwenden (Urteile des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 2.6 "Facebook/StressBook"; B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 3.4 "Capsa/Cupsy [fig.]"; B-6251/ 2013 vom 9. September 2014 E. 3.5 "P & C [fig.]/PD & C"; B -2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 5.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec"). Anhand der eingereichten Belege hat die Beschwerdeführerin im Ergebnis glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz innerhalb des relevanten Zeitraums gebraucht wurde, allerdings nur für Schokolade. Für die von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Waren cacao und su- creries hat die Beschwerdeführerin keine Gebrauchsbelege eingereicht. Nachfolgend ist deshalb zu prüfen, ob der Gebrauch – wie die Beschwer- deführerin vorbringt – auch für diese Waren rechtserhaltend wirkt. 5.2 Die Beschwerdeführerin führt mit Bezug auf cacao aus, der Gebrauch einer Marke für ein Gesamtprodukt könne den einzelnen Produktbestand- teilen zugerechnet werden, wenn der Verkehr den Gebrauch für diese Be- standteile erkenne. Kakao bilde den Hauptbestandteil von Schokolade, ge- wisse Schokoladen bestünden gar ausschliesslich daraus. Der Verkehr er- kenne daher den Markengebrauch für Kakao, selbst wenn dieser nicht als selbständige Ware unter der Marke angeboten werde. Auf den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Schokoladewaren sei der Vermerk "cacao" sichtbar angebracht und der Kakaogehalt damit betont. Auch mit Bezug auf den Oberbegriff sucreries wirke der Gebrauch für Schokolade rechtserhaltend, da Schokolade mit einem Zuckeranteil von rund 50% eine typische Süssigkeit bilde. Umgekehrt gehörten Süssigkeiten in das gän- gige Sortiment eines branchentypischen Schokoladenanbieters. Nach Ansicht der Vorinstanz folgt aus dem Gebrauch für Schokolade kein rechtserhaltender Gebrauch für cacao und sucreries. Ob unter den Ober- begriff cacao neben dem Kakaogetränk noch weitere verarbeitete Nah- rungsmittel aus Kakaobohnen fielen und der Gebrauch der Marke nach der abweichenden Praxis des BVGer zum Teilgebrauch zu bejahen wäre, liess die Vorinstanz offen, da die Warengleichartigkeit mit Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Pflanzen und Früchte aller Arten in Klasse 31 selbst bei anerkanntem Gebrauch der Widerspruchsmarke für sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 30 verneint werden müsse. Die Beschwerdegegnerin verneint ebenfalls, dass der Gebrauch für Scho- kolade rechtserhaltend für den Bestandteil Kakao wirke, da die Beschwer-B-7562/2016 Seite 14 deführerin diesen nicht als selbständige Ware unter der Widerspruchs- marke anbiete. Kakao mache ferner nicht das Wesen der Ware aus, da Schokolade diverse Bestandteile enthalte und sich primär durch die Zube- reitung auszeichne. Auch für den Oberbegriff sucreries wirke der Gebrauch für Schokolade nicht rechtserhaltend, da ein branchentypischer Schokola- dehersteller nur Schokolade anbiete. 5.3 Zunächst ist der Gebrauch für cacao zu prüfen. 5.3.1 Wird die Marke für ein Gesamtprodukt verwendet, kann der Ge- brauch den einzelnen Bestandteilen dieses Produkts zugerechnet werden, wenn der Verkehr aufgrund der Branchenübung den Gebrauch der Marke auch für die Bestandteile als solc he erkennt (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 45; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Diss. 2008, S. 34). Das Bundesgericht hat dies für den Fall be- jaht, dass ein Bestandteil, für den Verkehr erkennbar, eine besondere Funktion innerhalb des Gesamtprodukts innehat und seine markenrechtli- che Selbständigkeit auch nach dem Einbau in das Gesamtprodukt wahrt (BGE 83 II 467 E. 4b "Monocoup" betreffend die von einem Dritten in ein Motorfahrzeug eingebaute Schmierungsanlage, wobei die Marke des Drit- ten an mehreren Stellen am Fahrzeug angebracht war). Die Lehre nimmt einen für den Verkehr erkennbaren, für den einzelnen Bestandteil des Ge- samtprodukts wirkenden Gebrauch regelmässig nur an, wenn der Bestand- teil als selbständiges Wirtschaftsgut unter der Marke vertrieben wird (BER- NARD VOLKEN, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 11 N. 60; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 46; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 45). Wird die Marke hingegen nur als Name des Gesamt- produkts aufgefasst und liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Be- standteile selbständig in den Handelsverkehr gelangen, wird der rechtser- haltende Gebrauch für die Bestandteile verneint (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 35). Rechtsvergleichend ist ein Urteil des BGH zu erwähnen, worin der Gebrauch der Marke für ein Streukäse enthaltendes Spaghetti -Fertigge- richt als nicht rechtserhaltend für den Bestandteil Käse gewürdigt wurde (Urteil I ZR 99/93 vom 18. Mai 1995, in: GRUR 1995 S. 583 ff.). 5.3.2 Bei "Kakao" handelt es sic h nicht um einen einheitlichen Schokola- denbestandteil. Vielmehr setzt sich Schokolade aus Kakaomasse, Kakao- butter und gegebenenfalls Kakaopulver zusammen. Diese Kakaobestand- teile - soweit sie überhaupt unter den Oberbegriff "cacao" subsumi erbar sind - werden zwar als selbständige Wirtschaftsgüter vertrieben, dies je- doch auf unterschiedlichen Märkten. Deshalb rechnen die Verkehrskreise B-7562/2016 Seite 15 die Kakaobestandteile nicht der Anbieterin des Endprodukts zu und wirkt der Gebrauch der Marke für Schokolade aus ihrer Perspektive nicht rechts- erhaltend für Kakao. Zur Begründung im Einzelnen: 5.3.3 Zur Herstellung von Schokolade und weiteren kakaohaltigen Produk- ten werden rohe Kaka obohnen zunächst zu einer R ohmasse zermahlen, aus welcher in weiteren Verarbeitungsprozessen Kakaobutter und Kakao- pulver gewonnen werden. Schokolade kann nun aus Kakaomasse und / oder Kakaobutter bestehen, wobei die Kakaomasse auch durch Kakaopul- ver ersetzt oder damit ergänzt werden kann; je nach gewünschter Schoko- ladenart (Milch-, Bitter- oder weisse Schokolade) ist die Zusammensetzung der Kakaobestandteile unterschiedlich ( www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html; www.biothemen.de/Qualitaet/tropen/kakao_schokolade.html; de.wikipe- dia.org/wiki/Kakaomasse; Anhang 6 Ziff. 6.1 zur Verordnung des EDI über Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Pilze und Speisesalz [VLpH; SR 817.022.17]). Der auf Schokoladewaren angegebene Kakaogehalt, auf den sich die Beschwerdeführerin beruft, kennzeichnet den Anteil an Kaka- otrockenmasse einschliesslich Kakaobutter (Art. 54 Abs. 1 VLpH). Es han- delt sich dabei somit nicht um eine einheitliche Zutat, sondern um ein Ge- misch von Kakaobestandteilen, die alle gesondert als eigenständige Wirt- schaftsgüter gehandelt werden (vgl. Erläuterung der Eidgenössischen Zoll- verwaltung zu Tarifnummer 18, Kakao und Zubereitungen aus Kakao, ab- rufbar unter www.ezv.admin.ch). Vom Anbau und Handel mit Kakaobohnen in den inneren Tropen , deren Verarbeitung zu Kakaomasse, Butter und P ulver, der Herstellung von Schokolade und weiteren kakaohaltigen Produkten aus diesen Bestandtei- len, dem Vertrieb der Endprodukte innerhalb der Lebensmittelindustrie und der Gastronomie bis hin zum Konsum durch die Endverbraucher sind meh- rere Akteure auf unterschiedlichen Märkten involviert ( www.kakaoplatt- form.ch/kakao/wertschoepfungskette/; www.biothemen.de/Qualitaet/tro- pen/kakao_schokolade.html; www.worldsoffood.de/specials/schokoladen- seiten/item/135-schokolade-wie-wird-aus-kakao-schokolade?.html). Die unterschiedlichen Märkte spiegeln sich in der differenzierten Zuteilung der Kakaobestandteile in der Nizza-Klassifikation wieder. Rohe Kakaobohnen sind in Klasse 31 bei den unverarbeiteten Pflanzen eingeteilt, Kakaobutter bei den Speisefetten in Klasse 29. Die vorliegend relevante Klasse 30 ent- hält im Wesentlichen für den Verzehr oder die Konservierung zubereitete Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft sowie Zusätze für die Geschmacks- verbesserung von Nahrungsmitteln (erläuternde Anmerkungen auf www.wiB-7562/2016 Seite 16 po.int/classifications/nice/en). Das unter den Oberbegriff cacao fallende Kakaopulver (E. 4.3) kann, muss aber nicht, Schokoladebestandteil sein. Sofern sich Kakaomasse überhaupt unter diesen Oberbegriff subsumieren liesse, wäre der Gebrauch für Schokolade dafür nicht rechtserhaltend. Der Oberbegriff cacao in Klasse 30 deckt nicht alle Markt - bzw. Herstellungs- stufen vom Rohstoff über das Halbfabrikat bis zum Endprodukt ab. Zumin- dest die Fachleute unter den massgeblichen Verkehrskreisen nehmen die Kakaobestandteile als selbständige Wirtschaftsgüter wahr; da diese auf ei- ner vorgelagerten Markstufe und von anderen Anbietern produziert und ge- handelt werden als das Endprodukt Schokolade, wird Kakao als Schokola- debestandteil nicht der Beschwerdeführerin als Inhaberin einer Marke für Schokolade zugeordnet (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 1388). Dass der Gebrauch der Marke für Schokolade unter der Hypothese eines zu erwartenden Sortiments rechtserhaltend für andere unter den Oberbe- griff cacao fallenden Waren wirkte, hat die Beschwerdeführerin – der die Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke obliegt – nicht vorgebracht, sondern im Gegenteil bestritten, dass ihre Marke für das Kakaogetränk re- gistriert sei. Im Ergebnis ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke für cacao zu verneinen. 5.4 Schliesslich ist zu prüfen, ob der Gebrauch für Schokolade rechtser- haltend für sucreries wirkt. 5.4.1 Wird eine Marke nur für bestimmte, unter einen breit gefassten Ober- begriff fallende Waren gebraucht, beschränkt sich die rechtserhaltende Wirkung des Gebrauchs zwar nicht auf das entsprechende Einzelprodukt, erfasst jedoch nicht ohne weiteres den gesamten Oberbegri ff. Nach der Rechtsprechung des BVGer wird der Gebrauch unter Anwendung der er- weiterten Minimallösung auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistun- gen verallgemeinert, deren künftigen Gebrauch er aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt u nd erwarten lässt (Urteile des BVGer B -5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadovita"; B-1686/2012 E. 2.3 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"; B -6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 4.6 "Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 1387; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 39). 5.4.2 Sucreries bzw. Zucker- oder Confiseriewaren und Konfekt sind Nah- rungsmittel mit hohem Zuckergehalt. Beispielhaft lassen sich Kaugummi, Bonbons, Dragées, Karamell, Nougat, Fondant, Marzipan und kandierte B-7562/2016 Seite 17 Früchte aufzählen (de.wikipedia.org/wiki/Zuckerware; vgl. Art. 55 ff. VLpH; Erläuterung der EZV zu Tarifnummer 1704 "Zuckerwaren", abrufbar unter www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html). Im Sortiment der grössten Schoko- ladeproduzenten in der Schweiz finden sich zwar vorwiegend Schokolade- waren wie Tafel - und Kochschokolade, Pralinen, Riegel, Brotaufstriche oder Couverture. Confiserien und Konditoreien, die ebenfalls als typische Anbieter vo n Schokolade auftreten, haben daneben aber auch Konfekt, Nougat und Karamell im Sortiment (https://www.laederach.com/shop/de/ full-catalog.html; www.lindt.ch/de/shop/unsere-marken; www.cailler.ch/de/ unsere-produkte/; www.spruengli.ch/de/shop.html). Der Übergang von Schokolade zu Zuckerware ist fliessend; zu denken ist namentlich an Nougat, Marzipan oder Dragées mit Schokoladeüberzug. Der Verkehr wird einem Anbieter von Schokolade deshalb ohne Weiteres auch Zuckerwaren als logisches Sortiment zurechnen (vgl. auch Urteil des BVGer B -1686/ 2012 E. 5.2 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss choco - late.ch [fig.]"). Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokolade wirkt folglich rechtserhaltend für sucreries. 6. Für die Prüfung der Warengleichartigkeit stehen sich auf Seiten der Wider- spruchsmarke chocolat und sucreries in Klasse 30 sowie die von der an- gefochtenen Marke in Klasse 31 beanspruchten Pflanzen und Früchte aller Arten gegenüber. 6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, aufgrund hoher Bekanntheit könne ihre Marke einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich beanspruchen. Doch selbst ohne Berücksichtigung der Bekanntheit sei eine Warengleich- artigkeit zu bejahen. Die Faustregel, wonach zwischen Rohstoffen und Endprodukten keine Gleichartigkeit bestehe, sei vorliegend nicht anwend- bar. Früchte und Pflanzen seien zwar Rohstoffe, würden aber gleichzeitig als Endprodukt angeboten. Umgekehrt eigne sich das Fertigprodukt Scho- kolade zur Weiterverarbeitung als Dessert. Sowohl Schokolade als auch Früchte und Pflanzen dienten als Zutat oder Geschmacksgeber für süsse Speisen und seien deshalb substituierbar. Früchte und gewisse Pflanzen sowie Schokolade bzw. andere Süssigkeiten, die häufig in einem Produkt zusammengeführt würden, seien als Komplementärprodukte zu betrach- ten. In den Augen der Abnehmer komme Früchten und Pflanzen eine we- sentliche Bedeutung für die Qualität von Schokolade zu. Weiter verfügten die Produkte über einen überschneidenden Verwendungszweck, würden an denselben Verkaufsstellen angeboten und richteten sich an dieselben Adressaten. Sowohl Süsswaren als auch Frücht e und gewisse Pflanzen B-7562/2016 Seite 18 würden als Zwischenverpflegung oder Dessert verzehrt, seien austausch- bar oder kombiniert konsumierbar. Die Vorinstanz verneinte eine Gleichartigkeit zwischen Schokolade sowie Pflanzen und Früchten mit der Begründung, im Verhältnis z wischen Roh- stoffen bzw. rohen Lebensmitteln gegenüber Fertigprodukten bzw. verar- beiteten Lebensmitteln fehle typischerweise die Gleichartigkeit. Das Know- how in Bezug auf Zucht und Ernte von Früchten und Pflanzen unterscheide sich vom Know-how, das zur Herstellung von Schokolade benötigt werde. Zudem hätten Früchte für die Qualität der Schokolade aus der Sicht des Publikums keine derart wesentliche Bedeutung, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben würden. Eine allfällige Bekannt- heit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Schokolade führe nicht zu einer Ausdehnung ihres Schutzbereichs auf andersartige Waren wie unverarbeitete Pflanzen und Früchte. Die Beschwerdegegnerin schloss sich der Argumentation der Vorinstanz an und führte ergänz end aus, der einzige übereinstimmende Verwen- dungszweck des Verzehrs sei zu abstrakt und allgemein, um eine Gleich- artigkeit zu begründen, zumal sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lebens- mittel als Zwischenmahlzeit oder Dessert eigne. Schokolade, selbst wenn sie Früchte enthalte, werde primär als Schokolade wahrgenommen. Die Warengleichartigkeit sei von der Kennzeichnungskraft isoliert zu beurteilen und letztere erst auf der Ebene der Verwechslungsgefahr zu prüfen. 6.2 Vorab ist klarzustellen, dass die Bekannthe it einer Marke wohl zu ei- nem grösseren Schutzumfang, nicht aber zu einem erweiterten Gleichar- tigkeitsbereich führt (BGE 122 III 387 E. 2a "Kamillosan"). Eine fehlende Warengleichartigkeit lässt sich nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausge- hebelt würde (Urteil des BGer 4A_242/2009 vom 10. D ezember 2009 E. 5.6 "Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.]") . Der Schutz der berühmten Marke gemäss Art. 15 MSchG als Ausnahme vom Spezialitätsprinzip kann im Widerspruchsverfahren nicht an gerufen werden (Urteile des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B -6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple [fig.]/Adamis Group [fig.] "). Eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchs- marke ist deshalb bei der Beurteilung deren Kennzeichnungskraft zu prü- fen und bleibt beim Warenvergleich unbeachtlich. B-7562/2016 Seite 19 6.3 In Lehre und Rechtsprechung wird die Warengleichartigkeit im Verhält- nis zwischen Rohstoff und Endprodukt grundsätzlich mit der Begründung verneint, Verwendungszweck, Abnehmer und Verkaufsstellen seien unter- schiedlich (Urteile des BVGer B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.1 "Wurzelbrot/Wurzelrusti"; B -5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 5.3.3 "Navitimer/Mari timer"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 7.4 "7seven [fig.]/ sevenfriday"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/Martini [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 845 ; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 42 ). Die Tatsache, dass Schokolade aus Kakaobohnen hergestellt wird und Früchte oder Nüsse enthalten kann, genügt daher nicht zur Annahme einer Gleichartigkeit mit Bezug auf Pflanzen und Früchte . Dasselbe gilt für Zu- ckerwaren wie Marzipan und Nougat, die aus Mandeln bzw. Nüssen her- gestellt werden. Dass Früchten und Nüssen als Bestandteil von Schokolade aus der Sicht des Verkehrs eine wichtige Bedeutung zukommen kann, die den Kaufent- scheid zu beeinflussen vermag, kann ebenfalls keine Gleichartigkeit zwi- schen ihnen begründen, da es die Wahrnehmung ihrer Marken nicht ver- ändert. Der Verwendungszweck von Früchten und Schokolade stimmt insofern überein, als beide als Zwischenmahlzeit oder zum Dessert verzehrt oder hierzu weiterverarbeitet werden können. Als Dessert oder Zwischenmahl- zeit eignet sich daneben aber auch eine Vielzahl weiterer Nahrungs- und Genussmittel wie Käse, Wurst oder Alkohol, was diese Waren nicht substi- tuierbar und gleichartig macht. Zudem sind Früchte und Pflanzen, die zum Dessert eingenommen werden oder in Schokolade enthalten sind , in der Regel verarbeitet (geschält, getrocknet, eingemacht) und fallen nicht unter die hier relevante Klasse 30, sondern Klasse 29 der Nizza -Klassifikation (wdl.ige.ch/wdl/). Schokolade und Zuckerwaren sowie Früchte bilden so- dann, obwohl sie sich kombinieren lassen, keine Produkteeinheit wie etwa Schnürsenkel und Schuhe. Dass Früchte und Schokolade in Lebensmittelgeschäften, Personalrestau- rants und am Kiosk angeboten und an diesen Verkaufsorten von denselben Abnehmern nachgefragt werden, trifft wiederum auf viele Lebensmittel zu, die allein aus diesem Grund aber nicht als gleichartig betrachtet werden können. Hingegen bieten spezifische Fachgeschäfte für Früchte und Pflan- zen wie Obst- oder Gemüseläden und Gärtnereien keine Schokolade a n, während in Konditoreien keine Früchte und Pflanzen zu finden sind. B-7562/2016 Seite 20 Die Berührungspunkte zwischen den beanspruchten Waren sind somit zu abstrakt, um eine Gleichartigkeit zu begründen. Dies folgt aus den deutli- chen Unterschieden mit Bezug auf ihre Herstellungsstätten und das fabri- kationsspezifische Know-How. Der Anbau von Pflanzen und Früchten ist gänzlich verschieden von der industriellen Herstellung von Schokolade. Während eine Gleichartigkeit zwischen konkreten, unter die Oberbegriffe "Schokolade" und "Süssigkeiten" fallenden Waren mit Fruchtanteil, etwa kandierten oder von Schokolade ummantelten Früchten einerseits und ver- arbeiteten Früchten in Klasse 29 andererseits, möglicherweise bejaht wür- de, ist sie auf der vorliegenden Abstraktionsebene Schokolade gegenüber unverarbeiteten Früchten und Pflanzen zu verneinen. 6.4 Mangels Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden Waren kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Damit erübrigt sich die Prüfung der vorgebrachten Argumente zu Zeichen- ähnlichkeit und Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Zurecht hat die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen, sodass die angefochtene Verfü- gung im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen ist. 7. 7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kos- ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre- chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg - nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird p raxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah - ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten de s Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'7 00.– festzulegen. B-7562/2016 Seite 21 Sie werden teilweise dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kosten- vorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Der gesc huldete Restbetrag von Fr. 1'200.– ist von ihr innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 7.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugespro - chen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Partei- entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kosten- note oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzu- legen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 15'422.40 geltend . Dieser Betrag er- scheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den doppelten Schrif- tenwechsel sowie die Teilnahme an der Parteiverhandlung zu hoch und ist angemessen auf Fr. 6'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Par- teientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 8. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 28. Oktober 2016 bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 5'700.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und teilweise dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Der geschuldete Restbetrag von Fr. 1'200.– ist in- nert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. B-7562/2016 Seite 22 3. Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei- entschädigung von Fr. 6'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zugespro- chen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 13660; Einschreiben; Vorakten zurück) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Agnieszka Taberska Versand: 10. Dezember 2018