A bteilung II B -7398/2006 {T 0/2} U rteil vom 25. Juli 2007 M itw irkung: R ichter D avid Aschm ann (Vorsitz), R ichterin M aria Am gw erd, R ichter C laude M orvant; G erichtsschreiberin Barbara Aebi. X._______, vertreten durch R echtsanw alt D r. R oger Staub, Beschw erdeführerin gegen Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Vorinstanz, betreffend Schutzverw eigerung gegenüber der Internationalen R egistrierung N r. 809'523 "Pralinenform " (3D ) B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. Am 4. M ärz 2004 notifizierte die O rganisation M ondiale de la Propriété In- tellectuelle (O M PI) die Eintragung der M arke N r. 809'523 "Pralinenform " (3D ) auf den N am en der Beschw erdeführerin im Internationalen M arkenre- gister. D ie M arke ist m it dem Farbanspruch: "C aram el, m arron, beige", für "C onfiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries" in Klasse 30 ein- getragen. Sie sieht w ie folgt aus: B. M it Schreiben vom 14. Septem ber 2004 erliess das Eidgenössische Institut für G eistiges Eigentum (im Folgenden: die Vorinstanz), gestützt auf Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 der Pariser Ü bereinkunft zum Schutz des ge- w erblichen Eigentum s, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ , SR 0.232.04) und Art. 2 Bst. a und 30 Abs. 2 Bst. c des M arkenschutzgeset- zes vom 28. August 1992 (M SchG , SR 232.11) gegen alle beanspruchten W aren dieser Eintragung eine vorläufige Schutzverw eigerung aus absolu- ten Ausschlussgründen. Sie führte aus, dass das Zeichen von den Abneh- m ern nicht als H inw eis auf ein bestim m tes U nternehm en verstanden w er- de, darum jeder U nterscheidungskraft entbehre und anderen Anbietern freizuhalten sei. D ie Form eines Schokoladeklum pens ("pépite de choco- lat") sei bei solchen W aren gew öhnlich und banal, w oran der gew ählte Farbanspruch auch nichts ändere. D as Zeichen bleibe in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise nicht als betrieblicher H erkunftshin- w eis haften. C . M it Schreiben vom 15. August 2005 und 24. M ärz 2006 versuchte die Be- schw erdeführerin, die Vorinstanz von der U nterscheidungskraft der M arke zu überzeugen und sie zu deren Eintragung zu bew egen. Sie legte dem ersten Schreiben Abbildungen von zehn häufigen Schokoladew aren und dem zw eiten Auszüge von dreizehn eingetragenen Form m arken aus dem 3 Schw eizerischen M arkenregister bei. D ie Vorinstanz hielt jedoch m it zw ei Schreiben vom 25. O ktober 2005 und 2. Juni 2006 an ihrer Beanstandung fest. M it Schreiben vom 4. Juli 2006 ersuchte die Beschw erdeführerin um den Erlass einer beschw erdefähigen Verfügung. D . M it Verfügung vom 8. August 2006 verw eigerte die Vorinstanz der M arke definitiv den Schutz für das G ebiet der Schw eiz. E. Am 12. Septem ber 2006 erhob die Beschw erdeführerin dagegen Be- schw erde an die Eidgenössische R ekurskom m ission für geistiges Eigen- tum (im Folgenden: R KG E). Sie beantragte: 1. Es sei die Verfügung des IG E vom 8. August 2006, m it w elcher der inter- nationalen R egistrierung N r. 809'523 (3D M arke – Pralinenform ) der Schutz in der Schw eiz für die in der Klasse 30 beanspruchten W aren ("Schokoladeprodukte, näm lich Pralinen") verw eigert w urde, aufzuheben. 2. Es sei das IG E anzuw eisen, der internationalen R egistrierung N r. 809'523 (3D M arke – Pralinenform ) den Schutz in der Schw eiz für säm tliche bean- spruchten W aren zu erteilen. 3. Es sei der Beschw erdeführerin eine angem essene Entschädigung für die ihr im Zusam m enhang m it der Verw eigerung des Schutzes der internatio- nalen R egistrierung N r. 809'523 (3D M arke – Pralinenform ) für die Schw eiz entstandenen Kosten zuzusprechen. Zur Begründung führte sie aus, das angem eldete Zeichen habe die Form einer M ohnknospe, w eise darum ein eigenständiges G epräge auf und sei darum zum indest in Verbindung m it den beanspruchten Farben unterschei- dungskräftig. Es sei w ie andere D arstellungen von Tier- und Pflanzenfigu- ren im Zusam m enhang m it Schokoladew aren ins M arkenregister einzutra- gen. F. D ie Vorinstanz beantragte m it Stellungnahm e vom 23. O ktober 2006, die Beschw erde vollum fänglich abzuw eisen. D ie angem eldete Form unter- scheide sich zu w enig von gew öhnlichen Pralinen. W ürde sie als M ohn- kapsel aufgefasst (eine M ohn"knospe" sehe ganz anders aus), w ürde sie auf das Arom a der verw endeten Produkte hinw eisen und w äre sie som it ebenfalls nicht unterscheidungskräftig. D ie angeführten Eintragungen von Form m arken seien zu unterschiedlich und darum für diese Form nicht ein- schlägig. G . M it Verfügung vom 15. N ovem ber 2006 w urde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen. H . M it Schreiben vom 23. M ärz 2007 beantragte die Vorinstanz, das Verfah- ren bis zum Vorliegen eines Bundesgerichtsurteils betreffend eine andere Form m arke zu sistieren. M it Zw ischenverfügung vom 24. M ai 2007 w urde 4 dieses Begehren abgew iesen. I. Eine Parteiverhandlung w urde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver- w altungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VG G , SR 173.32]). D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz in R egistersachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VG G ). D as vorliegende Verfahren w urde am 1. Januar 2007 von der R KG E übernom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Beschw erde w urde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. D ezem - ber 1968 über das Verw altungsverfahren (Vw VG , SR 172.021) am 13. Septem ber 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss recht- zeitig geleistet. D ie Beschw erdeführerin ist durch die angefochtene Verfü- gung besonders berührt und durch den Entscheid beschw ert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Beschw erde ist deshalb einzutreten. 2. Innerhalb eines Jahres ab M itteilung einer Internationalen M arkenregistrie- rung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser M arke den Schutz in der Schw eiz verw eigere (R KG E in sic! 2006, 31 Schm uckkäfer). Sie m uss dafür m indestens einen in der PVÜ erw ähnten G rund angeben (Art. 5 Abs. 1 des M adrider Abkom m ens über die internationale R egistrierung von Fabrik- oder H andelsm arken, revidiert in N izza am 15. Juni 1957 [M M A, SR 0.232.112.2]). M it der M itteilung der R egistrierung der M arke IR 809'523 "Pralinenform " (3D ) am 4. M ärz 2004 und dem Versand der vor- sorglichen Schutzverw eigerung am 14. Septem ber 2004 w urde diese Jah- resfrist eingehalten. 3. Als Ablehnungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die M arke jeder U nterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder An- gaben zusam m engesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der M enge, der Bestim m ung, des W erts, des U rsprungs- orts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgem einen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Ver- kehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ ). D iesen G rund hat die Vorinstanz unter H inw eis auf den inhalt- lich entsprechenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a M SchG , der "Zugehörig- keit zum G em eingut" angerufen. Lehre und Praxis zu dieser N orm können dam it herangezogen w erden (BG E 114 II 373 E. 1 Alta tensione, BG E 128 III 457 E. 2 Yukon). Zeichen, die G em eingut sind, sind nach jener Bestim - m ung vom M arkenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten W aren oder D ienstleistungen durchgesetzt haben. Zum G em eingut zählen einerseits die Fälle fehlender U nterschei- dungskraft. D arunter fallen direkte H inw eise auf Eigenschaften w ie auf die 5 Beschaffenheit, Zusam m ensetzung, Zw eckbestim m ung oder W irkung der W are oder D ienstleistung, für w elche die M arke beansprucht w ird (BG E 128 III 450 E. 1.5 Prem iere, BG E 129 III 227 E. 5.1 M asterpiece) und Zei- chen, die von den relevanten Abnehm erkreisen aus anderen G ründen nicht als Kennzeichen für eine betriebliche H erkunft der gekennzeichneten W are oder D ienstleistung aufgefasst, sondern insbesondere als D ekorati- on, Sach- oder Produktebezeichnung angesehen w erden (BG E 106 II 247 f. E. 2b R otring, BG E 118 II 181 E. 3 D uo). G em eingut sind andererseits Zeichen, an w elchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BG E 120 II 150 E. 3b/bb Yeni R aki, BG E 118 II 183 E. 3c D uo, BG E 117 II 323 E. 3 Valser). Als Tatbestände können fehlende U nterscheidungskraft und Frei- haltebedürfnis auch beim selben Zeichen gleichzeitig vorliegen (JÜ R G M Ü LLE R , U nterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, IN G R ES, M arke und M arketing, Bern 1990, S. 207; EU G EN M AR B AC H , in: R o- land von Büren / Lucas D avid [H rsg.], Schw eizerisches Im m aterialgüter- und W ettbew erbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, M arken- recht, S. 34). 4. D reidim ensionale M arken, die aus der Form der gekennzeichneten W are selbst bestehen (sogenannte Form m arken), setzen eine besondere Prü- fung ihrer U nterscheidungskraft voraus, da W arenform en infolge der funkti- onalen und ästhetischen Bedürfnisse, die an die W are gestellt w erden, vor allem auf G rund von G ebrauchs- und nicht von Kennzeichnungszw ecken gestaltet w erden. Abnehm er/innen pflegen eigenartige Form elem ente dar- um auch eher m it funktionalen oder ästhetischen und w eniger m it kenn- zeichnerischen Absichten in Verbindung zu bringen (BG E 120 II 310 E. 3a The O riginal, BG E 130 III 334 E. 3.5 Sw atch; M AR TIN LU C H SIN G ER , D reidim en- sionale M arken, Form m arken und G em eingut, sic!, 1999, S. 197; PETER H EIN R IC H / AN G ELIKA R U F, M arkenschutz für Produktform en?, sic!, 2003, S. 402). D ie Beschw erdeführerin verlangt darum zu U nrecht, dass bei der Prüfung von Form m arken dieselben Kriterien zur Anw endung kom m en w ie bei zw eidim ensionalen Schriftzeichen, die klassischerw eise als M arken er- kannt w erden. Auch w enn das Form enbew usstsein des Publikum s in den letzten Jahren gestiegen sein m ag, w ie die Beschw erdeführerin geltend m acht, genügt es nicht, dass eine angem eldete Form die W are von ande- ren Produkten unterscheidbar m acht, sondern sie m uss eine H erkunfts- funktion erfüllen, um als M arke eingetragen w erden zu können (M AG D A STR E U LI-YO U SSEF, Zur Schutzfähigkeit von Form m arken, sic!, 2002, S. 796). N ach einer Form ulierung des Bundesgerichts m üssen Form m arken "durch ihre Eigenheiten auffallen, vom G ew ohnten und Erw arteten abw eichen und dadurch im G edächtnis der Abnehm er haften bleiben", um als U nterschei- dungsm erkm al zu dienen (BG E 120 II 310 E. 3a-b The O riginal, BG E 129 III 525 E. 4.1 Lego). 5. Eine W arenform , die das W esen der W are ausm acht oder die technisch notw endig ist, um den Verw endungszw eck der W are zu erfüllen, ist absolut freihaltebedürftig und vom M arkenschutz ausgeschlossen, ohne dass es 6 auf ihre D urchsetzung im Verkehr ankäm e (Art. 2 Bst. b M SchG ; BG E 129 III 517 f. E. 2.3 Lego). Ist die W arenform technisch bedingt aber nicht tech- nisch notw endig, w ird sie zum G em eingut nach Art. 2 Bst. a M SchG ge- zählt, das durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Eintragungsfähigkeit erlangen kann (BG E 129 III 519 E. 2.4.3 Lego). Technisch bloss "m itbeein- flusste" Form en gelten sodann auch ohne Verkehrsdurchsetzung als unter- scheidungskräftig, falls sie sich nicht in Form en des G em einguts erschöp- fen (BG E 129 III 519 E. 2.4.4 Lego). W eitere Vorgaben können sich aus nichttechnischen G ebrauchskonventionen oder aus anderen Bedürfnissen ergeben und ebenfalls ein Freihaltebedürfnis begründen. N ach Ansicht der Vorinstanz gehört die M arke der Beschw erdeführerin zum durchsetzungs- fähigen G em eingut nach Art. 2 Bst. a M SchG . 6. M assgeblich bei dieser Beurteilung ist stets der R egistereintrag und nicht der tatsächliche G ebrauch der M arke (BG E 120 II 310 E. 3a The O riginal). Form m arken sind im G esam teindruck aus der Sicht der Abnehm erkreise zu beurteilen, an die das Angebot der W aren gerichtet ist (LUCAS DAVID, in: Kom m entar zum schw eizerischen Privatrecht, M arkenschutzgesetz / M uster- und M odellgesetz, Basel 1999, M SchG A rt. 2 N . 8; M AR B AC H , a.a.O ., S. 35; BG E 127 III 168 E. 2b/cc Securitas), w obei es für die Zu- rückw eisung genügt, w enn der M arke die U nterscheidungskraft nur bei ei- nem Teil der Verkehrskreise fehlt (D AVID , a.a.O ., M S chG Art. 2 N . 9; BG E 128 III 451 E. 1.5 Prem iere, BG E 99 II 404 E. 1c Biovital). In G renzfällen sind M arken jedoch einzutragen und allenfalls der w eitergehenden Prüfung durch den Zivilrichter zu überlassen (M AR BAC H , a.a.O ., S. 32; BG E 129 III 229 E. 5.3 M asterpiece, BG E 130 III 332 E. 3.2 Sw atch; vgl. auch Art. 66 M SchG ). 7. Ü ber die Eintragungsfähigkeit frei gestalteter, unverpackter Lebensm ittel als Form m arken hatte die R echtsprechung erst in w enigen Fällen zu befin- den. D ie R KG E bejahte in sic! 2004, 502 ff. Eistorte (3D ) die Eintragung einer aus vielen flächendecken- den G estaltungselem enten (W ellen, Linien, Schnör- keln, Farben) zusam m engesetzten Tortenoberfläche. In sic! 2001, 127 ff. Baum kuchen verw eigerte die R KG E den Schutz für ein Schokoladeprodukt m it der Form eines liegenden Baum stam m s. In jenem Ent- scheid führte die R KG E unter anderem aus, dass sich selbst auf einem M arkt m it grosser Form envielfalt w ie den Schokoladew aren keine klare G renze ziehen las- se zw ischen Form en, anhand w elcher das Produkt von anderen unterschieden w erden kann, und Form en, die darüber hinaus die U nterscheidung der hinter dem Produkt stehenden, betrieblichen H erkunft erm öglichen. Vielm ehr sei der Ü bergang von einer nur produktindividuali- sierenden zu einer kennzeichnenden Form fliessend und ein Form enver- gleich stattdessen m it den bestehenden W arentypen im betreffenden W a- Form m arke "Baum kuchen" (nicht eingetragen) Form m arke "Eistorte" (eingetragen)7 rensegm ent anzustellen (R KG E in sic! 2001, 129 E. 7 Baum kuchen). 8. D ie zu beurteilende Form besteht aus einer leicht glänzenden, w ahrschein- lich m it Schokolade überzogenen Eiform , die auf einer Schm alseite durch eine m arronbraune Scheibe, w ahrscheinlich aus Japonaism asse, abge- schnitten ist. D ie dunkelbraune O berfläche ist w ie bei einem erkalteten Schokoladeüberzug unregelm ässig gew ellt. In die O berfläche der Scheibe ist m it sechzehn zum M ittelpunkt führenden Kerben ein Stern geritzt. D ie Beschw erdeführerin m acht geltend, die angem eldete Form sei keine geo- m etrische oder banale G rundform , sondern aus m ehreren Form enteilen zusam m engesetzt, die sie individualisierten. Sie w erde vom Publikum ohne W eiteres als N achbildung einer M ohnknospe erkannt. D iese Anleh- nung an eine Form aus der Blum enw elt sei ungew öhnlich und darum schutzfähig. D agegen ist allerdings einzuw enden, dass kugelähnliche und unregelm äs- sig geform te, m undgerechte Schokoladeportionen, die auf einer Seite flach sind, in Konditoreien und Auslagen von Süssigkeiten durchaus häufig vor- kom m en und in Form von Pralinen, in verschiedenen Brauntönen assor- tiert, aufgestellt w erden. Schokolade-Pralinen sind in der Schw eiz sehr verbreitet. Sie w erden in der R egel m it flüssiger Schokolade hergestellt, w eshalb sie naturgem äss oft eine kugelähnliche und unregelm ässige Form haben, und sie pflegen bei w arm em W etter oder w enn sie in der H and ge- tragen w erden, zu schm elzen. D arum w erden sie selten übereinander ge- legt, sondern m eistens nebeneinander angerichtet. U m ganz im M und zu verschw inden und keine R ückstände an den Fingern zu hinterlassen, w er- den sie in m undgerechten Portionen serviert. D reht m an die angem eldete Form deshalb, w ie bei ihrer üb- lichen Präsentation in einer Konditorei, auf den Kopf (vgl. Abbildung), unterscheidet sie sich kaum m ehr von einer ge- w öhnlichen Praline oder einem leicht gew ölbten M ohren- kopf. Bei dieser m arktüblichen Aufstellungsw eise ist auch das ohnehin w enig originelle Sternm uster im Japonaisbo- den unsichtbar, das deshalb w enig zur U nterscheidungsw irkung der Form beiträgt. D ie Form ist noch w eniger ungew ohnt als die erw ähnte Form ei- nes Baum kuchens, die von der R KG E zurückgew iesen w urde. 9. D ie Beschw erdeführerin beruft sich allerdings auf die Ähnlichkeit ihrer M arke m it einer M ohnknospe. D ie Vor- instanz hat in ihrer Vernehm lassung zw ar richtig darauf hingew iesen, dass eine M ohnknospe sich von der an- gem eldeten Form sehr stark unterscheidet, die ange- m eldete Form hingegen eine gew isse Ähnlichkeit m it einer M ohnkapsel habe, also w ohl eher eine M ohnkap- sel gem eint sei. M ohnblum en sind im Voralpengebiet fast nur auf M agerw iesen zu finden und als Schnittblu- m en em pfindlich. Als M ohnkapseln sind sie darum selten zu sehen, w es- M ohnkapsel8 halb ihr Aussehen den Abnehm erkreisen von Schokoladew aren und Patis- serie nicht regelm ässig bekannt sein dürfte. Eine M ohnkapsel hat zudem , im U nterschied zur angem eldeten Form , einen Stiel, sie ist nicht dunkel-, sondern hellbraun und oben durch den m it dunkeln Strichen m arkant her- vorgehobenen Stern gekennzeichnet, dessen D urchm esser grösser ist als der der Knospe (vgl. Bild). Entgegen den Vorbringen der Beschw erdefüh- rerin w erden die durchschnittlichen Abnehm erkreise die vorliegend bean- spruchte Form deshalb nicht als N achbildung einer M ohnkapsel ansehen. 10. D ie typische Pralinen- oder M ohrenkopfform der angem eldeten M arke w eicht som it nicht genügend vom G ew ohnten und Erw arteten ab und ge- nügt den Anforderungen an eine Eintragung im M arkenregister nicht. Bei den von der Beschw erdeführerin geltend gem achten Vergleichsfällen han- delt es sich um völlig unterschiedliche Zeichen und Produkte, aus w elchen kein Anspruch auf Eintragung abgeleitet w erden kann (BG er in sic! 2005, 279 E. 4.3 Firem aster). D ie Beschw erde ist som it abzuw eisen. 11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschw erdefüh- rerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 Vw VG ) und m it dem geleisteten Kosten- vorschuss zu verrechnen. D ie Spruchgebühr (G erichtsgebühr) ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi- nanzieller Lage der Parteien zu bestim m en (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG , Art. 2 Abs. 1 des R eglem ents vom 11. D ezem ber 2006 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem Bundesverw altungsgericht [VG KE, SR 173.320.2]). In M arkeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschw erdefüh- renden Partei am Aufw and einer neuen M arkeneintragung und an der Vor- bereitung der M arkteinführung im Fall der R ückw eisung der hängigen M ar- kenanm eldung zu veranschlagen. Es w ürde allerdings zu w eit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend w irken, w enn dafür stets konkrete Aufw ands- nachw eise im Einzelfall verlangt w ürden. M angels anderer streitw ertrele- vanter Angaben ist der U m fang der Streitsache darum nach Erfahrungs- w erten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JO H AN N ZÜ R C H ER , D er Streitw ert im Im - m aterialgüter- und W ettbew erbsrechtsprozess, sic!, 2002, S. 505; LEO N Z M EYE R , D er Streitw ert in Prozessen um Im m aterialgüterrechte und Firm en, sic!, 2001, S. 559 ff.; LU C A S D AVID , in: R oland von Büren / Lucas D avid [H rsg.], Schw eizerisches Im m aterialgüter- und W ettbew erbsrecht, Bd. I/2, D er R echtsschutz im Im m aterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.; vgl. auch Art. 4 VG KE). Es w ird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 VG KE).9 D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird abgew iesen und die angefochtene Verfügung bestä- tigt. 2. D ie Kosten des Beschw erdeverfahrens im U m fang von Fr. 2'500.-- w erden der Beschw erdeführerin auferlegt und m it dem geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 2'500.-- verrechnet. 3. Es w ird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (m it G erichtsurkunde) - der Vorinstanz (R ef-N r. IR 809'523, m it G erichtsurkunde) - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartem ent (zur Kenntnis, m it A-Post) D er vorsitzende R ichter: D ie G erichtsschreiberin: D avid Aschm ann Barbara Aebi R echtsm ittelbelehrung D ieses U rteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schw eizerischen Bundes- gericht in Lausanne angefochten w erden. Versand am : 26. Juli 2007