B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-8006/2010 U r t e i l v o m 1 2 . M ä r z 2 0 1 2 Besetzung Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiber Marc Hunziker. Parteien Viva Figurstudios AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal, vertreten durch lic. iur. Peter Volkart, Bratschi Wiederkehr & Buob, Vadianstrasse 44, Postfach 262, 9001 St. Gallen, Beschwerdeführerin, gegen Gruner + Jahr AG & Co. KG, Am Baumwall 11, DE-20459 Hamburg, vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und Dr. Guillaume Fournier, meyerlustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, 8032 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 9212 viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). B-8006/2010 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 29. März 2006 aufgrund einer deutschen Basismarke eingetragenen internationalen Registrier ung Nr. 888'743 viva! (fig.). Das Zeichen beansprucht in der Schweiz unter anderem Schutz für services d'édition (à l'exception des travaux d'impr i- merie); édition et publication des produits d'une maison d'édition; activités sportives et culturelles in Klasse 41. Die Wort-/Bildmarke präsentiert sich wie folgt: B. Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 17. Oktober 2007 gegen die am 29. Juni 2007 unter anderem für Erziehung; Ausbil- dung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich der Figur in Kla s- se 41 eingetragene und am 17. Juli 2007 veröffentlichte Schweizer Marke Nr. 559'779 viva figurstudios für frauen (fi g.) bei der Vorinstanz hinsicht- lich der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen Widerspruch. Das angefochtene Zeichen sieht wie folgt aus: Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin aus, dass das jüngere Zeichen das kennzeichnungsk räftige Hauptelement der Widerspruchsmarke übernehme, was zu einer Zeichenähnlichkeit und in Verbindung mit der Dienstleistungsgleichartigkeit zu einer Verwechselbar- keit der Marken führe. B-8006/2010 Seite 3 C. Nachdem das Verfahren wegen Vergleichsverhandlungen sistiert und i n- folge Ergebnislosigkeit wieder aufgenommen worden ist, brachte die Be- schwerdeführerin mit Stellungnahme vom 5. Oktober 2009 im Wesentli- chen vor, dass der Markenbestandteil "viva" gemeinfrei und die Kenn- zeichnungskraft der Widerspruchsmarke daher gering sei. Zudem würden sich die Zeichen in ihrem Gesamteindruck wesentlich unterscheiden. D. Nachdem die Beschwerdegegnerin stillschweigend auf eine weitere Ste l- lungnahme verzichtet hatte, hiess die Vorinstanz den Widerspruch mit Verfügung vom 13. Oktober 2010 gut und widerrief die angefochtene Marke für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 41. Zur Begründung führte sie aus, dass zwischen den beanspruchten Dienstleistungen zu- mindest eine Gleichartigkeit bestehe. Auch liege eine Zeichenähnlichkeit vor, seien doch we der die angefügte, im mündlichen Geschäftsverkehr nicht zur Geltung kommende, Silhouette einer Frau noch das als b e- schreibend wahrgenommene Wortelement "Figurstudios für Frauen" g e- eignet, das jüngere Zeichen in seinem Gesamteindruck genügend von demjenigen der Widerspruchsmarke zu unterscheiden, zumal die ange b- lich schwache Kennzeichnungskraft des Wortelementes "viva" nicht habe belegt werden k önnen. Selbst wenn die Unterschiede zwischen den be i- den Zeichen erkannt würden, bliebe das Risiko, dass aufgrund der beste- henden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge im Sinne einer mittelb a- ren Verwechslungsgefahr vermutet würden, bestehen. E. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 15. November 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, d en angefochtenen Entscheid unter Kosten - und Entschädigungsfolge aufz u- heben und den Widerspruch abzuweisen. Zur Begründung machte sie geltend, dass weder eine Dienstleistungsgleichartigkeit noch eine Ze i- chenähnlichkeit vorliege. Einerseits habe sie zur Vermeidung von Konflik- ten unter der Klasse 41 einengend und klarstellend "insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich der Figur " erwähnt. Anderer- seits sei der Begriff "viva" gemeinfrei oder zumindest stark verwässert, existierten doch zahlreiche dieses Wortelement enthaltende Marken , und würden sich die beiden gegenüberstehenden Zeichen vom Wortlaut so- wie von der grafischen Gestaltung her stark unterscheiden. Im Übrigen sei die Beschwerdeführerin zeitlich prioritär zur Widerspruchsmarke im Handelsregister unter der Firma "Viva Figurstudios AG" eingetragen. B-8006/2010 Seite 4 F. Mit Vernehmlassung vom 24. Januar 2011 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. G. Mit Beschwerdeantwort vom 5. Mai 2011 beantragte die Beschwerdegeg- nerin die Beschwerde unter Kosten - und Entschädigungsfolge abzuwe i- sen. Zur Begründung brachte sie vor, dass sowohl eine Dienstleistungs- gleichartigkeit als auch eine Zeichenähnlichkeit vorläge, woraus eine Verwechslungsgefahr resultiere. Einerseits stelle "insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich der Figur " keine Einschrän- kung sondern eine beispielhafte Aufzählung der durch die Beschwerde- führerin beanspruchten Dienstleistungen dar, wobei diese ohnehin unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff "activités sportives" fielen. Andererseits komme dem Markenelement "viva" ein normaler Schutzumfang zu, zumal eine Verwässerung nicht belegt sei, und sei der Schriftzug des angefochtenen Zeichens nicht markant genug, um das schwammige Erinnerungsbild des Durchschnittskonsumenten massgeblich beeinflussen zu können. H. Nach erfolglosen aussergerichtlichen Vergleichsverhandlungen wurde der Schriftenwechsel mit Verfügung vom 6. Oktober 2011 abgeschlossen. I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erhe b- lich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom B-8006/2010 Seite 5 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 15. November 2010 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wur- de rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be- stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11]). 2.1. Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich si nd, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnli- che Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Perso- nen oder Gegenstände gefä hrdet wird. Dabei können schlechter berech- tigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verurs a- chen, dass die Adressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner können die schlechter b e- rechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermute n, insbeson- dere an Serienmarken d enken, die verschiedene Produkt linien des glei- chen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander ver- bundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a VW; BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; BGE 127 III 160 E. 2a Securitas). 2.2. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Ze i- chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten U m- stände zu beurteilen. Der Massstab, d er an die Unterscheidbarkeit anz u- legen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, des- sen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und an- derseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gege-B-8006/2010 Seite 6 nüberstehenden Ma rken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillo- san). 2.3. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeic h- nungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon b e- scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bu n- desgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello). 2.4. Je näher sich die Waren und Diens tleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslu n- gen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abh e- ben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzule gen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan). Im Weiteren ist von Bede u- tung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter we l- chen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer g e- ringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsverm ö- gen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukte n, deren A b- satzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Beruf s- leuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello). 3. In einem ersten Schritt sind demnach die massgeblichen Verkehrskreise der im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen. Bei letz- teren handelt es sich im Wesentlichen um die der Klasse 41 zugeordne- ten Dienstleistungsoberbegriffe Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. Diese richten sich zu weiten Teilen an den Endverbraucher und somit an den Durchschnittskonsumenten. Von dessen Verständnis hat das Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung, ob eine Zeichenähnlichkeit, eine Dienstleistungsgleichartigkeit sowie eine daraus resultierende Verwechslungsgefahr gegeben sind, auszugehen, B-8006/2010 Seite 7 gilt es doch die Beurteilung grundsätzlich nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B - 6222/2009 vom 30. November 2010 E. 3 LOUIS BOSTON mit Hinwe i- sen). 4. In einem nächsten Schritt gilt es zu überprüfen, ob die beanspruchten Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Ab- nehmerkreise gleichartig sind. 4.1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wü r- den angesichts ihrer üblichen Herstellungs - und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unte r- nehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.]/EVE , mit Verweis u.a. auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markensch utzgesetz, in: Heinrich Honsell/ Nedim Peter Vo gt/Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35). 4.2. Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem gleichen Markt zuzurechnen sind. Im Vordergrund steht die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantw ortung, respekti- ve ob der Abnehmer die beiden Dienstleistungen als sinnvolles Lei s- tungspaket wahrnimmt ( EUGEN MARBACH, Ma rkenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wett- bewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 851 f.; vgl. auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht u n- ter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 35; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth /Gregor Büh- ler/Florent Tho uvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 290). Die Zuordnung zum selben Markeninhaber hängt namentlich von der Art und dem Verwendungszweck der strittigen Dienstleistungen ab ( WILLI, a.a.O., Art. 3, N 35; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 280 ff.; Urteil des BVGer B- 7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4 Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]). 4.3. Der Widerspruch richtet sich gegen die von der Beschwerdeführerin für ihr Zeichen in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleis tungen Erzie-B-8006/2010 Seite 8 hung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, in s- besondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesonders bezüglich der Figur . Bei "insbesondere Betrieb von Fitnesszentren , insbesonders bezüglich der Figur" handelt es sich um eine beispielhafte Aufzählung von Diens t- leistungen, welche unter den Oberbegriff "sportliche Aktivitäten" fallen. Zwischen sportlichen und kulturellen Aktivitäten und den von der Wider- spruchsmarke in der Klasse 41 beanspruchten activités sportives et cultu- relles herrscht eine Dienstleistungsgleichheit. Ferner lassen sich Unte r- haltung sowie activités sportives et culturelles nicht klar abgrenzen. E i- nerseits beansprucht Unterhaltung häufig für sich, einen kulturellen Be i- trag zu leisten, andererseits hat sich der Sport in den letzten Jahrzehnten zu einer Unterhaltungsindustrie hin entwickelt. Ebenfalls in enger Bezi e- hung zu activités sportives et culturelles stehen Ausbildung und Erzi e- hung. Zum einen verwisch en die Grenzen zwischen reiner Unterhaltung und der Ausbildung, wird doch immer häufiger versucht, lehrreiche Inhalte mit einem unterhaltenden Rahmen zu versehen, was mittels des Begriffs „Infotainment“ umschrieben wird . Zum Anderen besteht bereits seit der Antike eine enge Verknüpfung zwischen Erziehung un d Sport, war letzte- rer doch stets ein Bestandteil der ersteren, woher die Bezeichnung Lei- beserziehung herrühren dürfte. Zudem dienen die mittels sportlicher und kultureller Veranstaltungen gegenüber Menschen und Kulturen vermittel- ten Werte und Einstellunge n der Erziehung in einem weiteren Sinn . Zu- sammenfassend lässt sich folglich festhalten dass zwischen den sich g e- genüberstehenden Dienstleistungen, soweit nicht eine Gleichheit zumi n- dest eine Gleichartigkeit besteht. 5. Ausgehend von einer Dienstleistungsgleichartigkeit gilt es in einem weite- ren Schritt die beiden Marken auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu überpr ü- fen. 5.1. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Eindruck, den die Ze i- chen als Ganzes beim angesprochenen Verkehrskreis hinterlassen. Ab- zustellen ist stets auf den Markeneintrag und nicht auf den allenfalls da- von abweichenden Markengebrauch, wobei nicht das Resultat eines gleichzeitigen Vergleichs, sondern allein der Eindruck im Erinnerung s- vermögen des Abnehmers massgebend ist. Besondere Bedeutung kommt dem prägenden Markenbestandteil zu, verleiht er doch einem Zei- chen seine Individualität. Aber auch die – für sich alleine genommen schutzunfähigen – gemeinfreien Elemente vermögen den Gesamtei n- druck mitzubeeinflussen (vgl. DAVID, a.a.O., Art. 3 MSchG N 11 und 15 B-8006/2010 Seite 9 mit Hinweisen). Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist bei Marken der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt; dabei genügt für die Annahme einer Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser drei Kriterien vorliegt (RKGE in sic! 2006, S. 270 Michel (fig.)/Michel Comte Waters mit Hinweisen). Der a n- wendbare Massstab hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, der sich nach ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt. Demnach ist der g e- schützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Zeichen kleiner als für starke. Während die Be schwerdegegnerin den Schutzumfang einer zumindest durchschnittlichen Marke beansprucht, spricht die Beschwerde führerin von einem schwachen Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit. Es gilt daher vorweg den Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu prüfen. 5.2. Als schwach haben Marken zu gelten, deren wesentliche Elemente eng mit Sachbegriffen verbunden sind und zum allgemeinen Sprac h- gebrauch gehören; stark sind hingegen Marken, welche durch die Phan- tasie ihres Inhaltes auffallen oder sich beim Publikum eingeprägt haben (BGer in sic! 2000, S. 196 CAMPUS/LIBERTY CAMPUS ). Die Wide r- spruchsmarke besteht im Wesentlichen aus dem Wortelement "viva". Da- bei handelt es sich einerseits im Italienischen um ein A djektiv, in weibli- cher Form Einzahl, welches sich mit "lebhaft" übersetzen lässt. Anderer- seits stellt der Begriff in der italienischen Sprache die dritte Person Singu- lar bzw. Höflichkeitsform der zweiten Person Singular Imperativ sowie die erste bis dritte Person Konjunktiv Präsenz und in rätoromanischen Spra- che die dritte Person Singular Präsens sowie die zweite Person Singular Imperativ der mit "leben" übersetzbaren Verben "vivere" bzw. "viver" dar. Dabei dürfte in beiden Landessprachen der im Sinne einer Exklamation mit der Bedeutung "lebe hoch!" bzw. im Rätoromanischen zusätzlich mit der Bedeutung "Prosit!" verwendete Imperativ im Vorder grund stehen (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 8. Aufl., München 2007, S. 996; www.pledarigrond.ch). Der Sinngehalt des Wortes "viva" ist de m- nach in den beiden Sprachen auf den Ausdruck von Zustimmung, L e- bensfreude und guten Wünschen gerichtet (RKGE in sic! 2001, S. 814 Vi- va/CoopViva [fig.] ). In Zusammenhang mit den von der Widerspruch s- marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 vermag der Begriff "viva" möglicherweise positive Assoziationen zu erwecken. Jedoch wird dadurch, selbst wenn es sich bei der Herbeiführung von Lebensfreude um einen allfälligen Zweck oder eine mögliche Wirkung di eser Dienstleis- tungen handeln sollte, keine direkt beschreibende Aussage vermittelt. Ausserdem gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, die behauptete Ver- wässerung der Widerspruchsmarke zu belegen. Einerseits vermag der B-8006/2010 Seite 10 Umstand dass im Schweizer Markenregister für Diens tleistungen der Klasse 41 mehrere das Wortelement "viva" enthalten de Zeichen eing e- tragen sind, den Gebrauch dieser Marken in der Schweiz nicht glaubhaft zu dokumentieren. Andererseits mangelt es bei den eingereichten Resul- taten einer Internetsuche nach dem Begriff "viva" auf Schweizer Interne t- seiten oft an einem markenmässigen Gebrauch bzw. an einem Bezug zu Produkten der Klasse 41. Unter den genannten Umständen sieht das Bundesverwaltungsgericht keine Veranlassung, nicht von einem durc h- schnittlich kennzeichnungskräftigen Wortelement bzw. normalen Schutz- umfang der Widerspruchsmarke auszugehen. 5.3. Vorliegend gilt es die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Wort - /Bildmarken – der Widerspruchsmarke viva! (fig.) und dem angefochtenen Zeichen viva figurstudios für frau en (fig.) – zu beurteilen. Aus der Übe r- nahme des Hauptbestandteils "viva" der Widerspruchsmarke in die ange- fochtene Marke darf nicht per se auf eine Zeichenähnlichkeit geschlossen werden. Ob eine solche vorliegt, beurteilt sich anhand des Erscheinungs- bilds, des Wortklangs und gegebenenfalls des Sinngehalts. 5.3.1. Während sich die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke in einem schnörkellosen Schriftzug mit nicht verbundenen Buchstaben – wobei dahingestellt bleiben kann, ob es sich im Sinne von " VIVa!" um drei Grossbuchstaben und einen über Versalhöhe verfügenden Klei n- buchstaben "a" oder im Sinne von "viva!" um vier Kleinbuchstaben mit e i- nem "i", dessen Punkt fehlt, und einem Ausrufezeichen, das keine Ober- länge besitzt, handelt – erschöpft, wird das Erschei nungsbild des ang e- fochtenen Zeichens durch eine stilisierte weibliche Silhouette auf der li n- ken Seite sowie rechts davon durch die beiden in Kleinbuchstaben und Kurrentschrift gehaltenden Wortelemente "viva" und , in kleinerer Schrif t- grösse darunter, "figurstudios für frauen" – wobei der i-Punkt des ersteren Elementes dem Kopf der Silhouette entspricht und wie letztere heller als die restlichen Markenbestandteile schattiert ist – geprägt. Anders als das ältere Zeichen, welches einen eher kräftigen und kompak ten Eindruck hinterlässt, vermittelt die jüngere Marke aufgrund des weiblichen Scha t- tenbildes und der feingliedrigen Schrift Feminität und Feinheit. Aus dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke über kein besonders auffälliges Schriftbild verfügt, darf nicht geschlossen werden, dass ihr der Schutzum- fang einer Wortmarke zukommt. Insgesamt mutet dem Bundesverwa l- tungsgericht die Ähnlichkeit zwischen den beiden gegenüberstehenden Marken hinsichtlich des Erscheinungsbildes , trotz des übereinstimme n- den Wortbestandteils "viva" als eher gering an. B-8006/2010 Seite 11 5.3.2. Einen anderen Eindruck vermittelt die Gegenüberstellung des Wortklanges der beiden Marken. In akustischer Hinsicht übernimmt das jüngere Zeichen die Widerspruchsmarke vollumfänglich. D as angefügte Element "Figurstudios für Frauen" dürfte als rein beschreibender Hinweis auf die Natur der Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin verstanden werden. Aufgrund der mangelnden Kennzeichnungskraft, der Länge s o- wie des Umstandes, dass das Wortelement am Schluss des Zeichens steht, dürfte es im täglichen Markengebrauch zumeist gar nicht ausg e- sprochen werden , womit das jüngere Zeichen wie die ältere Marke mit "viva" bezeichnet würde. In klanglicher Hinsicht herrscht demnach zwi- schen den beiden Zeichen eine sehr hohe Ähnlichkeit. 5.3.3. Soweit in den beiden Marken ein Sinngehalt erkannt wird, dürfte er auf den Ausdruck von Zustimmung, Lebensfreude und guten Wünschen gerichtet sein (vgl. E. 5.2). Somit spricht auch dieses Kriterium eher für als gegen eine Markenähnlichkeit. 5.4. Es lässt sich folglich festhalten, dass zwischen den beiden im Streite stehenden Marken, zu mindest vom Klangbild her, eine hohe Ähnlichkeit besteht, weshalb das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit insgesamt zu bejahen ist. 5.5. Zu keinem anderen Resultat führt auch die bunde sgerichtliche Rechtsprechung betreffend die Übernahme des prägnanten Hauptb e- standteils einer älteren Marke. Diese ist ausnahmsweise zulässig, wobei eine solche Ausnahme voraussetzt, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich beim übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird. Eine so l- che Ausnahme liegt in casu nicht vor. Einerseits verfügt das Wortelement "viva" über eine dur chschnittliche Kennzeichnungskraft und dürfte der Zusatz "Figurstudios für Frauen" als rein beschreibender Hinweis ve r- standen werden (E. 5.2 und E 5.3.2). Andererseits wird der Sinngehalt im angefochtenen Zeichen kaum verändert (E. 5.3.3). 6. Ausgehend von e iner Dienstleistungsgleichartigkeit, einer normal ken n- zeichnungskräftigen Widerspruchsmarke sowie von einer hohen Marken- ähnlichkeit gilt es in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung die Ve r- wechslungsgefahr zu beurteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Teil der von den beiden Marken beanspruchten Dienstlei s-B-8006/2010 Seite 12 tungen der Klasse 41 alltäglicher Natur ist und sich an ein breites Publ i- kum, von welchem für die Prüfung der Markenunterschiede keine beso n- dere Aufmerksamkeit erwartet werden darf, richtet. Unter all den genann- ten Umständen erscheint dem Bundesverwaltungsgericht die Wah r- scheinlichkeit von Fehlzurechnungen sehr hoch , zumal s elbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, die Gefahr besteht, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten im Sin- ne einer "mittelbaren Verwechslungsgefahr" falsche Zu sammenhänge vermutet. Die Voraussetzungen der relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind demnach erfüllt. 7. Im Übrigen brachte die Besch werdeführerin vor, dass sie zeitlich prioritär zur Widerspruchsmarke im Handelsregister unter der Firma "Viva Figu r- studios AG" eingetragen sei. Dabei verkennt die Beschwerdeführerin, dass Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nach Art. 31 ff. MSchG al- lein die Prüfung ist, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer r e- gistrierten Form erfolgen. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen – wie z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen – die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Die Prüfung von Ei n- wendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, bedingt r e- gelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss (Entscheid des IGE im Widerspruchsverfa h- ren 10573 vom 19. März 2010, E. III A 3 REWAG/REWAG). 8. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie a b- zuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und es steht der Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Parteientschäd i- gung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 9. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE ; SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor B-8006/2010 Seite 13 dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor al- lem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfah- rens abschreckend wirken, we nn dafür im Einzelfall stets konkrete Au f- wandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen B e- trag zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkre- ten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert de r strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfah renskosten insgesamt auf Fr. 4'000.− festzulegen. 10. Der obsiegenden Beschwerde gegnerin ist eine Parteientschädigung "für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des B e- schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Im vorliege n- den Verfahren hat die Beschwerde gegnerin dem Bundesverwaltungsg e- richt eine Kostennote eingereicht. Sie enthält jedoch lediglich das Hon o- rar und eine Pauschale für übrige Auslagen. Da sich somit weder die Stundenansätze noch der Zeitaufwand überprüfen lassen, mangelt es an einer detaillierten Kostennote im Sinne des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Parteien t- schädigung wird deshalb aufgrund der Akten und des geschätzten Au f- wands durch das Gericht festgesetzt. Nach den gegebenen Umständen erscheint eine Parteien tschädigung in der Höhe von Fr. 2'500.− (exkl. MWSt) als angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung des Rec htsvertreters der Be- schwerdegegnerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertst euer [Mehr- wertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE, siehe auch Art. 112 MWSTG). B-8006/2010 Seite 14 11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG; SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahre nskosten von Fr. 4'000.− werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.− ver- rechnet. 3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwe r- deverfahren mit Fr. 2'500.− (exkl. MWSt) zu entschädigen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück) Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Hans Urech Marc Hunziker