B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r al d e s b r ev e t s T r i b u n a l e f e d e r al e d ei b r e v e t t i T r i b u n a l f e d e r al d a p a t en t a s F e d e r a l P a t e n t C o u r t O2015_012 U r t e i l v o m 2 9 . A u g u s t 2 0 1 7 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, Richter Dr. sc. nat., Dipl. Chem. Hannes Spillmann (Referent), Richter Dr. iur. Daniel Alder, Richterin Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Hanny Kjellsaa, Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte Actavis Switzerland AG, Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin, Blei- cherweg 58, 8027 Zürich, und patentanwaltlich beraten durch Joseph Schmitz, Isler & Pedrazzini, Giessh übelstrasse 45, Postfach 1772, 8045 Zürich, Klägerin gegen AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher, Dr. iur. Mark Schweizer und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlus- tenberger Lachenal (Zürich), Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Thorsten Bausch, Hoffmann Eitle, Arabellastrasse 30, DE-81925 München, Beklagte Gegenstand Patentnichtigkeit; Fulvestrant O2015_012 Seite 3 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 1. Prozessgeschichte 1.1 Am 18. August 2015 machte die Klägerin die vorl iegende Patentnich- tigkeitsklage rechtshängig und stellte folgende Rechtsbegehren: "1. lt shall be declared that the Swiss part of the European Patent EP 1 250 138 is invalid; 2. Court costs and attorneys' fees, including the expenses for patent at- torney‘s advice, shall be awarded against Defendant." 1.2 Die Klageantwort erfolgte am 16. November 2015, wobei die Beklag- te folgende Anträge stellte: "1. The complaint is to be denied. 2. Court costs and attorneys' fees, including the expenses for patent at- torney‘s advice, to be borne by Plaintiff." 1.3 Am 15. März 2016 fand eine Instruktions-/Vergle ichsverhandlung statt, an welcher die Parteien vereinbarten, das Ve rfahren bis Ende April 2016 zu sistieren zwecks aussergerichtlichen Vergle ichsgesprächen. Mit Eingabe vom 19. April 2016 ersuchte die Klägerin mangels einer Einigung um Fortsetzung des Verfahrens. 1.4 Am 17. Juni 2016 erfolgte die Replik und am 26. September 2016 die Duplik, mit folgenden geänderten Rechtsbegehren bzw. den neuen Even- tualanträgen 1, 2, 3 und 4: "1. The complaint is to be denied. 2. Auxiliary to no. 1 above, the Patent is to be upheld with the following limited claims: 1. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration, wherein the formulation comprises ful vestrant in a ricinoleate vehicle, a pharmaceutically acceptable non-aqueous ester solvent, and a pharmaceutically acceptable al cohol, and wherein the formulation is adapted for attaining a therapeutical- ly significant bloodplasma fulvestrant concentratio n for at least 2 weeks. O2015_012 Seite 4 2. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration, wherein the formulation comprises ful vestrant, 30% or less weight of a pharmaceutically acceptable alcohol per volume of formulation, at least 1% weight of a pharmaceuti- cally-acceptable non-aqueous ester solvent miscible in a ricino- leate vehicle per volume of formulation and a suffi cient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formula tion which is capable after injection of attaining a therapeutica lly significant blood plasma fulvestrant concentration for at least 2 weeks. 3. The use as claimed in claim 1 or 2, wherein the blood plasma fulvestrant concentration attained is at least 2.5 ngml-1 for at least 2 weeks. 4. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration, wherein the pharmaceutical formulation comprises fulvestrant, 30% or less weight of a pharmaceutical ly- acceptable alcohol per volume of formulation, at le ast 1% weight of a pharmaceutically-acceptable non-aqueous ester solvent miscible in a ricinoleate vehicle per volum e of formula- tion and a sufficient amount of a ricinoleate vehic le so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of fulvestrant. with dependent claims 5 to 17 to remain unchanged and claims 18. Use of fulvestrant in the preparation of a pha rmaceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration, wherein the pharmaceutical formulation comprises fulvestrant, 15-25% weight of a pharmaceutically-ac ceptable alcohol per volume of formulation, 10-25% weight of a pharma- ceutically-acceptable non-aqueous ester solvent mis cible in a ricinoleate vehicle per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of fulvestrant. 19. Use of fulvestrant in the preparation of a pha rmaceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration, wherein the pharmaceutical formulation comprises fulvestrant, 17-23% weight of a pharmaceutically-ac ceptable alcohol per volume of formulation, 12-18% weight of pharma- ceutically-acceptable non-aqueous ester solvent mis cible in a ricinoleate vehicle per volume of formulation and a sufficient O2015_012 Seite 5 amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of fulvestrant. with dependent claims 20 to 22 to remain unchanged and claims 23. Use of fulvestrant in the preparation of a pha rmaceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration, wherein the pharmaceutical formulation comprises fulvestrant, 15-25% weight of a pharmaceutically-ac ceptable alcohol per volume of formulation, 10-25% weight of ben- zylbenzoate in a ricinoleate vehicle per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of fulvestrant. 24. Use of fulvestrant in the preparation of a pha rmaceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration, wherein the pharmaceutical formulation comprises fulvestrant, 17-23% weight of a pharmaceutically-ac ceptable alcohol per volume of formulation, 12-18% weight of ben- zylbenzoate in a ricinoleate vehicle per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of fulvestrant. with dependent claims 25 to 31 to remain unchanged. 3. Auxiliary to no. 2 above, the Patent is to be u pheld with the following limited claims: 1. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the formula tion com- prises fulvestrant dissolved in a ricinoleate vehic le, a pharma- ceutically acceptable non-aqueous ester solvent, an d a phar- maceutically acceptable alcohol, and wherein the fo rmulation is adapted for attaining a therapeutically significant blood plasma fulvestrant concentration for at least 2 weeks. 2. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the formula tion com- prises fulvestrant in solution, 30% or less weight of a pharma- ceutically acceptable alcohol per volume of formulation, at least 1% weight of a pharmaceutically-acceptable non-aqueous ester solvent miscible in a ricinoleate vehicle per volum e of formula- tion and a sufficient amount of a ricinoleate vehic le so as to O2015_012 Seite 6 prepare a formulation which is capable after inject ion of attain- ing a therapeutically significant blood plasma fulv estrant con- centration for at least 2 weeks. 3. The use as claimed in claim 1 or 2, wherein the blood plasma fulvestrant concentration attained is at least 2.5 ngml -1 for at least 2 weeks. 4. Use of fulvestrant in the preparation of a pharm aceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the pharmac eutical formulation comprises fulvestrant in solution, 30% or less weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of formulation, at least 1% weight of a pharmaceutical ly- acceptable non-aqueous ester solvent miscible in a ricinoleate vehicle per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml -1 of fulvestrant. with dependent claims 5 to 17 to remain unchanged and claims 18. Use of fulvestrant in the preparation of a pha rmaceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the pharmac eutical formulation comprises fulvestrant in solution,15-25 % weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of formula- tion, 10-25 % weight of a pharmaceutically-acceptab le non- aqueous ester solvent miscible in a ricinoleate veh icle per vol- ume of formulation and a sufficient amount of a ric inoleate ve- hicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of ful- vestrant. 19. Use of fulvestrant in the preparation of a pha rmaceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the pharmac eutical formulation comprises fulvestrant in solution, 17-2 3% weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of formula- tion, 12-18% weight of pharmaceutically-acceptable nan- aqueous ester solvent miscible in a ricinoleate veh icle per vol- ume of formulation and a sufficient amount of a ric inoleate ve- hicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of ful- vestrant. with dependent claims 20 to 22 to remain unchanged and claims O2015_012 Seite 7 23. Use of fulvestrant in the preparation of a pha rmaceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the pharmac eutical formulation comprises fulvestrant in solution,15-25 % weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of formula- tion, 10-25% weight of benzyl benzoate in a ricinol eate vehicle per volume of formulation and a sufficient amount o f a ricinole- ate vehicle so as to prepare a formulation of at le ast 45 mgml-1 of fulvestrant. 24. Use of fulvestrant in the preparation of a pha rmaceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the pharmac eutical formulation comprises fulvestrant in solution,17-23 % weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of formula- tion, 12-18% weight of benzyl benzoate in a ricinol eate vehicle per volume of formulation and a sufficient amount o f a ricinole- ate vehicle so as to prepare a formulation of at le ast 45 mgml-1 of fulvestrant. with dependent claims 25 to 31 to remain unchanged. 4. Auxiliary to no. 3 above, the Patent is to be u pheld with the following limited claims: 1. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the formula tion com- prises fulvestrant dissolved in a ricinoleate vehic le, a pharma- ceutically acceptable alcohol consisting of a mixtu re of 10% weight of ethanol per volume of formulation and 10% weight benzyl alcohol per volume of formulation and 15% we ight ben- zyl benzoate per volume of formulation wherein the ricinoleate vehicle is castor oil and the formulation is adapte d for attaining a therapeutically significant blood plasma fulvestrant concentra- tion of at least 8.5 ngml -1. 2. The use as claimed in claim 1, whereas the form ulation is pre- sent in a syringe or vial. 5. Auxiliary to no. 4 above, the Patent is to be u pheld with the following limited claims: 1. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- O2015_012 Seite 8 ministration to human patients, wherein the pharmac eutical formulation comprises fulvestrant in solution, 10%w eight etha- nol per volume of formulation, 15 % weight of benzy l benzoate per volume of formulation and a sufficient amount o f a ricinole- ate vehicle so as to prepare a formulation of at le ast 45 mgml-1 of fulvestrant. 2. The use as claimed in claim 1, whereas the tota l amount of ful- vestrant dissolved in the formulation is 250 mg and the total volume of the formulation is 5 ml. 3. The use as claimed in claims 1 or 2, whereas th e formulation is present in a syringe or vial. 6. Court costs and attorneys’ fees, including the expenses for patent at- torneys’ advice, to be borne by Plaintiff." 1.5 Es folgten weitere Eingaben der Parteien. 1.6 Am 7. März 2017 erstattete Richter Dr. sc. nat. , Dipl. Chem. Hannes Spillmann sein Fachrichtervotum. Die Stellungnahme der Parteien dazu erfolgten am 6. April 2017 bzw. am 4. Mai 2017. 1.7 Am 17. Mai 2017 erfolgte eine weitere Eingabe d er Klägerin. 1.8 Die Hauptverhandlung fand am 13. Juni 2017 stat t. Anlässlich dieser stellte die Beklagte folgenden neuen Eventualantrag 3 (entsprechend Rechtsbegehren Ziff. 4 gemäss Duplik): "1. Auxiliary to no. 3 above, the patent is to be upheld with the following limited claims: 1. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formu- lation for the treatment of breast cancer by intra- muscular ad- ministration to human patients, wherein the formula tion com- prises fulvestrant dissolved in a ricinoleate vehic le, a pharma- ceutically acceptable alcohol consisting of a mixtu re of 10% weight of ethanol per volume of formulation and 10% weight benzyl alcohol per volume of formulation and 15% we ight ben- zyl benzoate per volume of formulation wherein the ricinoleate vehicle is castor oil and the formulation is adapte d for attaining a therapeutically significant blood plasma fulvestrant concentra- tion of at least 8.5 ngml -1 for at least two weeks. O2015_012 Seite 9 2. The use as claimed in claim 1 whereas the formu lation is pre- sent in a syringe or vial." 1.9 Am 11. Juli 2017 nahmen die Parteien Stellung z um anlässlich der Hauptverhandlung eingereichten Urteil des Deutschen Bundespatentge- richts vom 12. Januar 2017. 1.10 Am 24. Juli 2017 erfolgte eine weitere Noveneingabe der Klägerin. 1.11 Mit Schreiben vom 26. Juli 2017 wurde den Part eien mitgeteilt, dass die von der Beklagten anlässlich der Hauptverhandlu ng vorgenommene Einschränkung des Eventualantrags 3 (= Rechtsbegehr en Ziffer 4 ge- mäss Duplik nicht zugelassen werde. 1.12 Das Verfahren ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.1 Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengese llschaft mit Sitz in Schweiz, die Beklagte ein internationales Pharmaunternehmen mit Sitz in Schweden, womit ein internationaler Sachverhalt vor liegt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 22 Abs. 4 LugÜ und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gegeben. Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 2.2 Feststellungsinteresse Die Klägerin als Konkurrentin der Beklagten beabsichtigt, ein Medikament zur Behandlung von Brustkrebs in der Schweiz auf de n Markt zu bringen und wird in diesem Zusammenhang durch das Europäisc he Patent EP 1 250 138 B1 (Streitpatent) der Beklagten beeinträchtigt. Ein Feststel- lungsinteresse hinsichtlich der Nichtigkeit ist somit gegeben. 2.3 Zulassung des neuen Eventualantrags 3 Wie erwähnt, schränkte die Beklagte anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Juni 2017 den Eventualantrag 3 (entsprechen d Rechtsbegehren Ziff. 4 der Duplik) dahingehend ein, dass sie in Zi ff. 1 das Merkmal "for at least two weeks" eingefügt hat. Zur Begründung machte die Klägerin geltend, eine te ilweise Klageaner- kennung sei jederzeit möglich und unbeschränkt zulä ssig bis zum Urteil. Indem die Beklagte, unter Aufrechterhaltung ihrer ü brigen Rechtsbegeh- O2015_012 Seite 10 ren, den Eventualantrag weiter einschränke, anerken ne sie die Klage hilfsweise in einem weiteren Umfang als bisher . Demgegenüber machte die Klägerin geltend, die Einre ichung dieses Eventualantrags erfolge verspätet und es handle sic h nicht um eine (teil- weise) Klageanerkennung. Die Klageanerkennung – die jederzeit möglich ist – ist die einseitige Er- klärung einer Partei, dass sie das Rechtsbegehren a nerkenne. 1 Sie hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Klageanerkennung beendet somit den Prozess und das Gericht muss nicht mehr über das Rechtsbegehren entscheiden. Auc h eine teilweise Klageanerkennung, d.h. eine Anerkennung, die sich nur auf einen Teil des Rechtsbegehrens bezieht, ist möglich.2 Diesfalls hat die Anerkennung für den von der Anerkennung erfassten Teil des Rechtsbe gehrens die Wir- kung eines rechtskräftigen Entscheids und das Geric ht muss nur noch über den verbleibenden Teil des Rechtsbegehrens ent scheiden. Derglei- chen liegt aber hier, wie die die Klägerin richtig feststellt, nicht vor. Das Rechtsbegehren der Klägerin lautet auf Nichtigerklä rung des Streitpa- tents: "lt shall be declared that the Swiss part of the European Patent EP 1 250 138 is invalid" . Das Rechtsbegehren ist dabei auf die Nichtigerklä- rung des Patents bzw. der Patentansprüche in der er teilten Fassung ge- richtet. Die Beklagte anerkennt nun nicht etwa, wie es für eine teilweise Klageanerkennung erforderlich wäre, einen Teil dieses Rechtsbegehrens, sondern sie beantragt vielmehr mit ihrem Hauptantra g ausdrücklich – so- wohl mit der Klageantwort, als auch mit der Duplik bzw. anlässlich der Hauptverhandlung – die Abweisung dieses Rechtsbegeh rens : “The com- plaint is to be denied” . Von einer teilweisen Klageanerkennung kann des- halb keine Rede sein. Und deshalb fällt auch durch die angebliche Teilan- erkennung nichts als anerkannt weg, was das Gericht nicht mehr beurtei- len müsste. Das Gericht muss vielmehr auch nach die ser angeblichen Teilanerkennung das ganze Rechtsbegehren, wie von d er Klägerin ge- stellt, beurteilen. Der als Teilanerkennung bezeichnete Antrag der Beklag- ten kommt nämlich erst zum Zug, wenn das Gericht zu m Schluss kommt, das klägerische Rechtsbegehren sei gutzuheissen. Zu diesem Zeitpunkt ist aber kein Raum mehr für eine teilweise Anerkennung. Das macht denn die Beklagte bei Lichte besehen auch nicht. Sie unt erbreitet dem Gericht vielmehr für den Fall, dass das Gericht (entgegen dem Antrag der Beklag- ten) die bestehenden Ansprüche als nichtig beurteil t, einen neuen An- 1 BSK ZPO-Daniel Steck, Art. 241 N 28. 2 Steck, loc. cit. O2015_012 Seite 11 spruch und damit einen neuen Sachverhalt zur Beurte ilung. Das ist ihr grundsätzlich erlaubt (Art. 27 PatG und Art. 138 Abs. 3 EPÜ), aber nur im Rahmen der zeitlichen Schranken der ZPO. Und nach d ieser kann neuer Sachverhalt an der Hauptverhandlung nach abgeschlos senem Schriften- wechsel nur noch vorgebracht werden, wenn die Noven voraussetzungen nach Art. 229 Abs. 1 lit. a oder b ZPO gegeben sind . Das ist hier offen- sichtlich nicht der Fall; die Beklagte macht dies d enn auch nicht geltend. Damit erweist sich die anlässlich der Hauptverhandl ung erfolgte Ein- schränkung des Eventualantrags 3 (= Rechtsbegehren Ziffer 4 gemäss Duplik) als verspätet erfolgtes neues Sachverhaltsv orbringen und damit als unzulässig, weshalb darauf nicht einzutreten ist. 3. Streitpatent, Sachverhalt 3.1 Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Si tz in der Schweiz, wel- che die Entwicklung, Herstellung und den Handel pha rmazeutischer Pro- dukte bezweckt. Die Klägerin gehört zu Teva Pharmac eutical Industries Ltd., einem multinationalen Pharmakonzern, der auf Generika speziali- siert ist. Die Beklagte ist ein internationales Unternehmen mi t Sitz in Schweden, das auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung phar- mazeutischer Produkte spezialisiert ist. Sie ist In haberin des eingetrage- nen Europäischen Patents EP 1 250 138 B1 (Streitpatent). Die Beklagte vertreibt das Medikament Faslodex® (Sw issmedic Nr. 56778) in der Schweiz. Faslodex® enthält den ak tiven Wirkstoff Ful- vestrant in einer Rizinusöl-basierten Formulierung und stellt den Kern- punkt des vorliegenden Verfahrens dar. 3.2 Das Streitpatent wurde am 8. Januar 2001 angeme ldet und bean- sprucht die Priorität der britischen Patentanmeldun gen GB 0000313 vom 10. Januar 2000 und GB 0008837 vom 12. April 2000. Das Streitpatent wurde als WO 2001/051056 veröffentlicht und am 19. Oktober 2005 er- teilt. Am 8. Januar 2001, d.h. zwei Tage nach Anmeldung de s Streitpatents, meldete die Beklagte das Schweizer Patent CH 696 26 0 B1 an und be- anspruchte ebenfalls die Priorität der britischen P atentanmeldungen GB 0000313 vom 10. Januar 2000 und GB 0008837 vom 12. April 2000. Das CH 696 260 B1 wurde am 15. März 2007 erteilt. D ie Patentansprü- che sind praktisch identisch mit denjenigen des Streitpatents. Die Nichtig- O2015_012 Seite 12 keit des CH 696 260 B1 wird in einem separaten Verf ahren geltend ge- macht. 3.3 Als Nichtigkeitsgründe führt die Klägerin unzur eichende Offenbarung (Art. 83 EPÜ), unzulässige Erweiterung (Art. 123 EP Ü), mangelnde Neu- heit (Art. 54 EPÜ) sowie mangelnde erfinderische Tä tigkeit (Art. 56 EPÜ) an. 3.4 Parallele Verfahren Die Parteien verweisen auf mehrere parallele Gerich tsverfahren in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz. Die Klägerin nennt im Besonderen das Urteil vom 12. Januar 2017 des deutschen Bundespatentgerichts mit welchem das Stre itpatent für nichtig erklärt wurde. In diesem Zusammenhang hat die Kläge rin auch die dem Beschluss zu Grunde liegenden Voten der Richter des deutschen Bun- despatentgerichts vorgelegt, in welchen alle drei R ichter zum vorläufigen Schluss gekommen waren, dass die Ansprüche des Stre itpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Weiter zitiert die Klägerin das Fachrichtervotum zum Fall S2016_007 vor dem Schweiz er Bundespa- tentgericht, welches ebenfalls zum Schluss kommt, d ass das Streitpatent das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt. Ferner zitiert die Klägerin den Entscheid des Landgerichts Düsseldorf vom 19. November 2015 mit welchen das Streitpatent aufgrund von mang elnder Neuheit o- der mangelnder erfinderischer Tätigkeit als nicht r echtsbeständig einge- stuft wurde. Dagegen zitiert die Beklagte den Entscheid des Ober landesgerichts Düs- seldorf vom 19. Februar 2016, mit welchem der Entsc heid des Landge- richts aufgehoben und die Rechtsbeständigkeit im Hi nblick auf eine Un- terlassungsverfügung als ausreichend gesichert ange sehen wurde. Des Weiteren verweist die Beklagte auf die Entscheidung der Rechtsbank Den Haag vom 27. Juli 2016 und zwei Entscheidungen des Juzgado Mercantil N o 4 vom 28. Juli 2016, in welchen die Rechtsbeständi gkeit des Streitpa- tents in Massnahmeverfahren ebenfalls als gegeben angesehen wurde. Des Weiteren wurde seitens der Klägerin die vorläuf ige Stellungnahme der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts im laufenden Ein- spruchsverfahren zur Teilanmeldung EP 2 266 573 (Streitpatent im paral- lelen Fall O2015_11) vorgelegt. Die Einspruchsabtei lung kommt dabei zum Schluss, dass die EP 2 266 573 mangels erfinder ischer Tätigkeit zu widerrufen ist. In der von der Klägerin ebenfalls g enannten Entscheidung O2015_012 Seite 13 der Einspruchsabteilung vom 11. Februar 2015 wurde das Streitpatent dagegen aufrechterhalten. In der Zwischenzeit hat das Europäische Patentamt d as Patent EP 2 266 573 B1 mit Entscheidung vom 20. Juli 2017 widerrufen. 4. Beurteilung 4.1 Zur Frage der Rechtsbeständigkeit hat Richter D r. sc. nat., Dipl. Chem. Hannes Spillmann ein Fachrichtervotum erstatt et. Der Spruchkör- per schliesst sich diesem Fachrichtervotum an, mit gewissen Ergänzun- gen, wie nachfolgend darzulegen sein wird. 4.2 Streitpatent 4.2.1 Entstehungsgeschichte Die streitgegenständliche EP 1 250 138 basiert ursp rünglich auf der der internationalen Patentanmeldung mit der Publikation snummer WO 01/051056 A1. Die internationale Patentanmeldung WO 01/051056 A1 beansprucht dabei die Prioritäten der beiden bri tischen Patentanmel- dungen GB 0000313.7 und GB 0008837.7 und wurde in E uropa als EP 1 250 138 A1 nationalisiert. Aus der EP 1 250 138 A1 wurde am 4. August 2005 sodann die Teilanmeldung EP 1 166 073 A1 abgez weigt. Daraus wurde am 28. September 2010 die EP 2 266 573 A1 als eine weitere Teil- anmeldung abgeleitet. Die EP 1 250 138 wurde am 19. Oktober 2005 als EP 1 250 138 B1 er- teilt. Nach einem Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem europä- ischen Patentamt wurde das Patent schliesslich als EP 1 250 138 B2 in geänderter Form aufrechterhalten. 4.2.2 Patentansprüche Die als unabhängige Patentansprüche abgefassten Ansprüche 1, 2, 4, 18, 19, 23 und 24 der EP 1 250 138 B2 lauten in der mas sgebenden engli- schen Fassung wie folgt: 1. Use of fulvestrant in the preparation of a pharm aceutical formulation for the treatment of a benign or malignant disease of the breast or re- productive tract by intra-muscular administration, wherein the formula- tion comprises fulvestrant in a ricinoleate vehicle , a pharmaceutically acceptable non-aqueous ester solvent, and a pharmac eutically ac- ceptable alcohol, and wherein the formulation is ad apted for attaining O2015_012 Seite 14 a therapeutically significant blood plasma fulvestrant concentration for at least 2 weeks. 2. Use of fulvestrant in the preparation of a pharm aceutical formulation for the treatment of a benign or malignant disease of the breast or re- productive tract by intra-muscular administration, wherein the formula- tion comprises fulvestrant, 30% or less weight of a pharmaceutically- acceptable alcohol per volume of formulation, at le ast 1% weight of a pharmaceutically-acceptable non-aqueous ester solve nt miscible in a ricinoleate vehicle per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation which is capable after injection of attaining a therapeutically sign ificant blood plasma fulvestrant concentration for at least 2 weeks. 4. Use of fulvestrant in the preparation of a pharm aceutical formulation for the treatment of a benign or malignant disease of the breast or re- productive tract by intra-muscular administration, wherein the phar- maceutical formulation comprises fulvestrant, 30% o r less weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of f ormulation, at least 1% weight of a pharmaceutically-acceptable no n-aqueous ester solvent miscible in a ricinoleate vehicle per volum e of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formula- tion of at least 45 mgml -1 of fulvestrant. 18. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formulation for the treatment of a benign or malignant disease of the breast or re- productive tract by intra-muscular administration, wherein the phar- maceutical formulation comprises fulvestrant, 15-25 % weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of f ormulation, 10-25% weight of a pharmaceutically-acceptable non- aqueous ester solvent miscible in a ricinoleate vehicle per volum e of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formula- tion of at least 45 mgml -1 of fulvestrant. 19. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formulation for the treatment of a benign or malignant disease of the breast or re- productive tract by intra-muscular administration, wherein the phar- maceutical formulation comprises fulvestrant, 17-23 % weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of f ormulation, 12-18% weight of pharmaceutically-acceptable non-aq ueous ester solvent miscible in a ricinoleate vehicle per volum e of formulation and O2015_012 Seite 15 a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formula- tion of at least 45 mgml -1 of fulvestrant. 23. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formulation for the treatment of a benign or malignant disease of the breast or re- productive tract by intra-muscular administration, wherein the phar- maceutical formulation comprises fulvestrant, 15-25 % weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of f ormulation, 10-25% weight of benzyl benzoate in a ricinoleate v ehicle per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinol eate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml -1 of fulvestrant. 24. Use of fulvestrant in the preparation of a phar maceutical formulation for the treatment of a benign or malignant disease of the breast or re- productive tract by intra-muscular administration, wherein the phar- maceutical formulation comprises fulvestrant, 17-23 % weight of a pharmaceutically-acceptable alcohol per volume of f ormulation, 12-18% weight of benzyl benzoate in a ricinoleate v ehicle per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinol eate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml -1 of fulvestrant. Mit dem abhängigen Anspruch 3 wird festgelegt, dass die Fulvestrantkon- zentration im Blutplasma mindesten 2 Wochen lang 2.5 ngml -1 beträgt. Die abhängigen Ansprüche 5-8 schränken die Anteile des pharmazeu- tisch annehmbaren Alkohols weiter ein, während mit den abhängigen An- sprüchen 9-17 Einschränkungen hinsichtlich der Meng enanteile des pharmazeutisch annehmbaren nichtwässrigen Esterlösu ngsmittels ge- macht werden. In den abhängigen Ansprüchen 20-22 werden sodann de r pharmazeu- tisch annehmbaren Alkohol bzw. das pharmazeutisch a nnehmbare nicht- wässrige Esterlösungsmittels auf spezifische Vertreter eingeschränkt. Die abhängigen Ansprüche 25 und 26 legen weiter fes t, dass der phar- mazeutisch annehmbare Alkohol ein Gemisch aus Ethan ol und Benzylal- kohol ist und diese in einem bestimmten Gewichtsverhältnis vorliegen. Die abhängigen Ansprüche 27 definieren die Gesamtvolumina der Formu- lierungen sowie die Konzentrationen bzw. die Mengen an Fulvestrant in den Formulierungen. O2015_012 Seite 16 Der abhängige Anspruch 30 legt fest, dass der pharm azeutisch annehm- bare Alkohol ein Gemisch aus 10 Gew.-% Ethanol, bez ogen auf das Vo- lumen der Formulierung, und 10 Gew.-% Benzylalkohol, bezogen auf das Volumen der Formulierung, ist und die Formulierung 15 Gew.-% Benzylbenzoat, bezogen auf das Volumen der Formulie rung enthält, so- wie dass die Ricinoleat-Trägersubstanz Rizinusöl ist. Der abhängige Anspruch 31 legt schliesslich fest, d ass die Formulierung in einer Spritze oder einem Fläschchen vorliegt. 4.2.3 Fachbegriffe Gemäss Streitpatent Abs. 0006 steht die Bezeichnung "Fulvestrant" für die chemische Verbindung 7 α-[9-(4,4,5,5,5-Pentafluoro- pentylsulphinyl)nonyl]oestra-1,3-5(10)-triene-3,17 β-diol, welche auch als ICI 182,780 bezeichnet wird und gemäss Abs. 0011 ei ne steroid-basierte Verbindung darstellt. Unter dem Ausdruck "Rizinoleat-Trägersubstanz" wird gemäss Abs. 0035 des Streitpatents ein Öl verstanden, welches einen Anteil von Triglyceri- den von Rizinolsäure enthält. Dies kann ein synthetisches Öl oder Rizinu- söl sein. Der Ausdruck "nicht-wässriges Esterlösungsmittel" s teht unter anderem für Benzylbenzoat (Streitpatent Abs. 0029), während der Begriff "pharma- zeutisch akzeptabler Alkohol" insbesondere Ethanol und Benzylakohol umfasst (Streitpatent Abs. 0028). Schliesslich definiert das Streitpatent in Abs. 004 1 eine "therapeutisch signifikante Fulvestrantkonzentration im Blutplasma " als Konzentration von wenigstens 2.5 ngml -1 Fulvestrant im Blutplasma. 4.2.4 Prioritätsanspruch Die Ansprüche 1, 2, 4, 18, 19 und 24 enthalten, wie von der Klägerin kor- rekt festgestellt, Gegenstände, welche gegenüber de n Prioritätsunterla- gen erweitert wurden: In Anspruch 1 sind dies der erweiterte Bereich des Alkoholanteils, die Verallgemeinerung des konkreten Benzylbenzoats auf die generischen nicht-wässrigen Ester-Lösungsmittel und die Erweite rung des Anteils an Benzylbenzoat bzw. an Ester-Lösungsmittel. Bei den Ansprüchen 2, 4, 18, und 19 wurde zumindest die Verallgemeinerung hi nsichtlich des O2015_012 Seite 17 Benzylbenzoats auf die generischen nicht-wässrigen Ester- Lösungsmittels vorgenommen. Zudem ist auch nicht er sichtlich wo die in Anspruch 24 definierten Bereichsgrenzen den Priorit ätsunterlagen zu entnehmen sein sollen. Zumindest in der gesamten Breite können die Ansprüc he 1, 2, 4, 18, 19 und 24 daher die beanspruchten Prioritäten nicht gü ltig beanspruchen. Diesen Ansprüchen kommt daher der Anmeldetag der WO 01/51056 A1 bzw. der 8. Januar 2001 als Zeitrang zu. Hingegen scheint der Gegenstand von Anspruch 23 in den Prioritätsun- terlagen offenbart zu sein. Zumindest wird in Anspr uch 11 der Prioritäts- unterlage GB 0000313.7, welcher sich auf Anspruch 1 zurückbezieht, ein Gegenstand mit einem Gehalt von Benzylbenzoat von w enigstens 10% (w/v) Benzylbenzoat (Anspruch 1) und 25% (w/v) oder weniger Benzylbenzoat (Anspruch 11) beansprucht. Damit ist der Bereich von 10- 25% Benzylbenzoat in Anspruch 23 des Streitpatents den Prioritätsunter- lagen zu entnehmen. Zudem erwähnt die Prioritätsunt erlage GB 0000313.7 auf Seite 7, Zeilen 15-17 einen bevorzugt en Minimalwert für den Alkohol von 15% (w/v). Damit ist nicht ersichtlich wie die Kombination des Gegenstands von Anspruch 11 der Prioritätsunterlage zusammen mit der explizit in der Beschreibung genannten unteren Grenze für den Alko- hol von 15% (w/v) einen neuen Gegenstand ergeben so ll wie in RZ 102 der Klageschrift behauptet. Analoge Textstellen wie in der ersten Prioritätsunt erlage finden sich zu- dem auch in der zweiten Prioritätsunterlage GB 0008 837.7 auf Seite 8, Zeilen 27-29 und Anspruch 11. Anspruch 23 kann somit die beiden Prioritäten vom 1 0. Januar und 12. April 2000 gültig beanspruchen. Die Argumentation der Klägerin in Bezug auf die abh ängigen Ansprüche überzeugt wenig. Die Tatsache, dass ein unabhängige r Anspruch keine Priorität geniesst bedeutet nicht zwingend, dass ei n davon abhängiger Anspruch die Priorität nicht gültig beanspruchen könnte. Die Frage, ob die abhängigen Ansprüche allenfalls d ie Priorität gültig be- anspruchen können, ist jedoch wie im Zusammenhang m it der Neuheits- beurteilung vorerst unerheblich. O2015_012 Seite 18 4.2.5 Fachmann Die Parteien scheinen sich insoweit einig zu sein, als dass der hier rele- vante Fachmann ein Team aus einem Pharmazeuten mit langjähriger Er- fahrung in der Entwicklung von Arzneimittelformulie rungen sowie einen Mediziner umfasst. Ob der Fachmann dabei wie von de r Klägerin geltend gemacht über langjährige Erfahrung bei der Verabrei chung von in Gewe- be injizierbaren Formulierungen verfügt, ist hingegen strittig. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass sich sämtliche der in Frage kom- menden Dokumente welche den nächstliegenden Stand d er Technik bil- den könnten, entweder mit subkutan oder intramuskul är verabreichbaren Arzneimittelformulierungen befassen, wie dies auch das Streitpatent tut. Daher kann der Klägerin zugestimmt werden, dass der hier relevante Fachmann durchaus über langjährige Erfahrung mit in Gewebe injizierba- ren Formulierungen verfügt. 4.3 Mangelnde Ausführbarkeit Die Klägerin macht geltend, dass das Streitpatent k eine klinischen Resul- tate zeige, welche bestätigen würden, dass mit der Beispielformulierung eine therapeutisch signifikante Fulvestrantkonzentr ation im Blutplasma erzielbar sei. Damit liege eine mangelnde Offenbaru ng im Sinne von Art. 83 EPÜ vor. Diesbezüglich weist die Beklagte zu Recht darauf hi n, dass das Streitpa- tent klar beschreibe, wie die patentgemässe Beispie lformulierung herzu- stellen sei. Zudem wird im wissenschaftlichen Artikel von Robertson et al. in den Figuren 1-3 klar gezeigt wird, dass wie im Streitpatent erwähnt, mit dem Produkt Faslodex, welches unbestrittenermassen der Beispielformu- lierung aus dem Streitpatent entspricht, eine thera peutisch signifikante Fulvestrantkonzentration im Blutplasma erzielbar ist. Damit offenbart das Streitpatent die Erfindung ausr eichend. Eine man- gelnde Offenbarung im Sinne von Art. 83 EPÜ liegt nicht vor. O2015_012 Seite 19 4.4 Unzulässige Erweiterung Die Klägerin argumentiert, dass sich die Gegenständ e der Ansprüche 18, 19, 23 und 24 während der internationalen vorläufig en Prüfung hinzuge- fügt wurden. In der Beschreibung der WO 01/051056 A 1 finde sich aber keine ausreichende Grundlage für die Gegenstände dieser Ansprüche. Die in den Ansprüche 18, 19, 23 und 24 genannten Be reichsgrenzen für den pharmazeutisch annehmbaren Alkohol und das nich twässrige Ester- lösungsmittel sowie die Konzentration an Fulvestrant von 45 mgml -1 seien zwar in der Beschreibung der WO 01/051056 A1 auf de n Seiten 8, 9 und 10 an sich erwähnt. Der Fachmann müsse aber eine Me hrfachauswahl tätigen um diese Merkmale zu kombinieren. Bei den A nsprüchen 23 und 24 sei zudem eine weitere Auswahl aus der Liste von konkreten Vertre- tern des nichtwässrigen Esterlösungsmittels aus Ans pruch 15 der WO 01/051056 A1 zu treffen. Solche Mehrfachauswahle n seien neu ge- genüber der ursprünglich eingereichten Anmeldeunter lagen. Damit liege ein Verstoss im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ vor. Zur Stützung ihrer Argu- mentation verweist die Klägerin unter anderem auf d ie Entscheidung T 12/81 der Beschwerdekammern des Europäischen Patent amts sowie Singer/Stauder. Dem widerspricht die Beklagte und macht mit Verweis auf mehrere Text- stellen sowie die Entscheidungen T 783/09 sowie T 1 241/03 der Be- schwerdekammern der Europäischen Patentamts geltend , dass die Ge- genstände der Ansprüche 18, 19, 23 und 24 den urspr ünglich eingereich- ten Anmeldeunterlagen insgesamt zu entnehmen seien. Der Argumentation der Klägerin kann nicht gefolgt w erden. Es ist zwar richtig, dass bei einer Mehrfachauswahl aus mehrere n Listen unter Um- ständen Neuheit hergestellt werden kann. Wie aber b ereits im von der Klägerin zitierten Auszug aus Singer/Stauder gesagt wird, ist insbesonde- re zu prüfen, ob es Hinweise auf Kombinationen aus unterschiedlichen Listen gibt oder ob Merkmale hervorgehoben werden. Auch in der von der Beklagten genannten Entscheidung T 783/09, welche direkt auf die T 12/81 Bezug nimmt, wird festgehalt en, dass bei der Beur- teilung der Auswahl aus Listen stets die Umstände des jeweiligen Falls zu berücksichtigen sind. Damit kann auch bei einer Aus wahl aus zwei oder mehreren Listen nicht wie von der Klägerin gefolger t automatisch davon ausgegangen werden, dass diese Auswahl neu und dami t im Rahmen ei- ner Änderung stets unzulässig ist. O2015_012 Seite 20 Vorliegend ist dem Fachmann bei der Lektüre der WO 01/51056 A1 un- mittelbar klar, dass sich die jeweiligen Mengenanga ben bezüglich des pharmazeutisch annehmbaren Alkohols, des nichtwässr igen Esterlö- sungsmittels sowie die Konzentration an Fulvestrant von 45 mgml -1 auf dieselbe Formulierung beziehen, wie sie auf Seite 8, Zeilen 5-11 oder Anspruch 4 der WO 01/51056 A1 in allgemei nerer Form be- schrieben ist. Bezüglich der Ansprüche 18 und 19 werden gegenüber der allgemeineren Formulierung auf S. 8, Z. 5-11 der WO 01/51056 A1 d ie Mengenanteile des Alkohols und des Ester-Lösungsmittels je für si ch weiter einge- schränkt. An dieser Stelle der Beschreibung wird bereits darauf hingewie- sen, dass der Mengenanteil des Alkohols bevorzugt g eringer und derjeni- ge des Ester-Lösungsmittels höher zu wählen ist. An den von der Klägerin genannten Stellen sind die Bereichsgrenzen gemäss den Ansprüchen 18 und 19 im Rahmen einer sic h stets veren- genden Auflistung von vorteilhaften Bereichsgrenzen explizit offenbart. Dies geht bis hin zu den bevorzugtesten Anteilen, w elche auch in der Beispielformulierung realisiert werden. Eine analoge Argumentation gilt auch für die Ansprüche 23 und 24, wobei das zusätzlich vorhandene Benzylbenzoat wie von der Beklagten ange- merkt in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen bzw. der WO 01/51056 A1 bereits in Anspruch 16, welcher sich auf Anspruc h 4 zurückbezieht enthalten war. Damit erhält der Fachmann klare Hinweise, die allge meinere Formulie- rung wie in den Ansprüchen 18, 19, 23 und 24 auszugestalten. Diese stel- len entsprechend keine neue Auswahl dar. Somit gehen die Gegenstände der Ansprüche 18, 19, 23 und 24 unmittel- bar aus den ursprünglichen eingereichten Anmeldeunt erlagen hervor. Ei- ne unzulässige Erweiterung des Streitpatents ist nicht erkennbar. O2015_012 Seite 21 4.5 Mangelnde Neuheit 4.5.1 Überblick Die Klägerin macht geltend, dass sämtliche Ansprüch e des Streitpatents (i) im Sinne von Art. 54 (3) nicht neu sind gegenüber der EP 1 669 073 A2 (Teilanmeldung zum Streitpatent) sowie (ii) durch e ine offenkundige Vor- benutzung neuheitsschädlich vorweggenommen werden. 4.5.2 Neuheit gegenüber EP 1 669 073 A2 4.5.2.1 Offenbarungsgehalt und Zeitrang Wie von der Klägerin korrekt festgestellt, offenbaren sowohl die EP 1 669 073 A2 als auch die beiden Prioritätsdokumente ein konkretes Formulie- rungsbeispiel mit 10% (w/v) Benzylalkohol, 10% (w/v ) Ethanol, 15% (w/v) Benzylbenzoat, Rizinusöl und 250 mg Fulvestrant pro 5 ml (= 50 mg/ml) der Formulierung. Zudem wird in diesen Dokumenten d ie Verwendung derartiger Formulierungen als intramuskulär zu vera breichendes Arznei- mittel zur Behandlung von Brustkrebs als bevorzugte Anwendung be- schrieben. Sowohl aus den Prioritätsunterlagen als auch aus der Teilan- meldung lässt sich zudem schliessen, dass mit diese n Formulierungen eine mindestens zwei Wochen anhaltende therapeutisc h signifikante Ful- vestrantkonzentration im Blut erreichbar sein soll. Damit offenbart die EP 1 669 073 A2 eine unter die Ansprüche 1-31 des Streitpatents fallende Formulierung, mit welcher di e in den Ansprüchen genannten Effekte erzielt werden kann und welcher d er Zeitrang des frü- hesten Prioritätsdokuments bzw. der 10. Januar 2000 zukommt. 4.5.2.2 Beurteilung der Neuheitsfrage Folgt man der in den letzten Jahren etablierten Pra xis der Beschwerde- kammern des Europäischen Patentamts (EPA), können i n Fällen bei wel- chen Nachanmeldungen bezüglich eines kontinuierlich en Parameterbe- reichs gegenüber den Prioritätsunterlagen erweitert wurden, sogenannte "Selbstkollisionen" mit anderen Anmeldungen aus der selben Patentfami- lie auftreten. Legt man diese Praxis zu Grunde, ist das Vorbringen der Klägerin bezüglich mangelnder Neuheit durchaus schl üssig. Die Teilan- meldung EP 1 669 073 A2 wäre insbesondere aufgrund der Beispielfor- mulierung und der beschriebenen Verwendung demnach zumindest als neuheitsschädlich im Sinne von Art. 54 (3) EPÜ für die Ansprüche 1, 2, 4, O2015_012 Seite 22 18, 19 und 24, welche wie oben dargelegt die Priori täten nicht gültig be- anspruchen können. Wie von der Beklagten dargelegt, sind einzelne Besc hwerdekammern des EPA in neueren Entscheidungen aber von der bish erigen Praxis ab- gerückt. Zudem hat sich auch die grosse Beschwerdek ammer des Euro- päischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 29. N ovember 2016 im Verfahren G 1/15 mit dieser Frage befasst. Insbeson dere ging es dabei darum, ob bei generischen Ausdrücken oder kontinuie rlichen Parameter- bereichen allenfalls Teilprioritäten für enger gefa sste Alternativen aner- kannt werden können, wie dies gemäss langjähriger P raxis des EPA bei Ansprüchen mit explizit genannten Alternativen bzw. "oder"- Kombinationen von Merkmalen bereits der Fall ist. D ie Grosse Be- schwerdekammer kam im Fall G 1/15 zum Schluss, dass Teilprioritäten auch in Bezug auf generische "oder"-Ausdrücke grund sätzlich anerkannt werden müssen, sofern die Gegenstände dem Priorität sdokument zumin- dest implizit, eindeutig und in einer ausführbaren Weise zu entnehmen sind. Die Spruchkammer schliesst sich dieser Auffassung an. Die Beklagte argumentiert diesbezüglich, dass beispielsweise Anspruch 1 gedanklich in zwei Gegenstände aufgeteilt werden kö nne. Hierzu hat sie in der Klageantwort in RZ 68-71 eine Aufteilung vor genommen bei wel- cher der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpaten ts gedanklich in ei- nen ersten Teilbereich mit "wenigstens 10% Gew.% pharmzeutisch ak- zeptables Esterlösungsmittel in Form von Benzylbenz oat" und "25% oder weniger des pharmazeutisch akzeptablen Alkohols" und einen zweiten Teilbereich mit "weniger als 10 Gew.-% pharmzeutisch akzeptables Ester- lösungsmittel mit Ausnahme von Benzylbenzoat" und "mehr als 25 Gew.- % des pharmazeutisch akzeptablen Alkohols" aufgeteilt wird. Dem ersten Teilbereich komme nun die Priorität der beiden Prio ritätsdokumente zu, da dieser den Prioritätsunterlagen zu entnehmen sei. Dem zweiten Teilbe- reich komme hingegen den Zeitrang des Anmeldetags d er WO 01/51056 A1 zu, wenn man davon ausgehe, dass er keine Basis in den Prioritäts- unterlagen habe. Dies habe somit zur Folge, dass auch die Teilanmeld ung EP 1 669 073 A2 keine Priorität für den zweiten Teilbereich bean spruchen könne. Inso- weit die Teilanmeldung nun Gegenstände offenbare, d ie die Prioritäten gültig beanspruchen (erster Teilbereich) könne dies er mangels Überlap- pung zwischen den Teilbereichen auch nicht neuheits schädlich sein für den zweiten Teilbereich, welcher keine Priorität be ansprucht. Entspre- chend sei die EP 1 669 073 A2 als nicht neuheitsschädlich für Anspruch 1 O2015_012 Seite 23 des Streitpatents einzustufen. Für die weiteren Ans prüche sei die Situati- on analog. Die Klägerin erachtet jedoch im Besonderen die Aufteilung des Anspruchs 1 (sowie auch der übrigen Ansprüche) in der Replik als unzutreffend. Auch eine zweite von der Beklagten in der Duplik in RZ 47 vorgelegte Aufteilung, welche weitere Merkmale wie die Blutpla smakonzentration von 2.5 ng/ml sowie die behandelten Krankheiten ber ücksichtigt, stuft die Klägerin als nicht korrekt ein, da keine exakte Auf teilung des Anspruchs vorgenommen werde. Der Klägerin kann insofern zugestimmt werden, als d ass Zweifel beste- hen, ob mit der von der Beklagten vorgeschlagenen A ufteilungen des An- spruchs 1 (und der weiteren Ansprüche) tatsächlich zwei komplementäre Teilbereiche definiert werden, welche sich zusammen zum Schutzumfang von Anspruch 1 des Streitpatents ergänzen. Das von der Klägerin vorge- brachte Beispiel mit 15% Ethyloleat liegt tatsächli ch weder im einen noch im anderen Teilbereich, wird vom Schutzumfang des S treitpatents aber erfasst. Wenn man davon ausgeht, dass Teilprioritäten im Hin blick auf die Ent- scheidung G 1/15 des Europäischen Patentamts anzuer kennen sind, stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es im vorl iegenden Fall überhaupt notwendig ist, die Teilbereiche der Ansprüche des Streitpatents explizit zu benennen. Grundsätzlich scheint nichts dagegen zu sprechen, d ass eine Aufteilung an sich möglich ist, auch wenn dies eine komplexe A ufgabe darstellt. Zu- dem geht es vorliegend nicht darum, die Neuheit geg enüber einer zwi- schen Prioritätsdaten und Anmeldetag des Streitpate nts erfolgten Zwi- schenpublikation zu beurteilen. Vielmehr ist die Ne uheit gegenüber einer Teilanmeldung zum Streitpatent zu beurteilen. Von daher kann im Prinzip dahingestellt bleiben, wie die korrekte Aufteilung des zu beurteilenden Anspruchs im Streitpatent genau aussieht. Allen in den Prioritätsunterlagen offenbarten Gegen ständen im Streitpa- tent sowie in der vermeintlich neuheitsschädlichen Teilanmeldung kommt bei Anerkennung von Teilprioritäten nämlich automatisch der gleiche Zeit- rang zu. Für diejenigen Gegenstände, welche über de n Offenbarungsge- halt der Prioritätsunterlagen hinausgehen, kann wed er die Teilanmeldung noch das Streitpatent einen anderen Zeitrang beansp ruchen als der An- meldetag des Streitpatents bzw. der WO 01/51056 A1. Damit kann die O2015_012 Seite 24 Teilanmeldung grundsätzlich nicht neuheitsschädlich sein für das Streit- patent. Es stellt sich daher die grundsätzliche Frage, wie das Prioritätsrecht, ins- besondere Art. 88 (2) EPÜ, korrekt zu interpretiere n ist. Es scheint aber insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung G 1/1 5 angebracht, im vorliegenden Fall Teilprioritäten grundsätzlich anz uerkennen und zwar selbst dann, wenn keine explizite Aufteilung der Pa tentansprüche in die Prioritäten gültig beanspruchende bzw. nicht gültig beanspruchende Teil- bereiche vorliegt. Damit sind sämtliche Ansprüche 1 -31 des Streitpatents als neu gegenüber der Teilanmeldung EP 1 669 073 A2 zu bewerten. 4.5.3 Offenkundige Vorbenutzung 4.5.3.1 Ausgangslage Mit der Replik macht die Klägerin zusätzlich eine o ffenkundige Vorbenut- zung geltend, welche den Gegenstand sämtlicher Ansp rüche neuheits- schädlich vorwegnehmen soll. Dabei bringt die Klägerin vor, dass das Produkt "Fa slodex" im September 1998 und damit vor dem frühesten Prioritätstag des Streitpatents im Rahmen einer klinischen Phase-III-Studie mit der Nu mmer 9338IL/0020 bei der Behandlung von Brustkrebs eingesetzt worden sei. Bei Faslodex handle es sich um eine anspruchsgemässe Formulierun g gemäss Streit- patent mit 5% (w/v) Fulvestrant, 10 % (w/v) Ethanol , 10% (w/v) Benzylal- kohol, 15% (w/v) Benzylbenzoat und Rizinusöl. Diese r Sachverhalt wird seitens der Beklagten an sich nicht bestritten. Strittig ist aber insbesondere, unter welchen Bedin gungen das Produkt Faslodex an die bei der Studie involvierten Persone n abgegeben wurde und welche Informationen bezüglich der Zusammensetzung des Produkts dabei weitergegeben wurden. 4.5.3.2 Vorbringen der Klägerin Die Klägerin bringt vor, dass das Produkt Faslodex während der Studie an Ärzte, medizinisches Personal, Krankenschwestern und Patienten ab- gegeben wurde. Gemäss der Entscheidung T 0007/07 de s europäischen Patentamts würden Arzneimittel, welche in klinische n Studien eingesetzt werden, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht g elten, sofern keine spezifische Geheimhaltungsvereinbarung vorliege. O2015_012 Seite 25 Ohne Gegenbeweis sei daher davon auszugehen, dass d en Patienten dabei keine Geheimhaltungspflicht auferlegt wurde und diese im Rahmen der informierten Einwilligung ("Informed Consent Fo rm") auch über die genaue Zusammensetzung des Produkts Faslodex informiert worden sei- en. Zur Untermauerung verweist die Klägerin auf ein Templat "Studienin- formation" der Schweizerischen Ethikkommissionen für die Forschung am Menschen sowie ein entsprechendes Templat aus dem V ereinigten Kö- nigreich. Des Weiteren sei ohne Gegenbeweis auch da von auszugehen, dass die Ärzte und das medizinische Personal in jedem Fall über die spe- zifische Fulvestrant-Formulierung unterrichtet worden seien und ebenfalls nicht an eine Geheimhaltungspflicht gebunden gewesen seien. Entsprechend hat die Klägerin von der Beklagten unt er Verweis auf Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO die Herausgabe von entspreche nden Dokumenten verlangt, sollte die Beklagte diese Annahmen bestreiten. Doch selbst für den Fall, dass keine spezifischen I nformationen zu ge- nauen Zusammensetzung von Faslodex an die genannten Personenkrei- se abgegeben worden seien, wäre es gemäss Klägerin jedenfalls ein Leichtes gewesen, die Zusammensetzung anhand des Pr odukts Faslo- dex zu bestimmen. Damit sei die beanspruchte Formulierung der Öffentl ichkeit bereits vor dem Prioritätstag des Streitpatents zugänglich gemacht worden. 4.5.3.3 Beurteilung Der Argumentation der Klägerin kann aus folgenden G ründen nicht ge- folgt werden: Das Vorbringen der Klägerin stützt sich hauptsächli ch auf Vermutungen und allgemeine Annahmen. Als einzige Belege für die Weitergabe der ge- nauen Zusammensetzung des Produkts Faslodex an die Patienten wer- den zwei allgemeine Template angeführt, welche keinen konkreten Bezug zur hier interessierenden Phase-III-Studie Nr. 9338IL/0020 aufweisen. Zudem stammt das Templat der Schweizerischen Ethikk ommissionen für die Forschung am Menschen aus dem Jahr 2015, also l ange nach der Studie Phase-III-Studie Nr. 9338IL/0020. Inwiefern entsprechende Temp- late bereits zum Studienzeitpunkt im Jahr 1998 benu tzt wurden, ist nicht ersichtlich. Des Weiteren wird in besagtem Templat an den von der Klä- gerin genannten Stelle (Seite 3, B.2) lediglich vor geschlagen, den Wirk- stoff anzugeben, nicht aber die komplette Formulier ung des Medika- O2015_012 Seite 26 ments. Das Templat aus dem Vereinigten Königreich s cheint bloss eine Anleitung zur Erstellung von Patienteninformationen zu sein und enthält ebenfalls keine Angaben, welche darauf hinweisen würden, dass stets die genaue Formulierung des Medikaments anzugeben wäre. Zudem wird in beiden Templaten darauf hingewiesen, dass diese auf den Einzelfall an- gepasst werden müssen. Die beiden Belege deuten damit nicht darauf hin, da ss im Allgemeinen davon auszugehen wäre, dass Patienten bei klinische n Versuchen über die genaue Formulierung eines Medikaments stets inf ormiert würden, ge- schweige denn, dass dies im hier interessierenden F all tatsächlich erfolgt ist. Die von der Beklagten vorgelegten "Clinical Trial A greements" mit den Kliniken in Wien und Helsinki sprechen vielmehr daf ür, dass sowohl die involvierten Kliniken als auch deren Mitarbeiter in Bezug auf die Phase III- Studie mit der Nummer 9338IL/0020 einer Geheimhaltu ngsflicht unter- standen (siehe S. 2, "The Trial" sowie Punkt 8 der Vereinbarungen). Zu- mindest in Bezug auf die beiden Kliniken in Wien und Helsinki ist es somit unerheblich, ob die involvierten Kliniken als auch deren Mitarbeiter über die genaue Zusammensetzung von Faslodex informiert worden sind oder möglicherweise in der Lage gewesen wären, die Zusam mensetzung von Faslodex anhand des Produkts zu ermitteln. Des Weiteren wird der Standpunkt der Beklagten, won ach die Patienten nicht über die genaue Zusammensetzung informiert wu rde, durch die vorgelegten Beweismittel "Written Informed Consent Form" gestützt. Im Abschnitt Patienteninformation finden sich in den b eiden Dokumenten nämlich keinerlei Angaben zur genauen Zusammensetzu ng von Faslo- dex. Ebenso deuten die beiden Dokumente darauf hin, dass wie von der Be- klagten ausgeführt, die Patienten monatlich eine In jektion mit Faslodex in den Gesässmuskel erhalten haben. Dies spricht dafür , dass die Abgabe durch eine Drittperson bzw. medizinisches Personal und nicht durch den Patienten selbst erfolgt ist, was wiederum dagegen spricht, dass die Pati- enten das Produkt Faslodex jemals selbst in den Hän den gehabt hätten oder ihnen dieses zur selbständigen Verabreichung n ach Hause mitge- geben worden wäre. Unter diesen Umständen ist nicht ersichtlich, wie die Patienten die Zusammensetzung von Faslodex hätten ermitteln können. O2015_012 Seite 27 Damit gibt es keine stichhaltigen Indizien oder gar Belege, welche dafür sprechen würden, dass tatsächlich eine offenkundige Vorbenutzung er- folgt ist. Im Gegenteil, aufgrund der Tatsache, dass die Beklagte in Bezug auf zwei unabhängige Kliniken überzeugend dargelegt hat, dass jeweils eine Geheimhaltungsvereinbarungen getroffen wurde, ist ohne anderwei- tige Belege anzunehmen, dass dies auch bei den übri gen an der Studie beteiligten Kliniken der Fall gewesen ist. Sämtliche Ansprüche 1-31 des Streitpatents erfüllen somit das Neu- heitskriterium gegenüber der geltend gemachten offe nkundigen Vorbe- nutzung. 4.5.3.4 Fazit zur Neuheitsfrage Da Teilprioritäten im Sinne der Entscheidung G 1/15 des Europäischen Patentamts nach Auffassung der Spruchkammer anzuerk ennen sind und der Einwand der mangelnden Neuheit auf Basis der ge ltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht überzeugt, sind sä mtliche Ansprüche 1-31 des Streitpatents entgegen der Ansicht der Klä gerin als neu einzu- stufen. 4.6 Mangelnde erfinderische Tätigkeit 4.6.1 Beurteilungsansatz Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird v orliegend vom soge- nannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" ausgegangen, wie e r auch beim Eu- ropäischen Patentamt üblicherweise angewendet wird (siehe Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil G, Kapitel VII, 5.; No- vember 2016). Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in folgende drei Phasen: (i) Ermittlung des nächstliegenden Stands d er Technik; (ii) Be- stimmung der zu lösenden objektiven technischen Auf gabe und (iii) Prü- fung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung anges ichts des nächstlie- genden Stands der Technik und der objektiven techni schen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre. O2015_012 Seite 28 4.6.2 Überblick Die Klägerin erachtet sämtliche Ansprüche des Strei tpatents als nicht er- finderisch. Dabei argumentiert sie die mangelnde er finderische Tätigkeit ausgehend von folgenden Dokumenten als nächstliegen der Stand der Technik: 1. D15: Howell et al., "Pharmacokinetics, pharmacol ogical and anti- tumor effects of the specific anti-oestrogen ICI 18 2780 in women with advanced breast cancer"; 2. D13: McLeskey et al., "Tamoxifen-resistant Fibro blast Growth Factor- transfected MCF-7 Cells Are Cross Resistant in Vivo to the Antiestro- gen ICI 182,780 and Two Aromatase Inhibitors"; 3. D1: EP 0 346 014. 4.6.3 Nächstliegender Stand der Technik Soweit mehrere Dokumente als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommen, sollte es wie von der Klägerin vorgeb racht gemäss Schweizer Praxis nicht wesentlich sein, welches von mehreren Elemen- ten als Ausgangspunkt verwendet wird (siehe z.B. Ve rfügung des Bun- despatentgerichts O2013_011 vom 27. Mai 2015 und BGE 138 III 111). In diesem Sinne kann der Klägerin zugestimmt werden, d ass D15 (Howell), D13 (McLeskey) und D1 (EP '014) als nächstliegender Stand der Technik grundsätzlich in Frage kommen. Im vorliegenden Fall stellt die D15 aber den geeign etsten nächstkom- menden Stand der Technik dar, da der Fokus der D15 klar auf der Be- handlung von Brustkrebs beim Menschen liegt, wie di es auch das eigent- liche Ziel des Streitpatents ist. 4.6.4 Anspruch 1 ausgehend von D15 (Howell) 4.6.4.1 Offenbarung der D15 Die D15 befasst sich gemäss Titel mit pharmakokinet ischen, pharmako- logischen und anti-Tumoreffekten von ICI 182780 bzw . Fulvestrant bei Frauen mit fortgeschrittenem Brustkrebs. Konkret wird auf den Seiten 300 und 301 unter "Summary" bzw. "Study design" beschri eben, dass ICI 182780 bzw. Fulvestrant in einem Rizinusöl-basierte n Träger als monatli- che Depotinjektionen mit einem Injektionsvolumen von 5 ml intramuskulär O2015_012 Seite 29 an Patienten mit Brustkrebs verabreicht wurde. Dabe i sind zwei Dosie- rungen von Fulvestrant erwähnt, nämlich eine erste Dosierung von 100 mg Fulvestrant und eine zweite Dosierung von 250 mg Fulvestrant. Aus diesen Angaben leitet die Klägerin eine Konzent ration an Fulvestrant von 50 mg/ml (250 mg Fulvestrant in 5 ml Injektions volumen) ab. Die Be- klagte argumentiert dagegen, dass die D15 keine Kon zentration von Ful- vestrant von 50 mg/ml offenbare. Dies weil entweder eine Dispersion von Fulvestrant vorliegen müsse, da die Löslichkeit von Fulvestrant in reinem Rizinusöl bei höchstens 20 mg/ml liege (was gemäss Beklagter als un- wahrscheinlich erachtet wird) oder aber weitere in der D15 nicht genannte Hilfsstoffe verwendet wurden um die Löslichkeit von Fulvestrant in der Formulierung auf mindestens 50 mg/ml zu erhöhen. Da die die D15 keine Angaben zu den erforderlichen Hilfsstoffen mache, offenbare die D15 gemäss Meinung der Beklagten kein e ausführbare Lehre und bilde entsprechend keinen Stand der Technik. Die Klägerin bestreitet an sich nicht, dass die D15 nicht die detaillierte Zusammensetzung der Formulierung mit der Konzentration von 50 mg/ml Fulvestrant offenbart. Der Fachmann habe aber zum P rioritätszeitpunkt gewusst, wie eine solche Formulierung herstellbar s ei. Dies werde z.B. auch durch die D1 belegt. Die D1 beschreibe nämlich eine Formulierung zur intramuskulären Verabreichung mit 50 mg Fulvest rant in 400 mg Benzylalkohol und ausreichend Rizinusöl um 1 ml ein er Lösung herzu- stellen, womit eine 50 mg/ml Fulvestrantkonzentrati on vorliege. Entspre- chend sei die D15 als Stand der Technik zu berücksichtigen. Gemäss Art. 54 (2) EPÜ gilt: "Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist." Eine im Wesentlichen identische Bestimmung findet sich auch in Art. 7 Abs. 2 PatG. Wie von der Beklagten richtig bemerkt, wird ein Geg enstand in einem Dokument gemäss Praxis der Beschwerdekammern des eu ropäischen Patentamts nur dann unter folgenden Voraussetzungen als Stand der Technik angesehen: "Ein Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die de m Fachmann ver- mittelte Information so vollständig ist, dass er zu m maßgeblichen Zeit- punkt (siehe G-VI, 3) die technische Lehre, die Geg enstand der Offenba- O2015_012 Seite 30 rung ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwarte nden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, T 206/83 und T491/99). Ist in einem Dokument des Stands der Technik ein Gegens tand offen- bart, der für die Neuheit und/oder den erfinderisch en Charakter der beanspruchten Erfindung relevant ist, so muss die O ffenbarung die- ses Dokuments so geartet sein, dass der Fachmann de n Gegen- stand mithilfe des allgemeinen Fachwissens nacharbe iten kann (sie- he G-VII, 3.1). >" (aus Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Pa - tentamt, Teil G, Kapitel IV, 2)." Die von der Beklagten angezogenen Entscheidungen de r Beschwerde- kammern des Europäischen Patentamts (EPA), auf welc he auch an der oben zitierten Stelle in den Richtlinien verwiesen wird, betrafen jeweils die Beurteilung der Neuheit (T 26/85 und T 206/83) sowi e der erfinderischen Tätigkeit (T 491/99) gegenüber eines Dokuments, wel ches, auch unter Berücksichtigung des Fachwissens, nicht nacharbeitb are bzw. nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehende Gegenstände oder technische Lehren beinhaltete. Diese Entgegenhaltungen wurden entspre chend nicht als Stand der Technik berücksichtigt. Lässt man die Praxis des EPA unberücksichtigt, ist die D15 vollumfänglich dem Stand der Technik zuzurechnen. Doch auch wenn man – der Praxis des EPA folgend – d ie Ausführbarkeit der D15 prüfen würde, käme man entgegen der Beklagt en zu keinem an- deren Schluss, wie gleich zu zeigen sein wird. Ob d er erwähnten Praxis des EPA zu folgen ist, kann deshalb hier offen bleiben. Es ist zwar unstrittig, dass die Löslichkeit von Fu lvestrant in reinem Rizi- nusöl bei höchstens 20 mg/ml liegt und die D15 kein e Angaben zur exak- ten Zusammensetzung des Rizinusölträgers macht. Dar aus zu schlies- sen, dass die D15 keine ausführbare Lehre offenbare, greift aber zu kurz. Zum einen behauptet die Beklagte in Bezug auf die erste Dosierung nicht, dass es nicht möglich wäre 100 mg Fulvestrant in 5 ml reinem Rizinusöl zu lösen. Dies wäre auch nicht überzeugend, da die Löslichkeit Fulvest- rant in reinem Rizinusöl ja bei 20 mg/ml (= 100 mg/5 ml) liegt. Somit greift die Argumentation der Beklagten bezüglich der erste n Dosierung nicht. Es gibt daher keinen Grund, welcher dagegen spricht , zumindest die ers- te Dosierung der D15 mit 20 mg/ml Fulvestrant als S tand der Technik zu berücksichtigen. O2015_012 Seite 31 Zum anderen ist aufgrund der Angaben in den Fachbüc hern "Phar- maceutical dosage forms: Parenteral Medications" (D 11) und "Handbook of Pharmaceutical Excipients" (D26) davon auszugehe n, dass es bereits vor der Einreichung der D15 (03. April 1995) und auch vor dem Prioritäts- datum des Streitpatents zum Fachwissen des hier relevanten Fachmanns gehörte, dass sich die Löslichkeit von Steroiden in reinen Ölen grundsätz- lich durch Zugabe von Lösungsvermittlern wie Benzyl benzoat erhöhen lässt. Gerade wegen des allgemeinen Charakters der D11 ist diese für den vorliegenden Fall relevant, da der Fachmann dad urch gar nicht auf den Gedanken kommt, dass die Löslichkeit des Steroi ds im reinen Lö- sungsvermittler eine entscheidende Rolle spielt und diese vorab zu prü- fen wäre. Vielmehr wird der Fachmann direkt eine Ko mbination aus Rizi- nusöl und Lösungsvermittler einsetzen um die Konzen tration von 50 mg/ml Fulvestrant der D15 zu realisieren. Dass dies bei Verwendung von Benzylbenzoat als bekanntem Lösungsvermittler vorli egend nicht funktio- nieren würde, wurde seitens der Beklagten weder beh auptet noch ge- zeigt. Auch die Tatsache, dass in kommerziell erhältlichen ölbasierten Injekti- onsformulierungen typischerweise Hilfsstoffe wie Be nzylbenzoat, aber auch Benzylalkohol und Ethanol, verwendet wurden (s iehe Streitpatent Tabelle 1) und diese schon vor Jahrzehnten unter anderem zur Erhöhung der Löslichkeit in ölbasierten Injektionslösungen e ingesetzt wurden, spricht dafür, dass es sich um übliche und geläufig e Hilfsstoffe für ölba- sierte Injektionslösungen handelt, welche der hier relevante Fachmann kennt und im Rahmen des fachmännischen Handelns ohn e Weiteres auch für die Formulierungen der D15 einsetzen wird. In Bezug auf die zweite Dosierung der D15, enthalte nd 250 mg Fulvest- rant in 5 ml Rizinusöl, ist demnach nicht ersichtli ch, wieso der Fachmann unter Berücksichtigung seines Fachwissens bzw. der Zugabe von ihm bekannten Hilfsstoffen oder Lösungsvermittlern nich t in der Lage gewe- sen sein soll, eine Formulierung gemäss D15 enthalt end 50 mg/ml Ful- vestrant in einem Rizinusöl-basierten Träger zu realisieren. Die Beklagte hat denn in der Hauptverhandlung auch ausgeführt, dass der Fachmann bei der Lektüre der D15 davon ausgehe, dass aufgrund der Formulierung "castor oil-based vehicle" zu schl iessen sei, dass offen- bar noch weitere Hilfsstoffe in den Formulierungen vorhanden sind und es "trivial" bzw. "kein Problem" sei 50 mg Fulvestrant in 1 ml Rizinusöl zu lö- sen. O2015_012 Seite 32 Es ist zwischen den Parteien also nunmehr unstrittig, dass der Fachmann problemlos in der Lage war eine Lösung mit 50 mg/ml Fulvestrant auf Ba- sis von Rizinusöl herzustellen. Zumindest in dieser Hinsicht muss die Lehre der D15 also als nacharbeitbar angesehen werden. Die Beklagte stellt sich jedoch weiterhin auf den S tandpunkt, dass nicht jede Formulierung mit 50 mg Fulvestrant in 1 ml Riz inusöl die in der D15 beschriebene gleichmässige Freisetzung sowie eine t herapeutisch signi- fikante Blutplasmakonzentration während eines Zeitr aums von einem Monat erreichen könne, womit die Ausführbarkeit zu verneinen sei. Hierzu verweist die Beklagte unter anderem auf Tabelle 4 d es Streitpatents und Abs. 0044, in welchen gesagt wird, dass das blosse Lösen von Fulvest- rant in einer ölbasierten Formulierung nicht darauf schliessen lasse, dass ein geeignetes Freisetzungsprofil oder eine Verhind erung von Ausfällun- gen an der Injektionsstelle erzielt werden könnten. Gemäss Beklagter sei nur die anspruchsgemässe Formulierung, nämlich eine Formulierung von Fulvestrant mit 10% Benzylalkohol, 10% Ethanol und 15% Benzylbenzoat in Rizinusöl, in der Lage, die in der D15 berichtet en Wirkungen zu erzie- len. Diese Aussagen sind aber als reine Behauptungen ein zustufen, welche weder durch experimentelle Daten noch durch andere überzeugende Ar- gumente gestützt werden. Zudem sei angemerkt, dass, sollte dies der Fall sein, klar gegen die Ausführbarkeit der Erfind ung in der gesamten Breite des Hauptanspruchs sprechen würde. Die in Tabelle 4 aufgeführten experimentellen Daten lassen lediglich den Schluss zu, dass Rizinusöl-basierte Formulierungen in Bezug auf die Lös- lichkeit und die Ausfällungsproblematik im Vergleic h mit Formulierungen auf Basis von anderen Ölen am besten abschneiden. D ies deutet aber in keiner Weise darauf hin, dass mit anderen als im Streitpatent beschriebe- nen Rizinusöl-basierten Formulierungen enthaltend 5 0 mg/ml gelöstes Fulvestrant (was gemäss der Beklagten ohne Probleme zu erreichen ist) nicht auch die in der D15 beschriebene therapeutisc he Wirkung erreicht werden können. Die Argumentation der Beklagten, wonach sich aus de n genannten Ver- suchen in Riffkin schliessen lasse, dass das Vehike l Rizinusöl, Benzylbe- zoat und Benzylalkohol sehr empfindlich sei auf kle inste Veränderungen, überzeugt ebenfalls nicht, da unterschiedliche pote nte Steroide in ganz anderen Mengen eingesetzt werden (250 mg/ml vs. 40 mg/ml; siehe O2015_012 Seite 33 Riffkin S. 894, rechte Spalte, Tabellen V und VI so wie letzter Abs.). Ein sinnvoller Vergleich ist somit nicht möglich. Im Gegenteil, der Hauptanspruch des Streitpatents l ässt es völlig offen, welche konkreten Alkohole bzw. Esterlösungsmittel e inzusetzen sind und welche Mengen dabei vorzusehen sind. Auch der Besch reibung des Streitpatents ist nicht zu entnehmen, dass die Wahl der konkreten Alkoho- le bzw. Esterlösungsmittel oder deren mengenmässige Anteile besonders kritisch wären, um die geltend gemachten Vorteile u nd Effekte zu errei- chen. So kann das nichtwässrige Esterlösungsmittel gemäss der allge- meinen Beschreibung des Streitpatents in Mengen von beispielsweise 1 Gew.-% (Abs. 0022) bis zu 60 Gew.-% vorliegen (Abs. 0032) und aus ganz unterschiedlichen Substanzen wie Benzylbenzoat , Ethyloleat, Isop- ropylmyristat oder Isopropylpalmitat ausgewählt wer den (Abs. 0029), Ebenfalls können ein oder mehrere Alkohole mit einem Gehalt von 3 – 35 Gew.-% vorliegen (Abs. 0027), wobei insbesondere Et hanol, Benzylalko- hol oder Mischungen davon geeignet sind (Abs. 0028). Selbst die Erfinder des Streitpatents bzw. die Patentinhaberin sind als o offensichtlich davon ausgegangen, dass die konkrete Zusammensetzung der Fulvestrantfor- mulierung im offenbarten Rahmen in weiten Bereichen variieren kann. Es gibt also objektiv betrachtet keine stichhaltige n Hinweise darauf, dass die in der D15 beschriebenen Effekte nicht auch mit einer beliebigen an- deren Rizinusöl-basierten Formulierung enthaltend 5 0 mg/ml gelöstes Fulvestrant erzielt werden könnten. Somit ist davon auszugehen, dass die Lehre der D15 grundsätzlich nach- arbeitbar war und ist. Entsprechend ist der gesamte Offenbarungsgehalt der D15 als Stand der Technik zu berücksichtigen. An der Hauptverhandlung hat die Beklagte ergänzend vorgetragen, dass in Dukes ölige Suspensionen von Fulvestrant in Erdn ussöl ("arachis oil suspension") verabreicht wurden, weshalb es nicht eindeutig sei, dass die D15 tatsächlich eine Lösung von Fulvestrant eingesetzt worden sei. Dass in Dukes eine ölige Suspension eingesetzt wurde ist zwar korrekt (siehe S. 243, Figurenbeschreibung). Entscheidend ist aber , wie der Fachmann die Offenbarung der D15 interpretieren würde und hierzu hat die Beklagte in der Klageantwort klar zum Ausdruck gebracht, das s es unwahrschein- lich ist, dass in der D15 eine Dispersion (= allgem einere Bezeichnung für eine Suspension) vorgelegen habe, da die Formulieru ng an der Injekti- onsstelle gut toleriert wurde. Auch die Beklagte ist also bisher davon aus- gegangen, dass Fulvestrant in der D15 in gelöster F orm vorliegt. Basie- O2015_012 Seite 34 rend darauf hat sie denn auch die ausführliche Argu mentation betreffend Löslichkeitsproblematik von Fulvestrant aufgebaut. Die nun erfolgte Rela- tivierung an der Hauptverhandlung überzeugt daher n icht. Es ist somit davon auszugehen, dass in der Formulierung der D15 Fulvestrant in ge- löster Form vorliegt. 4.6.4.2 Unterscheidungsmerkmale Unstrittig ist, dass Anspruch 1 des Streitpatents sich von der D15 dadurch unterscheidet, dass nebst dem Rizinusöl konkret (i) ein pharmazeutisch akzeptabler Alkohol vorliegt und (ii) die Formulier ung ein pharmazeutisch annehmbares, nicht wässriges Esterlösungsmittel enthält. Dem Standpunkt der Beklagten in der Duplik RZ 139 w onach ein weiterer Unterschied zwischen Anspruch 1 (und Anspruch 2) der D15 in der Lang- zeitwirkung der Fulvestrantformulierung bei der Beh andlung von gutarti- gen oder bösartigen Erkrankungen des Brust- oder Re produktionstrakts für wenigstens zwei Wochen bestehe, kann nicht gefolgt werden. Die D15 beschreibt, wie von der Klägerin dargelegt, unter a nderem eine Formulie- rung, welche wie diejenige des Streitpatents 50 mg/ ml Fulvestrant auf- weist und gemäss Fig. 2 in der D15 selbst in der ge ringeren Fulvestrant- dosierung von 20 mg/ml über 28 Tage eine Blutserumk onzentration von über 3 ngml -1 ergibt, was gemäss D15 als effektiv bei der Behandlung von Brustkrebs anzusehen ist (D15, S. 305, "Discussion" , 2. Abs.). Zudem sagt die D15 klar, dass die Versuche ergeben haben, dass die therapeu- tisch vorhergesagten Level von Fulvestrant erreicht und über einen Monat aufrechterhalten werden können. Dies spricht dafür, dass mit den Formu- lierungen der D15 therapeutisch signifikante Konzentrationen von Fulves- trant im Blutplasma während wenigstens 2 Wochen erreicht wurden. Hierbei wird bereits angemerkt, dass auch der in Be zug auf Anspruch 4 geltend gemachte Unterschied, wonach sich Anspruch 4 des Streitpatents durch eine ausreichende Menge an Rizinusöl zum Erre ichen eines Ge- halts von wenigstens 45 mg/ml Fulvestrant unterscheidet, nicht ersichtlich ist. Die D15 beschreibt wie von oben dargelegt unte r anderem eine For- mulierung mit 50 mg/ml Fulvestrant. Zudem merkt die Klägerin korrekt an, dass Anspruch 1 des Streitpatents nicht verlangt, d ass die pharmazeuti- sche Formulierung vollständig als Lösung vorliegen muss. Entsprechend wäre selbst für den Fall, dass in der D15 eine (tei lweise) Dispersion ein- gesetzt worden wäre, eine Konzentration von mehr al s 45 mg/ml Fulvest- rant als realisiert anzusehen. O2015_012 Seite 35 Als Unterscheidungsmerkmale zwischen Anspruch 1 des Streitpatents und der D15 verbleiben damit die oben genannten Merkmale (i) und (ii). 4.6.4.3 Effekte In Bezug auf vorteilhafte Effekte ist der Beklagten zuzustimmen, dass gemäss den Angaben im Streitpatent in den Abs. [0040] und [0049] sowie in Tabelle 4 die streitpatentgenässe Fulvestrant-Fo rmulierung vorteilhaft scheint in Bezug auf die langfristige Aufrechterhal tung des Blutplasmale- vels, die Gleichmässigkeit des Abgabeprofils und di e Präzipitation (Dup- lik. Dies wird zum Teil auch in der Studie von Robertson gezeigt. Verglichen wird die anspruchsgemässe Formulierung i m Streitpatent an den besagten Stellen aber ausschliesslich mit Formu lierungen welche sich lediglich in den Ölbestandteilen unterscheiden , jedoch die gleichen Alkohol bzw. Esterkomponenten aufweisen. Ein besond erer technischer Effekt, welcher auf die oben genannten Unterscheidu ngsmerkmale (Alko- hol- bzw. Esterkomponenten) zurückzuführen wäre, lä sst sich daraus nicht ableiten. 4.6.4.4 Objektive Aufgabe Entsprechend ist die objektive technische Aufgabe w ie von der Klägerin vorgeschlagen darin zu sehen, eine geeignete altern ative Fulvestrant- Formulierung mit einer Konzentration an Fulvestrant von 50 mg/ml bereit- zustellen. Die von der Beklagten vorgeschlagen Aufgabe, eine R izinusöl-basierte Formulierung von Fulvestrant zur Behandlung von Bru stkrebs bereitzu- stellen, die erstens gut verträglich ist, zweitens ein gleichmässiges Frei- setzungsprofil aufweist und drittens während länger er Zeit therapeutisch signifikante Fulvestrant-Blutplasma-Konzentrationen erzielt, suggeriert, dass diese Effekte bislang unbekannt gewesen wären und erstmals er- reicht werden sollen. Dies ist aber angesichts der D15, welche bereits ei- ne effektive und gut verträgliche Behandlung von Pa tienten mit Brust- krebs und signifikante Fulvestrant-Blutplasma-Konze ntrationen über we- nigstens 28 Tage (siehe Fig. 2) offenbart, eine zu anspruchsvolle Aufga- be. Dies zumal nicht substantiiert behauptet wurde, dass mit der streitpa- tentgemässen Formulierung bessere Resultate erreich bar wären als in der D15 präsentiert. O2015_012 Seite 36 4.6.4.5 Naheliegen bei Kombination mit D13 (McLeskey) Im Zusammenhang mit der Interpretation und dem Offe nbarungsgehalt der D13 haben sowohl die Klägerin als auch die Beklagte mehrere Expert Declarations eingereicht. Von der Klägerin stammen die Expert Declarati- ons von Prof. Florence, und Dr. Buschauer, während die Beklagte die Ex- pert Declarations von Dr. McLeskey, Dr. Illum und D r. Osborne zur Stüt- zung Ihrer Argumente anzieht. Dr. Illum und Dr. Osb orne werden zudem als Zeugen benannt. Die Klägerin macht geltend, dass der Fachmann ausge hend von der D15 die D13 (McLeskey) berücksichtigt hätte und bei ein er Kombination mit dieser in nahe liegender Wiese zum Gegenstand der Anspruchs 1 gelangt wäre. Dies insbesondere weil die D13 wie die D15 di e Behandlung von Brustkrebs offenbare und zudem eine Fulvestrant-Formulierung beschrei- be, welche die gleiche Konzentration an Fulvestrant aufweise wie in der D15 (50 mg/ml). Dies wird von der Beklagten bestritten. Die Beklagt e wendet unter ande- rem ein, dass Fulvestrant bei den in der D13 beschr iebenen Untersu- chungen als Hilfsmittel eingesetzt werde, um mechan istische Zusam- menhänge der Tamoxifen-Resistenz beim Tumorwachstum bei Mäusen zu untersuchen, welche unabhängig vom Wirkmechanism us von Fulvest- rant ablaufen. Eine Behandlung einer Krankheit bei Menschen oder von Brustkrebs erfolge nicht. Die Verabreichung erfolge anders als in der D15 oder im Streitpatent subkutan und die Fulvestrant-F ormulierungen der D13 seien nicht zur monatlichen sondern zur wöchent lichen Verabrei- chung vorgesehen. Zudem würden auch keine pharmakok inetischen Da- ten oder Plasma- und Blutwerte vorliegen und die ei ngesetzten Formulie- rungen hätten sich gemäss D13 als ineffektiv heraus gestellt. Des Weite- ren hätte der Fachmann die Fulvestrant-Zusammensetz ungen der D13 aufgrund des hohen Anteils an Benzylalkohol prima f acie als ungeeignet eingestuft. Insgesamt basiere die Argumentation der Klägerin auf einer unzulässigen, rückschauenden Betrachtungsweise. Als erstes ist zu prüfen, ob der Fachmann die D13 i m vorliegenden Zu- sammenhang und angesichts der zu lösenden Aufgabe ü berhaupt be- rücksichtigt hätte. Die D13 ist unbestrittenermassen eine wissenschaftl iche Publikation in der Fachzeitschrift "Clinical Cancer Research". Die Fachzeitschrift befasst sich insbesondere mit Krebsforschung, wobei multidi sziplinäre Studien O2015_012 Seite 37 zwischen Labor und klinischen Anwendungen im Vorder grund stehen. Aus dem Titel und der Zusammenfassung der D13 geht hervor, dass sich der Artikel mit in vivo-Untersuchungen (Untersuchun gen an lebenden Or- ganismen) an speziell präparierten Brustkrebszellen (MCF-7-Zellen) be- fasst, welche resistent sind gegenüber ICI 182780 bzw. Fulvestrant. Weiter wird in der Einleitung der D13 klar Bezug ge nommen auf die klini- sche Behandlung von Brustkrebs und die Problematik der Tamoxifenre- sistenzbildung. Weiter wird auch erwähnt, dass als Alternative zu Tamoxi- fen unter anderem Östrogenantagonisten wie ICI 1827 80 bzw. Fulvest- rant eingesetzt werden, welche bei Patienten mit ei ner Tamoxifenresis- tenz zumindest teilweise wirksam sind (S. 697, rech te Spalte unten bis S. 698, linke Spalte oben). Die Argumente der Beklagten, dass der Fachmann die D13 unter diesen Voraussetzungen als nicht weiter relevant eingestuft hätte, kann nicht ge- folgt werden. Im Gegenteil, die D13 ist aufgrund de r praxisorientieren Ausrichtung der Fachzeitschrift, dem gemäss Titel, Zusammenfassung und Einleitung vorhandenen Bezug zur Brustkrebsthem atik und dem Wirkstoff Fulvestrant zumindest einem benachbarten technischen Gebiet zuzuordnen wie die D15. Dies zumal im einleitenden Teil der D13 explizit auf die D15 referenziert wird. Die Autoren der D13 haben somit die darin beschriebenen Arbeiten durchaus im Zusammenhang mit den in der D15 erwähnten Studien gesehen. Dass der Fachmann aufgrund des Titels und der Zusam menfassung schliessen würde, dass die D13 nicht weiter relevan t ist und dieses Do- kument daher beiseitelegen würde, wie die Beklagte an der Hauptver- handlung ausgeführt hat, ist insbesondere angesicht s der zu lösenden Aufgabe nicht schlüssig. Der Fachmann ist vorliegen d nämlich damit be- fasst, eine Rizinusöl-basierte Formulierung von Fulvestrant zu finden. Un- ter diesen Voraussetzungen wird er sich daher in je dem Fall die in der Studie der D13 verwendeten Materialen ansehen bevor er eine Entschei- dung betreffend die Relevanz des Dokuments trifft. Der Klägerin ist daher Recht zu geben, dass der Fac hmann die D13 im vorliegenden Zusammenhang zumindest a priori als in teressant einstufen und damit berücksichtigen wird. Als nächstes ist zu prüfen, ob die D13 es in Anbetr acht der zu lösenden Aufgabe nahelegt, die Fulvestrant-Formulierung der D15 derart zu modifi- zieren oder zu ersetzen, dass die anspruchsgemäss g eforderten Formu- O2015_012 Seite 38 lierungskomponenten in den entsprechenden Mengen bz w. Konzentratio- nen resultieren. Der Fachmann wird angesichts der zu lösenden Aufgabe, welche lediglich darin besteht, eine alternative Fulvestrant-Formuli erung bereitzustellen, den Fokus auf die in der D13 offenbarten Formulieru ngen als solche rich- ten und prüfen, ob diese grundsätzlich geeignet sei n könnten als Alterna- tiven zu den Fulvestrant-Formulierungen der D15 bzw. ob allenfalls Grün- de dagegen sprechen. Die objektive Aufgabe verlangt dabei nicht, dass di e alternative Fulvest- rant-Formulierung bezüglich ihrer Eigenschaften oder Effekte besser oder vorteilhafter sein muss als die aus dem nächstliege nden Stand der Tech- nik bzw. der D15 bekannte Formulierung. Es geht also insbesondere nicht darum, eine erstmal ige oder eine neue Form der Behandlung von Brustkrebs mit Fulvestrant bereitzustellen. Wie eine Rizinusöl-basierte Formulierung von Fulvestrant zur Behandlung von Brustkrebs bei Menschen eingesetzt wird und dass diese bei einer signifi- kanten Zahl von Patienten Erfolg versprechend ist, weiss der Fachmann grundsätzlich bereits aus der D15. In diesem Zusammenhang ist es richtig, dass Fulvest rant in der D13 pri- mär als Hilfsmittel eingesetzt wird um die Mechanis men des Tumor- wachstums zu untersuchen. Allerdings kann der Fachm ann unmittelbar erkennen, dass Fulvestrant in der D13 wie in der D1 5 als Östrogenanta- gonist eingesetzt wird (D13, Zusammenfassung) und d urchaus Bezug genommen wird auf die Behandlung von Brustkrebs bei Menschen (D13, Einleitung). Das Argument der Beklagten, wonach ein antiöstrogen er Effekt einer Substanz nicht zwingend ausreicht um gegen Brustkre bs zu wirken mag zwar richtig sein. Dies ist aber vorliegend unerheb lich, da in der D15 be- reits überzeugend dargelegt wurde, dass eine Rizinu söl-basierte Formu- lierung mit 50 mg/ml des Antiöstrogens Fulvestrant gegen Brustkrebs wirksam ist. Dass keine pharmakokinetischen Daten, Plasma- oder Blutwerte vorlie- gen, scheint unerheblich, da gemäss den Kontrollexp erimenten der D13 die Wirkung als gegeben bezeichnet wird (D13, S. 70 1 unten bis 702 oben). Der Standpunkt der Klägerin, dass bei den Ko ntrollexperimenten die zuvor in der D13 auf S. 698 konkret unter dem K apitel "Drugs" be- O2015_012 Seite 39 schriebenen Fulvestrant-Formulierungen eigesetzt wu rden, ist zudem nachvollziehbar und schlüssig. Einerseits wird in der D13 unabhängig von konkreten Experimenten gesagt, dass ICI 182780 stet s subkutan in einer wöchentlichen Dosis von 50 mg in 0.1 ml Trägersubst anz verabreicht wurde. Zudem sind wissenschaftliche Kontrollexperim ente üblicherweise nur sinnvoll, wenn diese mit den in den konkreten E xperimenten verwen- deten Reagenzien durchgeführt werden. Dies bedeutet , dass der Fach- mann annehmen wird, dass auch bei den Kontrollexper imenten die unter dem Kapitel "Drugs" beschrieben Fulvestrant-Formuli erungen eingesetzt wurden auch wenn dies nicht explizit gesagt wird. Auch wenn die Kontrol- lexperimente bzw. die "Uterustests" keine eigentlic he Brustkrebsbehand- lung darstellen, konnte der Fachmann bei der Lektür e der D13 somit da- von ausgehen, dass die in der D13 verwendeten Fulve strant- Formulierungen zumindest bei einer subkutanen Verab reichung bei Mäu- sen in herkömmlicher und bekannter Weise als Antiös trogen wirksam sind. Daran ändern auch die von der Beklagten in der Stel lungnahme zum Fachrichtervotum bzw. die in der Hauptverhandlung v orgebrachten Argu- mente, wonach die Kontrollexperimente nicht im Deta il beschrieben und daher nicht aussagekräftig seien, nichts. Entscheid end ist vielmehr, wo- von der Fachmann bei der Lektüre der D13 ausgehen w ürde. Diesbezüg- lich muss der Fachmann aus dem letzten Satz im seit enübergreifenden Absatz auf den Seiten 701/702 der D13 klar schliess en, dass die in der D13 verwendeten Formulierungen grundsätzlich in her kömmlicher und bekannter Weise als Antiöstrogen wirksam sind und dies in wissenschaft- licher Art und Weise geprüft wurde. Alles andere wä re unsinnig bei einer Studie welche in einer Fachzeitschrift publiziert wurde. Ob die Verabreichung der Fulvestrant-Formulierungen im Rahmen der konkreten Experimente der D13 eigentliche Brustkreb sbehandlungen darstellen oder nicht, ist strittig. Allerdings ist der Klägerin zuzustimmen, dass die Absicht bei den Experimenten der D13 für d en Fachmann er- kennbar darin bestand, unter anderem mit den Fulves trant- Formulierungen ein allfälliges Östrogenrezeptor-ver mitteltes Tumor- wachstum bei Brustkrebs-tragenden Mäusen zu verhind ern. Der Fach- mann musste damit zumindest davon ausgehen, dass di e Fulvestrant- Formulierungen bei subkutaner Verabreichung bei Mäu sen ein geeigne- tes Mittel zur Behandlung von Brustkrebs darstellen. Es stellt sich somit die weitere Frage, ob der Fach mann aufgrund der subkutanen Verabreichungsform davon ausgegangen wäre, dass die Ful- O2015_012 Seite 40 vestrant-Formulierungen der D13 ungeeignet wären al s Alternative zu den intramuskulär verabreichten Formulierungen der D15. Wie dem Fachbuch "Pharmaceutical dosage forms" zu e ntnehmen ist, scheint es üblich und dem Fachmann bekannt, dass öl basierte Injektio- nen intramuskulär verabreicht werden. Da es sich be i den Fulvestrant- Formulierungen der D13 um Rizinus- bzw. Erdnussöl h andelt, hätte der Fachmann diese Formulierungen daher kaum a priori a ls ungeeignet für eine intramuskuläre Verabreichung wie in der D15 angesehen. Zudem deutet das Dokument "Good Practice Guidelines - Administration of Substances (Rat, Mouse, Guinea Pig, Rabbit) auf S. 3 Punkt C) darauf hin, dass bei kleinen Tieren, wie bei den in der D1 3 verwendeten Mäu- sen, intramuskuläre Verabreichungen aus praktischen Gründen vermie- den werden. Da in der D13 nicht weiter auf eine bes ondere Relevanz der darin beschriebenen subkutanen Verabreichung eingeg angen wird, hätte der Fachmann auch keinen Grund gehabt, anzunehmen, dass die Fulves- trant-Formulierungen der D13 ausschliesslich für di e subkutane Verabrei- chung ausgelegt und für eine intramuskuläre Verabre ichung ungeeignet wären. Im Gegenteil, das Fachbuch "Pharmazeutische Technologie" spricht dafür, dass der Fachmann die intramuskuläre Verabreichung ge- genüber der subkutanen normalerweise zumindest als geleichwertig be- trachtet (siehe Kapitel Entwicklung von parenterale n Depotarzneiformen, 1. und 2. Satz). Wie bereits vorstehend dargelegt, weiss der Fachman n aus der D15, wie eine Rizinusöl-basierte Formulierung von Fulvestrant zur Behandlung von Brustkrebs bei Menschen eingesetzt wird und welche Parameter dabei einzuhalten sind. Diesbezüglich wird sich der Fachm ann daher nicht an den Experimenten der D13 bzw. den speziell gewählte n Versuchspara- metern orientieren, welche auf die Erforschung von mechanistischen Zu- sammenhänge der Tamoxifen-Resistenz beim Tumorwachs tum abzielen, sondern vielmehr an der bei Menschen erprobten Lehre der D15. Fehlen- de Wirksamkeiten einer Fulvestrant-Formulierung in den speziellen Expe- rimenten der D13 oder anders gewählte Dosierungen u nd Verabrei- chungsformen werden den Fachmann also entgegen den Ausführgen der Beklagten nicht davon abhalten, die Fulvestrant-For mulierungen als sol- che in Erwägung zu ziehen. Dass dem Fachmann bekannt war, dass ein hoher Alkoholgehalt in Bezug auf Irritationen an der Injektionsstelle unvorteilhaft ist, wird von der Kläge- rin nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die Beha uptung der Beklagten, O2015_012 Seite 41 dass der Fachmann davon ausgehen würde, dass die Fu lvestrant- Formulierungen mit einem Gehalt von Benzylalkohol v on 10% in jedem Fall ungeeignet seien für eine intramuskuläre Verabreichung vermag aber nicht zu überzeugen. Die Behauptung basiert unter anderem auf der Expert Declaration von Gellert, welche gemäss der Beklagten zum Schluss ko mmt, dass auf- grund von kommerziell erhältlichen Produkten und de r bekannten Litera- tur der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Streit patents typischer- weise von einem maximal möglichen Gehalt an Benzyla lkohol von 2-5% ausgehen würde. Wie die Beklagte selbst anführt, wird in der Expert Dec- laration von Gellert aber auch erwähnt, dass mitunter auch höhere Gehal- te an Benzylalkohol verwendet wurden. Das Argument, dass der Fach- mann einen Gehalt als Benzylalkohol von 10% im Sinn e eines Präjudizes als klar zu hoch angesehen hätte, überzeugt somit nicht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine Brustkrebse rkrankung wie von der Klägerin dargelegt eine gravierende Erkrankung ist, so dass gewisse Nebenwirkung in Kauf genommen werden. Diesbezüglich verweist die Klägerin auf die Swissmedic-Zulassung für das Produkt Faslodex, welche als Nebenwirkungen unter anderem Reaktionen an der Injektionsstelle, einschliesslich vorübergehender leichter Schmerzen und Entzündung und Asthenie nennt. Selbst wenn der Fachmann also den G esamtalkoholge- halt von 20% als hoch angesehen hätte, wäre dies kein Grund die Rizinu- söl-basierte Formulierung der D13 als ungeeignet zu verwerfen. Die unterschiedlichen Verabreichungsintervalle in d er D15 (monatlich) und der D13 (wöchentlich) stellen einen weiteren Un terschied dar. Dies betrifft aber die Art der Verabreichung und nicht d ie Zusammensetzung als solche. Aufgrund der Lehre der D15 konnte der F achmann davon ausgehen, dass der entscheidende Faktor für die Lan gzeitwirkung der Fulvestrant-Formulierung der D15 von bis zu eine Mo nat deren Wirkstoff- konzentration von bis zu 50 mg/ml und allenfalls di e Rizinusölbasis der Trägersubstanz ist. Da die Wirkstoffkonzentrationen der Fulvestrant- Formulierungen der D13 und der D15 identisch sind, kann das kürzere Verabreichungsintervall der D13 kaum einen ausreich enden Grund dar- zustellen, welcher den Fachmann dazu veranlassen würde, anzunehmen, dass die Fulvestrant-Formulierungen der D13 als sol che ungeeignet oder nachteilig wären für eine monatliche Verabreichung wie in der D15. Insgesamt liegen somit keine überzeugenden Gründe v or, welche den Fachmann dazu veranlassen würden, anzunehmen, dass die Fulvestrant-O2015_012 Seite 42 Formulierungen der D13 per se ungeeignet wären für die in der D15 be- schriebenen Anwendungen. Bei einer Betrachtung der Fulvestrant-Formulierunge n der D13 erkennt der Fachmann vielmehr, dass die Formulierungen exak t die in der D15 beschriebenen Konzentrationen von 50 mg Fulvestrant pro 1 ml aufwei- sen und eine der beiden in der D13 beschriebenen Formulierungen wie in der D15 auf Rizinusöl basiert. Im Hinblick auf die objektive zu lösende Aufgabe, n ämlich die Bereitstel- lung einer alternativen Fulvestrant-Formulierung zu r Behandlung von Brustkrebs, hätte der Fachmann daher zumindest eine Veranlassung ge- habt, die Formulierung auf Basis von Rizinusöl mit 10% Ethanol, 10% Benzylalkohol und 15% Benzylbenzoat heranzuziehen und als Alternative für die Formulierung der D15 einzusetzen. Damit kon nte er insbesondere ohne von der Lehre der D15 in Bezug auf die Fuvestr ant-Formulierung (Wirkstoff, Wirkstoffkonzentration, Injektionsvolum en, Rizinusölbasis) ab- zuweichen, die objektive Aufgabe lösen. Damit findet der Fachmann auch eine unmittelbare Anregung, die auf Rizinusöl-basie rte Formulierung ge- genüber der zweiten in der D13 beschriebenen Formul ierung auf Basis von Erdnussöl vorzuziehen. Der Fachmann konnte zudem unmittelbar erkennen, das s die in der D15 eingesetzte Formulierung die genau gleiche Trägerba sis (Rizinusöl) auf- weist und Fulvestrant in der exakt gleichen Menge v on 50 mg/ml wie in der D13 vorliegt. Einzig die offensichtlich vorhandenen lösungsvermitteln- den Hilfsstoffe sind in der D15 nicht spezifiziert. Wie vorstehend bereits dargelegt, wird der Fachmann sofort erkennen, dass die Formulierung der D13 in Bezug auf die Fulvestrant-Formulierung der D 15 vollumfänglich kompatibel ist. Selbst wenn der Fachmann angenommen hätte, dass es sich nicht um die bestmögliche Formulierung für die Anwendung bei Men- schen handle, konnte der Fachmann durchaus erwarten , dass die für Tierversuche eingesetzte Formulierung der D13 auch für die Behandlung von Menschen wie in der D15 grundsätzlich interessant sein würde. Dies stellt eine weitere Anregung dar, die auf Rizinusöl-basierte Formulie- rung der D13 auszuwählen und gemäss der Lehre der D15 einzusetzen. Die von der Beklagten in RZ 114 der Klageantwort au fgeworfene Diskus- sion, wonach die D13 in Bezug auf die prozentualen Mengenanteile keine Bezugsgrössen angebe, ist in Bezug auf Anspruch 1 u nerheblich, da die- ser keine konkreten Mengenangaben definiert. O2015_012 Seite 43 4.6.4.6 Zwischenergebnis Damit ist der Klägerin zuzustimmen, dass Anspruch 1 des Streitpatents ausgehend von der D15 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. 4.6.5 Ansprüche 2, 4, 18, 19, 23 und 24 ausgehend von D15 (Howell) Abgesehen von den definierten Mengenanteilen der Alkohole und des Es- terlösungsmittels enthalten die Ansprüche 2, 4, 18, 19, 23 und 24 keine Merkmale, welche diese zusätzlich von der D15 unter scheiden. Wie be- reits vorstehend im Zusammenhang mit Anspruch 1 def iniert, ist bei der D15 bereits eine Fulvestrantkonzentration von 50 mg /ml anzusehen, was über dem in den Ansprüchen 4, 18, 19, 23 und 24 gef orderten Wert von wenigstens 45 mg/ml liegt. Es verleibt daher höchstens die Frage, ob der Fachm ann trotz der in der D13 fehlenden Bezugsgrössen für die prozentualen An gaben für die Al- kohole und für den Ester in nahe liegender Weise zu einer Formulierung gemäss den Ansprüchen 2, 4, 18, 19, 23 und 24 mit d en geforderten Mengen in Gew.-% gelangt. Das Argumente der Beklagten, wonach die prozentuale n Angaben in der D13 prinzipiell verschiedene Bezugsgrössen wie w/v (Gewicht pro Volu- men; gemäss Anspruch 1 des Streitpatents) v/v (Volu men pro Volumen; nicht anspruchsgemäss) oder w/w (Gewicht pro Gewich t; nicht an- spruchsgemäss) haben können, ist an sich richtig. Wie die Klägerin in der Replik in RZ 180 dargelegt hat, gibt es aufgrund der übrigen Konzentrationsangaben in der D13, welch e jeweils in "Masse pro Volumen" definiert sind, Gründe davon auszugehe n, dass es sich bei den prozentualen Angaben um % Masse pro Volumen bzw . % (w/v) han- delt. Doch selbst wenn man wie die Autorin der D13 davon ausgeht, dass es sich bei Prozentangaben der D13 um % (v/v) handelt, ergeben sich wie von der Klägerin in der Replik in RZ 181-185 dargel egt, umgerechnet Werte von 7.9% (w/v) Ethanol, 10.4% (w/v) Benzylalk ohol und 16.8% (w/v) Benzylbenzoat. Diese Werte fallen demnach una bhängig von der Bezugsgrösse unter die jeweiligen Definitionen in d en Ansprüchen 2, 4, 18, 19, 23 und 24. Entsprechend gelangt der Fachmann aus den bereits i m Zusammenhang mit Anspruch 1 diskutierten Gründen auch in nahe li egender Weise zu O2015_012 Seite 44 den Gegenständen der Ansprüche 2, 4, 18, 19, 23 und 24. Ausgehend von der D15 basieren daher auch diese Ansprüche nic ht auf einer erfin- derischen Tätigkeit. Fallen somit alle unabhängigen Ansprüche, fällt das ganze Patent, es sei denn, dass eventualiter geltend gemachte Ansprüche, auf die gleich ein- zugehen sein wird, sich als rechtsbeständig erweisen. 4.7 Eventualanträge 4.7.1 Eventualantrag 1 Die Ansprüche des Eventualantrags 1 sind gegenüber den Ansprüchen des Streitpatents EP 1 250 138 B2 dahingehend einge schränkt, dass die Verwendung der Formulierung auf die Behandlung von Brustkrebs be- schränkt ist. Damit ist aus den oben genannten Gründen Neuheit zu bejahen. In Bezug auf die Beurteilung der erfinderischen Tät igkeit ändert sich ebenfalls nichts an der Ausgangslage. Da der nächst kommende Stand der Technik auch das zusätzliche Merkmale des Eventualantrags 1 offen- bart, sind aus den oben genannten Gründen auch die Ansprüche des Eventualantrags 1 gegenüber einer Kombination der D 15 mit der D13 als nicht erfinderisch einzustufen. 4.7.2 Eventualantrag 2 In der Eingabe vom 15. November 2016 macht die Klägerin geltend, dass die Ansprüche 1, 2, 4, 18, 19, 23 und 24 des zweite n Eventualantrags gegen Art. 123 (2) EPÜ verstiessen, da sich die vor genommenen Ein- schränkungen nur durch eine Mehrfachauswahl der Mer kmale "Behand- lung von Brustkrebs", "Verabreichung an Menschen" u nd "Fulvestrant in Lösung" aus verschiedenen Listen herleiten lasse. Dem kann nicht gefolgt werden: Die Indikation Brust krebs stellt gemäss ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen klar d ie am konkretesten benannte und bevorzugteste Anwendung der Fulvestran tformulierung dar (S. 15, Z. 31). Dass, die im Streitpatent beschrieb en Fulvestrantfomulie- rungen unabhängig von der konkreten Ausgestaltung l etztendlich für Brustkrebsbehandlungen bei Menschen vorgesehen sind , wird der Fach- mann den ursprünglichen Anmeldeunterlagen insbesondere aufgrund der O2015_012 Seite 45 allgemeinen Hinweise auf S. 7, Z. 27, S. 15, Z. 20- 27 und dem einleiten- den Teil (S. 10-13) somit unmittelbar und eindeutig entnehmen. Unabhängig davon, ob die Patentansprüche des Streit patents in der auf- rechterhaltenen Form auch Formulierungen mit ungelö stem Fulvestrant umfassen, wird aus dem einleitenden Teil der ursprünglichen Anmeldeun- terlagen unmittelbar klar, dass, die im Streitpaten t beschriebenen Formu- lierungen Fulvestrant in gelöster Form bzw. in Lösung enthalten sollen. Damit erhält der Fachmann klare Hinweise, die Fulve strantformulierung mit den Merkmalen gemäss Eventualantrag 2 auszugestalten bzw. für die Indikation Brustkrebs einzusetzen. Somit gehen die Gegenstände die Ansprüche 1, 2, 4, 18, 19, 23 und 24 des zweiten Eventualantrags unmittelbar aus den urs prünglichen einge- reichten Anmeldeunterlagen hervor. Eine unzulässige Erweiterung in Be- zug auf Eventualantrag 2 ist damit nicht ersichtlich. In Bezug auf die Beurteilung der Neuheit und der er finderischen Tätigkeit ändert sich jedoch nichts gegenüber Eventualantrag 1. Da der nächst- kommende Stand der Technik auch die zusätzlichen Merkmale "Verabrei- chung an Menschen" und "Fulvestrant in Lösung" offe nbart, sind aus den oben genannten Gründen auch die Ansprüche des Eventualantrags 2 ge- genüber einer Kombination der D15 mit der D13 als n icht erfinderisch einzustufen. 4.7.3 Eventualantrag 3 Gemäss Beklagter basiert der Hauptanspruch gemäss E ventualantrag 3 auf einer Kombination aus den erteilten Ansprüchen 1 und 30 sowie den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen auf S. 12., Z. 11. Diesbezüglich ist der Klägerin zuzustimmen, dass zumindest ein Verstoss gegen Art. 123 (3) EPÜ vorliegt. Die erteilten Ansp rüche 1, 2, 4, 18, 19, 23 und 24 verlangen nämlich stets, dass die Fulvest rantformulierung zur Erzielung einer mindestens zwei Wochen anhaltenden, therapeutisch sig- nifikanten Fulvestrantkonzentration im Blutplasma h ergerichtet ist oder dass die Formulierung mindestens 45 mg/ml Fulvestrant aufweist. Diese beiden Merkmale sind jedoch in Anspruch 1 des dritten Eventu- alantrags nicht enthalten. Damit wurde der Schutzbe reich in Bezug auf diese beiden Merkmale erweitert und die Ansprüche g emäss Eventualan- trag 3 verstossen gegen Art. 123 (3) EPÜ. O2015_012 Seite 46 Doch selbst wenn dies anders gesehen würde, ist der Klägerin Recht zu geben, dass bei der intramuskulären Verabreichung d er Rizinusöl- basierten Fulvestrantformulierung gemäss D13 bei Menschen davon aus- zugehen ist, dass zwangsläufig die gleiche Fulvestr antkonzentration im Blutplasma auftreten muss wie mit der Formulierung gemäss Ausfüh- rungsbeispiel des Streitpatents, da beide Formulierungen wie oben disku- tiert als im Wesentlichen identisch anzusehen sind. Somit kann auch da- von ausgegangen werden, dass mit der Rizinusöl-basi erten Formulierung aus D13 die beanspruchte Fulvestrantkonzentration v on 8.5 ng/ml (mit unbestimmter Zeitdauer) im Blutplasma erreicht wird . Dies wird im Übri- gen auch durch Robertson et al. in Fig. 1 bestätigt. Somit sind die Ansprüche des Eventualantrags 3 gege nüber einer Kom- bination der D15 mit der D13 als nicht erfinderisch einzustufen. O2015_012 Seite 47 4.7.4 Eingeschränkter Eventualantrag 3 Die Einschränkung des Eventualantrags 3 wird, wie o ben unter Ziff. 2.3 dargelegt, nicht zugelassen. Damit ist grundsätzlic h nicht weiter darüber zu befinden. Für den Fall, dass die Einschränkung des Eventualan trags 3 zuzulassen wäre, gälte aber Folgendes: Der Hauptanspruch des angepassten Eventualantrags 3 scheint im Ge- gensatz zum ursprünglichen Eventualantrag 3 die Erf ordernisse von Art. 123 (3) EPÜ zu erfüllen, da der Hauptanspruch nun v erlangt, dass die Formulierung zu einer mindestens zwei Wochen anhalt enden, therapeu- tisch signifikanten Fulvestrantkonzentration im Blu tplasma hergerichtet ist. Ebenso scheint der Gegenstand des angepassten Eventualantrags 3 den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen an den von der Be- klagten genannten Stellen (erteilte Ansprüche 1 und 30) unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sein, womit auch die Erforde rnisse von Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind. Der Hauptanspruch des angepassten Eventualantrags 3 basiert aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aus der D15 sind in einem Zeitraum von 1 Monat bzw. 28 Tagen bereits Blutplasmakonzentrationen von Fulvestrant im Bereic h von C max = 10.5 ng/ml (1. Monat) bzw. 12.8 ng/ml (6. Monat) und C min = 3.1 ng/ml (1. Mo- nat) bzw. 5.6 ng/ml (6. Monat) bekannt (D15, S. 302 sowie Fig. 2 auf S. 303). Aus Fig. 2 der D15 lässt sich schliessen, das s nach 14 Tagen die Blutplasmakonzentration auf einen Wert von ca. 7 ng /ml (Profil nach 6 Monaten) abfällt und die restlichen 14 Tagen noch w eiter abnimmt. Dem- nach wird die anspruchsgemäss geforderte Konzentrat ion von wenigs- tens 8.5 ng/ml lediglich während ca. 1 Woche, nicht aber über wenigstens 2 Wochen bzw. 14 Tage erreicht. Es ist aber nicht ersichtlich, welcher konkrete Effekt oder Vorteil bei einem anspruchsgemäss geforderten Konzentrationsprofil gegenüber den in der der D15 offenbarten Konzentrationsprofilen in Bezug auf die Behandlung von Brustkrebs erreicht wird. Zudem dürfte das Erre ichen der anspruchs- gemässen Konzentrationsprofils massgeblich von der Menge an Fulvest- rant in der Formulierung und/oder dem verwendeten D osierungsregime abhängen. Beides wird im Hauptanspruch des angepass ten Eventualan- trags 3 nicht definiert. O2015_012 Seite 48 Mangels eines nachgewiesenen Effektes des beanspruc hten Konzentra- tionsprofils besteht daher keine Veranlassung, eine anspruchsvollere Aufgabe zu formulieren als sie bereits im Zusammenhang mit der Beurtei- lung der erfinderischen Tätigkeit des Hauptanspruchs des Streitpatents in der erteilten Fassung aufgestellt wurde. Wie vorstehend dargelegt, gelangt der Fachmann bei einer Kombination der D15 mit der D13 in nahe liegender Weise zu einer Rizinusöl-basierten Formulierung mit 50 mg/ml Fulvestrant, 10 Gew.-% Et hanol, 10 Gew.-% Benzylalkohol und 15 Gew.-% Benzylbenzoat wie sich auch im einzigen Beispiel des Streitpatents beschrieben ist. Es ist davon auszugehen, dass diese Formulierung bei der Verwendung gemäss der D1 5 zwangsläufig geeignet ist, eine Blutplasmakonzentration von 8.5 ng/ml während we- nigstens 2 Wochen aufrecht zu erhalten, da das Ausf ührungsbeispiel des Streitpatents ja die bevorzugteste Ausführungsform der Erfindung dar- stellt. Damit gelangt der Fachmann unmittelbar zu e inem Gegenstand gemäss Hauptanspruch des eingeschränkten Eventualantrags 3. Doch selbst wenn davon ausgegangen würde, dass eine Rizinusöl- basierte Formulierung mit 50 mg/ml Fulvestrant, 10 Gew.-% Ethanol, 10 Gew.-% Benzylalkohol und 15 Gew.-% Benzylbenzoat nicht zwangsläufig dafür ausgelegt ist, eine Blutplasmakonzentration v on 8.5 ng/ml während wenigstens 2 Wochen aufrecht zu erhalten, wäre die Wahl eines entspre- chenden Konzentrationsprofils als rein fachmännische Massnahme anzu- sehen, da die Konzentrationswerte in den bereits au s der D15 bekannten Bereichen gewählt werden und mangels besonderer Eff ekt als rein fach- männische Wahl angesehen werden müssen. Der Hinweis in der D15, dass allenfalls niedrigere Dosierungen wirksam sein könnten (D15, S. 305, "Discussions", 2. Abs., zweitletzter Satz und S. 306, letzter Abs.), würde den Fachmann entgegen der Meinung der Beklagten dabei nicht vom anspruchsgemässen Konzent rationsprofil wegführen. Die D15 erklärt diesbezüglich klar, dass weiterführende Stu- dien notwendig sind, um diese Hypothesen zu bestäti gen (D15, S. 305, "Discussions", 2. Abs., zweitletzter Satz) und die Ansprechrate sowie die Langzeiteffekte zu bestimmen (D15, S. 306, letzter Abs.). Damit regt die D15 sogar explizit dazu an, Dosierungen und Blutpla smakonzentrationen gegebenenfalls zu optimieren. Damit gelangt der Fachmann in jedem Fall in nahe li egender Weise zu einem Gegenstand gemäss dem einzigen unabhängigen A nspruch des eingeschränkten Eventualantrags 3. O2015_012 Seite 49 4.7.5 Eventualantrag 4 Es kann der Klägerin zugestimmt werden, dass das Fo rmulierungsbei- spiel auf S. 16/17 der ursprünglichen Anmeldeunterl agen alleine keine ausreichende Stütze für den Gegenstand des Anspruch s 1 des vierten Eventualantrags bietet. Eine unzulässige Erweiterung in Bezug auf die Anspr üche des Eventu- alantrags 4 ist dennoch nicht erkennbar. Den ursprü nglich eingereichten Anmeldeunterlagen ist zu entnehmen, dass das Esterl ösungsmittel am bevorzugtesten Benzylbenzoat mit einem Anteil von 15 % (w/v) ist (S. 10, Z. 16) und am bevorzugtesten 10 % (w/v) Ethanol sow ie 10 % (w/v) Benzylalkohol vorliegt (S. 9, Z. 20 – 21). Dies in Kombination mit den An- sprüchen 4 und 23 der ursprünglich eingereichten Un terlagen sowie den im Zusammenhang mit Eventualantrag 2 vorgenommenen Einschränkun- gen ergibt aber unmittelbar die Gegenstände der Ans prüche des vierten Eventualantrags. Eine unzulässige Erweiterung in Bezug auf Eventuala ntrag 4 ist damit nicht ersichtlich. Bezüglich Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ändert sich jedoch nichts gegenüber der Ansprüche gemäss S treitpatent EP 1 250 138 B2. Wie vorstehend dargelegt, gelangt der F achmann bei einer Kombination der D15 mit der D13 in nahe liegender W eise zu einem Ge- genstand gemäss den Ansprüchen 1 und 2 des vierten Eventualantrags. 4.8 Zusammenfassung Nachdem Teilprioritäten im Sinne der Entscheidung G 1/15 des Europäi- schen Patentamts anerkannt werden, erfüllt das Stre itpatent EP 1 250 138 B2 die Kriterien bezüglich Neuheit (Art. 54 EPÜ ), Ausführbarkeit (Art. 83 EPÜ) und der Zulässigkeit von Änderungen (Art. 1 23 EPÜ). Hingegen werden die Ansprüche des Streitpatents durch den vo rliegenden Stand der Technik nahegelegt. Die mit den Eventualanträgen 1, 2, 3 und 4 eingesch ränkten Ansprüche werden durch den Stand der Technik ebenfalls nahege legt, während die Ansprüche des Eventualantrags 3 zudem entgegen den Bestimmungen von Art. 123 (3) EPÜ den Schutzbereich des Streitpatents in unzulässiger Weise erweitern. Die Ansprüche des eingeschränkten Eventualantrags 3 wären, sofern der eingeschränkte Eventualantrags 3 zuzulassen wäre, ebenfalls naheliegend. O2015_012 Seite 50 Somit ist das Streitpatent für nichtig zu erklären. 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 5.1 Ausgangsgemäss wird die Beklagte vollumfänglich kosten- und ent- schädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Ger ichtsgebühr ist aus- gehend von einem Streitwert von CHF 250'000.– auf C HF 30'000.– fest- zusetzen (vgl. Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kosten vorschuss der Klä- gerin zu verrechnen. Die Beklagte hat der Klägerin den Betrag von CHF 30'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). 5.2 Was die Parteientschädigung betrifft, so reicht die Klägerin eine Auf- stellung ihrer Patentanwaltskosten über CHF 116'960.– ein. Bezüglich der Rechtsanwaltskosten macht die Klägerin eine Entschä digung nach Tarif geltend, wobei zu berücksichtigen sei, dass das Ver fahren ausseror- dentlich aktenreich gewesen sei, es viele nachträgl iche Eingaben gege- ben habe und von der Beklagten vier Eventualanträge gestellt worden seien. Es rechtfertige sich daher, gemäss Art. 8 KR-PatGer den Standard- tarifrahmen etwas zu überschreiten, weshalb eine Re chtsanwaltsent- schädigung in der Höhe von CHF 80'000 geltend gemacht werde. Die Beklagte macht geltend, die Kostennote ihrer Pa tentanwälte bewege sich in der Grössenordnung von EUR 25'000.– (O2015_ 011) und sie nehme zur Kenntnis, dass die Klägerin praktisch ein en 4mal so hohen Betrag geltend mache. Sie, die Beklagte, habe die G esamtkosten für beide Verfahren halbiert, was deutlich weniger sei, als die Kosten der Patentanwälte der Klägerin. Das möge damit zusammenhängen, dass die Patentanwälte der Beklagten auch im europäischen Ve rfahren involviert seien und deswegen wahrscheinlich auch einen Wissen svorsprung hätten. Einen Betrag bis zum Doppelten gegenüber ih rer Kostennote würde sie als vertretbar erachten, dreimal mehr sei zu viel und viermal mehr sei definitiv ein bisschen sehr hoch. Betreffe nd Anwaltskosten verweise sie auf den Tarif. Wenn sich die Parteien, mutmasslich im Bestreben, d as Kostenrisiko tief zu halten, auf einen Streitwert einigen, der angesi chts ihres Aufwandes im Prozess wohl zu tief angesetzt worden sein dürft e, so müssen sie mit den Folgen ihrer Entscheidung leben. Damit besteht kein Grund, den Tarifrahmen zu übersteigen. Die Entschädigung für d ie rechtsanwaltliche Vertretung ist entsprechend auf CHF 35'000.– festzu setzen (vgl. Art. 3-5 KR-PatGer). Die Entschädigung für die patentanwaltl iche Beratung ist unter Hinweis auf das Urteil des Bundespatentgerich ts O2012_043 vom O2015_012 Seite 51 10. Juni 2016 E. 5.5 sowie der Tatsache, dass die B eklagte Patentanwaltskosten im Umfang des Doppelten der Grö ssenordnung von EUR 25'000.– sinngemäss anerkennt, auf CHF 50'000.– festzusetzen. Die Beklagte hat der Klägerin somit eine Parteients chädigung von insgesamt CHF 85'000.– zu bezahlen. Das Bundespatentgericht erkennt: 1. Auf den anlässlich der Hauptverhandlung von der Beklagten gestell- ten neuen Eventualantrag 3 wird nicht eingetreten. 2. In Gutheissung der Klage wird festgestellt, dass der schweizerische Teil des Europäischen Patents EP 1 250 138 B1 nichtig ist. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'0 00.–. 4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mi t dem Kostenvor- schuss der Klägerin verrechnet. Die Beklagte hat de r Klägerin den Betrag von CHF 30'000.– zu ersetzen. 5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin ein e Parteientschädigung von CHF 85'000.– zu bezahlen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie na ch Eintritt der Rechts- kraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsa chen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichts gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in e iner Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der a ngefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerd eführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). O2015_012 Seite 52 St. Gallen, 29. August 2017 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderha lden Versand: 12.09.2017