Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr.: HG130059-O U/dz Mitwirkend: Oberrichter Dr. Heinrich Andreas Müller, Vorsitzender, und Oberrich- ter Roland Schmid, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Mischa Senn und Matthias Städeli sowie die Gerichtsschreiberin Katja Diethelm Urteil vom 7. März 2014 in Sachen A._____ AG, Klägerin vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____ gegen B._____ Bau AG, Beklagte betreffend Marke / UWG - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) " 1. Es seien die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfalle zu verpflichten, den Bestandteil "B._____" in ihrer Firma innert 14 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Handelsregister des Kantons Zürich zu löschen. 2. Es seien der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhand- lungsfalle zu verbieten, das Zeichen "B._____" im Zusammen- hang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be- klagten. Das Gericht zieht in Erwägung: I. Einleitung 1.1. Die Klägerin gehört zur A._____- Gruppe, zu welcher auch der auf Umbau und Renovation spezialisierte Unternehmensbereich "B._____" zählt. Die B._____ AG wurde im Jahre 1973 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetrage n, in- des infolge Fusion mit der A1._____ AG im Jahre 2005 wieder gelöscht (act. 3/3). 1.2. Die Beklagte hat am 19. Dezember 2012 ihre Firma "B._____ Bau AG" in das Handelsregister des Kantons Zürich eintragen lassen. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Neu- und Umbauten sowie von Renovationen und Baufüh- rungen aller Art (act. 3/10). II. Prozessverlauf Am 12. April 2013 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Klage beim Han- delsgericht des Kantons Zürich ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 15. April 2013 (Prot. S. 2 f.; act. 4) auferlegten Vorschuss für die Gerichtskosten leistete sie fristgemäss (act. 6). Mit Verfügung vom 24. Mai 2013 wurde der Beklagten ei-- 3 - ne einmalige Frist bis zum 28. August 2013 angesetzt, um ihre Klageantwort zu erstatten (Prot. S. 4; act. 7). Nachdem die Beklagte innert Frist keine Klageant- wort eingereicht hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 4. September 2013 eine ei n- malige Nachfrist bis zum 26. September 2013 angesetzt unt er der Androhung, dass bei Säumnis das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (Prot. S. 5; act. 9). Am 6. September 2013 teilte die Rechtsvertreterin der Klägerin dem Gericht mit, dass die Beklagte ihr Domizil gemäss Handelsregisterauszug seit dem 14. Mai 2013 nicht mehr in 8712 Stäfa, sondern in 8153 Rümlang habe (Prot. S. 6). Mit Verfügung vom 14. November 2013 wurde den Parteien, dem Handelsregi s- teramt des Kantons Zürich sowie dem Eid genössischen Amt für das Handelsr e- gister Frist angesetzt, um zu einem möglichen Urteilsdispositiv Stellung zu neh- men (act. 11). Die Stellungnahme der Klägerin datiert vom 22. November 2013 (act. 13). Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister reichte seine Stellung- nahme am 26. November 2013 ein (act. 14). Mit Schreiben vom 28. November 2013 liess sich auch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich zur Sache ver- nehmen (act. 15). Der Beklagten konnte die Verfügung vom 14. November 2013 nicht zugestellt werden (act. 16). Am 29. November 2013 wurde den Parteien sowie dem Eidgenössischen Amt für das Handelsregister und dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich die jeweil i- ge Eingabe der Klägerin sowie der beiden Ämter zugestellt. Des Weiteren wurde erneut Frist angesetzt, um die Parteien bzw. die Ämter Stellung zu einem mögl i- chen Urteilsdispositiv nehmen zu lassen (act. 17). Die Stellungnahme des Eidge- nössischen Amtes für das Handelsregister datiert vom 5. Dezember 2013 (act. 19). Mit Schr eiben vom 11. Dezember 2013 sowie 12. Dezember 2013 lies- sen sich auch die Klägerin sowie das Handelsregisteramt des Kantons Zürich vernehmen (act. 20; act. 21). Der Beklagten konnte die Verfügung vom 29. November 2013 abermals nicht zugestellt werden (act. 22). - 4 - III. Formelles 1. Zustellung der Verfügung vom 4. September 2013 Die Verfügungen vom 15. April 2013 sowie vom 24. Mai 2013 wurden der Beklag- ten zugestellt (vgl. act. 5/2; act. 8/2). Nach Angabe der Rechtsvertreterin der Kl ä- gerin wechselte die Beklagte im Mai 2013 ihr Domizi l (Prot. S. 6). Wie in der Ver- fügung vom 15. April 2013 (act. 4) ausgeführt wurde, liegt es an der Beklagten, dem Gericht eine Adressänderung mitzuteilen. Eine derartige Mitteilung liegt nicht vor. Zustellungen konnten mithin rechtswirksam an die alte Adresse der Beklag- ten erfolgen (vgl. den entsprechenden Hinweis in act. 4 Ziff. 6). Die Verfügung vom 4. September 2013 wurde zunächst an die alte Adresse der Beklagten in 8712 Stäfa erfolgreich zugestellt (vgl. act. 10/2; Zustellung via Postfach am 6. September 2006, Empfangsperson " C._____"). Zugunsten der Beklagten wur- de die besagte Verfügung ein weiteres Mal an die neue Adresse der Beklagten in 8153 Rümlang zugestellt (vgl. act. 10/2 mit dem Vermerk "2. Zustellung an neue Adresse", Empfangsperson " D._____"). Die Ver fügung vom 4. September 2013 wurde der Beklagten mithin rechtswirksam zugestellt. 2. Säumnisfolge Nachdem die Beklagte ihre Klageantwort versäumt hat und sich die Angelegen- heit als spruchreif erweist, ist in Anwendung von Art. 223 Abs. 2 ZPO ein Endent- scheid zu fällen. Auf die in der Klage vorgebrachten Tatsachenbehauptungen, die unbestritten geblieben sind, kann abgestellt werden, soweit an deren Richtigkeit keine erheblichen Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Rechtshemmende, -hindernde oder -aufhebende Tatsachen sind zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere aus den Akten ersichtliche Tatsachen dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). - 5 - 3. Prozessvoraussetzungen Die sachliche (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a ZPO) und örtliche (Art. 36 ZPO) Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich liegen vor. Ein Schlic h- tungsverfahren entfällt v orliegend (vgl. Art. 198 lit. f ZPO). Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 Abs. 1 und 2 ZPO). IV. Materielles 1. Sachverhalt 1.1. Behauptungen der Klägerin 1.1.1. Die Klägerin führt mit ihrer Klage aus (act. 1 Rz. 7 ff.), dass sie Inhaberin folgender Schweizer Marken sei: Nr. …, B._____ (Wort) mit Schutz in den Klas- sen 36 und 37; Nr. …, B._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37; Nr. …, B._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 sowie Nr. …, B._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 (act. 1 Rz. 11). Unter der Marke " B._____" biete die Klägerin Dienstleistungen ei- nes Total - sowie Generalunternehmens im Bereich Umbau und Renovation an. Die Tatsache, dass die Klägerin unter diesem Namen nicht nur grosse Projekte von Privaten (bspw. das E._____ Hotel in Zürich oder das …- Haus in …), sondern auch immer wieder der öffentlichen Hand (bspw. die F._____ in Zürich oder das …- Haus Zürich) ausgeführt habe, zeige auf, dass es sich um eine wertvolle, r e- gelmässig gebrauchte und bekannte Marke handle ( act. 1 Rz. 10). Die Klägerin sei des Weiteren Inhaberin des Domainnamens "www. B._____.ch". Unter diesem Domainnamen würden die Dienstleistungen des Unternehmensbereiches B._____ angeboten (act. 1 Rz. 12). 1.1.2. Die Beklagte habe am 19. Dezember 2012 ihre Firma " B._____ Bau AG" unter der Firm ennummer … in das Handelsregister des Kantons Zür ich eingetra- gen (act. 1 Rz. 13). Eine eigene Website betreibe die Beklagte nicht und sie sei auch nicht Inhaberin einer Marke " B._____" o.ä. Die Firma sei erst seit kurzem eingetragen und im Schweizer Markt (noch) nicht etabliert (act. 1 Rz. 14). - 6 - 1.1.3. Mit Schreiben vom 19. Februar 2013 hätten die Vertreter der Klägerin die Beklagte aufgefordert, die Firma " B._____ Bau AG" derart zu ändern, dass die Markenrechte der Klägerin nicht mehr tangiert würden und jegliche Verwechs- lungsgefahr ausgeschlossen bleibe. Der Beklagten sei hierzu eine Frist bis zum 1. März 2013 angesetzt worden (act. 1 Rz. 15). Die Beklagte habe innert der an- gesetzten Frist nicht reagiert, weshalb ihr die Klägerin mit Schreiben vom 8. März 2013 eine Erinnerung habe zukommen lassen und ihr erneut eine Antwortfrist bis zum 18 . März 2013 angesetzt habe (act. 1 Rz. 16). Mit Schreiben vom 25. Februar 2013 habe die Beklagte eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Firma und der Markenrechte der Klägerin verneint. Sie habe den Firmenwert mit ca. CHF 2.5 Mio. beziffert und ausgeführt, dass sich die Aktionäre nur zu diesem Preis auf eine Änderung der Firma einlassen würden (act. 1 Rz. 17). Daraufhin hätten die Vertreter der Klägerin der Beklagten ein erneutes Schreiben zukom- men lassen, in welchem sie die Rechtslage detaillierter dargelegt hätten. Dieses Schreiben sei indes s eitens der Beklagten unbeantwortet geblieben ( act. 1 Rz. 18). 1.2. Rechtlich relevanter Sachverhalt Da die Beklagte säumig ist, ist auf die eben wiedergegebene, unbestritten gebli e- bene Sachdarstellung der Klägerin, welche mit den von ihr eingereichten Urkun- den (act. 3/4-15) übereinstimmt und an deren Richtigkeit zu zweifeln auch ander- weitig kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), abzustellen. 2. Verhältnis des Markenrechts zum Lauterkeitsrecht Die Klägerin macht Ansprüche aus Markenrecht und Lauterkeitsrecht geltend. Wo sich die Schutzbereiche des MSchG und des UWG überschn eiden ist eine kumu- lative Anwendung der Erlasse zulässig (vgl. B RAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [Hrsg.], Handkommentar UWG, Bern 2010, N 33 und N 43 der Einlei- tung). Auch das Bundesgericht bejaht die kumulative Anwendung des M arken- schutzgesetzes und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGE 129 III 353, E. 3.3; BGE 127 III 33, E. 3a). - 7 - 3. Rechte aus Markenrecht 3.1. Entstehung und Gebrauch der Markenrechte der Klägerin Es steht fest und ist unbestritten, das die Wort - und Wort/Bildmarken " B._____" im Markenregister eingetragen sind und die Klägerin diese auch regelmässig in der ganzen Schweiz im Zusammenhang mit den von ihr angebotenen Dienstlei s- tungen im Bereich Umbau und Renovation benutzt. 3.2. Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke 3.2.1. Der Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke wird durch Art. 13 MSchG festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu ver- fügen (positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwen- dung von Abs. 2 zudem verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; ne- gative Verbietungsmacht). Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG präzisiert sodann, dass es insbesondere untersagt ist, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. 3.2.2. Im Zusammenhang mit der Anwendung von Art. 13 Abs. 2 MSchG ist dem- nach im Folgenden zu prüfen, ob es der Klägerin möglich ist, der Beklagten die Verwendung des Firmenbestandteils "B._____" zu untersagen und ihr überdies zu verbieten, das Zeichen " B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäft s- papieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. 3.3. Kennzeichenmässiger Gebrauch 3.3.1. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kenn- zeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (Marbach, SIWR III/1, a.a.O., N 1457 ff.; D ORIGO/THOUVENIN, in: N OTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 13 zu Art. 13 - 8 - MSchG, m.w.H). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder Gebrauch im Markt, mithin jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder z u- mindest wahrgenommen werden kann. Der k ennzeichenmässige geht dabei über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domain Name (DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 13 zu Art. 13 MSchG, m.w.H). 3.3.2. Das Gericht schliesst sich der von der Klägerin und in der Literatur vertre- tenen Meinung an, dass auch lediglich die Eintragung einer Firma in das Handels- register zum verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG zu zählen ist, stellt diese doch einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welche auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Zudem ist der Inhaber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren G e- brauch verpflichtet (vgl. D AVID, Markenschutzgesetz, Muster - und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 23 zu Art. 13 MSchG; DORIGO/THOUVENIN, in: N OTH/BÜH- LER/THOUVENIN, a.a.O., N 79 zu Art. 13 MSchG). Die Beklagte tat mit der Eintr a- gung ihrer Firma "B._____ Bau AG" in das Handelsregister des Kant ons Zürich der Öffentlichkeit kund, dass sie fortan unter dieser Firmenbezeichnung am Ge- schäftsleben partizipiert. Dieser Akt ist daher als kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke B._____ im geschäftlichen Verkehr einzustufen. 3.4. Verwechslungsgefahr 3.4.1. Die Verwechslungsgefahr ist angesichts der nahezu identischen Kennzei- chen zu bejahen. In B ezug auf den Gesellschaftszweck der Beklagten ist festz u- halten, dass diese nebst ihrem Hauptzweck im Zusammenhang mit Bautätigkeiten jeglicher Art auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen kann, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zu- sammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sodann im In- und Ausland Grundei- gentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Toc h- tergesellschaften und Dritte eingehen. Es stellt sich daher die Frage, ob die mar-- 9 - kenrechtlichen Ansprüche der Klägerin auch diese Bereiche des Gesellschaft s- zwecks der Beklagten umfassen. Da die Wort- bzw. Wort/Bildmarke "B._____" in den Klassen 36 und 37 eingetragen ist (vgl. act. 3/5-8), erscheint der besagte Teil des Gesellschaftszwecks der Beklagten indes sen durch die Markenrechte der Klägerin abgedeckt zu werden. Im Übrigen handelt es sich bei den genannten Be- reichen ohnehin um klassische Nebendienstleistungen einer Gesellschaft. Der Hauptzweck der Beklagten, nämlich die Ausführung von Neu- und Umbauten so- wie Renovationen und Bauführungen, ist identisch mit dem jenigen der Klägerin. Damit sind die von der Klägerin und der Beklagten angebotenen Dienstleistungen dieselben, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen gross erscheint. 3.4.2. Nach dem Gesagten ist sowohl der kennzeichenmässige Gebrauch als auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen, weshalb eine Markenverletzung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG vorliegt. Zu prüfen bleibt, ob die Vorausse t- zungen einer Unterlassungsklage (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG) und einer Beseit i- gungsklage (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG) in Bezug auf Ziff. 1 und Ziff. 2 des kläge- rischen Rechtsbegehrens vorliegen. 3.5. Unterlassungsklage i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG 3.5.1. Die Unterlassungsklage dient dazu, zukünftige Markenrechtsverletzungen durch den Beklagten zu verhindern. Das Begehren muss auf eine konkrete Ver- letzungshandlung gerichtet sein. Ein generelles Verbot, das Markenrecht des Klä- gers zu verletzen, ist nicht möglich. Die gestellten Rechtsbegehren müssen nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau definieren. Meist entsprechen diese durch den Kläger zu definierenden Handlungen den in Art. 13 Abs. 2 MSchG aufgelisteten und dem Markeninhaber vorbehaltenen Handlungen (z.B. Anbringen der Marke auf Waren, Anbieten, Inverkehrbringen oder Lagern von Waren, Erbringen v on Dienstleistungen, Ein, Aus - oder Durchfuhr, Verwen- dung im Internet etc.). Zu beachten ist sodann, dass nur Handlungen, die schon geschehen sind oder zumindest unmittelbar drohen, Gegenstand des Begehrens bilden können. Das Begehren des Klägers hat zudem detailliert diejenigen Waren - 10 - und/oder Dienstleitungen aufzuführen, für welche das Zeichen nicht verwendet werden soll (markenrechtliches Spezialitätsprinzip). Sodann ist aufgrund des Ter- ritorialitätsprinzips dasjenige Territorium zu nennen, für welches das Verbot gelten soll. Bei schweizerischen Marken ist dies regelmässig das Staatsgebiet der Schweiz (zum Ganzen S TAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 55 MSchG m.w.H.). 3.5.2. Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens erscheint hinreichend bestimmt, da die zu unterlassende Handlung (die Verwendung des Zeichens " B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr) genug präzise benannt und kein generelles Verbot, das Markenrecht des Klägers zu verletzen, gefordert wird. Die Handlungen, wel- che untersagt werden sollen, sin d hinreichend definiert und ent sprechen der Auf- zählung in Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG . Das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ist gewahrt, führt die Klägerin doch an, dass das Zeichen " B._____" im Zusa m- menhang mit Dienstleitungen im Bauwesen nicht gebraucht werden soll. Da die Beklagte ihre Firma " B._____ Bau AG" im Dezember 2012 im Handelsregister des Kantons Zürich eintragen liess (indes noch keine eigene Website betreibt und im Schweizer Markt noch nicht etabliert ist), ist des Weiteren zu erwarten, dass sie Dienstleistungen im Bauwesen unter Verwendung der vorgenannten Firma zumindest in Zukunft erbringen wird. Das Rechtsbegehren ist mithin auf Handlun- gen (d.h. auf die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens un- ter Verwendung des Zeichens " B._____") gemünzt, welche unmittelbar drohen. Das Rechtsbegehren der Klägerin ist sodann hinsichtlich des Territorialitätsprin- zips im Sinne von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so auszulegen (vgl. hierzu L EUENBERGER, IN: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEU- ENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri schen Zi vilprozessverordnung, Zü- rich/Basel/Genf 2013, N 38 zu Art. 221 ZPO), dass das Verbot, das Zeichen "B._____" zu nutzen, innerhalb der ganzen Schweiz gelten soll. Im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. a MSchG ist es der Beklagte n und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle mithin zu verbieten, das Zeichen "B._____" - 11 - in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln o- der kombiniert mit anderen Zei chen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. 3.6. Beseitigungsklage i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG 3.6.1. Die Klägerin verlangt in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens die Abgabe einer Willenserklärung hinsichtlich der Löschung des Firmenbestandteils " B._____". Es handelt sich dabei um eine Beseitigungsklage (vgl. hierzu S TAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 42 zu Art. 55 MSchG). Anders als die Unter- lassungsklage, welche zukünftige Verletzungen verhindern soll, zielt die Beseit i- gungsklage auf die Aufhebung bereits bestehender Verletzungen ab ( STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 40 zu Art. 55 MSchG). Bei Gutheissung von Beseitigungsklagen ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten ( vgl. hierzu STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 44 zu Art. 55 MSchG). 3.6.2. Da die Beklagte die Firma " B._____ Bau AG" am 19. Dezember 2012 in das Hande lsregister des Kantons Zürich eintragen liess, ist eine Markenverlet- zung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG eingetreten. Die Klägerin verlangt wie bereits erwähnt die Löschung des Firmenbestandteils " B._____". Übrig bliebe damit die Firma "Bau AG". D ie Willenserklärung, zu welcher die Beklagte gemäss dem Begehren der Klägerin vorliegend zu verpflichten ist, erscheint zwar hinrei- chend bestimmt bzw. klar. Es erscheint indes fraglich, ob die Firma "Bau AG" den Anforderungen an eine rechtmässige Firmenbil dung im Sinne von Art. 944 OR standhält (vgl. hierzu OERTLI, in: R OBERTO/TRÜEB, Handkommentar zum Schwei- zerischen Privatrecht, Art. 772-1186 OR und BEG, Zürich/Basel/Genf 2012, N 32 zu Art. 944 OR; BGE 101 Ib 366, E. 5). Das Rechtsbegehren der Klägerin ist nach dem Prinzip von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so auszulegen (vgl. hierzu L EUENBERGER, IN: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUEN- BERGER [Hrsg.], a.a.O., N 38 zu Art. 221 ZPO), dass die Firmenbezeichnung der Beklagten die Markenrechte der Klägerin nicht mehr verletzt und diesbezüglich Vollstreckungsmassnahmen angeordnet werden (vgl. hierzu auch Ziff . 5.3.3.). Es rechtfertigt sich daher die Löschung der gesamten Fir menbezeichnung "B._____ Bau AG". Diese erscheint verhältnismässig. Eine weniger einschneidende Anor d-- 12 - nung ist nicht ersichtlich. 3.6.3. Die Beklagte ist nach den obigen Ausführungen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. a MSchG zu verpflichten, innerhalb eines Monats seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Nach Art. 647 OR muss jeder Beschluss der Generalversammlung oder des Ver- waltungsrates einer Aktiengesellschaft über eine Änderung der Statuten öffentlich beurkundet und ins Handelsregister eingetragen werden. Die Beklagte hat dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich entsprechend geänderte öffentlich beur- kundete Statuten einzureichen. Auf die sich in diesem Zusammenhang stellende vollstreckungsrechtliche Problematik sei auf Ziff. 5 hiernach verwiesen. 4. Rechte aus Lauterkeitsrecht Bei dieser Ausgangslage kann offen bleiben, ob die Klage auch unter lauterkeit s- rechtlichen Aspekten gutzuheissen wäre (vgl. IV./2.). 5. Anweisung an das Handelsregisteramt gemäss Art. 344 Abs. 2 ZPO 5.1. Die Klägerin verlangt in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens, dass die Beklagte den Bestandteil " B._____" in ihrer Firma innert 14 Tagen ab Eintritt der Recht s- kraft im Handelsregister des Kantons Zürich löschen solle (act. 1. S. 2). Die Klä- gerin stützt ihre Klage primär auf das Markenschutzgesetz (act. 1 S. 8 f.). Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MschG kann derjenige, welcher in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlan- gen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. In Bezug auf die Beseitigung der Markenverletzung wird in casu die Abgabe einer Willenserklärung an das Han- delsregisteramt verlangt. Es liegt mithin eine Leistungsklage vor ( S TAUB: in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 3 und N 42 zu Art. 55 MSchG). 5.2.1. Die Durchsetzung eines Entscheids, der die unterlegene Partei zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, erfolgt im Si nne einer Erleichterung für die be- rechtigte Partei nach der Sonderbestimmung von Art. 344 ZPO ( KOFMEL EHREN-- 13 - ZELLER, in: O BERHAMMER, KUKO ZPO, Rz. 1 zu Art. 344 ZPO). Gemäss Art. 344 Abs. 1 ZPO wird die abzugebende Willenserklärung durch den vollstreckbaren Entscheid ersetzt. Vom Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheids, der zur A b- gabe einer Willenserklärung verurteilt, wird somit unwiderlegbar auf das Vorliegen der Willenserklärung geschlossen ( KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 344 ZPO). Durch diese Erklärungsfiktion tritt der vollstreckbare Entscheid des Erkenntnisgerichts an die Stelle der Willenserklärung, d.h. die Erklärung gilt als durch den vollstreckbaren Entscheid abgegeben ( K RAMER/FRIEDMANN, in: GEHRI/KRAMER [Hrsg.], Kommentar ZPO, Züri ch 2010, N 3 zu Art. 344 ZPO). D a- mit die Willenserklärung durch das Erkenntnisurteil ersetzt werden kann, ist erfor- derlich, dass der Erklärungsinhalt vom Erkenntnisgericht bestimmt und hinrei- chend klar festgelegt wird, damit sich aus dem richterlichen Ents cheid selber ergibt, in welchem Sinn die Erklärung als abgegeben gilt ( Z INSLI, in: BSK ZPO, 2. Aufl., Rz. 13 zu Art. 344 ZPO; K ELLERHALS, in: Berner Kommentar zur ZPO, Band II, Rz. 3 zu Art. 344 ZPO). 5.2.2. Betrifft die Willenserklärung ein öffentliches Register wie beispielsweise das Handelsregister, teilt das urteilende Gericht der registerführenden Person von Amtes wegen den vollstreckbaren Entscheid mit und erteilt ihr gemäss der aus- drücklichen Vorschrift von Art. 344 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen die notwendi- gen Anweisungen. Inhalt dieser notwendigen Anweisungen an die registerführen- den Person kann alles sein, was der Umsetzung bzw. der Vollstreckung des Ent- scheides auf Abgabe einer Willenserklärung dient (R OHNER/LERCH, in: B RUN- NER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE -Kommentar zur ZPO, Zürich/St. Gallen 2011, N 15 zur Art. 344 ZPO; K OFMEL EHRENZELLER, in: O BERHAMMER, a.a.O., Rz. 6 zu Art. 344 ZPO; Z INSLI, in: BSK ZPO, a.a.O., N 16 zu Art. 344; a.M. STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zürich 2013, N 4 zu § 28). 5.3.1. Angesichts des Verhaltens der Beklagten im vorliegenden Prozess muss davon ausgegangen werden, dass sie sich über die gerichtliche n Anordnungen hinwegsetzen wird. Es ist daher sicherzustellen, dass der vorliegende Entscheid umgesetzt wird. Für den Fall, dass die Beklagte nicht entsprechend der gerichtl i- chen Anordnung die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG" durch das Handel s-- 14 - registeramt des Kantons Zürich löschen und statt dessen eine Firmenbezeic h- nung eintragen lässt , die gemäss Art. 944 OR zulässig ist , ist das Handelsregis- teramt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, innerhalb welcher sie ihre Firmenbezeichnung in der Weise zu ändern hat, dass sie den An- forderungen von Art. 944 OR entspricht. 5.3.2. Da die Beklagte säumig ist und ihr Verhalten im vorliegenden Verfahren die Annahme nahelegt, dass sie in dieser Angelegenheit auch auf die Fristansetzung des Handelsregisteramts des Kantons Zürich hin passiv bleiben wird, stellt sich die Frage, wie vorzugehen ist, wenn die Organe der Beklagten für das Handel s- registeramt des Kantons Zürich nicht erreichbar sind oder dessen Fristansetzung keine Beachtung schenken, d.h. wenn sie sich weiger n, innerhalb der angesetz- ten Frist von zwei Monaten seit Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Firmen- bezeichnung "B._____ Bau AG" durch das besagte Amt löschen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Um der Klägerin zu ihrem Recht zu verhelfen und die Rechtsordnung wieder herzustellen, rechtfertigt es sich bei der vorliegenden Sachlage, die Auflösung der Beklagten im Sinne einer Zwangsmassnahme gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO anzuordnen. Eine Zwangsmassnahme kommt namentlich für die Wegnahme be- weglicher Sachen oder die Räumung von Grundstücken in Frage (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordung vom 28. Juni 2008, BBl 2006, S. 7385). Da dem Gesetzeswortlaut der Begriff "wie" zu entnehmen ist, ist klar, dass die Nen- nung der Wegnahme beweglicher Sachen oder der Räumung von Grundstücken in Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO nicht abschliessend ist. Es kommen damit auch weite- re Zwangsmassnahmen in Betracht ( R OHNER/JENNY, in: BRUN- NER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE -Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 17 zu Art. 343 ZPO). Es gilt zu verhindern, dass eine Gesellschaft sich einer unrechtmässigen Firma bedient und sich eine Beseitigungsklage aufgrund der Weigerung einer Handel s- gesellschaft, eine rechtmässige Firma im Handelsregister eintragen zu lassen und ihre Statuten entsprechend zu ändern, nicht vollstrecken lässt. Die Verhältnis-- 15 - mässigkeit erscheint vorliegend gewahrt, wird der Beklagten doch zunächst eine Frist von einem Monat angesetzt, um eine neue Firma zu wählen, ihre St atuten entsprechend anzupassen und die geänderte Firma durch das Handelsregister- amt des Kantons Zürich in das Handelsregister eintragen zu lassen. Sollte sich die Beklagte weigern, diese Neufirmierung fristgemäss vorzunehmen respektive eine entsprechende W illenserklärungen gegenüber dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich abzugeben, wäre das besagte Amt gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma im Sinn von Art. 944 OR im Handelsregister zu veranlassen. Der Be- klagten wird mithin eine ausreichende Zeitspanne zur Verfügung gestellt , den rechtmässigen Zustand in Eigenregie wiederherzustellen. Bleibt die Bekla gte indes - wie im gesamten vorliegenden Verfahren - weiterhin untätig, ist eine weniger einschneidende Anordnung nicht ersichtlich, mittels we l- cher sich die Rechtsordnung wieder herstellen lassen würde. Der direkte Zwang im Sinne von Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO erscheint daher im Lichte des Verhältni s- mässigkeitprinzips gerechtfertigt und es ist die Auflösung der Beklagten im Sinne einer Zwangsmassnahme anzuordnen, wobei für das Li quidationsverfahren sinn- gemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen sind. Sollte die Auflösung der Beklagten anzuordnen sein, wäre das Handelsregisteramt des Kantons Zürich mithin gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, beim zuständigen Vollstr e- ckungsgericht die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlan- gen. 5.3.3. Die Klägerin stellte vorliegend den Antrag, dass die Beklagte und ihre ver- antwortlichen Organe unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im W i- derhandlungsfalle zu ver pflichten seien, den Bestandteil " B._____" in ihrer Firma zu löschen. Dieses Begehren stellt einen Antrag betreffend die Anordnung direk- ter Vollstreckungsmassnahmen dar (Art. 236 Abs. 3 ZPO). In Bezug auf die Anordnung direkter Vollstreckungsmassnahmen ist lediglich ein Antrag der obsiegenden Partei erforderlich; über das Vollstreckungsmittel ent-- 16 - scheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag ( STECK, in: BSK ZPO, a.a.O., N 43 zu Art. 236 ZPO). Der Kläger hat mithin bloss einen Antrag zu stellen, woraufhin das Gericht von Amtes wegen darüber entschei det, welche Vollstreckungsmittel zur Anwendung gelangen. Es kann insbesondere auch meh- rere Massnahmen miteinander verbinden ( Z INSLI, in: BSK ZPO, a.a.O., N 4 zu Art. 343 ZPO , m.w.H.). Da die Klägerin wie bereits dargelegt einen Vollstr e- ckungsantrag stellte und das Gericht nach dem Gesagten nicht an diesen gebun- den ist, stehen die in Ziffer 5.3.1. -5.3.2. hiervor angeordneten Vollstreckungs- massnahmen im Einklang mit den Voraussetzungen und dem Sinngehalt der di- rekten Vollstreckung nach Art. 236 Abs. 3 ZPO. 5.3.4. Es ist in diesem Zusammenhang im Übrigen anzumerken, dass sich das Eidgenössische Amt für das Handelsregister und das Handelsregisteramt des Kantons Zürich zu der vorliegenden Thematik vernehmen liessen (act. 14; act. 15; act. 19; act. 21) und keine (vgl. act. 19) bzw. keine grundlegenden Einwände (vgl. act. 21) zur nunmehr getroffenen Lösung der sich vorliegend stellenden vollstr e- ckungsrechtlichen Problematik vorbrachten. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m . Art. 105 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren gleichen Datums (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des zürcher i- schen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Gerichtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Der Streitwert ist mit Verweis auf die Erwägungen in der Verfügung vom 15. April 2013 (act. 4) mit CHF 200'000.– zu beziffern. 2. Die in Anwendung von § 4 i.V.m. § 10 Abs. 1 GebV OG zu reduzierende G e-- 17 - richtsgebühr ist der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen. Sie ist aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die der Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriff s- recht auf die Beklagte einz uräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemäss hat die Beklagte der Klägerin zudem eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Kl ä- gerin hat gemäss § 11 Abs. 1 AnwGebV Anspruch auf Ersatz der Grundgebühr gemäss § 4 Abs. 1 AnwGebV, welche in Anwendung von § 4 A bs. 2 AnwGebV um rund einen Drittel zu ermässigen ist. Das Handelsgericht erkennt: 1. Der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen wird unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle untersagt, das Zeichen "B._____" in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Ver- kehr zu verwenden. 2. a) Die Beklagte wird verpflichtet, innerhalb eines Monats seit Rechtskraft die- ses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG" durch das Handelsre- gisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen und statt dessen eine Fir- menbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Die Beklagte hat dem Handelsregisteramt entsprechend geänderte öffentlich beurkundete Statuten einzureichen. b) Für den Fall, dass die Beklagte den Willenserklärungen im Sinne der Anord- nung gemäss Ziff. 2a hiervor nicht fristgemäss nachkommt, wird das Han- delsregisteramt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO ange- wiesen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Än- derung der Firma gemäss Ziff. 2a hiervor im Handelsregister zu veranlas- sen. - 18 - c) Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert dreier Monate seit der Fristanset- zung gemäss Ziff. 2b hiervor, für die Beklagte eine Firmenbezeichnung im Handelsregister einzutragen, die den Anforderungen von Art. 944 OR ge- nügt, wird die Auflösung der Beklagten angeordnet, wobei für das Liquidati- onsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen sind. d) Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Ziff. 2c hiervor an- geordnet werden sollte, wird das Handelsregisteramt des Kantons Zürich angewiesen, beim zuständigen Vollstreckungsgericht die Anordnung des Li- quidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Manda- tierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'500.–. 4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegten Kosten wird der Klägerin ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. 5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 10'600.– zu bezahlen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und nach Eintritt der Rechtskraft an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich sowie an das Eidgenössische Amt für das Handelsregister. 7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 200'000.–. - 19 - Zürich, 7. März 2014 Handelsgericht des Kantons Zürich Vorsitzender: Dr. Heinrich Andreas Müller Gerichtsschreiberin: Katja Diethelm