Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Geschäfts-Nr.: HE130197-O U/dz Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin Claudia Marti Urteil vom 14. Januar 2014 in Sachen A._____, Kläger vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. X._____ gegen 1. B._____ AG, 2. B._____ GmbH, Beklagte 1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____ betreffend vorsorgliche Massnahmen - 2 - Rechtsbegehren: (act. 16 S. 2/3) - 3 - - 4 - Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Dem Kläger gehört die CH Marke … D._____ (act. 3/2). Sie wurde am 12. J a- nuar 2009 hinterlegt, und zwar in den Klassen 10, 20 und 24, unter anderem für Unterlaken, Betten, Möbel, Matratzen, Bettgestelle, Moltons und Bettde cken (act. 3/2). Mit seiner Einzelfirma vertreibt der Kläger direkt und indirekt Qualität s- betten und Zubehör (Matratzen, Bettwäsc he usw.) im gehobenen Preissegment (act. 3/3 - 13). 2. Die Beklagten sind offenbar in eine Konzernstruktur eingebunden. Nachfolgend werden sie deshalb grundsätzlich als Einheit betrachtet, insbesondere auch, was ihre Einreden und Einwendungen anbelangt. Bis Anfang 2013 betrieben die B e- klagten keine Geschäftslokalität in der Schweiz . Offenbar wurden die Geschäfte durch die Beklagte 2 im Wesentlichen an deren Geschäftssitz in Deutschland und von Deutschland aus betrieben. Klägerische Recherchen führten u.a. zu den bei- den Internetseiten www.E._____.com und www.B1._____.com (act. 3/39 - 43). Darin be zeichnet sich die beklagte Seite als "Deutschlands grösster …- Bettenhändler", wobei sie zwischen Luxusbetten, Boxspringbetten und Hotelbe t- ten unterscheidet (act. 3/39). In ihrer Werbung räumten die Beklagten dem Ze i- chen C._____ eine prominente Stellung ein (z.B. in der Werbung gemäss act. 3/39 im Kopf). Allerdings wurde das Zeichen auch als Hinweis auf bestimmte Kopfteile und Polsterbetten verwendet, dies neben bzw. in Abgrenzung von ande- ren ähnlichen Produkten mit Bezeichnungen wie " …", " …", " …" oder " …" (act. 3/39). 3. Der Kläger erfuhr von der geplanten Neueröffnung eines Ladengeschäftes durch die Beklagten in Zürich. Die Gründung der Beklagten 1 am 21. Januar 2013 dürfte damit zusammenhängen (act. 3/30). Mit Schreiben vom 14. Februar 2013 liess der Kläger den Beklagten mitteilen, man sei auf deren Absicht hingewiesen worden, in Zürich ein "Einzelhandelsgeschäft für den Vertrieb von Matratzen, Be t- ten und anderen Möbe ln" zu eröffnen (vgl. act. 3/37). Für den Fall, dass dieser - 5 - Auftritt unter Verwendung des Kennzeichens C._____ erfolge, müssten Ve r- wechslungen mit der Klagemarke befürchtet werden, welche nicht geduldet wü r- den. Die Beklagte 2 liess durch ihren deutschen Rechtsvertreter am 18. Februar 2013 antworten, die Sache sei in Prüfung, jedoch werde man vorsorglich und o h- ne Anerkennung einer Rechtspflicht "sämtliche Hinweise auf die Marke ' C._____' beseitigen" (act. 3/44). 4. Am 12. Juni 2013 meldete sich der deu tsche Rech tsvertreter erneut bei der Rechtsvertreterin des Klägers (act. 3/48). Er teilte mit, seine Mandantin verwende nunmehr wieder die Kennzeichnung C._____. Die Beklagte 1 habe in der Zw i- schenzeit die [CH] Marke C._____ […] mit Priorität vom 26. Dezember 2002 e r- worben, welche u.a. in der Klasse 20 für Möbel eingetragen sei (act. 3/49). 5. Der Kläger liess gleichentags protestieren (act. 3/50). Es wurde geltend g e- macht, die besagte Marke sei nicht rechtsgenügend verwendet worden und inso- weit mangels Gebrauch nichtig (Art. 11 MSchG). Zudem decke die Ei ntragung nicht Matratzen, Bettwaren und -wäsche. Die beklagte Seite entgegnete, es läge - ungeachtet der Benutzung durch die frühere Markeninhaberin - jedenfalls ein Fall von Art. 12 Abs. 2 MSchG vor, weshalb zufolge (aktueller) Aufnahme der Ma r- kenbenutzung die ursprüngliche Priorität so oder anders gelten würde. Der Vertre- ter der Beklagten 2 schlug Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung vor. Wie er später konkretisierte, da chte seine Mandantschaft an eine Koexistenz der Zeichenverwendungen (act. 3/57, 58). Das war für den Kläger nicht akzeptabel. 6. Unter dem 1. Juli 2013 reichte der Kläger sein Gesuch betreffend Erlass vo r- sorglicher Massnahmen ein ( act. 1). Mit Verfügung vo m 4. Juli 2013 wurden Fri s- ten angesetzt, dem Kläger zur Leist ung eines Kostenvorschusses, den Beklagten zur Stellungnahme. Diese datiert vom 15. August 2013 (act. 11). Wegen diverser neuer Vorbringen und Beilagen mussten weitere Schriftenwechsel durchgefüh rt werden (act. 14, 16, 18, 22). Die letzte materielle Eingabe des Klägers datiert vom 23. Oktober 2013 (act. 24). Da sie nicht unterschrieben war, musste Frist zur Mangelbehebung angesetzt werden (act. 26). Es kam dann noch zu einer Fris t- wiederherstellung und einer erneuten Fristansetzung für eine allfällige weitere - 6 - Stellungnahme der Beklagten (act. 33). Diese verzichteten aber stillschweigend darauf, sodass der Fall Ende Dezember 2013 bearbeitungsreif wurde. 7. Es ist unstrittig, dass die Beklagte 1 die Marke CH … C._____ rechtsgültig er- worben hat und diese grundsätzlich gegenüber der Klagemarke prioritär ist (act. 3/49). Sieht man von den Fragen der Verwechselbarkeit und der Benutzung durch die frühere Inhaberin ab, stellen sich aufgrund der Parteivorbrin gen und der gesetzlichen Grundlagen (Art. 3, 12 MSchG) folgende wesentliche Fragen: - Fällt die Klagemarke D._____ grundsätzlich in den Schutzbereich der älteren Marke C._____? Konkret: Sind unter "Möbel" auch Betten und Zubehör zu ve r- stehen? - Hat die Beklagte 1 den Gebrauch ihrer Marke C._____ in der Schweiz rechtzei- tig und genügend spezifisch aufgenommen? Konkret: Ist die klägerische Interve n- tion als verspätete Geltendmachung des Nichtgebrauchs anzusehen? War der Gebrauch inhaltlich (Gebrauch als Marke) und bezüglich Umfang (Betten, Zub e- hör) genügend? 8. Zum Schutzbereich: Lehre und Rechtsprechung sind den anwaltlich vertret e- nen Parteien bekannt. Im summarischen Verfahren können umfassende rechtl i- che Erörterungen unterbleiben. Zusammenfassend sind aber vorliegend folgende Grundsätze zur "Gleichartigkeit" zu beachten (statt vieler: Marbach, SIWR III/1, Markenrecht, 2. A., Basel 2009, Rzn 778 - 850): - Gleichartigkeit ist anzunehmen, wenn der Gebrauch identischer [oder ähnlicher] Zeichen die markenrechtlich geschützte Unterscheidungs- und Zuordnungsfunkti- on der älteren Marke zu be inträchtigen vermag (Rzn 783, 792 ; BGE 128 III 96 E 2.a). - Mit Marbach und dem EUGH ist von Art, Verwendungszweck und Nutzung der Produkte auszugehen und sind Gesichtspunkte der Konkurrenzierung und der Er- gänzung zu berücksichtigen (Rz 789). - 7 - - Der Klasseneinteilung kommt keine präjudizielle Bedeutung zu; sie ist jedoch als Indiz zu werten (Rz 799). - Sodann kann einem gleichen Oberbegriff Bedeutung zukommen (Rz 801). - Beurteilungssubjekt sind die durchschnittlichen Abnehmer/innen (Rz 813 ff.). - Wichtig ist auch die Frage nach dem gleichen oder ungleichen Markt, wobei hier zutreffend nicht die kartellrechtlichen Kriterien ("Austauschbarkeit") massgebend sind, sondern nach der marktbezogenen Nähe zu fragen ist (Rz 821). Gemeint ist damit wohl, ob die Waren in einem gemeinsamen Umfeld angeboten werden, d.h. in gewollter Nähe auf dem Markt sind. Dies führt auch zum Kriterium der gleichen Vertriebskanäle (Rz 835). Prüft man anhand dieser wesentlichen Kriterien, erscheint zumindest glaubhaft, dass unter Möbel auch Betten zu subsumieren sind. Vom (breiten) Publikum wer- den Betten als Möbelstücke angesehen, welche dem Schlafen, Liegen oder R u- hen dienen (vgl. auch den Eintrag in W ikipedia unter "Bett"). Die grossen Möbe l- häuser bieten Betten neben anderen Einrichtungsgegenständen an. Dieser Ober- begriff umfasst nach allgemeiner Auffassung Tische, Stühle, Sofas, Sessel und eben auch Betten. Beide zur Diskussion stehenden Marken sind i n der Klasse 20 (Möbel etc.) eingetragen. Sodann ist auch die markenrechtliche Gleichartigkeit zwischen Betten und Zubehör (Matratzen, Bettgestelle, einschlägige Textilware) zu bejahen. Es gibt wohl kaum einen Anbieter von Betten, der nicht auch das Z u- behör im Angebot hat. Teilweise ist das Zubehör sogar schon im Begriff "Bett" enthalten. Man denke insbesondere an die Mat ratze, aber auch die Verkleidung oder gar Bettwäsche. Es liegen klarerweise ergänzende Produkte vor, welche oftmals ein einheitliches Leis tungspaket darstellen (Marbach, a.a.O., Rz 830). Somit sind die ersten beide n sub 7. vorstehend aufgeworfenen Fragen minde s- tens im Sinne des Glaubhaftmachens zu bejahen. 9. Zum Gebrauch: 9.1 Der Beweislastverteilung von Art. 12 Abs. 3 MSchG kommt vorliege nd nur ei- ne untergeordnete Bedeutung zu. Die Beklagten kaprizierten sich zwar darauf, - 8 - der Kläger habe den Nichtgebrauch durch die frühere Markeninhaberin nicht glaubhaft gemacht. Sie verkennen dabei aber, dass die Umstände den Nichtg e- brauch nahelegen, zuma l ange sichts des Grundsatzes "negativa non sunt pr o- banda" an das diesbezügliche Glaubhaftmachen keine hohen Ansprüche gestellt werden dürfen. Jedenfalls kann der Umstand, dass die Marke C._____ erst kurz vor ihrer Löschung durch Zeitablauf verlängert und wenige Wochen später an die Klägerin 1 veräussert wurde, als starkes Indiz da für gelten, dass die Marke durch die frühere Inhaberin nicht gebraucht worden ist. Die Behauptung des Klägers, ei- nes langjährigen Branchenkenners, wonach ihm von einem Gebrauch nie etwas zu Ohren gekommen sei (act. 1 S. 11) , musste von den Beklagten zumindest als wichtige Parteibehauptung entgegengenommen werden, welche eine substantiier- te und nicht bloss eine formale Bestreitung erheischt hätte. Dies vor allem desw e- gen, weil die Be klagten in dieser Frage näher zur Sache standen, d.h. durch den Kontakt mit der Verkäuferin der Marke sehr leicht Hinweise auf einen Markeng e- brauch hätten erhalten können, so es ihn denn gegeben hätte. Der Nichtgebrauch durch die frühere Markeninhaberin ist glaubhaft gemacht, das Gegenteil nicht. 9.2 Die Abmahnung oder Verwarnung vom Februar 2013 (vgl. sub 3. oben) stellte keine Geltendmachung des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 2 MSchG dar. Thema war vielmehr der Gebrauch eines Zeichens. Zudem geschah die I n- tervention nicht bei der Markeninhaberin - die Beklagte 1 erwarb die Marke C._____ erst im Mai 2013 - und nahm auch keinerlei Bezug auf die eingetragene Marke C._____. 9.3 Damit ist davon auszugehen, dass der Nichtgebrauch durch den Kläger e rst- mals am 12. Juni 2013 geltend gemacht wurde, und zwar als Reaktion auf die Mit- teilung des geg nerischen Rechtsvertreters, wonach die Marke C._____ nunmehr wieder verwendet werde (act. 3/48, 50). Der Kläger bestritt nicht, dass das L a- dengeschäft der Beklagten 1 seit 11. Juni 2013 wieder die Bezeichnung C._____ trägt, was zudem durch eine Urkund e glaubhaft gemacht wurde (act. 13/72; vgl. auch die klägerischen Aufnahmen gemäss act. 3/62a, 62b). Allerdings machte der Kläger geltend, dabei handle es sich um ei ne blosse Enseigne (gemeint wohl die blosse Bezeichnung eines Geschäftslokals), also keinen produktbezogenen G e-- 9 - brauch (act. 16 S. 11). Der Kläger verkennt, dass das Ladengeschäft der Bekla g- ten 1 neben der Bezeichnung C._____ auch die Bezeichnung " E._____.com" trägt (act. 3/62a,b). Dem Publikum wird damit ein klarer Hinweis auf ein Produkt gegeben, welcher durch Konsultation der Internetseite www. E._____.com noch verdeutlicht werden konnte. Wie erwähnt (sub 2. oben) , zeigt diese Internetseite eine doppelte B edeutung des Zeichens C._____ auf. Einerseits wird damit eine firmenähnliche Bezeichnung durch Nennung im Kopf verbunden, andererseits fin- det es neben anderen Zeichen Verwendung für "Kopf teile und Polsterbetten" (act. 3/39). Die Verwendung von Zeichen, auc h Marken, für Unternehmen und Produkte ist ein häufig anzutreffendes Phänomen , wobei eine künstl iche Abgren- zung zu vermeiden ist (Marbach, a.a.O., Rz 1318). Seitens der Beklagten 1 wurde das Zeichen offenbar sehr vielfältig verwendet. So erhielt der Kläger schon im Februar 2013 von der Filialleiterin der Beklagten 1 in Zürich eine Visitenkarte, welche die auffallende Bezeichnung C._____ trug, worunter "Luxusbetten & A c- cessoires" stand (act. 3/45). Beim zweiten Besuch vom 15. Juni 2013 stellte die Ehefrau des Klägers fest, dass Zahlungsquittungen, Geschenkbänder und Tra g- taschen das Zeichen trugen (act. 3/64, 65 und 66). Von einer blossen Verwe n- dung des Zeichens C._____ zur Bezeichnung eines Ladengeschäftes oder eines Unternehmens durch die Beklagte 1 kann nac h dem Ausgeführten nicht ausg e- gangen werden. Es bestand ein genügender Bezug zu Produkten bzw. zu Betten, was qua markenrechtlicher Gleichartigkeit auch Zubehör einschliesst. Damit wur- de dem in der Lehre verlangten funktionsgerechten Zusammenhang zwischen Zeichen und Ware Genüge getan ( Marbach, a.a.O., Rz 1305). Demzufolge lebte das Markenrecht betreffend die Marke C._____ (CH …) mit Priorität vom 26. D e- zember 2002 wieder auf. Auch die restlichen sub 7. vorstehend gestellten Fragen sind mindestens im Sinne des Glaubhaftmachens zu bejahen. 9.4. Mit seinem Einwand des Rechtsmissbrauches ist der Kläger nicht zu hören. Das Erwerben einer Marke ist zulässig. Dem Kläger wäre es möglich und auch zumutbar gewesen, die Nichtbenutzung der Marke C._____ gehörig geltend zu machen. Zudem hat die Beklagte 2 das Zeichen mindestens in Deutschland schon früher verwendet, weshalb der Verwendung in der Schweiz kein Makel a n-- 10 - haftet. Schliesslich hat sie auch noch einen fairen, den wohlverstandenen Intere s- sen beider Seiten Rechnung tragenden Vergleichsvorschlag skizziert. 10. Fazit: Den klägerischen Verletzungsvorwürfen können die Beklagten gestützt auf die Marke C._____ (CH …) ein besseres Recht entgegenhalten. Damit ist auch lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen der Boden entz ogen. D as klägerische Massnahmebegehren ist abzuweisen. 11. Ausgangsgemäss wird der Kläger kosten - und entschädigungspflichtig. Der Streitwert beträgt CHF 50'000. Der Einzelrichter erkennt: 1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr von CHF 4'200 wird dem Kläger auferlegt. 3. Der Kläger wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 5'200 zu bezahlen. 4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 5. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 50'000. - 11 - Zürich, 14. Januar 2014 Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Gerichtsschreiberin: Claudia Marti