Abteilung II B-4540/2007 {T 0/2} U r t e i l v o m 1 5 . S e p t e m b e r 2 0 0 8 Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler. X._______, vertreten durch Marken- und Designberater Adrian Zimmerli, Beschwerdeführerin, gegen Y._______, vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Simon, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum , Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz. Widerspruchsverfahren Nr. 7928: CH-Marke Nr. 386'331 (Streifenmarke) c. CH-Marke Nr. 536'605 (Streifenmarke). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Besetzung Parteien GegenstandB-4540/2007 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 386'331 (fig.), welche am 30. Oktober 1990 hinterlegt wurde. Die Marke hat folgendes Aussehen: Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt: Klasse 25: Chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, pantoufles, chaussures en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe, chemises et gilets, pantalons, sous-vêtements, manteaux et vestes, shorts, chaussettes et bas, chapeaux et casquettes, gants, cravates, écharpes, foulards et pulls. B. Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 30. No- vember 2005 teilweise Widerspruch gegen die Schweizer Marke Nr. 536'605 (fig.) der Beschwerdegegnerin, welche am 30. Juni 2005 für verschiedene Waren der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und am 30. August 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffent- licht worden war. Die angefochtene Marke sieht wie folgt aus: Sie beantragte, der Widerspruch gegen die Eintragung der Schweizer Markeneintragung Nr. 536'605 (fig.) für "Orthopädische Schuhe" in Klasse 10 und für "Schuhwaren" in Klasse 25 sei gutzuheissen. Zur Begründung führte sie aus, die "orthopädischen Schuhe" in Klasse 10 sowie die "Schuhwaren" in Klasse 25 der angefochtenen Marke seien mit "chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, chaussures en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe" in Klasse 25 der Wi- derspruchsmarke identisch respektive hochgradig gleichartig. Daher sei ein besonders strenger Massstab an die ausreichende Verschie- Seite 2 B-4540/2007 denheit der sich gegenüberstehenden Marken anzulegen. Der Ge- samteindruck der angefochtenen Marke werde entscheidend geprägt durch die fünf nahezu parallel und nach oben leicht konisch verlaufen- den Streifen. Auf Schuhen verwendet, entstehe zwangsläufig der Ein- druck, es handle sich um das charakteristische 5-Streifen-Kennzei- chen der Widersprechenden. Schon im direkten Vergleich seien die zwei sich gegenüber stehenden Marken in den charakteristischen und einprägsamen Merkmalen jedenfalls dann sicher nicht ausreichend verschieden, wenn hier angesichts der markenrechtlich identischen Er- zeugnisse ein besonders strenger Massstab an die ausreichende Ver- schiedenheit angelegt werden müsse. Umso eher werde der Durch- schnittsabnehmer im allein massgeblichen Erinnerungsbild unvermeid- licherweise davon ausgehen müssen, bei den mit der angefochtenen Marke versehenen Schuhen handle es sich um Erzeugnisse der Wi- dersprechenden. C. Mit Eingabe vom 22. Mai 2006 erhob die Beschwerdegegnerin die Ein- rede des Nichtgebrauchs. Sie machte geltend, die Beschwerdeführerin habe das von ihr registrierte Kennzeichen in dieser Form nie ge- braucht. Darüber hinaus habe sie insbesondere nie orthopädische Schuhe hergestellt oder angeboten. D. Am 26. Mai 2006 forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf, eine Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. E. Mit Replik vom 30. Oktober 2006 reichte die Beschwerdeführerin Bele- ge ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollten. Darüber hinaus führte sie aus, die Be- schwerdegegnerin habe bis ins Jahr 2005 jahrelang die mit der Wider- spruchsmarke versehenen Schuhe der Beschwerdeführerin in die Schweiz importiert und an schweizerische Wiederverkäufer ausgelie- fert. In den letzten Jahren habe die Beschwerdegegnerin zudem im Auftrag und nach Vorgabe der Beschwerdeführerin qualitativ an- spruchsvollere und ebenfalls mit der Widerspruchsmarke versehene Schuhe selber hergestellt und zwecks Verkauf an ausgewählte Fach- geschäfte in Deutschland, Benelux und Grossbritannien an den nie- derländischen Verteiler der Beschwerdeführerin geliefert. Insofern Seite 3B-4540/2007 habe die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke stellvertretend gebraucht. F. Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Duplik vom 12. April 2007, der Widerspruch sei abzuweisen. Zur Begründung führte sie im We- sentlichen aus, der Gründer der Beschwerdegegnerin habe anfangs der 60er Jahre die "fünf Streifen Patent-Schnürung" für Sportschuhe unter anderem auch in den USA patentieren lassen. Die Gebrüder B., Gründer der B. Enterprises Ltd. (Vorgängerorganisation der Beschwer- deführerin), hätten der Beschwerdegegnerin 1972 das US-Patent zur Herstellung dieser speziell geschnürten Schuhe abgekauft und diese dann selbst produziert. Zwischen der Beschwerdeführerin und der Be- schwerdegegnerin habe besonders während der vergangenen zehn Jahre ein engeres Geschäftsverhältnis bestanden. Dieses Geschäfts- verhältnis habe im Wesentlichen zwei Bereiche betroffen: Einerseits habe die Beschwerdegegnerin in den Jahren 2001 bis 2005 für die Be- schwerdeführerin in der Schweiz ingesamt 4507 Paar Schuhe herge- stellt. Diese seien für den Export an die niederländische Tochtergesell- schaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen und an diese aus- geliefert worden. In der Schweiz seien sie nicht erhältlich gewesen. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin den Vertrieb für Schuhe der Beschwerdeführerin in der Schweiz übernommen. Bis im Jahr 1999 habe darüber ein schriftlicher Vertrag zwischen den Parteien be- standen, welcher zwar nicht offiziell verlängert, aber – zumindest in Teilen – bis zur Kündigung durch die Beschwerdeführerin im Novem- ber 2005 als faktisches Vertragsverhältnis weitergeführt worden sei. Hinsichtlich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke sei auszuführen, dass die Markenhinterlegung nicht der Art von Streifen entspreche, wie sie die Beschwerdeführerin tatsächlich im Verkehr verwende, son- dern davon wesentlich abweiche. Zudem verwende die Beschwerde- führerin die fünf Streifen stets in Verbindung mit anderen, weitaus un- terscheidungskräftigeren Zeichen. Letztere Zeichen seien es, welche der schweizerische Durchschnittsabnehmer als Herkunftshinweise wahrnehme. Die fünf Streifen dagegen betrachte er regelmässig als blosse Dekoration oder aber als untergeordnete Bestandteile, als Ver- zierung einer Mehrfachkennzeichnung. Im Weiteren habe die Be- schwerdeführerin mit Sitz in den USA ihre Schuhe, die in Asien produ- ziert würden, zunächst an ihre niederländische Tochtergesellschaft ex- portiert. Damit sei ihr Markenrecht erschöpft. Der darauf folgende Wei- Seite 4B-4540/2007 terexport von den Niederlanden in die Schweiz oder der Verkauf der Schuhe in der Schweiz stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der fünf Streifen-Marke dar. Auch die von der Beschwerdeführerin mit ihrer Replik eingereichten Belege könnten den rechtserhaltenden Gebrauch nicht darlegen. Schliesslich bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechs- lungsgefahr: In Bezug auf orthopädische Schuhe in der Klasse 10 scheide eine Verwechslungsgefahr wegen des unterschiedlichen Ver- wendungszweckes schon mangels Warengleichartigkeit aus. Bezüglich der Schuhwaren in der Klasse 25 und "Chaussures de sport, chaussu- res de marche, bottes, pantoufles, chaussures en cuir, en vinyl, en ma- tière plastique, en étoffe" in der Klasse 25 liege zwar Warenidentität vor, doch seien die Vergleichszeichen weder identisch noch ähnlich. G. Mit Entscheid vom 1. Juni 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, auf Grund der eingereichten Bele- ge erscheine ihr der rechtsgenügliche Gebrauch des Widerspruchzei- chens im relevanten Zeitraum zwischen dem 22. Mai 2001 und 22. Mai 2006 nicht als glaubhaft: Die einen Unterlagen seien unbeachtlich, weil sie nicht datiert seien, nicht in den relevanten Zeitraum fielen, sich nicht über den markenmässigen Gebrauch des Widerspruchzeichens oder über den Umfang der Verkaufshandlungen in der Schweiz äus- serten. Im Weiteren könnten die von der Beschwerdegegnerin getätig- ten Handlungen nicht ohne weiteres der Beschwerdeführerin zuge- rechnet werden, da aus den Akten der Umfang der Lizenzierung, das genaue Vertragsobjekt sowie die Vertragsmodalitäten nicht ersichtlich seien. Die Rechnungen der niederländischen Tochtergesellschaft fielen zwar in den massgebenden Zeitraum. Doch würden Lieferadressen in Deutschland, Belgien und Grossbritannien genannt, weshalb die in den Vereinigten Staaten domizilierte Widersprechende aus dieser Wa- renlieferung ins Ausland nichts zu ihren Gunsten herleiten könne. Es seien auch keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht worden. Der Widerspruch werde folglich auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und sei daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen. Seite 5B-4540/2007 H. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 4. Juli 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Juni 2007 sei aufzuheben, der Wi- derspruch sei gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 536'605 (fig.) sei teilweise zu widerrufen, und zwar hinsicht- lich "orthopädische Schuhe" in Klasse 10 sowie "Schuhwaren" in Klas- se 25, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge auch im erstins- tanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begrün- dung führte sie im Wesentlichen aus, sie habe mit einem langjährigen, enorm aufwändigen und weltweiten Publizitätsaufwand die Wider- spruchsmarke entwickelt, im Markt positioniert und im Bewusstsein der Abnehmer verankert. Diese weltweite Positionierung sei der Mitbewer- berin Adidas und ihrer enorm erfolgreich verbreiteten 3-Streifen-Mar- ke, sicherlich aber nicht der damals eher passiven Beschwerdegegne- rin zu verdanken. Im Weiteren erklärte sie, die fünf Streifen der Wider- spruchsmarke erfüllten heute ausschliesslich eine Kennzeichnungs- funktion und keinerlei Funktionalität mehr im Sinne des damaligen Pa- tents. Zudem rügte die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz scheine die auch in der Duplik eigentlich klar gestellten zwei Zusammenarbeitsbe- reiche zwischen den Parteien übersehen oder nicht verstanden zu ha- ben: Einerseits habe die Beschwerdegegnerin während weniger Jahre ab 2002 für sie und nach ihren Vorgaben X.-Schuhe produziert und ex- portiert. Die Lizenz habe unter anderem auch das Recht zur Anbrin- gung der Widerspruchsmarke sowie der Hausmarke auf den Schuhen und den begleitenden Unterlagen umfasst. Der zweite Zusammenar- beitsbereich habe den faktisch und auf Zusehen hin exklusiv an die Beschwerdegegnerin eingeräumten Vertrieb von X.-Schuhen asiati- scher Herkunft in der Schweiz beinhaltet. Auch dieses Vertriebsrecht habe naturgemäss die lizenzweise Verwendung der Marken der Be- schwerdeführerin durch die Beschwerdegegnerin (z.B. in der Werbung und auf der Website) beinhaltet. Hinsichtlich des Gebrauchs von Vari- anten der Widerspruchsmarke machte die Beschwerdeführerin gel- tend, naturgemäss seien gewisse Bildmarken besonders geeignet, aus Marketinggründen auch in verschiedensten Spielvarianten dargestellt zu werden, ohne dass dadurch der wesentliche Aussagegehalt und mithin die Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt werde. Eine Vorrei- terrolle für solche Spielvarianten sei ihr wiederum durch Adidas vorge- lebt worden, deren 3-Streifen-Marke bekanntlich in unzähligen Spiel- varianten benützt werde. Ebenso wie bei Adidas gehöre zu dieser Strategie von Spielvarianten ganz bewusst der Umstand, dass gleich- Seite 6B-4540/2007 zeitig eine oder mehrere Originalvarianten beibehalten und auch in der Werbung stark propagiert würden, wie bei ihren Produktelinien C. und L.. Von diesen zwei Produktelinien seien in den drei Jahren von 2003 bis 2005 für einen Gesamtbetrag von EUR ... insgesamt mehr als 10'000 Paar Schuhe an die Beschwerdegegnerin zum Weitervertrieb an die Fachgeschäfte verkauft worden. Des Weiteren gehöre es zur Selbstverständlichkeit aller Bildmarken, dass ihr Gebrauch in Kombi- nation mit einer Firmen- oder Hausmarke in keiner Weise ihre Unter- scheidungskraft beeinträchtige. Die Beschwerdeführerin reichte zudem zusätzliche Belege ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft ma- chen sollten und wies darauf hin, bei der Beweiswürdigung sei zu- nächst die besonders seltene Konstellation des vorliegenden Falles zu berücksichtigen, wonach der rechtserhaltende Markengebrauch durch eine mit den konkreten Verhältnissen bestens vertraute Insiderin, näm- lich der in der Schweiz bisher exklusiven Vertriebspartnerin, selber be- stritten werde. Die Beschwerdegegnerin befinde sich somit in der Rol- le, den durch sie tatsächlich erfolgten Markengebrauch im eigenen In- teresse als nicht rechtsgenügend hinzustellen. Sodann sei nicht jedes einzelne Dokument und auch nicht eine einzelne Kategorie ähnlicher Dokumente isoliert darauf zu überprüfen, ob dieses einzelne Doku- ment respektive die betreffende Kategorie geeignet sei, den rechtsge- nügenden Gebrauch als glaubhaft erscheinen zu lassen, um es im ver- neinenden Fall einfach auszuscheiden. Vielmehr müsse erst die gleich- zeitige Würdigung aller Dokumente diesem Test standhalten. Im Weiteren führte sie aus, der von der Beschwerdegegnerin erhobe- ne Einwand einer eingetretenen Erschöpfung sei nicht nachvollzieh- bar, weil Erschöpfung nur den Weiterverkauf betreffe und nichts mit der Frage eines rechtsgenügenden Gebrauchs zu tun habe. Schliess- lich vertrat die Beschwerdeführerin nach wie vor die Auffassung, ange- sichts der gleichen Erzeugnisse und der verwechselbaren Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken bestehe die ernsthafte Gefahr, dass ein Markengebrauch durch die Beschwerdegegnerin versehent- lich der Beschwerdeführerin zugerechnet oder als einen durch die Be- schwerdeführerin lizenzierten Gebrauch der Widerspruchsmarke inter- pretiert werden könnte. Seite 7B-4540/2007 I. Mit Eingabe vom 12. September 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme. Sie beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen. J. Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 17. September 2007, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschä- digungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zur Be- gründung bringt sie vor, der Beschwerdeführerin gelinge es auch mit den neu eingereichten Unterlagen nicht, den rechtserhaltenden Ge- brauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Im Übrigen be- tont sie wiederholt, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Ver- wechslungsgefahr bestehe. K. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 4. März 2008 forderte das Bun- desverwaltungsgericht die Vorinstanz auf, das Bundesverwaltungsge- richt über den Stand der an sie zurückgewiesenen und als Parallelfall erachteten Beschwerdesache B-763/2007 i.S. ... zu informieren, res- pektive, falls bereits ein Entscheid in der genannten Sache ergangen sei, diesen dem Bundesverwaltungsgericht zuzustellen. Am 31. März 2008 teilte die Vorinstanz mit, die im Widerspruchsverfah- ren Nr. 3271 (B-763/2007) angefochtene Marke ... sei in der Zwischen- zeit gelöscht worden. Das Widerspruchsverfahren Nr. 3271 sei somit gegenstandslos geworden und werde vom Protokoll abgeschrieben werden. L. Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin stillschweigend ver- zichtet. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über Seite 8B-4540/2007 das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal- tungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 4. Juli 2007 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzu- treten. 2. Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistun- gen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter- scheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzge- setz, MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichar- tige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass die Schweizer Marke Nr. 386'331 (fig.) der Beschwerdeführerin älter ist als die Schweizer Marke Nr. 536'605 (fig.) der Beschwerdegegnerin. 3. Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununter- brochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend ma- chen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner den Nicht- gebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG in seiner ers- ten Stellungnahme, wie im vorliegenden Fall, so hat der Widerspre- chende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu rech- nen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4 - KINDER / kinder Party [fig.]; Entscheid der Eidgenössi- schen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift Seite 9B-4540/2007 für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 106 E. 6.1- Genesys/Genesis). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs am 22. Mai 2006 erhoben. Die Glaubhaftmachung des Gebrauch hat sich daher auf den Zeitraum vom 22. Mai 2001 bis 22. Mai 2006 zu beziehen. 4. Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 - EXIT (fig.) / EXIT ONE; RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 3 - R Rivoli/Seiko Rivoli, RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 4 - Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 und LUCAS D AVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/ Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: Kommentar MSchG], Art. 12 N. 16; vgl. auch BGE 130 III 321 E. 3.3, BGE 120 II 393 E. 4c; C HRISTOPH W ILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 7). Das Widerspruchsverfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz be- herrscht (Art. 12 VwVG), die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG), welche auch im daran anschlies- senden Beschwerdeverfahren besteht. In diesem können auch Noven geltend gemacht werden (R HINOW /KOLLER /KISS, Öffentliches Prozess- recht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050; D AVID, a. a. O., Art. 36, N 9). Das Einreichen neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium ist demnach zulässig (RKGE in sic! 1998, 406 E. 3 Anchor/Ancora). Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnun- gen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpa- Seite 10B-4540/2007 ckungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsver- fahren vor der Vorinstanz keine einvernommen werden. Im Beschwer- deverfahren ist dies indessen möglich (Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; W ILLI, a. a. O., Art. 32 N 7). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umstän- den in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen be- rücksichtigt werden (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 - EXIT / EXIT ONE; RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1). 5. Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Dieser Gebrauch muss ernsthaft sein. Zu berücksichtigen sind dabei Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs (RKGE in sic! 2004 S. 38 E. 5 - Bosca). Die Belege müssen überdies vom funktionsgerechten Gebrauch der Marke zeugen. Kein funktions- gerechter Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern nicht als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte erkannt wird. Ihren Zweck kann eine Marke nur erfüllen, wenn sie bestimmten Produkten zugeordnet werden kann (W ILLI, a. a. O., Art. 11 N 14). Es ist nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (RKGE in sic! 2005, 754 E. 5 - Gabel/Kabel 1). Die Zuordnung zu bestimmten Produkten kann zum Beispiel auch bei Pro- spekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein. Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MschG). Somit muss das Zeichen so, wie es eingetragen ist, oder in hiervon nur unwesentlich abweichender Form gebraucht worden sein (D AVID, a. a. O., Art. 11 N. 17; RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 5 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]). Das Weglassen ne- bensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterschei- dungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. EUGEN M ARBACH , Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kenn- Seite 11B-4540/2007 zeichenrecht, Basel 1996, S. 177 f. [nachfolgend: M ARBACH , SIWR III]). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität be- raubt wird (BGE 130 III 267 E.4 - Tripp Trapp). Durch die Änderung darf mit anderen Worten nicht der Charakter der Marke verloren gehen (D AVID, a. a. O., Art. 11 N. 14). Die eingetragene und die benutzte Mar- ke müsse von den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein und das- selbe Zeichen angesehen werden (W ILLI, a. a. O., Art. 11 N. 51). Weiter gilt als Gebrauch der Marke auch der Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG; sogenannte Exportmarke). Die Exportmarke muss nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Wa- ren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz aus angeboten werden. Die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhal- tend (W ILLI, a.a.O., Art. 11 N. 35; EUGEN MARBACH , Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, in sic! 1997, S. 372 ff., S. 379). Ein ausschliesslicher Gebrauch der Marke zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften, die in einem engen Verhältnis zueinander stehen, ge- nügt nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen; vielmehr müssen die mit der Marke versehenen Produkte mit den Produkten ei- nes Dritten in Konkurrenz gesetzt werden. Mit anderen Worten hat die im Inland markierte Exportware die innerbetriebliche Sphäre des Un- ternehmens des Markeninhabers zu verlassen. Ein rechtserhaltender Markengebrauch liegt somit in der Regel nur vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzerngesellschaften erhält- lich sind respektive die Sphäre der Konzerntochter verlassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7, mit Verweis u.a. auf: ERIC MEIER , L'obligation d'usage en droit des marques, Genf / Zürich / Basel 2005, S. 31; FEZER , Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 3. Auflage, München 2001, § 26 N. 67). Schliesslich kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zu- stimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sogenannter stellvertreten- der Gebrauch). Das Gesetz stellt an die Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen. Die Zustimmung kann stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkom- mens, erteilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Mar- kenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit ei- Seite 12B-4540/2007 nem Fremdbenutzungswillen tätig wird (Urteil des Bundesverwaltungs- gerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5, mit Verweis auf: W ILLI, a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesell- schaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreter und Wiederverkäufer statt (D AVID, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 22; H ERBERT PFORTMÜLLER , Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als mar- kenmässiger Gebrauch, in: M ARTIN KURER ET AL ., Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125 ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c - La San Marco). 6. Die Beschwerdeführerin reichte mit ihrer Replik im Widerspruchsver- fahren verschiedene Unterlagen ein, um den Gebrauch der Wider- spruchsmarke glaubhaft zu machen (Beilagen Nr. 3 – 6 ): - Auszüge aus der Website der Beschwerdeführerin vom 5. September 2005 und aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2005 (Beilage 3) - 3 Rechnungskopien vom 8. Juli 2004, 21. Juli 2004 und vom 4. August 2004 (Teil der Beilage 4) - Abbildungen von Produkten der Beschwerdeführerin (Teil der Beilage 4) - 2 Quittungen von "Sneakers" in Zürich für den Kauf von X.-Schuhen vom 30. Oktober 2006 (Teil der Beilage 4) - 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und vom 2. März 2006 (Beilage 5) - Abbildungen von X.-Schuhen (Beilage 6) Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin dazu folgende weitere Belege ins Recht: - eine Zusammenstellung, enthaltend: eine Übersichtsliste mit Artikel- nummern und Artikelbeschreibungen; Rechnungskopien vom 28. Januar 2003, 4. April 2003, 6. Mai 2003, 8. Juli 2004, 21. Juli 2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005, 8. Februar Seite 13B-4540/2007 2005; Preislisten sowie Schuhabbildungen aus Katalogen (Be- schwerdebeilage 11) - Bestätigung des Bezirksverkaufsleiters der Sports Lab Kette vom 2. Juli 2007 (Beschwerdebeilage 12) - Auszüge aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2005 (Beschwerdebeilage 13). Zudem machte die Beschwerdeführerin geltend, von den zwei Produk- telinien C. und L. seien in den drei Jahren von 2003 bis 2005 für einen Gesamtbetrag von EUR ... insgesamt mehr als 10'000 Paar Schuhe an die Beschwerdegegnerin zum Weitervertrieb an die Fachgeschäfte verkauft worden. 6.1 Folgende der soeben erwähnten Belege resp. Ausführungen kom- men indessen für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge- brauchs der Widerspruchsmarke von vornherein nicht, oder nur zu- sammen mit anderen Unterlagen, in Frage: 6.1.1Die Abbildungen von Produkten der Beschwerdeführerin (Teil der Beilage 4) sowie die Abbildungen von X.-Schuhen (Beilage 6): Sie sind nicht respektive mit der Datumsangabe "2006" zu ungenau datiert und daher für sich allein nicht geeignet, den Gebrauch im fraglichen Zeitraum zu belegen (RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 – Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2005 E. 4 – Gabel/Kabel 1). In Kombination mit den Rechnungen dienen sie jedoch dazu, das Warensortiment zu veran- schaulichen (RKGE in sic! 2005 E. 4 – Gabel/Kabel 1). 6.1.2Die 2 Kaufquittungen von "Sneakers" in Zürich vom 30. Oktober 2006 (Teil der Beilage 4). Sie liegen ausserhalb des relevanten Zeitrahmens, weshalb sie nicht berücksichtigt werden können. 6.1.3Die Liste mit Artikelnummern und Artikelbeschreibungen (Be- schwerdebeilage Nr. 11.1). Sie dient der Übersicht über die in den Ka- talogkopien abgebildeten Schuhmodelle. Insofern kann sie dem Ge- richt als Arbeitshilfe nützlich sein; für sich allein genommen vermag sie indessen zur Frage des Glaubhaftmachens nichts Wesentliches beizu- tragen. 6.1.4Die Bestellformulare (Beschwerdebeilage Nr. 11.3), welche die Beschwerdegegnerin in einem Verfahren vor dem Handelsgericht des Seite 14B-4540/2007 Kantons Aargau zu den Akten gegeben hatte. Sie geben zwar Aus- kunft über die Einkaufs- und Verkaufspreise verschiedener X.-Schuhe- Modelle im 3. Quartal 2005; stammen somit vom relevanten Zeitraum. Da sie aber das Widerspruchszeichen nicht aufweisen, sind auch sie für sich allein betrachtet nicht geeignet, dessen Gebrauch zu belegen. 6.1.5Die von der Beschwerdeführerin genannten Umsatzzahlen be- treffend die zwei Produktelinien C. und L. während der relevanten Zeit- spanne. Bei ihnen handelt es sich um eine Parteibehauptung der Be- schwerdeführerin; zudem wird weder ein Gebrauch der Marke im Zu- sammenhang mit den beanspruchten Waren noch ein Gebrauch im ge- schäftlichen Verkehr dokumentiert. Die genannten Zahlen können des- halb nicht berücksichtigt werden (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 – Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2001 S. 426 E. 3.2 – Heidi/Heidi-Wii). 6.2 Zu den weiteren ins Recht gelegten Unterlagen ist demgegenüber Folgendes zu bemerken: 6.2.1Die Auszüge aus der Website der Beschwerdeführerin vom 5. September 2005 und aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2005 (Beilage 3 und Beschwerdebeilage 13) äussern sich zur Vertriebspartnerschaft zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin. Auf dem Ausdruck vom 4. November 2005 der Website der Beschwerdegegnerin ist insbesondere zu lesen, dass X. seit 1994 von der Beschwerdegegnerin vertrieben wird. Diesbezüglich führte die Beschwerdeführerin aus, die Beschwerde- gegnerin habe auf Grund eines ihr faktisch und auf Zusehen hin einge- räumten exklusiven Vertriebsrechts X.-Schuhe asiatischer Herkunft in der Schweiz vertrieben. Dieses Vertriebsrecht habe naturgemäss die lizenzweise Verwendung der Marken der Beschwerdeführerin durch die Beschwerdegegnerin (z.B. in der Werbung und auf der Website) beinhaltet. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin während weni- ger Jahre ab 2002 für sie und nach ihren Vorgaben X.-Schuhe produ- ziert und exportiert. Die Lizenz habe unter anderem auch das Recht zur Anbringung der Widerspruchsmarke sowie der Hausmarke auf den Schuhen und den begleitenden Unterlagen umfasst. Dass zwischen ihr und der Beschwerdeführerin ein engeres Ge- schäftsverhältnis bestanden hat, wird von der Beschwerdeführerin Seite 15B-4540/2007 nicht bestritten. Die Zusammenarbeit wird von ihr in ihrer Beschwerde- antwort wie folgt beschrieben: Einerseits habe sie in den Jahren 2001 bis 2005 für die Beschwerdeführerin in der Schweiz ingesamt 4507 Paar Schuhe hergestellt. Diese seien für den Export an die niederlän- dische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen und an diese ausgeliefert worden. In der Schweiz seien die Schuhe nicht erhältlich gewesen. Andererseits habe sie seit 1997 den Vertrieb für – in Asien hergestellte – Schuhe der Beschwerdeführerin in der Schweiz übernommen. Bis im Jahr 1999 habe darüber ein schriftlicher Vertrag zwischen den Parteien bestanden, welcher zwar nicht offiziell verlängert, aber – zumindest in Teilen – bis zur Kündigung durch die Beschwerdeführerin im November 2005 als faktisches Vertragsverhält- nis weitergeführt worden sei. Im vorliegenden Fall steht somit fest, dass zwischen der Beschwerde- führerin und der Beschwerdegegnerin zumindest faktisch ein lizenz- vertragliches Verhältnis bestanden hat. Unter Hinweis auf ihre Richtlinien befand die Vorinstanz jedoch, aus den Akten seien der Umfang der Lizenzierung, das genaue Vertrags- objekt sowie die Vertragsmodalitäten nicht ersichtlich. Die von der Be- schwerdegegnerin getätigten Handlungen könnten daher nicht ohne weiteres der Widersprechenden zugerechnet werden (vgl. angefochte- ner Widerspruchsentscheid E. 7 betreffend Beilage 3). Demgegenüber entschied das Bundesverwaltungsgericht im Parallel- fall betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 3271 ..., in welchem dassel- be Geschäftsverhältnis zu beurteilen war, ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin) wäre der Beschwerdeführerin (Markeninhaberin) zuzurechnen (vgl. hierzu das Urteil B-763/2007 des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. November 2007 E. 5). Damit bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz insofern, als diese befand, die Beschwerdeführerin kön- ne sich den Gebrauch der Marke durch die Beschwerdegegnerin an- rechnen lassen (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 3271 E. 7). Im vorliegenden Fall besteht keine Veranlassung, aus der Geschäfts- beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegeg- nerin eine andere Schlussfolgerung zu ziehen, zumal das faktische Seite 16B-4540/2007 Bestehen eines lizenzvertraglichen Verhältnisses unbestritten ist. Dies ergibt sich auch aus der Beilage 1 der Replik der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren: Die beiden Schreiben des früheren Vertre- ters der Beschwerdegegnerin an den Vertreter der Beschwerdeführerin vom 26. April 2000 und 1. Dezember 2000 (Beilage 1) haben gemäss Betreff "Markenkonflikte zwischen Y. und X." zum Inhalt. Aus diesen geht hervor, dass die Beschwerdegegnerin Waren für die Beschwerde- führerin vertrieben hat. Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass ein allfälliger Ge- brauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Li- zenznehmerin) gestützt auf Art. 11 Abs. 3 MSchG der Beschwerdefüh- rerin (Markeninhaberin) zuzurechnen wäre. 6.2.2Bei den Rechnungskopien vom 8. Juli 2004, 21. Juli 2004 und vom 4. August 2004 (Teil der Beilage 4) und den Rechnungskopien vom 28. Januar 2003, 4. April 2003, 6. Mai 2003, 8. Juli 2004, 21. Juli 2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005 und 8. Februar 2005 (Beschwerdebeilage Nr. 11.2) mit Schweizer Lieferadressen ist als Rechnungsempfängerin jeweils die Beschwerdegegnerin aufge- führt. Wie der Fusszeile des Briefpapiers zu entnehmen ist, sind die Rechnungen von „X., a division of KS Amsterdam BV“ respektive von „X., a division of X. Europe BV“ mit Adresse in Haarlem (Niederlande) ausgestellt. Gemäss Aussage der Beschwerdeführerin in der Replik vor der Vorinstanz handelt es dabei um ihre niederländische Tochter- gesellschaft. In der Beschwerdebeilage 11.2 differenzierte sie, ihre niederländische Tochtergesellschaft sei „X. International BV“; „X. Euro- pe BV“ respektive „KS Amsterdam BV“ sei die Kommissionärin von „X. International BV“. Auf den Rechnungskopien sind zudem die Artikel- nummern der bestellten Ware, deren Beschreibungen (z.B. „Men's L. TONGUE TWISTER white/black/black“), Stückpreis, Anzahl bestellte Artikel, allfällige Rabatte sowie der Totalbetrag pro bestellten Artikel aufgeführt. Die Widerspruchsmarke befindet sich nicht auf den Rech- nungen selbst. Auf den Schuhabbildungen von Prospekten (Beschwer- debeilage 11.4) ist indessen ersichtlich, dass beispielsweise das ge- nannte Modell L. mit der Widerspruchsmarke versehen ist. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, die Beschwerdeführerin mit Sitz in den USA habe ihre Schuhe, die in Asien produziert würden, zu- nächst an ihre niederländische Tochtergesellschaft exportiert. Damit sei ihr Markenrecht erschöpft. Der darauf folgende Weiterexport von Seite 17B-4540/2007 den Niederlanden in die Schweiz oder der Verkauf der Schuhe in der Schweiz stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs- marke dar. Dieser Einwand ist für die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar, weil Erschöpfung nur den Weiterverkauf betreffe und nichts mit der Frage eines rechtsgenügenden Gebrauchs zu tun habe. Dabei beruft sie sich auf die Lehrmeinung von W ILLI. Nach Ansicht der Beschwerde- gegnerin äussert sich dieser Autor aber nicht dahingehend, dass die Erschöpfung keinen Einfluss auf die Frage des rechtserhaltenden Ge- brauchs habe. Vielmehr grenze er im Zusammenhang mit der Erschöp- fung lediglich das Recht auf Weiterverkauf von den andern in Art. 13 Abs. 2 lit. a bis 3 MschG aufgezählten Rechte ab. Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG ist das Recht aus der Marke ein subjek- tives Ausschliesslichkeitsrecht. Es ist absolut und besteht gegenüber jedermann. Das Recht aus der Marke verschafft dem Markeninhaber eine positive Verfügungsmacht und eine negative Verbietungsmacht. Die positive Verfügungsmacht erlaubt es dem Markeninhaber, den in der Marke verkörperten Wert zu realisieren, indem er die Marke nach seinem Belieben übertragen oder Lizenzen und Pfandrechte daran einräumen kann. Die negative Verbietungsmacht verleiht dem Marken- inhaber Schutz vor Verwechslungen mit Waren oder Dienstleistungen, die mit den von ihm beanspruchten oder benutzten Produkten gleich- artig sind (W ILLI, a.a.O., Art. 13 N. 6 ff.; D AVID, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 1 ff.; M ARBACH , SIWR III, S. 193 ff.). Als Erschöpfung wird die Beschränkung dieses dem Markeninhaber zustehenden Ausschliesslichkeitsrechts bezeichnet, nachdem die Ware vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen Dritten in Verkehr gebracht worden ist (W ILLI, a.a.O., Art. 13 N. 49; D AVID, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 16; M ARBACH , SIWR III, S. 202; BGE 122 III 469 E. 5e – Chanel). Danach soll das Markenrecht nicht als Instrument zur weiteren Steuerung und Kontrolle des Vertriebs eingesetzt werden können. Der Markeninhaber hat sein Recht ausgeübt und soll die Weiterveräusserung nicht von der Erfüllung weiterer Voraussetzungen abhängig machen dürfen (W ILLI, a.a.O., Art. 13 N. 49; D AVID, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 16; M ARBACH , SIWR III, S. 202). Bei der Frage der Erschöpfung des Markenrechts geht es somit im weitesten Sinne um den Einfluss des Markeninhabers nach der Inver- Seite 18B-4540/2007 kehrbringung der Ware durch ihn oder einen Dritten. Die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke betrifft dagegen Benut- zungshandlungen des Markeninhabers oder eines Dritten. Das Argument der Beschwerdegegnerin, mit dem Export der in Asien produzierten Schuhe an die niederländische Tochtergesellschaft sei das Markenrecht der Beschwerdeführerin erschöpft, betrifft somit eine andere, im vorliegenden Zusammenhang nicht relevante Thematik, weshalb es ins Leere stösst. Mit den zitierten Rechnungskopien belegt die Beschwerdeführerin aber, dass die Kommissionärin ihrer niederländischen Tochtergesell- schaft Schuhe der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin geliefert hat. Es ist zudem eine unbestrittene Tatsache, dass die Be- schwerdegegnerin die Schuhe der Beschwerdeführerin, welche in Asi- en hergestellt worden sind, zwischen 1997 und 2004 in der Schweiz vertrieben hat. Die Schuhe, deren Lieferung an die Beschwerdegegne- rin durch die genannten Rechnungskopien belegt ist, müssen somit in der Schweiz auf den Markt gelangt sein. Die Beschwerdegegnerin macht denn auch nicht geltend, sie hätte die an sie gelieferten Modelle in der Folge gar nicht, oder nicht an Unternehmen in der Schweiz ver- äussert. So bestreitet sie insbesondere nicht, dass die Schuh-Modelle L. und C. an die „Sports Lab“-Kette geliefert worden sind, wie von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren behauptet wurde (vgl. Beschwerdebeilage 12). Lediglich hinsichtlich des Zeitpunkts macht sie geltend, sie habe erst seit August 2004 X.-Schuhe an die Dosenbach-Ochsner AG, die am Markt unter anderem als „Sports Lab“-Kette auftrete, geliefert. Das von der Beschwerdeführerin im Be- schwerdeverfahren zu den Akten gegebene Prospektmaterial (vgl. Be- schwerdebeilage 11.4) gibt im Weiteren Aufschluss über das Ausse- hen der an die Beschwerdegegnerin gelieferten Schuh-Modelle L., C. und R.. Aus den Abbildungen ergibt sich einerseits, dass die erwähn- ten Modelle Sportschuhe (Klasse 25) und insofern zumindest eine von der Widerspruchsmarke beanspruchte Ware darstellen, und anderer- seits, dass die Modelle mit der Widerspruchsmarke (respektive zumin- dest mit einer Fünf-Streifen-Marke) versehen sind. Zwar sind die Pros- pektauszüge nicht datiert, doch reichen die darin enthaltenen Abbil- dungen durchaus, um glaubhaft zu machen, dass die genannten Schuh-Modelle im massgeblichen Zeitraum in der gezeigten Art und Weise über die Widerspruchsmarke verfügt haben. Denn es ist wenig wahrscheinlich, dass sich das Aussehen von namentlich genannten Seite 19B-4540/2007 und mit Artikel-Nummern versehenen Schuh-Modellen ändert, ansons- ten sich die Konsumenten nicht mehr zuverlässig an Hand von Modell- Namen respektive Artikel-Nummern in der grossen Palette von Schu- hen orientieren könnten. Als weiteres Zwischenergebnis ist somit – unter anderem auch ge- stützt auf neu eingereichte Dokumente und unbestrittene Tatsachen – festzuhalten, dass bezüglich der Schuhe asiatischer Herkunft die im Rahmen eines Glaubhaftmachens relevanten Kriterien des Inerschei- nungtretens eines Zeichens - im Wirtschaftsverkehr sowie - im Inland erfüllt wären. 6.2.3Die 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und vom 2. März 2006 (Beilage 5) stammen vom relevanten Zeitraum und sind ausgestellt von „X. Europe BV“ mit Adresse in Haarlem (Nieder- lande), d.h. von der Kommissionärin von „X. International BV“. Sie sind an Unternehmen in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden gerichtet und enthalten dieselben Rechnungsrubriken wie die Rechnungskopien von Beilage 4 und Beschwerdebeilage 11.2. Als gelieferte Artikel sind vor allem „SWISS MADE“-Schuhe der Be- schwerdeführerin aufgeführt, d.h. Modelle, welche die Beschwerde- gegnerin für die Beschwerdeführerin produziert hat. Zwei der drei Ab- bildungen von Beilage 6 zeigen Schuhkartons derartiger „SWISS MADE“-Modelle, auf welchen die Widerspruchsmarke angebracht ist. Dass es sich bei den zusätzlich abgebildeten X.-Schuhen, welche ebenfalls mit der Widerspruchsmarke versehen sind, um diese „SWISS MADE“-Modelle handelt, wird von der Beschwerdegegnerin nicht be- stritten. Nach Ansicht der Vorinstanz kann die in den Vereinigten Staaten domi- zilierte Beschwerdeführerin aus diesen Warenlieferungen ins Ausland nichts zu ihren Gunsten herleiten respektive sich nicht für den Ge- brauch in der Schweiz anrechnen lassen. Die Beschwerdeführerin kön- ne sich auch nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland berufen, welches nur deutschen und schweizerischen Staatsangehörigen sowie Angehörigen dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz vorbehalten sei. Seite 20B-4540/2007 Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwi- schen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Pa- tent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) werden die Rechtsnachteile des Nichtgebrauchs einer Marke ausgeschlossen, wenn diese im anderen Staat gebraucht wird. Insofern ist die Benut- zung einer schweizerischen Marke in Deutschland mit der Benutzung in der Schweiz gleichgestellt (W ILLI, a.a.O., Art. 11 N. 36). Indessen können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie An- gehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutsch- land oder in der Schweiz Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspru- chen, wobei es für juristische Personen allerdings genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277 E. 2c – Nike, mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin, welche über die Kommissionärin ihrer nieder- ländischen Tochtergesellschaft Kunden in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden beliefert hat, ist in den USA ansässig und kann daher aus dem schweizerisch-deutschen Staats- vertrag von 1892 nur dann Rechte für sich herleiten, wenn sie in der Schweiz oder in Deutschland eine Niederlassung besitzt. Dem Artikel aus der Düsseldorfer Stadtpost vom 16. September 2004 (Teil der Bei- lage 7; Beschwerdebeilage Nr. 3) ist zwar zu entnehmen, dass die Be- schwerdeführerin in Düsseldorf (Deutschland) eine Niederlassung un- terhält. Die Beschwerdeführerin beruft sich indessen nicht auf diesen Umstand; ebenso wenig werden Verkaufsaktivitäten dieser deutschen Niederlassung belegt. Mit dem erwähnten Zeitungsartikel will die Be- schwerdeführerin lediglich auf ihren wirtschaftlichen Erfolg hinweisen, wie der Beschwerdeschrift zu entnehmen ist. Auf den genannten schweizerisch-deutschen Staatsvertrag von 1892 ist somit mangels Substanziierung durch die Beschwerdeführerin nicht weiter einzuge- hen. Die Beschwerdegegnerin argumentierte in ihrer Duplik vor der Vorins- tanz, soweit die Beschwerdeführerin aus der Herstellung von Schuhen mit fünf Streifen durch sie – welche durch die Rechnungskopien nicht belegt werde – etwas für den rechtserhaltenden Gebrauch ableiten wolle, sei auf den Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 3271 zu verweisen. Dort führte die Vorinstanz auf, die Warenliefe- rung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerde- Seite 21B-4540/2007 führerin führe zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht als rechtserhaltend eingestuft werden könne, da es sich nicht um einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten handle. Des Weiteren werde auch nur der Export an Dritte dem Gebrauch der Marke im Inland gleichgestellt, so dass die Lieferung an eine ausländische Tochtergesellschaft für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs nicht in Betracht zu ziehen sei. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Parallelverfahren B-763/2007 ebenfalls Rechnungsbelege der niederländischen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin (respektive der Kommissionärin der niederlän- dischen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin) zu beurteilen. Sie waren an Kunden in den Beneluxstaaten, Deutschland und Gross- britannien gerichtet und betrafen ebenfalls zum Teil Lieferungen von Schuhen schweizerischer Herkunft. In diesem Zusammenhang führte das Bundesverwaltungsgericht aus, allein unter dem Vorbehalt, dass die niederländische Tochtergesellschaft die an sie gelieferten Produkte nicht unter Verwendung der Widerspruchsmarke weiter veräussere, lasse sich nachvollziehen, dass die Vorinstanz die Auslieferung von Produkten der schweizerischen Lizenznehmerin der Be - schwerdeführerin an deren niederländische Tochtergesellschaft als be- triebsinternen Vorgang betrachte und daraus einen nicht rechtserhal- tenden Markengebrauch ableite. Werde die Warenflusskette jedoch mittels Weiterveräusserung an Drittabnehmer weiter geführt und nicht durchbrochen, wie dies zum Beispiel bei der Aufbewahrung der Waren allein zu Lagerungszwecken der Fall sein könne und träten die Pro- dukte unter der entsprechenden Marke in Konkurrenz mit Produkten anderer Marktteilnehmer, so könne kaum mehr von einem konzern- bzw. betriebsinternen Vorgang gesprochen werden. Allein der Einsatz einer ausländischen Tochtergesellschaft, welche die von der Schweiz an sie ausgelieferten, mit der Marke der Muttergesellschaft versehe- nen Produkte an Dritte weiter veräussere, schliesse nicht aus, dass die Voraussetzungen für den Gebrauch einer Exportmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG erfüllt seien. In Verbindung mit den als Bei- lage eingereichten Schuhen und Schuhschachteln bestünde Anlass zur Annahme, dass die von der Schweiz aus angebotenen Schuhe un- ter Verwendung der Widerspruchsmarke und in Konkurrenz zu gleich- artigen Produkteanbietern auf den ausländischen Markt gelangt seien. Nachdem die Beschwerdeführerin Belege eingereicht habe, die teil- weise in den massgeblichen Zeitraum fielen und glaubhaft machten, dass es nicht bei einem rein betriebsinternen Warenfluss geblieben sei, dränge sich eine neue Gesamtbeurteilung im Hinblick auf die Seite 22B-4540/2007 Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs auf (Ur- teil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 10.6 f.). Da sich die Vorinstanz zu den neu eingereichten Belegen nicht geäu- ssert hatte, erschien es dem Bundesverwaltungsgericht angezeigt, die Beschwerde kassatorisch gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz als erstinstanzlich zuständige Fach- und Verfügungsinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Zu ei- ner Neubeurteilung durch die Vorinstanz kam es indessen nicht mehr: Wie die Vorinstanz auf Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. März 2008 mit Schreiben vom 31. März 2008 mitteilte, sei die im Wi- derspruchsverfahren Nr. 3271 (B-763/2007) angefochtene Marke CH-455'720 ... in der Zwischenzeit gelöscht worden. Das Wider- spruchsverfahren Nr. 3271 sei somit gegenstandslos geworden und werde vom Protokoll abgeschrieben werden. Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die (schweizerische) Be- schwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin so genannte „SWISS MADE“-Schuhe hergestellt hat. Wie bei den Modellen L., C. und R. handelt es sich auch hier um Sportschuhe (Klasse 25). Mit den Rech- nungskopien der Beilage 5 hat die Beschwerdeführerin belegt, dass diese Schuhe über die niederländische Kommissionärin der niederlän- dischen Tochtergesellschaft an Unternehmen in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden verkauft worden sind und somit die Konzernsphäre der Beschwerdeführerin verlassen haben. Im Wei- teren bestreitet die Beschwerdegegnerin nicht, dass sie die Wider- spruchsmarke in der Schweiz angebracht hat. Als letztes Zwischenergebnis ist folglich festzuhalten, dass mit dem Inerscheinungtreten des Zeichens - im Wirtschaftsverkehr, sowie - für den Export auch bezüglich der "SWISS MADE"-Schuhe zwei Kriterien erfüllt wä- ren, die im Rahmen eines Glaubhaftmachens als relevant zu berück- sichtigen sind. Seite 23B-4540/2007 7. Noch ungeklärt ist jedoch, ob die Beschwerdeführerin glaubhaft ge- macht hat, dass die Widerspruchsmarke - im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klasse 25 - nach Art einer Marke - ernsthaft, sowie - in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. W ILLI, a.a.O., Art. 11 N. 9 ff.). Es erscheint daher gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gutzu- heissen und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die vorgenannten übrigen Aspekte des rechtserhaltenden Ge- brauchs der Widerspruchsmarke und allenfalls die Verwechslungsge- fahr prüft. Dabei hat die Vorinstanz die vorstehend genannten Zwi- schenergebnisse (vgl. E. 6.2.2 und E. 6.2.3, je in fine) einzubeziehen. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens erübrigt es sich vorderhand, den Bezirksverkaufsleiter der Sports Lab Kette zu seiner schriftlichen Aus- sage vom 2. Juli 2007 (Beschwerdebeilage 12) und die Zeugin der Be- schwerdegegnerin (E. B., Category Manager der Beschwerdegegne- rin) zu befragen. Den entsprechenden Anträgen ist daher nicht statt zu geben. 9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit- sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest- zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Febru- ar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla- gen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert Seite 24B-4540/2007 vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Man- gels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER , Der Streitwert im Immateri- algüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ M EYER , Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Im- materialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.). Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdefüh- rerin die als Beschwerdebeilagen 11 und 12 zu den Akten gereichten Dokumente erst im Beschwerdeverfahren und nicht bereits vor der Vor- instanz eingereicht hat. Es rechtfertigt sich deshalb, der Beschwerde- führerin einen Teil der Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 3 VwVG i.V.m. Art. 37 VGG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 12, mit Verweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 12). 9.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Ent- schädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Ak- ten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren sowie des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt, erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) für das Be- schwerdeverfahren als angemessen. Über die vorinstanzlichen Verfah- renskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteient- schädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entspre- chend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden. 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Seite 25B-4540/2007 Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die angefochtene Ver- fügung vom 1. Juni 2007 aufgehoben und die Sache zur Neubeurtei- lung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be- schwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'500.-- auferlegt. Der Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten im Betrage von Fr. 1'500.-- auferlegt. Der Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 4'500.-- verrechnet, womit der Beschwerdeführerin Fr. 3'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind. 4. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) zu entschädigen. 5. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfah- ren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berück- sichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden. 6. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück) Seite 26B-4540/2007 - die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück) - die Vorinstanz (Ref-Nr. W7928; Einschreiben; Akten zurück) Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin: Vera Marantelli Kathrin Bigler Versand: 23. September 2008 Seite 27