B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-6822/2013 U r t e i l v o m 2 . O k t o b e r 2 0 1 5 Besetzung Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiberin Sabine Büttler. Parteien Petra Bedford, Am Rudolf-Widmann-Bogen 15a, DE-82319 Starnberg, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Triumph International AG, Marsstrasse 40, DE-80335 München, vertreten durch Matus Rerko, WEINMANN ZIMMERLI, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 12343, IR 372'737 MAMABEL / IR 1'102'412 MAMARELLA. B-6822/2013 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Schutzausdehnung der internationale n Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" auf die Schweiz wurde am 19. Januar 2012 in der Gazette des marques internationales Nr. 52/2011 veröffentlicht. Die internationale Re- gistrierung beansprucht Markenschutz für diverse Waren der Klassen 3, 5, 14, 18, 24 sowie in Klasse 25 für folgende Waren: Klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en particulier vêtements de grossesse, layettes, sous-vêtements et soutiens-gorge d'al- laitement, chaussures. B. Beschränkt auf die in Klasse 25 beanspruchten Waren, erhob die Triumph International AG am 30. April 2012 Widerspruch g egen diese Schutzaus- dehnung auf die Schweiz. Sie stützt ihren Widerspruch auf ihre internatio- nale Registrierung IR 372 737 "Mamabel", welche ihrerseits Markenschutz für die nachfolgenden Waren beansprucht: Klasse 10: Articles de l'industrie corsetière pour buts orthopédiques, mé- dicaux et chirurgicaux; gaines, ceintures de hanches. Klasse 25: Habillements pour hommes, dames et enfants, en particulier vêtements de dessus et de dessous, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de sport, manteaux de bain; linge de corps; bas, collants et chaussettes, cravates, bretelles, gants, articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselets, ceintures de hanches, gaines, port e- jarretelles, ceintures de bal et soutiens-gorge. Zur Begründung führt die Widersprechende im Wesentlichen an, durch die Übernahme des Markenbestandteils "Mama" bestehe eine Verwechs- lungsgefahr zwischen den Marken. Da die beanspruchten Waren gleichar- tig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Die Un- terschiede zwischen den Endungen "bel" und "rella" reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. C. Nachdem ihr mit Verfügung vom 30. Juli 2012 Frist zur Stellungnahme an- gesetzt wurde, reichte die Widerspruchsgegnerin am 26. September 2012 ihre Widerspruchsantwort ein und erhob unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs. B-6822/2013 Seite 3 D. Die Widersprechende wurde mit Verfügung vom 4. Oktober 2012 von der Vorinstanz aufgefordert in ihrer Repli k den Gebrauch der Widerspruchs- marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. E. In ihrer Replik vom 4. April 2013 brachte die Widersprechende vor, die Wi- derspruchsmarke stelle eine etablierte Marke in der Modebranche dar und habe durch einen 40jährigen intensiven Gebrauch einen hohen Bekannt- heitsgrad erlangt. Im Bereich der Umstandsunterwäsche geniesse sie eine besondere Wertschätzung. Um den Gebrauch des Zeichens im Zusam- menhang mit Still -Büstenhalter glaubhaft zu machen, legte sie d iverse Rechnungsbelege ein. Des Weiteren hielt sie an ihrer Argumentation, wo- nach die Marken ähnlich und verwechselbar seien, fest. F. Die Widerspruchsgegnerin anerkannte in ihrer Duplik vom 14. Oktober 2013 den Gebrauch der Widerspruchsmarke " Mamabel" im Z usammen- hang mit den Waren "Still -Büstenhalter". Einen darüber hinausgehenden Gebrauch der Widerspruchsmarke verneinte sie. Weiter bejahte sie die Gleichartigkeit der von beiden internationalen Registrierungen bean- spruchten Waren einzig in Bezug auf "Still-Büstenhalter". Schliesslich hielt sie fest, dass die Widerspruchsmarke beschreibend und daher kennzeich- nungsschwach sei. Aufgrund unterschiedlicher Endungen liege somit we- der eine Zeichenähnlichkeit vor, noch bestünde die Gefahr von Verwechs- lungen. G. Mit Verfügung vom 4. November 2013 hiess die Vorinstanz den Wider- spruch gut und verweigerte der internationalen Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 25. Zur Begründung hielt die Vorinstanz fest, dass der Gebrauch der Wider- spruchsmarke in Bezug auf "Still-Büstenhalter" anerkannt worden sei. Dar- über hinausgehend sei der Gebrauch der Widerspruchsmarke jedoch nicht glaubhaft gemacht worden. In Bejahung der Gleichartigkeit zwischen der Ware "Still-Büstenhalter" und sämtlichen von der angefochtenen Marke in Klasse 25 registrierten Waren, hielt die Vorinstanz fest, dass eine Zeichen- ähnlichkeit gegeben sei. Schliesslich bejahte sie die Gefahr von Verwechs- lungen, da die angefochtene Marke die Vokal- und Konsonantenfolge der Widerspruchsmarke nahezu ganz übernehme. B-6822/2013 Seite 4 H. Gegen diese Verfügung erhob Petra Bedford (Beschwerdeführerin) am 4. Dezember 2013 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Das Rechtsbegehren lautet wie folgt: "Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 12343 vom 4. November 2013 sei aufzuheben und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin abzuweisen. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Widersprechen- den." Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass der Widerspruch vorliegend einzig in Bezug auf die Ware "Stillbüstenhalter" der Klasse 25 zu prüfen sei, da ein Gebrauch der Widerspruchsmarke nur für diese Wa- ren anerkannt bzw. glaubhaft gemacht worden sei. Weiter sei eine Waren- gleichartigkeit einzig zwischen den identischen Waren zu "Still-Büstenhal- ter" und "soutiens-gorge d'allaitement" zu bejahen. Alle anderen, von der angefochtenen Marke in Klasse 25 ebenfalls beanspruchten Waren seien mit "Still-Büstenhaltern" nicht gleicha rtig und der Widerspruch sei hierfür bereits mangels Gleichartigkeit abzuweisen. In Bezug auf die identischen Waren "Still-Büstenhalter" bestehe aufgrund der deutlich unterscheidbaren Endungen beider Marken grosse Unterschiede, die eine Verwechslungs- gefahr zu bannen vermöchten. Ausserdem sei der Markenbestandteil "Mama" im Zusammenhang mit den Waren "Still -Büstenhalter" schwach kennzeichnend, da dies deren Abnehmerinnen, nämlich Mütter, be- schreibe. I. Unter Einreichung aller Vorakten verzichtete die Vorinstanz am 7. Februar 2014 in einem Schreiben auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. J. Innert erstreckter Frist hielt die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerde- antwort vom 7. März 2014 fest, dass eine Warengleichartigkeit zwischen "Still-Büstenhalter" und den von der angefochtenen Marke in Klasse 25 be- anspruchten Waren zu bejahen sei. Infolgedessen sei beim Zeichenver- gleich bzw. bei der Prüfung von Verwechslungsgefahr ein strenger Mass- stab anzuwenden. V orliegend übernehme die angefochtene Marke das Element "Mama" ganz, was sich auf die Verwechslungsgefahr verstärkend auswirke. Weiter seien die Unterschiede in den Zeichenendungen minim, B-6822/2013 Seite 5 sodass die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sei. Entsprechend be- antragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. K. Mit Eingabe vom 11. April 2014 replizierte die Beschwerdeführerin und hielt ihre Rechtsbegehren aufrecht. L. Die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 27. Juni 2014 fest, dass zwischen den Waren "Still -Büstenhaltern" und den von der Beschwerde- führerin in Klasse 25 beanspruchten Waren wenigstens Gleichartigkeit be- stehe. Weiter bestehe zwischen den strittigen Zeichen eine auffällige Ähn- lichkeit. Daher liege aufgrund der starken Gleichartigkeit bzw. Wareniden- tität und der Zeichenähnlichkeit unvermeidlich eine Verwechslungsgefahr vor. M. Mit Verfügung vom 15. August 2014 wurde der Schriftenwechsel im vorlie- genden Verfahren als geschlossen erklärt. N. Mit Schreiben vom 17. Februar 2015 legt die Beschwerdeführerin den Ent- scheid des Deutschen Patent- und Markenamtes DPMA vom 12. Februar 2015 im deutschen Parallelverfahren zwischen den strittigen internationa- len Registrierungen ins Recht. Diese Eingabe wurde der Beschwerdegeg- nerin und der Vorinstanz zur freigestellten Stellungnahme zugestellt. O. Innert erstreckter Frist hält die Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme vom 10. April 2015 fest, dass der ins Recht gelegte deutsche Wider- spruchsentscheid zum einen weder rechtskräftig noch für das vorliegende Verfahren relevant sei. P. Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Par- teien stillschweigend verzichtet. Q. Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak- ten wird, soweit erforderlich, im Rah men der folgenden Erwägungen ein- gegangen. B-6822/2013 Seite 6 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De- zember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor- schuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwer- deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be- schwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutre- ten. 2. 2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter- nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re- gister und steht demjenigen zu, de r die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean- sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). 2.2 Gemäss auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 30. April 2012 gestützt auf die ältere internationale Registrierung IR 372 737 "Mamabel" erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV). 3. 3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz aus- geschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich da-B-6822/2013 Seite 7 raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungs- gefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "BOSS/BOKS", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/Aromathera" ; siehe auch EUGEN MARBACH, Marken- recht, in: Roland von Büren/ Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma- terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MAR- BACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zei- chen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Diens tleistungen sind, und umgekehrt ( LUCAS DAVID, in: Kom- mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster - und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). 3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnun- gen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn ei nes der zu verglei- chenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechs- lungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftli- che Zusammenhänge vermuten u nd namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit- telbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99 , BGE 122 III 382 ff. "Kamillosan"). 3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück- sichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thou- venin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri- schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und interna-B-6822/2013 Seite 8 tionalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Mar- ken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa- chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen ( BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B - 2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI") . Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 201 0/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol", Urteil des BVGer B- 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind dem- gegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fa ntasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 I II 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geisti- ges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]/Red, Red Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist da- her nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]"). 4. In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver- kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs- punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Vorliegend ist der Ge- brauch der Widerspruchsmarke einzig in Bezug auf die Ware "Still-Büsten- halter" in Klasse 25 glaubhaft gemacht (vgl. angefochtene Verfügung, Ti- tel B, Rz. 16). Diese Ware richtet sich an stillende Frauen. 5. Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberste- henden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind. 5.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder B-6822/2013 Seite 9 ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden an- gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und dem- selben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 4.1 "EMC/E- MIC" mit Hinweisen). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Hers tellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substi- tuierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhä ltnis von Hauptware und Zubehör ( Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; RKGE in sic! 2003 S. 343 ff. "Visart/Visarte"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Haupt-, Zwischen- oder Fertigware zu Hilfsware oder Rohstoff ( Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 831). 5.2 Vorliegend unbestritten sind die Identität der von beiden Marken bean- spruchten Waren "Still-Büstenhalter" bzw. "soutiens-gorge d'allaitement". 5.3 5.3.1 Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 25 ausserdem Schutz für die Waren "vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en particulier vêtements de grossesse, layettes, sous-vêtements, chaus- sures". Diesbezüglich schliesst die Vorinstanz auf Warengleichartigkeit zu "Still-Büstenhaltern". Zur Begründung führt sie an , dass Still-Büstenhalter zu den Unterwäschekleidungsstücken (sous-vêtements) gehören und da- mit unter den Oberbegriff der Kleidung (vêtements) und Schwangerschafts- kleidung (vêtements de grossesse) zu subsumieren sind. In Bezug auf "lay- ettes" schliesst sie, dass Babykleidung zum einen am gleichen Ort erwor- ben werden können wie Still-Büstenhalter und zum anderen auch ähnliche Abnehmerkreise haben, nämlich u.a. Mütter. Schliesslich hält die Vo- rinstanz fest, dass auch "chaussures, articles de chapellerie" als Kleidung am selben Ort wie Still-Büstenhalter gekauft werden können. B-6822/2013 Seite 10 Dieser Argumentation vermag die Beschwerdeführerin nicht zu folgen. Sie bringt vor, die Tatsache, dass Waren unter demselben Dach gekauft wer- den könnten, spreche nicht für eine Gleichartigkeit. Ebenso wenig ein Hin- weis auf Gleichartigkeit sei die Tatsache, dass all diese Waren in einem Supermarkt erhältlich sein können. Schliesslich bestehe zwischen diesen Waren und einem Still-Büstenhalter weder eine funktionale Austauschbar- keit noch einen ähnlichen Verwendungszweck. 5.3.2 Es ist der Vorinstanz zu folgen, wenn diese auf Gleichartigkeit zwi- schen den vo n der Widerspruchsmarke beanspruchten "Still -Büstenhal- tern" und den von der angefochtenen Waren " vêtements, en particulier vêtements de grossesse, sous-vêtements" schliesst. Ein Still-Büstenhalter gehört zur Warenkategorie der Unterwäsche und ist unter dem Oberbegriff "vêtements" zu subsumieren . Ausserdem handelt es sich hierbei um ein Umstandskleidungsstück. 5.3.3 Bezüglich den von der angefochtenen Marke beanspruchten Baby - ausstattungen "layettes" und Still-Büstenhaltern ist eine entfernte Gleich- artigkeit zu bejahen. Zwar sind diese Waren nicht gänzlich demselben Sor- timent zuzurechnen, denn die Babyausstattung wird vom Säugling und der Still-Büstenhalter von einer stillenden Mutter getragen , doch sind die Ab- nehmer in beiden Fällen vornehmlich Eltern von Säuglingen. Weiter gilt es zu beachten, dass sie mehrheitlich zum gleichen Zeitpunkt und mitunter im selben Fachgeschäft, welches auf Waren für Mutter und Kind spezialisiert ist, erworben werden. Es ist der Beschwerdeführer in insofern zuzustim- men, dass das Argument, wonach etwas unter einem Dach eines Gross- verteilers erworben werden kann , nicht per se für Gleichartigkeit spricht (Urteil des BVGer B -644/2011 vom 17. November 2011 E. 3.5 "Dole [fig.]/Dole [fig.]"). Hingegen kann ein Verkauf in Spezialgeschäfte berück- sichtigt werden (Urteil des BVGer B -4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.3 "Bally/Balu [fig.] "). Fachgeschäfte in denen ausschliesslich Waren für Mutter und Kind angeboten werden, sind üblich und bieten in erster Li- nie Waren für werdende bzw. stillende Mütter sowie Säuglinge an (vgl. zum Beispiel ProBaby Fachmarkt, http://www.probaby.ch/home/; Baby Land AG, http://www.babylandag.ch/; 9punkt9, http://www.9punkt9.ch/; Baby- haus Wehrli, http://www.babyhaus.ch/; Baby-Rose Fachgeschäfte, http://www.baby-rose.ch/fachgeschafte). Die Vertriebskanäle dieser Waren überschneiden sich demnach. Auch kann bei der Herstellung von Babywä- sche sowie Unterwäsche wenn nicht gar auf das gleiche so doch auf ein ähnliches Fachwissen zurückgegriffen werden. Eine zumindest entfernte B-6822/2013 Seite 11 Gleichartigkeit zwischen "Still-Büstenhalter" und "layettes" (Babyausstat- tung) ist damit zu bejahen . Diese Beurteilung gilt auch für den Vergleich zwischen "Still-Büstenhalter" und "chaussures, articles de chapellerie", da unter Schuhwaren und Kopfbedeckungen auch jene für Säuglinge und Kleinkinder fallen, welche wiederum gemeinsam mit Still-Büstenhaltern in einem Babyhaus vertrieben werden. Dies spricht für eine entfernte Gleich- artigkeit. 6. Angesichts dessen gilt es nun zu prüfen, ob eine Zeichenähnlichkeit be- steht. 6.1 6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs- kreisen hinterlassen ( MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeic henver- gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinwei- sen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksich- tigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Es ist daher auf das Erinnerungsbild abzu- stellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwom- menheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente ge- prägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Schwache oder gemein- freie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Marken- ähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden ( MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche be- einflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zuläs- sig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club"). 6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt ( MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Den Wortklang B-6822/2013 Seite 12 prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Auf- einanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamillosan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 "Feel'n learn/See'n learn"). Zur Feststellung des Sinngehalts wird auf das Zeichenverständnis in allen Landessprachen abgestellt, wobei jeder Spra- che der gleiche Stellenwert zukommt (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 3.2 "Palace [fig.]"). 6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "Mamabel" und "Mamarella" gegenüber. Während die Widerspruchsmarke "M amabel" dreisilbig ist, setzt sich die angefochtene Marke "Mamarella" aus vier Sil- ben zusammen. Identisch ist der jeweilige Zeichenanfang "Mama". Nahezu identisch ist die Vokalfolge beider Marken " A-A-E" bzw. "A-A-E-A". Glei- ches gilt für die Konsonantenfolge bei der sich "M-M-B-L" und "M-M-R-L- L" gegenüber stehen. Die Buchstabenanzahl unterscheidet sich wenig, nämlich 7 (Widerspruchsmarke) gegenüber 9 (angefochtene Marke). Da- mit bestehen Gemeinsamkeiten bezüglich Wortklang, insbesondere durch den identischen Wortanfang sowie der nahezu identischen Vokalfolge. 6.3 6.3.1 Zum Sinngehalt der Vergleichszeichen ist vorgängig festzustellen, dass keines lexikalisch erfasst ist. In beiden Zeichen ist der Begriff "Mama" enthalten, bei welchem es sich unstreitig um die familiäre Bezeichnung ei- ner Mutter handelt (vgl. Eintrag zu "Mama", in: DUDEN Das Herkunftswör- terbuch, Duden Band 7, 4. Aufl., 2006). Dieses praktisch universelle Kose- wort für Mutter (vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Mama_ and_papa ) ist zwar in der deutschen Form geschrieben (Eintrag zu "Mama", in: WAHRIG Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., 2011), doch wird dieser Zeichenbestand- teil grundsätzlich in allen Landessprachen verstanden. Zum einen ist es sehr nahe am Italienischen und Romanischen "mamma" und andererseits werden auch französischsprachige Abnehmerinnen diesen Begriff auf- grund seiner Nähe und Bekanntheit zu "maman" im Sinne von "Mutter" ver- stehen. Schliesslich drängt sich dieser Sinngehalt der Abnehmerin im Zu- sammenhang mit Waren, welche sich in erster Linie – wenn nicht sogar ausschliesslich – an Mütter richten, direkt auf – egal welche Landesspra- che sie spricht. 6.3.2 In der Widerspruchsmarke ist zudem der Begriff "bel" enthalten. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin gehen in dessen Zusammenhang B-6822/2013 Seite 13 davon aus, dass dieses Zeichenbestandteil, welches die männliche Form des französischen Adjektivs "bel/belle" ist, auch von französischen Abneh- mern nicht im Sinne von "bel", d.h. "schön", verstanden wird. Ihrer Ansicht nach, wird dieses Zeichenbestandteil aufgr und der männlichen Form und grammatikalisch falschen Position (nach und nicht vor dem Nomen) als Fantasiebegriff aufgefasst. Dieser Ansicht kann sich das Gericht nicht an- schliessen. Es gilt nämlich der Grundsatz, wonach ein sprachregelwidriges Weglassen oder Ersetzen einzelner, nicht ausgesprochener Buchstaben den Gesamteindruck in der Regel nicht verändert (Urteile des BVGer B- 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 5.1 "YELLO/YELLOW LOUNGE", B - 2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 "NORMA", B-6748/2008 vom 16. Juli 2009 E. 11 "XPERTSELECT", B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.5 "SWISTEC"). Vorliegend wird das männliche "bel" phonetisch gleich ausgesprochen wie das weibliche "belle", sodass zumindest akustisch kein Unterschied besteht. Weiter ist die falsche Positionierung des Adjektivs für einen Muttersprachler nicht derart aussergewöhnlich, dass sich ihm dadurch der korrekte Sinngehalt des Adjektivs entzieht , womit von dem notwendigen Fantasiegehalt ausgegangen werden könnte . Die Tatsache, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wortneuschöpfung han- delt, ändert an ihrem verständlichen – und allenfalls beschreibenden (vgl. auch E. 7.1 hiernach) – Sinngehalt nichts, solange die Wortkombination "Mamabel" ohne Gedankenaufwand in "Mama" und "bel" aufgeteilt wird, weil einzig diese Aufteilung der Wortkombination einen Sinngehalt verleiht (BGE 100 Ib 250 E. 4 "Sibel"; Urteil des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 4.6 "Cleantech Switzerland"). Damit werden zumindest die franko- phonen Verkehrskreise ohne Gedankenaufwand in der Widerspruchs- marke "Mamabel" den Sinngehalt von "Mamabelle" bzw. "belle maman" er- kennen. 6.3.3 Die angefochtene Marke ihrerseits fügt dem Begriff "Mama" den Zu- satz "rella" an. Die Verfahrensparteien sind sich einig, dass es hierbei um eine Fantasiesilbe ohne bestimmbaren Sinngehalt handelt. 6.3.4 Da in beiden Zeichen das Substantiv "Mama" enthalten ist, drängt sich eine entsprechende Assoziation zu einer Mutter jeweils auf. Dies wird dadurch verstärkt, dass die damit gekennzeichneten Waren sich in erster Linie an Mütter richten. Der Widerspruchsmarke kommt der bestimmbare und sofort erkennbare Sinngehalt "schöne Mama" zu. Die angefochtene Marke bleibt durch den Zusatz "rella" unbestimmter. Damit liegt eine tat- sächliche Übereinstimmung im Si nngehalt der Marken einzig bezüglich dem Zeichenelement "Mama" vor. B-6822/2013 Seite 14 6.4 Zusammenfassend ist festzustellen, dass Gemeinsamkeiten zwischen den Marken darin bestehen, dass die angefochtene Marke den Bestandteil "Mama" vollständig und die Vokalfolge nahezu vollstä ndig übernimmt. In Bezug auf die Konsonantenfolge sowie dem Sinngehalt der Marken beste- hen Unterschiede. Diese vermögen eine Zeichenähnlichkeit dennoch nicht gänzlich auszuschliessen. Sie wurde von der Vorinstanz daher zu Recht bejaht. 7. Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksam- keitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu ur- teilen. 7.1 Die Widerspruchsmarke "Mamabel" wird trotz grammatikalischen Un- regelmässigkeiten im Sinne von "Schöne Mutter" verstanden (vgl. E. 6.3.2 hiervor). Im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren be- schreibt das Zeichen damit zum einen die A bnehmerkreise, nämlich Müt- tern, und preist sich diesen zum anderen an, nämlich, dass sie mittels die- ser Kleidung schön werden. Gerade im Zusammenhang mit Kleidung, ist das Attribut "schön" anpreisend, will man sich doch mit seiner Kleidung zu- meist nicht nur be- sondern auch optisch ansprechend ankleiden. Aufgrund ihres beschreibenden Sinngehalts ist die Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke schwach. Entsprechend genügen daher schon bescheide- nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-4511/2012 vom 8. August 2014 E.3.3 "DROSSARA/DROSIOLA" mit weiteren Hinweisen). 7.2 Weiter ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsge- fahr beider Marken der Aufmerksamkeit sgrad der Abnehmer von Bedeu- tung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fragli- chen Waren ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der ange- sprochenen Abnehmerkreise (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52). Bekleidungsstücke im Allgemeinen stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, da sie vor dem Kauf oft anprobiert und entsprechend mit einer leicht erhöhten durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (Ur- teil des BVGer B -6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1 mit Hinweisen "CALIDA/CALYANA"). Wohl existieren unter dem Oberbegriff der Beklei- dungsstücke Produktekategorien wie z.B. Unterwäsche, welche seltener B-6822/2013 Seite 15 anprobiert und entsprechend mit einer eher geringen Aufmerksamkeit er- worben werden (Urteil des BVGer B -6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1 mit Hinweisen "CALIDA/CALYANA"). Dies trifft allerdings nicht auf alle Un- terwäschestücke zu. So wird womöglich ein Unterleibchen oder gar ein 6er- Pack Unterhosen ohne grosse Anprobe gekauft, nicht aber ein Büstenhal- ter. Dessen individuelle Passform ist derart kaufentscheidend, dass diese Ware – obschon zur Kategorie der Unterwäsche gehörend – mit leicht er- höhter Aufmerksamkeit erworben wird. Gleiches gilt für Stillbüstenhalter. Diese müssen der Käuferin in dem Moment nach der Geburt und so lange sie ihren Säugling stillt, passen und werden in aller Regel einzig während einer Schwangerschaft getragen und erworben. Die Käuferin wird ihn da- her sorgfältig und damit aufmerksam kaufen. Entsprechend ist vorliegend von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen. 7.3 Die massgeblichen Abnehmerinnen werden die mit den strittigen Mar- ken gekennzeichneten Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erwer- ben. Dem Markenbestandteil "Mama" wird im Zusammenhang mit Um- stands- und Babykleidung wenig Aufmerksamkeit gewidmet, da es sich um einen beschreibenden Zeichenbestandteil handelt. Entsprechend wird das Augenmerk der Abnehmerinnen auf der jeweiligen Endung der Marken lie- gen. Diese unterscheiden sich phonetisch und visuell klar, weshalb vorlie- gend und im Sinne einer gesamthaften Würdigung festgestellt werden kann, dass trotz der Identität bzw. Gleichartigkeit der jeweils beanspruch- ten Waren eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. 8. Der von der Beschwerdeführerin vorgenommene Hinweis auf den noch nicht rechtskräftigen Entscheid des Deutschen Patent - und Markenamtes DPMA vom 12. Februar 2015 im deutschen Widerspruchsverfahren der strittigen Marken bleibt vorliegend unbeachtlich. Allgemein haben auslän- dische Entscheidungen keine bindende präjudizielle Wirkung und könn en – sofern die Rechtslage vergleichbar ist – allenfalls im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V [fig.]"). Angesichts des Verfahrensausgangs kann die Frage, inwiefern vergleichbare Rechtslagen in Deutschland und der Schweiz vorliegen, offen bleiben. 9. Zusammenfassend ist dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin statt- zugeben und die Beschwerde vollständig gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 ist aufzuheben, soweit B-6822/2013 Seite 16 sie die Gutheissung des Widerspruchs vorsieht. Entsprechend ist die inter- nationale Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" in der Schweiz vollum- fänglich und definitiv zum Markenschutz zuzulassen. 10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 10.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzu- legen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb- ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Wider- spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu we it führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wür- den. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdefüh- rerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten. 10.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsie- gend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrensk osten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Die Wi- derspruchsgebühr verbleibt gemäss Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche Ver- fahren der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und mit der von ihr bereits vorgeleisteten Widerspruchsgebühr zu verrechnen. Die Be- schwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin daher keine Kosten zu er- setzen und Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung ist in diesem Punkt auf- zuheben. B-6822/2013 Seite 17 10.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbin- dung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Angesichts des doppelt geführten Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädi- gung in der Höhe von Fr. 6'000.– im Beschwerdeverfahren als angemes- sen. 10.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. In Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung vom 4. November 2013 sprach die Vorinstanz für das erstinstanzliche Ver- fahren der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu. Sie begründete dies damit, dass einer obsiegenden Partei pro Schrif- tenwechsel eine Entschädigung von Fr. 1'000.– praxisgemäss zustünde. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung dahingehend ab- zuändern, dass die Parteientschädigung von Fr. 2'000.– für das erstin- stanzliche Verfahren nunmehr der Beschwerdeführerin zulasten der Be- schwerdegegnerin zuzusprechen ist. 11. Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gege- ben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft. B-6822/2013 Seite 18 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. 1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen. 1.2 Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12343 wird aufgehoben und der Wi- derspruch stattdessen vollumfänglich abgewiesen. 1.3 Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 im Widersp ruchsverfahren Nr. 12343 wird aufgehoben. D ie Vo- rinstanz wird angewiesen, die internationale Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" in der Schweiz vollumfänglich und definitiv zum Markenschutz zuzulassen. 2. 2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 2.3 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens von Fr. 800.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und der von ihr bereits in derselben Höhe vorgeleisteten Widerspruchsgebühr entnommen. 3. 3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Verfahren zulast en der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– zuge- sprochen. 3.2 Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12343 wird aufgehoben. Die Be- schwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'000.– zu entschädigen. B-6822/2013 Seite 19 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsbeleg und Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein und Beilagen zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. W12343; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Marc Steiner Sabine Büttler Versand: 6. Oktober 2015