B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-5179/2012 U r t e i l v o m 2 0 . M a i 2 0 1 4 Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiber Salim Rizvi. Parteien TiVO Brands LLC, 2160 Gold Street, US-95002 Alviso, vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Barbara K. Müller und Dr. iur. Stefan Schröter, Meyerlustenberger Lachenal AG, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich, Beschwerdeführerin, gegen Tivu' S.R.L., Via di Villa Patrizi 8, IT-00161 Roma, vertreten durch avvocato Andrea Pozzi, Studio legale e notarile, Pozzi e Galli-Widmer, via G. B. Pioda 12, casella postale 6262, 6901 Lugano, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 11979, CH 593'855 TIVO / IR 1'075'575 tivù sat HD (fig.). B-5179/2012 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Eintragung der Wort-Bildmarke IR 1'075'575 tivù sat HD (fig.) der Be- schwerdegegnerin im internationalen Register wurde der Vorinstanz am 26. Mai 2011 notifiziert und am 2. Juni 2011 in der OMPI Gazette des marques internationales veröffentlicht . Die auf ei ner italienischen Basis- eintragung beruhende Marke sieht wie folgt aus: Sie wird unter anderem für das Gebiet der Schweiz und für folgende Wa- ren und Dienstleistungen beansprucht: 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, phot o- graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et d'ense i- gnement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reprodu c- tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiqu es et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extin c- teurs. 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; ar- ticles de papeterie; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et a r- ticles de bureau (à l'exception des meubles); m atériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'impr i- merie; clichés d'imprimerie. 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administratio n comme r- ciale; travaux de bureau. 38 Télécommunications. 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. B-5179/2012 Seite 3 B. Gegen diese Schutzausdehnung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Oktober 2011 gestützt auf ihre Schweizer Wortmarke CH 593'855 TIVO vollumfänglich Widerspruch, da zwischen den beiden Marken eine Ver- wechslungsgefahr bestehe. Die Widerspruchsmarke hatte sie am 10. Juli 2009 hinterlegt und für folgende Waren und Dienstleistungen eintragen lassen: 9 Computerhardware; Computersof tware; Computerperipheriegeräte; Fernbedienungen; Geräte zum Empfangen, Übermitteln, Speichern und Verwalten von Ton, Bild und digitalen Medien und dazugehörige Sof t- ware für deren Gebrauch; digitale Videorecorder; Bestandteile und Z u- behör für den Gebrauch aller vorgenannten Produkte; herunterladbare Musik, Filme und Fernsehprogramme. 38 Telekommunikation; Ausstrahlung von Programmen; Übertragung (und Wiedergabe) von Ton- und Bildinhalten; Verschaffen des Zugriffs auf D a- tenbanken und Verzeichnisse mittels Ko mmunikationsnetzwerken; Übermitteln von Informationen mittels Kommunikationsnetzwerken für Programmier- und Bedienungsgeräte und Elektronik; Beratung und Erte i- len von Auskünften (Information) in den vorgenannten Bereichen. 41 Unterhaltung und Erziehung; Un terhaltungsdienstleistungen mittels R a- dio- und Fernsehprogrammzusammenstellung; Herausgabe von Han d- büchern, Verzeichnissen, Datenbanken, Rezensionen, Bewertungen und Empfehlungen aus dem Unterhaltungsbereich; Beratung und Erteilen von Auskünften (Informationen) in den vorgenannten Bereichen. C. Die Beschwerdegegnerin bestritt das Bestehen einer Verwechslungsg e- fahr mit Widerspruchsantwort vom 6. April 2012 und machte geltend, in ihrem Gesamteindruck unterschieden sich die Marken ausreichend, denn "tivù" sei das umgangssprachliche, italienische Wort für Fernseher und für den Verkehr darum unentbehrlich. D. Am 30. August 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut und verfügte eine definitive Schutzverweigerung gegen die Marke der Beschwerdegegnerin für 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, phot o- graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et d'ense i- gnement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; disques acoustiques; distributeurs au tomatiques et mécanis -B-5179/2012 Seite 4 mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer". Für die übrigen Waren und Dienstleistungen, soweit sie sie überhaupt als gleichartig mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke beurteilte, verneinte sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auf- grund des diesbezüglich beschreibenden Sinngehal ts der angefochtenen Marke. E. Mit Beschwerde vom 3. Oktober 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht, Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung der Vo r- instanz insofern aufzuheben, als der Widerspruch zurückgewiesen werde. Der Marke IR 1'075' 575 tivù Sat HD (fig.) sei der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern. Gleichartigkeit bestehe auch zu den übr i- gen Waren der Klasse 9 und zu den Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35. Die Schweizer Bevölkerung verstehe das umgang s- sprachliche, italienische Wort "tivù" grösstenteils nicht, würde es aber auch dann nicht ohne weitere Gedankenschritte mit Drucksachen, Ausbil- dungs-, Unterhaltungs - und kulturellen Dienstleistungen in Verbindung bringen, wenn sie es verstünde. F. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 3. Dezember 2012 auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die angefochtene Ver- fügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. G. Die Beschwerdegegnerin ersuchte mit Beschwerdeantwort vo m 21. Feb- ruar 2013 darum, die Beschwerde unter Kosten - und Entschädigungsfol- gen abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen . Herz- stück ihrer Marke sei das von anderen Elementen geprägte grafische Ge- samtbild und nicht das Wort "tivù", führte sie aus. H. Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Par- teien stillschweigend verzichtet. I. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien ist, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen näher einzugehen. B-5179/2012 Seite 5 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden g e- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bu n- desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz , VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgeno m- men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb si e zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist de s- halb einzutreten. 2. Der Gegenstand der Beschwerde ist beschränkt auf die Eintragung der angefochtenen Marke in Klasse 9 für "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des i mages; supports d'enr e- gistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs " und alle eingetragenen Waren und Diens t- leistungen in den Klassen 16, 35, 38 und 41. Soweit die Vorinstanz die Löschung der angefoc htenen Marke in Klasse 9 angeordnet hat , ist ihre Verfügung hingegen in Rechtskraft erwachsen und im Beschwerdeverfah- ren nicht mehr zu prüfen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2655/ 2013 vom 17. Februar 2014 E. 2.1 "Dior-Taschenmuster", B -1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 2.1 "Ergo", B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.1 "Schweizer Fernsehen"). 3. 3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüng e- re Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichart ige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Wa- ren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stel- len, je ähnlicher sich die Zeichen sind , und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 99 E. 2c Orfina, BGE 126 III 320 E. 6b/bb B-5179/2012 Seite 6 "Rivella/Apiella"; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Priva t- recht, Markenschutzgesetz/Muster - und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B -1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 "Eiffel/Gustave Eiffel", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 "Stenflex/Starflex", B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 "Cellini/Elini"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Handkommentar, 2009, Art. 3 N 45; CHRISTOPH WILLI, Marken- schutzgesetz, Kommentar, 2002, Art. 3 N 17 ff.). 3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an- hand der Eintragungen im Register (Urteile des Bundesverwaltungsg e- richts B‑137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 "Diapason Rogers Commodity Index ", B -8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 "Activia" und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 "Old Navy"), soweit der Schutzumfang nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinr ede eing e- schränkt wird ( JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 235; WILLI, a.a.O. , Art. 3 N 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 "Home Box Office/Box Office" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe/Eve" mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschöpfungske t- te, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergle i- chenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusamme n- gehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B -2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 300) oder dass sich die Waren oder Dienstlei s- tungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza -Klassifikation einordnen lassen (Entscheid des Bundesve rwaltungsgerichts B -5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 "Lido Champs -Elysées Paris/Lido Exclusive E s- cort"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 280 i .V.m. N 241 ff. ). Entscheidend bei Dienstleistungen ist, dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Diens t- leistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eige n-B-5179/2012 Seite 7 tum [RKGE] MA-WI 02/02 vom 11. Dezember 2002 E. 4 "Visart/Visarte", in: sic! 2003 S. 343 ff.). Waren können auch gleichartig mit Dienstleistungen sein (Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B -2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2009, N 853 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 299; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 29 ff., 35 f.). Eine Gleichartigkeit ist auch in solchen Fällen insbesondere zu bejahen, wenn die Ware und die Diens t- leistung Teil einer einheitlichen Wertschöpfungskette bilden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -5871/2011 vom 4. März 2 013 E. 3.2 "Gadovist/Gadogita"). Gleichartigkeit wurde zwischen Automobilen und Reparaturdienstleistungen angenommen (" Service après vente ", RKGE MA-WI 07/00, MA -WI 10/00 und MA -WI 11/00 vom 1. April 2003 E. 8 f. "Targa/Targa", in: sic! 2003 S. 709 ff. ). Gleichartigkeit ist auch zwischen Unterhaltungsdienstleistungen und Tonträgern anzunehmen, wobei es keine Rolle spielt, ob das primäre Angebot als Ware oder Dienstleistung positioniert ist ("Zweitverwertung des eigenen Angebotes"; vgl. MARBACH, a.a.O., N 857). Die RKGE bejahte die Gleichartigkeit zudem zwischen d i- ätetischen Nahrungsmitteln und Ernährungsberatung ("Dienstleistungen zur Produkteimplementierung", RKGE MA-WI 04/01 vom 27. September 2001 E. 2 f. "Nutrica/Nutriciel", in: sic! 2001 S. 810 ff.; vgl. Urteil des Bun- desverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; MARBACH, a.a.O. , N 857). In diesen Fällen besteht zw i- schen Ware und Dienstleistung eine vom Verkehr erwartete Koppelb e- ziehung und das eine Angebot wird als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen (MARBACH, a.a.O., N 858; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 299 ff.). Weiter ist auf Gleichartigkeit zu schliessen, wenn zwischen Waren und Dienstleistungen eine marktübliche Verknüpfung besteht, d.h. wenn der Verkehr gewohnt ist, dass beide Produkte typischerweise vom gle i- chen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (MARBACH, a.a.O., N 859). 3.3 Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteind ruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 Appenzeller, BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks, BGE 98 II 141 E. 1 Luwa/Lumatic; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 121; MARBACH, a.a.O., N 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sie sich im Erinnerungsbild des A b- nehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 476 E. 2d Radion/Radiomat; MARBACH, a.a.O., N 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 15). B-5179/2012 Seite 8 Dabei kommt de m Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall", BGE 122 III 382 E. 5 "Kamillosan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B -6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/ Star Flex " und B -7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/ Fructaid"). Die Gross- und Kleinschreibung prägt das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht (BGE 96 II 4 05 E. 3c "Men's Club/ Eden Club "; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B ‑317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 "Lifetex/Lifetea", B -758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 7 "G-Mode/Gmode"; RKGE MA-WI 58/00 vom 4. Oktober 2001 E. 4 "Viva/CoopViva", in: sic! 2001 S. 813 f.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 132). Bei Akronymen und Kurzzeichen beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit b e- sonders aufgrund der visuellen Ähnlichkeit und des Zeichenabstands, wobei der Verkehr auch kleinere Abweichungen bemerkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B -6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 7 "VZ/ SVZ", B -3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4 "CC/Organic Glam OG", B -3030/2010 vom 2. Novem ber 2010 E. 5.1 "ETI/E.B.I."). Dabei kann sogar ein Unterschied in einem einzigen Buchstaben ausreichen und ein abweichender Sinngehalt ist zu berücksichtigen, wenn er den a n- gesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (Urteil e des Bundesverwa l- tungsgerichts B-332/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 6.2.3 und E. 7.2.1 "CC/GG Guépard"; B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7.3 "IKB/ICB"). 3.4 Bei aus Wort - und Bildelementen kombinierten Marken sind die ei n- zelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. En t- hält eine Marke sowohl charakteristische Wort - wie auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck glei chermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B -4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve" und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 "Diva Cravatte/DD Divo Diva", mit Hinweisen). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; MARBACH, a.a.O., N. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wor t- klang oder Schriftbild allein genügt (RKGE MA-WI39/05 vom 5. Juli 2006 E. 4 "McDonald's/McLake", in: sic! 2006 S. 761; MARBACH, a.a.O., N 875; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die o p-B-5179/2012 Seite 9 tische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan", BGE 119 II 473 E. 2c "Radion"). 3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der G leichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Ze i- chen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeni n- haber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgebli- chen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen. Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller", BGE 128 III 97 E. 2a "Orfina", BGE 127 III 165 f. E. 2a "Securiton/Securicall"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, a.a.O., N 979). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck ent- fallen, wenn es sich beim übernommene n Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B -502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1 und 6 "Premium ingredients, s.l./Premium Ingredients International"; B‑1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 "F1/F1H2O", B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 "Sky/Skype in und Skype out"). 3.6 Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche B e- standteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesve r- waltungsgerichts B ‑5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "jump/ Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ Regulat" und B ‑7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, "Aromata/ Aromathera"; MARBACH, a.a.O., N. 981). Zum Gemeingut gehören Sac h- bezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffe n- heit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das B-5179/2012 Seite 10 Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrs kreisen ohne b e- sondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des Bun desverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. D e- zember 2012 E. 4.1 "Noblewood", B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 "Ironwood" und B -985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 "Bioscience Accelerator"). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder rekl a- mehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work "; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B - 283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Solche Marken können zwar schutzfähig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut geh örende Element (Urteil des Bundesverwa l- tungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 "Karomuster"; RKGE MA-WI 1798 vom 11. Mai 1999 E. 2c "Compaq/CompactFlash", in : sic! 1999 S. 420; vgl. auch RKGE MA-WI 38/03 vom 21. April 2006 E . 11 "Sbrinz/sbrinz", in: sic! 2006 S. 484, MA-WI 26/99 vom 16. Mai 2000 E. 6 "Assura/Assurapoint", in: sic! 2000 S. 378). Dennoch darf ein schwacher oder gemeinfreier Markenbestandteil nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3 N 65; vgl. RKGE MA-WI 68/04 vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. "Mictonorm", in : sic! 2006 S. 90, Urteile des Bundesver - waltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009, E. 6.1 und E. 7 "Fructa/Fructaid"; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.4 "Eco-Clin/Swiss Eco Clean"). 4. Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Comp u- terhard- und ˗software , Aufnahmegeräte für Ton und Bild wie auch Schreibmaschinen, Feuerlöscher, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unter- richtsmittel, Drucklettern und Druckst öcke werden von einem erwachs e- nen, teilweise fachlich besonders ausgebildeten Publikum erworben, während Papier, Karton und anderes Büromaterial und Fotografien sowie Unterhaltung von einem breiten Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit zum täglichen Gebra uch bezogen werden. Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten richten sich eher an ihrerseits am Angebotsmarkt tätige Unternehmen, während Erziehungs - und Aus- bildungsdienstleistungen wie auch sportliche und kulturelle Veranstaltu n- gen eher einem lern - und mitwirkungsbegeisterten, vielfach jüngeren Publikum angeboten werden. B-5179/2012 Seite 11 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Be- stehen von Gleichartigkeit für gewisse Waren und Dienstleistungen ver- neint. Der Einwand, zu welchem die Beschwerdegegnerin sich nicht äus- serte, betrifft die Eintragung der angefochtenen Marke für Feuerlöscher in Klasse 9, sowie Waren aus Klasse 16 wie Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Buch bin- derartikel, Schreibwaren, Klebstof fe für Schreibwaren oder Haushalt s- zwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Drucklettern und Druckstöcke in Klasse 16 sowie für Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Bü- roarbeiten in Klasse 35. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Ei n- tragung ihrer Marke für Computerhardware und ˗software und andere Elektronikwaren in Klas se 9 , verkennt aber, dass teilweise gleiche Ver- kaufslokale oder gar nur Berührungspunkte zwischen Waren für eine ein- heitliche Wertschöpfungskette nicht ausreichen (vgl. E. 3.2 ; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -2289/2011 vom 2. März 2012 E. 6.5.2 "Kreuz (fig.)/Bonewelding (fig.)"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 269 ff. ). Produk- tion und Vertrieb von Computerhard- und ˗software einerseits und Feuer- löschern bzw. Papier, Karton , Schreib - und Papeteriewaren, Verp a- ckungsmaterial, Drucklettern und Druckstöcken andererseits verlaufen vielmehr unabhängig. Die Waren befriedigen getrennte Bedürfnisse auf verschiedene Weise, weshalb die Vorinstanz sie zurecht als ungleichartig beurteilte. Gleiches gilt für einem konsumierenden und breiten Publikum gegenüber erbrachte Unterhaltungs- und Erziehungsdienste im Vergleich zu Werbe˗, Geschäftsführungs-, Unternehmensverwaltungs- und Büroar- beiten, die vor allem von ihrerseits am Angebotsmarkt tätigen Unterne h- men nachgefragt werden und daher k eine gemeinsame Herkunft mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke erwarten lassen (E. 3.2). 5.2 Hingegen ist d er Beschwerdeführerin zuzustimmen, wenn sie zwi- schen Computerhardware und Büroartikeln wie Schreibmaschinen und anderen Beschriftungsgeräten eine entfernte Gleichartigkeit verteidigt, da Schreibmaschinen vor rund zwanzig Jahren in einem zwar kurz , aber doch schrittweise verlaufenen Übergang von Computern abgelöst wurden (< http://de.wikipedia.org/wiki/Schreibmaschine >, abgerufen am 8. April 2014). H eutige Schreibmaschinen und Beschriftungsautomaten weisen immer noch einige vergleichbare Funktionen wie Speicher, Tabulatoren, Seitenformate etc. und ähnliche Vertriebswege ( Schreibmaschinen von B-5179/2012 Seite 12 IBM, Sharp, Brother usw.) auf wie für die Büroarbeit entwickelte Compu- terhardware und -software. Eine entfernte Gleichartigkeit ist deshalb, über die von der Vorinstanz festgestellten Waren hinaus, auch für "machines à écrire et articles de bu- reau (à l'exception des meubles) " in Klasse 16 zu bejahen , im anbegehr- ten, weiteren Umfang aber zu verneinen. 6. 6.1 Im Zeichenvergleich besteht die Wortmarke der Beschwerdeführerin aus den vier Buchstaben TIVO, die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegeg- nerin dagegen aus drei Wortelementen "tivù", "sat" und "HD" , die in un- terschiedlichen Schriften, Grössen sowie Weiss- und Grautönen vor dem Hintergrund einer mehreckigen schwarzen Fläche angeordnet sind , die an einen liegenden Kegel mit rechteckiger Grundseite erinnert. Für TIVO ist kein Sinngehalt erkennbar. Das Wort "tivù" dominiert die Marke der Beschwerdegegnerin durch seine Schriftgrösse, ˗farbe und übergeordn e- ten Position wie ein Schlagwort oder Hauptelement , vor welchem der kleingeschriebene Zusatz "sat" und das stilisiert graue und etwas weniger leicht erkennbare "HD" zurücktreten. Sprachlich ist "tivù" (auch "tivvù") als phonemische Notation der italienisch buchstabierten Abkürzung "TV" (Te- levision) entstanden und heute als landläufige Bezeichnung für Fernse- hen in der italienischen Alltagssprache etabliert ( vgl. LO ZINGARELLI, Vocabolario della lingua itali ana, 2004, S. 1891 ). Ein anderer, konkurrie- render Sinngehalt besteht nicht. Die darunter gesetzten Wortelemente "sat" und "HD" als bekannte Abkürzungen für "Satellit" und "High Definit i- on" (vgl. < http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television >, abge- rufen am 8. April 2014), unterstützen und bestätigen das Sinnverständnis "Fernsehen" ohne erforderliche Fantasie. Die Beschwerdeführerin stellt dies nicht in Abrede. Ihre Ausführungen zum deutschen Wort "Mattschei- be" in einem deutsch-italienischen Wörterbuch gehen insoweit an der Sa- che vorbei. 6.2 Vorliegend erschöpft sich die Übereinstimmung der zu vergleichenden Marken in der schriftbildlichen und akustischen Ähnlichkeit der Wortele- mente "TIVO" und "tivù" . Aufgrund der dominanten Position und Grösse von "tivù" in der angefochtenen Marke geht das Argument der Beschwe r- degegnerin indessen fehl, Herzstück ("cuore") dieser Marke sei nicht di e- ses Wort allein. Durch die identischen Anfänge der Widerspruchsmarke mit diesem Hauptbestandteil und durch die akustische Nähe der dunkeln B-5179/2012 Seite 13 Vokale "o" und "u" am Ende hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit zwischen den beiden Marken auch zurecht bejaht und vermag eine Ve r- wechslungsgefahr nicht allein wegen der Abweichung im akzentuierten "u" der angefochtenen Marke verneint zu werden. 6.3 Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist zwar der Schutzumfang einer Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (vgl. E. 3.6; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B -5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gadovist/Gadogita" mit weiteren Hi nweisen). Diese Grenze kann indes- sen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreiben- den Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinn- gehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Elemente einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenvergleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (E. 3.4 und 3.6; vgl. BGE 78 II 383 f. "Alucol/Aludrox", BGE 70 II 189 E. 3 "Figor/Cafidor"). Eine derart unmittelbar e und ausschliesslich beschre i- bende Wirkung hat der Bestandteil "tivù" der angefochtenen Marke nur für Geräte zur Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe von Ton oder Bild sowie für Magnetaufzeichnungsträger in Klasse 9, für Telekommunikation in Klasse 38 und für Unterhaltung in Klasse 42 . Entgegen der Annahme der Vorinstanz erschöpft sich der Bestandteil "tivù" dagegen nicht in der Beschreibung von Geräten zur Datenbearbeitung in Klasse 9 , von Dru- ckereierzeugnissen, Fotografien, Lehr - und Unterrichtsmittel (ausgenom- men Apparate) in Klasse 16 oder von Erziehung, Ausbildung sowie sport- lichen und kulturel len Aktivitäten in Klasse 42 , da diese Waren und Dienstleistungen nicht abschliessend in Form von " Fernsehen", also e i- nes Fernsehgeräts oder einer Fernsehsendung bestehen oder erbracht werden können, sondern damit höchstens in einem relativen beschrei- benden Zusammenhang stehen. 6.4 Der Widerspruch ist aus diesem Grund auch mit Bezug auf die Ei n- tragung für " équipement pour le traitement de l'information et les ordin a- teurs" in Klasse 9, " produits de l'imprimerie; photographies; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc- tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) " in Klasse 16 sowie "éducation; formation; activités s portives et culturelles " in Klasse 42 zu B-5179/2012 Seite 14 schützen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke der Beschwerdegeg- nerin in diesem Umfang zusätzlich zu löschen. 7. 7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streits a- che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fes t- zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bu n- desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschl a- gen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000. – und Fr. 100'000.– angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbine n- fuss" [3D] mit Hinweisen). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zu einem Drittel. Zwei Drittel der Ve r- fahrenskosten von Fr. 4'000. –, ausmachend Fr. 2'666. –, sind ihr damit aufzuerlegen und in diesem Umfang vom einbezahlten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der Restbetrag von Fr. 1'334.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. Der ungefähr zu zwei Dritteln o b- siegenden Beschwerdegegnerin ist ein Anteil an den Verfahre nskosten von Fr. 1'334.– aufzuerlegen. 7.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung und allfäl- lige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE) und ist in der Regel der ganz oder teilweise unterliegenden Partei im Ausmass ihres Obsiegens aufzuerlegen (Art. 7 Abs. 2 VGKE) . Obsiegen beide Parteien je zur Hälfte, sind ihre Parteientschädigungen praxisgemäss auch bei un- terschiedlichem Vertretungsaufwand wett zuschlagen (Urteile des Bu n- desverwaltungsgerichts B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 9.3 "Connect/ Citroën Business Connected", B -5692/2012 vom 17. März 2014 E. 9 "Yello/Yellow Lounge", B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 8.5 "Six/ Sixx", B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 10 "lawfinder/Lex Find.ch"), wes- halb auch ungleich hohe , entgegengesetzte Entschädigungsanteile mit- einander zu verrechnen sind . Dies gilt auch für die Festsetzung der v or- instanzlichen Parteientschädigung. Die Beschwerdeführerin hat der B e- schwerdegegnerin somit eine reduzierte Parteientschädigung im Umfang von einem Drittel auszurichten. B-5179/2012 Seite 15 Nach Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest; wird keine Kostennote eingereicht, ist die Entschädigung auf Grund der Akten fest zusetzen. Die Beschwerde- gegnerin hat nur für das Beschwerdeverfahren eine nicht-detaillierte Kos- tennote in Höhe von Fr. 5'100. – eingereicht. Diese erscheint , in Anbe- tracht ihres für das Gericht nachvollziehbaren Aufwands, überhöht und ist für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverf ahren auf insgesamt Fr. 4'200.– zu kürzen, wovon die Beschwerdeführerin nach dem Gesa g- ten Fr. 1'400.– zu entschädigen hat. 7.3 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im I n- land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesg e- setzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuerg e- setz, MWSTG, SR 641.20]). Da beide Parteien ihren Sitz im Ausland ha- ben, ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bunde s- verwaltungsgerichts B -531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 "Gallo/ Gallay" [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E . 10.2 "Zurcal/Zorcala"). Aus diesem Grund wird im vorliegenden Fall keine Mehrwertsteuer vergü- tet. 8. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung wird dahingehend ergänzt, als die Vorinstanz angewiesen wird, der internationalen Registrierung Nr. 1'075'575 tivù sat HD (fig.) auch den Schutz in der Schweiz zusätzlich für "équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs " in Klasse 9, " produits de l'imprimerie; photogra phies; machines à écrire et articles de bureau (à l'exceptio n des meub les); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)" in Klasse 16 sowie " éduca- tion; formation; activités sportives et culturelles " in Klasse 42 zu verwe i- gern. B-5179/2012 Seite 16 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 2'666. – auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000. – entnommen. Die Differenz von Fr. 1'334.– wird der B e- schwerdeführerin zurückerstattet. Der Beschwerdegegnerin werden Ve r- fahrenskosten von Fr. 1'334.– auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädi- gung von Fr. 1'400.– (exkl. MWST) auszurichten. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsfor- mular, Beschwerdebeilagen zurück); – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beilagen zurück); – die Vorinstanz (Einschreiben; Ref-Nr. W11979; Beilagen: Vorakten zu- rück). Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: David Aschmann Salim Rizvi Versand: 21. Mai 2014