Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Geschäfts-Nr.: HE180104-O U/jo Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie der Gerichtsschreiber Roman Kariya Urteil vom 29. Mai 2018 in Sachen 1. A._____, 2. B._____ GmbH, Kläger 1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ und durch Rechtsanwältin M.A. HSG in Law and Economics X2._____, gegen 1. C._____, 2. D._____ Co. AG, Beklagte 1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____, betreffend vorsorgliche Massnahmen - 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 3) " 1. Den Gesuchsgegnern sei wegen der grossen Dringlichkeit zu- nächst ohne Anhörung (superprovisorisch) zu verbieten, in der Schweiz Uhren mit der Bezeichnung "Tribute to B._____" zu versehen und/oder unter der Bezeichnung "B._____" oder "Tri- bute to B._____" in der Schweiz Uhren anzubieten, zu bewer- ben, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen. 2. Eventualiter zu Ziffer 1 sei den Gesuchsgegnern vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz Uhren mit der Bezeichnung "Tribute to B._____" zu versehen und/oder unter der Bezeichnung "B._____" oder "Tribute to B._____" in der Schweiz Uhren an- zubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen. 3. Die Gesuchsgegnerin 2 sei vorsorglich anzuweisen, die bereits an ihre Händler oder an Endabnehmer ausgelieferten Uhren mit der Gravur "Tribute to B._____" unter Rückerstattung des Kauf- preises zurückzurufen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegner." Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Den Klägern (= Gesuchstellern) gehören seit den Jahren 2010 bzw. 2017 die Wortmarken "B._____" (Kläger; Beginn Schutzfrist: 14. Juni 2010) und "B._____" (Klägerin; Beginn Schutzfrist: 14. September 2017) , u.a. hinterlegt für Uhren (act. 3/12 und act. 3/13). B._____ war Ingenieur und Erfinder. Sein Patent für eine digi- tale Anzeige (Sprungziffernuhr) bei Taschenuhren ( B._____-Patent) zeigte A n- fangs der 1880er Jahre eine neue Zeitanzeige mittels Zahlen auf drehenden Scheiben neben den klassischen Zeigern. Die Klägerin 2 vertreibt Uhren unter den Klagemarken. 2. Die Beklagte 2 (der Beklagte 1 ist ihr CEO) ist gemäss ihrem Zweck e benfalls im Uhrengeschäft tätig. Das in ihrer Firma geführte Zei chen "D._____" kann für Uhren als sehr bekannt, wenn nicht berühmt eingestuft werden. Die Beklagte 2 ist seit einigen Jahren Bestandteil eines weltweit operierenden Konzerns. Offenbar ist sie selber nicht (mehr) operativ tätig, was die Klägerschaft nicht wusste. Deren - 3 - Vorwürfe werden im Sinne einer Arbeitstechnik auf den Konzern gelesen. Soweit historische Begebenheiten zur Diskussion stehen, wird vereinfachend von "D._____" gesprochen. Zu Beginn des Jahres 2018 bot der Konzern neu Uhren in einer Edition namens " D._____ Tribute to B._____ Edition <150 Years>" an ( Ka- talogkopien act. 3/22). Die Reminiszenz erfolgte vor dem Hintergrund, dass D._____ während einer gewissen Zeit Ende des 19. Jahrhunderts B._____- Taschenuhren vertrieben hatte. Das Wort " B._____" ist im oberen rückseitigen Rand der Editionsuhren eingraviert. Die Klägersc haft sieht im aktuellen Verhalten der Gegenseite eine Verletzung ihrer Markenrechte. 3. Das Massnahmebegehren mit den zitierten Rechtsbegehren wurde am 1. März 2018 überbracht (act. 1). Gl eichentags ergingen erste Anordnungen, einschlies- send die Abweisung des Dringlichkeitsbegehrens (act. 6). Den Parteien wurde auch kundgetan, dass eine Schutzschrift beigezogen werde (vgl. Thek 3 betr. HE170489, insbesondere act. 1). 4. Mit Eingabe vom 16. März 2018 nahm die Klägerschaft Bezug auf die erwähnte Schutzschrift (act. 9). Dort werde geltend gemacht, die Beklagte 2 sei an der Her- stellung und am Vertrieb der inkriminierten Uhren nicht beteiligt, damit beschäfti g- ten sich andere Gesellschaften der sog. E._____-Gruppe (Konzern). Die Kläge r- schaft stellte den Antrag, es seien drei weitere Gruppengesellschaften ins Rubrum aufzunehmen. Das Gericht wies den Antrag am 20. März 2018 ab, weil eine gesetzliche Grundlage fehle (act. 13). Unter dem 26. März 2018 wies die Klägerschaft darauf hin, dass der Beklagte 1 auch Organ einer Zweigniederlas- sung der E._____ International SA sei, mithin einer Verantwortlichen für die Her- stellung der beanstandeten Uhren (act. 15). 5. Die Stellungnahme zum Massnahmebegehren dati ert vom 27. März 2018 (act. 17). Wie die Klägerschaft in ihrer späteren Stellungnahme vom 23. April 2018 (act. 21) treffend festhalten sollte, äusserte sich die beklagte Seite schrot- schussartig. Das Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht eignet sich in besonde- rer Weise, Rechtspositionen zu behaupten oder in Frage zu stellen. Die Recht- sprechung und Literatur zu den relevanten Rechtsbegriffen, z.B. Gemeingut , ist derart vielfältig, dass die Subsumtion im konkreten Fall oftmals in die eine oder - 4 - andere Richtung gehen kann. Dies gilt auch vorliegend. Dem Gericht obliegt es, das Verfahren zügig durchzuführen (Art. 124 Abs. 1 ZPO). Zum Wesen des sum- marischen Verfahrens gehört sodann das Beschleunigungsgebot . Von daher muss sich das Gericht bei üppigen Parteivorbringen in besonderem Masse auf das Wesentliche beschränken. Das Bundesgericht toleriert denn auch eine sum- marische Rechtsprüfung (BGer 4A_500/2017 E. 2.3). 6. Zum relevanten Verkehrskreis: Die Kläger gehen von der gesamten Bevölk e- rung aus (act. 21 Rz. 20). D ie Gegenseite sieht ihn enger (act. 17 Rz. 113 ff.). Es ist zu differenzieren: Folgt man den beachtenswerten Überlegungen von MARBACH (Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3 ff., insbesondere unter III.3. und 4. ), so dürfte der Verkehrskreis weit gefasst sein, weil das durch ihn propagierte immaterialgüterrechtliche Verständnis dem Gedanken folgen dürfte, wenn ein Zeichen ganz allgemein für Uhren hinterlegt sei und jede Person ei ne potentielle Uhrenkäuferin darstelle , der relevante Verkehrskreis sehr breit sei. Es kommt also nicht auf die "rein marketingmässige Positionierung eines Produktes nach Verkaufsgebiet, Verkaufspreis oder Qualität" an ( MARBACH, a.a.O. unter III.4.). Allerdings ist dieser breite Verkehrskreis im Wesentlichen im Zusammen- hang mit Prüfung der relativen Ausschlussgründe, einschliessend die Verwechs- lungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 MSchG), damit auch bei der Verletzungsfrage (Art. 13 MSchG), massgebend ( MARBACH, a.a.O., unter I.4. lit. b). Soweit es um das Ge- meingut bzw. das Freihaltebedürfnis geht, ist das Bedürfnis bzw. Verständnis der Konkurrenten entscheidend (MARBACH, a.a.O., unter I.4. lit. a, unter IV.3.). Darun- ter sind vorliegend die Anbieter von Uhren zu verstehen, bei welchen ein grosses Wissen betreffend Herstellung, Funktionsweise und Geschichte von Uhren v o- rausgesetzt werden darf. 7. Vom Markenschutz ausgeschlossen und damit nicht schutzfähig sind nach Art. 2 lit. a Zeichen des Gemeingutes, dies unter Vorbehalt der Durchsetzung, die aber vorliegend keine Rolle spielt. Gedanklich kann man zwischen dem "Freihal- tebedürfnis" und der "fehlenden Unterscheidungskraft" unterscheiden (BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 2 N 5). Freihaltebedürftig sind Zeichen, die (bzw. deren Gebrauch) mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr - 5 - wesentlich sind (ist) (BSK MSchG -STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 2 N 48). Die fehlende Unterscheidungskraft wird insbesondere angenommen, wenn ein Zeichen eine unmittelbare Aussage über die relevanten Waren macht und sich damit unmis s- verständlich auf den Ke nnzeichnungsgegenstand bezieht (BSK MSchG - STÄDELI/BRAUCHBAR, Art. 2 N 84). Man kann dann noch unterscheiden zwischen Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben (BSK MSchG -STÄDELI/ BRAUCHBAR, Art. 2 N 85, N 91). Seitens der Beklagten wurde auf einen Entscheid des deutschen Bundespatentgerichtes (BPatG) aus dem Jahre 2007 hingewi e- sen, welcher zum vorliegenden Fall insofern eine gewisse Parallelität aufweist, als es dort wie hier um eine alte Erfindung ging bz w. geht, welche in Verbindung mit einem Familiennamen bekannt wurde. Der deutsche Entscheid (28 W (pat) 103/05) verweigerte dem Zeichen WANKEL den Schutz für Motoren. Der Wa n- kelmotor war mindestens seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Objekt diverser Diskussionen. Als notorisch kann gelten, dass er sich gegen den Otto-Motor nie durchsetzen konnte. Das BPatG verneinte die erforderliche Unter- scheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 dMarkenG und verneinte ein schützenswer- tes Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendbark eit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 dMarkenG. Seine Überlegungen können auch zu den hiesigen Tatbe- standsmerkmalen gelesen werden. Schon bei Prüfung der Unterscheidungskraft betonte das BPatG, der Markenschutz dürfe nicht zu ungerechtfertigten Recht s- monopolen führen. Das wäre aber bei m Schutz von WANKEL der Fall, weil der (Fach-)Verkehr das Zeichen ohne weiteres Nachdenken als beschreibenden Hi n- weis auf eine technische Lehre werte. Die markenrechtliche Herkunftsfunktion tr e- te dabei in den Hintergrund. Das schützenswerte Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit sei ebenfalls gegeben, weil "Wankel" einen glatt beschreibenden Sachhinweis darstelle. 7. Was das Präjudiz zum Zeichen WANKEL vom vorliegenden Fall unterscheidet, ist vor allem der Umstand, dass Wankelmotoren seit Jahrzehnten hergestellt wer- den, was von den B._____- Uhren nicht gesagt werden kann. Da es auf die mit hohem Fachwissen ausgestattete Uhrenbranche ankommt, ist die Unterscheidung nicht relevant. B._____ bzw. seine Lehre können offensichtlich in der Uhrenge- schichte nicht hinweggedacht werden. Als gewissermassen ewiges Gedächtnis - 6 - legen die einschlägige Website watch- wiki.org zur Sprungziffernuhr oder der Ei n- trag zu B._____ in Wikipedia Zeugnis ab (act. 3/6; notorisch). Die Beklagte hat Belege eingereicht, die zeigen, dass B._____ bzw. B._____-Uhren auch vor der klägerischen Markeneintragung immer wieder Erwäh nung fanden (act. 18/7-8; act. 18/13-17). Die erwähnten Websites erwähnen auch Literatur zu den Sprung- ziffern-Uhren, welche Textbeiträge vermutungsweise B._____ namentlich erwäh- nen dürften. Zusammengefasst erscheint glaubhaft, dass B._____ und sein altes Patent in d en Uhren- Fachkreisen bekannt sind und die Zeichen gemäss Klage- marken unvermittelt mit ihm und seiner Lehre in Verbindung gebracht werden. Ähnlich wie bei WANKEL ist ein Freihaltebedürfnis an der freien Verwendung der Zeichen B._____ bzw. B._____ zu bejahen, weil der relevante Verkehrskreis da- rauf angewiesen ist, sie ungestört verwenden zu können. Angesichts des b e- schreibenden Charakters der Klagemarken für Uhren bzw. Lehren zu Uhren ist ihnen eine legitime Unterscheidungskraft abzuerkennen, weil ansonsten ein Rechtsmonopol entstünde. Ist mithin die Nichtigkeit der Klagemarken glaubhaft gemacht, fehlt es am Anspruchsmerkmal eines glaubhaft gemachten materiellen Anspruchs. Das führt zur Abweisung des Massnahmebegehrens. 8. Beim relevanten Nachteil besteht die Besonderheit, dass die Parteien (Kläger- schaft, Konzern) unterschiedliche Kundenkreise anvisieren. Gem äss Internet werden die klägerischen Uhren für etwa CHF 5'000 angeboten, währenddem die Preise beim offenbar beschränkten Angebot des Konzerns zwischen CHF 24'000 und CHF 69'000 pro Uhr schwanken. Bei beiden Käuferschichten dürfte der Snob oder Vebleneffek t eine grosse Rolle spielen (zu den Begriffen: M ARIANNE BIERI- GUT, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, Zürich 1993, S. 176 ff.). Allerdings dürften die Käufer von D._____- Uhren kaum Interesse an den Uhren der Klägerschaft zeigen – und vice versa. Die Preisunterschiede sind zu gross. Von daher ist ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht glaubhaft ge- macht. Auch das führt zur Abweisung des Massnahmebegehrens. 9. Die diversen weiteren Argumente sind nicht mehr zu prüfen. - 7 - 10. Ausgangsgemäss werden die Kläger kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert beträgt CHF 250'000. Mehrwertsteuer ist mangels spezifischer Begrün- dung nicht zuzusprechen. Der Einzelrichter erkennt: 1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr von CHF 10'000 wird – unter solidarischer Haftung – den Klägern auferlegt. 3. Die Kläger werden verpflichtet, den Beklagten gesamthaft eine Parteient- schädigung von CHF 11'700 zu bezahlen. 4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 5. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 250'000. Zürich, 29. Mai 2018 Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Der Gerichtschreiber: Roman Kariya