B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-2068/2021 U r t e i l v o m 1 3 . O k t o b e r 2 0 2 2 Besetzung Richter Martin Kayser (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz. Parteien Vivacqua Suisse SA, Route des Genevrés 51, 1784 Courtepin, vertreten durch Maître Léonard Bruchez, Rusconi & Associés, Rue de la Paix 4, Case postale 7268, 1002 Lausanne, Beschwerdeführerin, gegen Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-Platz 1, DE-55268 Nieder-Olm, vertreten durch E. Blum & Co. AG Patent- und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 101723 IR 809'370 GRANINI / CH 750'417 GRANISLUSH. B-2068/2021 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Beschwerdeführerin ist I nhaberin der Schweizer Marke CH 750'417 GRANISLUSH, deren Eintragung von der Vorinstanz am 6. August 2020 auf der Datenbank Swissreg veröffentlicht wurde . Die Marke ist für fol- gende Waren eingetragen: 32 Boissons congelées, aromatisées, non gazeuses et non alcoolis ées; bois- sons glacées à base de fruits; concentrés pour la préparation de boissons sans alcool. B. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 4. November 2020 vollumfänglich Widerspruch bei der Vorinstanz. Diesen stützte sie auf ihre internationale Marke IR 809'370 GRANINI, die gestützt auf eine deut- sche Basiseintragung mit P rioritätsdatum vom 19 . Mai 2003 eingetragen und am 11. Dezember 2003 in der Gazette OMPI des marques internatio- nales Nr. 2003/22 publiziert wurde. Dabei besteht der Markenschutz unter anderen für folgende Waren: 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. C. Mit Schreiben vom 8. Dezember 2020 reichte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme ein. Darin beantragte sie unter anderem, das vorliegende Verfahren sei auf Französisch weiterzuführen, woraufhin die Vorinstanz die Verfahrensinstruktion abschloss, die Verfahrenssprache aber bei Deutsch beliess. D. Mit Entscheid vom 30. März 2021 hiess die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 101723 gut und widerrief die angefochtene Schweizer Marke CH 750'417 GRANISLUSH. Zur Begründung brachte sie an, bei der Wider- spruchsmarke GRANINI handle es sich um eine bekannte Marke in der Schweiz, weshalb ihr eine erhöhte Kennzeichnungskraft mit erweitertem Schutzumfang zukomme. Das prägende Zeichenelement "grani-" sei nahe bei "granini" und sei unverändert in das jüngere Zeichen übernommen wor- den. Das zusätzliche Element "-slush" vermöge aufgrund seines beschrei- benden Charakters den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht B-2068/2021 Seite 3 wesentlich zu beeinflussen, weshalb von einer Verwechslungsgefahr aus- zugehen sei. E. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Mai 2021 Be- schwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen: "Principalement I. Le recours est admis. II. La décision du 30 mars 2021 rendue par l’Institut fédéral de la p ro- priété intellectuelle concernant la procédure d’opposition no 101723, GRANINI /// GRANISLUSH est réformée en ce sens que l’opposition formée par ECKES-GRANINI GMBH & Co. KG à l’inscription de la marque GRANISLUSH est rejetée. III. Par conséquent, l’inscriptio n de la marque GRANISLUSH par la re- courante est maintenue. Subsidiairement IV. La décision du 30 mars 2021 rendue par l’Institut fédéral de la pro- priété intellectuelle concernant la procédure d’opposition no 101723, GRANINI /// GRANISLUSH est annulée et renvoyée à cet Institut pour nouvelles décisions dans le sens des considérants." Zusammengefasst führte sie aus, sie verkaufe im Gegensatz zur Be- schwerdegegnerin keine F ruchtsäfte. Die Produkte, die sie vermarkte, seien Geräte (Granitmaschinen), Zubehör (Becher, Strohhalme, Becherde- korationen) und Verbrauchsmaterial für die Zubereitung von Eisgetränken auf der Basis von aromatisiertem E is, die sich sodann nicht an den End- konsumenten, sondern an das Fachpublikum richte ten. Es handle sich folglich um verschiedene W aren, die von unterschiedlichen Verkehrskrei- sen mit unterschiedlichem Aufmerksamkeitsgrad beansprucht w ürden. Weiter gehöre der Wortbestandteil "g rani-" zum Gemeing ut, weshalb die Widerspruchsmarke eine schwache Unterscheidungskraft und einen gerin- gen Schutzumfang habe. F. Mit Eingabe vom 7 Juli 2021 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehm- lassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochte- nen Entscheid, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen. B-2068/2021 Seite 4 G. In der Beschwerdeantwort vom 13. August 2021 stellte sich die Beschwer- degegnerin auf den Standpunkt, für die Beurteilung der Gleichartigkeit sei ausschliesslich das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entscheidend und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienst- leistungen. Auch sei irrelevant, ob sich die Waren der Beschwerdeführerin an einen professionellen Abnehmerkreis richteten, da sie unter der ange- fochtenen Marke GRANISLUSH weder Slush -Eis-Maschinen noch deren Zubehör beanspruche. Die relevanten Waren, für die die angefo chtene Marke beansprucht werde, seien Massenartikel des täglichen Bedarfs und würden mit geringer Aufmerksamkeit erworben. Da "-slush" ein beschrei- bender Zusatz sei, unterscheide sich die angefochtene Marke zudem nicht deutlich von der Widerspruchsmarke. Es sei der Beschwerdegegnerin un- benommen ihre GRANINI-Fruchtsäfte als GRANISLUSH anzubieten, wes- halb eine Verwechslungsgefahr auf der Hand liege. H. In einer unaufgeforderten Eingabe vom 6. September 2021 hielt die Be- schwerdeführerin im Wesentlichen an ihrer Auffassung vom 3. Mai 2021 fest. Insbesondere machte sie geltend, der Zusatz " -slush" sei zwar be- schreibend, aber verleihe der angefochtenen Marke im Gesamteindruck eine eigene Bedeutung. Die angefochtene Marke werde auch durch klang- liche und schriftbildliche Unterschiede wesentlich verändert. I. Die Parteien liessen sich im Folgenden nicht mehr vernehmen. J. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgen- den Erwägungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschw er- deführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) B-2068/2021 Seite 5 und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. 2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei- che oder gleichartige Waren oder Dienstlei stungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver- bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel- ler"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass- gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs- marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B -531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hi nweisen "Gallo/ Gallay [fig.]"). 2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an- hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B -5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouve- nin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG] [nachfolgend: MSchG ], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 267). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Ver- triebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigs- tens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Ur- teile des BVGe r B -5404/2021 vom 16 . August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"; B˗2636/2015 vom 2 9. März 2016 E. 3.2 "Axotide/Acofide"). Für die An- nahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitli- che Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ä hnliches fabrikationsspezifisches Know -how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B -2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/ Gmode"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 253 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen B-2068/2021 Seite 6 Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Ur- teil des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"; Jol- ler, MSchG, Art. 3 N. 274). 2.3 2.3.1 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin- terlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei ist davon aus- zugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Das Erinnerungs - und Unterscheidungsvermögen der massge- benden Verkehrskreise wird durch die Umstände mitbeeinflusst, unter de- nen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwi- ckeln pflegt, und hängt insb. von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/ Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90 II 259 E. 3 "Schwarzkopf"). Übereinstimmungen im Wortanfang bzw. -ende ha- ben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B -531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wort- anfang für sich alleine nicht direkt zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantigue"; 4A_28/2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteile des BVGer B-3264/2020 vom 26. Ja- nuar 2022 E. 2.3.2 "EQ/EQart"; B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.2 "YT/EYT [fig.]"). 2.3.2 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schrift- bild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene i.d.R. zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE127 III 160 E. 2.b.cc; Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/ Calyana"). Der Wortklang wird im Wes entlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben so- wie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat"). B-2068/2021 Seite 7 2.4 2.4.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehl- zurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zu- gerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus- einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar- keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.3 "Vifor/Vitop"; B˗2636/2015 vom 29. März 2016 E. 3.5 "Axotide/Acofide"); JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 23 f.). 2.4.2 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei- ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er- gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver- dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/ Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver- wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter- suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me- dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft machen (Urteile des BVGe r B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 2.5 "JB Blancpain [fig.]/Reapain [fig.] "; B -1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.4 "YT/EYT [fig.]"). Die Bekanntheit kann einerseits mit einer demoskopischen Umfrage ermittelt werden, andererseits aber auch mit einem indirekten Nachweis wie Belege (JOLLER, MschG, Art. 3 N. 103). Um eine erhöhte Verkehrsbe- kanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjähri- gen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen. Auch Um- satzzahlen und die Höhe des Werbea ufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Okto- ber 2018 E. 6.2.3, "Meister/ ZeitMeister"; B -3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4, "5th Avenue [fig.]/Avenue" [fig.]). B-2068/2021 Seite 8 2.4.3 Für schwächere Marken ist der geschüt zte Ähnlichkeitsbereich klei- ner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon beschei- denere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaf- fen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Mar- ken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteil des BVGer B˗2636/2015 vom 29. März 2016 E. 3.7 "Axotide/Aco- fide"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaf- ten wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akus- tische Marke "; Urteil des BVGer B -283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon einge- schränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.). 3. Als erstes zu prüfen sind die massgeblichen Verkehrskreise, welche aus- gehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke festgelegt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerk- samkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumen- ten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 II 315 E. 6b/bb "Apiella"; 122 II 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello"). Die Widerspruchsmarke wird unter anderem für die eingangs (Ziff. B.) ge- nannten Waren der Klasse 32 beansprucht, wobei es s ich insbesondere um Bier und alkoholfreie (Frucht-)Getränke handelt, welche sich an das breite Publikum richten und zu den Massenartikeln des täglichen Bedarfs gehören (Urteile des BVGer B -3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 3.2 "Ägeri- bier/Ägeribier [fig.]"; B-6099/2013 E. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Folglich werden diese Produkte mit einem geschwächten Aufmerksam- keitsgrad erworben. Da vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke ausgegangen wird, bleibt unbeachtlich, ob Slush-Eis-Maschinen und deren Zubehör – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – von Fachkreisen nachgefragt werden oder nicht. B-2068/2021 Seite 9 4. Weiter strittig ist, ob die Waren der Klasse 32, welche von den beiden Mar- ken beansprucht werden, gleichartig sind. 4.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, allein die Zuge- hörigkeit zur gleichen Nizza-Klassifikation stelle noch keine Ähnlichkeit dar. Die Vorinstanz habe lediglich einen Vergleich anhand der Einträge nach der Nizza-Klassifikation gemacht und keine konkrete Prüfung vorgenom- men, wie z.B. die Produkte auf dem Markt unter den fraglichen Marken vertrieben werden. Ihrer Ansicht nach seien die Waren an unterschiedliche Empfänger gerichtet, die unterschiedliche Vertriebswege haben (Be- schwerde, Ziff. III.1 S. 7 f.). 4.2 Gemäss der Beschwerdegegnerin besteht Markenschutz nicht ab - strakt, sondern bleibt auf die bei der Hinterlegung konkret beanspruchten Waren beschränkt. Das Warenverzeichnis definiere materiell den produkt- spezifischen Schutzumfang der Marke. Anders hätte es ausgesehen, wenn die Einrede des Nichtgebrauchs geltend gemacht worden wäre (Beschwer- deantwort, Ziff. II S. 6). 4.3 Grundsätzlich geht die Beschwerdegegnerin korrekt davon aus, dass die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen anhand der Einträge im Markenregister beurteilt wird, sofern der sachliche Schutzbereich nicht zufolge der Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt ist (vgl. E. 2.2). Der Be- schwerdeführerin ist ebenfalls zuzustimmen, dass die Beurteilung unter Berücksichtigung der marktspezifischen Wertschöpfungsketten, Vertriebs- kanäle und Vermarktungsmöglichkeiten erfolgen muss (vgl. Urteile des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 3.1 "Signifor/Signasol" B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Sie übersieht jedoch, dass weder Ausrüstungs- noch Verbrauchsmaterial zur Herstellung von eisgekühlten Getränken im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke aufgeführt sind. Folglich können diese Produkte nicht beim Ver- gleich der Waren mitberücksichtigt werden. 4.4 Die Vorinstanz kommt zu Recht zum Schluss, dass die Waren "Bois- sons congelées, aromatisées, non gazeuses et non alcoolisées" der ange- fochtenen Marke mit den Waren "boissons non alcooliques" der Widers- pruchsmarke gleichartig sind; dasselbe gilt für "boissons glacées à base de fruits" versus "boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits" sowie für "concentrés pour la préparation de boissons sans alcool " versus "sirops et autres préparations pour faire des boissons". B-2068/2021 Seite 10 Vorliegend sind die im Vergleich stehenden Waren gleichartig, wenn nicht identisch. D a die Gleichartigkeit nicht gestützt auf den konkreten Ge- brauch, sondern ausgehend vom Warenregister geprüft wird (vgl. Urteil des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 6.2 "Signifor/Signasol"), spielt der Aggregatszustand – wie die Vorinstanz richtig erkannt hat – keine Rolle. 5. Die zu vergleichenden Marken sind reine Wortmarken. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit müssen daher das Schriftbild, der Wortklang und der Sinngehalt miteinander verglichen werden: 5.1 Im Schriftbild ist die Widerspruchsmarke sieben, die angefochtene Marke zehn Buchstaben lang. Dabei stimmen die ersten fünf Buchstaben "grani-" überein. Eine gewisse schriftbildliche Ähnlichkeit liegt somit vor. 5.2 In Bezug auf den Wortklang verfügen beide Marken über drei Silben ("gra-ni-ni" und "gra-ni-slush"), wobei die ersten zwei Silben ("gra-ni-") bei beiden gleich sind. Was die Vokalfolge ([a-i-i] und [a -i-u]) anbelangt, ist diese ebenfalls bei beiden Zeichen ähnlich. Selbst wenn beide Marken im Anklang "grani-" übereinstimmen, ist ihre Aussprache aufgrund den unter- schiedlichen Endungen eine andere, sodass von einer entfernten klangli- chen Ähnlichkeit auszugehen ist. 5.3 Für den Sinngehalt der Zeichen ist entscheidend, wie die massgebli- chen Verkehrskreise diese verstehen. Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Vom breiten Publikum kann nach der Rechtsprechung je- doch nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 193 E. 1c "Budweiser", BGE 108 II 487 E. 3 "Vantage"; Urteil e des BVGer B -8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood", mit weiteren Hinweisen; B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 2.9 "WeightWatchers [fig.]/WatchWT [fig.]). 5.3.1 Hinsichtlich der Bedeutung der Marke GRANINI verweist die Be- schwerdeführerin auf die Internetseite der Bes chwerdegegnerin, auf wel- cher diese bekanntgebe, "granini" bezeichne im Italienischen "kleine Kör- ner" (Beschwerde, Ziff. II.8 S. 4). Sie führt aus, im italienischsprachigen Raum sei unter "grani" das Wort "Korn" im Plural zu verstehen (Be- schwerde, Ziff. II.10 S. 5). Bei der angefochtenen Marke GRANISLUSH B-2068/2021 Seite 11 handle es sich um einen N eologismus, der sich einerseits aus dem italie- nischen Wort "granita" – einem sizilianischen Getränk aus gestapeltem Eis –, andererseits aus dem englischen Begriff "slush" in der Bedeutung "teilweise geschmolzenes Eis" zusammensetze; "granita" werde somit in der Romandie und im Tessin, "slush" in der Deutschschweiz verstanden (Beschwerde, Ziff. II.4 S. 4) 5.3.2 Die Beschwerdegegnerin macht keine weiterführenden Ausführun- gen zum Bedeutungsinhalt der Zeichen. Sie vertritt aber die Ansicht, dass Konsumenten, die den Begriff "grani" kennen, zwangsläufig den Bezu g zwischen den beiden Begriffen "grani" (Körner) und "granini" (kleine Kör- ner) sehen werden. Selbst wenn die beiden Marken für einige Konsumen- ten keinen Bedeutungsgehalt haben und von diesen als Fantasiezeichen wahrgenommen werden, bestehe aufgrund der gros sen Ähnlichkeit zwi- schen "granini"/"grani" eine Verbindung (Beschwerdeantwort, Ziff. II S. 3 f.) 5.3.3 Zur Widerspruchsmarke GRANINI führt die Vorinstanz aus, der itali- enische Begriff "grano" bedeute "Korn, Weizen", die Mehrzahl davon "grani". Die Diminutivform sei "granello", selten auch "granolino" oder "gra- nino". Die Verkleinerungsform werde sehr wenig gebraucht und sei daher nicht unbedingt unmittelbar verständlich. Da "grani" eine Bedeutung habe, werde der Durchschnittsabnehmer bei der angefochtenen Marke GRANI - SLUSH eine Aufteilung in "grani-" und "-slush" und keine Gedankenverbin- dung zum Getränk Granita machen. Weiter geht die Vorinstanz davon aus, dass unter "slush" "aromatisiertes, gefrorenes Eis" verstanden werde. Zu- sammen ergebe sich eine Bedeutung von "Weizen, aromatisiertes , gefro- renes Eis" (Beschwerdeantwort, Ziff. III.C.6 ff.). 5.3.4 Im italienischen Sprachraum wird unter "grano " "Getreide, Weizen, Korn" verstanden (vgl. https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/ grano, abgerufen am 1. September 2022). "Grani" steht im Plural für "grano" (vgl. https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/grani, abgerufen am 1. September 2022). Mit der Endung "-ini" kann nicht ausgeschlossen wer- den, dass gewisse Kreise den Gedankenaufwand machen und im Wort "granini" das Diminutiv von "grani" sehen, obwohl "granini" so in keinem Wörterbuch auffindbar ist. Weder die grammatikalische Korrektheit noch die Bezeichnung auf der Homepage der Beschwerdegegnerin spielen für die Beurteilung eine Rolle; vielmehr ist darauf abzustellen, wie dieser Be- griff vom Verkehrskreis tatsächlich verstanden wird. B-2068/2021 Seite 12 Bei der angefochtenen Marke GRANISLUSH führt die Vorinstanz zwar rich- tig aus, dass eine Aufteilung in "grani-" und " -slush" naheliegt, da "grani" für d ie I talienisch sprechenden Verkehrskreise e ine Bedeutung hat. Ob diese Verkehrskreise auch gleichzeitig die Bedeutung von "slush" als "halb- gefrorenes Eisgetränk" kennen, ist jedoch fraglich; "slush" bedeutet direkt übersetzt nämlich "Schlamm, (Schnee -)Match" (vgl. https://dict.leo.org/ englisch-deutsch/slush, abgerufen am 1. September 2022). Selbst diesen Begriff wird das breite Publikum (inkl. deutscher und französischer Sprach- raum) nicht verstehen, da er nicht zum englischen Grundwortschatz gehört, geschweige denn dessen kulinarische Übersetzung als "halbgefrorenes Eisgetränk". Auch der Rückschluss von "grani -" auf "Granita" (siziliani- sches Eis-Dessert) erscheint weit hergeholt. Im Ergebnis stehen sich somit zwei Fantasiezeichen gegenüber, die keinen konkreten Sinngehalt haben. 5.4 Insgesamt wird von den Verkehrskreisen kein grosser Unterscheid im Sinngehalt erkannt, der die festgestellte optische und akustische Ähnlich- keit zu beseitigen vermag. 6. Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden: Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, es handle sich beim Be- griff "granini" um Gemeingut, geht die Vorinstanz richtigerweise davon aus, es könne dem Zeichen kein direkt beschreibender Sinngehalt in Verbin- dung mit den strittigen Waren der Klasse 32 entnommen werden. Daher kommt der Widerspruchsmarke zumindest eine durchschnittliche Kenn- zeichnungskraft zu. Weiter kommt die Vorinstanz zum Schluss, es sei in- stitutsnotorisch, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine äusserst bekannte Marke mit erhöhter Kennzeichnungskraft handle (vgl. Verfügung, Ziff. III.D.6 f.). Die Beschwerdeführerin bestreitet die von der Vorinstanz festgestellte Bekanntheit nicht. Aus diesem Grund ist bei der Wider- spruchsmarke von einer erhöhten Kennzeichnungskraft mit entsprechend erweitertem Schutzumfang auszugehen. Ob Eisgetränke von der Be- schwerdegegnerin als GRANINISLUSH oder als GRANISLUSH verkauft werden, wird den wenig aufmerksamen Verkehrskre isen daher nicht auf- fallen und eine Verwechslungsgefahr ist zu bejahen. B-2068/2021 Seite 13 Falls gewisse Abnehmer "-slush" verstehen, "Granita" als sizilianisches Eis-Dessert kennen und zugleich auch noch die A ssoziation von "grani-" zu "Granita" machen würden, würde ein unterschiedlicher Sinngehalt er- kannt werden. Selbst dann würde diese vernachlässigbar kleine Schnitt- menge der Verkehrskreise die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Ge- samteindruck aber nicht aufzuwiegen vermögen. In Anbetracht der Gleichheit der Ver gleichswaren und der Quasi -Über- nahme der Widerspruchsmarke könnten sodann falsche Zusammenhänge vermutet oder der Eindruck erweckt werden, dass es sich bei der ange- fochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke handelt. Min- destens eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist gegeben. 7. Im Ergebnis ist die Beschwerde im Haupt- und Eventualstandpunkt abzu- weisen und die Verfügung der Vorinstanz vom 30. März 2021 zu bestäti- gen. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Regleme nts vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre- chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg- nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur- binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vo rliegenden Verfah- ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. B-2068/2021 Seite 14 8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat dem Bundesver- waltungsgericht keine Kostennote eingereicht. In Anbetracht des einfachen Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– für das Beschwerdeverfahren als angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbe- hörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 8.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. B-2068/2021 Seite 15 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 30. März 2021 bestätigt. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführeri n auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Bezah- lung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei- entschädigung von Fr. 2'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zuge- sprochen. 4. Dieses Urteil geht a n die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz. Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Martin Kayser Gizem Yildiz Versand: 25. Oktober 2022 B-2068/2021 Seite 16 Zustellung erfolgt an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 101723; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)