B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-3417/2020 U r t e i l v o m 2 7 . O k t o b e r 2 0 2 2 Besetzung Richter Martin Kayser (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Martin Wilhelm. Parteien VERYCHIC, 23, rue d'Anjou, FR-75008 Paris, vertreten durch Laurent Muhlstein, Rechtsanwalt, Junod, Muhlstein, Lévy & Puder, Rue Töpffer 17, 1206 Genève, Beschwerdeführerin, gegen AIRBNB, Inc., 888 Brannan Street, US-CA 94103 San Francisco, vertreten durch Weinmann Zimmerli AG, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 100579, IR 1'164'829 Hotel Tonight (fig.) / IR 1'432'184 Verychic Tonight (fig.). B-3417/2020 Seite 2 Sachverhalt: A. Die internationale Registrierung Nr. 1'432’184 "VERYCHIC Tonight" wurde am 1. November 2018 in der Gazette des marques internationales Nr. 42/2018 veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen: Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen: Classe 35: Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informa- tique; publicité par correspondance (y compris électronique); publicité radio- phonique; publicité télévisée; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne su r un réseau de communication mondial de type Internet); organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d'affichage; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (t racts, prospectus, impri- més, échantillons); services d'annonces publicitaires fournis par le biais de courriers; mise à jour de documentation publicitaire; location de temps publi- citaire sur tout moyen de communication; sponsorisation (publicité), parrai- nage (publicité); organisation de concours et de jeux dans un but publicitaire; promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires commerciales; conseils, informa- tions et renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales; con- sultation pour la direction des affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gérance administrative d'hôtels; consultation profession- nelle en matière publicitaire et promotionnelle; gest ion de fichiers informa- tiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation et systémati- sation d'informations contenues dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatiques accessibles en ligne; gestion (sai- sie) de données et services de saisie d'informations nominatives; sondages d'opinion; gestion administrative de lieux d'expositions; décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion (distribution) d'échantillons ; relations pu- bliques; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue d'en- courager, de fidéliser et de développer la clientèle; services d'approvisionne- ment pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entre- prises); services de vente aux enchères; agences d'import -export; présenta- tion de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; re- groupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur trans- port) et d'offres de services relevant des domaines du divertissement, des loi- sirs, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la B-3417/2020 Seite 3 restauration (repas), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces pro- duits ou ces service s par tout moyen notamment sur un site Web marchand, à savoir: éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnas- tique et de santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépi ssés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro -édition, édition et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertisse- ment, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de pro- duction et de représentation de spectacles, organisation et conduite de con- certs, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (diver- tissement), services de photographie, enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'e xpositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, infor- mations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation, organisa- tion de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau infor- matique), services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et de contenus édit oriaux de sites Internet, services de publications électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'at- tractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertisse- ment), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (diver- tissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présen- tation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monu- ments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le do- maine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de bras- series, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de loge- ments temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de cam- ping; services de vente au détail, notamm ent sur un site Web marchand, de produits et de services relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du sport, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la restauration (repas), à savoir: éducation, formation, divertissement, acti- vités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique), édition B-3417/2020 Seite 4 et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro -édition, édition et publication de texte s (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en ma- tière de divertissement, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'or- ganisation, de production et de représenta tion de spectacles, organisation et conduite de concerts, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (divertissement), services de photographie, enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'ex- positions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, informations en matière de divertissement, de récréation et d'édu- cation, organisation de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), services de mise à disposition de publications élec- troniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électro- niques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications électroniques de billets (tickets), de bon s de voyages, de ré- cépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'attractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertissement), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de pis- cine (divertissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présentation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monu- ments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le do- maine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de bras- series, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et d e la restauration, services de location de loge- ments temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de cam- ping. Classe 39: Organisation de voyages; organisation de croisières; organisation d'excursions; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aé- rien, routier, maritime et ferroviaire; visites touristiques; transport de passa- gers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens; transport en ambulance; transport en automobile; transport maritime; transport en bateau; transport fluvial; transport en chaland; transport en chemin de fer; B-3417/2020 Seite 5 transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; courtage mari- time; services de chauffeurs; services de taxis; services de navettes automo- biles; services d'autobus; services de pilotage ; services de navigation; ser- vices de bateaux de plaisance; location de véhicules; location d'automobiles; location de bateaux; location de wagons; location de garages; location de places de stationnement; services de garages de stationnement de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); services de transit; emballage, entreposage et livraison de marchandises; location d'entrepôts; dépôt de marchandises; emmagasinage; entreposage de bateaux; location de conteneurs d'entreposage; condi tionnement de produits; déchargement; dé- ménagement; distribution (livraison) de produits; livraison de colis; livraison de marchandises commandées par correspondance; distribution de journaux; messagerie (courrier ou marchandises). Classe 43: Services hôteliers; hébergement temporaire; services de motels et de résidences hôtelières; agences de logement (hôtels, pensions) ; maisons de vacances et chambres d'hôtes; services de camps de vacances (héberge- ment); services de gîtes ruraux; location de chambres (héb ergement tempo- raire); réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions; services de restauration (alimentation); cafétérias; services de bars et de brasseries; salons de thé; services de glaciers; services de traiteurs; services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les do- maines de l'hôtellerie et de la restauration; services de location de logements temporaires et de salles de réunions ; mise à disposition de terrains de cam- ping. B. Gegen die Schutzausdehnung dieser Marke erhob die Hotel Tonight, Inc., 901 Market Street, Suite 310, US-CA 94103 San Francisco, am 28. Feb- ruar 2019 teilweise , nämlich bezüglich der unterstrichenen vorgenannten Dienstleistungen, Widerspruch an die Vorinstanz. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 1'164’829 "HOTEL TONIGHT", die fol- gendes Aussehen hat und für folgende Waren eingetragen ist: Classe 9: Logiciels informatiques d'application pour téléphones portables, à savoir logiciels permettant aux u tilisateurs de trouver, rechercher, analyser, comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements. B-3417/2020 Seite 6 Classe 39: Fourniture d'informations en matière de voyages pa r le biais d'un site Web interactif. Classe 42: Mise à disposition temporaire d'applications logicielles sur le Web permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, repérer, gérer, comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements. Classe 43: Services d'agences de voyage, à savoir réalisation de pré -réser- vations et réservations de logements temporaires par le biais d'un site Web interactif. C. Mit Verfügung vom 27. Mai 2020 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teil- weise gut. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es liege teil- weise Dienstleistungsgleichartigkeit vor, und zwar zwischen den in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 mi t Dienstleistungen der Klasse 42. Die Vergleichsdienstleistungen hätten denselben Zweck und würden ein äusserst ähnliches Fach- und Branchenwissen erfordern (Ver- fügung S. 9 f.). Zwischen den für die Widerspruchsgegnerin relevanten Be- ratungs- und Informationsdienstleistungen der Klasse 39 sowie den Rei- seinformationsdienstleistungen der Widersprechenden (ebenfalls der Klasse 39) bestünde auch Gleichheit bzw. sogar hochgradige Gleichheit. Auch hier sei die Zweckbestimmung sowie die Erbringung des erforderli- chen Know-hows identisch (Verfügung S. 10). Dasselbe gelte schliesslich für die in der Klasse 43 geschützten Dienstleistungen der Widersprechen- den und der Widerspruchsgegnerin (Verfügung S. 11). Weiter sei aufgrund der beidseitigen Verwendung des Begriffs "Tonight" bzw., weil "Tonight" im jüngeren Zeichen als zentrales und selbstständiges Element wahrgenom- men würde, eine Zeichenähnlichkeit gegeben. Es bestünde ausserdem die Gefahr von Fehlzurechnungen, was zu einer Verwechslungsgefahr führe. D. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 1. Juli 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Abweisung des Wi- derspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanz- lichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass die Widerspruchs- marke rein deskriptiv sei (S. 15 ff. der Beschwerde), sowie, dass die Zei- chen (weder auf der klanglichen, der visuellen noch der sema ntischen Ebene; S. 17 ff. der Beschwerde) und auch die Dienstleistungen (S. 19 ff. B-3417/2020 Seite 7 der Beschwerde) nicht gleichartig seien. Folglich könne die Frage nach der Verwechslungsgefahr offenbleiben bzw. verneint werden (S. 9 und 28 ff. der Beschwerde). Die Besch werdeführerin führte ausserdem aus, die Widerspruchsmarke sei zwar am 24. Januar 2020 von der Hotel Tonight, Inc., auf die AIRBNB, Inc., übertragen worden, doch sei die Hotel Tonight, Inc., Beschwerdegeg- nerin, da die Übertragung der Widerspruchsmarke während des Wider- spruchsverfahrens nichts an der Aktiv- oder der Passivlegitimation ändere (S. 2 f. der Beschwerde). E. In ihrer Vernehmlassung vom 20. Oktober 2020 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge, soweit darauf einzutre- ten ist, verweist auf die Begründung im angefochtenen Entscheid und bringt vor (Ziff. 1 und 2), dass die nachfolgenden Dienstleistungen der Klas- sen 35 und 43 mit dem Widerspruch nicht angefochten wurden: Classe 35: Publicité, y compris la publicité en lig ne sur un réseau informa- tique; publicité par correspondance (y compris électronique); publicité radio- phonique; publicité télévisée; location de matériels, d'espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondial de type Internet); organisation d'expositions et de faires a buts commerciaux ou de publicité; services d'affichage; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im- primes, échantillons); services d'annonces publicitaires fournis par le biais de courriers; mise à jour de documentation publicitaire; location de temps publi- citaire sur tout moyen de communication; sponsorisation (publicité), parrai- nage (publicité); organisation de concours et de jeux dans un but publicitaire; promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'abonnement a des journaux pour des tiers; gestion des affaires commerciales; conseils, informa- tions et renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales; con- sultation pour la direction des affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gérance administrative d'hôtels; consultation profession- nelle en matière publicitaire et promotionnelle; gestion de fichiers informa- tiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation et systémati- sation d'informations contenues dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatiques accessibles en ligne; gestion (sai- sie) de données et services de saisie d'informations nominatives; sondages d'opinion; gestion administrative de lieux d'expositions; décoration de vitrines; relations publiques; consultation professionnelle en matière publicitaire et pro- motionnelle; gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion ad- ministrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation et systématisation d'informations contenues dans B-3417/2020 Seite 8 des bases de données informatiques; gestion de bases de données informa- tiques accessibles en ligne; gestion (saisie) de données et services de saisie d'informations nominatives; sondages d'opinion; gestion administrative de lieux d'expositions; décoration de vitrines; relations publiques; services de vente aux enchères; agences d'import-export. Classe 43: Services hôteliers; hébergement temporaire; services de motels et de résidences hôtelières; maisons de vacances et chambres d'hôtes; services de camps de v acances (hébergement); services de gites ruraux; services de restauration (alimentation); cafeterias; services de bars et de brasseries; sa- lons de the; services de glaciers; services de traiteurs; mise à disposition de terrains de camping. Folglich könne d ie Beschwerdeführerin nicht um (sinngemässe) Abwei- sung des Widerspruchs hinsichtlich dieser Dienstleistungen ersuchen. F. In ihrer Beschwerdeantwort vom 30. Oktober 2020 beantragt die Hotel Tonight, Inc., die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschä- digungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt sie im Kern aus, die Widerspruchsmarke verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft (S. 2 der Beschwerdeantwort), die Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochte- nen Marke sei ausgeprägt (S. 2 f. der Beschwerdeantwort) und zwischen den angefochtenen Dienstleistungen und den Dienstleistungen, welche durch die Widerspruchsmarke geschützt sind, bestehe Dienstleistungs- gleichheit bzw. ausgeprägte Dienstleistungsgleichartigkeit. Schliesslich sei eine direkte oder zumindest mittelbare Verwechselungsgefahr zu bejahen (S. 3 der Beschwerdeantwort). G. Mit Zwischenverfügung vom 30. August 2022 erhielt die AIRBNB, Inc., Ge- legenheit zu erklären, sie trete anstelle der Hotel Tonight, Inc., als Be- schwerdegegnerin ins Beschwerdeverfahren ein. H. Mit Schreiben vom 15. September 2022 erklärte die AIRBNB, Inc., als Be- schwerdegegnerin in das Verfahren einzutreten. I. Mit Zwischenverfügung vom 26. September 2022 stellte das Bundesver- waltungsgericht fest, die AIRBNB, Inc., sei spätestens durch ihre Erklärung B-3417/2020 Seite 9 vom 15. September 2022 in das Verfahren eingetreten und habe von der Hotel Tonight, Inc., die Rolle der Beschwerdegegnerin übernommen. Wei- tere prozessuale Anordnungen würden sich erübrigen, da die neue Partei das Verfahren so fortzuführen habe, wie sie es vorfinde, und frühere Ver- fahrensschritte nicht wiederholt werden müssten. J. Die Parteien sowie die Hotel Tonight, Inc., liessen sich im Folgenden nicht mehr vernehmen. K. Eine Parteiverhandlung fand nicht statt. L. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Folgenden eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressat in der angefochtenen Verfü- gung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungs- verfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin ge- geben. Die Beschwerde wurde frist - und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvors chuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit grundsätz- lich einzutreten. 1.2 Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung korrekt ausführt, sind die im vorstehenden Sachverhaltsabschnitt E. auf geführten Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 nicht vom Widerspruch erfasst. Auf dagegen erho- bene Vorbringen der Beschwerdeführerin (siehe S. 4 ff. und 20 ff. der Be- schwerde) ist nicht einzutreten. B-3417/2020 Seite 10 2. 2.1 Während des vorliegenden Verfahrens hat sich die Rechtslage in Be- zug auf eine Veräusserung der angefochtenen Marke oder der Wider- spruchsmarke während eines markenschutzrechtlichen Verfahrens geän- dert. 2.1.1 Zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung war Art. 21 Abs. 2 Satz 2 Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 (BZP , SR 273) i.V.m. Art. 4 VwVG einschlägig, wonach die Veräusserung der im Streite liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs wäh- rend der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache bleibt ( Urteil des BVGer B -6154/2014 vom 8. September 20 22 E. 2.1 m.w.H.). Ein Parteiwechsel war nur mit Zustimmung der Gegenpartei zu- lässig (Art. 17 Abs. 1 BZP), wobei die Zustimmung stillschweigend erfolgen konnte (Urteil des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 2). Art. 21 Abs. 2 Satz 2 BZP erwähnt zwar nur die "im Streite liegende[]" Sa- che, wobei es sich im Widerspruchsverfahren um die angefochtene Marke handelt. Die Rechtsprechung hat die Bestimmung aber stets auch auf Be- schwerdefälle angewendet, in welchen die Widerspruchsmarke weiter- übertragen wurde. Einer beschwerdeführenden Partei blieb das schutzwür- dige Interesse in analoger Anwendung von Art. 21 Abs. 2 BZP nach Ver- äusserung der Widerspruchsmarke erhalten (vgl. Urteile des BVGer B-1426/2018 vom 28. April 2020 E. 10.2.3 "Sparks/Sparkchief"; Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 757 E. 1 "Boss/Airboss") und einem beschwer- degegnerischen Veräusserer desgleichen dessen Passivlegitimation (vgl. Urteile des BVGer B-4864/2013 vom 17. Februar 2015 E. 1.3 "Omega/Ou mi jia [fig.]"; B -386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 1.2 "Skype in/Skype out" und B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 2 "Nordic Walking"; Entscheid der RKGE in: sic ! 2004 S. 777 E. 1 "Lonsdale", Entscheid der RKGE, in: sic! 2001 S. 424 E. 2 "Poxilith/Porolith [fig.]"). 2.1.2 Am 1. Dezember 2021 ist Art. 4a der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) in Kraft getreten. Gemäss der Bestimmung ist Art. 83 der Zi- vilprozessordnung (ZPO, SR 272) sinngemäss anwendbar, wenn der strit- tige Schutztitel während eines hängigen Verfahrens veräussert wird. Art. 83 Abs. 1 ZPO wiederum sieht vor, dass bei einer Veräusserung des Streitobjekts während des Prozesses der Erwerber an Stelle der ver- äussernden Partei in den Proze ss eintreten kann . Somit verleiht Art. 4a B-3417/2020 Seite 11 MschV dem Markenerwerber das Recht, auch ohne Zustimmung der Ge- genpartei in ein markenschutzrechtliches Verfahren einzutreten (Urteil des BVGer B-6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.2). 2.1.3 Wie Art. 21 Abs. 2 BZP beziehen sich auch Art. 4a MSchV und Art. 83 ZPO dem Wortlaut nach nur auf den "strittigen Schutztitel" bzw. das "Streit- objekt". Angesichts der bisherigen analogen Anwendung von Art. 21 Abs. 2 BZP (E. 2.1.1) rechtfertigt es sich aber, Art. 4a MSchV i.V.m. Art. 83 ZPO ebenso auf die Veräusserung der Widerspruchsmarke Anwendung finden zu lassen. Die neue Rechtslage ermöglicht wie die bisherige eine fortge- führte Interessenwahrung trotz Markenübergang, berücksichtigt aber, dass der Erwerber in der Regel unmittelbarer am Ausgang des hängigen Verfah- rens interessiert ist als der Veräusserer (Urteil des BVGer B -6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.3). Im Übrigen ist auch den Erläuterungen zur Verordnungsänderung nicht zu entnehmen, dass weiterhin Art. 21 Abs. 2 BZP Anwendung auf die Übertragung einer Widerspruchsmarke finden sollte. Die Erläuterungen halten vielmehr unter Verweis auf das Fehlen von "Bestimmungen über die prozessrechtlichen Folgen der während eines Wi- derspruchsverfahrens durchgeführten Übertragung einer Marke, die Ge- genstand eines Widerspruchs ist oder gegen die Widerspruch erhoben wird", fest, dass mit Art. 4a MSchV "die Lage in diesen Fällen geklärt wer- den" solle (Erläuterungen zu den Bestimmungen der Änderung der Verord- nung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 18. August 2021, <https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/recht/international/d/Er laeuterungen_zu_den_Bestimmungen_der_Aenderung_der_MSchV_vom _18_August_2021.pdf>, zuletzt abgerufen am 24. Oktober 2022, S. 3). 2.1.4 Als Verfahrensbestimmung ist Art. 4a MSchV intertemporalrechtlich auch auf Fälle anwendbar, die bei seinem Inkrafttreten bereits hängig wa- ren, soweit es nicht um Fragen geht, deren Rechtsfolgen schon eingetreten sind (Urteil des BVGer B -6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.4; vgl. BGE 132 V 368 E. 2.1–2.2; 130 V 1 E. 3.2). 2.1.5 Nach einem Parteiwechsel hat die neue Partei das Verfahren so weiterzuführen, wie sie es vorfindet. Frühere V erfahrensschritte müssen nicht wiederholt werden (vgl. BVGE 2012/23 E. 2.4.2.1; VERA MARANTELLI- SONANINI/SAID HUBER, Art. 6, in: Bernhard Waldmann/Philipp Weissen - berger [Hrsg.], VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich 2016, R z. 52; ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsprozess, Habil., Zürich 2000, Rz. 378). B-3417/2020 Seite 12 2.2 2.2.1 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Widerspruchs- marke am 24. Januar 2020 von der Hotel Tonight, Inc., auf die AIRBNB, Inc., übertragen wurde (S. 3 der Beschwerde), ist unwidersprochen geblie- ben. Die AIRBNB, Inc., teilte am 15. April 2019 die Übernahme der Hotel Tonight, Inc., öffentlich mit (<https://news.airbnb.com/hoteltonight-and-air- bnb-finalize-acquisition/>, zuletzt abgerufen am 24. Oktober 2022), woraus sich aber noch nichts über die rechtliche Ausgestaltung der Übernahme ergibt. Es entzieht sich der Kenntnis des Gerichts, auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt die Widerspruchsmarke übertragen wurde. Einem Auszug aus dem Internationalen Markenregister vom 30. Juni 2020 (Bei- lage 1 zur Beschwerde) lässt sich jedoch entnehmen, dass die AIRBNB, Inc., spätestens zu diesem Zeitpunkt bereits Inhaberin der Widerspruchs- marke war. 2.2.2 Da die AIRBNB, Inc., mit Schreiben vom 15. September 2022 erklärt hat, in das Verfahren einzutreten, hat sie spätestens zu diesem Zeitpunkt gemäss Art. 4a MschV i.V.m. Art. 83 Abs. 1 ZPO die Hotel Tonight, Inc., als Beschwerdegegnerin abgelöst. Frühere Verfahrensschritte müssen nicht wiederholt werden (E. 2.1.5). Dies wäre auch nicht anders zu beurteilen, wenn der Parteiwechsel bereits früher durch Universalsukzession im Rah- men einer Fusion erfolgt wäre. Die auf den Vertreter der Hotel Tonight, Inc., ausgestellte Prozessvollmacht hätte in diesem Fall Bestand gehabt ( vgl. zum Übergang der Prozessvollmacht auf Rechtsnachfolger Jean -Philippe Klein, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N 78 zu Art. 35 OR). Vor die- sem Hintergrund erübrigen sich weitere Nachforschungen zu Form und Termin der Übertragung der Widerspruchsmarke auf die Beschwerdegeg- nerin, zumal sich die Parteien sowie die Hotel Tonight, Inc., nicht dazu ha- ben vernehmen lassen. 3. 3.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun- gen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähn- licher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu B-3417/2020 Seite 13 befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individu- alisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letz- terer m.H.). 3.2 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter- lassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrneh- men. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinneru ngsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). 3.3 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf- grund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübli- che Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abneh- merkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B -6761/2017 v om 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). 3.4 3.4.1 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum- fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B -5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; m.H. auch zum Folgenden). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende El emente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferi- schen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Ka- millosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 3 N. 78 f.; je m.H.). 3.4.2 Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu ver- gleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Ver- kehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen B-3417/2020 Seite 14 stammen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]"; je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach wegzustreichen, sondern in An- rechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeich- nungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B -3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "PUPA/Fashionpupa"; BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 129 und 133; je m.H.). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies grundsätzlich keine Ver- wechslungsgefahr. Dies gilt dann nicht, wenn die Widerspruchsmarke auf- grund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung ode r ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (vgl. Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]"; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zur- ich Economic Forum [fig.]" sowie BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Se- curicall"; je m.H.). 3.4.3 Bei kombinierten Wort -/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge- samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn- zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus- sen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort - wie auch Bildele- mente, können diese den massgeblichen Erinne rungseindruck gleicher- massen prägen (Urteile des BVGer B -7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B -4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts ei- ner hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombi- nierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B -7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.). 4. Vorab sind die relevanten Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad festzustellen. Hierfür ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"). Die Widerspruchsmarke wird für Dienstleistungen der Klassen 9, 39, 42 und 43 beansprucht. B-3417/2020 Seite 15 4.1 Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Computer, tragbaren Computer - und Kommunikationsgeräte wie Mobiltel efone, Smartphones und Tablet-PCs, deren Zubehör sowie diverse Software sind an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft ge - richtet, werden aber auch von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken er- worben (vgl. Urteile des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 4.3 "Joy [fig.]/Enjoy [fig.]"; B -3756/2015 vom 14. November 2016 E. 4 "Moto/ Motoma"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside und Intel Inside [fig.]/Galdat Inside"). Beim Erwerb dieser Waren ist von einer zumin- dest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um aufwändigere Anschaffungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Ein- satzdauer bestimmt sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und Ausstattung hin überprüft werden (Urteile des BVGer B -3756/2015 E. 4 "Moto/Motoma"; B - 3663/2011 E. 4.2.1 "Intel Inside und Intel Inside [fig.]/Galdat Inside"). 4.2 Die Vermittlung von Reisen in der Klasse 39 richtet sich nicht nur an Fachkreise, sondern auch an Endabnehmer. Für die Endverbraucher ist – wie von der Vorinstanz ausgeführt – von einer durchschnittlichen Aufmerk- samkeit auszugehen, für Fachkräfte hingegen von einer höheren Aufmerk- samkeit (Urteil des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 3.6 Mar- keneintragungsgesuch "POSTAUTO"). 4.3 Auch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten technologischen Dienstleistungen der Klasse 42 sind sowohl für Endkonsumenten als auch für geschäftliche Abnehmer, die über Fachwissen verfügen, bestimmt. Mit Blick auf die eingetragenen Dienstleistungen überwiegt jedoch der Fo kus auf Durchschnittskonsumenten. Dies auch in Abgrenzung zu den Urteilen des BVGer B -1615/2014 vom 23. März 2016 E. 3 "Gridstream AIM/aim (fig.)" sowie B -6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 5 "Apple [fig.]/Adamis Group (fig.)". In diesen ist das Bundesverwaltungsgericht von einer erhöh- ten Aufmerksamkeit ausgegangen. Im erstgenannten Entscheid ging es je- doch um eine ganze Bandbreite anderer Dienstleistungen der Klasse 42 (siehe dort im Sachverhalt unter A), die im Business -to-Business Markt angeboten werden. Der zweitgenannte Fall betraf ebenfalls andere, nicht alltägliche Dienstleistungen der Klasse 42. Daher darf vorliegend die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrs- kreise – analog zur Einschätzung der Vorinstanz – als durchschnittlich an- gesehen werden. B-3417/2020 Seite 16 4.4 Schliesslich richten sich Dienstleistungen der Klasse 43 an das breite Publikum (Urteil des BVGer B -6456/2019 vom 13. Juli 2021 E. 3 "Giar- dino/giardino [fig.]") und es ist somit von einer durchschnittlichen Aufmerk- samkeit auszugehen. 5. Als nächstes ist die Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen zu prüfen. 5.1 Die Vorinstanz bejahte teilweise die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Classe 39: Fourniture d'informations en matière de voyages par le biais d'un site Web interactif. Classe 42: Mise à disposition temporaire d'applications logicielles sur le Web permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, repérer, gérer, comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements. Classe 43: Services d'agences de voyage, à savoir réalisation de pré -réser- vations et réservations de logements temporaires par le biais d'un site Web interactif. und den folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke Classe 35: Démonstration de produits; diffusion (distribution) d'échantillons; relations publiques; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue d'encourager, de fidéliser et de développer la clientèle; services de vente aux enchères; agences d'import -export; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport) et d'offres de ser- vices relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la restauration (re- pas), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces ser- vices par tout moyen notamment sur un site Web marchand , à savoir: éduca- tion, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de ma- nuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publica- tion de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micr o-édition, édition et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertisse- ment, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'or ganisation, de pro-B-3417/2020 Seite 17 duction et de représentation de spectacles, organisation et conduite de con- certs, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (diver- tissement), services de photographie, enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisat ion et conduite d'ateliers de formation, infor- mations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation, organisa- tion de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau infor- matique), services de mise à disposition de publicatio ns électroniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'at- tractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertisse- ment), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (diver- tissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présen- tation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monu- ments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le do- maine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de r ésidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaire s, d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de bras- series, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de loge- ments temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de cam- ping; services de vente au détail, notamment sur un site Web marchand, de produits et de ser vices relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du sport, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la restauration (re- pas), à savoir: éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cé- déroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro- édition, édition et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertissement, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de pro- duction et de représentation de spectacles, organisation et conduite de con certs, ré- servation de places pour les spectacles, services de billetterie (divertissement), ser- vices de photographie, enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vi- déo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisa- tion et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sym-B-3417/2020 Seite 18 posiums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et con- duite d'ateliers de formation, informations en matière de divertissement, de récréa tion et d'éducation, organisation de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de li vres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications électroniques de bil- lets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'attractions, jardins d'attractions, ser- vices de camps de vacances (divertissement), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (divertissement), exploitation de jardins zoologiq ues, ser- vices de musées (présentation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de mo- numents historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de sémi- naires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le domaine du tou- risme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, lo- cation de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de brasseries, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les do- maines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de logement s tempo- raires et de salles de réunions, exploitation de terrains de camping. Classe 39: Organisation de voyages; organisation de croisières; organisation d'excursions; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aé- rien, routier, maritime et ferroviaire; visites touris tiques; transport de passa- gers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens; transport en ambulance; transport en automobile; transport maritime; transport en bateau; transport fluvial; transport en chaland; transport en chemin de fer; transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; courtage mari- time; services de chauffeurs; services de taxis; services de navettes automo- biles; services d'autobus; services de pilotage; services de navigation; ser- vices de bateaux de pl aisance; location de véhicules; location d'automobiles; location de bateaux; location de wagons; location de garages; location de places de stationnement; services de garages de stationnement de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage). Classe 43: Agences de logement (hôtels, pensions); location de chambres (hébergement temporaire); réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions; services de conseils et d'informations (sans rapport avec la con- duite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; ser- vices de location de logements temporaires et de salles de réunions. B-3417/2020 Seite 19 5.2 Die Beschwerdeführerin weist zunächst darauf hin, dass die Vorinstanz einem grossen Teil der von ihr geschützten Dienstleistungen die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit mit von der Beschwerdegegnerin geschützten Dienst- leistungen abgesprochen hat (Rz. 60 der Beschwerde). Weiter hätten die übrigen Dienstleistungen keine Berührungspunkte (hinsichtlich ihrer Funk- tion, ihres Zwecks und ihrer Substituierbarkeit bzw. ihrer Komplementarität) mit den Dienstleistungen der älteren Marke, welche Reise - und Hotel- dienstleistungen umfasse (Rz. 61 der Beschwerde). 5.3 Die Beschwerdegegnerin verweist auf die diesbezüglichen Ausführun- gen der Vorinstanz und erk lärt sich mit diesen vollumfänglich einverstan- den. Die Gleichartigkeit sei überdies – für die Beschwerdegegnerin nach- vollziehbarerweise – nur für kleine Teile der Klassen 35 und 39 verneint worden. Beim grössten Teil der angefochtenen Dienstleistungen best ehe dagegen Gleichheit bzw. Gleichartigkeit, weil diese auch durch die Hotel - Concierge-App der Beschwerdegegnerin abgedeckt werden können (S. 3 der Beschwerdeantwort). 5.4 In casu ist zunächst die markenrechtliche Gleichheit bzw. Gleichartig- keit zwischen Waren- und Dienstleistungspromotionen (Klasse 35) und Dienstleistungen (in Form von Computer -Anwenderprogrammen bzw. Apps) der Klasse 42 zu beurteilen. Solche Apps, welche es Endabnehmern ermöglichen sollen, Waren - und Dienstleistungsangebote im Konsumgü- terbereich zu finden und zu vergleichen, sind heutzutage, wie von der Vor- instanz korrekt dargelegt, ein entscheidender Aspekt bzw. Kanal bei der Nutzbarmachung von Produktangeboten im Internet, und sie dienen folg- lich dem gleichen Zweck, nämlich der Waren - und Dienstleistungspromo- tion. Die Dienstleistungen sind folglich marktüblich miteinander verknüpft und werden als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen (vgl. das Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 5.5.2 und 5.7 "INTEL INSIDE/GAL DAT INSIDE", JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 336 und das Urteil BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/GMODE"). Des Weiteren sind ein äusserst ähnliches Fachwissen und dieselben Bran- chenkenntnisse von Nöten. Weiter umfassen Informationsdienstleistungen im Zusammenhang mit Rei- sen der Klasse 39 die Reiseberatung, -planung und -organisation. Diese Zweckbestimmung deckt sich mit Reiseinformationsdienstleistungen, wel- che durch die Beschwerdeführerin geschützt wurden. Auch sind zur Erbrin- gung beider Dienstleistungen die gleichen Kenntnisse und Fähigkeiten er- forderlich. B-3417/2020 Seite 20 Schliesslich besteht auch zwischen den Reservationsdienstleistungen im Reisebüro und der befristeten Unterbringung bzw. Hotellerie , welche die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin in der Klasse 43 ge- schützt haben, Gleichartigkeit. Denn zwischen diesen beiden Dienstleis- tungen besteht eine marktlogische Folge (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 336). 5.5 Dass die angefochtenen Dienstleistungen (teilweise) in unterschied li- chen Klassen eingeordnet sind, ist diesen Erkenntnissen nicht abträglich, da die Nizzaklassifikation lediglich ein mögliches Indiz der Gleichartigkeit ist, jedoch keinerlei präjudizierende Wirkung hat (vgl. Urteil des BGer 4C_392/2000 vom 4. April 2001 E . 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 3.3 "MERCI/Merci [fig.]"). 5.6 Folglich kann der Einschätzung der Vorinstanz, welche die Gleichartig- keit der Dienstleistungen nur teilweise bejahte (siehe III.B.5 der Verfü- gung), gefolgt werden. Bet reffend die nicht als gleichartig befundenen Dienstleistungen entfällt nachfolgend eine Prüfung auf Verwechslungsge- fahr (vgl. III.B.6 der Verfügung). 6. Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wort- bildmarke "Hotel Tonight (fig.) " und die Wortbildmarke "Verychic Tonight (fig.)" gegenüber. 6.1 Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz stellen übereinstimmend eine ausgeprägte bzw. offensichtliche Ähnlichkeit fest. Die Beschwerde- gegnerin begründet dies damit, dass der von der angefochte nen Marke übernommene Teil "Tonight" grafisch abgehoben sei und dadurch eigen- ständig interpretiert werde. Weiter werde mit der Voranstellung der als mo- disches Adjektiv wirkenden Bezeichnung "Verychic" den "Tonight"-Angebo- ten der Beschwerdeführerin ein gehobener Nimbus verliehen. Schliesslich stelle das in der Branche bekannte Markenelement "Tonight" ein werbe- wirksames und schutzwürdiges Schlagwort dar (Beschwerdeantwort S. 2 f.). Auch die Vorinstanz stellte fest, dass "Tonight" im jüngeren Zeichen nach wie vor als zentrales und selbstständiges Element wahrgenommen werde und "Verychic" höchstens als präzisierender Zusatz erscheine (III.C.5 der Verfügung). 6.2 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Wortklang, Schriftbild und nach dem allfälligen Sinngehalt. B-3417/2020 Seite 21 6.2.1 Betreffend Wortklang: Tonight ist ein bekanntes, zum englischen Grundwortschatz gehörendes Wort. Die beidseitige Verwendung dieses Begriffs, welcher den Kennzeichnungsschwerpunkt ausmacht, führt zu ei- ner entsprechenden Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Wort- klang. Kommt hinzu, dass "Tonight" bei beiden Marken am Ende des Zei- chens steht und dies deshalb den Adressaten besonders in Erinnerung bleibt (siehe zur besonderen Kennzeichnungskraft des Zeichenendes das Urteil des BVGer B -7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 5 " FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN " mit Verweis auf BGE 127 III 160 E. 2a und 2b und das Urteil des BVGer B -2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.4 "The Body Shop (fig.)/TheFaceShop"). Dagegen treten die Umstände, dass die beiden Marken eine unterschiedliche Anzahl Silben, unterschiedliche Ka- denz der Silben und unterschiedliche Abfolge von Klangvokalen in Kombi- nation mit einer Abfolge von Klangkonsonanten mit unterschiedlichem An- laut aufweisen, zurück. 6.2.2 Beim Schriftbild überzeugt ein Argument der Beschwerdegegnerin besonders. Die Voranstellung der als modisches Adjektiv wirkenden Be- zeichnung «Verychic» verleiht den Tonight-Angeboten der Beschwerdefüh- rerin eine gehobene Bedeutung. Auch liegt der Fokus auf "Tonight", weil er in der jüngeren Marke grafisch mit der Farbgestaltung hervorgehoben wird. Mehr als figuratives Beiwerk scheint dies jedoch nicht zu sein (siehe III.C.2 der Verfügung). Zumindest hat die Beschwerdeführerin diesem Argument der Vorinstanz nichts entgegenhalten (siehe Rz. 51 der Beschwerde). Schliesslich sind die beiden Vergleichszeichen, im Gegensatz zu den Aus- führungen der Beschwerdeführerin, welche sie auf die Anzahl Buchstaben, die Grösse der Buchstaben und die verwendete Grafik stützt, nicht ausrei- chend verschieden. 6.2.3 Im Rahmen des Sinngehalts ist darauf hinzuweisen, dass "very" und "chic" zum englischen bzw. französischen Grundwortschatz zu zählen sind. "Very" hat die Bedeutung von "sehr, äusserst" und "chic" von "elegant, vor- nehm". Im Vergleich mit den neutraleren Begriffen "elegant" und "vornehm" wirkt "chic" überdies als positiv anpreisender und beschreibender Zusatz (dies wird durch den beigefügten Zusatz "sehr" bzw. "äusserst" n och zu- sätzlich verstärkt). Folglich ist er kennzeichnungsschwach. Die positive Färbung, die schon im ursprünglich deutschen und heute veralteten Wort "Schick" (= modische Eleganz, vgl. "Geschick") enthalten war, haftet dem Begriff heute noch an ( DUBOIS/MITTERAND/DAUZAT, Larousse Grand Dic- tionnaire Etymologique & Historique du français, Paris 2005, S. 194, dtv B-3417/2020 Seite 22 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 3. Aufl. München 1997, S. 1195). Dies wird in allen schweizerischen Landesgegenden verstanden (siehe zum Ganzen das Urteil des BVGer B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 5 "chic/LIP chic"). "Tonight" gehört ebenso zum englischsprachigen Grundwortschatz, der in allen schweizerischen Landesgegenden beherrscht wird, und hat die Bedeutung von "heute Abend, heute Nacht" (Pons, Online -Wörterbuch, Englisch-Deutsch, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch- deutsch/tonight>, abgerufen am 24. Oktober 2022). "Hotel" schliesslich weckt Assoziationen mit "auswärts schlafen und es- sen", "geschäftlichem oder privatem Reisen" und dem Besuch eines frem- den bzw. unbekannten Ortes. Die beidseitige Verwendung des Begriffs "Tonight", einmal verbunden mit "Verychic" und einmal mit "Hotel" führt, auch auf Ebene des Sinngehalts, zu einer Übereinstimmung der Vergleichszeichen. Kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin "Tonight" offenbar als werbewirksames und schutz- würdiges Schlagwort versteht, denn sonst würde die angestrebte Neuein- tragung – unter Berücksichtigung, dass "Verychic" nicht geschützt werden konnte (vgl. dazu die Ausführungen in III.C.4 der angefochtenen Verfü- gung) – wenig Sinn ergeben. 6.2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den beiden Zei- chen klare Übereinstimmungen in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt vorliegen, sodass insgesamt von einer grossen Zeichenähnlichkeit auszu- gehen ist. 7. Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" zu bestimmen. 7.1 Dem älteren Zeichen "Hotel Tonight" kommen, wie soeben aufgezeigt (vgl. hierzu vorn E. 5.2.3), verschiedene Bedeutungen zu. Im Zusammen- hang mit den beansp ruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 39, 42 und 43 betreffend Computersoftware steht jedoch eine technische und elektronische Bedeutung im Vordergrund (vgl. Urteile des BVGer B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 6.1 "iMessage"; B -649/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.3 "i-Option"). B-3417/2020 Seite 23 7.2 Geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn es im Zusammen- hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend wirkt (Urteil des BVGer B -3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7.1.2 "PAL- LAS/Pallas Seminare [fig.]" m.H.). Die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" weckt bei den massgeblichen Verkehrskreisen vordergründig Assoziatio- nen mit Reisen (vgl. hierzu erneut vorn E. 5.2.3). Da sich die Widerspruchs- marke auch an Endabnehmer richtet (vgl. hierzu vorn E. 3), ist mit Blick auf das vorliegend beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis den- noch nicht ausgeschlossen, dass sie auch Vorstellungen im Hinblick auf mögliche Software -Angebote im Zusammenhang mit Reisen wecken könnte. Sie enthält Hinweise auf die beanspruchten Waren und Dienstleis- tungen der Klassen 9, 39, 42 und 43 (vgl. RKGE, sic! 2004, S. 96 E. 8 "I- publish" sowie die Urteile des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.3 "i-Option" und B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 6.1 "iMessage", wo ebenfalls ein solcher Hinweis bejaht wurde). 7.3 Im Gesamteindruck wirkt die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" ange- sichts des im Bestandteil "Hotel" enthaltenen Hinweises auf Reisen sowie im Hinblick auf mögliche Assoziationen mit Reise -Softwaredienstleistun- gen zumindest in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun- gen der Klassen 9 und 42 allusiv bzw. auf etwas anspielend. Denn beide umfassen Unterbringung bzw. Beherbergung ("hébergements") mit. Es ist daher – immerhin diesbezüglich – von einer reduzierten Kennzeichnungs- kraft der Widerspruchsmarke auszugehen. 8. Letztlich ist die Verwechslungsgefahr aufgrund der in E. 2.4 besprochenen Kriterien zu bestimmen. 8.1 Vorliegend besteht Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Dienstleistungen bei einer leicht erhöh ten Aufmerksamkeit der Verkehrs- kreise (siehe E. 3). 8.2 Die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" hat zumindest teilweise eine reduzierte Kennzeichnungskraft (E. 6.3). Hier ist den Ausführungen der Be- schwerdeführerin teilweise zu folgen (vgl. Rz. 46a der Beschwerde). Auch der übernommene Bestandteil "Tonight" enthält einen anpreisenden Hinweis wenigstens auf die in Frage stehenden Reise -Reservations-B-3417/2020 Seite 24 Dienstleistung der Klasse 43 ("heute Nacht, d.h., ich kann kurzfristig reser- vieren"). Auch ist "Tonight" ein Wort aus dem allgemeinen Sprachgebrauch und überhaupt nicht fantasievoll (siehe dazu Rz. 46b der Beschwerde). 8.3 I.c. wurde ein Teil ("Tonight") der älteren Marke in die jüngere übernom- men sowie mit grafischen Elementen ergänzt. Die blosse Übernahme ei- nes Markenbe standteils führt noch nicht zur Verwechslungsgefahr. Es kommt darauf an, wie kennzeichnungskräftig der übernommene Bestand- teil des älteren Zeichens ist (vgl. für eine Gesamtbetrachtung unter Berück- sichtigung dieses Aspekts z.B. das Urteil des BVGer B -3248/2019 vom 19. November 2019 E. 7 "iTravel/itravel – for that moment" oder B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 10 "CRUNCH/TIFFANY CRUNCH N CREAM"; so wurde z.B. im Fall "Micasa/Swicasa" eine Verwechslungs - gefahr verneint, u.a., weil "casa" beschreibend ist [vgl. B-2521/2018 E. 7]). Vorliegend ist "Tonight" im Vergleich zu "Hotel" der kennzeichnungskräfti- gere Bestandteil der älteren Marke. Dies zum einen deshalb, weil "Tonight" in der jüngeren Marke grafisch mit der Farbgestaltung besonders hervor- gehoben wird (E. 5.2.2 vorstehend). Zum anderen ist "Tonight" ein in der Branche zusehends bekannter werdendes Element (E. 5.1 vorstehend). 8.4 Betreffend die übrigen Werbe -, Promotions- und Vermittlungs-Dienst- leistungen ist die allusive Wirkung von "Tonight" weniger kla r und direkt. Auch wenn diese Dienstleistungen für Hoteldienstleistungen immer wichti- ger werden, so ist nicht erstellt, dass "Tonight" auch für diese Dienstleis- tungen anpreisend wirkt. Es bleibt eine blosse Anspielung und keine be- schreibende Angabe oder gar werbewirksame Anpreisung. 8.5 Insgesamt kann damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht aus- geschlossen werden. Denn auch die Modifikation und die grafischen Ele- mente vermögen den entscheidenden Teil des älteren Zeichens nicht zum Verschwinden zu bringen. Die Beschwerde erweist sich folglich als unbe- gründet und ist abzuweisen. 9. 9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde- führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsac he, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten B-3417/2020 Seite 25 und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wider- spruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zei- chen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten sind auf Fr. 4'500.–, in der Höhe des geleisteten Vorschusses, festzusetzen. 9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient- schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not- wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwer- degegnerin keine Kostennote ein gereicht. Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'500.– als gerechtfertigt. 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver- fügung (Art. 73 BGG). Es erwächst demnach mit Eröffnung in Rechtskraft. B-3417/2020 Seite 26 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt und sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– zu verrechnen. 3. Für die erwachsenen notwendigen Kosten für das Beschwerdeverfahren werden der Beschwerdegegnerin Fr. 2'500.– zugesprochen und der Be- schwerdeführerin auferlegt. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 100816; Einschreiben; Akten zurück) Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Martin Kayser Martin Wilhelm Versand: 8. November 2022