A bteilung II B -7422/2006 {T 0/2} U rteil vom 3. M ai 2007 M itw irkung: R ichter D avid Aschm ann (vorsitzender R ichter), R ichter Bernard M aitre, R ichter M arc Steiner; G erichtsschreiber Philipp J. D annacher. M ._______, vertreten durch H errn R A M atthias Städeli und R A D r. G regor W ild, R entsch & Partner, Fraum ünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, Beschw erdeführerin gegen Eidgenössisches Institut für G eistiges Eigentum , Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Vorinstanz betreffend Zurückw eisung des M arkeneintragungsgesuchs N r. 57447/2004 "G oldrentier" (3D ) B u n d e s v e rw a ltu n g s g e ric h t T rib u n a l a d m in is tra tif fé d é ra l T rib u n a le a m m in is tra tiv o fe d e ra le T rib u n a l a d m in is tra tiv fe d e ra l2 Sachverhalt: A. Am 24. Juni 2004 hinterlegte die Beschw erdeführerin die nachstehende dreidim ensionale M arke für "Schokolade, Schokoladew aren" in Klasse 30 beim Eidgenössischen Institut für G eistiges Eigentum (Vorinstanz): B. D ie Vorinstanz beanstandete die Anm eldung m it Schreiben vom 8. N ovem ber 2004, da die M arke nicht unterscheidungskräftig sei. C . M it Schreiben vom 10. Januar 2005 begründete die Beschw erdeführerin ihren abw eichenden R echtsstandpunkt in Bezug auf die U nterscheidungs- kraft der M arke. D . D ie Vorinstanz hielt m it Schreiben vom 9. M ärz 2005 an ihrer Einschät- zung der R echtslage fest, da die Form nur unw esentlich von der banalen D arstellung eines H irschs oder R entiers abw eiche. E. Am 1. Juli 2005 ersetzte die Beschw erdeführerin die Abbildung der M arke durch eine neue Abbildung, w orauf die M arke auf ihrer linken Seite den Schriftzug "Lindt" trägt: 3 F. Am 5. Septem ber 2005 verneinte die Vorinstanz die U nterscheidungskraft der M arke auch in der neuen D arstellung. G . M it Schreiben vom 7. N ovem ber 2005 und 10. Januar 2006 hielten beide Seiten an ihren bereits geäusserten Auffassungen fest. H . Am 9. M ärz 2006 reichte die Beschw erdeführerin erneut eine geänderte Abbildung der M arke ein und erklärte dazu, dass der Schriftzug "Lindt" nun auf beiden Seiten der M arke verw endet w erde. D ie M arke w urde nun w ie folgt dargestellt: I. M it Schreiben vom 1. Juni 2006 verfügte die Vorinstanz die Verschiebung des H interlegungsdatum s der M arke auf den 9. M ärz 2006. Sie verneinte ihre U nterscheidungskraft dennoch, da die beidseitige Verw endung des Schriftzuges "Lindt" in der Abbildung nicht deutlich zum Ausdruck kom m e und zudem nicht genügen w ürde, um die M arke in ihrem G esam teindruck zu "um fassen". J. M it Schreiben vom 23. August 2006 ersuchte die Beschw erdeführerin um Erlass einer beschw erdefähigen Verfügung. K. Am 13. O ktober 2006 verfügte die Vorinstanz die Zurückw eisung des M ar- keneintragungsgesuchs. L. H iegegen erhob die Beschw erdeführerin am 14. N ovem ber 2006 Be- schw erde an die eidgenössische R ekurskom m ission für geistiges Eigen- tum und stellte die R echtsbegehren: 1) D ie Verfügung des Beschw erdegegners vom 13. O ktober 2006 sei aufzuhe- ben. 2) D ie unter der G esuchs-N r. 57447/2004 hinterlegte M arke "G old R eindeer" (3D ) sei ohne Einschränkung für "Schokolade und Schokoladenw aren" (Klasse 30) in das M arkenregister einzutragen. 3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschw erde- gegners. M . M it Verfügung vom 16. N ovem ber 2006 w urde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverw altungsgericht überw iesen. N . M it Vernehm lassung vom 17. Januar 2007 beantragte die Vorinstanz, die Beschw erde unter Kostenfolge abzuw eisen. 4 O . Auf die D urchführung einer m ündlichen und öffentlichen Verhandlung hat die Beschw erdeführerin m it Schreiben vom 2. Februar 2007 verzichtet. P. M it Schreiben vom 23. M ärz 2007 beantragte die Vorinstanz, das Verfah- ren aus R ücksicht auf ein hängiges Parallelverfahren vor dem Bundesge- richt zu sistieren. D ie Beschw erdeführerin erklärte m it Schreiben vom 19. April 2007, sie sähe keinen G rund dem Sistierungsgesuch zuzustim - m en. Q . M it Verfügung vom 26. April 2007 w ies das Bundesverw altungsgericht das Sistierungsgesuch der Vorinstanz ab. D as B undesverw altungsgericht zieht in Erw ägung: 1. D as Bundesverw altungsgericht ist zur Beurteilung von Beschw erden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in M arkensachen zuständig (Art. 31 des Verw altungsgerichtsgesetzes/VG G , SR 173.32). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. R ekurskom m ission für geistiges Eigentum übernom m en (Art. 53 Abs. 2 VG G ). D ie Beschw er- de w urde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verw altungsverfahrens- gesetzes/Vw VG (SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der ver- langte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als M arkenanm elderin ist die Beschw erdeführerin zur Beschw erde legitim iert (Art. 48 Vw VG ). Auf die Beschw erde ist daher einzutreten. 2. Vom M arkenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a des M arken- schutzgesetzes/M SchG Zeichen, die G em eingut sind, da ihnen die erfor- derliche U nterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. D ies gilt auch für dreidim ensionale M arken, die in der Form der gekennzeichneten W are selbst bestehen können ("Form m arken"), sow ie für Kom binationen solcher Form en m it zw eidim ensionalen Bestandteilen. O b in ihrem Zusam m enspiel der unterscheidungskräftige Teil dom iniert, hängt nach einer Form ulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die ange- m eldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom G ew ohnten und Erw ar- teten abw eicht und so im G edächtnis der Abnehm er haften bleibt (BG E 120 II 310 E. 3b The O riginal, 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuel- le und erinnerbare aber im Sinne dieser Form el nicht auffällige, ungew ohn- te oder unerw artete Form w ird das Publikum in der R egel nicht als H inw eis auf eine betriebliche H erkunft der entsprechenden W are oder D ienstleis- tung ansehen, da W aren und D ienstleistungen stets durch Leistung ge- form ter G egenstände geliefert oder erbracht w erden (P. H EIN R IC H / A. R U F, M arkenschutz für Produktform en?, sic! 2003, 402, M . STR EU LI-YO U SSE F, Zur Schutzfähigkeit von Form m arken, sic! 2002, 796, BG E 130 III 334 E. 3.5 Sw atch). 3. Als gew ohnt und erw artet – und dam it als nicht unterscheidungskräftig im Sinne der vorstehenden Ausführungen – hat die R echtsprechung einer- seits technisch beeinflusste Form en und M erkm ale bezeichnet, deren O ri- ginalität nicht genügend über die technischen G estaltungsvorgaben hin- ausgeht (BG E 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, 131 III 129 E. 4.3 Sm arties). 5 Andererseits w urden G ew ohnheiten und Erw artungen der Form gestalt auch m it G ebrauchskonventionen der gekennzeichneten W are begründet (BG E 131 III 130 E. 4.4 Sm arties, R KG E in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform , sic! 2003, 499 E. 9 W eissblaue Seifenform , sic! 2003, 805 E. 5 Zahnpasta- stränge, sic! 2001, 129 E. 7 Baum kuchen). Solche G ebrauchskonventio- nen können sich unter anderem aus kulturellen Zusam m enhängen erge- ben. D ie G ew ohnheiten und Erw artungen sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu erm itteln, ohne dass die angem eldete Form m it einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen w ird (BG E 131 III 134 E. 7.2 Sm arties, R KG E in sic! 2005, 472 E. 8 W abenstruktur, sic! 2000, 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die ästhetischen M erkm ale der Form sind in ihrem Zusam m enspiel im G esam teindruck zu w ürdigen (BG er in sic! 2000, 286 E. 3b R unde Tablette, BG E 120 II 149 E. 3b/aa The O rigi- nal, R KG E in sic! 2006, 265 E. 7 f. Tetrapack, sic! 2000, 702 E. 4 Tablet- tenform ). An das M ass des H erkunftsbezugs sind dabei keine übertriebe- nen Anforderungen zu stellen. Vielm ehr kann sich dieser auch aus einer Kom bination an sich gem einfreier Elem ente ergeben (M . LU C H SIN G ER , D rei- dim ensionale M arken, Form m arken und G em eingut, sic! 1999, 196, C . W ILLI, M arkenschutzgesetz, Zürich 2002, N . 124 zu Art. 2 M SchG ; R KG E in sic! 2004, 502 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen m ag sich das Pub- likum stärker an die U nterscheidung herkunftsbestim m ender Produktfor- m en gew öhnt haben (STR E U LI-YO U SSEF, S. 797). Einfache und banale For- m en sind dem Verkehr aber grundsätzlich freizuhalten (H EIN R IC H /R U F, S. 401 m .w .H ., BG E 131 III 130 E. 4.4 S m arties). Auch besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis bei Form en, die das W esen der W are ausm achen oder die technisch notw endig sind (BG E 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2 lit. b M SchG ). 4. Schokolade in farbig bedruckter Folie und in Form stilisierter Tiere w ird, w ie die Vorinstanz zurecht feststellt, in der Schw eiz häufig verkauft. D ie angem eldete Form ist ohne Zuhilfenahm e der Fantasie als Spielart dieser G ruppe von Schokoladeprodukten erkennbar, auch w enn m an nicht von al- len Seiten sieht, dass sie ein R entier darstellt. G ew isse Form elem ente w ie die braune Zeichnung der Beine, der H ufe und des G esichts auf der Folie w erden durch diese Tierfigur m itthem atisiert und erscheinen darum , w enn m an davon absieht, dass die D arstellung eines R entiers im U nterschied zu derjenigen hier heim ischer Tierarten allenfalls von kulturell bedingten G e- brauchskonventionen abw eicht, w enig ungew öhnlich. Angem eldet und vor- liegend zu beurteilen ist jedoch nicht die abstrakte Idee, ein R entier aus Schokolade anzubieten. G egenstand des vorliegenden Falles ist die ange- m eldete individuelle Form . Auffällig und für eine solche Tierdarstellung un- typisch sind die hochgezogene, dreieckige Kopfform m it dem nur von vor- ne ganz sichtbaren, aufgem alten G ew eih, das rote Band m it der G locke, die goldene Farbe des Tieres und der auf beiden Seiten angebrachte Schriftzug "Lindt" m it einem Firm ensignet. 5. Es ist zu prüfen, ob der "unterscheidungskräftige Teil dom iniert" (BG E 120 II 310 E. 3b The O riginal), also ob diese auffälligen Bestandteile im Ver- hältnis zu den gew öhnlichen Elem enten der Tierdarstellung überw iegen 6 und im G esam teindruck der angem eldeten Form auf ihre betriebliche H er- kunft hinw eisen. D as ist der Fall. Zw ar fügen sich auch die eigentüm liche Kopfform und G ew eihbem alung in den Kontext der Tierdarstellung ein, so dass keines der dreidim ensionalen M erkm ale der M arke für sich allein un- terscheidungskräftig w äre. D och führt die Kom bination der Elem ente im Zusam m enspiel dank der überlegten Farb- und Stilw ahl und in Verbindung m it dem deutlich sichtbaren Schriftzug "Lindt" über das Them a eines blos- sen Schokoladetiers hinaus. Im G esam teindruck der M arke w ird so ein er- kennbarer Bezug zur betrieblichen H erkunft der W are geschaffen, und w irkt die M arke unterscheidungskräftig. 6. D ie Vorinstanz hat am 1. Juli 2005 ihre Prüfungspraxis bei Form m arken in Bezug auf zw eidim ensionale Bestandteile auf Form en verschärft. Seither bestim m t sie in internen Prüfungsrichtlinien, dass ein unterscheidungskräf- tiger Schriftzug den banalen C harakter einer angem eldeten, banalen Form nicht w esentlich beeinflusse, solange er nur auf einer Seite derselben an- gebracht sei (IG E-R ichtlinien in M arkensachen, w w w .ige.ch/D /jurinfo/docu- m ents/10102d.pdf, Ziff. 4.10.3.1). Als Begründung erw ähnt die Vorinstanz in publizierten "Erläuterungen betreffend die neuen R ichtlinien im M arken- bereich" vom 22. Juni 2005, m it dieser Praxisänderung solle sichergestellt w erden, dass Inhaber von Form m arken nicht andere M arktteilnehm er durch eine "faktische Sperrw irkung" der M arke am G ebrauch banaler For- m en hinderten. G estützt auf diese R egel urteilte die Vorinstanz im vorlie- genden Fall, dass der Schriftzug "Lindt" den G esam teindruck der M arke nicht w esentlich beeinflusse. 7. D ie Sorge der Vorinstanz ist in diesem Fall jedoch unbegründet, da es sich um keine banale, freihaltebedürftige Form handelt, sondern um das Zu- sam m enspiel von G estaltungselem enten, die zum Teil ungew öhnlich sind und in der oberen M itte der Längsseiten durch den bekannten Schriftzug "Lindt" ergänzt w erden, w o er am leichtesten ins Auge sticht. Verw endet ein anderer M arktteilnehm er zufällig dieselben Konturen, Proportionen oder die goldene Farbe dieser M arke, w ird er ihrem G esam teindruck da- durch nicht nahekom m en. Eine "faktische Sperrw irkung" ist nicht ersicht- lich: Von dieser M itverw endung w ird er gestützt auf die M arke nicht abge- halten w erden können. Ahm t er dagegen die Farbkom bination, Zeichnung und den Schriftzug nach, soll sich die Beschw erdeführerin m it Fug dage- gen w ehren können. Für die Annahm e eines Freihaltebeürfnisses am Zu- sam m enspiel dieser Elem ente besteht kein Anlass. 8. H inzu kom m t, dass die Beschw erdeführerin der Vorinstanz gleichzeitig m it ihrer M arkenänderung vom 9. M ärz 2006 erklärte, dass sie den Schriftzug "Lindt" auf beiden Seiten des R entiers verw ende. D adurch w ird er bei m arktüblicher Aufstellung des Tiers von allen Seiten leicht gesehen. Im an- gefochtenen Entscheid zw eifelt die Vorinstanz zw ar daran, ob der Schrift- zug auf der rechten Seite nicht doch w eggelassen w erde, da die neue Ab- bildung nur die linke zeige. Es w äre jedoch überspitzt, das identische Sei- tenbild der Form auch von rechts zu verlangen, da die Vorinstanz die An- m elder zugleich verpflichtet, die Form in einem Q uadrat von nur 8 Zenti- m etern Seitenlänge vollständig abzubilden (vgl. das Anm eldeform ular der 7 Vorinstanz unter w w w .ige.ch/D /bestell/docum ents/m 530d.pdf), w as für zw eidim ensionale M arken genügen m ag, für die D arstellung einer dreidi- m ensionalen M arke aber Einschränkungen bedeutet. D ass eine Abbildung des R entiers von rechts fehlt, lässt darum nicht den Schluss zu, dass der Schriftzug nur auf einer Seite angebracht w erden soll. D ie Vorinstanz hätte in diesem Punkt nur nach Klärung des Sachverhalts durch R ückfrage von dem für die Beschw erdeführerin ungünstigeren Sachverhalt ausgehen dür- fen. Zusam m enfassend ergibt sich, dass der Schriftzug den G esam tein- druck der M arke auf jeden Fall w esentlich prägt, auch w enn es sie nicht als G anzes um fasst. 9. D ie Beschw erde ist folglich gutzuheissen und die Vorinstanz anzuw eisen, die M arke im schw eizerischen M arkenregister einzutragen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 Vw VG ), und es ist der Beschw erdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Ü berdies ist ihr eine angem essene Parteientschädi- gung zuzusprechen. 10. Besteht keine unterliegende G egenpartei, ist die Parteientschädigung der- jenigen Körperschaft oder autonom en Anstalt aufzuerlegen, in deren N a- m en die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 Vw VG ). N ach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für G eistiges Eigentum (IG EG ; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonom e Anstalt m it eigener R echtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem N a- m en m it dem Vollzug des M arkenschutzgesetzes, nam entlich der Führung des M arkenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b IG EG ). G estützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem N am en und kas- sierte sie auch in eigenem N am en die dafür vorgesehene G ebühr. D ie Vor- instanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten. 11. D ie Spruchgebühr des Beschw erdeverfahrens ist nach U m fang und Schw ierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestim m en (Art. 63 Abs. 4bis Vw VG ). In M arkeneintra- gungsverfahren ist dafür das Interesse der beschw erdeführenden Partei am Aufw and einer neuen M arkeneintragung und an der Vorbereitung der M arkteinführung im Fall der R ückw eisung der hängigen M arkenanm eldung zu veranschlagen. Es w ürde allerdings zu w eit führen und könnte im Ver- hältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens ab- schreckend w irken, w enn dafür stets konkrete Aufw andsnachw eise im Ein- zelfall verlangt w ürden. M angels anderer streitw ertrelevanter Angaben ist der Streitw ert darum nach Erfahrungsw erten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (J. ZÜ R C H ER , D er Streitw ert im Im m aterialgüter- und W ettbew erbsprozess, sic! 2002, 505; L. M EYE R , D er Streitw ert in Prozessen um Im m aterialgüter- rechte und Firm en, sic! 2001, 559 ff., L. D AVID , D er R echtsschutz im Im m a- terialgüterrecht, SIW R I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).8 D em nach erkennt das B undesverw altungsgericht: 1. D ie Beschw erde w ird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössi- schen Instituts für G eistiges Eigentum vom 13. O ktober 2006 w ird aufge- hoben und das Institut w ird angew iesen, die M arke im schw eizerischen M arkenregister einzutragen. 2. D er geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- w ird der Beschw erdefüh- rerin zurückerstattet. 3. D er Beschw erdeführerin w ird zulasten des Eidgenössischen Instituts für G eistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'200.-- zugespro- chen. 4. D ieses U rteil w ird eröffnet: - der Beschw erdeführerin (m it G erichtsurkunde) - der Vorinstanz (R ef-N r. 57447/2004; m it G erichtsurkunde) - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartem ent (per A-Post, zur Kenntnis) D er vorsitzende R ichter: D er G erichtsschreiber: D avid Aschm ann Philipp J. D annacher R echtsm ittelbelehrung D ieses U rteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schw eizerischen Bundes- gericht in Lausanne angefochten w erden. Versand am : 4. M ai 2007