B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-7210/2017 U r t e i l v o m 9 . M a i 2 0 1 8 Besetzung Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger, Gerichtsschreiber Lukas Abegg. Parteien Spirit Market GmbH, Wegmühlegässli 6, 3072 Ostermundigen, vertreten durch die Rechtsanwälte Bernard Volken und/oder Nicolas Bischoff, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern, Beschwerdeführerin, gegen Orell Füssli Verlag, Orell Füssli Sicherheitsdruck AG, Dietzingerstrasse 3, Postfach, 8036 Zürich, vertreten durch Sven Capol, Rechtsanwalt, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 14360 CH 454'579 SCHELLEN-URSLI / CH 672'325 Schellenursli. B-7210/2017 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Schweizer Marke Nr. 672'325 „Schellenursli“ wurde am 23. April 2015 auf Swissreg veröffentlicht. Sie war nach einer teilweisen Löschung vom 21. Juli 2015 für folgende Waren eingetragen: Klasse 29: Käse B. Am 23. Juli 2015 erhob die heutige Beschwerdegegnerin Widerspruch ge- gen diese Ei ntragung und stützte sich dabei auf die Schweizer Marke Nr. 454'579 „SCHELLEN-URSLI“, eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen: Klasse 6: Glocken, soweit in dieser Klasse enthalten. Klasse 9: Tonband- und Videokassetten. Klasse 14: Juwelierwaren , Pins und Anstecknadeln aus Edelmetall; Schlüsselanhänger aus Kunststoff und anderen Materialien. Klasse 16: Papeteriewaren, Kalender, Postkarten, Papierwaren für Verpa- ckungs-, Haushalts - und persönliche Zwecke; Druckereierzeugnisse, Kunstdruckerzeugnisse, Poster, Schreibwaren, Spielkarten, Stempel; Wer- beaufkleber aus Papier; Werbeaufkleber aus Kunststoff; Kunststoff-Verpa- ckungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien, Behältnissen, Dosen und Bechern. Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Handtaschen, Kindertaschen; Regenschirme und Spazierstöcke; Handtaschen, Tragta- schen und Kindertaschen. Klasse 20: Maskottchenfiguren aus Wachs, Holz, Gips und Kunststoff. Klasse 21: Maskottchenfiguren aus Porzellan, Ton oder Glas; Glas -, Por- zellan-, Keramik- und Steingutwaren sowie Behälter für Haushalt und Kü- che nicht aus Edelmetall oder plattiert; Kunstgegenstände aus Glas, Por- zellan, Keramik und Steingut. Klasse 24: Textilwaren, nämlich Stoffe, Gardinen, Vorhänge, Storen, Haus- haltwäsche, Tisch- und Bettwäsche. B-7210/2017 Seite 3 Klasse 25: Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Turn- und Sportbeklei- dung, Krawatten, Fliegen, Foulards, Hosenträger, Gürtel; Kopfbedeckun- gen. Klasse 26: Knöpfe, Pins, Anstecknadeln. Klasse 28: Puppen, Spielzeuge, Glocken, Marionetten, Hamp elmänner, Puzzles; Turn- und Sportartikel (ausgenommen Bekleidungsartikel). Klasse 30: Feine Backwaren und Konditorwaren. Klasse 35: Werbung und Public Relations. Klasse 41 Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten. C. Mit Schreiben vom 24. August 2015 machte die Widerspruchsgegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich der Waren der Klasse 30 unter Verweis auf die vorprozessuale Korrespondenz gel- tend. D. Mit Verfügung vom 23. November 2017 hiess die Vorinstanz den Wider- spruch gut und widerrief die Eintragung der Marke Nr. 672'325 „Schellen- ursli“. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen wie folgt: D.a Zwar würden diverse Gebrauchsbelege der Widersprechenden nicht in den relevanten Zeitraum fallen oder die Marke sei aufgrund schlechter Kopierqualität der Beweismittel gar nicht erkennbar. Hingegen spräche für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs insbesondere der Lizenzvertrag mit der Detailhandelskette Spar zur Nutzung der Widerspruchsmarke, Werbe- materialien von Spar mit der Anp reisung von Nusstorten, welche mit der Widerspruchsmarke versehen waren, sowie die Tatsache, dass das Pro- dukt Bündner Nusstorte, versehen mit der Widerspruchsmarke, einen Test- sieg des Konsumentenmagazins Kassensturz errang. Die Vorinstanz er- achtete daher d en Gebrauch für Nusstorten als gegeben. In Anwendung der erweiterten Minimallösung bestimmte sie für die Klasse 30 die Waren Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen als durch die Widerspruchs- marke geschützt. B-7210/2017 Seite 4 D.b Die beanspruchten Waren Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen der Klasse 30 der Widerspruchsmarke erachtete die Vorinstanz als gleich- artig zu den beanspruchten Waren Käse der Klasse 29 der angefochtenen Marke. Denn unter den Begriff Käse fielen auch Frischkäse, welche oft in Kuchen und Torten (bspw. Quarktorten) verwendet würden. Auch zum di- rekten Verzehr vorgesehene Käsevarianten, wie Käseplättchen oder mari- nierter Fetakäse habe die gleiche Zweckbestimmung wie die Torten und Kuchen, weshalb insgesamt von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden könne. D.c Da weiter die strittigen Zeichen phonetisch und semantisch identisch seien und der Widerspruchsmarke einen normalen Schutzumfang attestiert werden könne, sei die Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen und dem Widerspruch statt zu geben. E. Die Beschwerdeführerin änderte in der Folge das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke per 18. Dezember 2017 und schränkte dies von Käse auf Hartkäse ein, was am 20. Dezember 2017 in Swissreg publiziert wurde. F. Mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2017 erhob die Beschwerdeführerin ge- gen die Verfügung der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungs- gericht. Sie macht in erster Linie geltend, die Warengleichartigkeit sei nach der Einschränkung von Käse auf Hartkäse seitens der angefochtenen Marke mit den Waren Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen der Wi- derspruchsmarke nicht mehr gegeben. Zudem hält die Beschwerdeführerin an der Einrede des Nichtgebrauchs fest und macht geltend, dass aufgrund der eingereichten Belege kein ernsthafter Gebrau ch der Widerspruchs- marke angenommen werden könne, da für den Nachweis des Gebrauchs bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs einerseits strengere Vorausset- zungen gälten. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin die genaue Zahl an abgesetzten Produkten der Widerspruchsmarke nicht benennen können, was unter Berücksichtigung des Umsatzes und der betrieblichen Strukturen des vertreibenden Unternehmens dazu führen müsse, dass kein ernsthafter Gebrauch anzunehmen sei. G. Mit Verfügung vom 23. Januar 2018 wurde die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme eingeladen. Gleichzeitig wurde die Vorinstanz ersucht, eine B-7210/2017 Seite 5 Vernehmlassung einzureichen und sich insbesondere zum Umstand, dass das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke auf Hartkäse abgeändert wurde, zu äussern. H. Mit Schreiben vom 31. Januar 2018 teilte die Vorinstanz dem Gericht mit, dass sie auf eine Vernehmlassung unter Verweis auf die angefochtene Ver- fügung verzichte und beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolgen abzu- weisen. Auf die explizite Aufforderung zur Stellungnahme bezüglich der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angefochtenen Marke ging die Vorinstanz nicht ein. I. Mit Beschwerdeantwort vom 23. Februar 2018 beantragt die Beschwerde- gegnerin Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungs- folge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie hält der Beschwerde entgegen, dass keine neuen Argumente gegen den markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke vorgebracht, sondern lediglich die fehlende nummeri- sche Bezifferung der verkauften Produkte mit Wiedergabe der Wider- spruchsmarke gerügt würde. Dies sei zu formalistisch. Die Beschwerde- gegnerin habe im vorinstanzlichen Verfahren gezeigt und zeige nun auch im Beschwerdeverfahren auf, dass die „SCHELLEN -URSLI“ Nusstorte vom schweizerischen Grossverteiler Spar beworben und verkauft wurde, was für den Nachweis der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Wider- spruchsmarke genügen müsse. Weiter kritisiert die Beschwerdegegnerin, dass die Vorinstanz in Anwendung der erweit erten Minimallösung den rechtserhaltenden Gebrauch zu eng auf Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen festgelegt habe. Vielmehr sei eine Unterteilung in Konditorwa- ren und feine Backwaren künstlich, da der Konditor typischerweise auch feine Backwaren herstellen würde und im Übrigen die Nusstorte gemäss Art. 18 Abs. 1 der Verordnung des EDI über Getreide, Hülsenfrüchte, Pflan- zenproteine und deren Erzeugnisse (SR. 817.022.109) genau in die Defi- nition von feinen Backwaren falle. Weiter sieht die Beschwerdegeg nerin die Gleichartigkeit sowohl mit dem von der angefochtenen Marke ursprünglich beanspruchten Käse als auch mit dem eingeschränkten Warenverzeichnis Hartkäse als gegeben an. Be- züglich der Zeichenähnlichkeit stimmt die Beschwerdegegnerin der Vorinstanz gänzlich zu. Entsprechend hält die Beschwerdegegnerin fest, dass die Verwechslungsgefahr gegeben sei und dem Widerspruch stattge- geben werden müsse. B-7210/2017 Seite 6 J. Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden (Art. 40 Abs. 1 Bundesge- setz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht Verwaltungs- gerichtsgesetz, [VGG, SR 173.32]). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge - gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzei- tig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Be- schwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zei- chen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Wa- ren oder Dienstleistungen bestimmt s ind, so dass sich daraus eine Ver- wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). 3. Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 MSchG setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Er - hebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, fü r die sie beansprucht wird, ernsthaft und mar - kenmässig gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG). 3.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke „SCHELLEN-URSLI“ der Beschwerdegegnerin. Behauptet eine Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke gemäss B-7210/2017 Seite 7 Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Da die Einrede des Nichtge- brauchs nicht von Amtes wegen berücksichtigt wird, kommt den Mitwir- kungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebli- che Bedeutung zu, dass für das Beschwerdeverfahren diesbezüglich fak- tisch die Verhandlungsmaxime massgebend ist (Ur teil des BVGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 „Red Bull/Dancing Bull“ m.w.H.). 3.2 Als rechtserhaltender Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertre - tender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninha- ber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederver käufer statt ( MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 Rz. 104; HERBERT PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenzneh- mer gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. [Hrsg.], Bin- senwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zü- rich 1996, S. 125ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c La San Marco). 3.3 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht strikt beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahr- scheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stim- men, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streife nmarken [fig.]; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 „EXIT [fig.]/EXIT ONE“; Entscheide der RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2004 S. 106 E. 3 “Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]”; vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 4 „Express/Express clothing“, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a). 3.4 Für einen ernsthaften Gebrauch genügt in quantitativer Hinsicht eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zu - dem die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfra - ge zu entsprechen ( Urteil des BVGer B -2910/2012 vom 20. Januar 2014 B-7210/2017 Seite 8 E. 4.5 „Artelier/Artelier“). Wann der Gebrauch einer Marke die erforderliche Ernsthaftigkeit aufweist, kann nicht schematisch für alle Fäll e festgelegt werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzel- falls, wie z.B. die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unterneh- mens (Urteil des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2012 E. 3.2.1, fünf Strei- fen [fig.]/fünf Streifen [fig.]; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien - und Immaterial- güterrecht [SMI] Bd. 85, Bern 2008, S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'u- sage en droit des marques, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff). 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin substantiiert in ihrer Beschwerdeschrift die Einrede des Nichtgebrauchs lediglich damit, dass die Beschwerdegegnerin es unterlassen habe, anzugeben, wie viele der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte tatsächlich in der Schweiz auf den Markt ge- bracht wurden. Die weiteren von der Vorinstanz festgestellten Gebrauchs- belege – wie der Lizenzve rtrag, der Kassensturzbericht sowie die vom 4. September 2012 datierte Produktverpackung und der damit festgestellt markenmässige Gebrauch – kritisiert die Beschwerdeführerin indes nicht. Aufgrund der in diesem Zusammenhang faktisch geltenden Verhandlungs- maxime (vgl. E. 3.1 oben) verbleibt somit lediglich die Frage zu klären, ob die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke mit genügender Ernst- haftigkeit gebraucht hat. 4.2 Wie die Beschwerdeführerin richtig anmerkt, sind die Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch einer Marke bei Massenartikeln erhöht (Urteil des BVGer B -7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1 „YO/YOG [fig.] “ m.w.H.). In konkreten Zahlen ausgedrückt erachtete das Bundesgericht den Verkauf von zwei bis drei Uhren des mittleren Preissegments als un- genügend (Urteil des BGer 4C_440/2006 vom 16. April 2007 E. 3.1 2 „Bugatti“). Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte die Lieferung von 4‘320 Liter tiefpreisigem Fruchtsaft an lediglich einen einzigen Abnehmer innert 8 Monaten als nicht genügend (Urteil des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.2.2 „YO/YOG [fig.]“) und die ehemalige Rekurskommis- sion für geistiges Eigentum befand drei Lieferungen von Brot und Mehl an nur einen Abnehmer während einer Zeitspanne von fünf Jahren für nicht B-7210/2017 Seite 9 ausreichend (RKGE in sic! 2006 S. 183 E. 7 „Banette/Panetta [fig.]“), eben- sowenig drei Rechnungen für Tabakerzeugnisse an Firmen in Deutschland in der Höhe von DM 250.– (RKGE 2003 S. 138 E. 3b „Boss/Boss [fig.]“). Indes beurteilte das Bundesverwaltungsgericht 15 Lieferungen von insge- samt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Frei- zeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 PoloShirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden, 45 Shorts sowie Sportschuhe im Wert von Fr. 180.−, bedruckte T-Shirts im Wert von Fr. 39.−, Sweatshirts im Wert von Fr. 79.−, Hosen im Wert von Fr. 44.− sowie Trainingsanzüge im Wert von Fr. 59.− innerhalb von rund vier Jahren als ernsthaft (Urteil des BVGer B-7487/201 vom 28. Juni 2011 E. 5.5 „sparco/SPARQ“). 4.3 Vorliegend wurden als Gebrauchsbelege insbesondere ein Lizenzver- trag zwischen der Inhaberin der Widerspruchsmarke und dem Detailhan- delsunternehmen Spar sowie eine Beurteilung der Nusstorte mit der Wi- derspruchsmarke durch den Kassensturz eingereicht. Der Lizenzvertrag enthält dabei explizit die Verpflichtung, Nusstorten herzustellen und unter der Widerspruchsmarke zu verkaufen. Es ist gerichtsnotorisch, dass das Detailhandelsunternehmen Spar in der Schweiz über ein beachtliches Fili- alnetz verfügt und in der La ge ist, ein e Anzahl Nusstorten zu verkaufen, welche in Gegenüberstellung der in Erwägung 4.2 genannten Gebrauchs- fällen, als ernsthaft angesehen werden kann. Zwar ist ohne genaue Ab- rechnung in der Tat kein Beweis über den Verkauf solcher Nusstorten er- bracht. Für den Gebrauchsnachweis im Widerspruchsverfahren ist indes lediglich ein Glaubhaftmachen gefordert (vgl. E. 3.3), wozu die vorgelegten Beweismittel ausreichen, nicht zuletzt auch aufgrund der Vertragsklausel, welche explizit zur Herstellung und zum Verkauf verpflichtet. Die Vorinstanz hat somit den Gebrauch der Widerspruchsmarke korrekt als glaubhaft an- genommen. Dass der Gebrauch nicht von der Inhaberin der Widerspruchs- marke selber, sondern von einem Drittunternehmen aufgrund eines Lizenz- vertrages getätigt wurde, steht dieser Beur teilung nicht entgegen (vgl. E. 3.2). 4.4 Die Beschwerdegegnerin bemängelt bezüglich des Nachweises des Markengebrauchs, dass die Vorinstanz fälschlicherweise auf eine zu enge Kategorisierung der gebrauchten Waren erkannt habe, so sei der Ge- brauch durch Nusstorten nicht lediglich für Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen nachgewiesen, sondern für den gesamten Oberbegriff feine Backwaren und Konditorwaren. B-7210/2017 Seite 10 4.5 Dem ist entgegenzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren gänzlich obsiegte und daher auch keine Be- schwerde einlegte. Entsprechend ist sie weder materiell noch formell be- schwert. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in Fragen des Ge- brauchsnachweises faktisch die Verhandlungsmaxime massge ben ist (E. 3.1 oben), kann auf diese Rüge der Beschwerdegegnerin nicht einge- gangen werden. 5. Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. 5.1 Der Sachverhalt, auf welchem der vorinstanzliche Entscheid beruht, präsentierte sich so, dass die Widerspruch smarke, nebst diversen Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 9, 14, 16, 18, 20-21, 24-26, 28, 35 und 41, auch Schutz für die Waren Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen der Klasse 30 beanspruchen konnte . Die angefochtene Marke bean- spruchte Schutz fü r die Ware Käse der Klasse 29. Markenrechtlich rele- vanter Berührungspunkt bestand somit lediglich zwischen Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen und Käse. Die Beschwerdeführerin hat indes nach Erhalt der Entscheidung der Vor - instanz das Warenverzeichnis auf Hartkäse der Klasse 29 – durch einen entsprechenden Antrag bei der Vorinstanz – rechtsgültig eingeschränkt. Die sich gegenüberstehenden Waren sind im Beschwerdeverfahren nun nicht mehr dieselben, wie im vorinstanzlichen Verfahren. Im Rahmen der Vernehmlassung wurde die Vorinstanz explizit aufgefordert, zu dieser neuen Konstellation Stellung zu nehmen, was diese allerdings unterliess. Damit hat sich die Vorinstanz nie zur möglichen Gleichartigkeit von Kondi- torwaren, nämlich Torten und Kuchen und Hartkäse geäussert. 5.2 Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selber oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisun- gen an die Vorinstanz zurück. Ein Rückweisungsentscheid rechtfertigt sich vor allem, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein um- fassendes Beweisverfahren durchzuführen ist oder auch, wenn die Vorinstanz aufgrund eines Nichteintretensentscheids keine materielle Prü- fung vorgenommen hat (Urteil des BVGer B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 4.1 „Workplace“ m.w. H.). Regelmässig weist das Bundesverwal- tungsgericht Widerspruchssachen an die Vorinstanz zurück, we nn der rechtserhaltende Gebrauch erst im Beschwerdeverfahren glaubhaft ge-B-7210/2017 Seite 11 macht wurde und folglich die Vorinstanz sich noch nicht zur Verwechs- lungsgefahr geäussert hatte (Urteile des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 2 „six [fig.]/SIXX“ , B -763/2007 vom 5. November 2007 E. 11 „K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]“ ). Bei der Beurteilung, ob eine Sache an die Verwaltung zurückgewiesen oder eine reformatorische Entscheidung ge- fällt werden soll, steht dem Gericht ein weiter Ermessenspielraum zu, ins- besondere kann bei Vorliegen sachlicher Gründe eine Rückweisung erfol- gen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1). 5.3 Die Vorinstanz hat sich zur Gleichartigkeit zwischen Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen und Hartkäse bis dato nicht geäussert. Insofern liegt eine vergleichbare Konst ellation vor, wie wenn der Gebrauchsnach- weis erst im Beschwerdeverfahren gelingt und die Sache zur erstmaligen Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. Es ist demnach sachlich gerechtfertigt, die vorliegende Wider- spruchssache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Weiter zu berücksichti- gen ist , dass das Bundesverwaltungsgericht in Widerspruchssachen als letzte Instanz entscheidet (Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.11 0]), weshalb eine Rückweisung an die Vorinstanz, welche den relevanten Sachverhalt so noch nie untersuchte, umso mehr angezeigt ist (vgl. auch Urteil des BVGer B -1686/2012 vom 9. April 2013 E. 6 „CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]“). Damit ist die an- gefochtene Verfügung aufzuheben und die Widerspruchssache an die Vor- instanz zur neuerlichen Beurteilung unter Berücksichtigung vorliegend ge- machter Erwägungen zurückzuweisen. 6. 6.1 Bei rein formeller Betrachtung des Ausgangs dieses Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der unterliegenden Beschwerdegegnerin auf zu- erlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Doch die Beschwerdeführerin hat erst durch ihre Einschränkung des Warenverzeichnisses nach Erlass des vorinstanz- lichen Entscheids dazu Anlass gegeben, die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Beurteilung zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin hätte im vorinstanzlichen Verfahren mittels Eventualbegehren s bereits eine Ein- schränkung des Warenverzeichnisses offerieren können. Die Beschwerde- führerin hätte zudem nach Änderung des Warenverzeichnisses auch ein Wiedererwägungsgesuch an die Vorinstanz stellen können, dessen Be- handlung die Vorinstanz wohl nicht hätte ablehnen können, da sich der Sachverhalt in erheblichem Masse geändert hat te (vgl. BGE 120 Ib 42 B-7210/2017 Seite 12 E. 2b, BGE 113 Ia 146 E. 3a je m.w.H.; Urteil des BVGer E-4006/2006 vom 13. Juli 2007 E. 2; AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Rz. 9 zu Art. 58) zumal die Verfügung zur Zeit der Änderung des Warenverzeichnisses noch nicht rechtskräftig war. Somit liess die Beschwerdeführerin die Möglichkeiten aus, die Vorinstanz über die Gleichartigkeit unter eingeschränktem Waren- verzeichnis entscheiden zu lassen. Daher ist es einzig dem Verhalten der Beschwerdeführerin anzulasten, dass die Beschwerde nicht in der Sache beurteilt werden kann, sondern der Entscheid der Vorinstanz zu kassieren und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Dieses Verhalten ist als unnötige Verlängerung des Verfahrens i.S. einer Verletzung der Mitwir- kungspflicht nach Art. 13 VwVG anzusehen (vgl. Urteile des BVGer A-1527/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2 m.w.H.; RKGE vom 3. Mai 2005 in sic! 2006 S. 39 E. 7 „Syscor/Sicor“ und vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 41 E. 9 „Bosca/Luigi Bosca“ sowie MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 210 Rz. 4.52), weshalb es sich rechtfertigt, vorliegend trotz des formellen Obsiegens die Kosten in Anwendung von Art. 63 Abs. 3 VwVG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin ist aus denselben Gründen nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario, bzw. Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario, vgl. Urteil des BVGer A -1527/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2). 6.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs- gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes- verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Wi - dersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgeg - nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000. – und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen- fuss" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah- ren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kos-ten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag ist von B-7210/2017 Seite 13 der Beschwerdeführerin zu begleichen und wird dem geleisteten Kosten- vorschuss entnommen. 6.3 Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtenden Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheids er- neut zu befinden. B-7210/2017 Seite 14 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die Ziffern 1-4 der ange- fochtenen Verfügung vom 23. November 2017 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückge- wiesen wird. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen. 3. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 14360; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück) Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Vera Marantelli Lukas Abegg Versand: 15. Mai 2018