B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung II B-5641/2012 U r t e i l v o m 1 6 . A u g u s t 2 0 1 3 Besetzung Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi, Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger. Parteien Novis Energy AG, Steigstrasse 2, 8610 Uster, vertreten durch Rechtsanwältin Kathrin Straub und Rechtsanwalt Cla Koenz, Bader - Gnehm & Partner, Kramgasse 25, 3000 Bern 8, Beschwerdeführerin, gegen Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG, Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen, vertreten durch E. Blum & Co. AG Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Verfügung vom 27. September 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 12314; CH-Nr. 538'771 NOBIS / CH-Nr. 624'556 NOVIS ENERGY (fig.). B-5641/2012 Seite 2 Sachverhalt: A. Die Wort-/Bildmarke Nr. 624556 NOBIS ENERGY (fig.) wurde am 4. J a- nuar 2012 im Swissreg veröffentlicht. Sie sieht wie folgt aus: Die Marke beansprucht unter anderem Schutz für: "11: Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, Koc h- geräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserleitungsgerä- te sowie sanitäre Anlagen, Solarkollektoren (Heizung), Solaröfen". B. Am 4. April 2012 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf die ältere Marke Nr. 538771 NO BIS (Hinterlegungsdatum 25. Juli 2005, veröffen t- licht im SHAB -Nr.212 vom 1. November 2005) Widerspruch gegen diese Eintragung. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke und eingetragen für: "11: Beleuchtungs -, Heizungs -, Dampferzeugungs -, Koch -, Kühl -, Trocken -, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen." Der Widerspruch bezog sich auf alle Waren der Klasse 11. Die Widersprechende berief sich auf identische bzw. hochgradig gleichar- tige Waren. Das Widerspruchszeichen NOBIS sei fantasievoll und ver - füge über einen normalen Schutzumfang. Bei der angefochtenen Marke sei der Zeichenteil "novis" prägend. "Energy" beschreibe direkt die Waren und könne ausser Acht gelassen werden. "Nobis" und "novis" würden sich lediglich durch einen Vokal, "b" bzw. "v" , unterscheiden. Diese Vokale seien sich klanglich sehr ähnlich. Aufgrund der grossen Ähnlichkeit der prägenden Elemente der beiden Zeichen und der Warenidentität bzw. -ähnlichkeit bestehe eine Verwechslungsgefahr. B-5641/2012 Seite 3 C. Mit Eingabe vom 1. Juni 2012 beantragte die Beschwerdeführerin die Ab- weisung des Widerspruchs. Sie bestritt die Warenidentität bzw. -gleich- artigkeit, indem sie auf die von beiden Parteien angebotenen Waren ver- wies. Das Wort " nobis" sei zwar weder beschreibend noch anspielend , aber auch k eine neue Wortkreation. Es existiere seit langem und werde rege verwendet. Es gebe "nobis" Hotels, Weine, Bauprofi le etc.. Hierzu eingereicht wurde eine Google-Recherche. Auch eine lange und intensive Aufbauarbeit sei nicht feststellbar. Die angefochtene Marke sei eine Wort- /Bildmarke, bei der das Bildelement , ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, stark innovativ sei. Zwar bestehe zwischen "nobis" und "novis" e i- ne gewisse Ähnlichkeit. Bei derart kurzen Wörtern sei jedoch die Ve r- wechslungsgefahr eher ge ring. Beim Vokal "b" bestehe eh er eine Ähn- lichkeit mit "p", bei "v" hingegen mit "w". Z udem sei der Sinngehalt unte r- schiedlich. NOVIS wecke Assoziationen mit dem Wort "neu". Im Latein i- schen bedeute "novus" "neu", "nobis" hingegen "uns". Auch im gebräuc h- lichen Wortschatz werde "novis" mi t "etwas Neuem" verknüpft. Die Wor t- marke NOVIS sei zudem bereits im Jahre 2000 , d.h. vor der Marke NOBIS, eingetragen worden . Die Widersprechende hätte ihren Eintrag nicht vorgenommen, wenn sie ernsthaft eine Verwechslungsge fahr b e- fürchtet hätte. Optisch würden sich die Marken unterscheiden, da das an- gefochtene Zeichen im Gegensatz zur Marke NOBIS über ein Design ver- füge und den Zusatz " energy" enthalte. Aufgrund der verkauften Waren sei zudem von einer grösseren Aufmerksamkeit der Kunden auszugehen. D. Mit Replik vom 2. August 2012 hielt die Beschwerdegegnerin am Wider- spruch fest und bestritt die Vorbringen der Beschwerdeführerin. Ergän- zend erklärte sie, e ine Marke, die nicht als schwach einzustufen sei, d.h. keinen beschreibenden Charakter aufweise und si ch nicht dem Gemei n- gut annähere, verfüge über einen normalen Schutzumfang. Im Zusa m- menhang mit den beanspruchten Waren stelle die Marke NOBIS ein Fa n- tasiewort dar. Die Fragen des Fantasieaufwands und der langen Aufba u- arbeit seien demgegenüber nur bei einem erweiterten Schutzumfang von Bedeutung. Das Zeichen NOBIS habe demzufolge mindestens einen normalen Schutzumfang. Eine Verwässerung würde nur eintreten, wenn eine erhebliche Anzahl von identischen Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Prod ukte gebraucht würden. Dies vermöge die W i- derspruchsgegnerin nicht zu belegen. B-5641/2012 Seite 4 E. Mit Duplik vom 20. August 2012 beantragte die Beschwerdeführerin wie- derum die Abweisung des Widerspruchs. Sie präzisierte, mit der weit ve r- breiteten Verwendung von "n obis" wer de nicht eine Verwässerung des Widerspruchszeichens nachgewiesen, sondern die Tatsache, dass dieses nicht fantasievoll sei. Schliesslich verkenne die Widersprechende, dass weder die Zeichen ähnlich noch die Waren gleichartig seien. F. Mit Verfügung vom 27. September 2012 hiess die Vorinstanz den Wide r- spruch gut und widerrief den Schutz der Marke Nr. 824556 NOVIS ENERGY (fig.) für alle Waren der Klasse 11. Zur Begründung führte sie aus, für die Beurteilung der Warengleichartigkeit sei der Registereintrag, nicht die auf dem Mark te effektiv angebotenen Produkte massgebend. Identisch seien "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferze u- gungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen". Die von der jüngeren Marke ebenfalls beanspruchten "Solarkollektoren (Heizung), Solaröfen" würden zur Energiegewinnung bzw. Wärmeerzeugung eingesetzt, so dass aufgrund des identischen Zwecks mit den "Heizungsgeräten" der Beschwerdeführerin zumindest Warengleichartigke it bestehe. Die ang e- fochtene Marke sei eine Wort -/Bildmarke. Das Bildelement verleihe ihr zweifellos ein eigenes Gepräge. Die grafische Ausges taltung hebe die Zeichenteile "novis " und "ener gy" klar hervor. Die unterschiedlich e Schreibweise – Gross-/Kleinschreibung – falle dabei nicht ins Gewicht. Der Zeichenteil "energy" stelle einen Hinweis auf das Erzeugungs - und Verwendungsmittel der Produkte dar und könne wegen seines gemei n- freien Charakters als untergeordnet betrachtet wer den. Der Schwerpunkt der Marke liege deshalb bei dem auch aufgrund der Positionierung am Zeichenanfang besonders prägenden Element " novis". "Novis " und "nobis" würden sich nur im mittleren Buchstaben "b" bzw. "v" untersch ei- den. Nach der Rechtsprechung komme der unbetonten Wortmitte weniger Bedeutung zu. Die Widerspruchsmarke bestehe aus dem Begriff " nobis". Es sei dies der lateinische Ablativ bzw. Dativ Plural von "ego" und werde mit "uns, von uns" übersetzt. Da Latein von den Abnehmern der bea n- spruchten Waren der Klasse 1 nicht verstanden werde, würden diese das Zeichen mit einem Fantasiebegriff assoziieren. Auch " novis", das als A b- wandlung des lateinischen "novus" betrachtet werden könne, werde aus dem gleichen Grund von den Abnehmern als Fantasiebezeichnung ange- sehen. "Energy" sei ein englisches Wort und werde mit "Energie, Kraft" übersetzt. Folglich resultiere ein Unterschied im Bedeutungsinhalt. Dieser B-5641/2012 Seite 5 vermöge die Ähnlichkeit auf klang - und schriftbildlicher Ebene der pr ä- genden Elemente der Zeichen nich t zu kompensieren, da er zu wenig markant sei. Beim Widerspruchszeichen könne von einem normalen Schutzumfang ausgegangen werden. Die seitens der Beschwerdeführerin aufgeführten Kriterien zur schöpferischen Leistung und langen intensiven Aufbauarbeiten käm en nur beim Nachweis eine s erhöhten Schutzu m- fangs zur Geltung. Falls die Beschwerdeführerin mit dem Hinweis auf die Verwendung des Wortes "nobis" auf dem Markt auf die Verwässerung des Zeichens abstelle, würden nur Zeichen, welche in der gleichen Klasse Verwendung finden, berücksichtigt. Diesbezüglich seien die eingereichten Google-Treffer nicht genügend. Beim angefochtenen Zeichen handle es sich mit Ausnahme des mittleren Buchstabens um die Übernahme der ganzen Widerspruchsmarke. Das Element NOVIS sei aufg rund der grafi- schen Darstellung gut sichtbar. Der Unterschied im mittleren Buchstab en könne das Gesamtbild nicht wesentlich beeinflussen. Der angefochtenen Marke vermöge dieser Unterschied keine eigene Individualität zu verle i- hen. Aufgrund der Warengleichh eit bzw. -gleichartigkeit und der Tats a- che, dass es sich um Produkte handle, die mit einer gewissen Regelmä s- sigkeit aber nicht mit eine r erhöhten Aufmerksamkeit erworben würden, ändere dieser Unterschied den Gesamteindruck des angefochtenen Ze i- chens zu we nig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen best e- hende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Selbst wenn das Pub- likum die Unterschiede in Bezug auf die Grafik und d as zusätzliche Ele- ment "ener gy" erkenne, bestehe die Gefahr, dass falsche Zeichenz u- sammenhänge vermutet würden, sei es im Sinne einer produktespezif i- schen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmerischer Allianzen und Verbindungen. G. Mit Beschwerde vom 29. Oktober 2012 beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 4 des vorinstanzlichen Entscheids vom 27. September 2012, die Abweisung des Widerspruchs und die Schut z- gewährung der Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 11 , even- tualiter die Aufhebung des Entscheids und die Rückweisung an die Vorin- stanz zu r Neubeurteilung. Massgebende Verkehrskreise seien Durc h- schnittskonsumenten aber auch Fachkräfte. Die Waren würden selten (Kochgeräte) oder nur einmalig (Sanitäranlagen) beansprucht. Deshalb würden sie bewusst und mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht. Zwar herrsche betreffend "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferze u- gungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen" Warengleichheit. Bei B-5641/2012 Seite 6 "Solarkollektoren (Heizung)" und "Solaröfen" gebe es hingegen keine Wa- rengleichartigkeit. Unzutreffend sei in den Erwägungen der Vorinstanz, dass diese zur Wärmeerzeugung eingesetzt würden. Solarkollektoren würden zur Gewinnung von Energie eingesetzt, irrelevant sei zu welchem Zweck diese Energie eingesetzt werde. Heizungsgeräte dienten hingegen der Abgabe bereits gewonnener Energie. Zudem würde die Herstellung von Solarkollektoren und Solaröfen sehr spezifische Technologien und ein besonderes Know-how voraussetzen. Auch die Tatsache, dass die Wider- spruchsmarke sämtliche Oberbegriffe der Klasse 11 beanspruche, ve r- möge im Hinblick auf das nötige Spezialwissen und der notwendigen Technik nicht zu einem andern Schluss zu führen. Je allgemeiner ein Oberbegriff sei, desto weniger vermöge die begriffliche Zuordnung Gleichartigkeit zu begründen. Die Widerspruchsmarke bestehe aus einem lateinischen Begriff, der mit "uns, von uns" übersetzt werden könne. Das Bundesgericht gehe bei lateinischen Begriffen nicht davon aus, dass der Durchschnittskonsument diese mit Fantasi ebezeichnungen gleichsetze. So habe es erwogen, beim Markenbestandteil "san ", welcher sich aus dem lateinischen "sanus" ableite, handle es sich um einen kennzeic h- nungskräftigen Sachbegriff (BGE 122 III 382 E. 2b Kamillosan). Es beste- he kein Grund, hier von dieser Überlegung abzuweichen, zumal keine lange, intensive Aufbauarbeit noch eine besondere schöpferische Lei s- tung vorliege. Fo lglich sei die W iderspruchsmarke als kennzeichnung s- schwach einzustufen. "N obis" und " novis" würden bei alleiniger Betrac h- tung e ine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Massgebend sei jedoch der Gesamteindruck. In der Widerspruchsmarke stehe "nobis" allein und ohne bildlich Untermalung da. Die angefochtene Marke sei mit einem Rechteck mit stark abgerundeten Ecken eingetragen. Sie verfüge neben dem Z u- satz "energy" über ein spezifisches und damit unterscheidungskräftiges Design. Die Grafik sei sehr innovativ und könne durchaus als raketenähn- lich bezeichnet werden. Markante Elemente würden das Erinnerungsbild dominieren. Die weisse Schrift a uf schwarzem Hintergrund wirke eben- falls stark unterscheide nd. Schliesslich w eise die angefochtene Marke das englische Zeichenelement "energy" auf. Selbst wenn dieses Wor t- element als Sachbezeichnung und beschreibend eingestuft werde, ve r- ändere es das Gesam tbild doch wesentlich. Auch der unterschiedliche Wortklang verhindere eine Verwechslung. Schliesslich sei der Sinngehalt der beiden Wörter unterschiedlich. "Novis" wecke Assoziationen mit "neu". Im Lateinischen bedeute das Wort "novus" "neu", "nobis" hinge gen "uns, von uns". Es handle sich zudem bei den Waren nicht um Masse n- produkte und die Aufmerksamkeit der typischen Abnehmer sei zu berück- sichtigen. Ein weiteres Indiz sei die Tatsache, dass die Marke NOV IS vor B-5641/2012 Seite 7 der Marke NOBIS im Swissreg eingetragen worde n sei. Zum Eventualbe- gehren stellt die Beschwerdeführerin fest, sie habe bereits in der Wide r- spruchsantwort ausgeführt: "Die Marke Nobis bezieht sich auf ein einze l- nes Produkt. Es handelt sich um einen bestimmten Heizkörper des kl a- genden Unternehmens, welc her im Bad verwendet wird (…): NOBIS als Produktname dient zu Abgrenzung innerhalb der Heizkörper -Sortiments der Widersprechenden." (S. 7). Damit habe sie in klarer und unmissve r- ständlichen Weise zu verstehen gegeben, dass sie den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren der Klasse 11 bestre i- te. Es obliege der Beschwerdegegnerin, den Gebrauch ihrer Marke in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs glau b- haft zu machen. Trotz der Einrede habe die Vorinstanz den Nic ht- gebrauch nicht geprüft. H. Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2012 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung. I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwa l- tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). J. Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und die eing e- reichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erw ä- gungen eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden g e- gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsg e- richt vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Ab s. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefocht e- ne Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). B-5641/2012 Seite 8 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be- stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markensc hutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintr a- gung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). 3. 3.1 Eine ältere Marke wird nur geschützt, soweit si e im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, hinre i- chend gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs steht der Widerspruchsgegnerin nach Ablauf der Karenzfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG grundsätzlich zur Verfü- gung (Art. 32 MSchG). Sie muss sie aber mit ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzve r- ordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), da die Einrede sonst verwirkt (Urteile d es Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 2 Exit, B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 Chanel, B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 2 Quadrat, B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 EA[fig.] /EA [fig.]). Ausreichend ist bereits eine substantiier te Behauptung (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internation a- len Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32, N. 7). Allerdings muss die B e- hauptung des Nichtgebrauchs klar und unmissverst ändlich aus der W i- derspruchsantwort hervorgehen. Es genügt nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss zulassen, die Widerspruchsgegnerin sei offenbar von e i- nem beschränkten Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen, o h- ne dass sie diese Behauptung klar a ufstellt (Urteil des Bundesverwal- tungsgerichts B-4260/2010 E, 6.1.1 Bally/Balu [fig]). 3.2 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf ihre Stellungnahme vom 1. Juli 2012 (S. 7) , in der sie die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben habe, und zitiert hieraus folgende Aussage: " Die Marke Nobis bezieht sich auf ein einzelnes Produkt. Es handelt sich um einen bestimmten B-5641/2012 Seite 9 Heizkörper des klagenden Unternehmens, welcher im Bad verwendet wird (…): NOBIS als Produktname dient zu Abgrenzung innerhal b der Heizkörper-Sortiments der Widersprechenden." In der Stellungnahme be- findet sich diese Aussage unter dem Titel "Art. 3 Gleichartigkeit" und steht im Zusammenhang mit de n Ausführungen zu r Warengleichartigkeit oder -ähnlichkeit. Weder aus dem Text der Stellungnahme noch aus dem ge- nannten Gesetzesartikel geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin auf den Nichtgebrauch berufen wollte. Als entsprechende Einrede zu qua- lifizieren sind erst die entsprechenden Vorbringen in der Beschwerde - schrift. Damit ist die Einrede des Nichtgebrauchs jedoch verspätet. 3.3 Die Frage des Gebrauchs des Widerspruchszeichens ist demzufolge nicht zu prüfen. 4. 4.1 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Äh n- lichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabne hmers (BGE121 III 377 E. 2a Boss/Boks) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schwei- zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster - und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). 4.2 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser b e- rechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a Securitas/Securicall). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrs- kreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhän ge vermuten insbesondere an Serienma r- ken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unte r- nehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Un- ternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr, BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan/ Kamillon, Kamillan, je mit weiteren Hinweisen). B-5641/2012 Seite 10 4.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzu m- fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 Plus/Plusplus [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Ma r- kenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009 , Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; BVGE 2010/32 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 Pernaton/Pernadol 400, mit Hin- weisen; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74, mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur ; EUGEN MARBACH, in: Roland von B ü- ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettb e- werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Ma r- bach, SIWR III/1 ], N. 975 ff., mit Hinweisen). Grundsätzlich kann von e i- ner normalen Unterscheidungskraft ausgegangen werden ( JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81, MARBACH, SIWR III/1, N. 975). 4.4 Massgebend für die Beurteilung der Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterla s- sen (BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, mit Hinweis auf BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; MARBACH, SIWR III/1, N. 86 4). Geprägt wird dieser in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Elemente, weniger durch schwache Elemente . G emeinfreie Zeichenteile spielen eine noch unte r- geordnetere Rolle (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 123 mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind je- doch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft im Ge- samteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwa l- tungsgerichts B -7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 Murino/Murolino, mit Hinweisen). 4.5 Eine reine Wortmarke kann auch einer aus Wort - und Bildbestandtei- len zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ähnlich sein (Urteil des Bundesve rwaltungsgericht B -7663/2009 vom 29. Juli 2010 E. 2.5 Eco-Clin/Swiss Eco Clin). 4.6 Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise ko m- binierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber au f- gestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält B-5641/2012 Seite 11 eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort - als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinie r- ten Wort -/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund ( Urteil des Bundesverwaltungsg e- richts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 Höfer Family-Office [fig.]/Hofer, mit Hinweisen). 4.7 Das angesprochene Publikum hat die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sic h. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem d i- rekt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger ve r- schwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf die- jenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durc h- schnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 129, MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.). 5. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sind die angefochtene Marke NOVIS ENERGY (fig.) und die Widerspruchsmarke NOBIS. Die Tatsache, dass die Marke NOVIS bereits früher eingetrag en wurde, ist nicht weiter von Bedeutung. 6. 6.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wide r- spruch stehenden Waren zu bestimmen ( EUGEN MARBACH, Die Verkehrs- kreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei ist das W a- renverzeichnis der älteren Marke der Ausgangspunkt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). 6.2 Die beanspruchten Waren werden einerseits von Fachleuten nachge- fragt, wie z.B. von Baufachleuten, Heizungsmonteuren oder Küchenei n- richtern, welche entsprechende Produkte einbauen. Weniger in Frage kommen hier die Ingenieure, die die Geräte konstruieren. Gewiss e der Produkte können auch von Durchschnittskonsumenten erwartet werden. Je nachdem, um welche Waren es sich handelt, ist unterschiedlich, wer in erster Linie angesprochen wird. B-5641/2012 Seite 12 6.3 Bei Fachleuten kann generell davon ausgegangen werden, dass den Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit entgegen gebracht wird. Bei Waren, die sich nur an diese richten, kann daher schon eine verhältnismässig ge- ringe Abweichung eine Verwechselbarkeit ausschliessen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 58, mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). 6.4 Vorliegend erübrigt es sich, genauer darauf einzugehen, wer die ei n- zelnen Waren beansprucht. Wie unten aufgeführt, besteht eine Verwechs- lungsgefahr nicht nur bei geringer, sondern auch bei - wie bei Fachleuten vorausgesetzter - erhöhter Aufmerksamkeit (vgl. Erw. 9.3). 7. 7.1 Vor einem Zeichenvergleich ist zu prüfen, ob die beanspruchten W a- ren und Dienstleistungen aus Sicht der Abnehmer gleichartig sind. 7.1.1 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der ange- fochtenen Marke beanspruchte Ware unter d en von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt ( JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumie r- bar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt. Dabei spricht für das Vorliegen, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza -Klassifikation subsumieren lassen ( JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246). 7.1.2 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsve r- fahren auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteil des Bu n- desverwaltungsgerichts B -1396/2011 E. 2.8 Tsarine/Cave Tsalline [fig.], mit Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung). Die im vorinstanzlichen Verfahren von der Beschwerdeführerin genannten zur Herstellung ben ö- tigten Technologien oder Mate rialen und das aktuelle Warensortiment sind demzufolge nicht massgebend. 7.1.3 Beide Zeichen beanspruchen in Klasse 11 übereinstimmend Schutz für "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte un d Wasserle i- tungsgeräte sowie sanitäre Anlagen". Hier ist von Warengleichheit auszu- gehen. Die angefochtene Marke ist zudem eingetragen für "Solarkollekt o- ren (Heizung), Solaröfen". Solaröfen können den Heizungsgeräten gleichgestellt werden. Bei den Solarkoll ektoren wird deren Funktion im Zusammenhang mit der Heizung im Registereintrag präzisiert; somit sind sie gleichartig mit den Heizungsgeräten. B-5641/2012 Seite 13 8. 8.1 Im Vergleich der Zeichen steht die Wortmarke NOBIS der Wort -/ Bildmarke NOVIS ENERGY (fig.) gegenüber. 8.2 8.3 Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist zu- nächst der Schutzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu bestimmen. 8.4 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzumfang verfügt. 8.4.1 Sie verweist einerseits auf die Bedeutung der Widerspruchsmarke in der lateinischen Sprache. Latein ist eine heute weder gesprochene noch in der Schweiz allgemein gelehrte Sprache. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass lateinische Worte, zumindest soweit sie nicht verständlich sind, weil sie als Lehnwörter in andere Sprachen übernom- men wurden, von den Durchschnittskonsumenten verstanden werden . Die Beschwerdeführerin schliesst aus der Tatsache, dass das Bundesg e- richt bei der Marke "Kamillosan" dav on ausgeht, die Endsilbe " -san" leite sich aus dem lateinischen "sanus" ab, auf allgemeine Kenntnisse latein i- scher Begriffe. Das erwähnte Urteil lässt jedoch keinen derart generellen Schluss zu, zumal die Ableitung aus dem Italienischen, einer Lande s- sprache, ebenfalls erwähnt wird (BGE 122 III 382 E. 2b Kamillosan/ Kamillon, Kamillan: "Die Endsilbe " -san" leitet sich aus dem lateinischen "sanus" bzw. dem italienischen "sano" ab. Vgl. zum in Marken öfters ve r- wendeten Wortteil "san" auch das Urteil des Bundes verwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Dezember 2011 E. 5.3.2, 6.1 Sansan/Santasan). Die für das Zeichen NOBIS beanspruchten Waren richten sich selbst bei den Fachleuten nicht an solche, die über Lateinkenntnisse verfügen müs- sen. Demzufolge kann offen bleiben, welcher Sinngehalt des Zeichen s sich allenfalls aus dem Lateinischen ergibt. 8.5 Die Beschwerdeführerin verweist ebenfalls auf die weite Verwendung des Wortes "nobis". "Nobis" ist kein Wort der deutschen Sprache und auch nicht einem sol- chen ähnlich (vgl. Duden online). B-5641/2012 Seite 14 Wie die Beschwerdeführerin nachweist, wird "nobis" jedoch in verschie- denen Marken benutzt. Damit kann sie allenfalls eine Verwässerung des Zeichens geltend machen. Die Kennzeichnungskraft kann zwar durch ähnliche Drittzeichen geschwächt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren gebraucht wird oder allgemein üblich ist ( JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 103 ff. , mit Hinweisen). Dies vermag die Beschwerdeführerin nicht nachzuweisen. Sie beruft sich auf "nobis" Hotels, Restaurants, Wei- ne, Bauprofile etc. (Eingabe vom 1. Juni 2012) und legt zwei Seiten einer Google Recherche zu " nobis" bei (Beilage 2 zu der erwähnten Eingabe). Sie führt aber keinen Nachweis des Gebr auchs von "nobis" für gleiche oder ähnliche Produkte wie die von der Widerspruchsmarke beanspruc h- ten auf. Wie die Vorinstanz zu Recht entschied, sind diese Nachweise ungenügend, um eine Schwächung des Zeichens nachzuweisen. 8.6 NOBIS ist demzufolge ein Fantasi ezeichen, das über einen normalen Schutzumfang verfügt. 9. 9.1 9.1.1 "Nobis" und "novis" enthalten beide je fünf Buchstaben und stimmen überein in Wortanfang, -ende und -länge, sowie bezüglich der Vokale. Bei den Konsonanten unterscheiden sich einzig die beiden in der Mitte st e- henden "b" und "v". Die Beschwerdeführerin verweist darauf, dass gemäss der Rechtspr e- chung Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens bei kurzen Ze i- chen seltener sind (unter Hinweis auf BGE 121 III 377 E. 3b Boss/Boks). Zu beachten ist a llerdings, dass d er Wortanfang beziehungsweise der Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung fin den als dazwischen geschobe ne, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas/Securicall, mit Verweis auf BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillon, Kamillan). Der mittlere Konsonant in "NOBIS" und "NOVIS" ist weder im Schriftbild noch klanglich prägend oder auch gut wahrnehmbar. 9.1.2 Aus den gleichen Gründen wie bei der Widerspruchsmarke ist auch beim angefochtenen Zeichen ein allfälliger sich aus der lateinischen Sprache ergebender Sinngehalt nicht zu beachten. Auch "novis" ist kein in der deutschen Sprache verwendetes Wort . Es gibt zwar das deutsche B-5641/2012 Seite 15 Wort "Novität", das allerdings nicht sehr häufig gebraucht wird (vgl. Du- den online: Novität, Angabe zur Häufigkeit). Einen Sinngehalt von "novis" vermag dies nicht zu begründen. "Nobis" und "novis" werden beide als Fantasiebegriffe wahrgenom men und können deshalb n icht aufgrund des Sinngehalts unterschieden we r- den. 9.1.3 Das angefochtene Zeichen unterscheidet sich hauptsächlich durch das zusätzliche Wortelement "energy" und das Bildelement vom Wider- spruchszeichen. 9.1.4 "Energy" ist ein englisches Wort, das "Energie, Kraft, Nachdruck, Tatkraft, Wirksamkeit, Durchschlagskraft" bzw. "Energie , Kraft, Leistung (in der Chemie und Physik)" bed eutet (Langenscheidt e-Wörterbuch Eng- lisch-Deutsch 5.0). Bereits aufgrund der Ähnlichkeit mit dem deutschen Wort "Energie" – aber auch dem französischen "énergie" bzw. dem italie- nischen "energia" – ist es für den Durchschnittskonsumenten ohne Weite- res verständlich. 9.1.5 Das Bildelement beim Zeichen NOVIS ENERGY (fig.) besteht aus einem dunklen Rechteck oder Balken mit rundem Anfang und Ende in dem in heller Schrift in Grossbuchstaben "NOVIS" steht. In Kleinbuchst a- ben und dunkler Schrift ist "energy" ausserhalb dieses Balkens oder Rechtecks angebracht. 9.2 9.2.1 Zu prüfen ist, ob, unter Berücksichtigung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, die se Unterschiede zwischen den Zeichen ausre i- chen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Massgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist das Gesamtbild der beiden Marken. 9.2.2 Der Wortteil "energy" fällt akustisch und, da er das Zeichen verlä n- gert, optisch auf. Zur Diskussion stehen Waren, bei denen "energy" ("Energie") auf die be- nötigte oder erzeugte Energie hinweisen oder aber sich auf den Lei s- tungseffekt beziehen kann. "Energy" ist deshalb für die entsprechenden Waren beschreibend und gehört zum Gemeingut. Als solches spielt die- ser Wortteil beim Vergleich der Zeichen eine untergeordnete , wenig B-5641/2012 Seite 16 kennzeichnungskräftige Rolle. Es wirkt eher als Hinweis auf die Funktion oder Leistungen der angebotenen Produkte , bzw. einen Teil des Sort i- ments, denn als Hinweis auf einen Hersteller. Das Bildelement ist zwar gut sichtbar, stellt aber eine unbestimmte ge o- metrische Form ohne eigene Bedeutung dar. Es vermag dem Zeichen keinen besonderen Sinngehalt zu verleihen und wirkt eher dekorativ. Auch die Gestaltung der Schrift in verschiedenen Farben und Gross- bzw. Kleinbuchstaben vermag nicht nachhaltig im Gedächtnis haften zu ble i- ben. Bildelement und Gestaltung der Schrift stehen deshalb im Zeiche n- vergleich im Hintergrund. 9.3 Prägend und kennzeichnend im angefochtenen Zeichen ist demzufol- ge der Wortteil "novis". Wie oben dargelegt, ist dieser der Widerspruch s- marke NOBIS sehr ähnlich. Da zudem nicht auf die Gegenüberstellung der Zeichen sondern auf das verschwommene Erinnerungsbild abgestellt werden muss, besteht hier auch bei erhöhter Aufmerksamkeit eine Ve r- wechslungsgefahr. Diese kann durch den Wortteil "energy" und die bildli- che Gestaltung des angefochtenen Zeichens nicht ausgeschlossen we r- den. 10. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abz u- weisen. 11. 11.1 Bei diesem Ausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig. Die Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine angemessene Parteien t- schädigung (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 11.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkei t der Streitsa- che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzul e- gen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Fe b- ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwa l- tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000 .– angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine ko n- kreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der stritt i-B-5641/2012 Seite 17 gen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verf ahrenskos- ten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführe- rin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der G e- richtskasse. 11.3 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder a uf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdegegnerin von der Möglichkeit eine Beschwerdeantwort einzureichen nicht Gebrauch machte und ihr somit keine Kost en entstan- den sind, ist ihr keine Parteientschädigung auszurichten. 12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG; SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird bestätigt. 2. Die Kosten des vorlieg enden Verfahrens von Fr. 4'000. – werden der B e- schwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet. 3. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. B-5641/2012 Seite 18 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebei- lagen zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) – die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 12314; Einschrei- ben; Beilagen: Vorakten zurück) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Hans Urech Beatrice Brügger Versand: 24. September 2013