Gericht: OLG Wien
Geschäftszahl: 33R88/24i
ECLI: ECLI:AT:OLG0009:2024:03300R00088.24I.1017.000

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch die Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden, die Richterin Mag. Tscherner und die Kommerzialrätin Kornherr in der Rechtssache der klagenden Partei ***** Verlag GmbH, *****, vertreten durch die Gheneff - Rami - Sommer Rechtsanwälte GmbH & Co KG in Wien, gegen die beklagte Partei ***** GmbH, *****, vertreten durch die GEISTWERT Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG in Wien, wegen EUR 25.006,74 über die Berufung der beklagten Partei gegen das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 12.4.2024, 43 Cg 78/22a-16, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei binnen 14 Tagen die mit EUR 2.721,95 (darin enthalten EUR 434,60 USt) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens zu ersetzen.

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Text

Die Klägerin ist Inhaberin der am 7.11.1966 registrierten Wortbildmarke „PIXI“. Sie verlegt unter anderem die Kinderbücher der Reihe „PIXI“, die seit 1954 erscheinen und eine Gesamtauflage von fast 500 Millionen Stück erreicht haben. Insgesamt sind bisher rund 2.000 Titel erschienen. Daneben bietet sie „Industrie-PIXIS“ an, die sie in Kooperation mit ihren Kundinnen erstellt, die diese Bücher zu Werbezwecken verschenken oder verkaufen. Die Klägerin erteilt die Berechtigung zur Nutzung ihrer Marke nur im Rahmen einer Kooperation für „Industrie-PIXIS“. Dabei beträgt die Mindestauflage 30.000 Exemplare, die die Klägerin um EUR 16.596,63 herstellt und um EUR 29.700 netto mit einer Marge von EUR 12.503,37 verkauft. Die „PIXI“-Bücher sind allgemein bekannt und haben die charakteristischen Merkmale, dass sie 10 x 10 cm groß, in Hochglanzdruck hergestellt und mit zwei Metallklammern gebunden sind. Auf der zweiten Seite befindet sich der Text „Dieses Buch gehört ...“. Das Publikum erkennt Kinderbücher in diesem Format als solche der „PIXI“-Reihe.

Die Beklagte betreibt das Hotel ***** in ***** und ist Medieninhaberin der unter [...] und [...] erreichbaren Websites. Über einen Webshop vertreibt sie Waren für den Bedarf von Kindern. Die Beklagte verlegt unter dem Titel „Sunny Bunny’s Abenteuer“ ein Kinderbuch, dessen äußere Gestaltung jener der „PIXI“-Bücher gleicht. Dabei verwendet die Beklagte das Zeichen „PIXI“ nicht auf den Büchern und hat es auch nicht auf sonstigen Waren angebracht. Sie hat das Buch aber auf ihrer Website mit dem URL-Bestandteil „PixiBuch“ vertrieben und auf ihren Facebook-Auftritt als „Sunny Bunny Pixi“-Buch beworben. Konkret hat sie auf Gewinne wie ein „PIXI-Buch“ verwiesen und mit „Sunny Bunny Pixi“-Büchern geworben, indem sie ankündigte: „Die Gewinnergeschichte wird in dem nächsten Sunny Bunny Pixi-Buch veröffentlicht“. Seit 2005 hat die Beklagte zumindest neun Auflagen an „Sunny Bunny“ Büchern mit jeweils 10.000 Stück vertrieben, wobei sie den größten Teil an Hotelgäste verschenkt hat. 2018 wurde dem Marketingleiter der Beklagten die Rechtslage in Bezug auf die Markenrechte der Klägerin an den „PIXI“-Büchern bekannt. Von 1.9.2018 bis 2.9.2021 hat die Beklagte 1.223 „Sunny Bunny“-Bücher mit einem Umsatz von EUR 1.466,53 verkauft.

Die Klägerin begehrt die Zahlung von EUR 25.006,74 an angemessenem Entgelt und Schadenersatz nach § 53 MSchG. Die Beklagte nutze die Marke unberechtigt und schuldhaft. Die Klägerin hätte die Berechtigung zur Nutzung ihrer Marke nur unter der Bedingung erteilt, dass die Beklagte bei ihr „Industrie-Pixis“ mit einer Mindestauflage von 30.000 Exemplaren um EUR 16.596,63 mit einer für die Klägerin erzielten Spanne von EUR 12.503,37 bestellt hätte. An angemessenem Entgelt und daraus abgeleitetem Schadenersatz stehe der Klägerin daher das Doppelte dieses Betrags zu.

Die Beklagte brachte, soweit im Berufungsverfahren noch relevant, im Wesentlichen vor, sie habe im Zeitraum 1.9.2018 bis 2.9.2021 nur 1.223 „Sunny & Bunny“ Bücher mit einem Umsatz von EUR 1.466,53 verkauft und diese nur werblich genutzt. Im Rahmen der Bemessung eines angemessenen Entgelts sei diese tatsächliche Nutzung maßgeblich, sodass nur die der Klägerin für ein „Industrie-Pixi“-Paket entstehenden Lizenzkosten von EUR 375, anteilig für 1.223 verkaufte Exemplare, das heißt EUR 15,29 zustehen würden.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Über den eingangs dargestellten Sachverhalt hinaus traf es die auf den Seiten 4 bis 7 der Urteilsausfertigung ersichtlichen Feststellungen, auf die verwiesen wird.

Rechtlich kam das Erstgericht zum Ergebnis, dass die Verwendung des Zeichens „PIXI“ zum Vertrieb und zur Bewerbung des „Sunny Bunny“-Buchs die Markenrechte der Klägerin verletzt habe. Dafür gebühre der Klägerin gemäß § 53 Abs 1 MSchG ein angemessenes Entgelt, das danach zu bemessen sei, wie die Klägerin stünde, wenn die Beklagte gesetzmäßig vorgegangen und gegen Zahlung einer Lizenzgebühr die Erlaubnis für die Nutzung eingeholt hätte. Da die Klägerin einen Vertragsabschluss nur im Rahmen des von ihr angebotenen „Industrie-PIXI“-Pakets mit einer Mindestauflage von 30.000 Exemplaren zugestimmt hätte, stehe der Klägerin die Spanne zu, die sie beim Verkauf einer derartigen Nutzungsberechtigung erzielt hätte. Da darüber hinaus feststehe, dass der Marketingleiter der Beklagten seit dem Jahr 2018 über die Markenrechte der Klägerin am Zeichen „PIXI“ aufgeklärt worden sei und die Beklagte daraufhin zwar die Nutzung des Zeichens durch Aufdruck auf die von ihr verlegten Bücher vermieden, das Zeichen aber trotzdem für die Bewerbung und den Vertrieb der Bücher verwendet habe, habe die Beklagte auch grob fahrlässig gehandelt, sodass ein Schadenersatz in Form des Doppelten des angemessenen Entgelts zustehe.

Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten aus dem Rechtsmittelgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung. Sie beantragt, das Ersturteil dahin abzuändern, dass das Klagebegehren „(zumindest in der Höhe von EUR 24.976,16, also bis auf das Duplum von höchstens EUR 30,58)“ abgewiesen werden, in eventu, das Urteil aufzuheben und zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurückzuverweisen.

Die Klägerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Die Berufung wendet sich inhaltlich nur mehr gegen die Bemessung des angemessenen Entgelts und des darauf basierenden Schadenersatzes.

2. Gemäß § 53 Abs 1 MSchG gebührt dem Verletzten ein angemessenes Entgelt für die unbefugte Nutzung seiner Marke. Bei leichter Fahrlässigkeit kann er anstelle des angemessenen Entgelts Schadenersatz einschließlich des entgangenen Gewinns oder die Herausgabe des Gewinns verlangen, den der Verletzer durch die Markenverletzung erzielt hätte (§ 53 Abs 2 MSchG). Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz kann der Verletzte nach § 53 Abs 3 MSchG unabhängig vom Nachweis eines konkreten Schadens das Doppelte des angemessenen Entgelts als pauschalierten (straf-)Schadenersatz begehren.

3. Dogmatisch handelt es sich beim Anspruch auf angemessenes Entgelt um eine besondere Form des Verwendungsanspruchs nach § 1041 ABGB (RS0108478). Es soll den objektiven Gegenwert für den Gebrauch der Marke abbilden. Der vom Verletzer erzielte Nutzen liegt in der Ersparnis von Aufwendungen, also im ersparten Entgelt, das üblicherweise bei vorher eingeholter Zustimmung für die konkrete Nutzung eben dieser Marke zu entrichten gewesen wäre. Das angemessene Entgelt kann daher nach den Grundsätzen bemessen werden, die für die Berechnung einer vertraglichen Lizenzgebühr herangezogen werden. Dabei ist aber nicht relevant, ob der Verletzte ex ante eine Lizenz erteilt hätte oder dazu rechtlich in der Lage gewesen wäre oder ob der Verletzer mit Gewinn oder Verlust arbeitet (RS0021397; RS0108478; RS0077349; Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 53 MSchG Rz 9 ff). Der Zweck der Bestimmung ist, die ungerechtfertigte Vermögensverschiebung rückgängig zu machen, die durch den unberechtigten Eingriff in Ausschließungsrechte eingetreten ist. Daher besteht ein Anspruch nur, wenn und so weit ein nicht Berechtigter (bei objektiver Betrachtung) Vorteile aus der Sache gezogen hat. Im Gegenzug soll der Rechteinhaber so gestellt werden, als hätte er dem Verletzer die Nutzung durch Vertrag eingeräumt und dafür ein Entgelt vereinbart. Dieses richtet sich danach, was redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten; der Verletzer ist nicht schlechter und nicht besser zu stellen als ein vertraglicher Lizenznehmer (RS0120089; 4 Ob 133/13 g; vgl RS00116468). Üblich sind der Zuspruch einer Stücklizenz oder einer prozentuellen Beteiligung an einem Umsatz oder Erlös. Für eine Nutzung in der Werbung bietet sich auch eine Pauschallizenz an (vgl Guggenbichler aaO Rz 16 ff; 4 Ob 133/13g mwN).

Bei der Bemessung einer angemessenen Lizenzgebühr sind jene Grundsätze heranzuziehen, die für die Berechnung einer vertraglichen Lizenzgebühr entwickelt wurden. Dabei sind vor allem die allgemeine wirtschaftliche Bedeutung des Schutzgegenstands zu berücksichtigen und die Vor- und Nachteile abzuwägen, die der Verletzer gegenüber einem Lizenznehmer hat (RS0108478; 4 Ob 133/13g). Für die Höhe des angemessenen Entgelts ist der Rechteinhaber behauptungs- und beweispflichtig. Dieser hat Tatsachen zu den Grundsätzen für die Berechnung einer vertraglichen Lizenzgebühr und zur Höhe des konkret begehrten Entgelts zu behaupten (Guggenbichler aaO Rz 14; 4 Ob 243/01s, Sissy-Weißwein; 4 Ob 133/13 g). Die Feststellung des für vergleichbare Nutzungen üblichen Entgelts ist eine Tatfrage, die Bemessung des angemessenen Entgelts im konkreten Fall eine Rechtsfrage (4 Ob 133/13g mwN).

Die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Verschulden an der Markenrechtsverletzung und dessen Grad trifft den geschädigten Kläger (Guggenbichler aaO Rz 30, 53; vgl zu § 87 UrhG RS0077360).

4. Die Beklagte argumentiert im Rahmen ihrer Rechtsrüge, die Bemessung des angemessenen Entgelts habe sich nicht an einer Mindestauflage auf Seiten der Klägerin, fiktiven Kreations-, Projektmanagement- und Herstellungskosten und einer sich daraus ergebenden Gewinnspanne der Klägerin und zusätzlichen Lizenzgebühren von EUR 375 zu orientieren, sondern an der festgestellten Lizenzgebühr von EUR 375 für 30.000 Exemplare, die auf die tatsächliche Nutzung durch die Beklagte durch Auflage von 1.223 Exemplaren herunterzurechnen sei.

5. Dem ist zunächst zu entgegnen, dass das Erstgericht für die Berechnung des angemessenen Entgelts nicht fiktive Kreations-, Projektmanagement- und Herstellungskosten, sondern die unbekämpfte festgestellte Spanne von EUR 12.503,37 herangezogen hat, die die Klägerin beim Verkauf von „Industrie-Pixi-Büchern“ erzielt. Die als Teil der Herstellungskosten für eine Auflage von 30.000 Stück für „Industrie-Pixi-Bücher“ festgestellten „Lizenzkosten“ von EUR 375 sind ganz offensichtlich keine Lizenzgebühr, die die Klägerin für die Nutzung ihres Zeichens auf dem Markt verlangt, sondern Lizenzkosten, die sie im Rahmen des Verlags aufzuwenden hat. Diese Position eignet sich jedenfalls nicht als Grundlage für die Berechnung eines angemessenen Entgelts, das vernünftige Parteien in Anlehnung an ein vertragliches Lizenzentgelt für eine von der Beklagten vorgenommene Nutzung vereinbart hätten.

6. Der Beklagten ist beizupflichten, dass die konkrete Nutzung teilweise hinter dem zurückgeblieben ist, was sie erhalten hätte, wenn sie mit der Klägerin einen Vertrag über die Produktion von „Industrie-Pixi-Büchern“ abgeschlossen hätte; konkret wäre die Beklagte im Rahmen eines derartigen Vertrags auch berechtigt gewesen, das Zeichen „PIXI“ auf die Bücher drucken zu lassen. Darüber hinaus hat sie seit September 2018 nur 1.232 und nicht die im „Industrie-Pixi-Buch“-Paket enthaltenen 30.000 Exemplare verkauft. Andererseits steht fest, dass die Hauptnutzung durch Verschenken an Hotelgäste erfolgt, sodass davon auszugehen ist, dass sie das Zeichen auch in den letzten Jahren umfangreicher als durch den Verkauf der 1.223 festgestellten Exemplare nutzte. Außerdem hat die Beklagte seit 2005 zumindest 90.000 Exemplare ihres Buchs aufgelegt, also deutlich mehr, als im Rahmen eines „Industrie-Pixi-Buch“-Pakets.

Jedenfalls ist die Klägerin nach den oben dargestellten Grundsätzen so zu stellen, als hätte sie der Beklagten die Nutzung der Marke durch Vertrag eingeräumt. Es steht fest, dass die Klägerin nur im Rahmen von Geschäften über „Industrie-Pixis“ eine Berechtigung zur Nutzung der Marke erteilt. Dafür steht eine vorgegebene Gewinnspanne fest. Davon ausgehend hätten redliche und vernünftige Parteien sich aus Sicht des Berufungsgerichts nur im Rahmen eines Vertrags über ein „Industrie-Pixi-Buch“-Paket auf eine Nutzung des Zeichens geeinigt. Da die Beklagte das Zeichen der Klägerin ganz offensichtlich verwendet hat, um die von ihr aufgelegten Kinderbücher, die äußerlich jenen hinter der Marke der Klägerin gleichen, attraktiver zu machen, ist ihr genau jener Nutzen entstanden, der jenen Kunden entsteht, die von der Klägerin ein „Industrie-PIXI-Buch“ produzieren lassen (vgl 4 Ob 36/05f, BOSS-Zigaretten VI). Es kommt daher nicht darauf an, ob sie das Zeichen auch auf die Bücher aufgedruckt hat. Als angemessenes Entgelt steht der Klägerin jener Betrag zu, den sie, abzüglich ihrer Herstellungskosten, für die einzige auf dem Markt verfügbare Nutzung ihrer Marke in Zusammenhang mit den charakteristisch gestalteten Kinderbüchern durch Dritte als Entgelt erhalten würde.

Wären die Überlegungen der Beklagten zur Höhe des Ersatzes zutreffend, würde das bedeuten, dass der Verletzer des Markenrechts dem Rechteinhaber durch faktisches rechtswidriges Handeln nachträglich eine vom Verletzer gewünschte Vertragsgestaltung aufzwingen könnte, zu der der Rechteinhaber aber – wäre er danach gefragt worden – nicht bereit gewesen wäre.

7. Dass die Beklagte angesichts der festgestellten Kenntnis von der markenrechtlichen Situation durch ihren Marketingleiter ab dem Jahr 2018 grob fahrlässig handelte, wird vom Beklagten nicht weiter bestritten. Gemäß § 53 Abs 3 MSchG steht der Klägerin daher das Doppelte des angemessenen Entgelts, insgesamt daher zweimal EUR 12.503,37, als Schadenersatz zu.

8. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 41 und 50 ZPO. Es ist davon auszugehen, dass die Klägerin ihr Unternehmen in Deutschland betreibt, sodass die Leistungen der Klagsvertreterin als in Deutschland erbracht gelten und nicht der österreichischen, sondern der deutschen Umsatzsteuer unterliegen (vgl RS0114955). Der Umsatzsteuersatz beträgt in Deutschland 19 %.

9. Da keine Rechtsfrage von der in § 502 Abs 1 ZPO geforderten Qualität zu beantworten war, war die ordentliche Revision nicht zuzulassen.