Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2001-08-09, Aktenzeichen 4a O 849/00
ECLI: ECLI:DE:LGD:2001:0809.4A.O849.00.00

Tenor:
Der Beklagte wird verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, tragbare Rauchvorrichtungen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuführen, die folgende Merkmale aufweisen:
Die Speicherkammer weist die Form eines Quaders auf.
(1.1)
Die durch die Breitseiten an beiden Enden des Quaders gebildete Flächen sind quadratisch ausgestaltet.
(1-2)
Die Längs- und Breitseiten des Quaders sind leicht abgeflacht.
(1.3)
Auf einer Breitseite des Quaders ist ein runder, leicht gewölbter Verschluss angeordnet.
(1.4)
Auf einer der Längsseiten an dem dem Verschluss der Speicherkammer gegenüberliegenden Ende befindet sich ein runder Einsatz für die Brennkammer.
(2)
Die Zwischenkammer weist ebenfalls die Form eines Quaders auf.
(2.1)
Die Grundfläche der Breitseiten des Quaders ist in etwa rechteckig ausgestaltet, wobei die Längsseiten der Länge der Breitseiten der quaderförmigen Speicherkammer entsprechen.
(2.2)
Die Längsseiten des Quaders sind leicht abgeflacht und die schmalen Breitseiten des Quaders sind stark abgeflacht.
(2.3)
Auf einer Breitseite der quaderförmigen Zwischenkammer ist das stielförmige Mundstück angeordnet.
(3)
Speicherkammer und Zwischenkammer sind längsseitig drehbar miteinander verbunden.
(3.1)
Die Drehverbindung wird durch die Brennkammer hergestellt, die an dem dem Verschlussdeckel bzw. dem Mundstück gegenüberliegenden Ende der Speicher- bzw. Zwischenkammer angeordnet ist.
(3.2)
In eingeklapptem Zustand fluchten die brennkammerseitigen Enden der Speicher- und Zwischenkammer miteinander. Am gegenüberliegenden Ende überragt das Mundstück der Zwischenkammer den Verschlussdeckel der Speicherkammer nur unwesentlich;
gemäß nachfolgender Abbildung
2.
dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang er - der Beklagte - die zu 1. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Menge der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Auftraggeber, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
c)der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe,Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.
3.
die in seinem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer 1. zu vernichten.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die zu 1.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III.
Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Beklagten auferlegt.
IV.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,00 DM vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Der Kläger ist eingetragener Inhaber der dreidimensionalen Gemeinschafts­marke 000634444 (nachfolgend: Klagemarke), die auf einer am 11. Septem­ber 1997 getätigten Anmeldung beruht. Die Anmeldung wurde am 2. Mai 2000 veröffentlicht. Die Eintragung erfolgte am 22. September 2000. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 30. Oktober 2000. Die nachfol­gend wiedergegebene Klagemarke betrifft die dreidimensionale Form einer Rauch Vorrichtung.
Der Beklagte vertreibt unter der Artikelnummer „MS-41" Rauchvorrichtungen. Die nähere Ausgestaltung dieser Rauchvorrichtungen ergibt sich aus dem von dem Kläger zur Akte gereichten und von dem Beklagten verwendeten Katalog vom Frühjahr 1999 (Anlage K 4) sowie aus den als Anlagenkonvolut K 5 und Anlage K 5a von dem Kläger überreichten Fotografien, von denen nachstehend die Abbildung gemäß Anlage K 5a wiedergegeben wird.
Die Klägerin sieht hierin eine identische Verletzung der Klagemarke.
Die Klägerin beantragt,
zu erkennen, wie geschehen.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise ihm, dem Beklagten, vorzubehalten, die Abnehmer, die Ver­kaufszahlen und die Verkaufspreise der in dem Klageantrag zu I 1. aufgeführten Artikel auf seine Kosten einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, der berechtigt ist, dem Kläger auf Anfrage mitzuteilen, ob der Name und die Anschrift eines bestimmten Angebots, Empfängers oder Käufers in der Auskunft ent­halten ist, sowie die Verkaufspreise der angebotenen, feilgehaltenen oder verkauften Artikel.
Der Beklagte bestreitet den Verletzungsvorwurf und macht insbesondere gel­tend, ihm stehe ein Vorbenutzungsrecht zu. Diesbezüglich behauptet er, die angegriffene Ausführungsform bereits seit 1989/1990 von der Firma Q., Indien, bezogen zu haben. Nach einer anfänglichen Markterpro­bungsphase habe er die angegriffene Rauchvorrichtung seit 1990 in sein ständiges Warensortiment aufgenommen. Er ist der Ansicht, er habe damit die angegriffene Rauchvorrichtung gemäß § 4 Nr.2 MarkenG im Inland für die Bedürfnisse seines Betriebes in Benutzung genommen. Die angegriffene Rauchvorrichtung habe als „Benutzermarke" vor der Priorität des Klägers Verkehrsgeltung erlangt. Wegen ihrer Unterscheidungskraft gegenüber ande­ren Raucheinrichtungen, Pfeifen, etc. habe sich die angegriffene Rauchvorrichtung in den durch sie angesprochenen Kundenkreisen derart durchge­setzt, dass durch ihre Vermarktung Verkehrsgeltung erlangt worden sei.
Wegen des weiteren Sachvortrags beider Parteien wird auf die wechselseitig zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist begründet. Dem Kläger stehen die gegen den Beklagten gel­tend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rech­nungslegung und Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht gemäß Art. 9 Abs. 1 b), 98 VO (EG) Nr. 40/94 i.V.m. §§ 14 Abs. 6, 18, 19, 125b Nr. 2 MarkenG, §§ 242, 259 BGB zu.
I.
Es besteht die Gefahr, dass die von dem Beklagten vertriebene Rauchvorrichtung mit der zugunsten des Klägers eingetragenen dreidimensionalen Klagemarke, von deren Rechtsgültigkeit im Rahmen des Verletzungsrechts­streits vor dem Gemeinschaftsmarkengericht auszugehen ist, Art. 95 Abs. 1 VO (EG) Nr. 40/94 (nachfolgend: VO), verwechselt werden.
Verwechslungsgefahr kann sich gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. b) VO wegen der Identität oder Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Gemein­schaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemein-Schaftsmarke und das Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun­gen ergeben. Dabei ist - nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu­ropäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 lit. b) MarkenRL (EuGH, GRUR Int. 1998, 56, 57 - Sabel/Puma, GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd) und des Bundesgerichtshofs zu § 14 Abs. 1 lit. b) MarkenG (BGH, GRUR 1996, 198 -Springende Raubkatze; BGH GRUR 1998, 927, 928), die entsprechend auch für die Auslegung der gleichlautenden Bestimmung des Art. 9 Abs. 1 lit. b) VO herangezogen werden kann, die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
Hierzu gehören insbesondere der Bekannheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienst­leistungen. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den Ge­samteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere auf die diesen prägenden Elemente abzustellen ist. Die in Betracht zu ziehenden Faktoren stehen in einem Verhältnis der Wechselwirkung. So kann ein gerin­gerer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; GRUR Int 1999, 734, 736 -Lloyd).
Diese Rechtsprechung gilt grundsätzlich auch für dreidimensionale Marken. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind zunächst der Gesamteindruck der Klagemarke und deren Kennzeichnungskraft festzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ebenso wie bei Wort-, Wort/Bild- oder Bildzeichen nicht schutzfähige (etwa beschreibende) Bestandteile am Markenschutz nicht teilhaben und deshalb für sich eine Verwechslungsgefahr nicht zu begründen vermögen, bei dreidimensionalen Marken, die in der äußeren Erscheinung der Ware selbst bestehen, Merkmale die vom Gesetz für absolut nicht schützbar, also für nicht markenfähig erklärt sind, grundsätzlich nicht am Markenschutz teilhaben und infolgedessen für sich auch keine Verwechs­lungsgefahr begründen können. Das gilt insbesondere für die Merkmale der Klagemarke, die nach Art. 7 Abs. 1 lit. c) Abs. 3 VO dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind (vgl. BGH, GRUR 2000, 888 f. - MAGLITE, für eine deutsche Marke).
Der dreidimensionalen Klagemarke kommt eine normale Kennzeichnungskraft zu. Die Klagemarke weist über die technisch bedingte Grundform einer
Vorrichtung zum Rauchen von Tabak, Tabaksubstituten oder ähnlichem Ma­terial hinausgehende Merkmale auf, die weder ausschließlich durch die Art einer solchen Vorrichtung selbst noch, ausschließlich zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich sind. Die technisch bedingte Grundform einer Vorrichtung zum Rauchen von Tabak erfordert eine Brennkammer zum Verbrennen des Tabaks, ein Mundstück sowie ein Verbindungsstück zwi­schen der Brennkammer und dem Mundstück mit einem Hohlraum, durch den der Tabakrauch eingezogen werden kann. Zudem kann eine Speicher­kammer für den Tabak vorgesehen sein. Die Klagemarke hebt sich von die­ser Grundform durch folgende Merkmale ab:
1.1
Die durch die Breitseiten an beiden Enden des Quaders gebildete Flä­chen sind quadratisch ausgestaltet.
1.2
1.3
Auf einer Breitseite des Quaders ist ein runder, leicht gewölbter Ver­schluss angeordnet.
1.4
Auf einer der Längsseiten an dem dem Verschluss der Speicherkam­mer gegenüberliegenden Ende befindet sich ein runder Einsatz für die Brennkammer.
2.1
2.2
2.3
Speicherkammer und Zwischenkammer sind längsseitig drehbar mit­einander verbunden.
3.1
3.2
In eingeklapptem Zustand fluchten die brennkammerseitigen Enden der Speicher- und Zwischenkammer miteinander. Am gegenüberlie­genden Ende überragt das Mundstück der Zwischenkammer den Verschlussdeckel der Speicherkammer nur unwesentlich.
Diese Merkmale sind hinreichend individualisierend, um für den Betrachter als Herkunftshinweis wirken zu können. Der Gesamteindruck, den die Kla­gemarke bei den angesprochenen Verkehrskreisen hinterlässt, wird vor allem durch die Quaderförm von Speicher- und Zwischenkammer, die in etwa glei­che Länge der Kammer (wenn bei der Zwischenkammer auch das Mund­stück berücksichtigt wird) sowie die längsseitige und drehbare Verbindung der Kammer an dem brennkammerseitigen Ende geprägt. Vor allem diese Merkmale geben der Klagemarke eine normale Kennzeichnungskraft.
Die die Kennzeichnungskraft der Klagemarke begründenden vorstehend be­nannten Merkmale finden sich gleichermaßen bei der angegriffenen Rauch­vorrichtung des Beklagten, so dass sowohl Waren- als auch Zeichenidentität besteht. Infolgedessen ist auch die Gefahr von Verwechslungen über die Herkunft dieser Vorrichtungen gegeben.
4.
Der Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf ein Vorbenutzungsrecht an der Klagemarke berufen. Ein Vorbenutzungsrecht kennt weder das Gemeinschaftsmarkenrecht noch das deutsche Markenrecht (vgl. BGH, GRUR 1998, 412, 414 - Analgin). Allerdings kann dem Vorbenutzer einer Marke ein An­spruch auf Löschung gegen den Zeicheninhaber zustehen, wenn auf Seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne der Art. 14, 97 VO i.V.m. § 1 UWG, § 826 BGB erscheinen lassen. Entsprechend kann sich der Vorbenut­zer auch einredeweise verteidigen, wenn er von dem Zeicheninhaber aus der Marke in Anspruch genommen wird. Derartige Umstände können etwa darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitz­standes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder zum Verwechseln ähnliche Be­zeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke eintragen lässt.
Ein solcher oder ein vergleichbarer Tatbestand ist dem Vorbringen des Be­klagten nicht zu entnehmen. Der Beklagte beruft sich allein darauf, dass er die angegriffene Rauchvorrichtung, die in Indien bereits seit den 60er Jahren verbreitet sei, ab 1990 in Deutschland vermarktet habe, indem er sie nach einer anfänglichen Markterprobungsphase in sein ständiges Warensortiment aufgenommen habe. Selbst wenn diese Umstände dem Kläger bei Stellung des Antrags auf Eintragung der Klagemarke bekannt gewesen sein sollten, begründet diese Kenntnis allein noch nicht den Vorwurf sittenwidrigen Ver­haltens (vgl. BGH, a.a.O.).
5.
Der Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf eine bessere Priorität an der Klagemarke berufen. Nach deutschem Markenrecht kann Markenschutz zwar nicht nur durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deut­schen Patent- und Markenamt geführte Register entstehen, sondern auch durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, sowiet dasZeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltungerworben hat, § 4 Nr. 2 MarkenG. Dass die von dem Beklagten vertriebeneRauchvorrichtung als herkunftsweisendes Kennzeichen Verkehrsgeltung er­langt hat, lässt sich seinem Vorbringen aber nicht entnehmen. SeineBehauptung, dass er die angegriffene Rauchvorrichtung seit 1990 inDeutschland vermarktet habe, indem er sie nach einer anfänglichenMarkterprobungsphase in sein ständiges Warensortiment aufgenommenhabe, sagt noch nichts über die Verkehrsgeltung der Vorrichtung alsKennzeichen aus. Dazu hätte es weiterer Angaben bedurft, etwa zum Umsatz und dem Verbreitungsgebiet der angegriffenen Rauchvorrichtung, sowie der Vorlage von Daten betreffend den allgemeinen Markt in Deutschland für derartige Rauchvorrichtungen.
II.
Da der Beklagte unbefugt eine mit der Klagemarke verwechslungsfähigeRauch Vorrichtung benutzt hat, ist er dem Kläger zur Unterlassung verpflichtet, Art. 9 Abs. 1 b) i.V.m. Art. 98 VO.
Der Beklagte hat dem Kläger außerdem Schadensersatz zu leisten, Art. 98 VO i.V.m. 14 Abs.6, 125b Nr. 2 MarkenG. Denn als Fachunternehmen hätte er die Markenverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforder­lichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, dass dem Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen des Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von dem Kläger jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil er den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne sein Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse des Klägers an einer Fest­stellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
Außerdem ist der Beklagte zur Rechnungslegung verpflichtet, damit der Kläger in die Lage versetzt wird, den ihm zustehenden Schadenser­satzanspruch beziffern zu können, § 242 BGB. Denn der Kläger ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die er ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und der Beklagte wird durch die von ihm verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
Gemäß Art. 98 VO i.V.m. §§ 19, 125b Nr. 2 MarkenG hat der Beklagte schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I.2 mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind.
Die hilfsweise beantragte Einräumung eines Wirtschaftsprüferyorbehalts kommt nicht in Betracht. Der Beklagte hat keine Umstände dargetan, die eine Bekanntgabe seiner gewerblichen Abnehmer ausnahmsweise als unverhält­nismäßig erscheinen lassen.
Gemäß Art. 98 VO i.V.m. §§ 18, 125b Nr. 2 MarkenG hat der Beklagte schließlich einen Anspruch auf Vernichtung der rechtsverletzenden Erzeug­nisse. Es sind keine Umstände ersichtlich, die eine Vernichtung der rechts­verletzenden Erzeugnisse als unverhältnismäßig erscheinen lassen.
III
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§709, 108 ZPO.
Der Streitwert beträgt 100.000,00 DM.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 14 Abs. 6, 18, 19, 125b Nr. 2 MarkenG, §§ 242, 259 BGB
§§ 19, 125b Nr. 2 MarkenG
§§ 18, 125b Nr. 2 MarkenG
§ 1 UWG
§ 826 BGB
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 242 BGB
§ 4 Nr.2 MarkenG
§ 4 Nr. 2 MarkenG
§ 91 Abs. 1 ZPO
Art. 14, 97 VO
Art. 95 Abs. 1 VO
Art. 98 VO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1996, 198
GRUR 1998, 927, 928
GRUR 1998, 922, 923
GRUR 2000, 888
GRUR 1998, 412, 414