Oberlandesgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg, )
Urteil vom 2015-02-11, Aktenzeichen 6 U 160/13

Tenor:
1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 29.11.2013 (Az. 7 O 290/12) wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckung kann gegen Sicherheitsleistung von 110 % des aus diesem Urteil vollstreckbaren Betrages abgewendet werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages leistet. Das angefochtene Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
1
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Vernichtung patentgemäßer Vorrichtungen in Anspruch.
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Das Klagepatent EP 1 084 868 B1 (Anlage K 1, deutsche Übersetzung: Anlage K 2) betrifft eine Fahrradfelge und ein Rad, welches eine solche Felge aufweist. Es wurde am 9. September 2000 unter Inanspruchnahme einer Priorität der französischen Patentanmeldung FR 9911808 vom 17. September 1999 angemeldet; die Patenterteilung wurde beim Europäischen Patentamt am 26. Februar 2003 veröffentlicht. Der deutsche Teil des europäischen Patents (DE 600 01 476 T2) steht in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhoben (Anlage B 7), über die noch nicht entschieden ist. Der geltend gemachte Anspruch 1 hat - in der Verfahrenssprache Französisch und in der deutschen Übersetzung - folgenden Wortlaut:
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Die Beklagte, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), bietet an und vertreibt in Deutschland Fahrradfelgen unter den Serien-Bezeichnungen "A", "B", "C" und "D". Die Serien umfassen u.a. die Modelle ..., die sich in den hier erörterten Merkmalen nicht in patentrechtlich erheblicher Weise unterscheiden; sie werden daher einheitlich als „angegriffene Ausführungsform“ bezeichnet.
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Die Klägerin sieht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform im Inland eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents.
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Die Beklagte stellt eine Patentverletzung in Abrede und vertritt die Ansicht, die angegriffene Ausführungsform mache von mehreren Anspruchsmerkmalen keinen Gebrauch. Sie beruhe auf einem Lösungsprinzip, welches sich grundsätzlich von demjenigen unterscheide, das im Klagepatent vorausgesetzt werde, weil auf Bohrungen in den Kasten gerade verzichtet werde. Die Bohrungen für das Einhaken der Speichen seien nicht in der unteren Brücke angeordnet. Die „kammartige“ Verlängerung am unteren Wandbereich, die die Klägerin als Bestandteil der unteren Brücke in Anspruch nehme, gehöre weder geometrisch noch funktionell zur Wand des Kastens und nehme insbesondere nicht an der Hohlraumbildung teil; es handele sich um einen auf das eigentliche Profil aufgesetzten „Lagerbock“, „Anker“ oder „Kamm“, an dem die Speichen befestigt seien. Jedenfalls sei der Rechtsstreit mit Blick auf die Nichtigkeitsklage auszusetzen, weil sich das Klagepatent als nicht rechtsbeständig erweise werde.
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Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagte - unter Abweisung lediglich eines Teils des Auskunfts- und Rechnungslegungsantrags - wie folgt verurteilt:
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I. Die Beklagte wird verurteilt,
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1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
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Fahrradfelgen, welche gemäß einem ringförmigen Profil gebildet sind, dessen Querschnitt einen Kasten aufweist, der abgegrenzt ist durch eine obere Brücke und einen unteren Teil, welcher eine untere Brücke und seitliche Wände aufweist, wobei die untere Brücke oder die seitlichen Wände Bohrungen aufweisen, welche in regelmäßiger Weise verteilt sind und für das Einhaken von Speichen vorgesehen sind, wobei die Bohrungen und ihre unmittelbare Umgebung Bohrungszonen definieren, wobei die Dicke von mindestens einer der Wände, welche die untere Brücke und die seitlichen Wände sind, einen nominalen Wert in den Bohrungszonen aufweisen und einen Wert geringer als der nominale Wert in den Zwischenzonen, welche zwischen zwei benachbarten Bohrungszonen angeordnet sind, und die Dicke der Wand in den Zwischenzonen durch einen mechanischen Formgebungsarbeitsgang verringert ist, und dass die Dicke der Wand progressiv variiert ausgehend von dem nominalen Wert bis zu dem zum nominalen Wert geringeren Wert(Anspruch 1 des EP 1 084 868 B1)in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den vorgenannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
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2. der Klägerin Auskunft zu erteilen und in einer geordneten Aufstellung schriftlich darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 2. März 2005 begangen hat, unter Angabe
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a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie - für die Zeit ab dem 1. September 2008 - der bezahlten Preise,
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b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen einschließlich der Rechnungsnummer und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
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c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
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d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
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e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns,
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wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger und der nichtgewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch die Einschaltung des Wirtschaftsprüfers entstehenden Kosten trägt und ihn zugleich ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Angebotsempfänger oder nichtgewerbliche Abnehmer in der erteilten Rechnungslegung enthalten sind,und dabei die zugehörigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (insbesondere Lieferscheine oder Rechnungen) vorzulegen;
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3. die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz befindlichen, vorstehend unter Ziffer I.1 bezeichneten Erzeugnisse auf ihre Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von dem Kläger zu benennenden oder zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben.
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II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der der Z im Zeitraum vom 2. März 2005 bis 31. Dezember 2009 und der Klägerin seit dem 1. Januar 2010 aus den vorstehend unter Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch zukünftig entstehen wird.
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Das Landgericht hat ausgeführt, die angegriffene Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Das Profil der Felge könne als Kasten im Sinne des Anspruchs angesprochen werden; dass das Profil eine V-Form zeige, stehe diesem Verständnis nicht entgegen. Die untere Brücke dieses Kastens weise Bohrungen auf, welche in regelmäßiger Weise verteilt und für das Einhaken von Speichen vorgesehen seien. Der „Kamm“, an dem sich die Bohrungen befänden, sei Bestandteil der unteren Brücke, so dass die Bohrungen für das Einhaken der Speichen in der unteren Brücke angeordnet seien. Zur Geometrie des Kastens und damit auch zur Geometrie der Brücken und Seitenwände treffe das Klagepatent keine näheren Festlegungen. Dem Klagepatent könne auch nicht entnommen werden, dass die untere Brücke eine bestimmte maximale Dicke nicht überschreiten dürfte; der Patentanspruch lege sich hinsichtlich der absoluten Dicke der unteren Brücke nicht fest, sondern treffe eine Aussage nur über eine Differenz zwischen einem Bereich nominaler Dicke und der Dicke in den Zwischenzonen. Dass bei der angegriffenen Ausführungsform die Brücke nicht in dieser Dicke erforderlich wäre, um den Hohlraum des Kastens zu schließen, führe ebensowenig aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus wie der Umstand, dass die Bohrung für das Einhaken der Speichen bei der angegriffenen Ausführungsform nicht in den Hohlraum des ringförmigen Profils hinein führe. Das Klagepatent vermeide eine Festlegung, in welche Richtung diese Bohrungen wiesen und ob sie in den Felgenkasten hineinragten oder nicht. Schließlich wechselten sich auch Bohrungszonen mit nominaler Dicke und Zwischenzonen mit verringerter Dicke ab, wobei die Dicke progressiv variiere. Verwirklicht sei auch das (Product-by-process-) Merkmal einer Wanddickenreduzierung durch mechanischen Formgebungsarbeitsgang, ohne dass es darauf ankomme, welche den Schutzbereich bestimmenden körperlichen oder funktionellen Eigenschaften des Erzeugnisses damit im Einzelnen beschrieben würden oder ob der Schutzbereich des Vorrichtungsanspruchs hier auf diesen zur Kennzeichnung der Sacheigenschaften herangezogenen Verfahrensweg beschränkt sei. Da die angegriffene Ausführungsform mittels eines mechanischen Formgebungsarbeitsgangs erzeugt werde, weise sie jedenfalls sämtliche körperlichen oder funktionellen Eigenschaften so hergestellter Felgen auf und falle selbst bei einer Beschränkung auf tatsächlich so hergestellte Vorrichtungen unter den Schutzbereich.
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Der Rechtsstreit sei nicht im Hinblick auf die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen, weil eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg der Nichtigkeitsklage nicht glaubhaft gemacht sei. Soweit sie auf die gewürdigte Druckschrift EP 715 001 gestützt werde, könne dies eine Aussetzung nicht rechtfertigen. Es sei nicht auszuschließen, dass eine durch einen mechanischen Formgebungsarbeitsgang hergestellte Felge gegenüber einer chemisch behandelten Felge körperliche oder funktionelle Eigenschaften aufweist, die eine ausreichende Abgrenzung zum Stand der Technik leisteten. Aber selbst wenn sich die durch einen mechanischen Formgebungsarbeitsgang hergestellte Felge von bekannten Erzeugnissen nicht in patentrechtlich relevanter Weise unterscheide, bedeute dies nicht zwingend, dass das Nichtigkeitsverfahren Erfolg haben werde. Für diesen Fall sei in Betracht zu ziehen, dass der Schutzbereich des Klagepatents auf Erzeugnisse beschränkt sei, die tatsächlich nach dem bezeichneten Verfahren hergestellt seien. Soweit die Erfindungshöhe im Hinblick auf unterschiedlichen Stand der Technik bezweifelt werde, sei dies nicht geeignet, eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Nichtigkeitsverfahrens glaubhaft zu machen.
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Mit der hiergegen gerichteten Berufung verfolgt die Beklagte ihr auf Klageabweisung gerichtetes Rechtsschutzziel weiter. Sie trägt vor, die angegriffene Ausführungsform löse sich von der bei Fahrradfelgen bestehenden Konvention, dass die Speichen durch die Hohlkammer bildenden Wände verschraubt würden. Das für Fahrradfelgen aus dem Stand der Technik bekannte Hohlkammerprofil werde ergänzt um einen Kamm, der radial einwärts zur Nabe entlang der Felge verlaufe. Dieser Kamm werde axial parallel zur Nabe durchbohrt. Durch die Bohrungen würden Bolzen geschoben, an denen die Speichen befestigt würden. Der Kamm sei erheblich dicker als die die Hohlkammer bildenden Wände und könne so an den Verbindungsstellen mit den Speichen auftretenden Spannungen widerstehen. Ferner erlaube die Konstruktion, je Bohrung zwei Speichen anzubringen, so dass insgesamt weniger Bohrungen erforderlich seien und der Abstand zwischen den Bohrungen größer sein könne als bei herkömmlichen Felgen. Diese Lösung stütze sich auf den Stand der Technik im Bereich der Motorradfelgen.
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Bei der angegriffenen Ausführungsform fehle es danach an patentgemäßen Bohrungen in der unteren Brücke; die Bohrungen befänden sich vielmehr in dem im Inneren der Felge verlaufenden Kamm. Dieser sei entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht Teil der unteren Brücke. Obwohl das Felgenprofil insgesamt einstückig im Strangpressverfahren hergestellt werde, unterscheide die Patentschrift zwischen verschiedenen Teilen. In der Klagepatentschrift und im Stand der Technik würden als untere Brücke stets nur Bereiche von Profilquerschnitten bezeichnet, die funktionell an der Bildung und Begrenzung des Kastens beteiligt seien, und ein radial auf der unteren Brücke befindlicher Kamm werde von der unteren Brücke begrifflich unterschieden, so beispielsweise die „Flügel“ in der Verlängerung der Seitenwände des Kastens.
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Weder die seitlichen Wände noch die untere Brücke der angegriffenen Ausführungsform wiesen unterschiedliche Wandstärken auf. Lediglich die Höhe des Kamms sei zwischen den Bohrungen durch Abfräsen auf Null reduziert, nicht aber die Dicke der unteren Brücke oder einer seitlichen Wand. Die Aufgabe der Erfindung, eine gewichtsreduzierte Felge herzustellen, werde daher durch die angegriffene Ausführungsform nicht gelöst. Die Wanddicke der den Kasten bildenden Wände bleibe unberührt; zudem sei zusätzliches Material vorgesehen.
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Der Rechtsstreit sei bis zur rechtskräftigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen, weil eine Vernichtung des Klagepatents wahrscheinlich sei. Die Patenterteilung beruhe auf einem offensichtlichen Rechtsfehler, weil ein bloßes Verfahrensmerkmal als neuheitsbegründend angesehen worden sei. Der Erfindungsgedanke, die Wandstärke zwischen den Bohrungen zu reduzieren, könne sowohl mit einer mechanischen als auch mit einer chemischen Behandlung verwirklicht werden. Gleiches gelte für die im Patent genannte Erreichung ästhetischer Wirkungen. Zudem sei der Gegenstand des Klagepatents gegenüber dem als Anlage BK 5 vorgelegten Stand der Technik nicht neu. Gegenüber dem im Anlagenkonvolut B 8 genannten Stand der Technik beruhe die Lösung des Klagepatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
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Die Beklagte beantragt:
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das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 29.11.2013 - 7 O 290/12 - aufzuheben und die Klage abzuweisen,
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hilfsweise den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Erledigung der gegen das Klagepatent beim Bundespatentgericht erhobenen Nichtigkeitsklage auszusetzen,
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äußerst hilfsweise der Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung, die auch durch eine als Zoll- und Steuerbürgin zugelassene Bank erbracht werden darf, abzuwenden.
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Die Klägerin beantragt,
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die Berufung zurückzuweisen.
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Die Klägerin verteidigt die angefochtene Entscheidung. Sie betont, dass das Klagepatent keine Vorgaben dazu mache, welche Geometrie der Kasten oder die ihn bildenden Brücken oder Wände haben müssten. Auch gebe es keine Festlegung oder Beschränkung dazu, wie hoch die untere Brücke maximal sein dürfe. Eine technisch-funktionelle Auslegung ergebe, dass die untere Brücke so dick sein könne, dass sie die Form eines Kammes aufweise. Wie dick auch immer die untere Brücke sei, sie grenze stets in ihrer Gesamtheit den Kasten nach unten ab. Das Verständnis der Beklagten, den Begriff untere Brücke auf die das Hohlkammerprofil nach innen begrenzende Fläche zu reduzieren und alles darüber Liegende als aufgesetzten und separaten Kamm zu qualifizieren, sei mit dem Klagepatent nicht vereinbar. Anders als die „Flügel“ lasse sich der Kamm nicht räumlich-körperlich oder technisch-funktional vom anspruchsgemäßen Kasten unterscheiden. Die Flügel könnten weggelassen werden, ohne dass sich für den Kasten etwas ändere. Ohne die extrem dicke Brücke der angegriffenen Ausführungsform sei dagegen der Kasten unvollständig und weise nach unten eine Öffnung auf. Der Stand der Technik sei für die Auslegung des Klagepatents irrelevant; zudem stütze er die von der Beklagten befürwortete Auslegung nicht. Dass bei der angegriffenen Ausführungsform die untere Brücke im Bereich der Bohrungen extrem dick sei, stehe im Einklang mit der technischen Lehre des Klagepatents. Würde die Bohrung in Speichenrichtung durch den Kamm ins Innere des Kastens führen, könnte nicht zweifelhaft sein, dass es sich bei dem Kamm um einen Teil der unteren Brücke handele. Da aber das Patent weder die bei der angegriffenen Ausführungsform vorhandene zentrale Zwischenrippe noch eine quer zur Speichenrichtung verlaufende, nicht in den Kasten hineinführende Bohrung ausschließe, weise die angegriffene Ausführungsform alle Merkmale des Anspruchs 1 auf.
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Die Nichtigkeitsklage habe keine Aussicht auf Erfolg, wie sich aus der Widerspruchsbegründung gemäß Anlage K 21 ergebe.
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Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und auf die Sitzungsniederschriften Bezug genommen. II.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und auf die Sitzungsniederschriften Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
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Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat eine Verletzung des Klagepatents zutreffend bejaht.
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1. Die Erfindung betrifft - soweit hier relevant - eine Fahrradfelge, die über Speichen mit einer zentralen Nabe verbunden ist. Sie besteht aus einem typischerweise stranggepressten bzw. extrudierten [0010] und gebogenen Profilstück, das die Form eines Kastens aufweist mit einer oberen Brücke (11), einer unteren Brücke (10) und zwei seitlichen Verbindungswänden (12, 13).
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Der Kasten, der der Felge Steifigkeit in alle Richtungen verleiht, muss keinen rechteckigen Querschnitt aufweisen; er kann z.B. auch nach radial innen zugespitzt sein, so dass die untere Brücke sehr schmal ist und mit den seitlichen Wänden zusammenfällt ([0003]: Il arrive pour certains profiles que le pont inférieur soit très étroit et se confonde avec les parois latérales). Die beiden Brücken können auch durch eine oder mehrere Verstärkungsrippen verbunden sein ([0003]: Pour certaines jantes également, les deux ponts sont réunis par une ou plusieures nervures intermédiaires).
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Was die Befestigung der Speichen an der Felge angeht, sind nach der Beschreibung zwei Möglichkeiten bekannt: Zum einen können die Speichen an der oberen Brücke befestigt werden; sie stützen sich dann typischerweise mittels doppelter Ösen sowohl an der oberen als auch an der unteren Brücke ab. Das Klagepatent betrifft die zweite Möglichkeit, bei der die Speichen am unteren Teil des Kastens befestigt werden, sei es an der unteren Brücke, sei es - insbesondere bei stark zugespitzten Profilen - an den seitlichen Verbindungswänden [0004]. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die obere Brücke (mit Ausnahme des Ventilbereichs) keine Durchbrüche aufweisen muss, so dass ein Rad mit schlauchlosem Reifen realisiert werden kann [0005].
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Die Felge muss einerseits eine hinreichende statische und dynamische Widerstandsfähigkeit aufweisen, andererseits aber auch möglichst leicht sein, um die Massenträgheit zu verringern. Deshalb wurde - so die Beschreibung [0009] - im Prioritätszeitpunkt nach Möglichkeiten der Gewichtsreduktion gesucht. Dabei begrenzt das zur Herstellung des Profils eingesetzte Strangpress-/Extrusionsverfahren die minimale Wanddicke auf ca. 0,8 mm [0010].
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Mit bestimmten Legierungen könnte die Felge aber auch mit geringeren Materialdicken realisiert werden als Minimaldicke, die durch das Strangpressverfahren bedingt ist. Deshalb wurde im Stand der Technik (EP 710 001; EP 714 792) vorgeschlagen, die Wanddicke nachträglich durch chemische Bearbeitung (usinage chimique) zu verringern. Bei der dort primär vorgeschlagenen Verwendung doppelter Ösen (Befestigung der Speichen sowohl an der oberen als auch an der unteren Brücke) kommt eine Gewichtsreduzierung besonders bei der dann relativ wenig belasteten unteren Brücke in Betracht [0011-13]. Wenn dagegen die Speichen am unteren Teil des Kastens befestigt werden, scheidet dort eine gleichmäßige Dickenreduzierung aus, weil die Bereiche, in denen die Speichen befestigt sind, dann zu schnell ermüden. Für den Fall der chemischen Nachbearbeitung schlägt EP 715 001 daher die Verwendung von Masken vor, um im Bereich der Bohrungen lokal die Materialdicke zu erhalten und diese Bereiche dadurch zu verstärken. Die Beschreibung kritisiert, dass dieses Verfahren schwierig anzuwenden ist und dass die erzielte „brutale“ Dickenreduzierung das Problem hinreichender statischer Widerstandsfähigkeit nicht befriedigend löst ([0014]: Une telle technique se révèle cependant lourde à mettre en oeuvre. En outre, la réduction d’épaisseur obtenue est brutale, ce qui ne résout pas le problème de résistance à la fatigue de façon suffisante).
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Vor diesem Hintergrund wird als Ziel der Erfindung genannt, eine Felge mit Speichenbefestigung im unteren Teil des Kastens vorzuschlagen, die dadurch verbessert ist, dass das Gewicht durch Bearbeitung der Wände verringert ist, wobei aber die Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung durch die Gewichtsverringerung nicht signifikant beeinträchtigt ist [0015]. Ferner soll eine Felge mit verbesserter Ästhetik entstehen, indem gerade die bearbeiteten Oberflächen eine Behandlung zur Erzielung eines ästhetischen Effekts ermöglichen [0016]. Bei einem Fahrrad mit solchen Rädern sollen durch die Verringerung von Gewicht und Massenträgheit Vorteile erzielt werden [0017].
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Zur Lösung schlägt das Klagepatent in Anspruch 1 eine Fahrradfelge mit folgenden Merkmalen vor:
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1. Fahrradfelge;2. die Fahrradfelge ist gemäß einem ringförmigen Profil gebildet;3. das ringförmige Profil weist im Querschnitt einen Kasten auf;4. der Kasten ist abgegrenzt durch eine obere Brücke (11) und einen unteren Teil;5. der untere Teil weist eine untere Brücke (10) und seitliche Wände (12, 13) auf;6. die untere Brücke oder die seitlichen Wände weisen Bohrungen (24, 25) auf, welche in regelmäßiger Weise verteilt sind und für das Einhaken von Speichen vorgesehen sind;7. die Bohrungen und ihre unmittelbare Umgebung definieren Bohrungszonen (26, 27);8. die Dicke von mindestens einer der Wände, welche die untere Brücke (10) und die seitlichen Wände (12, 13) bilden, weisen einen nominalen Wert in den Bohrungszonen (26, 27) auf und einen Wert geringer als der nominale Wert in den Zwischenzonen (29), welche zwischen zwei benachbarten Bohrungszonen angeordnet sind;9. die Dicke der Wand ist in den Zwischenzonen (29) durch einen mechanischen Formgebungsarbeitsgang verringert,10. die Dicke der Wand variiert progressiv ausgehend von dem nominalen Wert bis zu dem zum nominalen Wert geringeren Wert.
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Die beanspruchte Felge mit Kastenprofil wird also in der Weise „gewichtsoptimiert“, dass die „nominale“, beim Strangpressen erzeugte Dicke der Wand (vgl. [0026]), in welcher die der Befestigung der Speichen dienenden Bohrungen angebracht sind, nur in den Bohrungszonen (Merkmal 7) erhalten bleibt (Merkmal 8). In den Zwischenzonen (zwischen den Speichen) ist sie dagegen durch einen mechanischen Formgebungsarbeitsgang (z.B. Abfräsen) verringert (Merkmal 9). Der Übergang zwischen größerer und geringerer Materialdicke ist nicht abrupt; vielmehr verändert sich die Dicke progressiv (Merkmal 10), was zu Übergangszonen (29b, 29c) führt.
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2. Die räumlich-körperlichen Eigenschaften der angegriffenen Ausführungsform und ihre Herstellungsweise sind in den hier relevanten Punkten nicht streitig. Die Fahrradfelge wird aus einem einstückig gefertigten, ringförmig gebogenen Profil gebildet, das folgenden Querschnitt hat:
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Die Bohrung, in der die Speichen eingehakt werden, verläuft - abweichend von den in der Klagepatentschrift dargestellten Ausführungsbeispielen - rechtwinklig zur Speichenrichtung und parallel zur Achsrichtung der Nabe durch den sog. Kamm, der an der Unterseite des Profils in Richtung zur Nabe verläuft. Der Kamm ist zunächst Teil des einstückig hergestellten Felgenprofils:
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Der Kamm wird bei den angegriffenen Ausführungsformen zwischen den Einhängepunkten der Speichen weggefräst, so dass nur in den Bereichen um die Bohrungen herum sog. Lagerböcke oder Anker für die Speichen stehenbleiben:
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3. Zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass die angegriffene Ausführungsform mit diesen Merkmalen von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch macht.
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Nach der Vorgabe in Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ wird der Schutzbereich eines Patents durch die Patentansprüche bestimmt. Damit diese Bestimmung so erfolgen kann, dass die Ziele des Artikels 1 des Auslegungsprotokolls erreicht werden, ist zunächst unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen der technische Sinngehalt zu ermitteln, der dem Wortlaut des Patentanspruchs aus fachmännischer Sicht beizumessen ist. Zwar ist ein buchstäbliches Verständnis der Patentansprüche nicht zur Erfassung des geschützten Gegenstands geeignet, andererseits darf der Schutzgegenstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkreter, im Anspruch angegebener Lösungsmittel erweitert werden. Insbesondere darf ein engerer Patentanspruch nicht nach Maßgabe einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch hat vielmehr Vorrang gegenüber der Beschreibung. Was in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden hat, kann nicht unter den Schutz des Patents fallen. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zwar nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, da diese der Erläuterung der Patentansprüche dienen. Beschreibung und Zeichnungen sind mithin heranzuziehen, um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu ermitteln. Ihre Heranziehung darf aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Lassen sich die technische Lehre der Beschreibung und die technische Lehre des Patentanspruchs nicht in Einklang bringen, ist der Patentanspruch maßgeblich. Bei Widersprüchen zwischen Patentansprüchen und Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf somit nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt (BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 Tz. 23 m.w.N. - Okklusionsvorrichtung; st. Rspr.).
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a) Zu Recht hat die Beklagte in der Berufungsinstanz nicht in Abrede gestellt, dass die angegriffene Ausführungsform von den Anspruchsmerkmalen 1 bis 5 wortsinngemäßen Gebrauch macht. Die angegriffene Fahrradfelge ist gemäß einem ringförmigen Profil gebildet (Merkmale 1, 2), das im Querschnitt einen Kasten aufweist (Merkmal 3). Dass dieser von einer zentralen Verstärkungsrippe mittig geteilt wird, stellt das Vorhandensein eines anspruchsgemäßen Kastens nach der zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung ebensowenig in Frage (vgl. [0038]) wie der Umstand, dass die Felge in Richtung zur Nabe stark verjüngt ist (vgl. [0003]). Der Kasten wird durch eine obere Brücke und einen unteren Teil begrenzt (Merkmal 4), der seinerseits seitliche Wände und eine untere Brücke aufweist (Merkmal 5). Die untere Brücke ist (zumindest) die nabenseitige Verbindung der beiden schräg verlaufenden Seitenwände; auch hier führt der Umstand, dass die Brücke wegen der zugespitzten Form des Kastens eine wesentlich geringere horizontale Ausdehnung hat als die obere Brücke, aus der Verwirklichung des Merkmals nicht heraus (vgl. [0003]).
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b) Zutreffend hat das Landgericht aber auch die Verwirklichung der weiteren Anspruchsmerkmale durch die angegriffene Ausführungsform bejaht. Das beruht auf der zentralen Erkenntnis, dass bei der angegriffenen Ausführungsform die untere Brücke nicht nur den „Kreuzungsbereich“ zwischen Seitenwänden, innerer Verstärkungsrippe und „Kamm“ umfasst, sondern auch den Kamm selbst.
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Was von der unteren Brücke umfasst ist, muss im Wege der Auslegung unter Berücksichtigung des technisch-funktionalen Zusammenhangs ermittelt werden. Aus den Merkmalen 4 und 5 ergibt sich, dass als untere Brücke derjenige Teil des Profils angesprochen wird, der im unteren Teil (d.h. nabenseitig von der oberen Brücke aus gesehen) die beiden Seitenwände des Kastens verbindet und so den in Merkmal 4 vorgesehenen, die Torsions- und Biegefestigkeit erhöhenden Kasten schließt. Entscheidend ist aber, dass die untere Brücke derjenige Teil des Profils ist, in den die von den Speichen ausgehenden Kräfte über die Bohrungen und die dort realisierte Speichenbefestigung eingeleitet werden. Wegen dieser Belastungen der unteren Brücke durch die Speichen soll sie in den Bohrungszonen (also im Umfeld der Bohrungen, vgl. Merkmal 7) eine höhere Materialdicke aufweisen als in den Zwischenzonen (vgl. Merkmal 8 und [0014], [0021]). Dieser funktionelle Zusammenhang spricht dafür, die Lagerböcke der Speichen, welche nach dem Wegfräsen des Kamms zwischen den Speichen stehengeblieben sind und welche die von den Speichen ausgehenden Kräfte nabenseitig in das Profil einleiten, als Teil der unteren Brücke zu betrachten.
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Dass die untere Brücke eine „Wand“ ist (Merkmale 8, 9, 10), deren „Dicke“ in der genannten Weise variieren soll, schließt diese Annahme nicht aus. Der für den Schutzbereich maßgebliche Anspruchswortlaut enthält keine Beschränkungen im Hinblick auf die Form der unteren Brücke. Insbesondere lässt der Anspruchswortlaut völlig offen, wie stark die „Dicke“ der unteren Brücke zwischen den Bohrungszonen und den Zwischenzonen variieren soll (vgl. auch [0032] = K 2 S. 8 Z. 25 ff.: … Dicke der Brücke gleich bzw. größer zu der Dicke der Wand bei einer konventionellen Felge). Wegen des dargestellten technischen Zusammenhangs ist die „Dicke“ der unteren Brücke radial Richtung Radmitte zu messen; in dieser Richtung muss die untere Brücke den von den Speichen ausgeübten punktuellen Kräften eine erhöhte Materialstärke entgegensetzen (vgl. [0032]). Das gilt auch dann, wenn die so verstandene „Wanddicke“ der unteren Brücke größer ist als ihre Breite in Richtung der Radachse. Weder der Patentanspruch noch die zu seiner Auslegung heranzuziehende Beschreibung enthalten zureichende Anhaltspunkte dafür, dass eine „Dicke“ der unteren Brücke, welche ihre Breite in Achsrichtung übersteigt, ausgeschlossen sein soll. Im Gegenteil verdeutlicht der wiederholte Hinweis auf die Möglichkeit einer spitz nach innen zulaufenden Profilform (vgl. [0003]; [0037]), dass eine solche Ausgestaltung - als Extremfall - in den Schutzbereich fallen kann. Dass das in den Zeichnungen dargestellte Ausführungsbeispiel eine in Speichenrichtung „flache“ untere Brücke aufweist, reicht für eine Beschränkung des Patentschutzes auf solche Ausführungsformen nach dem Ausgeführten nicht aus (vgl. BGHZ 160, 204 Ls. 1 = GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
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c) Die so verstandene, die Lagerböcke der Speichen umfassende untere Brücke weist ferner regelmäßig verteilte, dem Einhaken der Speichen dienende Bohrungen im Sinne des Merkmals 6 auf. Wiederum zutreffend hat es das Landgericht für unerheblich erachtet, dass die achsparallel, also quer zur Speichenrichtung verlaufenden Bohrungen in den Lagerböcken nicht in den Profilkasten hineinführen. Was zunächst die Richtung der Bohrungen angeht, geht bereits aus Merkmal 6 selbst hervor, dass der Anspruch keine Beschränkung auf eine Bohrung in Speichenrichtung enthält, denn die Bohrungen zum Einhaken der Speichen können nicht nur in der unteren Brücke, sondern auch in den seitlichen Wänden angebracht sein; im letzteren Fall verlaufen sie typischerweise nicht radial in Speichenrichtung. Der Anspruch überlässt die Frage, wie das Einhaken der Speichen realisiert wird, dem fachmännischen Ermessen. Wenn der Fachmann also eine Speichenbefestigung mit quer zur Speichenrichtung verlaufenden Bohrungen realisieren kann, ist dies von der insoweit offenen Lehre des Patentanspruchs umfasst.
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Aber auch für die Annahme, die Bohrungen müssten in den Kasten des Profils hineinführen, fehlt jede patentrechtliche Grundlage. Anspruch 1 enthält keine entsprechende Anweisung; für sie wäre auch kein technischer Grund ersichtlich. Es erschließt sich auch dem Laien, dass Bohrungen, die in den Profilkasten hineinführen, mit einer Schwächung der Gesamtstruktur der Felge einhergehen. Wenn sich eine Felgenbefestigung ohne Durchbohren des unteren Teils des Kastens realisieren lässt, ist dies erkennbar von Vorteil, berührt aber nicht die anspruchsgemäße Lehre. Diese sieht vor, dass die (in Speichenrichtung gemessene) Materialdicke variiert wird und im Bereich der Bohrungen, wo die Kräfte von den Speichen in das Profil eingeleitet werden müssen, gegenüber den Zwischenzonen erhöht ist. Wie die Befestigung der Speichen an den Bohrungen realisiert wird, spielt für die technische Lehre keine Rolle; entscheidend ist, dass in jedem Falle dort, wo die Speichen über die Bohrungen mit der Felge verbunden sind, für eine homogene Einleitung der entsprechenden Kräfte gesorgt werden muss, was durch eine progressiv variierende Materialdicke erreicht wird.
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In dieselbe Richtung weist schließlich die systematische Beobachtung, dass erst der von Anspruch 1 abhängige Unteranspruch 8 Bohrungen vorsieht, die gemäß einem Kamin realisiert sind, der in Richtung nach dem Inneren des Kastens orientiert ist. Dies spricht ebenfalls dafür, dass Anspruch 1 keine Beschränkung auf Bohrungen enthält, die in Richtung des Kasteninneres orientiert sind.
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d) Bei diesem Verständnis der Teilmerkmale „untere Brücke“ und „Bohrungen für das Einhaken von Speichen“ verwirklicht die angegriffene Ausführungsform auch die weiteren Anspruchsmerkmale. Wenn mit der „Dicke der Wand“ die Materialstärke in Speichenrichtung gemeint ist, variiert bei der angegriffenen Ausführungsform die Dicke der unteren Brücke in der von Merkmalen 8 bis 10 vorgesehenen Weise. Dies beruht auch bei der angegriffenen Ausführungsform auf einem mechanischen Formgebungsarbeitsgang (Merkmal 9), nämlich auf dem unstreitig angewandten Ausfräsen von Material aus dem Kamm. Mit dem Landgericht kann der Senat an dieser Stelle die genaue Bedeutung des product-by-process-Merkmals für den Schutzbereich des Patents dahingestellt lassen. Denn selbst beim engsten Verständnis - einer Beschränkung des Schutzbereichs auf tatsächlich nach dem angegebenen Verfahren (mechanische Bearbeitung) hergestellte Gegenstände - wäre das Merkmal verwirklicht. Schließlich weisen die angegriffenen Ausführungsformen erkennbar auch den von Merkmal 10 verlangten progressiven Verlauf der Dicke zwischen Bohrungszonen und Zwischenzonen auf.
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e) Ob die angegriffene Ausführungsform ein optimales oder gegenüber dem Stand der Technik verbessertes Verhältnis von Festigkeit und Gewicht aufweist, ist für die Annahme einer Patentverletzung nicht entscheidend. Allerdings wird mit der erfindungsgemäßen gezielten Materialabtragung eine Verringerung des Gewichts bei Aufrechterhaltung einer hinreichenden Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung angestrebt. Das bedeutet aber nicht, dass eine Patentverletzung nur dann angenommen werden kann, wenn eine weitere Gewichtsreduzierung nicht mehr (sinnvoll) möglich ist. Sind die Merkmale des Patentanspruchs beim angegriffenen Erzeugnis räumlich-körperlich verwirklicht, kommt es für die Bejahung einer wortsinngemäßen Patentverletzung nicht mehr darauf an, ob die die Anspruchsmerkmale verwirklichenden Funktionsteile auch die mit der geschützten Erfindung erstrebten Vorteile erreichen (BGH GRUR 2006, 399 juris-Rn. 21 - Rangierkatze; BGHZ 164, 261 juris-Rn. 30 = GRUR 2006, 131, 134 - Seitenspiegel; BGHZ 112, 140 juris-Rn. 86 = GRUR 1991, 436, 439 - Befestigungsvorrichtung II; Kühnen/Grunwald GRUR 2015, 35, 37). Erst recht kann es nicht auf eine vollständige oder bestmögliche Erreichung der patentgemäßen Ziele ankommen. Dass durch das Ausfräsen des Kamms zwischen den Bohrungszonen gegenüber der ursprünglichen, aus dem Strangpressen hervorgegangenen Profilform eine deutliche Gewichtseinsparung erreicht wird, kann nicht zweifelhaft sein.
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4. Die somit vorliegende Patentverletzung rechtfertigt die vom Landgericht zuerkannten Ansprüche. Der Senat teilt insbesondere die Auffassung des Landgerichts, dass sich der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft der patentverletzenden Gegenstände nach § 140b Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 PatG auch auf etwaige Vorgänge erstreckt, die sich im patentfreien Ausland abspielen (Busse/Kaess, PatG, 7. Aufl., § 140b Rn. 13; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rn. 1281). Denn die Auskunft über den Herkunftsweg soll den Rechtsinhaber in die Lage versetzen, den Weg der (im Inland) patentverletzenden Gegenstände nachzuvollziehen, um die Rechtsverletzung effektiv bekämpfen zu können (vgl. BGHZ 166, 233 juris-Rn. 36 - Parfümtestkäufe; Begründung des Regierungsentwurfs zu § 140b a.F., abgedruckt in BlPMZ 90, 173 ff., insbes. 183 ff.). Auf die weiteren Ausführungen des Landgerichts (Entscheidungsgründe II. LGU S. 15 f.), denen die Beklagte in der Berufungsinstanz nicht im Einzelnen entgegentritt, wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. III.
4. Die somit vorliegende Patentverletzung rechtfertigt die vom Landgericht zuerkannten Ansprüche. Der Senat teilt insbesondere die Auffassung des Landgerichts, dass sich der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft der patentverletzenden Gegenstände nach § 140b Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 PatG auch auf etwaige Vorgänge erstreckt, die sich im patentfreien Ausland abspielen (Busse/Kaess, PatG, 7. Aufl., § 140b Rn. 13; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rn. 1281). Denn die Auskunft über den Herkunftsweg soll den Rechtsinhaber in die Lage versetzen, den Weg der (im Inland) patentverletzenden Gegenstände nachzuvollziehen, um die Rechtsverletzung effektiv bekämpfen zu können (vgl. BGHZ 166, 233 juris-Rn. 36 - Parfümtestkäufe; Begründung des Regierungsentwurfs zu § 140b a.F., abgedruckt in BlPMZ 90, 173 ff., insbes. 183 ff.). Auf die weiteren Ausführungen des Landgerichts (Entscheidungsgründe II. LGU S. 15 f.), denen die Beklagte in der Berufungsinstanz nicht im Einzelnen entgegentritt, wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
III.
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Wegen der wortsinngemäßen Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform ist die Frage, ob das Klagepatent rechtsbeständig ist, für die Entscheidung des vorliegenden Verletzungsprozesses vorgreiflich. Die Aussetzung steht nach § 148 ZPO im Ermessen des Senats.
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1. Bei der Ausübung des Ermessens lässt sich der Senat von folgenden Maßstäben leiten:
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Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ, §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur Rechtsbehelfe zur Verfügung stellt, die in die Zuständigkeit anderer Instanzen fallen, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden (vgl. BGH GRUR 2014, 1237 juris-Rn. 4 - Kurznachrichten). Angesichts dieser gesetzgeberischen Grundentscheidung und angesichts der begrenzten Laufzeit des vom Patent gewährten Ausschließlichkeitsrechts, das durch eine allzu großzügige Aussetzungspraxis ausgehöhlt würde, sind die Verletzungsgerichte gegenüber einer Aussetzung des Patentverletzungsprozesses grundsätzlich zurückhaltend. Andererseits gebietet der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Deshalb ist die Aussetzung des Verletzungsstreits grundsätzlich geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH a.a.O.). Im Streitfall hat die Klägerin einen vorläufig vollstreckbaren erstinstanzlichen Titel erstritten, der es ihr ermöglicht, ihr Ausschließlichkeitsrecht durchzusetzen. Nach ständiger Praxis des Senats ist dieser Umstand bei der zu treffenden Interessenabwägung zugunsten einer Aussetzung zu berücksichtigen, wobei allerdings die bloße Möglichkeit einer (verletzungsrelevanten) Vernichtung des Klagepatents nicht ausreichend ist (vgl. auch Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rn. 1876 m.w.N.). Tendenziell gegen eine Aussetzung spricht der Umstand, dass die Nichtigkeitsklage relativ spät, nämlich erst kurz vor dem Verhandlungstermin erster Instanz erhoben wurde.
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2. Soweit die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren geltend macht, der Gegenstand der Erfindung ergebe sich aus den Patentansprüchen nicht mit der zu fordernden Klarheit, kann dem nicht gefolgt werden. Vielmehr ist die technische Lehre mit den herkömmlichen Auslegungsmitteln den Patentansprüchen unter ergänzender Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen.
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3. Die Beklagte hat im Nichtigkeitsverfahren weiter geltend gemacht, der Gegenstand des Klagepatents werde durch die Druckschrift EP 715 001 B1 (nachstehend: D1; Anlagen D1, D1d im Nichtigkeitsverfahren) neuheitsschädlich vorweggenommen. Auch dieser Vortrag macht eine Vernichtung des Klagepatents nicht wahrscheinlich.
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D1 befasst sich ausweislich der Beschreibung ebenfalls mit dem Problem, eine leichte, aber robuste Fahrradfelge herzustellen, und zwar aus einer Aluminiumlegierung mit großer Widerstandskraft. Zur Lösung wird ein Herstellungsverfahren vorgeschlagen, bei dem ein durch Strangpressen oder Extrusion erhaltenes Profilstück aus einer Aluminium- oder Magnesiumlegierung rund gebogen wird und in einem ergänzenden Schritt eine chemische Bearbeitung ausgeführt wird, bei der Metall durch Auflösen in einem aggressiven chemischen Bad aufgelöst wird Der Unteranspruch 8 sieht vor, dass bestimmte Bereiche der Felge vor dem Eintauchen in das aggressive Bad maskiert werden, um Bereiche mit einer erhöhten Dicke nach der Auflösung zu bilden. Das kommt ausweislich der Beschreibung (vgl. [0041] und Fig. 8) insbesondere im Bereich der Befestigungsbohrungen für die Speichen in Betracht. Anspruch 9 beansprucht eine entsprechend hergestellte Felge.
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D1 offenbart somit nicht die in Merkmal 9 beanspruchte Dickenreduzierung durch mechanische Formgebungsbearbeitung. Auch an dieser Stelle bedarf keiner Entscheidung, ob durch dieses Merkmal der Schutzbereich des Sachanspruchs auf solche Felgen beschränkt wird, bei denen die Dicke tatsächlich durch mechanische Bearbeitung verringert worden ist. Auch wenn dies nicht der Fall wäre und Merkmal 9 - wie es bei product-by-process-Merkmalen zumindest dem Regelfall entspricht (vgl. Benkard/Scharen, EPÜ, 2. Aufl., Art. 69 Rn. 48 m.w.N.; Cepl Mitt. 2013, 62 ff.) - lediglich mittelbar die physischen Eigenschaften der beanspruchten Felge umschriebe, wäre der beanspruchte Gegenstand gegenüber D1 neu. Denn die Beklagte hat den Vortrag der Klägerin, dass sich eine mechanisch bearbeitete Felge in ihren physischen Eigenschaften von einer chemisch behandelten unterscheide, nicht erheblich bestritten. Das gilt insbesondere für den Vortrag, dass sich die Rauigkeit, Oberflächenwirkung und Kantenschärfe mechanisch behandelter Profile von denjenigen chemisch behandelter Profile sichtbar unterschieden (vgl. Schriftsatz d. Bekl. v. 07.10.2014, S. 6 = AS II 239). Für einen solchen Fall ist die von der Beklagten angeführte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1998, 1003 - Leuchtstoff) nicht einschlägig. Der Bundesgerichtshof hat dort entschieden, dass ein bekannter Stoff nicht dadurch zu einem neuen Stoff wird, dass ein neuer und möglicherweise als solcher erfinderischer Weg zu seiner Herstellung oder Auswahl aufgezeigt wird. Hier dagegen führt das im Anspruch angegebene Herstellungsverfahren unstreitig zu einem Erzeugnis mit anderen Eigenschaften als denjenigen, die das Produkt nach der Entgegenhaltung aufweist.
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Die Auffassung der Beklagten, die Unterscheidbarkeit im Hinblick auf das Erscheinungsbild der Felge betreffe keine erfindungswesentliche Eigenschaft, vermag der Senat nicht zu teilen. Ausweislich der Beschreibung [0016] soll mit der Erfindung auch eine Felge mit verbesserter Ästhetik zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn die in Abschnitt [0035] dargestellte Möglichkeit einer zweifarbigen Eloxierung auch bei solchen Felgen bestehen mag, die mit Maskierungen an den entsprechenden Stellen einer chemischen Dickenreduzierung unterzogen worden sind, können die metallische Oberfläche und die größere Kantenschärfe, die bei einer mechanischen Behandlung erzielt werden können, für eine solche Art der Dickenreduzierung sprechen.
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Die ebenfalls zweifelhafte Frage, ob D1 mit der erforderlichen Deutlichkeit die von Merkmal 10 geforderte progressive Variation der Materialdicke offenbart, kann vor diesem Hintergrund offenbleiben.
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4. Ferner kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Nichtigkeitsklage wegen fehlender Neuheit des Klagepatents gegenüber DE 41 43 380 A1 (Anlage BK 5) Erfolg haben wird. Das gilt unabhängig davon, ob diese Entgegenhaltung bereits ins Nichtigkeitsverfahren eingeführt worden ist. Die dort beanspruchte Erfindung beruht zwar auch auf dem Gedanken, dass die Belastung einer Felge mit einem Kastenprofil im Bereich der Befestigung der Speichen an der unteren Brücke besonders hoch ist, so dass dort eine größere Materialstärke wünschenswert ist. Im Unterschied zum Klagepatent geht sie aber nicht von einer nominalen (dem extrudierten Profil entsprechenden) Dicke der unteren Brücke aus, die zur Aufnahme und Ableitung der Kräfte ausreichend ist (so dass zwischen den Speichen Material abgetragen werden kann); vielmehr soll die Materialstärke an den Löchern für die Speichenbefestigung dadurch erhöht werden, dass die Löcher nicht (vollständig) gebohrt, sondern gestochen und aufgeweitet werden, so dass es zu einer Materialaufstauchung rund um die Löcher kommt.
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Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte geht der Senat - auch unter Berücksichtigung der vorgelegten Abbildungen mechanisch bearbeiteter Felgen - davon aus, dass der Unterschied zwischen mechanischer Materialabtragung und Materialaufstauchung durch Aufweiten von Löchern für den Fachmann am fertigen Produkt erkennbar ist, so dass es wiederum auf die Einordnung des product-by-process-Merkmals nicht ankommt.
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5. Schließlich sieht der Senat auch keine - über die bloße Möglichkeit hinausgehende - Wahrscheinlichkeit einer Vernichtung des Klagepatents, soweit die Beklagte geltend macht, der Gegenstand des Klagepatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit (vgl. Art. 52 Abs. 1 EPÜ).
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a) Die Beklagte ist der Auffassung, die vom Klagepatent beanspruchte Fahrradfelge unterschiede sich nur dadurch von der D1, das die Verringerung der Wanddicke nicht chemisch, sondern mechanisch erfolge. Eine mechanische Nachbearbeitung werde aber durch die EP 0 579 525 B1 (Anlage D7 zur Nichtigkeitsklage; nachstehend: D7) nahegelegt. Dort werde ein Verfahren zum Herstellen von Aluminiumfelgen offenbart, bei dem nach dem Strangpressen und Formen des Felgenrings Material mechanisch (durch Schleifen oder Fräsen) abgetragen werde, um die gewünschten Eigenschaften zu erreichen. Die Beklagte verweist insoweit insbesondere auf Fig. 7a und 7b:
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Die zugehörige Beschreibungsstelle (D7, Sp. 5 Z. 29-40) ergibt aber, dass hier lediglich das Entfernen einer Löt- bzw. Schweißnaht (bourrelet bzw. cordon de soudure) offenbart ist, die beim Zusammenfügen der Profilenden nach dem Rundbiegen entsteht. Eine hinreichende Anregung, zur Gewichtsverringerung auf umfangreichen Metallabtrag durch mechanische Bearbeitung zurückzugreifen, ist darin nicht zu sehen.
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b) Auch eine Kombination von D1 mit DE 27 46 305 A1 (Anlage BK 3) legt den Gegenstand des Klagepatents nicht nahe. In Anlage BK 3 wird eine Motorradfelge mit einem einfachen Profil ohne Kasten und einer zentralen, durchgehenden oder unterbrochenen Rippe offenbart.
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Welchen Anlass der Fachmann haben soll, diese Schrift heranzuziehen, erschließt sich nicht, zumal die mechanische Nachbearbeitung der Rippe als eher nachteilig beschrieben wird (S. 6: Die häufigste Lösung ist, dass im Fließpressprofil eine durchgehende Rippe 5 vorgesehen wird, denn wenn sie unterbrochen ist, müssen die Zonen der Rippe 5 ausgeschnitten werden, auf die verzichtet werden soll.)
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c) Auch die mit dem letzten Schriftsatz der Beklagten geltend gemachte Kombination von D1 und EP 0 714 792 (Anlage D2/D2d zur Nichtigkeitsklage, nachstehend: D2) stellt den Rechtsbestand des Klagepatents nicht in einer Weise in Frage, der eine Aussetzung des Verletzungsstreits rechtfertigen würde. Beides sind ältere Patente der Klägerin, beide befassen sich - wie das Klagepatent - mit der Nachbearbeitung eines stranggepressten Felgenprofils mit Kasten, die u.a. das Gewicht und damit die Massenträgheit verringern soll. D1 offenbart, wie dargestellt, eine Felge, die aus einem Profil (mit Kasten) in einer Materialstärke extrudiert wird, „die gleich der endgültigen gewünschten Dicke erhöht um eine im wesentlichen gleichmäßige Überdicke, die später durch eine chemische Attacke aufgelöst wird, ist“ (D1d S. 9 Z. 20-22). Wo die „Überdicke“ gewünscht ist, nämlich im Bereich der Löcher für die Speichenbefestigung, soll die „anfängliche Dicke … durch ein vorangegangenes Maskieren … vor dem chemischen Angriff“ bewahrt werden (D1d S. 10 Z. 21-29). Die entsprechende Felge wird in den Figuren 7 und 8 gezeigt:
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In D2 wird eine Felge mit einem rechteckförmigen Kastenprofil vorgeschlagen, das verbesserte Torsions- und Biegesteifigkeit aufweist. Im Unterschied zum Klagepatent und zu D1 ist vorgesehen, dass die Speichenbefestigung durch den Profilkasten hindurchreicht, so dass die Speichen auch an der oberen Brücke befestigt sind; dies erlaubt es, die untere Brücke (in D2d „unterer Steg“ genannt) deutlich dünner auszubilden als die sonstige (bei der Extrusion entstehende) Materialstärke. Um Material vom unteren Steg abzutragen, wird zum einen auf die Möglichkeit einer chemischen Bearbeitung verwiesen, die zu einer gleichmäßigen Dickenverringerung führt (D2d S. 11 Z. 11 ff.). Als gleichwertige Bearbeitungstechnik wird sodann die „mechanische Bearbeitung, z.B. Fräsen oder Drehen“ genannt, wobei auch ein konkretes Bearbeitungsverfahren für den inneren Rand der Felge (mechanisiertes Abfräsen der unteren Brücke / des unteren Stegs) dargestellt wird (D2d S. 12 Z. 1 ff. und Fig. 7):
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Es mag sein, dass der Fachmann vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik ohne erfinderische Tätigkeit dazu kommen konnte, die erkennbar aufwändige chemische Materialabtragung nach D1 durch eine mechanische Bearbeitung, insbesondere durch Abfräsen, zu ersetzen. Damit ist aber Merkmal 10 noch nicht nahegelegt, das im Interesse einer homogenen Krafteinleitung einen progressiven („nicht-abrupten“) Verlauf der Dicke zwischen dem (höheren) nominalen Wert in den Bohrungszonen und dem reduzierten Wert in den Zwischenzonen verlangt. Wenn in D1 davon die Rede ist, dass sich die Dicke des Profilstücks in der chemischen Angriffsphase „progressiv“ verringere und die Tiefe der chemischen Bearbeitung vom verwendeten Bad und der Eintauchzeit abhänge, so ist damit der Verlauf der chemischen Behandlung (progressiv im Sinne von „fortschreitend“) und nicht das Ergebnis an der fertigen Felge beschrieben. Der Umstand, dass bei einer chemischen Behandlung keine scharfen, sondern eher verrundete Kanten entstehen, legt nur bei rückschauender Betrachtungsweise in Kenntnis der Erfindung einen progressiven Dickenverlauf im Sinne des Merkmals 10 nahe. Gleiches gilt für die Überlegung, dass das in Fig. 7 der D2 gezeigte Fräsverfahren möglicherweise zwingend zu einer gewissen Ausrundung zwischen dickeren und dünneren Bereichen der unteren Brücke führt; dabei ist auch zu sehen, dass Fig. 7 nur eine schematische Darstellung enthält. Der weiter eingeführte Stand der Technik (D3: Holzfelge von 1891; D10: Motorradfelge mit abweichendem Profil) reicht ebenfalls nicht aus, um mit Wahrscheinlichkeit von einer Vernichtung des Klagepatents mangels erfinderischer Tätigkeit ausgehen zu können. IV.
Es mag sein, dass der Fachmann vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik ohne erfinderische Tätigkeit dazu kommen konnte, die erkennbar aufwändige chemische Materialabtragung nach D1 durch eine mechanische Bearbeitung, insbesondere durch Abfräsen, zu ersetzen. Damit ist aber Merkmal 10 noch nicht nahegelegt, das im Interesse einer homogenen Krafteinleitung einen progressiven („nicht-abrupten“) Verlauf der Dicke zwischen dem (höheren) nominalen Wert in den Bohrungszonen und dem reduzierten Wert in den Zwischenzonen verlangt. Wenn in D1 davon die Rede ist, dass sich die Dicke des Profilstücks in der chemischen Angriffsphase „progressiv“ verringere und die Tiefe der chemischen Bearbeitung vom verwendeten Bad und der Eintauchzeit abhänge, so ist damit der Verlauf der chemischen Behandlung (progressiv im Sinne von „fortschreitend“) und nicht das Ergebnis an der fertigen Felge beschrieben. Der Umstand, dass bei einer chemischen Behandlung keine scharfen, sondern eher verrundete Kanten entstehen, legt nur bei rückschauender Betrachtungsweise in Kenntnis der Erfindung einen progressiven Dickenverlauf im Sinne des Merkmals 10 nahe. Gleiches gilt für die Überlegung, dass das in Fig. 7 der D2 gezeigte Fräsverfahren möglicherweise zwingend zu einer gewissen Ausrundung zwischen dickeren und dünneren Bereichen der unteren Brücke führt; dabei ist auch zu sehen, dass Fig. 7 nur eine schematische Darstellung enthält. Der weiter eingeführte Stand der Technik (D3: Holzfelge von 1891; D10: Motorradfelge mit abweichendem Profil) reicht ebenfalls nicht aus, um mit Wahrscheinlichkeit von einer Vernichtung des Klagepatents mangels erfinderischer Tätigkeit ausgehen zu können.
IV.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, 711 ZPO. Den „äußerst hilfsweise“ gestellten Antrag der Beklagten, ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden, die auch durch eine als Zoll- und Steuerbürgin zugelassene Bank erbracht werden darf, versteht der Senat nicht als Antrag nach § 712 Abs. 1 ZPO, nachdem für nicht zu ersetzende Vollstreckungsnachteile nichts vorgetragen oder ersichtlich ist. Die Art der Sicherheitsleistung ergibt sich aus § 108 ZPO. Gründe für eine Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 ff. PatG
§ 148 ZPO
§ 108 ZPO
§ 140b Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 PatG
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 712 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO
Art. 20 Abs. 3 GG

Zitierte Entscheidungen: BGHZ 189, 330
GRUR 2011, 701
BGHZ 160, 204
GRUR 2004, 1023
GRUR 2006, 399
BGHZ 164, 261
GRUR 2006, 131, 134
BGHZ 112, 140
GRUR 1991, 436, 439
GRUR 2015, 35, 37
BGHZ 166, 233
GRUR 2014, 1237
GRUR 1998, 1003
7 O 290/12