Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2022-12-15, Aktenzeichen 15 U 65/21
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2022:1215.15U65.21.00

Tenor:
I.
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 21. Dezember 2021 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses desselben Gerichts vom 19. Januar 2022 abgeändert. Die Klage wird abgewiesen.
II.
Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz zu tragen.
III.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zwangsweise durchzusetzenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
IV.
Die Revision wird nicht zugelassen.
V.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents .....3 B1 (Klagepatent, Anlage K 5; deutsche Übersetzung Anlage K 5b), das die Bezeichnung „An electrically heated smoking system with external heater“ („Ein elektrisch erhitztes Rauchsystem mit externer Heizvorrichtung“) trägt. Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch.
Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 26.11.2010 unter Inanspruchnahme einer europäischen Priorität vom 27.11.2009 eingereicht. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 19.08.2020 im Patentblatt bekannt gemacht. Das Klagepatent steht in Kraft.
Der in diesem Rechtsstreit geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:
„An electrically heated smoking system (203) and an aerosol-forming substrate (205) received in the electrically heated smoking system, wherein the aerosol forming substrate forms part of a smoking article (201) separate to the electrically heated smoking system, the system comprising a heater for heating the substrate to form the aerosol, the heater comprising a first heating element (213), wherein the electrically heated smoking and the heating element are arranged such that the first heating element extends a distance only partially along the length of the aerosol-forming substrate, the heater further comprising a second heating element (214) arranged such that the second heating element extends a distance only partially along the length of the aerosol-forming substrate and is upstream of the first heating element, wherein both the first heating element and the second heating element extend partially or fully around a circumference of the aerosol forming substrate and wherein the electrically heated smoking system comprises only two heating elements.“
Die deutsche Übersetzung dieses Patentanspruchs lautet wie folgt:
„Elektrisch beheiztes Rauchsystem (203) und ein aerosolbildendes Substrat (205), das in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen ist, wobei das aerosolbildende Substrat einen Teil eines Rauchartikels (201) bildet, der von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem getrennt ist, wobei das System eine Heizvorrichtung zum Erwärmen des Substrats zur Bildung des Aerosols umfasst, die Heizvorrichtung ein erstes Heizelement (213) umfasst, wobei das elektrisch erwärmte Rauchsystem und das Heizelement derart angeordnet sind, dass sich das erste Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt, wobei die Heizvorrichtung weiter ein zweites Heizelement (214) umfasst, das derart angeordnet ist, dass sich das zweite Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt und stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist, wobei sich sowohl das erste Heizelement als auch das zweite Heizelement teilweise oder vollständig um einen Umfang des aerosolbildenden Substrats herum erstrecken, und wobei das elektrisch beheizte Rauchsystem nur zwei Heizelemente aufweist.“
Wegen des Wortlauts der nur „insbesondere" geltend gemachten Unteransprüche 5, 12, 15 und 21 wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.
Die nachfolgend wiedergegebene Figur 2 der Klagepatentschrift erläutert die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Sie zeigt in einer schematischen Darstellung ein elektrisch beheiztes Rauchsystem im Gebrauch mit einem Rauchartikel.
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Auf einen von der A. eingelegten Einspruch (Anlage VP4) hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes das Klagepatent durch Entscheidung vom 14.09.2022 in vollem Umfang aufrechterhalten.
Die Klägerin ist zwischenzeitlich auch eingetragene Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters DE ….. 781 U1 (Anlage K 17; nachfolgend nur: DE 781),
das eine aerosolerzeugende Vorrichtung mit verbesserter Induktionsspule betrifft. Die Beklagte hat am 06.10.2022 einen dieses Gebrauchsmuster betreffenden Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.
Die Beklagte hat bislang angeboten und vertrieben unter der Bezeichnung „X 1“ ein Tabakerhitzungsgerät (angegriffene Ausführungsform 1) sowie hierzu passende zigarettenförmige Tabaksticks mit einem aerosolbildenden Substrat mit der Handelsbezeichnung „X 2“ (angegriffene Ausführungsform 2). Die angegriffenen Ausführungsformen können über die von der Beklagten betriebene Internetseite jeweils einzeln oder zusammen bestellt werden. Sie können ferner über andere Händler bezogen werden. Als Anlage K 11 hat die Klägerin ein Muster eines angegriffenen Tabakerhitzungsgeräts sowie eine Packung der angegriffenen Tabaksticks vorgelegt.
Die angegriffenen Tabaksticks können in das angegriffene Tabakerhitzungsgerät (nachfolgend auch: Tabakerhitzer) eingesetzt und dort erhitzt werden. Durch den Zusatz von Glyzerin wird dann, wenn der Nutzer an einem Filterstück des Tabaksticks zieht, ein Aerosol erzeugt. Das erforderliche Erhitzen des Sticks erfolgt mithilfe einer Induktionsheizvorrichtung. Diese umfasst zwei voneinander getrennt angeordnete induktive Spulen und einen sog. Suszeptor. Die beiden Induktionsspulen sind unterschiedlich ansteuerbar. In Abhängigkeit davon, welche Spule angesteuert wird, werden nach den Feststellungen des Landgerichts im unstreitigen Tatbestand seines Urteils jedenfalls auch unterschiedliche Teile des Tabaksticks, d.h. des in diesem enthaltenen aerosolbildenden Substrats, erhitzt (LG-Urt., S. 7). Zur Verdeutlichung der grundsätzlichen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform 1 werden nachfolgend eine Abbildung (rechts) sowie ein Röntgenbild (links) des streitgegenständlichen Tabakerhitzungsgeräts wiedergegeben:
Der Erwärmungsvorgang erfolgt derart, dass die jeweilige Induktionsspule mit Wechselstrom beaufschlagt und die dabei entstehende elektrische Energie in ein wechselndes Magnetfeld umgewandelt wird. Dieses Magnetfeld wird von der Spule auf den zu erwärmenden (elektrisch leitenden) Körper, den sog. Suszeptor, gerichtet („induziert“). Der Suszeptor wird durch eine innerhalb der beiden Induktionsspulen liegende Metallröhre gebildet. Das wechselnde Magnetfeld verursacht im Suszeptor einen Wirbelstrom und erwärmt diesen so. Die entstehende Wärme wird dann auf das aerosolbildende Substrat übertragen. Die Induktionsspulen erwärmen sich bei dem beschriebenen Vorgang selbst nicht.
Der in die angegriffene Ausführungsform 1 einsetzbare Tabakstick (angegriffene Ausführungsform 2) ist wie aus der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung ersichtlich aufgebaut und weist in etwa die dort angegebenen Maße auf.
Die Position des Tabaksticks in seinem in das angegriffene Tabakerhitzungsgerät eingeschobenen Zustand kann der nachfolgend eingeblendeten schematischen Darstellung entnommen werden, wobei in dieser Darstellung der Suszeptor „blau“, das aerosolbildende Substrat „orangefarben“ und die Spulen „grün“ eingefärbt sind.
Zwischenzeitlich vertreibt die Beklagte, wie zwischen den Parteien in der Berufungsinstanz unstreitig ist, ein abgewandeltes Tabakerhitzungsgerät, in das die angegriffenen Tabaksticks ebenfalls eingesetzt werden können.
Die Klägerin sieht im gemeinsamen Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents. Außerdem sieht sie im isolierten Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 1 sowie im isolierten Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 2 jeweils eine mittelbare Verletzung des Klagepatents. Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht:
Die angegriffene Ausführungsform 1 weise zwei klagepatentgemäße „Heizelemente“ in der Form der beiden Induktionsspulen auf. Ausreichend sei, dass die jeweilige Induktionsspule das magnetische Feld erzeuge, das dann zur Erwärmung des Suszeptors führe. Bei einem „Heizelement“ im Sinne des Klagepatents müsse es sich nicht um ein Bauteil handeln, das sich selbst erwärme und dadurch die Erwärmung des Substrats herbeiführe. Durch das Heizelement müsse lediglich die Heizenergie für die das Substrat erwärmende Heizvorrichtung insgesamt bereitgestellt werden. Die Abgabe von Wärme an das Substrat könne aber auch durch andere Bauteile erfolgen. Unbeschadet dessen ergäben sich die patentgemäß angestrebten zwei Heizelemente auch bei einer Betrachtung, die den Suszeptor einbeziehe, weil dieser in zwei gesonderte, unmittelbar durch die jeweilige Spule erwärmbare Bereiche unterteilbar sei, die auch voneinander trennbar seien. Die Heizelemente in Gestalt der beiden Induktionsspulen seien auch so angeordnet, dass sich die jeweilige Spule entsprechend den Vorgaben des Klagepatents „nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats“ erstrecke. Damit seien lediglich Ausgestaltungen ausgeschlossen, die sich über die gesamte Länge des Substrats erstreckten. Unschädlich sei hingegen, wenn sich das Heizelement – wie bei den angegriffenen Ausführungsformen – über das aerosolbildende Substrat hinaus erstrecke. Das Klagepatent definiere die räumliche Lage der Heizvorrichtung in dem Verhältnis zum aerosolbildenden Substrat ausschließlich dergestalt, dass diese die Länge des Substrats nicht vollständig erfassen dürfe. Auch enthalte der Patentanspruch keine Vorgabe zur Gesamtlänge der Heizelemente im Verhältnis zur Gesamtlänge des aerosolbildenden Substrats.
Die Beklagte verletze das Klagepatent ferner nicht nur durch den isolierten Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 1 mittelbar, sondern auch durch den isolierten Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 2. Denn die Rauchartikel seien ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe.
Die Beklagte, die Klageabweisung und hilfsweise Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Einspruch gegen das Klagepatent beantragt hat, hat eine (unmittelbare und mittelbare) Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt. Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht:
Die angegriffene Ausführungsform 1 verfüge nicht über „zwei“ Heizelemente im Sinne des Klagepatents. Insbesondere handele es sich bei den beiden Induktionsspulen nicht um erfindungsgemäße Heizelemente. Das Klagepatent verlange, dass sich das Heizelement selbst aufheize und die Wärme auf das aerosolbildende Substrat übertrage. Danach könne bei der angegriffenen Ausführungsform 1 lediglich der Suszeptor als patentgemäßes Heizelement betrachtet werden. Dieser könne aber seinerseits nicht in zwei Heizelemente unterteilt werden. Zum einen beanspruche das Klagepatent mit den zwei Heizelementen zwei separate, baulich voneinander trennbare Komponenten. Zum anderen stehe einer solchen Betrachtung entgegen, dass sich der Suszeptor nicht in genau zwei Bereiche, die sich separat und unterschiedlich voneinander erwärmen ließen, unterteilen lasse. Vielmehr entstünden durch die axiale Anordnung der Spulen „Überlappbereiche“. Auch führe die innerhalb des Suszeptors stattfindende Wärmeleitung dazu, dass sich weitere Teile des Suszeptors erhitzen würden, als diejenigen, die der Spule direkt benachbart seien. Dadurch würden Teile des Substrats doppelt erhitzt. Außerdem sei das Heizelement der angegriffenen Ausführungsform 1, unabhängig davon, ob man dieses in den Induktionsspulen oder dem Suszeptor erblicke, im Verhältnis zu dem aerosolbildenden Substrat nicht derart angeordnet, dass es sich „nur teilweise“ über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstrecke. Denn dies verlange nicht nur, dass sich die beiden Heizelemente nur über einen Teilbereich des aerosolbildenden Substrats erstreckten, sondern auch, dass keines der Heizelemente das aerosolbildende Substrat stromauf- oder stromabwärts in der Länge überrage. Beide Heizelemente müssten zudem – jeweils für sich und auch zusammen – kürzer als das aerosolbildende Substrat sein. Dies treffe jedoch auch auf die von der Klägerin in Bezug genommenen Spulen nicht zu, weil diese sowohl in stromaufwärtiger als auch in stromabwärtiger Richtung über die Länge des aerosolbildenden Substrats hinausragten.
Einer mittelbaren Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform 2 stehe im Übrigen entgegen, dass es sich bei dieser nicht um ein Mittel handele, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Denn der Rauchartikel leiste keinen Beitrag zu der angeblichen Erfindung. Jedenfalls scheide in Bezug auf die angegriffenen Tabaksticks ein Schlechthinverbot aus, weil diese auch in das von ihr neu entwickelte Rauchsystem, das nur eine Induktionsspule aufweise und deshalb nicht dem Klagepatent unterfalle, eingesetzt werden könne.
Durch Urteil vom 21.12.2021 hat das Landgericht der Klage nach den zuletzt gestellten Klageanträgen stattgegeben, wobei es in der Sache wie folgt erkannt hat:
„A.
Die Beklagte wird verurteilt,
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen,
1.
ein elektrisch beheiztes Rauchsystem und ein aerosolbildendes Substrat, das in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen ist,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wobei das aerosolbildende Substrat einen Teil eines Rauchartikels bildet, der von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem getrennt ist, wobei das System eine Heizvorrichtung zum Erwärmen des Substrats zur Bildung des Aerosols umfasst, die Heizvorrichtung ein erstes Heizelement umfasst, wobei das elektrisch erwärmte Rauchsystem und das Heizelement derart angeordnet sind, dass sich das erste Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt, wobei die Heizvorrichtung weiter ein zweites Heizelement umfasst, das derart angeordnet ist, dass sich das zweite Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt und stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist, wobei sich sowohl das erste Heizelement als auch das zweite Heizelement teilweise oder vollständig um einen Umfang des aerosolbildenden Substrats herum erstrecken, und wobei das elektrisch beheizte Rauchsystem nur zwei Heizelemente aufweist,
unabhängig davon, ob dabei Rauchsystem und separater Rauchartikel in einer Verpackungseinheit oder in getrennten Verpackungseinheiten vorliegen und/oder geliefert werden;
2. elektrisch beheizte Rauchsysteme
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/ oder an solche zu liefern,
welche dazu geeignet sind, verwendet zu werden mit einem aerosolbildenden Substrat, das in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen ist, wobei das aerosolbildende Substrat einen Teil eines Rauchartikels bildet, der von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem getrennt ist, wobei das System eine Heizvorrichtung zum Erwärmen des Substrats zur Bildung des Aerosols umfasst, die Heizvorrichtung ein erstes Heizelement umfasst, wobei das elektrisch erwärmte Rauchsystem und das Heizelement derart angeordnet sind, dass sich das erste Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt, wobei die Heizvorrichtung weiter ein zweites Heizelement umfasst, das derart angeordnet ist, dass sich das zweite Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt und stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist, wobei sich sowohl das erste Heizelement als auch das zweite Heizelement teilweise oder vollständig um einen Umfang des aerosolbildenden Substrats herum erstrecken, und wobei das elektrisch beheizte Rauchsystem nur zwei Heizelemente aufweist;
3.
ein aerosolbildendes Substrat beinhaltende Rauchartikel
welche dazu geeignet sind, verwendet zu werden mit einem elektrisch beheizten Rauchsystem, wobei das aerosolbildende Substrat in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen ist, wobei das aerosolbildende Substrat einen Teil eines Rauchartikels bildet, der von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem getrennt ist, wobei das System eine Heizvorrichtung zum Erwärmen des Substrats zur Bildung des Aerosols umfasst, die Heizvorrichtung ein erstes Heizelement umfasst, wobei das elektrisch erwärmte Rauchsystem und das Heizelement derart angeordnet sind, dass sich das erste Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt, wobei die Heizvorrichtung weiter ein zweites Heizelement umfasst, das derart angeordnet ist, dass sich das zweite Heizelement nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt und stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist, wobei sich sowohl das erste Heizelement als auch das zweite Heizelement teilweise oder vollständig um einen Umfang des aerosolbildenden Substrats herum erstrecken, und wobei das elektrisch beheizte Rauchsystem nur zwei Heizelemente aufweist;
der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer A. I. bezeichneten Handlungen seit dem 19.08.2020 begangen hat, und zwar unter Angabe
1. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer;
2. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;
3. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei zum Nachweis der Angaben entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
der Klägerin in einer geordneten Aufstellung darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer A. I. bezeichneten Handlungen seit dem 19.09.2020 begangen hat und zwar unter Angabe:
1. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt, nach Liefermengen, -zeiten, und–preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer;
2. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und–preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger;
3. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume der Kampagne;
4. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
die in der Bundesrepublik Deutschland jeweils in ihrem unmittelbaren und/ oder mittelbaren Besitz und/ oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter A. I. 1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre– der Beklagten – Kosten herauszugeben;
V. die unter A. I. 1. bezeichneten, seit dem 19.08.2020 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmer unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 21.12.2021) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu A. I. bezeichneten und seit dem 22.09.2020 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.“
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
Dem Klagepatent liege die Aufgabe zugrunde, ein elektrisches Rauchsystem bereitzustellen, das die Möglichkeit bietet, auf ein aerosolbildendes Substrat mittels Wärme in unterschiedlicher Art und Weise einzuwirken. Hingegen stellten sich weder eine umfassende Reduzierung des Energieaufwandes für die Erhitzung des aerosolbildenden Substrats noch die Minimierung der Kondensation von Tabakrauch als weitere erfindungswesentliche Aufgaben des Klagepatents dar. Bei einem „Heizelement“ im Sinne des Klagepatents handele es sich um eine Sachgesamtheit, über die thermische Wärme bereitgestellt werde. Eine Beschränkung des Heizelements nur auf solche Vorrichtungsbestandteile, die sich selbst erwärmten, folge daraus nicht. Vielmehr seien daneben auch solche Vorrichtungsbestandteile mit in Bezug genommen, die die thermische Wärme erst erzeugten, auch wenn diese allein kein klagepatentgemäßes Heizelement darstellten. Werde das Heizelement aus einer Sachgesamtheit gebildet, weil die Erzeugung der thermischen Energie durch einen anderen Vorrichtungsbestandteil übernommen werde, als demjenigen, über den die Weiterleitung der Energie an das aerosolbildende Substrat bewerkstelligt werde, komme es darauf an, dass gerade die Teile, die in ihrer Gesamtheit die Bereitstellung der Wärme bewirkten, entsprechend den weiteren Vorgaben des Klagepatents derart angeordnet sein, dass sich diese Gesamtheit nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstrecke. Für eine Induktionsheizung bedeute dies, dass sowohl die Induktionsquelle als auch der Suszeptor, dort wo sie zusammenwirkten, entsprechend dieser Vorgabe angeordnet sein müssten. Die Tatsache, dass hier eine räumlich-körperliche Vorgabe für eine Vorrichtung in Rede stehe, bedinge, dass die Unterscheidbarkeit in zwei Heizelemente bereits konstruktiv angelegt sei. Nicht ausreichend sei demgegenüber, dass der die Wärme abgebende Bereich der Heizvorrichtung baueinheitlich ausgestaltet sei und sich eine Unterscheidbarkeit desselben in zwei Teilbereiche erst und allein daraus ergebe, dass Teilbereiche des baueinheitlich ausgestalteten wärmeleitenden Bereichs der Heizvorrichtung unterschiedlich angesteuert würden. Das Kriterium für die Unterscheidbarkeit der beiden als „zwei Heizelemente“ zu qualifizierenden Bereiche sei die Möglichkeit des einen Bereichs, Wärme unabhängig von dem anderen Bereich abzugeben. Dies setze voraus, dass die Vorrichtung zwei „Heizmechanismen“ zur Verfügung stelle, die jeweils eigenständig Wärme abgeben könnten, was mit den zwei Heizelementen bewerkstelligt werde. Die angestrebte physische Unterscheidbarkeit könne konstruktiv auf beliebige Art und Weise herbeigeführt werden, der Fachmann sei insbesondere nicht auf die Anordnung zweier baulich getrennter Vorrichtungsbestandteile beschränkt, die jeweils für sich genommen Wärme abgäben. Maßgeblich sei, dass zwei voneinander unabhängige „Heizmechanismen“ ausgemacht werden könnten, wenn auch von diesen teilweise dieselben Bauteile genutzt würden. Soweit der Patentanspruch ferner vorgebe, dass sich das jeweilige Heizelement „nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt“, entnehme der Fachmann dem „lediglich“, dass das jeweilige Heizelement in seiner Längsausrichtung die Länge des aerosolbildenden Substrats nicht vollständig einnehme. Hingegen träfen die betreffenden Anspruchsmerkmale weder eine Aussage über die absolute Länge der Heizelemente (separat und zusammen) noch sei ihnen etwas dazu zu entnehmen, ob sich das jeweilige Heizelement über das aerosolbildende Substrat hinaus erstrecke.
Hiervon ausgehend verwirklichten die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 die Merkmale des Patentanspruchs 1 unmittelbar wortsinngemäß. Die angegriffene Ausführungsform 1 weise „nur zwei Heizelemente“ im Sinne des Klagepatents auf. Bei ihr werde ein (erstes) Heizelement durch die eine vorhandene Induktionsspule und einen Teil des Suszeptors gebildet, und zwar durch den Teil des Suszeptors, der sich bei Aktivierung eben dieser Spule erwärme. Das andere (zweite) Heizelement werde durch die andere Induktionsspule und den (anderen) Teil des Suszeptor gebildet, der sich bei Aktivierung eben dieser zweiten Induktionsspule erwärme. Durch die betreffende Anordnung entstünden jedenfalls auf dem Suszeptor zwei unterscheidbare Bereiche, die unabhängig voneinander Wärme abgeben könnten, d.h. die Erwärmung des einen Bereichs führe nicht zwingend zur Erwärmung auch des anderen Bereichs. Bei dem von der Beklagten so bezeichneten „Überlappungsbereich“ handele es sich nicht um ein „drittes Heizelement“ und das Vorhandensein dieses Überlappungsbereichs führe auch nicht aus anderen Gründen aus der Lehre des Klagepatents heraus. Der Überlappungsbereich entstehe nach dem Beklagtenvorbringen dadurch, dass die beiden Spulen axial so ausgebildet und zueinander zum Suszeptor angeordnet seien, dass sich bei den von jeder Spule erwärmten Bereichen ein Bereich ergebe, der durch beide Spulen erwärmt werde. Dieser Überlappungsbereich erfahre eine eigene Erwärmung, die sich von der separaten Erwärmung der beiden jeweils ausschließlich von einer Spule erwärmten Bereichen des Suszeptors unterscheide. Der Überlappungsbereich erwärme sich nur dann, wenn eine der beiden Spulen aktiviert werde. Sofern die Beklagte in diesem Zusammenhang vortrage, der Überlappungsbereich erfahre eine eigene Erwärmung, verstehe die Kammer dies so, dass sich die Temperatur in diesem Überlappungsbereich von derjenigen unterscheide, die in den anderen beiden Bereichen, die ausschließlich durch die eine oder die andere Spule erwärmt würden, entstehe. Der Grad der Erwärmung sei aber kein Unterscheidungskriterium, das der Fachmann zur Beurteilung dessen, wie viele Heizelemente vorliegen, heranziehe. Maßgeblich sei allein, ob es in dem einen Bereich überhaupt zu einer Erwärmung unabhängig von der Erwärmung in einem anderen Bereich kommen könne, weil jedes Heizelement einen eigenen (von dem anderen Heizelement unabhängigen) Erwärmungsmechanismus bereitstelle. Das treffe auf den Überlappungsbereich nicht zu. Die geschützte Lehre lasse eine Ausführungsform zu, bei der die beiden Heizelemente teilweise dieselben Vorrichtungsbestandteile nutzten, sich mithin überschneiden würden, so dass es Bereiche gebe, die sich – unabhängig davon, welcher der beiden Heizmechanismen „aktiv sei“ – stets erwärmten. Eine Unterscheidbarkeit sei insoweit noch durch diejenigen Teile des Suszeptors gegeben, die sich nur bei Aktivierung jeweils einer Spule erwärmten. Der Umstand, dass beide Heizelemente teilweise denselben Vorrichtungsbestandteil nutzen, stehe dem nicht entgegen. Die Funktion, die mit dem Vorhandensein zweier Heizelemente verbunden sei, nämlich die unabhängige Einwirkungsmöglichkeit auf das Substrat, werde durch eine solche Ausgestaltung nicht beseitigt. Denn diese bleibe durch die Teile des Heizelements, die sich jeweils nur bei Aktivierung einer Spule erwärmten, gegeben. Etwas anderes könnte dann gelten, wenn das Ausmaß des „Überlappungsbereichs“ derart groß sei, dass ein Unterschied zwischen einer Ausgestaltung mit zwei Heizelementen im Vergleich zu einer solchen mit einem (langen) Heizelement nicht mehr erkennbar sei. Ein solches Ausmaß des Überlappungsbereichs habe die Beklagte aber nicht dargetan. Die in Rede stehende Ausgestaltung laufe auch nicht dem Anspruchsmerkmal zu wider, wonach das zweite Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet sei. Dass zwischen dem ersten und dem zweiten Heizelement entlang des Substrats ein Abstand bestehe, sei diesem Merkmal nicht zu entnehmen. Soweit dieses die Lage der Heizelemente zueinander definiere, sei eine solche Lage auch ohne Abstand zwischen den Heizelementen ermittelbar bzw. dann technisch umsetzbar, wenn sich Teile der Heizelemente überschneiden würden. Das Merkmal sei dann auf diejenigen Vorrichtungsbestandteile zu lesen, die sich nur dem einen oder dem anderen Heizelement zuordnen ließen. Auch dies sichere die Einwirkungsmöglichkeit des einen Heizelements auf das Substrat unabhängig von dem anderen Heizelement ab. Dass dies nicht im Hinblick auf jeden Teil des aerosolbildenden Teils zutreffe, insbesondere denjenigen, der durch den Überlappungsbereich erwärmt werde, stehe der Lehre des Klagepatents nicht entgegen. Soweit die Beklagte weiter auf die innerhalb des Suszeptors stattfindende Wärmeleitung Bezug nehme, sei nicht ersichtlich, dass die voneinander unabhängige Möglichkeit zur Abgabe von Wärme dadurch vollständig negiert werde. Darauf, ob die beiden Heizelemente in ihrer Gesamtheit die Länge des aerosolbildenen Substrats überragten sowie darauf, ob sich das jeweilige Heizelement über das aerosolbildende Substrat hinaus erstrecke, komme es nicht an.
Die angegriffene Ausführungsform 1 und die angegriffene Ausführungsform 2 verletzten, soweit sie separat angeboten und vertrieben würden, die Lehre des Klagepatents jeweils auch mittelbar. Bei der angegriffenen Ausführungsform 2 handele es sich ebenfalls um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Heizvorrichtung und Substrat seien so aufeinander abgestimmt, dass sie zusammen den erfindungswesentlich angestrebten Erfolg bewirkten.
Aufgrund der festgestellten Rechtsverletzungen stünden der Klägerin die zuerkannten Ansprüche zu. Die Beklagte treffe auch, soweit die Klägerin Rechtsverletzungen in Form mittelbarer Patentverletzungen geltend mache, ein umfassendes Unterlassungsgebot, und zwar auch im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 2. Aus dem Vorbringen der Beklagten ergebe sich nicht, dass die angegriffene Ausführungsform 2 technisch und wirtschaftlich sinnvoll auch in nicht patentverletzender Weise eingesetzt werden könne.
Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.
Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte Berufung eingelegt, mit der sie eine vollständige Abweisung der Klage erstrebt. Unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens macht sie geltend:
Das Landgericht habe das Klagepatent unzutreffend ausgelegt. Dass die „nur zwei Heizelemente“ betreffende Merkmal des Patentanspruchs 1 lege das Landgericht ausschließlich funktional aus und blende dabei die konkret beanspruchten strukturellen Vorgaben aus. Das Klagepatent schütze eine Heizvorrichtung mit zwei Heizelementen (= Struktur). Durch diese Struktur würden zwei Bereiche des aerosolbildenden Substrats beheizt (= Funktion). Das Klagepatent schütze gerade nicht jedwede Struktur einer Vorrichtung, mit der diese Funktion erreicht werde. Gemäß dem Klagepatent werde das Beheizen zweier Bereiche nämlich strukturell durch genau zwei Heizelemente erreicht. Das vom Landgericht selbst kreierte Konzept der „Heizbereiche“ bzw. „Heizmechanismen“ finde sich nirgends im Klagepatent. Schon gar nicht lehre das Klagepatent, dass die beiden strukturell definierten Bauteile („Heizelemente“) einer Heizvorrichtung bereits dann verwirklicht seien, wenn zwei „Heizmechanismen“ „unabhängig“ voneinander verschiedene „Bereiche“ eines einheitlichen Bauteils (Suszeptor) erwärmten. Zudem subsumiere das Landgericht falsch. Es hätte selbst unter Anwendung seiner unzutreffenden Patentauslegung zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die angegriffenen Ausführungsformen das betreffende Anspruchsmerkmal nicht verwirklichten, da das angegriffene Rauchsystem nicht „nur zwei“ erwärmte „Heizbereiche“ auf dem Suszeptor aufweise, sondern „nur einen“ sich überschneidenden „Heizbereich“ bzw. drei derartige „Heizbereiche“. In diesem Zusammenhang habe das Landgericht ihr Beweisangebot übergangen, dass sich die erhitzten Zonen auf dem Suszeptor überschneiden würden, so dass – je nach Perspektive – entweder eine erhitzte Zone oder drei Zonen vorlägen, nie aber „nur zwei“. Soweit das Landgericht dieses Argument unter Hinweis darauf verwerfe, dass eine Überschneidung der Heizbereiche unerheblich sei, solange keine vollständige Überlappung der erwärmten Heizbereiche auf dem Suszeptor vorliege, handele es sich um eine völlig neue, so weder von der Klägerin noch vom Landgericht zuvor im Verfahren vorgetragene Erwägung, auf die das Landgericht sie zunächst hätte hinweisen müssen. Sie (die Beklagte) hätte in diesem Fall zeigen können, dass die Erwägung des Landgerichts weder rechtlich noch tatsächlich zutreffend sei. Rechtlich seien „sich überschneidende Heizbereiche“ ausgeschlossen. „Sich überschneidende „Bereiche“ seien sich überschneidende „Heizelemente“. Der Patentanspruch fordere aber, dass das zweite Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet sei. Diese Anordnung bedinge, dass beide Heizelemente axial gesehen nebeneinander platziert seien. In tatsächlicher Hinsicht werde bei dem angegriffenen Rauchsystem der Suszeptor bereits dann in seiner vollständigen Länge erwärmt, wenn auch nur eine Spule aktiviert werde. Wie von ihr durchgeführte Messungen belegten, führe allein die Beaufschlagung der stromabwärtigen Spule mit Strom dazu, dass sich außer der neben dieser angeordneten „Zone 1“ immer auch die andere „Zone 2“ erhitze. Aufgrund der Wärmeleitfähigkeit des metallischen Suszeptors erhitzten sich stets beide „Zonen“ des Suszeptors, selbst dann, wenn nur eine Spule aktiviert sei. Außerdem stehe die vom Landgericht zugrunde gelegte Definition eines „induktiven Heizelements“ nicht im Einklang mit der Lehre des Klagepatents. Nach dieser bestehe ein „Heizelement“ bei einer Induktionsheizung aus einer „Sachgesamtheit“, die neben jeweils einem heiß werdenden Suszeptor zwingend noch eine oder mehrere Induktionsspulen („induktive Heizelemente“) umfasse. Patentgemäß müsse bei einer Induktionsheizung zwar jedes einzelne Heizelement, d.h. jeder sich erwärmende Suszeptor, zumindest eine Spule aufweisen, um auf die gewünschte Hitze erwärmt zu werden, diese Erwärmung könne aber anspruchsgemäß auch durch zwei oder mehr Spulen induziert werden. Der Auslegung des Landgerichts widerspreche im Übrigen die Auslegung der Einspruchsabteilung. Diese gehe davon aus, dass bei dem induktiven Heizsystem der WO .....411 (D1) der Suszeptor das Heizelement im Sinne des Klagepatents sei und ein einstückiger Suszeptor nicht gedanklich in zwei Suszeptoren bzw. Heizelemente aufgeteilt werden könne. Die die nur teilweise Erstreckung der Heizelemente entlang der Länge des Substrats betreffenden Anspruchsmerkmale habe das Landgericht ebenfalls unzutreffend ausgelegt. Folge man der Auslegung des Landgerichts käme der Anspruchsbeschränkung „nur teilweise“ letztlich keine eigenständige Bedeutung zu; es handele sich dann um ein „Nullmerkmal“. Das Klagepatent wolle indes gerade mit dem „sich nur teilweise“-Erstrecken eines jeden Heizelements entlang des Substrats einen ganz wesentlichen erfinderischen Vorteil verwirklichen, nämlich eine Energiereduktion bei Erwärmung des Substrats. Mit der „nur teilweise“-Beschränkung werde eine Energiereduktion bei Erwärmung des Substrats bezweckt, indem eine Erwärmung von Nicht-Substrat-Bereichen möglichst vermieden werde, was voraussetze, dass sich jedes Heizelement jeweils für sich nicht über die Gesamtlänge des Substrats hinaus erstrecke.
Des Weiteren stelle der Vertrieb der angegriffenen Rauchartikel keine mittelbare Patentverletzung dar, da die Rauchartikel zur Verwirklichung der technischen Lehre der Erfindung nichts beitrügen und daher kein Mittel seien, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Sie seien lediglich passives Objekt der Gesamtvorrichtung. In Bezug auf die angeblich mittelbar verletzenden Rauchartikel habe im Übrigen auch kein Schlechthinverbot ausgesprochen werden dürfen, weil die Rauchartikel in ihrem neuen Rauchsystem patentfrei verwendbar seien. Dass ihr abgeändertes Rauchsystem, dass nur noch eine Induktionsspule aufweise, nicht in den Schutzbereich des Klagepatents falle, habe sie bereits in erster Instanz vorgetragen. Soweit sich die Klägerin in zweiter Instanz auf das Gebrauchsmuster DE 781 beziehe, sei eine inzidente Prüfung dieses Schutzrechts im Rahmen des vorliegenden Berufungsverfahrens prozessual unzulässig. Darüber hinaus verletze das geänderte Rauchsystem das Gebrauchsmuster auch nicht. Das Gebrauchsmuster DE 781 sei außerdem nicht rechtsbeständig.
Schließlich habe das Landgericht keine klare Abgrenzung zwischen Handlungen einer mittelbaren und Handlungen einer unmittelbaren Patentverletzung ausgeurteilt. Nach der vom Landgericht vorgenommenen Tatbestandsberichtigung ließen sich solche Handlungen nicht mehr klar und eindeutig abgrenzen. Lieferungen der separaten Ausführungsformen 1 und 2 in getrennten Verpackungseinheiten an gewerbliche Abnehmer seien in den Urteilsgründen nicht als Fallgruppe einer unmittelbaren Patentverletzung beschrieben gewesen.
Zuletzt hat die Beklagte außerdem vorgetragen, dass sie mit Nachdruck an der zeitnahen Markteinführung eines neuen alternativen Tabakerhitzers unter der Bezeichnung „B. X2“ samt dem Zusatz „C. Technology“ arbeite, der offensichtlich auch von der Lehre des Gebrauchsmusters der Klägerin keinen Gebrauch mache. Dieser „Neue X2-Tabakerhitzer“ solle ab der 5. Kalenderwoche des Jahres 2023 in Deutschland zum Verkauf angeboten werden, wobei sie ab diesem Zeitpunkt die Belieferung komplett umstelle.
Die Beklagte beantragt,
die Klage unter Abänderung des Urteils des Landgerichts abzuweisen,
hilfsweise, die Sache gemäß § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO an die erste Instanz zurückzuverweisen,
weiterhin hilfsweise, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchsverfahrens auszusetzen,
ferner hilfsweise, dem Anspruch auf Unterlassung gemäß Ziffer A.I.3. des Klageantrags (mittelbare Verletzung von Anspruch 1 von EP .....323) nur mit der Maßgabe stattzugeben, dass es ihr (der Beklagten) gestattet ist, die angegriffene Ausführungsform 2 (Tabaksticks) Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, wenn
im Falle des Anbietens der angegriffenen Ausführungsform 2 (Tabaksticks) im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hingewiesen wird, dass die Rauchartikel nur geeignet sind für: „..... mit X 3 Technology“,
im Falle der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 (Tabaksticks) die Rauchartikel mit einem eindeutig lesbaren Hinweis pro Packungseinheit zu versehen sind, und zwar indem die Cellophanfolie (Umverpackung der Schachtel) wie folgt beschriftet wird: „Nur geeignet für: ..... mit X 3 Technology“, insbesondere wie nachstehend wiedergegeben:
höchst hilfsweise, dem Anspruch auf Unterlassung gemäß Ziffer A.I.3. des Klageantrags (mittelbare Verletzung von Anspruch 1 von EP .....323) nur mit der Maßgabe stattzugeben, dass es der Beklagten gestattet ist, die angegriffene Ausführungsform 2 (Tabaksticks) Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, wenn
im Falle des Anbietens der angegriffenen Ausführungsform 2 (Tabaksticks) im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hingewiesen wird, dass die Rauchartikel nur geeignet sind für: „..... mit C. Technology“,
im Falle der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 (Tabaksticks) die Rauchartikel mit einem eindeutig lesbaren Hinweis pro Packungseinheit zu versehen sind, und zwar indem die Cellophanfolie (Umverpackung der Schachtel) wie folgt beschriftet wird: „Nur geeignet für: ..... mit C. Technology“, insbesondere wie nachstehend wiedergegeben:
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen,
hilfsweise in Bezug auf Ziffer A. I. 3. des Klageantrages (mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP .....3 B1),
die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, ein aerosolbildendes Substrat beinhaltende Rauchartikel, welche dazu geeignet sind, verwendet zu werden mit einem elektrisch beheizten Rauchsystem gemäß Ziffer A.I.1. des Klageantrags,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, ohne
a) im Falle der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 auf der Vorderseite jeder Packung und Außenverpackung ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass diese ein aerosolbildendes Substrat beinhaltenden Rauchartikel nicht in elektrisch beheizten Rauchsystemen, die mit den vorstehend genannten Merkmalen ausgestattet sind, verwendet werden dürfen, indem die Verpackung der Rauchartikel selbst und der Außenverpackung in Form eines nicht entfernbar mit der Verpackung verbundenen Aufdrucks wie folgt beschriftet wird:
„Nicht geeignet für ... B. und B.+ (Mod.-Nr. 1, 2, 3)“,
wobei der Aufdruck mindestens 25% der Außenfläche der Vorderseite einnehmen und in der Schriftart Helvetika fett, schwarz auf weißem Hintergrund, zentriert und parallel zur Seitenkante ausgestaltet sein muss und
b) im Falle der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2 an gewerbliche Abnehmer, diesen (den gewerblichen Abnehmern) unter Auferlegung einer an die Klägerin zu zahlenden, von ihr nach billigem Ermessen zu bestimmenden – im Streitfall vom zuständigen Gericht auf ihre Angemessenheit zu überprüfenden – Vertragsstrafe, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die vorstehend genannten Rauchartikel (Tabaksticks) nur unter Verweis darauf anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen, dass diese nicht geeignet sind für die Verwendung in elektrisch beheizten Rauchsystemen der Beklagten der Modelle ... B. und ... B.+ (Modellnummern 1, 2, 3);
c) im Falle des Anbietens der angegriffenen Ausführungsform 2 im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass die ein aerosolbildendes Substrat beinhaltenden Rauchartikel nicht in elektrisch beheizten Rauchsystemen, die mit den vorstehend genannten Merkmalen ausgestattet sind, verwendet werden dürfen, wobei folgender Hinweis verwendet wird:
„Nicht geeignet für ... B. und B.+ (Mod.-Nr. 1, 2, 3)“.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil als im Ergebnis richtig und tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags im Einzelnen entgegen, wobei sie u.a. geltend macht:
Die Aufgabe des Klagepatents bestehe darin, durch das Vorhandensein zweier Heizelemente und eine spezifische Anordnung derselben in Bezug auf das aerosolbildende Substrat eine unterschiedliche Einwirkung der Heizelemente auf das Substrat zu ermöglichen. Eine solche unterschiedliche Einwirkungsmöglichkeit auf das Substrat solle eine einfachere Steuerung des Temperaturgradienten entlang des aerosolbildenden Substrats und damit auch der Aerosolerzeugung selbst ermöglichen. Bei den patentgemäßen „Heizelementen“ handele es sich im Falle einer Induktionsheizvorrichtung allein um die Induktionsspulen. Richtigerweise erfordere Patentanspruch 1 insbesondere nicht, dass sich das Heizelement selbst zwingend erwärmen müsse. Dies sei lediglich für das besondere Ausführungsbeispiel einer Widerstandsheizung erforderlich. U.a. deswegen sehe Anspruch 1 auch weiterhin vor, dass die Heizvorrichtung neben den beiden Heizelementen noch weitere Komponenten beinhalten könne, beispielsweise im Falle einer Induktionsheizvorrichtung einen Suszeptor. Letztlich komme es hierauf aber nicht, an, da auch nach der „modifizierten Auslegung“ des Landgerichts eine Patentverletzung vorliege. Die mit der Berufung vorgebrachten Argumente seien nicht geeignet, die Auslegung des Landgerichts in Zweifel zu ziehen. Insbesondere treffe es nicht zu, dass das Landgericht die strukturellen (baulichen) Anforderungen missachtet habe, die der Patentanspruch an die zwei Heizelemente stelle. Nach der Auslegung des Landgerichts sei nämlich gerade nicht jedwede Struktur, sondern vielmehr nur eine Sachgesamtheit aus einer Induktionsspule und einem dieser Spule zugeordneten Bereich eines Suszeptors als Heizelement anzusehen. Auch nach dieser Auslegung sei daher eine strukturelle Trennung der beiden Heizelemente vorhanden und die damit entsprechend der Aufgabe des Klagepatents verbundene unterschiedliche Einwirkungsmöglichkeit auf das Substrat gewährleistet. Die ferner streitigen Anspruchsmerkmale verlangten lediglich, dass jedes der beanspruchten Heizelemente für sich genommen sich nur teilweise – d.h. nicht vollständig – über eine Entfernung entlang der Länge des Substrats erstrecke. Dazu, ob sich die beiden Heizelemente zusammengenommen über das Substrat hinaus erstrecken dürfen oder nicht, mache der Anspruch keine Vorgabe.
Die angegriffene Ausführungsform 1 weise hiervon ausgehend ein zweites Heizelement auf, das stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet sei. Eine bloße (bestrittene) Überschneidung in der Erwärmung des Suszeptors ändere nichts daran, dass sich die beiden Heizelemente in Gestalt der Induktionsspulen nicht überschneiden würden. Aber auch unter Zugrundelegung der landgerichtlichen Auslegung führe das Vorbringen der Beklagten nicht aus der Verletzung heraus. Wenn das Heizelement aus einer Sachgesamtheit aus Induktionsspule und Suszeptor bestehe, könne nämlich der von der Beklagten behauptete „Überschneidungsbereich“ auf dem Suszeptor bereits für sich genommen kein weiteres (drittes) Heizelement darstellen. Darüber hinaus sei der angebliche „Überschneidungsbereich“ auch deshalb nicht als dritter „Heizbereich“ anzusehen, da er nicht unabhängig von den beiden anderen „Heizbereichen“ des Suszeptors ansteuerbar sei. Die angegriffene Ausführungsform weise auch „nur zwei“ Heizelemente auf. Dies gelte sowohl bei Zugrundelegung ihrer Auslegung als auch nach der Auslegung des Landgerichts. Die von der Beklagten geforderte bauliche Trennung der beiden Heizelemente liege vor. Denn die beiden Induktionsspulen seien nicht „baueinheitlich ausgestaltet“, sodass die Heizvorrichtung ersichtlich „zwei (physisch) unterscheidbare Bereiche“ aufweise. Ferner verfügten die Spulen über eine unabhängige Stromversorgung und Ansteuerbarkeit. Es seien auch die separaten Induktionsspulen, an die im Sinne des Unteranspruchs 22 elektrische Energie bereitgestellt werde. Dass der Suszeptor, auf den die beiden Spulen einwirkten, einstückig ausgebildet sei, sei insofern unschädlich. Das zweitinstanzliche Vorbringen der Beklagten, wonach die Spulen stets beide Bereiche des Suszeptors erwärmen würden, führe zu keiner anderen Beurteilung. Das diesbezügliche Vorbringen sei neu und verspätet. Es sei überdies nicht geeignet, eine Verwirklichung des in Rede stehenden Merkmals in Abrede zu stellen. Nach den Ausführungen des Landgerichts könne eine Wärmeleitung innerhalb des Suszeptors allenfalls dann relevant sein, wenn sie in einem solchen Ausmaß stattfände, dass ein Unterschied zwischen einer Ausgestaltung mit zwei Heizelementen im Vergleich zu einer solchen mit einem einzigen (langen) Heizelement nicht mehr erkennbar sei. Ein solches Ausmaß lege die Beklagte auch weiterhin nicht dar. Aus den eigenen Messergebnissen der Beklagten, deren Richtigkeit und Schlüssigkeit sie – die Klägerin – bestreite, folge, dass es durchaus einen erheblichen Unterschied mache, ob die den jeweiligen Bereichen des Suszeptors zugeordnete Spule aktiv sei oder nicht. Unabhängig davon sei die Temperatur von der Beklagten nicht jeweils am äußeren Rand der beiden Spulen gemessen worden und es sei auch nicht vorgetragen, dass auch im umgekehrten Fall der Erwärmung nur der Heizzone 2 auch die Heizzone 1 erwärmt werde. Zudem folge aus den Messergebnissen der Beklagten, dass sich der Suszeptor in dem inaktiven Heizbereich lediglich auf maximal 130o C erhitze, so dass bei weitem nicht die Temperaturbereiche erreicht würden, die die angegriffene Ausführungsform am tatsächlich ausschließlich beheizten Bereich erreiche (ca. 240o C). Bei einer Temperatur von lediglich 130o C werde auch kein Aerosol in ausreichender Menge freigesetzt.
Das Anbieten und Liefern der angegriffenen Ausführungsform 2 stelle eine mittelbare Patentverletzung dar. Die Rauchartikel seien ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Denn die Rauchartikel und das Rauchsystem seien in vielerlei Hinsicht funktional spezifisch aufeinander abgestimmt.
Schließlich sei auch das Schlechthinverbot in Bezug auf den gesonderten Vertrieb der angegriffenen Tabaksticks zu Recht ausgesprochen worden. Die angegriffene Ausführungsform 2 könne nicht in „patentfreier Weise“ eingesetzt werden. Denn das abgeänderte Rauchsystem der Beklagten mache jedenfalls von der Lehre ihres Gebrauchsmusters DE 781 Gebrauch. Die von den Beklagten vorgeschlagenen Warnhinweise seien im Übrigen völlig unzureichend, um potenzielle Nutzer der Tabaksticks ausreichend darüber zu informieren, mit welchen konkreten Tabakerhitzermodellen die Tabaksticks verwendet werden dürften und mit welchen nicht.
Die Beklagte liefere die angegriffenen Ausführungsformen gemeinsam an gewerbliche Abnehmer. Unabhängig von diesen gemeinsamen Lieferungen der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 an gewerbliche Abnehmer liege auch in der getrennten Lieferung der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 eine unmittelbare Patentverletzung. Die Beklagte vertreibe die Tabakerhitzer und die Tabaksticks mit dem Zweck, dass diese beiden Komponenten zu dem beanspruchten Gesamtsystem bestehend aus Rauchsystem und aerosolbildendem Substrat zusammengesetzt würden, sodass die Tabaksticks mittels der Tabakerhitzer konsumiert würden.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet. Das aus der angegriffenen Ausführungsform 1 und der angegriffenen Ausführungsform 2 bestehende „System“ der Beklagten macht von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch, weshalb die Beklagte das Klagepatent weder durch den gemeinsamen Vertrieb des angegriffenen Tabakerhitzungsgeräts und der angegriffenen Tabaksticks unmittelbar noch durch den isolierten Vertrieb des angegriffenen Tabakerhitzungsgeräts und/oder durch den isolierten Vertrieb der angegriffenen Tabaksticks mittelbar verletzt. Auf die Berufung der Beklagten ist das Urteil des Landgerichts daher abzuändern und die Klage abzuweisen.
Das Klagepatent betrifft ein elektrisch beheiztes Rauchsystem, das eine „externe“ Heizvorrichtung zum Erwärmen des aerosolbildenden Substrats aufweist (Anlage K5b, Abs. [0001]; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die deutsche Übersetzung der Klagepatentschrift).
In ihrer Einleitung führt die Klagepatentschrift aus, dass die EP-A-0 .....002 ein Rauchsystem zeigt, das eine Zigarette mit einem Widerstandsheizelement zum Erwärmen von Tabakmaterial in der Zigarette umfasst (Abs. [0002]). Über einen elektrischen Verbindungsstecker der Zigarette werde diese mit einer wiederverwendbaren, handgehaltenen Steuerung verbunden, die eine Batterie und eine Stromsteuerschaltung aufweise und die Bereitstellung von Energie an das Widerstandsheizelement steuere (Abs. [0002]).
Nach den Angaben der Klagepatentschrift besteht bei einem derartigen Rauchsystem das Problem, dass Tabakrauch dazu neigt, auf den Innenwänden des Systems zu kondensieren. Das sei unerwünscht, da eine auf den Innenwänden des Systems erfolgte Kondensation zu einer reduzierten Leistung führen könne (Abs. [0003]). Es sei daher von Vorteil, ein elektrisch beheiztes Rauchsystem bereitzustellen, das im Gebrauch das Risiko einer Rauch- oder Aerosolkondensation auf seinen Innenwänden minimiere (Abs. [0004]).
Die Klagepatentschrift geht einleitend ferner auf die US …..387 ein, die nach ihren Angaben eine Zigarette zur Verwendung in einem elektrischen Zigarettensystem offenbart. Die Zigarette sei in dem elektrischen Zigarettensystem aufgenommen. Dieses umfasse acht umlaufend beabstandete Heizelemente, die um die Zigarette positioniert seien. Jedes Heizelement werde als Reaktion auf einen Zug eines Benutzers betrieben (Abs. [0005]).
Außerdem erwähnt die Klagepatentschrift die WO .....411 (Anlage VP 5-D1), zu der sie ausführt, dass aus dieser ein Heizsystem für einen Rauchartikel bekannt ist, das mehrere Induktionsquellen aufweist, die um eine in dem System aufgenommene Zigarette angeordnet sind. In der Zigarette befinde sich ein Suszeptormaterial, das durch ein magnetisches Wechselfeld erwärmt werde, welches durch jede Induktionsquelle erzeugt werde. Die Induktionsquellen seien voneinander längs entlang der Länge der Zigarette beabstandet. Das System umfasse sechs oder mehr Induktionsquellen entsprechend der Anzahl von Zügen, die ein Benutzer an der Zigarette nehme, wobei sich jede Induktionsquelle nur entlang eines Teils der Zigarette erstrecke (Abs. [0006]).
Zur Verdeutlichung dieses Standes der Technik werden nachfolgend die Figuren 1 (links) und 4 (rechts) der WO .....411 wiedergegeben.
Ein konkretes zu lösendes Problem wird in der Beschreibung des Klagepatents im Anschluss an die Darstellung des Standes der Technik nicht ausdrücklich formuliert. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestimmt sich das von einer Schutzrechtslehre gelöste Problem danach, was die Erfindung objektiv leistet (vgl. BGH, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung; GRUR 2011, 607 Rn. 12 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel III GRUR 2012, 1130 Rn. 9 – Leflunomid; GRUR 2012, 1123 Rn. 22 – Palettenbehälter III; GRUR 2015, 352 Rn. 11 – Quetiapin; GRUR 2018, 390 Rn. 32 – Wärmeenergieverwaltung). Dies ist wiederum durch Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu entwickeln. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen.
Hiervon ausgehend ergibt sich vorliegend, wie der Fachmann den Merkmalen (4) und (6.2) der nachfolgend wiedergegebenen Merkmalsgliederung sowie dem diese Anspruchsmerkmale betreffenden Absatz [0029] der Klagepatentbeschreibung entnimmt, jedenfalls als das dem Klagepatent zugrunde liegende Problem, ein Rauchsystem bereitzustellen, das es ermöglicht, auf unterschiedliche Teile des Substrats einzuwirken, und das dadurch eine Steuerung des Temperaturgradienten entlang des aerosolbildenden Substrats ermöglicht, um so die Steuerung der Aerosolerzeugung zu verbessern (vgl. auch EPA, Vorbescheid vom 22.03.2022, Anlage K 16a, S. 9 Ziff. 10.2.2). In dem angesprochenen Absatz [0029] heißt es hierzu:
„Indem ein zweites Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements bereitgestellt wird, wird ermöglicht, dass unterschiedliche Teile des aerosolbildenden Substrats zu unterschiedlichen Zeiten erwärmt werden. Dies ist auch von Vorteil, da das aerosolbildende Substrat nicht wieder erwärmt werden muss, wenn der Benutzer zum Beispiel das Rauchen unterbrechen und wiederaufnehmen möchte. Zudem stellt das Bereitstellen von zwei separaten Heizelementen eine direktere Steuerung des Temperaturgradienten entlang des aerosolbildenden Substrats und somit eine Steuerung der Aerosolerzeugung bereit. Vorzugsweise sind die Heizelemente unabhängig steuerbar.“
Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, wird in dieser Beschreibungsstelle die unterschiedliche Einwirkungsmöglichkeit auf das aerosolbildende Substrat in räumlicher und zeitlicher Hinsicht sowie im Hinblick auf den Grad der Erwärmung (Temperatur) beschrieben. Das elektrisch beheizte Rauchsystem der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Kombination bewirkt eine unterschiedliche Einwirkung auf das Substrat allerdings lediglich in der Form, dass zwei Heizelemente entlang des aerosolbildenden Substrats vorgesehen sind (Merkmale (4) und (8)), von denen das eine Heizelement stromaufwärts des anderen Heizelements angeordnet ist (Merkmal (6.2)). Im Übrigen ist mit dem in Patentanspruch 1 beschriebenen Rauchsystem die Umsetzung einer tatsächlich unterschiedlichen Einwirkung des Substrats in zeitlicher und/oder gradueller Hinsicht noch nicht verbunden. Insbesondere hat die in Absatz [0029] eingangs angesprochene zeitliche Komponente keinen Eingang in den Patentanspruch 1 gefunden. Schutz für besondere Ausgestaltungen, bei denen die Heizelemente unabhängig steuerbar sind und/oder das Rauchsystem so ausgelegt ist, dass verschiedene Teile des Substrats zu verschiedenen Zeiten erwärmt werden können, beanspruchen erst die Unteransprüche 5 und 6. Anspruchsgemäß ist es deshalb bereits, zwei Heizelemente vorzusehen, die zur selben Zeit mit derselben Temperatur betrieben werden bzw. die nur eine gemeinsame Steuerung haben. Mit dem Patentanspruch 1 will das Klagepatent insoweit zunächst nur eine eigenständige Einwirkung auf verschiedene Teile des aerosolbildenden Substrats in dem Sinne ermöglichen, dass auf unterschiedliche Teile des Substrats durch jeweils eines von zwei Heizelementen Wärme übertragen wird. Mit dem Bereitstellen zweier Heizelemente wird hierbei die Grundvoraussetzung dafür geschaffen, dass auf unterschiedliche Teile des Substrats in unterschiedlicher Weise eingewirkt werden kann. Die unterschiedliche Einwirkungsmöglichkeit auf das Substrat soll eine direktere Steuerung des Temperaturgradienten entlang des aerosolbildenden Substrats ermöglichen, um so die Steuerung der Aerosolerzeugung zu verbessern.
Hingegen liegt dem Hauptanspruch 1 des Klagepatents nicht auch die Aufgabe zugrunde, ein Rauchsystem zur Verfügung zu stellen, bei dem das Risiko einer Rauch- oder Aerosolkondensation auf seinen Innenwänden herabgesetzt ist. Zwar bemängelt die Klagepatentschrift am Stand der Technik gemäß der EP-A-0 .....002 einleitend als nachteilig, dass bei einem solchen Rauchsystem das Risiko einer Kondensation des Tabakrauchs auf den Innenwänden des Systems besteht (Abs. [0003]). Auch bezeichnet sie es als vorteilhaft, ein elektrisch beheiztes Rauchsystem bereitzustellen, das im Gebrauch das Risiko einer Rauch- oder Aerosolkondensation auf seinen Innenwänden minimiert (Abs. [0004]). Ferner wird der Vorteil einer Minimierung des Risikos einer Aerosolkondensation in der Klagepatentbeschreibung an mehreren Stellen thematisiert. Der Patentanspruch 1 befasst sich hiermit allerdings nicht. Wie der Fachmann der Klagepatentschrift unschwer entnehmen kann, soll das Risiko einer Kondensation von Aerosol an den Innenwänden des elektrisch beheizten Rauchsystems dadurch herabgesetzt werden, dass das Heizelement in Richtung des stromabwärtigen Endes des aerosolbildenden Substrats gelegen bzw. dass das das stromaufwärtige Ende des zweiten Heizelements in einer bestimmten Entfernung (von zwischen ungefähr 2 mm und ungefähr 4 mm) stromabwärts des stromaufwärtigen Endes des aerosolbildenden Substrats angeordnet ist, weil dadurch ein nennenswerter nicht erwärmter Teil des aerosolbildenden Substrats in stromaufwärtiger Richtung als Filterzone wirkt (vgl. Abs. [0012], [0023], [0031], [0032], [0067], [0079], [0080]). Der Patentanspruch 1 enthält – wie der nachfolgend wiedergegebenen Merkmalsgliederung zu entnehmen ist – indes keine Vorgabe, wonach die Heizelemente der Heizvorrichtung in Richtung des stromabwärts gelegenen Teils gelegen sind oder wonach das stromaufwärtige Ende des zweiten Heizelements in einer bestimmten Entfernung stromabwärts des stromaufwärtigen Endes des aerosolbildenden Substrats angeordnet ist. Eine Herabsetzung des Risikos einer Kondensation des Aerosols auf den Innenwänden des Rauchsystems wird damit allein mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nicht erreicht, weshalb dem Hauptanspruch 1 des Klagepatents objektiv nicht (auch) das technische Problem zugrunde liegt, ein Rauchsystem zur Verfügung zu stellen, bei dem dieses Risiko minimiert wird.
Ob sich das Klagepatent auch zur Aufgabe gemacht hat, ein elektrisch beheiztes Rauchsystem zur Verfügung zu stellen, das eine Reduzierung der zur Erzeugung des Aerosols und zur Aufrechterhaltung der Aerosolerzeugung erforderlichen Energie ermöglicht, welcher Vorteil der Energiereduzierung in der Klagepatentschrift ebenfalls an mehreren Stellen (vgl. Abs. [0011], [0013], [0021], [0025], [0037], [0065], [0066], [0079], [0081]) angesprochen wird, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, weil es hierauf – wie noch ausgeführt wird – für die Entscheidung des Rechtsstreits letztlich nicht ankommt.
Zur Lösung der oben angegebenen Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 die Kombination folgender Merkmale vor:
(1) Elektrisch beheiztes Rauchsystem (203) und
(2) ein aerosolbildendes Substrat (205), welches
(2.1) in dem elektrisch beheizten Rauchsystem (203) aufgenommen ist
und
(2.2) einen Teil eines („des“) Rauchartikels (201) bildet, der von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem (203) getrennt ist.
(3) Das System umfasst eine Heizvorrichtung zum Erwärmen des Substrats (205) zur Bildung des Aerosols.
(4) Die Heizvorrichtung umfasst
(4.1) ein erstes Heizelement (213) und
(4.2) ein zweites Heizelement (214).
(5) Das elektrisch erwärmte Rauchsystem (203) und das Heizelement sind derart angeordnet, dass sich das erste Heizelement (213) nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats (205) erstreckt.
(6) Das zweite Heizelement (214)
(6.1) ist derart angeordnet, dass sich das zweite Heizelement (214) nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats (205) erstreckt;
(6.2) ist stromaufwärts des ersten Heizelements (213) angeordnet.
(7) Sowohl das erste Heizelement (213) als auch das zweite Heizelement (214) erstrecken sich teilweise oder vollständig um einen Umfang des aerosolbildenden Substrats (205) herum.
(8) Das elektrisch beheizte Rauchsystem (203) weist nur zwei Heizelemente auf.
Zum Verständnis des Patentanspruchs 1 sind im Hinblick auf den Streit der Parteien folgende Bemerkungen veranlasst:
1.Der erfindungsgemäße Gegenstand besteht aus der Kombination eines elektrisch beheizten Rauchsystems und eines aerosolbildenden Substrats (Merkmal (2)) bzw. (genauer) aus der Kombination eines elektrisch beheizten Rauchsystems und eines ein aerosolbildendes Substrat aufweisenden Rauchartikels, welche Kombination das geschützte „System“ (Gesamtsystem) bildet.
a)Aus dem aerosolbildenden Substrat kann – durch dessen Erwärmung – ein Aerosol erzeugt werden. Ein Aerosol ist nach den Erläuterungen der Klagepatentschrift (Abs. [0017]) eine Suspension von festen Partikeln oder flüssigen Tröpfchen oder von sowohl festen Partikeln als auch flüssigen Tröpfchen in einem Gas, wie etwa Luft (Abs. [0017]). Das aerosolbildende Substrat umfasst vorzugsweise ein tabakhaltiges Material, das flüchtige Tabakgeschmacksverbindungen umfasst, die von dem Substrat bei Erwärmen freigegeben werden (Abs. [0043]). Bevorzugt weist das aerosolbildende Substrat weiter Aerosolformer auf, wie z.B. Glycerin oder Propylenglycol (Abs. [0043]). Der Patentanspruch 1 macht insoweit jedoch keine Vorgaben. Er lässt insbesondere offen, ob es sich bei dem aerosolbildenden Substrat um ein festes bzw. im Wesentlichen festes Substrat oder um ein flüssiges Substrat handelt (vgl. Abs. [0045] bis [0048]).
b)
Das aerosolbildende Substrat ist zwar anspruchsgemäß in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen (Merkmal (2.1)). Es ist jedoch (Bestand-)Teil eines Rauchartikels und damit diesem zugeordnet (Merkmal (2.2)). Der Rauchartikel ist seinerseits ein von dem elektrisch beheizten Rauchsystem getrenntes, d.h. separates (Abs. [0018]) Element (Merkmal (2.2)). Damit ist auch das aerosolbildende Substrat, welches anspruchsgemäß Teil des separaten Rauchartikels ist, nicht Teil des elektrisch beheizten Rauchsystems, sondern von diesem separiert. Da das aerosolbildende Substrat, das einen Teil des Rauchartikels bildet, in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen ist, muss zwingend zumindest der Teil des Rauchartikels, der aus dem aerosolbildenden Substrat besteht, in dem elektrisch beheizten Rauchsystem aufgenommen sein. Die Vorgabe, dass der Rauchartikel von dem elektrisch erwärmten Rauchsystem „getrennt“ ist (Merkmal (2.2)), bedeutet deshalb nicht, dass beide Komponenten (Rauchsystem und Rauchartikel) isoliert voneinander bzw. nebeneinander vorliegen. Da der – von dem elektrisch beheizten Rauchsystem getrennte – Rauchartikel zumindest mit seinem das aerosolbildende Substrat aufweisenden Teil in dem Rauchsystem aufgenommen ist, ist hiermit vielmehr gemeint, dass es sich bei dem Rauchartikel um ein gegenüber dem elektrisch beheizten Rauchsystem separates (Abs. [0018]) Element im Sinne eines selbständigen, gesonderten Bauteils handelt.
2.
Das elektrisch beheizte Rauchsystem umfasst eine Heizvorrichtung (Merkmal (3)). Diese dient, wie Merkmal (3) ausdrücklich besagt und wie sich auch aus dem gewählten Begriff selbst ergibt, dem Erwärmen des Substrats zur Bildung des Aerosols.
Die Merkmalsgruppe (4) konkretisiert die Ausgestaltung der Heizvorrichtung weiter, indem sie das Vorhandensein von zwei Heizelementen fordert, die von der Heizvorrichtung umfasst sind. Es muss ein erstes Heizelement und ein zweites Heizelement als Bestandteil der Heizvorrichtung geben, wobei Merkmal (8) klarstellt, dass das elektrisch beheizte Rauchsystem nur (diese) zwei Heizelemente aufweist. Es dürfen also weder mehr noch weniger Heizelemente vorhanden sein.
a)
Technische Aufgabe des jeweiligen Heizelements als Bestandteil der Heizvorrichtung ist die Erwärmung des Substrats, was voraussetzt, dass sich das Heizelement (jedenfalls an einer Stelle) erwärmt und die entstandene Wärme auf das Substrat überträgt, so dass sich das Aerosol bilden kann. Diese technische Funktion folgt bereits aus der verwendeten Begrifflichkeit („Heizelement“) wie auch aus der ausdrücklichen Zweckvorgabe der größeren Einheit („Heizvorrichtung zum Erwärmen ...“), deren Bestandteil sie ist, und sie ergibt sich auch aus der Patentbeschreibung. So heißt es beispielsweise in Absatz [0016], dass vorzugsweise den Heizelementen elektrische Energie bereitgestellt wird, bis die „Heizelemente“ eine Temperatur zwischen ungefähr 250 bis 440o Celsius erreichen (vgl. auch Unteranspruch 22), was bedeutet, dass sich die Heizelemente erwärmen. Gleiches folgt auch aus Absatz [0071], in dem beschrieben wird, dass die Heizelemente widerstandsfähig sind und sich erwärmen. In Absatz [0085] wird überdies ausdrücklich beschrieben, dass die Heizelemente Wärme auf das aerosolbildende Substrat übertragen, wobei sich die beiden letztgenannten Beschreibungsstellen allerdings auf elektrische Widerstandsheizelemente (dazu sogleich) beziehen.
Wie das (einzelne) Heizelement im Einzelnen ausgestaltet ist, gibt der Patentanspruch 1 nicht vor. Vielmehr ist gerade der allgemeine Begriff „Element“ verwendet worden ohne konstruktive Angaben, so dass insbesondere nichts dazu gesagt ist, aus welchen und/oder wie vielen Bestandteilen das Heizelement bestehen muss, welche Bestandteile eines etwaig mehrteiligen Heizelements sich erwärmen und welche nicht und/oder wie die zu übertragende Wärme erzeugt werden muss.
c)In Anbetracht des letztgenannten Aspekts wird in der Klagepatentschrift als erfindungsgemäß insbesondere eine Widerstandsheizvorrichtung (vgl. Abs. [0002], [0039] ff., [0059], [0071], [0092], Unteranspruch 19) beschrieben. Erwähnt wird aber auch eine Induktionsheizvorrichtung (Abs. [0041], Unteranspruch 20).
aa)
Im Falle einer Widerstandsheizvorrichtung (Widerstandsheizung) handelt es sich bei den Heizelementen um elektrische Widerstandselemente (Abs. [0039]; Unteranspruch 19). Beim Einsatz eines solchen Widerstandsheizelements kommt das sog. Prinzip der Jouleschen Wärme zur Anwendung, auf welches in Absatz [0089] der Patentbeschreibung Bezug genommen wird. Als Joulesche Wärme bezeichnet man die bei Durchgang eines elektrischen Stromes durch leitendes Material erzeugte Wärme. Hierbei wird das elektrisch leitende Heizelement unmittelbar erwärmt, indem Strom durch dasselbe fließt und dabei Wärme generiert. Ein derartiges Heizelement (113) weist zum Beispiel die Heizvorrichtung der in Figur 1 gezeigten – nicht erfindungsgemäßen, da nur ein einziges Heizelement aufweisenden (Abs. [0033], [0057]) – Ausführungsform auf (Abs. [0059]). Ebenso umfasst die Heizvorrichtung des in Figur 2 gezeigten – erfindungsgemäßen – Ausführungsbeispiels zwei Widerstandsheizelemente (Abs. [0071]). Diese sind jeweils widerstandsfähig und erwärmen sich, wenn elektrischer Strom durch das Heizelement geleitet wird (Abs. [0059], [0071])). In Bezug auf die in den Figuren 3 bis 5 gezeigten Heizelemente wird in der Patentbeschreibung ebenfalls darauf hingewiesen, dass diese aus einem elektrischen Widerstandsmaterial hergestellt sein können (Abs. [0092]). Ein Widerstandsheizelement zeichnet sich hiernach dadurch aus, dass es sich erwärmt. Diese Wärme soll das Widerstandsheizelement sodann auf das aerosolbildende Substrat übertragen (Abs. [0085]), um dieses zur Aerosolerzeugung zu erwärmen.
bb)
Patentanspruch 1 ist – wie bereits erwähnt – seinem Wortlaut nach allerdings nicht auf „Widerstandsheizelemente“ beschränkt. Schutz für eine besondere Ausgestaltung, bei der die Heizelemente „elektrische Widerstandsheizelemente“ sind, beansprucht erst Unteranspruch 19. Bei dem Heizelement muss es sich daher nicht zwingend um ein elektrisches Widerstandsheizelement handeln.
cc)
Die Klagepatentschrift gibt demgemäß ausdrücklich an, das alternativ ein Heizelement
z.B. ein „induktives Heizelement“ umfassen bzw. aufweisen kann (Abs. [0041]; Unteranspruch 20). Ein „induktives Heizelement“ dient zum induktiven Erwärmen. Dies ist ein Verfahren, elektrisch leitfähige Körper durch in ihnen erzeugte Wirbelstromverluste zu heizen, wobei dazu eine sog. Induktionsheizung benutzt wird. Eine Induktionsheizung erzeugt mittels einer von Wechselstrom durchflossene Spule, dem „Induktor“, in dem elektrisch leitfähigen Körper, welcher auch als „Suszeptor“ bezeichnet wird, ein magnetisches Wechselfeld, das in dem Material Wirbelströme induziert, wodurch sich der elektrisch leitfähige Körper erwärmt.
Dieses dem Fachmann als solches bekannte Wirkprinzip kommt auch bei der vom Klagepatent einleitend als Stand der Technik erwähnten WO .....411 (Anlage VP 5-D1) zum Einsatz. Diese ältere Druckschrift beschreibt eine Heizung für einen elektrischen Rauchartikel zum Rauchen von Tabakgeschmacksmaterial in einer thermischen Nähe zu einem Suszeptormaterial. Die Heizung umfasst eine Induktionsheizung zum Erzeugen eines magnetischen Wechselfeldes zum induktiven Erhitzen des Suszeptormaterials, das wiederum das Tabakgeschmacksmaterial erwärmt (Anlage VP 5-D1Ü, S. 3 Z. 119 – S. 4 Z. 123; S. 6 Z. 219-226; S. 7 Z. 254 ff.; Anspruch 1, Anspruch 5). Die Klagepatentschrift beschreibt das aus der WO .....411 bekannte Heizsystem dementsprechend dahin, das es mehrere „Induktionsquellen“ aufweist, die um eine in dem System aufgenommene Zigarette angeordnet sind. In der Zigarette befinde sich ein „Suszeptormaterial“, das durch ein magnetisches Wechselfeld erwärmt werde, welches durch jede „Induktionsquelle“ erzeugt werde (Abs. [0006]).
d)
Wählt der Fachmann eine Erwärmung mittels Induktion, entscheidet er sich mithin für eine Heizvorrichtung in Gestalt einer Induktionsheizung, ist in Folge der aufgeführten technischen Aufgabe des Heizelements klar, dass auf jeden Fall der Suszeptor Bestandteil des Heizelements ist. In ihm wird – infolge des durch die Induktoren erzeugten magnetischen Wechselfeldes – ein Wirbelstrom erzeugt, der zur Erwärmung des (leitenden) Materials des Suszeptors führt. Der Suszeptor erwärmt sich und die in ihm erzeugte Wärme wird auf das aerosolbildende Substrat übertragen. Ebenso klar ist, dass die Induktionsspule für sich genommen, d.h. alleine nicht als Heizelement im Sinne des Klagepatents angesehen werden kann, weil sie selbst keine Wärme abgeben kann. Letzteres bedeutet indes nicht, dass die Induktionsspule völlig außer Acht zu lassen wäre und nur der Suszeptor das patentgemäße Heizelement ist. Ein Suszeptor alleine ist nämlich „wertlos“, er erwärmt sich nicht von selbst. Der Suszeptor benötigt vielmehr zwingend eine Induktionsspule, ohne die er nicht funktioniert; Spule und Suszeptor sind bei einer Induktionsheizung eine notwendige Einheit. Das gehört zum allgemeinen Fachwissen. Ist dem so, wird der Fachmann bei dem gewählten offenen Wortlaut des Patentanspruchs 1 keine (künstliche) Aufspaltung des bekannten Induktionsheizsystems vornehmen und nur einen Teil der notwendigen Einheit als das Heizelement ansehen. Er wird vielmehr von der Gesamtheit der beiden technisch zwingend notwendigen Bestandteile Induktionsspule und Suszeptor als Heizelement im Sinne des Klagepatents ausgehen, wobei ein Heizelement selbstverständlich auch aus einem Suszeptor und mehr als nur einer Induktionsspule bestehen kann.
e)In dem Verständnis, wonach ein patentgemäßes Heizelement aus Induktionsspule(n) und Suszeptor besteht, sieht sich der Fachmann durch den Unteranspruch 20 bestätigt. Während das Klagepatent in Bezug auf eine besondere Ausgestaltung, bei der es sich um eine Ausführung mit einer Widerstandsheizung handelt, in seinem Unteranspruch 19 davon spricht, dass die Heizelemente elektrische Widerstandsheizelemente „sind“ („are“), heißt es in Unteranspruch 22 in Bezug auf eine Ausgestaltung mit einer Induktionsheizung, dass jedes Heizelement ein induktives Heizelement „aufweist“ („comprises“). Eine entsprechende Formulierung benutzt das Klagepatent auch in Absatz [0041] der Patentbeschreibung. In dieser Beschreibungsstelle heißt es nicht etwa, dass alternativ jedes Heizelement ein induktives Heizelement sein kann, sondern es ist dort ebenfalls davon die Rede, dass alternativ jedes Heizelement ein induktives Heizelement „umfassen“ bzw. „aufweisen“ („comprise“) kann. Der Fachmann registriert diese unterschiedliche Formulierung. Er sieht hierin einen klaren Hinweis darauf, dass bei einer Induktionsheizung ein Heizelement eben nicht nur aus dem Suszeptor (oder der Induktionsspule), sondern aus beiden notwendigen Bestandteilen einer Induktionsheizung besteht. Insbesondere mit Rücksicht darauf, dass nach dem Sprachgebrauch des Klagepatents bei einer Induktionsheizung jedes Heizelement ein induktives Heizelement „umfasst“, wird er die neben dem Suszeptor zwingend notwendige Induktionsspule nicht nur der (übergeordneten) Heizvorrichtung als solcher zuordnen, die das erste und das zweite Heizelement „umfasst“ (Merkmal (4)) und damit neben diesen beiden Elementen weitere Bauteile aufweisen kann. Erst recht wird er – umgekehrt – nicht den Suszeptor nur der Heizvorrichtung zuordnen. Wenn das Klagepatent davon spricht, dass jedes Heizelement ein induktives Heizelement „aufweisen“ kann, schließt der Fachmann hieraus vielmehr, dass bei einer Induktionsheizung das Heizelement nicht allein aus dem Suszeptor oder der Induktionspule, sondern aus beiden notwendigen Bestandteilen besteht.
In diesem Zusammenhang kann dahinstehen, ob das Klagepatent mit „induktives Heizelement“ die Induktionsspule oder den Suszeptor meint, wobei für erstere Verständnismöglichkeit allerdings sprechen könnte, dass mit „Heizelement“ aus den vorstehenden Gründen vor allem bzw. gerade das sich erwärmende, die Wärme auf das aerosolbildende Substrat übertragende Bauteil bzw. Bestandteil angesprochen ist, welcher Bestandteil bei einer Induktionsheizung der Suszeptor ist. Darauf kommt es allerdings nicht entscheidend an. Ist mit „induktives Heizelement“ allein die Induktionsspule gemeint, folgt hieraus nicht, dass ein patentgemäßes Heizelement nur von dieser repräsentiert wird. Da das patentgemäße Heizelement das „induktive Heizelement“ bloß „umfasst“, ist dem Fachmann vielmehr klar, dass das Heizelement bei einer Induktionsheizung als weiteres, zwingend notwendiges Bauteil auch den Suszeptor aufweist. Umgekehrt gilt nichts anderes: Nimmt der Fachmann an, dass es sich bei dem „induktiven Heizelement“ um den Suszeptor handelt, geht er insbesondere im Hinblick auf die Unterscheidung des Klagepatents zwischen einem Heizelement, das ein elektrisches Widerstandselement „ist“, und einem Heizelement, das ein induktives Heizelement „umfasst“, ebenfalls davon aus, dass ein Heizelement im Falle einer Induktionsheizung nicht allein aus dem Suszeptor besteht, sondern sowohl den Suszeptor als auch die Induktionsspule als notwendige Bestandteile einer solchen Heizung umfasst.
f)Die Richtigkeit dieses Verständnisses, wonach im Falle einer Induktionsheizung ein Heizelement aus Induktionsspule(n) und Suszeptor besteht, wird schließlich auch durch den Unteranspruch 22 des Klagepatents bestätigt.
Dieser Unteranspruch beansprucht Schutz für eine bevorzugte Ausgestaltung nach einem der vorangehenden („vorstehenden“) Ansprüche, bei der das elektrisch beheizte Rauchsystem einen Temperatursensor und einen Steuerkreis aufweist und ausgelegt ist, die Bereitstellung von elektrischer Energie an die Heizelemente derart zu steuern, dass die Heizelemente eine Temperatur zwischen ungefähr 250o C und 440o C erreichen. Da Unteranspruch 22 auf ein elektrisch beheiztes Rauschsystem und ein aerosolbildendes Substrat nach einem der vorangehenden Ansprüche Bezug nimmt, ist er sowohl auf den eine Widerstandsheizung betreffenden Unteranspruch 19 als auch auf den eine Induktionsheizung betreffenden Unteranspruch 20 rückbezogen.
Nach dem Wortlaut des Unteranspruchs 22 erwärmen sich bei der unter Schutz gestellten besonderen Ausgestaltung „die Heizelemente“, wobei dies aufgrund des Rückbezugs des Unteranspruchs 22 auch auf den Anspruch 20 nicht nur bei einer Ausführungsform der Fall ist, bei der die Heizelemente elektrische Widerstandsheizelemente sind (Unteranspruch 19), sondern auch bei einer Ausgestaltung, bei der jedes Heizelement ein induktives Heizelement umfasst (Unteranspruch 20). Es erwärmen sie jeweils die Heizelemente, unabhängig davon, ob es sich bei der Heizvorrichtung des Rauchsystems um eine Widerstandsheizung oder um eine Induktionsheizung handelt. Bei einer Induktionsheizung erwärmt sich, wie ausgeführt, allein der Suszeptor, nicht aber die Induktionsspule(n).
Andererseits folgt aus dem Unteranspruch 22 auch, dass die Bereitstellung von elektrischer Energie an „die Heizelemente“ erfolgt. Bei der Bereitstellung von „elektrischer Energie“ geht es um die Stromzufuhr, nicht jedoch um eine durch das Heizelement zu leistende Verarbeitung der elektrischen Energie zum Zwecke ihrer Umwandlung in thermische Energie. Während bei einer Widerstandsheizung dem elektrischen Widerstandsheizelement die elektrische Energie bereitgestellt wird, wird bei einer Induktionsheizung der Suszeptor nicht mit elektrischer Energie versorgt. Bei einer Induktionsheizung wird allein der/den Induktionsspule(n) elektrischer Energie zugeführt.
Sofern man im Falle einer Induktionsheizung nur den Suszeptor oder nur die Induktionsspule(n) als Heizelement ansehen würde, ließe sich dies mit dem Unteranspruch 22 vor diesem Hintergrund nicht in Einklang bringen. Versteht man unter einem patentgemäßen Heizelement im Falle einer Induktionsheizung hingegen die Gesamtheit aus Induktionsspule(n) und Suszeptor ergeben sich im Hinblick auf den Unteranspruch 22 des Klagepatents keinerlei Widersprüche: Der/den Induktionspule(n) wird/werden als dem einen Bestandteil des Heizelements elektrische Energie bereitgestellt und der Suszeptor erwärmt sich als weiterer Bestandteil des Heizelements.
bb)Bei dem angesprochenen Anspruch 22 handelt es sich zwar um einen Unteranspruch.
Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kann jedoch anerkanntermaßen zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs beitragen (BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 – Wärmetauscher). Denn Unteransprüche gestalten die im Hauptanspruch unter Schutz gestellte Lösung weiter aus und können daher – mittelbar – Erkenntnisse über deren technische Lehre zulassen. Dabei ist zwar zu beachten, dass Unteransprüchen regelmäßig keine die technische Lehre des Hauptanspruchs einengende Bedeutung zukommt (OLG Düsseldorf, Urt. v. Urt. v. 11.11.2021 – I-15 U 25/20; Urt. v. 13.08.2020 – I-2 U 10/19, GRUR-RS 2020, 44647 Rn. 63 – Zündkerze, m.w.N.). Inwieweit sich aus dem Gegenstand eines Unteranspruchs tragfähige Rückschlüsse für das Verständnis des Hauptanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe gewinnen lassen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere auch davon, worin die mit dem Unteranspruch vorgeschlagene Ergänzung der technischen Lehre des Hauptanspruchs besteht und auf welche Weise sie den Gegenstand des Hauptanspruchs fortbildet. Wird dadurch etwa ein Merkmal im Interesse funktionaler Optimierung um einen dieses Merkmal weiter ausformenden Aspekt ergänzt, kann dies unter Umständen eher tragfähige Rückschlüsse auf das dem betreffenden Merkmal im Rahmen der Lehre des Klagepatents beizulegende Verständnis ermöglichen, als wenn den Merkmalen des Hauptanspruchs additiv ein weiteres Element hinzugefügt wird. Rückschlüsse von der Beschaffenheit des Zusatzmerkmals auf das „richtige“ Verständnis des Hauptanspruchs lassen sich in diesem Fall regelmäßig nicht, jedenfalls aber nicht ohne weiteres ziehen (BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 – Wärmetauscher; GRUR 2021, 45 Rn. 28 – Signalumsetzung). Vorliegend lehrt Unteranspruch 22 zwar, das elektrisch beheizte Rauchsystem zusätzlich mit einem Temperatursensor und einem Steuerkreis auszustatten und dieses dahin auszulegen, dass die Bereitstellung von elektrischer Energie an die Heizelemente derart gesteuert wird, dass die Heizelemente eine Temperatur zwischen ungefähr 250o C und 440o C erreichen. Dass die Heizelemente durch die von Unteranspruch 22 vorgeschlagenen Maßnahmen eine bestimmte Temperatur erreichen sollen, verdeutlicht jedoch, dass sich die Heizelemente der Heizvorrichtung erwärmen. Im Unterschied zum Unteranspruch 22 lässt der allgemeinere Hauptanspruch nur offen, welche Temperatur das erste Heizelement und das zweite Heizelement jeweils erreichen. Ebenso folgt aus dem Unteranspruch 22, dass sowohl bei einer Ausführung der Heizvorrichtung als Widerstandsheizung als auch bei einer Ausführung der Heizvorrichtung als Induktionsheizung jeweils den Heizelementen selbst elektrische Energie bereitgestellt wird.
g)Die Erläuterungen der Klagepatentschrift zur WO .....411 stehen der Annahme, dass im Falle einer Induktionsheizung ein Heizelement im Sinne des Klagepatents aus der Gesamtheit der beiden notwendigen Bestandteile Induktionsspule(n) und Suszeptor besteht, nicht entgegen. Ihnen lässt sich nicht entnehmen, was das Klagepatent bei diesem Stand der Technik als „Heizelement“ bzw. „induktives Heizelement“ ansieht. Denn die Klagepatentschrift verwendet im Rahmen der Beschreibung des Gegenstandes der WO .....411 lediglich die Begriffe „Induktionsquelle(n)“ und „Suszeptormaterial“ ohne in diesem Zusammenhang anzugeben, welchen Bestandteil bzw. welche Bestandteile es als Heizelement(e) ansieht.
h)Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, stehen der Annahme, dass im Falle einer Induktionsheizung ein Heizelement aus den notwendigen Bestandteilen Induktionsspule(n) und Suszeptor besteht, auch die Merkmale (5) und (6.1) nicht entgegen, wonach das jeweilige Heizelement derart angeordnet ist, dass es sich nur teilweise über eine Entfernung entlang der Länge des aerosolbildenden Substrats erstreckt. Wird das Heizelement im Falle einer Induktionsheizung aus der Gesamtheit der beiden notwendigen Bestandteile Induktionsspule(n) und Suszeptor gebildet, müssen beide Bestandteile des Heizelements so angeordnet sein, dass sie dieser Vorgabe entsprechen.
i)Die vorliegende Stellungnahme der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes gibt zu einer anderweitigen Beurteilung keinen Anlass.
Der Senat vermag schon nicht festzustellen, dass die Einspruchsabteilung davon ausgeht, dass bei einer Induktionsheizung allein der Suszeptor ein Heizelement im Sinne des Klagepatent darstellt. Aus dem vorliegenden Vorbescheid der Einspruchsabteilung vom 22.03.2022 (Anlage K 16) und insbesondere den dortigen Ausführungen zur WO .....411 (D1) ergibt sich dies nicht eindeutig. Denn die Einspruchsabteilung setzt sich in dem Vorbescheid allein mit den Rechtsbestandsangriffen der Einsprechenden und deren Argumentation auseinander, wobei sie unter Zugrundelegung der Argumentation der Einsprechenden prüft, ob die Entgegenhaltungen ein elektrisch beheiztes Rauchsystem mit nur zwei Heizelementen offenbart. In Bezug auf die D1 gelangt die Einspruchsabteilung unter Zugrundelegung des Ansatzes der Einsprechenden zu der Auffassung, dass die Figur 1 D1 ein solches Rauchsystem nicht offenbart, weil bei dieser der Suszeptor auch eine einzige durchgehende Schicht sein könnte. Dass die Einspruchsabteilung die Auffassung der Einsprechenden teilt, dass bei dem Gegenstand der D1 (allein) der Suszeptor ein Heizelement darstellt, lässt sich den Ausführungen der Einspruchsabteilung nicht, jedenfalls aber nicht eindeutig entnehmen. Gleiches gilt für das von der Beklagten in Bezug genommene Protokoll der Einspruchsverhandlung (Anlage K 23) gelten. Aus der von der Beklagten angesprochenen Passage (Anlage K 23, Bl. 3 Ziff. 4.1.1) folgt zunächst nur, dass im Rahmen der Erörterung des Offenbarungsgehalts der D1 zuerst auf die in Figur 1 gezeigte Ausführungsform Bezug genommen wurde. In dem nachfolgenden Satz heißt es lediglich, dass, soweit („to the extent that“) die Einspruchsabteilung die Auslegung bestätigt, dass die Heizelemente durch die Suszeptoren repräsentiert werden, die Einsprechende keine weiteren Anmerkungen hat.
Selbst wenn die vorliegenden Stellungnahmen der Einspruchsabteilung aber darauf hindeuten sollten, dass die Einspruchsabteilung die Auffassung der Einsprechenden teilt, wonach beim Gegenstand der D1 die Heizelemente (allein) durch den Suszeptor bzw. die Suszeptoren repräsentiert werden, hat die Einspruchsabteilung jedenfalls keine eigene Auslegung des Patentanspruchs 1 vorgenommen. Die vorliegende Stellungnahme der Einspruchsabteilung ist dann zwar als sachverständige Äußerung zu würdigen (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; GRUR 2010, 950 Rn. 14 – Walzenformgebungsmaschine). Ihr kann dann jedoch kein erhebliches Gewicht beigemessen werden, weil die Einspruchsabteilung ihre Auffassung nicht begründet hat.
Letzteres gilt auch für das von der Beklagten als Anlage VP 7-1 vorgelegte, in ihrem Auftrag erstellte Rechtsbestandsgutachten des Schweizer Patentamtes, in dem dieses ohne nähere Begründung davon ausgeht, dass bei der D1 ein Suszeptor-Ring ein Heizelement darstellt. Auch diesem Gutachten, bei dem es sich ohnehin nur um ein Privatgutachten handelt, kann daher kein erhebliches Gewicht beigemessen werden.
Gleiches gilt umgekehrt für das ebenfalls von der Beklagten als Anlage VP 6 vorgelegte Rechtsbestandsgutachten des Schwedischen Patentamtes, in dem dieses – entgegen der Auffassung der Beklagten und in Übereinstimmung mit der Auffassung der Klägerin – davon ausgeht, dass bei dem Gegenstand der D1 eine einzelne Induktionsquelle ein Heizelement darstellt (Anlage VP 6Ü, S. 3 1. Abs.). Das Schwedische Patentamt hat sich ebenso wie das Schweizer Patentamt nicht mit der Auslegung des Klagepatents bzw. des Begriffs „Heizelement“ befasst.
4.
Besteht ein „Heizelement“ im Sinne des Klagepatents im Falle einer Induktionsheizung aus der Gesamtheit der beiden notwendigen Bestandteile Induktionsspule(n) und Suszeptor, stellt sich – mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform 1 – die weitere Frage, ob es in diesem Fall zwei separate bzw. getrennt voneinander bestehende Heizelemente in der Weise geben muss, dass das erste Heizelement aus Suszeptor und Induktionsspule(n) und das zweite Heizelement aus einem davon getrennten (separaten) Suszeptor und Induktionsspule(n) bestehen muss, oder ob es ausreicht, wenn es zwei Induktionsspulen gibt, die jeweils in einem anderen Bereich des Suszeptors angeordnet sind, so dass den beiden Induktionsspulen jeweils räumlich ein anderer Bereich des Suszeptors zugeordnet werden kann. Soweit das Landgericht letzteres angenommen hat, vermag der Senat dem nicht beizutreten. Richtigerweise muss es bei Erwärmen durch Induktion zwei separate Heizelemente in der Weise geben, dass das erste Heizelement aus einem Suszeptor und (mindestens) einer Induktionsspule und das zweite Heizelement aus einem davon getrennten Suszeptor und (mindestens) einer Induktionsspule bestehen muss.
a)Das Klagepatent lehrt den Fachmann, dass Rauchsystem mit einer Heizvorrichtung auszustatten, die (nur) zwei Heizelemente aufweist, nämlich ein erstes Heizelement und ein zweites Heizelement. Bereits der diesbezügliche Anspruchswortlaut legt es nahe, dass es sich bei dem ersten Heizelement und dem zweiten Heizelement um getrennte Heizelemente handelt. Denn es wird differenziert und es werden zwei Bestandteile/Elemente der Heizvorrichtung genannt. Überdies muss nach dem Patentanspruch 1 das zweite Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet sein (Merkmal (6.2)). Das bedeutet, dass die zwei Heizelemente in einer bestimmten axialen Anordnung vorliegen müssen, ihre relative Position zueinander ist folglich bestimmt. Diese Vorgabe macht wenig Sinn, wenn es sich nicht um (vollständig) getrennte Elemente handelt. Ferner verdeutlicht gerade das Merkmal (8), dass es auf die konkret genannte Anzahl der Heizelemente ankommt. Selbst wenn es aus technischen Gründen nicht zwingend wäre, (nur) zwei Heizelemente vorzusehen, legt der Patentanspruch sich hierauf fest.
In der Patentbeschreibung wird der Fachmann zudem explizit darüber belehrt, dass erfindungsgemäß zwei „separate“ Heizelemente bereitgestellt werden. Gemäß dem oben bereits wiedergegebenen Absatz [0029] der Klagepatentschrift wird die angestrebte Steuerung des Temperaturgradienten entlang des aerosolbildenden Substrats und somit die Steuerung der Aerosolerzeugung erfindungsgemäß nämlich gerade durch „das Bereitstellen von zwei separaten Heizelementen“ ermöglicht. Diese Beschreibungsstelle betrifft die allein unter den erteilten Patentanspruch 1 fallende Ausgestaltung mit einem ersten und einem zweiten Heizelement (Abs. [0027] und [0028]), welches zweite Heizelement stromaufwärts des ersten Heizelements angeordnet ist (Abs. [0027] und [0029]). Sie bezieht sich nicht bloß auf ein Ausführungsbeispiel, sondern ist Teil der den Patentanspruch 1 erläuternden allgemeinen Patentbeschreibung. Die Textstelle beschreibt nämlich nicht nur eine bevorzugte Ausgestaltung nach Patentanspruch 1, sondern erläutert allgemein, dass es sich bei den von Patentanspruch 1 vorausgesetzten beiden Heizelementen (dem ersten Heizelement und dem zweiten Heizelement) um „zwei separate Heizelemente“ handelt.
b)Den Begriff „separat“ verwendet das Klagepatent auch in anderem Zusammenhang, nämlich in Bezug auf den Rauchartikel, der von dem elektrisch beheizten Rauchsystem „getrennt“ ist, so dass es sich bei diesem – wie es in der allgemeinen Patentbeschreibung (Abs. [0018]) ausdrücklich heißt – um einen „separaten“ Rauchartikel handelt. Die Begriffe „getrennt“ und „separat“ gebraucht das Klagepatent mithin in Bezug auf den Rauchartikel synonym. Hinsichtlich des Verhältnisses Rauchsystem und Rauchartikel steht zwischen den Parteien zu Recht außer Streit, dass es sich bei diesen beiden Bestandteilen des unter Schutz gestellten „Systems“ (Gesamtsystem) um zwei eigenständige/gesonderte Bauteile handelt.
Gleiche Begriffe im Zusammenhang eines Patentanspruchs haben anerkanntermaßen im Zweifel auch die gleiche Bedeutung (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett). Ein unterschiedliches Verständnis eines Begriffs im Oberbegriff und im Kennzeichen eines Patentanspruchs oder sonst in unterschiedlichen Zusammenhängen kommt nur dann in Betracht, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ein solches Verständnis ergibt (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett).
Im Streitfall verwendet das Klagepatent den Begriff „getrennt“, der nach der Patentbeschreibung (Abs. [0018]) gleichbedeutend mit „separat“ ist, im Patentanspruch 1 zwar allein in Bezug auf den Rauchartikel, nicht hingegen auch in Bezug auf das erste und das zweite Heizelement. Verwendet ein Patent in seiner Beschreibung im Rahmen der Erläuterung eines oder mehrere Anspruchsmerkmale einen Begriff, der im Patentanspruch im Zusammenhang mit einem anderen Merkmal enthalten hat, wird den vom Klagepatent verwendeten gleichen Begriffe jedoch im Zweifel ebenfalls dieselbe Bedeutung zuzumessen sein, soweit sich aus der Patentschrift nichts anderes ergibt. Letzteres ist hier nicht der Fall. Die Klagepatentschrift offenbart ausschließlich (vollständig) getrennte Heizelemente und enthält keine Anhaltspunkte dafür, dass das erste und das zweite Heizelement teilweise aus denselben wesentlichen Bestandteilen bestehen können, wobei dies insbesondere für die die Wärme auf das Substrat übertragende Komponente des Heizelements gilt.
c)Die Merkmale (4) und (6.2) versteht der Fachmann vor diesem Hintergrund dahin, dass es sich bei dem ersten und dem zweiten Heizelement um separate (getrennte) Heizelemente handelt. Dass das Klagepatent den Begriff „getrennt“ bzw. den synonymen Begriff „separat“ im Patentanspruch 1 nicht auch in Bezug auf die Heizelemente verwendet, steht dem nicht entgegen. Dies erklärt sich ohne weiteres daraus, dass aus Sicht des Klagepatents bereits der Anspruchswortlaut aus den oben angeführten Gründen zum Ausdruck bringen soll, dass es sich bei dem ersten Heizelement und dem zweiten Heizelement um zwei getrennte (separate) Heizelemente handelt.
Sind das erste und das zweite Heizelement separate Heizelemente, handelt es sich bei diesen um eigenständige, gesonderte Bauteile bzw. Einheiten. Wird ein patentgemäßes Heizelement – wie bei einer Induktionsheizung – jeweils von einer Sachgesamtheit gebildet, muss es sich demgemäß bei der jeweiligen Gesamtheit um eine – bezogen auf die das andere Heizelement bildende Gesamtheit – eigenständige, gesonderte Gesamtheit (Einheit) handeln. Bezogen auf eine Induktionsheizung, bei der das erste Heizelement und das zweite Heizelement jeweils von einem Suszeptor und (mindestens) einer Induktionsspule gebildet werden, bedeutet dies, dass das jeweilige Heizelement nicht nur über eine getrennte (separate) Induktionsspule, sondern auch über einen getrennten (separaten) Suszeptor verfügen muss, wie dies in der nachstehend wiedergegebenen – an die Figur 2 der Klagepatentschrift angelehnten – Zeichnung beispielhaft dargestellt ist, wobei das erste Heizelement (Suszeptor blau eingefärbt; 213) und das zweite Heizelement (Suszeptor blau eingefärbt; 214) anstatt – wie in der Zeichnung dargestellt – jeweils einer Induktionsspule (rot bzw. grün) auch z.B. jeweils zwei Induktionsspulen aufweisen könnten.
e)Dem lässt sich nicht entgegenhalten, dass auch bei einer Ausführungsform mit zwei getrennten Induktionsspulen und nur einem (einteiligen/einstückigen) Suszeptor eine unterschiedliche Wärmeeinwirkung auf das Substrat möglich ist. Zwar soll – wie bereits ausgeführt – durch das Vorsehen von zwei Heizelementen und deren Anordnung nach Maßgabe des Patentanspruchs 1 eine eigenständige Einwirkung auf verschiedene Teile des aerosolbildenden Substrats in dem Sinne ermöglicht werden, dass auf unterschiedliche Teile des Substrats durch jeweils eines von zwei Heizelementen Wärme übertragen werden kann. Dadurch soll eine Steuerung des Temperaturgradienten entlang des Substrats ermöglicht werden, um so die Steuerung der Aerosolerzeugung zu verbessern (Abs. [0029]). Das bedeutet jedoch nicht, dass nur (irgend)eine Ausgestaltung vorgesehen sein muss, die eine – irgendwie geartete – unterschiedliche Wärmeeinwirkung auf das Substrat ermöglicht.
aa)Einer solchen Betrachtung steht bereits entgegen, dass das Zulassen eines gemeinsamen wesentlichen Bauteils das gefundene Ergebnis, dass es auf die Gesamtheit (hier: Suszeptor und Induktionsspule) ankommt, „aufheben“ würde, und zwar gerade dann, wenn das sich erwärmende Bauteil, welches für die Wärmeübertragung auf das aerosolbildende Substrat sorgt, das gemeinsame Bauteil ist. Denn in diesem Fall wäre eine Unterscheidung anhand der Bestandteile des Elements vorzunehmen, die gerade nicht die Wärme übertragen.
Abgesehen davon gilt es zu beachten, dass das Klagepatent, um eine Einwirkung auf unterschiedliche Teile des Substrats zu ermöglichen, in konstruktiver Hinsicht einen ganz bestimmten Aufbau vorgibt, der die Bereitstellung von zwei separaten Heizelementen vorsieht (Abs. [0028]), mithin das Vorhandensein von zwei getrennten Heizelementen. Da bei einer Induktionsheizung ein Heizelement eine Induktionsspule und einen Suszeptor umfasst, fehlt es indes notwendigerweise an zwei (insgesamt) getrennten Heizelementen, wenn die Induktionsheizung nur über einen (einzigen) Suszeptor verfügt.
cc)Der Fachmann erkennt überdies, dass bei einer Ausführungsform mit zwei getrennten Induktionsspulen und nur einem (einzigen) einteiligen Suszeptor auch dann, wenn die jeweilige Induktionsspule das von ihr erzeugte magnetische Feld auf einen Teil des Suszeptors richtet, zwangsläufig aufgrund der Wärmeleitfähigkeit des Suszeptors immer zumindest auch ein nicht unerheblicher Bereich des anderen Teils des Suszeptors erwärmt wird, auch wenn die Temperatur, die in diesem Bereich erreicht wird, ggf. niedriger ist als in dem Teil des Substrats, auf den die aktive Spule das von ihr erzeugte Magnetfeld richtet. Dies steht indes prinzipiell dem Bestreben des Klagepatents, eine gezielte Erwärmung unterschiedlicher Teile des aerosolbildenden Substrats – ggf. zu unterschiedlichen Zeiten – zu ermöglichen, entgegen. Dass in einem solchen Fall in dem einen Teil des Suszeptors, auf den die dort vorgesehene Induktionsspule das von ihr erzeugte magnetische Feld induziert, eine höhere Temperatur (z.B. 240o C) erreicht wird, wohingegen in dem anderen Teil bzw. in einem Bereich des anderen Teils, wenn die dortige Spule nicht aktiv ist, nur eine niedrigere Temperatur (z.B. 130o C) erreicht wird, ist insoweit ohne Bedeutung, weil Patentanspruch 1 weder Vorgaben zur Temperatur des ersten und/oder des zweiten Heizelementes noch Vorgaben zur Art des aerosolbildenden Substrats bzw. zu dessen Material macht. Zwar mag es möglich sein, dass sich bei einer entsprechenden Ausführungsform der andere Teil des Suszeptors nicht über seinen gesamten Umfang erhitzt, sondern sich dieser nur bereichsweise erwärmt. Die Gefahr einer Erwärmung über praktisch den gesamten Umfang besteht aufgrund der Wärmeleitfähigkeit des Suszeptors jedoch prinzipiell.
dd)Bei einem Rauchsystem mit zwei gesonderten Heizelementen mag zwar zwangsläufig immer in gewisser Weise Wärme auf andere Komponenten übertragen werden, sei es durch Wärmeleitung zweier sich berührender Komponenten, durch Wärmestrahlung oder Konvektion etc. Zutreffend ist in diesem Zusammenhang auch, dass Patentanspruch 1 keine ausdrückliche Vorgabe zu einem Abstand zwischen dem ersten Heizelement und dem zweiten Heizelement enthält. Eine Ausgestaltung, bei der der Abstand zwischen einem stromaufwärtigen Ende des ersten Heizelements und einem stromaufwärtigen Ende des zweiten Heizelements gleich oder größer 0,5 mm ist, ist erst Gegenstand des Unteranspruchs 10. Der Abstand zwischen dem ersten Heizelement und dem zweiten Heizelement ist deshalb nach der Klagepatentbeschreibung nur vorzugsweise gleich oder größer als 0,5 mm (Abs. [0030]). Demgemäß muss auch bei einer Induktionsheizung der Abstand des Suszeptors des ersten Heizelements und des Suszeptors des zweiten Heizelements nicht zwingend zumindest 0,5 mm betragen. Dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 lässt sich nicht entnehmen, dass zwischen dem ersten Heizelement und dem zweiten Heizelement überhaupt ein Abstand bestehen muss. Die Heizelemente können daher grundsätzlich direkt nebeneinander angeordnet sein. Nach der Patentbeschreibung muss in einem solchen Fall allerdings grundsätzlich sichergestellt sein, dass die beiden Heizelemente nicht miteinander in elektrischem Kontakt sind (Abs. [0030]). Letzteres führt dem Fachmann nochmals vor Augen, dass es sich bei dem ersten Heizelement und dem zweiten Heizelement um getrennte Elemente handelt, die ggf. zur Verhinderung eines Stromflusses zwischen ihnen und einer dadurch bedingten Erwärmung auch des anderen Heizelements bei Bereitstellung elektrischer Energie an das eine Heizelement so angeordnet sein müssen, dass sie nicht miteinander in elektrischem Kontakt stehen.
Letzterer Gesichtspunkt spielt zwar bei einer Induktionsheizung in Bezug auf den Suszeptor keine Rolle, so dass bei einer Induktionsheizung mit zwei Suszeptoren diese unmittelbar nebeneinander, d.h. auch mit physischem Kontakt zueinander angeordnet sein können. Ist dem so, könnte bei einer Induktionsheizung an sich auch ein einteiliger/einstückiger Suszeptor gewählt werden. Derartige funktionale Erwägungen verbieten sich jedoch, weil das Klagepatent – wie ausgeführt – in konstruktiver Hinsicht einen ganzen bestimmten Aufbau vorgibt, der die Bereitstellung von zwei separaten Heizelementen beinhaltet, und nicht nur eine Funktion beschreibt. Merkmale und Begriffe des Patentanspruchs sind zwar regelmäßig so zu deuten sind, wie dies angesichts der ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist (vgl. BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; GRUR 2009, 655 – Trägerplatte). Die gebotene funktionale Betrachtung darf bei räumlich-körperlich definierten Merkmalen aber nicht dazu führen, dass ihr Inhalt auf die bloße Funktion reduziert und das Merkmal in einem Sinne interpretiert wird, der mit der räumlich-körperlichen Ausgestaltung, wie sie dem Merkmal eigen ist, nicht mehr in Übereinstimmung steht (vgl. BGH, GRUR 2016, 921 Rn. 30 ff. – Pemetrexed; Senat, Urt. v. 09.06.2022 – I-15 U 67/17, GRUR-RS 2022, 16207 Rn. 70 – Blasenkatheter-Set II; Urt. v. 23.09.2021 – I-15 U 29/20; Urt. v. 11.03.2021 – I-15 U 87/19, GRUR-RS 2021, 14804 Rn. 49 – Abstandsgewirk; Urt. v. 19.09.2019 – 15 U 36/15, GRUR-RS 2019, 44914 Rn. 44 – Türbandscharnier; Urt. v. 28.05.2015 – I-15 U 109/14, BeckRS 2015, 16125 Rn. 65 – Mikrometer; Urt. v. 14.08.2014 – I-15 U 15/14, GRUR-RS 2014, 21710 – Stimmventil; Urt. v. 09.06.2022 – I-15 U 67/17; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185, 188 – WC-Sitzgelenk; Urt. v. 26.11.2020 – 2 U 65/19, GRUR-RS 2020, 37856 Rn. 69 – Trägerplatte). So verhält es sich auch hier, weil Patentanspruch 1 nicht nur eine Heizvorrichtung voraussetzt, die zwei unterschiedliche „Heizbereiche“ oder „Heizmechanismen“ bereitstellt. Vielmehr fordert der Anspruch eine Heizvorrichtung mit einem ersten Heizelement und einem stromabwärts des ersten Heizelements angeordneten zweiten Heizelement, bei welchen zwei Heizelementen es sich nach der Lehre des Klagepatents um zwei separate Heizelemente handelt. Umfasst eine Induktionsheizung zwar zwei Induktionsspulen, aber nur einen (einzigen) Suszeptor, kann indes von zwei separaten Heizelementen nicht die Rede sein.
Hiervon ausgehend entspricht die Kombination der angegriffenen Ausführungsform 1 mit der angegriffenen Ausführungsform 2, d.h. ein angegriffenes Tabakerhitzungsgerät mit einem in ihm eingesteckten angegriffenen Tabakstick nicht der unter Schutz gestellten technischen Lehre, weshalb die Beklagte das Klagepatent durch das gemeinsame Angebot und den gemeinsamen Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 nicht unmittelbar verletzt.
Das „System“ der Beklagten entspricht nicht wortsinngemäß den Vorgaben des Patentanspruchs 1, weil das angegriffene Tabakerhitzungsgerät (angegriffene Ausführungsform 1) keine Heizvorrichtung mit einem ersten Heizelement und einem zweiten Heizelement im Sinne des Klagepatents aufweist. Das angegriffene Tabakerhitzungsgerät verfügt über eine Heizvorrichtung in Form einer Induktionsheizung. Diese umfasst zwar zwei getrennte Induktionsspulen, die im Abstand voneinander entlang des Suszeptors angeordnet sind. Es ist jedoch nur ein (einziger) Suszeptor in Gestalt einer (einstückigen) Metallröhre vorgesehen, so dass es an zwei separaten Heizelementen im Sinne der Merkmale (4), (6.2) und (8) fehlt.
2.Darauf, ob die angegriffene Kombination auch nicht den Anforderungen der Merkmale (5) und (6.1) entspricht, weil sich bei dieser ausweislich der im Tatbestand wiedergegebenen Zeichnung der Suszeptor über das stromabwärtige Ende des aerosolbildenden Substrats hinaus erstreckt und weil außerdem nicht nur die zweite Spule (stromaufwärtige Spule) über das stromaufwärtige Ende des Substrats hinausragt, sondern sich vor allem die erste Spule (stromabwärtige Spule) deutlich über das stromabwärtige Ende des Substrats hinaus erstreckt, bedarf vor diesem Hintergrund keiner Entscheidung. Es kann insoweit dahinstehen, ob die Merkmale (5) und (6.1) lediglich vorgeben, dass sich das jeweilige Heizelement nicht vollständig, sondern bloß teilweise entlang der Länge des Substrats, mithin lediglich über eine Teillänge des Substrats erstreckt, oder ob hiermit – mit Rücksicht auf die in der Patentbeschreibung an mehreren Stellen thematisierte Energieeinsparung (vgl. Abs. [0011], [0013], [0021], [0025], [0037], [0065], [0066], [0079], [0081]) – auch gefordert wird, dass sich das jeweilige Heizelement nicht axial über die Länge des aerosolbildenden Substrats hinaus erstrecken darf. Hierauf kommt es nicht an, weil eine unmittelbare Patentverletzung bereits aus den vorstehenden Gründen ausscheidet.
C.
Die Beklagte verletzt den deutschen Teil des Klagepatents auch nicht dadurch mittelbar, dass sie das angegriffene Tabakerhitzungsgerät und die angegriffenen Tabaksticks in Deutschland Abnehmern jeweils auch isoliert anbietet und auch an sie liefert (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 1 PatG).
1.Die angegriffene Ausführungsform 1 entspricht nicht den das Rauchsystem betreffenden Vorgaben des Patentanspruchs 1 und ist damit nicht dazu geeignet, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
2.Bei den angegriffenen Tabaksticks handelt es sich zwar um Rauchartikel im Sinne des Merkmals (2.2), die ein aerosolbildendes Substrat im Sinne des Merkmals (2) enthalten. Insoweit ist ein Tabakstick der Beklagten prinzipiell dazu geeignet, zusammen mit einem passenden und den Anforderungen des Patentanspruchs 1 entsprechenden Rauchsystem für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Dahinstehen kann, ob es sich bei der angegriffenen Ausführungsform 2 auch um ein Mittel im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG handelt, das sich auf ein wesentliches Element der unter Schutz gestellten Erfindung bezieht. Insoweit kann offen bleiben, ob es sich bei dem das aerosolbilde Substrat umfassenden Rauchartikel trotz seiner Benennung im Patentanspruch (vgl. dazu BGH, GRUR 2004, 758, 761 – Flügelradzähler; GRUR 2007, 769 Rn. 18 – Pipettensystem; GRUR 2007, 773 Rn. 14 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2015, 467 Rn. 57 – Audiosignalcodierung) nicht um ein wesentliches Element der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG handelt, weil der Teil des Rauchartikels mit dem aerosolbildenden Substrat lediglich passiv die Wärme empfängt, die von der Heizvorrichtung des Rauchsystems mit ihren zwei Heizelementen erzeugt und abgegeben wird, ohne irgendeinen Einfluss darauf zu haben, wie, wo und wann die Wärme an das aerosolbildende Substrat abgegeben wird, und das aerosolbildende Substrat daher lediglich als bloßes Objekt derjenigen Behandlung anzusehen ist, die das Rauchsystem bereitstellt und vorgibt. Denn es fehlt im Hinblick auf die angegriffenen Tabaksticks jedenfalls an den subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG.
a)Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt auch voraus, dass das Mittel „bestimmt” ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger oder Belieferte dies nicht, fehlt es an der Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung. Das Tatbestandsmerkmal des „Bestimmtseins” der Mittel zur Benutzung der Erfindung ist daher ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das nicht in der Person des als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch genommenen Anbieters oder Lieferanten des Mittels vorliegen muss, sondern in der Person des Angebotsempfängers oder Abnehmers. Dieser besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand, nur er kann daher die Entscheidung treffen, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung der Erfindung zu verwenden (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 839 Rn. 22 – Deckenheizung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.03.2013 – 2 U 73/09, BeckRS 2013, 12504; Urt. v. 22.02.2018 – 2 U 20/17, BeckRS 2018, 9235 Rn. 77). Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung setzt daher einen entsprechenden Handlungswillen des Angebotsempfängers oder Belieferten im Zeitpunkt der Vornahme einer mittelbaren Patentverletzung durch den Anbietenden oder Lieferanten voraus. Der erkennbare Handlungswille des Angebotsempfängers oder Belieferten ist entscheidend dafür, ob der angebotene oder gelieferte Gegenstand bestimmt ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Deshalb kann allein aus dem Umstand, dass der als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch Genommene die objektive Eignung des von ihm angebotenen oder vertriebenen Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kennt, nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, das Mittel sei zur Begehung unmittelbarer Patentverletzungen auch bestimmt (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2018 – 2 U 20/17, BeckRS 2018, 9235 Rn. 77). Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung enthält kein absolutes Verbot der Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, sondern greift nur dann ein, wenn die Mittel nicht nur zur Benutzung der Erfindung in objektiver Hinsicht geeignet, sondern durch die Angebotsempfänger und/oder Abnehmer der Mittel hierzu auch bestimmt sind (BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler; BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2018 – 2 U 20/17, BeckRS 2018, 9235 Rn. 77). Erkennt der Angebotsempfänger oder Belieferte aus den Umständen, unter denen er das Angebot oder die Lieferung des Mittels erhält, die Eignung des Mittels, patentverletzend verwendet zu werden, und bildet er den Willen, das Mittel auf diese Weise zu benutzen, ist das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtseins des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, erfüllt. Von einer oder mehreren mittelbar patentverletzenden Handlungen kann daher erst dann ausgegangen werden, wenn sich das Bestimmtsein der Mittel zu einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Angebotsempfänger und Belieferten für jedes in Betracht kommende einzelne Angebot und für jede einzelne Lieferung feststellen lässt, sofern dies nach den Umständen nicht offensichtlich ist (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2018 – 2 U 20/17, BeckRS 2018, 9235 Rn. 77).
Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtseins der Mittel, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist der Patentinhaber darlegungs- und beweispflichtig, der den Dritten wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch nimmt (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2018 – 2 U 20/17, BeckRS 2018, 9235 Rn. 78). Da dieses Tatbestandsmerkmal schwer darzulegen und zu beweisen ist, sieht § 10 Abs. 1 PatG vor, dass es zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Anbietenden oder Lieferanten genügt, dass das Bestimmtsein der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung auf Grund der Umstände offensichtlich ist, so dass zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden kann (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 839 Rn. 22 – Deckenheizung; GRUR 2007, 679 Rn. 35 – Haubenstretchautomat). So kann die Erfahrung dafür sprechen, dass ein Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer bestimmt wird, wenn der Anbieter oder Lieferant eine klagepatentgemäße Verwendung des Mittels empfiehlt (BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät; GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679 Rn. 35 – Haubenstretchautomat; GRUR 2013, 713 Rn. 19 – Fräsverfahren). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten wird (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2018 – 2 U 20/17, BeckRS 2018, 9235 Rn. 78).
Unter Anwendung dieser Rechtsgrundsätze lässt sich im Streitfall eine entsprechende Verwendungsbestimmung der Abnehmer der Beklagten nicht feststellen.
Die Beklagte bietet die angegriffenen Tabaksticks für ihr Tabakerhitzungsgerät an. Dieses Gerät entspricht nicht den Vorgaben, die der Patentanspruch 1 an ein patentgemäßes Rauchsystem stellt. Wird ein angegriffener Tabakstick bestimmungsgemäß in die angegriffene Ausführungsform 1 eingesteckt, entsteht mithin keine Kombination („System“) bestehend aus einem elektrisch beheizten Rauchsystem und einem ein aerosolbildendes Substrat enthaltenen Rauchartikel, das sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 wortsinngemäß verwirklicht. Insoweit fehlt es an einer patentgemäßen Verwendung der angegriffenen Ausführungsform 2.
Nichts anderes gilt in Bezug auf die Verwendung der angegriffenen Tabaksticks in dem zwischenzeitlich von der Beklagten auf den Markt gebrachten abgewandelten Tabakerhitzungsgerät. Dieses abgeänderte Gerät entspricht ebenfalls nicht den Vorgaben, die der Patentanspruch 1 an ein erfindungsgemäßes Rauchsystem stellt. Denn seine Heizvorrichtung weist, wie sich aus den vorliegenden Abbildungen ergibt, nur eine (einzige) Induktionsspule und einen Suszeptor auf. Dass der aktuell von der Beklagten vertriebene, gegenüber der angegriffenen Ausführungsform 1 abgewandelte Tabakerhitzer das Klagepatent mittelbar verletzt, macht die Klägerin auch nicht geltend.
Zwischen den Parteien ist im Verhandlungstermin vor dem Senat ferner unstreitig gewesen, dass die Tabaksticks der Beklagten nicht in die eigenen Tabakerhitzer der Klägerin passen, weshalb dahinstehen kann, ob die Tabakerhitzer der Klägerin patentgemäß ausgestaltet sind. Selbst wenn letzteres der Fall sein sollte, besteht auch insoweit keine patentgemäße Verwendungsmöglichkeit der angegriffenen Ausführungsform 2, weil diese nicht mit dem Rauchsystem der Klägerin kompatibel ist.
Dass es andere Tabakerhitzungsgeräte auf dem Markt gibt, die den das Rauchsystem betreffenden Vorgaben des Klagepatents entsprechen und in die die angegriffenen Tabaksticks eingefügt werden können, ist ebenfalls weder dargetan noch ersichtlich.
3.Damit scheidet auch eine mittelbare Verletzung des Klagepatents durch den isolierten Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 1 und/oder der angegriffenen Ausführungsform 2 aus.
Entsprechend dem Ergebnis des Berufungsverfahrens hat die Klägerin als unterlegene Partei nach § 91 Abs. 1 ZPO die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 10, 9 Nr. 1 PatG
§§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO
§ 543 ZPO
§ 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 10 Abs. 1 PatG
§ 91 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2010, 602
GRUR 2011, 607
GRUR 2012, 1130
GRUR 2012, 1123
GRUR 2015, 352
GRUR 2018, 390
GRUR 2016, 1031
GRUR 2021, 45
GRUR 1996, 757, 759
GRUR 1998, 895
GRUR 2010, 950
GRUR 2017, 152
GRUR 1999, 909
GRUR 2009, 655
GRUR 2016, 921
GRUR-RR 2014, 185, 188
GRUR 2004, 758, 761
GRUR 2007, 769
GRUR 2007, 773
GRUR 2015, 467
GRUR 2005, 848, 851
GRUR 2006, 839
BGHZ 159, 76
GRUR 2004, 758
GRUR 2007, 679
GRUR 2001, 228
GRUR 2013, 713
15 U 25/20
2 U 10/19
15 U 67/17
15 U 29/20
15 U 87/19
15 U 36/15
15 U 109/14
15 U 15/14
2 U 65/19
2 U 73/09
2 U 20/17