Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2013-06-06, Aktenzeichen 6 U 31/12
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2013:0606.6U31.12.0A

Tenor:
Anmerkung
Ein Rechtsmittel ist nicht bekannt geworden.
Verfahrensgang
Die Berufung der Beklagten gegen das am 07.12.2011 verkündete Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt wird auf ihre Kosten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass Auskunft und Schadensersatz erst ab dem 11.11.2008 geschuldet werden (Ziff. II. und III. des Tenors des angefochtenen Urteils).
Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 270.000 EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:
Die Klägerin macht gegenüber der Beklagten Ansprüche aus einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke geltend.
Die Fa. A GmbH ist Inhaberin der am 11.11.2008 unter anderem für „Uhren und Zeitmessinstrumente“ (Klasse 14) eingetragenen Gemeinschaftsmarke „FTC“ mit Priorität vom 3.12.2007 (Anlage K1). Die Markeninhaberin ermächtigte die Klägerin mit Vereinbarung vom 2./4.8.2011, alle Rechte aus der Gemeinschaftsmarke geltend zu machen und trat ihr ihre Schadensersatz- und Auskunftsansprüche ab (Anlage K8).
Die Beklagte ist eine Schweizer Uhrenherstellerin, die ihre Produkte unter der Marke „GP GIRARD-PERREGAUX“ vertreibt. In Deutschland vertreibt sie Armbanduhren, die auf dem Ziffernblatt unterhalb des Drehknopfes für die Zeiger die Bezeichnung „F.T.C.“ aufweisen. Die Bezeichnung steht für „Financial Time Control“ und weist auf die Funktion der Uhren hin, den Börsenbeginn und den Börsenschluss an den Börsenplätzen Tokio, Hongkong, London und New York anzuzeigen. Der Preis dieser Uhren liegt zwischen € 13.200,00 und € 22.500,00.
Die Beklagte ist Inhaberin eines am 11.4.2007 angemeldeten und eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, das eine Uhr mit der „Financial Time Control“-Funktion und der Aufschrift „F.T.C.“ zeigt. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Registerauszug, Anlage B6, Bl. 69 d.A. Bezug genommen.
Im Übrigen wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Bl. 179 ff. d.A.) Bezug genommen ( § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt,
I. es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Bezeichnung „F.T.C." für Uhren gemäß den nachstehenden Abbildungen zu benutzen, derart mit der Bezeichnung „F.T.C." versehene Uhren anzubieten, in den Verkehr zu bringen, einzuführen und/oder die Bezeichnung in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen
II. der Klägerin Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der Handlungen gemäß vorstehender Ziffer I., und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich ergibt:
a) die Menge der vertriebenen Waren, die Lieferzeiten und Lieferpreise,
b) die Gestehungskosten unter Aufgliederung der Kostenfaktoren im Einzelnen,
c) Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer.
III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeden Schaden zu ersetzen, der dieser durch Handlungen gemäß vorstehender Ziffer I. entstanden ist oder noch entstehen wird.
Das Landgericht hat eine Verletzung der Klagemarke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr bejaht. Eine markenmäßige Benutzung sei gegeben. Die Bezeichnung F.T.C. werde vom Verkehr als Zweitmarke aufgefasst. Die Beklagte könne sich nicht auf die Löschungsreife der Klagemarke nach Art. 53 Abs. 2 lit. d) GMV berufen. Das ältere Gemeinschaftsgeschmacksmuster erzeuge einen anderen Gesamteindruck und könne daher nicht die Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke begründen.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr Klageabweisungsbegehren weiterverfolgt. Die Beklagte beruft sich auf den Einwand der besseren Priorität im Hinblick auf das ältere Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Ihr stünde ein positives Benutzungsrecht dergestalt zu, dass sie das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der hinterlegten Form einschließlich der Buchstaben F.T.C. benutzen dürfe.
Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts vom 7.12.2011 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzfeststellungsansprüche aus Art. 9 Abs. 2, 102 Abs. 2 GMV, §§ 125b i.V.m. 14 Abs. 6, 19 MarkenG zu.
1. Das Landgericht ist zutreffend nicht auf den Tatbestand der Doppelidentität nach Art. 9 I lit. a GMV eingegangen, der einen erweiterten, über die Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke hinausgehenden Schutz ermöglicht. Entgegen der Ansicht der Berufung besteht zwar Warenidentität, jedoch keine Zeichenidentität. Denn die Beklagte verwendet die Buchstabenkombination „FTC“ abweichend von der Eintragung mit Punkten nach jedem Buchstaben. Eine Identität zwischen den gegenüberstehenden Zeichen besteht nur dann, wenn die jüngere Marke ohne Änderung oder Hinzufügung die ältere Marke wiedergibt, oder wenn die Marken als Ganzes betrachtet nur so geringfügige Unterschiede aufweisen, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (EuGH GRUR 2003, 422, Tz. 51 - Arthur/Arthur et Félicie; GRUR 2010, 451, Tz. 25 – BergSpechte). Die Schreibweise mit oder ohne Punkte ist nicht so unbedeutend, dass sie vom Verkehr unbemerkt bleibt. Der Tatbestand der Doppelidentität findet deshalb keine Anwendung.
2. Es ist jedoch der Verletzungstatbestand der Verwechslungsgefahr nach Art. 9 I lit. b GMV verwirklicht.
a) Zutreffend ist das Landgericht von einer markenmäßigen Benutzung ausgegangen. Der Schutz der Marke gegen verwechslungsfähige Zeichen ist auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O2/Hutchison; BGH, Urt. v. 22.04.2010 I ZR 17/05 Pralinenform II - Rn. 25).
b) Im Streitfall befindet sich die Bezeichnung „F.T.C.“ auf dem Ziffernblatt der Uhren. Dort werden nach den Erfahrungen des Verkehrs üblicherweise Marken angebracht, die auf die Herkunft der Uhr hinweisen. Gegen eine markenmäßige Benutzung der Buchstabenkombination „F.T.C.“ spricht nicht, dass das Ziffernblatt im oberen Teil zusätzlich die Bezeichnung „GP GIRARD-PERREGAUX“ aufweist. Der Verkehr fasst die Gestaltung des Ziffernblatts mit den beiden Schriftzügen „GP GIRARD-PERREGAUX“ und „F.T.C.“ nicht als Gesamtzeichen, sondern als zwei eigenständige Kennzeichen auf. Sie sind deutlich voneinander abgesetzt. Dem Verkehr ist die Verwendung von Zweitkennzeichen bei vielen Produkten geläufig (vgl. BGH GRUR 2005, 515, 516 - FERROSIL; GRUR 2007, 592 Rn. 14 - bodo Blue Night.). Dies gilt auch für Armbanduhren. Die Klägerin hat durch Vorlage zahlreicher Beispiele belegt, dass namhafte Hersteller von Armbanduhren im unteren Bereich des Ziffernblattes ein zweites Kennzeichen, meist als Modellbezeichnung, anbringen (z.B. „ROLEX“ + „Daytona“ oder „Breitling“ + „Transocean“ vgl. Bl. 102 ff. d.A.). Es liegt daher nahe, dass der Verkehr auch bei der streitgegenständlichen Gestaltung von einer selbständigen Zweitmarke ausgeht.
c) Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte darauf, die Bezeichnung werde in einem beschreibenden Sinn verstanden. Der Verkehr, der sich für hochpreisige Uhren wie jene der Beklagten interessiere, lasse sich genauestens über deren Funktionen informieren. Deshalb erschließe sich ihm die beschreibende Bedeutung der Buchstabenkombination.
Für die Frage der markenmäßigen Verwendung der Kollisionszeichen ist die Verkehrsauffassung aus der Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers maßgebend (vgl. BGH, Urt. v. 09.02.2012 - I ZR 100/10, Rn. 16 - pjur/pure; BGH, Urt. v. 13.12.2012 - I ZR 217/10, Rn. 35 - MOST-Pralinen). Die Gemeinschaftsmarke schützt nicht nur vor Verwechslungen durch die Käufer in der Verkaufssituation, sondern auch vor Verwechslungen durch Dritte nach Verlassen der Verkaufsstätte (sog. post sale cofusion, vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 58 Tz. 57 - Arsenal). Ebenso wird die Uhr von Verbrauchern wahrgenommen, die das Produkt noch ohne konkrete Kaufabsicht in den Auslagen der Händler betrachten. Es genügt daher nicht, auf die vermeintlich gesteigerte Aufmerksamkeit der potenziellen Käufer dieser Uhren abzustellen. Es gibt außerdem keine Anhaltspunkte für eine gesteigerte Aufmerksamkeit der Interessenten für hochpreisige Uhren im Hinblick auf die Bedeutung der auf dem Ziffernblatt angebrachten Bezeichnungen. Selbst wenn sich die Käufer die besondere Funktion der Uhr in Gestalt der Anzeige der Börsenzeiten erklären lassen, bedeutet dies nicht, dass sie in der Abkürzung „F.T.C.“ einen beschreibenden Hinweis hierauf erkennen. Schon der Begriff „Financial Time Control“ erscheint für diese Funktion nicht besonders naheliegend und einprägsam. Dem Verkehr erschließt sich deshalb auch die Abkürzung nicht ohne weiteres.
d) Auch die Position des Zeichens deutet - entgegen der Ansicht der Berufung - nicht auf eine beschreibende Verwendung hin. Insbesondere nimmt der Verkehr keinen räumlichen Bezug allein zu dem kleinen Ziffernblatt an, das die Börsenzeiten der wichtigsten Finanzplätze angibt. Die Bezeichnung befindet sich mittig in der unteren Hälfte des Hauptziffernblatts und ist keinen bestimmten Funktionen zugeordnet. Für eine beschreibende Verwendung spricht es schließlich auch nicht, dass der Verkehr aufgrund der Darstellung mit Punkten hinter den Buchstaben von einer Abkürzung ausgeht. Denn die Verwendung von Buchstabenabkürzungen ist dem Verkehr durchaus auch bei Markennamen, nicht nur bei beschreibenden Bezeichnungen geläufig.
e) Die von der Beklagten verwendete Bezeichnung „F.T.C.“ ist mit der Klagemarke verwechslungsfähig. Die Waren, für die die Klagemarke eingetragen ist (u.a. Uhren), sind identisch mit den Waren, für die die Beklagte das angegriffene Zeichen benutzt. Die Wortmarke „FTC“ verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie lässt aus Sicht des Verkehrs keine konkreten beschreibenden Anklänge erkennen. Es besteht ein hoher Grad an Zeichenähnlichkeit, sowohl in klanglicher als auch in bildlicher Hinsicht. Dem Zeichenvergleich ist die auf dem Ziffernblatt aufgebrachte Bezeichnung „F.T.C.“ isoliert zugrunde zu legen. Sie wird vom Verkehr als eigenständige Zweitmarke verstanden und ist nicht nur Teil eines Kombinationszeichens zusammen mit den anderen auf dem Ziffernblatt vorhandenen Kennzeichnungen (vgl. oben). Eine Abweichung von der Klagemarke liegt lediglich in den Punkten nach den Buchstaben. Darin sieht der Verkehr jedoch lediglich eine geringfügig abweichende Schreibweise ein- und desselben Zeichens. Klanglich ergibt sich kein Unterschied. Angesichts der Warenidentität, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und der hohen Zeichenähnlichkeit ordnet das Publikum die betreffenden Waren oder Dienstleistungen demselben Unternehmen oder jedenfalls wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zu.
3. Die Beklagte kann gegen den Unterlassungsanspruch nicht mit Erfolg ein positives Benutzungsrecht aus dem prioritätsälteren Gemeinschaftsgeschmacksmuster einwenden. Entgegen der Ansicht des Landgerichts geht es insoweit nicht um den Einwand der Löschungsreife der Klagemarke. Die Beklagte beruft sich darauf, ihr Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der hinterlegten Form einschließlich der Buchstaben F.T.C. benutzen zu dürfen, auch wenn sich das Geschmacksmuster seinerseits nicht gegen Bestand und Benutzung der Gemeinschaftsmarke durchsetzen kann.
a) Nach Art. 19 I GGV gewährt das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster seinem Inhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen. Das Benutzungsrecht verleiht das Recht, den Schutzgegenstand unberührt von prioritätsjüngeren Schutzrechten anderer zu verwenden.
aa) Es ist zweifelhaft, ob dies nur innerhalb der gleichen Schutzrechtskategorie gilt, oder ob das Benutzungsrecht auch gegenüber eingetragenen Marken eingreifen kann, deren Schutzgegenstand Bestandteil der Erscheinungsform des prioritätsälteren Geschmacksmusters ist (dafür: Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetzt, 4. Aufl., § 38 Rn. 6; dagegen: Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl., Art. 19 Rn. 28 unter Verweis auf Art. 96 I GGV und auf die zum nationalen Marken- und Geschmacksmusterrecht ergangene Entscheidung BGH GRUR 2003, 519, 521 – Knabberbärchen). Ein Benutzungsrecht auch gegenüber eingetragenen Marken scheitert - entgegen der Ansicht der Berufungserwiderung – jedenfalls nicht bereits an dem Grundsatz der Bindung an die Eintragung der Gemeinschaftsmarke. Denn die Bindung besteht nur hinsichtlich der Eintragungsvoraussetzungen und -hindernisse, die Prüfungsgegenstand des Eintragungsverfahrens sind. Das Harmonisierungsamt prüft bei der Eintragungsentscheidung nicht von Amts wegen, ob kollidierende Rechte Dritter entgegenstehen.
bb) Es stellt sich weiter die Frage, ob sich das Benutzungsrecht nach Art. 19 I GGV auf das Geschmacksmuster in seiner hinterlegten Form beschränkt, oder ob es sich wie das Verbietungsrecht auf alle Ausführungsformen erstreckt, die in seinen Schutzumfang gemäß Art. 10 GGV fallen (so wohl Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetzt, 4. Aufl., § 38 Rn. 6; a.A. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl., Art. 19 Rn. 26, 27). Die von der Klägerin angegriffene Uhr ist mit dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht identisch, sondern unterscheidet sich zumindest in der Farbe des Ziffernblatts.
b) Diese Fragen können im Streitfall dahingestellt bleiben. Ein positives Benutzungsrecht eines älteren eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters könnte den markenrechtlichen Ansprüchen der Klägerin allenfalls dann entgegengehalten werden, wenn es gleichzeitig ein Verbietungsrecht gegenüber der jüngeren Marke begründen würde. Denn sonst würde das positive Benutzungsrecht zu einer mit dem absoluten Schutz nicht vereinbaren Koexistenz der Schutzrechte hinsichtlich ein und desselben Gegenstands führen. Die Beklagte kann aus ihrem Geschmacksmuster nicht gegen die Benutzung der Klagemarke vorgehen. Der Gesamteindruck des eingetragenen Musters stimmt nicht mit der durch die Marke geschützten Buchstabenkombination „FTC“ überein. Der auf dem Ziffernblatt der mit dem Muster beanspruchten Uhr angebrachte Schriftzug „F.T.C.“ hat für den ästhetischen Gesamteindruck des Geschmacksmusters allenfalls untergeordnete Bedeutung. Hätte die Beklagte das ausschließliche Recht zur kennzeichenmäßigen Verwendung der Bezeichnung „F.T.C.“ erwerben wollen, hätte sie eine entsprechende Marke anmelden müssen. Ein Vorbenutzungsrecht aufgrund der Verwendung im Rahmen des Geschmacksmusters ist nicht anzuerkennen. Der Inhaber eines Geschmacksmusters ist nicht davor geschützt, dass einzelne Merkmale, die zur beanspruchten Erscheinungsform des Erzeugnisses gehören, später Gegenstand des Schutzrechts eines Dritten mit anderer Schutzrichtung werden.
c) Hierfür spricht im Übrigen auch Art. 99 III GMV. Danach kann einer Klage wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke ein älteres Recht nur dann als Einwand entgegen gehalten werden, wenn die Gemeinschaftsmarke wegen des älteren Rechts für nichtig erklärt werden könnte. Im Streitfall besteht aufgrund des abweichenden Gesamteindrucks kein relativer Nichtigkeitsgrund in Gestalt des Gemeinschaftsgeschmacksmusters (vgl. oben b).
4. Das Landgericht hat auch zu Recht festgestellt, dass die Beklagte gegenüber der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die Klägerin ist zwar nicht (mehr) Markeninhaberin. Inhaber des Schadensersatzanspruchs bleibt grundsätzlich der Markeninhaber, auch wenn der Lizenznehmer nach § 30 III MarkenG zur Rechtsverfolgung ermächtigt ist. Dieser muss Zahlung an den Markeninhaber verlangen (BGH GRUR 2012, 630, Rn. 51 – Converse II). Auf Leistung an sich selbst kann der Lizenznehmer jedoch dann klagen, wenn ihm vom Markeninhaber zusätzlich zur Zustimmung nach § 30 III MarkenG auch eine materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung erteilt oder der Schadensersatzanspruch des Markeninhabers an ihn abgetreten worden ist (vgl. BGH a.a.O.). Die Markeninhaberin hat der Klägerin ihre die Schadensersatz- und Auskunftsansprüche abgetreten (Bl. 12 d.A.; Anlage K8, Bl. 123 d.A.).
5. Der vom Landgericht zugesprochene Auskunftsanspruch ergibt sich aus Art. 101 II GMV in Verbindung mit §§ 125b Nr. 2, 19 I und III, 19d MarkenG, 242 BGB.
6. Das Landgericht hat zu Recht die Kosten des Rechtsstreits insgesamt der Beklagten auferlegt. Zu Unrecht rügt die Berufung, das Landgericht habe bei der Kostenentscheidung nicht berücksichtigt, dass die Klägerin einen ursprünglich gestellten Antrag auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten zurückgenommen hat. Hierbei handelt es sich um eine Nebenforderung, die den Kostenstreitwert nicht erhöht hat (BGH, 6 RnR – RR 2012, 136). Sie hat deshalb keine Auswirkungen auf die Kostenentscheidung.
7. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97, 708 Nr. 10, 711 ZPO.
8. Die Revision war zuzulassen, weil der Rechtsstreit Fragen im Zusammenhang mit dem Zusammentreffen von Marken- und Geschmacksmusterrechten berührt, zu denen sich der Bundesgerichtshof noch nicht abschließend geäußert hat. Die Rechtssache hat deshalb grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 125b i.V.m. 14 Abs. 6, 19 MarkenG
§ 30 III MarkenG
§ 125b Nr. 2, 19 I und III, 19d MarkenG
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
Art. 9 Abs. 2, 102 Abs. 2 GMV
Art. 9 I lit. a GMV
Art. 9 I lit. b GMV
Art. 19 I GGV
Art. 96 I GGV
Art. 10 GGV
Art. 99 III GMV
Art. 101 II GMV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2003, 422
GRUR 2010, 451
GRUR 2008, 698
GRUR 2005, 515, 516
GRUR 2007, 592
GRUR 2003, 55, 58
GRUR 2003, 519, 521
GRUR 2012, 630
8 O 88/11
10 I ZR 17/05
I ZR 100/10
I ZR 217/10