Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2016-07-14, Aktenzeichen 6 U 131/15
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2016:0714.6U131.15.0A

Tenor:
Anmerkung
Ein Rechtsmittel ist nicht bekannt geworden.
Verfahrensgang
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 8.7.2015 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main teilweise abgeändert.
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
Auf die Widerklage der Beklagten wird die Unionsmarke der Klägerin Nr. 013740048 "VIVARTEX" mit Datum vom 17.12.2015 für verfallen erklärt.
Die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen hat die Klägerin zu tragen.
Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund des Urteils jeweils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagten Sicherheit in gleicher Höhe leisten

Tatbestand:
Die Parteien streiten über markenrechtliche Ansprüche.
Die Klägerin war Inhaberin der IR-Wortmarke "VIVARTEX" mit Priorität vom 11.12.2009, die für Waren der Klasse 5 ("pharmazeutical products and substances, immunoglobulins") Schutz u.a. für die Europäische Union beanspruchte (Anlagen K1, K2). Die Eintragung wurde am 16.12.2010 in der EU veröffentlicht (Anlage K3). Die IR-Marke basierte auf einer Schweizer Basiseintragung, die am 9.10.2014 gelöscht wurde. Die IR-Marke wurde daraufhin am 9.2.2015 ebenfalls gelöscht. Die Löschung wurde am 26.2.2015 veröffentlicht. Auf Antrag der Klägerin wurde die IR-Marke in eine Unionsmarke überführt und am 9.3.2015 eingetragen (Anlage K20).
Die Beklagte zu 1, deren Alleingeschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, wurde am 17.9.2012 unter der Firma "Vivatrex GmbH" ins Handelsregister eingetragen. Sie ist Inhaberin der Domain www.vivatrex.de und meldete am 21.3.2013 nachfolgend dargestellte Unionsbildmarke an:
für Waren der Klasse 5 und 6 sowie für Dienstleistungen der Klasse 35, unter anderem für
"Dienstleistungen in Bezug auf Groß- und Einzelhandel mit pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen, veterinärmedizinischen Erzeugnissen, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmitteln, ... einschließlich Dienstleistungen über Teleshopping, über eine Internetseite, durch schriftliche Bestellung, über Telekommunikationsmittel, Mittel der drahtlosen und elektronischen Kommunikation;"
Für die Waren der Klassen 5 und 10 nahm die Beklagte die Markenanmeldung wieder zurück. Die Beklagte zu 1) vertreibt Nahrungsergänzungsmittel, die sie unter der genannten Marke unter ihrer Domain im Rahmen ihres Internetauftritts bewirbt (Anlagen K12, K13). Sie bringt die Bildmarke Vivatrex außerdem auf der Rückseite bestimmter Nahrungsergänzungsmittel (Bl. 124 d.A.) sowie auf der Packungsbeilage (Bl. 64 d.A.) an. Die Packungsbeilage beinhaltet außerdem die Angabe "Hersteller: Vivatrex GmbH".
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (§ 540 I Nr. 1 ZPO).
Das Landgericht hat die Beklagten verurteilt,
I. es bei Vermeidung der gesetzlichen Ordnungsmittel
zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr, insbesondere auch im Internet, in der Europäischen Union die Marke
zur Kennzeichnung von Nahrungsergänzungsmitteln, Erzeugnissen für medizinische und/oder pharmazeutische Zwecke, Produkten für die Anwendung bei gesundheitlichen Problemen,
und/oder zur Kennzeichnung von
Dienstleistungen in Bezug auf Groß- und Einzelhandel mit pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen, veterinärmedizinischen Erzeugnissen, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmitteln, einschließlich Dienstleistungen über Teleshopping, über eine lnternetseite, durch schriftliche Bestellung, über Telekommunikationsmittel, Mittel der drahtlosen und elektronischen Kommunikation
zu verwenden,
insbesondere die Marke auf den vorgenannten Produkten, deren Verpackung oder entsprechenden Gebrauchsinformationen anzubringen, die vorgenannten Produkte und Dienstleistungen unter der Marke anzubieten, zu bewerben, in den Verkehr zu bringen oder die entsprechend gekennzeichneten Produkte zu den genannten Zwecken zu besitzen;
II. es bei Vermeidung der gesetzlichen Ordnungsmittel
zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr, insbesondere auch im Internet, in Deutschland die Unternehmensbezeichnung "Vivatrex GmbH" und/oder das Firmenschlagwort "Vivatrex" wie in den Produktinformationen gemäß Bl. 64 d.A.
zur Kennzeichnung von
Nahrungsergänzungsmitteln, Erzeugnissen für medizinische und/oder pharmazeutische Zwecke, Produkten für die Anwendung bei gesundheitlichen Problemen,
und/oder zur Kennzeichnung der Dienstleistungen
Produktion, Vertrieb und Marketing von pharmazeutischen Produkten, medizinischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln
insbesondere diese Zeichen auf den vorgenannten Produkten, deren Verpackung oder entsprechenden Gebrauchsinformationen anzubringen und für den Absatz und die Bewerbung der vorgenannten Waren zu verwenden;
III. es bei Vermeidung der gesetzlichen Ordnungsmittel
zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland im Internet unter Verwendung des Domainnamens "Vivatrex" als Sub-Level-Domain
Nahrungsergänzungsmittel, Erzeugnisse für medizinische / pharmazeutische Zwecke, Produkte für die Anwendung bei gesundheitlichen Problemen, zu bewerben;
IV. der Klägerin unter Vorlage aller entsprechenden Rechnungen Auskunft zu erteilen über den Umfang der von ihnen in der EU begangenen Verletzungshandlungen gemäß vorstehender Ziffer I. und den Umfang der von ihnen in Deutschland begangenen Verletzungshandlungen gemäß den vorstehenden Ziffern II. und III., insbesondere über die Herkunft und die Vertriebswege der unter Ziffern I., II. und Ill. beschriebenen Produkte, und zwar unter Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, der Lieferanten und anderen Vorbesitzer, gewerblichen Abnehmer und Auftraggeber sowie der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und der Bezugs- und Abgabepreise;
V. der Klägerin unter Vorlage aller entsprechenden Rechnungen Auskunft zu erteilen über den Umfang der von ihnen in der EU begangenen Verletzungshandlungen gemäß vorstehender Ziffer I. und den Umfang der von ihnen in Deutschland begangenen Verletzungshandlungen gemäß vorstehenden Ziffern II. und Ill., und zwar unter detaillierter Aufschlüsselung aller mit den bezeichneten Waren und Dienstleistungen erzielten Umsätze, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren und unter Angabe des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgelistet nach Kalendervierteljahren und Werbeträgern, Auflagenhöhe, Verbreitungsgebieten und Verbreitungszeiträumen;
VI. die Produkte, die sie unter Vornahme der in den Ziffern I., II. und III. beschriebenen Verletzungshandlungen in den Verkehr gebracht haben, zurückzurufen oder endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen;
VII. sämtliche der in den Ziffern I. und II. beschriebenen widerrechtlich gekennzeichneten, in ihrem Besitz befindlichen Waren sowie sämtliche in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen, in denen Waren und Dienstleistungen wie in den Ziffern I. und II. beschrieben widerrechtlich gekennzeichnet sind, an einen von der Antragstellerin zu beauftragenden und von der zuständigen Gerichtsvollzieherverteilerstelle zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben und die erforderlichen Kosten der Vernichtung zu tragen;
VIII. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die dieser aus den Verletzungshandlungen gemäß den vorstehenden Ziffern I., II. und Ill, bereits entstanden sind und/oder noch entstehen werden;
IX. an die Klägerin einen Betrag in Höhe von € 1.485,43 zu zahlen.
Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Gegen diese Beurteilung wenden sich die Beklagten mit der Berufung. Im Berufungsrechtszug wiederholen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen. Die Beklagten haben - nach Ablauf der ihrer Ansicht nach am 16.12.2015 endenden Benutzungsschonfrist - die Einrede der Nichtbenutzung erhoben (Art. 99 III UMV). Mit Schriftsatz vom 27.1.2016 haben sie zusätzlich Widerklage erhoben mit dem Antrag, die Klagemarke für verfallen zu erklären. Die Klagemarke wurde unstreitig bislang nicht benutzt. Die Klägerin ist der Ansicht, sie könne sich auf berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung berufen.
Die Beklagten beantragen,
das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 8.7.2015 (Az. 2-06 O 114/14) aufzuheben und die Klage abzuweisen;
die Gemeinschaftsmarke Nr. 013740048 "Vivartex" mit Datum vom 17.12.2015 für verfallen zu erklären.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen, mit den Maßgaben, dass
in Ziffer I. des Tenors des angefochtenen Urteils am Ende eingefügt wird "wie geschehen in Anlagen K 12, K 13 und K 16"
in Ziffer VI. des Tenors des angefochtenen Urteils angefügt wird "und zwar diese Produkte gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten markenverletzenden Zustand dieser Produkte und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Transport- und Verpackungskosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lager kosten zu übernehmen und die Produkte wieder an sich zu nehmen;"
die Widerklage abzuweisen.
Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Beklagten ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.
1. Widerklage
a) Die Widerklage auf Erklärung des Verfalls ist nach Art. 100 I, 51 I a) GMV zulässig. Ihrer Erhebung erst im Berufungsrechtszug steht nicht § 533 ZPO entgegen. Die Widerklage ist sachdienlich im Sinne des § 533 Nr. 1 ZPO. Der Ablauf der Benutzungsschonfrist und das Nichteinsetzen der rechtserhaltenden Benutzung nach diesem Zeitpunkt sind zwar neue Tatsachen i.S.d. § 533 Nr. 2 ZPO. Sie sind aber im Hinblick nach § 529 I Nr. 2 ZPO i.V.m. § 531 II Nr. 3 ZPO ohnehin zu berücksichtigen. Der Verfall der Klagemarke konnte in erster Instanz noch nicht geltend gemacht werden, da er erst nach dem Schluss der dortigen mündlichen Verhandlung eingetreten ist.
b) Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass die Benutzungsschonfrist am 16.12.2015 abgelaufen ist.
aa) Der Klagemarke lag eine IR-Marke zugrunde, deren Schutz sich auf die Europäische Union erstreckte (Anlage K1). Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist, genießen vollen Schutz als Unionsmarke erst nach Abschluss des dortigen Prüfungs- und Widerspruchsverfahrens (Art. 154 I, 156 I UMV). Sie haben also zunächst nur den Status einer Anmeldung (Art. 151 I UMV). Grundsätzlich können Unionsmarken Dritten nach der Veröffentlichung der Eintragung entgegengehalten werden (Art. 9 III GMV a.F., Art. 9b I UMV). Im Falle von IR-Marken ist stattdessen das Datum der sog. zweiten Nachveröffentlichung maßgeblich (Art. 151 III, 152 II UMV). Das Datum der zweiten Nachveröffentlichung setzt auch die Fünf-Jahres-Frist für die Benutzung in Gang (Art. 160 UMV). Dies ist im Streitfall der 16.12.2010 (Anlage K3).
bb) Die der IR-Marke zugrunde liegende Schweizer Basismarke wurde am 9.10.2014 gelöscht (Anlage B2). In der Folge wurde auch die IR-Marke am 9.2.2015 gelöscht (Art. 6 III, IV PMMA). Die Klägerin hat von der Möglichkeit nach Art. 9 quinquies PMMA Gebrauch gemacht, die fehlgeschlagene IR-Marke in eine Unionsmarke umzuwandeln (Anlage K20). Nach dieser Bestimmung kann binnen 3 Monaten nach der Löschung ein Gesuch auf Eintragung derselben Marke bei der Behörde eines Vertragsstaates (hier: EUIPO) eingereicht werden. Das Gesuch wird so behandelt, als sei es zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung (bzw. ihrer Erstreckung auf die EU) eingereicht worden und genießt die Priorität der IR-Marke. Nach Art. 161 GMV gelten für Anträge auf Umwandlung einer internationalen Registrierung in eine Unionsmarkenanmeldung die Vorschriften für die Anmeldung von Unionsmarken entsprechend. Dieser Verweis bezieht sich auch auf die Bestimmungen nach Art. 151-160 GMV, die IR-Marken einer Unionsmarkenanmeldung gleichstellen. Entgegen der Ansicht der Klägerin wird durch die Umwandlung also nicht der Beginn der Benutzungsschonfrist verlagert. Hierfür ist nicht das Datum der Eintragung der umgewandelten Unionsmarke (hier: 5.3.2015) maßgeblich, sondern weiterhin das Datum der zweiten Nachveröffentlichung nach Art. 152 II GMV (hier: 16.12.2010). Die Benutzungsschonfrist endete also mit Ablauf des 16.12.2015.
c) Die Marke wurde unstreitig nicht benutzt. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung i.S.d. Art. 15 I UMV liegen nicht vor. Die Klägerin ist für die Ausnahme der berechtigten Gründe darlegungs- und beweispflichtig (vgl. EuGH, Urt. v. 26.9.2013 - C-610/11, Rn. 62 - CENTROTHERM, juris). Die Bestimmung ist eng auszulegen (Eisenführ/Schennen, 4. Aufl., GMV, Art. 15 Rn. 65; EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 51 - Le Chef DE CUSINE). Als berechtigte Gründe gelten Hindernisse, die die Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen. Sie müssen einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sein (EuGH GRUR 2007, 702 Rn. 52-54 - Le Chef DE CUSINE). Die Gründe dürfen also nicht innerhalb des Gestaltungswillens des Markeninhabers liegen. Unter Umständen kann es sogar zumutbar sein, zur Umgehung des jeweiligen Hindernisses die Unternehmensstrategie zu ändern (EuGH aaO). Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe sind im Streitfall keine hinreichenden Gründe für die Nichtbenutzung dargetan.
aa) Die Klagemarke ist für Waren der Klasse 5 eingetragen, namentlich "pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen; Immunoglobuline" (Anlage K20, Bl. 192 d.A.). Die Klägerin beruft sich darauf, die Benutzungsaufnahme sei unmöglich, solange die Beklagten mit ihrer verwechslungsfähigen Bezeichnung am Markt seien. Aufgrund der ähnlichen Vertriebswege von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln (Apotheke) seien tatsächliche Verwechslungen und damit auch Gesundheitsgefahren zu befürchten. Zudem könne wegen der Verwechslungsgefahr kein Arzneimittel mit diesem Namen zugelassen werden. Das Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur beinhalte ein eigenes Namensprüfungsverfahren. Es sei nicht möglich, einen Namen anzumelden, der einem von Dritten bereits benutzten Namen ähnlich sei.
bb) Grundsätzlich ist die Durchführung eines vorgeschriebenen Zulassungsverfahrens als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt kann (BGH GRUR 2000, 890 - IMMUNINE/IMUKIN). Denn der Markeninhaber hat auf die Dauer des Zulassungsverfahrens keinen Einfluss und kann das Produkt vor Abschluss nicht in den Verkehr bringen. Die Klägerin hat allerdings die tatsächliche Durchführung eines Zulassungsverfahrens nicht dargelegt. Ohne Erfolg beruft sie sich darauf, schon der Versuch sei angesichts der geschilderten Umstände zwecklos. Eine ernsthafte Benutzungsabsicht könnte nur dann angenommen werden, wenn überhaupt ein konkretes Produkt existieren würde, für das ein Zulassungsverfahren durchgeführt werden soll. Die Klägerin hat nicht dargelegt, dass sie für ein konkretes Produkt aufgrund der Verwechslungsgefahr unter einer anderen Bezeichnung ein Zulassungsverfahren betreibt. Sie hat auch nicht dargelegt, dass sie wegen der Zeichenbenutzung der Beklagten - trotz Bemühungen - keinen Lizenznehmer oder Erwerber für die Marke gefunden hat.
cc) Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Klägerin ihre Marke gegenüber den Beklagten hinreichend konsequent durchgesetzt hat, um eine rechtzeitige Benutzungsaufnahme zu ermöglichen. Sie hat das vorläufig vollstreckbare Urteil des Landgerichts nicht vollstreckt. Sie hat gegen die Beklagten auch keine einstweilige Verfügung im Hinblick auf die hier angegriffenen Benutzungshandlungen erwirkt.
dd) Ein Zulassungsverfahren ist außerdem nicht generell für alle "pharmazeutischen Erzeugnisse" vorgeschrieben. Die Markeneintragung beschränkt sich nicht auf Immunoglobuline (= Antikörper). Es wäre zumutbar gewesen, zur Umgehung der Hindernisse im Zulassungsverfahren Produkte mit der Klagemarke zu kennzeichnen, die zulassungsfrei sind. Auch dies ist nicht geschehen.
2. Klage
a) Die Klägerin kann von den Beklagten nicht Unterlassung der Benutzung der Bildmarke "Vivatrex" (Antrag zu I.), des Wortzeichens "Vivatrex" (Antrag zu II.) und der Domain www.vivatrex.de verlangen (Antrag zu III.). Da die Klagemarke verfallen ist, können aus ihr keine Rechte auf zukünftige Unterlassung mehr hergeleitet werden (Art. 99 III UMV). Entgegen der Ansicht der Klägerin sind die Beklagten mit der Einrede der Nichtbenutzung im Berufungsrechtszug nicht ausgeschlossen. Da zum Zeitpunkt des Schlusses der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen war, konnte die Einrede nicht mit Erfolg schon vor dem Landgericht erhoben werden.
b) Die Klägerin hat gegen die Beklagten auch keinen Anspruch auf Rückruf und Vernichtung der mit den angegriffenen Bezeichnungen gekennzeichneten Gegenstände aus § 18 I, II MarkenG i.V.m. Art. 101 II, 102 I GMV a.F. (Anträge zu VI. und VII.). Auch diesen Ansprüchen steht die Einrede der Nichtbenutzung der Klagemarke entgegen.
c) Die Klage kann auch mit den auf Auskunftserteilung und Schadensersatz gerichteten Folgeanträgen keinen Erfolg mehr haben (Anträge zu IV., V., VIII., IX.). Obwohl diese Anträge nicht in die Zukunft weisen, sondern überwiegend auf eine Kompensation für Benutzungshandlungen in dem Zeitraum gerichtet sind, in dem sich die Marke noch in der Benutzungsschonfrist befand, kann ihnen nach deren fruchtlosem Ablauf nicht entsprochen werden. Auch insoweit greift die Nichtbenutzungseinrede der Beklagten durch. Zwar kann die Löschung einer Marke wegen Verfalls nur mit Wirkung ex nunc angeordnet werden (Art. 55 I UMV). Die Vorschriften zur Nichtbenutzungseinrede (Art. 15 i.V.m. Art. 99 Abs. 3 UMV) sehen jedoch keine zeitliche Begrenzung der Rückwirkung vor und stehen deshalb auch der Geltendmachung von auf die Vergangenheit bezogenen Ansprüchen wegen Markenverletzung entgegen, wenn die Marke während des Verletzungszeitraums nicht benutzt worden ist (BGH GRUR 2012, 832 Rn. 53 - ZAPPA). Ob dies auch im Hinblick auf Ansprüche wegen Verletzungshandlungen gilt, die zu einer Zeit entstanden sind, als die Marke benutzt wurde, braucht im Streitfall nicht entschieden zu werden.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
4. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Entscheidung beruht auf einer Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung waren für die Entscheidung nicht tragend.
5. Der am Schluss der Sitzung verkündete Tenor war dahingehend zu berichtigen, dass die für verfallen erklärte Marke "VIVARTEX" lautet.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 540 I Nr. 1 ZPO
§ 533 Nr. 1 ZPO
§ 533 Nr. 2 ZPO
§ 529 I Nr. 2 ZPO
§ 18 I, II MarkenG
§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
Art. 99 III UMV
Art. 154 I, 156 I UMV
Art. 151 I UMV
Art. 9 III GMV
Art. 9b I UMV
Art. 151 III, 152 II UMV
Art. 160 UMV
Art. 161 GMV
Art. 152 II GMV
Art. 15 I UMV
Art. 101 II, 102 I GMV
Art. 55 I UMV
Art. 99 Abs. 3 UMV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2007, 702
GRUR 2000, 890
GRUR 2012, 832
6 O 114/14
06 O 114/14