Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2013-02-07, Aktenzeichen 6 U 188/12
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2013:0207.6U188.12.0A

Tenor:
Anmerkung
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Verfahrensgang
Die Berufung der Antragsgegnerin wird, nachdem die Antragstellerin den Auskunftsantrag zurückgenommen hat, mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass hinsichtlich des Sequestrationsantrages die Erledigung der Hauptsache festgestellt wird.
Die Kosten des Eilverfahrens hat die Antragstellerin zu 20%, die Antragsgegnerin zu 80% zu tragen.
Das Urteil ist rechtskräftig.

Tatbestand:
Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genommen (§§ 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2, 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO).
Das Landgericht hat es der Antragsgegnerin im Beschlusswege per einstweiliger Verfügung unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel antragsgemäß untersagt, Schuhe, die mit dem Zeichen „CONVERSE“ und/oder mit einem Wort-/Bildzeichen wie im Tenor der Beschlussverfügung wiedergegeben gekennzeichnet sind, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, abzugeben, feilzuhalten oder sonst in den Verkehr zu bringen und/oder einzuführen, sofern diese Schuhe nicht durch die Converse Inc. oder mit deren Zustimmung hergestellt und im Inland, einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind.
Diese Beschlussverfügung hat das Landgericht mit dem angefochtenen Urteil bestätigt. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Antragsgegnerin habe die Rechte der Firma Converse Inc. an den streitgegenständlichen Marken verletzt. Die von dem Testkäufer A am 16. Januar 2012 in zwei verschiedenen ...-Märkten erworbenen Converse-Schuhe, die über die Firma B GmbH von der Antragsgegnerin stammten, seien unstreitig mit beiden streitgegenständlichen Marken versehen gewesen, so dass eine Doppelidentität im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz gegeben sei. Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von§ 14 Abs. 2 Markengesetz sei grundsätzlich die Antragsgegnerin darlegungs- und glaubhaftmachungspflichtig. Die Kammer halte das Vorliegen einer Zustimmung der Converse Inc. vorliegend nicht für überwiegend wahrscheinlich. Die Antragstellerin habe glaubhaft gemacht, dass die streitgegenständlichen Seriennummern auf den Schuhen den Schluss auf Produktimitationen zuließen. Demgegenüber habe die Antragsgegnerin nicht glaubhaft gemacht, dass sie Original-Markenware vertrieben habe. Die Glaubhaftmachungslast hierfür liege bei ihr; im Streitfall komme keine Umkehr der Glaubhaftmachungslast zu ihren Gunsten in Betracht.
Eine andere Verteilung der Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast gelte nach der Rechtsprechung des BGH nur, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten. Hiervon sei im Streitfall nicht auszugehen.
Gegen diese Beurteilung richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin.
Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, die Originalität der vertriebenen Ware sei weder Tatbestandsmerkmal der markenrechtlichen Ansprüche des Rechtsinhabers noch des solche ausschließenden Erschöpfungseinwands. Entscheidend sei allein, ob die konkret vertriebene Ware durch den Rechtsinhaber oder jedenfalls mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden sei. Dies sei vorliegend der Fall.
Im November 2011 habe die Antragsgegnerin von der C Ltd. in Stadt1 13.620 Paar Sportschuhe der Marke Converse, Modell CT AllStar, Canvas, HI Shoes farbig und nach Größe sortiert gekauft. Die Schuhe stammten von einem in der Europäischen Union, aber nicht in Deutschland ansässigen Lizenznehmer der Inhaberin der Marken Converse und AllStar, der Converse Inc. aus Stadt2/USA, die über eine Vertriebs- und Einkaufslizenz verfüge. Dieser Lizenznehmer habe von einem Hersteller gekauft, der eine Herstellungslizenz besitze. Den Namen und die Anschrift des Lizenznehmers, von dem die Schuhe stammten, habe sie nicht vorgetragen, da sie befürchte, dass die Converse Inc. diese Einkaufsquelle verstopfen werde, wenn sie ihr bekannt werde.
Die Gefahr der Marktabschottung bestehe. Es stelle ein geschlossenes Vertriebssystem dar, dass die Converse Inc. den gesamten Import in die Länder des EWR dadurch kontrolliere, dass sie für jedes Land maximal einen berechtigten Importeur lizenziert habe.
Die Antragsgegnerin beantragt,
das angefochtene Urteil abzuändern und die einstweilige Verfügung vom 17. April 2012 aufzuheben sowie den Antrag auf ihren Erlass zurückzuweisen.
Die Antragstellerin beantragt,
die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass hinsichtlich des Sequestrationsantrages die Erledigung der Hauptsache festgestellt wird.
Die Antragstellerin wiederholt ihre Auffassung, die Antragsgegnerin habe nach wie vor nicht schlüssig dargelegt, geschweige denn glaubhaft gemacht, dass die streitgegenständlichen Schuhe von oder mit Zustimmung der Markeninhaberin Converse Inc. innerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden seien.
In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Antragstellervertreter erklärt, ein Vollziehungsversuch zur Sequestrationsanordnung sei nicht unternommen worden, weil die Antragsgegnerin nach Zustellung der einstweiligen Verfügung erklärt habe, keine Converse-Schuhe mehr im Besitz zu haben. Im Hinblick darauf hat der Antragstellervertreter das Eilverfahren hinsichtlich des Sequestrationsanspruchs in der Hauptsache für erledigt erklärt, den Eilantrag hinsichtlich des Auskunftsantrages hat er zurückgenommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eilantrag ist mit dem auf Unterlassung gerichteten Verfügungsanspruch begründet. Die Antragsgegnerin hat Schuhe eingeführt und im Inland vertrieben, die mit Zeichen versehen sind, welche mit den Verfügungsmarken, also sowohl mit der Wort- als auch mit der Wort-/Bildmarke identisch sind. Da die Verfügungsmarken u. a. für Schuhwaren eingetragen sind, liegt ein Fall der Doppelidentität im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz vor.
Der Vertrieb der Produkte erfolgte ohne Zustimmung der Markeninhaberin. In diesem Eilverfahren ist streitig, ob es sich bei den von der Antragsgegnerin vertriebenen Schuhen um Original-Markenware oder Produktfälschungen handelt und ob – soweit es sich um Original-Markenware handelt - diese von der Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist. Bei dem Vertrieb von Produktfälschungen scheidet eine Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 Markengesetz von vornherein aus (BGH GRUR 2012, 626, Tz. 26 – Converse I). Daher obliegt der Antragsgegnerin die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast dafür, dass es sich um Original-Markenware (nicht um Fälschungen) handelt und diese vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind.
Von dieser grundsätzlichen Beweislastverteilung (hier: Verteilung der Glaubhaftmachungslast) gilt aufgrund des Erfordernisses des Schutzes des freien Warenverkehrs nach Artikel 34 und 36 AEUV eine Modifizierung dann, wenn die Beweislast des Inanspruchgenommenen es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten. Diese Modifikation der Beweislastverteilung greift unabhängig davon, ob der aus der Marke Berechtigte behauptet, der Inanspruchgenommene habe Original-Markenprodukte vertrieben, die nicht mit Zustimmung des Markeninhabers in den Europäischen Wirtschaftsraum gelangt seien, oder ob er behauptet, der Inanspruchgenommene habe Produktfälschungen vertrieben. Es kommt nicht darauf an, dass im Falle des Vertriebs einer Produktfälschung eine Erschöpfung von vornherein nicht in Betracht kommt. Denn es geht um die der Art der Markenverletzung vorgelagerte Frage, ob der Inanspruchgenommene ausnahmsweise für das Vorliegen einer Zustimmung nicht beweisbelastet ist, weil er sich auf die Gefahr der Markenabschottung berufen kann. Sähe man das anders, könnte der aus der Marke Berechtigte sozusagen durch den Kunstgriff, eine Produktfälschung zu behaupten, den Inanspruchgenommenen zur Offenlegung der Lieferkette zwingen, ohne dass diesem die Möglichkeit bliebe, die Tragung der Beweislast durch Darlegung der Gefahr einer Marktabschottung zu entgehen.
Für den Verbotsantrag, der zulässigerweise in einer Fallkonstellation wie der vorliegenden, in der sowohl die Frage der Fälschung als auch die Frage der Erschöpfung im Raum steht, ergibt sich aus der Entscheidung „Converse I“ des BGH (GRUR 2012, 626 ), dass die Antragsfassung sowohl auf ein Verbot des Vertriebs nicht erschöpfter Originalware als auch auf ein Verbot des Vertriebs von gefälschter Ware gerichtet sein darf. Der Senat hält daher an seiner abweichenden Auffassung, dass es sich hierbei um nicht kerngleiche Markenrechtsverstöße handelt, was durch eine entsprechende Antragsfassung zum Ausdruck gebracht werden müsse (Entscheidung vom 11.03.2010, Aktenzeichen 6 U 262/08) nicht fest.
Aus dem vorstehend Ausgeführten ergibt sich für das vorliegenden Eilverfahren Folgendes: Die Antragstellerin obsiegt mit ihrem Eilantrag, soweit dieser auf Unterlassung gerichtet ist, wenn der Antragsgegnerin entweder nicht die Glaubhaftmachung gelingt, dass die Gefahr einer Marktabschottung besteht und sie auch der ihr infolgedessen obliegenden Glaubhaftmachungslast nicht Genüge tun kann, dass die Ware mit Zustimmung der Markeninhaberin in den Europäischen Wirtschaftsraum gelangt ist. Die Antragstellerin obsiegt aber auch, ohne dass der Frage der Gefahr einer Marktabschottung weiter nachzugehen wäre, wenn ihr die Glaubhaftmachung gelingt, dass die Beklagte gefälschte Ware vertrieben hat.
Es ist allerdings nach Auffassung des Senats nicht zu verkennen, dass die für das gerichtliche Verbot gewählte Begründung erhebliche Auswirkungen auf das Vollstreckungsverfahren hat. Wird das Verbot damit begründet, der Inanspruchgenommene habe gefälschte Ware vertrieben, liegt eine Zuwiderhandlung nur dann vor, wenn die Antragstellerin auch im Vollstreckungsverfahren den Nachweis führt, dass es sich bei der fraglichen Ware um gefälschte Produkte handelt. Wird das Verbot hingegen damit begründet, dem Inanspruchgenommenen sei es nicht gelungen, der ihm infolge der nichtbestehenden Gefahr einer Marktabschottung obliegenden Glaubhaftmachungslast nachzukommen, dass er Originalware vertrieben habe, an der die Markenrechte erschöpft seien, ist im Vollstreckungsverfahren eine Zuwiderhandlung immer schon dann gegeben, wenn der Inanspruchgenommene erneut einen kerngleichen Verstoß begeht, ohne den Nachweis führen zu können, dass die fragliche Ware mit Zustimmung des Markeninhabers in den Europäischen Wirtschaftsraum gebracht worden ist.
Im vorliegenden Fall ist von der fehlenden Zustimmung der Markeninhaberin auszugehen, weil die Antragsgegnerin nicht dargelegt und glaubhaft gemacht hat, dass sie Originalware vertrieben hat, an der die Markenrechte der Markeninhaberin erschöpft sind, was ihr jedoch oblegen hätte, da sie die Gefahr einer Marktabschottung nicht glaubhaft zu machen vermochte.
Die Glaubhaftmachungslast liegt bei dem, der als Verletzer in Anspruch genommenen wird (BGH GRUR 2012, 630, Tz. 29 – Converse II). Er muss nachweisen, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den Beweis der Erschöpfung zu erbringen hat. Der Umstand allein, dass die Markeninhaberin über ein Vertriebssystem verfügt, welches ihr die Möglichkeit eröffnet, die Märkte der Mitgliedstaaten abzuschotten, genügt für eine Umkehr der Beweislast nicht (BGH a.a.O.). Von einer Marktabschottung ist bei einem solchen Vertriebssystem allerdings auszugehen, wenn es den ausgewählten Vertriebspartnern vertraglich untersagt ist, ihre Produkte an Zwischenhändler außerhalb des Vertriebssystems zu verkaufen. Dagegen begründet ein Vertriebssystem dann nicht die Gefahr einer Marktabschottung durch vertragliche Absprachen, wenn es den angeschlossenen Vertriebspartnern gestattet ist, Lieferungen und Anfragen vorzunehmen, die von außerhalb des Vertriebssystems stehenden Händlern an sie herangetragen werden (BGH GRUR 2012, 626, Tz. 31 – Converse I).
Die Antragsgegnerin hat sich zur Glaubhaftmachung dafür, dass die Markeninhaberin die Belieferung von Außenseitern unterbindet, zum einen auf einen Bericht des Bundeskartellamts über seine Tätigkeit in den Jahren 2009/2010 (Anlage AG 2 zur Schutzschrift) berufen. Dort wird der Antragstellerin vorgeworfen, dass ihr Geschäftsführer in einem Interview mit einer Sportzeitung mitgeteilt habe, die Antragstellerin werde bei Nichteinhaltung der unverbindlichen Preisempfehlung gegen Händler vorgehen. Weiter heißt es, die Antragstellerin habe auf Druck des Bundeskartellamtes ihren Händlern ein Schreiben zukommen lassen, in welchem sie mitgeteilt habe, dass sie bei der Preisgestaltung frei seien und die unverbindliche Preisempfehlung nicht einzuhalten hätten.
Dieser Bericht des Bundeskartellamtes vermag die Gefahr einer Marktabschottung nicht glaubhaft zu machen. Denn bereits aus dem Bericht selbst ergibt sich, dass die Antragstellerin auf das Einschreiten des Bundeskartellamtes reagiert und Schreiben versandt hat, mit denen sie gegen über ihren Händlern klargestellt hat, dass diese in ihrer Preisbemessung frei sind.
Des Weiteren beruft sich die Antragsgegnerin auf einen Schriftsatz der Kanzlei … vom 20. März 2012, den sie auszugsweise als Anlage AG 7 (Bl. 228 ff. d. A.) vorgelegt hat. Dort wird ausgeführt, eine Firma D habe durch Anfragen bei diversen Alleinvertriebshändlern der Markeninhaberin in der Europäischen Union versucht, von diesen beliefert zu werden und sei dabei durchgängig negativ beschieden worden.
Hierzu wird die entsprechende E-Mail-Korrespondenz der Firma D mit den Alleinvertriebshändlern vorgelegt, deren Echtheit die Antragstellerin bestreitet. Diese Schriftstücke allein sind nicht geeignet, den Vortrag der Antragsgegnerin glaubhaft zu machen. Die Antragsgegnerin hat insbesondere keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt, dass die behauptete E-Mail-Korrespondenz tatsächlich stattgefunden hat und das darin Behauptete den Tatsachen entspricht.
Es kann daher in diesem Eilverfahren nicht davon ausgegangen werden, dass es den dem Vertriebssystem der Markeninhaberin angeschlossenen Vertriebspartnern vertraglich oder tatsächlich nicht gestattet wäre, Lieferungen an Händler außerhalb des Vertriebssystems vorzunehmen.
Dies hat zur Folge, dass die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast für den Tatbestand der Erschöpfung bei der Antragsgegnerin verbleibt. Das heißt, sie müsste die Lieferkette bis zum Hersteller der Ware offenlegen. Das hat sie nicht getan. Sie hat eine eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen E vorgelegt, in der es lediglich heißt, die Schuhe stammten von einem in der Europäischen Union, aber nicht in Deutschland ansässigen Lizenznehmer der Markeninhaberin, der über eine Vertriebslizenz verfüge und zum Bezug von Originalware von einem Hersteller, der eine Herstellerlizenz besitze, berechtigt sei. Weiter hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 20. Januar 2013 eine anwaltliche Versicherung eines Rechtsanwalts F vorgelegt, der versichert, dass die Erstlieferantin der Schuhe in den Europäischen Wirtschaftsraum auf der Webseite der Antragstellerin als lizenzierter Importeur geführt werde.
Solange die Antragsgegnerin die Namen ihrer Vorlieferanten nicht nennt, um der Antragstellerin die Möglichkeit zu geben, deren Autorisierung durch die Markeninhaberin zu überprüfen, kommt sie ihrer Glaubhaftmachungslast nicht nach.
Nachdem die Antragstellerin ihren Sequestrationsantrag in der Hauptsache für erledigt erklärt hat, sich die Antragsgegnerin der Erledigungserklärung aber nicht angeschlossen hat, war die Feststellung der Erledigung im Tenor auszusprechen.
Der Sequestrationsantrag war ursprünglich gemäß § 18 Abs. 1 Markengesetz begründet, da, wie ausgeführt, ein Fall des § 14 Markengesetz vorliegt und der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand auf andere Weise nicht beseitigt werden konnte und auch nicht unverhältnismäßig für die Antragsgegnerin war.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 516 Abs. 3 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 14 Markengesetz
§ 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2, 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz
§ 14 Abs. 2 Markengesetz
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz
§ 24 Abs. 1 Markengesetz
§ 18 Abs. 1 Markengesetz
§ 97 Abs. 1, 516 Abs. 3 ZPO
Artikel 34 und 36 AEUV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2012, 626
GRUR 2012, 630
6 O 176/12
6 U 262/08