Oberlandesgericht Köln (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2019-02-01, Aktenzeichen 6 U 147/18
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2019:0201.6U147.18.00

Tenor:
1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Köln vom 31.07.2018 – Az. 33 O 132/17 – aufgehoben und die Klage abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen trägt der Kläger.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
Der Kläger ist Inhaber der unter der Nr. 302008045003 eingetragenen deutschen Wortmarke „Mangal“, die u.a. Schutz genießt für Waren und Dienstleistungen der Klasse 43, darunter die „Verpflegung von Gästen in und außerhalb von Restaurants“. Der Kläger betreibt Restaurants in L.. Die Beklagte betreibt unter der Bezeichnung „Antep Mangal Restaurant“ ebenfalls ein Restaurant in L..
Der Kläger mahnte die Beklagte wegen der Verwendung dieser Bezeichnung mit anwaltlichem Schriftsatz vom 11.7.2017 (Anl. K6) erfolglos ab.
Der Kläger hat gemeint, ihm stünden ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 5 MarkenG sowie Annexansprüche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie vorgerichtliche Abmahnkosten zu. Er hat vorgetragen, bei dem Wort „Mangal“ handele es sich aus Sicht des Verkehrs um einen Phantasiebegriff, während der eine türkische Großstadt bezeichnende Begriff „Antep“ sowie „Restaurant“ beschreibend seien und daher die von der Beklagten geführte Bezeichnung nicht prägen könnten. Daher bestehe Zeichenidentität, zudem auch Branchenidentität.
Der Kläger hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen,
1. es (bei Meidung von Ordnungsmitteln) zu unterlassen, die Bezeichnung „Antep Mangal“ im geschäftlichen Verkehr für die „Verpflegung von Gästen“ zu benutzen, so wie nachstehend eingeblendet:
2. dem Kläger Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie im geschäftlichen Verkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die „Verpflegung von Gästen“ unter der Bezeichnung „Antep Mangal“ angeboten hat, und zwar durch Auskunftserteilung und Rechnungslegung über den unter der Bezeichnung „Antep Mangal“ erzielten Gewinn unter Aufgliederung der Kostenfaktoren im Einzelnen und des Umfangs der betriebenen Werbung (u.a. Auflagenhöhe eines etwaigen Flyers bzw. Prospektes, Verbreitungsgebiete, Werbeträger und Erscheinungszeiten etwaiger Anzeigen, Anzahl der Internetzugriffe) und hierzu einschlägige Belege vorzulegen (Bestellungen, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Rechnungen);
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger all jene Schäden zu ersetzen, die diesem durch die in Ziffer 1. aufgeführten Handlungen entstanden sind oder noch entstehen werden;
4. an den Kläger 633,32 Euro zu zahlen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie hat gemeint, die Marke des Klägers hätte niemals eingetragen werden dürfen, da das Wort „Mangal“ einen rein beschreibenden Sachbegriff darstelle. Es handele sich um ein gewöhnliches Wort der türkischen Sprache, welches ein Gerät zum Grillen von Speisen bzw. den Vorgang des Grillens bezeichne. Die Beklagte bringe mit ihrer Bezeichnung insofern lediglich zum Ausdruck, dass sie Speisen nach Anteper Art herstelle. Dies sei dem Verkehr auch bewusst, da das Lokal in erster Linie türkische Gäste anspreche. Eine Verwechslungsgefahr zwischen „Mangal“ und „Antep Mangal Restaurant“ sei schon wegen der unterschiedlichen Länge der Begriffe ausgeschlossen, zudem werde der Begriff „Mangal“ in der Bezeichnung der Beklagten nicht besonders hervorgehoben. Ein etwaiger Anspruch sei überdies verwirkt, weil der Kläger die Beklagte bereits mit Schreiben vom 28.11.2014 erfolglos zur Unterlassung aufgefordert habe, ohne dass darauf rechtliche Schritte eingeleitet worden seien.
Das Landgericht hat die Klage im Umfang des Klageantrags für begründet gehalten. Es hat gemeint, der Einwand der fehlenden Eintragungsfähigkeit sei im Verletzungsverfahren unbeachtlich. Eine markenmäßige Verwendung liege deshalb vor, weil sich der Geschäftsauftritt nicht nur an türkischsprachige Adressaten richte. Für nicht türkischsprachige Verkehrskreise stelle er ebenso eine reine Phantasiebezeichnung dar wie das Wort „Antep“, denn die entsprechende türkische Stadt sei trotz ihrer Größe in Deutschland weithin unbekannt. Die nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr liege aber vor, da der Begriff „Mangal“ in der angegriffenen Bezeichnung neben „Antep“ eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte und dadurch jedenfalls der Eindruck hervorgerufen werden könne, dass die Leistungen des Beklagten aus einem mit dem Kläger wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stamme. Für die Verwechslungsgefahr spreche zudem die Branchenidentität. Die Schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sei bei nicht rein beschreibender Benutzung unanwendbar. Eine Verwirkung nach § 21 MarkenG scheitere zum einen daran, dass die dort genannte Fünf-Jahres-Frist seit 2014 noch nicht abgelaufen sei. Eine allgemeine Verwirkung nach § 21 Abs. 4 Marken i.V.m. § 242 BGB scheide aus, weil der Beklagte nach der Androhung gerichtlicher Schritte mit Schreiben vom 28.11.2014 kein berechtigtes Vertrauen dahingehend habe fassen dürfen, dass der Kläger nicht gegen ihn vorgehen würde. Die Auskunfts- und Schadensersatzansprüche seien aus den vorgenannten Erwägungen ebenso begründet wie der Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten. Sie meint, das Landgericht habe jedenfalls bei der Bestimmung des Schutzumfangs in Erwägung ziehen müssen, dass der Begriff „Mangal“ beschreibend ist. Dies erkenne im Übrigen auch der nicht türkischstämmige Verkehr, der aufgrund von Urlaubsreisen in die Türkei Kenntnis davon habe, dass Mangal beschreibend sei. Wenn man dies nicht so sehe und auch den Begriff „Antep“ nicht als beschreibend ansehe, fehle es jedenfalls an der Verwechslungsgefahr, denn durch die Zusammenführung zweier als Phantasiebegriffe angesehener Bezeichnungen entstehe ein neues Phantasiegebilde. Das Landgericht habe unberücksichtigt gelassen, dass in der Bezeichnung des Klägers das Wort „mangal“ zum einen kleingeschrieben, zum anderen mit einem sprachbildlichen Zusatz versehen sei, der an „mw“ erinnere. Soweit das Landgericht den Gesichtspunkt der Verwirkung nicht für erfolgreich gehalten habe, habe es versäumt, einen Hinweis zu geben. Da der Kläger trotz Androhung rechtlicher Schritte über drei Jahre nichts unternommen habe, habe der Beklagte darauf vertrauen dürfen, dass dies auch künftig nicht mehr geschehe. Der Beklagte beruft sich im Berufungsverfahren auf eine Nichtbenutzung des klägerischen Zeichens im Sinne des § 55 Abs. 3 MarkenG. Er rügt, dass zum Umfang des Auskunftsanspruchs Ausführungen im landgerichtlichen Urteil fehlten. Die vorgerichtliche Abmahnung sei nicht erforderlich gewesen, da bereits eine Abmahnung aus dem Jahr 2014 vorliege.
Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts Köln vom 31.7.2018 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
Der Kläger beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er verteidigt das landgerichtliche Urteil, insbesondere die Ansicht, dass die Schutzfähigkeit im Verletzungsprozess nicht mehr überprüft werden dürfe, nachdem das Patentamt den Löschungsantrag zurückgewiesen habe. Den Einwand der fehlenden Benutzung hält der Kläger für verspätet. Hilfsweise trägt er vor, dass er unter www.L.de eine Domain für sein Restaurant betreibe, das auch ein Ladenlokal am D.-Platz unterhalte. Hierzu legt er mit Anlagen K14a, K15 - K23 ergänzende Unterlagen vor.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung ist zulässig und begründet.
1. Die Ausgangsklage war zulässig. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist ausreichend bestimmt.
2. Ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2, Abs. 5 MarkenG besteht aber nicht. Zwar sind die Anwendungsvoraussetzungen dieser Norm gegeben, es fehlt aber an der hierfür erforderlichen Verletzungsgefahr.
a) Die Markeninhaberschaft des Klägers steht nicht in Frage. Zutreffend hat das Landgericht angenommen, dass das Verletzungsgericht an die Eintragungsentscheidung der Eintragungsbehörden gebunden ist, also ein mögliches absolutes Schutzhindernis im Verletzungsverfahren grundsätzlich nicht beachtlich ist.
b) Dass die Beklagte den mit der Marke geschützten Begriff als Geschäftsbezeichnung führt, schließt eine markenmäßige Benutzung nicht aus, wenn das Zeichen wie hier nicht nur als Handelsname oder Geschäftsbezeichnung, sondern auch als Hinweis auf die durch das Unternehmen angebotenen Leistungen verwendet wird, so dass eine „Verbindung“ zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den von dem Dritten vertriebenen Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (EuGH GRUR 2007, 971 Tz. 23 – Céline). Eine markenmäßige Benutzung liegt auch im Übrigen vor, denn die Benutzung ist im hier erfolgten Zusammenhang nicht rein beschreibend. Der maßgebliche Teil des angesprochenen Gesamtverkehrs wird ihn vielfach als Phantasiebezeichnung ansehen. Zwar wird der türkischsprachige Teil des Verkehrs die beschreibende Bedeutung erkennen, doch kann nicht von einer „gespaltenen Verkehrsauffassung“ ausgegangen werden, wenn sich – wie hier - die Dienstleistung nicht lediglich an die türkischsprachige Bevölkerung richtet, sondern auch nicht türkischsprachige Verkehrskreise angesprochen werden. In einem solchen Fall ist die Sichtweise des Gesamtverkehrs maßgeblich, unter dem die nicht-türkischsprachigen Teilnehmer nicht zu vernachlässigen sind. Der Anteil der nicht-türkisch-sprachigen Gäste ist in der Millionenstadt L. nämlich keinesfalls geringfügig. Daher ist von einem einheitlichen Verkehr auszugehen, bei dem ein nicht unbeträchtlicher Anteil den beschreibenden Charakter der Bezeichnung nicht entschlüsseln kann. Eine beschreibende Benutzung scheidet aus, wenn sie nur aus Sicht der fremdsprachigen, nicht aber auch aus Sicht der nicht-fremdsprachigen Verkehrskreise besteht (vgl. für die Frage der Zeichenähnlichkeit so OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 400, 401 – STOLITSCHNAJA; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 45, 48 – Datschnie). Der Umstand, dass zu den angesprochenen nicht-türkischsprachigen Verkehrskreisen nur solche Personen gehören, die aufgrund von Urlaubsaufenthalten die Bedeutung von Mangal kennen, überzeugt nicht, weil nicht anzunehmen ist, dass ein in L. betriebenes Restaurant nur von solchen und türkischstämmigen Gästen aufgesucht wird.
c) Allerdings fehlt es an den weiteren Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG.
aa) Ein Fall der Doppelidentität scheidet aus, wenn man – wie das Landgericht – annimmt, dass der Begriff „Antep“ vom angesprochenen Verkehr nicht durchgängig als Städtename identifiziert wird, also im Kollisionsfall nicht einfach weggedacht werden darf. Auch ist die Wertung des Landgerichts, dass die Bezeichnung „Antep“ für die Stadt Gaziantep und auch die Stadt selbst nicht durchgängig im Inland bekannt sind, nicht erfahrungswidrig.
bb) Das nach § 14 Abs. 2 MarkenG erforderliche Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Produkte sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und umgekehrt sowie durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden (st. Rspr. vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 17 – Canon; GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2010, 833 Rn. 12 – Malteserkreuz II; GRUR 2007, 321 Rn. 18 – COHIBA; BGH, GRUR 2002, 544, 545 – Bank24).
Bei Anwendung dieser Kriterien ging das Landgericht zutreffend davon aus, dass Branchenidentität vorliegt. Die einander gegenüberstehenden Zeichen sind identisch hinsichtlich des Zeichenbestandteils „Mangal“. Dieser Zeichenbestandteil ist normal kennzeichnungskräftig. Der erst im Berufungsverfahren erhobene Einwand der Nichtbenutzung ist zum einen verspätet, zum anderen ist anhand der im Berufungsverfahren vom Kläger vorgelegten Benutzungshandlungen nicht ersichtlich, dass der Einwand tatsächlich Berechtigung hat.
Gleichwohl fehlt die Verwechslungsgefahr, weil sich im Ergebnis unterschiedliche Phantasiebegriffe gegenüberstehen. Das Hinzusetzen des Zeichenbestandteils „Antep“ in der kollidierenden Bezeichnung führt zur Anwendung der Regeln über mehrgliedrige Zeichen. Danach ist zu fragen, ob der identische Bestandteil „Mangal“ den Gesamteindruck auch des kollidierenden Zeichens „Antep Mangal“ derart prägt, dass die übrigen Bestandteile für den Verkehr zurückbleiben (vgl. insoweit BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bid/Bud). Das Zeichen wäre nur auf „Mangal“ zu reduzieren, wenn dies der prägende Bestandteil beider Zeichen ist mit der Folge, dass dieser Bestandteil auch beim kollidierenden Zeichen dominiert und alle zusätzlichen Bestandteile zu vernachlässigen sind (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 56 – Calvin Klein/HABM; EuGH GRUR Int 2015, 463 Rn. 38 – MEGA Brands International/HABM). Eine alleinige Prägung wird zwar angenommen, wenn das zusätzliche unterschiedliche Zeichen beschreibend ist (BGH GRUR 2003, 792, 793 – Festspielhaus II). Daran fehlt es aber, wenn der Verkehr „Antep“ mangels Kenntnis der geographischen Bedeutung nicht als beschreibend verstehen wird. Auch eine Prägung von „Mangal“ aufgrund eines Unternehmenskennzeichens im Gesamtbegriff fehlt (vgl. insoweit EuGH GRUR 2005, 1042 – Thomson Life/Life), weil „Antep“ nicht als Unternehmenskennzeichen wahrgenommen wird. Geht man davon aus, dass beide Zeichenbestandteile nicht als beschreibend erkannt werden, so muss für den nicht türkisch-sprachigen Verkehr von normal kennzeichnungskräftigen Bezeichnungen ausgegangen werden.
Das Landgericht hat im Ergebnis zu Unrecht gemeint, die Bezeichnung „Mangal“ sei selbständig kennzeichnungskräftig und behalte selbst dann eine prägende Bedeutung, wenn der Zusatz „Antep“ hinzukomme und dieser Zusatz für den Verkehr den Eindruck wirtschaftlicher Verbindungen nahelege. Warum dies so sein soll, wird nicht erläutert. Es ist auch nicht ersichtlich, warum die Kombination zweier Phantasiebezeichnungen dazu führen soll, dass nur eine dieser Bezeichnungen prägend sein soll. Wenn es um zwei einander gegenüberstehende Wortbezeichnungen geht und keines dieser Bestandteile prägend ist, ist davon auszugehen, dass keines der Zeichen einen anderen als einen Phantasiegehalt auslöst. Es besteht im Hinblick auf die reine Wortbezeichnung weder bildliche noch sinnbildliche Ähnlichkeit. Auf eine solche Konstellation sind am ehesten die Regeln anzuwenden, die der BGH in der Entscheidung PAPPAGALLO/GALLO gefunden hat (BGH GRUR 2000, 883, 885). Dort wurde keine Prägung des Wortes „Gallo“ in der Gesamtbezeichnung Pappagallo befunden, mit der Folge, dass die Verwechslungsgefahr insgesamt fehlte. Diese Schlussfolgerung trifft auch den hier zu entscheidenden Fall, in dem Mangal in der Zusammensetzung Antep Mangal nicht prägend ist.
d) Fehlt es an den Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs, entfallen auch die Annexansprüche und der Aufwendungsersatzanspruch für die vorgerichtliche Abmahnung.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Zulassung der Revision war nicht veranlasst, weil die Frage der Verwechslungsgefahr hier allein eine Tatsachenwertung betrifft.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 21 MarkenG
§ 242 BGB
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 23 Nr. 2 MarkenG
§ 55 Abs. 3 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2, Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 2 MarkenG
§ 91 Abs. 1 ZPO
§ 708 Nr. 10, 711 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2007, 971
GRUR-RR 2006, 400, 401
GRUR-RR 2005, 45, 48
GRUR 1998, 922
GRUR 2008, 343
GRUR 2014, 488
GRUR 2010, 833
GRUR 2007, 321
GRUR 2002, 544, 545
GRUR 2002, 167, 169
GRUR 2010, 1098
GRUR 2003, 792, 793
GRUR 2005, 1042
GRUR 2000, 883, 885
33 O 132/17