Bundespatentgericht (Bundesrepublik Deutschland, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Beschluss vom 2022-04-26, Aktenzeichen 25 W (pat) 49/19
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2022:260422B25Wpat49.19.0

Tenor:
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2016 110 761
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. April 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Tatbestand:
Das am 29. November 2016 angemeldete Zeichen
Etorican
ist am 16. Dezember 2016 unter der Nummer 30 2016 110 761 für folgende Waren als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:
Klasse 5: Medizinische und veterinärmedizinische Präparate und Artikel, insbesondere entzündungshemmende Mittel und Schmerzmittel;
Klasse 10: Medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente.
Gegen die Eintragung der am 20. Januar 2017 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende aus ihrer am 28. August 2015 angemeldeten und am 22. Oktober 2015 unter der Registernummer 30 2015 051 282 eingetragenen Wortmarke
Etoriax
am 14. März 2017 Widerspruch erhoben. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5:
Pharmazeutische Erzeugnisse und Arzneimittel.
Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 10. Oktober 2017 die Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 110 761 für die Waren „Medizinische und veterinärmedizinische Präparate und Artikel, insbesondere entzündungshemmende Mittel und Schmerzmittel“ angeordnet und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt. Mit dem darauf ergangenen Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 2. August 2019 wurde der Erstprüferbeschluss vom 10. Oktober 2017 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.
Zur Begründung ist im Erinnerungsbeschluss ausgeführt, dass sich die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 5 sowohl an den medizinischen Fachverkehr als auch an den allgemeinen Verkehr als Endabnehmer richteten, wobei beide Verkehrskreise diesen Waren mit einer erhöhten Aufmerksamkeit begegneten. Die Vergleichswaren seien identisch. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei noch durchschnittlich. Zwar stelle der Wortbestandteil „Etori-“ einen verkürzten Hinweis auf den Wirkstoff „Etoricoxib“ dar. Jedoch sei die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit noch ausreichend phantasievoll gebildet. Hiervon ausgehend seien hohe Anforderungen an den erforderlichen Zeichenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke aber gerecht werde. Beim Vergleich der Zeichen sei zu berücksichtigen, dass dem gemeinsamen Wortanfang „Etori-“ nur geringe Kennzeichnungskraft zukomme, da es sich insoweit um eine für den Arzneimittelbereich typische Verkürzung der Bezeichnung eines Wirkstoffs handele, die insbesondere von den Fachverkehrskreisen als beschreibender Hinweis verstanden werde. Auf Rezepten finde sich häufig nur noch die jeweilige Wirkstoffangabe, so dass diese dem Patienten auch bei Erwerb und Verbrauch des jeweiligen Präparates begegne (unter Verweis auf BPatG 30 W (pat) 42/13 – Dorzo Plus T STADA / Dorzo). Solche für sich genommen schutzunfähigen Elemente könnten zwar den maßgeblichen Gesamteindruck einer Marke mitbestimmen. Eine Verwechslungsgefahr sei jedoch regelmäßig zu verneinen, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichszeichen im Wesentlichen auf schutzunfähige Elemente der älteren Marke beschränkten. Genau hiervon sei vorliegend auszugehen. Daher werde der Verkehr den abweichenden Elementen „- can“ und „-ax“ mit über das gewöhnliche Maß hinausgehender Aufmerksamkeit begegnen. Hiervon ausgehend seien die Unterschiede der Zeichen auch bei angemessener Mitberücksichtigung des übereinstimmenden, kennzeichnungsschwachen Wortanfangs nicht zu überhören. Zwar stimmten die Bestandteile „-can“ und „-ax“ in dem Vokal „a“ überein. Die weiteren Unterschiede im Konsonantengefüge seien jedoch klanglich ausreichend deutlich wahrnehmbar. Auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen. Hier wirke sich verwechslungsmindernd aus, dass die Widerspruchsmarke über einen zusätzlichen Buchstaben verfüge. Besonders auffällig seien zudem die unterschiedlichen Endbuchstaben „n“ und „x“. Eine begriffliche Zeichenähnlichkeit liege ebenfalls nicht vor, da die kennzeichnenden Markenbestandteile „-can“ bzw. „-ax“ keinen Sinngehalt vermittelten.
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 22. August 2019. Zur Begründung führt sie aus, dass ausgehend von identischen Vergleichswaren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die angegriffene Marke den hohen Anforderungen an den Zeichenabstand nicht mehr gerecht werde. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei der Zeichenbestandteil „Etori-“ nach dem Verständnis des Durchschnittsverbrauchers kein Sachhinweis auf den Wirkstoff „Etoricoxib“. Dieser Wirkstoff sei dem Verbraucher in der Regel unbekannt. Im Bereich der Arzneimittel gebe es auch keine dahingehende Kennzeichnungsgewohnheit, innerhalb einer Produktbezeichnung eine Abkürzung des betreffenden Wirkstoffs voranzustellen. Der vorliegende Fall sei auch nicht mit dem Sachverhalt vergleichbar, der den Beschlüssen des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs in der Sache „Pantohexal“ zugrunde lag, da dort ein Unternehmenskennzeichen mit einem übereinstimmenden Zeichenbestandteil verbunden gewesen sei. Die Annahme der Markenstelle, dass auf Rezepten häufig nur noch die jeweilige Wirkstoffbezeichnung angegeben werde, sei durch nichts belegt. Der Verkehr werde daher den abweichenden Zeichenenden nicht mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen als den übrigen, übereinstimmenden Bestandteilen der beiden Marken. Daher seien sie in hohem Maße klanglich ähnlich, zumal sie in ihrer Silbenzahl, Vokalfolge und einem Teil des Konsonantengerüsts übereinstimmen würden. Auch in schriftbildlicher Hinsicht bestehe Zeichenähnlichkeit. Im Übrigen werde selbst dann ein ausreichender Zeichenabstand nicht eingehalten, wenn davon ausgegangen werde, dass die Widerspruchsmarke wegen des Bestandteils „Etori-“ eine gewisse Kennzeichnungsschwäche aufweise. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke auf konkrete Produktaufmachungen verweise, komme es hierauf nicht an. Maßgeblich sei vorliegend allein die Registerlage.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. August 2019 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 110 761 für die Waren „Medizinische und veterinärmedizinische Präparate und Artikel, insbesondere entzündungshemmende Mittel und Schmerzmittel“anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke bringt vor, der angesprochene Verkehr werde den Kollisionszeichen eine besonders hohe Aufmerksamkeit entgegenbringen, da es sich bei den darunter vertriebenen Produkten um verschreibungspflichtige Medikamente handele. Zudem seien Hersteller nach dem Arzneimittelgesetz verpflichtet, auf der Umverpackung den Wirkstoff anzugeben. Wegen dieser Umstände würden auch Durchschnittsverbraucher den Zeichenbestandteil „Etori-“ als beschreibenden Hinweis auf den Wirkstoff „Etoricoxib“ verstehen. Der Widerspruchsmarke komme daher nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Die beiden Endungen der Kollisionszeichen „-ax“ und „- can“ könnten eine Verwechslungsgefahr nicht begründen.
Der Senat hat mit Schreiben vom 15. Februar 2022 zum Termin zur mündlichen Verhandlung am 31. März 2022 geladen und im Ladungszusatz zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde ausgeführt. Die Widersprechende hat daraufhin den (hilfsweise) gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 15. März 2022 zurückgenommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg. Da keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. besteht, hat die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Erinnerungsbeschluss vom 2. August 2019 zu Recht den Erstprüferbeschluss vom 10. Oktober 2017 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 110 761 angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Marke 30 2015 051 282 vollständig zurückgewiesen.
1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage ergibt sich daraus nicht. Da die angegriffene Marke am 29. November 2016 und somit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf den gegen ihre Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis einschließlich 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.
2. Gegenstand dieses Beschlusses ist nur die Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 110 761 für die Waren der Klasse 5. Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat im Erstprüferbeschluss vom 10. Oktober 2017 die Löschung ihrer Eintragung für die Waren der Klasse 5 angeordnet und den Widerspruch zurückgewiesen, soweit er sich gegen die Waren der Klasse 10 richtet. Gegen diesen Beschluss hat nur die Inhaberin der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt. Dieser ist die Widersprechende entgegengetreten, hat aber den Beschluss vom 10. Oktober 2017 ansonsten nicht angegriffen. Damit ist die in ihm ausgesprochene Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 30 2015 051 282, soweit er sich gegen die Waren der Klasse 10 der Marke 30 2016 110 761 richtet, bestandskräftig geworden. Daran ändert auch der missverständlich gefasste Tenor des Erinnerungsbeschlusses vom 2. August 2019, der den Beschluss vom 10. Oktober 2017 ohne Einschränkung aufhebt und den Widerspruch zurückweist, nichts.
3. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2020, 1202 Rn.– YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019 1058 Rn. 17–- KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und die daraus folgende Aufmerksamkeit sowie das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.
Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke „Etorican“ und der Widerspruchsmarke „Etoriax“ keine Gefahr von Verwechslungen.
a) Letztgenannte verfügt insgesamt noch über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie lehnt sich erkennbar an die Bezeichnung „Etoricoxib“ an. Hierbei handelt es sich um einen Wirkstoff, der als Schmerzmittel bei Arthrose, rheumatoider Arthritis und akuten Gichtanfällen angewendet wird (vgl. „https://de.wikipedia.org/wiki/Etoricoxib“ als Anlage 1 zur Ladung vom 15. Februar 2022). Arzneimittel mit diesem Wirkstoff enthalten im Namen häufig die Anfangssilbe „Etori-" (vgl. „ETORI-1A Pharma 90 mg Filmtabletten“, „Etoriconio“, „Etoricox-AbZ 30 mg Filmtabletten“, „Etoricox-HEXAL 30 mg Filmtabletten“, „ETORICOXIB Libra-Pharm 90 mg Filmtabletten“, „Etoricoxib Heumann Filmtabletten“, „Etoricoxib-ratiopharm 90 mg Filmtabletten“ als Anlage 2 zur Ladung vom 15. Februar 2022). Gegenüber der Wirkstoffbezeichnung „Etoricoxib“ ist die Widerspruchsmarke „Etoriax“ etwas verfremdet, so dass ihr insgesamt noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Hinweise für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich.
b) Die Vergleichsmarken können sich nach der maßgeblichen Registerlage auf identischen Waren begegnen. „Pharmazeutische Erzeugnisse und Arzneimittel“ auf Seiten der Widerspruchsmarke umfassen „Medizinische und veterinärmedizinische Präparate und Artikel, insbesondere entzündungshemmende Mittel und Schmerzmittel“ auf Seiten der jüngeren Marke.
c) Die identischen Vergleichswaren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an den pharmazeutischen Erzeugnissen und Arzneimittel produzierenden Fachverkehr sowie an Drogerien und Apotheken. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl von pharmazeutischen Erzeugnissen und Arzneimitteln ist regelmäßig erhöht.
d) Wegen der noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Warenidentität hat die jüngere Marke trotz der erhöhten Aufmerksamkeit des Publikums einen größeren Zeichenabstand einzuhalten. Diesen Anforderungen wird sie jedoch gerecht.
(1) Die Ähnlichkeit von Kollisionszeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (so z. B. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).
Die schriftbildliche, klangliche und begriffliche Übereinstimmung in dem Bestandteil „Etori-“ alleine kann aus Rechtsgründen nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen, weil dies einer Anerkennung seines markenrechtlichen Schutzes gleichkäme (vgl. BGH GRUR GRUR 2020, 870 Rn. 69 a. E., 70 – INJEKT/INJEX; GRUR 2012, 1040 Rn. 30 f., 39 – pjur/pure; GRUR 2007, 1071 Rn. 49 – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066 Rn. 41 ff. – Kinderzeit; BGH GRUR 2004, 775, 777 – EURO 2000, jeweils m. w. N.). Er ist jedoch – wie oben ausgeführt – der Wirkstoffangabe „Etoricoxib“ entlehnt und steht bei Bezeichnungen von Arzneimitteln, die diesen Wirkstoff enthalten, häufig am Anfang, so dass er vom Verkehr beschreibend wahrgenommen wird und damit nicht eigenständig kennzeichnend sein kann.
Für den Schutzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke sind nur diejenigen Elemente bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen. Eine rechtlich relevante Markenähnlichkeit kann daher nur dann vorliegen, wenn über die gemeinsamen beschreibenden Angaben hinaus weitere Übereinstimmungen in relevantem Umfang gegeben sind. Dies trifft aber vorliegend nicht zu, weil sich die Vergleichsmarken im Übrigen ausreichend deutlich voneinander unterscheiden.
Zwar weisen beide Marken ergänzend zu dem Anfangselement „Etori-" den Vokal „a“ in ihren Schlusssilben „-can“ bzw. „-ax“ auf. Jedoch wird er bei der Widerspruchsmarke mit dem Vokal „i“ klanglich zu „jax“ verschliffen, während er in der Schlusssilbe der angegriffenen Marke klanglich für sich steht. Zudem hebt sich der harte, wie „ks“ klingende Schlusskonsonant „x“ der Widerspruchsmarke klar gegenüber dem akustisch weniger auffälligen Schlusskonsonanten „n“ der jüngeren Marke ab. Die Lautfolgen „etorikan“ und „etorijaks“ vermitteln gerade in den vorliegend maßgeblichen Endsilben jeweils einen anderen Klangeindruck, so dass unmittelbare klangliche Verwechslungen nicht zu befürchten sind.
Auch in schriftbildlicher Hinsicht fallen die Abweichungen zwischen den Bezeichnungen „Etorican“ und „Etoriax“ hinlänglich auf. Die ältere Marke weist sieben und die angegriffene Marke acht Buchstaben auf, so dass Letztgenannte mit einem Buchstaben mehr etwas länger ausfällt. Hinzu kommt, dass sich die Buchstaben „c“ und „n“ auf Seiten der jüngeren Marke und der Buchstabe „x“ auf Seiten der Widerspruchsmarke in ihrer Umrisscharakteristik nicht entsprechen.
Die sich gegenüberstehenden Marken sind Phantasiebezeichnungen und vermitteln – abgesehen von dem beschreibenden und damit nicht maßgeblichen Anfangsbestandteil „Etori-" - keinen übereinstimmenden Sinngehalt, so dass auch eine unmittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.
(2) Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch Gedankliches-In-Verbindung-Bringen, insbesondere in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr, sind nicht erkennbar.
e) Im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtabwägung, in welche vorliegend die Identität der sich gegenüberstehenden Waren und die (noch) durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzubeziehen sind, lässt der genügend auffällige Abstand zwischen den beiden Marken keine Verwechslungen im maßgeblichen Umfang erwarten, so dass der Widerspruch aus der Marke 30 2015 051 282 nicht durchdringen kann.
Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.
4. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der Regelung, dass jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten selbst trägt, verbleibt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 15. März 2022 nach Erhalt der Ladung vom 15. Februar 2022 ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Auch hat der Senat eine solche nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
§ 158 Abs. 3 MarkenG
§ 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG
§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
§ 69 Nr. 1 MarkenG
§ 69 Nr. 3 MarkenG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2010, 933
GRUR 2010, 1098
GRUR 2012, 64
GRUR 2012, 1040
GRUR 2013, 833
GRUR 2016, 382
GRUR 2018, 79
GRUR 2008, 343
GRUR 2020, 1202
GRUR 2020, 870
GRUR 2019, 173
GRUR 2006, 411
GRUR 1999, 723
GRUR 2016, 283
GRUR 2007, 1071
GRUR 2007, 1066
GRUR 2004, 775, 777
30 W (pat) 42/13