Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2025-10-09, Aktenzeichen 2 U 12/24
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2025:1009.2U12.24.00

Tenor:
A.
Die Berufung der Beklagten gegen das am 21.03.2024 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass das Urteil des Landgerichts nach Teilklagerücknahme und teilweiser Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache wie folgt gefasst wird:
I. Die Beklagte wird verurteilt,1.dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 01.01.2020 bis zum 02.11.2024
mehrschichtige Trägerelemente für die Herstellung von Werbematerialien in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder geliefert hat, die zum Aufbringen einer Farbschicht zur Ausgestaltung eines Werbemotivs geeignet sind, umfassend eine Folie mit einer Oberfläche, welche eine Rautiefe von mindestens 10 µm aufweist, eine nicht-elastische Schicht und eine Haftvermittlerschicht,
und zwar unter Angabe
a)der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b)der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c)der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;2.dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen in der Zeit vom 01.01.2020 bis zum 02.11.2024 begangen hat, und zwar unter Angabe:
a)der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b)der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
c)der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d)der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
II.Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 01.01.2020 bis zum 02.11.2024 begangenen Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird.
B.Die Kosten des Rechtsstreits in erster und zweiter Instanz tragen der Kläger zu 20 % und die Beklagte zu 80 %.
C.Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung des Klägers gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 75.000,- € abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Der Kläger darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
D.Die Revision wird nicht zugelassen.
E.Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000,- € festgesetzt.

Tatbestand:
Das Klagepatent betrifft ein Trägerelement für die Herstellung von Werbematerialien und dessen Verwendung (Abs. [0001] der Klagepatentschrift, vorgelegt als Anlage K8; nachfolgend zitierte Absätze sind sämtlich solche der Klagepatentschrift).
Ausweislich der Klagepatentschrift (Abs. [0002]) umfassten herkömmliche Werbematerialien gedruckte Papierbahnen und Folien, die auf Plakatwände aufgebracht wurden. Diese Plakatwände wurden zur Verhinderung einer Beschädigung oder Zerstörung der Werbung an entsprechend geschützten Orten aufgestellt. Um Werbung auch auf frei zugänglichen Untergrundbereichen wie Straßen, Wegen oder dergleichen aufbringen zu können, wurde im Stand der Technik vorgeschlagen, Werbematerialien mit einer Laminatschicht (Schutzschicht) abzudecken und solchermaßen vor Abrieb zu schützen. Dies war allerdings mit hohen Kosten verbunden.
In ihrem Abs. [0004] verweist die Klagepatentschrift beispielhaft auf zwei Oberflächenbelagmaterialien (EP 0 569 921 und DE 4 129 262), stellt aber sodann fest, dass beide nicht für die Verwendung auf Untergrundbereichen wie Wegen oder Straßen ausgelegt sind und sich dementsprechend nicht mit den dadurch auftretenden Problemen beschäftigen.
Vor diesem Hintergrund formuliert die Klagepatentschrift in Abs. [0005] die Aufgabe, Trägerelemente für die Herstellung von Werbematerialien bereitzustellen, welche unter Gewährleistung einer hohen Abriebbeständigkeit des Werbemotivs auf Untergründe wie Straßen, Wege und dergleichen aufbringbar sind. Die Elemente sollen unter den üblichen Umwelteinflüssen, insbesondere Temperaturbedingungen, einerseits haltbar und andererseits ohne Beschädigung des Untergrundes wieder abziehbar sein.
Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 – in der im Nichtigkeitsverfahren erlangten Fassung – ein mehrschichtiges Trägerelement mit folgenden Merkmalen vor:
1. Mehrschichtiges Trägerelement für die Herstellung von Werbematerialien umfassend:
2. eine Folie (2)
2.1 mit einer Oberfläche (1), welche eine Rautiefe von mindestens 10 µm aufweist,
3. eine nicht-elastische Schicht (3) und
4. eine Haftvermittlerschicht (4),
5. wobei auf die Oberfläche (1) eine Farbschicht (6) zur Ausgestaltung eines Werbemotivs aufgebracht ist.

Entscheidungsgründe:
Die vorstehende Merkmalsgliederung gibt Anlass zu folgenden Erläuterungen, wobei von dem Verständnis der zuständigen Fachperson, einem Diplom-Ingenieur oder Master of Engineering der Fachrichtung Verfahrenstechnik oder Materialwissenschaften mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Klebefolien und Laminatprodukten, insbesondere auf dem Gebiet bedruckter Dekorfolien (vgl.: BPatG, NU, Anlage K9 S. 12 Ziffer 3.; BGH, GRUR 2024, 674 Rn. 36 – Trägerelement), auszugehen ist:
1.
Merkmal 1 verlangt ein mehrschichtiges Trägerelement, das die nachfolgend benannten Schichten – Folie, nicht-elastische Schicht, Haftvermittlerschicht – umfasst. Der Begriff „umfassen“ weist darauf hin, dass vom Schutzbereich auch Trägerelemente erfasst werden, die mehr als nur die im Anspruch genannten Schichten aufweisen. Der Anspruch lässt also grundsätzlich eine unbestimmte Anzahl von Schichten zu, die aber jedenfalls die im Anspruch genannten umfassen müssen (vgl. auch BPatG, NU, Anlage K9 S. 12 Ziffer 3.1; BGH, GRUR 2024, 674 Rn. 33 – Trägerelement). Beispielhaft verweist die Klagepatentschrift in ihrem Abs. [0026] darauf, dass auf die (untere) Haftvermittlerschicht (zusätzlich) ein abziehbares Trägermaterial (5) zu deren Schutz aufgebracht sein kann.
Eine bestimmte Reihenfolge der Schichten gibt der Anspruch nicht ausdrücklich vor. Allerdings entnimmt der Fachmann bereits dem Anspruchswortlaut, dass das Trägerelement – vom zu beklebenden Untergrund ausgehend – grundsätzlich eine Haftvermittlerschicht, eine nicht-elastische Schicht, eine Folie und eine Farbschicht aufweisen soll. Aus der Funktionsbeschreibung der einzelnen Schichten ergibt sich ihre Position im anspruchsgemäßen Trägerelement.
Ausweislich Abs. [0019] ff. der Klagepatentschrift dient die Haftvermittlerschicht der Befestigung des erfindungsgemäßen Trägermaterials auf einem Untergrund. Zu diesem Zweck muss sich die Haftvermittlerschicht an der dem Untergrund zugewandten (Unter-)Seite des Trägerelements befinden (vgl. auch: BPatG, Hinweis v. 13.05.2025, S. 12 Ziffer 6.2.6, Bl. 889 eAkte OLG).
Hierauf – nicht zwingend unmittelbar – aufgebracht wird die nicht-elastische Schicht, deren Funktion es ist, eine Anpassung an Unebenheiten des Untergrunds dergestalt zu erzielen, dass der Gesamtverbund des Trägerelements in der an diesen Untergrund angepassten Ausgestaltung verbleibt (Abs. [0015]; vgl. auch: BPatG, Hinweis v. 13.05.2025, S. 12 Ziffer 6.2.5, Bl. 889 eAkte OLG).
Auf der nicht-elastischen Schicht wiederum befindet sich die Folie (vgl. Abs. [0015]), deren erfindungsgemäß rau ausgestaltete Oberfläche (vgl. Merkmal 2.1) den Kern der Erfindung darstellt. Denn insbesondere diese Rauheit ermöglicht eine intensive Verbindung mit aufgebrachten Farben, die wiederum eine Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Licht, Temperatur, Chemikalien und chemische Einflüsse herbeiführt (Abs. [0014]). Der Fachmann erkennt, dass die Farbschicht im Sinne von Merkmal 5 unmittelbar auf die Oberfläche der Folie aufgetragen werden muss, um die zuvor beschriebene intensive Verbindung zu erzielen.
Soweit die Klagepatentschrift in ihrer einzigen Figur mit der Bezugsziffer (1) die Folie und mit der Bezugsziffer (2) deren Oberfläche bezeichnet, dürfte es sich um ein Versehen handeln. Insofern ist davon auszugehen, dass die Bezugsziffern 1 und 2 in der Figur vertauscht bzw. in der Klagepatentschrift fehlerhaft bezeichnet wurden (vgl. auch BPatG, Urt. v. 13.05.2025, S. 13 dritter Absatz). Geht man von dem in der Figur dargestellten mehrschichtigen Aufbau des Trägerelements aus, so bezeichnet die Bezugsziffer (2) die Folie und die Bezugsziffer (1) deren Oberfläche. Die Farbschicht (6) wird ausweislich der Beschreibung nicht auf die der nicht-elastischen Schicht (3) zugewandte Seite der Folie, sondern vielmehr auf deren freiliegende, der nicht-elastischen Schicht gegenüberliegende Oberfläche aufgetragen. Damit ergibt sich ein Aufbau, bei dem sich auf der nicht-elastischen Schicht die Folie befindet und hierüber wiederum die Farbschicht.
2.
Merkmal 2 verlangt – wie zuvor bereits erwähnt – das Vorhandensein einer Folie. Dieser Begriff wird nicht näher definiert. Die Klagepatentschrift beschreibt die Folie vielmehr lediglich im Hinblick auf die besonderen Eigenschaften ihrer Oberfläche und ihrer Position im Schichtaufbau des mehrschichtigen Trägerelements. Auch ein bestimmtes Material wird nicht vorgegeben. In Abs. [0008] beschreibt die Klagepatentschrift Polymere oder Polymergemische lediglich als bevorzugt. Eine erfindungsgemäß bevorzugt eingesetzte Folie enthält hiernach als Hauptbestandteil Polyvenylchlorid sowie als weitere Bestandteile unter anderem Weichmacher, Pigmente und Füllstoffe.
In diesem Zusammenhang lässt der Fachmann – worauf die Beklagte zu Recht hinweist – nicht den sprachlichen Unterschied zwischen dem Merkmal 2 und den Merkmalen 3 bis 5 außer Betracht. Während in Merkmal 2 von „Folie“ die Rede ist, spricht das Klagepatent in den anderen Merkmalen von einer „Schicht“ (nicht-elastische Schicht, Haftvermittlerschicht, Farbschicht). In Fortführung des Grundsatzes, wonach gleichen Begriffen im Rahmen eines Patentanspruchs im Zweifel auch die gleiche Bedeutung beizumessen ist (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett; Urt. v. 25.05.2023 – X ZR 54/21, GRUR-RS 2023, 21360 Rn. 23 – Schiebeverpackung; OLG Düsseldorf [15. ZS], Urt. v. 14.12.2017 – I-15 U 23/18, BeckRS 2017, 154037 Rn. 36; GRUR-RR 2023, 237 Rn. 87 – Waffenverschlusssystem II; Urt. v. 01.02.2024 – I-15 U 17/23, GRUR-RS 2024, 7766 Rn. 65 – Kartuschensystem), kommt unterschiedlichen Begriffen im Zweifel auch eine unterschiedliche Bedeutung zu und deutet eine sprachliche Differenzierung somit auf ein unterschiedliches Verständnis hin. Wie es aber auch nach dem dargestellten Grundsatz nicht ausgeschlossen ist, dass gleichen Begriffen in unterschiedlichen Zusammenhängen doch unterschiedliche Bedeutungen zukommen (BGH, GRUR 2017, 152 Rn. 17 – Zungenbett), ist es ebenso wenig ausgeschlossen, dass unterschiedliche Begriffe in einem Patentanspruch die gleiche Bedeutung haben oder dass einer sprachlichen Differenzierung nicht mehr als eine klarstellende Wirkung zukommt. Dies ist anzunehmen, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung auch der Beschreibung und der Kennzeichnungen ein solches Verständnis ergibt (Senat, Urt. v. 16.05.2024 – I-2 U 70/23, GRUR-RS 2024, 12508 – Rotorelemente).
Maßgeblich für den Wortsinn eines Anspruchs ist der technische Sinn der verwendeten Begriffe, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; GRUR 2016, 169 Rn. 16 – Luftkappensystem; GRUR 2009, 655 – Trägerplatte; GRUR 2020, 159 Rn. 18 – Lenkergetriebe; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.04.2021 – I-15 U 4/20, GRUR-RS 2021, 16129 Rn. 70 – Endoskopievorrichtung, mwN). Bei der Auslegung eines patentgemäßen Begriffs kommt es deshalb nicht auf das allgemeine Sprachverständnis an (vgl. z.B. OLG Düsseldorf [15. ZS], Urt. v. 19.12.2019 – I-15 U 97/16, GRUR-RS 2019, 54492 Rn. 39 – Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen; Urt. v. 29.04.2021 – I-15 U 4/20, GRUR-RS 2021, 16129 Rn. 70 – Endoskopievorrichtung; Senat, Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 63 – Kinderreisesitz; Urt. v. 14.11.2024 – I-2 U 17/24, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. 93 – Spenderteil). Es stellt vielmehr einen festen Grundsatz der Patentauslegung dar, dass jede Patentschrift ihr eigenes Lexikon für die in ihr gebrauchten Begrifflichkeiten darstellt und deswegen nur unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen Aufschluss darüber gewonnen werden kann, was der Anspruch mit einer bestimmten Formulierung meint (BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube). Das Auslegungsgebot gilt dabei generell und somit auch für Begriffe, die von der Formulierung her scheinbar eindeutig sind (BGH, GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente, mwN; GRUR 2021, 942 Rn. 21 – Anhängerkupplung II). In Anbetracht der lexikalischen Bedeutung jeder Patentschrift verbietet es sich, die Merkmale eines Patentanspruchs anhand der Definition in Fachbüchern oder nach dem allgemeinen Sprachverständnis auszulegen; vielmehr müssen sie aus der Patentschrift selbst heraus verstanden werden (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; GRUR 2005, 754 – werkstoffeinstückig; GRUR 2015, 868 Rn. 26 – Polymerschaum II; GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; GRUR 2015, 1095 Rn. 13 – Bitdatenreduktion; GRUR 2016, 1031 Rn. 13 – Wärmetauscher; GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; GRUR 2021, 942 Rn. 22 – Anhängerkupplung II; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 55 – Rohrbearbeitungsvorrichtung; Urt. v. 16.05.2024 – I-2 U 70/23, GRUR-RS 2024, 12508 Rn. 73 – Rotorelemente; Urt. v. 14.11.2024 – I-2 U 17/24, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. 93 – Spenderteil). Handelt es sich bei dem in Rede stehenden Begriff um einen Begriff oder Ausdruck, der in dem betreffenden Fachgebiet gebräuchlich und mit einem bestimmten Inhalt versehen ist, darf deshalb nicht unbesehen dieser nach dem allgemeinen oder üblichen fachlichen Sprachgebrauch gegebene Inhalt zugrunde gelegt werden. Es ist vielmehr stets die Möglichkeit in Rechnung zu stellen, dass das Patent den Ausdruck gerade nicht in diesem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden (z.B. weitergehenden) Sinne verwendet (Senat, Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 63 – Kinderreisesitz; Urt. v. 14.11.2024 – I-2 U 17/24, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. 93 – Spenderteil). Ein eigenes Begriffsverständnis kommt hierbei nicht nur dann in Betracht, wenn der Beschreibungstext (z.B. durch eine Legaldefinition) explizit deutlich macht, dass ein bestimmter Begriff des Patentanspruchs in einem ganz bestimmten, sich vom Üblichen unterscheidenden Sinne verstanden wird, sondern auch dann, wenn sich ein solches Verständnis aus der grundsätzlich gebotenen funktionsorientierten Auslegung ergibt (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.10.2011 – I-2 U 3/11, GRUR-RS 2011, 26945 Rn. 16 – Wärmedämmelement; Urt. v. 14.01.2016 – I-2 U 77/14, GRUR-RS 2016, 03043 Rn. 44 – Kontrollsystem; Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 75 – Unterbauleiste; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 64 – Kinderreisesitz; Urt. v. 14.11.2024 – I-2 U 17/24, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. 93 – Spenderteil). So kann es beispielsweise verfehlt sein, für die Deutung des Patentanspruchs an einem hergebrachten Begriffsverständnis zu haften, wenn dieses zu einer Differenzierung zwischen vom Anspruch erfassten und außerhalb des Patentanspruchs liegenden Ausführungsformen führt, die angesichts des technischen Inhalts der Erfindung unangebracht ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.01.2016 – I-2 U 77/14, GRUR-RS 2016, 03043 Rn. 44 – Kontrollsystem; Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 75 – Unterbauleiste; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 63 – Kinderreisesitz; Urt. v. 14.11.2024 – I-2 U 17/24, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. 93 – Spenderteil).
Unter Zugrundelegung der hiernach gebotenen funktionalen Auslegung gelangt der Senat – wie bereits das Landgericht – zu der Auffassung, dass der Klagepatentanspruch 1 unter einer Folie nicht lediglich Produkte versteht, die in der Lage sind, sich selbst zu tragen.
Dabei kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass unter dem Begriff der Folie in der üblichen (fachmännischen) Terminologie ein flaches und planes Produkt zu verstehen ist, das sich selbst trägt und flächig verformbar ist. In dieser Weise scheint auch der in der Klagepatentschrift erwähnte Stand der Technik (EP xxx xxx B1 und DE x xxx xxx A1) den Begriff der Folie zu verwenden („self-supporting sheet“, „folienförmiges Wechseldekorelement“). Allerdings wird hiermit nicht ein einzelner Bestandteil eines Trägerelements bezeichnet, sondern das Produkt als solches. Die Klagepatentschrift grenzt sich hiervon zwar nicht ausdrücklich ab, allerdings verwendet sie den Begriff der Folie nicht für das Trägerelement als solches – insbesondere wird dieses nicht als folienförmig beschrieben – sondern für einen einzelnen Bestandteil eines mehrschichtigen Trägerelements. Der Fachmann erkennt, dass die anspruchsgemäße Folie dabei gerade nicht als solche auf einen Untergrund aufgebracht wird, sondern nur in dem bestehenden Verbund aus mehreren Schichten, die gemeinsam das erfindungsgemäße Trägerelement bilden. In diesem Verbund aber kommt es nicht darauf an, ob eine einzelne Folie/Schicht die Fähigkeit besitzt, selbsttragend zu sein.
Der Fachmann erkennt, dass der als „Folie“ bezeichneten Schicht in dem erfindungsgemäßen Trägerelement eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Ihre technische Ausgestaltung, die insbesondere in Merkmal 2.1 genauer bezeichnet wird, bildet den Kern der Erfindung, weshalb es insofern nicht verwundert, dass diese Schicht mit der Verwendung der Begrifflichkeit „Folie“ auch sprachlich von den anderen Schichten unterschieden wird. Ausweislich seiner Beschreibung verbindet das Klagepatent mit der Verwendung der Folie verschiedene Vorteile. So heißt es etwa in Abs. [0010], dass die Verwendung einer Folienoberfläche mit einer gewissen Rautiefe für eine trittfeste und rutschsichere Oberfläche sorgt. Für die Erfindung entscheidend sind aber insbesondere die in Abs. [0012] genannten Vorteile:
„Damit eignet sich die Folie ganz besonders für das abriebfeste Aufbringen von weiteren Schichten, insbesondere von Farbschichten. Denn die Rauhigkeit der Oberfläche bewirkt eine Verzahnung der Oberfläche mit der jeweiligen Farbschicht, so dass die Festigkeit und damit die Abriebfestigkeit der Farbe entscheidend erhöht wird. Abgesehen davon kommt es überraschenderweise zu einer Erhöhung der Farbbrillanz.“
Es wird also durch eine entsprechend raue Folienoberfläche eine besondere Eignung derselben für das besonders abriebfeste Aufbringen einer Farbschicht geschaffen. In Abs. [0014] werden diese Vorteile noch einmal wie folgt hervorgehoben:
„Die beschriebenen Folien ermöglichen insbesondere infolge ihrer Rauhigkeit und Oberflächenenergie sowie ihrer inherent vorhandenen Polarität und ihres molekularen Aufbaus eine intensive Verbindung mit aufgebrachten Farben. Dadurch lässt sich eine Beständigkeit insbesondere gegen Feuchtigkeit, Licht, Temperatur, Chemikalien und chemische Einflüsse erreichen. Diese Eigenschaften werden ohne zusätzliche kostenverursachende Behandlung der Oberfläche der Folie erreicht.“
In Abs. [0030] wird als besonders vorteilhaft hervorgehoben, dass über die Farbschicht nicht eine weitere Laminatfolie gelegt werden muss, wodurch Kosten gespart werden können.
Die in der Klagepatentschrift aufgeführten Vorteile hängen funktional in keiner Weise damit zusammen, ob die erfindungsgemäße Folie selbsttragend ist oder nicht. Wenn die Klagepatentschrift in den Absätzen [0025] und [0043] davon spricht, dass das Trägerelement beim Ablösen vom Untergrund möglichst nicht einreißen soll, so bezieht sich dies auf das Trägerelement als Ganzes. Eine Trennung der verschiedenen Schichten des Trägerelements sieht die klagepatentgemäße Lehre nicht vor. Insofern ist es völlig unerheblich, ob die Folie die Eigenschaft besitzt, sich selbst zu tragen. Denn sie wird stets als Teil des mehrschichtigen Trägerelements mit ihrer besonderen Rolle als oberste Schicht unter der Farbschicht dargestellt. Dabei befindet sie sich erfindungsgemäß auf der nicht-elastischen Schicht (vgl. Abs. [0015]), die wiederum entscheidend die Kontur des mehrschichtigen Trägerelements bestimmt. Sie sorgt dafür, dass bei Unebenheiten des Untergrunds, auf welchen das Trägerelement aufgebracht wird, der Gesamtverbund sich dem Untergrund anpasst und in dieser angepassten Ausgestaltung verbleibt (Abs. [0015]). Demgemäß wird der Fachmann der nicht-elastischen Schicht einen maßgeblichen Anteil an der Tragfähigkeit des mehrschichtigen Trägerelements beimessen. Demgegenüber spielt die Fähigkeit, sich selbst zu tragen, für die Folie keine Rolle. Ihre Aufgabe im erfindungsgemäßen Trägerelement besteht vielmehr darin, durch ihre besonders gestaltete Oberfläche eine sichere und haltbare Verbindung zu der auf sie aufzutragenden Farbschicht zu gewährleisten.
Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Beklagten im Verhandlungstermin in Bezug genommenen Prioritätsdokument, der DE xxx xx xxx U1. Bei dieser handelt es sich bereits um kein zulässiges Auslegungsmaterial. Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift (Senat, Urt. v. 12.09.2025 – I-2 U 60/25). Selbst ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung kommt allenfalls dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen Beschreibung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des geschützten Gegenstands beitragen kann (vgl. BGH, GRUR 2011, 701 Rn. 25 – Okklusionsvorrichtung; GRUR 2010, 602 Rn. 20 – Gelenkanordnung; GRUR 2012, 1125 Rn. 27 – Polymerschaum) bzw. wenn zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen (vgl. BGH, GRUR 2015, 875 Rn. 17 – Rotorelemente). Ein derartiger Fall liegt hier jedoch nicht vor. Weder besteht vorliegend ein nicht auflösbarer Widerspruch zwischen Beschreibung und Patentanspruch noch lassen sich im Streitfall Patentanspruch und Beschreibung nicht sinnvoll zueinander in Beziehung setzen. Darüber hinaus will die Beklagte vorliegend nicht einmal die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung, sondern das Prioritätsdokument heranziehen. Soweit dieses lediglich von „Schichten“ spricht, nicht aber von einer „Folie“, lässt sich hieraus im Übrigen auch nicht ableiten, dass das Klagepatent dem Begriff der „Folie“ eine besondere funktionale Bedeutung gegenüber dem Begriff der „Schicht“ zumisst. Vielmehr lässt sich schon aus dem Oberbegriff „mehrschichtiges Trägerelement“ entnehmen, dass die Folie als Schicht in diesem Sinne verstanden wird, da sie Bestandteil des mehrschichtigen Trägerelements ist. Ihre Hervorhebung – auch sprachlicher Art – lässt sich für den Fachmann naheliegend damit erklären, dass – wie ausgeführt – der Folie bestimmte, erfindungswesentliche Vorteile beigemessen werden.
Der Senat sieht sich in dieser Beurteilung dadurch bestätigt, dass der Bundesgerichtshof in seinem im ersten Nichtigkeitsverfahren ergangenen Nichtigkeitsberufungsurteil angenommen hat, dass die D1 mit ihrer Harzschicht (5) die Merkmale 2 und 2.1 offenbart (vgl. BGH, GRUR 2024, 674 Rn. 45 ff. – Trägerelement). Ebenso hat das BPatG in seinem qualifizierten Hinweis vom 13.05.2025 angenommen, dass die MFG8, die der D1 der Nichtigkeitsklage entspricht, mit ihrem – unterhalb der Harzschicht (5) bzw. des Urethanharzfilms (5) vorgesehenen – Harzfilm (4) das Merkmal 2 offenbart (S. 17), bzw. dass bei dem Gegenstand dieser Entgegenhaltung die Schichten 4 und 5 gemeinsam die patentgemäße Folie darstellen (S. 18). Ferner hat das BPatG das Merkmal 2 bei der MFG12 durch die bei deren Gegenstand vorgesehene Decklackschicht (oder auch Decklackfilm genannt), für welche vorzugsweise ein wärmehärtendes Harz verwendet wird, als offenbart angesehen (S. 27). Sowohl der BGH als auch das BPatG haben damit angenommen, dass auch eine Schicht bzw. ein Film eine patentgemäße Folie darstellen kann. Irgendwelche Erwägungen dazu, wann eine Schicht eine patentgemäße Folie darstellt, haben beide Gerichte nicht angestellt.
3.
Gemäß Merkmal 5, das im Nichtigkeitsverfahren durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12.12.2023 hinzugefügt wurde, ist auf die Oberfläche der Folie eine Farbschicht aufgebracht. Die Farbschicht ist damit zwingender Bestandteil des mehrschichtigen Trägerelements und tritt neben die Folie, die nicht-elastische Schicht und die Haftvermittlerschicht, um (mindestens) mit ihnen das erfindungsgemäße Trägerelement zu bilden. Erforderlich ist nach dem Wortlaut des Anspruchs das Ausbilden einer eigenen Schicht, die nur aus dem Farbmaterial besteht und an der Folie haftet (vgl. auch BPatG, Hinweis v. 13.05.2025, S. 14/15).
Nicht erforderlich ist, dass die aufgebrachte Farbe ein Werbemotiv ausbildet. Bei dem Ausdruck „zur Ausgestaltung eines Werbemotivs“ handelt es sich um eine Zweckangabe, die den Schutzbereich des Patents nur insoweit bestimmt und begrenzt, als das Vorrichtungselement, auf das sie sich bezieht, räumlich-körperlich so ausgebildet sein muss, dass es für den betreffenden Zweck verwendet werden kann (vgl. BGH, GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; BGH, GRUR 2024, 674 Rn. 27 – Trägerelement). Weist eine Vorrichtung die erforderliche Eignung auf, ist unerheblich, ob die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen regelmäßig, nur in Ausnahmefällen oder nur zufällig erreicht werden und ob es der Benutzer darauf absieht, diese Wirkungen zu erzielen (BGH, GRUR 2006, 399 Rn. 21 – Rangierkatze; vgl. auch: BGH, GRUR 2024, 674 Rn. 29 – Trägerelement). Im Streitfall ist danach unerheblich, ob die auf die Folie aufgebrachte Farbschicht tatsächlich ein Werbemotiv ausbildet. Allein ausschlaggebend ist, ob der Farbauftrag grundsätzlich geeignet ist, ein Werbemotiv auszugestalten (vgl. auch BPatG, Hinweis v. 13.05.2025, S. 15 zweiter Absatz).
III.
Durch das Angebot und die Lieferung der angegriffenen Ausführungsform an Abnehmer in Deutschland hat die Beklagte den deutschen Teil des Klagepatents mittelbar verletzt (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG). Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.
Die angegriffene Ausführungsform ist objektiv dazu geeignet, für die Benutzung der Erfindung gemäß dem Klagepatentanspruch 1 verwendet zu werden.
Zu Recht hat das Landgericht im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatentanspruchs 1 als verwirklicht angesehen. Bezüglich der Merkmale 1, 2.1, 3 und 4 steht dies zwischen den Parteien auch in zweiter Instanz nicht in Streit, so dass sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Entgegen der Auffassung der Beklagten macht die angegriffene Ausführungsform auch von Merkmal 2 wortsinngemäß Gebrauch. Dass die weiße Polymerschicht nicht selbsttragend ist, steht der Verwirklichung des Merkmals 2 nicht entgegen (s.o. zur Auslegung).
Wird auf die angegriffene Ausführungsform bestimmungsgemäß eine Farbschicht zur Ausgestaltung eines Werbemotivs aufgebracht, liegt ein mehrschichtiges Trägerelement im Sinne des Klagepatents vor, das sämtliche Merkmale des aufrechterhaltenen Patentanspruchs 1 – insbesondere auch Merkmal 5 – wortsinngemäß verwirklicht.
Bei den angegriffenen Trägerelementen handelt es sich um Mittel im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG, die sich auf ein wesentliches Element der unter Schutz gestellten Erfindung beziehen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGH, GRUR 2004, 758, 760 f. – Flügelradzähler; GRUR 2006, 570, 571 – extracoronales Geschiebe; GRUR 2007, 769 Rn. 18 – Pipettensystem; GRUR 2012, 1230 Rn. 32 – MPEG-2-Vidosignalcodierung). Was in diesem Sinne zu den wesentlichen Elementen der Erfindung gehört, ist vom Gegenstand der Erfindung her zu beantworten (BGH, GRUR 2015, 467 Rn. 57 – Audiosignalcodierung). Da der Patentanspruch maßgeblich dafür ist, welcher Gegenstand durch das Patent geschützt ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG (BGH, GRUR 2004, 758, 761 – Flügelradzähler; GRUR 2007, 769 Rn. 18 – Pipettensystem; GRUR 2007, 773 Rn. 14 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2015, 467 Rn. 57 – Audiosignalcodierung). Etwas Anderes gilt nur für Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, aber von völlig untergeordneter Bedeutung sind (BGH, GRUR 2007, 769 Rn. 20 – Pipettensystem; GRUR 2015, 467 Rn. 58 – Audiosignalcodierung) und zur Verwirklichung der geschützten Lehre nichts beitragen (BGH, GRUR 2007, 769 Rn. 20 – Pipettensystem; GRUR 2007, 773 Rn. 14 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2012, 1230 Rn. 32 – MPEG-2-Vidosignalcodierung; GRUR 2015, 467 Rn. 58 – Audiosignalcodierung). Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Beitrag, handelt es sich grundsätzlich um ein wesentliches Element der Erfindung. Darauf, ob das betreffende Merkmal den „Kern“ der Erfindung betrifft, kommt es hierbei nicht einmal an (vgl. BGH, GRUR 2007, 769 Rn. 20 – Pipettensystem; GRUR 2015, 467 Rn. 58 – Audiosignalcodierung).
Die angegriffenen Trägerelemente beziehen sich hiervon ausgehend unzweifelhaft auf ein wesentliches Element der durch Anspruch 1 geschützten Erfindung. Die Trägerelemente weisen den klagepatentgemäßen, den Kern der Erfindung bildenden mehrschichtigen Aufbau auf, wobei insbesondere die Oberfläche der Folie eine Rautiefe von mindestens 10 m hat. Die Trägerelemente wirken funktional mit der auf sie aufzutragenden Farbschicht zusammen, die ihre besondere Abriebbeständigkeit u.a. durch die Rautiefe der Oberfläche der Folie erlangt.
Die in Deutschland belieferten Abnehmer der Beklagten verwenden, wovon mangels gegenteiliger Anhaltspunkte auszugehen ist, die angegriffenen Ausführungsform in Deutschland, weshalb auch der für eine mittelbare Patentverletzung erforderliche „doppelte Inlandsbezug“ gegeben ist.
4.
Die Abnehmer der Beklagten sind zur Benutzung des durch das Klagepatent geschützten Trägerelements nicht berechtigt. Zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat und denen auch sonst kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht (BGH, GRUR 2007, 773 Rn. 24 – Rohrschweißverfahren; Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl., PatG § 10 Rn. 17). Ein Recht zur Benutzung der patentierten Erfindung kann sich beispielsweise aus einer Lizenz ergeben. Dies ist hier indes nicht der Fall. Jedenfalls hat die Beklagte in dieser Hinsicht nichts vorgetragen.
5.
Des Weiteren sind auch die subjektiven Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG gegeben.
Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte weiß oder dass es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, um das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGH, GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat).
Zu Recht hat es das Landgericht aufgrund der Umstände des Streitfalls als offensichtlich angesehen, dass die angegriffene Ausführungsform zur Benutzung der Erfindung geeignet und bestimmt ist (vgl. LGU S. 20). Das als Anlage K3 zur Akte gereichte Datenblatt der Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform zeigt als eine mögliche Anwendung die Darstellung einer Automarke auf dem Straßenbelag:
Die Darstellung hat werbenden Charakter und zeigt damit die Aufbringung einer Farbschicht zur Ausgestaltung eines Webemotivs im Sinne des Merkmals 5. Die anderen im Datenblatt genannten Anwendungen wie Fußgängerzonen, Autohäuser oder Ausstellungsräume legen ebenfalls nahe, dass eine Farbschicht zur Ausgestaltung eines Werbemotivs aufgebracht wird.
In ihren Werbeunterlagen (Anlagen K2a, K2b und K2c) verweist die Beklagte zudem darauf, dass die angegriffene Ausführungsform mit UV-härtenden Tinten, per Siebdruck oder mit Latex bedruckt werden kann. Die Beklagte selbst ist im Übrigen der Annahme, dass die angegriffene Ausführungsform zur Aufbringung einer Farbschicht zur Ausgestaltung eines Werbemotivs geeignet und bestimmt ist, nicht entgegengetreten.
IV.
Dass und in welchem Umfang die Beklagte vor diesem Hintergrund zur Auskunftserteilung, Rechnungslegung und dem Grunde nach zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt. Auf die dortigen Ausführungen (LGU S. 21) wird zunächst zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
Soweit die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung auf eine unbedingte Unterlassungsverpflichtung (sog. Schlechthinverbot) bezogen sind, ist diese im Fall der mittelbaren Patentverletzung zwar nicht stets auszusprechen, im vorliegenden Fall sind ihre Voraussetzungen aber gegeben. Ein Schlechthinverbot kann grundsätzlich nur durchgesetzt werden, wenn das angebotene oder gelieferte Mittel – technisch und wirtschaftlich sinnvoll (Senat, Urt. v. 11.07.2018 – I-2 U 46/15, BeckRS 2018, 23979 Rn. 76 – Maschinenkalibrierung; Urt. v. 30.09.2021 – I-2 U 52/20, GRUR-RS 2021, 32045 Rn. 86 – Entfernbare Schutzgruppe; OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschl. v. 24.01.2022 – I-15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513 Rn. 9 – Tabaksticks I) – ausschließlich in klagepatentverletzender Weise verwendet werden kann (vgl. BGH, GRUR 2006, 839 Rn. 27 – Deckenheizung; Senat, Urt. v. 11.07.2018 – I-2 U 46/15, BeckRS 2018, 23979 Rn. 76 – Maschinenkalibrierung; Urt. v. 30.09.2021 – I-2 U 52/20, GRUR-RS 2021, 32045 Rn. 86 – Entfernbare Schutzgruppe; OLG Düsseldorf [15. ZS], Beschl. v. 24.01.2022 – I-15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513 Rn. 9 – Tabaksticks I). Davon muss hier im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform ausgegangen werden. Die Verwendung der angegriffenen Trägerelemente macht technisch und wirtschaftlich ohne das anschließende Aufbringen einer Farbschicht keinen erkennbaren Sinn. Dass die Farbschicht ggf. nicht in jedem Fall zur Ausgestaltung eines Werbemotivs aufgebracht wird, sondern auch für anderweitige Aufdrucke genutzt werden kann, ist für die (mittelbare) Verletzung des Klagepatents ohne Relevanz. Entscheidend ist insofern lediglich das Aufbringen einer erfindungsgemäßen Farbschicht, die grundsätzlich zur Ausgestaltung eines Werbemotivs geeignet sein muss. Ob sie tatsächlich zur Ausgestaltung eines Webemotivs oder in sonstiger Weise genutzt wird, ist für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre ohne Belang. Eine patentfreie Verwendungsmöglichkeit der angegriffenen Ausführungsform ist vor diesem Hintergrund nicht ersichtlich und eine solche zeigt die Beklagte auch nicht auf.
In Bezug auf die festgestellte Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz wegen der mittelbaren Verletzung des Klagepatents ist lediglich zu ergänzen, dass es für den Feststellungsausspruch ausreicht, dass nach der Lebenserfahrung die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer unter Verwendung des Mittels begangenen unmittelbaren Verletzungshandlung besteht. Ein auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteter Klageantrag ist, sofern eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, schon dann begründet, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht. Diese braucht nicht einmal hoch zu sein. Ob und was für ein Schaden entstanden ist, bedarf keiner Klärung, wenn nach der Erfahrung des täglichen Lebens der Eintritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten ist. Hierfür genügt es in der Regel, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Verletzungshandlung vorliegt (BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 21 – Fräsverfahren). Als Verletzungshandlung in diesem Sinn reicht eine mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 PatG grundsätzlich aus. Zwar ist im Falle einer mittelbaren Patentverletzung nur derjenige Schaden zu ersetzen, der durch die unmittelbare Patentverletzung der Abnehmer des Mittels entsteht (BGH, GRUR 2005, 848, 854 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679 Rn. 45 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773 Rn. 33 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2013, 713 Rn. 21 – Fräsverfahren). Hieraus ist aber nicht zu folgern, dass die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts nur dann zu bejahen ist, wenn mindestens eine unmittelbare Verletzungshandlung festgestellt worden ist. Grundsätzlich reicht es vielmehr aus, wenn die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung vorliegen (BGH, GRUR 2006, 839 Rn. 26 – Deckenheizung; GRUR 2013, 713 Rn. 21 – Fräsverfahren). Das gilt auch hier, da im Streitfall nach der Lebenserfahrung aufgrund der Werbung der Beklagten zweifellos eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass Abnehmer der Beklagten die angegriffene Ausführungsform zur Benutzung der Erfindung verwandt haben.
C.
Zu einer Aussetzung der Verhandlung im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit (§ 148 ZPO) bis zu einer möglichen Entscheidung des Bundesgerichtshofs über eine eventuelle Nichtigkeitsberufung der Beklagten besteht kein Anlass.
Die Beklagten sind allerdings mit dem entsprechenden Vorbringen nicht schon nach den §§ 529, 531 ZPO ausgeschlossen. Es handelt sich bei dem auf die Nichtigkeitsklage gestützten Aussetzungsverlangen zwar um ein neues Verteidigungsmittel, das im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen der §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO Berücksichtigung finden kann (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. E Rn. 946). Dies schließt insbesondere den zur Begründung des Aussetzungsverlangens geleisteten Sachvortrag ein, selbst wenn die Erhebung der Nichtigkeitsklage an sich – wie hier – unstreitig ist. Die dem Aussetzungsantrag zugrundeliegende Nichtigkeitsklage war jedoch erstinstanzlich noch nicht erhoben und stellt damit ein erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung in der Vorinstanz entstandenes Verteidigungsmittel dar, welches gemäß § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen ist (Senat, Schlussurteil v. 21.10.2021 – I-2 U 5/21, GRUR-RS 2021, 34296 Rn. 113 – Laufsohle).
Das auf die Nichtigkeitsklage gestützte Aussetzungsverlangen ist auch nicht nach den allgemeinen Verspätungsregeln der §§ 530, 296 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. Gemäß § 520 Abs. 3 Nr. 4 ZPO hat die Beklagte – nach Erhebung der Nichtigkeitsklage am 08.08.2024 – ihr Aussetzungsbegehren unmittelbar in ihrem Schriftsatz vom 19.09.2024 geltend gemacht und hierzu entsprechenden Sachvortrag geleistet.
Gleichwohl bietet die durch die Beklagte während des Berufungsverfahrens eingereichte Nichtigkeitsklage für eine Aussetzung der Verhandlung keinen Anlass, § 148 ZPO. Ungeachtet der – vom Senat nicht zu entscheidenden – Frage, ob die Nichtigkeitsklage ggf. bereits unzulässig ist (vgl. hierzu die Ausführungen des Bundespatentgerichts in seinem Hinweis vom 13.05.2025, S. 2 f.), hält der Senat jedenfalls aus Sachgründen eine Nichtigerklärung des Klagepatents nicht für hinreichend wahrscheinlich.
Wenn das Klagepatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; anderenfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und/oder Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und ggf. das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch bzw. der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten; st. Rspr. des Senats, vgl. nur Urt. v. 25.10.2018 – I-2 U 30/16, GRUR-RS 2018, 34555 Rn. 109 – Papierrollensäge).
Wurde das Klagepatent bereits – wie hier – in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt, so hat das Verletzungsgericht grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Klagepatents hinzunehmen. Grund, die parallele Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einer Verurteilung vorerst abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der Angriff auf den Rechtsbestand nunmehr auf (z.B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (st. Rspr. des Senats, vgl. nur Urt. v. 06.12.2012 – I-2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Urt. v. 08.04.2021 – I-2 U 13/20, GRUR-RS 2021, 8206 Rn. 78 – Halterahmen II).
Das Bundespatentgericht hat die das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage der Beklagten durch Urteil vom 07.08.2025 abgewiesen. Ob die Beklagte gegen dieses Urteil Berufung einlegt, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Schon deshalb kommt eine Aussetzung von vornherein nicht in Betracht.
Dass es noch an einer Begründung des im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteils fehlt, rechtfertigt keine andere Entscheidung. Zwar kann das Verletzungsgericht in Fällen evidenter Unrichtigkeit ausnahmsweise von der Beurteilung der Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung abweichen, indem es – entgegen dem Votum der gesetzlich zuständigen Instanz – einen hinreichenden Rechtsbestand trotz erstinstanzlich erfolgten Patentwiderrufs bejaht oder einen solchen trotz erstinstanzlich erfolgter Aufrechterhaltung des Klagepatents verneint. Dies setzt aber nicht voraus, dass den Parteien eines parallelen Verletzungsverfahrens – jenseits dessen, was der reguläre Verfahrensablauf an Möglichkeiten eröffnet – die Gelegenheit eingeräumt werden muss, zu der noch ausstehenden Begründung der (im Verkündungszeitpunkt lediglich dem Ergebnis nach bekannten) Rechtsbestandsentscheidung Stellung zu nehmen. Ob ein Fall evidenter Unrichtigkeit vorliegt, wird sich zwar ohne Kenntnis der genauen Begründungserwägungen in aller Regel nicht absehen lassen, das generelle Hinausschieben der Entscheidung im Verletzungsverfahren liefe aber auf einen Generalverdacht gegenüber den Rechtsbestandsinstanzen und der Verlässlichkeit ihrer technischen Beurteilung hinaus, der unangebracht ist. Für die Entscheidung über das Aussetzungsbegehren muss daher die Tatsache genügen, dass die zuständige Fachinstanz in bestimmter – positiver oder negativer – Weise über das Klagepatent erkannt hat (vgl. Senat, Urt. v. 30.09.2021, Az. I-2 U 52/20, GRUR-RS 2021, 32045 Rn. 93 – Entfernbare Schutzgruppe). Im Streitfall liegt zudem der qualifizierte Hinweis des Bundespatentgerichts vom 13.05.2025 vor. Auch wenn nicht festgestellt werden kann, dass das Bundesgericht in seinem Urteil vom 07.08.2025 den im Hinweis vom 13.05.2025 wiedergegebenen Erwägungen in sämtlichen Punkten gefolgt ist, stimmt jedenfalls das Ergebnis überein und es liegt eine den Parteien und dem Senat zugängliche Begründung für dieses Ergebnis vor.
Darüber hinaus handelt es sich bei dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 07.08.2025 nicht um die erste Entscheidung über den Rechtsbestand des Klagepatents. Vielmehr wurde das Klagepatent in der hier geltend gemachten Fassung bereits in einem – über mehrere Instanzen geführten – Nichtigkeitsverfahren rechtskräftig bestätigt. Die Möglichkeit, die Entscheidung über ein Rechtsmittel des Verletzungsbeklagten gegen eine Verurteilung aus einem Patent, das bereits in einem rechtskräftig abgeschlossenen Nichtigkeitsverfahren bestätigt ist, auszusetzen, bis über eine während des Rechtsmittels erhobene neue Nichtigkeitsklage entschieden ist, ist besonders zurückhaltend zu behandeln (OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.02.2023 – 6 U 245/21, GRUR-RS 2023, 26668 Rn. 111 – Polsterumarbeitungsmaschine II, m.w.N.). So kommt nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens regelmäßig wegen der damit verbundenen erheblichen Verzögerung des Verfahrensabschlusses eine (erneute) Aussetzung eines an sich entscheidungsreifen Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde im Hinblick auf eine nach Abschluss des ersten Nichtigkeitsverfahrens erhobene zweite Nichtigkeitsklage nur dann in Betracht, wenn die Erfolgsaussicht der neuen Nichtigkeitsklage offensichtlich ist (BGH, GRUR 2012, 1072 Rn. 2 – Verdichtungsvorrichtung; Beschl. v. 27.09.2022 – X ZR 30/21, GRUR-RS 2022, 30206 Rn. 9 – Verletzergewinn). Dies gilt unter dem Gesichtspunkt des Interesses des Klägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens im Wesentlichen auch für die Frage der Aussetzung des Verfahrens über eine Berufung, während deren Anhängigkeit eine neue Nichtigkeitsklage eingereicht worden ist (OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.02.2023 – 6 U 245/21, GRUR-RS 2023, 26668 Rn. 111 – Polsterumarbeitungsmaschine II; Senat, Urt. v. 16.05.2024 – I-2 U 70/23, GRUR-RS 2024, 12508 Rn. 175 – Rotorelemente).
Schließlich ist bei der Aussetzungsentscheidung auch die späte Erhebung der Nichtigkeitsklage zu Lasten der Beklagten zu berücksichtigen (vgl. BGH, GRUR 2012, 93 Rn. 5 – Klimaschrank; Senat, Urt. v. 06.12.2012 – I-2 U 46/12, BeckRS 2013, 13744; Urt. v. 11.06.2015 – I-2 U 64/14, GRUR-RS 2015, 18679 Rn. 75 – Verbindungsstück; Schlussurt. v. 21.10.2021 – I-2 U 5/21, GRUR-RS 2021, 34296 Rn. 114 f. – Laufsohle; Urt. v. 16.05.2024 – I-2 U 70/23, GRUR-RS 2024, 12508 Rn. 177 – Rotorelemente; Urt. v. OLG München, Urt. v. 02.02.2017 – 6 U 2748/15, BeckRS 2017, 126447 Rn. 49; OLG Karlsruhe Urt. v. 22.2.2023 – 6 U 245/21, GRUR-RS 2023, 26668 Rn. 113 – Polsterumarbeitungsmaschine II).
Eine verzögerte Erhebung der Nichtigkeitsklage führt zu einer deutlich späteren Entscheidung des Bundespatentgerichts, wodurch sich bei einer Aussetzung auch das Verletzungsverfahren entsprechend verlängert. Auch im Fall seines erstinstanzlichen Obsiegens ist die Aussetzung für einen Verletzungskläger mit Nachteilen verbunden, da er die Zwangsvollstreckung auch weiterhin nur gegen Sicherheitsleistung betreiben kann und dem aus § 717 Abs. 2 ZPO erwachsenden Schadensersatzrisiko unterliegt. Daher ist es an dem jeweiligen Verletzungsbeklagten, beizeiten klare Verhältnisse zu schaffen. Verlässt er sich erstinstanzlich auf die Argumentation zur vermeintlichen Nichtverletzung und entscheidet sich erst in zweiter Instanz zu einem Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents, ist dem durch eine restriktive Aussetzungspraxis Rechnung zu tragen. Eine Aussetzung kommt in einem solchen Fall nur dann in Betracht, wenn es in hohem Maße wahrscheinlich erscheint, dass das Klagepatent aufgrund der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird (Senat, Schlussurt. v. 21.10.2021 – I-2 U 5/21, GRUR-RS 2021, 34296 Rn. 114 f. – Laufsohle).
Demgegenüber erfährt der Maßstab keine grundlegenden Abweichungen dadurch, dass der Kläger aus dem erstinstanzlichen Urteil bereits über ein vorläufig vollstreckbares Urteil verfügt. Zwar unterliegt die Aussetzung der Verhandlung etwas weniger strengen Anforderungen, wenn der Patentinhaber bereits über einen Titel verfügt und daraus vollstrecken kann (vgl. Senat, GRUR-RR 2002, 369, 377 – Haubenstretchautomat; Urt. v. 16.05.2024 – I-2 U 70/23, GRUR-RS 2024, 12508 Rn. 177 – Rotorelemente; OLG Düsseldorf [15. ZS], Urt. v. 16.07.2020 – 15 U 38/18, GRUR-RS 2020, 52063 Rn. 106 – Schnellwechseldorn). Auch in einem solchen Fall genügt es jedoch schon im Grundsatz nicht, wenn die Vernichtung des Klagepatents möglich ist; sie muss auch hier wahrscheinlich sein (Senat, GRUR-RR 2007, 259, 262 – Thermocyler).
Der Umstand, dass es hier „nur“ um die Vollstreckung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs geht, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat der Kläger selbst dann, wenn im Falle des Erlöschens des Klagepatents durch Zeitablauf die Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung bereits vollstreckt ist, ein schutzwürdiges Interesse an einer zeitnahen Entscheidung des Verletzungsprozesses, das einer Aussetzung entgegensteht (BGH, Beschl. v. 27.09.2022 – X ZR 30/21, GRUR-RS 2022, 30206 Rn. 13 f. – Verletzergewinn).
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze bieten die durch die Beklagte zur Begründung ihres Aussetzungsantrages aufgeführten Einwände gegen den Rechtsbestand für eine Aussetzung der Verhandlung keinen hinreichenden Anlass, § 148 ZPO.
Der Senat vermag nicht festzustellen, dass die erstinstanzliche Entscheidung des BPatG offenkundig unrichtig ist und eine Vernichtung des Klagepatentanspruchs 1 damit überwiegend wahrscheinlich ist.
Die Druckschriften D1 (JP 2001-317171 A), D2 (DE 699 02 236 T2) und D3 (DE 4135 097 A1) wurden bereits in dem ersten, seitens der A. AG gegen das Klagepatent geführten Nichtigkeitsverfahren ausführlich diskutiert und im Ergebnis für nicht rechtsbestandshindernd erachtet. Auch in dem nunmehr seitens der Beklagten angestrengten Nichtigkeitsverfahren hat sich das BPatG mit diesen Entgegenhaltungen (nochmals) beschäftigt und festgestellt, dass sie weder der Annahme der Neuheit noch der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehen. Dem hat der Senat nichts hinzuzufügen.
Soweit die hiesige Beklagte sich im jetzigen Nichtigkeitsverfahren insbesondere auf den Einwand mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung und das Vorliegen einer offenkundigen Vorbenutzung beruft (vgl. Schriftsatz vom 19.09.2024, Bl. 147 ff eAkte OLG), ist festzustellen, dass sich das BPatG mit beiden Aspekten in seinem qualifizierten Hinweis vom 13.05.2025 auseinandergesetzt hat. Die hierin enthaltenen Ausführungen hält der Senat für schlüssig und nachvollziehbar.
Soweit die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht hat, dass die Herstellung der von Patentanspruch 1 geforderten Rautiefe (Merkmal 2.1) in der Klagepatentschrift nicht hinreichend ausführbar offenbart sei, hat das fachkundig besetzte BPatG ausgeführt, dass es sich um eine dem Fachmann grundsätzlich bekannte Vorgehensweise handele, die keiner weiteren Erläuterung bedurft habe (Hinweis vom 13.05.2025, S. 15). Der Senat vermag nicht festzustellen, dass diese Einschätzung offenkundig unrichtig ist.
Gleiches gilt für die Ausführungen des BPatG im Hinblick auf eine angeblich offenkundige Vorbenutzung der klagepatentgemäßen Lehre (Hinweis v. 13.05.2025, S. 30 ff.). Auf der Grundlage des Vorbringens der Beklagten und der von ihr vorgelegten Unterlagen vermag auch der Senat nicht festzustellen, dass etwaige Benutzungshandlungen vor dem Prioritätsdatum des Klagepatents eine nicht zu weit entfernte Möglichkeit eröffnet hätten, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige die zuverlässige ausreichende Kenntnis von der Erfindung erhalten hätten (vgl. hierzu auch: BGH, GRUR 2020, 833 Rn. 28 – Konditionierverfahren; GRUR 2015, 463 Rn. 39 – Presszange; GRUR 2022, 1294 Rn. 119 – Oberflächenbeschichtung).
Der Senat kann (derzeit) schon nicht feststellen, dass das Bundespatentgericht das Vorbringen der Beklagten zu der von ihr behaupteten Vorbenutzung eines erfindungsgemäßen Trägerelements in Gestalt einer H.-Markierungsfolie des Typs „xy“ im Ergebnis zu Unrecht als unschlüssig bzw. unsubstantiiert angesehen hat. Selbst wenn man aber zu Gunsten der Beklagten unterstellt, dass das Bundespatentgericht – wie von der Beklagten geltend gemacht – überzogene Anforderungen an die substantiierte Darlegung einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung gestellt hat, kann dies eine Aussetzung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits nicht rechtfertigen. Folge hiervon wäre, dass das Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren über die von der Beklagten behauptete Vorbenutzung Beweis hätte erheben müssen. Denn der Kläger hat den gesamten Vortrag der Beklagten bestritten. So bestreitet der Kläger insbesondere, dass er im Zusammenhang mit dem „I.“-Projekt im Zeitraum März bis Mai 2004 in K. Asphaltfolien mit patentgemäßer Beschaffenheit benutzt hat. Er behauptet, vor dem Anmeldetag des Klagepatents (02.11.2004) stets nur Asphaltfolien nicht patentgemäßer Beschaffenheit benutzt zu haben, wie sie aus dem Stand der Technik vorbekannt seien, so auch im Zusammenhang mit dem „I.“-Projekt. Demgemäß rügt die Beklagte auch, dass das Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren Beweis über die von ihr behauptete Vorbenutzung hätte erheben müssen.
Wird die mangelnde Rechtsbeständigkeit eines Patents – wie hier – auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt, setzt eine Aussetzung der Verhandlung im Hauptsacheverfahren zunächst eine schlüssige und detaillierte Darstellung des Vorbenutzungstatbestandes mit entsprechenden Beweisantritten im Nichtigkeitsverfahren voraus. Um auch die darüber hinaus erforderliche Wahrscheinlichkeit des positiven Nachweises der Vorbenutzung darzutun, müssen außerdem zusätzliche objektive Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Vorbenutzungs-Behauptung vorgetragen werden. Eine Beweisaufnahme zur weiteren Klärung des voraussichtlichen Erfolges der Nichtigkeitsklage als Grundlage für eine Aussetzungsentscheidung nach § 148 ZPO kommt nicht in Betracht. Eine solche Beweisaufnahme wäre für das Rechtsbestandsverfahren nicht verbindlich, könnte den Ablauf jenes Verfahrens stören, griffe letztlich in die Kompetenz für die Entscheidung über den Einspruch ein und würde den Sinn und Zweck einer Aussetzung nach § 148 ZPO, überflüssige Mehrarbeit und einander widersprechende Entscheidungen in parallelen Prozessen zu verhindern, in sein Gegenteil verkehren (stRspr des Senats, vgl. GRUR 1979, 636, 637 – Ventilanbohrvorrichtung; Urt. v. 19.3.2009 – I-2 U 55/08, BeckRS 2010, 21559; Urt. v. 10.3.2016 – I-2 U 41/15, BeckRS 2016, 120305 Rn. 107; OLG Düsseldorf [15. ZS], GRUR-RR 2024, 61 – Rollwagen). Wird der Rechtsbestand eines Patents mit einer angeblich offenkundigen Vorbenutzung angegriffen, so kommt die Aussetzung eines Hauptsacheverfahrens vor diesem Hintergrund nur in Betracht, wenn der Verletzer die behauptete Vorbenutzungshandlung im Verletzungsrechtsstreit durch liquide Beweismittel (wie Urkunden oder dergleichen) nachweisen kann. Ein Aussetzungsantrag, der auf eine angeblich offenkundige Vorbenutzung gestützt ist, welche nicht lückenlos durch liquide Beweismittel belegt ist, sondern – zumindest in Teilen – auch auf einen Zeugenbeweis angewiesen ist, muss hingegen ohne Erfolg bleiben (OLG Düsseldorf [15. ZS], GRUR-RR 2024, 61 Rn. 171 – Rollwagen). Da eine Vernehmung des angebotenen Zeugen nur im Einspruchsverfahren, jedoch nicht im Verletzungsprozess erfolgt, ist bereits unvorhersehbar, in welcher Weise der benannte Zeuge überhaupt aussagen wird und ob seine Aussage, wenn sie für den Einsprechenden günstig ist, für glaubhaft gehalten wird. Schon wegen dieser gänzlich unsicheren Prognose verbietet sich die Annahme, es sei mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf des Patents zu erwarten.
Unter Zugrundelegung dieses Maßstabes hat die Beklagte eine offenkundige Vorbenutzung der klagepatentgemäßen Lehre nicht hinreichend substantiiert dargetan und durch liquide Beweismittel belegt.
Wie das BPatG zu Recht ausgeführt hat, lässt sich anhand des Vortrags der Beklagten nicht feststellen, dass xy sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 verwirklicht. Die in diesem Rechtsstreit als Anlagen KAP7, KAP13 und KAP15 vorgelegten Untersuchungsberichte des Instituts G. („xxx“) vom 26.07.2024 (Gutachten 24-0080.1 betreffend ein Muster aus dem Jahr 2002, im Nichtigkeitsverfahren vorgelegt als Anlage MFG27), 13.06.2024 (Gutachten 24-0080E2 betreffend ein Muster aus dem Jahr 2013, im Nichtigkeitsverfahren vorgelegt als Anlage MFG20) und 28.06.2024 (Gutachten 24-0080.1 betreffend ein Muster aus dem Jahr 2024, im Nichtigkeitsverfahren vorgelegt als Anlage MFG26) belegen dies – entgegen der Auffassung der Beklagten – nicht.
Die darin enthaltenen lichtmikroskopischen Aufnahmen zeigen zwar einen mehrschichtigen Aufbau, die Eigenschaften der einzelnen Schichten lassen sie aber nicht erkennen (vgl. Anlage KAP7):
Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die zweite Schicht – im Sinne der nicht-elastischen Schicht nach Merkmal 3 – in der Lage ist, Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, ohne sich in ihre Ursprungsform zurück zu verformen (vgl. auch BPatG, Hinweis v. 13.05.2025, S. 32, Bl. 909 eAkte OLG). Die Untersuchungsberichte verhalten sich hierzu nicht. Gleiches gilt für das Vorhandensein einer Farbschicht im Sinne von Merkmal 5. Auch diese ist in den vorgelegten lichtmikroskopischen Bildern nicht erkennbar und wird in den Untersuchungsberichten nicht erwähnt.
Soweit die Beklagte darauf verweist, dass in einer von ihr als Anlage KAP8 vorgelegten Preisliste der Firma H. (im Nichtigkeitsverfahren vorgelegt als Anlage MFG21), deren Gültigkeit mit „ab 01.01.2002“ angegeben ist, auch fertig konfektionierte Verkehrszeichen-Bilder (S. 12) enthalten sind, lässt sich nicht feststellen, dass diese Verkehrszeichen durch das erfindungsgemäße Auftragen einer Farbschicht im Sinne von Merkmal 5 des Klagepatentanspruchs 1 gebildet wurden. Ebenso ist denkbar, dass – wie im Stand der Technik vorbekannt – über die Farbschicht eine Laminierungsschicht aufgebracht war.
Ungeachtet dessen hat die Beklagte nicht schlüssig vorgetragen und anhand liquider Beweismittel belegt, dass den untersuchten Mustern entsprechende Produkte in offenkundiger Weise vorbenutzt wurden, also insbesondere der Kläger entsprechende Produkte vor dem Anmeldetag des Klagepatents erworben und in den Verkehr gebracht hat. Dabei geht der Senat davon aus, dass das Klagepatent die Priorität des deutschen Gebrauchsmusters DE xxx xx xxx U1 (im Nichtigkeitsverfahren vorgelegt als Anlage MFG2) vom 31.10.2003 nicht beanspruchen kann, so dass auf den Anmeldetag des Patents am 02.11.2004 abzustellen ist.
Für die Annahme einer offenkundigen Vorbenutzung reicht die bloße Bereitschaft des Erfindungsbesitzers, den Gegenstand der Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, nicht aus. Vielmehr muss eine solche Kundgabe auch tatsächlich erfolgt sein (BGH, GRUR 2001, 1129, 1134 – zipfelfreies Stahlband; GRUR 2015, 463, 466 – Presszange, Rn. 39). Die Vorbenutzung muss deshalb durch eine Lieferung an einen Kunden auch tatsächlich stattgefunden haben; nur dann kann von einer Offenbarung ausgegangen werden.
Dies vermag der Senat nicht festzustellen. Insofern fehlt es an einer in sich nachvollziehbaren Darlegung der Liefer- bzw. Begutachtungskette. So lässt sich insbesondere nicht feststellen, dass die von dem Kläger im Jahr 2002 bzw. vor dem 02.11.2004 angebotene und vertriebene „Asphaltfolie“ identisch ist mit dem (damaligen) Produkt xy der Firma H.
Die im Nichtigkeitsverfahren als Anlage MFG28 vorgelegte Broschüre lässt nicht erkennen, dass die wiedergegebenen Daten das Produkt xy der Firma H. betreffen. Beschrieben wird vielmehr eine „Asphaltfolie“ der BA. GmbH. Hierzu trägt die Beklagte vor, der Kläger habe im Jahr 2002 von der Firma H. eine Materialrolle des Produkts xy bezogen und xy unter der Bezeichnung „Asphaltfolie“ beworben und an seine Kunden, u.a. die J.GmbH, geliefert. Entsprechende Einkaufs- oder Verkaufsbelege, Lieferscheine etc. legt die Beklagte nicht vor. Auch erfolgt kein näherer Vortrag zu den Details der Lieferkette, insbesondere zu den Daten der einzelnen Lieferungen. Die Ausführungen der Beklagten zu etwaigen Lieferungen der Firma H. an Kunden des Klägers im Jahr 2013 vermögen hieran nichts zu ändern. Derartige Geschäfte bieten keinen Anhalt dafür, dass der Kläger bereits vor dem 02.11.2004 das Produkt xy von der Firma H. bezogen und am Markt angeboten und vertrieben hat.
Selbst wenn man aber das Vorbringen der Beklagten diesbezüglich für schlüssig erachten wollte, wird ihr Vorbringen – trotz des Bestreitens des Klägers – in keiner Weise durch liquide Beweismittel belegt. Soweit die Beklagte auf eine Vernehmung des Zeugen L. verweist, ist eine solche im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG nicht erfolgt und kommt – wie ausgeführt – im Rahmen der Aussetzungsentscheidung nicht in Betracht. In der Folge sind die Verweise der Beklagten auf Unterlagen, die eine „Asphaltfolie“ des Klägers betreffen (Anlagen MFG 28, MFG29), nicht geeignet, Hinweise auf die Ausgestaltung, die Bewerbung und/oder den Vertrieb von xy vor dem 02.11.2004 zu geben.
D.
Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 91a, 92 Abs. 1 S. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.
Soweit die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache betreffend den ursprünglich auch geltend gemachten Unterlassungsanspruch im Hinblick auf den Zeitablauf des Klagepatents übereinstimmend für erledigt erklärt haben, waren die diesbezüglichen Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen (§ 91a ZPO), weil dem Kläger – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt – jedenfalls aufgrund der mittelbaren Benutzung des überdies auch schutzfähigen Klagepatents ein Unterlassungsanspruch nach §§ 10 Abs. 1, 139 Abs. 1 PatG gegen die Beklagte zustand.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).
X1 X2 X3
Verkündet am 09.10.2025X4, Justizbeschäftigteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstelle

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG
§§ 242, 259 BGB
§§ 529, 531 ZPO
§§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO
§§ 530, 296 Abs. 1 ZPO
§§ 139 ff. PatG
§§ 91a, 92 Abs. 1 S. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO
§§ 10 Abs. 1, 139 Abs. 1 PatG
§§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO
§ 10 PatG
§ 10 PatG
§ 148 ZPO
§ 91a ZPO
§ 543 ZPO
§ 10 Abs. 1 PatG
§ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO
§ 520 Abs. 3 Nr. 4 ZPO
§ 717 Abs. 2 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO
Art. 20 Abs. 3 GG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2024, 674
GRUR 2017, 152
GRUR-RR 2023, 237
GRUR 1999, 909
GRUR 2016, 169
GRUR 2009, 655
GRUR 2020, 159
GRUR 1999, 909, 912
GRUR 2015, 875
GRUR 2021, 942
GRUR 2005, 754
GRUR 2015, 868
GRUR 2015, 972
GRUR 2015, 1095
GRUR 2016, 1031
GRUR 2016, 361
GRUR 2011, 701
GRUR 2010, 602
GRUR 2012, 1125
GRUR 2006, 923
GRUR 2006, 399
GRUR 2004, 758, 760
GRUR 2006, 570, 571
GRUR 2007, 769
GRUR 2012, 1230
GRUR 2015, 467
GRUR 2004, 758, 761
GRUR 2007, 773
GRUR 2007, 773
GRUR 2006, 839, 841
GRUR 2007, 679, 683
GRUR 2006, 839
GRUR 2013, 713
GRUR 2005, 848, 854
GRUR 2007, 679
GRUR 2014, 1237
GRUR 2012, 1072
GRUR 2012, 93
GRUR-RR 2002, 369, 377
GRUR-RR 2007, 259, 262
GRUR 2020, 833
GRUR 2015, 463
GRUR 2022, 1294
GRUR 1979, 636, 637
GRUR-RR 2024, 61
GRUR 2001, 1129, 1134
GRUR 2015, 463, 466
3 Ni 27/19
X ZR 127/21
X ZR 54/21
15 U 23/18
15 U 17/23
2 U 70/23
15 U 4/20
15 U 97/16
2 U 67/23
2 U 17/24
2 U 6/20
2 U 3/11
2 U 77/14
15 U 39/22
2 U 60/25
2 U 46/15
2 U 52/20
15 U 65/21
2 U 5/21
2 U 30/16
2 U 46/12
2 U 13/20
6 U 245/21
X ZR 30/21
2 U 64/14
6 U 2748/15
15 U 38/18
2 U 55/08
2 U 41/15