Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2011-11-10, Aktenzeichen 4a O 464/05 U.
ECLI: ECLI:DE:LGD:2011:1110.4A.O464.05U.00

Tenor:
Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft bei den Beklagten zu 1. und 2. an deren jeweiligen gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist, zu unterlassen, Platten, die aus einer flexiblen plastischen Folie (flexible plastic sheet) bestehen und mehrere hohle gerundete Vorsprünge (3) aufweisen, die mit einer oder mehreren hohlen inneren hinterschnittenen Kavitäten geformt sind, in der Bundesrepublik Deutschland gewerblich derart sinnfällig dazu herzurichten, dass eine Verwendung als Verputzplatte (Putzträger) (201, 401) erfolgt in der Weise, dass der Putz (plaster 210, 410) auf die Außenseite der Platte aufgetragen wird, d.h. auf den Bereich, auf dem die Platte montiert ist, und sich gleichzeitig in den Kavitäten der Vorsprünge verankert, oder derart hergerichtete Platten anbietet, in Verkehr bringt, gebraucht oder zu den genannten Zwecken einführt oder besitzt, oder die derart beschriebene Verwendung unternimmt;
2. der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 17. Februar 2002 begangen haben, und zwar unter Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses und unter Vorlage von Belegen (in Kopie) wie Rechnungen, Lieferscheinen oder Quittungen, sowie unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen und bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Werbung im Internet der Domain, der Klickraten und der Dauer der jeweiligen Werbekampagnen,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten (einschließlich Bezugspreisen) und des erzielten Gewinns,
wobei
- von sämtlichen Beklagten die Angaben zu e) nur für die Zeit ab dem 8. November 2003 zu machen sind,
- die Belege mit der Maßgabe vorzulegen sind, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt werden können,
- den Beklagten insgesamt vorbehalten bleiben mag, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind,
1.der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten und begangenen Handlungen seit dem 8. November 2003 entstanden ist und noch entstehen wird,
2. der Klägerin eine nach den Umständen angemessene Entschädigung für die Benutzung der unter Ziffer I.1. bezeichneten Erfindung im Zeitraum vom 17. Februar 2002 bis zum 7. November 2003 zu zahlen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.
IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,00 € vorläufig vollstreckbar.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents A(nachfolgend „Klagepatent“), dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht in Anspruch.
Das Klagepatent, das aus der europäischen Patentanmeldung B abgezweigt wurde, wurde am 7. April 1999 unter Inanspruchnahme einer norwegischen Priorität 162 298 vom 8. April 1998 in englischer Sprache angemeldet. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt erfolgte am 8. Oktober 2003. Am 17. Januar 2002 wurden die Patentansprüche in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Die Beklagte zu 1. erhob unter dem 31. Januar 2006 Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht. Nachdem dieses das Klagepatent für nichtig erklärt hat, hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung teilweise abgeändert und die Patentansprüche 1 und 3, soweit auf Patentanspruch 1 rückbezogen, aufrecht erhalten. Hinsichtlich des Patentanspruchs 2 wiederum hat der Bundesgerichtshof die Nichtigkeitsentscheidung des Bundespatentgerichts aufrechterhalten. Unter dem 26.09.2011 erhob die C eine (weitere) Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent vor dem Bundespatentgericht, über die bisher noch nicht entschieden wurde.
Das Klagepatent betrifft die Verwendung einer Platte, insbesondere einer vakuumgeformten Platte. Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 1 hat in seiner Originalsprache folgenden Wortlaut:
„The use of a plate as a plaster plate (201; 401), the plate is made of flexible plastic sheet and is comprising several hollow rounded protrusions (3) formed with one or more interior hollow undercut cavities, the plaster (210; 410) being applied to the outside of the plate, i.e. onto the space where the plate is mounted, at the same time as the plaster is anchored in the cavities of the protrusions.“
Übersetzt wurde der Patentanspruch ausweislich der DE D wie folgt:
„Verwendung einer Platte als Verputzplatte (201; 401), wobei die Platte aus einem flexiblen Kunststoffplattenteil gebildet ist und mehrere hohle runde Vorsprünge (3) aufweist, die mit einer oder mehreren inneren Hinterschneidungs-Kavitäten geformt sind, wobei das Verputzmaterial (210; 410) auf die Außenseite der Platte aufzutragen ist, d.h. auf den Bereich auf den die Platte montiert ist, zur gleichen Zeit, in welcher sich das Verputzmaterial in den Kavitäten der Vorsprünge verankert.“
Nachfolgend abgebildet sind zeichnerische Darstellungen bevorzugter Ausführungsbeispiele, welche aus der Klagepatentschrift stammen. Figur 3 zeigt eine Draufsicht eines Ausschnitts einer kompletten Platte, beispielsweise erzeugt mittels Vakuumformen, wobei die Platte insbesondere als Verputzplatte benutzt werden kann. Figur 4 ist ein Schnitt entlang IV-IV in Figur 3 und zeigt ein Beispiel der Positionierung eines Gitters auf der Platte.
Die Beklagten vertreiben unter der Bezeichnung „E“ eine Verlegematte, von welcher die Klägerin ein Muster als Anlage L 24 zur Gerichtsakte gereicht hat. Die Beklagten bewerben das Produkt im Internet auf ihrer Homepage www.schlueter.de. Dort wird der Nutzer über den Link „Produkte“ zu der Produktinformation „E“ geleitet, wo zur Funktion der Matte ausgeführt wird:
„E ist eine Polyethylenbahn mit schwalbenschwanzförmig hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen sind.“
Unter der Überschrift „e) Haftverbund“ wird ausgeführt:
„E bewirkt über die Verankerung des Vliesgewebes mit Dünnbettmörtel am Untergrund und über die mechanische Verankerung des Dünnbettmörtels in den hinterschnittenen Vertiefungen einen guten Haftverbund des Fliesenbelags mit dem Untergrund (Laborprüfwerte ca. 0,25 N/mm2). E kann somit für Wand und Boden eingesetzt werden. Bei Wandbelägen können bei Bedarf zusätzlich Verankerungsdübel gesetzt werden.“
Wegen des weiteren Inhalts des zur Gerichtsakte gereichten Auszuges aus dem Internetauftritt der Beklagten wird auf die Anlagen L 25 und L 40 verwiesen. Auf Seite 1 des als Anlage L 27, bzw. B 8 zur Gerichtsakte gereichten Prospektes „E“ findet sich eine Querschnittszeichnung der angegriffenen Verlegematte im verlegten Zustand, welche nachfolgend abgebildet ist.
Die angegriffene Ausführungsform lässt sich zudem wie nachfolgend eingeblendet darstellen, wobei die eingeblendeten Lichtbilder von der Klägerin eingereicht wurden, nachdem das an der angegriffenen Ausführungsform befestigte Vlies entfernt wurde.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass die angegriffene Verlegematte von der Lehre nach dem Klagepatent wortsinngemäßen Gebrauch macht. Zwar spreche der Anspruchswortlaut in der Übersetzung von „runden“ Vorsprüngen. In der englischen Originalfassung jedoch werde der Begriff „rounded“ verwendet, was „gerundet“, bzw. „abgerundet“ bedeute. Derart hohle, gerundete Vorsprünge weise die angegriffene Ausführungsform auf.
Nachdem die Klägerin ursprünglich unter anderem unter I.1. beantragt hat,
I. die Beklagten zu verurteilen,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
Platten als Verputzplatten (201, 401) zu verwenden, wobei die Platten aus einem flexiblen Kunststoffplattenteil gebildet sind und mehrere hohle quadratische Vorsprünge (3) aufweisen, die mit einer oder mehreren inneren Hinterschneidungs-Kavitäten geformt sind, wobei das Verputzmaterial (210; 410) auf die Außenseite der Platten aufzutragen ist, d.h. auf den Bereich, auf den die Platte montiert ist, zur gleichen Zeit, in welcher sich das Verputzmaterial in den Kavitäten der Vorsprünge verankert,
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
beantragt die Klägerin nach Abschluss des Verfahrens hinsichtlich der von der Beklagten erhobenen Nichtigkeitsklage nunmehr,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft bei den Beklagten zu 1. und 2. an deren jeweiligen gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
Platten, die aus einer flexiblen plastischen Folie (flexible plastic sheet) bestehen und mehrere hohle gerundete Vorsprünge (3) aufweisen, die mit einer oder mehreren hohlen inneren hinterschnittenen Kavitäten geformt sind,
im Inland gewerblich derart sinnfällig dazu herzurichten, dass eine Verwendung als Verputzplatte (Putzträger) (201, 401) erfolgt in der Weise,
dass der Putz (plaster 210, 410) auf die Außenseite der Platte aufgetragen wird, d.h. auf den Bereich, auf dem die Platte montiert ist, und sich gleichzeitig in den Kavitäten der Vorsprünge verankert,
oder derart hergerichtete Platten anbietet, in Verkehr bringt, gebraucht oder zu den genannten Zwecken einführt oder besitzt,
oder die derart beschriebene Verwendung unternimmt;
2. der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 17. Februar 2002 begangen haben, und zwar unter Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses und unter Vorlage von Belegen (in Kopie) wie Rechnungen, Lieferscheine oder Quittungen, sowie unter Angabe
- den Beklagten insgesamt vorbehalten bleiben mag, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
II. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind,
1. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten und begangenen Handlungen seit dem 8. November 2003 entstanden ist und noch entstehen wird,
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise den Rechtsstreit bis zu der Entscheidung über die gegen das Klagepatent eingereichte Nichtigkeitsklage auszusetzen
hilfsweise, den Beklagten nachzulassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.
Sie stellen eine Verletzung des Klagepatentes in Abrede, da die angegriffene Ausführungsform keine runden hohlen Vorsprünge aufweise. Hinsichtlich der Formulierung „rund“ stelle das Klagepatent auf mathematische Figuren mit einer runden Draufsicht wie Kegel, Kegelstumpf und Zylinder ab, in Abgrenzung zu einer quadratischen Draufsicht einer Pyramide oder eines Pyramidenstumpfes. Dies ergebe sich unter anderem aus den Absätzen [0031] und [0035] sowie der Figuren 3 und 5 der Klagepatentschrift. Die Formulierung „rund“ sei gleichzusetzen mit einer mathematischen Maßangabe. Die angegriffene Ausführungsform werde auch nicht als Verputzplatte im Sinne des Klagepatents verwendet, welches hierunter einen Putzträger verstehe, auf den Putzmörtel aufgetragen werde, sondern als Matte im Dünnbett verlegt, wobei die Matte mit dem Putz nicht in Berührung komme. Der Fachmann wisse, dass Dünnbettmörtel nicht mit Mörtel zum Verputzen gleichzusetzen sei. Während beim Verputzen Unebenheiten ausgeglichen würden und ein flächiger und ebener Untergrund geschaffen werde, werde erst nach dem Verputzen auf den bereits getrockneten Putz ein Fliesenkleber zum Verkleben der Fliesen als zusätzliche Dünnbettmörtelschicht auf den Putz aufgebracht, um die Fliesen auf dieser Putzschicht zu befestigen. Der Fachmann unterscheide zwischen Putz (Verputzmaterial) und Fliesenkleber (Dünnbettmörtel). Die angegriffene Ausführungsform werde bei der Verlegung von Fliesen im sogenannten Dünnbettverfahren als Entkopplungs-Matte verwendet, auf deren Oberseite bei der Verlegung ein Fliesenkleber (Dünnbettmörtel) aufgetragen wird, in dem in der recht kurzen sogenannten verlegeoffenen Zeit der Fliesenbelag festgeklopft werde. Wenn die Matte auf einer Putzschicht als Untergrund verlegt werde, dann werde sie mit dem Dünnbettmörtel (Fliesenkleber) auf die bereits erhärtete Putzschicht aufgeklebt, so dass sich Verputzmaterial bei anweisungsgemäßer Verlegung auch niemals an der Unterseite oder der Oberseite der angegriffenen Ausführungsform verankern könne. Runde und quadratische Vorsprünge seien nicht wirkungsgleich. Weil sich runde Vorsprünge bei der Plattenherstellung aufgrund gleichmäßig über den kleineren Umfang verteilter Entformungskräfte besser entformen ließen als quadratische Vorsprünge, empfinde der Fachmann quadratische Vorsprünge als nachteilig.
Außerdem fehle es an einer Verletzungshandlung der Beklagten, welche die angegriffene Ausführungsform nicht verwenden würden. Die Beklagte zu 1) liefere und verkaufe die angegriffene Ausführungsform lediglich, die Abnehmer ihrerseits seien für die fachgerechte Verlegung verantwortlich. Eine Kunststofffolie in der Art, wie sie das Klagepatent beschreibe, sei jedoch an sich vorbekannt, erst die Verwendung als Verputzplatte verletze das Klagepatent. Zu einer Verwendung der angegriffenen Ausführungsform als Verputzplatte werde der Abnehmer nicht angeleitet und eine solche Verwendung finde auch nicht statt. Für die Rechtsprechung zum „sinnfälligen Herrichten“ bei Verwendungsansprüchen bestehe nach der Einführung von § 10 PatG, der eine derartige Vorverlegung des Schutzes bei Verwendungsansprüchen gerade nicht mit aufgenommen habe, zudem kein Raum mehr.
Die angegriffene Ausführungsform werde auch ganz anders hergestellt, als es das Klagepatent vorsehe, und stelle so ein anderes Produkt dar als die im Klagepatent beschriebene Verputzplatte.
Aufgrund des gesetzlich geschützten Vertrauenstatbestands sei die deutsche Übersetzung des Klagepatents maßgeblich. Im Vertrauen auf die deutsche Übersetzung „Verputzmaterial“ hätten die Beklagten ein Weiterbenutzungsrecht. Selbiges gelte für den Begriff „rund“. Im Vertrauen auf den Wortlaut der deutschen Übersetzung hätten die Beklagten die Benutzung der angegriffenen Ausführungsform gutgläubig aufgenommen.
Desweiteren habe das Klagepatent die norwegische Priorität zu Unrecht in Anspruch genommen. Den Beklagten stehe ein Vorbenutzungsrecht zu.
Die Neufassung der Anträge seitens der Klägerin stelle keine Klageänderung, sondern eine teilweise Klagerücknahme dar, welcher die Beklagte nicht zustimme.
Im Übrigen sei das Klageschutzrecht nicht rechtsbeständig, so dass der Verletzungsrechtsstreit mit Hinblick auf die Nichtigkeitsklage der Dörken GmbH & Co. KG hin erneut auszusetzen sei.
Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen. Sie führt aus, Putz/Verputzmaterial könne nach dem Klagepatent auch Mörtel, insbesondere Dünnbettmörtel sein. Dies ergebe sich schon aus dem gewürdigten Stand der Technik, welcher sich in Abschnitt [0003] der Klagepatentschrift mit der alten DITRA-Matte der Beklagten, einem Vorgängermodell der angegriffenen Ausführungsform, befasse. Hiervon grenze sich das Klagepatent nicht in der Art der Verwendung, sondern hinsichtlich der Ausgestaltung der Vorsprünge ab, welche bei der alten DITRA-Matte länglich gewesen seien. Auch die erwähnte DE F bringe Mörtel zum Einsatz, was das Klagepatent nicht kritisiere. Erkennbar sei dies zudem aus Abschnitt [0016] der Klagepatentschrift in ihrer deutschen Übersetzung, wonach es einen weiteren Zweck der Erfindung darstelle, „insbesondere eine Wand-/Fußboden-Pflaster/Verputzplatte mit mehreren umgekehrten Buckeln oder Profilen anzugeben, die als Verankerung für den auf die Platten applizierten Mörtel wirken,…“. Da der Fachmann wisse, dass sich die DIN-Normen nur auf Putz an Wand und Decke beziehen, wisse er auch, dass ein solches Verständnis von Putz gerade nicht demjenigen des Klagepatents entspreche. Es unterfielen somit auch diejenigen Mörteltypen der patentgemäßen Verwendung, die benutzt würden, um darauf ein Wand-/Fußboden-Pflaster, also Fliesen, zu legen. Auch Entgegenhaltungen, welche die Beklagten selbst im Nichtigkeitsverfahren angeführt hätten, würden die Verwendung von Dünnbettmörtel offenbaren. Die von den Beklagten angeführten deutschen DIN-Normen sowie die Handwerksordnung ziehe der Fachmann schon deshalb nicht zur Auslegung heran, weil er wisse, dass diese in Norwegen, wo die Patentanmeldung verfasst wurde, sowie in zahlreichen Benennungsstaaten der PCT-Anmeldung gar nicht gelten würden.
Den Beklagten stehe ein Weiterbenutzungsrecht schon deshalb nicht zu, weil auch die deutsche Übersetzung des Klagepatents ein Verständnis, wie es die Beklagten der Schrift entnommen haben wollen, nicht hervorrufe. Zudem seien die Beklagten nicht gutgläubig gewesen. Das Klagepatent könne sich zudem auf die norwegische Priorität stützen. Den Vortrag der Beklagten zum Vorbenutzungsrecht bestreitet die Klägerin mit Nichtwissen und rügt das Vorbringen als verspätet.
Die erneute Nichtigkeitsklage sei bereits unzulässig, weil die C lediglich als Strohmann der Beklagten handele. Diese hätte sich dem Nichtigkeitsklageverfahren der Beklagten anschließen und ihre Einwendungen dort geltend machen müssen. Die Nichtigkeitsklage habe auch in der Sache keinen Erfolg, weil die Entgegenhaltungen die Erfindung nicht neuheitsschädlich offenbaren würden.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll der mündlichen Verhandlung vom 18.10.2011 verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist sowohl zulässig, als auch begründet.
A. Zulässigkeit:
Soweit die Klägerin ihre ursprünglich gestellten Anträge nach Abschluss des Nichtigkeitsklageverfahrens abgeändert haben, ist hiermit keine - zustimmungsbedürftige – teilweise Klagerücknahme, sondern lediglich eine klarstellende Konkretisierung in Anlehnung an die Merkmalsgliederung des Bundesgerichtshofs in dem Nichtigkeitsklageverfahren, Az. X ZR 131/08 (Anlage L 36) erfolgt. Der ursprüngliche Klageantrag zu Ziffer I. 1. war in sich insoweit widersprüchlich, da sich die Formulierung des Unterlassungsantrags „Platten als Verputzplatten zu verwenden“ mit der anschließenden Formulierung „anzubieten, in Verkehr zu bringen…“ nicht in Einklang bringen lässt. Es war von Anfang an erkennbar, dass die Klägerin hinsichtlich ihres Verwendungspatents ein sinnfälliges Herrichten der Beklagten klagegegenständlich machen wollte.
B. Begründetheit:
Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht zu, weil die Beklagten die angegriffene Ausführungsform derartige sinnfällig herrichten, dass sie von ihren Abnehmern in wortsinngemäß patentverletzender Weise verwendet wird.
I.
Das Klagepatent betrifft die Verwendung einer Platte, insbesondere einer vakuumgeformten Platte, als Verputzträger.
Zum Stand der Technik führt das Klagepatent aus, dass eine der größten Beschränkungen im Hinblick auf das Vakuumformen von Platten in der Formung von Details liegt, die einen Hinterschnitt oder eine Überkragung aufweisen. Bezüglich des Vakuumformens ist es ausschlaggebend, dass alle Einzelheiten mit einem gewissen Freigabewinkel geformt sind, d.h., dass Aufmerksamkeit auf die Freigabe des Werkzeugs gerichtet wird, welches das Material formt, wodurch die Möglichkeit gegeben wird, das Werkzeug nach beendetem Formvorgang zurückziehen zu können.
Weiter wird beschrieben, dass Platten mit umgekehrten Profilen, die Ankerpunkte für den auf die Platte aufgegebenen Mörtel bilden, im Stand der Technik bekannt sind. Eine Platte dieser Art wird von der deutschen Gesellschaft Schlüter vermarktet und von G produziert. Ein gemeinsames Merkmal der Platten dieser Art mit umgekehrten trapezuidalen Profilen ist darin zu sehen, dass die Profile in der senkrechten Richtung der Platten verbunden sind.
Die rechtwinklige Verbindung der Profile der bekannten Platten ist ein Ergebnis der angewendeten Produktionsmethode, wobei diese Methode relativ große Einschränkungen aufweist. Das größte Problem liegt in der Freigabe der Profile, die mit Hinterschnitten geformt sind, wobei dieses lediglich in einem begrenzten Grad mit Profilen möglich ist, die in der longitudinalen Richtung des Produktionsgangs verbunden sind. Vakuumformen erlaubt normalerweise nicht einen großen Grad von Hinterschneidung ohne spezielle Vorrichtungen, dies insbesondere, wenn eine Platte produziert wird, die runde oder quadratische Buckel mit Hinterschneidungen aufweist.
Die DE H zeigt ein Formwerkzeug mit einer Kavität mit inneren Wänden, wobei das Formwerkzeug gleichzeitig ein relativ weiches, vorstehendes Kernstück am Eingang des Hohlraums aufweist, und die Form eine Hinterschneidung bzw. einen halsförmigen Bereich während des Formvorgangs des Materials in der besagten Kavität des Formwerkzeugs formt. Das geformte Material wird nach dem Formvorgang aus der Kavität herausgezogen. Allerdings sind die besagten Kernstücke mit Trennrillenschlitzen wie in Figur 2 der Veröffentlichung versehen, um, da die Bereiche in der Kavität einen größeren Durchmesser als der besagte halsförmige Bereich aufweisen, die besagten vorstehenden quadratischen Kernteile passieren zu lassen. Zu dem Dokument führt das Klagepatent aus, dass dort beschrieben wird, wie individuelle Gegenstände mittels einer inneren Form hergestellt werden. Eine derartige Innenform mit kantenförmiger Basisstruktur und prismatischer Struktur zur Erzeugung von individuellen Gegenständen kann jedoch nicht automatisch zur Herstellung von Grundmauern mit mehreren kreisförmigen, pyramiden- oder konusförmigen Vorwölbungen mit oberen Hinterschneidungen verwendet werden oder für die laufende Produktion von Fundamentplatten, in denen mehrere Hinterschnittformen auf einer Produktionswalze vorgesehen sind.
Die französische Patentveröffentlichung I bezieht sich auf eine bekannte Technik, bei der eine thermoplastische Platte auf einer Anzahl von inversen konischen Formen aus flexiblem Material, beispielsweise Rohgummi, geformt wird. Hierzu führt die Klagepatentschrift aus, dass Figur 4 zeigt, dass die Form als eine eben abgestumpfte Pyramide oder Konus mit dem Kopf nach unten geformt sein kann, wobei gleichzeitig jede individuelle Form auf einer Befestigungsplatte mittels eines hohlen ringförmigen Befestigungsorgans befestigt ist. Hierbei sind eine Platte, die mehrere Vorsprünge mit einem oder mehreren inneren Hinterschneidungshohlräumen aufweist, ein Werkzeug zur Herstellung einer solchen Platte und ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Platte bekannt. Der Bereich der Anwendbarkeit der Platten scheint jedoch unterschiedlich zu sein, wie das Klagepatent anmerkt, da derartige Platten oder Paare von Platten mit hohlen Vorsprüngen von etwas unterschiedlichen Größen zusammen „geknöpft“ werden. Die Druckschrift zeigt nicht, dass die heißgeformten Platten gemäß Stand der Technik auch als Verputzplatten verwendet werden können, wobei das Verputzmaterial in den hohlen Bereichen der Vorsprünge verankert wird.
Die DE J auf welche das Klagepatent auch Bezug nimmt, betrifft ein System für das Zusammen“knöpfen“ von zwei „Buckelplatten“. Es wird jedoch kein Hinweis gegeben im Hinblick auf Platten mit Hinterschneidungen und insbesondere kein Hinweis auf Platten, die mittels Formen hergestellt werden, die Pyramidenstümpfe oder Konusstümpfe mit dem Kopf nach unten aufweisen.
Die DE K betrifft ein wasserdichtes Profil zur Abdichtung einer Wand. Die thermoplastische Dichtung kann an der Wand mittels Mörtel befestigt werden und zeigt auch, dass die T-förmigen Nuten der Profile wechselseitig und parallel angeordnet sind. Die Veröffentlichung führt hingegen nichts über die Herstellungsmethode aus und auch nichts über die Verwendung von mehreren hohlen Vorsprüngen, welche eine oder mehrere innere hohle Hinterschneidungskavitäten aufweisen.
Als Aufgabe der Erfindung („technisches Problem“) gibt das Klagepatent an, aufzuzeigen, wie Platten mit hohlen Vorsprüngen der vorbekannten Art besser verwendet werden können, wobei die Vorsprünge „Überhänge“ bilden oder mit ihnen versehen sind oder Hinterschneidungen in geeigneten Bereichen. Ein weiterer Zweck ist es anzugeben, wie Platten, die mit derartigen Vorsprüngen versehen sind, eine allgemeinere Anwendbarkeit gewinnen können. Noch ein weiterer Zweck der Erfindung ist es, insbesondere eine Wand-/Fußboden-Pflaster/Verputzplatte mit mehreren umgekehrten Buckeln oder Profilen anzugeben, die als Verankerung für den auf die Platte applizierten Mörtel wirken, wobei die Platte zusätzlich mit einem geeignet eingearbeiteten Gitter versehen ist, beispielsweise auf einer Seite mehrerer Buckel.
Hierzu schlägt das Klagepatent in seinem Patentanspruch 1 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
Verwendung einer Platte als Verputzplatte (Putzträger), von denen die Merkmalsgruppe 1 die Platte und die Merkmalsgruppe 2 die erfindungsgemäße Verwendung charakterisiert:
1. Die Platte
1.1 besteht aus einer flexiblen plastischen Folie (flexible plastic sheet),
1.2 weist mehrere hohle gerundete Vorsprünge (3) auf,
1.3 die mit einer oder mehreren hohlen inneren hinterschnittenen Kavitäten geformt sind.
2. Die Verwendung als Putzträger (201; 401) erfolgt in der Weise, dass der Putz (plaster 210; 410)
2.1 auf die Außenseite der Platte aufgetragen wird, d.h. auf den Bereich, auf dem die Platte montiert ist,
2.2 und sich gleichzeitig in den Kavitäten der Vorsprünge verankert.
II.
Der Klagepatentanspruch bedarf im Hinblick auf die zwischen den Parteien streitigen Merkmale 1.2 und 2, bzw. hinsichtlich der Begriffe „gerundet“, „Verwendung als Putzträger“, bzw. „Putz“ sowie „Außenseite“ der Auslegung.
Hinsichtlich des Merkmals 1.2 ist zunächst festzustellen, dass die deutsche Übersetzung der Patentschrift, Anlage L 5, von „runden Vorsprüngen“ spricht, während die englische Patentschrift im Original „rounded protrusions“ (Unterstreichung hinzugefügt) vorsieht, was als „gerundete“ oder „verrundete“ (im Sinne von „abgeschliffene“) Vorsprünge zu übersetzen wäre (vgl. das Urteil des BGH in dem von der Beklagten geführten Nichtigkeitsklageverfahren gegen das Klagepatent, Urteil vom 17.05.2011, Az. X ZR 131/08, Rn. 17). Entscheidend für die Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents ist die Fassung der Patentansprüche in der vom Anmelder gewählten Verfahrenssprache, Art. 70 Abs. 1, 3 EPÜ (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 5. Auflage, Rn. 5). Entscheidend ist mithin nach der Lehre der Klagepatents, dass die Vorsprünge, welche die Verputzplatte aufweisen soll, hohl und gerundet ausgebildet sind. Eine kreisrunde Ausbildung ist nach der Lehre des Klagepatents nicht erforderlich, vielmehr stellt das Klagepatent die genaue Ausbildung insoweit in das Belieben des Fachmanns. Auch funktional ist ein bestimmter Radius nicht erforderlich, was der Fachmann der Klagepatentschrift entnehmen kann, welche darauf hinweist, dass zwar in den Figuren 1 und 2 der Formbuckel 4 als invers abgestumpfter Konus geformt sei, jedoch auch jede andere Form wie z.B. die einer invers abgeflachten Pyramide ebenfalls möglich sei (vgl. Abschnitt [0027] der übersetzten Klagepatentschrift). Vor diesem Hintergrund versteht der Fachmann auch die in den Abschnitten [0031] und [0035] der Klagepatentschrift beschriebenen und in den Figuren 3 und 5 dargestellten Ausbildungen hinsichtlich der kreisrunden Form nicht als zwingend, wobei die Figuren und die beschreibenden Abschnitte sich ohnehin lediglich auf eine bevorzugte Ausführungsform des Klagepatents beziehen, auf welche die Lehre des Klagepatents nicht reduziert werden kann. Aus den Figuren lässt sich wiederum erkennen, dass die Rundungen der Vorsprünge in radialer Richtung ausgebildet sein sollen, also Rundungen, die bei einer Draufsicht auf die Vorsprünge von der Seite aus, in deren Richtung sie hervorstehen, erkennbar sind (vgl. Figuren 3 und 5). Die Rundungen beziehen sich dagegen nicht auf das Profil der Hinterschneidungen von der Seite aus betrachtet (vgl. Figuren 4 und 6) (vgl. BGH, a.a.O.).
Hinsichtlich der Verwendung der Platte führt das Klagepatent aus, dass diese als Verputzplatte verwendet werden soll, insbesondere als eine Wand-/Fußboden-Pflaster/Verputzplatte mit mehreren umgekehrten Buckeln oder Profilen, die als Verankerung für den auf die Platte applizierten Mörtel wirken (vgl. Abschnitt [0016] der Klagepatentschrift). Die Patentschrift, welche insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt (vgl. BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube), gibt dem Fachmann hierdurch zu erkennen, dass sie einen weites Begriffsverständnis von „Putz“, bzw. „Verputzplatte“ vorsieht. Nicht nur eine Verwendung für das Verputzen im Sinne der deutschen DIN-Normen im Rahmen eines Ausgleichens von Unebenheiten und Erstellung eines flächigen und ebenen Untergrunds auf Wänden mit Putz im Sinne der DIN-Normen, sondern auch eine Verwendung für Mörtel, mit dem der Fußbodenbelag aufgebracht/“verklebt“ wird, wird vom Klagepatent offenbart und vom Schutzumfang des Klagepatentanspruchs mit umfasst (Fußboden-Pflaster-Verputzplatte, auf die Mörtel appliziert wird). Dies ergibt sich für den Fachmann zudem im Vergleich zu dem vom Klagepatent aufgeführten Stand der Technik, welcher Platten umfasst, die im Zusammenhang mit Dünnbettmörtel zur Befestigung von Fliesen verwendet werden (vgl. Abschnitte [0003], [0004], welche sich, wie die Klägerin vorgetragen hat und die Beklagten nicht bestreiten, mit einer Vorversion der angegriffenen Ausführungsform befassen), bzw. von Kunststoffmörtel Gebrauch machen (vgl. Abschnitt [0013]). An diesem Stand der Technik kritisiert das Klagepatent die Nutzung von Mörtel anstelle von Putz im Sinne der deutschen DIN-Normen nicht, wodurch es dem Fachmann zu erkennen gibt, dass es die Verwendung von Mörtel, bzw. die Verwendung der Platten im Zuge des Befestigens von Fußbodenbelag/ -fliesen, nicht ausschließen will, sondern als selbstverständlich voraussetzt. Dieses Verständnis steht entgegen dem Vortrag der Beklagten in der mündlichen Verhandlung auch im Einklang mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs im gegen das Klagepatent gerichteten Nichtigkeitsklageverfahren. Dass der Bundesgerichtshof die Verwendung des Klagepatents auf eine reine Verputzplatte, auf die Putz im Sinne der DIN-Normen aufgetragen wird, beschränkt hat, ist seiner Entscheidung nicht zu entnehmen.
Hinsichtlich des Begriffs „Außenseite“ in Merkmal 2.1, bzw. hinsichtlich des Merkmals 2.2 führt der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung im Nichtigkeitsklageverfahren, dort Rn. 14, aus, dass es für den Fachmann ersichtlich sei, dass der Putz nicht auf der Seite aufgetragen werden kann, mit der die Platte an die Wand oder auf den Boden montiert wurde. Die Montage verschließt diesen Bereich und macht ihn für einen nachträglichen Putzauftrag unzugänglich. Der Putz kann nur von außen auf die Platte aufgetragen werden, also auf die Seite, die sich gemäß dem ersten Halbsatz des Merkmals 2.1 nach der Montage als die Außenseite der Platte darstellt und demgemäß für die Montage der Platte gerade nicht verwendet wurde. Diesen Ausführungen schließt sich die Kammer an.
III.
Vor diesem Hintergrund macht die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatentanspruchs Gebrauch. Dies ist nur hinsichtlich der Merkmale 1.2 und 2 streitig, so dass Ausführungen zu den weiteren Merkmalen unterbleiben können. Eine wortsinngemäße Verwirklichung liegt jedoch auch hinsichtlich der streitigen Merkmale vor.
Die angegriffene Ausführungsform weist hohle Vorsprünge auf. Diese Vorsprünge weisen Abrundungen auf, die bei einer Draufsicht auf die Vorsprünge von der Seite aus, in deren Richtung sie hervorstehen, als solche erkennbar sind. Die Seiten der Vorsprünge treffen nicht im rechten Winkel aufeinander, sondern die Treffpunkte sind verrundet.
Dass sie im Querschnitt nicht kreisrund ausgebildet sind, ist aus den dargelegten Gründen nicht erheblich. Die Rundungen sind zudem mit bloßem Auge deutlich zu erkennen, so dass dahingestellt bleiben kann, ob es ausreichen würde, wenn die angegriffene Ausführungsform lediglich „Artefakte“ von Rundungen aufweisen würde, wie die Beklagten in der mündlichen Verhandlung ausführten.
Die Platten werden zudem in der vom Klagepatent vorgesehenen Weise verwendet, wozu die Beklagten die Platten sinnfällig hergerichtet haben.
Da es sich beim Klagepatent um ein Verwendungspatent handelt, ist für eine unmittelbare Benutzung der patentierten Erfindung im Sinne von § 9 S. 1 PatG erforderlich, dass die von den Beklagten hergestellte Platte als Verputzplatte, bzw. als Putzträger im Sinne des Merkmals 2 des Klagepatentanspruchs verwendet wird. Die unter Schutz gestellte Verwendung eines an sich nicht geschützten Gegenstandes beginnt nach herrschender Rechtsprechung bereits mit der sinnfälligen Herrichtung des Erzeugnisses. Das kann nicht nur durch eine besondere Gestaltung des Stoffes oder der Sache, sondern auch durch eine dem Stoff oder der Sache beim Vertrieb beigegebene Gebrauchsanleitung in Form eines Beipackzettels oder in sonstiger Weise geschehen (BGH GRUR 1992, 305 (308) – Heliumeinspeisung; GRUR 1990, 505 (506) – Geschlitzte Abdeckfolie; GRUR 1990, 508 (509) – Spreizdübel; GRUR 1982, 548 (549) – Sitosterilglykoside; LG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 193 (194) – Ribavirin; Benkard/Scharen, PatG 10. Aufl.: § 14 PatG Rn 50 m.w.N.). Die Schutzwirkungen eines Verwendungspatents laufen daher auf einen zweckgebundenen Sachschutz hinaus. Nicht der Stoff an sich, aber wohl der Stoff in der sinnfällig hergerichteten Form wird im Ergebnis so behandelt, als ob für ihn zweckgebundener Sachschutz bestünde (Kraßer, Patentrecht 6. Aufl., S. 780 ff.). Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung „Antivirusmittel“ dazu ausgeführt, dem zweckgebundenen Stoffschutz wohne ein finales Element, nämlich eine bestimmte Zweckverwirklichung inne. Werde dieser Zweck weder angestrebt, noch zielgerichtet erreicht, sondern ein anderer als der im Patentanspruch genannte Zweck verwirklicht, scheide eine Benutzung der patentierten Erfindung aus. Zur Beantwortung der Frage, ob der im Patent genannte oder ein anderer Zweck verfolgt wird, sei ein praktisch vernünftiger Maßstab anzulegen, der für sophistische Betrachtungsweisen keinen Raum lasse. Dass sich eine Sache oder ein Stoff für die im Klagepatent genannte Verwendung eigne, besage noch nicht, dass die Sache oder der Stoff diesen Zweck auch verwirkliche. Zur Benutzung der geschützten Lehre müsse vielmehr hinzukommen, dass der der Erfindung innewohnende Zweck im Sinne der konkreten Zielrichtung der patentierten Lehre in einem praktisch erheblichen Umfang erreicht werde. (BGH GRUR 1987, 794 (795-796) – Antivirusmittel).
Nach diesen Grundsätzen ist eine unmittelbare Benutzung der patentierten Erfindung durch die Beklagten zu bejahen. Ihrem eigenen Vortrag nach liefern die Beklagten die angegriffene Ausführungsform an den Großhandel und an Handwerksbetriebe, die sich ihrerseits um die fachgerechte Verlegung der angegriffenen Ausführungsform kümmern. Fachgerecht bedeutet nach dem Vortrag der Beklagten, dass die angegriffene Ausführungsform beim Fliesenverlegen als „Entkopplungs-Matte“ genutzt wird. Hierzu wird auf einen ebenflächigen und tragfähigen Untergrund Fliesenkleber (Dünnbettmörtel) aufgetragen. Darin wird die angegriffene Ausführungsform mit ihrem rückseitigen Vlies vollflächig verklebt, wobei sich das Gewebe in dem Kleber mechanisch verankert. Der Fliesenbelag wird im Dünnbettverfahren direkt oberseitig auf die angegriffene Ausführungsform verlegt, wobei sich der Fliesenkleber (Dünnbettmörtel) in den hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen der angegriffenen Ausführungsform verankert.
Hierin liegt eine Verwendung im Sinne des Klagepatents. Der Dünnbettmörtel, welcher unter den Begriff „Putz“ im Sinne des Klagepatents fällt, wird auf der Außenseite der Platte aufgetragen und verankert sich in den Kavitäten der Vorsprünge.
Die Trägerplatte-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, Az. Xa ZR 116/07, steht dem schon deshalb nicht entgegen, weil in dem dort entschiedenen Rechtsstreit nicht die angegriffene Verputzplatte Gegenstand war und die Erfindung nach dem Klagepatent lediglich vor dem Hintergrund eines privaten Vorbenutzungsrechtes beurteilt wurde und dieses nicht nach Verletzungsmaßstäben ausgelegt werden musste.
Unbeachtlich im Hinblick auf das klägerische Verwendungspatent ist zudem entgegen dem Vorbringen der Beklagten, ob die angegriffene Ausführungsform anders als im Klagepatent offenbart hergestellt wird; auf die Art der Herstellung kommt es beim klägerischen Verwendungspatent nicht an.
Zu der oben angeführten Art der Verwendung werden die Abnehmer von den Beklagten angeleitet. Sie geben ihren Abnehmern unstreitig nicht nur auf ihrer Internetseite, sondern auch in ihrem Prospektblatt „E“ und in dem Beiblatt zum Produkt vor, dass sie die angegriffene Ausführungsform wie oben beschreiben verwenden sollen (vgl. Anlagen B 8, L 25, 26, 27 und 40).
Die von der Rechtsprechung vorgenommene Vorverlagerung der Wirkung des Verwendungspatents über das sinnfällige Herrichten ist durch die Einführung des § 10 PatG auch nicht überholt und gilt vielmehr weiterhin (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. 188 ff.; Kraßer, a.a.O. S. 780 ff; Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, § 9 Rn. 40 ff). Es sind keinerlei Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass der Gesetzgeber die Rechtsprechung zum sinnfälligen Herrichten überhaupt bedacht hat, geschweige denn ausschließen wollte, als er den § 10 PatG schuf, welcher das durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts entwickelte und vom Bundesgerichtshof übernommene Rechtsinstitut der mittelbaren Patentverletzung gesetzlich verankern sollte (vgl. Benkard, a.a.O., § 10 Rn. 1).
IV.
Den Beklagten steht kein Weiterbenutzungsrecht nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG 1976 (IntPatÜG) zu.
Nach dem Wortlaut des Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG, welcher mittlerweile abgeschafft wurde, aber – weil das Klagepatent vor dem 01.05.2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde - für das Klagepatent noch gilt, Art. XI § 4 IntPatÜG, darf, wenn die Übersetzung in der europäischen Patentschrift fehlerhaft ist, derjenige, der im Inland in gutem Glauben die Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat, nach Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung die Benutzung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten unentgeltlich fortsetzen, wenn die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellen würde.
Hinsichtlich der deutschen Übersetzung des Klagepatents gemäß der Schrift DE D liegt eine derartige Fehlerhaftigkeit bezüglich der Begriffe „Verputzmaterial“ und „Verputzplatte“ – von „plaster“ und „plaster plate“ nicht vor. Hierin ist schon kein Übersetzungsfehler zu sehen, da „plaster“ sich sowohl mit „Putz“, als auch mit „Mörtel“ übersetzen lässt. Dass sich der Begriff „Putz“ nicht auf Putz in Sinne der DIN-Normen bezieht, ergibt sich – wie bereits erörtert – bereits aus der Patentschrift, auch in ihrer deutschen Übersetzung, welche insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt.
Ein Übersetzungsfehler im Sinne eines inhaltlichen Übersetzungsmangels liegt jedoch in der Übersetzung des Begriffs „rounded“ mit „rund“ anstelle von „gerundet“ oder „verrundet“. Diese fehlerhafte Übersetzung bietet allerdings keine Grundlage für einen guten Glauben seitens der Beklagten. In der Übersetzungsschrift DE/EP L war die Übersetzung noch zutreffend, hier wurde in Anspruch 1 die „Verwendung einer Platte als Verputzplatte (201; 401), wobei die Platte mehrere hohle, gerundete Vorsprünge…“ (Unterstreichung hinzugefügt) beansprucht. Bereits zu diesem Zeitpunkt war für die Beklagten mithin ersichtlich, dass keine runden, sondern vielmehr gerundete Vorsprünge Schutzinhalt des Klagepatents sein sollten. Die Beklagten konnten sich auch nicht darauf verlassen, dass mit der Übersetzungsschrift T2 eine Präzisierung der Übersetzungsschrift T1 erfolgen sollte, wie sie in der mündlichen Verhandlung vortrugen. Hätten die Beklagten eine derartige Präzisierung in Betracht gezogen, hätten sie die Originalschrift, welche zur Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents gem. Art. 70 Abs. 1, 3 EPÜ entscheidend ist, heranziehen müssen, wodurch der Übersetzungsfehler offenbart worden wäre. Dies gilt erst recht in einem Fall wie dem vorliegenden, wo in der Patentbeschreibung dem Umstand, dass die Vorsprünge rund sind, keine wesentliche Bedeutung beigemessen wird und für den Leser der Schrift deshalb von vornherein Anlass bestand, sich zu fragen, ob mit „rund“ eine vollständige, kreisrunde Ausgestaltung gemeint sein kann und ob das Klagepatent sich insoweit nicht hauptsächlich von in der Beschreibung nicht als gleichwertig aufgezählten Formen wie länglichen Schlitzen abgrenzen will.
Indiziell spricht gegen die Gutgläubigkeit der Beklagten weiterhin, dass sie, obwohl der Rechtsstreit seit dem Jahr 2005 rechtshängig ist, ihr Weiterbenutzungsrecht erst nunmehr, nach anwaltlicher Beratung, geltend machen (vgl. Kühnen, a.a.O. Rn. 1344).
V.
Den Beklagten steht zudem kein Vorbenutzungsrecht gem. § 12 PatG zu. Ein solches stünde den Beklagten selbst dann nicht zu, wenn die Klägerin die Priorität des norwegischen Patentes vom 08.04.1998 nicht wirksam in Anspruch genommen hätte, so dass die Wirksamkeit der Inanspruchnahme dahingestellt bleiben kann.
Voraussetzung für ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 12 PatG wäre, dass die Beklagten vor dem Anmeldedatum, also spätestens vor dem 07.04.1999 bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hätten.
Dass die Beklagten vor dem 07.04.1999 im Inland Benutzungshandlungen im Sinne der §§ 9, 10 PatG vorgenommen hatten, tragen die Beklagten bereits selbst nicht vor. Ihren Vortrag ist jedoch auch nicht hinreichend, um annehmen zu können, dass die Beklagten zum 07.04.1999 bereits Veranstaltungen zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung getroffen hatten.
Erforderlich ist hierfür nicht nur, dass die Beklagten den festen und endgültigen Entschluss gefasst hatten, die Erfindung gewerblich zu benutzen. Erforderlich ist weiterhin auch, dass die Beklagten bereits solche Vorkehrungen (technischer oder kaufmännischer Art) initiiert hatten, die die alsbaldige Umsetzung dieses Entschlusses in die Tat vorbereiteten. Die Benutzung der Erfindung im Sinne der §§ 9, 10 PatG muss aufgrund der getroffenen Veranstaltungen im Anschluss an den Prioritätstag greifbar zu erwarten gewesen sein. Maßgeblich ist nicht die rein subjektive Willenslage, sondern ob die gesamten Umstände für einen unbefangenen Beobachter erkennen lassen, dass die Benutzungsaufnahme bevorsteht (vgl. Kühnen, a.a.O. Rn. 1314).
Ihrem eigenen Vortrag zufolge hatten die Beklagten zwar bereits am 29.03.1999 eine Besprechung mit der damaligen Herstellerin und Lieferantin der Beklagten zu 1), der Firma C, in welcher die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform besprochen wurde. Hierzu hatte der Beklagte zu 3 dem Vortrag der Beklagten folgend auch schon Skizzen vorbereitet (vgl. Anlage B 17 S. 3, 4). Zum Zeitpunkt der Besprechung gab es aber noch keinen Prototypen und es fehlte auch noch an dem Werkzeug, um den Prototypen herzustellen. Hierzu musste zunächst eine vorhandene Laborwalze verändert werden. Mit der Herstellung eines Labormusters wurde erst am 06.04.1999 (einen Tag vor der Anmeldung des Klagepatents) begonnen und erst am 13.04.1999 wurde das erste Labormuster übersendet, welches am 17.04.1999 vom Beklagten zu 3 gebilligt wurde. Diesbezüglich wurde Rücksprachebedarf angekündigt.
Zum Anmeldetag waren die Beklagten demnach weder im Besitz der angegriffenen Ausführungsform, noch hatten sie bereits ein Labormuster gefertigt oder befanden sich in Besitz des hierfür benötigte Werkzeugs. Auch das Werkzeug für die Massenproduktion stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung, sondern wurde erst am 11.06.1999, über zwei Monate nach der Klagepatentanmeldung, erworben. Diese Umstände lassen die alsbaldige Benutzungsaufnahme für einen unbefangenen Betrachter nicht erkennen.
VI.
Da die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs verwirklicht, ergeben sich die nachstehenden Rechtsfolgen.
1.
Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Unterlassung der sinnfälligen Herrichtung sowie des Anbietens, In-Verkehr-Bringens und Gebrauchens sowie der weiteren Einfuhr und des weiteren Besitzes derartig hergerichteter Platten gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, §§ 139 Abs. 1, 9 Abs. 1 PatG, da die Benutzung des Erfindungsgegenstands ohne Berechtigung erfolgt.
2.
Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagten dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung einer den Umständen angemessenen Entschädigung aus Art. II § 1 Abs. 2 IntPatÜG. Die Beklagten zu 1.) und 2.) als Fachunternehmen sowie der Beklagte zu 3.) als Geschäftsführer der Fachunternehmen hätten bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, dass die von ihnen benutzte Erfindung Gegenstand der europäischen Patentanmeldung war. Erkennbar war insbesondere, dass der nach der T2-Schrift übersetzte Patentanspruch 1 einen Übersetzungsfehler enthielt, s.o.
Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, die Umstände zur Bezifferung einer angemessenen Entschädigung darzulegen und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Entschädigungspflicht die Verjährung der Entschädigungsansprüche droht, Art. II § 1 Abs. 2 IntPatÜG i.V.m. § 141 PatG.
3.
Zudem hat die Klägerin gegen die Beklagten dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 und 2 PatG, weil die Beklagten die Patentverletzung schuldhaft begingen, § 276 BGB.
4.
Der Klägerin steht gegen die Beklagten auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, die ihr zustehende Entschädigung und den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist im Übrigen auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, wobei die Beklagten durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet werden.
VII.
Zu einer – nochmaligen - nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung zumindest bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts über das gegen das Klagepatent eingeleitete Nichtigkeitsverfahren durch die C besteht keine hinreichende Veranlassung.
Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (vgl. nur Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Dies gilt aufgrund des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber einem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert wird.
Vor diesem Hintergrund erscheint es bereits fraglich, ob der Rechtsstreit, der im Hinblick auf die von den Beklagten gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklage bereits mit Beschluss vom 26.10.2006 ausgesetzt wurde und erst nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 17.05.2011 – mithin fünf Jahre, bzw. ¼ der Schutzdauer des Klagepatents später - wieder aufgenommen wurde, überhaupt noch ein weiteres Mal zu Lasten der Klägerin ausgesetzt werden kann, bzw. ob der Ermessensspielraum nicht zumindest deutlich reduziert ist.
Hierauf kommt es jedoch nicht entscheidend an, weil auch ein zögerliches Verhalten des Verletzers bei der vom Verletzungsgericht zu treffenden Ermessensentscheidung zu berücksichtigen ist (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 3, 54 – Sportschuhsohle). Derjenige, der zögerlich handelt, verdient nämlich grundsätzlich nicht den "Schutz" einer Aussetzung (siehe LG Düsseldorf, a.a.O. mit Verweis auf OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.01.2000 - 2 U 25/98).
Hiervon ausgehend kommt im Streitfall schon deshalb eine Aussetzung der Verhandlung kein weiteres Mal in Betracht, weil die von den Beklagten überreichte Nichtigkeitsklage der C, welche unter dem 26.09.2011 beim Bundespatentgericht erhoben wurde, mit Schriftsatz vom 28.09.2011 und damit keine drei Wochen vor dem Haupttermin bei Gericht eingereicht wurde, so dass die Klägerin keine Möglichkeit gehabt hat, binnen angemessener Frist sachgerecht auf die Nichtigkeitsklage zu erwidern (vgl. LG Düsseldorf, a.a.O.). Dem steht nicht entgegen, dass es sich bei der von den Beklagten zur Akte gereichten Nichtigkeitsklage um die Nichtigkeitsklage eines Dritten handelt, auf deren frühere Erhebung die Beklagten selbst keinen Einfluss gehabt haben. Denn wenn schon der Verletzungsbeklagte, der selbst zögerlich handelt, indem er nicht binnen angemessener Frist Nichtigkeitsklage erhebt, den "Schutz" einer Aussetzung nicht verdient, verdient diesen erst recht nicht derjenige Beklagte, der es versäumt, rechtszeitig in seinem eigenen Nichtigkeitsverfahren sämtliche relevanten Entgegenhaltungen vorzubringen und dann erst kurz vor dem Verhandlungstermin eine von dritter Seite eingereichte weitere Nichtigkeitsklage präsentiert (vgl. LG Düsseldorf, a.a.O.). Dies gilt insbesondere dann, wenn – wie hier – die Beklagten und die jetzige Nichtigkeitsklägerin eng hinsichtlich der Entwicklung und des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsform zusammen gearbeitet haben und Entgegenhaltungen der jetzigen Nichtigkeitsklägerin, welche in dem nunmehr anhängigen, zweiten Nichtigkeitsklageverfahren erstmalig vorgebracht werden (vgl. Anlage B 26), aufgrund dieser engen Zusammenarbeit auch den Beklagten bekannt hätten sein müssen.
Ob es zugunsten der Beklagten im Rahmen des Aussetzungsermessens berücksichtigt werden muss, wenn die Klägerin kein dem Klagepatent entsprechendes Produkt auf dem deutschen Markt vertreibt, kann dahinstehen. Nach dem Vortrag der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, dem die Beklagten nicht widersprochen haben, vertreibt die Klägerin ein solches, von ihr hergestelltes Produkt über die Firma DURAL (vgl. von der Klägerin im Termin eingereichte Anlage L 41).
VIII.
Dem Hilfsantrag der Beklagten auf Vollstreckungsschutz gem. § 712 ZPO war nicht zu entsprechen, weil die Beklagten die erforderlichen Voraussetzungen nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht haben.
In Betracht kommen könnte der Vollstreckungsschutz allenfalls im Hinblick auf die Verurteilung zur Unterlassung. Die Feststellung der Schadensersatzpflicht hat ohnehin keinen vollstreckungsfähigen Inhalt. Hinsichtlich des Rechnungslegungsanspruchs ist ein nicht zu ersetzender Nachteil nicht dargelegt und auch nicht erkennbar, weil die Verurteilung unter Wirtschaftsprüfervorbehalt erfolgt ist und daher ein Bekanntwerden von Geschäftsgeheimnissen nicht droht (BGH GRUR 1978, 726). Für den Fall einer Vollstreckung aus der Kostenentscheidung ist die Beklagte durch die Regelung des § 717 Abs. 3 Satz 2 ZPO ausreichend geschützt (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117, juris Rz 108 ff. – Fahrbare Betonpumpe).
Hinsichtlich des titulierten Unterlassungsanspruchs gilt, dass im allgemeinen zwar auf Seiten des Schuldners die Voraussetzung des § 712 Abs. 1 ZPO - der nicht zu ersetzende Nachteil - gegeben ist, dass jedoch gleichwohl im Rahmen der Interessensabwägung gemäß § 712 Abs. 2 ZPO in der Regel von einem überwiegenden Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines zeitlich begrenzten Anspruchs auszugehen ist (vgl. OLG Düsseldorf a.a.O. mit Verweis auf OLG Düsseldorf GRUR 1991, 188 (189 ff.) - Flachdachabläufe). Grundsätzlich ist deshalb ein erweiterter Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO in Patentsachen zu verweigern. Er kann nur unter besonderen Umständen gerechtfertigt sein, die im Einzelnen vorzutragen und gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft zu machen sind.
Der Vortrag der Beklagten im konkreten Fall reicht hierzu nicht aus. Dass die angegriffene Ausführungsform als Systemkomponente auf „tausenden von Baustellen verlegt wird“ und „unabsehbare Gewährleistungsansprüche, Schadensersatzansprüche sowie Konventionalstrafen gegen die Beklagten“ geltend gemacht würden, wenn die angegriffene Ausführungsform nicht mehr geliefert werden könnte, dass mithin der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform sowie auch die damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten eingestellt werden müssten, ist die übliche, "normale" Folge des Unterlassungsgebots und begründet grundsätzlich keinen besonderen Umstand. Das laufende Bauprojekte nicht vorangetrieben werden können, weil nach dem Vortrag der Beklagten keine gleichwertige Ersatzlösung zur Verfügung steht und die angegriffene Ausführungsform für die Fliesenbranche unentbehrlich geworden ist, ist als Drittinteresse im Rahmen des § 712 ZPO nicht zu berücksichtigen (vgl. OLG Düsseldorf a.a.O.).
Hinreichende Gründe für einen Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO, wie z.B. eine Insolvenz der Beklagten, welche aufgrund der Unterlassungsvollstreckung nicht nur möglich, sondern unmittelbar greifbar ist, haben die Beklagten nicht vorgetragen. Selbst wenn die Beklagten hierzu jedoch vorgetragen hätten, wäre zu berücksichtigen, dass die Beklagten bereits seit dem Aussetzungsbeschluss der Kammer vom 26.10.2006 wissen, dass die Kammer die angegriffene Ausführungsform für patentverletzend erachtet. Die positive Feststellung der Patentverletzung – ob wortsinngemäß oder mittelbar - ist Voraussetzung für die Aussetzung, welche lediglich bei einer Vorgreiflichkeit der Entscheidung im Nichtigkeitsklageverfahren im Sinne des § 148 ZPO in Betracht kommt. Dass die Beklagten die fünf Jahre anhaltende Aussetzung des Rechtsstreits nicht dazu genutzt haben, die angegriffene Ausführungsform durch ein Folgeprodukt zu ersetzen, sondern stattdessen die angegriffenen Ausführungsform weitläufig weiter auf den Markt gebracht haben, so dass diese nach eigenem Bekunden der Beklagten bei mindestens 25.000 Bauvorhaben eingesetzt wird, ist nicht zu Lasten der Klägerin, deren Schaden hierdurch potenziert wird, sondern zu Lasten der Beklagten zu bewerten.
IX.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709 S. 1, 108 ZPO.
Streitwert: 500.000,- €
Dr. Crummenerl Thomas Bliesner
Vorsitzender Richter am Landgericht Richter am Landgericht Richterin

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9, 10 PatG
§§ 139 Abs. 1, 9 Abs. 1 PatG
§§ 242, 259 BGB
§§ 709 S. 1, 108 ZPO
§ 10 PatG
§ 14 PatG
§ 4 IntPatÜG
§ 12 PatG
§ 141 PatG
§ 276 BGB
§ 148 ZPO
§ 712 ZPO
§ 91 ZPO
§ 9 S. 1 PatG
§ 3 Abs. 5 IntPatÜG
§ 1 Abs. 2 IntPatÜG
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 139 Abs. 1 und 2 PatG
§ 140b Abs. 1 und 3 PatG
§ 140b Abs. 1 PatG
§ 140b Abs. 3 PatG
§ 58 Abs. 1 PatG
§ 717 Abs. 3 Satz 2 ZPO
§ 712 Abs. 1 ZPO
§ 712 Abs. 2 ZPO
§ 714 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1999, 909
GRUR 1992, 305
GRUR 1990, 505
GRUR 1990, 508
GRUR 1982, 548
GRUR-RR 2004, 193
GRUR 1987, 794
GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 284
GRUR 1978, 726
GRUR 1991, 188
X ZR 131/08
2 U 25/98