Bundespatentgericht (Bundesrepublik Deutschland, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2025-09-16, Aktenzeichen 3 Ni 18/23 (EP)
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2025:160925U3Ni18.23EP.0

Tenor:
BPatG München, 16.09.2025, 3 Ni 18/23 (EP)
In der Patentnichtigkeitssache
…
gegen
…,…,
betreffend das europäische Patent EP 1 788 453 (DE 60 2006 004 824)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. September 2025 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und die Richterinnen Dipl.-Chem. Dr. Wagner, Dr.-Ing. Philipps und Streif
für Recht erkannt:
I.
Die Klage wird abgewiesen.
II.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Zwischen den Parteien und deren Rechtsvorgängern bestand ein jahrzehntelanges Joint Venture mit verschiedenen vertraglichen Vereinbarungen. Das Joint Venture wurde im Jahr 2019 beendet, … .
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 19. September 2006 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der US-amerikanischen Anmeldung mit dem AKZ US 273751 vom 14. November 2005 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 1 788 453 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Toner Having Crystalline Wax“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift „Toner mit kristallinem Wachs“). Die Erteilung des in Kraft befindlichen Streitpatents wurde am 14. Januar 2009 veröffentlicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt führt es unter dem Aktenzeichen 60 2006 004 824.6.
Das Streitpatent umfasst 10 Patentansprüche, darunter den Erzeugnisanspruch 1 und die darauf unmittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 sowie den mittelbar rückbezogenen Anspruch 10.
Die Patentansprüche lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:
1.
A toner comprising a distilled wax having from 30 to 62 carbon units, a degree of crystallinity as calculated by heat of melting and as measured by DSC of from 55 to 100 percent, a Mw of from 500 to 800, and a polydispersity (Mw/Mn) of from 1 to 1.05.
2.
The toner of claim 1, wherein said degree of crystallinity is from 60 to 98 percent.
3.
The toner of claim 1, wherein the wax has from 42 to 55 carbon units.
4.
The toner of claim 1, wherein said wax has a viscosity of from 10 to 10,000 centipoise at 92°C.
5.
The toner of claim 1, wherein said wax comprises a material selected from the group consisting of polyethylene, polypropylene, paraffin, Fischer-Tropsch, microcrystalline wax, carnauba wax, jojoba wax, rice wax, beeswax, montanic acid ester wax, castor wax, and mixtures thereof.
6.
The toner of claim 1, wherein said Mw is from 600 to 750.
7.
The toner of claim 1, wherein said wax has an Mn and an Mp both in the range of from 500 to 800.
8.
The toner of claim 1, wherein said wax has an onset melt temperature of from 65 to 75°C
9.
The toner of claim 1 comprising the distilled crystalline wax further having an Mw, Mn and Mp all three in the range of from 640 to 725.
10.
The toner of claim 9 comprising the distilled crystalline wax further having a viscosity of from100 to 10,000 centipoise at 92°C.
In deutscher Sprache lauten diese gemäß Streitpatentschrift:
Toner, umfassend ein destilliertes Wachs, das 30 bis 62 Kohlenstoffeinheiten, einen Kristallisationsgrad, der über Schmelzwäre berechnet und über DCS gemessen wird, von 55 bis 100 %, ein Mw von 500 bis 800, und eine Polydispersität (Mw/Mn) von 1 bis 1,05 besitzt.
Toner nach Anspruch 1, wobei besagter Kristallinitätsgrad 60 bis 98 % ist.
Toner nach Anspruch 1, wobei das Wachs 42 bis 55 Kohlenstoffeinheiten besitzt.
Toner nach Anspruch 1, wobei besagtes Wachs eine Viskosität von 10 bis 10.000 Centipoise bei 92°C besitzt.
Toner nach Anspruch 1, wobei besagtes Wachs ein Material umfasst, dass ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus Polyethylen, Polypropylen, Paraffin, Fischer-Tropsch, mikrokristallines Wachs, Karnaubawachs, Jojobawachs, Reiswachs, Bienenwachs, Montansäureester Wachs, Castorwachs, und Mischungen davon.
Toner nach Anspruch 1, wobei besagtes Mw von 600 bis 750 ist.
Toner nach Anspruch 1, wobei besagtes Wachs ein Mn und ein Mp besitzt, die beide im Bereich von 500 bis 800 liegen.
Toner nach Anspruch 1, wobei besagtes Wachs eine Onset-Schmelztemperatur von 65 bis 75°C besitzt.
Toner nach Anspruch 1, wobei das destillierte kristalline Wachs zusätzlich ein Mw, Mn und Mp besitzt, die alle drei im Bereich von 640 bis 725 liegen.
Toner nach Anspruch 9, wobei das destillierte kristalline Wachs zusätzlich eine Viskosität von 100 bis 10.000 Centipoise bei 92°C besitzt.
Die Klägerin begehrt mit ihrer Nichtigkeitsklage die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents und stützt diese auf mangelnde Patentfähigkeit in Form fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit, wobei sie unter anderem eine offenkundige Vorbenutzung durch den EA-HG-Toner behauptet. Sie stützt ihr Vorbringen insbesondere auf folgende Druckschriften bzw. Dokumente:
TM1
EP 1 788 453 B1 (Streitpatent)
TM8
US 2005/0130053 A1
TM9
JP 2004-191927 A
TM9a
englische Übersetzung der TM9
TM9b
Test Report No. 152-23-A-0296 des …, 19. Juni 2023, 3 Seiten, in englischer Sprache
TM9c
Thermal analysis of HNP9 wax by DSC, 28. Juni 2023, 2 Seiten, in englischer Sprache
TM10
JP 2001-51445 A
TM10a
englische Übersetzung der TM10
TM11
JP 2005-266565 A
TM11a
englische Übersetzung der TM11
TM12
EP 1 035 449 A1
TM12a
Auswertung der Figuren 1 und 3 aus TM12
TM16
Auszug der Website von… vom 04.02.2004
TM16a
Partielle Übersetzung der TM16
TM27
…-Jahresbericht 2004
TM28
Auszug aus …, 52 Seiten
TM32
Agenda …
TM33
Präsentation 1 …, 6 Seiten
TM34
Präsentation 2 …, 3 Seiten
TM38
E-Mail-Korrespondenz, …, 10 Seiten
TM52
JP H07 36218
TM52a
englische Übersetzung der TM52
TM53
I. Basson, E.C. Reynhardt, Chemical Physics Letters, Vol. 198, 1992, S. 367-372
TM54
J.H. le Roux and N.H. Loubser, South African Journal of Science Vol. 76, 1980, S. 157-161
TM56
JP H06 075422 A
TM56a
englische Übersetzung der TM56
TM57
JP H07 287413 A
TM57a
englische Übersetzung der TM57
TM58
EP 1 792 958 A1
TM59
TestReport 152-23-A-0713 1, …, 27. November 2023, 8 Seiten
TM60
Tabelle mit Qualitätstests, 17 Seiten
TM65
Übersicht der Ergebnisse aus Qualitätskontrolle, 10 Seiten
TM67
JP 2005-173315 A
TM67a
beglaubigte deutsche Übersetzung der TM67
TM68
US 7 291 434 B2
TM68a
deutsche Übersetzung zu TM68
Außerdem sei die Beklagte nicht zur alleinigen Inhaberschaft des Streitpatents berechtigt. Vielmehr sei von einer Alleinberechtigung, wenigstens aber von einer Mitberechtigung der Klägerin … auszugehen.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 1 788 453 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 2 gemäß Schriftsatz vom 11. Februar 2025 erhält.
Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2, wegen deren Wortlaut auf die Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 11. Februar 2025 verwiesen wird. Sie hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der verteidigten Fassungen nach den Hilfsanträgen für schutzfähig. Eine Alleinberechtigung oder Mitberechtigung der Klägerin scheide insbesondere deshalb aus, da diese insbesondere in den angeführten Vorpatenten die Lehre aus dem Streitpatent nicht erkannt habe.
Die Beklagte stützt ihr Vorbringen insbesondere auf folgende Druckschriften bzw. Dokumente:
B1
Laborjournal …
B4
X … , Gutachten einschließlich Anlagen, 416 Seiten
B5
Anlagenkonvolut mit DSC-Kurven …, 48 Seiten
B7a
Y … , Gutachten aus einem parallelen Verletzungsverfahren, 32 Seiten
Auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen, den qualifizierten Hinweis vom 8. August 2024 sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. September 2025 wird ergänzend Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg, da die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten nicht vorliegen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPÜ, Art. 138 Abs. 1 Buchst. e) EPÜ).
Das Streitpatent betrifft Toner, die destillierte oder fraktionierte Wachse aufweisen, insbesondere solche, die durch Emulsions-Aggregation (EA) und Koaleszenz-Prozesse hergestellt wurden (vgl. TM1 Abs. 0001).
Das Streitpatent beschreibt eingangs, dass es in reprografischen Technologien, wie xerografischen oder ionografischen Geräten, erwünscht ist, Toner mit hohem Glanz bereitzustellen. Auch sollen die Toner in ölfreien Umgebungen eingesetzt werden können sowie bei niedrigen Mindestfixiertemperaturen. Darüber hinaus sollen die Toner in Hochgeschwindigkeits-Druck-oder -Kopiermaschinen eingesetzt werden können (vgl. TM1 Abs. 0002).
Gemäß den Ausführungen des Streitpatents weisen die patentgemäßen EA-Toner kristalline Wachse mit einem bestimmten Kristallisationsgrad auf (vgl. TM1 Abs. 0001). Bei dem Wachs kann es sich beispielsweise um Polyolefinwachs, Paraffinwachs, Fischer Tropsch Wachs, mikrokristallines Wachs, Carnaubawachs, Jojobawachs, Reiswachs, Bienenwachs, Montanesterwachs, Rizinuswachs oder Gemische davon handeln (vgl. TM1 Abs. 0020). Die Toner gemäß der Erfindung weisen die gewünschten Schmelzfixiereigenschaften auf, so z.B. Freisetzungskräfte von weniger als 30 bis 5 g; hohe Blockiertemperaturen von etwa 45-65°C (ab dieser Temperatur können Tonerpartikel an ihrer Oberfläche erweichen, was zu ungenaueren Bildergebnissen führt), verschiedene Offset-Charakteristiken, weiterhin niedrige Schmelzfixiertemperaturen wie 120-170°C (bei dieser Temperatur wird das Tonerpulver mit dem Papier verschmolzen); die Toner erlauben auch Hochgeschwindigkeitsdrucken mit größer als 35 Seiten/Minute. Weiterhin weisen sie, wie bereits beschrieben, einen hohen Glanzgrad auch bei ölfreier Umgebung bei dennoch hoher Blockiertemperatur auf (vgl. TM1 Abs. 0003).
Vor diesem Hintergrund ist es die objektive Aufgabe der streitpatentgemäßen Erfindung, Toner mit hohem Glanzgrad bei ölfreier Umgebung und mit niedriger Mindestfixiertemperatur bereitzustellen.
Gelöst werden soll diese Aufgabe durch einen Toner nach Patentanspruch 1, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1
Toner, umfassend ein destilliertes Wachs, das besitzt:
1.1
30 bis 62 Kohlenstoffeinheiten, |
1.2
einen Kristallisationsgrad, der über Schmelzwärme berechnet und über DSC gemessen wird, von 55 bis 100%,
1.3
ein Mw von 500 bis 800, und
1.4
eine Polydispersität (Mw/ Mn) von 1 bis 1,05.
Der Fachmann, vorliegend ein Diplom-Ingenieur oder Master of Science der Werkstoffwissenschaften, der mit der Entwicklung und Herstellung von Tonern befasst und vertraut ist und eingebunden ist in ein Forschungsteam, dem ein Chemiker mit Diplom- oder Master-Abschluss der Fachrichtung Makromolekulare Chemie angehört, wird die erläuterungsbedürftigen Merkmale wie folgt verstehen:
4.1
Merkmal 1 ist mit den Bezeichnungen „umfassend“ und „besitzt“ nicht abschließend formuliert, so dass weitere Bestandteile möglich sind.
Gemäß Absatz 0020 des Streitpatents (TM1) kann es sich ─ wie bereits unter Punkt I.1. beschrieben ─ bei dem Wachs nach Merkmal 1 beispielsweise um Polyolefinwachs, Paraffinwachs, Fischer Tropsch Wachs, mikrokristallines Wachs, Carnaubawachs, Jojobawachs, Reiswachs, Bienenwachs, Montanesterwachs, Rizinuswachs oder Gemische davon handeln. Da es sich nur um Beispiele handelt, ist auch diese Auflistung nicht abschließend.
Nach Absatz 0037 und 0073 werden zur Erzeugung eines streitpatentgemäßen destillierten Wachses gemäß Merkmal 1 beispielsweise kommerziell erhältliche Polyethylenwachse wie POLYWAX® 665, POLYWAX® 550 oder POLYWAX® 725 destilliert. Die aus Polywax 655 erhaltenen Fraktionen werden beispielsweise als X1214, X1240, X1242 oder X1244 bezeichnet. Als weitere Beispiele sind in Absatz 0037 die Wachse „FT-100“ von Shell (SMDA) und „FNP0092“ von Nippon Seiro genannt. Die Parteien sind sich einig darüber, dass es sich bei den beiden zuletzt genannten Produkten um bereits destillierte Endprodukte handelt.
4.2
Das durch Destillation aufgereinigte Wachs ist u.a. durch die Kohlenstoffeinheiten gemäß Merkmal 1.1 definiert, bei denen es sich um eine Verteilungsfunktion handelt. Dabei weiß der Fachmann, dass Kohlenstoffeinheiten < 30 zwar durch den Destilliervorgang überwiegend abgetrennt wurden; komplett ausgeschlossen sind solch kleine Kohlenstoffeinheiten jedoch nicht. Gleiches gilt für die höhermolekularen Kohlenwasserstoffe > 62 Kohlenstoffeinheiten.
Aus der Beschreibung ist erkennbar, dass es sich um eine Verteilung der Kohlenstoffeinheiten handelt. So findet sich beispielsweise im Absatz 0022 der Beschreibung in der Formulierung: „In embodiments, the number of carbon units for the wax ranges from 30 to 62 carbons“ (= erstreckt sich von...bis; nicht: fällt in den Bereich zwischen... und) dieses Verständnis des überspannten Bereichs von 30 bis 62 Kohlenstoffatomen gemäß Merkmal 1.1 wieder. Dahingegen verwendet das Streitpatent für Werte, die ausschließlich in einen Bereich fallen sollen, die Bezeichnung „in the range of from ...to (vgl. TM1 Abs. 0016 Nr. 0016), “fall within the ranges of from ... to“ (vgl. TM1Abs. 0039), oder „having a size in the range of from about 50 to about 500 nanometer“ (vgl. TM1 Abs. 0061).
Auch aufgrund der Bezeichnung des Merkmals 1.1 in der Originalsprache „having from 30 to 62 carbon units“ kommt zum Ausdruck, dass es sich um die Betrachtung von Verteilungskurven handelt. Konkret spricht das Streitpatent in Absatz 0091 von „Alkane distribution identification“.
Figur 4 des Streitpatents zeigt einige Verteilungskurven für patentgemäße Wachse (vgl. auch Abs. 0102):
In Figur 4 ist zu erkennen, dass ein Bereich ab C30 überspannt wird und dennoch Mindermengen darunter noch vorhanden sind. Nach Absatz 0022 soll in bestimmten Beispielen die Kohlenstoffzahl patentgemäßer Wachse von 30 bis 62 C-Atome reichen (vgl. auch TM1 Abs. 0022).
Entgegen der Auffassung der Klägerin handelt es sich somit bei der Angabe „30 bis 62 Kohlenstoffeinheiten“ gemäß Merkmal 1.1 nicht um einen Bereich, innerhalb dessen jeder beliebige Unterbereich Merkmal 1.1 erfüllen würde, sondern, wie oben bereits ausgeführt, um eine Verteilungskurve. Obwohl der Fachmann weiß, dass bei Angabe solcher Verteilungskurven keine hundertprozentige Abtrennung der darüber- und darunterliegenden Fraktionen möglich ist, wird er die Auslegung nicht dahingehend ausdehnen, dass Merkmal 1.1 aufgrund der vorliegenden Verteilungsfunktion grundsätzlich erfüllt wird, unabhängig davon, welcher Kohlenwasserstoffbereich für ein Polymer angegeben ist. Denn letztlich leiten sich anhand der Verteilungskurve der Polymere auch deren Eigenschaften ab.
Dieser Auslegung, dass es sich bei Merkmal 1.1 um eine Verteilungskurve handelt, die sich über die genannten Kohlenstoffeinheiten erstreckt, steht auch Absatz 0022 des Streitpatents nicht entgegen, wonach sich der Peak von etwa C42 bis C55 erstrecken soll. Denn ein Peak definiert lediglich den Bereich, in dem sich die größte Menge befindet, er definiert jedoch nicht den kompletten Bereich, der von einer Verteilungskurve überspannt wird. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 3 steht dieser Auslegung nicht entgegen, wonach das Wachs des Toners 42 bis 55 Kohlenstoffeinheiten besitzen soll, da dies lediglich besagt, dass durch die Destillation gemäß Merkmal 1 im Vergleich zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 mehr Fraktionen an den Randbereichen abgetrennt wurden.
Mit dieser Auslegung für Merkmal 1.1, wonach das Wachs des Toners 30 bis 62 Kohlenstoffeinheiten besitzen soll, wird ein Wachs, für das ein Kohlenwasserstoffbereichen beispielsweise von nur 30 bis 50 Kohlenstoffeinheiten genannt wird, nicht unter Merkmal 1.1 fallen, wenn nicht beispielsweise anhand einer gezeigten Verteilungskurve ein größerer Kohlenwasserstoffbereich signifikant erkennbar ist.
Sollten auch kommerziell erhältliche Wachse ohne Destillation die anspruchsgemäße Verteilung der Kohlenstoffeinheiten aufweisen, wird der Fachmann auch diese unter den Begriff „destilliertes Wachs“ nach Merkmal 1 subsumieren. Dabei müssen diese Wachse jedoch auch die streitpatentgemäßen Merkmale 1.2 bis 1.4 erfüllen.
4.3
Nach Merkmal 1.2 soll der Kristallisationsgrad über Schmelzwärme berechnet und über DSC gemessen werden.
Konkret erfährt der Fachmann in Absatz 0023 bis 0025 des Streitpatents, dass die Schmelzwärme selber über DSC ermittelt wird. Dabei ist dem Fachmann die Messung der Schmelzwärme über DSC als übliche Methode bekannt. Zur Berechnung des Kristallisationsgrades wird der Wert der so ermittelten Enthalphie gemäß den Angaben im Streitpatent in die Formel „Schmelzwärme (J/g) / 294 (J/g) x 100 = Kristallisationsgrad (Xc) eingesetzt (vgl. TM1 Abs. 0025).
Nach Absatz 0033 des Streitpatents weist das Wachs bei der DSC-Messung bei einer Aufwärmrate von 10°C/min. eine onset-Temperatur von etwa 65-70°C und eine offset-Temperatur von etwa 95-100°C auf. Beansprucht ist nach Patentanspruch 8 eine onset-Schmelztemperatur von 65-75°C.
4.4
Der Fachmann weiß, dass es sich bei den — gemäß Merkmal 1.4 die Polydispersität definierenden — Parametern „Mw“ um das Gewichtsmittel einer Substanz und bei „Mn“, das wie Mw im Streitpatent nicht näher definiert wird, um das statistische Durchschnittsgewicht aller Polymerketten in einer Probe handelt, also um das Zahlenmittel der Molmasse, das aussagt, welche Molmasse ein zufälliges aus der Probe entnommenes Molekül im Durchschnitt hat.
Ihm isf dementsprechend bekannt, dass sich das Zahlenmittel folgendermaßen berechnet (vgl. TM12a, S. 1 unten):
Das Gewichtsmittel Mw einer Substanz definiert sich über den Massenanteil mi der Moleküle und der Molmasse Mi (vgl. TM12a a.a.O.).
Zur Ermittlung Molmassenverteilung schlägt das Streitpatent die Messung des Brechungsindex (Abs. 0072 -0074) sowie die Gaschromatographie (Abs. 0090-0102) vor.
Bei der Polydispersität Mw/Mn gemäß Merkmal 1.4 handelt es sich somit um die Breite der Molmassenverteilungen. Je größer die Polydispersität ist, desto breiter ist die Molmassenverteilung.
Vor dem durch die Klägerin in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten und zu berücksichtigenden Stand der Technik ist der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung neu und nicht nahegelegt. Ein Rückschluss auf ein Produkt das alle Merkmale des Patentanspruchs 1 aufweist, ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht möglich. Patentanspruch 1 ist mithin patentfähig. Die Patentfähigkeit der auf Patentanspruch 1 unmittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 sowie des mittelbar rückbezogenen Anspruch 10 wird durch die Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 getragen.
Der Toner nach Patentanspruch 1 ist jeweils neu gegenüber den Druckschriften TM8 bis TM12, TM52/52a und TM57/57a sowie gegenüber dem als offenkundige Vorbenutzung geltend gemachten EA-HG-Toner.
Die TM8 betrifft einen Toner, der ein Binderharz, ein Färbemittel und ein Trennmittel („releasing agent“) umfasst (vgl. TM8 Anspr. 1). Das Trennmittel kann Polyalkylene umfassen (vgl. TM8, Anspr. 2), womit aber noch keine Aussage über die Verteilung der Kohlenstoffeinheiten getroffen wird. Auch gehen die Merkmale 1.2 bis 1.4 aus diesen Angaben nicht hervor.
Als Beispiel wird in Absatz 0174 „FNP 0092“ von X … mit einem Schmelzpunkt von 91 °C in einer gattungsgemäßen Dispersion eingesetzt. Eine konkrete Molmassenverteilung bzw. Verteilung der Kohlenstoffeinheiten wird in TM8 nicht beschrieben, sodass es sich hier nicht unmittelbar und eindeutig um ein streitpatentgemäßes Wachs, das im Streitpatent (TM1) in Absatz 0037 genannt wird, mit den Eigenschaften gemäß Merkmal 1.1 handelt. Denn es kann als allgemein bekannt unterstellt werden, dass die Produkteigenschaften bzw. –zusammensetzungen von Firmenprodukten variieren können, auch wenn die Bezeichnung eines Produktes gleichbleibt. Demnach kann die Nennung des Beispieltoners 1 gemäß Absatz 0186 der TM8 allein die Neuheit des streitpatentgemäßen Toners nicht in Frage stellen. Ein über die Nennung des Produkts hinausgehender Nachweis zur Identität des Wachses in allen Merkmalen des Streitpatents ist durch die Klägerin nicht geführt worden.
Nach Absatz 0178 wird ein Polyalkylenwachs eingesetzt, das durch Destillieren (Merkmal 1) von FT100-Molekülen erhalten wurde und das einen Schmelzpunkt von 95 °C aufweist. Mit derselben Begründung wie zu „FNP 0092“ ist mit der einfachen Angabe des Produktnamens nicht unmittelbar und eindeutig belegt, dass das Produkt auch die streitpatentgemäßen Merkmale aufweist.
Darüber hinaus kann es sich bei dem Produkt „FT100“, welches gemäß Absatz 0178 der TM8 in destillierter Form eingesetzt wurde, allein schon deswegen nicht um das gleichnamige Produkt wie im Streitpatent handeln, da letzteres gemäß den übereinstimmenden Angaben der Parteien zur Verwendung im Streitpatent nicht mehr destilliert wird. Folglich müssen bei dem Produkt der TM8 Kohlenwasserstoff-Einheiten abgetrennt worden sein, sodass sich das Endprodukt von dem gemäß Streitpatent unterscheidet und somit die streitpatentgemäßen Merkmale nicht unmittelbar und eindeutig in TM8 offenbart sind.
Daher kann auch der Beispieltoner 3 auf den Seiten 14 und 15 der TM8 (vgl. insbesondere Abs. 0199), wonach ein Wachs gemäß dem in Absatz 0178 beschriebenen destillierten Wachs „FT 100“ von X … verwendet wird, die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent nicht in Frage stellen. Die weiter eingereichten Druckschriften TM53 und TM54, welche die Kristallinität gemäß Merkmal 1.2 belegen sollen, offenbaren nicht die Erfüllung der Merkmale 1.1, 1.3 und 1.4.
Nach Absatz 0182 der TM8 wird ein „Polyalkylene FT100“ von X … , verwendet, mit einem Schmelzpunkt von 98 °C. Dieser unterscheidet sich von dem des Produktes gemäß Absatz 0178. Demnach handelt es sich bei den Angaben nach TM8 um verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Hinsichtlich der Produktidentität mit den Angaben gemäß Streitpatent gilt die gleiche Begründung wie zu „FNP 0092“.
Auch der Hinweis der Klägerin, dass die Qualität über die Jahre gleichgeblieben sei, führt nicht weiter, wenn nicht die patentgemäßen Eigenschaften als Qualitätskriterium gemessen werden. Denn, wie unter 1.2 nochmals ausgeführt wird, ist es aufgrund des vorliegenden Fachwissens senatsbekannt, dass in einem Herstellungsprozess auch bei gleichen Edukten - allein durch im Toleranzbereich der Herstellvorschriften zulässige unterschiedliche Anteile dieser - Eigenschaften wie beispielsweise die gemäß den Merkmalen 1.1 bis 1.4 beeinflusst werden können, selbst wenn andere Eigenschaften wie z.B. die Konsistenz oder Viskosität gleichen bleiben.
Da aus TM8 nicht hervorgeht, dass die dort beschriebenen Produkte die streitpatentgemäßen Merkmale aufweisen, kommt es auf die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit der in der TM8 genannten Produkte nicht an.
Die TM9/TM9a betrifft ebenfalls einen Toner. Als Trennmittel wird das Paraffin „HNP9“ eingesetzt, das einen Schmelzpunkt von 77 °C aufweist (vgl. TM9a S. 96 1. Satz). Mit der DSC-Analyse gemäß TM9c mag gezeigt worden sein, dass Merkmal 1.2 mit einem ermittelten Kristallisationsgrad von 76,72% erfüllt ist, es fehlt aber an einem Nachweis der Merkmale 1.1, 1.3 und 1.4. Diese Merkmale mögen sich aus der TM9b ergeben, allerdings hat die Klägerin nicht dargelegt, dass ein Fachmann bei einer von ihm durchgeführten Untersuchung zum Anmeldezeitpunkt zu denselben Ergebnissen gelangt wäre. Denn aus den vorgelegten Analyseergebnissen gemäß TM9b und TM9c, die auf Juni 2023 datiert sind, geht nicht unmittelbar und eindeutig hervor, dass die Produkteigenschaften bzw. -zusammensetzung des untersuchten Wachses HNP9 dem gleichnamigen Produkt HNP9 aus der TM9 entsprechen. Aus diesen Gründen kann auch dahingestellt bleiben, ob HNP9 überhaupt kommerziell erhältlich war.
Die TM65 mag in diesem Zusammenhang zwar aufzeigen, dass die Qualität hinsichtlich bestimmter Parameter über die Jahre gleichgeblieben ist, die streitpatentgemäßen Parameter gemäß den Merkmalen 1.1 bis 1.4 sind dort jedoch nicht aufgeführt. Der Hinweis der Klägerin, dass mit den in TM65 gezeigten Qualitätskriterien dargelegt sei, dass das Produkt aus der TM9 auch in seiner Zusammensetzung identisch geblieben sei, kann nicht überzeugen. Vielmehr beruht es in der Praxis auf allgemeinem Fachwissen, dass in einem Herstellungsprozess auch bei gleichen Edukten - allein durch im Toleranzbereich der Herstellvorschriften zulässige unterschiedliche Anteile dieser - Eigenschaften wie beispielsweise die gemäß den Merkmalen 1.1 bis 1.4 beeinflusst werden können, selbst wenn andere Eigenschaften wie z.B. die Konsistenz oder Viskosität gleichbleiben. Ein Rückschluss von einer gleichbleibenden Qualität wie vom Kläger dargestellt auf alle Merkmale 1.1 bis 1.4 des Streitpatents ist daher nicht möglich, auch wenn als richtig unterstellt wird, dass die Konsistenz und Viskosität des Wachses über die Jahre gleichbleibend vorlagen.
Darüber hinaus können auch die Edukte mit gleichen Produktnamen in ihren Eigenschaften variieren. An dieser Einschätzung ändert auch die Passage des Gutachtens nach B7a im 2. Absatz auf S. 16 nichts, auf welche die Klägerin noch hingewiesen hat, und wonach allgemein ein höheres Molekulargewicht (also höhere Kohlenstoffanzahl) in einem Wachs zu einer höheren Schmelzviskosität und einem höheren Schmelzpunkt als bei einem Wachs mit niedrigerem Molekulargewicht führt. Denn ein hohes Molekulargewicht kann beispielsweise einerseits durch eine große Anzahl mittlerer Kohlenstoffketten und gleichermaßen durch eine geringere Anzahl längerer Kohlenstoffketten vorliegen. Eine konkrete Verteilung der Kohlenstoffketten gemäß Merkmal 1.1 wird durch einen solchen Zusammenhang nicht gezeigt.
Die TM10 betrifft ebenfalls einen gattungsgemäßen Toner. Das darin verwendete Wachs weist gemäß Anspruch 2 einen Schmelzpunkt auf, der 60 bis 90 °C beträgt und bei der DSC-Bestimmung einen Schmelz-Startpunkt von 50°C hat, was niedriger als die im Streitpatent genannten Werte ist und ein Hinweis auf das Vorhandensein von kürzeren Kohlenwasserstoffketten ist. Nach TM10 weist das Wachs durchschnittlich 30 bis 40 Kohlenstoffeinheiten auf (vgl. TM10a Anspr. 1). Damit ist aber nicht unmittelbar und eindeutig ein Bereich an Kohlenstoffeinheiten von 30 bis 62 überspannt. Gemäß Absatz 0008 der TM10 kann als Wachs (neben HNP1 oder HNP11) HNP9 (wie bei TM9) verwendet werden, was aus den gleichen Gründen wie zu TM9 ebenfalls nicht zum Vorliegen einer fehlenden Neuheit führt.
Aus den gleichen Gründen vermag auch das in der TM11/TM11a genannte Wachs HNP9 die Neuheit des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht in Frage zu stellen.
Auch wenn das im Absatz 0177 der TM11 aufgeführte Wachs FNP0090 eine Produktnamensidentität mit einem im Streitpatent genannten Wachs erfüllen würde, wie die Klägerin vorträgt, vermag dies ebenso nicht zum Vorliegen einer fehlenden Neuheit führen, da – wie oben bereits diskutiert - aus dem Produktnamen allein nicht belegt werden kann, dass auch die streitpatentgemäßen Merkmale im Produkt nach TM11 erfüllt waren.
1.5
Die in dem Toner nach TM12 vorgestellten Wachse können die Neuheit ebenfalls nicht in Frage stellen. Denn aus keiner der Figuren 1 bis 3, die jeweils ein anderes Wachs beschreiben (Wachs 1, 4 und 13), sind jeweils für sich alle streitpatentgemäßen Merkmale 1.1 bis 1.4 zu entnehmen. So lassen sich aus Figur 1 („Wax 1“) die Merkmale 1.1, 1.3 und 1.4 nicht entnehmen. Nach den Figuren 2 („Wax 4“) und 3 („Wax 13“) ergibt sich darüber hinaus nicht unmittelbar und eindeutig, dass der Kohlenwasserstoffbereich bis C62 gemäß Merkmal 1.1 überspannt wird. Merkmal 1.2 ist den Figuren 2 und 3 ebenfalls nicht zu entnehmen. Die Unterschiedlichkeit der verwendeten Wachse zeigt sich auch anhand der Beschreibung gemäß Absatz 0113, wonach das Wachs 4 zur Erzeugung von Wachs 13 weiter aufgereinigt wird und unterschiedliche Kohlenstoffeinheiten im Vergleich zu Wachs 13 aufweist (vgl. TM12, Abs. 0113, le. Satz). So helfen auch die Auswertungen für die Wachse 13 nach Figur 3 und 1 nach Figur 1 gemäß der TM12a nicht weiter, da unterschiedliche Wachse miteinander verglichen werden.
1.6
Obgleich das in TM52/52a vorgestellte Wachs HC-B, das als eines von vieren eingesetzt wird (vgl. TM52a Tabelle 1 in Abs. 0021) eine schmale Polydispersität gemäß Merkmal 1.4 aufweist, lässt sich daraus jedoch ebenfalls nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass ein Kettenlängenbereich mit 30 bis 62 Kohlenstoffeinheiten gemäß Merkmal 1.1 überspannt wird. Das Vorhandensein des Merkmals 1.2 kann daher dahingestellt bleiben.
1.7
Die TM57/57a, welche die Klägerin in der mündlichen Verhandlung ebenfalls für das Vorliegen fehlender Neuheit genannt hat, beansprucht einen Toner, der zu 1-20% ein Fischer-Tropsch-Paraffinwachs mit einer über DSC gemessenen Schmelzwärme von 75-85°C aufweist (vgl. TM57a Anspruch 1 i.V.m. Abs. 0007). Als Beispiel wird das Wachs C80 von Sasol genannt, das 30-60 Kohlenstoffeinheiten aufweisen soll (vgl. TM57a Abs. 0007 le. Satz). Wenngleich damit Merkmal 1.1 erfüllt sein könnte, sind jedoch die anderen Merkmale in der TM57 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.
Die TM58, die als nachveröffentlichter Stand der Technik von der Klägerin lediglich als Beweis dafür herangezogen werden soll, dass das Wachs C80 schon immer die patentgemäßen Merkmale aufgewiesen hat, kann nicht weiterhelfen, da – wie bereits mehrfach ausgeführt – sich die Eigenschaften von Produkten auch bei gleichen Produktnamen ändern können, und damit nicht unmittelbar und eindeutig belegt ist, dass die streitpatentgemäßen Merkmale vorliegen.
1.8
Hinsichtlich der angeführten offenkundigen Vorbenutzung durch den EA-HG-Toner ergibt sich keine andere Sach- und Rechtslage, da die Klägerin nicht aufgezeigt hat, dass der vorbenutzte Gegenstand zum Anmeldezeitpunkt die streitpatentgemäßen Merkmale aufgewiesen hat.
Wie oben bereits aufgeführt, genügt lediglich die Benennung eines Produktnamens für ein verwendetes Wachs nicht zum Aufzeigen des Vorhandenseins der streitpatentgemäßen Merkmale, da sich die Eigenschaften insbesondere auch von Wachsen über die Jahre hinweg ändern können. Eine Untersuchung eines entsprechenden vorbenutzen Gegenstandes zum Anmeldezeitpunkt wurde jedoch nicht vorgelegt. Ebenso wurde nicht gezeigt, dass das gemäß TM59 im Jahr 2023 untersuchte Wachs, das aus einer Rückstellprobe aus dem Jahr 2004 stammen soll, sich im Laufe der Jahre in seinen chemischen Eigenschaften nicht verändert hat.
Darüber hinaus weist die Klägerin in ihrer Eingabe vom 7. März 2024 selbst darauf hin, dass das Wachs während des Extraktionsprozesses aus dem Toner gewissen Veränderungen unterliegt. Damit aber können daraus erhaltene Untersuchungsergebnisse nicht mehr das Erfordernis eines „unmittelbar und eindeutigen“ Nachweises erfüllen. In den Absätzen 0004, 0008 und 0009 des Streitpatents wird die Herstellung von Tonern beschrieben. So heißt es beispielsweise gemäß Absatz 0008:
(i)
providing an aqueous pigment dispersion comprised of a pigment, an ionic surfactant, and optionally a charge control agent;
(ii)
providing a wax dispersion comprised of wax, a dispersant comprised of nonionic surfactant, ionic surfactant or mixtures thereof;
(iii)
shearing a mixture of the wax dispersion and the pigment dispersion with a latex or emulsion blend comprised of resin, a counterionic surfactant with a charge polarity of opposite sign to that of said ionic surfactant, and a nonionic surfactant;
(iv)
heating the above sheared blend below about the glass transition temperature (Tg) of the resin to form electrostatically bound toner size aggregates with a narrow particle size distribution;
(v)
adding additional ionic surfactant to the aggregated suspension of (iv) to ensure that no, or minimal additional particle growth of the electrostatically bound toner size aggregates occurs on further increasing the temperature to coalesce the aggregates into toner particles (vi);
(vi)
heating the mixture of (v) with bound aggregates above about or at the Tg of the resin;
and optionally
(vii)
separating the toner particles from the aqueous slurry by filtration and thereafter optionally washing.
Aus diesen Angaben ergibt sich, dass ein Toner aus einer Vielzahl von Stoffen zusammengesetzt ist, wobei insbesondere auf das Vorliegen eines streitpatentgemäßen Wachses („wax“) neben einem Harz („resin“) hingewiesen wird, deren physikalisch-chemische Eigenschaften durchaus ähnlich sein können, sodass eine klare Abtrennung voneinander nicht zu erwarten ist. Entsprechend weist auch der Testreport nach TM59 darauf hin, dass das extrahierte Wachs noch Harzkomponenten und Pigmente aufweist, weshalb das Material zweimal mit Tetrahydrofuran (THF) aufgereinigt wird. Eine Stoffanalyse des so aufgereinigten Produkts erfolgt jedoch nicht, sodass nicht unmittelbar und eindeutig aufgezeigt ist, woraus konkret das analysierte Material bestand.
Auch hat die Klägerin nicht aufgezeigt, dass ein Wachs ohne chemische Veränderungen aus einem Toner isoliert werden kann, bevor es näheren analytischen Untersuchungen unterzogen wird.
Die TM60 vermag zwar zu belegen, dass das dort beschriebene Wachs bis heute die gleiche Qualität hinsichtlich einiger Parameter wie z.B. der Viskosität oder der Schmelzwärme aufwies, es sind aber nicht die streitpatentgemäßen Merkmale 1.1, 1.3 und 1.4. untersucht worden. Damit ist die Produktidentität nicht unmittelbar und eindeutig gegeben, denn bei einem Herstellungsprozess eines Wachses können dessen Eigenschaften allein durch unterschiedliche Anteile der Edukte beeinflusst werden, während andere Eigenschaften wie z.B. die Konsistenz oder Viskosität gleich bleiben.
1.9
Selbst wenn seitens des Senats als wahr unterstellt wird, dass die Qualität der seitens der Firma X … Ltd. hergestellten Wachse stets über die Jahre und auch vor dem Anmeldezeitpunkt gleichgeblieben ist, führt dies nicht zu dem Rückschluss, dass die seitens der Klägerin vorgebrachten Wachse FT-100, FNP0092 und HNP9 immer und ausschließlich alle Merkmale des Streitpatents erfüllt haben. Dies kann auch nicht daraus geschlossen werden, dass im Streitpatent Absatz 0037 diese Wachse genannt werden. Denn, wie bereits unter den Punkten II.1.2 und II.1.8 dargelegt, mögen die TM60 oder TM65 zwar aufzeigen, dass die Qualität der untersuchten Produkte hinsichtlich bestimmter Parameter über die Jahre gleichgeblieben ist, die streitpatentgemäßen Parameter gemäß den Merkmalen 1.1 bis 1.4 sind jedoch nicht alle aufgeführt. Da diese Parameter sich aber z.B. trotz gleicher Konsistenz geändert haben können, fehlt es an einem unmittelbaren und eindeutigen Vorliegen aller streitpatentgemäßen Merkmale. Der Einvernahme der angebotenen Zeugen, insbesondere des Zeugen Ando hinsichtlich der der in TM60 und TM65 aufgelisteten Qualitätsmerkmale, bedurfte es daher nicht.
Der Toner nach Patentanspruch 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem als offenkundige Vorbenutzung geltend gemachten Toner EA-HG sowie gegenüber den Druckschriften TM52/52a und TM57/57a. Auch liegt erfinderische Tätigkeit gegenüber der zuletzt geltend gemachten Kombination TM16 i.V.m. TM27 vor. Zu der erst in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Kombination ausgehend von TM57 i.V.m. B5 ist zur Begründung nichts ausgeführt worden, so dass hierauf nicht einzugehen ist.
2.1
Der Toner EA-HG kann aus den gleichen Gründen wie zur Neuheit in Punkt II.1.8 diskutiert auch nicht als Ausgangspunkt für eine fehlende erfinderische Tätigkeit herangezogen werden, da die Unverändertheit des Produkts nicht dargelegt worden ist.
2.2
Hinsichtlich der Ausführungen in Punkt II.1.6, wonach Merkmal 1.1 dem in der TM52 genannten Wachs HC-B nicht eindeutig zu entnehmen ist, kann auch das Heranziehen der TM56/56a nicht das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit aufzeigen, da dieser lediglich Merkmal 1.2 zu entnehmen ist (vgl. TM56a S. 40 Tab. 1).
Darüber hinaus heißt es in TM56a im seitenübergreifenden Absatz von S1 auf S2:
„...by at least a binder resin formed in such a manner that a resin (A) that has a number-average molecular weight (Mn) of 2,000 to 20,000, a weight-average molecular weight (Mw) of 4,000 to 50,000, and an Mw/Mn of less than 3.5, a resin (B) that has a weight-average molecular weight (Mw) of 300,000 or more, and a wax that has a melting point of 75°C to 125°C and a melt viscosity of 200 cP or less at 140°C are mixed in a solution in a weight ratio (A:B) of 50:50 to 90:10“.
Die angegebenen Werte des Harzes A für Mw von 4000 — 50000 liegen weit oberhalb den Anforderungen gemäß Merkmal 1.3. Auch nach Tab. 1 auf S. 40 liegt kein Wachs im patentgemäßen Bereich nach Merkmal 1.3, sondern überschreitet diesen. Somit kann anhand dieser Werte auch nicht auf das in TM52 nicht zu entnehmende Merkmal 1.1 geschlossen werden.
Auf Seite 22 (oben) der TM56a, worauf die Klägerin noch hingewiesen hat, wird für Mw ebenfalls ein Bereich von 500 bis 3500, vorzugsweise von 600 bis 3000 angegeben, was deutlich höhere Werte sind als nach Streitpatent gefordert. Eine Veranlassung für den Fachmann, aus diesen Werten ausgerechnet nur solche mit Mw 500 bis 800 gemäß Streitpatent auszuwählen, gibt es nicht.
Der Hinweis der Klägerin auf Absatz 0033 der TM56a, wonach angegeben wird, dass die Kristallinität des Wachses mehr als 80 % betragen soll, hilft daher auch nicht weiter. Darüber hinaus genügt es nicht, dass „keine Hinderungsgründe“ vorliegen, oder „nichts dagegen spricht“, wie die Klägerin vorgetragen hat, die Kristallinität entsprechend auszugestalten. Denn entgegen der Auffassung der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ist eine erfinderische Tätigkeit nicht schon dann zu verneinen, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern erst dann, wenn das Bekannte dem Fachmann einen Anlass oder eine Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009, X ZR 65/05, GRUR 2010, 407, Ls. und Rn. 17 – einteilige Öse). Ein Anlass ist aber schon aus dem Grund nicht gegeben, da, wie oben ausgeführt, die TM56a Wachse mit deutlich höheren Mw-Werten betrachtet, als nach Streitpatent gefordert ist.
2.3
Wie bereits unter Punkt II.1.7 beschrieben, beansprucht die TM57 einen Toner, der zu 1-20% ein Fischer-Tropsch-Paraffinwachs mit einer über DSC gemessenen Schmelzwärme von 75-85°C aufweist (vgl. TM57a Anspruch 1 i.V.m. Abs. 0007). Als Beispiel wird das Wachs C80 von Sasol genannt, das 30-60 Kohlenstoffeinheiten aufweisen soll (vgl. TM57a Abs. 0007 le. Satz). Auch wenn damit Merkmal 1.1 erfüllt sein könnte, sind jedoch die anderen Merkmale in der TM57 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.
Da es sich bei der erst am 6. Juni 2007, also sowohl nach dem Prioritätstag (14. November 2005) als auch nach dem Anmeldetag (19. September 2006) des Streitpatents, veröffentlichten TM58 um eine nachveröffentlichte Schrift nach Art. 54 Abs. 3 EPÜ handelt, darf sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (Art. 56 Satz 2 EPÜ). Die 2006 angemeldete TM58 eignet sich auch nicht als Beleg für ein zuvor bereits bestehendes Fachwissen, denn ein Beleg dafür, dass das in ihr genannte destillierte Wachs mit dem Namen SASOLWAX® C80 (vgl. TM58 S.12 Z. 4-6), das die Merkmale 1.3 und 1.4 aufweisen mag, mit dem Wachs aus der 1994 angemeldeten TM57 identisch ist, fehlt.
Die Wachse nach TM53 haben eine Alkanverteilung von ca. 25-40, weshalb der Fachmann die Eigenschaften der nach TM53 untersuchten Wachse auf patentgemäße Wachse nicht ohne erfinderisches Zutun übertragen konnte, bei denen gemäß Merkmal 1.1 die Kohlenstoffketten bis 62 vorhanden sein sollen (vgl. TM53 S. 367/368 seitenübergr. Abs. drittletzter Satz i.V.m. S. 368 rechte Spalte Fig. 2).
Nach TM54 wurde über IR-Spektroskopie von Paraffinwachsen eine Kristallinität von 83% ermittelt (vgl. TM54 S. 160 li. Sp. le. Abs. 2. Satz). Selbst wenn mit dieser nicht patentgemäßen Methode Merkmal 1.2 erfüllt sein mag, fehlt es an einer Angabe welche konkrete Kohlenwasserstoffverteilung die untersuchten Wachse aufgewiesen haben.
2.4
Auch die zuletzt von der Klägerin noch vorgetragene Kombination der TM16 i.V.m. der TM27 führt zu keinem anderen Ergebnis, da keine dieser Druckschriften für sich bereits konkrete patentgemäße Merkmale offenbart. Es genügt nicht, dass der Fachmann stets eine Anregung hat, Produkte weiter zu verbessern, sondern es ist erforderlich, dass er eine Anregung hat, ein Produkt so zu verbessern, dass er zu den patentgemäßen Merkmalen gelangt. Keine der Druckschriften gibt einen Anhaltspunkt, dass der Fachmann durch routinemäßige Versuche zu einem patentgemäßen Toner gelangt wäre.
Die übrigen Druckschriften liegen weiter ab, weshalb diese Entgegenhaltungen weder für sich gesehen noch in Kombination mit dem genannten Stand der Technik den Bestand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung Frage stellen können. Selbst wenn einzelne Merkmale aus dem Stand der Technik nahegelegen wären, begründet das Naheliegen der Einzelmerkmale eines Gegenstands für sich noch nicht das Naheliegen der Kombination aus ihnen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 1998, X ZR 115/96, GRUR 1999, 145, Ls. 1 – Stoßwellen-Lithotripter).
Die Beklagte war zur Anmeldung des Streitpatents berechtigt. Eine Alleinberechtigung oder Mitberechtigung der Klägerin kann nicht angenommen werden, da seitens der beweisbelasteten Klägerin nicht ausreichend dargelegt wurde, dass die Klägerin oder deren Mitarbeiter vor dem Zeitrang die streitpatentgemäße Lehre erkannt haben. Dies ergibt sich auch nicht aus den klägerseits in Bezug genommenen vermeintlichen Vorpatenten.
Zum Nachweis einer Anmeldung durch einen Nichtberechtigten nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 5 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. E) i.V.m. Art. 60 Abs. 1 EPÜ sind konkrete Darlegungen erforderlich, dass die Klägerin bereits vor dem Zeitrang des Streitpatents alleinigen Erfindungsbesitz an der streitpatentgemäßen Lehre hatte. Hierzu bedarf es einer detaillierten Gesamtschau, dass die als entnommen geltend gemachte Lehre mit der angemeldeten Lehre des Streitpatents übereinstimmt (BGH, Urt. v. 20. Oktober 2015 – X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 Rn. 22 – Kfz-Stahlbauteil; Urt. v. 4. August 2020 – X ZR 38/19, GRUR 2020, 1186 Rn. 41 – Mitralklappenprothese; Urt. v. 26. Juli 2022 – X ZR 1/21, GRUR 2022, 1302 LS – Brustimplantat). Dies setzt eine Wesensgleichheit zwischen patentierter und entnommener Erfindung voraus, d.h. beide Erfindungen müssen nach Aufgabe und Lösung, die objektiv anhand der tatsächlichen Lösung der technischen Probleme zu bestimmen sind, übereinstimmen. Lediglich Abänderungen im Rahmen des Fachkönnens, die den Kern der Erfindung unberührt lassen, sind unschädlich, so z.B. die konkrete Ausgestaltung eines entnommenen Lösungsprinzips. Demgegenüber müssen für die Annahme einer Wesensgleichheit zwischen patentierter und entnommener Erfindung alle wesentlichen Merkmale, die die Patentfähigkeit begründen, identisch sein (Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ - Kommentar, 12. Auflage 2025, § 21 PatG, Rn. 46).
Hierzu ist seitens der Klägerin nichts dargetan. Die Klägerin hat lediglich vorgetragen, dass der Zeuge … Miterfinder der japanischen Anmeldung JP2005-173315 vom 12. Dezember 2003 (TM67), das am 30. Juni 2005 veröffentlicht worden ist, und des US-amerikanischen Patents US 7 291 434 B2 mit dem Anmeldetag 18. Juni 2004 (TM68) sei, das am 6. November 2007 nachveröffentlicht worden ist. ….
Bereits aus den angeführten Vorpatenten kann jedoch nicht geschlossen werden, dass die Klägerin über Kenntnisse zu allen relevanten Merkmalen des Streitpatents verfügte. Vielmehr beziehen sich die genannten Patente entsprechend der vorgelegten Patentschriften TM67 und TM68 auf Fragen der Viskosität (vgl. z.B. jeweils Zusammenfassung sowie Patentanspruch 1 der beiden Schriften) des jeweils verwendeten Wachses wie z.B. das auch im Streitpatent genannte FNP0092, nicht jedoch auf die Merkmale 1.1 bis 1.4 des Streitpatents, so dass hinsichtlich aller wesentlicher Merkmale, die die Patentfähigkeit begründen, keine Identität vorliegt (vgl. auch TM67a, S. 21, Ze. 37; TM68/68a, Sp. 24, Ze. 2, Sp. 33/34 Tab. 1) und die Vorpatente damit nicht den Erfindungsgedanken des Streitpatents vermitteln.
Die Unterlagen zu den Workshops beziehen sich ebenfalls nicht auf die Präsentation entsprechender Erkenntnisse, sondern zeigen lediglich, dass …
Im laufenden Verfahren ist es der Klägerin, wie unter Ziffer II. dargestellt, nicht gelungen, darzulegen, dass das …, unterstellt, das Produkt FNP0090 ist identisch mit dem Produkt FNP0092, alle Merkmale des Streitpatents erfüllt. Somit kann ein Verweis auf Kenntnisse der Klägerin zu Eigenschaften des Wachses FNP0090 auch nicht als geeignet angesehen werden, dass die Klägerin umfassende Kenntnis über die Lehre aus dem Streitpatent im Jahr 2004 hatte.
Es kann somit weder aus den vorgelegten Schriften noch aus den Unterlagen zu den behaupteten Workshops und der anschließenden Kommunikation der … geschlossen werden, dass die Klägerin die dem Streitpatent zugrundeliegende Lehre vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents erkannt hat.
Damit fehlt es bereits am Nachweis zum erfinderischen Kenntnisstand der Klägerin vor dem Zeitrang des Streitpatents, so dass die Voraussetzungen für eine Nichtigkeit wegen Anmeldung durch einen Nichtberechtigten nicht vorliegen.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 21 PatG
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 IntPatÜG
§ 6 Abs. 1
    Nr. 5 IntPatÜG
§ 84 Abs. 2 PatG
§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO
§ 99 Abs. 1 PatG
§ 709 S. 1 und S. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2010, 407
GRUR 1999, 145
GRUR
    2016, 265
GRUR 2020,
    1186
GRUR 2022,
    1302
3 Ni 18/23
X ZR 65/05
X ZR 115/96
X ZR 149/12
X ZR 38/19
X ZR 1/21