Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2015-09-03, Aktenzeichen 4a O 94/14
ECLI: ECLI:DE:LGD:2015:0903.4A.O94.14.00

Tenor:
I. Die Klage und die Widerklage werden abgewiesen.
II.Die Kosten des Rechtstreits trägt die Klägerin.
III.Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 115 % des zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Zahlung vorgerichtlicher Abmahnkosten sowie auf Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung einer Entschädigung (nur gegen die Beklagte zu 1) und von Schadensersatz in Anspruch. Widerklagend begehrt die Beklagte zu 1) gegenüber der Klägerin Ersatz der Kosten einer Gegenabmahnung.
Die Klägerin ist im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (Anlage B&B1) seit dem 23.04.2007 als Inhaberin des Deutschen Patents DE A (im Folgenden: Klagepatent; vorgelegt als Anlage K1) eingetragen. Das Klagepatent trägt den Titel: „Verfahren zur Herstellung eines Fügenfüllungsprofils“ und wurde am 24.01.2000 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 16.08.2001 offengelegt. Das Klagepatent wurde erteilt und die Erteilung am 07.02.2008 vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft.
Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet wie folgt:
„Verfahren zur Herstellung einer für luftkissentechnische Anwendungen geeigneten im wesentlichen T-förmigen Fugenfüllung zwischen Betonplatten, wobei an den freien oberen zueinander weisenden Kanten benachbarter Betonplatten jeweils eine horizontal verlaufende Fugenverbreiterung ausgeführt und die Fuge mit Fugenvergussmasse oberflächenbündig bis in die Fugenverbreiterung verfüllt wird, so dass nach dem Verfüllen eine sehr kurze vertikale Flanke zwischen Fugenmasse und Betonplatte, aber eine relativ gesehen lange horizontale Auflagerfläche der Fugenmasse auf der jeweiligen Betonplatte entsteht, wobei am Endkantenbereich der Fugenverbreiterungen vertikale Vertiefungen ausgebildet werden.“
Nachfolgend wird zur Veranschaulichung die einzige Figur aus dem Klagepatent verkleinert eingeblendet:
Die Figur zeigt eine geschnittene Darstellung eines Bodenplattenabschnitts im Dehnfugenbereich nach einer Ausführungsform der patentgemäßen Erfindung. Dabei bezeichnen die Bezugsziffern 1 und 2 Betonplatten, zwischen denen eine Dehnfuge (3) besteht. Diese ist mit einer Fugenfüllung (9) mit einer Schaumstoffeinlage (4) gefüllt.
Die Klägerin und die Beklagte zu 1) sind unmittelbare Wettbewerber im Bereich Fußbodensysteme, einschließlich Fußbodensanierungen. Die Beklagten zu 2) und zu 3) sind Geschäftsführer der Beklagten zu 1). Die Beklagte zu 1) wurde vom Beklagten zu 3) gegründet und mit diesem als Geschäftsführer am 13.07.2010 in das Handelsregister eingetragen (vgl. Anlage B&B10). Der Beklagte zu 3) wurde am 28.02.2011 als Geschäftsführer in das Handelsregister eingetragen. Vor ihrer Tätigkeit bei der Beklagten zu 1) waren die Beklagten zu 2) und zu 3) Mitarbeiter eines Tochterunternehmens der Klägerin.
Für die Fugensanierung bei einem Bauprojekt in Neu-Ulm der Logistikgruppe B – Reifenlager von Continental – (im Folgenden: das (Neu-Ulmer Bauprojekt) gab die Klägerin ein Angebot ab und erstellte eine Musterfuge nach dem patentgemäßen Verfahren (vgl. Anlagen K4, K5, K9 und K10). Das Bauprojekt wurde von der C verantwortet und von dem Ingenieurbüro F betreut (vgl. Anlage K6). Die Beklagte gab mit Schreiben von 26.09.2010 ebenfalls ein Angebot für das Neu-Ulmer Bauprojekt ab (Anlagen B&B4 und B&B5), welches sie mit Schreiben vom 11.02.2011 abänderte (Anlage B&B6). Die Ausschreibung des Bauprojekts gewann die Beklagte zu 1), die die Fugensanierung auch ausführte. Nach den ursprünglichen Ausschreibungsunterlagen zu dem Bauprojekt sollte die Fugensanierung durch Herstellung einer „D-Fuge“ erfolgen (vgl. Anlage K11). Als „D-Fuge“ werden Fugen bezeichnet, die in einem Verfahren gemäß dem Klagepatent gefertigt wurden.
Die Klägerin mahnte die Beklagten mit patentanwaltlichem Schreiben vom 27.06.2013 (Anlage B&B2) ab und wiederholte dies mit rechtsanwaltlichem Schreiben vom 05.02.2014. Die Beklagten lehnten die Abgabe einer Unterlassungserklärung ab und sprachen mit Schreiben vom 12.07.2013 eine Gegenabmahnung aus (Anlage B&B3). Für Abmahnung und Gegenabmahnung fielen auf Basis eines Gegenstandswerts von EUR 500.000,00 und einer 1,5 Geschäftsgebühr zuzüglich Auslagepauschalen insgesamt jeweils Gebühren in Höhe von EUR 9.679,00 an.
Die Klägerin behauptet, die Beklagten verletzten das Klagepatent. Die Beklagte habe ein klagepatentgemäßes Verfahren für das Bauprojekt in Neu-Ulm angeboten und dieses Verfahren dort auch angewendet.
Die Aktivlegitimation der Klägerin ergebe sich aus dem Patentregister. Entgegen der Auffassung der Beklagten stelle auch das Anbieten eines vom Anbietenden selbst durchzuführenden patentgemäßen Verfahrens eine Patentverletzung dar.
Entgegen der Auffassung der Beklagten sei das patentgemäße Verfahren nicht auf luftkissentechnische Anwendungen begrenzt. Dieses Merkmal sei nicht schutzbereichsbeschränkend. Das Klagepatent erfasse ferner auch solche Verfahren, bei denen im ersten Schritt der vorhandene vertikale Spalt zwischen den Bodenplatten mit einem Mörtel ausgefüllt und in einem zweiten Schritt auch das Fugenbett horizontal verfüllt wird.
Die Klägerin bestreitet, dass die in der Anlage B&B4 (gemeint ist wohl B&B5) wiedergegebenen handschriftlichen Änderungen bereits im Zeitpunkt der Angebotsabgabe im Dokument enthalten waren. Die Änderungen stammten von dem Beklagten zu 2), der zu diesem Zeitpunkt – unstreitig – noch Mitarbeiter eines Tochterunternehmens der Klägerin war. Die handschriftlichen Modifikationen änderten zudem ohnehin nichts daran, dass die Beklagten ein patentgemäßes Angebot abgegeben hätten. Die Ersetzung des Wortes „D-Fuge“ durch den Begriff „Elaste Bridge“ sei unzureichend, da – insoweit unstreitig – im Angebot vom 26.09.2010 die ausgeschriebenen technischen Spezifikationen unverändert geblieben sind (vgl. insbesondere Ziff. 1.4, 1.7 und 1.10 Anlage B&B5). Die Klägerin behauptet, die Befolgung dieser Spezifikationen führe zu einer Verletzung des Klagepatents.
Die Beklagten hätten das patentgemäße Verfahren auch tatsächlich bei der Fugensanierung des Neu-Ulmer Bauprojekts angewendet. Dies ergebe sich aus einem Video der Fugensanierung (Anlage K3, Standbilder hieraus in Anlagen K7, K8). Vertikale Vertiefungen seien zudem in einem Bild nach Anlage K15 sichtbar. Hierzu behauptet die Klägerin, dieses Bild zeige die Fugensanierung im Rahmen des Neu-Ulmer Bauprojekts. Auch ergebe sich aus dem Internetauftritt des Ingenieurbüros F (vgl. Anlage K6) die Verwendung eines „patentierten Polymerfugensystem“ bei der Sanierung in Neu-Ulm.
Die Klägerin hat ursprünglich beantragt,
im Wesentlichen wie zuletzt, wobei sie insbesondere Ansprüche bereits für Handlungen ab dem 16.09.2001 geltend gemacht hat.
Die Klägerin beantragt zuletzt,
I. die Beklagten zu verurteilen,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu insgesamt zwei Jahren, letztere im Falle der Beklagten zu 1) zu vollziehen an einem ihrer Geschäftsführer, zu unterlassen,
ein Verfahren zur Herstellung einer für luftkissentechnische Anwendungen geeigneten im Wesentlichen T-förmigen Fugenfüllung zwischen Betonplatten, wobei an den freien oberen zueinander weisenden Kanten benachbarter Betonplatten jeweils eine horizontal verlaufende Fugenverbreiterung ausgeführt und die Fuge mit Fugenvergussmasse oberflächenbündig bis in die Fugenverbreiterung verfüllt wird, so dass nach dem Verfüllen eine sehr kurze vertikale Flanke zwischen Fugenmasse und Betonplatte, aber eine relativ gesehen lange horizontale Auflagerfläche der Fugenmasse auf der jeweiligen Betonplatte entsteht, wobei am Endkantenbereich der Fugenverbreiterung vertikale Vertiefungen ausgebildet werden,
anzubieten oder anzuwenden;
2. der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter vorstehend Ziff. I.1. beschriebenen Handlungen seit dem 23.04.2007 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Anwendungen, aufgeschlüsselt nach Anwendungsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
wobei
- von der Beklagten zu 1) die Angaben zu d) nur für den Zeitraum seit dem 07.03.2008 zu machen sind;
- von dem Beklagten zu 2) sämtliche Angaben nur für den Zeitraum ab dem 28.02.2011 zu machen sind;
- von dem Beklagten zu 3) sämtliche Angaben nur für den Zeitraum ab dem 07.03.2008 zu machen sind; und
- bezüglich der Angaben zu a) entsprechende Belege (Rechnungen in Kopie) vorzulegen sind; wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 9.679,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.02.2014 zu bezahlen;
II. festzustellen,
1. dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin für Handlungen gemäß vorstehender Ziffer I.1., die in dem Zeitraum vom 23.04.2007 bis zum 06.03.2008 begangen wurden, eine angemessene Entschädigung zu zahlen und
2. dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin jedweden Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 07.03.2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei diese Pflicht hinsichtlich des Beklagten zu 2) erst für Handlungen ab dem 28.02.2011 gilt.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Widerklagend beantragt die Beklagte zu 1),
die Klägerin zu verurteilen, an die Beklagte zu 1) einen Betrag in Höhe von EUR 9.679,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu bezahlen.
Hinsichtlich der Widerklage beantragt die Klägerin,
die Widerklage abzuweisen.
Die Beklagten bestreiten die Aktivlegitimation der Klägerin. Der Hinweis der Klägerin auf die Patentrolle sei insoweit nicht ausreichend. Es beständen große Zweifel, dass die Klägerin das Klagepatent rechtswirksam erworben habe.
Die Beklagten bestreiten, ein patentgemäßes Verfahren angeboten oder angewendet zu haben. Die Beklagten hätten die Fugensanierung beim Neu-Ulmer Bauprojekt weder gemäß den ursprünglichen Angebotsunterlagen angeboten noch auf diese Weise durchgeführt.
Vielmehr hätten sie ein abweichendes Angebot nach den Anlagen B&B4, B&B5, B&B6 vorgelegt. Dabei sei in den Schreiben vom 26.09.2010 handschriftlich das Wort „D-Fuge“ jeweils durch „Elaste Bridge“ ersetzt worden. Die Beklagte zu 1) habe zwar versehentlich vereinzelte Streichung in Anlage B&B5 vergessen – namentlich hinsichtlich der Ziffern des Leistungskatalogs. Hieraus lasse sich jedoch kein Angebot eines patentgemäßen Verfahrens ersehen. Bei der erforderlichen Gesamtbetrachtung nach dem maßgeblichen Empfängerhorizont liege trotz der unterbliebenen Streichungen kein patentverletzendes Angebot vor.
Die handschriftlichen Modifikationen stammten von Herrn D und seien im Angebot bereits bei Versendung des Schreibens am 26.09.2010 (Anlagen B&B 4 und B&B5) vorhanden gewesen. Die Seite 21 der ursprünglichen Ausschreibungsunterlagen (die unstreitig eine D-Fuge zeigt) habe die Beklagte zu 1) bewusst nicht mit ihrem Angebot eingereicht.
Außerdem lasse sich dem Angebot eine T-förmige Fugenfüllung ebenso wenig entnehmen wie die Eignung für luftkissentechnische Anwendungen. Zur Patentverletzung sei diese Eignung im Angebot aber zu nennen gewesen.
Das patentgemäße Verfahren sei tatsächlich auch nicht zur Anwendung gekommen. Die von den Beklagten hergestellte Fuge sei nicht für luftkissentechnische Anwendungen geeignet. Es sei zudem keine vertikale Flanke zwischen Fugenmasse und Betonplatte hergestellt worden. Diese vertikale Flanke müsse patentgemäß aus demselben Material wie das horizontale Teilstück bestehen. Das Ergebnis der Verfüllung mit einer (einheitlichen) Fugenvergussmasse müsse eine T-förmige Fuge aus einem (einheitlichen) Material sein. Schließlich seien auch keine vertikalen Vertiefungen an den Randbereichen der Fugenverbreiterung ausgeführt worden. Aus dem Video nach Anlage K3 ergebe sich keine Anwendung des patentgemäßen Verfahrens. Der entsprechende Verletzungsvorwurf basiere auf Fehlinterpretationen dieses Videos und der darin sichtbaren Schatten.
Darüber hinaus hätten die Beklagten – insoweit unstreitig – nicht die Durchführung des Verfahrens durch einen Dritten angeboten. Dies sei von vornherein keine von § 9 Nr. 2 PatG erfasste Verletzungshandlung.
Der Beklagten zu 1) stehe der widerklagend geltend gemachte Zahlungsanspruch für die Kosten der Gegenabmahnung zu. Die Beklagten hätten sich vorgerichtlich um Aufklärung bemüht, so dass die unberechtigte Inanspruchnahme durch die Klägerin als schuldhaft angesehen werden müsse. Daher habe sie die Kosten der Gegenabmahnung durch die Beklagte zu 1) als Schadensersatz zu ersetzen.
Die Klägerin trägt zur Widerklage vor, diese sei unbegründet. Aufgrund der Patentverletzung sei die Abmahnung durch die Klägerin berechtigt, die Gegenabmahnung dagegen unberechtigt gewesen.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20.08.2015 (Bl. 95 f. GA) verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage (hierzu unter I.) und die Widerklage (hierzu unter II.) sind zulässig, aber jeweils unbegründet.
I.
Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin stehen keine Ansprüche aus §§ 33, 139 Abs. 1, Abs. 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB zu, da eine Benutzung der Lehre des Klagepatents durch die Beklagten nicht festgestellt werden kann.
1.
Das Klagepatent (im Folgenden nach Abs. zitiert, ohne dabei das Klagepatent zu nennen) betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer für luftkissentechnische Anwendungen geeigneten Fugenfüllung.
In seiner einleitenden Beschreibung schildert das Klagepatent, dass im industriellen Bereich die Fußböden von Fertigungshallen, Lagerhallen und dergleichen häufig für luftkissentechnische Anwendungen geeignet sein müssten, damit Luftkissen-Förderzeuge eingesetzt werden können. Diese können sehr hohe Lasten tragen und schweben dabei über dem Boden. Derartige Böden bestehen üblicherweise aus Betonplatten, die zum Tragen geeigneter Lasten geeignet sind und die normalerweise mit luftkissentechnischen Beschichtungen versehen sind. In die Fugen sind sogenannte luftkissentechnische Dehnfugen eingebracht. Dabei ist es bekannt, die zwischen den Bodenplatten bestehenden Fugen am oberen freien Bereich durch Brechen der Kanten der Betonplatten anzuschrägen und zu verfüllen.
Hierbei stellt sich nach der Klagepatentschrift das Problem, dass es sehr häufig dazu kommt, dass die Fugenmassen mit den Betonplatten keine dauerhafte Bindung eingehen. Hierdurch ergeben sich mit der Zeit durch leichte Ablösungen der Fugenmasse von den Bodenplatten Luftausweichwege. Dies geschieht insbesondere deshalb, weil beim Überfahren der Fugen durch die luftkissentechnischen Förderzeuge üblicherweise hohe Luftdrücke auftreten, die die Bindung zwischen Fugenfüllung und Bodenplatte ständig angreifen und mit der Zeit zu einem Ablösen führen. Die Ablösungen der Fugenmasse von den Bodenplatten wiederum führen zum Entweichen der Luft unter dem Luftkissen in den unteren Fugenbereich zwischen die Bodenplatten und, je nach Bauart, auch unter die Bodenplatten (Abs. [0003]).
Das Entweichen der Luft wiederum führt in der Regel dazu, dass das Schwebekissen gestört wird und das Förderzeug sich einfach absetzt. Da die luftkissentechnischen Förderzeuge auch für sehr hohe Lasten eingesetzt werden, beispielsweise mehrere hundert Tonnen, führen derartige Störungen zu erheblichen Stillstandszeiten und wirtschaftlichen Verlusten. Denn die Lasten müssen zunächst mit anderen Fördermitteln abgehoben und das Luftkissenfahrzeug von der Undichtigkeit weggeführt werden. Erst dann kann der normale Betrieb wieder aufgenommen werden (Abs. [0003]).
Vor dem Hintergrund des vorstehend beschriebenen Stands der Technik nennt es das Klagepatent in Abs. [0004] als seine Aufgabe (technisches Problem), ein Verfahren zur Herstellung einer für luftkissentechnische Anwendungen geeigneten Fugenfüllung zwischen Bodenplatten anzugeben, bei dem Flankenabrisse im Dehnfugenbereich auf ein Minimum reduziert, vorzugsweise verhindert werden.
2.
Zur Lösung der genannten Aufgabe schlägt das Klagepatent ein Verfahren nach Anspruch 1 vor, welches in Folge einer Merkmalsanalyse wie folgt dargestellt werden kann:
1. Verfahren zur Herstellung einer für luftkissentechnische Anwendungen geeigneten im Wesentlichen T-förmigen Fugenfüllung zwischen Betonplatten.
2. An den freien oberen zueinander weisenden Kanten benachbarter Betonplatten ist jeweils eine horizontal verlaufende Fugenverbreiterung ausgeführt und die Fuge wird mit Fugenvergussmasse oberflächenbündig bis in die Fugenverbreiterung verfüllt.
3. Nach dem Verfüllen entsteht eine sehr kurze vertikale Flanke zwischen Fugenmasse und Betonplatte, aber eine relativ gesehen lange horizontale Auflagerfläche der Fugenmasse auf der jeweiligen Betonplatte.
4. Am Endkantenbereich der Fugenverbreiterungen werden vertikale Vertiefungen ausgebildet.
3.
Das Klagepatent löst die gestellte Aufgabe insbesondere durch ein Verfahren zur Herstellung einer speziellen Fuge, bei der eine Fugenverbreiterung mit Vertiefungen im Endkantenbereich hergestellt wird. Dabei wird das oberflächenseitige Ende der Fuge verbreitert (Merkmal 2.) und an den Enden dieser horizontal verlaufenden Fugenverbreiterung vertikale Vertiefungen ausgebildet. Insoweit verlangt Merkmal 4.,
„Am Endkantenbereich der Fugenverbreiterungen werden vertikale Vertiefungen ausgebildet“,
dass an den Enden der Fugenverbreiterung eine weitere Vertiefung hergestellt wird. Die Tiefe (ausgehend von der Tiefe der Fugenverbreiterung) und die Breite der Vertiefung innerhalb der Fugenverbreiterung überlässt das Klagepatent dem Belieben des Fachmanns. Lediglich als bevorzugte Ausführungsvariante sieht das Klagepatent in Unteranspruch 3 vor, die vertikale Vertiefung im Wesentlichen als parallel zur Fuge verlaufende Nut auszubilden, wobei Unteranspruch 4 weiter vorschlägt, die Nut mit einem im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt auszubilden. Eine solche bevorzugte Ausführungsvariante zeigt auch die Figur des Klagepatents, die nachfolgend zu Veranschaulichung verkleinert eingeblendet wird, mit der Bezugsziffer 7:
Nach der Verfüllung mit Fugenmasse nimmt die Fuge damit die Gestalt eines T mit vertikalen Vertiefungen an den Enden des horizontalen Strichs an. Aufgrund des Profils der patentgemäß hergestellten Fuge entsteht eine sehr kurze vertikale Flanke zwischen Fugenmasse und Betonplatte, aber eine relativ gesehen lange horizontale Auflagerfläche der Fugenmasse auf der jeweiligen Bodenplatte. Durch die Fugenverbreiterung in der Horizontalen entsteht eine vergrößerte Haftungs- und Verkrallungsfläche als in der Vertikalen. Dies vermeidet Flankenabrisse im Dehnfugenbereich weitestgehend. Selbst wenn in den relativ kurzen vertikalen Fugenflanken Abrisse stattfinden, setzen sich diese nicht zwingend bis in die eigentliche Fuge fort, da der Luftdruck auch vertikal auf den im wesentlich horizontal verlaufenden Auflagerbereich drückt (Abs. [0006]). Hierdurch werden Luftentweichungswege vermieden, so dass die Gefahr von sich absetzenden Förderzeugen verringert wird.
4.
Eine Verletzungshandlung der Beklagten kann weder bezüglich des schriftlichen Angebots (hierzu unter a)) noch hinsichtlich der tatsächlich durchgeführten Fugensanierung (hierzu unter b)) festgestellt werden.
a)
Es lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagten ein Verfahren gemäß Anspruch 1 des Klagepatents angeboten haben.
aa)
Ein Anbieten eines Verfahrens liegt vor, wenn jemand einem Anderen die Anwendung des Verfahrens dergestalt in Aussicht stellt, dass sie durch den Anbietenden selbst vorgenommen oder veranlasst werden soll (Rinken/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 9 Rn. 75). Dabei muss es nicht zu einer Anwendung des Verfahrens kommen und eine Anwendung muss auch nicht bereits stattgefunden haben. Der Verbotstatbestand des § 9 Nr. 2 PatG will schon die Gefährdung der Benutzung des patentierten Verfahrens ausräumen (OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.01.2010 – Az. I-2 U 10/08 – Rn. 148 bei Juris). Ferner erfordert ein Anbieten, dass der Anbieter weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens patentrechtlich verboten ist (Rinken/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 9 Rn. 80 f.).
Bei der Frage, ob in einer Werbung ein patentverletzendes Angebot liegt, bedarf es keiner empirischen Ermittlung des Verständnisses der Adressaten der Werbung. Daraus lässt sich aber nicht herleiten, dass bei der Beurteilung der schutzrechtsverletzenden Qualität von Angeboten deren objektiver Erklärungswert, der aus der Sicht der Angebotsempfänger zu beurteilen ist, außer Betracht gelassen werden könnte. Der aus der Sicht der angesprochenen Kreise unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu ermittelnde objektive Erklärungswert der Werbung ist vielmehr ein wesentlicher Gesichtspunkt für die tatrichterliche Würdigung (BGH, GRUR 2005, 665, 667 – Radschützer). Diese Grundsätze gelten nicht nur für Werbung, sondern entsprechend auch bei anderen Angebotsformen. Insbesondere bei einem stark begrenzten Adressatenkreis müssen dessen Wissen und Erwartungen bei der Bestimmung des Empfängerhorizonts berücksichtigt werden.
Bei der Frage, ob die Beklagten ein patentgemäßes Verfahren angeboten haben, ist demnach auf eine objektive Person in der Person des Angebotsadressaten abzustellen, wobei alle Einzelheiten und außerhalb des eigentlichen Angebots liegenden Umstände zu berücksichtigen sind. Auf dieser Basis muss geprüft werden, was Gegenstand des Angebots war und ob dieser alle Merkmale des Klagepatentanspruchs verwirklicht.
bb)
Bei Anwendung dieser Maßstäbe kann nicht festgestellt werden, dass die Beklagten die Durchführung des patentgemäßen Verfahrens angeboten haben.
(1)
Auf Grundlage des Schreibens der Beklagten zu 1) vom 26.09.2010 (Anlagen B&B4 und B&B5) an die Ckann kein patentrechtliches Angebot des klagepatentgemäßen Verfahrens festgestellt werden. Letztlich bleibt unklar, ob insofern ein Verfahren nach dem Klagepatent angeboten wurde oder ein anderes, nicht patentgemäßes. Insofern braucht nicht darauf eingegangen zu werden, dass der Beklagte zu 2) im Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch kein Geschäftsführer der Beklagten zu 1) war.
Zwar sprechen die unveränderten technischen Spezifikationen in diesem Schreiben für ein patentrechtliches Angebot. Dem stehen aber die handschriftlichen Ersetzungen des Wortes „D-Fuge“ durch „Elaste Bridge“, das Weglassen von S. 21 der Ausschreibungsunterlagen und nicht zuletzt die ausdrücklichen Hinweise der Beklagten in den mündlichen Verhandlungen, ein patentgemäßes Verfahren nicht anzubieten, entgegen. Aufgrund dieser Umstände ist zumindest nicht ausreichend feststellbar, dass die Beklagten ein patentgemäßes Verfahren angeboten haben. Insofern lässt sich das Angebot eines auch Merkmal 4. erfüllenden Verfahrens nicht feststellen.
(aa)
Die – unstreitig nicht handschriftlich modifizierten – technischen Spezifikationen im Angebot der Beklagten (Anlage B&B5) sprechen für das Anbieten eines patentgeschützten Verfahrens. Soweit die Beklagten bestreiten, dass diese Vorgaben dem patentgemäßen Verfahren entsprechen, greift dies nicht durch. Dies gilt schon alleine deshalb, weil die ursprünglichen Ausschreibungsunterlagen die Anwendung des patentgemäßen Verfahrens („D-Fuge“) vorsahen und von der Beklagten nicht verändert wurden.
(bb)
Vor dem Hintergrund der weiteren Umstände lässt sich hieraus alleine aber nicht der Schluss ziehen, die Beklagten wollten ein patentgemäßes Verfahren anbieten. Hiergegen sprechen bereits die handschriftlichen Modifikationen in der Anlage B&B5. Diese verbieten den sicheren Schluss, es sollte die ursprünglich ausgeschriebene „D-Fuge“ angeboten werden. Der Begriff „D-Fuge“ steht insoweit unstreitig für ein Verfahren, welches von Anspruch 1 des Klagepatents erfasst wird. Durch dessen Streichung geht ein Empfänger des Schreibens vom 26.09.2010 tendenziell davon aus, dass ein anderes Verfahren angeboten wird. Und da keine „D-Fuge“ hergestellt werden soll, ist für ihn auch zumindest zweifelhaft, ob die angebotene Fuge der Lehre des Klagepatents entspricht.
Diese Zweifel werden aus objektiver Sicht verstärkt, indem „D-Fuge“ durch einen abweichenden Systemnamen („Elaste Bridge“) ersetzt wird. Hierbei handelt es sich um ein nicht-patentgemäßes Verfahren. Die Beklagten haben insoweit ausreichend vorgetragen (vgl. Anlagen B&B11 – B&B15), dass mit „Elaste Bridge“ ein Verfahren beschrieben wird, dass nicht dem Klagepatent entspricht, da hieran keine vertikalen Einschnitte im Sinne von Merkmal 4. hergestellt werden. Dem ist die Klägerin nachfolgend nicht mehr entgegen getreten.
Es ist davon auszugehen, dass die handschriftlichen Ergänzungen in Anlage B&B5 bereits bei Angebotsangabe vorhanden waren. Die für das Gegenteil darlegungs- und beweisbelastete Klägerin hat insoweit vorgetragen und unter Beweis gestellt, dass die Ergänzungen von Herrn E, dem Beklagten zu 2), stammten, der aber zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch Angestellter eines Tochterunternehmens der Klägerin war. Dem sind die Beklagten entgegen getreten und haben vorgetragen, die Ergänzungen stammten von Herrn F und seien bereits im Zeitpunkt der Angebotsabgabe vorhanden gewesen. Dies hat die Klägerin nachfolgend nicht mehr in Abrede gestellt. Vor diesem Hintergrund kann sie auch mit der angebotenen Parteivernehmung des Beklagten zu 2) nicht den Beweis führen, die Ergänzungen seien erst nach Angebotserstellung vorgenommen worden.
(c)
Gegen das Angebot eines patentgemäßen Verfahrens aus der Sicht des Empfängers streitet zudem, dass davon auszugehen ist, dass die Beklagten in ihrem Schreiben vom 26.09.2010 die Seite 21 der ursprünglichen Ausschreibungsunterlagen (vgl. Anlage K13) weggelassen haben. Auf dieser Seite wird eine „D-Fuge“ gezeigt. Die Klägerin hat zu diesem Aspekt lediglich vorgetragen, S. 21 fehle in der eingereichten Anlage B&B5. Nachdem die Beklagten vorgetragen haben, S. 21 sei bewusst entfernt worden, ist die Klägerin auf diesen Punkt nicht weiter eingegangen. Demnach hat sie das Weglassen von Seite 21 nicht mehr ausreichend in Abrede gestellt.
(d)
Ferner sprechen gegen die Annahme des Angebots eines patentgemäßen Verfahrens die Hinweise der Beklagten in den mündlichen Verhandlungen über das Bauprojekt. Die Beklagten haben vortragen, es sei allen Beteiligten auf Seiten des Angebotsempfängers zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe aufgrund ausdrücklicher Hinweise in den (mündlichen) Verhandlungen klar gewesen, dass die Beklagten kein patentgemäßes Verfahren anbieten konnten und wollten (Bl. 67 GA). Dies hat die Klägerin nicht bestritten. Solche Aussagen bestimmen den Empfängerhorizont und sind daher bei der Ermittlung des Angebotsinhalts zu berücksichtigen. Wenn der Angebotsempfänger darüber informiert wird, dass die Beklagten gerade kein patentgemäßes Verfahren anbieten wollen, versteht ein objektiver Empfänger des schriftlichen Angebots dieses aufgrund der vorgenommenen Modifikationen entsprechend. Der Angebotsempfänger wird in einer solchen Situation unterstellen, dass die Spezifikationen in einer Weise abgeändert werden, die aus der Patentverletzung herausführt, selbst wenn die Streichungen unvollständig sind.
Soweit die Klägerin zum Verständnis des Angebotsempfängers auf die E-Mail von F vom 11.02.2011 (Anlage B&B18) abstellt, führt dies zu keiner anderen Bewertung. Dass in dem an der E-Mail vom 11.02.2011 angehängten Leistungsverzeichnis in Titel 1 weiterhin eine „D-Fuge“ verlangt wird, erlaubt alleine nicht den Schluss, F habe das Schreiben vom 26.09.2010 als Angebot eines patentgemäßen Verfahrens verstanden bzw. objektiv verstehen müssen. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass diese E-Mail einige Monate nach dem Schreiben vom 26.09.2010 gesendet wurde. Ferner sprechen schon die unstreitigen Hinweise der Beklagten in den mündlichen Verhandlungen gegen ein solches Verständnis des Adressaten.
Bei der E-Mail von F vom 11.02.2011 ist schließlich zu berücksichtigen, dass die Beklagten mit Schreiben vom selben Tag (Anlage B&B6) ein entsprechendes Angebot abgegeben haben, in dem durch entsprechende handschriftliche Modifikationen gerade kein patentgemäßes Verfahren angeboten wird. Hierin ist nämlich neben der Streichung des Begriffs „D-Fuge“ und Einsetzen von „Fuge“ oder „Elaste Bridge“ auch Ziff. 1.7 („Verankerungsschnitt“) gestrichen. Damit fehlt das Angebot eines Verfahrens, das auch Merkmal 4. verwirklicht.
Dies legt nahe, dass trotz des Leistungsverzeichnisses in der E-Mail vom 11.02.2011 F davon ausging, dass die Beklagten kein patentgemäßes Verfahren anbieten. Denn die Beklagten hat unwidersprochen vortragen, die entsprechenden Streichungen und Ergänzungen seien ohne Rücksprache erfolgt. Ein solches Verhalten ist aber regelmäßig nur üblich, wenn davon ausgegangen wird, dass die Modifikationen aus sich heraus verstanden werden. Damit war für die Beklagten ausreichend gesichert, dass die Angebotsadressaten nicht davon ausgingen, dass die Beklagten ein Angebot gemäß des ausgeschriebenen, patentgemäßen Verfahrens abgeben.
(2)
Auch ansonsten lässt sich kein Angebot eines patentgemäßen Verfahrens feststellen. Im Schreiben vom 11.02.2011 (Anlage B&B6) wird – wie vorstehend ausgeführt wurde – kein patentgemäßes Verfahren angeboten. Entsprechend hat die Klägerin sich auf dieses Angebot bei ihrem Verletzungsvorwurf nicht weiter gestützt. Gleiches gilt für den Bauvertrag nach Anlage B&B7.
(3)
Die von den Beklagten zu 2) und zu 3) während ihrer Tätigkeit bei der G einem Tochterunternehmen der Klägerin, vorgenommenen Handlungen macht die Klägerin zutreffend nicht zum Gegenstand ihres Verletzungsvorwurfes.
b)
Es kann ebenfalls nicht festgestellt werden, dass die Beklagten im Rahmen des Neu-Ulmer Bauprojekts ein patentgemäßes Verfahren angewendet haben. Die Klägerin ist für die Verwirklichung sämtlicher Verfahrensschritte des geltend gemachten Anspruchs durch die Beklagten nach allgemeinen Regeln darlegungs- und beweispflichtig. Es fehlt an einem Nachweis von Merkmal 4.,
„Am Endkantenbereich der Fugenverbreiterungen werden vertikale Vertiefungen ausgebildet.“,
da die Klägerin insofern beweisfällig geblieben ist.
Die Beklagten haben bestritten, am Endkantenbereich der Fugenverbreiterung vertikale Vertiefungen eingeschnitten zu haben. Dieses Bestreiten ist ausreichend. Der Vortrag der Klägerin zum Nachweis der vertikalen Vertiefungen ist nicht so substantiiert, dass er die Beklagten dazu verpflichtet hätte, für ein wirksames Bestreiten mehr vorzutragen, als die Herstellung der Vertiefungen zu negieren.
Aus den von der Klägerin zum Nachweis vorgelegten Dokumenten – namentlich die Bilder in den Anlagen K7, K8 und K15 sowie das Video in Anlage K3 – kann das Gericht das Vorhandensein vertikaler Vertiefungen am Rande der Fugenverbreiterung nicht mit der erforderlichen Überzeugung feststellen. Es lässt sich zwar aus Sicht des Gerichts nicht ausschließen, dass die Bereiche, auf welche die Klägerin zum Beleg verweist, entsprechende Einschnitte zeigen. Indes besteht hierfür ebenso wenig eine überwiegende Wahrscheinlichkeit. Es kann nämlich auch nicht ausgeschlossen werden, dass in diesem Bereich auftretende Verdunkelungen auf Schatten zurückzuführen sind oder die vertikalen bzw. abgeschrägten Wände der Fugenverbreiterung (ohne Einschnitt) darstellen. Dies gilt auch für das Bild in Anlage K15, weshalb dahingestellt bleiben kann, ob dieses Bild das Neu-Ulmer Bauprojekt zeigt, was die Beklagten bestreiten. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann durch eine Aufnahme direkt von oben auch kein Schattenwurf verhindert werden. Das Entstehen und die Ausformung von Schatten hängen vielmehr von Positionierung und der Anzahl der Lichtquellen ab. Wo diese jeweils positioniert waren, lässt sich bei den vorgelegten Bildern und dem Video nach Anlage K3 nicht ausmachen.
Im Video nach Anlage K3 sind bei Minute 1:45 ff. Einschnitte vorhanden, welche nach dem Verständnis der Kammer zur Begrenzung der nachfolgenden Pressluftarbeiten dienen. Ein Ausschnitt aus dem Video wird nachfolgend zur Veranschaulichung in verkleinert Form eingeblendet:
Die in dem oben eingeblendeten Bild gezeigten äußeren Einschnitte liegen in ihrer Position wohl an den Rändern der Fugenverbreiterung, d.h. an den Stellen, wo patentgemäß vertikale Einschnitte herzustellen sind. Jedoch kann nicht festgestellt werden, dass diese Einschnitte auch später in einer Weise vorhanden sind, dass man sie als vertikale Einschnitte in der Fugenerweiterung im Sinne von Merkmal 4. ansehen könnte. Es ist genauso gut möglich, dass die Fugenverbreiterung genau bis zum Boden der obigen Einschnitte ausgeführt wird, so dass keine patentgemäßen vertikalen Einschnitte hergestellt wurden. Auch die Klägerin selbst beruft sich nicht auf die oben gezeigten Einschnitte, sondern behauptet, vertikale Einschnitte würden in einen separaten Arbeitsgang erst nach der Erstellung der Fugenverbreiterung hergestellt.
Das von den Beklagten auf S. 13 der Klageerwiderung (Bl. 37 GA) eingeblendete Standbild aus dem Video (Anlage K3), das nachfolgend verkleinert eingeblendet wird, lässt vertikale Einschnitte ebenfalls nicht erkennen:
Vielmehr spricht dieses Bild gegen eine Verwirklichung von Merkmal 4. Denn sollten vertikale Einschnitte von den Beklagten bei der Fugensanierung ausgeführt worden sein, wären diese wohl in diesem Bild zu erkennen. Dies ist aber nicht der Fall.
Schließlich kann aus der Aussage des das Neu-Ulmer Bauprojekt betreuenden Ingenieurbüro F (Anlage K6), wonach ein „patentiertes Polymerfugensystem“ zur Anwendung kam, eine Verletzung des Klagepatents nicht sicher festgestellt werden. Die zitierte Aussage ist zu unkonkret, um die Verwirklichung der patentierten Lehre überprüfen zu können.
Die hiernach streitige Behauptung, an den Enden der Fugenverbreiterung seien vertikale Einschnitte hergestellt worden, hat die Klägerin nicht – etwa durch Sachverständigengutachten – unter Beweis gestellt, worauf die Beklagten auch schriftsätzlich und in der mündlichen Verhandlung vom 20.08.2015 hingewiesen haben. Der Beweisantritt der Klägerin auf Bl. 56 GA bezieht sich dagegen nur auf den Vortrag der Klägerin, es schließe eine Patentverletzung nicht aus, wenn die Fugenmasse in zwei Arbeitsschritten eingefüllt wird. Dies ist aber für die hier streitige Behauptung nicht relevant. Das Beweisangebot der Beklagten ist insofern ebenfalls unerheblich, da sie nicht die Darlegungs- und Beweislast tragen. Damit ist die Klägerin für die Behauptung, Merkmal 4. sei erfüllt, beweisfällig geblieben.
II.
Die zulässige Widerklage ist unbegründet. Die Beklagte zu 1) hat keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Gegenabmahnung im Schreiben vom 12.07.2013.
Ein solcher Anspruch folgt nicht aus Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB.
Der Abgemahnte kann die Kosten seiner Gegenabmahnung nur dann ausnahmsweise erstattet verlangen, wenn die Abmahnung in tatsächlicher und/oder rechtlicher Hinsicht auf offensichtlich unzutreffenden Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer Änderung der Auffassung des vermeintlich Verletzten gerechnet werden kann, oder wenn seit der Abmahnung ein längerer Zeitraum verstrichen ist und der Abmahnende in diesem entgegen seiner Androhung keine gerichtlichen Schritte eingeleitet hat (BGH, GRUR 2004, 790 – Gegenabmahnung).
Beides ist nicht der Fall. Die zweite Fallgruppe liegt nicht vor, da zwischen der Abmahnung und der Gegenabmahnung ein Zeitraum von weniger als einem Monat lag.
Es kann zudem weder festgestellt werden, dass die Abmahnung auf offensichtlich unzutreffenden Annahmen der Klägerin beruhte, noch, dass durch die Gegenabmahnung eine Änderung der Auffassung der Klägerin zu erwarten war. Aufgrund der nicht eindeutigen Videoaufnahmen fehlt es zumindest an einer Offensichtlichkeit von unzutreffenden Annahmen der Klägerin. Da auch ansonsten nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kann, ob eine Patentverletzung vorliegt, war auch nicht damit zu rechnen, dass die Gegenabmahnung die Klägerin zu einer Änderung ihrer Auffassung bewegen würde.
Die Kosten der Gegenabmahnung sind auch nicht als Schaden aufgrund eines Eingriffs in einen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als sonstiges Recht im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB ersatzfähig. Die Kosten der Gegenabmahnung sind der Klägerin aufgrund ihres eigenen Entschlusses entstanden. Hierzu bestand aber aufgrund der Abmahnung durch die Klägerin keine Notwendigkeit. Eine Gegenabmahnung ist auch nicht zur Vermeidung einer negativen Kostenentscheidung nach §§ 93, 269 Abs. 3 S. 3 ZPO erforderlich (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 815).
Soweit sich die Beklagte auf S. 16 des Schriftsatzes vom 05.02.2015 (Bl. 40 GA) auf §§ 823 Abs. 2, 254 Abs. 2 BGB als Anspruchsgrundlage beruft, dürfte dies auf einen Redaktionsfehler beruhen und tatsächlich den Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb meinen. Ein Verstoß gegen ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB kann jedenfalls nicht festgestellt werden.
III.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Das Unterliegen der Beklagten – namentlich hinsichtlich der Widerklage – ist geringfügig.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1, S. 2 ZPO.
IV.
Der Streitwert wird auf EUR 509.679,00 festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 33, 139 Abs. 1, Abs. 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB
§§ 93, 269 Abs. 3 S. 3 ZPO
§§ 823 Abs. 2, 254 Abs. 2 BGB
§ 9 Nr. 2 PatG
§ 683 S. 1, 677, 670 BGB
§ 823 Abs. 1 BGB
§ 823 Abs. 2 BGB
§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO
§ 709 S. 1, S. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2005, 665, 667
GRUR 2004, 790
2 U 10/08