Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2011-08-25, Aktenzeichen 4a O 240/09 U.
ECLI: ECLI:DE:LGD:2011:0825.4A.O240.09U.00

Tenor:
Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden

Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents A (im folgenden Klagepatent), welches am 22.05.1992 durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin unter Inanspruchnahme der Priorität einer italienischen Prioritätsschrift vom 22.05.1991 angemeldet wurde. Die Offenlegung erfolgte am 26.11.1992. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 09.10.2003. Die Beklagte hat gegen die Erteilung des Klagepatents Einspruch eingelegt. Das Bundespatentgericht hat das Klagepatent daraufhin beschränkt aufrecht erhalten, wobei die Veröffentlichung der geänderten Patentschrift am 09.10.2003 erfolgte.
Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „Trocknungsanlage für Holztafeln, insbesondere für Holzblätter in Form von Furnierblättern“. Sein hier allein maßgeblicher Patentanspruch 1 lautet:
„Trocknungsanlage für Holztafeln, insbesondere für Holzblätter in Form von Furnierblättern, wobei die Anlage zwei durch eine Trocknungskammer (11) führende Förderbänder (12, 13) aufweist; die für den Transport der Holzblätter innerhalb der Kammer auf einer kurvenförmigen Strecke mittels Rollen vom Eingang bis zum Ausgang der Kammer übereinander geführt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Förderbänder (12 und 13) außerhalb der Strecke, in der sie übereinander liegen, über Antriebsrollen (17, 18 bzw. 19, 20) laufen und innerhalb der Strecke, in der sie übereinander liegen, ausschließlich über Losrollen (16) geführt sind.“
Figur 1 zeigt nach der Patentbeschreibung eine schematische Darstellung der Trocknungsanlage:
Die Beklagte stellt her und vertreibt unter der Bezeichnung „Thermojet novapress“ Trocknungsanlagen für Furnierblätter, die sie in ihrem Internetauftritt bewirbt (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform). Eine dem Prospekt der Beklagten entnommene Prinzipienskizze der angegriffenen Ausführungsform ist nachfolgend eingeblendet:
Eine nahezu identische Anlage hat der mitwirkende Patentanwalt der Klägerin in B bei einem Kunden besichtigt. Die Beklagte verkauft derartige Trocknungsanlagen heute unter der detaillierteren Bezeichnung C
Nach Auffassung der Klägerin, welcher die Beklagte nicht entgegen getreten ist, macht die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch.
Die Klägerin beantragt daher mit der der Beklagten am 26.11.2009 zugestellten Klage,
I. die Beklagte zu verurteilen,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist,
zu unterlassen,
Trocknungsanlagen für Holztafeln, insbesondere Holzblätter in Form von Furnierblättern, wobei die Anlage zwei durch eine Trocknungskammer führende Förderbänder aufweist; die für den Transport für die Holzblätter innerhalb der Kammer auf einer kurvenförmigen Strecke mittels Rollen vom Eingang bis zum Ausgang der Kammer übereinander liegend geführt sind,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wobei
die beiden Förderbänder außerhalb der Strecke, in der sie übereinander liegen, über Antriebsrollen laufen und innerhalb der Strecke, in der sie übereinander liegen, ausschließlich über Losrollen geführt sind;
2. der Klägerin durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 26.12.1992 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) (der) Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
b) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungs-zeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufge-schlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
und dabei die zugehörigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (Lieferscheine oder Rechnungen) mit der Maßgabe vorzulegen, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können;
wobei die Angaben zu e) nur für die Zeit seit dem 09.11.2003 zu machen sind,
wobei die Verkaufsbelege hinsichtlich der Angaben unter Ziffer I. 2. lit. c), lit. d) und lit. e) erst ab dem 01.09.2008 vorzulegen sind,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn berechtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist;
II. festzustellen, dass
1. die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin für die zu I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 26.12.1992 bis zum 08.11.2003 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,
2. die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die zu I. 1. bezeichneten, seit dem 09.11.2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird;
III. die Beklagte weiter zu verurteilen, die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, unter oben I. 1. fallenden Trocknungsanlagen für Holztafeln auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
IV. die Beklagte weiter zu verurteilen, die oben unter I. 1. fallenden, sich frühestens seit dem 29.04.2006 im Besitz Dritter befindlichen Trocknungsanlagen für Holztafeln aus den Vertriebswegen
zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Trocknungsanlagen für Holztafeln eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE D erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Trocknungsanlagen für Holztafeln an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Trocknungsanlagen für Holztafeln eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird
und
endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Trocknungsanlagen für Holztafeln wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst;
V. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 4.514,- EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent über dem Basiszins seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Zur Begründung ihres Klageabweisungsantrages beruft sich die Beklagte, die aus der insolventen E GmbH hervorgegangen ist, auf ein ursprünglich bei der E AG entstandenes privates Vorbenutzungsrecht.
Die E AG habe Furniertrocknungsanlagen (sog. „Bügeltrockner“) bereits lange vor dem Prioritätszeitpunkt hergestellt und vertrieben. Sie habe die Technik dieser Bügeltrockner im Laufe der Jahre ständig weiterentwickelt und verbessert. Ursprünglich seien die Bügeltrockner der E AG so konstruiert gewesen, dass ein nennenswerter Teil der Rollen, insbesondere auch die Rollen in der Trocknungskammer, über Ketten angetrieben gewesen sei. Im Jahr 1984 sei die E AG dazu übergegangen, die beiden Bänder innerhalb der Trocknungskammer S-förmig zu führen. Die S-förmige Führung der beiden Förderbänder habe dazu geführt, dass größere Antriebskräfte erforderlich geworden seien. Die benötigten großen Umlenkrollen müssten in Bewegung gesetzt werden und würden aufgrund ihrer höheren Gewichtskraft Reibungsenergie verbrauchen. Die bei jeder Umlenkung anfallenden Differenzgeschwindigkeiten würden Reibung erzeugen und damit ebenfalls zu einem Energieverlust führen.
Dies habe die E AG veranlasst, den Hauptantrieb mit kettenführenden Antriebsrollen der beiden Förderbänder außerhalb der Trocknungskammer vorzusehen. Als Folge dieser Anordnung des Hauptantriebs habe die E AG nach und nach den Antrieb der in der Trocknungskammer befindlichen Rollen durch Ketten komplett abgeschafft. Die Überlegung der E AG, auf den (Ketten-) Antrieb der Rollen innerhalb der Trocknungskammer zu verzichten, sei außerdem durch die Probleme veranlasst worden, die die leicht unterschiedlichen Antriebsleistungen und die genannten Differenzgeschwindigkeiten an jeder Rolle bei einem Antrieb sämtlicher Rollen über Ketten auslösen. Diese Probleme seien umso größer, je höher die Zahl der angetriebenen Rollen sei.
Diese Überlegungen hätten dazu geführt, dass die zukünftigen Bügeltrockner so konstruiert worden seien, dass beide Förderbänder nur noch von jeweils einem Antrieb mit z. B. einer Antriebsrolle in Gang gesetzt würden, der sich im sog. „Einlaufkopf“ und damit außerhalb der Trocknungskammer befinde. Insbesondere auf der Strecke, auf der beide Förderbänder übereinander laufen und damit innerhalb der Trocknungskammer, würden damit ausschließlich Losrollen vorgesehen.
Insgesamt hätten diese Überlegungen dazu geführt, dass die E AG Ende 1989 dazu übergegangen sei, Furniertrocknungsanlagen, die eine bestimmte Gesamtlänge nicht überschritten hätten, nur noch wie dargestellt zu bauen, anzubieten und zu vertreiben.
Die bei der E AG angestellten Überlegungen hätten sich unter anderem gegenüber dem Kunden F niedergeschlagen. Der Kunde habe darum gebeten, dass eine bei ihm in Betrieb befindliche, von der E AG gelieferte Furniertrocknungsanlage so umgebaut werde, dass der anfällige Kettenantrieb, insbesondere der Rollen innerhalb der Trocknungskammer, entfalle. Die E AG habe daraufhin den Umbau gemäß dem als Anlage B 1 vorgelegten Aufstellungsplan angeboten und auch durchgeführt. Innerhalb der Anlage, die eine Gesamtlänge von 26,00 m aufgewiesen habe, seien die beiden Förderbänder von jeweils einem Motor im Einlaufkopf angetrieben und innerhalb der Trocknungskammer über 18 Losrollen geführt worden. Hinzu seien zwar innerhalb der Trocknungskammer zwei Antriebsrollen gekommen, die aber lediglich deswegen vorgesehen gewesen seien, weil diese Trocknungskammer mit ihrer Länge über der Grenze gelegen habe, bis zu der man nach dem Erkenntnisstand der Beklagten Ende der 80er Jahre mit einem alleinigen Antrieb der beiden Förderbänder im Einlaufkopf auskomme.
Während der vorstehend geschilderten Entwicklungsarbeiten habe die Furnierwerk G einen Kompakt-Bügeltrockner mit einer Länge von 10 m bei der E AG bestellt („G“). Der diesbezüglichen Auftragsbestätigung sei ein Angebot vom 29.11.1989 vorausgegangen. Wie dem als Anlage B 3 vorgelegten Aufstellungsplan zu entnehmen sei, sei dort eine Furniertrocknungsanlage mit einer Länge von 10,00 m vorgesehen. Auf dem Einlaufkopf sei ein Motor mit Ketten angebracht, von dem die Umlenkrollen innerhalb der Trocknungskammer hätten angetrieben werden sollen. Demgegenüber sei in der als Anlage B 4 vorgelegten Fortschreibung dieses Aufstellungsplans vom 15.03.1991, die G mit Anschreiben vom 21.03.1991 übermittelt worden sei, zu erkennen, dass sich im Einlaufkopf zwei Antriebsrollen befinden, die die beiden Förderbänder antreiben. Auf der Strecke, auf der die beiden Förderbänder übereinander liegen, und insbesondere in der Trocknungskammer würden die Förderbänder demgegenüber ausschließlich über Losrollen geführt. Bei dieser Konstruktion sei es schließlich geblieben, wie der als Anlage B 5 vorgelegte endgültige Aufstellungsplan zeige. Entsprechend der als Anlagen B 4 und B 5 vorgelegten Aufstellungspläne sei die Anlage schließlich auch an G geliefert worden.
Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen. Die Anlage „Souvans“ zeige bereits nicht alle Merkmale des Anspruchs, da bereits nach dem Vortrag der Beklagten zwei Umlenkrollen innerhalb der Trocknungskammer als Antriebsrollen vorgesehen gewesen seien.
Im Hinblick auf die Anlage „G“ bestreitet die Klägerin zunächst die Authentizität der Unterlagen, das heißt die Tatsache, dass diese Dokumente an den angegebenen Daten erstellt wurden, die Anlage „G“ entsprechend der Dokumente geliefert und im Oktober 1991 abgenommen worden sei. Es erscheine nicht plausibel, dass die Beklagte diese Dokumente nicht schon in dem sehr intensiv und aufwendig geführten Einspruchsverfahren vorgelegt habe. Ferner habe die Beklagte einen Patentverletzungsprozess gegen die Klägerin geführt. Parallel dazu sei es zu intensiven Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien gekommen, im Rahmen derer die jetzige Beklagte unter anderem eine Lizenz am Klagepatent verlangt habe. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Beklagte eine Lizenz an einem Patent fordere, an dem sie selbst ein Vorbenutzungsrecht habe und geltend machen könne. Darüber hinaus würden die vorgelegten Dokumente – deren Authentizität unterstellt – auch nicht alle Merkmale des Anspruchs zeigen. Der Zeichnung gemäß Anlage B 3 sei nicht zu entnehmen, ob die Umlenkrollen in der Trocknungskammer mit Ketten oder auf sonstige Weise angetrieben würden. Gleiches gelte für die Zeichnungen gemäß Anlagen B 4 und B 5. Folge man dem Vortrag der Beklagten, dass zwei der außerhalb der Trocknungskammer liegenden Umlenkrollen durch das stilisierte Flügelrad als Antriebsrollen gekennzeichnet seien, was die Klägerin bestreitet, besage dies nicht, dass die innerhalb der Trocknungskammer liegenden Umlenkrollen nicht angetrieben würden. Schließlich würden die vorgelegten Unterlagen ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten auch deshalb nicht belegen, weil alle Unterlagen auf die E AG und nicht auf die E GmbH zurückgehen würden. Beides seien unterschiedliche juristische Personen mit unterschiedlichen Geschäftsbetrieben.
Die Beklagte erwidert, es treffe zu, dass die als Anlagen B 3 bis B 6 vorgelegten Unterlagen von der E AG stammen. Das Vorbenutzungsrecht sei, was die Beklagte im Einzelnen ausführt, zunächst von der B auf die E GmbH und von dieser auf die Beklagte übergegangen.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Die Klägerin kann der Beklagten Herstellung, Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland nicht untersagen, da der Beklagten ein Vorbenutzungsrecht zusteht, § 12 Abs. 1 PatG. Aus diesem Grunde ist die Beklagte auch weder zur Rechnungslegung, Schadenersatz, Entschädigung und Vernichtung, noch zum Rückruf und der endgültigen Entfernung aus den Vertriebswegen verpflichtet. Die insoweit geltend gemachten Ansprüche aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3, i. V. m. §§ 242, 259 BGB stehen der Klägerin nicht zu.
I.
Die Erfindung nach dem Klagepatent betrifft eine Trocknungsanlage für Holztafeln, insbesondere für Holzblätter in Form von Furnierblättern, wobei die Anlage zwei durch eine Trocknungskammer führende Förderbänder aufweist, die für den Transport der Holzblätter innerhalb der Kammer auf einer kurvenförmigen Strecke mittels Rollen vom Eingang bis zum Ausgang der Kammer übereinanderliegend geführt sind.
Nach der Patentbeschreibung haben derartige Trocknungsanlagen auf Grund der Führung der Holzblätter zwischen den Förderbändern entlang einer geeigneten Strecke die wichtige Eigenschaft, dass die Trocknung mit einer Kompression auf der Oberfläche der Holzplatten einhergeht. Dadurch könne dem Verweilen der Holzblätter, dass durch die infolge der Erwärmung und dem Feuchtigkeitsverlust induzierten Spannungen verursacht wird, entgegengewirkt werden.
Bei den bekannten, herkömmlichen Trocknungsanlagen, so führt die Klagepatentschrift weiter aus, werde eine Bewegung der Förderbänder mittels des Antriebs eines Teils oder aller Führungsrollen, über welche die Förderbänder laufen, mit der Absicht erzielt, die Mitnahmekraft der Förderbänder selbst so gut wie möglich zu verteilen.
Obwohl man bei diesen bekannten Trocknungsanlagen eine Unterteilung der Mitnahmekraft entlang der Förderbänder erziele, sei festzustellen, dass sich die Spannung mit dieser Art der Anordnung jedes Förderbandes entlang der Strecke als äußerst veränderlich zeige, wobei manche Abschnitte sehr gespannt und andere wiederum sehr locker seien. So würden sich einige Rollen als Bewegungs- und andere als Bremselemente verhalten, wobei beide widersprüchlich bzw. entgegengesetzt wirken und in unkontrollierbarer und kausaler Weise Zonen mit starker Überspannung und Zonen mit ausgeprägter Entspannung hervorrufen würden. In den erstgenannten Zonen würden übermäßige Belastungen und Spannungen auf der Transportlinie entstehen, wobei es zu Problemen wie Schäden und Funktions- und Ablaufstörungen komme. In den letztgenannten Zonen komme es zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit des Übereinanderliegens (Überlappens) der transportierten Holzblätter mit allen möglichen vorstellbaren Behandlungsdefekten.
Dem Klagepatent liegt daher die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, eine Trocknungsanlage der gattungsgemäßen Art mit gleichmäßigerem und kontrollierterem Verlauf der Spannungen der Förderbänder zu schaffen und darüber hinaus eine Vereinfachung der Konstruktion der Anlage zu erreichen.
Dies geschieht nach Patentanspruch 1 durch eine Kombination der folgenden Merkmale:
Trocknungsanlage für Holztafeln, insbesondere Holzblätter in Form von Furnierblättern,
(1) die zwei durch eine Trocknungskammer (11) führende Förderbänder (12, 13) aufweist.
(2) Die Förderbänder (12, 13) sind für den Transport der Holzblätter innerhalb der Trocknungskammer (11) auf einer kurvenförmigen Strecke mittels Rollen vom Eingang bis zum Ausgang der Trocknungskammer (11) übereinander liegend geführt.
(3) Die beiden Förderbänder (12) und (13) laufen außerhalb der Strecke, in der sie übereinander liegen, über Antriebsrollen (17, 18 bzw. 19, 20).
(4) Die beiden Förderbänder (12) und (13) sind innerhalb der Strecke, in der sie übereinander liegen, ausschließlich über Losrollen (16) geführt.
Nach dem Kern der Erfindung laufen die beiden Förderbänder somit außerhalb der Strecke, in der sie übereinander liegen, über Antriebsrollen, während sie innerhalb der Strecke, in der sie übereinander liegen, über Losrollen geführt sind. Dadurch treten an Stellen, an denen die Förderbänder in Kontakt stehen, keine lokalen und unkontrollierten Überlastungen mehr auf, so dass die Förderbänder und die damit verbundenen Strukturen wesentlich weniger belastet werden.
II.
Dass die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch macht, steht zwischen den Parteien zurecht nicht in Streit, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf. Jedoch kann sich die Beklagte mit Erfolg auf ein ursprünglich bei der EAG entstandenes privates Vorbenutzungsrecht berufen, § 12 Abs. 1 S. 1 PatG.
1.
Auf der Grundlage der Beweisaufnahme ist die Kammer davon überzeugt, dass sich die EAG im Prioritätszeitpunkt im Erfindungsbesitz befand.
a)
Nach allgemeiner Auffassung erwirbt der Vorbenutzer ein Weiterbenutzungsrecht nur dann, wenn er bei der Vorbenutzung den Erfindungsbesitz, also eine für das Nacharbeiten ausreichende Kenntnis der später patentierten technische Lehre gehabt hat (Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 850).
Erfindungsbesitz hat, wer weiß, welche Maßnahmen er treffen muss, um zum erfindungsgemäßen Erfolg zu gelangen, also den der Erfindung entsprechenden äußeren Kausalzusammenhang erkannt hat, auch wenn ihm die wissenschaftliche Erkenntnis der zugrundeliegenden Vorgänge fehlt (Kraßer, a.a.O.). Das heißt, der Vorbenutzer muss über die Kenntnis einer fertigen, ausführbaren technischen Lehre verfügen; Versuche, durch die eine brauchbare Problemlösung erst ermittelt werden soll, begründen kein Vorbenutzungsrecht.
Dies erfährt seine Rechtfertigung darin, dass es sich bei dem Vorbenutzungsrecht insoweit um ein Recht handelt, das sich zwar nicht wie die Lizenz vom Patent ableitet, aber gleichwohl im Erfinderrecht wurzelt. Der Vorbenutzer kann sich auf dieses Recht nur dann berufen, wenn er subjektiv den Erfindungsgedanken der - objektiv vorliegenden - Erfindung anerkannt hat; ein Wissen um die Patentfähigkeit der Erfindung ist dagegen für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts nicht erforderlich. Wer subjektiv nicht in der Lage ist, die Erfindungsleistung nachvollziehbar zu beschreiben, dem steht aus dem Erfinderrecht des Patentgesetzes von vornherein kein Anspruch zu (Busche, Das Vorbenutzungsrecht im Rahmen des deutschen und europäischen Patentrechts, GRUR 1999, 645, 646).
Der Vorbenutzer muss somit die unter Schutz gestellte technische Lehre derart erkannt haben, dass ihm die Nacharbeitung planmäßig, dauerhaft und nicht nur in Form von "Zufallstreffern" möglich war und er auch nicht mehr ausprobieren musste, ob er auf dem richtigen Weg war und dass er am Anmeldetag die Erfindung bereits im Inland in Benutzung genommen oder zumindest die dafür erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (OLG Düsseldorf, Urt. vom 11.01.2007, 2 U 65 / 05 - Klimagerät).
b)
Davon ausgehend befand sich die E AG im Prioritätszeitpunkt im Erfindungsbesitz. Zwar lässt das Vorbringen der Beklagten in Bezug auf die Anlage „Souvans“ eine entsprechende tatrichterliche Feststellung nicht zu, da bei dieser Anlage aufgrund deren Gesamtlänge auch in der Trocknungskammer noch Antriebsrollen vorgesehen waren. Jedoch ist die Kammer im Hinblick auf die Anlage „G“ nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass sich die E AG im Prioritätszeitpunkt im Erfindungsbesitz befand.
Die Kammer lässt hierbei nicht unberücksichtigt, dass die erhobenen Beweise zum Nachweis der ein Vorbenutzungsrecht begründenden Tatsachen sehr kritisch zu würdigen und an ihren Beweis strenge Anforderungen zu stellen sind, weil erfahrungsgemäß nach Offenlegung brauchbarer Erfindungen häufig andere Personen behaupten, entsprechendes schon vorher gemacht zu haben. Andererseits dürfen die Anforderungen an den Beweis nicht so hoch gespannt werden, dass der Nachweis eines privaten Vorbenutzungsrechtes praktisch unmöglich gemacht wird. Das gilt insbesondere dann, wenn schriftliche Unterlagen oder andere objektive Umstände die Aussagen der vernommenen Zeugen bestätigen. In solchen Fällen treten die einer Zeugenaussage in aller Regel anhaftenden und insbesondere durch das nachlassende Erinnerungsvermögen der Zeugen verursachten Unsicherheiten umso weiter zurück, je mehr objektive Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Aussagen sprechen (OLG Düsseldorf, Urt. vom 11.01.2007, 2 U 65 / 05 - Klimagerät).
Ausgehend von diesen Überlegungen ist die Kammer auf der Grundlage der durchgeführten Beweisaufnahme davon überzeugt, dass sich die E AG im Prioritätszeitpunkt bereits im Erfindungsbesitz befand. Zwar kann die Kammer bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit der von der Beklagten benannten Zeugen sowie der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage nicht unberücksichtigt lassen, dass vor der Beweisaufnahme und nach Erlass des Beweisbeschlusses noch eine ausführliche Besprechung der Beweisfragen mit den Prozessbevollmächtigten der Beklagten stattgefunden hat, im Rahmen derer insbesondere auch die durch die Beklagten vorgelegten technischen Zeichnungen erörtert wurden. Dies allein führt jedoch nicht dazu, dass die Zeugen per se unglaubwürdig oder deren Aussagen unglaubhaft sind. Vielmehr sind die Aussagen der Zeugen in einer Zusammenschau mit der durch die Beklagte vorgelegten Unterlagen zu würdigen.
Der Zeuge H, der Konstruktionsgruppenleiter im Bereich Holztechnik und dort verantwortlich für die Konstruktion und Abwicklung der Aufträge im Bereich Holztechnik war, bestätigte, dass sich bei der Anlage „G“ der Antrieb lediglich im Einlaufkopf befindet, während in dem Bereich, wo die Bänder aufeinander liegen, diese lediglich über Losrollen geführt werden. Zugleich führte der Zeuge aus, dass die Anlage „G“ im Februar/März 1991 konstruiert wurde und im Oktober 1991 in Betrieb ging, wobei die Konstruktion – abgesehen von zwei zusätzlichen Rollen zur Erhöhung des Umschlingungswinkels – erfolgt sei, wie dies aus der Anlage B 5 ersichtlich ist. Da die als Anlage B 5 vorgelegte Zeichnung mit dem Datum „22.03.1991“ versehen ist und der Zeuge I als verantwortlicher Konstruktionszeichner bestätigte, die Eintragungen der Daten würde immer erst dann erfolgen, wenn die Zeichnungen fertig sind, befand sich die E AG somit, unabhängig davon, dass die Montage der Anlage „G“ erst im August 1991 begann, im Prioritätszeitpunkt im Erfindungsbesitz.
Die Aussage des Zeugen H steht im Einklang mit der Aussage des Zeugen J, welcher die Anlage „G“ von August bis Oktober 1991 montiert und in Betrieb genommen hat und der ebenfalls bestätigte, dass die Anlage wie aus der Anlage B 5 ersichtlich konstruiert wurde. Zudem bestätigten sowohl die Zeugen H und J, als auch die Zeugen K, L und I, dass bei der Beklagten der Antrieb in der Regel durch ein „Flügelrad“ gekennzeichnet wurde, wobei dies offenbar jedoch nicht einheitlich gehandhabt wurde.
Zudem war sich auch der Zeuge M, welcher im Rahmen der Kundenbetreuung die Anlage „G“ inX gesehen hat, sicher, dass bei dieser Anlage nur die Antriebsrollen außerhalb des Trockners angetrieben sind, während sich in der Trocknungskammer kein zusätzlicher Antrieb befindet. Auch wenn der Zeuge M die Anlage „G“ nicht von innen gesehen hat, war er sich deshalb sicher, dass in der Trocknungskammer kein Antrieb vorhanden ist, weil ansonsten in den Türen entsprechende Durchführungen vorgesehen wären, woran es bei der Anlage „G“ fehlt.
Die Tatsache, dass die Zeugen übereinstimmend aussagten, sie würden sich an die Anlage „G“ deshalb noch sehr gut erinnern, weil es sich um eine der ersten Anlagen dieses Typs handelt, ist nicht geeignet, Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugen zu begründen. Vielmehr ist diese Begründung bereits deshalb nachvollziehbar, weil die Zeugen übereinstimmend aussagten, dass das bei der Anlage „G“ eingesetzte Konstruktionsprinzip sodann bei „kleineren“ Anlagen beibehalten wurde. Zudem schilderte insbesondere der Zeuge N die damalige Montage der Anlage detailreich und anschaulich, wobei er sich auch an das Randgeschehen, nämlich das die Teile in einem Kesselhaus gelagert wurden, erinnerte.
Soweit der Zeuge J demgegenüber aussagte, bei der Montage des Einbaukopfes hätten ihm bestimmt 20 bis 25 Zeichnungen vorgelegen, steht dies auch nicht im Widerspruch zu der Aussage des Zeugen H. Zwar sagte dieser aus, für die Konstruktion einer Anlage seien mehr als 330 Zeichnungen erforderlich und eingesetzt worden. Jedoch betrifft diese Angabe die Konstruktion der gesamten Anlage, während sich die durch den Zeugen N angegebene Zahl lediglich auf die ihm bei der Montage des Einbaukopfes vorliegenden Zeichnungen bezog.
Schließlich steht es der Glaubwürdigkeit der Zeugen und der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage auch nicht entgegen, dass die Beklagte nicht alle für die Anlage „G“ existierenden Konstruktionszeichnungen vorgelegt hat. Insoweit gilt es zu berücksichtigen, dass es sich bei den Parteien um Konkurrenten handelt, so dass die Beklagte auch ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse an den Informationen und Materialien hat, die für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht von zwingender Bedeutung sind.
2.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die Kammer davon überzeugt, dass die E AG den Erfindungsbesitz zumindest durch Veranstaltungen zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung betätigt hat.
Als derartige Veranstaltungen kommen neben technischen Maßnahmen, welche die Benutzung technisch vorbereiten und den Zweck haben, die Erfindung zur Ausführung zu bringen, auch Maßnahmen nicht technischer Art in Betracht. Es müssen jedoch zwei Voraussetzungen vorliegen, um das im Gesetz vorgeschriebene Erfordernis der zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen zu erfüllen. Zunächst müssen Veranstaltungen im Inland vorliegen, die bestimmt sind, die Erfindung im Wesentlichen auszuführen (BGHZ 39, 389, 398 – Taxilan; Benkard/Rogge, PatG, 10. Auflage, § 12 Rz. 13). Darüber hinaus ist es erforderlich, dass diese Handlungen den ernstlichen Willen erkennen lassen, die Erfindung alsbald zu benutzen (BGH GRUR 60, 546, 549 – Bierhahn; Benkard/Rogge, PatG, 10. Auflage, § 12 Rz. 13).
Diesen Anforderungen hat die E AG genügt, da die Anlage „G“ aufgrund eines entsprechenden Auftrages (vgl. Anlage B 2) bereits am 14.11.1990 in Auftrag gegeben wurde und die Konstruktion gemäß Anlage B 5, wie bereits ausgeführt, am 22.03.1991 abgeschlossen war. Dass die Montage der Anlage demgegenüber sodann nach dem Prioritätsdatum in Österreich erfolgte, steht der Entstehung eines Vorbenutzungsrechts nicht entgegen.
3.
Die Beklagte ist berechtigt, sich auf das ursprünglich zugunsten der E AG entstandene private Vorbenutzungsrecht zu berufen, da dieses wirksam auf sie übergegangen ist.
Grundsätzlich beschränkt sich das Vorbenutzungsrecht auf den eigenen Betrieb des Benutzers, wobei jedoch eine Übertragung des Vorbenutzungsrechts im Rahmen einer Veräußerung an Dritte zulässig ist, soweit diese zusammen mit dem Betrieb erfolgt, § 12 Abs. 1 S. 3 PatG (vgl. BGH GRUR 1979, 48, 50 – Straßendecke).
Dies vorausgeschickt kann sich die Beklagte mit Erfolg auf das bei der E AG entstandene Vorbenutzungsrecht berufen, da dieses zunächst auf die E GmbH und von dieser auf die Beklagte übergegangen ist.
Wie die Klägerin vorgetragen hat und auch aus den als Anlagen PBP 10 und PBP 11 vorgelegten Unterlagen ersichtlich ist, hat es bei der E AG Mitte der 90er Jahre Umstrukturierungen gegeben, in deren Konsequenz die B sich auf eine Holding-Funktion beschränkt und ihren Geschäftsbetrieb in diverse Tochterunternehmen eingebracht und ausgegliedert hat. Dem als Anlage PBP 10 vorgelegten Handelsregisterauszug ist zu entnehmen, dass die E AG mit Sitz in X unter anderem eine Zweigniederlassung mit Sitz in X hatte. Während ursprünglicher Geschäftsgegenstand der E AG die Planung, die Herstellung und der Vertrieb von Anlagen und Apparaten unter anderem der Trocknungs- und Oberflächenbehandlung war, wurde der Geschäftsgegenstand sodann aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.04.1994 dahingehend geändert, dass dieser nunmehr auch die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verfolgung des Unternehmensgegenstandes durch Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und die Ausgliederung ihres Geschäftsbetriebs auf verbundene Unternehmen sein sollte.
Aus dem als Anlage PBP 11 vorgelegten Handelsregisterauszug ist ersichtlich, dass die E GmbH am 30.09.1994 gegründet wurde, deren Geschäftsgegenstand die Planung, Herstellung und der Vertrieb von Maschinen der hier streitgegenständlichen Art ist. Sodann kam es zwischen der E AG und der E GmbH zum Abschluss des als Anlage B 7 vorgelegten Ergebnisabführungsvertrages. Zudem erhielten alle betroffenen Mitarbeiter der E AG die Mitteilung, sie würden unter Hinweis auf § 613a BGB in ihrer jeweils gegenwärtigen Aufgabenstellung von der E GmbH übernommen. In diesem Zusammenhang hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 13.01.2011 als Anlage B 13 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag vorgelegt, mit dem die E AG am 12.05.1995 ihren Teil-Geschäftsbetrieb „Baustoff-, Holz- und Verfahrenstechnik“ auf die E GmbH übertragen hat, wobei aus Anlage 2 zu diesem Vertrag ersichtlich ist, dass zu den übertragenen Aktivposten des Teilbetriebs auch die Schutzrechte mit den internen Bezeichnungen „H 84/01 Furniertrockner“, „H 86/04 Furniertrockner mit IR-Feuchtemessung“ und „H 95/01 Kontaktbügeltrockner“ gehörten.
Den weiteren Vortrag der Beklagten, sie sei aus der insolventen E GmbH hervorgegangen, wobei dieser Rechtsnachfolge ein Vertrag zugrunde liegt, den die Beklagte mit dem Insolvenzverwalter geschlossen habe und der unter anderem regelt, dass der mit Sitz in X ausgeübte Geschäftsbetrieb der E GmbH ausgegliedert und von der Beklagten erworben worden ist, hat die Klägerin ebenso wenig bestritten wie den Vortrag, wirtschaftlicher Gegenstand des Vertrages sei der Verkauf und die Übertragung des von der E GmbH in X betriebenen Unternehmens an die Beklagte. Schließlich ist es unstreitig, dass mit diesem Vertrag der Geschäftsbetrieb als Ganzes an die Beklagte verkauft werden sollte, die diesen Geschäftsbetrieb im Übernahmezeitpunkt im eigene Namen und auf eigene Rechnung fortführen sollte.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 (1. Halbsatz) ZPO i. V. m. § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.
Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709 Satz 1 und 2; 108 ZPO.
Der Streitwert wird auf 500.000,- EUR festgesetzt.
Dr. Crummenerl Thomas Bliesner

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3, i. V. m. §§ 242, 259 BGB
§§ 709 Satz 1 und 2; 108 ZPO
§ 613a BGB
§ 12 Abs. 1 PatG
§ 12 Abs. 1 S. 1 PatG
§ 12 Abs. 1 S. 3 PatG
§ 269 Abs. 3 S. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1999, 645, 646
BGHZ 39, 389, 398
GRUR 60, 546, 549
GRUR 1979, 48, 50