Oberlandesgericht Hamm (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2010-11-16, Aktenzeichen I-4 U 95/10
ECLI: ECLI:DE:OLGHAM:2010:1116.I4U95.10.00

Tenor:
Unter Abweisung der Klage im Übrigen wird auf die Berufung der Beklag¬ten das am 29. April 2010 verkündete Urteil der 3. Kammer für Handels¬sachen des Landgerichts Bielefeld teilweise abgeändert.
Unter Ziffer 1 des Tenors entfallen die Worte „und/oder“ „f_90“.
Ferner entfallen im Antrag zu 2. die Passagen „oder f_90“ und „sowie der erzielten Gewinne“.
Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ¼ und die Beklagte ¾.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten bleibt nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 60.000,- EUR abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:
Die Klägerin, die Schulmöbel und Büroeinrichtungen, und zwar insbesondere dreieckige Schultische unter der Marke "flexi 90", produziert und vertreibt, sieht sich durch den werbenden Auftritt der Beklagten im Internet in der zu ihren Gunsten eingetragenen Wortmarke "flexi90" verletzt. Sie nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung sowie Feststellung der Ersatzpflicht in Anspruch. Die Beklagte beansprucht mit der Widerklage in erster Linie die Übertragung der Marke "flexi 90" auf sich.
Im Jahre 2004 wurde die Wortmarke "flexi 90" zugunsten der Marko GmbH Schul- und Objekteinrichtungen beim Deutschen Patent- und Markenamt ins Register eingetragen. Mit Leithändlervertrag vom 14.12.2005 (Anlage B 1) übertrug die Klägerin der Beklagten das Alleinverkaufsrecht an allen von ihr angebotenen Artikeln, insbesondere Schulmöbel und Büroeinrichtungen für bestimmte Gebiete (NRW, Niedersachsen und Stadt Bremen). Wegen der Regelungen hinsichtlich des Firmennamens der Beklagten, der Rechte an dem Firmenlogo, der Marke Marko und der Domain marko.de sowie weiterer Markenrechte wird auf die entsprechenden Regelungen in dem Leithändlervertrag verwiesen. Während der Vertragszeit veräußerte die Beklagte Schul- und Büroeinrichtungen, und zwar auch dreieckige Schultische unter der Marke "flexi 90", als Vertragshändlerin der Klägerin. Nachdem die Marko GmbH Schul- und Objekteinrichtungen, eine 100 %ige Tochter der Klägerin, die Wortmarke "flexi 90" mit undatiertem Vertrag wohl am 19.01.2006 (Anlage K 2) auf die Klägerin übertragen hatte, wurde die Klägerin mit Wirkung vom 02.02.2006 als Markeninhaberin in das Markenregister eingetragen (Anlage K 1). Auch nach Beendigung des Leithändlervertrages zum 08.03.2008 vertrieb die Beklagte, die jetzt unter Kvartet GmbH firmiert, die dreieckigen Schultische unter der Bezeichnung "flexi 90". In der Folgezeit bot sie diese Tische unter der Bezeichnung "flexi" und später im Internet unter der Bezeichnung "f_90" an.
Auf Antrag der Klägerin hatte die 4. Zivilkammer des Landgerichts Bielefeld unter dem 14.04.2008 es der Beklagten untersagt, Schulmöbel, insbesondere Schultische, in der Bundesrepublik Deutschland mit der Bezeichnung "flexi 90" zu vertreiben und / oder vertreiben zu lassen, anzubieten und / oder anbieten zu lassen, zu bewerben und / oder bewerben zu lassen, sofern nicht eine diesbezügliche Zustimmung der Klägerin vorliegt.
Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, die Beklagte verletze durch die Benutzung dieser Bezeichnungen ihre Wortmarke "flexi 90". Die Verwendung der Bezeichnungen "flexi 90", "flexi" und "f_90" begründe eine Verwechselungsgefahr.
Die Klägerin hat beantragt,
1.
die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu untersagen, Schulmöbel, insbesondere Schultische, in der Bundesrepublik Deutschland mit der Bezeichnung "flexi 90" und/oder "flexi" und/oder "f_90" zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen, anzubieten und/oder anbieten zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, sofern nicht eine diesbezügliche Zustimmung der Klägerin vorliegt.
2.
die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang des Vertriebs von Schultischen unter den Bezeichnungen "flexi 90", "flexi" oder "f_90" für die Zeit ab dem 04.04.2008, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich ergibt:
Namen der Abnehmer, der Abnehmermengen sowie der erzielten Verkaufspreise sowie der erzielten Gewinne.
3.
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der dieser durch Handlungen der Beklagten gemäß dem Klageantrag zu Ziffer 1. entstanden ist oder noch entstehen wird, sofern die Beklagte vorsätzlich oder fahrlässig handelte.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
widerklagend
die Klägerin zu verurteilen, die Marke Nr. 30445557 "flexi90" auf die Beklagte zu übertragen und gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Umschreibung der Marke Nr. 30445557 "flexi90" auf die Beklagte einzuwilligen.
die Widerklage abzuweisen.
Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, die Klägerin habe ihr mit dem Leithändlervertrag dauerhaft die Nutzung der Markenrechte überlassen. Sie bestreitet die Nutzung der Marke durch die Klägerin. Die Bezeichnung "flexi 90" sei nicht schutzfähig, weil das Freihaltebedürfnis der übrigen Anbieter von Möbeln entgegenstehe. Im Übrigen bestehe keine Verwechselungsgefahr.
Wegen des weiteren Sachverhalts wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils verwiesen.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt und die Widerklage abgewiesen.
Die Klage sei begründet und die Widerklage unbegründet.
Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ergebe sich aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 5 MarkenG.
Die Klägerin sei Inhaberin der Marke "flexi 90". Die Marko GmbH Schul- und Objekteinrichtungen habe diese Wortmarke zu ihren Gunsten ins Markenregister eintragen lassen und anschließend mit undatiertem Vertrag auf die Klägerin übertragen. Die Klägerin sei mit Wirkung vom 02.02.2006 als Berechtigte eingetragen.
Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie ein gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG erweiterter Schutz der Beklagten seien nicht gegeben, weil es sich bei der Bezeichnung "flexi 90" nicht um produktbeschreibende Angaben handele.
Die Beklagte habe kein vertraglich vereinbartes Nutzungsrecht an der Wortmarke "flexi 90" erlangt. Ein solch dauerhaftes Nutzungsrecht der Beklagten lasse sich dem Leithändlervertrag nicht entnehmen. Sämtliche Rechte, die der Beklagten zur Ausübung übertragen worden seien, seien zeitlich auf den Bestand des Vertrages beschränkt. Zwar sei dem Beklagten zuzugeben, dass § 8 Abs. 4 des Vertrages eine solche zeitliche Begrenzung nicht hinsichtlich der in Deutschland benutzten Markenrechte enthalte; dies sei aber auf ein bloßes redaktionelles Versehen bei der Vertragsabfassung zurückzuführen. Außerdem sei bei Abschluss des Vertrages am 14.12.2005 nicht die Klägerin Inhaberin der Wortmarke "flexi 90" gewesen, sondern die Firma Marko GmbH Schul- und Objekteinrichtungen. Es hätte für die Klägerin gar keine Veranlassung bestanden, sich das Markenrecht übertragen zu lassen, wenn zwischen den Parteien eine dauerhafte Nutzung durch die Beklagte vereinbart gewesen wäre.
Die Verletzung der Wortmarke liege darin, dass die Beklagte
Der Auskunftsanspruch sowie der Anspruch auf Feststellung der Ersatzpflicht rechtfertige sich aus §§ 19 Abs. 1 und 14 Abs. 6 MarkenG.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie weiterhin Klageabweisung begehrt und ihrerseits im Wege der Widerklage Rechte an der Wortmarke "flexi 90" geltend macht. In erster Linie begehrt sie die Übertragung, hilfsweise die Löschung der Marke.
Die Beklagte rügt eine mangelhafte Auslegung des § 8 Abs. 4 des Leithändler-vertrages. Der Wortlaut des Vertrages spreche dafür, dass die Klägerin der Beklagten auf unbegrenzte Dauer nicht nur die Nutzung der Marke "flexi 90" gestatte, sondern sich auch zur Übertragung der Marke an die Beklagte verpflichtet habe. Nach dem Wortlaut überlasse der Kläger der Beklagten "die ausschließlich in Deutschland genutzten Markenrechte". Da seinerzeit nur ein in Deutschland benutztes Markenrecht bestanden habe, nämlich die Wortmarke "flexi 90" könne kein Zweifel daran bestehen, dass genau diese Marke der Beklagten habe überlassen werden sollen. Dabei sei das Wort Überlassung mit Übertragung gleichzusetzen. Ein redaktionelles Versehen – wie es das Landgericht angenommen habe – sei nicht nachvollziehbar. Die Parteien hätten wochenlang um die Formulierungen im Vertrag gerungen und sehr sorgfältig differenziert hinsichtlich der einzelnen Rechte, die der Beklagten eingeräumt worden seien. Zwischen den Parteien habe, so behauptet die Beklagte erstmals, Einverständnis bestanden darüber, dass die Marke "flexi 90" einschränkungslos auf die Beklagte habe übertragen werden sollen. Insoweit tritt sie – erstmals Beweis an durch Zeugnis der Frau B und des Herrn G. Dabei habe auch eine Rolle gespielt, dass die Klägerin seinerzeit dieser Marke keine Bedeutung beigemessen habe. Bei der Marko GmbH Schul- und Objekteinrichtungen habe es sich um eine 100%ige Tochter der Klägerin gehandelt, die ihr operatives Geschäft mit Abschluss des Leithändlervertrages eingestellt habe und habe aufgelöst werden sollen. Entsprechend sei in der undatierten Markenübertragungsurkunde der Wert der Marke nur mit 1,- € angesetzt worden. Zu dieser Übertragung, an der auf beiden Seiten der Geschäftsführer der Klägerin beteiligt gewesen sei, sei es auch erst gekommen, nachdem es zu Streitigkeiten zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits gekommen sei. Im Übrigen habe die Beklagte mit dem Erfinder der Flexi-Tische am 08.01.2006 einen Lizenzvertrag geschlossen, der sie exklusiv berechtige, diese Tische zu vermarkten und auch im Verhältnis zu ihm die Bezeichnung "flexi 90" zu verwenden.
Eine Verwechselungsgefahr sei nicht anzunehmen, soweit die Beklagte mit "flexi" und "f_90" geworben habe. Diese Bezeichnungen unterschieden sich sowohl klanglich als auch schriftlich von der Bezeichnung "flexi 90". Das Besondere bei der Bezeichnung "flexi 90" habe in der Verknüpfung von "flexibel" und "90" bestanden. Diese Verbindung habe die Beklagte jeweils getrennt. Insbesondere die Bezeichnung "f_90" weise einen ausreichenden Abstand auf.
Soweit das Landgericht darauf abstelle, dass bei Eingabe des Suchbegriffes www.flexi.90.de eine Verbindung zu der Beklagten hergestellt werde, so liege letzteres außerhalb der Einwirkungsmöglichkeiten der Beklagten.
Die Bezeichnung "flexi 90" sei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfähig.
Da das hier in Rede stehende Markenrecht auf die Beklagte übertragen worden sei, sei der Hauptwiderklageantrag begründet. Wenn man eine Übertragung des Markenrechts nicht annehme, könne die Beklagte aber die Löschung der Marke verlangen, weil der Marke das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe.
Die Beklagte beantragt,
abändernd
die Klage abzuweisen,
die Klägerin zu verurteilen, die am 30.11.2004 unter Nr. 30454557.0 zunächst für die Marko GmbH Schul- und Objekteinrichtungen und am 02.02.2006 für die Marko BV beim deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Wortmarke "flexi90" auf die Beklagte zu übertragen und gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Umschreibung dieser Marke auf die Beklagte einzuwilligen,
hilfsweise die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der am 30.11.2004 unter Nr. 30454557.0 zunächst für die Marko GmbH Schulmöbel und Objekteinrichtungen und am 02.02.2006 für die Marko BV beim deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Wortmarke "flexi90" gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag und verteidigt das angefochtene Urteil.
Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Beklagten ist teilweise begründet.
I.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte gemäß § 14 Abs. 5, 1 und 2 Nr. 1 MarkenG einen Anspruch, es zu unterlassen, Schulmöbel, insbesondere Schultische, in der Bundesrepublik Deutschland mit der Bezeichnung "flexi 90" zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen, anzubieten und/oder anbieten zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, sofern nicht eine diesbezügliche Zustimmung der Klägerin vorliegt.
Die Klägerin ist Inhaberin der Marke "flexi 90".
a.
Ursprünglich war die Marko GmbH Schul- und Objekteinrichtungen Inhaberin der Marke wie sich aus dem Auszug aus dem Markenregister (Anlage K 1) ergibt.
b.
Nach Darstellung der Beklagten müsste die Marko GmbH Schul- und Objekteinrichtungen ihr Markenrecht aufgrund des Leithändlervertrages vom 14.12.2005 verloren haben. Ein Verlust des Markenrechts bei der Klägerin am 14.12.2005 kommt aber schon deshalb nicht in Betracht, weil diese zu der Zeit noch gar nicht Markeninhaberin war. Dass die Klägerin für die Markeninhaberin gehandelt und der Beklagten das Markenrecht übertragen haben könnte, ist nicht ersichtlich. Dafür reicht es nicht aus, dass die Klägerin das Mutterunternehmen der Markeninhaberin war. Einen gutgläubigen Erwerb der Marke gibt es nicht.
c.
Unabhängig davon ist in § 8 Abs. 4 des Leithändlervertrages nicht eine Übertragung von Markenrechten zu sehen.
Der Wortlaut "überlassen" spricht gegen eine Übertragung. Eine Übertragung wäre eine endgültige Regelung. Der Wortlaut "überlassen" bringt zum Ausdruck, dass die Beklagte das Markenrecht nur zeitweise benutzen durfte.
Außerdem ist eine solche Regelung dann, wenn nichts anderes vereinbart ist, per se auf die Vertragsdauer beschränkt. Ohne vertragliche Bindung ist niemand bereit, einer kostenlosen Nutzung zuzustimmen. Der Klägerin musste daran gelegen sein, bei Wegfall des Vertrages entweder selbst oder durch einen anderen Händler die Waren unter der bisherigen Marke zu vertreiben. Es konnte keinesfalls in ihrem Interesse liegen, dass ein zum Dritten gewordener früherer Händler die Waren unter der Marke sollte vertreiben können. Es kann nicht unterstellt werden, dass die Klägerin beabsichtigte, das Nutzungsrecht ausschließlich der Beklagten zu gewähren. Mit einer ausschließlichen Nutzung kollidiert schon die territoriale Begrenzung des Vertrages. Jedenfalls hatte sich die Klägerin vorbehalten, neben der Beklagten auch noch Händler in weitere Gebiete zu entsenden. Diese Händler mussten dann auch das Recht haben, Tische unter der Marke "flexi 90" zu vertreiben.
Angesichts dieser wirtschaftlich zwingenden Gegebenheiten kommt dem Umstand, dass hier die zeitliche Befristung auf die Vertragsdauer nicht expressis verbis im Vertrag steht, keine Relevanz zu. Das Fehlen der ausdrücklichen Beschränkung rechtfertigt nicht den Schluss, dass der Beklagten die Nutzungsrechte auf Dauer und damit über die Vertragsdauer hinaus zustehen sollten.
Der erstmals in der Berufungsinstanz angeführte Vortrag der Beklagten, die Parteien seien sich über die dauerhafte Übertragung des Markenrechts einig gewesen, ist nicht substantiiert. Es wird nicht deutlich, wie dieses behauptete Einverständnis, welches eine innere Tatsache darstellt, nach außen getreten ist, so dass es einem Beweis zugänglich ist. Unabhängig davon könnte dieser Vortrag gemäß § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO nicht zugelassen werden. Es beruht auf Nachlässigkeit, dass diese Behauptung nicht schon erstinstanzlich geltend gemacht worden ist.
d.
Da schon keine Übertragung des Markenrechts in Betracht kommt, kann es dahingestellt bleiben, ob – wie die Beklagte meint – die Marke "flexi 90" ein ausschließlich in Deutschland genutztes Markenrecht darstellt. Allerdings ist dieses Argument bereits durch den klägerseits beigebrachten Prospekt (Anlage K 14), der - von der Beklagten unwidersprochen - aus August 2005, also aus einer Zeit vor Abschluss des Leithändlervertrages, stammt und für den holländischen Markt bestimmt war, widerlegt.
e.
Der Vortrag der Beklagten, sie habe mit dem Erfinder der Flexi-Tische am 08.01.2006 einen Lizenzvertrag (GA 165 ff) geschlossen, ist unerheblich. Es kommt nicht in Betracht, dass der Inhaber einer Marke - hier die Klägerin - durch einen Lizenzvertrag des angeblichen Erfinders, der - wie hier - über kein Sonderschutzrecht verfügt, mit dem Verletzer - hier die Beklagte - von seinem Markenrecht ausgeschlossen wird. Auch wenn es sich bei dem Lizenzgeber um den Erfinder handeln sollte, ist dieser vorliegend dennoch niemals Inhaber des hier streitgegenständlichen Markenrechts gewesen, so dass er gar nicht in der Lage war, das Markenrecht auf die Beklagte zu übertragen.
f.
Da die ursprüngliche Markenrechtsinhaberin ihr Recht nicht durch den Leithändlervertrag vom 14.12.2005 verloren hat, war sie berechtigt, die Marke auf die Klägerin zu übertragen. Das ist mit dem undatierten Vertrag, der am 19.01.2006 geschlossen worden sein soll, geschehen und hat Ausdruck in der entsprechenden Eintragung im Markenregister gefunden.
Dem Markenrecht der Klägerin steht nicht die angeblich fehlende Schutzfähigkeit entgegen. Denn solange eine Marke im Markenregister eingetragen ist, ist das Verletzungsgericht an diese Eintragung gebunden (BGH GRUR 2009, 678 – Post / Regio Post m.w.N.). Die Bindung erstreckt sich auf alle absoluten Eintragungs- voraussetzungen und -hindernisse, die im Eintragungsverfahren geprüft worden sind. (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 8, Rn. 21). Da im Eintragungsprüfungs-verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch im Rahmen der gemäß § 37 MarkenG vorgesehenen Prüfung auf absolute Schutzhindernisse gemäß § 59 Abs. 1, S. 1 MarkenG das Amtsermittlungsprinzip gilt, ist davon auszugehen, dass auch das hier von der Beklagten geltend gemachte Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geprüft worden ist und sich die Bindungswirkung hierauf erstreckt.
Eine Verletzungshandlung aufgrund der Verwendung der Bezeichnung "flexi 90" ist gegeben. Unstreitig hat die Beklagte auch nach Kündigung des Leithändlervertrages zum 08.03.2008 dreieckige Schultische unter der Bezeichnung "flexi 90" angeboten und verkauft. Damit hat sie gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein mit der Marke der Klägerin identisches Zeichen für ihre Ware benutzt, die wiederum identisch ist mit den dreieckigen Schultischen der Klägerin (Doppelidentität).
II.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte weiterhin gemäß § 14 Abs. 5, 1 und 2 Nr. 2 MarkenG einen Anspruch, es zu unterlassen, Schulmöbel, insbesondere Schultische, in der Bundesrepublik Deutschland mit der Bezeichnung "flexi" zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen, anzubieten und/oder anbieten zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, sofern nicht eine diesbezügliche Zustimmung der Klägerin vorliegt.
Die Beklagte hat die Marke "flexi 90", deren Inhaberin die Klägerin ist (s.o. I. 1.), ebenfalls durch die Verwendung der Bezeichnung "flexi" verletzt (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Die Verletzungshandlung als solche ist unstreitig. Die Beklagte hat von 2009 an die dreieckigen Tische unter der Bezeichnung "flexi" angeboten und verkauft.
Die Verwendung der Bezeichnung "flexi" begründet eine Verwechselungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Frage, ob eine Verwechselungsgefahr vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2008, 903 – SIERRA ANTIGUO).
Wie bereits festgestellt sind die von der Beklagten angebotenen dreieckigen Tische baugleich und nahezu identisch mit den von der Klägerin angebotenen Schultischen.
Die Marke der Klägerin hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. "Flexi 90" ist ein Kunstbegriff, der keineswegs beschreibende Elemente aufweist. Es kommt auf den Durchschnittsverbraucher an. Diesem ist nicht vertraut, dass die Zahl auf eine Winkelgröße abstellt und dass es dort verschiedene Bezeichnungen geben kann wie "flexi 60" oder "flexi 120".
Die Marken der Parteien haben eine hohe Zeichenähnlichkeit. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2008, 903 – SIERRA ANTIGUO). Eine Besonderheit der im vorliegenden Fall älteren Bezeichnung "flexi 90" besteht darin, dass diese aus mehreren Bestandteilen, und zwar aus einem Wort und einer Zahl besteht. In einer solchen Konstellation findet die Prägetheorie Anwendung (Ingerl/Rohnke Marken-gesetz, 3. Aufl., § 14 Rn 999). Die Prägetheorie besagt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke ins Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten (Ingerl/Rohnke a.a.O. Rn 1015). Das ist hier der Fall. Bei der zusammengesetzten Marke "flexi 90" ist festzustellen, dass die Zahl allein nicht prägend ist. Vielmehr tritt die Zahl 90 als Zusatz hinter dem Wortbestandteil "flexi" zurück. Das ergibt sich schon aus dem Umstand, dass das Wort "flexi" vorne steht. Da der Verkehr auch zu Verkürzungen neigt, kommt dem vorangestellten Wort das größere Gewicht zu. Außerdem kann dem Wortbestandteil flexi zwanglos die Bedeutung flexibel entnommen werden. Damit sagt dieser Wortbestandteil deutlich mehr als die Zahl 90, bei der man ohne weitere Erklärung nicht weiß wofür sie steht. Bei dem Vergleich der beiden Bezeichnungen im Rahmen der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist mithin zu berücksichtigen, dass bei der Marke der Klägerin ("flexi 90") der Bestandteil "flexi" prägend ist. Da die von der Beklagten gewählte Bezeichnung "flexi" identisch ist mit dem prägenden Wortbestandteil der klägerischen Marke, ist hier – auch unter Beachtung des Gesamteindrucks, den die beiden Bezeichnungen hinterlassen - eine hohe Zeichenähnlichkeit festzustellen.
Eine Verwechselungsgefahr ist damit gegeben.
III.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch gemäß § 14 Abs. 5, 1 und 2 Nr. 2 MarkenG, es zu unterlassen, Schulmöbel, insbesondere Schultische, in der Bundesrepublik Deutschland mit der Bezeichnung "f_90" zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen, anzubieten und/oder anbieten zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, sofern nicht eine diesbezügliche Zustimmung der Klägerin vorliegt.
Die Beklagte hat durch die Verwendung der Bezeichnung "f_90" für ihre dreieckigen Schultische nicht die Marke der Klägerin "flexi 90" verletzt.
Zwar sind die von den Parteien angebotenen Waren identisch. Auch weist die Marke der Klägerin eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf (s.o. II 2b). Jedoch ergibt sich zwischen den Bezeichnungen "flexi 90" und "f_90" keine ausreichende Zeichenähnlichkeit. Hinsichtlich der Marke der Klägerin "flexi 90" gilt wiederum, dass nach der oben dargestellten Prägetheorie die Zahl 90 hinter dem Wortbestandteil "flexi" zurücktritt (vgl. II 2 c). Die Bezeichnung "f_90" unterscheidet sich vom Schriftbild erheblich von der Marke der Klägerin. In der Bezeichnung "f_90" stehen der Buchstabe und die Zahl 90 gleichbedeutend nebeneinander. Bei dem Buchstaben "f" handelt es sich – anders als bei der klägerischen Marke – gerade nicht um ein Wort bzw. ein Kunstwort. Auch ist in dem Bestandteil "f" nicht eine Anlehnung an oder eine Abkürzung für "flexi" zu sehen. Der Buchstabe "f" könnte für eine Vielzahl von Begriffen stehen. Dass er gerade für das von der Klägerin gewählte Kunstwort "flexi" steht, ist nicht ersichtlich. Der Gesamteindruck der Marke "flexi 90" wird auch und gerade dadurch bestimmt, dass das Wort "flexi" ausgeschrieben wird. Nur dadurch wird erkennbar, dass mit dieser Marke auch die Flexibilität als Besonderheit des Tischsystems der Klägerin angesprochen wird. Diese Besonderheit wird mit der Bezeichnung "f_90" nicht mehr zum Ausdruck gebracht.
Dass der Gesamteindruck der Marke der Klägerin einerseits und die von der Beklagten gewählte Bezeichnung andererseits zu weit auseinanderliegen, um eine Zeichenähnlichkeit anzunehmen, ergibt sich auch aus dem Vergleich der beiden Kennzeichen unter dem Gesichtspunkt des Klangbildes.
Auch eine Verletzung aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ist durch die Nutzung der Bezeichnung "f_90" nicht gegeben. Im Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung darf bei der Frage der Verwechselungsgefahr die wettbewerbswidrige Benutzung einer ähnlichen Bezeichnung in der Vergangenheit nicht außer Acht gelassen werden. In einer solchen Konstellation hat derjenige, der – wie die Beklagte hier – zuvor eine wettbewerbswidrige Bezeichnung genutzt hat, für die Zukunft eine notwendige eindeutige Abstandnahme von der Werbung in der Vergangenheit zu achten. (BGH GRUR 1959, 360 – "Elektrotechnik"; BGH 1961, 343 – "Meßmer Tee"). Zwar trifft es zu, dass die Beklagte vor der Benutzung der Bezeichnung "f_90" in wettbewerbswidriger Weise mit den Bezeichnungen "flexi" und "flexi 90" warb. Jedoch ist aus den oben genannten Gründen (1.) die Bezeichnung "f_90" als eine eindeutige Abstandnahme von der Werbung in der Vergangenheit anzusehen. Es besteht nicht die Gefahr, dass die durch das bisherige Verhalten der Beklagten erweckten Vorstellungen bei dem durchschnittlichen Verbraucher zum Nachteil der Klägerin fortwirken könnte. Dabei ist im Übrigen auch zu berücksichtigen, dass die Beklagte aufgrund des Leithändlervertrages zwischen den Parteien die Marke "flexi 90" in der Zeit vom 14. Dezember 2005 bis zum 08. März 2008 rechtmäßig nutzte.
IV.
Der Auskunftsantrag der Klägerin ist nur teilweise begründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte gemäß § 19 Abs. 1, 3 MarkenG einen Anspruch auf Erteilung der Auskunft über den Umfang des Vertriebs von Schultischen unter den Bezeichnungen "flexi 90" und "flexi" für die Zeit ab dem 04.04.2008, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die Namen der Abnehmer, die Abnehmermengen sowie die erzielten Verkaufspreise ergeben. Dies ergibt sich daraus, dass die Beklagte das Markenrecht der Klägerin in der unter I. dargestellten Weise verletzt hat.
Ein Auskunftsanspruch mit Blick auf die erzielten Gewinne besteht allerdings nicht.
Dieses Begehren könnte allenfalls auf dem in der Rechtsprechung entwickelten unselbständigen Auskunftsanspruch auf der Grundlage des § 242 BGB basieren (vgl.
Ingerl/Rohnke a.a.O. § 19 Rn 65). Im welchen Umfang Auskunft zu erteilen ist, hängt davon ab, welchen Schadensersatzanspruch die Auskunft vorbereiten soll. Dabei steht es dem Verletzten frei, zur Berechnung des zu fordernden Schadensersatzes im Kennzeichenrecht – ebenso wie im Falle der Verletzung anderer Schutzrechte - zwischen dem konkreten Schaden (vor allem dem entgangenen Gewinn) und einem abstrakten Schaden (Lizenzanalogie oder Verletzergewinn) zu wählen (BGH GRUR 2006, 419 – Noblesse). Soweit der Verletzte die letztgenannte Schadensberechnung wählt, ist zu berücksichtigen, dass im Kennzeichnungsrecht eine detaillierte Berechnung des Verletzergewinns als Schadensgrundlage nicht die Regel ist. Sie ist nur dort erforderlich, wo der Verletzergewinn in vollem Umfang und ausschließlich Folge der Rechtsverletzung ist. Im Kennzeichenrecht ist demgegenüber eine Schätzung erforderlich, in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf der Kennzeichenverletzung beruht (OLG Hamm, Urteil vom 26.09.2002, Az. 4 U 63/02). Im vorliegenden Fall hat die Beklagte die Marke "flexi 90" während des Bestandes des Leithändlervertrages zunächst rechtmäßig verwendet, bevor sie nach Kündigung des Vertrages die Bezeichnungen "flexi 90" und "flexi" widerrechtlich genutzt hat. Daraus ergibt sich, dass die Beklagte vor der widerrechtlichen Nutzung bereits ein gewisses Marktumfeld geschaffen hat, in dem es ihr leichter möglich war, ihre Schultische abzusetzen. Dementsprechend beruht der von der Beklagten erwirtschaftete Verletzergewinn nicht allein auf der Markenrechtsverletzung. Damit ist hier eine Schätzung erforderlich, inwieweit der erzielte Gewinn auf der Kennzeichenverletzung beruht. Daher ist eine Auskunft ausreichend, die eine solche Schätzung ermöglicht. Eine solche Schätzung kann hier auf der Grundlage der Abnehmermengen und der erzielten Verkaufspreise erfolgen.
Im Übrigen ist auch zu berücksichtigen, dass der Verletzer regelmäßig ein Interesse hat, seine Kalkulation und seine Gewinnspanne gegenüber dem Mitbewerber geheim zu halten. Zwar muss dieses Interesse zurückstehen, wenn der Verletzte auf die Angaben angewiesen ist, um seinen Schaden zu berechnen. Kommt aber ohnehin nur eine Schätzung in Betracht, ist dem Verletzer eine Offenbarung von Geschäftsinterna nicht zuzumuten (BGH a.a.O.). So liegt der Fall hier.
V.
Aus den vorangegangenen Ausführungen folgt, dass die Klägerin weiterhin gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG einen Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzverpflich-tung der Beklagten ihr gegenüber hat, soweit ein Schaden aus dem Vertrieb von Schultischen durch die Beklagte unter den Bezeichnungen "flexi 90" und "flexi" entstanden ist.
VI.
Aus den vorangegangenen Ausführungen (s. I. 1.) ergibt sich, dass die Beklagte keine Rechte an der Marke "flexi 90" hat und somit von der Klägerin weder die Übertragung dieser Marke noch die Einwilligung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Umschreibung verlangen kann. Damit ist der Hauptantrag der Widerklage unbegründet.
VII.
Die Widerklage ist hinsichtlich des Hilfsantrags nicht statthaft und damit unzulässig. Die Beklagte macht mit dem Hilfsantrag die Löschung der Marke der Klägerin wegen eines Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geltend. Gemäß §§ 54, 50 MarkenG ist das Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu führen. Eine Klage vor den ordentlichen Gerichten kommt insoweit nicht in Betracht.
VIII.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils durch die Klägerin folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO; die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils durch die Beklagte folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 19 Abs. 1 und 14 Abs. 6 MarkenG
§§ 54, 50 MarkenG
§§ 708 Nr. 10, 711 ZPO; die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils durch die Beklagte folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO
§ 37 MarkenG
§ 242 BGB
§ 91 ZPO
§ 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 5 MarkenG
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 23 Nr. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 5, 1 und 2 Nr. 1 MarkenG
§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO
§ 59 Abs. 1, S. 1 MarkenG
§ 14 Abs. 5, 1 und 2 Nr. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 19 Abs. 1, 3 MarkenG
§ 14 Abs. 6 MarkenG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2009, 678
GRUR 2008, 903
GRUR 1959, 360
GRUR 2006, 419
4 U 63/02