Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2014-09-18, Aktenzeichen 4a O 60/13
ECLI: ECLI:DE:LGD:2014:0918.4A.O60.13.00

Tenor:
I. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin in einer geordneten Aufstellung darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie
Rahmenelemente zur Benutzung in Fahrzeugsitzen und geformt aus relativ hochdichtem, steifen Schaum mit einer Eindringkraftdurchbiegung bei 25 % Durchbiegung im Bereich von 667 bis 17792 Newton,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Zeit vom 19.09.2003 bis zum 28.02.2007 sowie vom 22.10.2010 bis zum 25.02.2014 angeboten oder an solche geliefert hat,
sofern die Rahmenelemente dazu geeignet sind, in Fahrzeugsitze eingebaut zu werden, die außerdem aufweisen: Fahrzeugverankerungsmittel, die mit dem Rahmenelement verbunden werden und einen Sitzkörper, umfassend ein elastisches Material, das in Bezug auf das Rahmenelement fixiert wird
und zwar unter Angabe
1. der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen,
2. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
3. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
4. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
5. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,
6. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei
- die Angaben zu I.6. nur für die Zeit vom 22.10.2010 bis zum 25.02.2014 zu machen sind;
- der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
- zum Nachweis der Angaben zu 1. bis 3. die entsprechenden Belege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist,
1. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A Kanada, durch die in Ziffer I. bezeichneten und zwischen dem 19.09.2003 und dem 28.02.2007 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadensersatzpflicht auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Benutzung des deutschen Teils des Europäischen Patents EP B auf Kosten der A Kanada, erlangt hat;
2. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin aus den in Ziffer I. bezeichneten und zwischen dem 22.10.2010 und dem 25.02.2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 6.744,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 20.09.2013 zu zahlen.
IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
V. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 25 % und die Beklagte 75 %.
VI. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar; für die Klägerin hinsichtlich der Kosten bis zu einem Betrag von EUR 19.000,00 ohne Sicherheitsleistung, hinsichtlich des darüber hinausgehenden Betrages der Kosten und hinsichtlich des Zahlungsantrages (Ziffer III.) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages sowie hinsichtlich des Auskunfts- und Rechnungslegungsantrages (Ziffer I.) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 200.000,00; für die Beklagte wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
4a O 60/13
Verkündet am 18.9.2014Brassel, Justizhauptsekretärinals Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Landgericht Düsseldorf IM NAMEN DES VOLKES Urteil
Landgericht Düsseldorf
IM NAMEN DES VOLKES
Urteil
In der Zivilsache
hat die 4 a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorfaufgrund mündlicher Verhandlung vom 04.09.2014
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Crummenerl, den Richter am Landgericht Dr. Büttner und den Richter Haase
für Recht erkannt:

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter mittelbarer Patentverletzung auf Auskunft und Rechnungslegung, Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz sowie Zahlung von Abmahnkosten in Anspruch.
Die Klägerin wurde am 21.10.2010 als Inhaberin des deutschen Teils des in englischer Verfahrenssprache erteilten Europäischen Patents EP B (im Folgenden kurz: Klagepatent; Anlage K1) im Patentregister eingetragen. Ursprüngliche Inhaberin war die C (im Folgenden kurz: D ). Das Klagepatent wurde am 25.02.1994 unter Inanspruchnahme des Prioritätsdatums 26.02.1993 der US E angemeldet. Das Klagepatent wurde erteilt und der Hinweis auf die Erteilung am 29.04.1998 veröffentlicht. Eine deutsche Übersetzung des Klagepatents wurde unter dem Aktenzeichen DE F (Anlage K2) vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlicht. Das Klagepatent ist mit Ablauf des 25.02.2014 durch Zeitablauf erloschen.
Der geltend gemachte Anspruch 9 des Klagepatents lautet wie folgt:
„Fahrzeugsitz (100), umfassend:
ein Rahmenelement (104);
Fahrzeugverankerungsmittel (112), die mit dem Rahmenelement (104) verbunden sind;
einen Sitzkörper (108), umfassend ein elastisches Material, das in Bezug auf das Rahmenelement (104) fixiert ist;
dadurch gekennzeichnet, daß das Rahmenelement (104) aus relativ hochdichtem, steifem Schaum mit einer Eindringkraftdurchbiegung bei 25% Durchbiegung im Bereich von 667 bis 17792 Newton geformt ist.“
Zur Verdeutlichung der geschützten Lehre wird nunmehr Fig. 3 des Klagepatents eingeblendet:
Diese Fig. 3 zeigt einen fertigen Sitz nach der Erfindung des Klagepatents im Querschnitt. In der Figur sind das Rahmenelement 104 und der darüber befindliche Sitzkörper 108 erkennbar. An der Unterseite des Rahmenelements sind Fahrzeugverankerungsmittel 112 angebracht. Auf dem Sitzkörper 108 ist ein Bezug 116 angeordnet, der mit Steckstiften 152 befestigt ist.
Die Beklagte ist ein deutsches Unternehmen, das über ihre Homepage Kunststoffeinlegeteile aus sog. „expandierten Polypropylen“ (EPP), die auch als Sitzwannen bezeichnet werden, für den Einsatz in Rücksitzbänke verschiedener Automobile anbietet (im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen). Diese wurden seit dem Jahre 2007 vertrieben und zumindest an das Unternehmen Volkswagen in Deutschland geliefert.
Die angegriffenen Ausführungsformen weisen eine Eindringkraftdurchbiegung im Bereich von 11.565 bis 14.679 Newton sowie eine Dichte von 58,4 bis 65,1 kg/m³ auf. In den angegriffenen Ausführungsformen ist ein metallischer Rahmen eingebettet (vgl. Anlage PBP2). Im eingebauten Zustand werden die angegriffenen Ausführungsformen mit einem Fahrzeug sowie einem Sitzkörper verbunden und bilden so eine Fahrzeugsitzbank.
Mit Schreiben vom Oktober 2007 (Anlage PBP4) wandte sich die G (im Folgenden: H ), ein Tochterunternehmen der D , also der ursprünglichen Inhaberin des Klagepatents, an die Beklagte. Die H machte geltend, dass die Beklagte „Rücksitzrahmen und –formen“ vertreibe, die das geistige Eigentum der D enthielten und verwies auf das Klagepatent. Die H schlug vor, in Verhandlungen über die Vergabe einer einfachen Lizenz einzutreten. Mit Schreiben vom 05.11.2007 (Anlage PBP5) teilte die Beklagte der H mit, dass das Klagepatent von ihr nicht verletzt werde.
Die Klägerin hat durch ihren Patentanwalt (I ) die Beklagte vorgerichtlich abgemahnt. Mit Schreiben an den Patentanwalt der Klägerin vom 27.12.2010 teilte die Beklagte diesem mit, dass sie das Klagepatent nicht verletze (Anlage PBP4). Hierauf erfolgte keine weitere Reaktion. Für die Abmahnung stellte der Patentanwalt der Klägerin dieser unter dem 01.10.2013 einen Betrag von EUR 6.746,00 in Rechnung.
Die Klage ist der Beklagten am 19.09.2013 zugestellt worden. Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung.
Die Klägerin erklärte, für die Zeit vom 01.03.2007 bis zum 21.10.2010 auf Schadensersatz nach der Schadensberechnungsmethode des entgangenen Gewinns zu verzichten. Die Beklagte nahm diesen Verzicht an.
Die Klägerin behauptet, ihr sei das Klagepatent von der ursprünglichen Patentinhaberin D mit Vertrag vom 01.03.2007 übertragen worden; sie sei ab diesem Zeitpunkt materiell Berechtigte am Klagepatent. Ein eigener Schaden werde vorsorglich aber erst ab (einen Tag nach) dem Zeitpunkt der Eintragung der Inhaberänderung im Register am 21.10.2010 geltend gemacht. Damit sei die Aktivlegitimation ausreichend belegt. Die vor diesem Zeitpunkt liegenden Schadensersatzansprüche seien der Klägerin von der D wirksam abgetreten worden (Anlage K4). Die Dokumente in den Anlagen K11 bis K17 belegten die Vertretungsbefugnis der vertragsunterzeichnenden Personen.
Das Kennzeichen des geltend gemachten Anspruchs 9 stelle ein einheitliches Merkmal dar. Die Worte „relativ hochdichtem, steifem Schaum“ dienten der Abgrenzung vom „elastischen Material“ des Sitzkörpers, bei dem es sich ebenfalls um einen Schaum handeln könne, der aber niedrige Dichte aufweisen könne. Diese Eigenschaften würden im Anspruch mittels des angegebenen Bereiches einer Eindringkraftdurchbiegung präzisiert. Eine in der Patentbeschreibung auf S. 8 Z. 23 ff. der deutschen Übersetzung angesprochene, besondere Dichte kennzeichne ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel des bereits patentgemäßen Schaummaterials und mache daher keine Vorgaben für die Dichte der anspruchsgemäßen Ausführungsform. Davon abgesehen liege die spezifische Dichte bei den angegriffenen Ausführungsformen im vom Klagepatent in dem auf Seite 8 Z. 23 ff. der deutschen Übersetzung des Klagepatents als vorzugswürdig bezeichneten Bereich.
Das Merkmal „steif“ werde im Klagepatent nicht näher definiert, was belege, dass diesem Merkmalsteil keine eigenständige Bedeutung zukomme. Insbesondere sei nicht erforderlich, dass bei einer patentgemäßen Ausführungsform auf einen metallischen Rahmen verzichtet wird.
Eine Verjährung sei nicht eingetreten. Zum einen sei dem Schreiben der H vom Oktober 2007 (Anlage PBP3) nicht zu entnehmen, ob hierin die jetzt angegriffenen Ausführungsformen angesprochen werden. Zum anderen sei zu diesem Zeitpunkt weder die H noch die D zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Klagepatent berechtigt gewesen, da es zu diesem Zeitpunkt bereits an die Klägerin übertragen worden sei. Eine Wissenszurechnung auf die Klägerin komme nicht in Betracht. Schließlich sei davon auszugehen, dass im Oktober 2007 verjährungshemmende Verhandlungen zwischen den Parteien schwebten. Jedenfalls stehe der Klägerin ein Rechtsschadensersatzanspruch zu, der hilfsweise geltend gemacht wird. Darüber hinaus könne Verjährung allenfalls hinsichtlich von Handlungen eintreten, bei denen im einzelnen Falle die subjektiven Voraussetzungen bei der Klägerin erfüllt seien. Hierbei sei jede Handlung einzeln zu betrachten.
Die geltend gemachten Ansprüche seien auch nicht verwirkt.
Die Klägerin hat ursprünglich beantragt:
A. die Beklagte zu verurteilen,
I. es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen Geschäftsführern der persönlich haftenden Gesellschafterin zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, und / oder an solche zu liefern,
sofern die Rahmenelemente dazu geeignet sind, in Fahrzeugsitze eingebaut zu werden, die außerdem aufweisen: Fahrzeugverankerungsmittel, die mit dem Rahmenelement verbunden werden und einen Sitzkörper, umfassend ein elastisches Material, das in Bezug auf das Rahmenelement fixiert wird.
(Mittelbare Verletzung von Anspruch 9 der EP J )
II. der Klägerin in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen, wie Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, hinsichtlich der Angaben zu 1 - 3 darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu A.I. bezeichneten Handlungen seit dem 29. Mai 1998 begangen hat
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
B. Festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A Kanada, aus den in A.l. bezeichneten, zwischen dem 28.05.1998 und dem 21.10.2010 begangenen Handlungen und ihr selbst aus den in A.l. bezeichneten, seit dem 22.10.2010 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
C. Die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 6.764,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Klageerhebung zu zahlen.
Mit Schriftsatz vom 26.05.2014 (Bl. 58 GA) hat die Klägerin den Unterlassungsantrag (oben: A.I.) für erledigt erklärt. Die Beklagte hat bereits mit Schriftsatz vom 28.02.2014 (Bl. 44 GA) einer solchen Erledigungserklärung zugestimmt.
Die Klägerin beantragt nunmehr:
A. Die Beklagte zu verurteilen,
der Klägerin in einer geordneten Aufstellung darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie
Rahmenelemente zur Benutzung in Fahrzeugsitzen und geformt aus relativ hochdichtem, steifen Schaum mit einer Eindringkraftdurchbiegung bei 25 % Durchbiegung im Bereich von 667 bis 17.792 Newton,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
in der Zeit vom 29. Mai 1998 bis zum 25. Februar 2014 angeboten oder an solche geliefert hat,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist
und wobei zum Nachweis der Angaben zu 1. bis 3. die entsprechenden Belege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.
B. Festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A Kanada, aus den in A. bezeichneten, zwischen dem 28. Mai 1998 und dem 21.10.2010 begangenen Handlungen und ihr selbst aus den in A. bezeichneten, zwischen dem 22.10.2010 und dem 25.02.2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,
wobei für die Zeit vom 01.03.2007 bis 21.10.2010 lediglich der Schaden zu ersetzen ist, der sich aus den Berechnungsmethoden entgangener Gewinn und Lizenzanalogie ergibt;
Hilfsweise, hinsichtlich des Antrages zu B. soweit der Verjährungseinwand greifen sollte:
Festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin dasjenige herauszugeben, was sie aufgrund der unter A. bezeichneten und seit dem 28. Mai 1998 begangenen und vom Verjährungseinwand betroffenen Handlungen erlangt hat.
C. Die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 6.744,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Klageerhebung zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte bestreitet, dass das Klagepatent wirksam an die Klägerin übertragen wurde. Dies habe die Klägerin nicht ausreichend dargetan. Für die Zeit vom 01.03.2007 bis zum 21.10.2010 bestehe eine Lücke hinsichtlich der Aktivlegitimation.
Die angegriffenen Ausführungsformen verletzten das Klagepatent nicht mittelbar. Die Klägerin habe nicht aufgezeigt, dass die angegriffenen Ausführungsformen „relativ hochdicht“ und „steif“ im Sinne von Anspruch 9 seien. Diese beiden Teilmerkmale seien nicht bereits deshalb erfüllt, weil die angegriffene Ausführungsform eine Eindringkraftdurchbiegung im anspruchsgemäßen Bereich aufweise. Dichtigkeit und Steifigkeit seien keine Attribute derselben Eigenschaft. Die Dichte eines Gegenstands sei unabhängig von dessen Form und werde in kg/m³ angegeben; dagegen könne Steifigkeit beispielsweise als Biegefestigkeit zu verstehen sein. Diese werde dabei in N/mm³ gemessen und hänge von der geometrischen Struktur des betrachteten Gegenstands ab. Zwischen diesen beiden Eigenschaften bestehe auch kein zwingender Zusammenhang. Sie seien auch nicht mit der „Eindringkraftdurchbiegung“ gleichzusetzen, die in Newton angegeben wird.
Das in der angegriffenen Ausführungsform verwendete, expandierte Polypropylen (EPP) weist unstreitig eine Dichte von 58,4 – 65,1 kg/m³ auf; die Dichte von EPP liegt - ebenfalls unstreitig - allgemein zwischen 20 bis 250 kg/m³. Damit sei das verwendete EPP kein „relativ hochdichter“ Schaum im Sinne der Erfindung, da selbst sein Höchstwert von 65,1 kg/m³ geringer als 1/3 des Höchstwerts von EPP im Allgemeinen ist.
Das bei den angegriffenen Ausführungsformen verwendete EPP sei auch kein „steifer Schaum“ im Sinne des Anspruchs 9. Die Steifigkeit des Schaumes solle erfindungsgemäß das Weglassen eines metallischen Umfangrahmens und von Stützschienen ermöglichen. Dies sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht, da diese – unstreitig – über einen Metallrahmen verfügt. Aufgrund der Kosten und des Gewichts eines solchen Rahmens würde auf ihn verzichtet werden, wenn dies möglich wäre – was aber eben bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht der Fall sei.
Darüber hinaus seien etwaige Ansprüche der Klägerin ohnehin teilweise verjährt. Das Schreiben vom Oktober 2007 der H (Anlage PBP 3) belege, dass die ursprüngliche Patentinhaberin (D K ) bereits im Jahre 2007 Kenntnis von der angegriffenen Ausführungsform hatte. Dieses Schreiben beziehe sich auf die angegriffenen Ausführungsformen, die – insoweit unstreitig – seit 2007 von der Beklagten hergestellt werden. Damit seien Ansprüche für die Zeit vor dem 01.01.2010 verjährt. Verhandlungen, welche eine Verjährung hemmen könnten, hätten nicht stattgefunden.
Schließlich seien Ansprüche der Klägerin auch verwirkt. Dies ergebe sich daraus, dass – insoweit unstreitig – die Beklagte auf ein Schreiben der Klägerin hin mit Schreiben vom 27.12.2010 eine Patentverletzung bestritten hat und die Klägerin hierauf bis zur Klageeinreichung am 22.07.2013 nicht reagiert hat. Auch wegen der kurzen Restlaufzeit des Klagepatents habe die Beklagte darauf vertrauen dürfen, dass die Klägerin keine Ansprüche mehr geltend machen werde.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 04.09.2014 (Bl. 83 ff. GA) verwiesen.
Die zulässige Klage ist teilweise begründet, teilweise unbegründet. Als derzeit eingetragene Patentinhaberin ist die Klägerin nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG prozessführungsbefugt. Der Klägerin stehen patentrechtliche Ansprüche für Teile des streitgegenständlichen Zeitraums zu. Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Anspruch 9 des Klagepatents mittelbar Gebrauch (hierzu unter I.).
Aufgrund der wirksamen Erhebung der Verjährungseinrede kann die Klägerin für die Zeit vor dem 19.09.2003 keine Ansprüche aus dem Klagepatent durchsetzen. Aus abgetretenem Recht steht der Klägerin für die Zeit vom 19.09.2003 bis zum 28.02.2007 kein Schadensersatzanspruch, sondern nur ein Restschadensersatzanspruch aus § 852 BGB zu. Für die Zeit vom 01.03.2007 bis zum 21.10.2010 stehen der Klägerin mangels Aktivlegitimation der C keine Ansprüche aus dem Klagepatent zu. Für die Zeit vom 22.10.2010 bis zum Erlöschen des Klagepatents durch Zeitablauf stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche dagegen vollumfänglich zu (hierzu unter II.). Die hiernach bestehenden Ansprüche der Klägerin sind nicht verwirkt (hierzu unter III.).
I.
Die Beklagte verwirklicht Anspruch 9 des Klagepatents durch die Lieferung der angegriffenen Ausführungsformen mittelbar im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG.
1.
Das Klagepatent betrifft einen Sitz, insbesondere einen Fahrzeugsitz zur Anwendung bei Fahrzeugen.
In seiner einleitenden Beschreibung schildert das Klagepatent, dass Fahrgastsitze in Fahrzeugen wie Autos typischerweise aus einem schaumförmigen Material (im allgemeinen Polyurethan) gefertigt werden, das in die gewünschte Form gebracht und mit einem Bezug abgedeckt wird (S. 1 Z. 14 – 19 der deutschen Übersetzung des Klagepatents nach Anlage K2, im Folgenden kurz als „K2“ zitiert).
Im Falle einer Kollision bewegt sich das Becken eines sitzenden Fahrgastes tendenziell nach vorne und abwärts, was als „Abtauchen“ bezeichnet wird. Dieses „Abtauchen“ kann fatale Folgen haben, da die Gefahr besteht, dass hierbei der Gurt den Fahrgast stranguliert. Aus diesem Grunde haben Fahrgastsitze in Autos häufig “Anti-Abtauch-Eigenschaften“. Hierzu werden starre oder halbstarre Bauteile in den Sitz eingebettet, die dem Fahrgast während einer Kollision eine zusätzliche Beckenunterstützung bieten und ein „Abtauchen“ bei einer Kollision verhindern (S. 1 Z. 14 – 31 K2). Diese Bauteile müssen am Fahrzeug befestigt werden.
Das geschäumte Material, aus dem der Sitz besteht, sorgt nicht für die notwendige strukturelle Festigkeit des Sitzes und muss daher zusätzlich verstärkt werden, um ein einwandfreies Montieren des Sitzes im Fahrzeug und eine einwandfreie Unterstützung der Abtauchelemente sicherzustellen. Im Stand der Technik beinhalten Fahrzeugsitze daher einen Umfangsrahmen aus Metall, der den Sitz verstärkt. Außerdem sind typischerweise ferner Stützschienen vorgesehen, um den Rahmen zu versteifen und um die notwendigen Befestigungspunkte für die Verankerung des Sitzes am Fahrzeug zu schaffen. Der Metallrahmen und/oder die Stützschienen werden üblicherweise beim Ausformen des Sitzes in das Schaummaterial vollständig eingebettet (S. 2 Z. 4 – 16 K2).
Ein Beispiel einer solchen Ausführungsform aus dem Stand der Technik beschreibt das Klagepatent in der Beschreibung auf S. 6 Z. 14 – S. 7 Z. 14 K2 unter Bezugnahme auf die Fig. 1, bei der ein metallischer Umfangsrahmen 24 und Stützschienen 28 vorhanden sind. Zur Verdeutlichung wird diese den Stand der Technik darstellende Figur nun eingeblendet:
An derartigen Ausführungsformen im Stand der Technik kritisiert das Klagepatent in seiner einleitenden Beschreibung, dass das Hinzufügen eines metallischen Umfangsrahmens oder von Stützschienen nachteilig sei, da hierdurch die Herstellungskosten des Sitzes gesteigert werden und dessen Gewicht erhöht wird. Schließlich erschwert die Anwesenheit des Metallrahmens und der Stützschienen ein mögliches Recylcling des Sitzmateriales (S. 2 Z. 18 – 26 K2).
Vor diesem Hintergrund sieht das Klagepatent einen Bedarf für einen Fahrgastsitz, bei dem auf einen herkömmlichen Metallrahmen oder auf Stützschienen verzichtet werden kann (S. 2 Z. 28 – 30 K2). Das Klagepatent bezeichnet es auf S. 3 Z. 4 – 7 K2 allgemein als seine Aufgabe, einen neuartigen Fahrgastsitz und ein neues Verfahren zur Herstellung eines Fahrgastsitzes bereitzustellen.
2.
Zur Lösung der erst genannten Aufgabe schlägt das Klagepatent in Anspruch 9 einen Fahrzeugsitz vor, der sich in Form einer Merkmalsgliederung wie folgt darstellen lässt:
1 Fahrzeugsitz (100), umfassend:
2 ein Rahmenelement (104);
3 Fahrzeugverankerungsmittel (112),
3.1 die mit dem Rahmenelement (104) verbunden sind;
4 einen Sitzkörper (108),
4.1 umfassend ein elastisches Material, das in Bezug auf das Rahmenelement (104) fixiert ist;
5 Das Rahmenelement (104) ist aus relativ hochdichtem, steifem Schaum mit einer Eindringkraftdurchbiegung bei 25% Durchbiegung im Bereich von 667 bis 17792 Newton geformt.
3.
Der Schutzbereich eines Patents wird durch die Ansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen sind (vgl. § 14 S. 1 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ). Die Auslegung hat aus Sicht eines Durchschnittsfachmanns im Prioritäts- bzw. Anmeldezeitpunkt zu erfolgen (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 64). Maßgebend ist der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche und ergänzend – im Sinne einer Auslegungshilfe – der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat (BGH, GRUR 1999, 909, 911 – Spannschraube; GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Hierbei ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt.
a)
Das Klagepatent sieht in den Merkmalen 1 – 4.1 einen Fahrzeugsitz mit den aus dem Stand der Technik bekannten Grundelementen vor. Bei diesem existiert ein Rahmenelement (Merkmal 2), das einerseits mit einem Fahrzeugverankerungsmittel (Merkmale 3/3.1) und anderseits mit einem Sitzkörper aus einem elastischen Material verbunden ist (Merkmale 4/4.1).
Der wesentliche Aspekt der geschützten Lehre besteht nach Merkmal 5 darin, das Rahmenelement aus einem Schaum mit bestimmten Eigenschaften zu formen. Dies ermöglicht, einerseits auf die Verwendung eines Metallrahmens zu verzichten, andererseits aber auch die einstückige Ausgestaltung des Rahmenelements und des Becken-Stützelements als Rahmen-Becken-Stützelement (S. 4 Z. 20 – 24 K2), wobei erfindungsgemäß ausdrücklich auch getrennte Bauteile für Rahmen- und Becken-Stützelement zulässig sind (S. 14 Z. 1 – S. 15 Z. 13 K2).
b)
Die Auslegung der Merkmale 1 bis 4 ist zwischen den Parteien zu recht unstreitig, so dass es hierzu keiner weiteren Ausführungen mehr bedarf.
c)
Merkmal 5,
„Das Rahmenelement (104) ist aus relativ hochdichtem, steifem Schaum mit einer Eindringkraftdurchbiegung bei 25% Durchbiegung im Bereich von 667 bis 17792 Newton geformt.“
verlangt, dass das Rahmenelement aus einem näher spezifizierten Schaum geformt ist. Dieser Schaum muss zwei Attribute erfüllen – einerseits muss er relativ hochdicht, anderseits steif mit einer Eindringkraftdurchbiegung bei 25% Durchbiegung im Bereich von 667 bis 17.792 Newton sein.
aa)
Dem Anspruchswortlaut von Merkmal 5 entnimmt der Fachmann vor dem Hintergrund seines Fachwissens, dass hier weder drei separate Attribute des Schaums (relativ hochdicht/steif/bestimmte Eindringkraftdurchbiegung) noch ein einheitlicher, letztlich als Eindringkraftdurchbiegung ausdrückbarer Parameter gelehrt werden. Dem Fachmann ist vielmehr bekannt, dass Schäume grundsätzlichen nach zwei Parametern unterschieden werden: Einerseits die in kg/m³ gemessene Dichte, anderseits die in Newton gemessene Eindringkraftdurchbiegung (auch als Stauchhärte oder Eindruckhärte ausgedrückt). Zwar kann zwischen diesen beiden Parametern ein Zusammenhang bestehen, wie es die Klägerin unwidersprochen für das in der angegriffenen Ausführungsform verwendete expandierte Polypropylen („EPP“) aufgezeigt hat (Bl. 14 GA und Anlage K9). Allerdings sind Dichte und Eindringkraftdurchbiegung im Allgemeinen nicht voneinander abhängig. So muss ein schwererer Schaumstoff kein festerer Schaumstoff sein. Hiervon geht auch der Fachmann aus, da Merkmal 5 nicht auf einen bestimmten Schaum beschränkt ist. Ferner gibt Anspruch 9 auch keine bestimmte Form des Schaums vor, so dass die Form die patentgemäße Lehre nicht (mit-) definiert.
Dagegen ist „steif“ im Anspruchswortlaut ein bestimmtes Maß der Eindringkraftdurchbiegung. Ein Schaum ist steif im Sinne des Klagepatents, wenn er sich im Rahmen der angegebenen Eindringkraftdurchbiegung bewegt. Den Anspruchswortlaut „steifem Schaum mit einer Eindringkraftdurchbiegung bei 25% Durchbiegung im Bereich von 667 bis 17792 Newton geformt ist“ versteht der Fachmann in diesem Sinne. Im Klagepatent findet sich auch kein Anhaltspunkt, dass „steif“ in einem anderen Sinne als ein bestimmter Wertebereich der Eindringkraftdurchbiegung zu verstehen ist. So entspricht es dem Verständnis des Fachmannes, dass ein steifer Schaum eine hohe Eindringkraftdurchbiegung (Eindruckhärte) besitzt.
Bei dem (parallelen) Verfahrensanspruch und auf S. 4 Z. 6 – 10 K2 ist der Zusammenhang zwischen „steif“ und der angegebenen Eindringkraftdurchbiegung deutlich erkennbar. Hierin heißt es:
„dadurch gekennzeichnet, daß das Rahmenelement (104) aus relativ hochdichtem, steifen Schaum gebildet und mit Fahrzeugverankerungsmitteln (112) verbunden ist, und daß der steife Schaum eine Eindringkraftdurchbiegung bei 25 % Durchbiegung im Bereich von 667 bis 17792 Newton aufweist.“
Das Klagepatent sieht also in Anspruch 1 zunächst einen „relativ hochdichtem steifen Schaum“ vor und macht anschließend für den „steifen Schaum“ eine konkrete Vorgabe in Bezug auf die Eindringkraftdurchbiegung. Dem entnimmt der Fachmann, dass beim nebengelagerten Anspruch derselben Erfindung die Eindringkraftdurchbiegung nichts mit der Dichte des Schaums zu tun hat, wohingegen „steif“ präzisiert wird durch eine bestimmte Eindringkraftdurchbiegung. Im Klagepatent finden sich keine Anhaltspunkte, dass dies nicht auch für die Vorrichtung nach Anspruch 9 geltend könnte.
„Steif“ lässt sich auch nicht dahingehend auslegen, dass ein metallischer Umfangrahmen nicht vorhanden sein darf. Zum einen lässt sich dem Anspruch keine Vorgabe hinsichtlich eines Umfangsrahmens entnehmen. Zum anderen wird die Möglichkeit, auf einen metallischen Umfangrahmen zu verzichten, durch die Steifigkeit im Sinne einer bestimmten Eindringkraftdurchbiegung erzielt. Auch aus diesem Grund kann „steif“ keinen darüber hinausgehenden Inhalt haben. Schließlich ist für die Verwirklichung eines Patentanspruchs ohne Belang, ob ein vom Patent angestrebter Vorteil nicht erreicht wird (bzw. von diesem kein Gebrauch gemacht wird). Wenn eine Ausführungsform von den Merkmalen eines Patentanspruchs in deren räumlich-körperlicher Ausgestaltung identisch Gebrauch macht, erübrigt es sich bei der Prüfung der Patentverletzung grundsätzlich, Erwägungen darüber anzustellen, ob die identisch vorhandenen Merkmale demselben Zweck dienen und dieselbe Wirkung und Funktion haben wie diejenigen des Klagepatents (BGH, GRUR 1991, 436 - Befestigungsvorrichtung II; BGH, GRUR 2006, 399 - Rangierkatze).
bb)
Während „steif“ also durch den angegebenen Wertebereich der Eindringkraftdurchbiegung vom Anspruch konkretisiert wird, wofür in den Unteransprüchen 18 und 19 bevorzugte Vorgaben gemacht werden, bedarf der Parameter „relativ hochdicht“ einer näheren Eingrenzung.
„Relativ hochdicht“ ist in dem Sinne zu verstehen, dass der beanspruchte Schaum eine für Schäume (im Allgemeinen) relativ hohe Dichte aufweist. Bereits dem Anspruchswortlaut entnimmt der Fachmann, dass sich „relativ hochdicht“ auf Schaum bezieht. Damit kommt es entgegen der Auffassung der Beklagten nicht darauf an, einen Schaum zu wählen, der für diese Schaumart (etwa EPP) eine relativ hohe Dichte aufweist. Vielmehr ist es für den Fachmann auch möglich, eine Schaumart mit für Schäume hoher Dichte zu wählen und innerhalb dieser Schaumart einen Schaum mit einer für diese Schaumart niedrigen Dichte zu verwenden. Andererseits kann ein innerhalb einer vorgegebenen Schaumart relativ dichter Schaum von der anspruchsgemäßen Lehre ausgeschlossen sein, wenn der verwendete Schaum bei Betrachtung der Schäume insgesamt nicht relativ hochdicht ist.
Der Gegensatz zwischen dem „relativ hochdichten“ Schaum und dem „elastischen Material“ des Sitzkörpers (Merkmale 4/4.1), das in der Beschreibung als idealerweise „relativ niedrigdicht“ geschildert wird, erlaubt keine abschließende Definition von „relativ hochdicht“. Dem Klagepatent entnimmt der Fachmann zwar insofern, dass der Schaum des Rahmenelements im Regelfall eine höhere Dichte aufweist als das Sitzkörpermaterial. Jedoch reicht dies alleine zur genauen Definition dessen, was das Klagepatent als „relativ hochdicht“ versteht, nicht aus. Zum einen hat die auf S. 1 Z. 12 – 17 K2 der Beschreibung und im Verfahrensanspruch 1 vorkommende Beschreibung des Sitzkörpermaterials als „relativ niedrigdicht“ im geltend gemachten Anspruch 9 keinen Niederschlag gefunden. Entsprechend ist eine Dichtedifferenz zwischen elastischem Material und Schaum kein Merkmal des streitgegenständlichen Anspruchs. Zum anderen wird in der allgemeinen Erfindungsbeschreibung das Attribut „relativ niedrigdicht“ nur als bevorzugt dargestellt. So heißt es in S. 3 Z. 17 – 21 K2:
„Das elastische Material ist idealerweise ein relativ niedrigdichter, elastischer Schaum, nach besser ein Polyurethanschaum. Der Fachmann versteht jedoch, daß das elastische Material ein Nicht-Schaum-Material sein kann, wie eine Fasermatrix (zum Beispiel Pferdehaar, organische Faser und dergleichen).“
Der Beschreibung des Klagepatents ist nicht zu entnehmen, dass der Schaum des Rahmenelements anspruchsgemäß zwingend eine höhere Dichte haben muss, als das elastische Material des Sitzkörpers. Aus der zitierten Stelle geht hervor, dass unterschiedliche Materialien – mit unterschiedlichen Dichten – für das elastische Material des Sitzkörpers in Betracht kommen. Eine zwingende Lehre, bei jedem dieser Materialien eine höhere Dichte des Rahmenelements vorzusehen, lässt sich dem Klagepatent nicht entnehmen.
Bei der Quantifizierung von „relativ hochdicht“ ist die im Allgemeinen recht niedrige Dichte von Schäumen zu berücksichtigen. Konkrete (Zahlen-) Angaben macht das Klagepatent in der allgemeinen Erfindungsbeschreibung nicht. Jedoch wird für eine bevorzugte Ausführungsform ein bevorzugtes spezifisches Gewicht (im nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ ausschlaggebenden englischen Original: „specific gravity“) von weniger als 0,40, am besten im Bereich von 0,10 und 0,25 in der Beschreibung auf S. 8 Z. 23 – 26 K2 genannt. Das spezifische Gewicht wird im Verhältnis zu einer Normalen angegebenen. Hierbei handelt es sich im Regelfall, sofern – wie im Klagepatent – nichts anderes angegeben ist, um Wasser. Während Wasser den Wert 1,0 hat und damit eine Dichte von 1000 kg/m³ aufweist, bedeutet ein relatives Gewicht von 0,4 eine Dichte von 400 kg/m³.
Ferner finden sich auf S. 8 Z. 26 – S. 9 Z. 2 K2 weitere Hinweise auf die vom Klagepatent verlangte Dichte des Schaums:
„Die zum Erzeugen des Rahmen-Becken-Stützelementes 104 verwendete flüssige schäumungsfähige Polyurethanverbindung hat eine freie Steigdichte von etwa 16,01 bis etwa 320,36 kg/m³ (etwa 1 bis etwa 20 Pfund pro Kubikfuß), noch besser etwa 32,02 bis etwa 128 kg/m³ (etwa 8 Pfund pro Kubikfuß). Bei den meisten Formschäumen ließe sich dies anwenden bei einem Schaumkern mit einer Dichte im Bereich von etwa 0,24 bis 384 kg/m³ (etwa 1,5 bis 24 pcf) noch besser zwischen etwa 40 bis etwa 192 kg/m³ (etwa 2,5 bis 12 pcf).“
Hierbei ist zu beachten, dass im nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ maßgeblichen englischen Wortlaut ein Wertebereich von 24 (statt 0,24) bis 384 kg/m³ genannt wird (S. 4 Z. 28 Anlage K1). Mit der Formulierung „ließe sich dies anwenden“ ist gemeint, dass sich der flüssige Schaum zu einem geformten Schaum mit den angegebenen Dichten verarbeitet lässt. Auch ist dem Klagepatent ein Unterschied zwischen dem anspruchsgemäßen Schaum und dem auf S. 8 Z. 31 erwähnten „Schaumkern“ nicht zu entnehmen. Daher ist der zitierten Stelle zu entnehmen sein, dass zumindest ein Schaum mit einer Dichte von 24 – 384 kg/m³, vorzugsweise 40 – 192 kg/m³ vom Merkmal 5 als „relativ hochdicht“ erfasst wird.
4.
Vor dem Hintergrund dieser Auslegung handelt es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der dem Klagepatent zugrunde liegenden Erfindung beziehen.
Die von der Beklagten gelieferten Rahmenelemente verwirklichen die Merkmale 2 und 5 von Anspruch 9 des Klagepatents.
Dies ist hinsichtlich Merkmal 2
„ein Rahmenelement“
zu recht unstreitig. Unter Zugrundelegung der obigen Auslegung verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen auch Merkmal 5:
Der in den angegriffenen Ausführungsformen verwendete Schaum ist „relativ hochdicht“ mit einer Dichte von 58,4 – 65,1 kg/m³. Diesen von der Klägerin gemessenen Werten ist die Beklagte nicht entgegen getreten. Der Wertbereich befindet sich auch im Rahmen der auf S. 9 Z. 1f K2 genannten Werte; das hieraus errechenbare spezifische Gewicht von ca. 0,06 befindet sich innerhalb des auf S. 8 Z. 26 K2 genannten Wertebereichs von unter 0,4.
Ferner handelt es sich um einen „steifen Schaum“ mit der vorgeschriebenen Eindringkraftdurchbiegung. Die von der Klägerin gemessenen und ebenfalls von der Beklagten nicht bestritten Eindringkraftdurchbiegungswerte bei 25 % Durchbiegung liegen im vom Klagepatent in Merkmal 5 vorgegebenen Bereich.
Dass die angegriffene Ausführungsform über einen vom Klagepatent kritisierten Metallrahmen verfügt, führt nicht aus der Patentverletzung heraus. Der Anspruch macht – wie gezeigt – keine Vorgaben zu dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Metallrahmens.
Bei den demnach die Merkmale 2 und 5 des geltend gemachten Anspruchs verwirklichenden angegriffenen Ausführungsformen handelt es sich um Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der dem Klagepatent zu Grunde liegenden Erfindung beziehen. Ein Rahmenelement wird ausdrücklich im geltend gemachten Anspruch 9 genannt; dessen Ausgestaltung nach Merkmal 5 stellt den kennzeichnenden Teil des Anspruchs dar.
Ferner sind die angegriffenen Ausführungsformen geeignet und dazu bestimmt, in einem Fahrzeugsitz, der die weiteren Merkmale von Anspruch 9 verwirklicht, eingesetzt zu werden. Die Beklagte liefert die angegriffenen Ausführungsformen an Volkswagen, wo sie in die Sitzbank von dort hergestellten Fahrzeugen eingebaut werden. Diese Nutzungsmöglichkeit und Bestimmung ist auch zwischen den Parteien zu recht unstreitig. Ebenso wenig ist streitig, dass hierbei die Merkmale 1 sowie 3 bis 4.1 verwirklicht werden.
Da die Beklagte die streitgegenständlichen Rahmenelemente (Sitzwannen) während der Laufzeit des Klagepatents an mindestens einen Kunden in der Bundesrepublik Deutschland geliefert hat, wurde die angegriffene Ausführungsform in Deutschland zur Benutzung der Erfindung in Deutschland angeboten und geliefert, ohne dass die Beklagte dazu berechtigt gewesen war.
II.
Der Klägerin steht aus abgetretenem Recht für die Zeit vom 19.09.2003 bis zum 28.02.2007 ein Restschadensersatzanspruch aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. § 852 S. 1 BGB zu, wohingegen sie aufgrund der wirksamen Erhebung der Einrede der Verjährung für die davorliegende Zeit keine Ansprüche durchsetzen kann (hierzu unter 1.). Für die Zeit vom 01.03.2007 bis zum 21.10.2010 hat die Klägerin mangels Aktivlegitimation (der D ) keine Ansprüche (hierzu unter 2.). Der zuerkannte Schadensersatzanspruch für die Zeit ab dem 22.10.2010 bis zum Erlöschen des Klagepatents folgt aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG (hierzu unter 3.). Die Beklagte handelte schuldhaft; die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der Feststellung der (Rest-) Schadensersatzpflicht (hierzu unter 4.).
Der Klägerin steht aus abgetretenem Recht für die Zeit vom 19.09.2003 bis zum 28.02.2007 ein Restschadensersatzanspruch aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. § 852 S. 1 BGB zu.
Die Klägerin ist für die Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche aus dem Klagepatent für die Zeit bis zum 28.02.2007 aktivlegitimiert. In dieser Zeit war die D Inhaberin des Klagepatents. Dies geht aus dem Patentregister (Anlage K3) hervor und ist auch von den Parteien nicht in Abrede gestellt worden. Eine Übertragung des Klagepatents auf sie trägt die Klägerin erst für den 01.03.2007 vor.
Die ihr aus dem Klagepatent zustehenden Ansprüche hat die D wirksam an die Klägerin übertragen. Die Klägerin hat eine Kopie der Abtretungsvereinbarung vom 31.07./06.08.2013 zwischen der Klägerin und der D vorgelegt. Die Vorlage einer Kopie kann zur Überzeugungsbildung ausreichend sein (BGH, Urteil vom 28.09.1989 – VII ZR 298/88 = NJW 1990, 1170, 1171 – Tz. 14 bei Juris; Zöller/Greger, 30. Aufl. 2014, § 286 Rn. 14). Die Beklagte hat nicht vorgetragen, dass es sich hierbei um eine Fälschung handele oder die Kopie nicht mit dem Original in Einklang stehe.
Auch die Befugnis der die Abtretungsvereinbarung unterzeichnenden Personen für die Vertragsparteien zu handeln, ist ausreichend nachgewiesen worden. Diese hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 04.09.2014 ausdrücklich nicht weiter bestritten, nachdem die Klägerin verschiedene Unterlagen (Anlagen K13 – K17) vorgelegt hat. Demnach ist unstreitig, dass Herr L am 31.07.2013 als „General Counsel + Compliance Officer“ den Abtretungsvertrag wirksam für die D unterschrieben hat (vgl. die seine Vertretungsbefugnis nachweisenden Dokumente in den Anlagen K11, K13 und K14). Ebenso steht fest, dass Herr M den Abtretungsvertrag wirksam als Vertreter der Klägerin am 06.08.2013 unterzeichnet hat (vgl. die Anlagen K12, K15, K16 und K17).
Die hiernach bestehenden Schadensersatzansprüche für den Zeitraum bis zum 28.02.2007 sind jedoch aufgrund der wirksamen Verjährungseinrede nicht durchsetzbar, so dass der Klägerin nur ein Restschadensersatzanspruch für die Zeit vom 19.09.2003 bis zum 28.02.2007 zusteht.
Nach § 141 S. 1 PatG ist hinsichtlich der Verjährung von patentrechtlichen Ansprüchen auf die §§ 194 ff. BGB abzustellen. Danach verjähren Ansprüche drei Jahre nach dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB; für die Zeit vor dem 01.01.2002 in Verbindung mit Art. 229 § 6 EGBGB).
Dabei stellt der fortlaufende Vertrieb einer patentverletzenden Vorrichtung keine Dauerhandlung dar, deren Verjährung erst mit der Beendigung des letzten Teilaktes der Verletzungshandlung beginnen würde. Vielmehr stellt ein solcher Vertrieb eine Vielzahl von Einzelakten dar, die jeweils einer eigenen Verjährung unterliegen und bei denen für den Beginn der jeweiligen Verjährungsfrist an den Zeitpunkt der einzelnen Handlung anzuknüpfen ist (BGH, NJW 2008, 506; BGH, GRUR 1999, 751, 754 m.w.N. – Güllepumpen; BGH, GRUR 1978, 492, 495 – Fahrradgepäckträger II; Schulte-Voß/Kühnen, PatG, 9. Aufl. 2014, § 141 Rn. 13).
Die Klägerin muss sich den Kenntnisstand der D im Zeitpunkt der Abtretung zurechnen lassen. Der Zessionar muss sich auch im Rahmen der Verjährungseinrede gemäß § 404 BGB die vorher erlangte Kenntnis bzw. die grob fahrlässige Unkenntnis des Zedenten zuzurechnen lassen. Es kommt bei einer Abtretung also zunächst auf den Kenntnisstand des ursprünglichen Gläubigers an: Kannte er den Anspruch, geht dieser mit in Gang gesetzter Verjährung über, auch wenn die Kenntnis vielleicht gerade durch den Rechtsübergang verloren geht. War der ursprüngliche Kenntnisstand noch nicht geeignet, die Verjährung in Lauf zu setzen, ist von der Abtretung an auf den Rechtsnachfolger abzustellen (Staudinger-Peters/Jacoby, Neubearbeitung 2009, § 199 Rn. 56; Münchener Kommentar zum BGB/Grothe, 6. Aufl. 2012, § 199 Rn. 36).
Es ist davon auszugehen, dass die D spätestens im Jahre 2007 – also vor der Abtretung der Ansprüche aus dem Klagepatent im Sommer 2013 an die Klägerin – zumindest grob fahrlässige Unkenntnis über die anspruchsbegründenden Tatsachen und die Person der Beklagten hatte. Dies belegt das auf den 29.10.2007 datierte Schreiben der H an die Beklagte, indem die sich als Tochter der D ausweisende H die Beklagte auf die aus ihrer Sicht vorliegende Verletzung des Klagepatents durch „Rücksitzrahmen und –formen“ hinweist.
Der Einwand der Klägerin, es sei unklar, auf welche Ausführungsform sich das Schreiben der H bezieht, geht ins Leere. Die angegriffenen Ausführungsformen lassen sich unter die im Schreiben gewählte Bezeichnung „Rücksitzrahmen und –formen“ fassen. Die angegriffenen Ausführungsformen werden nach dem nicht bestrittenen Vortrag der Beklagten bereits seit dem Jahre 2007 hergestellt. Bei dieser Sachlage hätte es der Klägerin oblegen, darzustellen, auf welche andere Ausführungsform sich das Schreiben hätte beziehen können.
Soweit die Klägerin vorträgt, es käme hinsichtlich der Verjährung auf jede einzelne Verletzungshandlung an, so dass eine Verjährung hier allenfalls für die im Schreiben der H konkret bezeichnete Handlung eingetreten sein könne, kann dem im Ergebnis im vorliegenden Fall nicht gefolgt werden. Es ist – wie oben dargelegt – vom Grundsatz her zutreffend, dass bei der Frage der Verjährung jede Handlung einzeln betrachtet werden muss, was auch für die subjektiven Voraussetzungen der Verjährung gilt. Allerdings bedingt die Kenntnis des Vertriebes von angegriffenen Ausführungsformen nicht nur die Kenntnis einer einzelnen Vertriebshandlung. Vielmehr sind damit alle gleichartigen Verletzungshandlungen bekannt, die nach der Lebenserfahrung üblicherweise mit der bekannten Handlung (also etwa dem Vertrieb) verbunden sind. Zumindest liegt eine grob fahrlässige Unkenntnis im Regelfall vor, wenn ein Patentinhaber bei Kenntnis des Vertriebes und der Herstellung von patentverletzenden Vorrichtungen nicht den Schluss zieht, dass diese Verletzungshandlungen nicht auf eine einzelne Lieferung beschränkt sind. Es ist für die Geltendmachung patentrechtlicher Ansprüche auch nicht erforderlich, von jeder einzelnen Lieferung im Rahmen eines Vertriebes Kenntnis zu besitzen. Für die subjektiven Voraussetzungen der Verjährung reicht aus, wenn eine Klage gegen einen bestimmten Dritten mit einigermaßen sicherer Aussicht auf Erfolg erhoben werden kann (Schulte-Voß/Kühnen, PatG, 9. Aufl. 2014, § 141 Rn. 12). Es reicht daher als Kenntnis der „anspruchsbegründen Umstände“ im Sinne von § 199 Abs. 1 BGB aus, wenn der Patentinhaber allgemein den Vertrieb patentverletzender Gegenstände durch den Patentverletzer vortragen kann.
Bei der Kenntnis des Vertriebes von patentverletzenden Ausführungsformen können die subjektiven Voraussetzungen der Verjährung allenfalls dann nicht vorliegen, wenn ungleichartige Verletzungshandlungen streitgegenständlich sind. Dies ist etwa dann der Fall, wenn es sich bei den bekannten angegriffenen Ausführungsformen um Einzelanfertigungen handelt, so dass auf weitere Lieferungen nicht ohne Weiteres geschlossen werden kann, oder wenn der Patentverletzer neben der bekanten auch eine zweite, ungleichartige Ausführungsform vertreibt.
Im vorliegenden Fall ist zumindest von einer grob fahrlässigen Unkenntnis aller streitgegenständlichen Verletzungshandlungen vor dem 01.03.2007 auszugehen. Im Schreiben der H vom 29.10.2007 heißt es (in der deutschen Übersetzung, Anlage PBP3): „Es ist uns zur Kenntnis gekommen, dass Ihr Unternehmen die Herstellung und Vermarktung und den Verkauf von Rücksitzrahmen und –formen betreibt (…)“. Damit bestand Kenntnis von allen entsprechenden Handlungen. Dass die Beklagte weitere patentverletzende Handlungen vorgenommen hat, die von dieser Kenntnis nicht erfasst sind und für die ggf. keine Verjährung eingreifen würde, ist nicht ersichtlich.
cc)
Die Kenntnis der H muss sich die D auch entgegenhalten lassen. Die Klägerin hat nicht in Abrede gestellt, dass es sich bei der H um ein Tochterunternehmen der D handelt. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass die H mit Einverständnis ihrer Muttergesellschaft aus deren (Klage-) Patent vorging und diese daher von der streitgegenständlichen Patentverletzung wusste. Es ist lebensfern anzunehmen, dass eine Tochtergesellschaft das Patent ihrer Muttergesellschaft ohne Absprache mit dieser versucht durchzusetzen. Die Klägerin, die insoweit eine sekundäre Darlegungslast trifft, hat auch nicht substantiiert dargelegt, dass das Vorgehen der H gegen die Beklagte der D ohne grob fahrlässige Unkenntnis unbekannt bleiben konnte.
Der Vortrag der Klägerin, zum Zeitpunkt des Briefes vom 29.10.2007 sei die D schon nicht mehr Inhaberin des Klagepatents gewesen, geht für die Frage der Verjährung ebenfalls ins Leere. Die Klägerin hat nicht nachweisen können, dass ein materiell-rechtlicher Übergang vor diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Vielmehr macht sie selbst für diesen Zeitraum abgetretene Ansprüche der D geltend.
dd)
Dass der Eintritt der Verjährung durch Verhandlungen gehemmt wurde, kann nicht festgestellt werden. Die Klägerin hat nur pauschal vorgetragen, aufgrund der vorgelegten Schreiben sei von solchen Verhandlungen auszugehen. Dies hat die Beklagte wirksam bestritten. Hieraufhin hat die Klägerin nicht weiter zu diesem Punkt vorgetragen.
Der Klägerin steht für die Zeit zwischen dem 19.09.2003 und dem 28.02.2007 ein Restschadensersatzanspruch aus abgetretenem Recht zu, § 141 S. 2 PatG i.V.m. § 852 S. 1 BGB. Der Restschadensersatzanspruch ist als Minus im Schadensersatzanspruch enthalten (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1562). Daher konnte die Kammer – unabhängig vom gestellten Hilfsantrag – den Restschadensersatzanspruch zusprechen, wobei die übliche Formulierung gewählt wurde (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. 1260 (Fn. 1499)). Denn aus der von der Klägerin hilfsweise beantragen Formulierung lässt sich nicht entnehmen, auf wessen Kosten die Beklagte etwas erlangt hat.
d)
Für die davorliegende Zeit ist der Anspruch nach § 852 S. 2, 1. Alt. BGB verjährt. Bei der 10-jährigen Frist des § 852 S.2, 1. Alt. BGB gilt nicht die Jahres-End-Verjährung des § 199 Abs. 1 BGB. Ab dem Datum der Zustellung der Klage am 19.09.2013 ist die 10-jährige Verjährungsfrist für den Restschadensersatzanspruch nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt. Auch die Ansprüche aus der Zeit vor dem 01.01.2002, für die gemäß § 852 Abs. 3 BGB a.F. eine 30-jährige Verjährungsfrist galt (Staudinger/Vieweg, BGB, Neubearbeitung 2007, § 852 Rn. 21), sind nach Art. 229 § 6 Abs. 4 EGBGB spätestens am 01.01.2012 verjährt (vgl. hierzu Palandt/Ellenberger, BGB, Art. 229 § 6 EGBGB Rn. 6).
Für die Zeit vom 01.03.2007 bis zum 21.10.2010 ist die Klägerin nicht zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Klagepatent aktivlegitimiert. Hinsichtlich dieses Zeitraums macht die Klägerin abgetretene Schadensersatzansprüche der früheren Patentinhaberin D geltend. Allerdings konnte nicht festgestellt werden, dass die D zwischen dem 01.03.2007 und dem 21.10.2010 Inhaberin des Klagepatents war und daher entsprechende Ansprüche an die Klägerin abtreten konnte. Die Klägerin selbst trägt vor, sie sei nach der Übertragung des Klagepatents ab dem 01.03.2007 materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents. Gleichwohl macht sie für diesen Zeitraum (bis zum 21.10.2010) Schadensersatzansprüche der D geltend.
Es ändert an der mangelnden Aktivlegitimation nichts, wenn man unterstellen würde, im genannten Zeitraum seien entweder die Klägerin oder die D Inhaberin des Klagepatents gewesen. Denn auch in diesem Fall kann die Klägerin für die Zeit zwischen 01.03.2007 und dem 21.10.2010 aus abgetretenem Recht nicht vorgehen. Der Inhaberschaft des Klagepatents kann insoweit nicht dahingestellt bleiben. Die Klägerin macht nämlich für den Zeitraum ausdrücklich den der D entstandenen Schaden geltend. Der so eingeklagte Schaden unterscheidet sich von einem der Klägerin selbst entstandenen Schaden, wenn man diesen als entgangenen Gewinn der Patentinhaberin berechnen will. Denn insoweit kommt es darauf an, ob man auf die Verhältnisse bei der D oder bei der Klägerin abstellt. Die mangelnde Aktivlegitimation konnte auch nicht dadurch beseitigt werden, dass die Klägerin explizit auf die Berechnungsmethode des entgangenen Gewinns verzichtet hat und Schadensersatz nur nach den Berechnungsmethoden Verletzergewinn und Lizenzanalogie verlangt. Denn unabhängig von der Wahl der Berechnungsmethode macht die Klägerin ihrem Klageantrag zufolge weiterhin einen Schaden der D geltend, deren Inhaberschaft am Klagepatent sie aber für den streitigen Zeitraum selbst in Abrede stellt.
Auch für die nach dem Verzicht der Klägerin verbleibenden Berechnungsmethoden kann die Frage der Patentinhaberschaft und damit der Aktivlegitimation nicht dahingestellt bleiben. Die Berechnungsmethoden stellen keine selbstständigen Ansprüche dar, sondern sind Mittel zur Bestimmung der Höhe eines einheitlichen Schadensersatzanspruchs (BGH GRUR 2008, 93 – Zerkleinerungsvorrichtung m.w.N., Schute-Voß/Kühnen, PatG, 9. Aufl. 2014, § 139 Rn. 92). Auch der ergänzte Wortlaut von § 139 Abs. 2 PatG verdeutlicht, dass Verletzergewinn (§ 139 Abs. 2 S. 2 PatG) und Lizenzanalogie (§ 139 Abs. 2 S. 3 PatG) lediglich nachgelagerte Berechnungsmethoden eines zuvor festgestellten Schadensersatzanspruch handelt. Die Wahl einer Berechnungsmethode berührt also die zuvor zu beantwortende Frage nicht, wem konkret ein Schaden entstanden ist.
Aus diesen Gründen scheidet auch ein Restschadensersatzanspruch aus. Ein solcher ist als Minus vom Antrag auf Schadensersatzfeststellung umfasst (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1562). Unabhängig von der Frage der Verjährung würde ein solcher Restschadensersatzanspruch aus § 852 BGB jedoch einen Schadensersatzanspruch der D voraussetzen. Dieser besteht aber nicht, da insoweit weder festgestellt werden kann noch dahingestellt bleiben darf, dass bzw. ob die D im Zeitraum vom 01.03.2007 bis zum 21.10.2010 Inhaberin des Klagepatents war.
Ein bereicherungsrechtlicher Anspruch aus §§ 812 Abs. 1, 818 Abs. 2 BGB, der sich als Minus zum Schadensersatzanspruch auffassen ließe, steht der Klägerin für den genannten Zeitraum ebenfalls nicht zu. Voraussetzung für einen solchen Anspruch wäre eine unmittelbare Patentverletzung, wohingegen hier nur eine mittelbare Patentverletzung in Rede steht (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1038 m.w.N.).
e)
Unabhängig von dem Vorstehenden bestehen darüber hinaus Bedenken, die Inhaberschaft des Klagepatents dahingestellt zu lassen. Die Gewährung von Ansprüchen würde dabei unter der Prämisse erfolgen, dass im Zeitraum vom 01.03.2007 bis zum 21.10.2010 entweder die Klägerin oder die D Inhaberin des Klagepatents war. Dies steht aber nicht fest. Vielmehr wird die Aktivlegitimation von der Beklagten bestritten, die für den genannten Zeitraum in der mündlichen Verhandlung explizit eine Lücke bemängelt hat. Mangels nachgewiesener Übertragungskette lässt sich für die Kammer ein nicht im Register eingetragener Zwischenerwerb eines Dritten nicht ausschließen.
Für die Zeit ab dem 22.10.2010 bis zum Erlöschen des Klagepatents steht der Klägerin der geltend gemachten Schadensersatzanspruch aus eigenem Recht nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG vollumfänglich zu. Insofern ist auch keine Verjährung eingetreten.
Für diesen Zeitraum ist die Klägerin zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Klagepatent aktivlegitimiert. Nach neuerer BGH-Rechtsprechung (GRUR 2013, 713 - Fräsverfahren) ist für die Frage der Aktivlegitimation nicht das Patentregister, sondern die materiell-rechtliche Rechtslage entscheidend, da § 30 Abs. 3 S. 2 PatG nur für die Prozessführungsbefugnis, nicht aber für die Aktivlegitimation gilt (GRUR 2013, 713, 716 Tz. 53 m.w.N. – Fräsverfahren). Allerdings hat der Registerstand für die Aktivlegitimation eine indizielle Bedeutung. Auf diese Indizwirkung kann sich die Klägerin für die Zeit ab dem 21.10.2010 berufen, da sie ab diesem Zeitpunkt als Patentinhaber im Register eingetragen ist. Vor diesem Hintergrund hätte die Beklagte konkrete Anhaltspunkte für die Unwirksamkeit der Übertragung bzw. die Unrichtigkeit des Patentregisters aufzeigen müssen (vgl. BGH, GRUR 2013, 713, 717 Tz. 60 – Fräsverfahren). Ein einfaches Bestreiten mit Nichtwissen ist nicht ausreichend (Kühnen, GRUR 2014, 137, 141). Mangels konkret vorgetragener Anhaltspunkte für die Unwirksamkeit der Übertragung ist hier von der Patentinhaberschaft und damit von der Aktivlegitimation der Klägerin für die Zeit ab dem 22.10.2010 auszugehen.
Für die Zeit ab dem 22.10.2010 liegt keine Verjährung vor. Im Jahre 2010 entstandene Ansprüche wären nach § 141 S. 1 PatG i.V.m. §§ 195, 199 Abs. 1 BGB frühestens am 31.12.2013 verjährt. Durch die Klageerhebung im Jahre 2013 ist die Verjährung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB für Handlungen ab dem 01.01.2010 jedoch gehemmt.
Es liegt eine schuldhafte Patentverletzung der Beklagten in den genannten Zeiträumen vor. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB. Die genaue Schadens- und Restschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin bzw. der D durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten in den zuerkannten Zeiträumen ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatz- und Restschadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.
5.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch und Restschadensersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Daneben hat die Klägerin einen Auskunftsanspruch aus § 140b Abs. 3 PatG (i.V.m. Art. 64 EPÜ). Durch die von ihr verlangten Auskünfte wird die Beklagte auch nicht unzumutbar belastet (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 242 BGB / § 140b Abs. 4 PatG).
In zeitlicher Hinsicht beschränkt sich der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch auf die Zeiträume, für die der Klägerin ein Schadensersatz- oder Restschadensersatzanspruch zusteht. Entsprechend war die Klage insoweit für die Zeit vor dem 19.09.2003 und für die Zeit zwischen dem 01.03.2007 und dem 21.10.2010 abzuweisen.
Hinsichtlich der Angaben zu den nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns (I.6. des Tenors) hat die Klägerin nur für die Zeit einen Auskunftsanspruch, für die sie Schadensersatz verlangen kann, also ab dem 22.10.2010. Da sich der Restschadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnet (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1560), bedarf die Klägerin dieser Angaben für die davor liegende Zeit, in der sie nur einen solchen Anspruch und keinen Schadensersatzanspruch geltend machen kann, nicht (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1183). Entsprechend war die Klage insoweit für die Zeit vor dem 22.10.2010 abzuweisen.
Soweit die Beklagte vorträgt, es bestehe kein Anspruch auf Auskunft zu Herstellungsmengen und Herstellungszeiten, da die Herstellung nicht vom Unterlassungsanspruch bei einer mittelbaren Patentverletzung erfasst sei, kann dem nicht gefolgt werden. Der Auskunftsanspruch orientiert sich nicht an den nach §§ 9, 10 PatG dem Patentinhaber vorbehaltenen Handlungen, sondern dient der höhenmäßigen Bestimmung des Schadens- und Restschadensersatzanspruch. Für dessen Berechnung ist die Kenntnis der hergestellten angegriffenen Ausführungsformen erforderlich.
6.
Der Klägerin steht gegen die Beklagte darüber hinaus ein Anspruch auf Zahlung der Kosten des Abmahnschreibens aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG zu. Der Zinsanspruch ab dem 20.09.2013 (dem Tag nach Zustellung der Klageschrift) folgt aus §§ 291, 288 Abs. 1 S. 2 BGB.
7.
Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 25 % und die Beklagte 75 %. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1 S. 1, 91a S. 1 ZPO.
Von den Kosten des nicht für erledigten Teils hat die Klägerin 50 % und die Beklagte 50 % zu tragen, § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO. Dabei wurde insbesondere berücksichtigt, dass die Klägerin für Teile der eingeklagten Laufzeit des Klagepatents keine Ansprüche besitzt und insofern unterlegen ist. Dagegen ist die Klägerin im Zeitraum, in dem sie statt eines Schadensersatzanspruch nur einen Restschadensersatzanspruch zugesprochen bekommen hat, nur zu einen sehr geringen Teil unterlegen, der für die Kostenentscheidung kaum ins Gewicht fällt (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl. 2013, Rn. 1562).
Die Beklagte trägt nach § 91a Abs. 1 S. 1 ZPO die Kosten für den von den Parteien übereinstimmend erledigt erklärten Unterlassungsantrag. Die Beklagte konnte der Erledigungserklärung der Klägerin dabei bereits vor deren Erklärung zustimmen (Musielak/Lackmann, ZPO, 11. Aufl. 2014, § 91a Rn. 12). Über die Kosten für den erledigt erklärten Teil des Rechtsstreits ist nach § 91a Abs. 1 S. 1 auf Grundlage des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden. Hiernach trägt die Beklagte die Kosten für den erledigt erklärten Unterlassungsantrag, da sie insoweit ohne die Erledigungserklärung im Zeitpunkt der Klageeinreichung unterlegen wäre. Der Klägerin stand aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG wegen der mittelbaren Patentverletzung der Beklagten ein solcher Unterlassungsanspruch bis zum Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents zu. Auf die obigen Ausführungen zur Patentverletzung wird verwiesen.
8.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. Soweit über die Kosten nach § 91a ZPO entschieden wurde, war dabei zu berücksichtigen, dass über die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils per Beschluss entschieden wird. Solche Beschlüsse sind nach § 794 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ZPO ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar. Dieser Vorteil soll der Klägerin erhalten bleiben, auch wenn vorliegend im Rahmen eines Urteils über die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils entschieden wird.
III.
Die Ansprüche der Klägerin sind nicht verwirkt. Die Verwirkung setzt das Vorliegen eines Zeitmoments und eines Umstandsmoments voraus. Diese sind nicht voneinander unabhängig zu betrachten, sondern stehen in einer Wechselwirkung. Die zeitlichen wie die sonstigen Umstände des Falls müssen in ihrer Gesamtheit die Beurteilung tragen, dass Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen musste (BGH, GRUR 2001, 323 – Temperaturwächter). Hinsichtlich der Ansprüche der Klägerin aus § 852 BGB kommt eine Verwirkung vor Eintritt der Verjährung nur ganz ausnahmsweise in Betracht, wenn das Unterbleiben einer Korrektur nach den Grundsätzen der Verwirkung zu einem im Einzelfall mit Recht und Gerechtigkeit offensichtlich nicht mehr zu vereinbarenden Ergebnis führen würde (Staudinger/Vieweg, BGB, Neubearbeitung 2007, § 852 Rn. 22).
Die Beklagte hat darauf verwiesen, dass die Klägerin sie am 06.12.2010 abgemahnt hat, woraufhin sie mit Schreiben vom 27.12.2010 den Vorwurf der Verletzung des Klagepatents zurückgewiesen hat und die Klägerin wiederum hierauf bis zur Einreichung der am 19.09.2013 zugestellten Klage nicht reagiert hat. Dies kann aber keine Verwirkung der geltend gemachten Ansprüche begründen.
Zur Erfüllung des Umstandsmoments ist ein Vertrauenstatbestand erforderlich, wonach der Verpflichtete bei objektiver Beurteilung aus dem Verhalten des Berechtigten entnehmen durfte, dass dieser sein Recht nicht mehr geltend machen
werde; er also mit einer Rechtsausübung durch den Berechtigten nicht mehr zu rechnen brauchte, mit der Folge, dass die verspätete Geltendmachung des Rechts für ihn eine mit Treu und Glauben unvereinbare Härte bedeuten würde (BeckOK/Sutschet, 27. Edition 2013, § 242 Rn. 141). Ohne Hinzutreten weiterer Umstände konnte das Schweigen auf die Zurückweisung des Patentverletzungsvorwurfs hier kaum geeignet sein, ein schutzwürdiges Vertrauen in die Nichtverfolgung der behaupteten Patentansprüche entstehen zu lassen. Dem Schweigen der Klägerin lässt sich weder entnehmen, dass die Klägerin von ihrer Einschätzung der Patentverletzung Abstand genommen hat, noch dass sie zwar weiterhin von einer Verletzung des Klagepatents durch die Beklagte ausgeht, daraus resultierende Ansprüche aber nicht verfolgen möchte. Dies gilt zumindest bei der vorliegenden Dauer des Schweigens von ca. 2 ¾ Jahren.
Auch Treu und Glauben (§ 242 BGB) gebieten nicht, einem einfachen Schweigen in dieser Konstellation einen Erklärungswert beizumessen, der auf eine Duldung einer Patentverletzung herausläuft. Möchte sich eine Partei Klarheit darüber verschaffen, ob eine Patentverletzung vorliegt und/oder ob diese ggf. geduldet wird, kann diese Partei aus eigener Initiative eine Klärung herbeiführen. Hierzu kann sie die Patentinhaberin ihrerseits kontaktieren und um Klarstellung bitten, wie ihr Schweigen aufzufassen ist, oder nötigenfalls eine negative Feststellungsklage erheben.
Darüber hinaus fehlt es auch am Zeitmoment. Allgemein kommt eine Verwirkung bei Ansprüchen, die einer Verjährung von bis zu etwa vier Jahren unterliegen, nur ganz ausnahmsweise in Betracht kommt (BeckOK/Sutschet, 27. Edition 2013, § 242 Rn. 137). Aufgrund des allenfalls schwach ausgeprägten Umstandsmoments sind an die zeitliche Dauer der Untätigkeit der Klägerin strenge Anforderungen zu stellen. Vor diesem Hintergrund kann ein Zeitablauf von unter 3 Jahren, in dem die Klägerin auf das Schreiben der Beklagten vom 27.12.2010 nicht reagiert hat, keine Verwirkung auslösen.
IV.
Der Streitwert wird auf EUR 1.000.000,00 bis zum 26.05.2014 (Zeitpunkt der
übereinstimmenden Erledigungserklärung), danach auf EUR 500.000 festgesetzt.
Dr. Crummenerl
Dr. Büttner
Haase

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 194 ff. BGB
§§ 195, 199 Abs. 1 BGB; für die Zeit vor dem 01.01.2002 in Verbindung mit Art. 229 § 6 EGBGB
§§ 812 Abs. 1, 818 Abs. 2 BGB
§§ 195, 199 Abs. 1 BGB frühestens am 31.12.2013 verjährt. Durch die Klageerhebung im Jahre 2013 ist die Verjährung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB
§§ 242, 259 BGB
§§ 9, 10 PatG
§§ 291, 288 Abs. 1 S. 2 BGB
§§ 92 Abs. 1 S. 1, 91a S. 1 ZPO
§ 852 BGB
§ 404 BGB
§ 6 EGBGB
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 242 BGB
§ 709 ZPO
§ 91a ZPO
§ 30 Abs. 3 S. 2 PatG
§ 10 Abs. 1 PatG
§ 14 S. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 852 S. 1 BGB
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 141 S. 1 PatG
§ 199 Abs. 1 BGB
§ 141 S. 2 PatG
§ 852 S. 1 BGB
§ 852 S. 2, 1. Alt. BGB
§ 852 S.2, 1. Alt. BGB
§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB
§ 852 Abs. 3 BGB
§ 6 Abs. 4 EGBGB
§ 139 Abs. 2 S. 2 PatG
§ 139 Abs. 2 S. 3 PatG
§ 140b Abs. 3 PatG
§ 140b Abs. 4 PatG
§ 92 Abs. 1 S. 1 ZPO
§ 91a Abs. 1 S. 1 ZPO
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 794 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1999, 909, 911
GRUR 2004, 1023, 1024
GRUR 1991, 436
GRUR 2006, 399
NJW 1990, 1170, 1171
NJW 2008, 506
GRUR 1999, 751, 754
GRUR 1978, 492, 495
GRUR 2008, 93
GRUR 2013, 713
GRUR 2013, 713, 716
GRUR 2013, 713, 717
GRUR 2014, 137, 141
GRUR 2001, 323
4a O 60/13
VII ZR 298/88