Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2014-01-28, Aktenzeichen I-20 U 153/10
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2014:0128.I20U153.10.00

Tenor:
I.
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 2. September 2010 verkündete Urteil der 7. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf teilweise geändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:
Die Klage wird abgewiesen.
II.
Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der in der Revision angefallenen hat die Klägerin zu tragen.
III.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Auf die tatsächlichen Feststellungen im Urteil des Senats vom 21.04.2011 wird Bezug genommen.
Durch Urteil vom 27.03.2013 hat der Bundesgerichtshof das genannte Urteil des Senats im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben sowie die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen, als die Klage mit den Anträgen zu I 1 a (Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung M.) und I 2 (Auskunft), I 3 (Rechnungslegung), I 4 (Herausgabe zum Zweck der Vernichtung), I 5 (Rückruf), I 6 (Erstattung vorprozessualer Anwaltskosten), II (Einwilligung in die Löschung der Wortmarke M.) und III (Feststellung der Schadensersatzpflicht) abgewiesen worden war.
Die Beklagten vertreten die Auffassung, die Klage sei im noch streitgegenständlichen Umfang schon deshalb abzuweisen, weil keine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die sich gegenüber stehenden Marken vorliege, und sehen diese Ansicht durch Ausführungen des Bundesgerichtshofes im Revisionsurteil bestätigt.
Sie beantragen,
das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 02.09.2010 abzuändern und die Klage insgesamt, das heißt auch bezüglich der Anträge zu I 1 a, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, II und III abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen,
hilfsweise,
das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof der Europäischen Union die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
„Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen, dass das dort aufgeführte Eintragungshindernis ein Kriterium zu dem Zwecke darstellt, nach der Eintragung einer Marke den Umfang des absoluten Rechts des Inhabers der Marke gem. Art. 5 der Richtlinie zu begrenzen?“
„Ist Art. 6 Abs. 2 lit. 1 der Richtlinie 2005/29/EG dahin auszulegen, dass bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr zwischen zwei Kennzeichen die konkrete Verwendung des jüngeren Zeichens im Einzelfall zu berücksichtigen ist, und falls ja, können die konkreten Umstände der Verwendung des jüngeren Kennzeichens im Einzelfall eine Verwechslungsgefahr ausschließen, obgleich sowohl Zeichenähnlichkeit als auch Identität der mit den sich gegenüberstehenden Zeichen gekennzeichneten Waren besteht?“
Die Klägerin verweist darauf, dass die von den Beklagten in Bezug genommenen Passagen des revisionsgerichtlichen Urteils ein für den Senat nicht bindendes „obiter dictum“ darstellen, und ist der Auffassung, durch seine dortige Beurteilung begebe sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Widerspruch zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH), was die von diesem vertretene Unzulässigkeit einer zergliedernden Betrachtung sich gegenüber stehender Kennzeichen im Rahmen der Verwechslungsgefahr und die Rechtsprechung zur Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses im Verletzungsprozess anbelange.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Die zulässige Berufung hat im allein noch zu beurteilenden Umfang in der Sache Erfolg, da die Klage (auch) insoweit unbegründet ist.
1.) Was das Begehren der Klägerin auf Unterlassen der Verwendung der Bezeichnung M. durch die Beklagte (Antrag zu Ziffer I 1 a)) anbelangt, fehlt es – unabhängig von der Frage, ob die Schutzschranke des Art. 12 Buchst. b GMV eingreifen würde – an einer Verletzung der Klagemarke, Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GMV, § 14 Abs. 5 MarkenG.
a)
Es liegt keine Zeichenbenutzung mit der Folge einer Verwechslungsgefahr für das Publikum wegen Identität oder Ähnlichkeit des benutzten Zeichens mit der Klagemarke und Identität oder Ähnlichkeit der durch die Klagemarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen vor, Art. 9 Abs. 1 Buchst. b GMV, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren – der Ähnlichkeit der Zeichen, der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke – besteht. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen (vgl. statt vieler: BGH, GRUR 2009, 772 (776) Rdnr. 51 m.w.N. – Augsburger Puppenkiste). Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, ist der Schutzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Diese vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung vertretene Auffassung (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 – pjure/pure) steht in Einklang mit der Entscheidungspraxis des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach bei der Zeichenähnlichkeit insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der Kollisionszeichen zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, GRUR 2010, 1098 – CK CREACIONES KENNYA; Beschl. v. 8. 2. 2012 – BECKRS 2012, 80591 – Yorma's/HABM). Nach der dortigen Rechtsprechung schließt der Grundsatz, dass Marken als Ganzes miteinander zu vergleichen sind, nämlich nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, GRUR 2007, 700 – HABM/Shaker). Für den Schutzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke nur diejenigen Merkmale als bestimmend anzusehen, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen, steht deshalb nicht in Widerspruch zur Unzulässigkeit einer zergliedernden Betrachtung.
Hiervon ausgehend ist festzustellen, dass der gemeinsame Bestandteil „Marula“ in den streitgegenständlichen Zeichen bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit als rein beschreibend allenfalls in ganz geringem Maße zu berücksichtigen ist. Dass er als Name der Frucht Marula, aus der die unter beiden Zeichen vertriebenen Liköre hergestellt sind bzw. im Falle des Likörs der Beklagten jedenfalls sein soll, objektiv beschreibend ist, hat der Senat bereits in seinem Urteil vom 21.04.2011 ausgeführt und ist als solches auch unstreitig. Dass es eine Frucht mit dem Namen Marula gibt, gehört – jedenfalls inzwischen – auch zum Kenntnisstand des maßgeblichen Publikums. Das Angebot von Spirituosen und Likören richtet sich an alle Verbraucher im Erwachsenenalter. Maßgebliches Publikum ist bei Waren und Dienstleistungen, die für alle Verbraucher bestimmt sind, der von der Rechtsprechung als „normal informiert, angemessen aufmerksam und verständig“ charakterisierte Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 74 – Aceites del Sur Coosur; BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTACHE/TISSERAND). Der „normal informierte“ Verbraucher verfügt zwar über keine Spezialkenntnisse, die in den angesprochenen Verkehrskreisen nur bei kleineren Teilen vorhanden sind. Er verschließt sich aber auch nicht den durch die verschiedenen Medien an ihn herangetragenen Informationen. Seine zu erwartende „durchschnittliche Aufmerksamkeit“ ist produkt- und situationsbezogen. Mit ersterem wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Endverbraucher bestimmten Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit widmet, anderen hingegen nur eine flüchtige. Letzteres ist zu berücksichtigen, da sein Aufmerksamkeitsgrad in spezifischen Wahrnehmungssituationen von unterschiedlichen Umständen beeinflusst wird. Im Rahmen der geforderten „Verständigkeit“ werden tatsächlich zwar denkbare, in der Praxis aber doch zweifelhafte subjektive Fehlinterpretationen, die über den objektiven Aussagegehalt eines Zeichens hinausgehen oder sonst mit den tatsächlichen Markverhältnissen nicht in Einklang stehen, nicht nur auf ihre quantitative Bedeutung, sondern auch auf Schutzwürdigkeit in dem Sinne überprüft, welche Bedeutung dem Schutz des Markeninhabers insoweit zukommt. Für die vorliegende Fallgestaltung bedeutet dies, dass der normativ zu bestimmende Referenzverbraucher zwar nicht per se über die Kenntnis verfügt, dass mit „Marula“ die Frucht eines im südlichen Afrika wachsenden Baumes bezeichnet wird. Er begegnet im Alltag aber sowohl der Werbung der Klägerin für ihr Produkt als auch der Werbung anderer Unternehmen für andere Waren und den entsprechenden Waren selbst. Dass die Klägerin den von ihr unter der Klagemarke vertriebenen Likör unter anderem mit der Aussage „A. ist die verführerische Komposition aus der wilden exotischen Marula-Frucht und frischer, cremiger Sahne“ bewirbt, ist unstreitig und steht in Übereinstimmung mit dem Etikett des Produkts, auf dem vorne unter A. und der Abbildung gelber Früchte „Marula Fruit Cream“ steht. Letzteres übersetzt der Durchschnittsverbraucher, der über Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügt, zu denen die Begriffe „Fruit“ und „Cream“ gehören, mit „Marula-Frucht-Creme“. Auf der Rückseite der Flasche (Anlage K 2) befinden sich ausdrückliche Hinweise auf den Marula-Baum und die wilde Marula-Frucht. Zum erheblichen Umfang des Vertriebs des A.-Likörs und der damit verbundenen umfangreichen Werbemaßnahmen wird auf die Ausführungen der Klägerin in der Klageschrift Bezug genommen. Danach war – so das Fazit der Klägerin – bereits zum Zeitpunkt der Einleitung des vorliegenden Verfahrens das Produkt A. durchschnittlich jedem Deutschen 3,75 Mal vor Augen geführt (Seite 9 der Klageschrift, Bl. 9 GA), was dementsprechend auch für seine Herstellung aus der Marula-Frucht gilt. Ob dies für sich gesehen schon ausreicht, von einer Bekanntheit der Marula-Frucht im notwendigen Maße auszugehen, bedarf keiner abschließenden Beurteilung. Denn hinzu kommt die Vermarktung dieser Frucht in Deutschland in Bezug auf diverse andere Produkte. Dem diesbezüglichen umfangreichen Vortrag der Beklagten ist die Klägerin nur stichpunktweise und auch das nur in unerheblicher Weise entgegen getreten. Dass das Getränk Römer Quelle Marula in Deutschland jedenfalls zwischenzeitlich Aufnahme in die Speisekarte von Gaststätten gefunden hatte, hat die Beklagte durch die Anlage B 16 belegt. Dass Marula-Öl in Kosmetikprodukten verschiedenster Hersteller Verwendung findet, belegen die Anlagen B 18b, B 19, B 20, B 21, B 22 und B 23. Dass die „Firma Dr. S.“ der in Südafrika beheimateten Klägerin nicht bekannt ist, mag zutreffend sein, ist jedoch irrelevant. Es handelt sich tatsächlich – wie von den Beklagten zutreffend vorgetragen – um den Kosmetikhersteller „Dr. S.“, der, was in Deutschland allgemein bekannt ist, unter anderem in den Drogeriemärkten der Kette X einem breiten Publikum angeboten wird. Soweit die Klägerin bestreitet, dass die auf Kosmetika spezialisierte Einzelhandelskette „T.“ verbreitet ist, handelt es sich ebenfalls um einen in Deutschland allgemein bekannten Umstand. Der Durchschnittsverbraucher wird damit immer wieder und das in den verschiedensten Bereichen mit dem Angebot von Produkten konfrontiert, die Bestandteile der Marula-Frucht enthalten. Das führt zu einer Verfestigung seiner Wahrnehmung, dass es eine Frucht mit dem Namen Marula gibt. Diese Wahrnehmung ist keine nur flüchtige. Der exotische Charakter der Frucht verleiht den unter ihrer Verwendung hergestellten Produkten den Anschein der Exklusivität und hebt sie so aus dem alltäglichen Angebot von Verbrauchsgütern heraus, was zu einer erhöhten Aufmerksamkeit des Verbrauchers führt.
Der Schutzumfang eines Zeichens, das sich an eine beschreibende Angabe anlehnt, ist – wie bereits ausgeführt wurde – nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen trotz dieser Anlehnung seine Schutzfähigkeit verleihen, eng zu bemessen, es sei denn, es geht um das Verhältnis von Bezeichnungen zueinander, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise an den beschreibenden oder freizuhaltenden Begriff anlehnen und ihn verfremden (vgl. BGH, GRUR 2008, 803 (804) – HEITEC). Eigenprägung und Unterscheidungskraft erfährt die Klagemarke allein durch den vorangestellten Buchstaben „A“. Dieser verfügt weder im Klang, im Schriftbild, im Bedeutungsgehalt oder im Verfremdungsmechanismus über Ähnlichkeit mit der beim Zeichen der Beklagten verwendeten Zusatzsilbe „blu“. Das eine ist vorangestellt, das andere nachfolgend. Das eine besteht aus nur einem Buchstaben, das andere aus drei anderen Buchstaben.
Trotz Warenidentität und zugunsten der Klägerin unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch eine ihren geringen Schutzumfang ausgleichende erhebliche Bekanntheit ist eine Verwechslungsgefahr mithin nicht gegeben. Fehlt es aber an einer Verwechslungsgefahr, kommt es darauf, ob und in welchem Umfang ein Freihaltebedürfnis an der Verwendung des Begriffs „Marula“ besteht und wie eins solches im vorliegenden Verletzungsverfahren rechtlich zu beurteilen wäre, nicht an.
b)
Aus dem Gesagten folgt, dass ein Anspruch der Klägerin aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. c) GMV, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ebenfalls ausscheidet, da im Bereich der absoluten Zeichenunähnlichkeit auch kein erweiterter Schutz bekannter Marken besteht (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rdnr. 1347 m.w.N.).
c)
Hinsichtlich der von der Klägerin außerdem geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die diesbezüglichen Ausführungen des Senats im Urteil vom 21.04.2012 verwiesen, die in der Revision in vollem Umfang Bestand hatten.
2.)
Aus dem Gesagten folgt weiterhin, dass auch die von der Klägerin im Hinblick auf die Nutzung der Bezeichnung M. geltend gemachten Folgeansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Schadensersatz nicht bestehen.
3.)
Ein Anspruch der Klägerin auf Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. … registrierten Wortmarke M. gemäß §§ 55, 51, 9 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 MarkenG besteht nicht, da, wie bereits ausgeführt wurde, die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG nicht gegeben sind.
4.)
Die Entscheidung konnte getroffen werden, ohne dem EuGH nach Art. 267 AEUV eine oder mehrere Fragen vorzulegen. Der Frage nach der Zulässigkeit der Fokussierung auf die unterscheidungskräftigen Bestandteile hat der EuGH in der oben zitierten Entscheidung beantwortet.
Lediglich ergänzend sei daher ausgeführt, dass der Senat keine letztinstanzliche Entscheidung trifft, so dass es eine Ermessensentscheidung wäre, ob eine Vorlage durch das hiesige Gericht zu erfolgen hat. Nicht weniger, aber auch nicht mehr war Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung. Gegen dieses Urteil kann Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH eingelegt werden. Soweit die Klägerin eine Ermessensreduzierung „auf Null“ annimmt, weil „sich der BGH nicht an die EuGH-Entscheidungen gebunden fühle bzw. deren Inhalt keine Bedeutung beimesse, sich insoweit abschließend geäußert habe und keine weitere Vorlage an den EuGH für erforderlich halte sowie die Sache nicht noch einmal annehmen werde, wenn sich die Entscheidung im Rahmen des „obiter dictum“ halte, der Senat daher eine eigene Vorlage an den EuGH zu veranlassen habe, um nicht bewusst in Kauf zu nehmen, dass der Klägerin der gesetzliche Richter vorenthalten werde“ (siehe Schriftsatz vom 09.12.2013), handelt es sich um den sowohl an den BGH als auch den Senat gerichteten Vorwurf der antizipierten Rechtsbeugung. Dieser richtet sich selbst und soll daher an dieser Stelle unkommentiert bleiben.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Vorliegend stellen sich nach dem Gesagten keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.
Streitwert für die Berufungsinstanz nach Durchführung der Revision:
234.500,- € (entsprechend der Wertfestsetzung im Urteil des Senats vom 21.04.2011 im Hinblick auf die Berufung der Beklagten)

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 711 ZPO
§ 14 Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG
§ 97 Abs. 1 ZPO
Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GMV
Art. 267 AEUV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2009, 772
GRUR 2012, 1040
GRUR 2010, 1098
GRUR 2007, 700
GRUR 2000, 506
GRUR 2008, 803