Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2013-09-13, Aktenzeichen I-2 U 26/13
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2013:0913.I2U26.13.00

Tenor:
I Die Berufung gegen das am 23. April 2013 verkündete Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.
II Die Antragstellerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
III Das Urteil ist vollstreckbar.
IV Der Streitwert wird auf 2.500.000,- € festgesetzt.

Tatbestand:
Die Antragstellerin und Verfügungsklägerin ist eingetragene Inhaberin des am 11. August 1997 unter Inanspruchnahme einer deutschen Unionspriorität vom 12. August 1996 angemeldeten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und am 3. April 2002 in deutscher Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patentes 0 918 XXX (Verfügungspatent) betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Drospirenon und Zwischenprodukte davon. Sein Anspruch 1 lautet wie folgt:
Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6β, 7β, 15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)
durch katalytische Hydrierung von 17α-(3-hydroxy-1-propynyl)-6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β, 5, 17β-triol (ZK 34506)
in das 7α-(3-hydroxy-1-propyl)-6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β, 5, 17β-triol (ZK 92XXY)
anschließende Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes in das 6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21, 17-carbolactone (ZK 90XXZ)
und anschließende Wasserabspaltung.
Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass die in der eingetragenen Fassung des Patentanspruchs genannte mit der Kennzahl (ZK 92XXY) bezeichnete Verbindung tatsächlich 17α-(3-hydroxy-1-propyl)-6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β, 5, 17β-triol ist.
Die Antragsgegnerin und Verfügungsbeklagte zu 1. bringt unter Mitwirkung der Antragsgegnerin und Verfügungsbeklagten zu 2. Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon auf den Markt; bei der Herstellung dieses Wirkstoffes wird Dimethylenpropanol in Gegenwart von 2, 2, 6, 6-Tetramethylpiperidine-N-oxid (B) oxidiert. Dadurch entsteht Hydroxy-Drospirenon 5-β-OH-DRSP, zu dem in einem zweiten Schritt Pyridin/ Wasser hinzugefügt wird, um Drospirenon zu gewinnen.
Die Verfügungsklägerin meint, die Herstellung des Drospirenon für die angegriffenen Präparate verwirkliche alle Merkmale des im Verfügungspatent beanspruchten Verfahrens bis auf die geforderte Gegenwart eines Rutheniumsalzes wortsinngemäß. Das stattdessen als Oxidationskatalysator verwendete „B“ sei jedoch ein patentrechtlich äquivalentes Mittel.
Mit Urteil vom 23. April 2013 hat das Landgericht dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.
Mit ihrer Berufung verfolgt die Verfügungsklägerin ihr erstinstanzlich erfolglos gebliebenes Begehren weiter und beantragt,
das angefochtene Urteil abzuändern und es den Verfügungsbeklagten bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu insgesamt 2 Jahren, zu untersagen,
Arzneimittel mit Drospirenon (6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)
unmittelbar hergestellt durch katalytische Hydrierung von 17α-(3-hydroxy-1-propynyl)-6β, 7β; 15β,16β-dimethylene-5β-androstane- 3β, 5, 17β-triol (ZK 34506)
in das 17α-(3-hydroxy-1-propynyl)-6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β- androstane-3β, 5, 17β-triol (ZK 92XXY)
anschließende Oxidation in Gegenwart von 2, 2, 6, 6-Tetramethyl-piperidine-N-oxid (B) in das 6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β- hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21‚ 17-carbolactone (ZK 90XXZ)
und anschließende Wasserabspaltung
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
der Verfügungsbeklagten zu 1. und der Verfügungsbeklagten zu 2. aufzugeben, sämtliche in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, in Ziff. I. beschriebenen Erzeugnisse auf ihre Kosten zum Zweck der Verwahrung an einen von der Verfügungsklägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszugeben, wobei die Verwahrung andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.
Die Verfügungsbeklagten beantragen,
die Berufung der Verfügungsklägerin zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil und treten den Ausführungen der Verfügungsklägerin unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages entgegen.
Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Verfügungsklägerin ist zulässig, aber unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mangels Verfügungsanspruches zurückgewiesen und eine Verletzung des Klagepatentes durch das Herstellungsverfahren der angegriffenen Produkte verneint.
A.
Die im Verfügungspatent unter Schutz gestellte Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6β, 7β, 15β,16β-Dimethylene-3-oxo-17a-pregn-4-ene-21‚ 17-carbolactone, DRSP), sowie 6β, 7β, 15β, 16β-DimethyIene-5-hydroxy-3-oxo-17a-androstane-21‚ 17-carbolactone (ZK 90XXZ) als Zwischenprodukt des Verfahrens.
1.
Drospirenon ist nach der Beschreibung des Verfügungspatents (Abs. [0002]; Zitate ohne weitere Erläuterung sind solche aus der Verfügungspatentschrift) als steroidaler Wirkstoff, etwa aus der deutschen Patentschrift 26 52 761 und der deutschen Patentanmeldung 30 22 337 bekannt. Die letzten vier Schritte der Herstellung erfolgen im Eintopfverfahren, bei dem nach der Hydrierung von Dimethylenpropinol (ZK 34506) keine der durchlaufenen Zwischenstufen Dimethylenpropanol und 5-β-OH-DRSP isoliert wird (siehe nachfolgendes Schema).
Eine analoge Synthese, jedoch unter Anwendung einer Pyridiniumdichromat-Oxidation, ist aus dem Stand der Techik bekannt (Angew. Chemie, 21, 9, (1982), S. 696-697). Ähnliche Synthesen zur Herstellung steroidaler 17, 21-Carbolactone sind auch in den europäischen Patentanmeldungen 0 075 189 und 0 051 143 beschrieben, jedoch unter Beteiligung mikrobiologischer Reaktionen. Oxidationen unter Beteiligung von Rutheniumverbindungen werden dort nicht offenbart (Abs. [0003]).
Dimethylenpropinol (ZK 34506) wird in Tetrahydrofuran (THF) mit Wasserstoff an Palladium-Kohle zu Dimethylenpropanol (ZK 92XXY) hydriert. Die so erhaltene Hydrierlösung, die das Propanol (ZK 92XXY) als Hauptprodukt und schwankende Anteile an Lactol enthält, wird ohne Isolierung und Zwischenaufarbeitung zu Drospirenon (ZK 30XYX) umgesetzt (Abs. [0004]).
Hierzu wird zuerst ein Lösungsmittelwechsel von THFzu Dimethylformamid(DMF) vollzogen und anschließend das Propanol bei 40°C mit einem Überschuss von 3,7 Equivalenten Pyridiniumdichromat (PDC) zu einem Gemisch von DRSP und 5-β-OH-DRSP mit wechselnden Anteilen beider Komponenten oxidiert, wobei das 5-β-OH-DRSP im allgemeinen als Hauptkomponente in einem Verhältnis von 2-3 : 1 vorliegt. Die 5-β-OH-Funktion im Oxidationsprodukt ist labil gegenüber Säuren, Lewissäuren und basischen Bedingungen bei erhöhten Temperaturen, da in allen Fällen mit der Ausbildung des ∆-4,5-ungesättigten Ketons im Drospirenon ein thermodynamisch stabileres Produkt erhalten wird. Die Eliminierung der β-OH-Funktion im 5-β-OH-DRSP verläuft zum thermodynamisch stabileren Drospirenon und ließ sich nicht unterdrücken (Abs. [0005]).
In der letzten Stufe der Eintopfsequenz wird das Zweikomponenten-Gemisch durch Zugabe von halbkonzentrierter Salzsäure in das DRSP, roh, überführt (Abs. [0006]).
Dem Verfügungspatent liegt die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, ein neues Herstellungsverfahren für Drospirenon bereitzustellen, das gegenüber dem bekannten Verfahren selektiver ist, sich einfacher ausführen lässt und ökologischer ist (Abs. (0009]).
Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 die Kombination folgender Merkmale vor:
1. Verfahren zur Herstellung von Drospirenon (6β, 7β, 15β, 16β-dimethylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, DRSP)
2. durch katalytische Hydrierung von 17α-(3-hydroxy-1-propynyl)-6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β, 5, 17β-triol (ZK 34506)
in das 17α-(3-hydroxy-1-propyl)-6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-androstane-3β, 5, 17β-triol (ZK 92XXY)
3. anschließende Oxidation in das 6β, 7β; 15β, 16β-dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-androstane-21, 17-carbolactone (ZK 90XXZ)
4. in Gegenwart eines Rutheniumsalzes und
5. anschließende Wasserabspaltung.
Nach dem in dieser Merkmalskombination umschriebenen Verfahren zur Herstellung von Drospirenon wird zunächst Dimethylenpropinol durch katalytische Hydrierung in Dimethylenpropanol umgewandelt, welches anschließend in Anwesenheit eines Rutheniumsalzes zu 5-β-OH-DRSP oxidiert wird. Erst im Anschluss daran soll in einem weiteren separaten Schritt Wasser, nämlich die 5-β-OH-Funktion abgespalten werden, so dass Drospirenon entsteht.
Auch wenn erst alle drei Maßnahmen zusammen das erfindungsgemäße Verfahren ausmachen, bildet gerade die ruthenium-katalysierte Oxidation von Dimethylenpropanol ZK 92XXY zu 5β-OH-DRSP ZK 90XXZ den Kern der Erfindung. Im Wortlaut des Anspruches 1 zeigt sich das schon daran, dass die diesen Verfahrensschritt betreffenden Merkmale 3 und 4 der vorstehenden Merkmalsgliederung für den Katalysator – und nur für ihn – konkret eine bestimmte Stoffgruppe vorschreiben, nämlich die Gruppe der in Merkmal 4 erwähnten Rutheniumsalze. Dementsprechend bezeichnet die Verfügungspatentbeschreibung diese ruthenium-katalysierte Oxidation als Schlüsselreaktion (Abs. [0012]). Diese Bezeichnung als Schlüsselreaktion beruht weniger auf der Trennung der Oxidation von der erst in einem nachfolgenden Schritt ausgeführten Wasserabspaltung, sondern gerade und ganz wesentlich auf der Besonderheit, dass die Oxidation von Dimethylenpropanol ZK 92XXY zu 5ß-OH-DRSP ZK 90XXZ ruthenium-katalysiert ist; käme es nur auf die Trennung von Oxidation und Wasserabspaltung und nicht auch auf den konkret benannten Oxidationskatalysator an, wäre an dieser zentralen den Kern der Erfindung umschreibenden Aussage die Erwähnung der Rutheniumkatalyse nicht nur redundant, sondern sogar sachlich unrichtig, wenn sie nicht als bevorzugte Ausführungsmöglichkeit gekennzeichnet wäre. Bestärkt wird der angesprochene Fachmann in diesem Verständnis dadurch, dass sich die Patentbeschreibung ausschließlich mit Rutheniumsalzen als Katalysator und den zusammen mit ihnen verwendbaren Oxidationsmitteln befasst (Abs. [0011], [0013] und [0022]). Die in der Verfügungspatentschrift erörterten Ausführungsbeispiele verwenden ebenfalls ausschließlich Rutheniumsalze, nämlich Ruthenium-Trichlorid.
Auch wenn nicht übersehen werden darf, dass die Erfindung nicht nur die vorbezeichnete „Schlüsselreaktion“ in Gestalt der ruthenium-katalysierten Oxidation beinhaltet, sondern auch die erst nachfolgende und anschließende Wasserelimenierung zum Drospirenon ZK 30XYX in einem zweistufigen (Hervorhebung hinzugefügt) Verfahren im Gegensatz zum vorbekannten „Eintopf“-Verfahren, bei dem Oxidation und Wasserabspaltung gleichzeitig nebeneinander ablaufen, stellt die Verfügungspatentbeschreibung die ruthenium-katalysierte Oxidation als die entscheidende Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen und mit der Erfindung erzielbaren Vorteile heraus, die sowohl die in Merkmal 5 zum Ausdruck gekommene zweistufige Verfahrensführung ermöglicht als auch sämtliche angestrebten Vorteile erzielt. Die Anwesenheit des Rutheniumsalzes – nicht diejenige irgendeines beliebigen anderen Katalysators – ermöglicht die gezielte Herstellung des Zwischenproduktes 5-β-OH-DRSP (Abs. [0013]; Hervorhebung hinzugefügt), das zwar auch im vorbekannten Stand der Technik entstand, weil diese Verbindung ein unabdingbarer Schritt zur Herstellung von Drospirenon war und ist, die aber offenbar am Prioritätstag im Stand der Technik noch nicht identifiziert war und auch nicht als Zwischenprodukt isoliert wurde. Diese selektive Synthese wird in der Verfügungspatentbeschreibung (Abs. [0013]) auf die „gewählten Reaktionsbedingungen“ zurückgeführt, die nach den Erläuterungen im unmittelbar vorangehenden Satz durch die Anwesenheit einer katalytischen Menge Rutheniumtrichlorid charakterisiert sind. Diese selektive Synthese des 5-β-OH-DRSP ist die Voraussetzung dafür, dass die Wasserabspaltung nicht zeitgleich mit der Oxidation stattfindet, sondern wie erfindungsgemäß angestrebt und in Merkmal 5 des Patentanspruches 1 gelehrt in einem getrennten zweiten Verfahrensschritt ausgeführt werden kann. Auch wenn Ruthenium nach dem hier unstreitig gebliebenen Vorbringen der Verfügungsbeklagten im niederländischen Verfahren (vgl. Urteil der Rechtbank Den Haag vom 24. Januar 2013, Übersetzung S. 12, Abs. 4.6.2) ebenfalls hochgiftig ist, bietet seine Verwendung ökologische Vorteile, weil die bislang zur Oxidation verwendeten toxischen Chromverbindungen in Form der Pyridiniumdichromatsalze entbehrlich geworden sind und durch katalytische Mengen eines Metalls ersetzt werden (Abs. [0019]). Einen weiteren Vorteil sieht die Verfügungspatentbeschreibung in den höheren DRSP-Ausbeuten von 68 bis 75 % (Abs. [0014] und [0018]) und in dem Zurückdrängen von Nebenprodukten in eine verbleibende Größenordnung von weniger als 0,2 % (Abs. [0015] bis [0017]). Dass das von der Verfügungsklägerin herangezogene Urteil der Rechtbank Den Haag vom 19. Juni 2013, das sich mit dem Rechtsbestand des Teilungspatentes EP 1 149 XYY befasst und auch Ausführungen zum Inhalt des Verfügungspatentes enthält, die Verwendung von Rutheniumsalz trotz des klaren Anspruchswortlautes nicht als erfindungswesentlich betrachtet, veranlasst keine andere Beurteilung , denn das niederländische Gericht setzt sich mit diesen Aspekten in seinen zitierten Darlegungen (Abs. 4.10 ff., Übersetzung S. 23/24) nicht auseinander.
B.
Das zur Herstellung der angegriffenen Präparate benutzte Verfahren macht von Merkmal 4 dieser technischen Lehre keinen Gebrauch. Wie schon in erster Instanz sind sich die Parteien mit Recht darin einig, dass eine wortsinngemäße Verwirklichung ausscheidet, weil als Katalysator statt des im Anspruch vorgeschriebenen Rutheniumsalzes 2, 2, 6, 6-Tetramethylpiperidine-N-oxid (B) verwendet wird. Entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerin ist B aber auch kein äquivalentes Ersatzmittel für das im Wortlaut des Klagepatentanspruches 1 gelehrte Rutheniumsalz als Katalysator.
Die Grundvoraussetzungen, unter denen ein angegriffener Gegenstand die in einem Patent unter Schutz gestellte Lehre mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln verwirklichen kann, hat das Landgericht zutreffend zusammengefasst (Urteilsumdruck S. 16/17, Abs. 2.1); auf diese zutreffenden Ausführungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen werden (vgl. hierzu ferner Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rdnrn. 71 ff.). Bei der Betrachtung der Äquivalenz ist, wie das Landgericht zutreffend hervorgehoben hat (Urteilsumdruck S. 17) auf den Gesamtzusammenhang der durch den Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre abzustellen. Die Voraussetzungen der patentrechtlichen Äquivalenz beziehen sich zwar einerseits nur auf die nicht wortsinngemäß verwirklichten Merkmale, andererseits ist die unter Schutz gestellte technische Lehre als Ganzes zu berücksichtigen. Entscheidend ist nicht, welche Effekte das fragliche Merkmal isoliert für sich allein hervorbringen soll, vielmehr ist maßgeblich, welche Wirkungen es im Gesamtzusammenhang der Erfindung hervorbringen soll (BGH GRUR 2000, 1005, 1006 – Bratgeschirr; GRUR 1983, 497 – Absetzvorrichtung; Kühnen, a.a.O., Rdnr. 72). Die Erforschung des Inhalts einzelner Merkmale dient nur dazu, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruches als Einheit zu ermitteln (BGH GRUR 2006, 3013, 3015 – Baumscheibenabdeckung; 2007, 959, 961 – Pumpeinrichtung).
a)
Auch wenn man zugunsten der Verfügungsklägerin davon ausgeht, dass der Katalysator B eine Wasserabspaltung während der Oxidation in gleicher Weise vermeidet wie das in Patentanspruch 1 gelehrte Rutheniumsalz und dass es am Prioritätstag im durchschnittlichen Wissen und Können des Fachmanns lag, Rutheniumsalz durch B zu ersetzen, fehlt es an der Gleichwertigkeit.
aa)
Gleichwertigkeit setzt voraus, dass die Überlegungen, die der Fachmann zum Auffinden eines äquivalenten Ersatzmittels anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass er die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertigen Lösung in Betracht zieht. Orientierung am Patentanspruch bedeutet, dass der Patentanspruch in allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Überlegungen des Fachmanns bildet. Trifft der Patentanspruch eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, müssen die fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung in Einklang stehen (BGH, GRUR 2011, 701, 705 Tz. 35 - Okklusionsvorrichtung m.w.N.). Das schließt Äquivalenzüberlegungen nicht generell aus. Auch im Bereich der Chemie ist eine Benutzung mit äquivalenten Mitteln nicht grundsätzlich ausgeschlossen; sie setzt aber voraus, dass der Patentanspruch und die zu seiner Auslegung heranzuziehende Beschreibung erkennen lassen, dass auch im Anspruch nicht ausdrücklich genannte Mittel in den Schutzbereich einbezogen werden sollen. Dies mag etwa dann der Fall sein, wenn der Anspruch erkennbar unvollständig formuliert ist. Dagegen kommt eine äquivalente Benutzung nicht in Betracht, wenn der Anspruch sich nach Auslegung durch die Beschreibung auf eine bestimmte konkret umschriebene Lösung festgelegt hat und eine Abweichung von diesen Vorgaben darauf hinausliefe, die technische Lehre des Antragsschutzrechtes zu ändern. Auch im Rahmen der äquivalenten Benutzung muss die im Wortsinn des Patentanspruches beschriebene technische Lehre als sinnhaft angenommen und ausgeführt werden; wer die Erfindung ändert, indem er Merkmale übergeht oder durch eine andere nach seiner Auffassung bessere Lehre ersetzt, verlässt den Schutzbereich des Patentes. Gleiches gilt bei Patentansprüchen, die chemische Verbindungen bzw. deren stoffliche Zusammensetzung lehren, wenn der Fachmann sich durch unterschiedliche Eigenschaften auch verwandter Stoffe und Verbindungen daran hindert sieht, eine bestimmte im Anspruch bezeichnete Komponente durch eine andere zu setzen. Zu einem solchen Austausch wird er nur dann greifen, wenn in der Fachwelt Einigkeit darüber besteht oder die Patentschrift deutlich darauf hinweist, dass der betreffende Ersatzstoff in seinen im Rahmen der Erfindung maßgeblichen Eigenschaften mit dem im Patentanspruch ausdrücklich genannten Stoff übereinstimmt, mögliche abweichende Eigenschaften für die unter Schutz gestellte technische Lehre keine Bedeutung haben und auch für ihn Schutz beansprucht werden soll. Das gilt nicht nur für stoffliche Zusammensetzungen, die Gegenstand eines Sachanspruches sind, sondern auch für Reagenzien, die ein Verfahrenspatentanspruch zur Durchführung des unter Schutz gestellten Verfahrens lehrt, um eine bestimmte chemische Reaktion auszulösen.
bb)
m Streitfall vermittelt die Verfügungspatentschrift dem Fachmann, dass die Erfindung die Verwendung eines bestimmten konkret benannten Oxidationskatalysators voraussetzt, nämlich die Verwendung eines Rutheniumsalzes. Auch wenn die Patentschrift ihm keine Erklärung dafür gibt, dass und warum die vorbeschriebenen erfindungsgemäß angestrebten Wirkungen den Einsatz gerade von Rutheniumsalz bedingen und andere Stoffe, insbesondere solche aus dem organischen Bereich, die in gleicher Weise eine Wasserabspaltung aus 5-β-OH-DRSP während der Oxidation verhindern, dennoch nicht zur Anwendung im Rahmen der Erfindung in Betracht kommen und ihm eine wirklich zwingende Erklärung auch nicht selbst in den Sinn kommt, ändert das nichts daran, dass Anspruch 1 des Verfügungspatentes aus den geeigneten Oxidationskatalysatoren Rutheniumsalz ausgewählt und sich darauf festgelegt hat. Diese ausweislich der Anspruchsfassung ganz bewusst vorgenommene Auswahl muss der Fachmann in dem Sinne verstehen, dass das Verfügungspatent andere für die erfindungsgemäß angestrebte Oxidationsreaktion unter Vermeidung einer gleichzeitigen Wasserabspaltung ebenso geeignete Katalysatoren gerade nicht eingesetzt sehen will. Wird die im Patentanspruch 1 gegebene Lehre zum technischen Handeln ernstgenommen, so gibt es deshalb keinen naheliegenden und gleichwertigen Weg dahin, das in Anspruch 1 gelehrte Rutheniumsalz durch die organische Substanz B zu substituieren. Rutheniumsalz ist ein anorganischer metallischer Katalysator, während B ein organischer Stoff mit einem Stickstoffatom an aktiver Stelle ist, dessen Verwendung nicht nur ein anderes Oxidationsmittel bedingt als der Einsatz von Rutheniumsalz, sondern möglicherweise auch Auswirkungen auf die Drospirenon-Ausbeute hat. Um diese Ersatzmaßnahme in Betracht zu ziehen, muss der Fachmann vielmehr die Anweisungen des Verfügungspatentanspruches 1 ignorieren und an ihre Stelle eigene Überlegungen über die Tauglichkeit und Zweckmäßigkeit organischer Katalysatoren für die hier in Rede stehende Oxidationsreaktion setzen. Unter solchen Umständen kann von einem zum Patentanspruch gleichwertigen Austauschmittel keine Rede sein.
Der Senat hatte die Gleichwertigkeit bereits in einem Fall verneint, in dem der Patentanspruch für bestimmte elektrische Verbindungen einer Vorrichtung sogenannte Messer-Gabel-Kontakte verlangte und für eine andere Art bestimmter Verbindungen lediglich Druckkontakte, an deren Stelle der angegriffene Gegenstand ebenfalls Messer-Gabel-Kontakte aufwies. Der Gleichwertigkeit dieser Lösung stand entgegen, dass der Patentanspruch bewusst nach Stromkreisen und Kontaktarten differenzierte und die Druckkontakte vorgesehen hat, weil er dort die in anderem Zusammenhang für geeignet gehaltenen Messer-Gabel-Kontakte gerade nicht eingesetzt haben wollte (Urteil vom 7. November 2011 – I-2 U 48/10, Umdruck S. 26 ff., S. 31; bestätigt vom Bundesgerichtshof durch Nichtannahme der Nichtzulassungsbeschwerde [X ZR 91/11]). Mit dieser damals zur Entscheidung stehenden Konstellation hat der vorliegende Fall gemeinsam, dass der Patentanspruch sich auf ein bestimmtes konkret bezeichnetes Mittel festgelegt hat, dessen Einsatz dem angesprochenen Fachmann auf der Grundlage der Anspruchsfassung und der zu ihrer Auslegung heranzuziehenden Patentbeschreibung als unabdingbar erscheint. Das trifft auch auf die Verwendung des im Anspruch 1 des Verfügungspatentes gelehrten Rutheniumsalzes zur Oxidation bei der Drospirenon-Herstellung zu.
b)
Entgegen der Ansicht der Verfügungsklägerin lässt sich daher jedenfalls auf dem hier in Rede stehenden technischen Fachgebiet aus der Vorgabe einer bestimmten Werkstoffgruppe im Patentanspruch nicht immer der Schluss ziehen, der Fachmann werde, wenn er ohnehin aus der vorgegebenen Werkstoffgruppe – hier Rutheniumsalze – den im konkreten Fall zu verwendenden Werkstoff auswählen müsse, seinen Blick auch auf Werkstoffe außerhalb dieser Gruppe richten, wenn sie ebenfalls den angestrebten Erfolg gewährleisten können. Dass der Bundesgerichtshof mit dieser Begründung eine aus Polyäthylen bestehende Dichtungshülse eines Staubsaugerrohres als äquivalentes Ersatzmittel für eine Dichtungshülse angesehen hat, die nach den Vorgaben des Patentanspruches aus Polyamid bestehen musste (GRUR 2005, 41, 42, r.Sp.– Staubsaugerrohr), steht dem nicht entgegen. In dem seinerzeit in Rede stehenden Patent ging es nicht um die chemischen Eigenschaften der sich gegenüberstehenden Stoffe, sondern um deren physikalische Charakteristika wie Festigkeit, Formbeständigkeit, Gleitfähigkeit, Elastizität und Abriebfestigkeit, ohne dass stoffliche Veränderungen zu erwarten oder beabsichtigt waren. Hier geht es dagegen um ein chemisches Verfahren und die chemischen Eigenschaften des Katalysators, der im Zusammenwirken mit anderen Mitteln eine bestimmte chemische Reaktion auslösen, nämlich das Zwischenprodukt Hydroxy-Drospirenon 5-β-OH-DRSP erzeugen soll.
c)
Zugunsten der Verfügungsklägerin fällt auch nicht ins Gewicht, dass die Verfügungspatentschrift organische Mittel wie das zur Herstellung des in den angegriffenen Präparaten enthaltenen Drospirenon verwendeten Oxidationskatalysators B nicht erwähnt. Allerdings sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2012, 45, 47, Tz. 44 – Diclycidverbindung; GRUR 2011, 701, 705, Tz. 35- Okklusionsvorrichtung; Kühnen, a.a.O., Rdnr. 99) Ausführungsformen aus dem Schutzbereich eines Patentes ausgeschlossen, wenn sie zwar offenbart oder für den Fachmann jedenfalls auffindbar sind, der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, sie sollten – aus welchen Gründen auch immer – nicht unter Schutz gestellt werden, und dass eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in der Regel zu verneinen ist, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist. Unter diesem Aspekt könnte im vorliegenden Fall nicht einmal ohne Weiteres Schutz für einen in der Verfügungspatentbeschreibung (Abs. [0019]) allgemein erwähnten Metallkatalysator beansprucht werden, nachdem Anspruch 1 als einzige Metallkomponente Ruthenium benennt und andere Metalle nicht erwähnt. Von dem vom Bundesgerichtshof beurteilten Sachverhalt unterscheidet sich die hier zur Entscheidung stehende Fallkonstellation dadurch, dass auch die Verfügungspatentbeschreibung im Rahmen der erfindungsgemäßen Lösung von vornherein nur eine Möglichkeit offenbart, nämlich die ruthenium-katalysierte Oxidation und keine anderen Alternativen als möglich erkennen lässt. Zutreffend hat daher auch das fachkundig besetzte schweizerische Bundespatentgericht in seinem Beschluss vom 13. Februar 2013 eine Verletzung des Verfügungspatentes mit äquivalenten Mitteln mit der Begründung verneint, die bereits erwähnten stofflichen Unterschiede zwischen Rutheniumsalz und B hinderten den Fachmann angesichts der spezifischen Nennung der Wichtigkeit des Rutheniumsalzes als Kernelement der Erfindung, diesen Katalysator durch einen organischen Stoff wie dann auch noch insbesondere ein Radikal wie B zu ersetzen (S. 42/43). Auch die niederländische Rechtbank Den Haag hat eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln zutreffend verneint. Dass das Berufungsgericht in Turin zum gegenteiligen Ergebnis gekommen ist und eine Verletzung in äquivalenter Form bejaht hat, veranlasst den Senat nicht zu einer anderen Beurteilung, denn das Berufungsgericht in Turin hat lediglich auf der Grundlage ihm vorliegender Sachverständigengutachten die Gleichwirkung bejaht, ohne die Gleichwertigkeit zu prüfen (Übersetzung S. 27 ff.).
Auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes hat in ihrer Entscheidung zum Rechtsbestand des Teilungspatentes EP 1 149 XYY keine Aussagen getroffen, die zur Anerkennung der Gleichwertigkeit führen. Zur technischen Lehre des Verfügungspatentes, der Stammanmeldung des vorbezeichneten Teilungspatentes, wird lediglich ausgeführt, es offenbare die Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes zu 5-β-OH-DRSP in einem zweistufigen Verfahren. Gegenstand der weiteren Ausführungen der Beschwerdekammer ist jedoch nicht die technische Lehre des Verfügungspatentes, sondern diejenige des Teilungspatentes, das sich nicht mit dem Oxidationsschritt befasst, sondern mit der nach der Lehre des Verfügungspatentes anschließenden Wasserabspaltung.
III.
Da die Berufung der Verfügungsklägerin erfolglos geblieben ist, hat sie nach § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
X Y Z

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 97 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2000, 1005, 1006
GRUR 1983, 497
GRUR 2006, 3013, 3015
GRUR 2011, 701, 705
GRUR 2005, 41, 42
GRUR 2012, 45, 47
GRUR 2011, 701, 705
2 U 48/10
X ZR 91/11