Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2009-02-10, Aktenzeichen 4b O 128/08
ECLI: ECLI:DE:LGD:2009:0210.4B.O128.08.00

Tenor:
I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es zu unterlassen,
Kreissägeblätter mit Seitenschneiden,
herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
bei denen mindestens die in der Nähe der Verzahnung des Sägeblattes lie¬genden Seitenscheideöffnungen je eine Lötfläche aufweisen, die min-des¬tens an einem Ende in einen Übergangsbogen übergeht, der maximal einem 5/12-Kreis entspricht, wobei der Übergangsbogen eine kreisbogen¬ähnliche Form aufweist, und dass mindestens ein Endloch durch einen Verbindungsschlitz mit der Lötfläche oder mit einem Über-gangsbogen verbunden ist, wobei das Endloch in kreisförmiger Form gestaltet ist;
2. dem Kläger in einem geordneten, nach Kalenderjahren sortierten und je-weils Zwischenergebnisse enthaltenden Verzeichnis Rechnung zu legen, welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 29.06.2005 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und -zeiten unter Angabe der genauen Pro-dukt- bzw. Typenbezeichnungen;
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zei¬ten, -preisen und genauen Produkt- bzw. Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer unter Vorlage von Belegen in Form von Bestellungen und Rechnungen;
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zei¬ten, -preisen sowie der genauen Produkt- bzw. Typenbezeichnungen unter Angabe der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie bei Internetwerbung der Domain, der Schaltungszeiträume sowie Zugriffs¬zahlen;
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs¬kosten und des erzielten Gewinns,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, auf ihre Kosten die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfän-ger nur einem von dem Kläger zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber dem Kläger verpflichteten Wirtschafts¬prü¬fer mitzuteilen, sofern sie diesen ermächtigen und verpflichten, dem Klä¬ger auf Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter An¬ge¬bots¬empfänger oder ein be¬stimmter Abnehmer in der Rech¬nungs¬le¬gung enthalten ist;
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldnerinnen verpflichtet sind, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 29.06.2005 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten als Gesamtschulderinnen.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 150.000,00 EUR.
V. Der Streitwert wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt.

Tatbestand:
Der Kläger ist Inhaber des deutschen Gebrauchsmusters DE 299 17 360 (Klagegebrauchsmuster, Anlage K 9), das am 03.10.1999 angemeldet und am 07.06.2001 bekannt gemacht wurde. Das Klagegebrauchsmuster betrifft eine Kreissäge mit Seitenschneiden mit kleinen Übergangsbögen.
Anspruch 1. des Klagegebrauchsmusters lautet:
"Kreissägeblätter mit Seitenschneiden dadurch gekennzeichnet, dass mindestens die in der Nähe der Verzahnung des Sägeblattes (1) liegenden Seitenschneidenöffnungen (3) je eine Lötfläche (6) aufweisen, die mindestens an einem Ende in einen Übergangsbogen (7) übergeht, der maximal einem 5/12-Kreis entspricht und in Sonderausführungen einem Viertelkreis, wobei der Übergangsbogen (7) eine kreisbogenähnliche Form aufweisen kann und dass in einer Sonderausführung mindestens ein Endloch (4) durch einen Verbindungsschlitz (5) mit der Lötfläche (6) oder mit einem Übergangsbogen (7) verbunden ist, wobei das Endloch in kreisförmiger Form durch einen Schlitz in gerader, kreisförmiger oder spiralförmiger Form ersetzt sein kann."
Die Beklagte zu 1), deren einzige Geschäftsführerin seit dem 29.06.2005 die Beklagte zu 2) ist, stellt her und vertreibt Kreissägeblätter unter der Bezeichnung "Stabilo" (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform). Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters wortsinngemäß Gebrauch macht.
Auf die Beklagte zu 1), seinerzeit firmierend als Wilms GmbH, wurde auf Grundlage eines Anteilskaufvertrages vom 11.02.2004 (Anlage B 1) sowie eines Verschmelzungsvertrages vom 25.04.2005 die Richard Jansen GmbH verschmolzen, deren alleiniger Gesellschafter zu diesem Zeitpunkt Herr Röttger Jansen-Herfeld, der Vater des Klägers, war. Die Verschmelzung wurde am 19.06.2005 ins Handelsregister (Amtsgericht Wuppertal, HRB 11154, Auszug als Anlage B 2) eingetragen.
Herr Röttger Jansen-Herfeld schloss mit der Beklagten zu 1) im November 2004 einen Patent- und Gebrauchmusterlizenzvertrag (Anlage B 6; im Folgenden: Lizenzvertrag), in dem es auszugsweise wie folgt lautet:
"1) Röttger Jansen-Herfeld und Rick Jansen-Herfeld (sc.: der Kläger) als Lizenzgeber und die Firma Richard Jansen GmbH und Firma Wilms GmbH (sc.: die Beklagte unter damaliger Firma) als Lizenznehmer
2) Vertragsgegenstand sind Patente und Gebrauchsmuster, die
A) von Röttger Jansen-Herfeld angemeldet wurden und noch in seinem Besitz sind.
B) Patente und Gebrauchsmuster die von Röttger Jansen-Herfeld angemeldet wurden und deren Besitz auf Rick Jansen-Herfeld (sc.: der Kläger) übertragen wurde
C) Patente und Gebrauchsmuster, die von Rick Jansen-Herfeld angemeldet wurden und in seinem Besitz sind.
3) Diese Patente und Gebrauchsmuster sind in beiliegender Liste aufgeführt und mit den Kennzeichnungen A, B oder C versehen.
4) Vertragsgegenstand sind nur die aufgeführten Patente und Gebrauchsmuster bezüglich Sägen und Fräser für die Holzindustrie. [...]
7) Die jährlichen Lizenzgebühren ergeben sich aus dem Jahresumsatz mit den Artikeln, die unter das entsprechende Patent oder Gebrauchsmuster fallen multipliziert mit den nachfolgend aufgeführten Prozentsätzen. Fällt ein Artikel unter mehrere Patente oder Gebrauchsmuster ist nur die höhere Lizenzgebühr zu entrichten.
Lizenzgebühren-Prozentzahlen für die Gruppen sind:
A = 0%
B, C = 4%"
Der Lizenzvertrag wurde unterzeichnet durch Herrn Röttger Jansen-Hertfeld, die Beklagte zu 2) und Herrn Jochen Wilms, nicht aber durch den Kläger.
Der Kläger macht geltend, die Beklagten seien zur Nutzung des Klagegebrauchsmusters nicht berechtigt. Der Lizenzvertrag sei nicht wirksam. Da die in Ziffer 3) des Lizenzvertrags erwähnte Liste nicht erstellt worden sei, fehle es an einer Einigung über die essentialia negotii des Vertrages. Es sei nicht zu einer Einigung darüber gekommen, welche Schutzrechte zu welchen Bedingungen lizenziert werden sollen. An der Wirksamkeit des Lizenzvertrages fehle es auch deshalb, weil der Kläger diesen nicht unterzeichnete. Im November 2004 sei der Kläger bereits materiell Berechtigter am Klagegebrauchsmuster gewesen. Dieses sei ihm von seinem Vater durch Vereinbarung vom 21.11.2003 (Anlage B 7) mit sofortiger Wirkung übertragen worden. Diese Vereinbarung sei auch tatsächlich am 21.11.2003 geschlossen worden.
Der Kläger beantragt nunmehr, nachdem er die Geltendmachung der ursprünglich ab dem 07.07.2001 geltend gemachten Ansprüche auf die Zeit ab der Eintragung der Verschmelzung der Richard Jansen GmbH mit der Beklagten zu 1) am 29.06.2005 beschränkt hat,
die Beklagten im zuerkannten Umfang zu verurteilen,
hilfsweise, die Beklagte zu 1) zu verurteilen,
1. dem Kläger Auskunft zu erteilen, bezüglich welcher Schutzrechte die Beklagte zu 1) für eine Nutzungsberechtigung aus einem angeblichen Lizenzvertrag mit dem Kläger und/oder Herrn Röttger Jansen-Herfeld herleitet,
2. unter Aufschlüsselung nach Kalenderjahren Rechnung zu legen, in welchem Umfang, wann und wie lange sie die zu Ziffer 1. zu bezeichnenden Patente und Gebrauchsmuster benutzt hat, insbesondere unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und -zeiten, zugeordnet zu Typenbezeichnungen und den jeweiligen Patenten und/oder Gebrauchsmustern,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen zugeordnet zu Typenbezeichnungen und den jeweiligen Patenten und/oder Gebrauchsmustern sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
c) des jeweiligen Jahresumsatzes zugeordnet zu Typenbezeichnungen und den jeweiligen Patenten und/oder Gebrauchsmustern,
3. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger für die Zeit seit dem Abschluss des Lizenzvertrages für alle nach Ziffer 1. genannten Patente und Gebrauchsmuster die Kosten für die jährlichen Patent- und Gebrauchsmustergebühren im Verhältnis zum Umsatz an den jeweiligen Patenten und Gebrauchsmustern zu erstatten,
4. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, für die Zeit seit dem Abschluss des Lizenzvertrages jährliche Lizenzgebühren in Höhe von 4 Prozent aus dem Jahresumsatz mit Artikeln, die unter die zu Ziffer 1. offenzulegenden Patente und Gebrauchsmuster fallen, zu zahlen, sofern die so berechneten Lizenzgebühren über den unter Ziffer 3. genannten Patent- und Gebrauchsmustergebühren liegen.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagten erheben die Einrede der Verjährung. Sie meinen, jedenfalls sei die Beklagte zu 2) nicht passiv legitimiert, da sie lediglich die alleinige Geschäftsführerin der Beklagten zu 1) ist und sie selbst die angegriffene Ausführungsform daher weder herstellte noch anbot, in Verkehr brachte oder gebrauchte oder zu diesen Zwecken einführte oder besaß.
Überdies behaupten die Beklagten, zur Nutzung des Klagegebrauchsmusters berechtigt zu sein. Dies folge aus dem im November 2004 geschlossenen Lizenzvertrag (Anlage B 6). Die in Ziffer 3) des Lizenzvertrages genannte Liste habe tatsächlich existiert und bei Abschluss des Lizenzvertrages auch vorgelegen. Die Liste sei aber nur in einem einzigen Exemplar erstellt und bei Unterzeichnung des Lizenzvertrags den Beklagten nicht ausgehändigt worden.
Der Lizenzvertrag sei vor dem Hintergrund geschlossen worden, dass sich die Richard Jansen GmbH, welche auf die Beklagte zu 1) verschmolzen wurde, sich im Zeitpunkt der Verschmelzung in einer "wirtschaftlichen Schieflage" befunden habe. Dies sei auch der Grund dafür gewesen, dass für die Übertragung der Anteile an der Richard Jansen GmbH ein Kaufpreis von nur einem EUR vereinbart wurde. Die Richard Jansen GmbH habe wirtschaftlich "davon gelebt", dass sie die Patente und Gebrauchsmuster, deren Inhaber Herr Röttger Jansen-Herfeld war, kostenlos habe nutzen dürfen. Am 19.12.2003 habe ein Gespräch zwischen Herrn Röttger Jansen-Herfeld, der Beklagten zu 2) und den Zeugen Wilms und Zündorf stattgefunden. Nach diesem Gespräch habe Einigkeit darüber bestanden, dass auch nach dem Anteilserwerb an der Richard Jansen GmbH alle Schutzrechte weiterhin durch Herrn Röttger Jansen-Herfeld kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten. Hinsichtlich der Inhaberschaft am Klagegebrauchsmuster behaupten die Beklagten, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrags sei Inhaber nicht der Kläger, sondern dessen Vater, Herr Röttger Jansen-Herfeld, gewesen.
Die Beklagten bestreiten, dass die auf den 21.11.2003 datierte Vereinbarung zwischen dem Kläger und seinem Vater (Anlage B 7) tatsächlich an diesem Datum geschlossen wurde. Hiergegen spreche bereits, dass eine solche Übertragung eine Schenkungssteuererklärung des Klägers erforderlich gemacht hätte, der Kläger sich aber außergerichtlich geweigert habe, eine entsprechende Erklärung vorzulegen; daraus sei zu schließen, dass eine solche Erklärung nicht existiere, die Übertragung also nicht schon 2003 stattgefunden habe. Ferner spreche gegen eine Übertragung zu diesem Zeitpunkt, dass der Vater des Klägers, Herr Röttger Jansen-Herfeld, ausweislich eines Schriftstücks vom 29.12.2003 (Anlage B 8) gegenüber der Fa. AKE Knebel GmbH & Co. KG Holding erklärte, die Richard Jansen GmbH mache keine Patentansprüche gegenüber dieser Firma geltend. Im Vorfeld dieser schriftlichen Erklärung habe Herr Röttger Jansen-Herfeld ausdrücklich erklärt, alle Patente und Gebrauchsmuster, mit denen die Richard Jansen GmbH zu dieser Zeit "arbeitete", stünden "in seinem Eigentum".
Ferner meinen die Beklagten, Rechnungslegungsansprüche des Klägers könnten allenfalls ab dem 01.01.2004 bestehen, da die Beklagte zu 1) erst mit Wirkung ab diesem Zeitpunkt die Geschäftsanteile der Richard Jansen GmbH erworben hatte. Schließlich wenden sie sinngemäß ein, das Klagegebrauchsmuster sei nicht rechtsbeständig.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist begründet. Der Kläger hat die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht aus §§ 11, 24, 24b GebrMG, §§ 242, 259 BGB.
I.
Das Klagegebrauchsmuster betrifft eine Kreissäge mit Seitenschneiden mit kleinen Übergangsbögen.
Kreissägeblätter, die in der holzverarbeitenden Industrie und andernorts vielfach Verwendung finden, sind hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Es ist bekannt, an den Kreissägeblättern Seitenschneiden auszubilden. Daran hat sich als nachteilig erweisen, dass sich die Übergangsbögen an den Enden der Seitenschneidenleisten mit Holzspänen verstopfen können, was zu Verbrennungen führen kann, weil die Übergangsbögen eine mindestens halbkreisförmige Form haben und damit einen radialen Druck auf die Holzspäne ermöglichen. Außerdem wird an bekannten Ausgestaltungen von Seitenscheiden als nachteilig kritisiert, dass die relativ große radiale Öffnung das Sägeblatt schwächt.
Ausgehend von diesem Stand der Technik stellt sich das Klagegebrauchsmuster die Aufgabe (Anlage K 9, Seite 2, Zeilen 9 bis 11), eine Seitenschneidenform zu schaffen, in der sich die Holzspäne nicht mehr radial verklemmen können und die eine kürzere radiale Länge aufweisen.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagegebrauchsmuster ein Kreissägeblatt mit folgenden Merkmalen vor:
1. Kreissägeblatt (1) mit angelöteten Seitenschneiden (2);
2. die mindestens in der Nähe der Verzahnung des Sägeblattes (1) liegenden Seitenschneidenöffnungen (3)
2.1 weisen je eine Lötfläche (6) auf,
2.2 die mindestens an einem Ende in einen Übergangsbogen (7) übergeht;
3. der Übergangsbogen (7)
3.1 entspricht einem 5/12-Kreis, wobei
3.2 er eine kreisbogenähnliche Form aufweist;
4. mindestens ein Endloch (4)
4.1 ist durch einen Verbindungsschlitz (5) mit der Lötfläche (6) oder mit einem Übergangsbogen (7) verbunden, wobei
4.2 es in kreisförmiger Form gestaltet ist.
II.
Zwischen den Parteien steht – zu Recht – außer Streit, dass die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Klagegebrauchsmusters verwirklicht.
Die Beklagten sind indes nicht berechtigt, von der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters Gebrauch zu machen.
1.
Diese Berechtigung folgt nicht aus dem im November 2004 aufgesetzten Lizenzvertrag (Anlage B 6). Dieser Vertrag entfaltet mangels wirksamer rechtsgeschäftlicher Willenseinigung keine gestattende Wirkung zugunsten der Beklagten. Die Parteien haben sich bei Abschluss des Vertrages nicht wirksam auf die wesentlichen Vertragsinhalte (essentialia negotii) geeinigt.
a)
Ein wirksamer Vertragsschluss setzt unabhängig von allen weiteren Tatbestandsmerkmalen eine Einigung auf die wesentlichen Vertragsinhalte voraus. Zwar ist es nicht erforderlich, dass sämtliche Rechtsfolgen abschließend geregelt sind, die wesentlichen Inhalte des Vertrages müssen aber in einer wenigstens bestimmbaren Weise in den Vertrag Eingang gefunden haben und von der Willenseinigung der Parteien umfasst sein (Bork, in: Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2003, Vorbemerkungen zu §§ 145 bis 156 Rn. 37; MünchKomm z. BGB/Kramer, 5. Aufl., § 145 Rn. 4; Palandt/Heinrichs, BGB, 67. Aufl., Einf. v. § 145 Rn. 2). Beim Lizenzvertrag gehört zu den wesentlichen Vertragsinhalten eine Einigung darüber, welche Schutzrechte lizenziert sind, hinsichtlich welcher Schutzrechte also der Lizenznehmer zur Benutzung durch den Lizenzvertrag berechtigt ist. Der Umfang der Lizenz bestimmt sich danach, welche Schutzrechte lizenziert werden, und welchen Schutzumfang die einzelnen Schutzrechte haben (Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Aufl., Rn. 350). Ohne eine Einigung auf die lizenzierten Schutzrechte ist damit keine Einigung über den aus Sicht des Lizenznehmers wesentlichen Vertragsinhalt getroffen, nämlich darüber, an welchen Schutzrechten er ein positives Benutzungsrecht in Gestalt der Lizenz (Bartenbach, a.a.O., Rn. 74; Groß, Lizenzvertrag, 9. Auflage Rn. 243) erlangt hat.
b)
Vorliegend ist eine Einigung der Parteien auf die wesentlichen Vertragsinhalte durch Abschluss des Lizenzvertrages im November 2004 (Anlage B 6) nicht dargetan. Dabei kann es dahinstehen, ob – wie vom Kläger und zunächst auch von den Beklagten vorgebracht – die Liste gemäß Ziffer 3) des Lizenzvertrages gar nicht erstellt wurde. Wäre das der Fall, würde es allerdings schon deshalb an einer Einigung über die lizenzierten Schutzrechte und damit an einem wesentlichen Vertragsinhalt fehlen, weil eben das Dokument, in dem nach dem Wortlaut des Lizenzvertrages die lizenzierten Schutzrechte aufgeführt sind, niemals existiert hätte.
Die Beklagten haben zunächst selber vorgebracht, dass eine solche Liste nicht existiert habe. In der Duplik vom 27.11.2008 wechselten sie jedoch ihren Vortrag dahin, dass es eine solche Liste sehr wohl gegeben und diese auch bei Unterzeichung des Lizenzvertrags vorgelegen habe, jedoch sei die Liste nur in einem einzigen Exemplar erstellt und ihnen, den Beklagten, nicht ausgehändigt worden. Diese Liste sei auch Gegenstand des Lizenzvertrags geworden. Eine plausible Erklärung, warum sie ihren Vortrag in dieser Weise änderten, vermochten die Beklagten auch in mündlicher Verhandlung nicht zu geben. Sie beschränkten sich auf die Erklärung, sie hätten zunächst "aus der Erinnerung heraus" vorgebracht, die Liste gebe es gar nicht, diese falsche Erinnerung hätten sie sodann korrigiert.
Der für diesen (neuen) Vortrag der Beklagten angebotene Beweis war nicht zu erheben. Soweit die Beklagten insoweit schriftsätzlich Beweis für die Existenz und das Vorliegen der Liste im Zeitpunkt des Vertragsschlusses angeboten haben durch Verweis auf einen handschriftlich ergänzten Entwurf eines "Kauvertrages über Marken- und Schutzrechte" (Anlage B 10), ist der angebotene Beweis von vornherein untauglich. Dieses Dokument gibt keinen Aufschluss darüber, ob bei Unterzeichnung des Lizenzvertrages (Anlage B 6) die dort in Ziffer 3) erwähnte Liste existent war. Erstens lässt der Entwurf (Anlage B 10) nicht erkennen, wie es sodann zur Einigung auf das Dokument des Lizenzvertrages (Anlage B 6) gekommen sein soll, das sich vom Entwurf immerhin deutlich unterscheidet. Zweitens ist nicht ersichtlich, welcher Zusammenhang zwischen den im Entwurf genannten Schutzrechten betreffend Kreissägen bzw. Gattersägen und Gatterausrüstungen einerseits und den im Lizenzvertrag nach Anmelder und Inhaber aufgeführten Schutzrechten andererseits besteht. Drittens ist weder dargetan noch ersichtlich, welche Schutzrechte durch den Entwurf hätten lizenziert werden sollen. Im Entwurf wird wiederum (in § 1 und andernorts) auf eine "Anlage 1" Bezug genommen, in der die lizenzierten Schutzrechte aufgeführt sein sollen. Ob diese "Anlage 1" jemals existierte, und wenn ja, ob sie nach dem Abbruch der Verhandlungen mit der Fa. AKE Knebel GmbH & Co. KG auch zur Grundlage der Verhandlungen mit den Beklagten wurde, ist nicht dargetan.
Sofern die Beklagten sodann erstmals in mündlicher Verhandlung für dieses Vorbringen Beweis angeboten haben durch Vernehmung von Herrn Jochen Wilms und Herrn Röttger Jansen-Herfeld sowie der Beklagten zu 2) war auch diesem Beweisangebot nicht nachzugehen. Hinsichtlich einer Vernehmung der Beklagten zu 2) haben die Beklagten die besonderen Voraussetzungen einer Vernehmung der beweisbelasteten Partei gemäß § 447 ZPO nicht dargetan. Der angebotene Zeugenbeweis ist mangels Entscheidungserheblichkeit nicht zu erheben. Die Beklagten haben nämlich nicht dargetan, geschweige denn unter Beweis gestellt, dass in einer Liste gemäß Ziffer 3) des Lizenzvertrages – hätte ein solche denn existiert und wäre sie denn den Beklagten bekannt und wirksam zum Vertragsbestandteil gemacht worden – auch das Klagegebrauchsmuster aufgeführt war. Dass also gerade das Klagegebrauchsmuster gemäß den Vorgaben des Lizenzvertrages an die Beklagten lizenziert wurde, ließe sich demnach nicht einmal dann feststellen, wenn den Beklagten der Beweis für die Existenz der Liste und deren Einbeziehung in den Lizenzvertrag gelingen sollte. Die Beklagte zu 2) hat im Rahmen der mündlichen Verhandlung – informatorisch gehört – erklärt, die "Nummern" der einzelnen Schutzrechte seien bei Abschluss des Lizenzvertrages nicht besprochen worden. Daraus ergibt sich, dass die Beklagten eine Identifizierung der einzelnen zu lizenzierenden Schutzrechte anhand ihrer Aktenzeichen nicht vorgenommen haben.
Dies spricht wiederum ebenso gegen die Existenz einer solchen Liste wie der Umstand, dass die Beklagten entgegen der ihnen nach dem Lizenzvertrag obliegenden Pflichten, zum einen die Patent- und Gebrauchsmustergebühren anteilsmäßig zu bezahlen (Anlage B 6 unter Ziffer 5)) sowie Lizenzgebühren für einige der lizenzierten Rechte zu zahlen (Anlage B 6 unter Ziffer 7)) niemals erfüllt haben. Auch dieser Umstand weist darauf hin, dass den Beklagten schlicht nicht bekannt war, welche Schutzrechte hätten lizenziert werden sollen, weil ihnen nämlich eine Auflistung der Schutzrechte nach ihren Aktenzeichen niemals bekannt geworden war.
c)
Es ist schließlich nicht ersichtlich, dass eine Einigung auf den Lizenzvertrag ohne eine Einigung auf die Liste zustande gekommen ist. Aus der Formulierung des Lizenzvertrages selber ist der wesentliche Vertragsgegenstand der lizenzierten Schutzrechte ohne den Rückgriff auf diese Liste nicht möglich. Die lizenzierten Schutzrechte sind im Hinblick darauf beschrieben und als lizenziert benannt, ob sie vom Vater des Klägers oder vom Kläger selber angemeldet wurden und ob der Vater des Klägers oder der Kläger selber Schutzrechtsinhaber ist. Hiernach lassen sich die Schutzrechte nicht ohne ihre Aufführung in einer Liste bzw. einem Verzeichnis bestimmen.
Zum einen ist zwischen den Parteien unstreitig, dass der Vater des Klägers eine Vielzahl von Schutzrechten angemeldet hatte, auch solche auf technologischen Gebieten, auf denen weder die Beklagten tätig sind noch die seinerzeit vom Vater des Beklagten geführte Richard Jansen GmbH tätig war. Dass sie ohne Rücksicht hierauf eine Lizenz an schlechthin allen vom Vater des Klägers angemeldeten Schutzrechten erhalten hätten, bringen die Beklagten selber nicht vor. Vielmehr berufen sich die Beklagten darauf, eine Lizenz sei lediglich an den Schutzrechten erteilt worden, welche die Richard Jansen GmbH genutzt habe, nämlich – wie aus dem handschriftlich ergänzten Entwurf eines Kaufvertrages über Marken und Schutzrechte (Anlage B 10) ersichtlich – solche Schutzrechte, die sich auf die Produktion von Kreissägen bzw. von Gattersägen und Gatterausrüstungen beziehen. Welche der vom Vater des Klägers angemeldeten Schutzrechte hierunter fallen, ist nicht bestimmbar, auch nicht unter Rückgriff auf das Patent- und Gebrauchsmusterregister beim Deutschen Patent- und Markenamt. Aus dem Register lässt sich jeweils nur eine allgemein gehaltene Bezeichnung der Erfindung ersehen, nicht aber, auf welchem Gebiet die Erfindung anwendbar ist. Dass sie das Patent- und Gebrauchsmusterregister überhaupt daraufhin überprüft hätten, welche Schutzrechte als Lizenzgegenstand in Betracht kommen könnten, haben die Beklagten selber nicht behauptet.
Zum anderen stellt die Formulierung in Ziffer 2) des Lizenzvertrages zur Bestimmung der lizenzierten Schutzrechte auf die materielle Berechtigung an diesen ab. Die Formulierung, wonach Schutzrechte lizenziert werden, welche "im Besitz" des Vaters des Klägers oder des Klägers selber stehen, ist vom objektiven Empfängerhorizont der Beklagten aus auszulegen, also mit Rücksicht darauf, wie ein objektiver Dritter bei vernünftiger Beurteilung der ihm bekannten oder erkennbaren Umstände die vom Erklärenden gewählten Ausdrucksformen hätte verstehen können und müssen (für die Bestimmung des objektiven Empfängerhorizonts bei der Auslegung empfangsbedürftiger Willenserklärungen vgl. BGH NJW 2006, 286, 287; Bamberger/Roth, BeckOK BGB, Edition 10, § 133 Rn. 27). Hiernach ist unter dem Begriff des "Besitzes" an den Schutzrechten die materielle Berechtigung an diesen zu verstehen, nämlich die materielle Berechtigung, über das jeweilige Schutzrecht verfügen und es ausüben zu dürfen. Die materielle Berechtigung am jeweiligen Schutzrecht lässt sich indes wiederum nicht unter Heranziehung des Patentregisters bestimmen. Eintragungen im Patentregister haben keine konstitutive, sondern lediglich deklaratorische, also rechtsbekundende Wirkung und lassen demnach den materiellen Bestand des Schutzrechts und die materielle Berechtigung an ihm unberührt (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 30 Rn. 32ff.).
2.
Auch eine anderweitige Berechtigung der Beklagten zur Benutzung des Klagegebrauchsmusters, etwa mit Rücksicht auf den Erwerb der Anteile der Richard Jansen GmbH gemäß dem Geschäftsanteilskaufvertrag vom 11.02.2004 (Anlage B 1) ist nicht ersichtlich. Durch den Erwerb der Geschäftsanteile an der Richard Jansen GmbH und die anschließende Verschmelzung dieser Gesellschaft auf die Beklagte zu 1) wurde eine Gesamtrechtsnachfolge lediglich in alle Rechte und Pflichten der Richard Jansen GmbH begründet. Die materielle Berechtigung an Schutzrechten konnte hierdurch nur insoweit erworben werden, als diese Gesellschaft zuvor Inhaberin der Schutzrechte war. Auch nach dem Vorbringen der Beklagten war am Klagepatent jedoch niemals die Richard Jansen GmbH materiell berechtigt.
Auch auf die Behauptung der Beklagten, am 19.12.2003 sei in einem Gespräch zwischen Herrn Röttger Jansen-Herfeld und der Beklagten zu 2) besprochen worden, auch zukünftig würden alle Schutzrechte durch Röttger Jansen-Herfeld kostenlos zur Verfügung gestellt, kommt es nicht an. Erstens wäre eine solche Abrede durch den – nach dem Vorbringen der Beklagten – im November 2004 abgeschlossenen Lizenzvertrag (Anlage B 6) überholt, weil in diesem die Gewährung von Lizenzen vereinbart wurde. Zweitens steht diese Behauptung in erkennbarem Widerspruch zum Inhalt des Lizenzvertrages: Wenn Herr Röttger Jansen-Herfeld geäußert hätte, er wolle auch zukünftig die ihm gehörenden Schutzrechte "kostenlos zur Verfügung stellen", wäre er hiervon mit Abschluss des Lizenzvertrages abgewichen, in dem nämlich eine gebührenfreie Lizenz nur für die weiterhin ihm gehörenden Schutzrechte gewährt wird, für die ursprünglich ihm gehörenden und dann auf den Kläger übertragenen Schutzrechte jedoch eine Lizenz in Höhe von vier Prozent des Jahresumsatzes geregelt ist. Drittens hätte eine derartige mündliche Zusage durch Herrn Röttger Jansen-Herfeld, selbst wenn es sie gegeben hätte, nicht zu einer (konkludente) Lizenzierung führen können: Nach den oben ausgeführten Grundsätzen hätte es einer wenigstens bestimmbaren Regelung über alle wesentlichen Vertragsinhalte, mithin über alle lizenzierten Schutzrechte bedurft, wofür, wie ebenfalls ausgeführt, eine schlichte Bezugnahme auf alle durch die Richard Jansen GmbH "benutzten" Schutzrechte nicht ausgereicht hätte.
Demnach kommt es auch nicht darauf an, ob, wie von den Beklagten behauptet, die Richard Jansen GmbH sich in einer wirtschaftlichen Schieflage befand, aus der ihr die Beklagte zu 1) herausgeholfen habe unter der Bedingung, im Rahmen eines "Gesamtgeschäfts" dürften die von der Richard Jansen GmbH genutzten Schutzrechte zukünftig auch von den Beklagten genutzt werden.
3.
Keiner Aufklärung bedarf nach dem Ausgeführten die Frage, ob der Kläger zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Lizenzvertrages – den er selber unstreitig nicht unterzeichnete – am Klagegebrauchsmuster materiell berechtigt war. Träfe dies zu, wäre es zu einer Lizenzierung schon mangels einer Willenserklärung des Klägers nicht gekommen. Träfe dies nicht zu, hätte nach den obigen Ausführungen auch der Vater des Klägers als – nach Behauptung der Beklagten – zu diesem Zeitpunkt materiell Berechtigter eine Lizenz nicht wirksam erteilt.
III.
Da sie zur Nutzung des Klagegebrauchsmusters nicht berechtigt sind, sind die Beklagten dem Kläger gemäß §§ 11, 24 Abs. 1 und 2, 24b GebrMG, §§ 242, 259 BGB zur Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet.
Diese Verpflichtung trifft auch die Beklagte zu 2), die unstreitig alleinige Geschäftsführerin der Beklagten zu 1) ist. Der alleinige Geschäftsführer als gesetzlicher Vertreter einer GmbH haftet – wie in Rechtsprechung und Lehre allgemein anerkannt – für eine durch die Gesellschaft begangene Gebrauchsmusterverletzung als Täter, weil er die Belange und Aktivitäten der Gesellschaften umfassend steuert und kraft seiner Stellung im Unternehmen für die Beachtung absoluter Rechter Dritte Sorge zu tragen und mit Rücksicht hierauf das Handeln der Gesellschaft im Geschäftsverkehr zu bestimmten hat (BGH GRUR 1980, 242, 244 – Denkzettelaktion; BGH GRUR 1975, 652, 653 – Flammkaschierverfahren; BGH GRUR 1964, 88, 89 – Verona Gerät; in Fortführung der reichsgerichtlichen Rechtsprechung RG GRUR 1936, 1084, 1089 – Standard-Lampen; RG GRUR 1929, 354, 356; RGZ 28, 238, 242; OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 183, 184 – Miss 17; OLG Köln 1987, 935f. – Rothschild; OLG Frankfurt am Main GRUR 1985, 455 – Störerhaftung bei Vor-GmbH, OLG Frankfurt am Main GRUR 1984, 371 – Centipede; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 Rn. 29; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., § 139 Rn. 22; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 139 Rn. 25). Die Beklagte zu 2) bringt selber vor, alleinige Geschäftsführerin der Beklagten zu 1) zu sein. Ihr Einwand, sie selber produziere, bewerbe und vermarkte die angegriffene Ausführungsform nicht, greift daher nicht durch. Es ist nach dem Gesagten gar nicht erforderlich, dass sie persönlich tätig wurde. Sie haftet daher in dem geltend gemachten Zeitraum, also ab dem 08.04.2007, da ihre Bestellung zur alleinigen Geschäftsführung am 29.06.2005 ins Handelsregister eingetragen wurde (AG Wuppertal, HRB 11154, Auszug als Anlage B 2).
Da die Beklagten das Klagegebrauchsmuster widerrechtlich benutzt haben, sind sie dem Kläger gemäß § 24 Abs. 1 GebrMG zur Unterlassung verpflichtet. Die Beklagten trifft ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Bei Anwendung der von ihnen im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt hätten sie erkennen und vermeiden können, dass sie das Klagegebrauchsmuster unberechtigt nutzen. Für die Zeit ab Bekanntmachung des Klagegebrauchsmusters zuzüglich einer einmonatigen Karenzzeit schulden die Beklagten deshalb Ersatz desjenigen Schadens, der dem Kläger entstanden ist und noch entstehen wird, § 24 Abs. 2 GebrMG. Da die genaue Schadenshöhe derzeit noch nicht feststeht, weil der Kläger ohne sein Verschulden keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen der Beklagten hat, besteht ein rechtliches Interesse im Sinne des § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Beklagten zunächst dem Grunde nach festgestellt wird. Damit der Kläger in die Lage versetzt wird, den ihm zustehenden Schadensersatz beziffern zu können, haben die Beklagten im zuerkannten Umfang Rechnung über ihre Benutzungshandlungen zu legen (§§ 242, 259 BGB, § 24b GebrMG). Im Rahmen der Auskunftspflicht gemäß § 24b GebrMG haben die Beklagten außerdem die betreffenden Belege zu überlassen (OLG Düsseldorf, InstGE 5, 249 – Faltenbalg). Hinsichtlich der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger ist den Beklagten ein Wirtschaftprüfervorbehalten einzuräumen (OLG Düsseldorf, InstGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger; Kühnen/Geschke, Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Aufl., Rn. 437)
Die Beklagten können sich nicht auf die Einrede der Verjährung berufen. Die geltend gemachten Ansprüche verjähren gemäß § 24c Satz 1 GebrMG, § 195 BGB innerhalb einer Verjährungsfrist von drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Kläger Kenntnis von den die Ansprüche begründenden Umstände erlangte oder hätte erlangen müssen. Selbst wenn der Kläger mit Beginn des geltend gemachten Zeitraums, also im Jahr 2005, Kenntnis erlangt hätte oder hätte erlangen müssen, hätte die Verjährungsfrist erst am 31.12.2005 begonnen. Vor ihrem Ablauf am 31.12.2008 ist die Verjährung jedoch durch Klageerhebung gemäß § 204 Nr. 1 BGB gehemmt worden, nämlich (vgl. GA Bl. 30f.) am 18.01.2008.
4.
Ebenso wenig können sich die Beklagten mit Erfolg darauf berufen, das Klagegebrauchsmuster sei nicht rechtsbeständig. Dies haben sie sinngemäß erstmals mit dem – für das Vorbringen neuer Tatsachen nicht nachgelassenen – Schriftsatz vom 27.01.2009 behauptet. Dabei beschränken sich die Beklagten auf die pauschale Behauptung einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme des Klagegebrauchsmusters, ohne jedoch darzulegen, durch welche Entgegenhaltung(en) und aufgrund welcher konkreten Umständen von einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme auszugehen sein soll. Ein Löschungsantrag war im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung nicht anhängig.
IV.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1 Nr. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Die Kosten waren trotz der teilweisen Klagerücknahme vollständigen den Beklagten als Gesamtschuldnerinnen aufzuerlegen. Der Kläger hat, indem er die Klage hinsichtlich des Zeitraums, für den Rechnungslegung und Auskunft sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht, teilweise zurückgenommen hat, eine Klagerücknahme nur in geringfügigem Umfang erklärt. Die ursprüngliche Mehrforderung hat auch keinen Kostensprung verursacht.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 108, 709 ZPO.
Voß
Rinken
Dr. Büttner

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 11, 24, 24b GebrMG
§§ 242, 259 BGB
§§ 108, 709 ZPO
§ 447 ZPO
§ 256 ZPO
§ 24b GebrMG
§ 195 BGB
§ 24 Abs. 1 GebrMG
§ 24 Abs. 2 GebrMG
§ 24c Satz 1 GebrMG
§ 199 Abs. 1 BGB
§ 204 Nr. 1 BGB
§ 92 Abs. 1 Nr. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: NJW 2006, 286, 287
GRUR 1980, 242, 244
GRUR 1975, 652, 653
GRUR 1964, 88, 89
GRUR 1936, 1084, 1089
GRUR 1929, 354, 356
RGZ 28, 238, 242
GRUR-RR 2006, 183, 184
GRUR 1985, 455
GRUR 1984, 371