Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2005-09-08, Aktenzeichen 4a O 401/04
ECLI: ECLI:DE:LGD:2005:0908.4A.O401.04.00

Tenor:
I.
Die Beklagten werden - unter Abweisung der Klage im Übrigen - verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro - ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten - oder eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahre, zu unterlassen,
im Geltungsbereich des deutschen Patents 199 24 381 C2 strahlungshärtbare Tintenzusammensetzungen, die aufgetragen und geeignet gehärtet in einer Schichtdicke von etwa 3 bis etwa 10 µm auf einer beschichteten optischen Glasfaser eine Tintenschicht mit einer im Wesentlichen einheitlichen Farbe liefert,
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
wobei die Tintenzusammensetzung umfasst:
ein strahlungshärtbares Trägersystem, das mindestens ein strah-lungshärtbares Monomer oder Oligomer enthält; und mindestens ein im strahlungshärtbaren Trägersystem dispergiertes Pigment in einer Menge von etwa 1 bis etwa 20 Gew.-%, basierend auf dem Gesamt-gewicht der Tintenzusammensetzung, wobei das Pigment im Wesentlichen im strahlungshärtbaren Tägersystem unlöslich ist, wo-durch die Partikelform des Pigments im strahlungshärtbaren Trägersystem im Wesentlichen beibehalten wird, und wobei die Tintenschicht etwa 230 oder weniger Pigmentpartikel mit einer Größe von etwa 3 µm oder größer pro cm2 gehärteter Tintenschicht enthält;
2.
der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1. bezeichneten Handlungen in der Zeit vom 9.1.2000 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebots-mengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebots¬empfänger,
d) betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungs¬gebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese können ausnahmsweise den unter I. 1. genannten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,
wobei
die Beklagten hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Bestell-, Lieferscheine und Rechnungen vorzulegen haben,
die Angaben zu e) nur für die Zeit seit dem 26.7.2003 zu machen sind
und
den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebots¬empfänger in der Aufstellung enthalten ist;
3.
die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen vorstehend unter Ziffer 1. beschriebenen Erzeugnisse zu vernich¬ten oder nach Wahl der Beklagten an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.
II.
Es wird festgestellt,
dass die Beklagten zu 1) und 2) verpflichtet sind, an die Klägerin für die unter Ziffer I. 1. beschriebenen, in der Zeit vom 9.1.2000 bis zum 26.7.2003 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,
dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin als Geamtschuldner allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, in der Zeit seit dem 27.7.2003 begangenen Hand-lungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III.
Die Kosten des Rechtsstreits werden den Beklagten als Gesamtschuldnern zu 90% und der Klägerin zu 10 % auferlegt.
IV.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,-- Euro vorläufig vollstreckbar.
Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Patents 199 24 381 (Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadensersatz in Anspruch.
Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 28.5.1998 am 27.5.1999 angemeldet. Die Offenlegung der Anmeldung erfolgte am 9.12.1999. Die Patenterteilung wurde am 26.6.2003 veröffentlicht.
Der von der Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
"Strahlungshärtbare Tintenzusammensetzung, die aufgetragen und geeignet gehärtet in einer Schichtdicke von etwa 3 bis etwa 10 µm auf einer beschichteten optischen Glasfaser eine Tintenschicht mit einer im wesentlichen einheitlichen Farbe liefert, wobei die Tintenzusammensetzung umfasst:
ein strahlungshärtbares Trägersystem, das mindestens ein strahlungshärtbares Monomer oder Oligomer enthält; und mindestens ein im strahlungshärtbaren Trägersystem dispergiertes Pigment in einer Menge von etwa 1 bis etwa 20 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht der Tintenzusammensetzung, wobei das Pigment im wesentlichen im strahlungshärtbaren Tägersystem unlöslich ist, wodurch die Partikelform des Pigments im strahlungshärtbaren Trägersystem im wesentlichen beibehalten wird, und wobei die Tintenschicht etwa 230 oder weniger Pigmentpartikel mit einer Größe von etwa 3 µm oder größer pro cm2 gehärteter Tintenschicht enthält."
Eingetragene Inhaberin des Klagepatents ist die DSM N.V., Heerlen, Niederlande. Diese räumte der Klägerin mit schriftlicher Vereinbarung vom 9.12.1999 eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent ein.
Die in Belgien geschäftsansässige Beklagte zu 1) ist ein 100 %-iges Tochterunternehmen der in Krefeld ansässigen Beklagten zu 2). Die Beklagte zu 1) stellt unter anderem Tintenzusammensetzungen für optische Glasfasern her, die von der Beklagten zu 2) unter der Bezeichnung "Herkula Ultra Coat-OF" vertrieben werden. Geschäftsführer sowohl der Beklagten zu 1) als auch der Beklagten zu 2) ist der Beklagte zu 3).
Im Rahmen eines in Belgien durchgeführten gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens ("Saisie-description") entnahm der als unabhängiger Sachverständiger beauftragte belgische Patentanwalt Roland Powis de Tenbossche aus der laufenden Produktion der Beklagten zu 1) Proben der genannten Produktgruppe und ließ diese von dem niederländischen Institut TNO Industrial Technology untersuchen. Die Ergebnisse des von TNO erstellten Untersuchungsberichts werden nachfolgend wiedergegeben:
Die Klägerin sieht in dem Vertrieb der Farben 813F090 (schwarz), 813F395 (violett), 813F190 (weiß) und - so hat sie in der letzten mündlichen Verhandlung klar gestellt - 812/475 (orange) durch die Beklagten eine Verletzung von Anspruch 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung und macht dies mit ihrem Hauptantrag geltend. Darüber hinaus meint die Klägerin Anspruch 1 des Klagepatents werde auch dann durch den Vertrieb der Farben 813F090 (schwarz), 813F395 (violett) und 812/475 (orange) der Beklagten verletzt, wenn Anspruch 1 dahin beschränkt werde, dass die Tintenschicht mehr als 5 bis etwa 230 oder weniger Pigmentpartikel mit einer Größe von etwa 3 µm oder größer pro cm2 gehärteter Tintenschicht enthält; dies macht sie hilfsweise geltend.
Nachdem die Klägerin sich zunächst auch das Herstellen der Tintenzusammensetzungen beanstandet hat, beantragt sie nunmehr,
wie zuerkannt, wobei die Entschädigungs- und Rechnungslegungsverpflichtung bereits ab dem 9.12.1999 bestehen soll.
Wegen des hilfsweise gestellten Antrags aus dem Schriftsatz der Klägerin vom 20.6.2005 wird auf Blatt 65 f. der Gerichtsakten Bezug genommen.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise
die Verhandlung bis zur rechtskräftigen Erledigung der seitens der Beklagten zu 1) gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklage auszusetzen,
den Beklagten im Falle ihrer Verurteilung nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden.
Die Beklagten berufen sich auf ein privates Vorbenutzungsrecht. Sie hätten seit 1994 über eine Tintenzusammensetzung verfügt, bei der kein Partikel mit einer Größe von etwa 3 µm oder größer in der Tintenschicht vorhanden gewesen sei und sich damit in Erfindungsbesitz befunden. Das Produkt sei als Serie 812 bereits 1995 in den Markt eingeführt worden. Produktveränderungen habe es im Hinblick auf die darin enthaltenen Pigmente nicht gegeben. Lediglich die Menge an Silikonacrylat, das ein Antihaftmittel sei, sei verändert worden. Diese Veränderung habe jedoch keinen Einfluss auf Pigmentzahl- und größe gehabt.
Aus dem Vorstehenden ergebe sich zugleich der Tatbestand einer offenkundigen Vorbenutzung. Zudem stehe druckschriftlicher Stand der Technik der Patentfähigkeit des Klagepatents entgegen. Daher sei zumindest die Aussetzung der Verhandlung gerechtfertigt.
Die Klägerin tritt dem Aussetzungsbegehren der Beklagten entgegen, weil dieses ohne Erfolgsaussichten sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.
Der Klägerin stehen die gegenüber den Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadensersatz zu, §§ 33 Abs. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140 b PatG, §§ 242, 259 BGB.
Das Klagepatent betrifft eine strahlungshärtbare Tintenzusammensetzung für optische Glasfasern. Optische Glasfasern sind gewöhnlich mit zwei übereinandergeschichteten, strahlungsgehärteten Schichten überzogen, die zusammen eine Grundierung bilden. Die innere Grundierung ist gewöhnlich eine weiche Schicht mit einer niedrigen Glasumwandlungstemperatur und dient als Widerstand gegen Mikrobiegungen, die zur Schwächung der Signalübertragungsfähigkeit der beschichteten optischen Glasfaser führen können. Die äußere Grundierung ist typischerweise eine härtere Schicht und dient als Widerstand gegen äußere Kräfte, wie sie insbesondere bei der Verkabelung auftreten können. Um eine Vielkanalübertragung zu ermöglichen werden zumeist eine Vielzahl von beschichteten optischen Kabel verwendet, die durch ein Matrixmaterial miteinander verbunden sind. Bei Verwendung in optischen Glasfaserzusammenstellungen sind die beschichteten optischen Glasfasern zumeist mit einer äußeren farbigen Schicht, Tintenschicht genannt, überzogen oder es wird alternativ ein Färbemittel der äußeren Grundierung beigefügt, damit die einzelnen Glasfasern voneinander unterschieden werden können.
Tintenschichten weisen gewöhnlich eine Dicke von etwa 3 bis etwa 10 µm auf und werden von einem in einem UV-härtbaren Trägersystem dispergierten Pigment gebildet. Das UV-härtbare Trägersystem enthält ein UV-härtbares Oligomer oder Monomer, das vor dem Aushärten zwecks Erleichterung einer Auftragung der Tintenzusammensetzung auf die optische Glasfaser flüssig ist und, nachdem es einer UV-Strahlung ausgesetzt wurde, ein Festkörper ist. Auf dieses Weise kann die UV-härtbare Tintenzusammensetzung auf einer beschichteten optischen Glasfaser genauso wie die innere und die äußere Grundierung aufgetragen werden.
Die Tintenzusammensetzung soll - so wird in der Klagepatentschrift weiter ausgeführt - eine sehr schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit aufweisen, um eine vollständige Aushärtung der Tintenschicht auf einem Hochgeschwindigkeits-Ziehturm sicherzustellen. Die Steigerung der Aushärtungsgeschwindigkeit sollte jedoch nicht auf Kosten anderer wichtiger Eigenschaften der Tintenschicht, wie der Schaffung einer geeigneten Ausbrechleistung, gehen. Zusätzlich sollten Tintenzusammensetzungen keine Bestandteile enthalten, die zur Oberfläche der optischen Glasfasern wandern und Korrosion verursachen oder in den schützenden Schichten oder im Matrixmaterial zu Instabilität führen können. Weiterhin sollten Tintenschichten für optischen Glasfasern für Jahrzehnte farbecht sein, keine Schwächung der Signalübertragung hervorrufen, undurchlässig für Verkabelungsgele und Chemikalien sein und genügend Lichtdurchdringung für Faserkernausrichtung erlauben. Herkömmliche Tintenschichten können Probleme mit der Konzentrizität haben. Wenn die Tintenschicht nicht konzentrisch ist, kann eine unerwünschte Schwächung der Signalübertragung auftreten. Tintenschichten können zudem eine ungleichmäßige Färbung aufweisen.
Weiterhin besteht ein Bedarf an einer Tintenzusammensetzung, die eine Tintenschicht schafft, welche bedeutend weniger anfällig für Mikrobiegungen in der optischen Glasfaser ist, die zu unerwünschte Abschwächungen der Signalübertragung führen können. Nach den Erläuterungen der Klagepatents wurde festgestellt, dass Pigmentpartikel mit einer Größe von etwa der Tintenschichtdicke oder größer in der optischen Glasfaser eine Mikrobiegung verursachen können, die zu einer unerwünschten Schwächung der Signalübertragung durch die optische Glasfaser führen kann. Es wird angenommen, dass das Matrixmaterial, wenn es zur Bildung eines Bandgefüges auf die beschichtete optische Glasfaser aufgetragen wird, eine Kraft auf das Pigmentpartikel ausübt. Diese Kraft kann durch das Pigmentpartikel und schützende Schichten der Oberfläche der optischen Glasfaser übertragen werden, wodurch eine Mikrobiegung in der optischen Glasfaser verursacht wird. Zudem ist aufgrund von Experimenten festgestellt worden - so weiter die Beschreibung des Klagepatents -, dass die Tintenzusammensetzung zur Vermeidung von Mikrobiegung, die durch Pigmentpartikel verursacht ist, so formuliert werden sollte, dass möglichst wenige Pigmentpartikel mit einer Größe von mindestens der Tintenschichtdicke vorliegen. Unerwarteterweise kann jedoch eine bestimmte Menge an relativ großen Partikeln zulässig sein.
Vor diesem technischen Hintergrund wird in Anspruch 1 des Klagepatents folgende strahlungshärtbare Tintenzusammensetzung unter Schutz gestellt:
1. Die strahlungshärtbare Tintenzusammensetzung liefert eine Tintenschicht mit einer im Wesentlichen einheitlichen Farbe, wenn sie auf einer beschichteten optischen Glasfaser in einer Schichtdicke von etwa 3 bis etwa 10 µm aufgetragen wird;
2. Die Tintenzusammensetzung umfasst:
2.1. ein strahlungshärtbares Trägersystem, das mindestens ein strahlungshärtbares Monomer oder Oligomer enthält,
2.2. mindestens ein im strahlungshärtbaren Trägersystem dispergiertes Pigment in einer Menge von etwa 1 bis etwa 20 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht der Tintenzusammensetzung,
2.3.1. wobei das Pigment im Wesentlichen im strahlungshärtbaren Tägersystem unlöslich ist,
2.3.2. wodurch die Partikelform des Pigments im strahlungshärtbaren Trägersystem im Wesentlichen beibehalten wird,
2.3.3. und wobei die Tintenschicht etwa 230 oder weniger Pigmentpartikel mit einer Größe von etwa 3 µm oder größer pro cm2 gehärteter Tintenschicht enthält.
Da zwischen den Parteien - zu Recht - unstreitig ist, dass die von der Klägerin beanstandeten Tintenzusammensetzungen 813F090 (schwarz), 813F395 (violett), 813F190 (weiß) und 812/475 (orange) von der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Lehre wortsinngemäßen Gebrauch machen, bedarf es insoweit keiner weiteren Ausführungen.
Die Beklagten berufen sich auf ein Vorbenutzungsrecht am Gegenstand der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Lehre. Darin kann ihnen jedoch nicht gefolgt werden.
Die Wirkungen des Patents treten gegen den nicht ein, der zur Zeit der Priorität des Patents bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte, § 12 Abs. 1 Satz 1 PatG. Voraussetzung für ein Vorbenutzungsrecht ist demnach zum einen der Besitz der Erfindung und zum anderen die Betätigung der Erfindung durch Inbenutzungnahme oder die für eine Inbenutzungnahme erforderlichen Veranstaltungen im Inland. Erfindungsbesitz verlangt, dass der Erfindungsgedanke (die technische Lehre) derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung nicht nur in Form von "Zufallstreffern" möglich war. Inbenutzungnahme beinhaltet zumindest eine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 PatG. Veranstaltungen begründen nur dann ein Vorbenutzungsrecht, wenn sie bestimmungsgemäß der Ausführung der Erfindung dienen, also objektiv geeignet sind, deren Benutzung zu ermöglichen; zudem muss der Wille zur Benutzung vorliegen (vgl. Benkard, 9. Aufl., § 12 PatG, Rdn. 5, 11, 13; Busse, 6. Aufl., § 12 PatG, Rdn. 16, 25, 27).
1.) Es ist nicht schlüssig dargelegt, dass die Beklagten zu 1) und 2) bereits vor Priorität des Klagepatents am 28.5.1998 im Besitz der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Lehre gewesen sind. Zwar ist in der als Anlage G vorgelegten Technischen Lieferbedingung/Liefervereinbarung der Siemens AG vom 11.4.1994 betreffend das Liefergut "Fasersign(i)erfarben HERKULA-Ultra Coat-OF Serie 810" unter Nr. 4.10 als Partikelverteilung die Vorgabe "98 % < 1 µm, 100 % </= 2 µm" enthalten. Eine solche Partikelverteilung würde auch in den Bereich fallen, der in Merkmal 2.3.3. des Patentanspruchs 1 des Klagepatents vorgesehen ist. Die Beklagten haben jedoch nicht dargetan, dass sie vor Priorität des Klagepatent tatsächlich in der Lage gewesen sind, die vorgegebene Partikelverteilung planmäßig und nicht nur als "Zufallstreffer" in ihren strahlungsgehärteten Tintenzusammensetzungen für die Beschichtung beschichteter optischer Glasfaser umzusetzen. In der Technischen Lieferbedingung der Siemens AG heißt es, dass der Lieferant durch geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen sicherstellt, dass die in der Technischen Lieferbedingung aufgeführten Qualitätsanforderungen bei jeder Lieferung erfüllt sind und für die angegebenen Prüfverfahren und -normen mehrere zugelassen sind, wenn mit allen die Siemens-Anforderung (erstgenanntes Prüfverfahren und -norm) erfüllt wird. Zudem ist vorgesehen, dass der Lieferant zur Überwachung der Durchführung der Qualitätssicherungsmaßnahmen unverzüglich einen Qualitätssicherungsbeauftragten bestellt und ihn dem Besteller in schriftlicher Form namentlich benennt. Ausweislich des der Anlage G als letztes Blatt beigefügten Schreibens der Siemens AG hat die Beklagte zu 1) dann auch tatsächlich Herrn Badkoubeh als Qualitätssicherungsbeauftragten gegenüber der Siemens AG benannt. Hingegen fehlt es an Vorbringen, dass die Beklagte zu 1) bzw. deren Qualitätssicherungsbeauftragter auch tatsächlich Prüfverfahren angewandt hat, um die in der Lieferbedingung aufgestellten Qualitätsanforderungen - insbesondere hinsichtlich der Pigmentpartikelzusammensetzung - sicherzustellen. Es werden weder entsprechende Prüfprotokolle noch andere Aufzeichnungen vorgelegt, denen die tatsächlich Durchführung des in den Lieferbedingungen vorgeschriebene Qualitätssicherung entnommen werden könnte.
Erfindungsbesitz folgt auch nicht aus dem Umstand, dass die Beklagten bereits vor dem 28.5.1998 über Tintenzusammensetzungen der Serie 812 verfügt haben, wie sich aus den "Herkula News" Nr. 1, März 1995, Seite 3, mittlere Spalte ergibt, in der es in deutscher Übersetzung heißt, dass eine der jüngsten Entwicklungen die Serie 812 sei, die ursprünglich für Glasbandkabel wegen ihrer Trennbarkeit von dem Einhüllungsmatrixkunststoff der Serie 822 gestaltet worden sei. Denn weder der wiedergegebenen noch einer anderen Stelle des Zeitschriftenbeitrags können Angaben zur damaligen Zusammensetzung der Farben der Serie 812 entnommen werden. Die Beklagten weisen in diesem Zusammenhang lediglich auf die Ergebnisse der Untersuchung der TNO Industrial Technology vom 19.4.2004 betreffend Proben der Farbe 812/475 hin (Anlage K 9, Seite 5), die anlässlich des bei der Beklagten zu 1) in Belgien durchgeführten Saisie-Verfahrens beschlagnahmt worden sind. Danach wurde in der Tat festgestellt, dass die Zahl der Pigmentpartikel mit einer Größe von etwa 3 µm oder größer pro cm2 gehärteter Tintenschicht der Farbprobe 812/475-3249 weniger als 20 betrug und damit die Anforderungen des Merkmals 2.3.3. verwirklichte. Andererseits lag die Zahl der Pigmentpartikel der genannten Größe pro cm2 gehärteter Tintenschicht der Farbprobe 812/475-3468 nach den Feststellungen des Instituts bei 2320 und damit außerhalb der Vorgaben des Merkmals 2.3.3. Entscheidend kommt hinzu, dass die Messwerte vom 19.4.2004 betreffend Tintenproben, die ausweislich der Aufstellung auf Seite 3 des Untersuchungsberichts am 25.4.2003 bzw. am 15.5.2002 hergestellt wurden, keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Pigmentpartikelgrößenzusammensetzung der Farbreihe 812 in der Zeit vor Priorität des Klagepatents zulassen.
Schließlich kann auch dem Vorbringen der Beklagten zur Mikrofiltration vor Priorität des Klagepatents nicht schlüssig entnommen werden, dass die damalige Pigmentpartikelzusammensetzung der Farbreihe 812 die Vorgaben des Merkmals 2.3.3. erfüllt haben. Die Beklagten verweisen in diesem Zusammenhang auf die deutsche Übersetzung des Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen de Tenbossche aus dem belgischen Saisie-Verfahren (Anlage N3.1). Daraus geht hervor, dass die Mikrofiltrierung bei der Beklagten zu 1) mittels eines in einem Reinraum befindlichen Filtersystems durchgeführt wird, das bereits auf Fotos der Seiten 5 und 7 der "Herkula News" Nr. 1 vom März 1995 gezeigt ist. Zudem hält der Sachverständige unter Hinweis auf die "Herkula News" Nr. 2 vom Oktober 1995 (vgl. Anlage N 3.10, Herkula News Nr. 2, Oktober 1995, Seite 7, linke Spalte oben) fest, dass die Filtration mit 1 µm Filtern der Marke "XXX" durchgeführt werden. Aus den weiteren Darlegungen des Sachverständigen ergibt sich zudem, dass die Beklagte zu 1) die Filterkartuschen nach 1999 über eine Firma bezogen hat, die 1 µm Filterkartuschen der Marke "XXX" von einem Hersteller bezogen hat, während dies zuvor über einen belgischen Händler erfolgt war, und dass die momentan - also bei Gutachtenerstellung - von der Beklagten zu 1) verwendeten Kartuschen mit einem Nennwert von 1 µm sich allein dadurch von den 1995 verwendeten unterscheiden, dass diese einen höheren Filtrierdurchsatz erlauben als die 1995 verwendeten Kartuschen (Anlage N 3.1, Seite 14 Abs. 2 und 3; Seite 15, Abs. 1). Zudem haben die Beklagten Rechnungen betreffend Filterkartuschen der Nenngröße 1 µm aus dem Jahre 1995 vorgelegt (Anlage N 3.7). Danach kann zugunsten der Beklagten davon ausgegangen werden, dass die 1995 bei der Beklagten zu 1) eingesetzten Filter hinsichtlich der des Nennwertes von 1 µm identisch mit den zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung verwendeten waren.
Den Ausführungen der Beklagten kann jedoch nicht schlüssig entnommen werden, dass seinerzeit die Farben der Reihe 812 nach der Mikrofiltrierung tatsächlich eine Pigmentpartikelzusammensetzung aufgewiesen haben, die in den Bereich des Merkmals 2.3.3. fällt. Die Klägerin hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich die Angabe von Filterleistung nicht auf die Größe der Poren des Filters, sondern auf die Größe der Partikel die zurückgehalten werden sollen, bezieht. Solche Filter hätten Poren unterschiedlicher Größe, so dass auch größere Partikel den Filter passieren könnten. Die nominale Angabe bedeute nicht, dass alle Partikel, die größer als der angegebene Mindestwert seien, zurückgehalten würden, sondern nur, dass ein bestimmter, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich festgelegter Prozentsatz der Partikel der angegebenen Größe zurückgehalten würden. Dem sind die Beklagten unter Verweis auf Seite 15, Zeilen 16 bis 18 der Anlage N 3.1 mit dem Vorbringen entgegen getreten, dass der Gutachter de Tenbossche festgestellt habe, dass 100 % der in der Zusammensetzung vorhandenen Partikel eine Größe von weniger als 2 µm hätten. Pigmente mit einer Größe von 3 µm oder mehr seien - so die Schlussfolgerung der Beklagten - in der mikrofiltrierten Zusammensetzung also definitiv nicht mehr vorhanden. Bei ihrem Vorbringen übersehen die Beklagten jedoch, dass der angegebenen Zitatstelle keine Feststellung des Sachverständigen de Tenbossche selbst zur Filtrierleistung der von der Klägerin eingesetzten Filter zu entnehmen ist. Vielmehr gibt der Sachverständige aus dem belgischen Saisie-Verfahren in seinem Gutachten lediglich wieder, dass Herr Badkoubeh, der zuvor als Betriebsleiter der Beklagten zu 1) vorgestellt wurde (vgl. Anlage N 3.1, Seite 4, Zeile 12), ihm (dem Gutachter) eine Kopie des Faxes der XXX AG ausgehändigt habe, aus der hervorgehe, dass 100 % der in der Zusammensetzung vorhandenen Partikel eine Größe von weniger als 2 µm hätten, hingegen 98 % der in der Zusammensetzung vorhandenen Partikel eine Größe von weniger als 1 µm hätten sowie eine Kopie eines Faxes der Beklagten zu 1) an XXX, dem ein Datenblatt der Zusammensetzung 808 (...) beiliege, in dem eine "particle size distribution < 1 µ" erwähnt sei. Dies habe Herr Badkoubeh getan um zu belegen, dass die Farbstoffzusammensetzungen Ultracoat 810 (Farbe: ...) frei von Pigmentpartikeln von mehr als 3 µm seien (vgl. Anlage N 3.1, Seite 15, Zeilen 14 ff.). Danach ist nicht nachvollziehbar, aufgrund welcher tatsächlichen Feststellungen der Betriebsleiter Badkoubeh zu seiner Behauptung gelangt ist, dass Pigmentpartikel mit einer Größe von mehr als 3 µm ausgeschlossen sind. Weder hat Herr Badkoubeh seinerzeit gegenüber dem Gutachter de Tenbossche entsprechende Probenanalysen vorgelegt noch ist dies im Laufe des hiesigen Verletzungsverfahrens für die Zeit vor Priorität des Klagepatents von Seiten der Beklagten erfolgt.
Nichts anderes ergibt sich aus den Anlagen B bis F, soweit die Beklagten darauf in ihrem Vorbringen eingehen.
Erfindungsbesitz im Sinne einer tatsächlich ausführbaren technischen Lehre vor Priorität des Klagepatents in Händen der Beklagten kann demnach auf der Grundlage des Vorbringens der Beklagten nicht festgestellt werden.
2.) Darüber hinaus geht aus den Darlegungen der Beklagten nicht hervor, dass diese eine Tintenzusammensetzung nach Maßgabe des Anspruchs 1 des Klagepatents und insbesondere nach Maßgabe des Merkmals 2.3.3. vor dessen Priorität in Benutzung genommen hat bzw. die für eine Inbenutzungnahme erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat.
Die Beklagten verweisen zwar in diesem Zusammenhang auf das Anlagenkonvolut N7 aus dem sich Lieferungen der Tintenzusammensetzung 812 an die Goldstar Cable Co. Ltd. in Seoul, Süd-Korea ergeben sollen. Beispielsweise seien ausweislich der Rechnung vom 2.3.1995 an das genannte Unternehmen am 1.3.1995 10 Liter der Tintenzusammensetzung 812 zu einem Preis von 1.597,-- DM geliefert worden (vgl. Anlage N 7.6). Selbst wenn dieses Vorbringen zugunsten der Beklagten als tatsächlich zutreffend unterstellt wird, geht daraus jedoch nicht hervor, ob die gelieferte Tintenzusammensetzung bereits eine Pigmentpartikelzusammensetzung aufgewiesen hat, wie sie in Merkmal 2.3.3. vorausgesetzt wird. Das gilt auch hinsichtlich der weiteren Angebote und Lieferungen, die nach dem Vorbringen der Beklagten gegenüber der Goldstar Cable. Ltd. im Jahre 1995 getätigt worden sein sollen.
Nach alledem kann ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG zugunsten der Beklagten nicht festgestellt werden.
1.) Die Beklagten sind der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet, weil sie die angegriffenen Ausführungsformen vertreiben, § 139 Abs. 1 PatG.
Die Aktivlegitimation der Klägerin als ausschließliche Lizenznehmerin der eingetragenen Inhaberin des Klagepatents, der DSM Desotech, ergibt sich aus dem vorgelegten Lizenzvertrag vom 16.6.2005.
2.) Außerdem kann die Klägerin von den Beklagten Schadensersatz verlangen, § 139 Abs. 2 PatG. Denn als Fachunternehmen hätten die Beklagten die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können. Da es überdies hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Kläger an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO. Die Beklagten haften als Gesamtschuldner, §§ 830, 840 BGB. Die Haftung des Beklagten zu 3) ergibt sich aus eigenem Verhalten aufgrund seiner Stellung als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) und 2). Die Beklagten zu 1) und 2) müssen sich das Verhalten ihres gesetzlichen Vertreters zurechnen lassen, § 31 BGB analog.
3.) Zudem sind die Beklagten zu 1) und 2) zur Leistung einer angemessenen Entschädigung verpflichtet; dies allerdings bei Berücksichtigung einer Karenzzeit von einem Monat nach Veröffentlichung der Klagepatentanmeldung erst ab dem 9.1.2000.
4.) Damit die Klägerin den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern kann, sind die Beklagten ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt und die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagten haben zudem über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, § 140b PatG. Die danach geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu II. 1. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung vorzunehmen sind.
5.) Die Beklagten sind schließlich zur Vernichtung bzw. Herausgabe verpflichtet, § 140a PatG.
V.
Eine Aussetzung der Verhandlung im Hinblick auf die von der Beklagten zu 1) gegen das Klagepatent beim Bundespatentgericht erhobenen Nichtigkeitsklage ist nicht veranlasst, § 148 ZPO.
Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist, § 58 Abs. 1 PatG. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Dies wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.
Nach diesen Grundsätzen kommt eine Aussetzung der Verhandlung im Hinblick auf den von der Beklagten zu 1) erhobenen Nichtigkeitsklage nicht in Betracht.
Soweit die Beklagte zu 1) als Nichtigkeitsklägerin die Patentfähigkeit des Klagepatents in Frage stellt und sich zur Begründung auf eine offenkundige Vorbenutzung im Hinblick auf die vorprioritäre Verwendung des sogenannten Ultra-Coat-Farbstoff-Produktes der Reihe 812 beruft, ist zunächst auf die obigen Ausführungen zum Vorbenutzungsrecht zu verweisen. Bereits daraus ergibt sich, dass eine offenkundige Vorbenutzung nicht schlüssig dargetan ist. Soweit die Beklagten darüber hinaus in der letzten mündlichen Verhandlung vorgetragen haben, die Technische Lieferbedingung der Siemens AG vom 11.4.1994 sei vor Priorität des Klagepatents auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, hat die Klägerin dies bestritten. Nähere Umstände, aus denen sich ergeben könnte, wann, wo und wie die Technische Lieferbedingung an die Öffentlichkeit gelangt ist, haben die Beklagten weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht. Bereits deshalb kann nicht angenommen werden, dass den Beklagten mit überwiegender Erfolgswahrscheinlichkeit im Nichtigkeitsverfahren der Nachweis gelingen wird, dass die Technische Lieferbedingung tatsächlich vorprioritär der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.
Neuheitsschädlich vorweggenommen wird die technische Lehre aus Patentanspruch 1 des Klagepatents auch nicht durch das europäische Patent 0 473 643, dessen Erteilung am 14.12.1994 veröffentlicht wurde. Die Entgegenhaltung betrifft eine flüssige pigmentierte (Meth)-acrylat-funktionelle, lichtaushärtbare Beschichtungszusammensetzung, geeignet zur Verwendung in der sekundären Beschichtung einer optischen Glasfaser. Offenbart wird damit nicht eine Tintenzusammensetzung, die - wie Merkmal 1 des Klagepatentanspruchs 1 vorsieht - eine Tintenschicht mit einer im wesentlichen einheitlichen Farbe liefert, wenn sie auf einer beschichteten optischen Glasfaser in einer Schichtdicke von etwa 3 - 10 µm aufgetragen wird. Vielmehr handelt es sich um eine Beschichtungszusammensetzung zur Verwendung in der sekundären Beschichtung einer optischen Glasfaser, die nach den Angaben der Beschreibung der Entgegenhaltung eine Dicke in der Größenordnung von 3 mils = 76,2 µm oder 0,076 mm = 76 µm aufweist (vgl. Anlage N 5, Seite 3, Absatz 3; Seite 8, letzter Absatz) und damit weit über der Schichtdicke liegt, wie sie das Klagepatent für die Tintenschicht vorsieht.
Auch die Ausführungen der Beklagten zu 1) in Begründung der Nichtigkeitsklage zur angeblich fehlenden erfinderischen Tätigkeit beim Klagepatent begründen nicht die für eine Aussetzung erforderliche hohe Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage.
Der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bedarf es nicht, § 156 ZPO. Soweit das Vorbringen der Klägerin im nachgelassenen Schriftsatz vom 24.8.2005 neues tatsächliches Vorbringen enthält, musste dieses, weil nicht entscheidungserheblich, bei der Urteilsfindung auch nicht berücksichtigt werden. Soweit das Vorbringen der Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 29.8.2005 neues tatsächliches Vorbringen enthält, kann dieses nicht berücksichtigt werden, weil es verspätet vorgebracht worden ist, § 296a ZPO.
VI.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.
Die Vorausetzungen besonderen Vollstreckungsschutzes nach § 712 ZPO sind weder dargetan noch glaubhaft gemacht worden.
Der Streitwert beträgt 500.000,-- Euro.
Dr. Grabinski Voß Klepsch

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 33 Abs. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140 b PatG, §§ 242, 259 BGB
§§ 830, 840 BGB. Die Haftung
§§ 242, 259 BGB
§§ 709, 108 ZPO
§ 9 PatG
§ 12 PatG
§ 256 ZPO
§ 31 BGB
§ 140b PatG
§ 140a PatG
§ 148 ZPO
§ 156 ZPO
§ 296a ZPO
§ 712 ZPO
§ 12 Abs. 1 Satz 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 58 Abs. 1 PatG
§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 284