Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2011-09-13, Aktenzeichen 4b O 154/09 U.
ECLI: ECLI:DE:LGD:2011:0913.4B.O154.09U.00

Tenor:
I. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses, vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die nachfolgenden Handlungen vom 29. März 2000 bis zum 31. Dezember 2008 begangen hat:
a) einen Aufbewahrungsbehälter, der aus einem Rohling gefaltet wird, wobei der Aufbewahrungsbehälter mit einem Boden, aufrecht stehenden Seitenwänden sowie einem Deckel versehen ist, der als Einheit mit einer der Seitenwände an der Oberkante der Seitenwände ausgebildet ist, wobei fluchtende Durchlässe in der Nähe der Oberkanten zweier einander gegenüberliegender Seitenwände vorhanden sind, wobei die fluchtenden Durchlässe unterhalb der Höhe des Deckels angeordnet sind,
angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen zu haben,
wenn eine der Seitenwände an ihrer Oberkante mit einer Verlängerung versehen worden ist, die Teile aufweist, die an die Innenseiten an zwei einander gegenüberliegenden Seitenwänden gefaltet sind, sowie einen anderen Teil, der sich zwischen den zwei einander gegenüberliegenden Seitenwänden unterhalb der Höhe der Durchlässe erstrecktund/oder,
b) einen Rohling zum Falten eines Aufbewahrungsbehälters, der mit einem Boden, aufrecht stehenden Seitenwänden, einem Deckel, der als Einheit mit einer Seitenwand ausgebildet ist, sowie einer Verlängerung, die als Einheit mit einer weiteren Seitenwand ausgebildet ist, versehen ist,
angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen zu haben,
wenn der Rohling zum Falten eines zuvor genannten Aufbewahrungsbehälters geeignet ist,und zwar unter Angabe a)der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,b)der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnung, Liefer- und Bestellmengen, Zeiten und Preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,c)der einzelnen Angebote aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnung, Angebotsmengen, Zeiten und Preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,d)der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und Medien, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,wobei die Angaben zu a) und b) durch Vorlage von Bestellscheinen oder Rechnungen nachzuweisen sind,wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einen von der Klägerin zu bezeichnenden ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Ausstellung enthalten ist;
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den zu I.1.a) und b) bezeichneten, in der Zeit vom 29. März 2000 bis zum 31. Dezember 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadensersatzpflicht auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Benutzung des EP 0 569 089 B1 auf Kosten der Klägerin erlangt hat.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 70 %, die Beklagte 30 %.
V. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 300.000,-, für die Beklagte in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Die Klägerin ist seit dem 29. März 2000 eingetragene und ausschließlich verfügungsberechtigte Patentinhaberin des europäischen Patentes A (Anlage K 1, nachfolgend Klagepatent), welches am 3. Mai 1993 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 6. Mai 1992 (NL B) angemeldet und dessen Erteilung am 23. August 1995 veröffentlicht wurde. Das Klagepatent, welches Schutz auch für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beansprucht, steht in Kraft und hat eine Faltschachtel mit Mitteln zum Aufhängen zum Gegenstand. Die für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Patentansprüche 1 und 7 haben folgenden Wortlaut:
„Aufbewahrungsbehälter, der aus einem Rohling gefaltet wird, wobei der Aufbewahrungsbehälter mit einem Boden (12,13), aufrecht stehenden Seitenwänden (1, 4, 5, 6) sowie einem Deckel (19) versehen ist, der als Einheit mit einer der Seitenwände (1) an der Oberkante (18), der Seitenwände (1) ausgebildet ist, wobei fluchtende Durchlässe (33, 34) in der Nähe der Oberkanten zweier einander gegenüberliegender Seitenwände (1, 6) vorhanden sind, wobei die fluchtenden Durchlässe (33, 34) unterhalb der Höhe des Deckels (19) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Seitenwände (6) an ihrer Oberkante mit einer Verlängerung (27, 29, 31) versehen worden ist, die Teile (27, 31) aufweist, die an die Innenseiten an zwei einander gegenüberliegenden Seitenwänden (1, 6) gefaltet sind, sowie einen anderen Teil (29), der sich zwischen den zwei einander gegenüberliegenden Seitenwänden (1, 6) unterhalb der Höhe der Durchlässe (33, 34) erstreckt.“
„Rohling zum Falten eines Aufbewahrungsbehälters, der mit einem Boden, aufrecht stehenden Seitenwänden (1, 4, 5, 6), einem Deckel (19), der als Einheit mit einer Seitenwand (1) ausgebildet ist, sowie einer Verlängerung (27, 29, 31), die als Einheit mit einer weiteren Seitenwand (6) ausgebildet ist, versehen ist, nach einem der vorangehenden Ansprüche.“
Nachfolgend wiedergegeben ist die Figur 1 der Klagepatentschrift, welche ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel in einer Draufsicht auf einen glatten Bogen zeigt, aus dem ein erfindungsgemäßer Aufbewahrungsbehälter gefaltet werden kann.
Gegen den Rechtsbestand des Klagepatentes legte unter anderem die Beklagte Einspruch ein. Durch Beschluss des europäischen Patentamtes vom 10. September 1998 wurde das Klagepatent widerrufen. Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde wurde das Einspruchsverfahren von der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes am 4. Juli 2000 an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. Mit Entscheidung vom 16. März 2006 erachtete die Technische Beschwerdekammer das Klagepatent für schutzfähig.
Die Beklagte vertrieb unstreitig jedenfalls bis zum 31. Dezember 2005 Aufbewahrungsbehälter, die sie u.a. für die Firma C GmbH (nachfolgend: C), die Firma D GmbH (nachfolgend: D) und die Firma E AG (nachfolgend: E) (nachfolgend insgesamt: angegriffene Ausführungsformen) angefertigt hat. Entsprechende Aufbewahrungsbehälter überreichte die Klägerin im Original als Anlagen K 3 a bis 3 c zur Gerichtsakte. Nachfolgend wiedergegeben werden drei Lichtbildkopien, welche als Anlage K 3 d bis K 3 f zur Gerichtsakte gereicht wurden, und welche den Originalaufbewahrungsbehältern entsprechen.
X
Zwischen den Parteien unstreitig machen die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre nach dem Klagepatent Gebrauch. Von dem Aufbewahrungsbehälter, welchen die Beklagte an die D geliefert hat, hat die Klägerin seit dem Jahre 1994 Kenntnis.
Mit anwaltlichem Schreiben vom 2. Juli 2009 forderte die Klägerin die Beklagte zur Unterlassung der Benutzung des Klagepatentes auf wegen des Vertriebs von Aufbewahrungsbehältern an die Firma F GmbH. Eine entsprechende Unterlassungserklärung wurde seitens der Beklagten mit Schreiben vom 21. Juli 2009 abgelehnt. Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung gegenüber den klageweise geltend gemachten Ansprüchen.
Mit Datum vom 31. August 2009 erhob die Klägerin Klage vor dem angerufenen Gericht, welche der Beklagten am 5. Oktober 2009
Mit der am 31. August 2009 erhoben Klage, der Beklagten zugestellt am 5. Oktober 2009, vertritt die Klägerin die Auffassung, dass ihr die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und Vernichtung seit dem 18. April 1996 im Hinblick auf den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen zustehe. Dass die angegriffenen Ausführungsformen seit dem 31. Dezember 2005 nicht mehr vertrieben worden sein sollen, werde in Abrede gestellt. Dem Geschäftsführer der Klägerin sei von der Firma F, einer Kundin der Beklagten, auf dessen Anfrage hin telefonisch bestätigt worden, dass die Beklagte weiterhin patentverletzende Verpackungen liefere. Daher sei die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung unbegründet. Auch habe die Klägerin erst nach Abschluss des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens, mit welchem das Klagepatent aufrechterhalten worden ist, konkrete Kenntnis über die patentverletzende Handlung gehabt. Es sei ihr nicht zumutbar gewesen zu einem früheren Zeitpunkt die Klage zu erheben, da das Europäische Patentamt das Klagepatent zunächst vernichtet habe. Der Rechtsbestand des Klagepatentes sei bis zur Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer im Jahre 2006, mit welcher das Klagepatent aufrechterhalten worden sei, nicht hinreichend gesichert gewesen. Während des Einspruchsverfahrens seien zwar mehrere Verpackungen erworben worden. Es sei jedoch unmöglich gewesen, in allen Folgejahren von allen Firmen, die möglicherweise patentverletzende Verpackungen nutzten, Produkte zu erwerben.
Die Klägerin beantragt,
zu erkennen wie geschehen, sowie weiterhin auf Unterlassung und vollumfängliche Auskunft- und Schadensersatz.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie ist der Ansicht, dass die Einrede der Verjährung begründet sei. Von der Verpackung für die Firma D habe die Klägerin unstreitig seit 1994 Kenntnis gehabt. Von den angegriffenen Ausführungsformen C und E habe die Klägerin spätestens Ende 2005 Kenntnis oder jedenfalls grob fahrlässige Unkenntnis gehabt. Eine Klageerhebung sei ihr trotz des Einspruch- und Einspruchbeschwerdeverfahrens im Hinblick auf die Unterbrechung der Verjährung möglich gewesen.
Gegenüber einem möglicherweise bestehenden Restschadensersatzanspruch stehe der Beklagten ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 Patentgesetz zu. Zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatentes, am 6. Mai 1992, habe sich die Beklagte im Erfindungsbesitz befunden und auch Veranstaltungen zur Betätigung der Erfindung getätigt. Dies ergebe sich bereits anhand der als Anlage B 9 vorgelegten Jobcard G. Diese habe der Zeuge H am 29. April 1992 entwickelt. Dieser Jobcard entsprechende Aufbewahrungsbehälter seien dann hergestellt worden und am 4. Mai 1992 durch den Zeugen N der Firma D übergeben worden, was dem Lieferschein vom 4. Mai 1992 entnommen werde könne, aus welchem sich ergebe, dass ein entsprechendes Muster übergeben worden sei. Die weiteren, an diesem Tag übergebenen Muster seien auf der Grundlage der Jobcards J, K, L sowie M, welche als Anlage B 16 bis B 19 vorgelegt worden seien, erstellt worden und welche den in dem Lieferschein vom 4. Mai 1992 genannten Musternummern entsprächen.
Die Klägerin stellt das entsprechende Vorbringen zum Vorliegen eines Vorbenutzungsrechtes in Abrede. Die Monatslisten der Diskettenausdrücke des CAD-Programmes bei der Beklagten, welches Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt gewesen sind, würden zeigen, dass die Jobcards zu diesem Zeitpunkt nicht vorgelegen haben könnten. Aus diesem Grunde seien D entsprechende Muster am 4. Mai 1992 auch nicht übergeben worden.
Das Gericht hat Beweis erhoben gemäß Beweisbeschluss vom 19. Oktober 2010 (Bl. 92 ff. GA) durch Vernehmung der Zeugen H und N. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der Beweisaufnahme vom 26. Mai 2011 (Bl. 148 ff. GA) verwiesen.
Wegen des weiteren Inhalts des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist im tenorierten Umfang begründet. Die weitergehenden Ansprüche waren abzuweisen, da die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung insoweit begründet ist.
I.
1.
Die Erfindung nach dem Klagepatent betrifft einen Aufbewahrungsbehälter, der aus einem Rohling gefaltet wird, wobei der Aufbewahrungsbehälter mit einem Boden, aufrechtstehenden Seitenwänden sowie einem Deckel versehen ist. Zum Stand der Technik führt das Klagepatent aus, dass ein derartiger Aufbewahrungsbehälter aus der O bekannt ist. Der Aufbewahrungsbehälter kann an Zapfen aufgehängt werden, die durch die Durchlasse hindurchgeführt werden. Dabei stehen die Durchlasse in offener Verbindung mit dem Raum, in dem ein Gegenstand verpackt ist, und daher müssen die Zapfen durch den Raum hindurchgeführt werden, der den Gegenstand bzw. die Gegenstände aufnimmt.
Zum Hintergrund der Erfindung führt das Klagepatent aus, dass es verbreitete Praxis ist, einzelne Gegenstände oder eine kleine Anzahl von Gegenständen in sogenannten Klarsichtverpackungen (blister packaging) zu verpacken, so dass eine Anzahl dieser Verpackungen an einem Gestell oder dergleichen aufgehängt werden können, wobei zu diesem Zweck jede Verpackung mit wenigstens einem Durchlass versehen ist, durch den ein Aufhängezapfen oder ähnliches, der an dem Gestell befestigt ist, hindurchgeführt wird. Als nachteilig hieran führt das Klagepatent aus, dass der Einsatz dieser Klarsichtverpackungen umweltschädigend ist, so dass es sich die Erfindung nach dem Klagepatent zur Aufgabe gemacht hat, einen Aufbewahrungsbehälter zu schaffen, der beispielsweise aus Karton oder dergleichen hergestellt werden kann, in dem die Erzeugnisse auf einfache und effektive Weise verpackt werden können, und der ebenfalls an den üblichen Gestellen aufgehängt werden kann.
Hierzu schlägt das Klagepatent in dem für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Patentanspruch 1 einen Aufbewahrungsbehälter mit folgenden Merkmalen vor:
1. Der Aufbewahrungsbehälter, wird aus einem Rohling gefaltet, weist auf
1.1 einen Boden (12, 13),
1.2 aufrechtstehende Seitenwände (1, 4, 5, 6),
1.2.1 eine der Seitenwände ist an ihrer Oberkante mit einer Verlängerung (27, 29, 31) versehen.
1.2.2 die Verlängerung weist Teile auf, die an die Innenseiten an zwei gegenüberliegenden Seitenwänden (1, 6) gefaltet sind,
1.2.3 sowie einen anderen Teil (29), der sich zwischen den zwei einander gegenüberliegenden Seitenwänden (1, 6) unterhalb der Höhe der Durchlasse (33, 34) erstreckt;
1.3 einen Deckel (19),
1.3.1 der Deckel ist als Einheit mit einer der Seitenwände (1) an der Oberkante (18) der Seitenwände (1) ausgebildet,
1.3.2 weist fluchtende Durchlasse (33, 34) in der Nähe der Oberkante zweier einander gegenüberliegender Seitenwände (1, 6) auf,
1.3.3 die fluchtenden Durchlasse sind unterhalb der Höhe des Deckels (19) angeordnet.
Der weiterhin geltend gemachte Patentanspruch 7 hat einen Rohling zum Gegenstand und nimmt in seinen Merkmalen im Wesentlichen Bezug auf Patentanspruch 1, so dass sich eine Merkmalsgliederung erübrigt.
2.
Zwischen den Parteien unstreitig machen die angegriffenen Ausführungsformen von den für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Patentansprüchen 1 und 7 des Klagepatentes Gebrauch. Soweit die Klägerin im vorgerichtlichen Schriftverkehr eine Patentverletzung wegen Aufbewahrungsbehältern, welche die Beklagte für die Firma F GmbH hergestellt hat (vgl. Anlagen B1 und B2), geltend gemacht hat, hat sie diese in der Klageschrift nicht näher begründet, so dass die Kammer davon ausgehen musste, dass Gegenstand der vorliegenden Klage ausschließlich die Aufbewahrungsbehälter sein sollen, welche im Tatbestand näher beschrieben wurden.
II.
Im Hinblick auf die widerrechtliche Benutzung des Klagepatentes stehen der Klägerin die Ansprüche im tenoriertem Umfang zu.
Das begehrte Unterlassungsgebot war nicht auszusprechen, da der Anspruch gemäß § 141 PatG, der auch auf europäische Patente Anwendung findet (Benkard/Rogge/Grabinski, PatG 10. Aufl. § 141 PatG Rn. 2), verjährt ist. Gemäß § 141 Satz 1 PatG, § 199 BGB setzt die Verjährung eines Anspruchs wegen Patentverletzung voraus, dass der Patentinhaber in rechtsverjährter Zeit positive Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen sowie der Person des Schuldners erlangt hat oder eine solche Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
Die Klägerin hatte von der angegriffenen Ausführungsform D seit dem Jahre 1994, wegen der weiteren angegriffenen Ausführungsformen E seit dem 14. Oktober 1995 und wegen der angegriffenen Ausführungsform C seit dem Jahre 1994 Kenntnis. Hinsichtlich der Ausführungsform D steht die Kenntnis außer Streit. Die Kenntnis von der angegriffenen Ausführungsform E folgt aus dem zur Gerichtsakte gereichten Original des Aufbewahrungsbehälters, an welchem ein Kaufbeleg angeheftet ist, welcher das Datum 14. Oktober 1995 trägt. Auf dem Aufbewahrungsbehälter C ist vermerkt „Baumarkt ……1994“, so dass die Kammer davon ausgeht, dass dieser Aufbewahrungsbehälter im Jahre 1994 erworben wurde. Die Klägerin hat daher seit 1994 bzw. 1995 Kenntnis von der Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsformen und der widerrechtlichen Benutzung des Klagepatentes. Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang geltend macht, dass eine positive Kenntnis nicht vorgelegen haben könne, solange das Einspruchsverfahren nicht beendet gewesen sei, da ansonsten der Patentschutz ausgehöhlt werde, vermag die Kammer dem nicht zu folgen. Für den Beginn des Laufs der Verjährung genügt aus Gründen der Rechtsicherheit und Billigkeit das Wissen um die den Anspruch begründeten tatsächlichen Umstände; es kommt nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung der Tatumstände an (BGH, MDR 2008, 615). Als positive Kenntnis ist im Allgemeinen eine solche Kenntnis erforderlich und ausreichend, die dem Geschädigten die Erhebung einer Klage erfolgversprechend, wenn auch nicht risikolos erlaubt (Benkard/Rogge/Grabinski, PatG § 141 PatG Rn. 5). Der Klägerin war daher die Erhebung einer Klage wegen Verletzung des Klagepatentes durch die angegriffenen Ausführungsformen trotz des Widerrufs des Klagepatentes im Einspruchsverfahren gerade im Hinblick auf die jedenfalls im Jahr 2000 erfolgte Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur erneuten Entscheidung ohne Weiteres möglich, da sie zu diesem Zeitpunkt sowohl Kenntnis von den angegriffenen Ausführungsformen und dem Verletzer hatte, als auch hinreichende Aussicht bestand, dass das Klagepatent bei erneuter Verhandlung durch die Einspruchsabteilung in seinem Rechtsbestand wiederhergestellt werden würde.
Zwischen den Parteien unstreitig hat die Beklagte jedenfalls bis zum 31. Dezember 2005 die angegriffenen Ausführungsformen vertrieben. Soweit die Beklagte vorgetragen hatte, dass die angegriffenen Ausführungsformen über diesen Zeitpunkt hinaus nicht mehr vertrieben haben, ist die Klägerin diesem Vorbringen nicht erheblich entgegengetreten. Sie hat insoweit lediglich vorgetragen, dass den Verpackungen nicht angesehen werden kann, zu welchem Zeitpunkt sie hergestellt worden seien. Ein Vortrag dahingehend, dass die von ihr mit der Klageschrift vorgelegten angegriffenen Ausführungsformen nach dem 31. Dezember 2005 vertrieben wurden, liegt indes nicht vor, so dass die Klägerin keine Tatsachen vorgetragen hat, welche Benutzungshandlungen nach dem 31. Dezember 2005 begründen könnten. Der unbestimmte Verweis auf eine zeitlich nicht näher bestimmte Aussage des Geschäftsführers der Firma F GmbH, dass die Beklagte auch aktuell noch patentverletzende Verpackungen vertreibe, kann Benutzungshandlungen nach dem 31. Dezember nicht begründen, da der Aufbewahrungsbehälter, welchen die Beklagte für die F GmbH hergestellt hat (Anlage B 7) nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist. Der Anspruch auf Unterlassung ist mithin verjährt.
Vor dem Hintergrund der erfolgreich erhobenen Einrede der Verjährung steht der Klägerin auch lediglich ein Anspruch auf Feststellung einer Restschadensersatzverpflichtung nach den Vorschriften der ungerechtfertigten Bereicherung (§ 852 BGB in Verbindung mit den §§ 812, 818 BGB) ab dem 29. März 2000 zu. Da sich dieser Restschadensersatzanspruch an die Grundsätze der Lizenzanalogie anlehnt, ist auch der entsprechende Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch auf die entsprechenden Angaben, welche für die Berechnung einer Lizenz notwendig sind, begrenzt. Angaben über die Gewinnkalkulation können insoweit nicht verlangt werden, da diese für die Berechnung einer Lizenz unbeachtlich sind. Ein weitergehender Restschadensersatzanspruch ab dem 18. April 1996, wie er von der Klägerin beansprucht wird, steht der Klägerin nicht zu. Ungeachtet dessen, dass die Klägerin die einmonatige Karenzzeit ab Veröffentlichung der Patenterteilung am 18. April 1996 bei ihrer Antragsfassung nicht berücksichtigt hat (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl. Rn. 876), hat sie ihre Berechtigung für die Geltendmachung von Ansprüchen des ursprünglichen Patentinhabers, ihres Geschäftsführers, nicht dargetan.
Maßgeblich für die Aktivlegitimation, welche von Amts wegen zu überprüfen ist, ist die Eintragung in der Patentrolle. Der eingetragene Patentinhaber ist gem. § 30 Abs. 3 S. 2 PatG berechtigt, Ansprüche im Verletzungsprozess geltend zu machen, ohne dass eine Überprüfung der materiellen Rechtslage erforderlich wäre. Dieses gilt auch insoweit, als dass Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden und während der Laufzeit des Patents eine Übertragung des Schutzrechtes stattgefunden hat. Der in der Rolle als Patentinhaber Eingetragene ist daher aufgrund seiner Registereintragung befugt, Ersatz seines Schadens zu verlangen, der durch Benutzungshandlungen eingetreten ist, welche seit seiner Rolleneintragung vorgefallen sind. Ersatz desjenigen Schadens, der durch Benutzungshandlungen während der Rolleneintragung des Voreingetragenen entstanden sind, kann der Voreingetragene oder bei Abtretung der nunmehr eingetragene Patentinhaber geltend machen (OLG Düsseldorf, I- 2 U 26/19, Urteil vom 24.06.2011). Vorliegend hat die Klägerin eine Abtretung von Ansprüchen des ursprünglich eingetragenen Patentinhabers nicht dargetan. In der Klageschrift wurde zwar behauptet, dass die Klägerin berechtigt sei den vorliegenden Schaden geltend zu machen. Die Klägerin hat jedoch weder diese Behauptung begründende Tatsachen vorgetragen noch eine entsprechende Abtretungserklärung vorgelegt. Aus der Patentinhaberschaft der Klägerin seit dem 29. März 2000 allein folgt eine Berechtigung zur Geltendmachung von in der Person des vormaligen Patentinhabers entstandenen Ansprüchen nicht.
Im Hinblick auf die Verjährung der Ansprüche kommt auch eine Vernichtung nach § 140a PatG nicht in Betracht.
III.
Die Beklagte kann dem Restschadensersatzanspruch nicht mit Erfolg das Bestehen eines privaten Vorbenutzungsrechtes gemäß § 12 Patentgesetz entgegenhalten.
§ 12 PatG bestimmt, dass die Wirkung des Patents gegen denjenigen nicht eintreten, der im Prioritätszeitpunkt des Klagepatentes die Erfindung im Inland bereits in Benutzung genommen oder zumindest Veranstaltung zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung getroffen hat. Es steht nicht zur Überzeugung der Kammer fest, dass sich die Beklagte zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatentes, dem 6. Mai 1992, im Erfindungsbesitz befunden hat. Dabei kann vorliegend offenbleiben, hinsichtlich welcher angegriffenen Ausführungsform sich die Beklagte auf eine private Vorbenutzung berufen kann. Denn die Gewährung eines solchen Vorbenutzungsrechts bezweckt den Schutz des redlich erworbenen gewerblichen oder wirtschaftlichen Besitzstandes des Vorbenutzers. Es soll auf diese Weise die unbillige Zerstörung in berechtigter Ausführung geschaffene wirtschaftliche Wert verhindern (Benkard/Rogge, a.a.O., § 12 Rn. 2). Aus diesem Grund ist das private Vorbenutzungsrecht sachlich auf diejenige Benutzungsweise und/oder Ausführungsform beschränkt, die der Begünstigte tatsächlich benutzt; Abweichungen der angegriffenen von der vorbenutzten Ausführungsform sind nur bedeutungslos, wenn sie außerhalb des Erfindungsgedankens des Klagepatentes liegen.
Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang lediglich geltend gemacht, dass sie einen Aufbewahrungsbehälter für die D im April 1992 erstellt habe, so dass sich das behauptete Vorbenutzungsrecht nur auf Ausgestaltungen beziehen kann, welche dem im April 1992 entwickelten Aufbewahrungsbehälter entsprochen haben. Diesbezüglich fehlt es an Darlegungen der Beklagten, dass die angegriffene Ausführungsform D derjenigen entspricht, welche sie im April 1992 für D entwickelt haben will. Hierauf wurde die Beklagte von der Kammer hingewiesen. Dies gilt jedoch erst recht für die Behälter C und E. Hinsichtlich dieser hat die Beklagte lediglich vorgetragen, dass diese unter unwesentlicher Abweichung bereits im Jahre 1992 hergestellt wurden. Die Beklagte hat indes weder zu den Abweichungen Stellung genommen noch zu der Frage, ob die angeblich vorbenutzten Aufbewahrungsbehälter den angegriffenen Ausführungsformen E und C entsprechen.
Ungeachtet dessen steht das Vorhandensein von Erfindungsbesitz zum Prioritätszeitpunkt zur Überzeugung der Kammer nicht fest. Zwar mag, was zwischen den Parteien unstreitig ist, am 16. April 1992 ein Gespräch zwischen der Beklagten und Mitarbeitern der Firma D stattgefunden haben. Bei diesem Gespräch mag auch über neue Faltschachteln für Leuchten gesprochen worden sein, die einer zuvor an die P Leuchten gelieferten Faltschachteln ähnlich sein sollen, sich von dieser aber aus Wettbewerbsgründen unterscheiden sollte. Entsprechendes ergibt sich aus dem als Anlage B 8 vorgelegten Besuchsbericht, welcher von dem Zeugen H erstellt wurde. Danach sollten die Faltschachteln wie näher in dem Besuchsbericht spezifiziert ausgestaltet sein, nämlich mit beiderseitigem doppelten Einsteckverschluss, am Boden mit zusätzlicher Befestigungslasche, die Oberseite mit einer anhängenden, gerillten Lasche sowie Eurolöchern und der weiteren beschriebenen Ausgestaltung.
Zum Zeitpunkt des Besuches des Zeugen N bei der Firma D am 04. Mai 1992 sollen dann Faltschachteln entsprechend der Beschreibung auf dem Lieferschein Nr. 1576 vom 4. Mai 1992 (Anlage B 10) übergeben worden sein. Danach sollte es sich um Faltschachteln aus Maschinenkarton, einseitig holzfrei weiß maschinengestrichenes Kaschierpapier, einseitig Natronkraftpapier, einseitig mit einem Einsteckverschluss und anhängender, gerillter Lasche, mit Eurolochausstanzungen sowie einer Fensterausstanzung mit Griffloch, also Faltschachteln, welche nicht der Beschreibung des Besuchsberichtes vom 16. April 1992 entsprechen, da diese beiderseitig mit doppeltem Einsteckverschluss ausgestaltet sein sollten. Beide Beschreibungen stimmen jedoch darin überein, dass sich an der Oberseite eine anhängende, gerillte Lasche befinden sollte. Was hierunter zu verstehen ist und ob es sich hierbei gerade um die erfindungsgemäßen Verlängerungen im Sinne des Klagepatentes handelt, die sich in entgegengesetzt Richtung erstrecken, vermag die Kammer nicht festzustellen.
Die beiden Zeugen H und N konnten im Termin zur Beweisaufnahme ohne Gedankenstütze keine genauen Angaben zur Ausgestaltung der Aufbewahrungsbehälter machen, welche D am 4. Mai 1992 übergeben worden sind. Die von den Zeugen getätigten Aussagen waren zudem widersprüchlich. Der Zeuge N konnte sich an die Ausgestaltung der abgegebenen Muster gar nicht mehr erinnern. Der Zeuge H bekundete, dass zum Schutz der Lampe im oberen Bereich der Hohlraum durch eine zusätzliche Lasche geschützt werden sollte, damit die durch das Euroloch geschobene Aufhängung nicht die Lampe beschädigt. Im unteren Bereich war ein doppelter Einsteckverschluss vorhanden; mit doppelt ist, so bekundete der Zeuge, ein doppeltes Einstecken gemeint. Der Zeuge H bekundete weiter, dass die Gestaltung im oberen Bereich der Faltschachtel als Einsteckverschluss mit zusätzlicher Lasche bezeichnet wurde. Die Balkonlösung werde in der Faltschachtelindustrie als einfacher Einsteckverschluss mit zusätzlicher Lasche über einem Hohlraum bezeichnet. Diese Bezeichnung findet sich so, d.h. einfacher Einsteckverschluss mit zusätzlicher Lasche über einem Hohlraum, jedoch nicht auf dem Lieferschein vom 4. Mai 1992.
Auf Vorhalt des Lieferscheins vom 4. Mai 1992 machten die Zeugen N und H unterschiedliche Angaben zur jeweiligen Ausgestaltung des Aufbewahrungsbehälters. Die Zeugen haben zunächst beide bekundet, dass im Hinblick auf den schriftlichen Text des Lieferscheines dieser der Ausgestaltung des vorbenutzten Aufbewahrungsbehälters entspreche. Die Begründung hierfür differiert hingegen. So meint der Zeuge N, dass die Oberseite als einseitig mit doppeltem Einsteckverschluss beschrieben werde, der Zeuge H hingegen bezeichnete diese als einseitig mit einfachem Einsteckverschluss und anhängender gerillter Lasche, die anhängende gerillte Lasche bilde den Hohlraum der Faltschachtel. Die Zeugenaussagen stimmen daher in ihrem Bekunden, welcher Teil der Beschreibung des Lieferscheins vom 4. Mai 1992 die Oberseite der Faltschachtel wiedergibt, nicht überein. Auch unter Vorhalt der Jobcard M gemäß Anlage B 19 unterscheiden sich die Bekundungen der Zeugen zur Ausgestaltung der übergebenen Muster. So bezeichnet der Zeuge N wiederum den unteren Bereich der Faltschachtel als einseitiger einfacher Einsteckverschluss mit anhängender gerillter Lasche; unter gerillter Lasche sei der Bereich zu verstehen, der die kleine Sicherheitslasche bezeichne und die gesamte untere Fläche bedecke. Dieser untere Bereich stelle einen einfachen Einsteckverschluss dar. Der doppelte Einsteckverschluss beschreibe die Balkonlösung für den Deckel. Der Zeuge H hingegen liest die Beschreibung umgekehrt, d.h. der doppelte Einsteckverschluss mit zusätzlicher Befestigungslasche beschreibe den Boden der Faltschachtel, während der Beschreibungsteil „eins. mit einfachem Einsteckverschluss und anhängender, gerillter Lasche“ die Oberseite wiedergebe. Selbst unter Vorhalt der Jobcard M stimmen die Zeugen daher in ihren Bekundungen hinsichtlich der Beschreibung der angeblich übergebenen Muster nicht überein, so dass nicht zur Überzeugung der Kammer feststeht, dass die Beschreibung der Faltschachtelmuster auf dem Lieferschein vom 4. Mai 1992 der Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Faltschachtel entspricht und unter der Beschreibung nach dem Lieferschein nicht auch eine andere Ausgestaltung verstanden werden kann.
Zur Aufklärung, was unter der Beschreibung der übergebenen Faltschachtel-Muster entsprechend des Lieferscheins zu verstehen ist, kann nicht auf die den Musternummern Q, J, K, R und M angeblich zugrundeliegenden Jobcards (Anlage B 9 und B16 bis B 19) zurückgegriffen werden. Denn die Kammer ist nicht davon überzeugt, dass diese Jobcards in der Ausgestaltung, wie sie als Anlage B 9 bzw. B 16 bis B 19 zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht wurden, bereits zum Prioritätszeitpunkt vorhanden waren. Hinsichtlich der Jobcard G (Anlage B 9) ist fraglich, ob diese bereits vorhanden war, da sich eine Datei dieses Namens in dem Ausdruck der Monatslisten, welche Gegenstand des Einspruchsbeschwerdeverfahrens vor dem Europäischen Patentamt waren, nicht findet. Die Bezifferung 0290492 befindet sich nicht im Monatsausdruck der Diskette April 92, sondern nur unter dem 13. Juni 1992. Der Zeuge H hat hierzu in seiner Zeugenvernehmung vor dem Europäischen Patentamt ausgeführt und dies auch in der hiesigen Zeugenvernehmung sinngemäß bestätigt, dass es sich hierbei um einen Tippfehler handeln muss, da in dem Monatsausdruck April unter dem 29. April 1992 R steht. Die CAD-Nummer wird, wie der Zeuge H auch bekundet hat, von dem Zeichner angegeben. Er hat zudem bekundet, dass die CAD-Nummer beibehalten wird bis das Muster dem Kunden geschickt wird. Wenn das Maß geändert wird, erhält die Datei einen neuen Namen. Wenn man dieses zugrundelegt, kann jedoch in den Diskettenausdrucken keine CAD-Nummer S gefunden werden. Das „l“ steht jedoch dafür, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und mit der Massenfertigung begonnen werden kann, wozu entsprechende Werkzeuge hergestellt werden, wie die Beklagte in der Replik ausgeführt hat. Eine entsprechende Datei mit der Buchstabenkennung „l“ existiert hingegen nicht. Diese existiert lediglich für die CAD-Nummer Q, welche jedoch nach dem Monatslistenauszug erst am 13. Juni 1992 erstellt wurde. Wenn es sich daher um einen Tippfehler gehandelt haben soll, ist nicht erklärlich, dass eine Jobcard Q am 4. Mai 1992 in dem Lieferschein gemäß Anlage B 10 genannt wurde. Eine Umbenennung müsste daher vor Erstellung des Lieferscheins erfolgt sein. Dass eine Umbenennung erfolgt ist, hat der Zeuge H hingegen nicht bekundet. Gegen eine Identität der Jobcard Q mit der Jobcard S spricht im Übrigen auch, dass die Datei T Zeichen aufweist, während die Datei U Zeichen aufweist, sich die Dateien mithin unterscheiden. Auf Grund dieser Unstimmigkeiten ist für die Kammer nicht erklärlich, welche Ausgestaltung die der Musternummer Q zugrundeliegende Jobcard gehabt hat, insbesondere steht nicht fest, dass diese der Erfindung nach dem Klagepatent entsprochen hat.
Auch anhand der den weiteren Musternummern J, K, R und M angeblich zugrundeliegenden Jobcards gemäß der Anlagen B 16 bis B 19 steht nicht zur Überzeugung der Kammer fest, dass diese in der Ausgestaltung, wie sie als Anlage B 16 bis B 19 zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht wurden, bereits zum Prioritätszeitpunkt vorhanden waren. Die Jobcards werden zwar im Ausdruck der Monatslisten April genannt. Für diese existiert hingegen in den nachfolgenden Monatslisten keine Datei mit dem Zusatz „l“, was das Zeichen dafür wäre, dass diese unverändert durch den Kunden D in Auftrag gegeben wurden, so dass entsprechende Stanzwerkzeuge bestellt werden konnten. Soweit die Muster der Jobcards K, R und M (das Muster mit der Musternummer J wurde laut Lieferschein nicht übernommen) auf Grund der durch D gewünschten geänderten Bemaßungen eine andere Bezeichnung erhalten haben sollten, hat die Beklagte keine Angaben zu der Bezeichnung mit dem entsprechenden Zusatz „l“ gemacht, also der endgültigen Bezeichnung im System der Beklagten. Die entsprechende Bezeichnung kann weder dem Angebot vom 6. Mai 1992 (Anlage B 11), in welchem die Bemaßungen geändert wurden, noch der Auftragsbestätigung vom 22. Mai 1992 (Anlage B 13) entnommen werden. Auch anhand der Dateienliste ist eine Überprüfung nicht möglich, da ein Ausdruck für den Monat Mai 1992 fehlt.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 709, 108 ZPO.
Der Streitwert beträgt 1.000.000,00 €.
Voߠ
Klepsch
Dr. Rinken

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 812, 818 BGB
§§ 709, 108 ZPO
§ 141 PatG
§ 199 BGB
§ 852 BGB
§ 140a PatG
§ 12 PatG
§ 141 Satz 1 PatG
§ 30 Abs. 3 S. 2 PatG
§ 92 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: MDR 2008, 615
2 U 26/19