Oberlandesgericht Stuttgart (Baden-Württemberg, )
Beschluss vom 2023-03-13, Aktenzeichen 2 W 47/20
ECLI: ECLI:DE:OLGSTUT:2023:0313.2W47.20.00

Tenor:
Orientierungssatz
1. Der Anwendbarkeit des § 148 ZPO steht die Regelung in Art. 132 UMV nicht entgegen. Die Aussetzungsmöglichkeiten in der UMV sind nicht abschließend geregelt sind (Anschluss OLG Hamburg, Beschluss vom 27. Januar 2003 - 5 W 81/02).(Rn.25)
2. Die Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO steht im Ermessen des Gerichts. Sie kommt im Verletzungsprozess in Betracht, wenn der Nichtigkeitsantrag einige Erfolgsaussicht aufweist, insbesondere wenn erstinstanzlich bereits die Löschung angeordnet ist, ohne dass insoweit bereits Rechtskraft eingetreten sein muss. Bei der Ermessensausübung sind das Interesse des Verletzungsklägers an einer zeitnahen Entscheidung, das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, und das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, miteinander abzuwägen.(Rn.32)
3. Mit dem Umstand, dass die Klägerin im Jahr 2011, als sie die drei Gemeinschaftsmarken angemeldet hatte, noch davon ausgegangen war, dass der Zusatzstoff Chromoxid, der für die Rosafärbung der Hüftgelenkkugeln verantwortlich ist, die Härte der Verbundmaterialien verbessert, kann zwar möglicherweise die Bösgläubigkeit der damaligen Markenanmeldung begründet werden. Dies erscheint bereits zweifelhaft, weil sich die Bösgläubigkeit im Regelfall auf die bessere Berechtigung eines Dritten bezieht, während der Umstand, dass das charakteristische Merkmal der Rosafärbung zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, eigentlich ein Eintragungshindernis gem. Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV darstellt, das richtigerweise nach Art. 52 Abs. 1 lit. a UMV geltend zu machen gewesen wäre und nicht nach Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV (Bösgläubigkeit). Der Umstand ist jedenfalls nicht geeignet, die Bösgläubigkeit der Anmeldung der Unionsmarken im Jahr 2019 gem. Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV zu begründen, denn zu diesem Zeitpunkt stand die Klägerin nicht mehr auf dem Standpunkt, dass der Zusatzstoff Chromoxid technische Wirkungen zeitigt, so dass Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV aus Sicht der Klägerin kein Eintragungshindernis mehr begründete.(Rn.35) (Rn.36)
4. Hinweis der Dokumentationsstelle des Bundesgerichtshofs: Der Beschluss des Senats vom 13. März 2025 wurde durch Beschluss vom 9. Mai 2025 berichtigt. Der Berichtigungsbeschluss ist am Ende der Entscheidung angefügt.
Verfahrensgang
Auf die sofortige Beschwerde der Klägerin wird der Beschluss des Landgerichts Stuttgart vom 25.02.2020, Az. 17 O 1789/13, aufgehoben.
Der Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart - 2. Zivilsenat - vom 13.03.2023 wird in den Gründen auf Seite 9 im letzten Absatz dahingehend berichtigt, dass die Jahreszahl richtigerweise 2018 statt 2019 lautet und der Satz wie folgt beginnt:
„Der Umstand ist aber jedenfalls nicht geeignet, die Bösgläubigkeit der Anmeldung der Unionsmarken im Jahr 2018 gem. Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV zu begründen, ...“

Tatbestand:
1.
Beide Parteien sind Hersteller von Hüftgelenkimplantaten. Zwischen ihnen besteht Streit darüber, ob die Beklagte Hüftgelenkkugeln in der Farbe Rosa herstellen bzw. vertreiben darf. Mit dem Klagantrag Ziff. 1 der vorliegenden, seit 2013 anhängigen Klage macht die Klägerin einen Unterlassungsanspruch geltend, den sie zunächst vorrangig auf drei Gemeinschaftsmarken gestützt hat. Die mit der Klage verfolgten Ansprüche bezogen sich auf das Gebiet der EU mit Ausnahme Frankreichs, wo aufgrund von Besonderheiten des französischen Zivilprozessrechts ein gesondertes Verletzungsverfahren vor dem Tribunal de Grande Instance de Paris durchgeführt wurde.
Am 22.02.2018 wurden die Gemeinschaftsmarken der Klägerin in dem in Paris anhängigen Rechtsstreit wegen bösgläubiger Markenanmeldung für nichtig erklärt. Die Klägerin legte gegen dieses Urteil Berufung zum Cour d'Appel de Paris ein. Das Landgericht setzte daraufhin das Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des diesem Urteil folgenden Rechtsmittelverfahrens aus.
Am 15./16. Februar 2019 wurden zugunsten der Klägerin auf deren Anträge vom 09.05.2018 neue, den bisherigen Klagemarken entsprechende Unionsmarken eingetragen. Gestützt auf die neu eingetragenen Unionsmarken beantragte die Klägerin, das Verfahren in Bezug auf den Klageantrag Ziff. 1, d.h. in Bezug auf den Unterlassungsantrag, fortzusetzen und die Beklagte per Teilurteil zu verurteilen. Die Beklagte beantragte daraufhin beim EUIPO, die neu eingetragenen Marken für nichtig zu erklären.
2.
Am 25.02.2020 hat das Landgericht beschlossen, dass die Verhandlung bis zur rechtskräftigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens beim EUIPO und bis zur rechtskräftigen Erledigung des Rechtsmittelverfahrens ausgesetzt bleibt. Die Entscheidung des EUIPO sei vorgreiflich für die Entscheidung im hiesigen Verfahren, denn der Erfolg der Unterlassungsanträge hänge vom Bestand der Klagemarken ab und dieser hänge wiederum von der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren ab. Im Rahmen der Ermessensentscheidung sei dabei zu berücksichtigen, dass der Löschungsantrag überwiegende Aussicht auf Erfolg habe, weil zureichende Anhaltspunkte dafür bestünden, dass die Klägerin die streitgegenständlichen Marken unter Umgehung des Urteils des Unionsmarkengerichts Paris erneut angemeldet habe. Dieser Rechtsgedanke sei beispielsweise in § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO verankert, wonach eine Streitsache während der Dauer der Rechtshängigkeit von keiner Partei anderweitig anhängig gemacht werden dürfe. Genau dies habe die Klägerin aber vorliegend getan, indem sie Marken zur Anmeldung gebracht habe, die den bisherigen, auch vor dem Unionsmarkengericht Paris anhängigen Klagemarken entsprochen hätten. Ob die Klägerin dem EUIPO dabei alle Unterlagen zu den geführten Rechtsstreitigkeiten vorgelegt habe, spiele keine Rolle, weil die Frage der Bösgläubigkeit bei der Anmeldung der Unionsmarken nicht geprüft werde. Dass die Klage bereits seit 2013 anhängig sei, sei kein entscheidender Gesichtspunkt gegen eine Aussetzung des Verfahrens, weil die nunmehr streitgegenständlichen Klagemarken erst seit April 2019 anhängig seien. Zuletzt spreche auch die wirtschaftliche Bedeutung des Verfahrens für eine Aussetzung. Auch nach dem Vortrag der Klägerin bringe die Beklagte keine markenverletzende Ware in signifikantem Umfang in den Verkehr. Streitig sei, ob die Beklagte ab Mai 2018, dem allein für die Klageerweiterung maßgeblichen Zeitpunkt, überhaupt markenverletzende Ware in die Europäische Union eingeführt habe. Die Klägerin begründe den Unterlassungsanspruch auch explizit mit dem Vorliegen von Erstbegehungsgefahr. Ein Absetzen markenverletzender Ware werde insoweit nicht dargetan.
3.
Gegen diesen ihr am 04.03.2020 zugestellten Beschluss wendet sich die Klägerin mit ihrer sofortigen Beschwerde vom 16.03.2020, mit der sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
Die Aussetzung eines Markenverletzungsverfahrens mit Blick auf ein anhängiges Löschungsverfahren käme nur dann in Betracht, wenn dem Antrag auf Nichtigerklärung eine überwiegende Aussicht auf Erfolg beizumessen wäre. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die von der Beklagten beim EUIPO gestellten Anträge auf Nichtigerklärung der jüngeren Unionsklagemarken hätten keinerlei Aussicht auf Erfolg.
Aus dem vom Landgericht herangezogenen Rechtsgedanken des § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO ergebe sich kein Verbot einer Markenanmeldung, zumal nicht auf Unionsebene, und auch keine Bösgläubigkeit. Die Klägerin habe durch die Neuanmeldung der Unionsmarken nicht versucht, das Urteil des Pariser Unionsmarkengerichts zu umgehen, sondern das Urteil vollständig umgesetzt. Wegen des Vorwurfs der bösgläubigen Markenanmeldung habe die Klägerin dem EUIPO im Rahmen der Anmeldung sämtliche relevanten Tatsachen mitgeteilt, insbesondere die vermeintlich relevanten Patente sowie die erstinstanzliche Entscheidung des Pariser Gerichts.
Zudem sei die Löschungsentscheidung des Pariser Gerichts grob fehlerhaft. Die Annahme des Pariser Gerichts, dass die Klägerin bei der Anmeldung der älteren Gemeinschaftsklagemarken die Existenz der ihr erteilten Patente im Werkzeugbereich hätte offenlegen müssen, finde keine Grundlage im europäischen Markenrecht. Die betreffenden Patente seien weder für die Frage der bösgläubigen Markenanmeldung noch für den hiesigen Rechtsstreit insgesamt von Bedeutung.
Die von der Beklagten im Nichtigkeitsverfahren geltend gemachten Einwände verfingen nicht. Weder sei die allein maßgebliche abstrakte Farbmarke EM ... aus anderen Gründen bösgläubig angemeldet, noch fehle es den Unionsklagemarken an der erforderlichen Entscheidungskraft.
Die im Rahmen des § 148 ZPO vorzunehmende Abwägung ergebe damit, dass das Verfahren fortzusetzen sei. Hilfsweise werde beantragt, analog Art. 132 Abs. 3 UMV i.V.m. §§ 935 ff. ZPO eine Aussetzung nur gegen vorläufige Sicherungsmaßnahmen, insbesondere gegen ein vorläufiges Benutzungsverbot, anzuordnen.
4.
Die Beklagte tritt der Beschwerde entgegen.
Nach dem in Art. 132 Abs. 1 UMV verkörperten Rechtsgedanken habe ein Unionsmarkengericht das bei ihm anhängige Verletzungsverfahren grundsätzlich auszusetzen, wenn beim EUIPO bereits ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarken anhängig sei oder die Rechtsgültigkeit der Unionsmarken bereits von einem anderen Unionsmarkengericht im Wege der Widerklage angefochten worden sei. Auch wenn diese Voraussetzungen formal nicht erfüllt seien, da die Nichtigkeitsanträge erst nach Erhebung der Verletzungsklage gestellt worden seien, sei zu berücksichtigen, dass die neuen Klagemarken identisch seien mit den alten Klagemarken und die Beklagte den Bestand dieser älteren Marken im Rahmen einer Widerklage vor dem Gericht in Paris angefochten habe, bevor die neuen Unionsmarken eingetragen und zum Gegenstand des hiesigen Verletzungsverfahrens gemacht worden seien. Der Grundgedanke, dass ein Verletzungsverfahren bei bereits anhängigen Nichtigkeitsverfahren gegen die Klagemarken grundsätzlich ausgesetzt werden soll, könne vor diesem Hintergrund nicht dadurch ausgehebelt werden, dass identische Zeichen während des laufenden Verfahrens neu als Unionsmarken angemeldet würden.
Angesichts der vorliegenden Entscheidungen des Gerichts in Paris und des DPMA, mit denen sämtliche ursprünglichen Klagemarken für nichtig erklärt worden seien, könne nicht von der Rechtsgültigkeit der neuen Klagemarken ausgegangen werden, denn diese seien hinsichtlich des Gegenstands der Marken mit den älteren Klagemarken identisch. Die für das vorliegende Verletzungsverfahren relevanten Waren „Gelenkflächenersatz, Hüftgelenkskugeln“ seien in den Warenverzeichnissen beider Marken identisch enthalten. Der zusätzlich verwendete Begriff „Keramische Teile für die Endoprothetik“ werde von den weiter gefassten Begriffen im Verzeichnis der älteren Marken umfasst.
Ob die Entscheidung des Gerichts in Paris rechtsfehlerhaft gewesen sei, spiele keine Rolle, denn diese Entscheidung werde im anhängigen Rechtsmittelverfahren überprüft und es sei nicht Sache der Kammer, die Richtigkeit dieser Entscheidung im Rahmen der Entscheidung über die Aussetzung des hiesigen Verletzungsverfahrens zu überprüfen oder zu bewerten.
Genauso wenig sei zu prüfen, ob die Klägerin bei der Anmeldung der neuen Unionsmarken bösgläubig gehandelt habe. Diese Frage sei beim Anmeldeverfahren vor dem EUIPO nicht Prüfungsgegenstand. Die Klärung der Frage, ob die Klägerin bei der Anmeldung der neuen Unionsmarken bösgläubig gehandelt habe, sei dem Nichtigkeitsverfahren vorbehalten, das die Beklagte zwischenzeitlich eingeleitet habe. Es komme deshalb nicht darauf an, ob die Klägerin das Amt über die Existenz der zwischenzeitlich ausgelaufenen Patente informiert habe, zumal das Verschweigen des Patentschutzes auch nicht der maßgebliche Grund dafür gewesen sei, dass das Gericht in Paris die älteren Marken für nichtig erklärt habe.
Die Bösgläubigkeit sämtlicher Markenanmeldungen der Klägerin liege darin begründet, dass sie mit den Anmeldungen verhindern wolle, dass Mitbewerber Keramikmaterial mit der nach Ablauf der Patente gemeinfrei gewordenen Zusammensetzung herstellen und vermarkten. Vor diesem Hintergrund stelle die Neuanmeldung identischer Klagemarken eine Umgehung der Nichtigkeitsentscheidung des Pariser Gerichts dar. Insoweit sei auch der Hinweis des Landgerichts auf den Rechtsgedanken des § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO folgerichtig, denn dieser Rechtsgedanke finde im Unionsmarkenrecht entsprechende Anwendung.
Eine Aussetzung verbiete sich auch nicht deshalb, weil die Beklagte in signifikantem Umfang markenverletzende Ware in der EU in den Verkehr brächte und damit den derzeit herrschenden Schwebezustand zum Nachteil der Klägerin ausnutze. Derartige Umstände gebe es nicht. Die Klägerin sei nicht in der Lage, entsprechende Verletzungshandlungen darzulegen.
5.
Das Landgericht hat der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen und die Akten zur Entscheidung über die Beschwerde vorgelegt. Gerade auch unter Berücksichtigung der Wertungen des Verordnungsgebers der UMV lägen die Voraussetzungen für eine Aussetzung der Verhandlung nach § 148 ZPO vor, denn danach gebühre dem Amt bei der Entscheidung über die Nichtigkeit einer Unionsmarke der Vorrang. Den Regelungen in Art. 128 Abs. 7 UMV und 132 Abs. 2 Satz 2 UMV liege der gesetzgeberische Gedanke zugrunde, dass dem Amt wegen dessen besonderer Sachkunde für das Unionsmarkenrecht und dessen besonderer Stellung außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit eine zentrale Entscheidungskompetenz zustehen soll. Ob ein Verletzungsverfahren im Hinblick auf einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nach § 148 ZPO auszusetzen sei, entscheide sich daher anhand der Abwägung der Erfolgsaussichten des Verfahrens über die Nichtigkeit der Klagemarke und der mit der Aussetzung verbundenen Prozessverzögerung unter besonderer Berücksichtigung dieser Wertungen der UMV. Danach verbleibe es im vorliegenden Verfahren bei der Aussetzung.

Entscheidungsgründe:
Die sofortige Beschwerde der Beklagten ist gem. § 252 ZPO zulässig und hat in der Sache Erfolg.
Eine Aussetzung des Verfahrens nach Art. 132 UMV kommt nicht in Betracht.
Art. 132 Abs. 1 UMV setzt voraus, dass der Antrag an das Amt auf Erklärung der Nichtigkeit zeitlich vor der Verletzungsklage gestellt wurde. Das ist hier nicht der Fall. Als die Beklagte am 12.07.2019 beim Amt beantragte, die neu eingetragenen Marken der Klägerin für nichtig zu erklären, waren diese aufgrund des vorangegangenen Antrags der Klägerin vom 25.04.2019, mit dem die Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch im Wege der nachträglichen Klagehäufung vorrangig auf die neu eingetragenen Unionsmarken stützte, bereits Gegenstand der hiesigen Klage.
Art. 132 Abs. 2 UMV ist von vornherein nicht einschlägig. Die Vorschrift betrifft den Fall, dass die Rechtsgültigkeit der Unionsmarke im Wege der Widerklage angefochten worden ist. Eine derartige Widerklage hat die Beklagte nicht erhoben.
Hat der Beklagte keine Löschungswiderklage erhoben und wird erst nach Erhebung der Verletzungsklage beim Amt ein Antrag auf Löschung der Unionsmarke eingereicht - wie es hier der Fall ist -, sieht Art. 132 UMV keine Aussetzungsmöglichkeit des Unionsmarkengerichts vor (BeckOK MarkenR/Grüger, 32. Ed. 01.01.2023, UMV 2017, Art. 132, Rn. 55).
Grundsätzlich in Betracht kommt aber eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO.
a)
Der Anwendbarkeit des § 148 ZPO steht die Regelung in Art. 132 UMV nicht entgegen, da die Aussetzungsmöglichkeiten in der UMV nicht abschließend geregelt sind (OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 356 - TAE BO; a.A. Grüger in BeckOK MarkenR, a.a.O., Art. 132, Rn. 55f., Rn 60, der eine analoge Anwendung des Art. 132 Abs. 2 Satz 2 UMV bzw. des Art. 128 Abs. 7 UMV bevorzugt; offengelassen von OLG Düsseldorf, BeckRS 2017, 114519, Rn. 14 - Evolution; für das Geschmacksmusterrecht bejahend BGH, GRUR 2012, 512, Rn. 22 - Kinderwagen). Über Art. 129 Abs. 3 UMV kommen daher auch die Aussetzungsmöglichkeiten des nationalen Rechts wie § 148 ZPO zur Anwendung.
b)
Die Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO steht im Ermessen des Gerichts.
Im Beschwerdeverfahren kann in vollem Umfang nur überprüft werden, ob auf Tatbestandsseite ein Aussetzungsgrund vorliegt. Auf der Rechtsfolgenseite hingegen darf das Beschwerdegericht eine Ermessensausübung des erstinstanzlichen Gerichts nur darauf überprüfen, ob die gesetzlichen Grenzen des Ermessens eingehalten oder ob Ermessenfehler gegeben sind. Dabei ist zu prüfen, ob das erstinstanzliche Gericht alle wesentlichen Gesichtspunkte in seine Entscheidung einbezogen hat. Ob es zweckmäßig ist, ein Verfahren auszusetzen, kann hingegen nicht nachgeprüft werden. Dem Beschwerdegericht sind eigene Zweckmäßigkeitserwägungen verwehrt (BGH, NJW-RR 2021, 638, Rn. 20; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 14, Rn. 21).
c)
Die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 Abs. 1 ZPO sind gegeben.
Nach § 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen ist.
Die Wirksamkeit der Unionsmarken ist Gegenstand der vom EUIPO aufgrund des Nichtigkeitsantrags der Beklagten zu treffenden Entscheidung. Die Entscheidung des Rechtsstreits ist davon abhängig, ob die zugunsten der Klägerin im Februar 2019 eingetragenen Unionsmarken, auf die die Klägerin ihre Klage vorrangig stützt, gem. Art. 59 Abs. 1 UMV für nichtig erklärt werden, da der Klage in diesem Fall gem. Art. 62 Abs. 2 UMV die Grundlage entzogen würde. Erklärt das EUIPO die Klagemarken hingegen nicht für nichtig, hat das Landgericht gem. Art. 127 Abs. 1 UMV von deren Rechtsgültigkeit auszugehen.
d)
Nicht ermessensfehlerfrei sind aber die Erwägungen des Landgerichts dazu, ob das Verfahren auszusetzen ist.
aa)
Die Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO steht im Ermessen des Gerichts. Sie kommt im Verletzungsprozess in Betracht, wenn der Nichtigkeitsantrag einige Erfolgsaussicht aufweist, insbesondere wenn erstinstanzlich bereits die Löschung angeordnet ist, ohne dass insoweit bereits Rechtskraft eingetreten sein muss. Bei der Ermessensausübung abzuwägen sind das Interesse des Verletzungsklägers an einer zeitnahen Entscheidung, das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, und das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden. Zugunsten des Klägers ist darüber hinaus zu berücksichtigen, ob durch die während der Verfahrensaussetzung andauernde Verwendung des angegriffenen Zeichens mit einer Schwächung der Klagemarke zu rechnen ist und ob der Kläger noch weitere Ansprüche aufgrund anderer Kennzeichenrechte verfolgt, die durch das Nichtigkeitsverfahren nicht betroffen sind (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 14, Rn. 20).
Das Gericht muss bei der Ausübung seines Ermessens die mögliche Verfahrensverzögerung mit den Gesichtspunkten der Verfahrensökonomie und der Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen abwägen. Dabei hat das Gericht auch die Gesamtdauer des Verfahrens zu berücksichtigen und sich mit zunehmender Dauer nachhaltig um eine Beschleunigung des Verfahrens zu bemühen (vgl. BVerfG NJW 2013, 3432, Rn. 20).
bb)
Das Landgericht ist bei seiner Ermessensausübung davon ausgegangen, dass der Löschungsantrag der Beklagten überwiegende Aussicht auf Erfolg habe. Das Landgericht stützt sich hierbei im Wesentlichen darauf, dass der Nichtigkeitsantrag der Beklagten erfolgversprechend sei, weil die Klägerin bei der Anmeldung der Unionsmarken bösgläubig gewesen sei. Die für die Bösgläubigkeit gegebene Begründung überzeugt jedoch nicht.
Mit dem Umstand, dass die Klägerin im Jahr 2011, als sie die drei Gemeinschaftsmarken angemeldet hatte, noch davon ausgegangen war, dass der Zusatzstoff Chromoxid, der für die Rosafärbung der Hüftgelenkkugeln verantwortlich ist, die Härte der Verbundmaterialien verbessert, kann zwar möglicherweise die Bösgläubigkeit der damaligen Markenanmeldung begründet werden. Auch das ist bereits zweifelhaft, weil sich die Bösgläubigkeit im Regelfall auf die bessere Berechtigung eines Dritten bezieht (Eisenführ in Eisenführ/Schennen, GMV, 4. Aufl. 2014, Art. 52, Rn. 10, 17), während der Umstand, dass das charakteristische Merkmal der Rosafärbung zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, eigentlich ein Eintragungshindernis gem. Art. 7 Abs. 1 lit. e (ii) GMV darstellt, das richtigerweise nach Art. 52 Abs. 1 lit. a GMV geltend zu machen gewesen wäre (Eintragung entgegen den Vorschriften des Art. 7 GMV) und nicht nach Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV (Bösgläubigkeit).
Der Umstand ist aber jedenfalls nicht geeignet, die Bösgläubigkeit der Anmeldung der Unionsmarken im Jahr 2019 gem. Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV zu begründen, denn zu diesem Zeitpunkt stand die Klägerin nicht mehr auf dem Standpunkt, dass der Zusatzstoff Chromoxid technische Wirkungen zeitigt, so dass Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV aus Sicht der Klägerin kein Eintragungshindernis mehr begründete. Der Klägerin kann auch nicht vorgeworfen werden, nur aus taktischen Gründen ihre Ansicht zur Wirkungsweise des Chromoxid geändert zu haben, denn auch das im vorliegenden Verfahren eingeholte gerichtliche Gutachten vom 07.03.2018 bestätigt, dass die Zugabe von Chromoxid die Härte und Verschleißfestigkeit der Keramik nicht erhöht.
Die Bösgläubigkeit ergibt sich auch nicht aus einer Umgehung des Urteils des Unionsmarkengerichts in Paris. Das Urteil des Unionsmarkengerichts bezieht sich auf die Gemeinschaftsmarken und nicht auf die Unionsmarken, die im Hinblick auf den absoluten Nichtigkeitsgrund nach Art. 59 Abs. 1 UMV i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. e (ii) UMV eigenständig zu prüfen sind. Wenn - wie oben dargelegt - keine Bösgläubigkeit vorliegt, dann kann auch der Umstand nicht schaden, dass das EUIPO die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung noch gar nicht prüfen kann (vgl. Brecht in Eisenführ/Schennen, UMV, 6. Aufl. 2020, Art. 59, Rn. 6), sondern erst im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens. Ohnehin wäre ein absolutes Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV auch schon bei der Eintragung der Marke zu berücksichtigen gewesen.
Im Übrigen überzeugt auch der Rechtsgedanke der anderweitigen Rechtshängigkeit nicht. Das Verfahren zur Anmeldung neuer Marken und ein Nichtigkeitsverfahren bzw. eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit bzgl. bereits bestehender Marken haben ersichtlich unterschiedliche Streitgegenstände, so dass der Rechtsgedanke von § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO von vornherein nicht einschlägig sein kann.
Auch der von der Beklagten hervorgehobene Umstand, dass die Markenanmeldung im Nachgang zu einem entsprechenden Patent erfolgt ist, erscheint nicht geeignet, die Bösgläubigkeit der Markenanmeldung zu begründen. Eine missbräuchliche Verlängerung zeitlich begrenzter Rechte liegt darin nicht. Eine Kumulation von Immaterialgüterrechten ist möglich, da Marken und andere Immaterialgüterrechte unterschiedlichen Zielen dienen und auch unterschiedliche Schutzvoraussetzungen haben (Hanne in BeckOK MarkenR, a.a.O., UMV 2017, Art. 59, Rn. 30).
cc)
Keine Bedenken bestehen gegen die Ermessenserwägungen des Landgerichts im Übrigen.
(i)
Soweit sich das Landgericht im Rahmen seiner Nichtabhilfeentscheidung darauf stützt, dass nach der gesetzgeberischen Wertung dem Amt bei der Entscheidung über die Nichtigkeit einer Unionsmarke der Vorrang gebühre, ist die Berücksichtigung dieses Gesichtspunkts nicht zu beanstanden.
Zwar ergibt sich ein derartiger Vorrang nicht unmittelbar aus den gesetzlichen Regelungen. Die Regelungen in Art. 132 UMV sind nicht einschlägig, da die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Aussetzung nach dieser Vorschrift nicht vorliegen. Aus ihnen lässt sich daher auch nicht herleiten, dass dem Amt grundsätzlich der Vorrang gebühren soll bei der Entscheidung über die Nichtigkeit einer Unionsmarke.
Ein gewisser Vorrang für eine Entscheidung durch das Amt ergibt sich aber daraus, dass das Unionsmarkengericht im Falle einer Widerklage auf Nichtigerklärung den Beklagten auffordern kann, innerhalb einer bestimmten Frist beim EUIPO die Erklärung der Nichtigkeit zu beantragen (Schennen in Eisenführ/Schennen, a.a.O., Art. 132, Rn. 16). Geht der spätere Antrag beim Amt auf eine derartige Aufforderung durch das Gericht zurück, wäre es widersinnig, wenn ungeachtet dessen das Verletzungsverfahren fortgeführt werden würde (Kampmann/Eberhardt in Eisenführ/ Schennen, a.a.O., Art. 127, Rn. 5). Es spricht einiges dafür, diese Wertung auch auf den Fall einer eigenständigen Antragstellung durch den Beklagten zu übertragen. Denn es erscheint wenig nachvollziehbar, wenn der Beklagte, der, um einem zu erwartenden Antrag des Markeninhabers und einer Entscheidung des Unionsmarkengerichts zuvorzukommen und Zeit zu sparen, anstatt eine Widerklage zu erheben, gleich einen Antrag beim Amt stellt, schlechter oder anders gestellt wird als derjenige, der all dies abwartet und dadurch auch noch eine erhebliche Verzögerung des Verfahrens herbeiführt (OLG Düsseldorf, BeckRS 2017, 114519, Rn. 14 - Evolution).
(ii)
Keine Bedenken bestehen ferner gegen die Ermessenserwägungen des Landgerichts zu der durch eine Aussetzung verursachten Verfahrensverzögerung. Insoweit ist die Erwägung des Landgerichts nicht zu beanstanden, dass der Rechtsstreit bzgl. der streitgegenständlichen Unionsmarken erst seit dem 25.04.2019 anhängig ist.
(iii)
Ebenfalls keine Bedenken bestehen gegen die Erwägung, dass auch die wirtschaftliche Bedeutung des Verfahrens für eine Aussetzung spricht, weil die Klägerin nicht dargelegt hat, dass die Beklagte auch nach dem 09.05.2018, dem Tag der Anmeldung der Unionsmarken, noch markenverletzende Ware in signifikantem Umfang in den Verkehr gebracht hat.
Liegen Ermessensfehler vor, darf das Beschwerdegericht die Aussetzungsentscheidung lediglich aufheben. Es ist nicht befugt, eine eigene Ermessensentscheidung zu treffen (BGH, NJW-RR 2020, 98, Rn. 42).
Der Senat kann daher nicht entscheiden, ob die verbleibenden Gründe bzw. die von der Beklagten zusätzlich vorgebrachten Gründe eine Aussetzung rechtfertigen. Hierüber wird das Landgericht in eigener Zuständigkeit zu entscheiden haben.
III.
Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens, die durch die Aussetzungsentscheidung ausgelöst werden, bilden einen Teil der Kosten des Rechtsstreits, die unabhängig vom Ausgang des Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahrens die nach §§ 91 ff. ZPO in der Sache unterliegende Partei zu tragen hat (BGH, NJW-RR 2021, 638, Rn. 23; Zöller/Greger, ZPO, 34. Aufl. 2022, § 252, Rn. 5).
Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht nicht.
Sonstiger Langtext
Berichtigungsbeschluss vom 9. Mai 2025
Es liegt ein offensichtliches Schreibversehen vor. Dass die Unionsmarken im Jahr 2018 angemeldet wurden und nicht erst im Jahr 2019, ergibt sich aus den Ausführungen zum Sachverhalt auf Seite 2 des Beschlusses. Der Schreibfehler war daher gem. § 319 ZPO zu berichtigen.
Die Einwände der Beklagten gegen die von der Klägerin beantragte Berichtigung greifen nicht durch. Auch nach Auffassung der Beklagten ist es unstreitig, dass die Unionsmarken der Klägerin im Jahr 2018 angemeldet wurden. Die Aussage an der betreffenden Stelle bezieht sich auch auf die Anmeldung der Unionsmarken und nicht auf den Antrag der Beklagten auf Löschung dieser Marken. Auf die Frage, welche Bedeutung die Parteien der Textpassage über deren Wortlaut hinaus beimessen, kommt es für die Berichtigung nicht an.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 935 ff. ZPO
§§ 91 ff. ZPO
§ 148 ZPO
§ 252 ZPO
§ 319 ZPO
§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO
§ 148 Abs. 1 ZPO
Art. 132 UMV
Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV
Art. 52 Abs. 1 lit. a UMV
Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV
Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV
Art. 132 Abs. 3 UMV
Art. 132 Abs. 1 UMV
Art. 128 Abs. 7 UMV
Art. 132 Abs. 2 UMV
Art. 132 Abs. 2 Satz 2 UMV
Art. 129 Abs. 3 UMV
Art. 59 Abs. 1 UMV
Art. 62 Abs. 2 UMV
Art. 127 Abs. 1 UMV
Art. 52 Abs. 1 lit. a GMV
Art. 7 GMV
Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV

Zitierte Entscheidungen: GRUR-RR 2003, 356
GRUR 2012, 512
NJW-RR 2021, 638
NJW 2013, 3432
NJW-RR 2020, 98
5 W 81/02
17 O 1789/13