Oberlandesgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg, )
Beschluss vom 2012-01-23, Aktenzeichen 6 U 136/11

Tenor:
Der Antrag der Beklagten auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts Mannheim vom 09.12.2011 - 7 O 122/11 - wird zurückgewiesen.

Tatbestand:
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Das Landgericht Mannheim hat mit Urteil vom 09.12.2011 die Beklagte auf Antrag der Klägerin wegen Patentverletzung u.a. zur Unterlassung und zur Rechnungslegung verurteilt. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 14.12.2011, der am 15.12.2011 beim Oberlandesgericht eingegangen ist, Berufung eingelegt und diese sogleich begründet. Mit einem weiteren Schriftsatz vom gleichen Tag hat sie zudem beantragt, die Zwangsvollstreckung aus dem angefochtenen Urteil gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen.
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Die Klägerin ist seit dem 26.05.2011 eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 1 010 336 (Klagepatent). Gegen den deutschen Teil des Klagepatent hat [ein mit der Beklagten verbundenes Unternehmen] am 26.02.2011 Nichtigkeitsklage erhoben.
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Die Beklagte bietet als europäische Vertriebsgesellschaft der X Mobiltelefone und andere mobile Geräte an, die nach dem GPRS-Standard arbeiten (GPRS = General Packet Radio Service), u.a. Geräte unter den Bezeichnungen xxx, yyy...
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Die Klägerin hat die Muttergesellschaft der Beklagten am 06.08.2007 im Hinblick auf das Klagepatent zum Abschluss eines Lizenzvertrags angefordert.
5
Die Beklagte hat der Klägerin mit Anwaltsschreiben vom 04.10.2011 ein Lizenzvertragsangebot unterbreitet, wegen dessen Inhalt auf die Anlage B 7 Bezug genommen wird.
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Zudem hat die Beklagte über den durch die X in der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom 01.01.2008 - 30.09.2011 mit den angegriffenen Ausführungsformen erzielten Umsatz Rechnung gelegt, hieraus die sich nach dem Lizenzvertragsangebot ergebenden Lizenzgebühren berechnet und einen entsprechenden Betrag beim Amtsgericht Mannheim - Hinterlegungsstelle - unter Verzicht auf die Rücknahme hinterlegt.
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Die Beklagte hat sich im ersten Rechtszug u.a. mit dem Einwand verteidigt, die Klägerin sei an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs gehindert, weil die Beklagte aus kartellrechtlichen Gründen Anspruch auf Gewährung einer Lizenz habe. Das von ihr unterbreitete Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags könne die Klägerin nicht ablehnen, ohne sich kartellrechtswidrig zu verhalten.
8
Das Landgericht hat der Klage ganz überwiegend stattgegeben und die Auffassung vertreten, der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand sei nicht begründet. Wenn der Verletzer - wie hier die Beklagte - bereits in der Vergangenheit Benutzungshandlungen vorgenommen habe, ohne eine Lizenz zu haben oder ein Lizenzvertragsangebot unterbreitet zu haben, dass der Schutzrechtsinhaber nicht ohne Missachtung seiner kartellrechtlichen Pflichten ablehnen dürfe, sei dieser zur Annahme eines später unterbreiteten Lizenzvertragsangebots nur verpflichtet, wenn der Lizenzsucher dem Grunde nach anerkenne, dass er für die Vergangenheit Schadensersatz schulde. An einer solchen Anerkennung der Schadensersatzpflicht seitens der Beklagten fehle es. Die Klägerin sei zur Annahme des Lizenzvertragsangebots gemäß Anlage B 7 ferner deshalb nicht verpflichtet, weil die Beklagte sich für den Fall, dass die Klägerin einen Schadensersatz geltend mache, der den von der Beklagten als angemessen angesehenen Betrag übersteige, einen Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents vorbehalte. Auch wenn die Vereinbarung eines Nichtangriffs auf das lizenzierte Schutzrechte kartellrechtlich regelmäßig unwirksam sei, könne der Lizenzgeber doch jedenfalls eine Regelung verlangen, wonach er berechtigt sei, den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn der Lizenznehmer einen Nichtigkeitsangriff gegen das lizenzierte Schutzrecht führe.
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Die Beklagte hält diese Beurteilung des Landgerichts für unzutreffend. Sie meint, die Klägerin hätte das von der Beklagten am 04.10.2011 unterbreitete Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags annehmen müssen. Sie verweist ferner auf das von ihr am 10.11.2011 unterbreitete, nochmals modifizierte Angebot (Anlage BK 6) sowie auf ein weiteres, mit Schreiben vom 14.12.2011 an die Prozessbevollmächtigten der Klägerin übermitteltes, abermals verändertes Angebot (Anlage BK 8, in englischer Sprache). Mit Schriftsatz vom 19.01.2012 hat sie schließlich ein nochmals verändertes Angebot mit Datum vom 05.01.2012 vorgelegt (Anlage BK 9, in deutscher Sprache).
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In dem Angebot vom 10.11.2011 lautet § 8 Abs. 1 wie folgt:
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„Pending nullity complaints, oppositions or utility model cancellation requests, filed by the LICENSEE or any affilated entity or individual against the Licensed Patents will be withdrawn within ten working days from the conclusion of this Agreement. This does not apply if, as far as and as long as LICENSOR claims damages from LICENSEE for alleged past infringement which extend beyond the payment according to § 4 (2) above. If such nullity complaint, opposition oder utility model cancellation request leads to the full or partial invalidation of a Licensed Patent, the LICENSEE’s obligations according to § 4 (1) and § 5 above shall not be affected thereof“.
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In dem Angebot vom 14.12.2011 lautet § 8 Abs. 1 wie folgt:
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„Pending nullity complaints, oppositions or utility model cancellation requests, filed by the LICENSEE or any affilated entity or individual against the Licensed Patents will be withdrawn within ten working days from the conclusion of this Agreement.
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Das Angebot vom 05.01.2012 weist insoweit keine Änderung auf.
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Sowohl in dem Angebot gemäß Anlage B 7 als auch in den nachfolgenden Angeboten ist jeweils vorgesehen, dass der Vertrag deutschem Recht unterliegt.
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Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin haben mit Schreiben vom 02.01.2012 Fragen zum Verständnis des Angebots der Beklagten vom 14.12.2011 gestellt. In dem Schreiben heißt es u.a:
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„§ 8 (1) provides for an obligation to withdraw any pending nullity actions but does not explicitly adress any possible future nullity actions. In this regard, we assume that your clients accept the acknowledged principle of German law according to which any license can be terminated for the future in case the licensee attacks the validity of the licensed patents.“
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Die Prozessbevollmächtigten der Beklagten antworteten darauf mit Schreiben vom 05.01.2012, in dem es zu diesem Punkt heißt:
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„Ad 8: Our clients do intend to withdraw the pending nullity actions and do not intend to file any of these anew. It is not acceptable, however, to generally confirm legal opinions of your client for all future and all kinds of circumstances.“
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Die Klägerin tritt dem Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung entgegen. II.
Die Klägerin tritt dem Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung entgegen.

Entscheidungsgründe:
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Der Antrag der Beklagten ist zulässig, bleibt jedoch erfolglos.
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1. Wird gegen ein für vorläufig vollstreckbares Urteil Berufung eingelegt, kann das Berufungsgericht gem. §§ 719, 707 ZPO auf Antrag anordnen, dass die Zwangsvollstreckung gegen oder ohne Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt wird. Die Entscheidung des Berufungsgerichts, das nach pflichtgemäßem Ermessen über den Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung zu entscheiden hat, hängt ab vom Ergebnis einer Abwägung der einander gegenüberstehenden Interessen von Gläubiger und Schuldner. Im Rahmen der Interessenabwägung ist von Bedeutung, ob das Rechtsmittel nach der vom Berufungsgericht anzustellenden summarischen Prüfung Aussicht auf Erfolg verspricht. Lassen sich die Erfolgsaussichten der Berufung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht abschließend beurteilen, ist dies im Rahmen der Interessenabwägung zu Lasten der in erster Instanz verurteilten Partei zu berücksichtigen. Denn das Gesetz geht davon aus, dass der Gläubiger aus einem von ihm erstrittenen, vorläufig vollstreckbaren Titel die Zwangsvollstreckung betreiben darf, seine Interessen haben nach der Wertung des Gesetzes den Vorrang. In einem solchen Fall wird einem Einstellungsantrag daher nur stattgegeben werden können, wenn den Interessen der verurteilten Partei besonderes Gewicht zukommt. Anders ausgedrückt können Nachteile, die regelmäßig mit der Vollstreckung eines Titels einhergehen, eine Einstellung der Zwangsvollstreckung grundsätzlich nicht rechtfertigen.
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2. Die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung kann in Fällen angebracht sein, in denen sich bei der in diesem Stadium allein möglichen summarischen Prüfung für das Berufungsgericht hinreichend deutlich ergibt, dass die Berufung voraussichtlich Erfolg haben wird. Diese Voraussetzung liegt im Streitfall jedoch nicht vor.
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Die Beklagte zieht im jetzt erreichten Sach- und Streitstand nicht in Zweifel, dass die Klägerin Inhaberin des Klagepatents ist und dass von ihr vertriebene Geräte Anspruch 1 des Klagepatents mittelbar verletzen, weil sie dazu geeignet und bestimmt sind, das dort beschriebene Verfahren durchzuführen, was wiederum damit zusammenhängt, dass sie gemäß dem Standard ETSI TS 144 060 in der Version 5.3.0 arbeiten.
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Zwischen den Parteien steht ferner nicht im Streit, dass es sich bei dem Klagepatent um ein standard-essentielles Patent handelt. Nach der im jetzigen Verfahrensstadium allein möglichen summarischen Prüfung hat der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand keinen Erfolg. Das gilt auch unter Berücksichtigung des Lizenzvertragsangebots gemäß Anlage BK 8, das die Beklagte der Klägerin nach Verkündung des angefochtenen Urteils unterbreitet hat.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der der Senat folgt, kann allerdings der Beklagte grundsätzlich dem Unterlassungsbegehren des Inhabers eines standard-essentiellen Patents den Einwand entgegenhalten, der Kläger handele kartellrechtswidrig und missbrauche damit seine marktbeherrschende Stellung (BGHZ 180, 312, Tz. 22ff.- Orange-Book-Standard). Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher durch eine solche Weigerung unbillig, stellt sich auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar. Ein solcher Missbrauch ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Der Lizenzsucher muss dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder zu diskriminieren, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Außerdem muss der Lizenzsucher, wenn er - wie hier die Beklagte - den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, die Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft (BGH a.a.O., Tz. 29).
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Vorliegend steht die erste der beiden genannten Voraussetzungen der Berechtigung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands in Rede. Der Inhaber eines standard-essentiellen Schutzrechts handelt nur dann kartellrechtswidrig, wenn er gehalten ist, das ihm unterbreitete Lizenzvertragsangebot anzunehmen. Eine solche Verpflichtung besteht jedoch nur dann, wenn das Lizenzvertragsangebot seinen Interessen in angemessener Weise Rechnung trägt. Die Lizenzvertragsangebote, die die Beklagte der Klägerin bislang unterbreitet hat, sind schon deshalb ungeeignet, den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu begründen, weil sich die Klägerin nicht darauf einlassen muss, dass der Vertrag keine Regelung über die Folgen eines möglichen zukünftigen Angriffs der Lizenznehmer auf das Vertragsschutzrecht enthält.
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Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Lizenzvertrag nach der in § 8 (4) vorgeschlagenen Regelung dem deutschen Recht unterliegen soll. Nach insoweit übereinstimmendem deutschen und europäischen Kartellrecht richtet sich die Zulässigkeit von Patentlizenzvereinbarungen nach der VO 772/2004 (vgl. § 2 Abs. 2 GWB). Nach Art. 5 Abs. 1 lit. c der VO 772/2004 gilt die Freistellung nach Art. 2 nicht für eine in einer Technologietransfer-Vereinbarung enthaltene Verpflichtung, die Gültigkeit der Rechte an geistigem Eigentum, über die der Lizenzgeber im Gemeinsamen Markt verfügt, nicht anzugreifen. Dies gilt jedoch unbeschadet der Möglichkeit, die Beendigung der Technologietransfer-Vereinbarung für den Fall vorzusehen, dass der Lizenznehmer die Gültigkeit eines oder mehrerer der lizenzierten Schutzrechte angreift. Nach den einschlägigen kartellrechtlichen Regelungen ist es mithin zulässig, in einem Patentlizenzvertrag eine Regelung vorzusehen, nach der der Lizenzgeber berechtigt ist, den Lizenzvertrag zu kündigen, wenn der Lizenznehmer den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts angreift. Zwar kann auch eine solche Klausel den Lizenznehmer davon abhalten, einen Angriff auf das Vertragsschutzrecht zu unternehmen. Ihre sachliche Rechtfertigung wird jedoch darin gesehen, dass es dem Lizenzgeber im allgemeinen nicht zuzumuten ist, dass er dem Lizenzvertrag festgehalten wird, wenn der Lizenznehmer dessen Grundlage in Frage stellt (Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, EG-Kartellrecht, 2. Auflage, VO 772/2004, Art. 5, Rn. 7; Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, TT-VO Art. 5, Rn. 328). Anhaltspunkte dafür, dass der Inhaber eines standard-essentiellen Patents insoweit weitergehenden Einschränkungen unterliegt, sind nicht ersichtlich.
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Die Klägerin hat auch ein berechtigtes Interesse daran, dass in den Lizenzvertrag eine Klausel aufgenommen wird, die ihr für den Fall eines künftigen Angriffs auf den Rechtsbestand der lizenzierten Schutzrechte ein Recht zur Kündigung des Vertrags gibt. Das ergibt sich - jedenfalls auf der Grundlage des deutschen Rechts, das auf den Vertrag anwendbar sein soll - daraus, dass ohne eine ausdrückliche Regelung eine entsprechende Befugnis nicht bestünde oder zumindest nicht zweifelsfrei wäre. In Rechtsprechung (BGH GRURInt 1969, 31, 33 - Gewindeschneidapparat) und Literatur (Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Auflage, Rz. 2044; Groß, Der Lizenzvertrag, 10. Auflage, Rz. C 214) wird hierzu die Auffassung vertreten, bei Fehlen einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung sei der Lizenznehmer grundsätzlich nicht gehalten, einen Angriff auf den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts zu unterlassen. Eine Nichtangriffsverpflichtung bzw. ein Recht des Lizenzgebers zur Kündigung des Lizenzvertrags wegen des Angriffs auf den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts besteht danach also nur dann, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist.
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Die Klägerin hat vor diesem Hintergrund der Beklagten mitgeteilt, sie nehme an, diese akzeptiere die nach deutschen Recht bestehende Möglichkeit, den Lizenzvertrag mit Wirkung für die Zukunft zu beenden, wenn der Lizenznehmer den Rechtsbestand der Vertragsschutzrechte angreife. Die Beklagte hat darauf erwidert, es sei für sie nicht akzeptabel, die Rechtsauffassung der Klägerin für alle Zukunft und für alle möglichen Umstände festzuschreiben.
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Angesichts dessen muss die Klägerin ernsthaft befürchten, dass die Beklagte für den Fall, dass sie sich - entgegen der von ihr erklärten Absicht - zukünftig doch zu einem Angriff auf die Vertragsschutzrechte entschlösse, eine Befugnis der Klägerin, den Lizenzvertrag zu kündigen, bestreiten würde. Ihre Äußerung im Schriftsatz vom 19.01.2012, es sei der Beklagten bekannt, dass die neuerliche Erhebung einer Nichtigkeitsklage der Klägerin „nach verbreiteter Meinung ein außerordentliches Kündigungsrecht geben würde“, und sie widerspreche dem nicht, ist nach Auffassung des Senats unzureichend. Darauf muss sich die Klägerin nicht einlassen. Solange die Beklagte nicht bereit ist, ein Vertragsangebot zu unterbreiten, das der Klägerin für den Fall eines Angriffs der Beklagten oder eines verbundenen Unternehmens auf den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts ein Kündigungsrecht einräumt, ist die Klägerin nicht gehalten, ein solches Angebot anzunehmen. Deshalb stellt es keine unbillige Behinderung der Beklagten dar, wenn die Klägerin das ihr unterbreitete Lizenzvertragsangebot vom 14.12.2011 nicht angenommen hat. Für das in diesem Punkt unveränderte Angebot vom 05.01.2012 gilt nichts anderes.
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Für eine unzulässige Diskriminierung der Beklagten durch die Klägerin ist nichts ersichtlich. Es ist nicht dargetan, dass Klägerin in Verträgen mit anderen Lizenznehmern die jetzt von der Beklagten vorgeschlagene Regelung akzeptiert hätte.
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Daraus ergibt sich zugleich, dass die Klägerin nicht gehalten war, die vorangegangenen Vertragsangebote der Beklagten anzunehmen, in denen die Verpflichtung, die bereits erhobene Nichtigkeitsklage für den Fall des Zustandekommens des Vertrags zurückzunehmen, nur mit Einschränkungen vorgesehen war.
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Mithin kann bei der derzeit allein möglichen summarischen Prüfung nicht angenommen werden, dass die Berufung der Beklagten Erfolg haben wird.
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3. Eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung ist auch nicht teilweise - beschränkt auf das Modell yyy - angezeigt.
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Die Beklagte hat im Schriftsatz vom 19.01.2012 ihre Auffassung dargelegt, wonach das Modell yyy nicht Streitgegenstand sei. Sie hat ferner unter Verweis auf die Anlagen BK 13ff. erläutert, dass die Klägerin wegen eines Lizenzvertrags zwischen ihr und der D nicht berechtigt sei, hinsichtlich dieses Modells gerichtlich Ansprüche gegen die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents zu verfolgen. Ob der Rechtsstandpunkt der Beklagten zum Streitgegenstand zutrifft und ob ihr Vortrag im Berufungsverfahren zuzulassen ist, bedarf derzeit keiner weiteren Erörterung. Jedenfalls ergibt sich aus dem Vortrag der Beklagten im derzeitigen Sach- und Streitstand nicht, dass ihre Berufung zumindest in Bezug auf das genannte Modell Erfolg haben wird. Die Beklagte ist derzeit nach ihrer eigenen Darstellung nicht in der Lage, den Vertrag zwischen der Klägerin und D vorzulegen. Schon im Hinblick darauf ist für den Senat nicht nachvollziehbar, ob sich aus diesem Vertrag eine Befugnis der Beklagten ergibt, sich auf ein zwischen den Vertragsparteien vereinbartes Verbot zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen Patentverletzung zu berufen. Hinzu kommt, dass nicht ersichtlich ist, nach welchem Sachrecht der Vertrag zu beurteilen ist. Damit kann auch nicht beurteilt werden, welche Konsequenzen sich nach der betreffenden Rechtsordnung aus einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung ergäben. Der Senat kann auf der Grundlage des Vortrags der Beklagten auch nicht nachvollziehen, ob die von ihr erwähnte Erklärung der Klägerin aus dem Januar 2011, wonach die Verpflichtung [der Klägerin], keine Ansprüche wegen Patentverletzung geltend zu machen, gegenüber [der Beklagten] beendet werde, unbeachtlich ist. Ob die in diesem, mit der Anlage BK 13 in Kopie vorgelegten Schreiben vertretene Rechtsposition [der Klägerin] oder die mit ebenfalls vorliegenden Schreiben von D vom 25.04.2011 vertretene Gegenposition zutreffend ist, ist im derzeitigen Sach- und Streitstand gänzlich ungeklärt.
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4. Unter diesen Umständen käme eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nur in Betracht, wenn der Beklagten durch die Vollstreckung ein Schaden drohte, der über die Nachteile hinausgeht, die mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen regelmäßig verbunden sind. Hinreichende Anhaltspunkte hierfür lassen sich dem Vortrag der Beklagten jedoch nicht entnehmen. Ihre Hinweise auf die erheblichen Umsätze, die sie mit den angegriffenen Ausführungsformen erzielt, sowie auf den Imageschaden, der ihr bei Nichtverfügbarkeit der Produkte drohe, sind insoweit nicht ausreichend. Die Beklagte hat auch nicht aufgezeigt, dass ihr aus der Vollstreckung des Rechnungslegungsanspruchs besondere, über die üblicherweise mit solchen Maßnahmen einhergehenden Nachteile entstünden.
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5. Die Ausführungen der Beklagten zu den beiderseitigen Interessen rechtfertigen keine andere Beurteilung. Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin die ihr gesetzlich eingeräumten Befugnisse zur Durchsetzung der Rechtsposition, die sich aus der Erteilung des Klagepatents ergibt, in einer Weise ausübt, die aus Rechtsgründen zu beanstanden wäre.
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6. Das Landgericht hat die Vollstreckung aus dem Urteil davon abhängig gemacht, dass die Klägerin eine Sicherheit in Höhe von 100 Millionen Euro (Unterlassung) bzw. von 50.000,- Euro (Rechnungslegung) leistet. Die Beklagte ist der Auffassung, die Sicherheit sei zu niedrig bemessen. Die Angemessenheit der Höhe der Sicherheitsleistung ist jedoch nicht bei der Entscheidung über einen Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, sondern auf einen Antrag nach § 718 ZPO zu prüfen. Einen solchen Antrag hat die Beklagte nicht gestellt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 719, 707 ZPO
§ 718 ZPO
§ 2 Abs. 2 GWB
Art. 5 Abs. 1 lit. c der VO

Zitierte Entscheidungen: BGHZ 180, 312
7 O 122/11