Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2019-01-17, Aktenzeichen 6 U 167/17
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2019:0117.6U167.17.00

Tenor:
Die Berufung der Beklagten gegen das am 9.8.2017 verkündete Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt wird zurückgewiesen.
Die Widerklage wird abgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.
Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt € 120.000,00 abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:
Die Parteien streiten über markenrechtliche Ansprüche.
Die Klägerin ist Inhaberin der nationalen Wortmarke "MO" mit Priorität vom 06.07.1999, die am 24.08.1999 unter anderem für Waren der Klasse 25, darunter Sportbekleidung, Damen- und Herrenoberbekleidung und Schuhe, eingetragen wurde (Anlage K1). Unter der Bezeichnung MO werden im Internet auf den Handelsplattformen www.(...).de und www.(...).de Kleidung und Schuhe angeboten.
Die Beklagte ist ein Einkaufs - und Marketingkooperationsunternehmen. Sie hat etwa 1.000 Gesellschafter, die zusammen 1.400 Sportgeschäfte betreiben. Sie kauft unter anderem bei dem Sportartikelhersteller X Schuhe für ihre Gesellschafter ein. Hersteller der von der Beklagten bestellten Waren liefern direkt an die Fachgeschäfte aus und rechnen mit der Beklagten ab. Die Beklagte stellt ihrerseits die Waren den Sportfachgeschäften in Rechnung (vgl. Anlage zum Klageantrag I., Bl. 17 d. A.).
Die Firma X lieferte im Auftrag der Beklagten an eine Abnehmerin in Stadt1 Damen-Tennisschuhe, die mit den Bezeichnungen "X Court MO 5" und "X Court MO 4" versehen waren (Anlage zur Klageschrift, Bl. 18, 19 d. A.). Die Produktverpackung war mit der Bezeichnung "WMNS AIR COURT MO IV" versehen (Bl. 20 d. A.).
Die Klägerin ließ die Beklagte mit Anwaltsschreiben vom 30.10.2016 abmahnen (Anlage K8).
Die Klägerin hat behauptet, ihre Tochterfirma Y GmbH bringe über den Online-Shop www.(...).de Schuhe unter der Bezeichnung MO in den Verkehr (Anlage K2). Die Tochterfirma sei Hauptlizenznehmerin und kaufe mit Erlaubnis der Klägerin im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Kleidung und Schuhe ein, die sie dann über ihren Onlineshop sowie über Handelsplattformen weitervertreibe. Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffenen Bezeichnungen seien mit der Klagemarke verwechslungsfähig.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Einrede der nicht rechtserhaltenden Benutzung erhoben. Sie ist der Auffassung, die Bezeichnung MO würde im Zusammenhang mit den angegriffenen Bezeichnungen in einem beschreibenden Sinne, nämlich als Abkürzung für "Modell" verstanden.
Das Landgericht hat über die Benutzung der Klagemarke Beweis durch Vernehmung der Zeugin C erhoben.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und der erstinstanzlich gestellte Anträge wird auf die Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 ZPO).
Das Landgericht hat die Beklagte wie folgt verurteilt:
I.
Es bei Meidung von Ordnungsgeld bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Wochen, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin
1. das Zeichen "WMNS AIR COURT MO V" im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Damentennisschuhen zu benutzen, nämlich in Rechnungen, wenn dies geschieht, wie nachstehend wiedergegeben:
(Von der Darstellung wird abgesehen - die Red.)
2. mit dem Zeichen "Court MO (römische oder arabische Ziffer)" gekennzeichnete Damentennisschuhe und/oder Produktverpackungen, wie nachstehend wiedergegeben, in den Verkehr zu bringen:
II.
Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über Namen und Anschrift des Lieferanten, sämtlicher gewerblicher Abnehmer sowie der Menge der verkauften Schuhe gemäß Ziffer I. einschließlich des erzielten Gesamtumsatzes und Gewinns.
Ill.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die Ziffer I genannten Handlungen entstanden ist und/oder noch entstehen wird.
IV.
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 996,95 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB seit 11.1.2017 zu zahlen.
Das Landgericht hat angenommen, dass die Beklagte mit den angegriffenen Bezeichnungen die Rechte aus der Klagemarke verletzt. Die Marke werde nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme auch rechtserhaltend benutzt.
Gegen diese Beurteilung richtet sich die Berufung der Beklagten. Im Berufungsrechtszug wiederholen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen. Die Beklagte hat mit der Berufungsbegründung eine Widerklage auf Löschung der Klagemarke wegen Verfalls erhoben.
Die Beklagte beantragt,
die Klage unter Abänderung des am 09.08.2017 verkündeten Urteils des Landgerichts Frankfurt am Main, Az. 3 - 08O 35/17 abzuweisen.
Widerklagend beantragt sie:
die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen deutschen Marke ... "MO" einzuwilligen;
festzustellen, dass der Verfall der deutschen Markeneintragung ... "MO" am 25.08.2004 eingetreten ist.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen
sowie die Widerklage abzuweisen.
Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
I. Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
1. Der Klägerin steht gegen die Beklagte im tenorierten Umfang ein Unterlassungsanspruch aus §§ 14 I Nr. 2, V MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr zu.
a) Die Einrede der Nichtbenutzung greift nicht durch. Es fehlt nicht an der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke für Bekleidungsstücke und Schuhe (§§ 25 II, 26 MarkenG).
aa) Die Marke DE ... wurde am 24.8.1999 eingetragen (Anlage K1). Die Benutzungsschonfrist ist vor Einreichung der vorliegenden Klage abgelaufen. Nach § 25 II S. 1 MarkenG kommt es damit darauf an, ob die Marke innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren bis zur Klageerhebung nicht rechtserhaltend i.S.d. § 26 MarkenG benutzt worden ist. Es geht also um den Zeitraum zwischen Dezember 2011 und Dezember 2016. Auf den Fünfjahreszeitraum vor Schluss der mündlichen Verhandlung kommt es - entgegen der Ansicht der Beklagten - nach § 25 II S. 2 MarkenG nur dann an, wenn die Benutzungsschonfrist oder ein Zeitraum fünfjähriger Nichtbenutzung während des Rechtsstreits endet (Ingerl/Rohnke, 3. Aufl., § 25 MarkenG Rn. 15). Das ist vorliegend nicht der Fall. Die streitigen Benutzungshandlungen betreffen den Zeitraum zwischen 2011 und 2016.
bb) Eine rechtserhaltende, ernsthafte Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenGsetzt voraus, dass die Marke in einer Weise verwendet wird, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber denjenigen anderer Unternehmer zu gewinnen oder zu behalten (BGH, Beschl. v. 18.5.2017 - I ZR 178/16, Rn. 17 - Glückskäse; GRUR 2012, 1261 Rn. 12 - Orion). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Symbolische Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen, sind jedoch ausgeschlossen (BGH, aaO, Rn. 18 - Glückskäse). Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen. Insoweit kommt es auf die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie den Umfang und die Häufigkeit der Benutzung an (EuGH GRUR Int. 2014, 956 Rn. 29 - Walzer Traum/Walzertraum).
cc) Die Klagemarke wurde in dem maßgeblichen Zeitraum jedenfalls für Damen- und Herrenoberbekleidung als Teilbereich des Warenoberbegriffs "Bekleidungsstücke" rechtserhaltend benutzt. Davon ist nach dem wechselseitigen Parteivortrag auszugehen. Auf die vom Landgericht durchgeführte Vernehmung der Zeugin C und die insoweit erhobenen Verfahrensrügen der Beklagten kommt es nicht an.
(1) Die Klägerin firmiert seit Juli 2015 als "MO ... GmbH". Sie hat behauptet, die Klagemarke würde seit über 15 Jahren umfassend für die geschützten Waren benutzt. Bekleidungsstücke unter der Marke MO würden über einen Internetshop sowie über Einzelhandelsgeschäfte vertrieben. Zwischen 2011 und 2013 habe sie mindestens 4.300 Paar Schuhe unter dem Zeichen "MO" verkauft. Sie habe damit jeweils Jahresumsätze von mindestens € 50.000,00 erzielt. Ihre Hauptlizenznehmerin, die Fa. Y GmbH, vertreibe die Produkte über den Internetauftritt "www.(...).de". Insoweit hat sie Screenshots vorgelegt (S. 7 ff. der Klageschrift). Darauf sind zahlreiche Kleidungsangebote abgebildet, die mit "MO" in Alleinstellung oder mit beschreibendem Zusatz (z.B. "MO Anorak"; "MO ACCESSORIES SCHUHE") betitelt sind. Ferner hat sie umfangreiche Screenshots als Anlagenkonvolut K2 vorgelegt, die ausweislich der Datumsanzeige in den Fußzeilen in den Jahren 2011 - 2016 gefertigt wurden. Es handelt sich um Angebote des Internetshops "www.(...).de" sowie um Angebote auf den Handelsplattformen B, A und ... . Auch daraus ergeben sich zahlreiche Bekleidungsangebote, die in der beschriebenen Art und Weise mit "MO" gekennzeichnet sind. Vereinzelt befinden sich unter den Angeboten auch Schuhe. Als Anlagenkonvolut K16 hat die Klägerin Rechnungen über den Einkauf der Ware durch die Lizenznehmerin sowie tabellarische Rechnungsaufstellungen zwischen 2010 und 2013 vorgelegt.
(2) Die vorgelegten Unterlagen lassen darauf schließen, dass die Wortmarke über den gesamten hier maßgeblichen Nutzungszeitraum zur Kennzeichnung von Kleidungsstücken unterschiedlicher Art im Rahmen von Internetangeboten verwendet wurde. In der Mehrzahl handelt es sich um Damen- und Herrenoberbekleidung. Die Beklagte hat die behaupteten Benutzungshandlungen und Umsatzzahlen pauschal bestritten. Das ist jedenfalls hinsichtlich der Screenshots nicht ausreichend. Anhand der Unterlagen wäre ihr ein substantiiertes Bestreiten zumutbar gewesen. Insbesondere hat sie die Echtheit der Screenshots nicht in Abrede gestellt. Die dargelegte Benutzung erfüllt auch die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit. Angesichts der Vielzahl der Angebote, die in allen maßgeblichen Jahren des Benutzungszeitraums geschaltet wurden, erscheint eine nur symbolische Verwendung, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dient, fernliegend. Dagegen spricht auch, dass die Produkte nicht nur auf der Internetseite der angeblichen Lizenznehmerin, sondern auch auf namhaften Handelsplattformen vertreten waren. Lässt sich damit eine Scheinbenutzung ausschließen, kommt es nicht mehr auf die streitigen Umsatzzahlen an. Diese lassen sich allerdings nicht durch die vorgelegten Unterlagen verifizieren. Die Einkaufsrechnungen und Rechnungslisten der angeblichen Lizenznehmerin betreffen nach Aussage der Zeugin C Schuhe, die noch nicht mit der Klagemarke versehen waren (Anlage K16).
dd) Die aus den Screenshots ersichtlichen Benutzungshandlungen erfüllen auch die sonstigen Voraussetzungen des § 26 MarkenG. Entgegen der Ansicht der Beklagten spricht die daraus ersichtliche Benutzung nicht für eine reine Verwendung der Marke als Unternehmenskennzeichen. Zu Unrecht beruft sich die Beklagte in diesem Zusammenhang auf die hier nicht einschlägige Problematik bei Handelsmarken, die für ein ganzes Warensortiment verwendet werden (z.B. "..."). Auf den Screenshots werden konkrete Produkte mit der Marke "MO" bezeichnet. Der Verkehr fasst diese Art der Zeichenverwendung als markenmäßig auf, selbst wenn ihm geläufig ist, dass die Bezeichnung auch als Firmenschlagwort Verwendung findet. Gerade im Modebereich ist der Verkehr aufgrund der dort üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten daran gewöhnt, in der Herstellerangabe einen Herkunftshinweis zu sehen (BGH GRUR 2004, 865 - Mustang). Dies gilt auch, soweit die Bezeichnung auf Hangtags angebracht war. Das beantragte Sachverständigengutachten war insoweit nicht einzuholen, da die Mitglieder des Senats diese Verkehrsauffassung aus eigener Sachkunde beurteilen können.
ee) Die Marke wurde auch für die Ware "Schuhe" rechtserhaltend benutzt. Zwar reichen die insoweit eher spärlichen Screenshots aus dem Onlineshop möglicherweise nicht aus (Anlage K2, Auszüge aus 2015). Jedoch hat die vom Landgericht durchgeführte Beweisaufnahme eine hinreichend ernsthafte Benutzung für Schuhe ergeben. Die Zeugin C hat ausgesagt, die Schuhe würden mit einem Hangtag versehen, auf dem die Kennzeichnung "MO" angebracht ist. Der Umsatz der Lizenznehmerin (Fa. Y GmbH) mit Schuhen, die mit einem solchen Hangtag versehen seien und über den Internetshop vertrieben würden, habe sich in den Jahren 2012-2016 auf jährlich mindestens € 50.000,00 belaufen. Das Landgericht hielt die Aussage für glaubhaft. Die Zeugin habe auf die Kammer einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Die Beweiswürdigung des Landgerichts ist nicht zu beanstanden. Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Feststellungen bestehen nicht (§ 529 Nr. 1 ZPO).
ff) Die Benutzung erfolgte mit Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin (§ 26 II MarkenG). Die Zustimmung muss ausdrücklich oder konkludent erklärt werden (Ingerl/Rohnke, 3. Aufl. § 26 MarkenG Rn. 115). Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sind die Benutzungshandlungen der Hauptlizenznehmerin der Klägerin (Fa. Y GmbH) zuzuordnen. Die Beweiswürdigung des Landgerichts ist auch in diesem Punkt nicht zu beanstanden. Die Zeugin C ist sowohl Prokuristin der Klägerin als auch der Lizenznehmerin. Sie ist nach ihrer Aussage selbst zuständig für die Bestellung entsprechend gekennzeichneter Hangtags sowie für die Rechnungen, in denen die Bezeichnung MO steht. Von einer zumindest konkludenten Zustimmung der Prokuristin der Klägerin ist damit auszugehen. Von einer bloßen Duldung der Benutzung, die nicht ausreichend wäre, kann bei dieser Sachlage nicht ausgegangen werden.
gg) Die gegen die Beweisaufnahme vorgebrachten Verfahrensrügen greifen nicht durch. Ohne Erfolg rügt die Beklagte, die Kammer habe die nach §§ 279 III, 285 I ZPO vorgeschriebene Erörterung des Ergebnisses der Beweisaufnahme unterlassen. Außerdem habe es versäumt, der Beklagten eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme einzuräumen.
(1) Aus dem Protokoll zur mündlichen Verhandlung geht hervor, dass die Kammer ihre vorläufige Einschätzung über das Ergebnis der Beweisaufnahme bekannt gegeben hat. In den Urteilsgründen wird ausgeführt, für die Parteien habe anschließend die Möglichkeit bestanden, hierzu mündlich Stellung zu nehmen. Dies bestreitet die Beklagte und verweist darauf, eine solche Erörterung sei auch nicht protokolliert worden. Diese Argumentation greift zu kurz. Aus der - protokollierten - Bekanntgabe der vorläufigen Einschätzung zum Beweisergebnis folgt zwanglos, dass es den Parteien möglich war, sich hierzu zu äußern. Die Beklagte behauptet nicht, ihr sei das Wort entzogen worden. Von der Erfüllung der Erörterungspflicht ist daher auszugehen.
(2) Der Beklagtenvertreter hat ausweislich des Protokolls beantragt, zum Ergebnis der Beweisaufnahme schriftlich Stellung zu nehmen (Bl. 169 d.A.). Diesem Antrag wurde nicht entsprochen. Ob darin ein Verfahrensfehler liegt, kann dahingestellt bleiben. Die Parteien sollen nach § 285 Abs. 1 ZPOGelegenheit erhalten, nach Abschluss der Beweisaufnahme zu deren Ergebnis Stellung zu beziehen. Ein Anspruch auf eine schriftliche Stellungnahme besteht grundsätzlich nicht, sofern keine besonderen Umstände dergestalt vorliegen, dass eine umfassende sofortige Stellungnahme nicht erwartet werden kann, weil eine Partei verständiger Weise Zeit braucht, um - in Kenntnis der Sitzungsniederschrift - angemessen vorzutragen (vgl. OLG Hamm, Urt. v. 27.2.2014 - I-21 U 159/12 - juris; Zöller/Greger, ZPO, 33. Aufl., § 285 Rn. 2).
(3) Jedenfalls fehlt es vorliegend an der Kausalität des - unterstellten - Verfahrensfehlers. Der Berufungsführer muss darlegen, was er im Rahmen einer Verhandlung zum Ergebnis der Beweisaufnahme vorgetragen hätte und dass nicht auszuschließen ist, dass dieser Vortrag zu einer anderen Beweiswürdigung geführt hätte (BGH, Beschl. v. 28.7.2016 - III ZB 127/15, Rn. 18 - juris). Die Beklagte hat dargelegt, sie habe nach der mündlichen Verhandlung ermittelt, dass die Zeugin C selbst Inhaberin der Domain des Online-Shops "www.(...).de" ist. Daraus ergebe sich ein wirtschaftliches Eigeninteresse der Zeugin. Dies erscheint nicht plausibel. Allein die Domaininhaberschaft spricht nicht für ein wirtschaftliches Eigeninteresse am Ausgang des vorliegenden Rechtsstreits. Die Zeugin hat ausgesagt, sie sei Prokuristin sowohl der Klägerin als auch der Lizenznehmerin. Bereits im Hinblick auf diese hervorgehobene Position in beiden Unternehmen muss angenommen werden, dass sie an einem positiven Ausgang des Rechtsstreits für die Klägerin interessiert ist. Gleichwohl hielt das Landgericht ihre Aussage für glaubhaft. Es kann ausgeschlossen werden, dass sich an dieser Einschätzung etwas geändert hätte, wenn das Landgericht Kenntnis von ihrer Domaininhaberschaft gehabt hätte.
(4) Es spielt auch keine Rolle, dass im Impressum der Internetseite "www(y.).de" nicht die angebliche Hauptlizenznehmerin Fa. Y GmbH, sondern die Fa. Y1 GmbH als Verantwortliche aufgeführt wird (Anlage B15). Dieser Umstand zieht die Aussage der Zeugin, wonach die Lizenznehmerin die fraglichen Waren über diese Seite vertreibt, nicht in Zweifel. Im Übrigen hätte das Impressum der Internetseite bereits vor der Beweisaufnahme ermittelt und für einen Vorhalt gegenüber der Zeugin genutzt werden können. Die Klägerin hatte stets vorgetragen, dass die Lizenznehmerin Kleidung über diese Internetseite vertreibt.
(5) Die Beklagte kann sich schließlich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass in der erstinstanzlichen Verhandlung die von der Zeugin C bekundete Kennzeichnung der Schuhe mit Hangtags nicht vorgelegt und daher der kennzeichenmäßige Gebrauch nicht einwandfrei zu beurteilen war. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin Fotos entsprechender Hangtags vorgelegt (Anlage K18). Daraus ist ohne weiteres eine markenmäßige Benutzung ersichtlich. Der Umstand, dass der Schriftzug "MO" nach Art grober Pinselstriche stilisiert und teilweise farbig gestaltet ist, verändert den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht (§ 26 III MarkenG).
b) Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Beklagte die angegriffenen Bezeichnungen "WMNS AIR COURT MO V", "WMNS AIR COURT MO IV", "X Court MO 4" und "X Court MO 5" markenmäßig benutzt hat.
aa) Insoweit ist nicht auf den Zeichenbestandteil "MO", sondern auf die konkrete Verwendungsform, also das jeweilige Gesamtzeichen abzustellen. Denn es ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nur dann von jeweils eigenständigen Zeichen ausgeht, wenn sie klar voneinander abgesetzt sind (BGH GRUR 2011, 65 - Buchstabe T mit Strich). Die Beklagte benutzt das Zeichen "MO" nicht in Alleinstellung. Es ist jeweils Bestandteil einer Kombination aus mehreren Zeichenbestandteilen. Die Bezeichnung "X" wird auf den angegriffenen Schuhen allerdings als selbständige (Erst-)marke verstanden (Klageantrag 2.). Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (BGH WRP 2017, 1209 Rn. 30 - Dorzo m.w.N.). Dies gilt seit jeher auch im Bekleidungssektor (BGH BB 1961, 229- Tosca; Senat, Urt. v. 15.3.2018 - 6 U 143/16, Rn. 62 - juris). Für die Frage, ob von einem einheitlichen Gesamtzeichen oder mehreren Kennzeichen auszugehen ist, kann es auf den räumlichen Zusammenhang ankommen. Ferner kann es eine Rolle spielen, ob einer der Begriffe als bekannte Marke oder bekanntes Unternehmenskennzeichen erkannt wird oder ob inhaltlich eine Zäsur zwischen den Bestandteilen besteht. Die Bezeichnung "X" ist von der Bezeichnung "COURT MO" klar abgesetzt. Außerdem ist dem Verkehr die Marke "X" für Sportschuhe bekannt. Es kommt daher auf die markenmäßige Benutzung des Zeichens "Court MO 4" bzw. "5" an.
bb) Eine markenmäßige Benutzung im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen wie eine Marke, d.h. entsprechend der Hauptfunktion einer Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, benutzt wird. Daran fehlt es vor allem dann, wenn das Zeichen nur als dekoratives Gestaltungsmittel oder in einem rein beschreibenden Sinn verwendet wird (BGH GRUR 2014, 1101Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher). Die Bezeichnungen nach den Anträgen zu 2. a) und b) sind auf der Ware selbst, und zwar an einer Stelle angebracht, an denen bei Sportschuhen eine Markenkennzeichnung üblicherweise erwartet wird. Es ist weder ein dekorativer Gebrauch noch eine glatt beschreibende Verwendung des Gesamtzeichens "Court MO 4" bzw. "5" festzustellen. Der Umstand, dass einzelne Bestandteile beschreibend sind (z.B. "Court"), ändert nichts an der markenmäßigen Verwendung des Gesamtzeichens. Das gleiche gilt für die mit dem Antrag zu 1. und dem Antrag zu 2. c) angegriffene Bezeichnung "WMNS AIR COURT MO V" bzw. "IV". Sie befinden sich auf der Verpackung (Schuhkarton) und in einer Rechnung an Stellen, an denen Artikel üblicherweise markenmäßig bezeichnet werden. Eine beschreibende Bezeichnung des Gesamtzeichens ist nicht feststellbar.
cc) Die angegriffenen Kombinationszeichen werden auch nicht als "Bestellzeichen" oder rein unternehmensinterne Typenbezeichnung angesehen. Dies gilt sowohl für die angesprochenen Fachkreise als auch für die Verbraucher. Dagegen spricht, dass der Verkehr im Bekleidungssektor an die Verwendung von Zweitmarken gewöhnt ist. Sieht er unter einer bekannten Dachmarke ("X") eine Artikelbezeichnung, die ersichtlich das konkrete Produkt bezeichnen soll ("COURT MO 4"), geht er - wenn es sich nicht um eine bloße Zahlenkombination handelt - von einer Zweitmarke aus. So liegt es auch im Streitfall. Auch die Bezeichnung "WMNS AIR COURT MO IV" bzw. "V" wird im Kontext der Rechnung (Antrag 1.) und des Schuhkartons (Antrag 1. c) nicht als rein interne Typenbezeichnung, sondern als Marke verstanden. Die Rechnung enthält direkt unter der Bezeichnung eine Zahlenkombination, die ersichtlich als reine Artikelnummer fungiert. Das Gleiche gilt für den Schuhkarton.
c) Das Landgericht ist auch zu Recht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen. Entgegen der Ansicht der Beklagten (Bl. 315 d.A.) setzt die markenrechtliche Verwechslungsgefahr keine konkrete Irreführungsgefahr voraus. Sie ist vielmehr normativ zu beurteilen (vgl. BeckOK UMV / Büscher/Kochendörfer, 10. Ed., Art. 8 Rn. 25, 26 m.w.N.). Es sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., zuletzt BGH Urt. v. 12.7.2018 - I ZR 74/17 - combit/Commit).
aa) Es besteht Warenidentität, soweit die Klagemarke für Schuhe eingetragen ist. Mit den angegriffenen Zeichen werden Damentennisschuhe bezeichnet. In Bezug auf "Damenoberbekleidung" besteht eine mindestens durchschnittliche Warenähnlichkeit (Anlage K1).
bb) Die Klagemarke verfügt über einen durchschnittlichen Grad an Kennzeichnungskraft (vgl. Senat, GRUR-RR 2018, 409 = WRP 2018, 987). Es handelt sich um eine Buchstabenkombination, die als Wortmarke eingetragen ist. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH GRUR 2012, 930 Rn. 27 - Bogner B m.w.N.). Dementsprechend hat der BGH wiederholt angenommen, dass Buchstabenfolgen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus aus verfügen, wenn Anzeichen für eine abweichende Beurteilung auf dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungssektor fehlen (vgl. BGH GRUR 2002, 626, 628 - IMS; GRUR 2011, 831 Rn. 18 - BCC). Umstände für eine originäre Kennzeichenschwäche bestehen nicht. Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte darauf, der Verkehr sehe in der Bezeichnung eine Abkürzung für den beschreibenden Begriff "Modell". Für ein derartiges Verkehrsverständnis gibt es - jedenfalls bei isolierter Betrachtung des Zeichens - keinerlei Anhaltspunkte. Gegen eine Ein-Wort-Abkürzung spricht schon der Umstand, dass beide Buchtstaben groß geschrieben sind. Auch findet sich am Ende kein Punkt. Selbst wenn man in der Buchstabenkombination eine Abkürzung für ein Wort sehen wollte, wäre das Wort "Modell" im Zusammenhang mit Kleidung oder Schuhen nicht naheliegend. Ebenso könnte das Zeichen die Begriffe "motion"; "modern"; "Mode"; "mobil" oder "mondän" abkürzen. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Zwar spricht der Umstand, dass ein Markenwort verschiedene Bedeutungen hat oder sein Inhalt vage ist, nicht gegen eine Schwächung der Unterscheidungskraft, sofern alle möglichen Begriffsbedeutungen für die fraglichen Waren beschreibend sind (BGH GRUR 2014, 569 - HOT). Dies ist jedoch offensichtlich nicht der Fall. Der Verkehr wird aus den genannten Gründen schon nicht von einer Abkürzung ausgehen.
cc) Zwischen der Klagemarke und den angegriffenen Kombinationszeichen besteht ein durchschnittlicher Grad an Ähnlichkeit. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2008, 258 Rn. 35 - INTERCONNECT/T-InterConnect).
(1) Der Gesamteindruck der Kombinationszeichen "Court MO 4" und "Court MO 5" wird durch den Bestandteil "MO" geprägt. Der Bezeichnung "Court" wird im Zusammenhang mit Tennisschuhen von den angesprochenen Verkehrskreisen - Verbraucher, die sich für Tennisschuhe interessieren - ein beschreibender Anklang entnommen. Sie bezeichnet den Tennisplatz. Jedenfalls unter sportinteressierten Verbrauchern ist der Begriff "Center Court" allgemein geläufig, der den größten Platz einer Tennisanlage bezeichnet. Die Bezeichnung "MO" wird in diesem Kontext hingegen nicht in einem glatt beschreibenden Sinn verstanden. Insbesondere liegt es auch in diesem Zusammenhang nicht nahe, das Zeichen als Abkürzung für den Begriff "Modell" zu verstehen. Gegen eine Abkürzung spricht schon die Schreibweise in Großbuchstaben und ohne nachgestellten Punkt. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der nachgestellten Ziffer (4 oder 5). Der Verkehr wird dem Zeichen "MO 4" nicht die Bedeutung "Modell Nr. 4" entnehmen, da er in "MO" nicht das Wort "Modell" erkennt. Der nachgestellten Ziffer wird vom Verkehr keine herkunftshinweisende Bedeutung beigemessen. Sie prägt daher den Gesamteindruck nicht mit. Es liegt nahe, dass die Ziffer als Hinweis auf eine Größenangabe, eine Ausstattungsvariante oder eine technische Spezifikation angesehen wird. Sie ist im Gesamteindruck zu vernachlässigen. Der Gesamteindruck wird daher allein durch die markanten Großbuchstaben "MO" geprägt.
(2) Auch der Gesamteindruck der Zeichen "WMNS AIR COURT MO V" und "WMNS AIR COURT MO IV" wird durch den Bestandteil "MO" geprägt. Adressat der Rechnung (Antrag zu 1.) sind nicht Endverbraucher, sondern Fachkreise, namentlich Einzelhändler, die Schuhe von der Beklagten als Großhändlerin beziehen. Bei ihnen ist von einem höheren Grad an Aufmerksamkeit für Artikelbezeichnungen auszugehen, da sie täglich mit Sportartikeln zu tun haben. Sie werden in der Bezeichnung "WNMS" ein branchenübliches Akronym für den beschreibenden Begriff "women" bzw. "womens" (Genitiv) sehen. Die Üblichkeit dieser Bedeutung hat die Beklagte durch Vorlage eines Auszugs aus einem "Sneaker-Lexikon" belegt (Anlage K20). Ob dieses Online-Lexikon zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch abrufbar war, ist für die Frage der Branchenüblichkeit der Bezeichnung nicht entscheidend. Selbst wenn man von keiner Branchenüblichkeit ausginge, läge es nahe, dass die angesprochenen Fachkreise das Akronym, das durch Weglassen der beiden Vokale gebildet ist, entschlüsseln. Die Bezeichnung "Air Court" wird von den angesprochenen Fachkreisen entweder als Hinweis auf die Bestimmung der Schuhe für Außenplätze verstanden oder als Hinweis auf die - auch den Mitgliedern des Senats geläufigen - luftgedämpften Sohlen des Herstellers X. In beiden Fällen wäre von einem stark beschreibenden Anklang auszugehen. Dies gilt unabhängig davon, ob entsprechend den Ausführungen des Beklagtenvertreters in der mündlichen Berufungsverhandlung die Bezeichnung "Air" selbst Markenschutz genießt. Dem Bestandteil "MO" bzw. "MO IV" werden auch die angesprochenen Fachkreise aus den genannten Gründen nicht die beschreibende Bedeutung "Modell Nr. 4" entnehmen. Es handelt sich daher bei "MO" um den einzigen kennzeichnungskräftigen Bestandteil, der keine klar beschreibenden Anklänge aufweist.
(3) Nichts anderes gilt, soweit sich die Bezeichnung "WMNS AIR COURT MO IV" auf einem Schuhkarton befindet (Antrag zu 2. c). Insoweit spricht die Bezeichnung sowohl Fachkreise (Einzelhändler) als auch Verbraucher als Käufer der Schuhe an. Verbraucher werden die Buchstabenkombination "WMNS" möglicherweise nicht in einem beschreibenden Sinn verstehen. Das Gesamtzeichen wird dann nicht von "MO" alleine geprägt. Ob diesem Bestandteil aus Sicht der Verbraucher gleichwohl eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt, kann offen bleiben. Lassen sich - wie hier - der allgemeine Verkehr und Fachkreise objektiv voneinander abgrenzen, reicht es für die Bejahung eines Verletzungstatbestands aus, wenn Verwechslungsgefahr bei einem der angesprochenen Verkehrskreise besteht (BGH GRUR 2013, 631 Rn. 64 - Amarula). Jedenfalls die angesprochenen Fachkreise sehen in "MO" aus den genannten Gründen den allein prägenden Bestandteil des Gesamtzeichens.
dd) In der Gesamtabwägung ist damit eine anzunehmen. Da es um identische Waren geht, die Marke durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat und ein durchschnittlicher Grad an Zeichenähnlichkeit besteht, ist davon auszugehen, dass der Verkehr die Bezeichnungen verwechselt.
2. Hinsichtlich der Folgeansprüche (Verurteilung zu II. - IV.) kann in vollem Umfang auf das angefochtene Urteil Bezug genommen werden. Die Berufung erinnert dagegen nichts.
II. Widerklage
1. Die im Berufungsrechtszug erhobene Widerklage ist nur zum Teil zulässig. Die Beklagte beantragt die vollständige Löschung der Klagemarke wegen Verfalls. Eine erstmals im Berufungsrechtszug erhobene Widerklage ist nach § 533 ZPO zulässig, wenn zum einen der Gegner einwilligt oder die Widerklage sachdienlich ist (Nr. 1) und zum anderen die Widerklage auf Tatsachen gestützt werden kann, die der Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen sind (Nr. 2). Eine ausdrückliche Einwilligung der Klägerin liegt nicht vor. Die Widerklage ist aber sachdienlich, da die Klageansprüche auf die mit der Widerklage angegriffene Marke gestützt sind. Nach § 529 Nr. 2 ZPO beschränkt sich der Prozessstoff allerdings auf die im ersten Rechtszug festgestellten Tatsachen. In erster Instanz haben die Parteien zur rechtserhaltenden Benutzung bzw. Nichtbenutzung der Klagemarke vorgetragen, soweit diese für Kleidung und Schuhe eingetragen ist. Nur darauf kam es für die Klage auch an. Die entsprechenden Tatsachen sind für die auf Verfall gestützte Widerklage verwertbar. Für die übrigen Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt, fehlt es an erstinstanzlichem Vortrag und entsprechenden Feststellungen. Die Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Leder und Lederimitationen und Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), Taschen aus Stoff, Leder und lederähnlichen Materialien, Portemonnaies, Reisetaschen, Aktentaschen, Brieftaschen; Bekleidungsstücke, insbesondere Damen- und Herren-Oberbekleidung, Blusen, Kostüme, Kleider, Röcke, Jacken, Hosen, Hemden, Pullover, Krawatten, Mäntel, Schals, Handschuhe, Strümpfe, Unterwäsche, T-Shirts, Polo-Shirts, Sportbekleidung, Badebekleidung, Lederbekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, Stiefel, Gürtel.
Die Widerklage ist damit nur zulässig, soweit die Löschung der Marke für die Waren "Bekleidungsstücke" einschließlich "Schuhe" eingetragen ist. Für die übrigen Waren wurde erstinstanzlich weder die Nichtbenutzung konkret behauptet noch zur angeblichen Benutzung vorgetragen.
2. Die Widerklage ist - soweit sie zulässig ist - unbegründet. Ein Verfallsgrund nach § 49 I S. 1 MarkenG liegt nicht vor. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen zur Einrede der Nichtbenutzung Bezug genommen werden.
III. Der von der Klägerin beantragte Schriftsatznachlass auf den Schriftsatz der Gegenseite vom 22.11.2018 war nicht zu gewähren. Für die Entscheidung des Senats kam es auf neuen Tatsachen- oder Rechtsvortrag aus diesem Schriftsatz nicht an.
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 I, 269 III ZPO. In der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung hat die Klägerin den Begriff "Schuhe" durch "Damentennisschuhe" ersetzt. Darin ist nach Ansicht der Beklagten eine Teilrücknahme, nicht nur eine bloße Klarstellung zu sehen. Selbst wenn man dies annehmen wollte, wirkt sich dieser Umstand kostenmäßig nicht aus (§ 92 II ZPO). Die angegriffenen Verletzungsformen bezieht sich ohnehin nur auf Damentennisschuhe. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
V. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) sind nicht erfüllt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 25 II, 26 MarkenG
§§ 279 III, 285 I ZPO
§§ 92 I, 269 III ZPO
§ 26 MarkenG
§ 25 MarkenG
§ 533 ZPO
§ 529 ZPO
§ 92 II ZPO
§ 540 Abs. 1 ZPO
§ 14 I Nr. 2, V MarkenG
§ 25 II S. 1 MarkenG
§ 25 II S. 2 MarkenG
§ 529 Nr. 1 ZPO
§ 26 II MarkenG
§ 26 III MarkenG
§ 14 II Nr. 2 MarkenG
§ 529 Nr. 2 ZPO
§ 49 I S. 1 MarkenG
§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2012, 1261
GRUR 2004, 865
GRUR 2011, 65
BB 1961, 229
GRUR 2014, 1101
GRUR-RR 2018, 409
GRUR 2012, 930
GRUR 2002, 626, 628
GRUR 2011, 831
GRUR 2014, 569
GRUR 2018, 79
GRUR 2008, 258
GRUR 2013, 631
I ZR 178/16
21 U 159/12
III ZB 127/15
6 U 143/16
I ZR 74/17