Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2024-05-08, Aktenzeichen 4b O 58/23
ECLI: ECLI:DE:LGD:2024:0508.4B.O58.23.00

Tenor:
I. Die Beklagte wird verurteilt
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft am gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
a) ein Schokoladenerzeugnis hergestellt durch Formen einer veganen Schokoladenmasse, wobei die vegane Schokoladenmasse mindestens einen Bestandteil von Kakaobohnen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kakaobutter und Kakaomasse, mindestens ein Süßungsmittel und mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse, hydrolysiertes Hafermehl beinhaltet,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen;
b) ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenerzeugnisses, umfassend die Verfahrensschritte: I) Bereitstellen einer veganen Schokoladenmasse, wobei die vegane Schokoladenmasse mindestens einen Bestandteil von Kakaobohnen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kakaobutter und Kakaomasse, mindestens ein Süßungsmittel und mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse, hydrolysiertes Hafermehl beinhaltet; II) Formen der veganen Schokoladenmasse unter Erhalt eines Schokoladenerzeugnisses,
in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden oder zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
c) Schokoladenerzeugnisse, die unmittelbar hergestellt werden durch ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenerzeugnisses, umfassend die Verfahrensschritte: I) Bereitstellen einer veganen Schokoladenmasse, wobei die vegane Schokoladenmasse mindestens einen Bestandteil von Kakaobohnen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kakaobutter und Kakaomasse, mindestens ein Süßungsmittel und mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse, hydrolysiertes Hafermehl beinhaltet; II) Formen der veganen Schokoladenmasse unter Erhalt eines Schokoladenerzeugnisses,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die unter Ziffer 1. a) und c) bezeichneten Handlungen seit dem 14.05.2021 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Mengen der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die unter Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29.08.2020, für die unter Ziffer e) bezeichneten Handlungen seit dem 14.05.2021, begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und -zeiten,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnung) sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu 1. a) und 1. c) bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
die unter 1. a) und 1. c) bezeichneten, seit dem 14.04.2021 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
Es wird festgestellt,
dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin alle Schäden zu ersetzen, die der Klägerin durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 14.05.2021 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird;
dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin für die zu I. 1. bezeichneten und in der Zeit vom 29.08.2020 bis zum 13.05.2021 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen.
III. Der Beklagten werden die Kosten des Rechtsstreits mitsamt der Kosten des selbständigen Beweisverfahrens mit dem Aktenzeichen 4b O 77/22 auferlegt.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 350.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar, wobei folgende Teilsicherheiten festgesetzt werden:
Tenor zu I. 1., 4. und 5.: 265.000,00 EUR
Tenor zu I. 2. und 3.: 70.000,00 EUR
Tenor zu III.: 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP X (Anlage K4; im Folgenden: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zur Entschädigungszahlung und zum Schadensersatz in Anspruch.
Die Klägerin ist im Register des Deutschen Patent- und Markenamts als Inhaberin des Klagepatents eingetragen. Das Klagepatent wurde am 22. Januar 2019 angemeldet. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 14. April 2021. Das Klagepatent steht in Kraft.
Am 4. August 2021 legte die Beklagte neben vier weiteren Parteien Einspruch gegen die Erteilung des Klagepatents beim Europäischen Patentamt ein. Mit Entscheidung vom 17. Januar 2024 wies die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts die Einsprüche zurück (Anlage K16). Die schriftlichen Entscheidungsgründe wurden am 6. März 2024 abgesetzt (Anlage K19).
Am 6. März 2024 legte die Beklagte Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Das Beschwerdeverfahren wird unter dem Aktenzeichen T0373/24-3.3.09 geführt. Eine Entscheidung über die Beschwerde erging noch nicht.
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schokoladenerzeugnis sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenerzeugnisses und das durch dieses Verfahren erhältliche Schokoladenerzeugnis.
Die Klägerin stützt ihre Klage zunächst auf Anspruch 1 des Klagepatents, der lautet wie folgt:
Ein Schokoladenerzeugnis;
hergestellt durch Formen einer veganen Schokoladenmasse, wobei die vegane Schokoladenmasse beinhaltet:
mindestens einen Bestandteil von Kakaobohnen, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kakaobutter und Kakaomasse,
mindestens ein Süßungsmittel,
mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse, hydrolysiertes Hafermehl.
Weiterhin stützt die Klägerin ihre Klage auf ein Herstellungsverfahren nach Anspruch 6 des Klagepatents, der wie folgt lautet:
Ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenerzeugnisses, umfassend die Verfahrensschritte:
I) Bereitstellen einer veganen Schokoladenmasse,
wobei die vegane Schokoladenmasse mindestens einen Bestandteil von Kakaobohnen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kakaobutter und Kakaomasse,
mindestens ein Süßungsmittel und
mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse, hydrolysiertes Hafermehl beinhaltet;
II) Formen der veganen Schokoladenmasse unter Erhalt eines Schokoladenerzeugnisses.
Wegen der in Form von „insbesondere“-Anträgen geltend gemachten Unteransprüche 2 und 7 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.
Die Beklagte vertrieb unter anderem vegane Schokoladenerzeugnisse (angegriffene Ausführungsform), zu denen die folgenden gehören:
A
Allen Produkten ist gemeinsam, dass eine Zutat Haferdrinkpulver ist, welches wiederum aus Hafersirup und Maltodextrin besteht. Die Produkte konnten nicht nur im Handel, sondern auch im online-Handel – unter anderem im B-Store auf der Internethandelsplattform Amazon – erworben werden.
Zwischenzeitlich änderte die Beklagte die Rezeptur ihrer veganen Schokolade und verwendet kein Haferdrinkpulver mehr. Die veganen Kakaoerzeugnisse werden nunmehr auf der Basis einer veganen Grundmasse, die aus Zucker, einer Hirse-Komponente, Kakaobutter, Kakaomasse und einer Hafer-Komponente besteht, hergestellt.
Die Klägerin sandte der Beklagten mit anwaltlichem Schreiben vom 14. Juli 2021 eine Berechtigungsanfrage (Anlage K2). Die Beklagte antwortete auf diese Berechtigungsanfrage zwar mit Schreiben vom 4. August 2021 und vom 18. August 2021, ließ sich jedoch nicht inhaltlich ein, sondern führte lediglich aus, dass die Verletzungsfrage nicht klar sei (Anlage K3).
Die Klägerin ist der Ansicht, dass Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform eine unmittelbare Verletzung der Klagepatentansprüche 1 und 6 darstellten.
Sie meint, dass die Auslegung des Begriffs des Formens zwischen ihr und der Beklagten unstreitig sei. Weder habe sie zu irgendeinem Zeitpunkt – auch nicht im Einspruchsverfahren – die Auffassung vertreten, dass ein über das Conchieren hinausgehendes, erneutes Verflüssigen der Schokoladenmasse zwecks Formen notwendig sei, noch gebe das Klagepatent eine solche Auslegung her. Dieses verdeutliche vielmehr, dass das Conchieren – bei dem alle Zutaten der Schokoladenmasse erstmals gemeinsam in teilweise verflüssigter Form vorliegen – und die anschließende Vertafelung bereits als „Formen der Schokoladenmasse“ zu verstehen sei.
Die Klägerin behauptet, dass die angegriffene Ausführungsform mit der als „Hafersirup“ bezeichneten Zutat auch hydrolysiertes Hafermehl enthalte. Dies ergebe sich zum einen daraus, dass die angegriffene Schokolade bei Nichtbenutzung des Klagepatents eine grobe und schleifige Textur aufweisen würde, was aber nicht der Fall sei. Demgegenüber ergebe sich aus dem zarten Schmelz, dass die komplexen langkettigen sowie die komplexen Kohlenhydratverbindungen zuvor in kurzkettige Moleküle aufgespalten worden sein müssen. Außerdem sei nach der Stellungnahme des Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (im Folgenden: ALS) die Bezeichnung „Haferdrinkpulver“ als Oberbegriff für hydrolysierten Hafer zu verstehen, der abhängig vom Grad der Verzuckerung auch als „Hafersirup“ bezeichnet werden solle.
Der Begriff „Hafermehl“ bezeichne dabei jede Form vermahlenen Hafers, die zumindest auch den Mehlkörper beinhalte. Vermahlene Kleie, die alle anderen Bestandteile des Korns – wie beispielsweise die Randschicht – enthalte, aber nicht den Mehlkörper, falle nicht unter den Begriff.
Außerdem meint die Klägerin, dass der Gegenstand der von ihr geltend gemachten Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents weder neuheitsschädlich vorweggenommen worden, noch naheliegend gewesen sei. Dies habe die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in rechtsfehlerfreier Weise festgestellt.
Die Klägerin beantragt,
wie erkannt.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise, den Rechtsstreit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in dem über den Rechtsbestand des Klagepatents geführten Einspruchsverfahren auszusetzen.
Die Beklagte meint, dass die Klägerin ein enges Verständnis vom Begriff des „Formens“ habe, nach welchem nur solche Schokoladenerzeugnisse beansprucht seien, bei welchen die Schokoladenmasse nach dem Conchieren erneut verflüssigt werde. Schließlich sei dem Fachmann bekannt, dass bei dem Conchieren – der Ausbildung der Schokoladenmasse – bereits eine Verflüssigung stattfinde. Wenn dann die Schokoladenmasse geformt werden solle, müsse sie nach zunächst erfolgtem Aushärten erneut verflüssigt werden oder aber die bereits flüssige Schokoladenmasse zusätzlich verflüssigt werden. Ein bloßes Erkalten und dadurch erfolgendes Formen sei – bei Zugrundelegung der Auslegung der Klägerin – nicht anspruchsgemäß.
Sie – die Beklagte selbst – vertrete die Auffassung, dass das Klagepatent mit dem Begriff des Formens nicht mehr als die Verarbeitung der bereitgestellten veganen Schokoladenmasse in beliebiger Weise und körperlicher Form lehre. Hinsichtlich des in Anspruch 1 genannten Formens fiele jegliche „Formbarkeit“ darunter, zu der auch ein Vermischen gehöre.
Werde die Auslegung der Klägerin zu Grunde gelegt, dann verletze die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht, denn bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform werde die Schokoladenmasse nach dem Conchieren nicht zunächst ausgehärtet und anschließend durch Wärmezufuhr wieder verflüssigt, um dann erneut ausgehärtet zu werden. Vielmehr werde die Schokoladenmasse unmittelbar nach dem Conchieren – also flüssig – in Tafelformen gegossen und nach dem Aushärten der Schokoladenmasse verpackt.
Ferner meint die Beklagte, dass der im Klagepatent verwendete Begriff des „hydrolysierten Hafermehls“ kein feststehender oder in der Getreideverarbeitung definierter Begriff sei und auch im Patent nicht näher definiert werde.
Sie ist der Auffassung, dass der Begriff „Hafermehl" weit auszulegen sei und sämtliche vermahlenen Bestandteile des Hafers – einzeln oder in Kombination – umfasse. Eine Einschränkung finde sich im Klagepatent nicht, so dass der Begriff „Mehl" nicht notwendigerweise auf Mehl aus dem gesamten Korn – also Vollkorn – beschränkt sei, sondern auch aus einzelnen Bestandteilen des Hafers bestehen könne. Dafür spreche auch die Verwendung des Begriffs „Haferpulver" in der Beschreibung des Klagepatents.
Auch der Begriff der Hydrolyse sei im Patent nicht näher definiert und daher weit auszulegen. Sofern die Klägerin meine, dass sich durch die Hydrolyse ein hoher Anteil an kurzkettigen Glucoseverbindungen und ein geringerer Stärkegehalt im Vergleich zu unbehandeltem Hafermehl erzielen lasse, könne dies der Klagepatentschrift nicht entnommen werden. Denn die Hydrolyse führe nicht zwangsläufig dazu, dass Hafermehl zu Zucker abgebaut bzw. eine Verringerung des Stärkeanteils erzielt werde. Durch die Hydrolyse könne auch einfach nur eine Reduktion der Kettenlänge der Stärke erreicht werden. Hinzu komme, dass die Hydrolyse gar nicht das einzige Verfahren sei, das zu einer Stärkereduktion führen könne. Auch wisse der Fachmann, dass andere Bestandteile als Stärke hydrolysiert werden können.
Die Beklagte trägt ferner vor, dass sich aus der von ihr verwendeten Bezeichnung „Hafersirup“ keine Rückschlüsse auf eine erfolgte Hydrolyse ziehen ließen. Denn der Begriff „Hafersirup“ sei kein feststehender oder definierter Fachbegriff, sondern bezeichne allgemein die Verzuckerung. Daher gebe die Verwendung des Begriffs „Hafersirup“ in den Produkten der Beklagten keinen Hinweis darauf, dass das verwendete Haferdrinkpulver hydrolysiertes Hafermehl enthalte.
Auch aus der von der Klägerin herangezogenen Stellungnahme des ALS ergebe sich nicht, dass ein Hafersirup hydrolysiertes Hafermehl enthalte. Denn diese Stellungnahme beziehe sich schon nicht auf die Herstellung von Schokolade. Bei der darin beschriebenen Verzuckerung von Stärke werde zudem zwischen Fermentation, Verzuckerung und Hydrolyse unterschieden, bei denen es sich um vollkommen verschiedene Verfahren handele.
Sofern die Klägerin ein Gutachten durch das Testlabor „Eurofins Institut Dr. Rothe GmbH" eingeholt und damit den Stärkegehalt der angegriffenen Ausführungsform analysiert habe, bestreitet die Beklagte dies ebenso wie die dabei angewandte Methodik mit Nichtwissen.
Die Beklagte ist zudem der Auffassung, dass das Klagepatent nichtig sei. Sie meint, dass unter Anwendung der hier anzulegenden weiten Merkmalsbegriffe die Einspruchsabteilung das Klagepatent hätte widerrufen müssen. Denn der Gegenstand der erfindungsgemäßen Lehre werde durch Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik nicht nur neuheitsschädlich vorweggenommen, sondern auch nahegelegt.
Auf den Antrag der Klägerin vom 26. Oktober 2022 hat das Landgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 20. Januar 2023 (Az. 4b O 77/22; Anlage K4) die Beweissicherung angeordnet. Der gerichtliche Sachverständige C hat sein Gutachten unter dem 29. März 2023 erstellt (siehe für die teilgeschwärzte Fassung Bl. 335 ff. der Akte zu 4b O 77/22).
Die Akte 4b O 77/22 mit dem teilgeschwärzten Gutachten des Sachverständigen C vom 29. März 2023, Bl. 433 ff. der Akte, ist beigezogen und Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. Wegen der Einzelheiten wird auf das Gutachten verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Der Klägerin stehen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung der Erzeugnisse sowie Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht dem Grunde nach aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG, §§ 242, 259 BGB zu.
I.
Das Klagepatent betrifft ein Schokoladenerzeugnis hergestellt aus einer veganen Schokoladenmasse, welche mindestens einen Bestandteil von Kakaobohnen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kakaobutter und Kakaomasse, mindestens ein Süßungsmittel und mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse, hydrolysiertes Hafermehl beinhaltet. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenerzeugnisses und das durch dieses Verfahren erhältliche Schokoladenerzeugnis, siehe Absatz [0001] des Klagepatents (alle weiteren, nicht näher bezeichneten Absätze sind solche des Klagepatents).
Das Klagepatent beschreibt das am meisten verwendete Verfahren zur Herstellung von Schokolade dahingehend, dass aus Schokoladenrohstoffen (Zucker, Kakaobutter, ggf. Kakaomasse, und – bei der Herstellung von Milchschokolade – Milchpulver) eine Grundmasse bereitet werde, indem die Rohstoffe zu einer homogenen, plastischen Masse gemischt und geknetet werden. Diese Grundmasse werde weiterverarbeitet durch Walzen, das in erster Linie der Verringerung der Teilchengröße des Zuckers diene, anschließend durch eine mechanische Wärmebehandlung, d.h. Conchieren, vor dem oder während dessen eventuell einzusetzende Emulgier- und Aromastoffe und Intensiv-Süßstoffe zugesetzt werden. Während des Conchierens werde der endgültige Geschmack der Schokolade gebildet und die gewünschte Konsistenz der Masse erhalten, Absatz [0002].
Weiter wird ausgeführt, dass es strenge Vegetarier gebe, die sich ausschließlich von pflanzlichen Produkten ernährten und auf Milch, Milchprodukte und Eier verzichteten. Daher bestehe zunehmend Bedarf auch an veganer Schokolade, insbesondere an einer solchen, die in ihrem Aussehen und ihrem Geschmack herkömmlicher Vollmilchschokolade gleiche, die aber im Gegensatz zu herkömmlicher Vollmilchschokolade keine tierischen Zusatzstoffe, insbesondere kein Milchpulver, enthalte. Zur Herstellung derartiger veganer Schokolade sei aus dem Stand der Technik bekannt, das Vollmilchpulver durch Hafermehl oder Hafermilch zu ersetzen. Jedoch zeichneten sich diese aus dem Stand der Technik bisher bekannten veganen Schokoladen oftmals durch eine vergleichsweise grobkörnige und im Vergleich zu herkömmlicher Milchschokolade schleifige Textur beim Verzehr auf. Das in den Schokoladen enthaltene Hafermehl führe darüber hinaus beim Verzehr zu einem verzögerten Schmelz und damit auch zu einer im Vergleich zu Milchschokolade als unangenehm empfundenen Textur, Absatz [0003].
Das Klagepatent nennt als druckschriftlichen Stand der Technik zunächst die US X A1, die ein Fertiggetränk beinhaltend eine Aromakomponente offenbare, daneben eine hydrolysierte Vollkornzusammensetzung, eine α-Amylase oder Fragmente davon, einen Saccharose-Gehalt von weniger als 15 Gew.-% sowie eine Protease oder ein Fragment davon, Absatz [0004]. Daneben wird die CN 109 090 314 A genannt, die eine zuckerfreie Schokolade offenbare, die aus Xylitol, Isomalt, einem Minzextrakt, Kakaopulver, Kakaobutter, Magermilchpulver und Haferflockenpulver hergestellt werde durch Schmelzen, Rühren und Formgießen, Absatz [0005]. Die CN 107 114 685 A offenbare einen Getreideriegel mit Schokoladengeschmack, der neben Haferflocken auch Schokoladenbohnen beinhaltend Vollmilchpulver enthalte, Absatz [0006]. Darüber hinaus offenbare die CN 104 171 220 A eine Getreideschokolade, die neben Hafermehl unter anderem auch Milchpulver enthalte, Absatz [0007].
Das Klagepatent stellt sich ausgehend von diesem Stand der Technik die technische Aufgabe, die sich aus dem Stand der Technik ergebenden Nachteile zumindest teilweise zu überwinden. Eine weitere Aufgabe sei es, eine vorzugsweise vegane Schokoladenmasse bereitzustellen, die in ihrem Aussehen und ihrem Geschmack herkömmlicher Vollmilchschokolade gleiche, die aber ohne tierische Zusatzstoffe, insbesondere ohne Milchpulver, hergestellt worden sei und mittels der Schokoladenerzeugnisse hergestellt werden könnten, die vergleichbare Eigenschaften – insbesondere hinsichtlich der Textur und des Schmelzes im Mund – aufwiesen wie herkömmliche, Milchpulver beinhaltende Schokoladenerzeugnisse. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Schokoladenmasse anzugeben, Absatz [0008].
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent das folgende Produkt mit den Merkmalen des von der Klägerin geltend gemachten Anspruchs 1 vor, die wie folgt gegliedert werden:
1. Ein Schokoladenerzeugnis;
2. hergestellt durch Formen einer veganen Schokoladenmasse, wobei die vegane Schokoladenmasse beinhaltet:
3. mindestens einen Bestandteil von Kakaobohnen, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kakaobutter und Kakaomasse,
4. mindestens ein Süßungsmittel,
5. mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse, hydrolysiertes Hafermehl.
Außerdem schlägt das Klagepatent ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 6 vor, die wie folgt gegliedert werden können:
1. Ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenerzeugnisses, umfassend die Verfahrensschritte:
2. I) Bereitstellen einer veganen Schokoladenmasse,
3. wobei die vegane Schokoladenmasse mindestens einen Bestandteil von Kakaobohnen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kakaobutter und Kakaomasse,
4. mindestens ein Süßungsmittel und
5. mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse, hydrolysiertes Hafermehl beinhaltet;
6. II) Formen der veganen Schokoladenmasse unter Erhalt eines Schokoladenerzeugnisses.
II.
Im Hinblick auf den Rechtsstreit der Parteien bedarf das in Merkmal 2 des Anspruchs 1 genannte „hergestellt durch Formen“ und das in Anspruch 6 genannte „Formen“ (im Folgenden wird für beide Merkmale der Begriff „Formen“ verwendet) sowie der in Merkmal 5 des Anspruchs 1 und des Anspruchs 6 genannte Begriff des „hydrolysierten Hafermehls“ der Auslegung.
1.
In Anspruch 1 wird der Begriff „hergestellt durch Formen“ verwendet, um das Schokoladenerzeugnis näher zu beschreiben. In Anspruch 6 ist das „Formen“ Teil eines Verfahrens. Hinsichtlich der Auslegung ergeben sich dabei jedoch keine Unterschiede.
Der Begriff des „Formens“ erfordert ein irgendwie geartetes Informbringen. Begrifflich setzt das Formen voraus, dass der Schokoladenmasse eine körperhafte Gestalt verliehen wird. Ein Bearbeiten der flüssigen Schokoladenmasse, ohne dieser eine äußere Form zu verleihen, in der sie – von sich aus – verbleibt, stellt damit kein Formen dar.
Nicht notwendig ist, dass dies mit einer Schokoladenmasse erfolgt, die zuvor bereits verflüssigt worden und wieder erkaltet ist. Für das Erfordernis eines „doppelten Verflüssigens“ gibt weder der Patentanspruch noch die Beschreibung etwas her. Aus dem Anspruch an sich ergibt sich nicht, dass das Vorliegen einer Schokoladenmasse erfordert, dass diese zuvor bereits verflüssigt worden ist und vor dem Vorgang des Formens erkaltet sein muss.
Dies ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung. In Absatz [0011] wird beschrieben, dass eine Schokoladenmasse zu einem Schokoladenerzeugnis formbar sein müsse, wozu die Masse zumindest teilweise verflüssigt werden müsse. Mit dem Verflüssigen wird generell beschrieben, wie die Schokoladenmasse geformt werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine bereits flüssige Schokoladenmasse zunächst erkalten und dann noch einmal verflüssigt werden muss. Es ist auch kein technischer Vorteil in einem solchen Vorgehen zu erkennen. Vielmehr weiß der Fachmann, dass eine verflüssigte Schokoladenmasse unmittelbar in Form gebracht werden kann, sei es durch Gießen, Ausspritzen, Modellieren, Pressen, Verstreichen, Überziehen oder auf welche Art und Weise auch immer. Ein bloßes Vermischen mit weiteren Zutaten stellt jedoch kein „Informbringen“ und damit auch kein Formen dar.
Außerdem nennen die Absätze [0002], [0030] und [0032] ausdrücklich das Conchieren, ohne dabei auf die Notwendigkeit eines anschließenden Erkaltens der Schokoladenmasse hinzuweisen. Auch bei der Herstellung eines Schokoladenerzeugnisses an Hand des in Absatz [0043] genannten Beispiels wird nach dem Schritt des Conchierens direkt auf die Herstellung von Tafeln – und damit das Formen – verwiesen, ohne dass es weiterer Zwischenschritte bedarf.
Auch aus der begrifflichen Unterscheidung in der Patentbeschreibung, die zwischen der Schokoladenmasse und dem Schokoladenerzeugnis unterscheidet, kann nicht geschlossen werden, dass es eines weiteren Verflüssigens bedarf. Die Patentbeschreibung benutzt durchweg für die zunächst vermischten und verkneteten Schokoladenrohstoffe den Begriff der Grundmasse, Absatz [0002]. Die Schokoladenmasse ist dann die (zumindest teilweise flüssige) Masse, die zu einem Schokoladenerzeugnis formbar ist, Absatz [0011]. Diese Unterscheidung wird auch in dem in den Absätzen [0025] und [0030] beschriebenen Verfahren vorgenommen. In Absatz [0030] heißt es sogar ausdrücklich, dass die Schokoladenmasse mittels Zerkleinerns und Conchierens hergestellt werde. In Absatz [0043] ist ebenfalls die Rede von der „conchierten Masse“, der die übrigen Bestandteile zugesetzt werden; aus der „so erhaltenen Schokoladenmasse“ würden dann Tafeln hergestellt. Damit handelt es sich bei der Schokoladenmasse um eine – zumindest teilweise – flüssige Masse, der gegebenenfalls noch weitere Zutaten zugesetzt werden und die formbar ist. Es findet sich nirgends der Hinweis, dass die Schokoladenmasse einen erkalteten Zustand aufweisen und zum Formen noch einmal verflüssigt werden müsste.
Auch die in Absatz [0024] vorgenommene begriffliche Unterscheidung zwischen Fertigerzeugnis und Halbfertigprodukt hat keine Auswirkungen auf den Begriff des Formens, da auch ein Halbfertigprodukt in eine Form gebracht worden und als körperliches Produkt erhältlich ist. Dass das Halbfertigprodukt dann zur Weiterverarbeitung noch einmal – zumindest teilweise – verflüssig werden muss, spricht sogar dagegen, dass es bereits bei der Herstellung selbst noch eines „zusätzlichen Verflüssigens“ bedarf.
Auch dem Vortrag der Klägerin im Einspruchsverfahren lässt sich ein engeres Verständnis des Begriffs des Formens nicht entnehmen. Sofern die Klägerin dort ausführt, dass das Merkmal „hergestellt durch Formen" so zu verstehen sei, dass die (unter herkömmlichen Bedingungen feste) Schokoladenmasse mindestens teilweise verflüssigt wird bzw. werden kann (Stellungnahme der Klägerin im Einspruchsverfahren vom 16.11.2023, Anlage MB 23, Rz. 8, Bl. 792 dA), ist damit die generelle Eigenschaft der Schokoladenmasse gemeint, formbar zu sein, indem sie verflüssigt und in eine Form gebracht werden kann, in der sie aushärtet. Schließlich sind die Ausführungen der Klägerin auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie mit ihren Ausführungen im Einspruchsverfahren eine Abgrenzung zu Sirupen und Getränkepulvern herstellen wollte, die eine derartige Formbarkeit eben nicht aufweisen.
2.
Hinsichtlich des in Merkmal 5 von Anspruch 1 bzw. Anspruch 6 genannten „hydrolysierten Hafermehls“ bedarf sowohl der Begriff des Hafermehls (siehe unten, Ziff. a)) als auch der der Hydrolyse (siehe unten, Ziff. b)) der Auslegung.
a)
Der Begriff des Hafermehls bezeichnet ein auf der Grundlage zumindest des Hafer-Mehlkörpers bestehendes, gemahlenes Produkt.
Ziel der Auslegung ist nicht ein bloß philologisches Verständnis. Zu ermitteln ist vielmehr der technische Sinngehalt des Patentanspruchs, woraus sich ergeben kann, dass die Patentschrift Begriffe eigenständig definiert und insoweit ein patenteigenes Lexikon darstellt (BGH, Urteile vom 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 zu II 3 c – Spannschraube; Urteil vom 12.05.2015 - X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; Urteil vom 02.02.2021 – X ZR 170/18, GRUR 2021, 942, Rn. 22 – Anhängerkupplung II). Das Gesagte bedeutet jedoch nicht, dass bei der Auslegung eines Patents unter keinen Umständen der übliche Sprachgebrauch und Begriffsinhalt in Betracht gezogen werden darf. Vielfach wird dies – im Gegenteil – angezeigt sein, weil bei der Abfassung einer Patentschrift Begriffe in der Regel mit ihrem auf dem betroffenen Fachgebiet üblichen Inhalt gebraucht zu werden pflegen (OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.01.2016, Az. I-2 U 77/14, Rz. 44 m.w.N.).
Das Patent spezifiziert den Begriff des Hafermehls nicht näher. Aus dem Wortlaut des Anspruchs selbst lassen sich keine konkreten Anforderungen herleiten, die das Hafermehl erfüllen müsste. Auch in der Beschreibung wird der Begriff des Mehls nicht näher definiert. In Absatz [0016] heißt es lediglich, dass das Hafermehl durch das Mahlen von Haferflocken hergestellt werden könne. Auch die in Absatz [0029] genannten Patentschriften aus dem Stand der Technik spezifizieren den Begriff des Hafermehls nicht weiter. Beide beschreiben unter anderem die Hydrolyse von Hafermehl, ohne darauf einzugehen, welche Bestandteile zum Hafermehl gehören können.
Daher ist auf das Verständnis des Fachmanns abzustellen, wobei es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass dieser dem Begriff des Mehls eine andere als die allgemeine Bedeutung beimessen würde. Allgemein wird Mehl durch das Mahlen von Getreide – hier Hafer – gewonnen. Die Patentschrift macht deutlich, dass die Grundlage nicht zwingend der Hafer an sich sein muss, sondern auch Haferflocken gemahlen werden können. Bei dem Mahlen des vollen Korns entstehen allgemein Mehl und Kleie, wobei letztere die Rückstände bestehend vor allem aus der Schale bezeichnet. Es besteht zwar die Möglichkeit, diese mit zu mahlen, so dass ein Vollkornmehl entsteht. Entscheidend für das Vorliegen eines Mehls ist aber immer die Verarbeitung des Mehlkörpers bzw. Mehlkerns. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Patent ein abweichendes Verständnis zu Grunde legt. Auch wenn in Absatz [0016] erläutert wird, dass hydrolysiertes Hafermehl auch als „hydrolysiertes Haferpulver“ bezeichnet werde, geht damit keine inhaltlich abweichende Bedeutung einher. Ausgangspunkt der Auslegung ist der Begriff des Hafermehls, das auch als Haferpulver bezeichnet wird, und nicht umgekehrt der Begriff des Pulvers, der jeden zermahlenen Bestandteil des Haferkorns – sei es mit oder ohne Mehlkörper – als Hafermehl verstanden wissen will.
Auch vor dem Hintergrund der dem Klagepatent zu Grunde liegenden Aufgabe ist nicht von einem anderen Verständnis auszugehen. Vielmehr kann gerade nicht davon ausgegangen werden, dass der Fachmann, der eine Schokoladenmasse bereitzustellen versucht, die in ihrem Aussehen und ihrem Geschmack herkömmlicher Vollmilchschokolade gleicht, ein Haferextrakt heranziehen würde, das nicht den stärkehaltigen Mehlkörper enthält. Schließlich wurde die Verwendung von Haferkleie in den aus dem Stand der Technik bekannten Entgegenhaltungen nur zum Ersatz der Kakaobutter verwendet (siehe den Artikel „Effect of cocoa butter replacement with a β-glucan-rich hydrocolloid (C-trim30) on the rheological and tribological properties of chocolates“, Anlage MB11), nicht aber zum Ersatz des Milchpulvers.
Schließlich geht auch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in der Entscheidung vom 6. März 2024 (Anlage K19) in Rz. 10.2.3 von dem folgenden Verständnis des Begriffs „Hafermehl“ aus:
„Nach Auffassung der Einspruchsabteilung handelt es sich bei dem Begriff "hydrolysiertes Hafermehl" um ein Merkmal, welches durch das Verfahren zur Herstellung desselben gekennzeichnet ist. Dabei wird "Hafermehl" durch Vermahlen von ganzem Haferkorn bzw. Haferflocken gewonnen. Dieses kann direkt, also als Hafer(vollkorn)mehl, oder nach Entfernung der Kleie (also von Keimling und Randschichten, siehe Punkt 33. der Einspruchserwiderung der Patentinhaberin) als Hafer(auszugs)mehl verwendet werden. Eine eingeschränkte Sichtweise gemäß Absatz [0016] des Streitpatentes, wonach Hafermehl (ausschließlich) durch Vermahlen von Haferflocken hergestellt werde, ist nicht gerechtfertigt. Demgegenüber werden Extrakte aus dem Haferkorn, welche durch Isolierung einzelner Bestandteile bzw. durch Abtrennung derselben vom Mehlkörper erhalten werden, wie z.B. Haferkleie oder ß-Glukane, ebenfalls nicht vom Begriff des "Hafermehls" umfasst.“
Diese Begriffsdefinition stimmt mit der hier vorgenommenen Auslegung überein, nach welcher das Vorhandensein des Mehlkörpers als Grundlage für den sich anschließenden Mahlvorgang entscheidend ist.
b)
Der Begriff der Hydrolyse wird zwar im Anspruch selbst nicht weitergehend spezifiziert, aber die Beschreibung nennt vorzugsweise eine enzymatisch erfolgende Hydrolyse, besonders bevorzugt mittels des Enzyms α-Amylase, siehe Absatz [0016]. Beispielhaft wird auf das mittels α-Amylase hydrolysierte Hafermehl der Firma interquell verwiesen, siehe Absatz [0029].
Bei der Hydrolyse findet die Spaltung einer chemischen Verbindung durch Reaktion mit Wasser statt. Ein Enzym wird als Katalysator benötigt, um die chemische Reaktion mit Wasser herbeizuführen. Denkbar ist zwar auch eine mittels anderer Substanzen stattfindende Hydrolyse, solche werden in der Patentschrift jedoch nicht genannt. Auch die in Absatz [0029] genannten Patentschriften beschreiben eine Hydrolyse von Hafermehl mittels Enzymen (siehe WO X A1, S. 5 Z. 1-12; EP X, Absatz [0019]).
Vom Anspruch umfasst ist damit eine auf jegliche Art und Weise stattfindende Hydrolyse.
c)
Die Beklagte verweist auf die Auslegung des EPA in der Entscheidung vom 6. März 2024, Rz. 11.5.4.15 (S.37), in der es heißt:
„Das Dokument D38 beschreibt die Herstellung eines Sirups durch Hydrolyse von Hafer mittels Alpha-Amylase, und die anschließende Abtrennung von Protein und Fett (Seite 1, Zeilen 18-23), um die Haltbarkeit zu erhöhen (Seite 1, Zeilen 9-15). Es ist damit fraglich, inwieweit das erhaltene Produkt noch als hydrolysiertes Hafermehl angesehen werden kann. […] An keiner Stelle wird auf eine mögliche Verwendung als Milchersatz in Schokolade verwiesen. Somit hätte auch dieses Dokument nicht zum beanspruchten Gegenstand geführt.“
Sie meint, dass das EPA bei erfolgter Abscheidung von Proteinen nicht mehr von einem Hafermehl ausgehe. Tatsächlich hält das EPA jedoch nur fest, dass dies „fraglich“ sei. Letztendlich bleibt diese Frage dann unbeantwortet, weil die D38 aus anderen Gründen ein Naheliegen für den Fachmann nicht zu begründen vermochte. Entscheidend für das EPA war, dass an keiner Stelle auf eine mögliche Verwendung als Milchersatz in Schokolade verwiesen wird.
Abgesehen davon liegt der Fall hier so, dass die Abscheidung von Proteinen und Fett erst nach der Hydrolyse durchgeführt wird. Damit liegt ein Unterschied zu den Hafermehlen vor, bei denen die Proteine und Fette bzw. die protein- und fettreichen Bestandteile des Haferkorns bereits vor der Hydrolyse abgeschieden werden. Ob und inwiefern dieser Unterschied Auswirkungen auf das letztendlich erhaltene Produkt zeigt, hat die Beklagte nicht vorgetragen.
III.
Unstreitig stellt die Beklagte die angegriffene Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland her, bietet sie an und bringt sie hier in den Verkehr, § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Dadurch benutzt sie die mit dem Klagepatentanspruch 1 und 6 geschützte Erfindung unmittelbar. Denn die angegriffene Ausführungsform verwirklicht sämtliche Merkmale des geltend gemachten Anspruchs 1 sowie des nach Anspruch 6 hergestellten Erzeugnisses. Zudem verwirklicht die Beklagte mit der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform auch das im Klagepatentanspruch 6 spezifizierte Herstellungsverfahren. Das ist für die Merkmale 1, 3 und 4 des Klagepatentanspruchs 1 (Merkmale 1 bis 4 des Klagepatentanspruchs 5) unstreitig. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht aber auch die Merkmale 2 und 5 bzw. 5 und 6 der Klagepatentansprüche.
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht das in Merkmal 2 von Anspruch 1 genannte „hergestellt durch Formen“ bzw. das in Merkmal 6 von Anspruch 6 genannte „Formen“.
Nach dem unbestrittenen Vortrag der Klägerin wird während des Herstellungsprozesses der angegriffenen Ausführungsform die Schokoladenmasse unmittelbar nach dem Conchieren, d. h. flüssig, in Tafelformen gegossen und nach dem Aushärten der Schokoladenmasse verpackt. Das bedeutet, dass die Schokoladenmasse formbar ist und im Herstellungsverfahren auch tatsächlich geformt wird.
Die angegriffene Ausführungsform enthält außerdem hydrolysiertes Hafermehl mit einem Anteil von mindestens 1 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse.
Zwar führt die angegriffene Ausführungsform in der Zutatenliste „Hafersirup“ als Inhaltsstoff auf und nicht ausdrücklich „hydrolysiertes Hafermehl“, jedoch hat die Klägerin nicht nur hinreichend dargelegt, dass es sich bei diesem Hafersirup um hydrolysiertes Hafermehl im Sinne der klagepatentgemäßen Erfindung handelt (siehe unten, Ziff. a)), sondern dies steht auch aufgrund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen C in seinem Gutachten vom 29. März 2023 aus dem selbständigen Beweisverfahren mit dem Aktenzeichen 4b O 77/22 (Anlage K18 im hiesigen Verfahren) fest (siehe unten, Ziff. b)).
Die Klägerin hat hinreichend substantiiert vorgetragen, dass es sich bei dem von der Klägerin verwendeten Hafersirup um hydrolysiertes Hafermehl handelt. Vor diesem Hintergrund genügt die Beklagte mit ihrem Bestreiten nicht der ihr obliegenden Darlegungslast.
aa)
Die Klägerin hat vorgetragen, dass Hafersirup allgemein durch die enzymatische Hydrolyse von Hafer gewonnen werde. In diesem Zusammenhang hat sie zum einen auf die Stellungnahme Nr. 2022/16 des Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit verwiesen, nach welcher die Bezeichnung „Haferdrinkpulver“ als Oberbegriff für hydrolysierten Hafer zu verstehen sei, der abhängig vom Grad der Verzuckerung auch als „Hafersirup“ bezeichnet werden solle (Anlage K12). Zudem hat die Klägerin auf eine Definition des Begriffs Hafersirup der naVitalo GmbH verwiesen, aus der sich ergibt, dass Hafersirup auf der enzymatischen Hydrolyse von Hafer beruhe.
Um ihren Vortrag weiter zu substantiieren, hat die Klägerin zudem eine Analyse der angegriffenen Ausführungsform durch das Testlabor „Eurofins Institut Dr. Rohe“ durchführen lassen (Anlage K13). Diese habe ergeben, dass der in den Produkten enthaltene Stärkeanteil wesentlich niedriger gewesen sei als dies zu erwarten gewesen wäre, wenn Hafermehl in unbehandeltem Zustand verwendet worden wäre. Auch daraus lasse sich schließen, dass das Hafermehl hydrolysiert worden sein müsse.
bb)
Das Bestreiten der Beklagten ist nicht hinreichend substantiiert.
Das Bestreiten der Beklagten darf nicht pauschal bleiben, sondern muss im Rahmen ihrer Erkenntnismöglichkeiten in der gleichen Weise substantiiert sein wie es das Vorbringen der Klägerin ist (Kühnen, Hb. d. Patentverletzung, 16. Aufl. 2024: Kap. E Rn. 174). Insofern ist anerkannt, dass die Anforderungen an die Substantiierung des Bestreitens davon abhängen, wie substantiiert das Vorbringen des Darlegungspflichtigen selbst ist (BGH, GRUR 1982, 681 (683) – Skistiefel).
Vor dem Hintergrund der Ausführungen der Klägerin, die diese hinreichend untermauert und eine externe Analyse hat durchführen lassen, hätte es der Beklagten oblegen, konkret zu den von ihr verwendeten Inhaltsstoffen und zum Herstellungsverfahren vorzutragen.
(1)
Die Beklagte trägt vor, dass das von ihr verwendete Haferextrakt kein Hafermehl im Sinne des Klagepatents sei. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die von der Einspruchsabteilung angeführte Definition von Hafermehl, nach der dieses durch „Vermahlen von ganzem Haferkorn bzw. Haferflocken gewonnen“ werde, wobei ausdrücklich „Extrakte aus dem Haferkorn, welche durch Isolierung einzelner Bestandteile bzw. durch Abtrennung derselben vom Mehlkörper erhalten werden, wie z.B. Haferkleie oder β-Glukane, ebenfalls nicht vom Begriff des "Hafermehls" umfasst“ seien (siehe die Entscheidung vom 6. März 2024 (Anlage K19) in Rz. 10.2.3).
Die Beklagte verweist ferner auf die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass Hafermehl einen Stärkegehalt von etwa 65% bis 80%, einen ß-Glukangehalt von etwa 1,3% bis 4% und einen Proteingehalt von 15,6% aufweise.
Zudem enthalte Hafervollkorn nach dem im Rahmen des Einspruchsverfahrens von der Klägerin beigebrachten Gutachten des Sachverständigen D (Anlage K14) einen Stärkeanteil von 67,3 % und einen Proteingehalt von 15,6 %.
Demgegenüber trägt die Beklagte vor, dass sich die aus ihrer Rohmaterialspezifikation ableitbaren Werte von diesen Werten unterschieden, was gegen das Vorliegen von Hafermehl als Ausgangsmaterial spreche.
Aus der Rohmaterialspezifikation für die angegriffene Ausführungsform ergebe sich, dass das verwendete Haferextraktpulver zu 68% bis 73% aus Haferextrakt und zu 27% bis 32% aus Maltodextrin bestehe (MB25, Bl. 836). Der Anteil der Kohlenhydrate liege bei 91,1 g pro 100 g und der Proteingehalt bei X g pro 100 g. Wenn man von den 91,1 g Kohlenhydraten den auf das Maltodextrin und den natürlichen Zucker entfallenden Anteil von etwa X % abziehe, erhalte man für den auf die Stärke entfallenden Anteil X % und damit einen deutlich unter dem für Hafer(vollkorn)mehl liegenden Wert.
Die von der Beklagten vorgenommene Berechnung bezieht sich jedoch auf das bereits hydrolysierte Haferextrakt. Da sich durch die Hydrolyse der im Haferextrakt enthaltene Anteil des Zuckers zur enthaltenen Stärke verändert, können aus der Berechnung der Beklagten keine Rückschlüsse auf die Eigenschaften des vor der Hydrolyse vorliegenden Haferextrakts gezogen werden. Schließlich trägt die Beklagte selbst vor, dass sie die genaue Zusammensetzung der Ausgangsstoffe nicht kenne, weil sie den Hafersirup in Form eines Haferkonzentrats von einer Lieferantin beziehe, das zudem mit Maltodextrin in einem komplexen Verfahren vermischt und verarbeitet wurde.
Auch die Einspruchsabteilung macht mit ihrer Definition deutlich, dass nur solche Haferextrakte nicht als Hafermehl angesehen werden können, die durch Abtrennung vom Mehlkörper erhalten werden. Damit entspricht sie der allgemeinen, auch hier vertretenen Definition von Mehl (siehe oben, Ziff. II. 2. a)), nach welcher das Vorhandensein des Mehlkörpers entscheidend ist. Kein Mehl sind damit lediglich die Bestandteile, die vom Mehlkörper isoliert wurden. So lange aber der Mehlkörper als Grundlage der Weiterverarbeitung dient – sei es allein oder zusammen mit weiteren Bestandteilen wie der Kleie – handelt es sich bei dem gemahlenen Produkt um Hafermehl. Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang, ob dieses Produkt tatsächlich als „Mehl“ oder aber als „Extrakt“ bezeichnet wird.
(2)
Sofern die Beklagte die tatsächliche Durchführung der Analyse durch das Institut Eurofins mit Nichtwissen bestreitet, ist dies unzureichend. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass das entsprechende Gutachten einfach „aus der Luft gegriffen ist“. Auch kann ein hinreichendes Bestreiten der Beklagten nicht darin gesehen werden, dass die Beklagte die vom Institut angewandte Methodik, Analyse und Berechnungsmethode anzweifelt.
(3)
Ein hinreichendes Bestreiten durch die Beklagte liegt auch nicht darin begründet, die von der Klägerin erfolgten Verweise auf die Definition von (Hafer-)Sirup der naVitalo GmbH oder der Stellungnahme des ALS in Frage zu stellen oder den Verweis auf andere Patentschriften für unbeachtlich zu halten. Diese von der Klägerin vorgenommenen Verweise dienen allein dazu, das von ihr zu Grunde gelegte Verständnis von Hafersirup noch weiter zu untermauern. In Anbetracht dessen hätte es der Beklagten oblegen, konkret dazu vorzutragen, ob und inwiefern sie bei der Herstellung ihres Hafersirups davon abwich.
Der gerichtliche Sachverständige hat in seinem plausiblen und aus sich heraus verständlichen Gutachten dargelegt (siehe Bl. 335 ff. des selbständigen Beweisverfahrens mit dem Az. 4b O 77/22), dass der von der Beklagten verwendete Hafersirup hydrolysiertes Hafermehl enthält. Diese Feststellung ist ihm trotz des Umstandes gelungen, dass ihm der tatsächlich verwendete Haferextrakt nicht vorlag.
Im Rahmen des von der Klägerin betriebenen selbständigen Beweisverfahrens wurden dem Sachverständigen die Rohmaterialspezifikationen zum verwendeten „Haferextraktpulver mit Maltodextrin“ mitsamt weiterer Unterlagen zum Haferextraktpulver ausgehändigt. Der Sachverständige hat dabei festgestellt, dass die ihm ausgehändigte Produktspezifikation Hafersirup als Bestandteil des Haferextraktpulvers mit Maltodextrin ausweist.
Er beschreibt in nachvollziehbarer Weise, dass es viele Indizien dafür gebe, dass bei der Herstellung von Hafersirup eine Hydrolyse von Hafermehl durchgeführt werde.
Der Sachverständige hält zunächst fest, dass sich der Begriff des Hafersirups in verschiedenen Patentschriften finde und eine stichprobenartige Überprüfung der Herstellungsangaben das Verständnis nahelege, dass unter Hafersirup ein Sirup zu verstehen sei, dessen Herstellung einen Hydrolyseschritt beinhalte (Anlage K18, S. 14).
Der Sachverständige beschreibt eine Hydrolyse dahingehend, dass es sich generell um die Spaltung einer chemischen Verbindung durch Reaktion mit Wasser handele, wobei formal ein Wasserstoffatom an das eine Spaltstück abgegeben werde und der verbleibende Hydroxylrest an das andere Spaltstück gebunden werde. Die Hydrolyse von Hafermehl bedeute damit, dass die langkettigen Stärkemoleküle des Hafers in kürzere Ketten gespalten werden und jeweils ein Wasserstoffatom und ein Hydroxylrest an die Spaltstellen angelagert werden (Anlage K18, S. 12).
Der Sachverständige stellt für dieses Verständnis insbesondere auf eine Lehrbuchdefinition aus dem Lehrbuch „Lebensmittelchemie und Ernährung“ von Robert Ebermann und Ibrahim Elmadfa (Springer Wien, New York, 2. Aufl. 2011) ab, die allgemein die Herstellung von Stärkesirup dahingehen definieren, dass diese durch saure oder enzymatische Hydrolyse von Stärken verschiedener Provenienz erzeugt werden. Der Sachverständige stellt weiter fest, dass die Stärken verschiedener Provenienz auch Hafer umfassen dürften (Anlage K18, S. 16). Hinsichtlich der Verwendung des Begriffs „Pulver“ statt „Mehl“ verweist er auf die Gleichsetzung der beiden Begriffe in Absatz [0016] der Klagepatentschrift. Er verweist in diesem Zusammenhang ferner auf die US 6685974 B2, die die Herstellung von Hafersirup dahingehend beschreibt, dass zunächst Hafer gemahlen und nach Zugabe von Wasser mit hydrolysierenden Enzymen zu einem Sirup verarbeitet werde. Eine vergleichbare Beschreibung finde sich in der US 20160100613 und der US 2002018830 A1. Der Sachverständige verweist zudem auf eine auf einer Webseite befindliche Produktbeschreibung, die diese Herstellungsweise ebenfalls bestätigt (Anlage K18, S. 16).
Letztlich hält der Sachverständige fest, dass es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass die für die Herstellung von Hafersirup zu erfolgende Hydrolyse wieder durch Kondensation rückgängig gemacht worden sei (Anlage K18, S. 17).
Er stellt zudem fest, dass auch der von der erfindungsgemäßen Lehre geforderte Gewichtsanteil des hydrolysierten Hafermehls in Bezug auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse vorliege. Er verweist in diesem Zusammenhang zunächst auf das Rezept, in welchem der Anteil an Haferextraktpulver mit 25% angegeben sei, wobei er davon ausgehe, dass damit der Anteil an Haferextraktpulver mit Maltodextrin gemeint sein müsse, weil Maltodextrin nicht gesondert aufgeführt sei. Aus der Rohmaterialspezifikation ergebe sich ferner, dass der Anteil an Hafermehlextrakt bei 68-73% liege und der von Maltodextrin entsprechend bei 27-32%. Daraus ergebe sich rechnerisch ein Anteil von 17-18,25% Gew.-% Hafermehlextrakt bezogen auf das Gesamtgewicht der Schokoladenmasse.
Die Beklagte hat im selbständigen Beweisverfahren mit dem Az. 4b O 77/22 die Frist zur Erhebung von Einwänden gegen das vom Sachverständigen C erstellte Gutachten verstreichen lassen. Im hiesigen Verfahren trägt sie vor, dass das Gutachten unergiebig sei, weil es nicht auf einer tatsächlichen Untersuchung der angegriffenen Ausführungsform beruhe, sondern nur den allgemein zugänglichen Stand der Technik heranziehe.
Vor dem Hintergrund der Ausführungen der Klägerin sowie des vom Sachverständigen C erstellen Gutachtens hätte es der Beklagten nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungs- und Beweislast oblegen, zu der genauen Herstellung und Zusammensetzung der angegriffenen Ausführungsform vorzutragen und damit eine Grundlage für die Überprüfung dahingehend zu bieten, ob die angegriffene Ausführungsform tatsächlich nicht das von der klagepatentgemäßen Erfindung geforderte „hydrolysierte Hafermehl“ enthält. Dazu hätte auch gehört, Erkundigungen bei ihren Lieferanten über die Spezifikation des für die angegriffene Ausführungsform verwendeten Hafermehls einzuholen. Mit ihrem Zurückziehen auf ein bloßes Bestreiten genügt die Beklagte ihrer Darlegungslast nicht.
3.
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die angegriffene Ausführungsform auch ein Erzeugnis darstellt, das durch das in Anspruch 6 des Klagepatents spezifizierte Verfahren hergestellt wurde. Dies bestätigt auch der Sachverständige in seinem Gutachten, der aus der Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform schließt, dass auch das in Klagepatentanspruch 6 beschriebene Verfahren verwirklicht wird (siehe Anlage K18, S. 18, letzter Abs.).
IV.
Sofern die Klägerin mit ihrer Klage die Anordnung der Vorlage von
„Rohstoffspezifikationen, Produktspezifikationen, Produktdatenblättern (teilweise auch als „product data sheets“ bezeichnet) und Analysenzertifikaten, die das bei der Herstellung der Verletzungsformen und/oder der bei deren Herstellung verwendeten veganen Schokoladenmasse verwendete Haferdrinkpulver und/oder den verwendeten Hafersirup sowie das enthaltene Maltodextrin beschreiben“
nach § 142 ZPO beantragt hat, war dem Antrag nicht nachzukommen.
Nach § 142 ZPO darf in einem Patentverletzungsprozess die Vorlage einer Urkunde oder sonstigen Unterlage angeordnet werden, wenn ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit für eine Schutzrechtsverletzung spricht und wenn die Vorlage zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich sowie auch unter Berücksichtigung der rechtlich geschützten Interessen des zur Vorlage Verpflichteten verhältnismäßig und angemessen ist (BGH, GRUR 2013, 316 Rn. 22 – Rohrmuffe; BGH, GRUR 2006, 962 – Restschadstoffentfernung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.11.2023, Az. I-2 U 36/17 m.w.N.). § 142 ZPO befreit allerdings die Partei, die sich auf eine Urkunde bezieht, nicht von ihrer Darlegungs- und Substantiierungslast. Dementsprechend darf das Gericht die Urkundenvorlage nicht zum bloßen Zwecke der Informationsgewinnung, sondern nur bei Vorliegen eines schlüssigen, auf Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen (von Selle in BeckOK ZPO, 50. Edition, Stand: 01.09.2023, § 142 Rn 11 m.w.N.; OLG Düsseldorf, a.a.O.). § 142 ZPO gibt nicht die Befugnis, unabhängig von einem schlüssigen Vortrag zum Zwecke der Informationsgewinnung (alle möglichen) Urkunden anzufordern. Die vorzulegende Urkunde soll vielmehr für die vom Gericht begehrte Entscheidung relevante Umstände enthalten, dient aber nicht der Ausforschung (OLG Düsseldorf, a.a.O.).
Der Antrag der Klägerin erfolgte mit der Absicht, weitere Informationen zu gewinnen und den Verletzungsvorwurf weiter substantiieren zu können. Es fehlt für eine Anordnung insofern an konkretem Vortrag, welche Urkunden genau vorgelegt werden sollen. Die Vermutungen der Klägerin, dass es entsprechende Urkunden gebe müsse, erfolgt vor dem Hintergrund des Vortrags der Beklagten, sie kenne die genaue Zusammensetzung des in der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Haferextrakts selbst nicht, ins Blaue hinein.
Zudem war eine Anordnung der Vorlage von Urkunden nicht erforderlich, der Vortrag der Klägerin war auch so hinreichend konkret genug, um eine Verletzung anzunehmen.
V.
Da die Beklagte durch Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform die Lehre des Klagepatents benutzte, ergeben sich die nachstehenden Rechtsfolgen:
Da die Benutzung der patentgeschützten Erfindung unberechtigt erfolgte, ist die Beklagte der Klägerin gemäß § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte für den Zeitraum zwischen der Offenlegung der Patentanmeldung und der Patenterteilung einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung dem Grunde nach aus Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG.
Die Beklagte hat den Erfindungsgegenstand genutzt, obwohl sie wusste oder jedenfalls wissen musste, dass die benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung des Klagepatents war.
Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, § 139 Abs. 1 und 2 PatG.
Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.
Die Beklagte ist zum Schadensersatz verpflichtet, weil sie die Patentverletzung schuldhaft beging. Als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Schließlich ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin durch die Schutzrechtsverletzung ein Schaden entstanden ist.
4.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung.
Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang dieser Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG, wobei der Anspruch beschränkt ist auf die Erzeugnisse. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Das dafür erforderliche Verschulden ist zu bejahen (siehe oben, Ziff. 2). Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
5.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte auch einen Anspruch auf Rückruf der unmittelbar patentverletzenden Erzeugnisse aus den Vertriebswegen und auf Vernichtung dieser Erzeugnisse gemäß § 140a Abs. 1 und 3 PatG.
Die Beklagte hat – insofern unstreitig – das Herstellungsverfahren umgestellt, so dass die mittlerweile von ihr vertriebene vegane Schokolade das Klagepatent nicht mehr verletzt. Aber § 140a Abs. 3 PatG legt der Beklagten auch Pflichten im Hinblick auf solche Gegenstände auf, die schon an Dritte geliefert worden sind (BGH, Urteil vom 16.5.2017, Az. X ZR 120/15, in GRUR 2017, 785, Rz. 30 – Abdichtsystem).
Dabei erfordert die Zuerkennung des Rückrufanspruchs, dass mindestens ein Lieferfall dargetan ist (siehe BeckOK PatR/Fricke, 31. Ed. 15.1.2024, PatG § 140a Rn. 41, 41.1 m.w.N.). Hier hat die Klägerin vorgetragen, dass die angegriffene Ausführungsform im B-Store bei der Internethandelsplattform Amazon nach wie vor käuflich erworben werden kann. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die dort angebotene angegriffene Ausführungsform von der Beklagten geliefert wurde, auch wenn dies keine unmittelbare Lieferung gewesen sein mag. Zudem hat die Beklagte entsprechende, in der Vergangenheit liegende Lieferungen nicht bestritten.
VI.
Eine Aussetzung der Verhandlung kommt nicht in Betracht.
Sie ist regelmäßig abzulehnen, wenn das Klagepatent erstinstanzlich aufrechterhalten worden ist. Diese – unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommene – Entscheidung hat das Verletzungsgericht aufgrund der gesetzlichen Kompetenzverteilung grundsätzlich hinzunehmen. Im Rahmen der Aussetzungsentscheidung ist es nicht Sache des Verletzungsgerichts, das Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsverfahren in allen Einzelheiten vorwegzunehmen. Immer dann, wenn die Argumentation im Rechtsbestandsverfahren möglich und mit nachvollziehbaren Gründen vertretbar erscheint, hat es vielmehr bei der getroffenen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung zu verbleiben, so dass, wenn nicht im Einzelfall ganz besondere Umstände vorliegen, für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits keine Veranlassung besteht. Sie ist erst dann geboten, wenn die Rechtsbestandsentscheidung auf für das Verletzungsgericht nachweisbar unrichtigen Annahmen oder einer nicht mehr vertretbaren Argumentation beruht oder wenn mit dem Rechtsmittel gegen die Rechtsbestandsentscheidung, ohne dass insoweit ein Nachlässigkeitsvorwurf angebracht ist, weiterer Stand der Technik präsentiert wird, der, weil er der Erfindung näher kommt als der bisher gewürdigte Stand der Technik, mit der gebotenen Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Klagepatents erwarten lässt (OLG Düsseldorf, Urt. v. 7.7.2011 – I-2 U 66/10). Ebenso hat eine Aussetzung dann zu erfolgen, wenn das Verletzungsgericht – trotz der Bestätigung des Patents im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren – Merkmale des Patentanspruchs anders auslegt als die Spruchkörper im parallelen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren und das Patent auf Grundlage der Auslegung des Verletzungsgerichts zu widerrufen oder für nichtig zu erklären wäre (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.03.2011 – 2 U 70/09, BeckRS 2012, 10314).
Vorliegend kann weder eine offensichtliche Unrichtigkeit der Entscheidung der Einspruchsabteilung festgestellt werden, noch werden die für den Rechtsstreit maßgeblichen Merkmale in der Entscheidung der Einspruchsabteilung anders ausgelegt.
Bei der von der Einspruchsabteilung vorgenommenen Auslegung des Begriffs „Hafermehl“ (siehe im Einzelnen oben, Ziff. II. 1.) erscheint es vertretbar, den Gegenstand der Klagepatentansprüche 1 und 6 sowohl neu gegenüber dem Artikel „Effect of cocoa butter replacement with a β-glucan-rich hydrocolloid (C-trim30) on the rheological and tribological properties of chocolates“ von Suyong Lee, Girma Biresaw, Mary P. Kinney and George E. Inglett (Anlage MB11, im Folgenden: D4; siehe im Einzelnen unten, Ziff. 1.), als auch gegenüber der WO (Anlage MB1, im Folgenden: D5; siehe im Einzelnen unten, Ziff. 2.) und der X (Teil der Anlage MB15, im Folgenden: D59; siehe im Einzelnen unten, Ziff. 3.) anzusehen. Auch erscheint es nicht offensichtlich unrichtig, dass die Einspruchsabteilung eine offenkundige Vorbenutzung durch Verteilen von Schokolade mit dem Haferextrakt E auf der Messe FI-Europe nicht angenommen und die in diesem Zusammenhang angebotenen Zeugen nicht vernommen hat (siehe unten, Ziff. 4.). Auch die Annahme der erfinderischen Tätigkeit erscheint vertretbar (siehe unten, Ziff. 5.).
Die D4 offenbart eine Schokoladenzusammensetzung, die unter anderem die Zutat „C-trim30“ enthält (S. 2. Abs. 1 der D4). Dieses wird durch sogenanntes „Jet-Kochen“ und Fraktionierung aus Haferkleiekonzentrat gewonnen (S. 2, Abs. 2 der D4). Inwiefern dieses Konzentrat bei der Herstellung einer Hydrolyse unterzogen wird, kann offen bleiben, weil es sich bei Haferkleiekonzentrat jedenfalls nicht um Hafermehl im Sinne des Klagepatents handelt.
Insofern wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen des EPA verwiesen, die eine offensichtliche Unrichtigkeit nicht erkennen lassen, siehe die Entscheidung vom 6. März 2024 (Anlage K19) in Rz. 10.3.3:
„Wie oben bezüglich der Auslegung der Ansprüche angegeben, versteht die Einspruchsabteilung den Begriff "Hafermehl" als Mehl, welches durch Vermahlen des gesamten Haferkorns oder der Haferflocken als Vollkornmehl vorliegen kann oder nach Entfernen von Keimling und Randschichten aus dem Mehlkörper als sogenanntes Auszugs- oder Weißmehl gewonnen wird. […] Unstrittig ist jedoch, dass Hafermehl einen Bestandteil des Mehlkörpers enthalten muss, und damit von vermahlenen Einzelkomponenten des Haferkorns, wie Haferkleie ("oat bran"), zu unterscheiden ist.
Die Einspruchsabteilung hat keinen Zweifel daran, dass […] Haferkleie zu Haferkleiemehl vermahlen werden kann (D4a: S. 3, 2. Absatz). Dass damit jeglicher Haferbestandteil, sobald dieser in vermahlenem Zustand vorliegt, als Hafermehl zu verstehen ist, entspricht einer Interpretation, welche über eine technisch sinnvolle Auslegung des Begriffs "Hafermehl" hinausgeht. Auch die im vorliegenden Streitpatent genannte Bezeichnung "hydrolysiertes Haferpulver", welches als Synonym für "hydrolysiertes Hafermehl" angeführt wird (siehe Absatz [0016] des Streitpatentes), kann keine solche Auslegung begründen. Insbesondere ist der Begriff "Hafermehl" in Anspruch 1 des Streitpatentes als klar und technisch verständlich anzusehen. In einem solchen Fall darf die Beschreibung nicht dazu herangezogen werden, dem Begriff eine andere Bedeutung zu geben, um eine deutlich breitere Auslegung zu rechtfertigen.“
Die D5 hat Sirupe zum Gegenstand, die mit Vollkorn angereichert sind (S. 1, Z. 4; S. 3, Z. 18 der D5). Ein Sirup lässt sich jedoch nicht im Sinne des Klagepatents formen. Es ist bei Raumtemperatur flüssig und die bei dieser Temperatur erfolgende Formgebung durch einen Behälter ist kein Formen im Sinne des Klagepatents, da dieses das Informbringen in eine körperhafte Gestalt erfordert.
Sofern die Beklagte meint, dass sich der Sirup einfrieren und dadurch in Form bringen lasse, entspricht dies nicht dem fachmännischen Verständnis des Begriffs des „Formens“. Denn durch die Veränderung des Aggregatzustandes lässt sich jede Flüssigkeit verfestigen. Wenn dies ausreichend wäre, käme dem im Klagepatent verwendeten Begriff des Formens keine technische Bedeutung zu. Doch selbst wenn der Fachmann die bloße Veränderung des Aggregatzustandes als Formen in Betracht ziehen würde, wird dieser Vorgang von der D5 nicht offenbart.
Auch in diesem Zusammenhang wird auf die – nicht offensichtlich unrichtigen – Ausführungen des EPA verwiesen, die sich die Kammer vollumfänglich zu eigen macht, siehe die Entscheidung vom 6. März 2024 (Anlage K19) in Rz. 10.4.1:
„Die Einspruchsabteilung stellt fest, dass es sich bei dem Sirup der D5/D30 um eine viskose Flüssigkeit handelt, welche hydrolysiertes Hafermehl und Kakaopulver enthält. Durch die im erteilten Anspruch 1 vorliegende Einschränkung auf die Herstellung mittels Formen einer Schokoladenmasse, liegt eine Einschränkung vor, welche sich auch im Endprodukt widerspiegelt (siehe Richtlinien F-IV. 4.12.1.). Ein Sirup, welcher lediglich durch einfaches Vermischen von Saccharose, hydrolysiertem Hafermehl und Kakaopulver entstanden ist (D5/D30: Beispiel 5), nicht durch Formen aus einer Schokoladenmasse, ist somit nicht als Schokoladenerzeugnis gemäß dem erteilten Anspruch 1 anzusehen.“
Die Einspruchsabteilung führt in Rz. 10.4.3 weiter aus:
„[…] Anspruch 1 verlangt klar, dass das Schokoladenerzeugnis durch Formen einer veganen Schokoladenmasse hergestellt wurde. Der Verfahrensschritt des Formens spiegelt sich in dem Schokoladenerzeugnis wider. Ein Produkt, welches nicht durch Formen, sondern lediglich durch Vermischen von Zutaten hergestellt wurde, ist also nicht vom Anspruch 1 umfasst. Dabei ist es irrelevant, ob der Sirup der D5 durch spezielle Maßnahmen, wie das in D80 gezeigte Tiefkühlen als Form vorliegen kann. Entscheidend ist, dass das Beispiel 5 der D5 kein Produkt zeigt, welches durch Formen einer Schokoladenmasse entstanden ist.“
Auch die D59 nimmt den Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents nicht neuheitsschädlich vorweg. Ungeachtet der Frage, ob darin tatsächlich ein Schokoladenerzeugnis offenbart ist und zudem die Verwendung von Hafermehl, ist zumindest nicht hinreichend offenbart, dass es sich um hydrolysiertes Hafermehl handelt.
Die D59 beschreibt auf Seite 11 unter dem Abschnitt „Preparation of Aqueous Oat Extract“ (siehe die englische Übersetzung der D59 in Anlage MB15, S. 70), dass Hafer mit Wasser gemischt wird. Zwar ist eine Hydrolyse chemisch gesehen die Verbindung durch Reaktion mit Wasser. Eine solche Reaktion wird aber nicht einfach durch die Zugabe von Wasser erreicht. Dass tatsächlich eine Hydrolyse auch unter den in der D59 beschriebenen Bedingungen stattfindet, wird demnach nicht eindeutig offenbart.
Auch insofern kann wiederum auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Einspruchsabteilung verwiesen werden, siehe die Entscheidung vom 6. März 2024 (Anlage K19), Rz. 10.13.3:
„Die Einspruchsabteilung sieht in der D59/D59a keine eindeutige Offenbarung dafür, dass der Haferextrakt tatsächlich hydrolysiert wurde. Das Wasser-Hafer-Gemisch lag in der Tat für 12-24 Stunden vor, bevor es weiterverarbeitet wurde. In dieser Zeit wurde es allerdings gekühlt. Dass, auch ohne die Zugabe von Enzymen oder Säure tatsächlich eine Hydrolyse abgelaufen ist, wurde von der Einsprechenden 1 nicht glaubhaft dargelegt. Die Einspruchsabteilung kann ohne ausreichende Belege nicht davon ausgehen, dass tatsächlich eine Hydrolyse stattgefunden hat. […]“
Insofern kann der Prüfungsabteilung nicht gefolgt werden, wenn diese in ihrem Prüfungsbericht vom 4. August 2023 im Erteilungsverfahren zur Anmeldung EP 3 914 087 – ein Patent, das die Priorität des Klagepatents beansprucht – festhält, dass bereits bei der Gegenwart von Wasser von einer Hydrolyse gesprochen werden könne (siehe Anlage MB10, S. 3 f., lit. d) .
Auch die Annahme der Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 des Klagepatents durch die offenkundige Vorbenutzung der auf der Messe FI-Europe, die vom 29. November 2011 bis zum 2. Dezember 2012 in Paris stattfand, verteilten Schokolade mit dem Haferextrakt E nicht neuheitsschädlich vorweggenommen wurde, erscheint vertretbar.
Die Verwendung von „Haferextrakt“, wie er in der zur Schokolade gehörigen Zutatenliste aufgeführt war, lässt nicht den eindeutigen Rückschluss darauf zu, dass es sich um hydrolysiertes Hafermehl handelt.
Auch insofern wird wiederum auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Einspruchsabteilung verwiesen, siehe Entscheidung vom 6. März 2024 (Anlage K19), Rz. 10.14.3.4:
„Die Einspruchsabteilung kann nicht erkennen, inwieweit sich diese Zweifel durch die angebotene Zeugenanhörung ausräumen ließen, da die Herrn Wolter und Plank E durchgängig als hydrolysierten Haferextrakt bezeichnet haben (siehe D62 und D62, jeweils unter Punkt 2). Es wurde zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen, das genaue Herstellungsverfahren von E vorzulegen. Wie oben angegeben beruhte die Argumentation der Einsprechenden 3 bezüglich der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung auf der Analyse der Nähr- und Brennwertangaben von E (D67). Einen lückenlosen Nachweis, dass es sich bei E tatsächlich um hydrolysiertes Hafermehl handelt, blieb die Einsprechende 3 schuldig. Auch mit Hilfe der angebotenen Zeugenvernehmung hätte dieser Nachweis nicht "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" erbracht werden können.“
Es war nicht offensichtlich unrichtig, die angebotenen Zeugen im Einspruchsverfahren nicht zu hören. Denn auch im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt, dass ein Beweis erst erhoben werden muss, wenn die Tatsachen hinreichend substantiiert vorgetragen worden sind (siehe die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Aufl., Juli 2022, Kap. 2.2.8 i)). Es ist aber im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt schon nicht erkennbar hinreichend vorgetragen worden, dass es sich bei dem im Produkt „E “ verwendeten Hafermehl überhaupt um hydrolysiertes Hafermehl handelte. Dies wurde zwar behauptet, aber es wurden keine konkreten Anhaltspunkte dafür vorgetragen, die erkennen lassen, aus welchem Grund es den Zeugen, die die Messe besuchten, möglich gewesen sein soll zu erkennen, dass die dort verteilte Schokolade tatsächlich hydrolysiertes Hafermehl enthielt.
Sofern die Beklagte noch eine schriftliche Erklärung beigebracht hat (Anlage MB29), nach welcher Herr C auf der Messe anwesend gewesen sei und erklärt habe, auch dazu Stellung nehmen zu können, dass es sich bei dem in der Schokolade verwendeten Haferextrakt um hydrolysiertes Hafermehl gehandelt habe, dürfte diese Eingabe im weiteren Verfahren vor der Beschwerdekammer ohnehin nicht berücksichtigungsfähig sein. Denn in Artikel 12(6) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) heißt es, dass Anträge, Tatsachen, Einwände oder Beweismittel, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, dort nicht zugelassen worden seien, auch von der Kammer nicht zugelassen werden, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung sei ermessensfehlerhaft oder die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigten eine Zulassung. Solche Umstände hat die Beklagte jedoch nicht dargelegt.
Die Einspruchsabteilung hat außerdem in nachvollziehbarer Weise dargelegt, dass der Gegenstand der klagepatentgemäßen Erfindung nicht nahe lag.
Nach der Einspruchsabteilung hätte der Fachmann ausgehend von der WO (Anlage MB19; im Folgenden: D13) zwar das in dem dort offenbarten Schokoladenerzeugnis enthaltene Sojapulver durch Hafermilchpulver ersetzen können (siehe auch die Ausführungen der Einspruchsabteilung, Anlage K19, Rz. 11.5.1.2, 11.5.4.2), jedoch hätte der Fachmann keinen Anlass gehabt, dieses in Form eines Hydrolysats zu verwenden (a.a.O. Rz. 11.5.4.4). Die Einspruchsabteilung hielt fest, dass maßgeblich die Erkenntnis sei, „dass hydrolysiertes Hafermehl die sensorischen Eigenschaften von veganer Schokolade, im Vergleich zu nicht-hydrolysiertem Hafermehl positiv beeinflussen kann, welche im Stand der Technik nicht nahegelegt war“ (a.a.O., Rz. 11.5.4.2). Weitere Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik würden gerade nicht auf die benannten Vorteile verweisen (a.a.O., Rz. 11.5.5).
Mit der gleichen Argumentation kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Fachmann auf der Grundlage der Entgegenhaltung „Compilations of articles in the Agricultural Research magazine“, 2012, pages 1-21 (Anlage MB21, im Folgenden: D33) zu der erfindungsgemäßen Lösung gekommen wäre. Die D33 unterscheidet sich zudem von der erfindungsgemäßen Lehre dadurch, dass mit „Nutrim“ schon nicht eindeutig ein Produkt auf Basis von Hafermehl offenbart ist (a.a.O., Rz.11.6).
Ebenso nachvollziehbar erscheint auch die Argumentation der Einspruchsabteilung, dass auch ausgehend von der US X (Anlage MB30; im Folgenden: D50) die erfindungsgemäße Lehre nicht nahe gelegen habe. Die D50 sieht die Verwendung von Sojabohnenpulver in einem Schokoladenprodukt vor, wobei auf die gesundheitlichen Vorteile der Verwendung gerade von Soja verwiesen wird, siehe Absatz [0003], [0017] der D50. Insofern gab es für den Fachmann keinen Anlass, das Sojabohnenpulver durch Hafermehl zu ersetzen (siehe auch K19, Rz. 11.8.4). Hinzu kommt, dass auch in diesem Zusammenhang die Verwendung von hydrolysiertem statt unhydrolysiertem Hafermehl nicht nahe lag (a.a.O., Rz. 11.8.6).
VII.
Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1, die für die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 S. 1 und 2. Die Kosten des selbständigen Beweisverfahrens mit dem Az. 4b O 77/22 zählen zu den Kosten des Rechtsstreits (MüKoZPO/Schulz, 6. Aufl. 2020, ZPO § 91 Rn. 25). Es handelt sich dabei nicht um ein erfolgloses Angriffs- oder Verteidigungsmittel, dessen Kosten in entsprechender Anwendung von § 96 ZPO die Klägerin zu tragen hätte. Denn aus der hier maßgeblichen ex ante-Sicht stellte sich die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens für die Klägerin als notwendig dar.
VIII.
Der Streitwert wird auf 350.000,00 EUR festgesetzt.
Dr. Voß
Hammans
Dr. Schröder

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG, §§ 242, 259 BGB
§§ 242, 259 BGB
§ 142 ZPO
§ 276 BGB
§ 96 ZPO
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 1 Abs. 1 IntPatÜG
§ 139 Abs. 1 und 2 PatG
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 140b Abs. 1 PatG
§ 140b Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 1 und 3 PatG
§ 140a Abs. 3 PatG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1999, 909, 912
GRUR 2015, 875
GRUR 2021, 942
GRUR 1982, 681
GRUR 2013, 316
GRUR 2006, 962
GRUR 2017, 785
4b O 77/22
X ZR 85/96
X ZR 43/13
X ZR 170/18
2 U 77/14
2 U 36/17
X ZR 120/15
2 U 66/10
2 U 70/09