Bundespatentgericht (Bundesrepublik Deutschland, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Beschluss vom 2019-07-25, Aktenzeichen 27 W (pat) 57/18
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2019:250719B27W57.18.0

Tenor:
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke …
(hier: Beschwerde wegen der Gewährung von Akteneinsicht)
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz und die Richterin Werner
b e s c h l o s s e n :
1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 13. März 2018 und 16. Juli 2018 aufgehoben und der Antrag der Beschwerdegegnerin vom 12. Januar 2018, ihr in vollem Umfang Akteneinsicht in die Akte der Wortmarke … „…“ beim Deutschen Patent- und Markenamt zu gewähren, zurück-gewiesen.
2. Der Beschwerdegegnerin werden die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie des Beschwerdeverfahrens auferlegt.
3. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren auf Gewährung von Akteneinsicht wird auf 5.000,- € festgesetzt.

Tatbestand:
Die Beschwerdeführerin hat mit Antrag vom 6. September 2017, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 7. September 2017, das Zeichen „…“ zur Eintragung in das Markenregister angemeldet. Mit Schreiben vom 13. September 2017 an die Beschwerdeführerin hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Eingang der Markenanmeldung bestätigt und im Rahmen der Gebühreninformation darauf hingewiesen, dass die Gebühren unverzüglich (spätestens innerhalb von drei Monaten ab Einreichung der Anmeldung) einzuzahlen seien. Eine Zahlung hat die Beschwerdeführerin nicht geleistet.
Sodann hat die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 12. Januar 2018 einen Antrag auf Einsicht in die unter dem Aktenzeichen … „…“ geführte Akte gestellt.
Am 15. Januar 2018 hat die Beschwerdeführerin das Anmeldeformular nebst Warenverzeichnis zu der o.g. Marke und die Eingangsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. September 2017 an die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdegegnerin übersandt.
Mit Schreiben vom 8. Februar 2017 hat das Deutschen Patent- und Markenamt, festgestellt, dass die Markenanmeldung mangels Gebührenzahlung (Gebührenmangel, § 6 Abs. 2 PatKostG) als zurückgenommen gilt.
Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, hat die beantragte Akteneinsicht mit Beschlüssen vom 13. März 2018 und 16. Juli 2018, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen und an die Beschwerdeführerin am 23. Juli 2018 zugestellt worden ist, gewährt.
Mit ihrer Beschwerde vom 23. August 2018 verfolgt die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Zurückweisung des Akteneinsichtsgesuchs weiter. Nach ihrer Auffassung fielen Akten von Anmeldungen, die mangels Gebührenzahlung als zurückgenommen gelten, nicht in den Anwendungsbereich von § 62 Abs. 1 MarkenG, d. h. insoweit gebe es keine „Akten von Markenanmeldungen“. Ferner gehe es nach dem Akteneinsichtsantrag ausschließlich um die Frage der Priorität. Ein berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin an der Akteneinsicht könne zwar zunächst bestanden haben, sei aber entfallen, nachdem die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Nachdem die Markenanmeldung wegen Nichtzahlung der Amtsgebühr als zurückgenommen gelte, könne die Kenntnis des Verlaufs des Anmeldeverfahrens auch in keiner Weise (mehr) ausschlaggebend für das künftige Verhalten der Beschwerdegegnerin bei der Wahrung oder Verteidigung von Rechten sein. Zudem sei die Aufforderung zur Löschung der Marken der Beschwerdegegnerin ausdrücklich und ausschließlich mit / wegen Verfalls / Nichtbenutzung begründet worden, und auch die Empfehlung der Einleitung entsprechender gerichtlicher Schritte auch ausschließlich auf / wegen Verfalls / Nichtbenutzung beschränkt gewesen. Auch weil die streitgegenständliche Markenanmeldung aufgrund Nichtzahlung der Amtsgebühren bereits als zurückgenommen gelte und damit auch gar nicht mehr existent sei, stehe damit weder eine „unberechtigte Schutzrechtsverwarnung“ inmitten noch bestehe ein „Feststellungsanspruch“.
Schließlich verfüge die Beschwerdegegnerin bereits über alle Unterlagen aus dem Anmeldeverfahren. Denn die Beschwerdeführerin habe dem anwaltlichen Vertretern der Beschwerdegegnerin unmittelbar auf das Akteneinsichtsgesuch mit Schriftsatz vom 12. Januar 2018 unverzüglich am 15. Januar 2018 per Telefax alle Unterlagen, die sich bis dahin in der Amtsakte befunden hätten, nämlich die Anmeldung vom 6. September 2017 und das amtliche Empfangsbekenntnis vom 13. September 2017, in Kopie zukommen lassen. Daraus ergebe sich auch eindeutig, dass die Beschwerdeführerin die Markenanmelderin sei.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
1. die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 13. März 2018 und 16. Juli 2018 aufzuheben und den Antrag der Beschwerdegegnerin vom 12. Januar 2018, ihr in vollem Umfang Akteneinsicht in die Akte der Wortmarke … „…“ zu gewähren, zurückzuweisen, und
2. der Beschwerdegegnerin die Kosten des gesamten Verfahrens aufzuerlegen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt
1. die Beschwerde und den Kostenantrag zurückzuweisen und
2. der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Sie verteidigt die angegriffenen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts, das zutreffend festgestellt habe, dass sie ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht habe. Sie ist der Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht bestehe und nicht dadurch entfallen sei, dass die Anmeldung zwischenzeitlich als zurückgenommen gelte. Mit ihrer E-Mail vom 19. Dezember 2017 habe die Gegenseite mit der Einleitung gerichtlicher Schritte gedroht. Es könne somit eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vorliegen, gegen die sie möglicherweise vorgehen könne, gerade auch wenn die Anmeldung zwischenzeitlich als zurückgenommen gelte. Zur Beurteilung könne der Akteninhalt aufschlussreich sein, da sich aus ihm die rechtlich verantwortliche Person ergeben könnte.
Zudem bleibe das Risiko einer angedrohten Verfallsklage. Letztlich müssten auch Möglichkeiten bleiben, in Vergleichsverhandlungen zu treten; auch dies begründe ein rechtliches Interesse. Daneben bestünden auch mögliche Unterlassungsansprüche, die eine Begehungsgefahr begründen könnten. Noch im Schriftsatz vom 9. April 2019 sei ausgeführt, dass die nicht genannte Mandantin der Beschwerdeführer beabsichtige, die Buchstaben „…“ im IT-Bereich zu benutzen. Dabei handle es sich um den Kerngeschäftsbereich der Beschwerdegegnerin.
Darüber hinaus bestreitet die Beschwerdegegnerin die ordnungsgemäße Bevollmächtigung der Beschwerdeführerin für die von ihr nicht genannte Mandantin. Falls die Kanzlei selbst Beschwerdeführerin sei, fehle ihr die Beschwerdebefugnis. Falls die Kanzlei von jemand Drittem beauftragt worden sei, werde die Vollmacht gerügt. Die Angabe „Rechts- und Patentanwaltskanzlei L… & Kollegen" bezeichne kein Rechtssubjekt. Es sei offen, ob damit eine juristische oder eine natürliche Person gemeint sei, und wenn ja, welche. Als Rechtssubjekte komme in Betracht eine Gesellschaft, bestehend aus Rechts- und Patentanwälten. Möglich sei schließlich auch, dass eine dritte Person als Anmelder gelten sollte, da ständig betont werde, die Marke sei „für eine Mandantin" angemeldet worden, was mangels anderweitiger eindeutiger Bezeichnung den Fall einschließe, dass die Anmeldung im Namen eines Dritten erfolgen sollte. Da unklar sei, wer Anmelder(in) sei, sei auch unklar, für welches Rechtssubjekt Herr Rechtsanwalt L… die Beschwerde eingelegt habe, und, ob ein Vertretungsverhältnis bestehe und ob ihm die dazu erforderliche Vollmacht für die Beschwerde erteilt worden sei, was vorsorglich in Abrede gestellt werde.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angegriffenen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts, die Schriftsätze und weiteren Stellungnahmen der Beteiligten im Verfahren, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12. April 2019 nebst der ausführlichen Erklärungen der Beschwerdeführerin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Beschwerde ist zulässig und begründet.
1.
Die Beschwerde vom 23. August 2018 ist statthaft, da es sich bei den Beschlüssen vom 13. März 2018 und 16. Juli 2018, mit denen der Beschwerdegegnerin Akteneinsicht gewährt bzw. die dagegen erhobene Erinnerung der Beschwerdeführerin zurückgewiesen worden ist, um mit der Beschwerde angreifbare Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG handelt.
Die Beschwerde ist auch im Übrigen zulässig; insbesondere ist auch die Beschwerdefrist eingehalten, da hier die für die Beschwerdeeinlegung in Markensachen grundsätzlich geltende Monatsfrist des § 66 Abs. 2 MarkenG maßgeblich ist.
Die Beschwerdeführerin ist auch befugte Verfahrensbeteiligte.
Beschwerdeberechtigt sind gemäß § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die an dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten, die durch die angegriffene Entscheidung beschwert sind. Die Vorschrift des § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist eng auszulegen und setzt die förmliche Beteiligung am Hauptverfahren voraus. Förmlich beteiligt am Verfahren vor dem Patentamt sind der Anmelder im Verfahren bis zur Eintragung, der Inhaber der angegriffenen Marke und der Widersprechende im Widerspruchsverfahren sowie der Löschungsantragsteller und der Inhaber der angegriffenen Marke als Löschungsantragsgegner im Löschungsverfahren.
Die Beschwerdeführerin, die Rechts- und Patentanwaltskanzlei L… & Kollegen, ist förmlich an dem Verfahren beteiligt, da sie jedenfalls zunächst schon formal Anmelderin in dem Akteneinsichtsgesuch zugrundeliegenden Markenanmeldungsverfahren ist.
Die Beschwerdeführerin ist auch beschwerdeberechtigt, da sie durch die Gewährung der Akteneinsicht gegen ihren erklärten Willen in ihren Rechten betroffen und damit beschwert ist.
Entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin kann die Beschwerdeführerin - letztlich jedenfalls auch als rechtsfähige Außengesellschaft bürgerlichen Rechts nach §§ 7 Nr. 3 MarkenG, 705 ff. BGB - Trägerin von Rechten und Pflichten und somit auch Inhaberin eingetragener Rechte wie Marken sein (BeckOK MarkenR / Weiler, 17. Ed. 1.4.2019, MarkenG § 7 Rn. 10). Infolgedessen kann sie auch Marken rechtswirksam zur Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt anmelden und als Beteiligte im Verfahren beschwerdebefugt sein.
Schließlich gilt, dass derjenige, dessen Markenrechtsfähigkeit in einem Verfahren bestritten wird, als rechts- und parteifähig zu behandeln ist (BGH, Beschluss vom 17. August 2011 - I ZB 98/10, GRUR 2012, 315 Rn. 14 – akustilon).
Nachdem die Beschwerdeführerin das Verfahren in eigenem Namen führt, stehen Fragen zur etwaigen Vollmachten nicht inmitten.
2.
Die Beschwerde ist auch begründet; die Beschwerdegegnerin hat keinen Anspruch auf (weitere) Akteneinsicht.
Für den nach § 62 Abs. 1 MarkenG zulässigen, insbesondere auch statthaften Akteneinsichtsantrag vom 12. Januar 2018 hatte die Beschwerdegegnerin zunächst ein berechtigtes Interesse ausreichend glaubhaft gemacht. Diesem ist am 15. Januar 2018 durch die Übersendung des Akteninhalts in Form des Eintragungsantrags nebst Eingangsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamts entsprochen. Ein weiteres berechtigtes Interesse der Beschwerdegegnerin an der Akteneinsicht kann der Senat weder erkennen noch feststellen.
a)
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin eröffnet § 62 Abs. 1 MarkenG durchaus die Möglichkeit der Einsicht in die Akten von Anmeldungen, die mangels Zahlung der Anmeldegebühren gem. § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gelten.
Abs. 1 betrifft Akteneinsichtsgesuche in die Verfahrensakten nicht eingetragener Marken. Über den Wortlaut der Norm hinaus, der nur von Einsicht in die Anmeldungen von Marken spricht, ist Abs. 1 auch auf die Verfahrensakten zurückgewiesener oder zurückgenommener Anmeldungen anwendbar (BPatG, Beschluss vom 6. Mai 2008 – 27 W (pat) 72/08 - LEAN EXPERT Rn. 14 m.w.N.; BPatG, Beschluss vom 13. Dezember 2005 - 24 W (pat) 166/04 – MOON; BeckOK MarkenR / Sallmann, 17. Ed. 14.4.2019, MarkenG § 62 Rn. 2).
b)
Die Beschwerdegegnerin hatte entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin auch ein nach § 62 Abs. 1 MarkenG erforderliches berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht zunächst ausreichend glaubhaft gemacht.
Das Interesse ist berechtigt, wenn die Aktenkenntnis für das Verhalten des Antragstellers in einem künftigen Verfahren bzw. bei der Wahrung oder Verteidigung von Rechten in einem anderen Verfahren bestimmend sein kann und kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Antragsgegners an der Geheimhaltung des Inhalts der Anmeldeakten besteht (BPatG, Beschluss vom 6. Mai 2008 – 27 W (pat) 72/08 - LEAN EXPERT Rn. 15). Das berechtigte Interesse ist schon dann gegeben, wenn der Antragsteller ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse verfolgt, das auch tatsächlicher Art sein kann und im Allgemeinen dann vorliegen wird, wenn ein künftiges Verhalten des Antragstellers durch die Kenntnis vom Akteninhalt beeinflusst werden kann. Ein berechtigtes Interesse besteht daher vor allem dann, wenn der Antragsteller angegriffen wird oder ein solcher Angriff droht, wobei der Angriff nicht aus der Marke erfolgen muss, in deren Akte die Einsichtnahme verlangt wird (BeckOK MarkenR / Sallmann, 16. Ed. 14.1.2019, MarkenG § 62 Rn. 4). Es ist nicht stets erforderlich, dass das Interesse nicht auf andere Weise befriedigt werden kann und deshalb die Einsichtnahme in die Akten notwendig sein müsste. Ob das geltend gemachte Interesse berechtigt ist, ist durch Abwägung der Belange des Antragstellers und des durch die Akteneinsicht Betroffenen zu ermitteln (BPatG, Beschluss vom 11. Juni 2015 – 30 W (pat) 4/15 – TRANSZENDENTALE MEDITATION Rn. 20).
Nach den unstreitigen Ausführungen der Beschwerdegegnerin war es nicht ausgeschlossen, dass die Beschwerdegegnerin aus der streitgegenständlichen Akte hätte Erkenntnisse erhalten können, die für ihr (künftiges) Verhalten bei der Wahrung und Verteidigung ihrer Rechten hätte bestimmend sein können.
Unbestritten - und nach der Registerlage zutreffend – hat die Beschwerdegegnerin selbst am 14. Dezember 2017 die gleichlautende Marke „…“ für dieselben Dienstleistungen angemeldet (Az. …) und dabei waren hinsichtlich der vorliegenden Anmeldung die Anmelderangaben und auch der Prioritätszeitpunkt unklar. Ziel der Akteneinsicht war es festzustellen, ob aus der vorliegenden Anmeldung Rechte gegenüber der Beschwerdegegnerin hergeleitet werden könnten. Zudem hat die Beschwerdeführerin durch E-Mail ihrer Verfahrensbevollmächtigen vom 19. Dezember 2017 mit der Einleitung gerichtlicher Schritte gedroht, falls die Antragstellerin nicht bis zum 12. Januar 2018 entweder ein (aus der E-Mail nicht ersichtliches) Angebot nicht annehme oder anderenfalls auf verschiedene u. a. beim DPMA registrierte „…“-Marken verzichte. Die Beschwerdegegnerin hatte ein berechtigtes Interesse, da sie, um prüfen zu können, ob und ggf. durch wen eine ggf. mögliche unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vorliegt, und um dagegen ggf. vorzugehen zu können, oder auch um ggf. einen möglichen Feststellungsanspruch geltend machen zu können, der Akteneinsicht bedurfte, auch um den Anspruchsgegner bestimmen zu können. Ohne Kenntnis von der Person (natürlich oder juristisch) des Anspruchsgegners können Ansprüche grundsätzlich nicht verfolgt werden.
c)
Unabhängig davon, ob bei der Abwägung der gegenseitigen Interessen der Beteiligten im konkreten Fall ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführerin im Sinne von § 3 Abs. 1 BDSG an einer Geheimhaltung das Interesse der Antragstellerin an der Akteneinsicht überwogen haben könnte, ist das zunächst durchaus bestehende, begründete Interesse an der Akteneinsicht nach Übersendung der Antragsunterlagen vom 6. September 2017 nebst Eingangsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. September 2017 an die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdegegnerin am 15. Januar 2018 jedenfalls entfallen.
Denn durch die Übersendung der Antragsunterlagen sind der Beschwerdegegnerin nicht nur die Angaben über das angemeldete Zeichen und die von diesem beanspruchten Waren und Dienstleitungen bekannt, sondern auch die Person des Anmelders. Damit ist es der Beschwerdegegnerin möglich, zu prüfen, ob aus der vorliegenden Anmeldung ihr gegenüber Rechte hergeleitet werden könnten. Denn sie kennt damit neben den Anmelderangaben zum angemeldeten Zeichen auch dessen möglichen Prioritätszeitpunkt und kann auch den möglichen Anspruchsgegner bestimmen.
Unbeschadet der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen ggf. aufgrund eines Auftrags für einen Dritten angemeldet hat, tritt sie jedenfalls selbst als Anmelderin und damit Trägerin von Rechten und Pflichten aus der Marke auf. Dazu ist die Beschwerdeführerin, wie oben bereits ausgeführt, als rechtsfähige Außengesellschaft bürgerlichen Rechts nach §§ 7 Nr. 3 MarkenG, 705 ff. BGB auch berechtigt (BeckOK MarkenR / Weiler, 17. Ed. 1.4.2019, MarkenG § 7 Rn. 10). Der mögliche Auftrag eines Dritten an die Beschwerdeführerin zur Markenanmeldung liegt dabei in dem weder von der Anmeldung noch von der Akteneinsicht betroffenen Innenverhältnis der Beschwerdeführerin zu einem möglichen Auftraggeber.
Zu der Frage, ob und inwieweit die Beschwerdegegnerin durch die Nutzung des Zeichens „…“ und dessen Anmeldung im Register im Dezember 2019 möglicherweise andere ältere ggf. Namensrechte Dritter verletzen könnte, kann die Einsicht in die hier gegenständliche Akte einer Markenanmeldung keine weiteren Erkenntnisse verschaffen. Dazu dient auch die ausschließlich auf die Unterrichtung über eine Markenanmeldung gerichtete Akteneinsicht in einem Markenanmeldungsverfahren nicht.
Nach alledem war auf die Beschwerde die angefochtene Gewährung von Akteneinsicht aufzuheben und der dementsprechende Antrag zurückzuweisen.
3.
Die Kosten des Verfahrens waren gemäß §§ 71 Abs. 1 Satz 1, 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, da das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin Erfolg hatte und kein Anspruch auf Akteneinsicht besteht.
In Nebenentscheidungen, zu denen auch das Akteneinsichtsverfahren gehört, kann es grundsätzlich angemessen sein, die Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (vgl. BeckOK MarkenR / Albrecht, 17. Ed. 14.7.2019, MarkenG § 71 Rn. 17; BeckOK MarkenR / Sallmann, 17. Ed. 1.4.2019, MarkenG § 63 Rn. 1; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 71 Rn. 20). Dadurch soll verhindert werden, dass der Obsiegende eine wirtschaftliche Belastung erleidet, die ihn von der Einlegung begründeter Rechtsmittel hätte abhalten können, wobei diese Erwägungen vor allem in Verfahren über isolierte Kostenbeschwerden und Akteneinsichtsverfahren Anwendung findet (vgl. BeckOK MarkenR / Albrecht, a.a.O.; BeckOK MarkenR / Sallmann, a.a.O. m.w.N.).
Im konkreten Fall besteht kein Anlass zu einer abweichenden Beurteilung. Die Kosten des Verfahrens einschließlich des Beschwerdeverfahrens waren daher gemäß §§ 71 Abs. 1 Satz 1, 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, da ihr Antrag letztlich keinen Erfolg hatte.
4.
Die Festsetzung des Gegenstandswertes folgt aus §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG und entspricht dem sogenannten „Regelwert“ nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG (BeckOK MarkenR/Albrecht, 17. Ed. 14.4.2019, MarkenG § 71 Rn. 84, 84.1). Im Hinblick auf die Bedeutung des Akteneinsichtsgesuchs für zunächst möglich erscheinende Ansprüche der Beschwerdegegnerin erscheint der Betrag von 5.000,-- € nach Lage des Falles angemessen.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 7 Nr. 3 MarkenG, 705 ff. BGB
§§ 71 Abs. 1 Satz 1, 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
§§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG
§ 6 Abs. 2 PatKostG
§ 62 Abs. 1 MarkenG
§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
§ 66 Abs. 2 MarkenG
§ 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
§ 3 Abs. 1 BDSG
§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2012, 315
I ZB 98/10
27 W (pat) 72/08
24 W (pat) 166/04
30 W (pat) 4/15