Landgericht Frankfurt am Main (Hessen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2014-11-05, Aktenzeichen 2-06 O 147/14
ECLI: ECLI:DE:LGFFM:2014:1105.2.06O147.14.0A

Tenor:
Verfahrensgang
Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung der Marke DE ... "Pferdesalbe" einzuwilligen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000 € vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Die Klägerin geht gegen die Beklagte im Wege eines markenrechtlichen Löschungsverfahrens vor.
Die Beklagte ist Inhaberin der für "Parfümerien, sämtliche Produkte zum menschlichen Gebrauch" geschützten Wortmarke DE ... "Pferdesalbe" (Anlage K 1). Die Klägerin reichte am 14.11.2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Löschungsantrag wegen Verfalls gemäß § 53 Abs. 1 MarkenG ein. Auf diesen Antrag hin widersprach die Beklagte nach § 53 Abs. 4 MarkenG der Löschung. Die Mitteilung hierüber wurde der Klägerin am 3.2.2014 zugestellt (Anlage K 2).
Die Klägerin ist der Ansicht, die von der Beklagten vorgelegten Nutzungshandlungen beträfen nicht das streitgegenständliche Zeichen "Pferdesalbe" sondern die zugesetzten Zeichen "Dr. Jacobys Original Pferdesalbe", "Dr. Jacobys Original Pferdesalbe Sport" und "Apothekers Original Pferdesalbe Gold". Eine rechtserhaltene Nutzung nach § 26 MarkenG liege hier nicht vor. Für "Parfümerien" habe der Beklagte schon keine Nutzungshandlung vorgetragen. Hinsichtlich der Warengruppe "Sämtliche Produkte zum menschlichen Gebrauch" habe die Beklagte Nutzungshandlungen nicht vorgetragen. Dem Zeichen "Pferdesalbe" komme in dem zusammengesetzten Zeichen "Dr. Jacobys Pferdesalbe" bzw. "Apothekers Pferdesalbe" keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, da das hinzugefügte Zeichen über erhebliche Kennzeichnungskraft verfüge, während die Kennzeichnungskraft der Klagemarke als ausgesprochen schwach anzusehen sei.
Die Klägerin beantragt :
Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung der Marke DE... "Pferdesalbe" einzuwilligen.
Die Beklagte beantragt ,
die Klage abzuweisen.
Sie behauptet, die Marke umfangreich genutzt zu haben und verweist auf die in Anlage B 2 vorgelegten Produkte, bei denen es sich um verschiedene, auch in Drogerien vertriebene, u. a. die Duftstoffe Limonene, Rosmarin, Menthol und Linanol enthaltende Produkte handele. In den Jahren 2012 und 2013 seien von den so gekennzeichneten Präparaten mindestens 20.000 Stück vertrieben worden und ein Umsatz von mindestens 20.000,00 € erwirtschaftet worden. Unter der Marke "Pferdesalbe" sei zudem zwischen 2010 und Oktober 2013 ein Intensivbad vertrieben worden (Anlage B 3), von dem in diesem Zeitraum 30.000 Stück vertrieben worden seien und ein Umsatz von mindestens 100.000,00 € erwirtschaftet worden sei. Im Übrigen würden die Produkte bei der Drogeriekette ... im unmittelbaren räumlichen Umfeld zu den Konkurrenzprodukten der Klägerin vertrieben.
Die Beklagte ist der Ansicht, der Klage fehle es am Rechtschutzbedürfnis, da das Verfahren nur der Ausforschung der Zahlen der Beklagten diene. Jedenfalls sei die Klage aufgrund der stattgefundenen Benutzung unbegründet.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage erweist sich als begründet.
1.) Der Klage fehlt es entgegen der Ansicht der Beklagten nicht am Rechtschutzbedürfnis. Die Tatsache, dass die Klägerin ein weiteres Löschungsverfahren gegen eine weitere Marke der Beklagten, nämlich "Pferdesalbe Sport", sowohl vor dem Landgericht Frankfurt als auch vor dem DPMA verfolgt, steht dem Rechtschutzbedürfnis der Klägerin nicht entgegen. Wenn die Beklagte mehrere Marken mit dem gleichen Zeichenbestandteil einträgt, so muss sie es eben auch hinnehmen, dass gegen diese mehreren Marken auch mehrere Löschungsverfahren angestrengt werden. Andernfalls würde derjenige, der Inhaber mehrere Marken ist, ungerechtfertigt privilegiert.
Ob die 3-Monatsfrist des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG gewahrt wurde, kann dahinstehen, da § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG eine Heilungsmöglichkeit für den Fall der Nichtbenutzung unter bestimmten Bedingungen vorsieht, die Einhaltung dieser Frist jedoch keine Zulässigkeitsvoraussetzung für die Löschungsklage ist.
2.) Die Klage ist auch begründet. Die eingetragene Marke ist wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG zu löschen, weil sie nach dem Tag der Eintragung nicht innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.
a) Eine rechtserhaltene Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft genutzt worden ist. Die Benutzung der für Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (BGH GRUR 2009, 60, 62 - Lottocard). Hierfür ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Der angesprochene Verkehr muss die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung ansehen.
b) Hinsichtlich der Warengruppe "Parfümerien" ist eine Benutzung schon nicht schlüssig vorgetragen. Unter "Parfümerien" sind naturgemäß nicht Ladengeschäfte zu verstehen, sondern - wie auch in der Nutzerklassifikation in Klasse 3 ausgeführt - Parfümeriewaren. Die Tatsache, dass die Salbe der Beklagten auch Duftstoffe enthält, führt nicht dazu, sie als Parfümerieware anzusehen. Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, der die Kammer beitritt, ist der Begriff der Parfümerie eng, nämlich im Sinne von "Duftwässern" zu verstehen. Er umfasst nicht die Summe der zahlreichen verschiedenen Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, die im allgemeinen unter den Begriff "Parfümerien" fallen und häufig in ebenso genannten Geschäften angeboten werden (BPatG, Beschl. vom 15.1.2002, 24 W (pat) 86/00). Daher sind auch die von der Beklagten angeführten Badezusätze nicht als Parfümerien anzusehen.
c) Auch hinsichtlich "sämtlicher Produkte zum menschlichen Gebrauch" ist die Marke wegen Verfalls löschungsreif.
Soweit wegen der weiten Formulierung hierunter auch Waren fallen sollten, die über Präparate zur Gesundheitspflege hinausgehen sollten, wäre auf jeden Fall Löschungsreife schon deshalb eingetreten, weil die Beklagte hierzu keine Benutzungshandlungen vorgetragen hat. Hinsichtlich der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sind die Benutzungshandlungen nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 MarkenG zu begründen.
Ob die von der Beklagten vorgetragenen Benutzungshandlungen - die die Klägerin bestritten hat - tatsächlich vorgelegen haben, kann im Ergebnis dahinstehen, da die Art und Weise der Benutzung des Zeichens "Pferdesalbe" durch die Beklagte keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG darstellt. Nach § 26 Abs. 3 gilt als Benutzung der Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Diese Ausnahme von dem Grundsatz, dass die Marke in der eingetragenen Form benutzt worden sein muss, liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Sinn und Zweck des Benutzungszwanges nicht sein kann, bei jeder noch so geringen Abweichung der benutzten von der eingetragenen Form Rechtsbestand und Durchsetzung der Marke zu verneinen und zu einer neuen Anmeldung mit späterer Priorität zu zwingen. § 26 Abs. 3 MarkenG soll hier die erforderliche Abgrenzung unschädlicher von schädlichen Abweichungen ermöglichen, um dem Markeninhaber einen angemessenen Gestaltungsspielraum bei der Verwendung des eingetragenen Zeichens zu gewähren.
Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters liegt dann nicht vor, wenn der Verkehr die eingetragene und benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht. Hierbei ist die Verkehrsauffassung von der Bedeutung der Unterschiede entscheidend. Insbesondere im Fall des Hinzufügens zu dem eingetragenen Zeichen kann eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters vorliegen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Verkehr von einem einheitlichen Herkunftszeichen ausgeht und nicht etwa von der ohne weiteres rechtserhaltenden Verwendung des eingetragenen Zeichens neben einer Zweitmarke.
Die Verwendung von zwei oder mehr Marken für ein und dasselbe Produkt ist in vielen Branchen üblich. Sie ist daher zur Rechtserhaltung geeignet, solange der Verkehr die Zeichen noch als selbständige Marken ansieht und sie nicht etwa zu einer untrennbaren Gesamtkennzeichnung mit einheitlichem Herkunftshinweis verschmolzen sind (BGH GRUR 2007, 592 - bodo blue Night; BGH GRUR 2009, 766 - Stofffähnchen). Ohne weiteres deutlich ist der Zweitmarkencharakter z. B., wenn die Verwendung neben einem verkehrsbekannten Unternehmensnamen erfolgt, was hier jedoch mangels Verkehrsbekanntheit offensichtlich fernliegt. Ein Verständnis als Mehrfachkennzeichnung liegt auch bei Verwendung im Serienzeichen nahe, die aus Bezeichnungen der Produktfamilie und einem Zeichen für das konkrete Produkt bestehen. Auch Anhaltspunkte hierfür sind nicht vorhanden. Aber auf die konkrete Verwendungspraxis des jeweils betroffenen Markeninhabers darf und muss berücksichtigt werden, so z. B. eine produktserienübergreifende Verwendung oder ähnliches. All dies liegt hier jedoch nicht vor. Auch die konkrete Gestaltung der Zeichen spricht eindeutig gegen eine Zweitmarke. Die Bezeichnungen "Apothekers Original" und "Pferdesalbe" stehen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang, was zunächst gegen das Vorliegen einer Zweitmarke spricht. Hinzu kommt, dass die Bezeichnung "Pferdesalbe" deutlich beschreibenden Charakter hat, so dass auch insoweit der Verkehr nicht davon ausgeht, dass es sich bei der Bezeichnung "Apothekers Original" oder "Dr. Jacobys" um eine Zweitmarke handelt. Der Verkehr wird vielmehr davon ausgehen, dass hier ein Gesamtzeichen vorliegt.
Bei einem solchen Fall, in dem dem eingetragenen Zeichen ein weiteres hinzugefügt wird, ist darauf abzustellen, ob der Verkehr den hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH GRUR 2008, 616 - Akzenta; BGH GRUR 2005, 515 - Ferrosil). Verschmilzt die Hinzufügung mit dem eingetragenen Zeichen also zu einem einheitlichen Zeichen, ist dieses nur dann unschädlich, wenn sie zweifelsfrei keine eigene herkunftskennzeichnende Bedeutung hat, insbesondere glatt beschreibender Natur ist. Dies ist bei den Zeichenbestandteilen "Apothekers Original" offensichtlich nicht der Fall. Mag man bei der Bezeichnung "Apothekers" noch einen stark beschreibenden Anklang denken, so wird jedenfalls durch die Hinzufügung des Bestandteils "Original" der Verkehr den Herkunftshinweis annehmen.
In jedem Falle schädlich sind jedenfalls Verbindungen mit Wortelementen mit eigenständiger Kennzeichnungskraft (z. B. BPatG GRUR 2006, 768, 769 - Artist(e): Hinzufügung eines Vornamens). Um einen solchen Fall handelt es sich hier. Die Wortelemente "Apothekers Original" und erst recht "Dr. Jacobys" haben unzweifelhaft eigenständige Kennzeichnungskraft.
Damit ist das Zeichen "Pferdesalbe" nicht rechterhaltend genutzt worden.
3.) Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 708 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 53 Abs. 1 MarkenG
§ 53 Abs. 4 MarkenG
§ 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG
§ 49 Abs. 1 MarkenG
§ 26 Abs. 3 MarkenG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2009, 60, 62
GRUR 2007, 592
GRUR 2009, 766
GRUR 2008, 616
GRUR 2005, 515
GRUR 2006, 768, 769
6 U 75/15
24 W (pat) 86/00