Hanseatisches Oberlandesgericht (Hamburg, )
Urteil vom 2025-01-23, Aktenzeichen 5 U 100/23
ECLI: ECLI:DE:OLGHH:2025:0123.5U100.23.00

Tenor:
Verfahrensgang
1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 08.08.2023, Az. 406 HKO 65/21, wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
3. Das Urteil und die angefochtene Entscheidung sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte kann die Vollstreckung wegen des Unterlassungsausspruchs im landgerichtlichen Urteil (Ziff. 1.) durch Sicherheitsleistung i.H.v. 45.000,- € abwenden, sofern nicht die Klägerin vor der Vollstreckung ihrerseits Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Beklagte kann die Vollstreckung der Klägerin wegen des erst- und zweitinstanzlichen Kostenausspruchs durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des jeweiligen Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
Die Klägerin begehrt von der Beklagten auf markenrechtlicher Grundlage, dass diese es unterlässt, das Zeichen „smartbase“ im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Dienstleistungen der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Customer Relationship Managements (CRM) – von der Klägerin abgekürzt als Customer Relation Managements (CRM) –, zu benutzen, wenn dies erfolgt wie in der Anlage K10 geschehen. Daneben begehrt die Klägerin die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten betreffend die im Unterlassungsantrag beschriebenen Handlungen.
Die Klägerin ist Inhaberin der DE-Wortmarke Nr. 307 80 197: „smartBASE“ (Klagemarke), angemeldet am 10.12.2007 und eingetragen am 15.05.2008, mit Schutz in Klasse 35 für:
„Erfassung und Verwaltung von Adressen für Dritte; Pflege von Adressdaten in Computerdatenbanken; Analyse von Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken; Selektion von Adressdaten (Büroarbeiten); Überprüfung von Adressdaten (Büroarbeiten); Aktualisierung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Abgleich von Adressdaten in Computerdatenbanken; Anreicherung von Adressdaten mit Zusatzinformationen (Büroarbeiten); Ergänzung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Bereinigung von Adressdaten (Büroarbeiten); Recherche von Adressdaten für Marketing- und Werbezwecke“ (vgl. Anlage K1).
Eine gegen die Klagemarke „smartBASE“ gerichtete Löschungsklage der hiesigen Beklagten hatte hinsichtlich der Dienstleistungen „Einzelhandelsdienstleistungen mit Adressdaten; Vermietung von Adressen zu Werbezwecken“ Erfolg und wurde im Übrigen abgewiesen (Urteil des LG München I vom 08.09.2020, Az. 33 O 12062/19, Anlage K19; Beschluss des OLG München vom 24.11.2022, Az. 6 U 5943/20, Anlage K18).
Die Bezeichnung „smartBASE“ wird mit Zustimmung der Klägerin von mit dieser verbundenen Unternehmen in der aus den Anlagen K2 und K5 sowie Anlage B3 ersichtlichen Art und Weise genutzt (nachfolgend Anlage B3):
Die Beklagte verwendete die Bezeichnung „smartbase“ in der aus Anlage K10 ersichtlichen und hier streitgegenständlichen Art und Weise (angegriffene Verletzungsform):
Im vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren (Az. LG Hamburg 327 O 48/19 und Senat 5 U 161/19) war ebenfalls der Webseitenauftritt der Beklagten unter www.smartbase.de vom 18.01.2019 (dort Anlage Ast 10) gegenständlich.
Die Klägerin hat sich in erster Instanz zuletzt in erster Linie auf die Klagemarke (DE-Wortmarke „smartBASE“) und nachrangig auf Werktitelschutz an der Bezeichnung „smartBASE“ sowie die Unionsmarke Nr. 6402499 „SMART BASE“ gestützt.
Wegen des näheren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster Instanz und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird gem. § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.
Das Landgericht hat mit Urteil vom 08.08.2023 der Klage aus der in erster Linie geltend gemachten deutschen Wortmarke „smartBASE“ stattgegeben. Es hat die Beklagte bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel unter Ziff. 1. verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Dienstleistungen der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, einschließlich für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Customer Relation Managements (CRM) die Bezeichnung „smartbase“ zu benutzen, wenn dies erfolgt wie in der Anlage K10 geschehen. Weiter hat das Landgericht festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den im Tenor Ziff. 1. beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird. Das Landgericht hat gemeint, die aus Anlage K10 ersichtliche Verwendung der Bezeichnung „smartbase“ durch die Beklagte verletze die Rechte an der Klagemarke. Die Beklagte sei nach § 14 MarkenG zur Unterlassung und zum Schadensersatz verpflichtet, letzteres, weil die Beklagte diese Rechtsverletzung hätte erkennen können. Wegen der Einzelheiten wird auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der die Beklagte ihr erstinstanzliches Klageabweisungsbegehren im Berufungsverfahren weiterverfolgt.
Die Beklagte meint, das Landgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Benutzung des Zeichens „smartbase“ gemäß Anlage K10 durch sie, die Beklagte, rechtsverletzend sei.
Das Landgericht habe seiner Entscheidung falsche Feststellungen zugrunde gelegt. Die Klagemarke beanspruche Schutz ausschließlich für auf Adressen/Adressdaten bezogene Dienstleistungen. Es fehle eine Dienstleistungsähnlichkeit. Das Landgericht habe die Verkehrsanschauung in Bezug auf ihr, der Beklagten, Angebot nicht eigenständig geprüft und die Verletzungsform unzureichend gewürdigt. Sie, die Beklagte, biete Hosting-Dienstleistungen für das „Online-Business“ an. Die Begriffe „Marketing Automation, CRM“ stünden auf der angegriffenen Webseite nicht im luftleeren Raum, sondern seien durch weitere Ausführungen konkretisiert, aus denen sich ergebe, dass es sich um technische Lösungen handele, mittels derer der Kunde seine Marketingaktivitäten automatisieren könne. Sie, die Beklagte, bewerbe keine Marketingdienstleistungen. „Marketing Automation“ sei ein Schlagwort (Keyword) innerhalb einer Subheadline-Aufzählung von vier einzelnen Fachbegriffen. Dieses Keyword werde (genau wie die anderen drei) in der Software-Branche üblicherweise und häufig in exakt dieser Form als kurzer Fachbegriff genutzt, um damit eine reine Softwarelösung zu beschreiben, mit der sich Prozesse (z.B. für den Vertrieb) vom Kunden als Softwarebenutzer selbst steuern oder automatisieren ließen. Das Angebot gemäß Anlage K10 richte sich an den Verkehrskreis „Unternehmer, Trainer und Coaches“ und nicht an den Durchschnittsverbraucher. Der eng gefasste Kundenkreis gehe nicht davon aus, dass ihr, der Beklagten, Angebot in Bezug auf die Möglichkeit des Einsatzes von Software zur technischen Automatisierung von Marketingprozessen auch Marketingdienstleistungen umfasse. Ihre, der Beklagten, Kunden könnten mit der angebotenen Software selbst Marketingmaßnahmen vornehmen. Sie, die Beklagte, erbringe diese nicht. Sie administriere die Datenbanken ihrer Kunden nicht. Sie pflege nur die bei ihr gehostete Software ohne jeden inhaltlichen Bezug zu den Kundendaten. Sie erbringe keine inhaltlichen Dienstleistungen betreffend Adressdaten. Sie erbringe Hosting-Dienstleistungen der Klasse 42 bezogen auf Software, mittels derer ihre Kunden selbst ihre betriebsbezogenen Daten pflegen könnten.
Das Landgericht habe zudem nicht berücksichtigt, dass gegenüber der Tatsachenlage im einstweiligen Verfügungsverfahren (Az. des Senats 5 U 161/19) der Schutzbereich der Klagemarke inzwischen eingeschränkt worden sei.
Die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke sei vom Landgericht zu Unrecht angenommen worden. Neu vorgelegte weitere Benutzungsunterlagen seien nicht zu berücksichtigen (§ 531 Abs. 2 ZPO). Gegen die Klagemarke sei seit Dezember 2022 ein weiteres Löschungsverfahren beim DPMA anhängig, insoweit sei bereits mit Schriftsatz vom 12.04.2023 ein Aussetzungsantrag gestellt worden.
Das Landgericht hätte sich mit der die Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 6402499 „SMART BASE“ betreffenden Entscheidung des EUIPO auseinandersetzen müssen (Anlagen B1 und B4).
Die Beklagte beantragt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 08.08.2023, Az.: 406 HKO 65/21, abgeändert. Die Klage wird abgewiesen.
Hilfsweise:
Die Revision wird zugelassen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Klägerin verteidigt das angegriffene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.
Die Klägerin meint, das Landgericht habe keine „falsche Verletzungsform“ zugrunde gelegt. Die Beklagte nutze nach den tatbestandlichen Feststellungen die Bezeichnung „smartbase“ wie aus der Anlage K10 ersichtlich. Auch das Verkehrsverständnis habe das Landgericht nicht unzutreffend ermittelt. Die Parteien sprächen die gleichen Verkehrskreise an, nämlich gewerbliche Abnehmer.
Sie, die Klägerin, nutze „smartBASE“ als Marke für Dienstleistungen und als Werktitel für eine dahinterstehende Software.
Zu Recht sei das Landgericht von einer quasi Identität der Kennzeichen und einer Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen ausgegangen. Beide Parteien böten technische Lösungen an und seien in derselben Branche tätig. Die Beklagte ermögliche ihren Kunden als technischer Dienstleister den Betrieb diverser Software auf von ihr betriebenen Servern. Die Beklagte biete gemäß ihrer Werbung Anlage K10 nicht nur ein Hosting an, sondern unter „smartbase“ eine Datenverwaltungsplattform zur Verwaltung von Kundendaten, darunter Adressdaten, insbesondere zu deren Selektion, um z.B. Marketingmaßnahmen durchzuführen, so Mailings (Kampagnen) per Brief oder E-Mail zu versenden und sodann wiederum den Response der Kunden zu speichern. Sie, die Klägerin, erbringe daneben weitere Dienstleistungen, nämlich die Bereinigung der Adressdaten (z.B. würden unzustellbar-Adressen aussortiert) oder aber Adressen würden mit Zusatzinformationen angereichert, um zielgruppen-orientiert bestimmte Kampagnen durchzuführen. Es lägen hochgradige Überschneidungen der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen vor, so dass von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen sei.
Dieser Bewertung der Verwechslungsgefahr stehe auch nicht entgegen, dass die – nachrangig geltend gemachte – Unionsmarke gelöscht worden sei. Die erstrangig geltend gemachte Klagemarke, die DE-Wortmarke, sei im Kern unverändert aus dem rechtskräftigen Löschungsverfahren hervorgegangen.
Das Landgericht sei auch zu Recht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke ausgegangen. Unstreitig verwende sie, die Klägerin, „smartBASE“ zur Kennzeichnung einer Datenbank. Unstreitig erbringe sie, die Klägerin, auch Dienstleistungen der Adressdatenverarbeitung. Im konkreten Fall gehe mit der Kennzeichnung der Datenbank auch die Kennzeichnung der in und mit ihr erbrachten Dienstleistungen einher. Sie, die Klägerin, habe die Klagemarke an ihre im Konzernverbund tätigen Tochtergesellschaften (S. Services AG und die S. Services GmbH) lizenziert und ihnen gestattet, die Gesamtheit der Datenbankstruktur zu nutzen. Es seien Jahresumsätze im Zusammenhang mit Datenbankdienstleistungen unter Zuhilfenahme der bzw. in Bezug auf die Datenbankplattform „smartBASE“ ab dem Jahr 2017 zwischen 7 Mio. und 9 Mio. Euro erzielt worden. Die Dienstleistungen würden nicht ausschließlich unter dem Firmenschlagwort „SAZ“ erbracht, sondern im Wesentlichen unter „smartBASE“, weil dies das Kerntool für die Kunden sei, unter und mit dem alle Adressdaten der Kunden im Customer Relationship Management (CRM) verwaltet würden. Die Dienstleistungen der Datenverarbeitung, die sie, die Klägerin, unter „smartBASE“ erbringe, fungierten auch als eine Art „database as a service“, wobei es diesen Begriff zum Anmeldezeitpunkt der Klagemarke noch nicht gegeben habe. Ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) wie „smartBASE“ sei ein Bündel von Dienstleistungen der Adressdatenverwaltung. Sie, die Klägerin, nehme unter „smartBASE“ für Kunden die Speicherung und Verwaltung von Daten vor, ohne dass für den Kunden die Notwendigkeit bestehe, eine eigene Infrastruktur vorzuhalten, außer dass der Kunde über das Internet auf die von ihr, der Klägerin, bzw. ihren Töchtern gepflegten Daten in „smartBASE“ zugreife. Sie stelle unter „smartBASE“ die gesamte technische Infrastruktur zur Verfügung und sei verantwortlich für die Bereitstellung der Datenbankdienstleistungen inklusive des Betriebs, des Managements und der Wartung der Adressdatenbank. Sie sorge für den Betrieb der Adressdatenbank, aktualisiere und erneuere Hardware wie auch die IT-Umgebung (z.B. neue Server). Sie, die Klägerin, bzw. ihre Tochterunternehmen fungierten als Auftragsdatenverarbeiter ihrer Kunden. Es handele sich um eine Adressdatenverwaltung, nämlich eine Pflege von Adressdaten in Computerdatenbanken über „smartBASE“. Die Datenbankplattform „smartBASE“ könne selbst von Kunden nicht erworben werden. Entweder stelle sie, die Klägerin, die technische Infrastruktur zur Verfügung und der Kunde könne selbst Einsicht nehmen oder sie, die Klägerin, führe darunter selbst Datenverarbeitung durch. Wie beim Produkt „Software as a Service“ verschmelze die virtuelle Datenbank(struktur) mit der Dienstleistung der Adressdatenverarbeitung für Kunden.
Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
1. Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat zu Recht der Klage aus der in erster Linie geltend gemachten DE-Wortmarke Nr. 307 80 197 „smartBASE“ (Klagemarke) aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG stattgegeben und eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr angenommen. Die vorliegende Klage ist – auch unter Berücksichtigung des Berufungsvorbringens – zulässig und begründet.
a. Die Klage ist zulässig. Die Klageanträge sind bzw. der Tenor der angegriffenen Entscheidung ist hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
aa. Streitgegenstand des Berufungsverfahrens ist der vom Landgericht bejahte markenrechtliche Anspruch der Klägerin aus der DE-Wortmarke Nr. 307 80 197 „smartBASE“ und der hierzu nachrangig geltend gemachte Anspruch aus Werktitelschutz für die Datenbank. Die (inzwischen) gelöschte Unionsmarke Nr. 6402499 „SMART BASE“, die zunächst weiter hilfsweise geltend gemacht worden ist, ist kein Gegenstand des Berufungsverfahrens mehr.
Mit ihrem Unterlassungsantrag begehrt die Klägerin gegenüber der Beklagten
- das Verbot,
- im geschäftlichen Verkehr
- zur Kennzeichnung von Dienstleistungen der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, einschließlich für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Customer Relationship Managements (CRM)
- die Bezeichnung „smartbase“ zu benutzen,
- wenn dies erfolgt wie in der Anlage K10 geschehen.
Die verbliebenen Ansprüche werden nach Auslegung des Begehrens der Klägerin für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht. Auch das angegriffene Urteil hat keine darüber hinausgehenden Ansprüche zuerkannt.
bb. Die Klageanträge und der landgerichtliche Tenor sind hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag – und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung – nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und die Entscheidung darüber, was dem Beklagten verboten ist, letztlich dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2022, 1336 Rn. 12 – dortmund.de). Eine hinreichende Bestimmtheit ist für gewöhnlich gegeben, wenn auf die konkrete Verletzungshandlung Bezug genommen wird und der Klageantrag zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig erkennen lässt, in welchen Merkmalen des angegriffenen Verhaltens die Grundlage und der Anknüpfungspunkt für den Verstoß und damit das Unterlassungsgebot liegen soll (BGH GRUR 2022, 1336 Rn. 12 – dortmund.de).
Hier begehrt die Klägerin ein Verbot der Zeichennutzung für Dienstleistungen der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, einschließlich für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Customer Relationship Management (CRM), wenn dies geschieht wie im Webseitenauftritt gemäß Anlage K10. Damit hat die Klägerin auf die konkrete Verletzungsform Bezug genommen, was zur hinreichenden Bestimmtheit der Klageanträge führt. Die hinreichende Bestimmtheit steht zwischen den Parteien vorliegend auch nicht im Streit. Soweit die Beklagte einwendet, sie erbringe keine Dienstleistungen der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, dies müsse der Kunde selbst machen, so ist dies ein Einwand, der die Begründetheit betrifft. Im Webseitenauftritt gemäß Anlage K10 taucht – unstreitig – „CRM“ auf („Dies alles bekommst du! … Marketing Automation, CRM, CTA, A/B Split Tests …“). Auch der Tenor der angegriffenen Entscheidung nimmt ausdrücklich auf die Anlage K10 Bezug.
b. Die vorliegende Klage ist auch begründet.
Zu Recht hat das Landgericht einen Anspruch der Klägerin wegen markenrechtlicher Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG) aus der erstrangig geltend gemachten Klagemarke DE-Wortmarke Nr. 307 80 197 „smartBASE“ angenommen. Insbesondere ist die Klagemarke rechtserhaltend benutzt worden und es besteht Verwechslungsgefahr bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, hochgradiger Zeichenähnlichkeit sowie jedenfalls durchschnittlicher Dienstleistungsähnlichkeit.
aa. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG begründet.
aaa. Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Diese Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs sind hier gegeben.
bbb. Die Klägerin ist Inhaberin der DE-Wortmarke Nr. 307 80 197 „smartBASE“, angemeldet am 10.12.2007 und eingetragen am 15.05.2008, mit Schutz in Klasse 35 für:
„Erfassung und Verwaltung von Adressen für Dritte; Pflege von Adressdaten in Computerdatenbanken; Analyse von Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken; Selektion von Adressdaten (Büroarbeiten); Überprüfung von Adressdaten (Büroarbeiten); Aktualisierung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Abgleich von Adressdaten in Computerdatenbanken; Anreicherung von Adressdaten mit Zusatzinformationen (Büroarbeiten); Ergänzung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Bereinigung von Adressdaten (Büroarbeiten); Recherche von Adressdaten für Marketing- und Werbezwecke“ (vgl. Anlage K1, Klagemarke).
ccc. Die Klagemarke steht in Kraft.
(1) Der Senat ist als Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden. Das gegen die Marke eingeleitete Löschungsverfahren vor dem DPMA ist noch nicht abgeschlossen. Bis zu einer rechtskräftigen Löschungsanordnung besteht die Schutzrechtslage und damit die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke unverändert fort (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 20 – Gelbe Wörterbücher). Die in erster Instanz mit Schriftsatz vom 12.04.2023 beantragte Aussetzung des vorliegenden Verfahrens gem. § 148 ZPO ist vom Landgericht abgelehnt worden, weil keine hinreichenden Erfolgsaussichten dieses Löschungsverfahrens bestünden. Mit ihrer Berufungsbegründung greift die Beklagte die Ablehnung ihres erstinstanzlichen Aussetzungsantrags nicht an. Das Landgericht hat insoweit aber auch zutreffend entschieden. Hinreichende Erfolgsaussichten des Löschungsverfahrens vermag auch der Senat nicht anzunehmen.
(2) Die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Klagemarke für die noch eingetragenen Dienstleistungen in Klasse 35 bleibt ohne Erfolg.
(a) Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG muss der Kläger im Verletzungsverfahren auf Einrede des Beklagten nachweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gem. § 26 MarkenG benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Eine rechtserhaltende Benutzung i.S.v. § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 14 – VW Bulli).
Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 46 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke). Als Benutzungshandlungen i.S.d. § 26 MarkenG kommen bei ihr etwa die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung eingesetzt werden, wie z.B. Prospekte, Rechnungen, Werbedrucksachen, Werkzeuge, Verpackungsmaterial usw. (vgl. BGH GRUR 2010, 270, 271 Rn. 17 - ATOZ III; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 67). Voraussetzung ist, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen (BGH GRUR 2010, 270, 271 Rn. 17 - ATOZ III). Der Verkehr muss ersehen können, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 46 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; Senat GRUR-RS 2020, 33485 Rn. 52 - smartBASE/smartbase).
(b) Zu Recht hat das Landgericht die Nichtbenutzungseinrede zurückgewiesen. Das hiergegen gerichtete Berufungsvorbringen bleibt ohne Erfolg.
(aa) Der relevante Benutzungszeitraum – die letzten fünf Jahre vor Klageerhebung – ist entweder beim Abstellen auf die Einreichung der Klage der Zeitraum 13.04.2016 bis 12.04.2021 oder beim Abstellen auf die Klageerhebung der Zeitraum 12.05.2016 bis 11.05.2021. Ob der Begriff der Klageerhebung in § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Zustellung der Klage erfordert, wie § 253 Abs. 1 ZPO dies vorschreibt, oder ob die Einreichung der Klageschrift bei Gericht genügt, wie Art. 32 Abs. 1 Buchst. a der VO (EU) Nr. 1215/2012 (Brüssel Ia-VO) dies vorsieht, kann im Streitfall offenbleiben (vgl. hierzu BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 17 – VW Bulli). Denn es lassen sich im Streitfall Benutzungshandlungen feststellen, die vor dem 12.04.2021 und damit in beiden Zeiträumen liegen.
(bb) Eine Rechtskrafterstreckung des beim LG München I geführten Löschungsverfahrens (LG München I vom 08.09.2020, Az. 33 O 12062/19, Anlage K19; Beschluss des OLG München vom 24.11.2022, Az. 6 U 5943/20, Anlage K18) besteht nicht. Die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke ist im vorliegenden Verfahren auf Einrede der Beklagten erneut zu prüfen. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 32 – VW Bulli).
(cc) Es kommt auf die Verkehrsauffassung an. Zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise ist auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 44 – VW Bulli).
Zu Recht beanstandet die Berufung, dass das Landgericht nicht ausgeführt hat, wer angesprochener Verkehrskreis ist. Dies ist nachzuholen. Das Angebot der Klägerin bzw. ihrer Lizenznehmer, wie es sich aus den Anlagenkonvoluten K2, K5 und B3 ergibt, richtet sich u.a. an gewerbliche Kunden, jedenfalls nicht an Verbraucher. Dennoch kann der Senat das Verkehrsverständnis selbst feststellen. Gehören die Mitglieder des Tatgerichts nicht zu den angesprochenen Verkehrskreisen, können sie die Sichtweise der angesprochenen Verkehrskreise aufgrund eigenen Erfahrungswissens beurteilen, wenn dafür keine besonderen Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich sind (BGH GRUR 2019, 196 Rn. 19 - Industrienähmaschinen). So liegt der Fall auch hier.
(dd) Unstreitig wird die Datenbank-Plattform der Klägerin mit „smartBASE®“ gekennzeichnet (vgl. Webseitenauftritt gem. Anlagenkonvoluten K2, K5 und B3).
In Anlage K2 heißt es auf der Webseite saz.com einer Lizenznehmerin der Klägerin im Januar 2019:
„Auf der Basis der Datenbank-Plattform smartBASE® und der eigenen Consumer-Datenbanken bietet SAZ hier seit mehr als 40 Jahren ein breites Spektrum von Direct Marketing Service, das kontinuierlich erweitert und verbessert wird. …“ und weiter: „Unsere Lösungen und Leistungen basieren auf der Datenbank-Plattform smartBASE®, die alle Transaktionen und Beziehungen zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden abbildet (360-Grad-Sicht) und so wertvolles Wissen schafft.“.
Die Nutzungen in Webseitenauftritten gemäß den Anlagenkonvoluten K2, K5 und B3 sind unstreitig. Die Klägerin bzw. ihre Lizenznehmerinnen bezeichneten jedenfalls seit Beginn des Jahres 2019 ihre Datenbank-Plattform mit „smartBASE®“ (vgl. Screenshot Anlage K5). Dies ergibt sich auch aus der beigezogenen und zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Akte des vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahrens (Az. 5 U 161/19) und dem dortigen unstreitigen Sachvortrag der Parteien.
Eingetragen ist die Klagemarke für:
„Erfassung und Verwaltung von Adressen für Dritte; Pflege von Adressdaten in Computerdatenbanken; Analyse von Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken; Selektion von Adressdaten (Büroarbeiten); Überprüfung von Adressdaten (Büroarbeiten); Aktualisierung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Abgleich von Adressdaten in Computerdatenbanken; Anreicherung von Adressdaten mit Zusatzinformationen (Büroarbeiten); Ergänzung von Adressdaten in Computerdatenbanken; Bereinigung von Adressdaten (Büroarbeiten); Recherche von Adressdaten für Marketing- und Werbezwecke“.
Zur Erbringung der eingetragenen Dienstleitungen, u.a. Pflege von Adressdaten in Computerdatenbanken, wird die smartBASE-Datenbank-Plattform verwendet. Die auf Adressen bezogenen Dienstleistungen werden unter Einsatz der mit „smartBASE®“ bezeichneten Datenbank von der Klägerin bzw. deren Lizenznehmern erbracht. Dies ergibt sich aus den vorgelegten Anlagen und dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Klägervortrag. Die Klägerin bzw. deren Lizenznehmer erfassen und verwalten Adressen für Dritte (Kunden), pflegen die Adressdaten in der Computerdatenbank „smartBASE®“, analysieren die Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken, selektieren, überprüfen und aktualisieren die Adressdaten in der „smartBASE®“-Datenbank, reichern die Adressdaten mit Zusatzinformationen an und recherchieren die Adressdaten im Hinblick auf Marketing- und Werbezwecke. Sämtliche auf (Kunden-)Adressen bezogene Dienstleistungen werden von der Klägerin bzw. deren Lizenznehmern unter der „smartBASE®“-Datenbank erbracht.
Auch für die Dienstleistungen, die noch eingetragen sind, und unter Einsatz der mit „smartBASE®“ bezeichneten Datenbank erbracht werden, ist daher eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke gegeben.
(ee) Soweit die Beklagte auf die Firmierung der Lizenznehmerinnen der Klägerin mit „SAZ“ verweist, so steht dies nicht entgegen. Die Datenbank-Plattform wird unstreitig mit der Klagemarke bezeichnet. Es geht um die Dienstleistungen unter Einsatz der Plattform. Der Verkehr geht in einem solchen Fall von einer (Zweit-)Zeichennutzung von „smartBASE“ für die unter der Plattform erbrachten Dienstleistungen aus.
Auf die Frage, ob neuer Vortrag im Berufungsverfahren gem. § 531 Abs. 2 ZPO zuzulassen ist, kommt es an dieser Stelle nicht an.
(ff) Es liegt auch eine zurechenbare Drittnutzung i.S.v. § 26 Abs. 2 MarkenG durch die Lizenznehmer der Klägerin vor. Hierüber streiten die Parteien im Berufungsverfahren aber auch nicht.
(aaa) Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Soweit den Markeninhaber die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung trifft, gilt diese auch für die Zustimmung i.S.v. § 26 Abs. 2 MarkenG. Allerdings sind keine überzogenen Anforderungen an den erforderlichen Nachweis der Zustimmung zu stellen. Es spricht eine deutliche Vermutung für eine Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers, sofern dieser sich ausdrücklich auf die Verwendung seiner Marke durch einen Dritten beruft und die entsprechende Benutzung (auch durch Geschäftsunterlagen des Dritten) belegt. In einem solchen Fall wäre es lebensfremd, eine Benutzung durch den Dritten zu unterstellen, die ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt wäre (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 174). Die Vorlage eines förmlichen Lizenzvertrags ist nicht nötig. Die Zustimmung nach § 26 Abs. 2 MarkenG unterliegt keinem Formerfordernis und kann auch mündlich oder konkludent erklärt werden. Zudem können sonstige Umstände hinreichend klar erkennen lassen, dass eine Marke im Einverständnis mit dem Markeninhaber von einem Dritten benutzt worden ist (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 174).
(bbb) Die Nutzungen durch Tochterunternehmen der Klägerin sind dieser zuzurechnen. Die Klägerin hat geltend gemacht, sie habe die Klagemarke an ihre im Konzernverbund tätigen Tochtergesellschaften (S. Services AG und die S. Services GmbH) lizenziert und ihnen gestattet, die Gesamtheit der Datenbankstruktur zu nutzen. Dem ist die Beklagte nicht spezifiziert entgegengetreten.
(gg) Schließlich ist auch im Hinblick auf den Umfang der Benutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke gegeben. Die Benutzungshandlungen müssen einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt. Es geht um eine konkrete Abgrenzung zu einer Scheinbenutzung (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 123). Die Klägerin hat geltend gemacht, es seien Jahresumsätze im Zusammenhang mit Datenbankdienstleistungen unter Zuhilfenahme der / in Bezug auf die Datenbankplattform „smartBASE“ ab dem Jahr 2017 zwischen 7 Mio. und 9 Mio. Euro erzielt worden. Die Nutzungen in Webseitenauftritten gemäß den Anlagenkonvoluten K2, K5 und B3 seit Beginn des Jahres 2019 sind unstreitig. Eine bloße Scheinbenutzung liegt ersichtlich nicht vor.
ddd. Es liegt eine markenmäßige Benutzung von „smartbase“ in der angegriffenen Verletzungsform gem. Anlage K10 durch die Beklagte vor. Die Beklagte firmiert ausweislich des Impressums gem. Anlage K10 unter „smartbase All-in-One WordPress Business Home“ und bietet ihre Dienstleistungen unter dem Logo
an.
Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (vgl. BGH GRUR 2019, 522, 524 – SAM). Diese Beurteilung obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Der Verkehr wird im Streitfall bei den Nutzungen gemäß Anlage K10 die Bezeichnung „smartbase“ als Hinweis auf die Herkunft der beworbenen Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen ansehen. In der verwendeten Wort-Bildmarke ist der Wortbestandteil „smartbase“ als prägend anzusehen. Hierüber streiten die Parteien auch nicht.
eee. Das Landgericht hat zu Recht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG bejaht.
(1) Das Bestehen von Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.
(2) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist – wie vom Landgericht zu Recht angenommen – durchschnittlich. Diese Bewertung greift die Berufung auch nicht an.
(3) Es besteht hochgradige Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke „smartBASE“ und den angegriffenen Zeichen gemäß Anlage K10, nämlich der Firmierung
„smartbaseAll-in-One WordPress Business Home…“
und dem Wort-Bild-Zeichen
Angegriffen wird das Zeichen bzw. der Zeichenbestandteil „smartbase“, der in beiden Verwendungsformen der Anlage K10 innerhalb des jeweiligen Gesamtzeichens prägend ist.
Bei Wortzeichen führt der Wechsel von Groß- und Kleinschreibung in der Regel nicht aus der Zeichenidentität heraus (vgl. BGH GRUR 2015, 607 Rn. 21 – Uhrenankauf im Internet; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 348). Anders kann es liegen, wenn durch die abweichende Schreibweise eine Sinnverschiebung eintritt (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 348). Letzteres ist zwischen „smartBASE“ und „smartbase“ zwar nicht der Fall. Da hier jedoch „smartbase“ auf der Beklagtenseite jeweils in ein Gesamtzeichen eingebunden ist, ist im Ergebnis von hochgradiger Zeichenähnlichkeit auszugehen.
(4) Vorliegend geht es letztlich – wie auch schon im vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren – um die Dienstleistungsähnlichkeit.
(a) Die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist eine Rechtsfrage. Die Bewertung der festgestellten Ähnlichkeitskriterien liegt auf tatsächlichem Gebiet (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 83). Es kommt für die Feststellung der Ähnlichkeit auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise an, hier also von Business- bzw. gewerbliche Kunden. Dass diese ein vom allgemeinen Verkehrsverständnis abweichendes Verständnis hätten, ist weder dargetan noch ersichtlich. Daher kann der Senat auch hier die maßgeblichen Feststellungen selbst treffen.
(b) Auf Klägerseite sind die eingetragenen Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine Benutzung nachgewiesen ist. Dies sind im Streitfall alle noch eingetragenen Dienstleistungen. Es geht konkret auf Klägerseite um folgende Dienstleistungen:
- Erfassung und Verwaltung von Adressen für Dritte;
- Pflege von Adressdaten in Computerdatenbanken;
- Analyse von Adressdaten zu Marketing- und Werbezwecken;
- Selektion von Adressdaten (Büroarbeiten);
- Überprüfung von Adressdaten (Büroarbeiten);
- Aktualisierung von Adressdaten in Computerdatenbanken;
- Abgleich von Adressdaten in Computerdatenbanken;
- Anreicherung von Adressdaten mit Zusatzinformationen (Büroarbeiten);
- Ergänzung von Adressdaten in Computerdatenbanken;
- Bereinigung von Adressdaten (Büroarbeiten);
- Recherche von Adressdaten für Marketing- und Werbezwecke.
(c) Das Landgericht hat eine hochgradige Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Dienstleistungen angenommen. Jedenfalls ist eine durchschnittliche Dienstleistungsähnlichkeit anzunehmen, die aus der Verwechslungsgefahr im Streitfall nicht herausführt.
(aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander kommt es darauf an, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht (Senat GRUR-RR 2024, 238 Rn. 33 – Deutsche Mauerwerkstrocknung; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 113). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen, sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club). Die branchenmäßige Nähe gegenüberstehender Dienstleistungen ist von wesentlicher Bedeutung (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 113).
Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club).
(bb) Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze besteht zwischen den eingetragenen Dienstleistungen bei der Klagemarke und dem beworbenen (Dienstleistungs-)Angebot gemäß Anlage K10 jedenfalls eine durchschnittliche Dienstleistungsähnlichkeit und nicht – wie die Beklagte mit ihrer Berufung geltend macht – eine Unähnlichkeit.
(aaa) Zu Recht hat das Landgericht ausgeführt, dass es nicht darauf ankommt, was die Beklagte mit der Zeichennutzung gemäß Anlage K10 beabsichtigt, sondern darauf, was die Beklagte gemäß dem angegriffenen Internetauftritt Anlage K10 aus Sicht des angesprochenen Verkehrs (Business-Kunden) bewirbt.
In Anlage K10 verwendet die Beklagte das angegriffene Zeichen „smartbase“ zur Bewerbung ihres Dienstleistungsangebots. Dabei werden (auch) Dienstleistungen der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Marketing, u.a. Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Customer Relationship Management (CRM), angeführt (vgl. zum eV-Verfahren mit derselben Verletzungsform: Senat GRUR-RS 2020, 33485 Rn. 49 – smartBASE/smartbase). Ein Customer Relationship Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die systematische Gestaltung und Pflege der Kundenbeziehungsprozesse. In der Werbung der Beklagten gemäß Webseitenauftritt Anlage K10 sind unter den Überschriften „Alles unter einem Dach was dein Online Business braucht“ und „Dies alles bekommst du!“ u.a. „Marketing Automation, CRM, CTA, A/B Split Tests“ genannt.
Die Beklagte macht geltend, sie beabsichtige allein die Erbringung von technischen Dienstleistungen der Klasse 42 etwa im Bereich der Vermietung von Webservern und der Dienste eines Mail-Hosting-Providers. Jedoch liegt in der Webseitengestaltung gemäß Anlage K10 auch eine herkunftshinweisende Verwendung für die von der Beklagten als „Funktionsbeschreibungen“ bezeichneten Leistungen, wozu auch ein CRM gehört.
Die Beklagte trägt vor, sie ermögliche ihren Kunden als technische Dienstleisterin (lediglich) den Betrieb diverser Software auf von ihr betriebenen Servern, darunter auch Software zum Versand von Newslettern. Sie selbst biete kein E-Mail-Marketing an, sondern stelle lediglich die technische Infrastruktur zur Nutzung durch ihre Kunden zur Verfügung. Soweit sie auf ihrer Website Anlage K10 den Funktionsumfang der von ihr gehosteten Software beschreibe, handele es sich nicht um von ihr angebotene Dienstleistungen. Gemäß ihrem Webseitenauftritt Anlage K10 bewirbt die Beklagte – unwidersprochen – indes jedenfalls den Leistungs-/Funktionsumfang der von ihr gehosteten Software unter dem vorliegend angegriffenen Zeichen, darunter ein CRM. Zudem bewirbt die Beklagte dort auch „Service“-Dienstleistungen („Unser Hauptfokus liegt nicht bei der Technik allein, sondern bei dir, dem Service. … Wir verstehen uns als ein Spezialdienstleister, nicht als Massenhoster.“ und an anderer Stelle unter „E-Mail-Marketing“: „… Der Mailversand für deine Kampagnen erfolgt über einen ebenfalls autarken SMTP Mailserver, …“).
(bbb) Mit ihrer Berufung wiederholt und vertieft die Beklagte ihren Vortrag, dass sie lediglich eine Software hoste, die die Leistungen erbringen könne, die die Klägerin bzw. deren Lizenznehmer für ihre Kunden erbrächten. Die Beklagte macht geltend, sie habe auf der Webseite gem. Anlage K10 keine Marketingdienstleistungen beworben und auch kein „Marketing Automation“ und/oder „CMR“. Sie biete reine Softwarelösungen an, was der angesprochene Verkehr auch erkenne. Die gehostete Software verfüge über die Funktionen wie „Marketing Automation“, „CTA“, „CRM“, „A/B Split Test“, etc. als technische Funktionen. Ihr, der Beklagten, Angebot ermögliche den Einsatz von Software zur technischen Automatisierung von Marketingdienstleistungen. Sie, die Beklagte, erbringe selbst keine Marketingdienstleistungen. Der angesprochene Verkehr „Unternehmer, Trainer und Coaches“ erkenne dies auch. Dieses Berufungsvorbringen bleibt ohne Erfolg.
(ccc) Denn eine branchenmäßige Nähe in der Weise, dass Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen, sich ähnlich sind, ist vorliegend gegeben. Hieraus ergibt sich eine jedenfalls durchschnittliche Dienstleistungsähnlichkeit.
Der Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen, ist in der angegriffenen Verletzungsform gemäß der dortigen Bewerbung u.a. ein „CRM“ und damit u.a. Kundenpflege über zu verwaltende (Kunden-)Daten:
Die von der Beklagten in der angegriffenen Verletzungsform beworbenen Leistungen stehen in einem „Zusammenhang mit Customer Relationship Management (CRM)“ und damit auch mit „Marketing“. Dass die Kunden der Beklagten deren (Kunden-)Daten selbst eingeben und pflegen müssten, ist im Streitfall nicht entscheidend. Denn es besteht eine Branchennähe zwischen der Beklagten, die eine Datenverwaltungssoftware hostet, die u.a. ein CRM ermöglicht, und den Dienstleistungen, für die die Klagemarke Schutz beansprucht, nämlich u.a. Erfassung und Verwaltung von Adressdaten für Dritte, und für die die Klagemarke rechtserhaltend benutzt worden ist. Eine Ähnlichkeit unterhalb der durchschnittlichen Dienstleistungsähnlichkeit ist entgegen der Ansicht der Berufung nicht gegeben.
(d) Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, hochgradiger Zeichenähnlichkeit und jedenfalls durchschnittlicher Dienstleistungsähnlichkeit ist von Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG auszugehen.
fff. Es besteht auch die erforderliche Wiederholungsgefahr gem. § 14 Abs. 5 MarkenG. Die begangene Zeichenverletzung begründet eine tatsächliche Vermutung der Wiederholungsgefahr. Die Wiederholungsgefahr kann regelmäßig nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Erwirkung eines gerichtlichen Verbotstitels in der Hauptsache oder Abschlusserklärung nach einstweiliger Verfügung beseitigt werden (Senat GRUR 2022, 1535 Rn. 97). Daran fehlt es vorliegend.
bb. Der klägerische Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten ergibt sich – wie vom Landgericht zu Recht angenommen – aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte hat die festgestellte Markenrechtsverletzung jedenfalls fahrlässig begangen. Mit dem Eingriff in das geschützte Recht ist bereits ein Schaden entstanden (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 776 m.w.N.). Eine Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie scheidet nicht grundsätzlich aus.
cc. Das Landgericht hat auch zutreffend – wie ausgeführt – keine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens nach § 148 ZPO vorgenommen, da es an der erforderlichen gewissen Wahrscheinlichkeit fehlt, dass das Verfalls-/Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA Erfolg haben und die Klagemarke gelöscht werden wird (vgl. zu diesem Erfordernis: Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 731 m.w.N.). Denn die gewisse Wahrscheinlichkeit ist im Sinne einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu verstehen (vgl. den ersten Leitsatz von BGH GRUR 2014, 1101 – Gelbe Wörterbücher; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 731). Hieran fehlt es im Streitfall, da – wie ausgeführt – von einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke auszugehen ist, ein erstes Löschungsverfahren im Hinblick auf die noch eingetragenen Dienstleistungen erfolglos blieb und sich die Nutzungslage seither auch nicht verändert hat. Hiergegen bringt die Berufung der Beklagten auch spezifiziert nichts vor.
2. Der Schriftsatz der Beklagten vom 06.12.2024 und der Schriftsatz der Klägerin vom 10.01.2025 geben keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gem. §§ 156, 296a ZPO, da sie keinen entscheidungserheblichen neuen Sachvortrag enthalten.
3. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.
4. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. Es handelt sich vorliegend um eine Einzelfallentscheidung, die auf der Anwendung bereits bestehender höchstrichterlicher Rechtsprechung beruht.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 156, 296a ZPO
§ 14 MarkenG
§ 148 ZPO
§ 26 MarkenG
§ 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO
§ 531 Abs. 2 ZPO
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO
§ 308 Abs. 1 ZPO
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG
§ 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG
§ 26 Abs. 1 MarkenG
§ 26 Abs. 2 MarkenG
§ 253 Abs. 1 ZPO
§ 14 Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 6 MarkenG
§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2022, 1336
GRUR 2014, 1101
GRUR 2024, 1033
GRUR 2017, 914
GRUR 2010, 270, 271
GRUR 2019, 196
GRUR 2019, 522, 524
GRUR 2015, 607
GRUR-RR 2024, 238
GRUR 2018, 79
GRUR 2022, 1535
06 HKO 65/21
I ZR 41/25
33 O 12062/19
6 U 5943/20
27 O 48/19
5 U 161/19