Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2017-04-13, Aktenzeichen 6 U 69/16
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2017:0413.6U69.16.0A

Tenor:
Anmerkung
Ein Rechtsmittel ist nicht bekannt geworden.
Verfahrensgang
Auf die Berufung des Beklagten wird das am 30. März 2016 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Der Beklagte wird verurteilt,
das deutsche Gebrauchsmuster DE 1 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 40,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 2 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 40,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 3 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 40,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 4 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 40,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 5 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 40,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 6 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 40,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
Der Beklagte wird ferner verurteilt,
den Anspruch auf Erteilung des Europäischen Patents EP 7, Anmeldenummer EP ... für alle benannten Vertragsstaaten und die Rechte aus dieser europäischen Patentanmeldung an die Klägerin abzutreten, Zug um Zug gegen Zahlung der Amtsgebühren in Höhe von 4.435,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
den Anspruch auf Erteilung des Europäischen Patents EP 8, Anmeldenummer EP ... für alle benannten Vertragsstaaten und die Rechte aus dieser europäischen Patentanmeldung an die Klägerin abzutreten, Zug um Zug gegen Zahlung der Amtsgebühren in Höhe von 1.445,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
Die weitergehende Klage wird abgewiesen. Die Berufung wird im Übrigen zurückgewiesen.
Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Der Streitwert des Berufungsverfahrens beträgt 200.000,-- €.

Tatbestand:
Die Klägerin verlangt von dem Beklagten die Einwilligung in die Übertragung und Umschreibung mehrerer deutscher Gebrauchsmuster bei dem Deutschen Patent- und Markenamt und die Abtretung der Ansprüche auf Erteilung zweier europäischer Patente sowie der Rechte aus diesen Patentanmeldungen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen.
Das Landgericht hat den Beklagten verurteilt, die im obigen Urteilstenor aufgeführten Gebrauchsmuster auf die Klägerin zu übertragen und in deren Umschreibung im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen sowie ferner die Ansprüche auf Erteilung der im obigen Urteilstenor aufgeführten Europäischen Patente an die Klägerin abzutreten.
Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, der Beklagte sei zur Übertragung und Umschreibung bzw. Abtretung der Gebrauchsmuster und Patente verpflichtet, weil er durch die Anmeldung dieser Schutzrechte auf seinen eigenen Namen seine sich aus dem Gesellschaftsverhältnis ergebenden Pflichten schuldhaft verletzt habe.
Aus einer ergänzenden Auslegung des Gesellschaftsvertrages sowie aus der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht ergebe sich bei Gesamtschau der Umstände dieses Falles eine Andienungspflicht des Beklagten gegenüber der Klägerin, die auch dann entstanden sei, wenn er Alleinerfinder gewesen sei. Maßgeblich sei zum einen die besondere Stellung, die der Beklagte in der Geschäftsleitung der personalistisch strukturierten Klägerin innegehabt habe. Hinzu komme, dass die Erfindungsleistung ganz vorwiegend darauf beruht habe, dass personelle, sachliche und finanzielle Mittel der Klägerin verwendet worden seien.
Eine Erfindervergütung stehe dem Beklagten nicht zu, denn nach seinem eigenen Vortrag seien diese das Resultat seiner vertraglich geschuldeten Tätigkeit für die Klägerin und dementsprechend bereits durch seine Bezüge und durch seine Gewinnbeteiligungen ausgeglichen.
Die Ansprüche der Klägerin seien nicht verjährt, denn die Verjährungsfrist richte sich nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften und nicht nach § 113 Abs. 3 HGB. Bei Klageerhebung sei die regelmäßige Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen. Die Ansprüche seien auch nicht verwirkt. Dass die Klägerin zwischen August 2014 und März 2015 Vergleichsgespräche mit dem Beklagten geführt habe, sei nachvollziehbar, so dass ein Umstandsmoment für die Verwirkung nicht gegeben sei.
Der Beklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, mit der er in erster Linie sein bisheriges Ziel der Klageabweisung unter Wiederholung und Vertiefung seines bisherigen Vorbringens weiterverfolgt.
Der Beklagte beantragt zuletzt,
das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen,
hilfsweise
den Beklagten lediglich wie folgt zu verurteilen:
das deutsche Gebrauchsmuster DE 1 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 1.230,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 2 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 1.230,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 3 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 1.230,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 4 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 1.230,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 5 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 1.230,-- € an Amtsgebühren und 249,31 € an Patentanwaltskosten durch die Klägerin an den Beklagten;
das deutsche Gebrauchsmuster DE 6 auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung des Gebrauchsmusters im Register beim Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen Zahlung von 1.230,-- € durch die Klägerin an den Beklagten;
den Anspruch auf Erteilung des Europäischen Patents EP 7, Anmeldenummer EP ... für alle benannten Vertragsstrafen und die Rechte aus dieser europäischen Patentanmeldung an die Klägerin abzutreten, Zug um Zug gegen Zahlung der Amtsgebühren in Höhe von 18.341,34 € durch die Klägerin an den Beklagten;
den Anspruch auf Erteilung des Europäischen Patents EP 8, Anmeldenummer EP ... für alle benannten Vertragsstrafen und die Rechte aus dieser europäischen Patentanmeldung an die Klägerin abzutreten, Zug um Zug gegen Zahlung der Amtsgebühren in Höhe von 11.673,05 € durch die Klägerin an den Beklagten;
höchst hilfsweise
im Wege der Eventualwiderklage festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, an den Beklagten einen angemessenen Betrag für die Nutzung eines oder mehrerer Ansprüche der deutschen Gebrauchsmuster
DE 1,
DE 2,
DE 3,
DE 4,
DE 5
DE 6
und/oder für die Nutzung eines oder mehrerer Ansprüche der europäischen Patente
EP 7, Anmeldenummer EP ...,
EP 8, Anmeldenummer EP ...
zu bezahlen.
Ferner hilfsweise,
das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 30. März 2016 aufzuheben und den Rechtsstreit an das Gericht des ersten Rechtszugs zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Berufung vorbehalten bleibt.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung des Beklagten zurückzuweisen.
Die Klägerin wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag. Sie weist ergänzend darauf hin, dass der Beklagte von seiner geschäftlichen E-Mail-Adresse bei der Klägerin aus am 24. Mai 2013 eine E-Mail an den Rechtsanwalt der Klägerin, Herrn A, gesandt hat, mit der er Herrn A gebeten hat, einen beigefügten, auf die Klägerin als Anmelderin lautenden Entwurf des Beklagten für eine Gebrauchsmusteranmeldung nebst einer gesonderten ausführlicheren Erfindungsbeschreibung zu prüfen, in der unter anderem der Einbau von Gebläselüftern in die Radhausverkleidungen als technische Lösung für die Innenraumbelüftung genannt wird (Anlage K 68 - Bl. 538 d. A.). Die Klägerin wertet dies als weiteres Indiz, dass der Beklagte verpflichtet war, die Schutzrechte auf ihren Namen registrieren zu lassen und dass der Beklagte dies auch wusste.
Die Klägerin rügt die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechtes wegen der Anmeldekosten als verspätet. Die Kosten für die Einschaltung des Herrn B, der dem Beklagten bei der Formulierung der Gebrauchsmusteranträge angeblich geholfen habe, seien schon deshalb nicht erstattungsfähig, weil es sich um eine unzulässige Rechtsdienstleistung gehandelt habe. Im Übrigen sei nicht klar, warum diese Kosten notwendig gewesen seien. Die Kosten für die Einschaltung der Patentanwälte seien überhöht. Beides wird unter Sachverständigenbeweis gestellt.
Im Übrigen erhebt die Klägerin gegenüber den Zahlungsansprüchen des Beklagten die Einrede der Verjährung.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung des Beklagten hat nur zu einem geringen Teil Erfolg. Er ist verpflichtet, die streitgegenständlichen Schutzrechte auf die Klägerin zu übertragen, allerdings nur Zug um Zug gegen Erstattung der Amtsgebühren für deren Anmeldung.
Dazu im Einzelnen:
1. Mit Recht hat das Landgericht der Klägerin Übertragungsansprüche in Bezug auf die Gebrauchsmuster und in Bezug auf die europäischen Patentanmeldungen zuerkannt und als Anspruchsgrundlage § 280 Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag herangezogen. Zwar enthält der Gesellschaftsvertrag keine Regelungen über die Behandlung von Erfindungen der Gesellschafter (Anlage K 5). Die vom Landgericht festgestellte Andienungspflicht lässt sich aber aus einer ergänzenden Auslegung des Gesellschaftsvertrages herleiten.
Eine ergänzende Vertragsauslegung ist bei allen Rechtsgeschäften - auch formbedürftigen - möglich. Sie ist dann geboten, wenn der Vertrag eine Regelungslücke, das heißt eine planwidrige Unvollständigkeit enthält, die sich auch daraus ergeben kann, dass sich die beim Vertragsschluss bestehenden wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhältnisse nachträglich geändert haben (vgl. Palandt / Ellenberger, BGB, 76. Auflage Rdn. 3 zu § 157 BGB m.w.N.). Das ist hier der Fall:
a) Das Landgericht hat sich zutreffend an den Grundsätzen orientiert, die in der Rechtsprechung zum erfinderrechtlichen Pflichtenkreis sogenannter Organmitglieder entwickelt worden sind. Eine Andienungspflicht wird dort aus dem Anstellungsvertrag abgeleitet und angenommen, wenn das Gesellschaftsorgan vertragsgemäß im Bereich der technischen Entwicklung tätig ist und wenn er für die Erfindung auf sachliche und personelle Mittel, Vorarbeiten und Erfahrungen des Unternehmens zurückgreifen kann (OLG Düsseldorf GRUR 2000, 49, 50 - Geschäftsführererfindung). Beruht die Erfindung dagegen auf überobligationsmäßigen Anstrengungen des Gesellschaftsorgans, dann kann das Unternehmen nicht erwarten, dass er sie ihm zur Verwertung anbietet (BGH GRUR 1955, 268, 289 - Schnellkopiergerät; BGH GRUR 1965, 302 - Schellenreibungskupplung). Diese Grundsätze sind auch auf die Erfindungen von Gesellschaftern übertragbar, wenn diese in ähnlicher Weise wie ein Geschäftsführer oder Vorstand in die Leitung des Unternehmens eingebunden sind (OLG Düsseldorf vom 28.02.2014, Az.: I-2 U 39/12 = Mitt. 2014, 337).
b) Der Beklagte war wie ein Geschäftsführer in die Unternehmensleitung eingebunden. Er war zwar formal aufgrund eines Anstellungsvertrages vom 11. Dezember 1998 als kaufmännischer Leiter bei der Klägerin angestellt (Anlage K 9). Dieser Anstellungsvertrag ist aber unstreitig nur vordergründig mit Blick auf etwaige juristische Auseinandersetzungen des Unternehmens abgeschlossen worden, um dem Beklagten die Möglichkeit zu schaffen, als Zeuge für das Unternehmen auftreten zu können. Im internen Verhältnis ebenso wie gegenüber den Vertragspartnern der Klägerin ist der Beklagte dagegen wie ein Geschäftsführer aufgetreten:
Der Beklagte hat in Absprache mit dem einzigen Geschäftsführer der Klägerin, Herrn C, das Unternehmen wie ein Geschäftsführer geleitet. Er war umfassend zur Leitung des Unternehmens befugt, keinen Weisungen des Geschäftsführers unterworfen und hinsichtlich seiner Arbeitszeitgestaltung weitgehend frei. Der Beklagte stellte Mitarbeiter ein und bestimmte die Unternehmensziele und die kaufmännische Entwicklung des Unternehmens. Auf die unbestrittenen Ausführungen der Klägerin in der Berufungserwiderung (Bl. 348 f. d. A.) wird verwiesen.
Die besondere Stellung des Beklagten drückte sich auch in seiner Entlohnung aus, denn sein Gehalt entsprach exakt dem des Geschäftsführers C und wurde in Einvernehmen dieser beiden Personen jeweils angepasst (Anlagenkonvolut K 55). Unbestritten hat sich der Beklagte daher auch als "Kopf" der Klägerin bezeichnet, der nicht nur die kaufmännische Geschäftsleitung innehatte, sondern auch strategische Entscheidungen über die Ausrichtung des Unternehmens traf. Er war zu gleichen Teilen wie Herr C als Gesellschafter an der Klägerin beteiligt und profitierte daher auch in entsprechender Weise von den Unternehmensgewinnen.
In dem hier streitgegenständlichen Projekt der Umrüstung von Kleintransportfahrzeugen für den klimageführten Medikamententransport war der Beklagte nach seinem eigenen Vorbringen außerdem nicht mehr nur kaufmännisch tätig, sondern er hat auch bei der Lösung des technischen Problems eine aktive Rolle gespielt. Die Klägerin hat diesen Vortrag des Beklagten zwar zunächst bestritten, sich ihn aber hilfsweise zu Eigen gemacht, so dass ihr dieser Vortrag des Beklagten nach den Grundsätzen des äquipollenten Parteivorbringens zugutekommt.
c) Wenn der Gesellschaftsvertrag keine ausdrückliche Abrede über eine Andienungspflicht der Gesellschafter enthält, dann kann nicht ausnahmslos von einer Pflicht zur Übertragung bzw. Rechtseinräumung des Schutzrechts ausgegangen werden (BGH GRUR 1955, 286, 289 - Schnell-Kopiergerät; BGH GRUR 1991m 127, 129 - Objektträger). Entscheidend sind die jeweiligen Umstände des Einzelfalls, die ggf. eine Erforschung des hypothetischen Parteiwillens erforderlich machen (vgl. Bartenbach/Volz, ArbNEG, 5.Auflage 2012, Rdn. 74 zu § 1 Arbeitnehmererfindergesetz m.w.N.).
Für die Entscheidung kann vor allem bedeutsam sein, welchen Zweck die vom Gesellschafter übernommenen unternehmerischen Funktionen hatten, namentlich ob er (auch) im technischen Bereich eingesetzt wurde, mit dem Ziel, auf technische Neuerungen bedacht zu sein, ob dies mit dem Sinn und Zweck der Gesellschaft korrespondiert und ob die Treuepflicht des Gesellschafters eine solche Regelung zur Andienung nahelegen würde, etwa weil die Erfindung überwiegend auf Mitteln, Erfahrungen und Vorarbeiten des Unternehmens beruht (Bartenbach/Volz a.a.O. m. w. N.). Ergänzend können für die letztere Betrachtung auch die Grundsätze zur sogenannten Geschäftschancenlehre herangezogen werden, wonach die Geschäftsführer einer Personengesellschaft verpflichtet sind, der Gesellschaft entstehende Geschäftschancen nicht für sich, sondern für die Gesellschaft auszunutzen (BGH NJW-RR 2013, 363 ). Diese Grundsätze lassen sich wegen der vergleichbaren Interessenlage auch auf eine - wie hier - personalistisch geführte GmbH übertragen, wenn der Gesellschafter Geschäftsführungsaufgaben wahrnimmt.
d) Das Landgericht hat mit Recht nach einer Gesamtwürdigung sämtlicher maßgeblicher Umstände eine ergänzende Auslegung des Gesellschaftsvertrags vorgenommen, bei der ein hypothetischer Parteiwille für eine konkrete Andienungspflicht des Beklagten festgestellt werden kann:
aa) Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass die Erfindungen dem Geschäftsgegenstand der Klägerin zuzuordnen sind. Sie war schon lange Zeit vor dem streitgegenständlichen Projekt im Bereich des Klima-Umbaus von Personen- und Transportfahrzeugen tätig gewesen und hatte auch beim Umbau von Frischedienst-Transortfahrzeugen eine gewisse Expertise erworben.
Dies war auch der Grund, warum die Klägerin im Frühjahr 2013 von dem D-Vertragshändler F beauftragt worden ist, eine technische Lösung für die Umrüstung von D-Transportfahrzeugen zum klimagestützten Medikamententransport zu entwickeln. Die vom Beklagten selbst vorgelegten Auftragsbestätigungen vom 28. Februar 2013 und vom 26. März 2013 (Anlagen B 8 und B 12) beschreiben das eindrucksvoll.
Anlass für den Auftrag der Fa. F war die sogenannte GDP-Richtlinie der Europäischen Union, die vorschreibt, dass Fahrzeuge zum Transport von Arzneimitteln eine durchgängige Innentemperatur zwischen 15° Celsius und 25 ° Celsius sicherstellen müssen. Das technische Problem bestand - zusammengefasst - darin, durch einen einfachen und kostengünstigen Umbau der Transportkabine Temperaturschwankungen außerhalb des zulässigen Temperaturkorridors beim Öffnen und Schließen der Türen während des Be- und Entladevorgangs zu verhindern. Dieses Problem wurde dadurch gelöst, dass entsprechende Isolationswerkstoffe im Laderaum eingebaut und dass Ventilatoren in den Laderaum (Radkastenverkleidung, Laderaumboden, Hecktür) integriert wurden, die für gleichmäßige Zirkulation sorgen. Auf den Inhalt der Gebrauchsmusteranmeldungen wird wegen der weiteren Einzelheiten verwiesen (Anlagen K 1 a - e sowie Anlage B 3).
Die Klägerin hat der Fa. F im Februar 2013 erstmals Angebote vorgelegt und von März bis Mai 2013 an der Umrüstung von Transportfahrzeugen der Fa. D gearbeitet, die in drei Testreihen gemeinsam mit Angestellten der Fa. F und des Arzneimitteldistributeurs E geprüft worden ist.
Es kann keine Rolle spielen, dass der Umbau von Transportfahrzeugen für thermolabile Arzneimittel ursprünglich nicht im Fokus der Klägerin stand. Dieses neue Geschäftsfeld ist eine wirtschaftlich sinnvolle und aufgrund der einschlägigen Expertise folgerichtige Ergänzung ihres Geschäftsfeldes, nicht aber eine Neuausrichtung des Geschäftsgegenstandes.
bb) Als technisches Serviceunternehmen lebt die Klägerin im Wesentlichen von ihrem technischen und handwerklichen Know-how. Schon bei dem ersten, gemeinsam mit den Firmen F, E und D durchgeführten Projekt des sog. "X", hat die Klägerin wesentliche personelle und sachliche Mittel dafür eingebracht. Sie hat in erster Linie ihren Werkstattleiter, Herrn G für dieses Projekt abgestellt. Dieser verfügte als handwerklicher Fachmann über die entsprechenden Vorkenntnisse und er hat Materialien für die Gebläsekonstruktion mit der Radkastenverkleidung auf Kosten der Klägerin angeschafft, die Konstruktion sowie weitere technische Ausgestaltungen hergestellt und eingebaut. Dies wird durch die von der Klägerin vorgelegte Fotodokumentation der Testreihen ebenso wie durch den Testbericht der Fa. E vom 3. Juni 2013 veranschaulicht (Anlagen K 47 und K 17).
Darüber hinaus war nach seinem Vorbringen auch der Beklagte selbst von der Klägerin für dieses Projekt abgestellt worden, um eine Lösung für das geschilderte technische Problem zu finden. Der Beklagte kann sich dementsprechend auch nicht darauf zurückziehen, dass er aufgrund des Anstellungsvertrags lediglich zur kaufmännischen Leitung des Unternehmens berufen war. Spätestens im Rahmen des von ihm eigenständig geleiteten Projektes "X" ist auch der Beklagte in die technische Innovation beim Umbau thermolabiler Transportfahrzeuge eingebunden worden.
Selbst wenn man den eigenen Vortrag des Beklagten zugrunde legt, so entstammte die technische Lösung, die den beiden zuerst angemeldeten Gebrauchsmustern (Anlagen K 1a und K1b) zugrunde liegt, nicht ausschließlich einem während seiner Freizeit entstandenen "Geistesblitz", sondern sie war das Ergebnis der gemeinsamen Entwicklungstätigkeit der für das Projekt abgestellten Mitarbeiter der Klägerin und den vom Vertragspartner F abgestellten Technikern.
Ein deutliches Indiz für diese Feststellung liegt in dem vom Beklagten im Namen der Klägerin unterzeichneten Kooperationsrahmenvertrag mit der Fa. F vom 11./12. Juni 2013 (Anlage K 19). Hier hat er selbst gegenüber der Vertragspartnerin der Klägerin niedergelegt, dass die Ausbaulösung für temperaturgeführte Transporte von der Klägerin entwickelt worden ist. Erhärtet wird dieses Indiz durch die E-Mail des Beklagten vom 24. Mai 2013, in dem er dem Rechtsanwalt der Klägerin den Entwurf für eine Gebrauchsmusteranmeldung im Namen der Klägerin unterbreitet hat (Anlage K 68). Hätte es sich von Anfang an um eine eigenschöpferische Leistung des Beklagten außerhalb seines Aufgabengebiets gehandelt, so ließe sich der Inhalt dieser E-Mail damit nicht vereinbaren, denn es wäre vielmehr zu erwarten gewesen, dass er seine eigene erfinderische Leistung gegenüber dem Geschäftsführer C und gegenüber dem Rechtsanwalt der Klägerin zum Ausdruck bringt, insbesondere verbunden mit der Erwartung, selbst als Anmelder geführt zu werden.
cc) Der eben dargestellte Gesichtspunkt gilt in verstärktem Maß für die Erfindungen, die den nachfolgenden Gebrauchsmusteranmeldungen und den Anmeldungen der Europäischen Patente zugrunde liegen. Hier sind nämlich Entwicklungsleistungen im Betrieb der Klägerin erbracht worden, die durch einen entsprechend ausgewiesenen Betriebsmittelkredit der Klägerin bei der Bank1, Stadt1, finanziert worden sind und für deren technische Entwicklung und Ausarbeitung mehrere Mitarbeiter der Klägerin abgestellt und sachliche Mittel bereitgestellt worden sind.
Der Beklagte hatte bereits am 3. Juni 2013 bei der Bank1 ein Betriebsmitteldarlehen zur Geschäftsausweitung für das Geschäftsfeld klimatisierte Transporter gestellt (Anlage K 45). Es sind dann in der Regel sechs bis acht der insgesamt 27 Mitarbeiter der Klägerin von ihr abgestellt worden, um Umbauten an Transportfahrzeugen anderer Hersteller und wiederum daraus entsprechende Umbausätze zu entwickeln. Soweit der Beklagte pauschal vorgetragen hat, dies sei nicht im Rahmen einer Tätigkeit der Klägerin, sondern ausdrücklich ausgelagert und in technischer, personeller und materialseitiger Verantwortung des Beklagte geschehen, so bleibt dieser Vortrag unsubstantiiert. Der Beklagte hat weder dargelegt, dass er diese Mitarbeiter privat vergütet, noch dass er die erforderlichen Materialien von sich aus gestellt hätte.
Ob der bei der Bank1 eingeholte Betriebsmittelkredit auch für andere Zwecke benötigt und verwendet worden ist, spielt letztendlich keine Rolle, da jedenfalls in diesem Zeitraum mit den Finanzmitteln der Klägerin entsprechende Entwicklungsarbeiten durchgeführt worden sind, die der Beklagte allerdings durch Anmeldung der Gebrauchsmuster gem. Anlagen K 1 c - e im September 2013 und Mai 2014 für sich selbst genutzt hat.
Auch das erst nach dem Ausscheiden des Beklagten im September 2014 angemeldete Gebrauchsmuster gem. Anlage B 3 unterliegt denselben Maßstäben wie die bereits genannten Schutzrechte. Der Beklagte hat vorgetragen, er habe am 25. Juli 2014 die Erfindung getätigt und Herrn B darum gebeten, das Schutzrecht anzumelden. Die Idee habe er bereits in der Entwicklungsphase für den "X" und dann später in der Entwicklungsphase für die anderen Fahrzeuge gehabt (Bl. 199 ff. d. A.).
Die Klägerin hat sich auch diesen Vortrag im Schriftsatz vom 29. Januar 2016 zu Eigen gemacht, was ihr zum Erfolg verhilft. Der Beklagte hat - unstreitig - bis zum 23. Juni 2014 für die Klägerin gearbeitet und an diesem Tag Materialien, Zeichnungen und Pläne mitgenommen (Anlage K 48). Im vermeintlichen Zeitpunkt seiner Erfindung war der Beklagte noch bei der Klägerin angestellt; die Kündigung seines Anstellungsvertrags ist erst am 14.8.2014 ausgesprochen worden. Auch der Ausschluss des Beklagten aus der Gesellschaft ist erst im September 2014 beschlossen worden. Der Beklagte wäre demnach verpflichtet gewesen, auch diese Erfindung der Klägerin anzudienen und er kann sich nicht damit verteidigen, dass das Schutzrecht erst nach seinem Ausscheiden angemeldet worden ist.
Es spielt im Ergebnis keine Rolle, ob die Klägerin für die weiteren Entwicklungen einen Betrag in Höhe von ca. 700.000,-- € oder ob sie dafür lediglich einen Betrag von rund 250.000,-- € aufwenden musste, wie dies zuletzt vorgetragen worden ist. Maßgeblich ist allein, dass die Klägerin einen erheblichen Teil ihrer Mitarbeiter über mehrere Wochen mit diesem Projekt beschäftigte, wie dies in dem unstreitig gebliebenen Schreiben gemäß Anlage B 42 dargelegt wird.
Der Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Klägerin ihm bzw. seiner Firma H später Rechnungen über "Umbauten" für die Jahre 2013 und 2014 gestellt hat (Anlage B 37). Zum einen ist der Umfang der mit diesen Umbauten abgerechneten Gegenleistungen streitig, zum anderen ändert das nichts an der Tatsache, dass die den Schutzrechten zugrunde liegenden Entwicklungsleistungen auf die sachlichen, finanziellen und personellen Mittel der Klägerin und auf deren einschlägige technische Erfahrungen und Kenntnisse zurückgehen.
e) Gegen den Beklagten spricht zuletzt, dass er durch sein Vorgehen in erheblichem Maß seine Treuepflicht gegenüber dem Mitgesellschafter C verletzt hat. Er hat selbst im Namen der Klägerin den Rahmenlieferungsvertrag mit der Firma F und später am 25.9.2013 den Zertifizierungsvertrag mit der Fa. D (Anlage K 20) abgeschlossen, obwohl er schon zu diesem Zeitpunkt wusste, dass die Klägerin ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag nur unter Zuhilfenahme seiner Schutzrechts würde erfüllen können. Damit hat er die Klägerin in eine Lage gebracht, in der sie in erheblichem Umfang von ihm abhängig wurde.
Der Beklagte hätte allerdings ohne Nutzung der Infrastruktur, der Sachkenntnis und der handwerklichen Fähigkeiten der Mitarbeiter der Klägerin und ohne deren Material die technische Lösung für den Umbau von Transportfahrzeugen anderer Automobilhersteller zum klimageführten Medikamententransport praktisch nicht umsetzen können. Deshalb hat er monatelang sowohl intern als auch gegenüber den Geschäftspartnern der Klägerin seine Gebrauchsmusteranmeldungen verheimlicht und stattdessen das Geschäftsprojekt "klimatisierte Transporte" vermeintlich zu ihren Gunsten, tatsächlich aber nur auf ihre Kosten, vorangetrieben. Erstmals durch die im Antwortschreiben vom 11. Oktober 2013 (Anlage K 26) erwähnte Korrespondenz hat er gegenüber dem Vertragspartner der Klägerin, der Fa. F, auf seine Schutzrechte hingewiesen, dies allerdings ohne den Geschäftsführer C darüber sowie über das Antwortschreiben in Kenntnis zu setzen.
Erst nachdem die Entwicklungsarbeiten auch für andere Fahrzeugtypen weitgehend vorangetrieben und nachdem er sich durch Gründung der Firma H und dem Kooperationsvertrag mit der Firma I eine wirtschaftliche Grundlage für die Verwertung seiner Schutzrechte geschaffen hatte, ist er erstmals gegenüber Herrn C als Inhaber der Gebrauchsmuster in Erscheinung getreten. Das war nach dem bislang nicht substantiiert bestrittenen Vortrag der Klägerin erst im Februar 2014 der Fall, als der Beklagte Herrn C diesen Sachverhalt erläuterte und erklärte, aus der Klägerin ausscheiden zu wollen. Der entgegenstehende Vortrag des Beklagten, Herr C sei seit Spätsommer 2013 über die Eintragung der Schutzrechte informiert worden und es habe Anfang 2014 einen gemeinsamen Plan gegeben, den "Pharmabereich" zur Firma H auszulagern (Bl. 97 d. A.), ist dagegen vom Beklagten nicht weiter konkretisiert oder durch Beweismittel unterlegt worden.
In dem Verhalten des Beklagten hat das Landgericht daher eine treuwidrige Vorgehensweise gesehen, deren Ziel erkennbar darauf gerichtet war, sich zu Lasten der Klägerin eine rechtliche und wirtschaftliche Grundlage für das Angebot und den Vertrieb von Umbauten von Fahrzeugen für den klimageführten Transport von Arzneimitteln zu verschaffen.
2. Das Landgericht hat es mit Recht abgelehnt, dem Beklagten eine Erfindervergütung zuzubilligen, die er der Herausgabeklage entgegenhalten könnte. Da der Beklagte aufgrund seiner herausgehobenen Stellung bei der Klägerin verpflichtet gewesen wäre, der Gesellschaft seine Erfindung unentgeltlich anzudienen, kann eine Entschädigungspflicht nicht in Betracht kommen. Die Hilfswiderklage des Beklagten bleibt daher ohne Erfolg.
3. Die Ansprüche der Klägerin sind weder verjährt noch verwirkt. Auch insoweit kann auf die Ausführungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen werden. Der Beklagte kann sich namentlich nicht darauf berufen, dass die Verjährungsfrist in analoger Anwendung von § 113 Abs. 3 HGB abgekürzt wäre, denn der hier zu entscheidende Sachverhalt ist mit einem Verstoß gegen das gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbot nicht vergleichbar.
4. Das mit dem Hilfsantrag geltend gemachte Zurückbehaltungsrecht des Beklagten ist nur teilweise berechtigt.
Bei der Patentvindikationsklage ist es anerkannt, dass dem Schuldner nach § 1000 BGB ein Zurückbehaltungsrecht in Höhe der von ihm aufgewandten Anmeldegebühren zusteht, weil diese in entsprechender Anwendung der Regelungen über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis als notwendige Verwendungen im Sinne von § 994 BGB entstanden sind (vgl. LG Düsseldorf vom 28.03.2002 - 4 O 320/01 - Juris Tz. 17). Das kann man wegen der vergleichbaren Interessenlage auch für die auf Herausgabe gerichtete Schadensersatzklage annehmen, denn die ersparten Anmeldegebühren stellen einen Vorteil dar, den der Gläubiger bei Erlangung der Schutzrechte ausgleichen muss (§ 273 II BGB). Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin darauf, dass ein Zurückbehaltungsrecht bei deliktischen Ersatzansprüchen ausgeschlossen ist, denn diese Regelung gilt nicht für vorsätzliche Vertragsverletzungen (vgl. Palandt-Grüneberg a.a.O., Rdn. 24 zu § 273 BGB).
Die Klägerin erhebt ohne Erfolg die Einrede der Verjährung in Bezug auf die bereits im Jahr 2013 entstandenen Kosten und Amtsgebühren. Diese Gebühren hätte der Beklagte bereits bei seiner vorgerichtlichen Inanspruchnahme durch die Klägerin im Jahr 2015 geltend machen können, so dass ihm jetzt das Zurückbehaltungsrecht nicht verwehrt werden kann (§ 215 BGB).
Der Beklagte ist grundsätzlich nicht gehindert, sein Zurückbehaltungsrecht in der Berufungsinstanz auszuüben. Zwar fällt auch die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts unter die Präklusionsvorschrift des § 531 ZPO (vgl. Zöller/Heßler, ZPO, 31. Auflage Rdn. 17 zu § 533). Der Beklagte hat auch nicht darlegen können, warum er daran gehindert gewesen wäre, die von ihm nun geltend gemachten Anmeldekosten bereits in erster Instanz vorzubringen und sie dem Klageanspruch entgegenzusetzen, so dass keiner der Ausnahmefälle des § 531 II ZPO vorliegt. Dennoch ist der dem Zurückbehaltungsrecht zugrunde liegende Sachvortrag des Beklagten nicht in vollem Umfang präkludiert. Soweit der Beklagte dargelegt hat, dass ihm Amtsgebühren für die Anmeldung der Gebrauchsmuster und der europäischen Patente entstanden sind, ist dieser Vortrag unstreitig geblieben und deshalb auch noch im Berufungsverfahren zu berücksichtigen (BGH MDR 2005, 527 ).
Die vom Beklagten reklamierten Kosten für die Ausarbeitung der Schutzrechtsanmeldungen durch Herrn B können demgegenüber nicht mehr berücksichtigt werden, weil der Vortrag verspätet ist. Die Klägerin hat substantiiert abgestritten, dass diese Kosten notwendig waren und dass überhaupt ein Rechtsanspruch des Herrn B gegenüber dem Beklagten für seine Tätigkeit bestand, in dem sie dargelegt hat, dass sich um Rechtsdienstleistungen handelte, zu denen Herr B nicht befugt war. Ebenso hat die Klägerin zulässigerweise bestritten, dass die Kosten für den Entwurf der Schutzrechtsanmeldungen der Patentanwälte J in dieser Höhe erforderlich waren. In beiden Belangen müsste der Sachverhalt daher noch weiter aufgeklärt werden, so dass der Beklagte mit seinem verspäteten Vortrag ausgeschlossen bleibt.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs.1, 92 Abs. 2 ZPO.
Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und zur Schuldnerschutzanordnung folgen aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Gründe für eine Zulassung der Revision bestehen nicht. Die Entscheidung beruht vielmehr auf einer einzelfallbezogenen Auswertung des Sach- und Streitstandes. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung.
Bei der Streitwertfestsetzung hat der Senat den Streitwert für die Hilfswiderklage mit 50.000,-- € festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 157 BGB
§ 1000 BGB
§ 994 BGB
§ 273 II BGB
§ 273 BGB
§ 215 BGB
§ 531 ZPO
§ 531 II ZPO
§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 113 Abs. 3 HGB
§ 280 Abs. 1 BGB
§ 97 Abs.1, 92 Abs. 2 ZPO
§ 708 Nr. 10, 711 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2000, 49, 50
GRUR 1955, 268, 289
GRUR 1965, 302
GRUR 1955, 286, 289
NJW-RR 2013, 363
MDR 2005, 527
6 O 223/15
2 U 39/12
4 O 320/01