Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2024-11-28, Aktenzeichen 6 U 79/19
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2024:1128.6U79.19.00

Tenor:
Orientierungssatz
Die vorausgegangene, vom BGH aufgehobene Berufungsentscheidung vom 26.11.2020 ist ebenfalls abrufbar.
Verfahrensgang
I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Frankfurt a.M.
vom 03.04.2019 abgeändert.
1. Die Beklagte wird verurteilt, sämtliche nationalen Teile des europäischen Patents (…), nämlich
- Österreich (…)
- Belgien
- Schweiz
- Liechtenstein
- Tschechische Republik
- Deutschland (…)
- Dänemark
- Spanien (…)
- Finnland
- Frankreich
- Großbritannien
- Irland
- Italien (…)
- Niederlande
- Polen
- Portugal
- Schweden
- Türkei (…)
auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung der nationalen Teile gegenüber den jeweiligen nationalen Patentämtern einzuwilligen.
2. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie, die Beklagte, seit den 25.11.2015 ein Verfahren zur Herstellung von Implantaten oder Zwischenprodukten solcher Implantate umfassend
a) das Bereitstellen einer Implantathülle, die unausgehärtetes Silikon umfasst, mit einer Vorderseite, eine Rückseite und einem Bereich zur
Verbindung der Vorder- und Rückseite,
c) das Anordnen einer ersten Schaumlage über der Vorderseite, dem Bereich zur Verbindung der Vorder- und Rückseite und zumindest einen Teil der Rückseite der unausgehärteten Implantate, wie sie in Schritt a) bereitgestellt wurde,
d) das Unterziehen der in Schritt c) erhaltenen Implantate zumindest einem Aushärtungsschritt, um das unausgehärtetes Silikon aus Schritt a) zu vulkanisieren und dadurch die erste Schaumlage mit der Implantathülle zu verbinden und
f) das Aufbringen zumindest einer Lage, die teilweise oder vollständig unausgehärtetes Silikon umfasst, auf die Rückseite der Implantate, wodurch diejenigen Teile bedeckt werden, die nicht durch die erste Schaumlage bedeckt sind,
h) das Unterziehen der zumindest einen Lage, die in Schritt f) auf die Rückseite der Implantate aufgebracht wurde, einer Aushärtung, sodass sie eine Vulkanisierung erfährt, wodurch die Lage mit der Rückseite der Implantate verbunden wird,
in einem der Geltungsstaaten angewendet und/oder so hergestellte Erzeugnisse in einem dieser Länder angeboten, in Verkehr gebracht oder
gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen hat,
und zwar unter Angabe
1. der produzierten Mengen und Produktionszeiten,
2. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
3. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
4. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und -gebiet,
5. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu 1., 2. und 3. Rechnungen (hilfsweise Lieferscheine) vorzulegen hat,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte der Klägerin allen Schaden zu ersetzen hat, der dieser aufgrund der unberechtigten Patentanmeldung gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.
II. Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte. Die Kosten des Nebenintervenienten trägt dieser selber.
III. Das Urteil ist für die Klägerin wie folgt vorläufig vollstreckbar:
Hinsichtlich Ziff. I.1. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000.000,-- €, hinsichtlich Ziff. I.2 gegen Sicherheitsleistung in Höhe 50.000,-- € sowie hinsichtlich der Kosten in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand:
Die Parteien streiten um einen Vindikationsanspruch an einem europäischen Patent.
Die Klägerin ist eine in Brasilien ansässige Herstellerin von Silikonimplantaten. Die Beklagte bezog früher Produkte von der Klägerin und fungierte als deren Distributorin in Deutschland. Der Streithelfer der Beklagten war Gesellschafter und überwiegend auch Geschäftsführer der Beklagten.
Im Jahr 1995 schlossen die Parteien eine Vereinbarung, die es der Beklagten ermöglichen sollte, das CE-Kennzeichen für den Vertrieb von Implantaten in Europa zu erlangen. Nach dem Ende der Zusammenarbeit im Jahr 2008 meldete die Beklagte das streitgegenständliche europäische Patent (…) betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Implantaten und dadurch erzeugte Implantate als europäisches Patent an, dessen Erteilung am 25.11.2015 veröffentlicht wurde. Patentanspruch 1, auf den 18 weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:
Process for manufacturing implants or intermediate products of such implants comprising a) providing an implant shell comprising uncured silicone, having a front side, a back side and a region bridging said front and back side,
a) placing a first foam sheet over the front side, the region bridging said front and back side and at least part of the back side of the uncured implant shell, as provided in step a),
b) subjecting the implant shell obtained in step c) to at least one curing step in order to vulcanize the uncured silicone of step a) thereby bonding the first foam sheet to the implant shell, and
f) apply at least one sheet comprising partially or completely uncured silicone to the back side of the implant shell, thereby covering those parts not covered by the first foam sheet,
h) subject the at least one sheet applied to the back side of the implant shell in step f) to curing so that it undergoes vulcanization thereby bonding said sheet to the back side of the implant shell.
Das Landgericht hat durch Urteil vom 3.4.2019 (GRUR-RS 2019, 32325), auf das gemäß § 540 Abs. 1 ZPO im Hinblick auf die tatsächlichen Feststellungen Bezug genommen wird, die auf Vindikation, Auskunft sowie Feststellung der Schadenersatzpflicht gerichtete Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, der Klägerin stehe der geltend gemachte Patentvindikationsanspruch nicht zu, da es an einer substantiierten Darlegung fehle, dass die Klägerin der Beklagten das von ihr entwickelte Verfahren mitgeteilt habe. Während die Klägerin nur pauschal auf einen Besuch der Mitarbeiter A und B im Werk Stadt1 (Brasilien) verwiesen habe, habe die Beklagte konkret dargelegt, dass der Mitarbeiter B nur einmal im Sommer 1994 für eine Woche in Brasilien gewesen sei und keinen Kontakt zu Frau C gehabt habe und auch keinen relevanten Einblick in das Herstellungsverfahren erhalten habe. Auch der Mitarbeiter A habe das Werk der Klägerin nur einmal im Jahr 2003 - also vor dem behaupteten Wissenstransfer - besucht. Aus der Tatsache, dass die Beklagte für die Klägerin aufgrund des zwischen den Parteien geschlossenen CWM-Vertrages für die Erlangung der für den Vertrieb in Europa notwendigen CE-Zertifizierung zuständig war, lasse sich ein Wissenstransfer nicht entnehmen. Insoweit habe die Beklagte einen Einblick in das Herstellungsverfahren nicht benötigt. Zwar hätten ab Geltung der Medizinprodukterichtlinie im Jahr 2003 auch Angaben zu dem Herstellungsverfahren gemacht werden müssen, dies habe aber nicht den Grad der Spezifizierung der einzelnen Verfahrensschritte erreicht. Insofern habe die benannte Stelle die Information auch von der Klägerin erhalten, so dass es nicht ihre Aufgabe gewesen sei, der benannten Stelle die Einzelheiten des Herstellungsverfahrens bei der Klägerin mitzuteilen.
Die hiergegen eingelegte Berufung hat der Senat durch Urteil vom 26.11.2000 (GRUR-RS 2020, 45898) zurückgewiesen. Zur Begründung hat der Senat ausge-führt, bereits die Aktivlegitimation sei zweifelhaft, da die Klägerin wechselhaft zu den Erfindern vorgetragen habe. Jedenfalls aber fehle es an einem Erfindungsbesitz der Erfinder. Der Lösungsgedanke liege darin, dass eine feste Verbindung zwischen Schaumlage und Implantat ausschließlich durch Vulkanisierung geschaffen werde und die Anbringung der Naht auf der Rückseite erfolge. Den Besitz dieser Erfindung habe die Klägerin nicht substantiiert dargelegt. Sie habe nur zu Einzelaspekten vorgetragen. Sie könne auch weder nach § 142 ZPO noch nach § 425 ff. ZPO verlangen, dass ihr die technische Dokumentation 2003 vorgelegt werden, aus der sich ergeben könne, dass dort schon der Erfindungsgedanke enthalten sei.
Auf die hiergegen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin hat der Bundesgerichtshof die Revision zugelassen und durch Urteil vom 26.07.2022 (GRUR 2022, 1302) das Urteil des Senats aufgehoben und die Sache zurückverwiesen. Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, der Senat habe den Gegenstand des Streitpatents falsch bestimmt. Zwar werde nach der Beschreibung die Verbindung von Schaumlage und Implantathülle stets durch Vulkanisierung erreicht; das Streitpatent schließe allerdings nicht aus, dass vor dem Vulkanisieren die Schaumlage in das Silikon gedrückt oder geklebt werde. Zudem habe der Senat die Anforderungen an einen substantiierten Klagevortrag im Hinblick auf den Erfindungsbesitz überspannt. Im Übrigen käme entgegen der Auffassung des Senats jedenfalls eine Mitberechtigung in Betracht, da hierfür nicht erforderlich sei, dass ein schöpferischer Beitrag geleistet worden sei.
Im neueröffneten Berufungsrechtszug ergänzen und vertiefen die Parteien ihren Vortrag.
Der Senat hat der Klägerin durch Beschluss vom 27.12.2022 gem. § 142 I ZPO aufgegeben, die in ihrem Besitz befindliche „technische Dokumentation 31.07.2002“ (im Folgenden: TD 2003), auf die die Klägerin Bezug genommen hat, vorzulegen; die Beklagte hat diese als Anlagenkonvolut BB 23 vorgelegt.
Die Klägerin beantragt,
das angefochtene Urteil abzuändern und
1. die Beklagte zu verurteilen, sämtliche nationalen Teile des europäischen Patents (…) nämlich
auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung der nationalen Teile gegenüber den jeweiligen nationalen Patentämtern einzuwilligen;
2. die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie, die Beklagte, seit den 25.11.2015 ein Verfahren zur Herstellung von Implantaten oder Zwischenprodukten solcher Implantate umfassend
a) das Bereitstellen einer Implantathülle, die unausgehärtetes Silikon umfasst, mit einer Vorderseite, eine Rückseite und einem Bereich zur Verbindung der Vorder- und Rückseite,
f) das Aufbringen zumindest einer Lage, die teilweise oder vollständig unausgehärtetes Silikon umfasst, auf die Rückseite der Implantate, wodurch diejenigen Teile bedeckt werden, die nicht durch die erste
Schaumlage bedeckt sind,
in einem der Geltungsstaaten angewendet und/oder so hergestellte Erzeugnisse in einem dieser Länder angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen hat,
2. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
5. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
3. festzustellen, dass die Beklagte der Klägerin allen Schaden zu ersetzen hat, der dieser aufgrund der unberechtigten Patentanmeldung gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Der Streithelfer der Beklagten beantragt,
Die Beklagte und ihr Streithelfer verteidigen das angegriffene Urteil.
Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin C. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16.05.2024 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Der Klägerin stehen ein Patentvindikationsanspruch aus Art. 60 EPÜ, Art. II § 5 (2) IntPatÜbkG sowie ein Auskunftsanspruch gegen die Beklagte aus §§ 242, 259 BGB zu.
I. Der Senat konnte nach § 128 II ZPO im schriftlichen Verfahren entscheiden, da die Klägerin und die Beklagte hierzu ihre Zustimmung erteilt haben. Soweit der Streithelfer einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren nicht zugestimmt hat, kommt dem nach § 67 ZPO keine Bedeutung zu. Der Streithelfer kann Prozesshandlungen nur wirksam vornehmen, soweit nicht seine Erklärungen und Handlungen mit Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei in Widerspruch stehen. Dies ist hier der Fall, so dass die fehlende Zustimmung ohne prozessuale Folgen bleibt.
Die Drei-Monats-Frist des § 128 II 3 ZPO ist gewahrt. Zwar hat die Beklagte bereits mit Schriftsatz vom 26.07.2024 einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt. Die Frist beginnt indes erst mit der letzten Zustimmungserklärung zu laufen (Stein/Jonas/Kern, 23. Aufl. 2016, ZPO § 128 Rnr. 99; MüKoZPO/Fritsche, 6. Aufl. 2020, ZPO § 128 Rnr. 35, 36), hier also mit der Zustimmungserklärung der Klägerin am 03.09.2024 (EA Bl. 608). Die Drei-Monatsfrist endet daher am 03.12.2024.
II. Die - auch im Berufungsrechtszug von Amts wegen zu prüfende (BGH NJW-RR 2015, 94; OLG Frankfurt am Main, WRP 2019, 648) - internationale Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 4 EuGVVO, da die Beklagte ihren Sitz in Deutschland hat.
III. Auf den von der Klägerin geltend gemachten Patentvindikationsanspruch ist nicht nur hinsichtlich des zu übertragenden deutschen Patents, sondern auch hinsichtlich der ausländischen Patente deutsches Recht anwendbar.
Die Parteien haben gem. Art. 14 I Rom II-VO im Prozess eine nachträgliche Rechtswahl getroffen. Eine Rechtswahl kann nach Art. 14 I Rom II-VO auch nachträglich erfolgen, sogar stillschweigend im Prozess, wenn von einem entsprechenden Erklärungsbewusstsein auszugehen ist. Der Verweis auf die lex fori muss von einem beidseitigen Gestaltungswillen der Beteiligten getragen sein. Diese müssen sich - gegebenenfalls nach einem entsprechenden richterlichen Hinweis - im Klaren darüber sein, dass auch ausländisches Recht für die Beurteilung des Rechtsstreits infrage kommt und dass die Möglichkeit zur Wahl des anwendbaren Rechts besteht (KG MMR 2012, 747, 748; BeckOGK/Fornasier, 1.3.2018, EGBGB Art. 42, Rnr. 14; BeckOK BGB/Spickhoff, 55. Ed. 1.5.2020 Rnr. 6, VO (EG) 864/2007 Art. 14 Rnr. 6; MüKoBGB/Junker Rnr. 33; Palandt/Thorn, 79. Auflage, Art. 42 EGBGB Rnr. 6). Hier haben die Parteien schriftsätzlich im Hinblick auf das für die Vindikation anwendbare Recht nur auf nationales Recht (Art. II § 5 (1) IntPatÜbkG bzw. Art. 60 (1) 1 EPÜ) Bezug genommen. Die Argumentation rekurriert auf beiden Seiten auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Soweit die Klägerin auf das brasilianische Arbeitnehmererfinderrecht abstellt, beruht dies auf der Verweisung in Art. 60 (1) 2 EPÜ, wonach bei Arbeitnehmererfindersachen sich das Recht auf das Patent nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist.
Der Senat hat durch Rückfrage in der ersten mündlichen Verhandlung sichergestellt, dass das für eine nachträgliche Rechtswahl notwendige Erklärungsbewusstsein vorhanden war. Beide Parteien haben erklärt, dass für den vorliegenden Rechtsstreit deutsches Recht anwendbar sein soll.
IV. Der Klägerin steht der geltend gemachte Vindikationsanspruch aus Art. 60 EPÜ, Art. II § 5 I IntPatÜbkG zu.
1. Die Klägerin ist aktivlegitimiert.
Aktivlegitimiert für den Vindikationsanspruch ist nach Art. 60 I EPÜ der Erfinder, der nur eine natürliche Person sein kann. Der Senat ist mit der nötigen Gewissheit davon überzeugt, dass die von der Klägerin behaupteten Erfinder Herr und Frau C bereits von Gesetzes wegen, jedenfalls aber mit dem Vertrag in Anlage HE 12, ihre Ansprüche auf die Klägerin übertragen haben.
a) Die Klägerin hat zur Rechteinräumung durch die behaupteten Erfinder C vorgetragen, nach brasilianischer Rechtslage seien mit dem Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 40 des Gesetzes über die Arbeitnehmererfindung die Rechte an der Erfindung von Frau und Herrn C unmittelbar auf die Klägerin übergegangen. Die Regelung lautet im Original (Hervorhebungen diesseits): „Art. 40. Pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiço-amentos […]“ Auf Deutsch: „Art. 40 - Erfindungen sowie Verbesserungen, […] gehören ausschließlich dem Arbeitgeber.“ Die Formulierung „pertencerão exclusivamente“ ist im Deutschen mit „gehören ausschließlich“ zu übersetzen. Die Vorschrift regelt damit nicht einen bloßen Rechtsanspruch des Arbeitgebers, der durch weiteren Akt gesondert geltend zu machen wäre, sondern sie regelt ipso iure die unmittelbare konstitutive Zuordnung des Erfinderrechts ausschließlich an den Arbeitgeber. Eines zusätzlichen Aktes - etwa eines Vertrags oder einer sonstigen Erklärung des Arbeitgebers oder der Erfinder - bedürfe es nicht. Der Arbeitgeber werde per Gesetz Inhaber der Erfinderrechte in dem Moment, in dem die Erfindung gemacht wird. Soweit Frau und Herr C die streitgegenständlichen Erfindungen erst ab 1996 gemacht haben, gilt nichts Anderes. Hierfür findet Art. 88 des Gesetzes zum Schutz gewerblichen Eigentums vom 14. Mai 1996 Anwendung. Auch nach dieser Regelung ist Voraussetzung für den automatischen Rechteübergang an den Arbeitgeber, dass die Erfindung der Arbeitnehmer das Ergebnis eines in Brasilien zu erfüllenden Arbeitsvertrages ist, dessen Gegenstand die Forschung und erfinderische Tätigkeit ist oder sich aus der Art der Dienstleistungen ergeben, für die die Person angestellt wurde.
Soweit die Beklagte zum brasilianischen Arbeitnehmererfinderrecht abweichende vorgetragen hat, kann letztlich dahinstehen, ob dies den Senat zur Einholung eines Sachverständigengutachtens bewegen müsste, da die Klägerin darüber hinaus einen Vertrag in Anlage HE 12 (Bl. 352) vorgelegt hat, mit dem die Ansprüche auf sie übertragen worden sind und dessen Echtheit von der Beklagten nicht bestritten worden ist. Mit diesem Vertrag haben die Zeugen C sämtliche Ansprüche, die ihnen im Hinblick auf die streitgegenständliche Erfindung zustehen können, an die Klägerin abgetreten. Sollte daher die Erfindung - oder ein Teil von ihr - nicht wie von der Klägerin behauptet nach brasilianischem Recht zu einem Recht der Klägerin geführt haben, wäre jedenfalls durch die Übertragung eine Aktivlegitimation der Klägerin begründet. Es ist nicht dargelegt und auch nicht erkennbar, dass danach (nach brasilianischem Recht) Zweifel an der Wirksamkeit der Abtretung bestehen.
2. Der Gegenstand der Erfindung lässt sich nach der Auslegung des Bundesgerichtshofs wie folgt darstellen:
a) Die Aufgabenstellung eines Patents ist nach ständiger Rechtsprechung nicht subjektiv, sondern objektiv zu bestimmen und nach demjenigen zu entwickeln, was die Erfindung angesichts der in den Anspruch aufgenommenen Merkmale tatsächlich leistet (BGH GRUR 2010,602, Rnr. 27 - Gelenkanordnung). Was die Erfindung angesichts der in den Anspruch aufgenommenen Merkmale tatsächlich leistet, ist wiederum von der Warte des von der Erfindung angesprochenen Durchschnittsfachmanns vor dem Hintergrund seines Fachwissens zum Anmeldezeitpunkt zu bestimmen. Die subjektiv formulierte Aufgabenstellung in der Patentschrift kann hierbei eine Indizwirkung für das obige Verständnis des Fachmanns, und mithin für die objektiv zu bestimmende Aufgabenstellung haben (BGH a.a.O.). Ebenfalls können Aussagen des Prüfers im Erteilungsverfahren eine solche Indizwirkung entfalten (OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.7.2017 - I-15 U 61/16 = GRUR-RS 2017, 125984, Rnr. 64). Gegenstand der Erfindung ist damit die von den Motiven und Vorstellungen des Erfinders befreite Lösung eines technischen Problems, die die Erfindung aus der Sicht des Fachmanns tatsächlich - d.h. objektiv - bewältigt (BGH GRUR 1981, 186 - Spinnturbine II).
b) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Implantats oder eines Zwischenprodukts eines solchen Implantats und entsprechende Erzeugnisse (Abs. 1).
aa) Die Streitpatentschrift schildert, dass bei der Fertigung von Implantaten, etwa Brustimplantaten, hohe Anforderungen an die genaue Formgebung und die Qualität gestellt werden.
Würden diese Anforderungen nicht erfüllt, drohten insbesondere gesundheitliche Risiken, etwa durch Ausbildung einer Kapselkontraktur (Abs. 2). Es werde angenommen, dass eine Kapselkontraktur unter anderem durch die Ablösung kleiner Teile vom Implantat verursacht werde. Man gehe davon aus, dass das diesbezügliche Risiko geringer sei, wenn das Implantat eine strukturierte oder texturierte Oberfläche aufweise (Abs. 3). Zur Erzielung einer texturierten Oberfläche könne ein Implantat mit einer Lage aus Polyurethanschaumstoff versehen werden. Dies sei seit Jahrzehnten bekannt. Dennoch würden die Bemühungen zur Erhöhung von Komfort und Sicherheit fortgesetzt (Abs. 7).
bb) Zum Stand der Technik nimmt das Streitpatent auf verschiedene Dokumente Bezug.
(1) Das US-amerikanische Patent (…) beschäftigt sich mit der Frage, wie ein bereits mit Silikongel oder einem anderen geeigneten Material gefülltes Implantat, das zunächst eine glatte Oberfläche aufweise, mit einer amorphen Oberfläche versehen werden könne, die sich nicht ablöse.
Dazu schlägt BB20 vor, zunächst eine nicht-vulkanisierte Silikonlage auf eine Schaumlage zu legen. Dieser Verbund werde durch zwei parallele, voneinander beabstandete Rollen geführt, wodurch ein vorbestimmter Druck ausgeübt werde, und in einer Montagevorrichtung befestigt.
Ein bereits befülltes Implantat werde mit einer Seite auf die Silikonseite des Verbunds aufgelegt, ausgerichtet und durch Druckausübung angeheftet. Ein entsprechender Verbund werde sodann, wiederum mit der Silikonseite, auf die andere Seite des Implantats aufgelegt. Der gesamte Verbund werde anschließend in eine Form gegeben, in der gleichmäßig Druck aufgebracht werden könne, um ein Anhaften der Schaumstoff- und Silikonschichten an dem Implantat zu bewirken.
BB20 sieht zudem die Möglichkeit vor, das beschichtete Implantat zu vulkanisieren (Sp. 2 Z. 11-13 und Anspruch 2). Bei der Darstellung der BB 20 in der Streitpatentschrift ist dies nicht erwähnt.
Die Streitpatentschrift sieht als Nachteil dieser Lösung an, dass im Bereich des Übergangs zwischen Vorder- und Rückseite des Implantats eine Naht entstehe, die vom Gewebe der Patientin nicht gut toleriert werde. Zudem sei nicht gewährleistet, dass keine Falten oder Blasen entstünden.
(2) Die französische Patentanmeldung (…) sieht vor, eine Polyurethanschaumlage so mit einem bereits gefüllten Implantat aus Silikon zu verkleben, dass ein Ablösen verhindert wird.
(3) Auch nach der französischen Patentanmeldung (…), die die nachstehend wiedergegebene Figur 1 enthält, werden Schaumlagen auf der Vorder- und Rückseite aufgeklebt (Abs. 6). Die Ränder der Schaumlage (3) im Umfangsbereich (4) des mit einem geeigneten Material (2) gefüllten Implantats (1) werden miteinander verschweißt.
(4) Die internationale Patentanmeldung (…) sieht vor, dass eine Schaumstoffschicht als Übergangsschicht (transition layer) mit einer Klebstoffschicht (adhesive layer) auf dem Implantat fixiert wird.
Dabei soll der Klebstoff in die Schaumstofflage eindringen, diese aber nicht völlig durchdringen. Dies soll es ermöglichen, dass das umgebende Gewebe in die Schaumstofflage einwächst (S. 9/10).
Wie in den nachstehend wiedergegebenen Figuren 4 bis 7 dargestellt, wird auf die Implantathülle (22) eine Klebstoffschicht (23) aufgebracht. Die Übergangsschicht (24) wird durch Auflegen zweier Bögen (25, 26) hergestellt (S. 13 Z. 6-10). Diese bestehen vorzugsweise aus offenzelligem Schaumstoff (S. 14 Z. 26-31). Die Ränder der Bögen (25, 26) werden miteinander verschweißt (S. 13 Z. 10-13).
cc) Vor diesem Hintergrund kann das technische Problem dahin beschrieben werden, dass es um die Bereitstellung eines Verfahren geht, mit dem ein hochwertiges, mit einer Schaumstofflage beschichtetes Implantat sicher und effektiv hergestellt werden kann.
dd) Diese Aufgabe soll nach Anspruch 1 des Streitpatents, auf den 18 weitere Ansprüche zurückbezogen sind, durch ein Verfahren gelöst werden, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1. Verfahren zur Herstellung von Implantaten oder Zwischenprodukten solcher Implantate, umfassend
a. das Bereitstellen einer Implantathülle, die nicht ausgehärtetes Silikon umfasst, mit einer Vorderseite, einer Rückseite und einem Bereich zur Verbindung der Vorder- und Rückseite,
c) das Anordnen einer ersten Schaumlage über der Vorderseite, dem Bereich zur Verbindung der Vorder- und Rückseite und zumindest einem Teil der Rückseite der nicht ausgehärteten Implantathülle, wie sie in Schritt a) bereitgestellt wurde,
d) die in Schritt c) erhaltene Implantathülle wird zumindest einem Aushärtungsschritt unterzogen, um das nicht ausgehärtete Silikon aus Schritt a) zu vulkanisieren und dadurch die erste Schaumlage mit der Implantathülle zu verbinden,
f. zumindest eine Lage, die ganz oder teilweise nicht ausgehärtetes Silikon umfasst, wird auf der Rückseite der Implantathülle aufgebracht, wodurch diejenigen Teile bedeckt werden, die nicht durch die erste Schaumlage bedeckt sind,
h. die in Schritt f) aufgebrachte Lage wird einer Aushärtung unterzogen, so dass sie eine Vulkanisierung erfährt, wodurch die Lage mit der Rückseite der Implantathülle verbunden wird.
Die Patentansprüche 20 und 21 schützen ein Implantat, das durch ein Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 19 erlangt wird.
ee) Die Beschreibung hebt hervor, für das Verfahren nach der Erfindung sei es wesentlich, dass nicht ein bereits gefülltes Implantat mit einer Schaumstofflage versehen wird, sondern eine Implantathülle (Abs. 10).
Die Implantathülle kann eine oder mehrere Schichten aus nicht ausgehärtetem Silikon umfassen, die mit der Schaumlage in Kontakt gebracht werden. Die Schaumlage kann dann in die halbflüssige Silikonoberfläche des Implantats einschwimmen (Abs. 13).
Nach Anspruch 11 wird die erste Schaumlage vorzugsweise in einem Stück über die gesamte Vorderseite, mindestens einen Teil des Übergangsbereichs und mindestens einen Teil der Rückseite gelegt.
Vorzugsweise wird die Schaumlage in drei Dimensionen gezogen oder gedehnt, um eine Faltenbildung zu verhindern (Abs. 13). Die Beschreibung spricht auch die Möglichkeit an, dass die Implantathülle sich in einer Form befinde. In diesem Fall könne die Schaumlage auf die oberste Silikonschicht gepresst werden (Abs. 27 aE).
Durch eine Aushärtung gemäß Schritt d wird die Schaumlage fest mit der Implantathülle verbunden (Abs. 13) und bevorzugt zu einem integralen Bestandteil der Implantathülle.
Damit soll erreicht werden, dass weder an der Vorderseite noch im Übergangsbereich oder an der Rückseite Nähte oder Falten auftreten (Anspruch 12, Abs. 27). Die feste Verbindung verhindert zudem, dass sich Schaumstoffpartikel lösen.
Alternativ kann die Implantathülle zunächst einer Aushärtung durch Vulkanisieren unterzogen werden, auf die sodann zusätzliche Schichten aus nicht ausgehärtetem Silikon aufgetragen werden. Wie sich aus Anspruch 4 ergibt, kann dazu zwischen den Verfahrensschritten a und c ein Schritt b vorgesehen sein, in dem das Implantat ganz oder teilweise vulkanisiert und damit ausgehärtet und anschließend mit mindestens einer zusätzlichen nicht ausgehärteten Silikonschicht versehen wird. Diese umfasst die Vorderseite, den Übergangsbereich und optional einen Teil der Rückseite der Implantathülle.
Nach Anspruch 6 kann im Anschluss an Verfahrensschritt d und vor Schritt f ein weiterer Schritt e vorgesehen sein, in dem überflüssiger Schaumstoff, d.h. solcher, der in Schritt d nicht mit der Rückseite der Implantathülle verbunden wurde, entfernt wird.
Zu den Schritten f und h führt die Beschreibung aus, eine oder mehrere Lagen aus nicht ausgehärtetem Silikon könnten auf die Rückseite aufgebracht werden. Diese Lagen können jeweils einzeln nacheinander oder im Verbund durch Vulkanisation gehärtet werden (Abs. 14).
Vorzugsweise umfasst die auf der Rückseite aufgebrachte Lage auch eine Schaumstofflage (zweite Schaumstofflage) als äußere Schicht eines Schichtverbunds (Abs. 15 und Anspruch 14).
Nach Schritt f und vor Schritt h kann ein weiterer Verfahrensschritt g durchgeführt werden, in dem die Implantathülle mit Gel oder dergleichen gefüllt wird (Abs. 16, Anspruch 2). Dazu kann die in Schritt f aufgebrachte Lage mit einer Nadel durchstochen werden. Anschließend wird die Lage vulkanisiert. Hierdurch wird die zweite Schaumstofflage fest mit der Silikonlage und diese fest mit der Rückseite der Implantathülle verbunden. Zugleich wird das Implantat dicht (Abs. 16).
Ferner können auf Schritt g oder h weitere Verfahrensschritte i und j folgen. In Schritt i wird auf die Rückseite des Implantats eine dritte Schaumstofflage oder ein zweiter Schichtenverbund aufgebracht, der mindestens eine ausgehärtete oder nicht ausgehärtete Silikonschicht und eine Schaumstofflage als äußere Schicht umfasst.
In Schritt j werden diese Schaumstofflage oder diese Schicht mit der Rückseite des Implantats verbunden (Abs. 18 und Anspruch 15).
Der erste Schichtenverbund kann etwa dadurch erlangt werden, dass eine Silikonschicht und eine Schaumstoffschicht aufeinandergepresst oder ausgehärtet werden, um sie miteinander zu verbinden (Abs. 20 und Anspruch 17). Der zweite Schichtenverbund kann am besten dadurch erreicht werden, dass die Schichten bei einer Temperatur, die kein Aushärten des Silikons bewirkt, zwischen Platten gepresst werden (Abs. 21 und Anspruch 17).
In einem weiteren Schritt k nach den Schritten g, h, i oder j kann das gefüllte Implantat einer Aushärtung unterzogen werden (Abs. 19 und Anspruch 18).
Die Aushärtung der Füllung und des zweiten Schichtenverbunds erfolgt vorzugsweise in einem Schritt (Abs. 22).
ff) Das Streitpatent sieht dabei nach der Auslegung des Patents durch den Bundesgerichtshof nicht zwingend vor, dass die angestrebte feste Verbindung zwischen Schaumlage und Implantat unter Verzicht auf die Verwendung von Klebstoff oder mechanische Verfahren ausschließlich durch Vulkanisierung erfolgt.
Nach der Lehre des Streitpatents wird eine Schaumlage auf die Vorderseite der Implantathülle aufgebracht. Die Hülle umfasst unausgehärtetes, also noch weiches Silikon. Durch Vulkanisation wird das Silikon ausgehärtet und zugleich die Schaumlage fest mit der Implantathülle verbunden. Das Streitpatent sucht sich damit von dem in der Beschreibung in Bezug genommenen Stand der Technik abzugrenzen, in dem etwa offenbart ist, dass die Schaumlage durch Kleben mit dem Implantat verbunden wird. Wie sich aus der Beschreibung ergibt, kann die Schaumlage, wenn sie auf der Implantathülle aufgebracht wird, in das nicht ausgehärtete, noch halbflüssige Silikon „einschwimmen“. Vorzugsweise werde die Schaumlage gezogen, gedrückt oder gestreckt, um eine Blasen- oder Faltenbildung zu vermeiden (Abs. 13). Danach wird zwar die Verbindung von Schaumlage und Implantathülle stets durch Vulkanisierung bewirkt. Das Streitpatent schließt aber nicht aus, dass vor dem Vulkanisieren die Schaumlage in das Silikon gedrückt wird. In der Beschreibung wird vielmehr ausgeführt, insbesondere dann, wenn die Implantathülle noch auf der Form liege, könne die Schaumlage gepresst und in engen Kontakt mit der obersten Silikonlage gebracht werden (Abs. 27 aE).
In Bezug auf die Rückseite der Implantathülle sieht das Streitpatent bevorzugt vor, eine Anordnung aus nicht ausgehärtetem Silikon und einer Schaumlage aufzubringen (Abs. 14-16). Diese Anordnung kann nach der Beschreibung dadurch hergestellt werden, dass die einzelnen Lagen zwischen Platten gepresst werden (Abs. 20 f.). Hinsichtlich der Verbindung dieser Anordnung mit der Rückseite der Implantathülle ist zwar nur die Vulkanisation erwähnt (Abs. 14). Dem Streitpatent lassen sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass ein Anpressen eines solche Schichtenverbunds entsprechend den oben aufgezeigten Ausführungen ausgeschlossen wäre.
Eine patentgemäße Verbindung liegt daher auch dann vor, wenn diese durch Eindrücken/Pressen/Einschwimmen und anschließende Vulkanisierung erreicht wird, also die vorherigen Maßnahmen eben auch zu einer Verbindung führen. Der Bundesgerichtshof hat in Rnr. 70 des Revisionsurteils ausgeführt: „In diesem Zusammenhang ist insbesondere unschädlich, dass die Verbindung zwischen den Schaumlagen und der Implantathülle nicht ausschließlich durch Vulkanisieren hergestellt wird, sondern zusätzlich durch Andrücken.“
3. Der Senat ist nach der durchgeführten Beweisaufnahme mit der nötigen Gewissheit davon überzeugt, dass die Zeugin C und der Zeuge C bereits 2003 in Besitz dieser Erfindung waren (§ 286 I 1 ZPO).
a) Die Klägerin hat in der Klageschrift unter Bezugnahme auf eigene Unterlagen über das Fertigungsverfahren (HE2 und HE3) und unter Beweisantritt im Einzelnen dargelegt, sie habe bereits im Jahr 2000 Brustimplantate nach einem Verfahren hergestellt, das die Merkmale des Streitpatents aufweise. Diesem Vorbringen zufolge haben die Mitarbeiterin C und der Mitarbeiter C der Klägerin ein Verfahren entwickelt, bei dem die Implantathülle in einem Stadium, in dem sie aus nicht vulkanisiertem Silikon bestehe und noch nicht befüllt sei, mit einer Lage aus Polyurethanschaum beschichtet werde, um eine texturierte Oberfläche zu erzielen. Dazu sei die Hülle auf eine Form gelegt und die Schaumlage so aufgezogen worden, dass sie bis auf die Rückseite der Hülle reiche. Die Schaumlage werde gespannt und angedrückt, um Faltenbildung zu vermeiden. Anschließend werde das Implantat mit der Schaumlage vulkanisiert. Schließlich werde auf der Rückseite eine Lage aus nicht ausgehärtetem Silikon und Schaumstoff aufgebracht, angedrückt und vulkanisiert.
Diesem Vorbringen ist zu entnehmen, dass die Klägerin bereits im Jahr 2000 im Besitz der Erfindung war. In diesem Zusammenhang ist insbesondere unschädlich, dass die Verbindung zwischen den Schaumlagen und der Implantathülle nicht ausschließlich durch Vulkanisieren hergestellt wird, sondern zusätzlich durch Andrücken (BGH aaO, s.o.).
b) Die Überzeugung des Senats im Hinblick auf den Beweis dieses Vortrags ergibt sich zum einen aus den Dokumenten TD 2003 und TD 2007.
aa) Die Beklagte hat ihr Vorbringen, das im Streitpatent beschriebene Verfahren beruhe auf eigenen Entwicklungen, unter anderem auf das von ihr vorgelegte Dokument TD 2007 (Ergänzung zur Technischen Dokumentation für Mammaimplantate v. 5.8.2007, Anlage B &B 8d) gestützt, aus dem sich nach ihrer Auffassung die Merkmale von Anspruch 1 und sämtlicher Unteransprüche des Streitpatents ergeben.
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs, der sich der Senat anschließt, bilden die in TD 2007 enthaltenen Ausführungen, wonach der Herstellungsprozess im Vergleich zu TD 2003 unverändert geblieben ist, ein starkes Indiz dafür, dass bereits TD 2003 die Erfindung vollständig beschreibt und diese Informationen von der Klägerin stammten. Der Umstand, dass TD 2007 als Ergänzung zu TD 2003 bezeichnet ist, deutet zwar darauf hin, dass das neuere Dokument weitergehende Informationen enthält als das ältere. Die von der Klägerin hervorgehobenen Ausführungen zu Anlass und Gegenstand der Änderungen in TD 2007 sprechen aber dafür, dass diese Änderungen nicht das Herstellungsverfahren betreffen, sondern andere, für die Frage des Erfindungsbesitzes nicht relevante Aspekte. Nach den von der Klägerin herangezogenen Ausführungen in TD 2007 ist die Ergänzung von TD 2003 notwendig geworden, weil beabsichtigt sei, Teile der Produktion von Brustimplantaten vom bisherigen Produktionsstandort - d.h. vom Sitz der Klägerin - zum Sitz der Beklagten zu verlagern. Die Prinzipien und Techniken des Designs und Herstellungsverfahrens der Produkte blieben davon unberührt.
Damit sind zugleich Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass die Beklagte das maßgebliche Wissen von der Klägerin erlangt hat. Die Klägerin hat auch insoweit auf das Vorbringen der Beklagten Bezug genommen. Diese hat geltend gemacht, sie habe (erst) ab dem Jahr 2007 mit der Entwicklung eines eigenen Brustimplantats begonnen. Wenn sie dennoch bereits im Jahr 2003 über ein Dokument verfügte, das die Erfindung vollständig beschreibt, deutet dies darauf hin, dass das entsprechende Wissen von der Klägerin stammt, die die Beklagte damals mit Brustimplantaten beliefert hat.
bb) Dies war für den Senat Anlass, in Ausübung seines Ermessens die Vorlage der TD 2003 (Anlage B&B 23) nach § 142 ZPO anzuordnen. Die Anordnung der Urkundenvorlegung nach § 142 ZPO steht im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts; bei der Ausübung des Ermessens muss der mögliche Erkenntniswert der Urkunde ins Verhältnis zu gegenläufigen Interessen des Urkundenbesitzers gesetzt werden (BGH NJW 2007, 2989 Rnr. 20). Der Anordnung können insbesondere berechtigte Belange des Geheimnis- und Persönlichkeitsschutzes entgegenstehen. Bei der Abwägung sind die Grundrechte und verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen besonders zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es verfassungsrechtlich geboten, Zumutbarkeitsgesichtspunkte, die bei Dritten schon auf der Ebene der Anordnungsvoraussetzungen beachtlich werden, zugunsten der gegnerischen Partei bei der Ermessenausübung einzubringen (vgl. BGH NJW-RR 2007, 106, Rnr. 42; BVerfG NVwZ 2006, 1041 Rnr. 78 ff., 98 ff.). Aufgrund der unter aa) dargestellten Umstände ist diese Abwägungsentscheidung zu Lasten der Beklagten ausgefallen.
cc) Die TD 2003 bestärkt den Senat in seiner Überzeugung von einem Erfin-dungsbesitz der Zeugen C. Die TD 2003 stellt insbesondere auf den Seiten 8 bis 11 Herstellungsschritte für verschiedene Implantate dar, die mit einer Schaumstofflage beschichtet sind, die die Merkmale des Anspruchs 1 des Patents erfüllen.
Die beiden Schritte a) und d) der Merkmalsgliederung betreffen den Aspekt der Verbindung von Schaumstofflage und Implantathülle durch Vulkanisierung. Der Schritt c) sowie die letzten beiden Schritte - f) und h) - betreffen den Aspekt der Nahtverlagerung auf die Rückseite des Implantats und das Verschließen der zuvor verbleibenden Öffnung auf der Rückseite mit einem Patch. Alle Merkmale finden sich in der TD 2003 - die die Herstellung durch die Klägerin im Jahr beschreibt - wieder:
(1) Verbindung durch Vulkanisierung
Zur Verbindung der Schaumlage mit der Implantathülle wird nach dem Verfahren der Klägerin eine Schicht aus unausgehärtetem Silikon auf die Implantathülle aufgetragen und darauf die Schaumstofflage aufgebracht; anschließend erfolgt eine Vulkanisierung, um Schaumlage und Implantathülle fest miteinander zu verbinden:
In Abschnitt I.II.3.2 der TD 2003 geht es um die zuvor in Abschnitt I.II.3 genannte Mikropolyurethanschaumbeschichtung der MPS-Implantate. Hier wird erläutert, dass zur Verbindung der MPS-Beschichtung mit der Implantathülle (anstelle des im Stand der Technik verwendeten Klebers) der Schaumstoff mechanisch in ein nicht vulkanisiertes Silikonsheeting eingepresst wird.
Dieser Aspekt gehört zur Lehre des Streitpatents (vgl. [0013]; BGH-Urteil, Rz. 27, 30 und 32) und wird von Anspruch 1 in den Schritten a) und d) verlangt. Dies stellt eine wesentliche Gemeinsamkeit beider Verfahren dar. Die Verbindung von Schaumstoffschicht und Implantathülle erfolgte zuvor durch Kleben. Das wird auch in der TD 2003 erklärt (S. 10). Das Streitpatent sah einen Nachteil in einer Verbindung durch Kleben und wollte sich davon abgrenzen (vgl. BGH-Urteil, Rnr. 59). Der BGH hat klargestellt, dass es unschädlich ist, wenn die Verbindung zwischen den Schaumlagen und der Implantathülle nicht ausschließlich durch Vulkanisieren hergestellt wird, sondern zusätzlich durch Andrücken (vgl. BGH-Urteil, Rz. 70). Ohnehin wird in dem Textabschnitt das mechanische Einpressen von Mikropolyurethanschaum in ein nicht vulkanisiertes Silikonsheeting beschrieben, und nicht ein Andrücken der so entstehenden Kombination aus MPS und Silikon an die Implantathülle. Dass dies auch die unbefüllte Implantathülle betrifft, ergibt sich aus S. 9 der TD 2003.
(2) Naht auf der Rückseite
Im Verfahren der Klägerin erstreckt sich die Schaumlage auf der Vorderseite auch über einen Teil des Übergangsbereichs zwischen Vorder- und Rückseite und einen Teil der Rückseite des Implantats. In der Grafik auf S. 9 der TD 2003 ist zu erkennen, dass die Mikropolyurethanschaummatte die Vorderseite, den Übergangsbereich sowie einen Teil der Rückseite des Implantats bedeckt.
Somit verläuft die Naht zwischen der Schaummatte auf der Vorder- und Rückseite nicht entlang des Umfangs des Implantats, sondern liegt auf dessen Rückseite. Es gibt somit auch keine Falten in der vorderseitigen Mikropolyurethanschaummatte. Die Mikropolyurethanschaummatte ist zudem einstückig ausgebildet (ebenso heißt es auf Seite 9 „eine Matte“).
Dies ist auch bei dem Verfahren nach dem Streitpatent der Fall (vgl. [0013]; BGH-Urteil, Rnr. 28). Anspruch 1 fordert dies in Schritt c).
Die Nahtverlagerung hat auch für die Rückseite des Implantats Bedeutung. Dort kommt zur Herstellung der klägerischen Implantate eine Lage aus teilweise nichtvulkanisiertem Silikon zum Einsatz, die durch Vulkanisation ausgehärtet wird. Da die Implantathülle um eine Form („Mould“) gefertigt wurde, verbleibt auf der Rückseite zunächst eine Öffnung. Diese Öffnung wird mit einem Patch verschlossen. Woraus der Patch besteht, wird im Abschnitt I.II.3.3 näher erläutert. Nach dem Verschluss mit dem Patch wird das Implantat gefüllt. Zuletzt wird auch auf der Rückseite der Mikropolyurethanschaum aufgebracht und vulkanisiert. Dass sich der letzte Satz nur auf den Mikropolyurethanschaum auf der Rückseite, nicht den auf der Vorderseite bezieht, ist aus mehreren Gründen klar. Dieser Satz steht im Zusammenhang mit dem Verschließen der Öffnung mit dem Patch, d.h. den Verfahrensschritten, die die Rückseite des Implantats betreffen. In dem Satz wird auf einen Abschnitt „I.II.3.1.2“ verwiesen. Die Abschnittsnummer ist aber offensichtlich unrichtig, denn es gibt in der TD 2003 weder einen Abschnitt I.II.3.1.2, noch gibt es in Kapitel I.II.3 überhaupt eine dritte Gliederungsebene. Gemeint ist daher der Abschnitt I.II.3.3, der den Patch betrifft. Der Patch besteht demnach aus demselben Silikonmaterial wie die Hülle und ist „aufgebaut analog den glattwandigen Hüllen“, ebenso wie die Verschlussscheibe. Auch hier kommt eine MPS-Schicht zum Einsatz. Die Verbindung der MPS-Schicht mit der Rückseite der Hülle erfolgt wiederum durch Vulkanisation, wie bereits im vorherigen Abschnitt zur Mikropolyurethanschaumbeschichtung erläutert wurde und aus der Abbildung aus der TD 2003 erkennbar:
Das ist nach der Lehre des Streitpatents ebenfalls der Fall (vgl. [0014]; BGH Urteil, Rz. 34) und wird als vorteilhaft angesehen. Das Streitpatent hat die zuvor bekannte Naht entlang des Umfangs als nachteilig kritisiert (vgl. BGH-Urteil, Rz. 17). Die Verlagerung der Naht auf die Rückseite des Implantats stellt eine zweite wichtige Gemeinsamkeit beider Verfahren dar.
(3) Auch der Gegenstand der Unteransprüche lässt sich der TD 2003 entnehmen:
Gemäß Anspruch 2 des Streitpatents wird die Implantathülle frühestens mit Gel befüllt (Schritt g)), nachdem auf der Vorderseite (bis über einem Teil der Rückseite) eine Schaumstofflage auf die Hülle mit ausgehärtetem Silikon aufgebracht (Schritt c)), beides vulkanisiert wurde (Schritt d)) und auf der Rückseite mindestens eine Schicht aus unausgehärtetem Silikon auf die von vorgenannter Schaumstofflage nicht bedeckten Teile der Rückseite aufgebracht worden ist (Schritt f)). Auch im von der Beklagten ausweislich TD 2003 verwendeten Verfahren der Klägerin wird nicht ein bereits gefülltes Implantat mit einer Schaumstofflage versehen, sondern eine Implantathülle. Das belegt die TD 2003: Seite 9 nennt für die Rückseite der Implantathülle als Herstellungsschrift, dass die verbleibende Öffnung mit einem Patch verschlossen wird. Das soll „im Falle der gelgefüllten Implantate“ vor der Befüllung erfolgen, was den Schluss zwingend macht, dass als Alternative auch nicht befüllte verwendet werden können, bei denen die Füllung erst nach Anbringen der Schaumstofflage erfolgt.
Gemäß Anspruch 3 sollen Brustimplantate hergestellt werden, was auch bei dem in der TD 2003 beschriebene Herstellungsverfahren der Fall ist.
Gemäß Anspruch 4 wird das unausgehärtete Silikon der Implantathülle zumindest einem Aushärtungsschritt unterzogen und damit zumindest teilweise vulkanisiert, bevor eine zusätzliche unausgehärtete Silikonschicht aufgebracht wird. Das ist bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren auch der Fall (S. 9 und 10): Die Hüllen der MPS-beschichteten Implantate sollen um Formen, s.g. „Moulds“ (amerikanisch auch „molds“) gefertigt werden. Dabei wird „unvulkanisiertes Polydimethylsiloxan, Applied Silicone # 40009“ auf die Moulds aufgetragen, es trocknet ein, dann wird die nächste Schicht Silikon aufgetragen, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist. Anschließend werden die Implantathüllen „vulkanisiert“ und von den Moulds entfernt.
Wie gemäß Anspruch 5 verlangt, umfasst die Schaumlage der Implantate auch im Verfahren der Klägerin auf der Vorderseite Polyurethan. Auf der Seite 9 der TD 2003 heißt es, dass bei den MPS-Implantaten auf die Hüllen eine „Matte aus Mikropolyurethanschaum aufvulkanisiert“ wird. Zudem befasst sich der gesamte Abschnitt I.II.3.3 mit der Mikropolyurethanschaumbeschichtung.
Anspruch 6 fordert das Entfernen von überflüssiger Schaumlage, die beim Härten nicht mit der Rückseite verbunden wurde. Dies erfolgt nach der Aushärtung, mit der die vorderseitige Schaumlage mit der Implantathülle verbunden wird, und vor dem Verschließen der Rückseite. Dies wird in der TD 2003 für das Verfahren zur Herstellung der klägerischen Implantate ebenfalls beschrieben (S. 10): „Ggf. überstehende Ränder werden manuell abgeschnitten.“
Gemäß Anspruch 7 weist die Implantathülle auf der Außenseite unausgehärtetes Silikon auf. Insofern ist die Implantathülle „unfertig“ und stellt nur ein Zwischenprodukt dar. Das ist bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren auch der Fall (S. 10; oben): „Anstelle von flüssigem Silikonkleber wird in dem heutigen Produktionsverfahren MPS in ein nicht vulkanisiertes Silikonsheeting [...] eingepresst, das schon auf der Hülle ist
Gemäß Anspruch 8 wird die Implantathülle auf einer Form (engl. „mould“/„mold“) geformt, auf die schichtweise unausgehärtetes Silikon aufgetragen wird. Da eine solche Form auf der Rückseite einen Haltedorn aufweist, bleibt auf der Rückseite der Implantathülle eine Öffnung, die mit einem Patch verschlossen werden muss. Auch dieser Aspekt ergibt sich aus der TD 2003 (S. 9): „Die Hüllen der gelgefüllten Implantate werden um die Mould herum im Ofen 90 Minuten bei 160 Grad vulkanisiert und dann von den Moulds entfernt.“
Anspruch 9 ist auf die Ansprüche 4 bis 8 rückbezogen und setzt den im Anspruch 4 erstmalig eingeführten Schritt b) voraus. Gemäß Anspruch 9 wird das unausgehärtete Silikon der Implantathülle nicht nur, wie bei Anspruch 4, teilweise, sondern vollständig vulkanisiert, bevor eine zusätzliche unausgehärtete Silikonschicht aufgebracht wird. Das ist bei dem klägerischen Verfahren, wie in der TD 2003 beschrieben ist, auch der Fall (S. 9 und 10).
Anspruch 10 ist auf die Ansprüche 4 bis 9 rückbezogen und setzt ebenfalls den im Anspruch 4 erstmalig eingeführten Schritt b) voraus. Anspruch 10 verlangt, dass die zusätzliche Schicht aus unausgehärtetem Silikon in Schritt b) durch Eintauchen oder Übergießen der Implantathülle mit flüssigem oder in einem Lösungsmittel gelöstem Silikon erzeugt wird. Dies ergibt sich nicht unmittelbar aus der TD 2003, da diese nur die Verwendung eines Silikonsheetings nennt (S. 10). Die Klägerin hat aber auch ein Verfahren verwendet, bei dem zur Verbindung der Schaumstoffschicht auf der Vorderseite der Implantathülle - anders als derjenigen auf der Rückseite der Implantathülle - anstelle des Silikonsheetings eine Dispersion verwendet wird. Das belegt die HE 10, die die Verwendung der Dispersion auf der Vorderseite zeigt. Die Dispersion an sich ist auch in der TD 2003 genannt (S. 10): Auf Seite 45 wird erklärt, welche Rohmaterialien die Klägerin bei der Herstellung ihrer Implantate verwendet und wo sie zur Anwendung kommen, u.a. auch das Polydimethylsilikon mit der Bestellnummer „40009“. Die Klägerin hat zur Darlegung des Erfindungsbesitzes auf die „Dispersionsschicht 40009“ gemäß ihrer Arbeitsanweisung IGQ 09-13 hingewiesen, die in Anlage HE 2 genannt wird und die der Beklagten auch bekannt war, wie die TD 2003 zeigt. Soweit die Beklagte mit Nichtwissen bestritten hat, dass es sich hierbei Dispersionsschicht um unausgehärtetes Silikon handele, ist dieses Bestreiten vor diesem Hintergrund unzulässig.
Gemäß Anspruch 11 ist die Schaumlage, die über die Vorderseite, den Übergangsbereich und einen Teil der Rückseite der Implantathülle angeordnet ist, einstückig. Das ist auch bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren so (S. 9 und 10), wie sich zum einen aus der Grafik ergibt und zum anderen aus der Formulierung „eine Matte“.
Gemäß Anspruch 12 ist die vorderseitige Schaumlage nach dem Anordnen auf der Implantathülle und der Verbindung mit dieser frei von Nähten und Falten auf der Vorderseite sowie dem Übergangsbereich zwischen Vorder- und Rückseite. Das ist auch bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren der Klägerin der Fall (S. 9), wie sich aus der Zeichnung und der Tatsache ergibt, dass die Naht auf der Rückseite angeordnet ist.
Anspruch 13 ist auf die Ansprüche 8 bis 12 rückbezogen und setzt die Verwendung der im Anspruch 8 erstmalig genannten „Form“ voraus. Nach diesem Anspruch wird die Implantathülle nach der Vulkanisierung in Schritt d) oder nach dem optionalen Entfernen überflüssiger Schaumlage in Schritt e) von der Form genommen. Das ist auch bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren der Klägerin der Fall (S. 9).
Gemäß Anspruch 14 umfasst die im Schritt f) auf der Rückseite der Implantathülle aufgebrachte Lage, zusätzlich zu der bereits im Anspruch 1 geforderten Lage aus ungehärtetem Silikon, eine Schaumlage, so dass im Schritt f) eine „erste Lagenanordnung“ aus Silikon und Schaum auf die Rückseite der Implantathülle aufgebracht wird. Die Beklagten behauptet, dass bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren eine „Kombination aus Mikropolyurethanschaum und nicht vulkanisierter Silikonmatte auf die Silikonelastomerhülle des Implantats aufgetragen“ wird. Das Merkmal des Anspruchs 14 wird von der Beklagten also nicht in Abrede gestellt.
Gemäß Anspruch 15 wird erst nach dem Verschließen der Rückseite der Implantathülle gemäß Schritt f) und h) oder nach dem Befüllen mit Gel gemäß Schritt g) eine („dritte“) Schaumlage, oder eine Anordnung („zweite Lagenanordnung“) aus einer Lage aus gehärtetem oder unausgehärtetem Silikon und einer („vierten“) Schaumlage, bereitgestellt und mit der Rückseite der Implantathülle verbunden. Das ist auch bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren der Fall, denn hier wird nach dem Patchen und Befüllen der Implantathülle mit dem Gel der „Mikropolyurethanschaum […] aufgebracht“. Zuvor wurde der Mikropolyurethanschaum mit einem Silikonsheeting verpresst (S. 9 und 10).
Anspruch 16 ist auf Anspruch 15 rückbezogen. Gemäß Anspruch 16 umfasst die rückseitige („dritte“ bzw. „vierte“) Schaumlage Polyurethanschaum. Das ist bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren ebenso der Fall (S. 11).
Anspruch 17 ist auf die Ansprüche 14 bis 16 rückbezogen und betrifft die Ausbildung der „ersten“ bzw. „zweiten“ Lagenanordnung, die auf der Rückseite der Implantathülle aufgebracht werden kann. Gemäß der zweiten Alternative des Anspruchs 17 wird die sogenannte „zweite“ Lagenanordnung, die gemäß Anspruch 15 eine Silikon- und eine Schaumlage umfasst und nach dem Patchen und Befüllen auf die Rückseite der Silikonhülle aufgebracht wird, durch zumindest einen Pressschritt erhalten. Das ist auch bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren der Fall (S. 10).
Anspruch 18 ist auf die Ansprüche 2 bis 17 rückbezogen. Gemäß Anspruch 18 wird die gefüllte Implantathülle einer Aushärtung unterzogen. Das ist auch bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren der Fall (S. 9).
Gemäß Anspruch 19 wird die rückseitige („zweite“) Lagenanordnung, die gemäß Anspruch 15 eine Silikon- und eine Schaumlage umfasst, einer Aushärtung unterzogen. Das ist auch bei dem in der TD 2003 beschriebenen Verfahren der Fall (S. 10; oben).
Anspruch 20 betrifft Implantate oder Implantathüllen, die nach einem der in den Ansprüchen 1 bis 19 beanspruchten Verfahren erhalten wurde. Die Merkmale dieser Ansprüche werden auch von dem klägerischen Verfahren gemäß der TD 2003 erfüllt (siehe oben).
Anspruch 21 ist auf Anspruch 20 rückbezogen. Gemäß Anspruch 21 handelt es sich bei den Implantaten oder Implantathüllen in Anspruch 20 um Brustimplantate, was bei den klägerischen Verfahren gemäß der TD 2003 auch der Fall ist (siehe oben).
(4) Die Einwendung der Beklagten und des Streithelfers vermögen nicht zu überzeugen:
Die Tatsache, dass vor der Vulkanisierung ein „Einpressen“ stattfindet, das auch eine kausale Verbindungswirkung hat, steht nach der Auslegung des Patents (s.o.) einer Übereinstimmung der Lehren nicht entgegenstehen.
Soweit der Streithelfer darauf verweist, die TD 2003 beziehe sich nur auf gelgefüllte Implantate, stimmt dies nicht. Aus S. 9 der TD 2003 ergibt sich, dass die Schilderung des Produktionsablaufs für gefüllte und für ungefüllte („auffüllbare“ - Absatz 4) gilt.
c) In der Überzeugung des Erfindungsbesitzes der Klägerin oder der Zeugen C gestützt sieht sich der Senat durch die Aussage der Zeugin C.
(1) Die Zeugin hat ausgesagt, im Bereich der Forschung und Entwicklung seien sie und der Zeuge C tätig gewesen. Sie seien unterstützt worden von den Assistentinnen X und Y, die aber nicht an der Entwicklung von Brustimplantaten mitgewirkt hätten.
Herrn F sei Fertigungsleiter gewesen und nicht in der Entwicklung tätig gewesen. Er sei zwar kreativ gewesen, habe viele Ideen gehabt und auch Vorschläge als Fertigungsleiter im Hinblick auf eine leichtere Herstellung gemacht. Er habe aber nicht gesagt, wie es anders gemacht werden solle.
Die Zeugin hat sodann ausführlich den Entwicklungsprozess geschildert:
Sie hat ausgesagt, dass sie und Herr C im Jahr 1989 von dem damaligen CEO der Klägerin gebeten wurden, ein polyurethan-beschichtetes Implantat, kurz: „PU-Implantat“, zu entwickeln (vgl. Protokoll, S. 3). Das ihnen genannte technische Problem bestand darin, den Einsatz von Klebstoff zu vermeiden, der bei den damaligen Implantaten zur Verbindung zwischen der PU-Beschichtung und der Implantathülle eingesetzt wurde. Das von ihnen zu entwickelnde Implantat sollte daher „ohne Klebstoff sein“ (vgl. Protokoll, S. 3). Ausgangspunkt für die Entwicklung waren die damals bestehenden PU-Implantate mit „Nähten“, d.h. Übergängen zwischen PU-Schichten auf der Vorder- und der Rückseite der Implantate am Rand der Implantate. An diesen Implantaten wurde bemängelt, dass die Nähte, wenn die Implantate Patientinnen eingesetzt wurden, zu einem Abrieb von Gewebe führen können. Deshalb sollte die Naht weicher werden. Zunächst haben danach Frau und Herr C überlegt, ob die Naht dünner gestaltet werden kann. Das habe aber nicht zum Erfolg geführt. Solange die Naht am Rand ist, würde man sie weiterhin spüren. Es war daher erforderlich, die Naht auf die Rückseite des Implantats zu verlegen. Frau und Herr C hätten sich das überlegt und eine Idee gehabt, wie man das technisch umsetzen kann (vgl. Protokoll, S. 8 und 11). Bei einem alten PU-Implantat bestand die Implantathülle aus einer Silikonmembran. Dabei wurde in einem ersten Schritt die Hülle hergestellt, indem nicht ausgehärtetes Silikon in einem Dispersionsbad auf die Form aufgetragen wurde. Die Dicke der Hülle wurde durch eine entsprechende Anzahl der Schichten erreicht. Anschließend wurde die Hülle auf der Form vulkanisiert. Im zweiten Schritt wurde auf die Hülle dann der PU-Schaum aufgebracht. Für diese Verbindung wurde, im Gegensatz zu Implantaten mit Klebstoff, nicht ausgehärtetes Silikon verwendet. Bei dem alten Implantat kam dabei eine zweilagige Schicht aus nicht ausgehärtetem Silikon und PU-Schaum zum Einsatz, wobei die nicht ausgehärtete Silikonschicht als „Sheeting“ bezeichnet wird. Nachteil dabei war jedoch, dass der Verbund aus Silikon und PU-Schaum nicht flexibel genug ist, so dass sich Falten bilden (vgl. Protokoll, S. 8/9). Bei Verwendung des Sheeting war es also nicht möglich, die Naht nach hinten zu verlegen und zugleich Falten zu vermeiden.
Die zweite Idee von Frau und Herrn C war es dann, das nicht ausgehärtete Silikon auf die Hülle anstatt als „Sheeting“ als Silikondispersion aufzutragen, und zwar zunächst mit einem Pinsel. Eine Silikondispersion besteht aus Silikon und einem Lösungsmittel. Auch das hat aber nicht funktioniert, weil sich die Silikondispersion so nicht richtig auf der Rückseite aufbringen ließ, da sich sonst eine in diesem Prozess verwendete Halterung nicht hätte entfernen lassen (vgl. Protokoll, S. 9).
Die nächste Idee bestand darin, eine Scheibe zu verwenden, die einen Teil der Rückseite der Hülle von der Silikondispersion freihält. Diese Idee kam von Herrn C. Neben der Scheibe blieb dann noch ein Rand auf der Rückseite der Hülle. Auf diese Weise konnte das nicht ausgehärtete Silikon weiterhin als Silikondispersion, aber anstatt mit einem Pinsel, nun mit einem Dispersionsbad aufgetragen werden. Auf diese Schicht aus nicht ausgehärteter Silikondispersion auf der Hülle wurde dann die PUSchaumlage gelegt. Die PU-Schaumlage wurde dann leicht angepresst, damit die Silikondispersion in die Poren des PU-Schaums eindrang (vgl. Protokoll, S. 9).
Dieser Aspekt des Verfahrens wird auch im Streitpatent offenbart. Die Beschreibung erklärt, dass die Schicht aus nicht ausgehärtetem Silikon auf der Implantathülle mit der Schaumlage so in Kontakt gebracht werden kann, dass sie in das halbflüssige Silikon „einschwimmen“ kann (vgl. BGH-Urteil, Rz. 27 mit Verweis auf Absatz 13). An dieser Stelle erwähnt das Streitpatent auch, dass die Schaumlage gezogen, gedrückt oder gedehnt werden kann, um sie an die Form des Implantats anzupassen und Falten zu vermeiden.
Frau C beschreibt, dass bei dem von ihr und Herrn C entwickelten Verfahren die PU-Schicht glattgezogen wird, um Falten zu vermeiden, und mit dem Finger am Rand der Hülle entlanggefahren wird, damit das nicht ausgehärtete Silikon in die Poren der PU-Schicht eindringen kann (vgl. Protokoll, S. 9). Anschließend wird alles vulkanisiert, wodurch der PU-Schaum mit der Hülle verbunden wird. Das Streitpatent schließt nicht aus, dass vor dem Vulkanisieren die Schaumlage in das Silikon gedrückt wird (vgl. BGH-Urteil, Rz. 61).
Ab 1999 hat Frau C den Beschichtungsprozess so weiterentwickelt, dass zuerst die Rückseite der Implantathülle verschlossen und die rückseitige PU-Schaumlage aufgebracht wurde und erst danach die Implantathülle mit Silikongel befüllt wurde. Nach dem Befüllen wurde das Implantat erneut vulkanisiert. (vgl. Protokoll, S. 10). Damit wurde wie bei dem im Streitpatent offenbarten Verfahren nicht ein bereits gefülltes Implantat mit einer Schaumlage versehen, sondern eine Implantathülle (vgl. BGH-Urteil, Rz. 26).
Diese Reihenfolge der Herstellungsschritte der fertigen Erfindung konnte Frau C auch anhand der klägerischen Anleitung gemäß HE 2 bestätigen. Die letzte Änderung des Verfahrens wird dort in den Schritten 6.2.17 - 6.2.21 gezeigt. In Schritt 6.2.19 wird der Verschluss der Rückseite des Implantats beschrieben. Schritt 6.2.20 beschreibt die Befüllung und Schritt 6.2.21 die anschließende nochmalige Vulkanisierung. Zudem hat Frau C die Echtheit der Anlage bestätigt.
Damit hat die Zeugin den Erfindungsbesitz der Beklagten oder der Zeugen C bestätigt. Insbesondere ist der Senat davon überzeugt, dass außer der Zeugin C und dem Zeugen C keine weiteren Mitarbeiter an der Erfindung beteiligt waren. Herr F - der anders als die Zeugin C und der Zeuge C keine technische Ausbildung hatte, sondern Betriebswirt war - hat nur Vorschläge dahingehend gemacht, ob man bei dem von Frau und Herrn C entwickelten Herstellungsverfahren für die Implantate etwas anders machen könne, um die Fertigung zu vereinfachen; die Änderung als solche sei dann von dem beiden Zeugen C vorgenommen worden. Die Zeugin G war Sekretärin des CEO und die Zeugin H zum damaligen Zeitpunkt in der Produktion tätig gewesen. Auf Herrn I angesprochen, gab Frau C an, dass dieser bei der Klägerin nicht für Forschung und Entwicklung, sondern für Qualitätssicherung zuständig war (vgl. Protokoll, S. 6). Herr K, ein Mechaniker, wie sich die Zeugin erinnerte, war lediglich für den Bau von Werkzeugen auf Anweisung von Herrn C zuständig (vgl. Protokoll, S. 6). Nach Herrn N gefragt, gab Frau C an, dass dieser bei der Klägerin tätig war, aber nichts mit Entwicklung zu tun hatte. Zu Herrn L“ gefragt gab Frau C an, dass dieser in der Fertigung tätig war (vgl. Protokoll, S. 7). Generell sei es so, erklärte Frau C auf Nachfrage, dass die in der Fertigung tätigen Mitarbeiter dem Bereich Forschung und Entwicklung (d.h. damals ihr und Herrn C) Rückmeldungen aus der Fertigung geben, ob die Herstellung vereinfacht werden kann. Es wird den Mitarbeitern in der Forschung und Entwicklung aber nicht gesagt, wie sie etwas ändern sollen (vgl. Protokoll, S. 7). Die Fertigung weist demnach nur auf Fertigungsprobleme hin, überlässt das Auffinden einer Lösung aber den in der Forschung und Entwicklung tätigen Mitarbeitern. Auf Frage des Vertreters des Nebenintervenienten erklärte Frau C, dass auch von Ärzten Rückmeldungen und Ideen kommen, die beispielsweise den damaligen CEO veranlasst haben, die Entwicklung neuer Implantate anzufangen (vgl. Protokoll, S. 7). Auch die Ärzte sagen aber nicht, wie die Implantate oder deren Herstellung geändert werden soll, sondern weisen auf Probleme der Patienten hin, wie bei den Implantaten mit Klebstoff oder den Nähten am Rand (vgl. Protokoll, S. 3 und 8). Frau C erklärte, dass neben ihr und Herrn C auch mehrere Assistentinnen im Bereich Forschung und Entwicklung bei der Klägerin tätig waren. Im Jahr 1994 war das Vorname3 „C“ (vgl. Protokoll, S. 5), später auch X und Y (vgl. Protokoll, S. 6). Zur Rolle der Assistentinnen erklärt Frau C, dass diese zwar bei der Entwicklung mitgewirkt haben, sie haben dabei aber lediglich Aufgaben umgesetzt und waren nicht an der Erfindung beteiligt (vgl. Protokoll, S. 6).
Die Aussage der Zeugin lässt den sicheren Schluss zu, dass lediglich die Zeugin C und der Zeuge C an der Erfindung beteiligt waren und andere Beteiligte - auch mit nicht erfinderischen Beiträgen - nicht.
(2) Der Senat hat keine Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Aussage.
Zunächst war die Zeugin aufgrund ihrer persönlichen Qualifikation in der Lage, die dargestellte technische Lösung selbst zu entwickeln. Sie hat mit 15 Jahren einen Abschluss in einer chemisch-technischen Schule erworben und sodann mit Abschluss Chemie bzw. Pharmazie studiert. Während ihrer Tätigkeit bei der Klägerin hat sie einen Weiterbildungsstudiengang in „Chemical Engineering“ besucht. Die Zeugin hat weiter angegeben, bei der Klägerin zunächst Produktionsleiterin gewesen zu sein, sodann von 1990 - 1999 „Coordinator“ im Bereich Forschung und Entwicklung gearbeitet zu haben und von 1999 - 2012 Leiterin dieses Bereichs gewesen zu sein. Sie war von 2012 bis 2018 in führender Position an der Überarbeitung internationaler ISO-Normen von Silikonimplantaten beteiligt. Die Zeugin verfügt und verfügte daher über eine erhebliche fachliche Kompetenz und Erfahrung im Gebiet der Brustimplantate. Die von der Beklagten geäußerten Zweifel an der Befähigung der Zeugin, in dem relevanten Bereich überhaupt erfinderisch tätig sein zu können, sind aus Sicht des Senats widerlegt.
Anhaltspunkte für eine Falschaussage liegen nicht vor und sind von der Beklagten auch nicht vorgetragen. Der Aussage sind keine Entlastungs- oder Belastungstendenzen zu entnehmen.
(3) Der Senat hat auch keine Bedenken im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Zeugin. Dabei hat der Senat berücksichtigt, dass die Zeugin Mitarbeiterin der Klägerin ist; dies alleine kann jedoch ohne das Hinzutreten weiterer Umstände Zweifel an der Glaubwürdigkeit nicht begründen.
d) An der Verwertung der Zeugenaussage war der Senat nicht aus prozessualen Gründen gehindert.
aa) Das Protokoll der mündlichen Verhandlung enthält zwar entgegen § 162 I ZPO nicht, dass die Aussage der Zeugin von ihr genehmigt wurde bzw. die Zeugin hierzu einen Verzicht erklärt hat. Dem Protokoll fehlt daher die (volle) Beweiskraft der öffentlichen Urkunde nach § 415 I ZPO, da eine öffentliche Urkunde nur dann vorliegt, wenn die Urkunden in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind (vgl. BGH NJW-RR 2007, 14551, 1452), woran es hier fehlt. Der Senat ist jedoch nicht gehindert, das Protokoll als „einfache“ Urkunde nach § 416 ZPO zu verwerten (BeckOK ZPO/Krafka, 54. Ed. 1.9.2024, ZPO § 415 Rnr. 16) und bei seiner Überzeugungsbildung nach § 286 ZPO zu berücksichtigen.
Im Übrigen hat die Beklagte diesen Mangel nicht rechtzeitig nach § 295 ZPO gerügt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kann ein anwaltlich vertretener Beteiligter die gesetzwidrig unterbliebene Protokollierung einer Parteiaussage nur dann mit der Revision rügen, wenn er diesen Verfahrensfehler bei der nächsten mündlichen Verhandlung nach der Beweisaufnahme beanstandet hat (BVerwG NJW 1988, 579). Die Verwirkung des Rügerechts, die mit dem Ende der an die Beweisaufnahme anschließenden mündlichen Verhandlung eintritt, hat zwar nach § 295 I ZPO die gleichen Wirkungen wie ein wirksamer Verzicht auf die Befolgung von Verfahrensvorschriften. Sie tritt aber auch dann ein, wenn in diesen Vorschriften selbst - anders als etwa in § 162 II 2 ZPO hinsichtlich des Vorlesens des Protokolls oder seiner Vorlage zur Durchsicht - ein Verzicht nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Zu den Vorschriften, auf deren Befolgung eine Partei wegen ihres zwingenden öffentlich-rechtlichen Charakters schlechthin nicht wirksam verzichten kann und auf die deshalb nach § 295 II ZPO die Verwirkungsvorschrift nicht anzuwenden ist, gehören die Vorschriften über die Sitzungsniederschrift nicht. Kann aber schon auf die Protokollaufnahme der Aussage einer Partei an sich verzichtet werden, so muss dies erst Recht gelten, wenn die Aussage eines Zeugen zwar protokolliert, aber (nur) nicht genehmigt worden ist. Soweit teilweise die Möglichkeit eines Rügeverzichts abgelehnt wird, würde auch dies zu keinem anderen Ergebnis führen. Danach soll zwar eine Heilung nach § 295 I ZPO grundsätzlich nicht möglich sein (BGH NJW-RR 1993, 1034; OLG Hamm NJW-RR 2003, 1006). Auch diese Ansicht erlaubt jedoch ausnahmsweise die Möglichkeit, den Verstoß eines gänzlichen Unterlassens der Protokollierung durch die Feststellungen im Urteil zu beheben (BFH BFH/NV 2015, 1259; BGH NJW-RR 1993, 1034; OLG Hamm NJW-RR 2003, 1006): Voraussetzung ist, dass sich der Inhalt z.B. der Zeugenaussage aus dem Urteil selbst eindeutig ergibt und keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, nach denen der Zeuge in der Vernehmung weitere möglicherweise entscheidungserhebliche Aussagen getätigt hat. Die Wiedergabe der Aussage muss sich klar von ihrer Würdigung abgrenzen und den gesamten Inhalt wiedergeben (BGH NJW 2019, 2538; Anders/Gehle/Bünnigmann, 82. Aufl. 2024, ZPO § 161 Rnr. 11). Wenn nach dieser Auffassung also sogar eine gänzlich unterbliebene Protokollierung der Aussagen geheilt werden kann, so muss dies erst recht für den Fall gelten, in dem - wie hier - die Protokollierung durch den Vorsitzenden erfolgt und lediglich die Genehmigung durch die Zeugin nicht eingeholt worden ist.
Schließlich hat die Zeugin selbst nach Vorlage des übersetzten Protokolls bestätigt (Anlage HE 43), dass die protokollierte Aussage dem entspricht, was sie in der Vernehmung angegeben hat.
bb) Der Verwertung der Zeugenaussage steht auch nicht entgegen, dass das Protokoll der mündlichen Verhandlung entgegen § 189 ZPO nicht enthält, dass die Dolmetscherinnen den Eid geleistet haben oder sich auf ihren allgemein geleisteten Eid berufen haben.
Dieser Verfahrensverstoß kann zwar nicht durch Rügeverzicht geheilt werden (BGH NJW 1987, 260; OLG Hamm ZfSch 2004, 184; Zöller/Lückemann, ZPO, 35. Aufl. § 189 GVG, RnR. 1; Kissel/Mayer/Mayer, 10. Aufl. 2021, GVG § 189). Fehlt es an einer Beeidigung überhaupt, wird die Möglichkeit, dass das Urteil auf diesem Verfahrensfehler beruhen kann, regelmäßig nicht auszuschließen sein, ebenso, wenn der Dolmetscher sich weder auf seine allgemeine Vereidigung berufen noch den Eid geleistet hat. Sind aber Tatrichter wie Dolmetscher davon ausgegangen, dass der Dolmetscher ordnungsgemäß vereidigt war, dann ist anzunehmen, dass das Urteil auf diesem Fehler nicht beruht (BGH NStZ 1984, 328; GA 1986, 177; OLG Frankfurt a. M. StV 2006, 519; Kissel/Mayer/Mayer, 10. Aufl. 2021, GVG § 189). Ein Beruhen kann auch ausgeschlossen werden, wenn die Berufung auf einen allgemein geleisteten Eid versehentlich unterblieben war und die Gewissenhaftigkeit des Dolmetschers gerichtsbekannt ist. Dasselbe gilt, wenn die Richtigkeit der Übersetzung von den Verfahrensbeteiligten leicht zu kontrollieren war oder durch andere Beweismittel bestätigt ist (BGH NStZ 2014, 228; 2005, 705; 1998, 204; vgl. auch OLG Frankfurt a. M. StV 2006, 519.
Der Senat ist im Vorfeld der Vernehmung davon ausgegangen, dass beide Dolmetscherinnen allgemein beeidigt sind. In Absprache mit den Parteien hat Senat zudem vor der Verhandlung Konferenzdolmetscherinnen mit besonderer Expertise und Erfahrung gesucht, um eine qualitativ hochwertige Übersetzung in einer technisch komplexen Materie zu gewährleisten. So wurden den Dolmetscherinnen die Patentschrift zur Vorbereitung übersandt und die Entschädigung ausreichender Vorbereitungszeit zugesagt. Es ist vor diesem Hintergrund der sorgfältigen Auswahl und umfassenden Vorbereitung nicht erkennbar, dass sich die Dolmetscherinnen ihrer besonderen Verantwortung nicht bewusst gewesen sind. Weiterhin ist zu berücksichtigten, dass zwei Dolmetscherinnen anwesend waren, die die wahrnehmbare Dolmetschertätigkeit der jeweils anderen auf ihrer Richtigkeit hin überprüfen konnten (vgl. insoweit BGH NJW 2012, 1015).
e) Soweit die Beklagte moniert hat, der Senat habe nicht den Zeugen Vorname4 C vernommen, kann sie damit nicht gehört werden. Dieser war von der Klägerseite als Zeuge benannt. Der Senat ist nicht gehalten, alle Beweismittel zu erheben, wenn er bereits zuvor eine Überzeugung nach § 286 ZPO begründen konnte. Dies war hier der Fall. Ein Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör der Beklagten liegt nicht vor, da die Beklagte den Zeugen C nicht als Beweismittel angeboten hat.
f) Der Senat war auch nicht gehalten, die von dem Streithelfer gegenbeweislich angebotenen Zeuginnen G und H zu vernehmen. Der Streithelfer hat erstmals mit Schriftsatz vom 08.05.2024 - und damit fünf Jahre nach Beginn des Rechtsstreits - die Vernehmung der Zeuginnen G und H beantragt und hierzu vorgetragen, das Verfahren zur Herstellung von Implantaten für die Klägerin sei „hauptsächlich von dem verstorbenen Herrn F entwickelt“ worden.
aa) Es fehlt insoweit schon an einem substantiierten Parteivortrag. Der Streithelfer hat vorgetragen, die Zeugin G „glaube vielmehr, dass das Verfahren zur Herstellung von Implantaten für die Klägerin hauptsächlich von dem verstorbenen Herrn F entwickelt wurde. Überdies steuerte in der Geschäftsbeziehung zwischen Klägerin und Beklagter die Beklagte Produktinnovationen bei; es war also nicht so, dass Produktinnovationen nur von der Klägerin entwickelt oder geteilt worden wären“, weiterhin ergäben sich „Zweifel“ an der Erfinderstellung der Zeugin C dadurch, dass die Zeugin G „der Meinung“ sei, „dass zu den Personen, die bei M Verfahren zur Herstellung von Implantaten entwickelten, der verstorbene F gehörte, und zwar als Anführer, aber nicht Vorname3 C oder Vorname4 C.“
Hierin liegt kein erheblicher Vortrag, der eine Beweiserhebung rechtfertigen würde. Der Streithelfer behauptet schon nicht, Herr F sei an der Erfindung beteiligt gewesen sei, sondern erklärt nur, es bestünden „Zweifel“ bzw. die Zeugin „glaube“, dass das Verfahren von Herrn F entwickelt worden sei. Es fehlt insoweit an der Behauptung einer konkreten Tatsache, über die Beweis erhoben werden konnte. Die Beklagtenseite stützt sich auf behauptete reine Mutmaßungen der Zeuginnen, die der Zeugin C ohne tatsächlichen Anhaltspunkt für die Richtigkeit ihrer Einschätzung eine solcher Erfindung nicht zugetraut haben sollen. Der Streithelfer hat keinen greifbaren Anhaltspunkt für die Erfinderstellung des Herrn F vorgelegt, sondern diese nur pauschal vermutet. Insoweit würde die Vernehmung der Zeuginnen eine Beweisaufnahme ins Blaue hin bedeuten.
bb) Zudem unterliegen die Beweisangebote als neue Verteidigungsmittel der Präklusion, da kein Zulassungsgrund nach § 531 II ZPO vorliegt, insbesondere eine Nachlässigkeit zu bejahen ist.
Die Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht beruht auf Nachlässigkeit, wenn der Partei Vorsatz oder objektiv-typisierte Fahrlässigkeit im Sinne der Missachtung einer der Prozesslage entsprechen sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung (§§ 277 Abs. 1 S. 1, 286 Abs. 1) vorzuwerfen ist. Der Fahrlässigkeitsmaßstab des § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 entspricht dem des § 276 Abs. 2 BGB. Dabei ist auf den Zweck des § 531 Bedacht zu nehmen, dass der entscheidungserhebliche Sach- und Streitstoff bereits in der ersten Instanz vollständig unterbreitet werden soll.
Eine Verpflichtung, tatsächliche Umstände, die der Partei nicht bekannt sind, erst zu ermitteln, ist daraus zwar grundsätzlich nicht abzuleiten (vgl. BGH, NJW-RR 2011, 211 Rnr. 28; ferner BGH, Beschl. v. 17.12.2009 - III ZR 61/08, BeckRS 2010, 00473 mwN); sie kann aber durch besondere Umstände begründet werden (vgl. BGH, NJW-RR 2011, 211 Rnr. 28). Solche Umstände liegen hier vor. Die Klägerin hat bereits in der Klageschrift die Zeugin C als Erfinderin benannt; der Streithelfer hat hierzu vorgetragen, die Zeugin C sei nur in weisungsgebundener Form mit handwerklichen Arbeiten betraut gewesen. Der Streithelfer - Geschäftsführer der Beklagten von 1986 bis 1994, 2006 und 2013-2015 sowie bis 2016 Gesellschafter der Beklagten - hat damit bereits in erster Instanz in mehreren Schriftsätzen zu den konkreten Zweifeln an der angeblichen Erfinderstellung von Frau und Herrn C vorgetragen und dabei offenbart - oder vorgegeben - tiefen Einblick in die Entwicklungs- und Fertigungsstrukturen bei der Klägerin zu haben. Der Streithelfer hat zudem vorgetragen, ab 1992/93 bezüglich der Entwicklung von Brustimplantaten mit der M Ltda „zusammengearbeitet“ zu haben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit seien dann schließlich nur noch Brustimplantate aus Brasilien bezogen worden, die nach Vorstellungen der Beklagten produziert worden seien (Bl. 362, Anlage HE 13). Vor dem Hintergrund des Vortrags des Streithelfers zur Stellung der Zeugin C und der behaupteten Vorgaben der Beklagten an die Klägerin erscheint es dem Senat trotz der eidesstattlichen Versicherung des Streithelfers nicht glaubhaft, dass dieser erst im Frühjahr 2024 Kenntnis von der Rolle des verstorbenen Zeugen F hatte. Jedenfalls würde dies in dieser Situation auf einer Nachlässigkeit beruhen, da ihm insoweit zuzumuten gewesen wäre, rechtzeitig Erkundigungen einzuholen. Der Streithelfer hatte offensichtlich im Frühjahr 2024 persönlichen Kontakt zu den Zeuginnen; es ist nicht erkennbar, warum er diesen persönlichen Kontakt nicht auch bereits in erster Instanz hätte suchen können.
g) Schließlich war auch nicht die Vorlage der ANVISA-Dokumentation nach § 142 ZPO anzuordnen. Der Senat hat im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens hiervon abgesehen.
aa) Das Gericht ist nicht zu Anordnungen nach § 142 ZPO verpflichtet, gleich ob diese der Klärung und Ergänzung des Parteivortrags oder der Beweiserhebung von Amts wegen dienen. Vielmehr steht die Anordnung, wie das »kann« deutlich zum Ausdruck bringt, im pflichtgemäßen gerichtlichen Ermessen.
bb) Im Rahmen des Ermessens ist der Aspekt der Verspätung zu berücksichtigen. Zwar sind die Verspätungsvorschriften nicht unmittelbar auf § 144 ZPO anwendbar, da das Gericht von Amts wegen zu entscheiden hat. Wenn aber der Anlass oder die Möglichkeit erst verspätet erfolgt, ist eine Beweiserhebung von Amts wegen kaum angezeigt, da sie dem Sinn der Präklusion widerspräche (vgl. Stein/Jonas/Althammer, 23. Aufl. 2016, ZPO § 144 Rnr. 12, Hille, DS 2015, 181, jeweils zum Sachverständigenbeweis nach § 144 ZPO). Die Aussage des Nebenintervenienten im Schiedsverfahren belegt, dass er schon 2021 wusste, dass die Klägerin Änderungen des Herstellungsverfahrens an die Abteilung für Regulierungsangelegenheiten weitergegeben hat, und dies wäre Anlass genug gewesen, dem nachzugehen. Dass er sich mit dem Beginn von Nachforschungen bis ins Jahr 2024 Zeit gelassen haben will, ist schon angesichts seiner intensiven Verteidigung in diesem Rechtsstreit nicht glaubhaft, jedenfalls aber nachlässig.
cc) Bei der Ermessensentscheidung hat der Senat schließlich berücksichtigt, dass der Vortrag insoweit rein spekulativ ist.
Wenn die Vorlageanordnung dem Beweis streitiger Tatsachen dienen soll, müssen auch die allgemeinen Voraussetzungen einer Beweiserhebung gegeben sein. Es bedarf daher eines substantiierten, d.h. auf konkrete Tatsachen bezogenen Vortrags. Damit lässt sich vermeiden, dass die Vorlageanordnung zum Mittel der Ausforschung der Gegenpartei oder eines Dritten wird. Den Parteien wird somit im Rahmen von § 142 Abs. 1 ZPO nicht ihre allgemeine Darlegungs- und Substantiierungslast abgenommen. Neben den Anforderungen an die Bestimmtheit der Tatsachenbehauptungen ist auch zu beachten, dass die Partei nach allgemeinen Grundsätzen zwar die Existenz der behaupteten Tatsachen nicht kennen muss, dass aber eine Beweiserhebung »ins Blaue hinein« nicht zulässig ist. Die Partei, um deren tatsächliche Behauptungen es geht, muss also jedenfalls hinreichende Anhaltspunkte dafür darlegen, dass die behaupteten Tatsachen vorliegen. Die Anforderungen hieran sollten, um eine Ausforschung zu vermeiden (»Missbrauchsschwelle«), im Rahmen des § 142 ZPO nicht zu niedrig angesetzt werden (Stein/Jonas/Althammer, 23. Aufl. 2016, ZPO § 142 Rnr. 10).
Diese Schwelle hat der Vortrag des Nebenintervenienten nicht erreicht. Er spekuliert lediglich darüber, ob eine solche Dokumentation „[…] womöglich belegt [hätte], dass die Klägerin das Verfahren des Streitpatents vor dem 14. Oktober 2011 als Anmeldetag des Streitpatents kannte und benutzte“, „ […] ob die Klägerin das patentgemäße Verfahren tatsächlich […] vor dem 14. Oktober 2011 als Anmeldetag des Streitpatents entwickelt hatte […]“ und „[…] ob und zu welchem Zeitpunkt die Klägerin die von ihr behauptete Umstellung ihres Herstellungsverfahrens hin zu dem Verfahren des Streitpatents gegenüber ANVISA anzeigte“ sowie „[…] ob die Klägerin das Verfahren wie von ihr in Zusammenhang mit der Zeichnung HE 10 behauptet z.B. bereits 2001 in ihrer Serienfertigung benutzte“ (vgl. Stellungnahme vom 2. September 2024, S. 6-8).
Diesen Ausführungen lässt sich keine Behauptung des Nebenintervenienten dazu entnehmen, wie es gewesen sein soll. Der Nebenintervenient wirft zwar die Frage auf, was die Dokumentation zeigen „könnte“, stellt hierzu aber keine eigene Behauptung auf, sondern spekuliert insoweit ins Blaue hinein.
4) Die Erfindung ist der Beklagten auch mitgeteilt worden (Wissenstransfer).
a) In einem Vindikationsprozess muss der Kläger nach allgemeinen Grundsätzen neben seiner Aktivlegitimation auch die Kausalität zwischen und Erfindung und Anmeldung, d.h. einen Wissenstransfer hinsichtlich der streitgegenständlichen Erfindungen von dem Kläger zu der Beklagten substantiiert darlegen und beweisen (Welche Informationen in Bezug auf technische Lehre wurden wann wem mitgeteilt?). Dabei muss er auch die Wesensgleichheit und Erfindungsidentität dartun und im Streitfall beweisen (Haedicke/Timmann-Pansch, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, § 10 Rn 246 m.w.N.). Eine sekundäre Darlegungslast des Beklagten hinsichtlich einer Doppelerfindung ergibt sich (erst), wenn neben dem Erfindungsbesitz des Klägers ein Austausch der Partei über die Erfindung und eine im Anschluss hieran erfolgende Anmeldung des Beklagten feststehen (BGH GRUR 2001, 823, 825 - Schleppfahrzeug; Haedicke/Timmann-Pansch, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, § 10 Rn 247 m.w.N.).
b) Zwar hat das Landgericht festgestellt (§ 314 ZPO), dass es bei gelegentlichen Werksbesuchen zu keinem Wissenstransfer gekommen sei. Ein Wissenstransfer ist nach Überzeugung des Senats jedoch durch die Informationsweiterleitung an die Beklagte erfolgt, die zur Erstellung der TD 2007 und TD 2003 führten.
Die Beklagte hat ihr Vorbringen, das im Streitpatent beschriebene Verfahren beruhe auf eigenen Entwicklungen, unter anderem auf das von ihr vorgelegte Dokument TD 2007 (Ergänzung zur Technischen Dokumentation für Mammaimplantate v. 5.8.2007) gestützt, aus dem sich nach ihrer Auffassung die Merkmale von Anspruch 1 und sämtlicher Unteransprüche des Streitpatents ergebe. Die in TD 2007 enthaltenen Ausführungen, wonach der Herstellungsprozess im Vergleich zu TD 2003 unverändert geblieben ist, ein starkes Indiz dafür, dass bereits TD 2003 die Erfindung vollständig beschreibt. Nach den Ausführungen in TD 2007 ist die Ergänzung von TD 2003 notwendig geworden, weil beabsichtigt sei, Teile der Produktion von Brustimplantaten vom bisherigen Produktionsstandort - d.h. vom Sitz der Klägerin - zum Sitz der Beklagten zu verlagern. Die Prinzipien und Techniken des Designs und Herstellungsverfahrens der Produkte blieben davon unberührt.
Die im Jahr 2007 vorgenommenen Ergänzungen betreffen Aspekte der Organisation oder des Produktionsablaufs, die mit dem geplanten Standortwechsel zusammenhängen, die wesentlichen Merkmale des Produkts und des Herstellungsprozesses sind aber unverändert geblieben sind.
(2) Damit sind zugleich Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass die Beklagte das maßgebliche Wissen von der Klägerin erlangt hat.
(3) Diese Mitteilung des im Streitpatent offenbarten Herstellungsverfahrens wird zudem durch die Anlage HE 10 belegt, wie die Zeugin bestätigt hat. Sie hat auf Vorhalt der technischen Zeichnung gemäß Anlage HE 10 bestätigt, dass man in dieser Zeichnung erkennen kann, dass die Anbringung des Polyurethanschaums auf der Vorderseite der Implantathülle mittels einer Silikon-Dispersion erfolgt. Das ergibt sich aus der Beschreibung rechts oben in der HE 10 („FIXAҪӐO DA ESPUMA NA FACE ANTERIOR COM DISPERSӐO“, auf Deutsch etwa: Befestigung von Schaum auf der Vorderseite mit Dispersion). Die Zeichnung zeigt also ein Implantat, das nach dem neuen Verfahren hergestellt wurde, bei dem ein Sheeting nur auf der Rückseite erfolgt. Die Verbindung zwischen Schaum und Hülle auf der Vorderseite erfolgt mit Dispersion, also ohne die vorherige Kalandrierung von Schaum- und Silikonschichten, die bei dem alten Verfahren eingesetzt wurde. Der Einsatz der Dispersion wird durch die Beschreibung „com dispersão“ rechts oben deutlich (vgl. Protokoll, S. 13). Die Zeugin hat ebenfalls bestätigt, dass in der Zeichnung gemäß Anlage HE 10 erkennbar ist, dass sich die „Naht“ - d.h. der Übergang zwischen den auf der Rückseite und der Vorderseite des Implantats aufgebrachten PU-Schaumlagen - auf der Rückseite des Implantats befindet. Das zeigt die Zeichnung rechts oben in der HE 10 und noch deutlicher die vergrößerte Ansicht darunter, auf der ein Ausschnitt der Naht zu sehen ist (vgl. Protokoll, S. 13). Die Aussage belegt, dass die Klägerin auch ein Verfahren verwendet hat, bei dem zur Verbindung der Schaumstoffschicht auf der Vorderseite der Implantathülle eine Dispersion verwendet wird, anstelle von Silikonsheeting, und dass dies der Beklagten mitgeteilt wurde. Die Beklagte wusste daher aufgrund der bereits 2001 von der Klägerin erhaltenen HE 10 um die Verwendung der Dispersion für die Anbringung des PU-Schaums auf der Vorderseite der Implantathülle.
(4) Soweit die Beklagte meint, die TD 2003 belege - für sich genommen - nicht, dass ihr die Klägerin auch ein Verfahren mitgeteilt habe, bei dem für die Verbindung zwischen der Schaumlage und der Hülle auf der Vorderseite eine Dispersion, anstatt „Sheeting“ aus nicht vulkanisiertem Silikon eingesetzt wird, verfängt dies nicht. Auf die Ausführungen oben zur TD 2003 kann Bezug genommen werden.
(5) Eine (parallele) Eigenentwicklung durch die Beklagte im Sinne einer Doppelerfindung kommt nicht in Betracht, da die Beklagte nach eigenem Vortrag erst 2007 mit der Entwicklung eines eigenen Brustimplantates begonnen hat. Wenn nunmehr feststeht, dass sie bereits im Jahr 2003 über ein Unterlagen verfügte, das jedenfalls in der Zusammenschau die Erfindung vollständig beschreiben, lässt sich dieser Umstand nur damit erklären, dass das entsprechende Wissen von der Klägerin stammt, die die Beklagte damit beliefert hat.
5. Die Verjährungsreinrede hat keinen Erfolg.
a) Der Anspruch aus Art. II § 5 I IntPatÜbkG unterliegt der regelmäßigen Verjährung nach § 195 BGB, da die dreißigjährige Verjährungsfrist des § 197 I Nr. 2 BGB für Ansprüche aus Art. II § 5 I IntPatÜbkG weder mittelbare noch unmittelbare Anwendung findet (BGH GRUR 2024, 836, Rnr. 18 ff. - Automatisierte Wärmebehandlung).
b) Die in Art. II § 5 II IntPatÜbkG vorgesehene Ausschlussfrist hat keinen Einfluss auf die Verjährung.
Nach Art. II § 5 II IntPatÜbkG kann der Anspruch auf Übertragung des Patents aus Abs. 1 S. 2 nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Hinweis auf die Erteilung des Patents gerichtlich geltend gemacht werden. Eine spätere Geltendmachung bleibt nur möglich, wenn der Patentinhaber bei der Erteilung oder dem Erwerb des Patents Kenntnis davon hatte, dass er kein Recht auf das Patent hat. Aus dieser Vorschrift ergibt sich weder eine Mindestfrist, bis zu deren Ablauf die Erhebung der Verjährungseinrede ausgeschlossen ist, noch eine abschließende Regelung, die der Anwendung von Verjährungsvorschriften insgesamt entgegensteht. Aus dem Umstand, dass die Ausschlussfrist nur dann greift, wenn der Patentinhaber bei Erteilung oder Erwerb des Patents nicht wusste, dass er kein Recht auf das Patent hat, ergibt sich vielmehr, dass Art. II § 5 II IntPatÜbkG eine besondere Schutzvorschrift zugunsten eines redlichen Patentanmelders bzw. -erwerbers darstellt. Diesem Zweck steht es nicht entgegen, eine Geltendmachung des Übertragungsanspruchs zusätzlich auch unter dem Gesichtspunkt der Verjährung auszuschließen (BGH aaO, Rnr. 44-47)
c) Die Regelverjährung beginnt gem. § 199 I BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (Nr. 1); dies ist hier das Jahr der Patenterteilung.
Die Handlung eines Nichtberechtigten, der eine Erfindung zum Patent anmeldet, erschöpft sich nicht in einem durch die Einreichung der Anmeldung in Gang gesetzten Kausalverlauf, der zu zusätzlichen Schäden oder Beeinträchtigungen führen kann. Ob und in welchem Umfang der Berechtigte durch die Anmeldung beeinträchtigt ist, hängt vielmehr vom weiteren Verlauf des Verfahrens und vom Verhalten des Anmelders ab. Dementsprechend kann die Verjährung erst beginnen, wenn die Entscheidung über die Erteilung des Patents gefallen ist und damit die Einwirkungsmöglichkeiten des Anmelders entfallen sind (BGH aaO, Rnr. 67).
Die Erteilung des Streitpatents erfolgte am 25. November 2015, so dass - unabhängig von der Kenntnis der Klägerin von der Patenterteilung - bei Klageerhebung im Jahr 2017 noch keine Verjährung eingetreten war.
C.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Eine Zulassung der Revision war nicht veranlasst, da Zulassungsgründe nach § 543 ZPO weder vorgetragen noch sonst ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 242, 259 BGB
§ 142 ZPO
§ 128 II ZPO
§ 67 ZPO
§ 416 ZPO
§ 286 ZPO
§ 295 ZPO
§ 295 II ZPO
§ 189 ZPO
§ 189 GVG
§ 531 II ZPO
§ 144 ZPO
§ 314 ZPO
§ 195 BGB
§ 97 ZPO
§ 543 ZPO
§ 540 Abs. 1 ZPO
§ 425 ff. ZPO
§ 142 I ZPO
§ 128 II 3 ZPO
§ 5 I IntPatÜbkG
§ 286 I 1 ZPO
§ 162 I ZPO
§ 415 I ZPO
§ 295 I ZPO
§ 162 II 2 ZPO
§ 276 Abs. 2 BGB
§ 142 Abs. 1 ZPO
§ 197 I Nr. 2 BGB
§ 5 II IntPatÜbkG
§ 199 I BGB
§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
Art. 4 EuGVVO
Art. 42 EGBGB

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2022, 1302
NJW-RR 2015, 94
GRUR 2010,602
GRUR 1981, 186
NJW 2007, 2989
NJW-RR 2007, 106
NVwZ 2006, 1041
NJW-RR 2007, 14551, 1452
NJW 1988, 579
NJW-RR 1993, 1034
NJW-RR 2003, 1006
BFH/NV 2015, 1259
NJW 2019, 2538
NJW 1987, 260
NStZ 1984, 328
GA 1986, 177
StV 2006, 519
NStZ 2014, 228
NJW 2012, 1015
NJW-RR 2011, 211
GRUR 2001, 823, 825
GRUR 2024, 836
06 O 378/17
X ZR 111/24
15 U 61/16
III ZR 61/08