Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2005-08-25, Aktenzeichen 4b O 220/04
ECLI: ECLI:DE:LGD:2005:0825.4B.O220.04.00

Tenor:
I.
Die Beklagte wird unter Abweisung der weitergehenden Klage verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-- € - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
1. Speiser
2. mit exothermen und isolierenden Eigenschaften,
3. erhältlich durch ein Cold-Box-Verfahren umfassend:
(A)
Einbringen eines Speisergemisches in eine Speisergussform zur Herstellung eines ungehärteten Speisers, wobei das Speisergemisch umfasst:
(1)
eine Speiserzusammensetzung, die einen Speiser erzeugen kann, wobei die Speiserzusammensetzung Gemische umfasst von:
(a)
metallischem Aluminium als oxidierbarem Metall und einem Oxidationsmittel, das eine exotherme Reaktion erzeugen kann; und
(b)
Aluminiumsilikat in Form von hohlen Aluminiumsilikatmikrokugeln als isolierendes feuerfestes Material;
(2)
eine wirksame Bindermenge eines chemisch reaktiven Cold-Box-Binders, ausgewählt von Phenolharzen, phenolischen Urethanbindern, Furanbindern, alkalischen Phenolresolbindern und epoxyacrylischen Bindern;
(B)
Inkontaktbringen des ungehärteten Speisers, der nach (A) hergestellt wurde, mit einem dampfförmigem Härtungskataly-sator;
(C)
Härtenlassen des durch (B) erhaltenen Speisers, bis der Speiser gehandhabt werden kann; und
(D)
Entfernen des Speisers aus der Gussform;
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
2.
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 2. November 1997 begangen hat, und zwar unter Angabe
a)
der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten,
b)
der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c)
der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmen-gen, Angebotszeiten und Angebotspreisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d)
der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e)
der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
- wobei die Angaben zu e) nur für die Zeit seit dem 9. Novem-ber 2002 zu machen sind;
- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und An-schriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
3.
die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigen-tum befindlichen, unter 1. bezeichneten Erzeugnisse zu ver-nichten.
II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist,
der Klägerin für die zu I.1. bezeichneten, in der Zeit vom 2. No-vember 1997 bis zum 9. November 2002 begangenen Hand-lungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Patentinhabe-rin, der Ashland Inc. (mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika), durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 9. November 2002 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.
IV.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000.000,-- € vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Die Ashland Inc. mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist eingetragene Inhaberin des u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingetragenen und eine Priorität vom 25. März 1996 in Anspruch nehmenden Europäischen Patents 0 888 199 (Klagepatent, Anlage K 1; deutsche Übersetzung Anlage K 2), dessen Anmeldung am 2. Oktober 1997 veröffentlicht und dessen Erteilung am 9. Oktober 2002 bekannt gemacht wurde. Die Beklagte hat beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben. Die Patentinhaberin räumte der Klägerin für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland eine einfache Lizenz am Gegenstand des Klagepatents ein. Mit Vereinbarung vom 30. April/3. Mai 2004 (Anlage K 3a) ermächtigte die Patentinhaberin die Klägerin zur klageweise Durchsetzung ihrer Rechte aus dem Klagepatent gegen die Beklagte. Ferner trat sie ihre Ansprüche auf Entschädigung und Schadenersatz wegen Patentverletzungshandlungen der Beklagten an die Klägerin ab.
Das Klagepatent betrifft Speiser. Die im vorliegenden Rechtsstreit interessierenden Patentansprüche 1 bis 3 und 5 lauten in deutscher Übersetzung wie folgt:
Die Beklagte stellt her und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung "Duplo-Speiser" Speiser, die – wie zwischen den Parteien außer Streit steht – sämtliche Merkmale der Patentansprüche 1, 3 und 5 erfüllen. Die Klägerin nimmt die Beklagte deshalb wegen Patentverletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadenersatz in Anspruch.
Die Klägerin beantragt,
sinngemäß wie erkannt, wobei sie in Ergänzung ihres ursprünglichen, nur noch hilfsweise verfolgten Unterlassungsantrags (GA 18) zu den Merkmalen des Patentanspruches 1 die Merkmale der rückbezogenen Unteransprüche 3 und 5 kombiniert hat.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen;
den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss der gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklage auszusetzen;
hilfsweise, ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abwenden zu dürfen.
Die Beklagte ist der Ansicht, das Klagepatent werde sich im anhängigen Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen, weshalb der Rechtsstreit auszusetzen sei.
Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der beiderseitigen Schriftsätze und der mit ihnen vorgelegten Urkunden und Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. Der Klägerin stehen die zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadenersatz nach ihrem Hauptantrag zu, da die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents widerrechtlich Gebrauch macht. Lediglich soweit die Klägerin Rechnungslegungsangaben ohne Einräumung des tenorierten Wirtschaftsprüfervorbehalts verlangt, erweist sich das Klagevorbringen als nicht gerechtfertigt. Eine Aussetzung des Rechtsstreits kommt nicht in Betracht.
Das Klagepatent betrifft exotherme und/oder isolierende Speiser, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung. Speiser im Sinne des Klagepatentes sind Formteile mit exothermen und/oder isolierenden Eigenschaften, die als Komponenten einer Gießanordnung beim Gießen von Metallteilen verwendet werden. Eine typische Gießanordnung, wie sie beispielsweise in der Figur 1 des Klagepatentes gezeigt ist, besteht aus einer Gießschale, einem Trichtersystem, Gießrinnen, Steigern, Speisern sowie Form- und Formkernanordnungen. Um einen Metallguss herzustellen, wird Metall in die in Figur 1 des Klagepatentes mit Bezugsziffer (1) gekennzeichnete Gießschale gegossen. Das flüssige Metall fließt anschließend durch das Gießloch (2) über die Gießrinne (3) zu der Formkernanordnung (8) und füllt diese auf. Nach Abkühlen und Verfestigen des Metalls wird das Metallteil von der Formkernanordnung getrennt. Die in der Gießanordnung verwendeten Formen und/oder Formkerne sind aus Sand oder einem anderen Gießereizuschlagstoff und einem Binder, oft nach einem No-Bake oder einem Cold-Box-Verfahren, hergestellt. Der Gießereizuschlagstoff wird mit einem chemischen Binder gemischt und typischerweise in Gegenwart eines flüssigen oder gasförmigen Katalysators nach dem Formen gehärtet. Typischerweise verwendete Zuschlagsstoffe zur Herstellung von Formen und/oder Formkernen sind Zuschlagsstoffe mit hohen Dichten und hoher thermischer Leitfähigkeit, wie Quarzsand, Olivin, Quarz, Zirkonsand und Magnesiumsilikatsande. Die so erhaltenen Formen und/oder Formkerne sind nicht exotherm, da sie keine Wärme frei setzen. Obwohl Formen und Formkerne isolierende Eigenschaften besitzen, sind sie keine sehr wirksamen Isolatoren. Tatsächlich absorbieren Formen und Formkerne Wärme.
Steiger oder Speiseleitungen sind Reservoire, die überschüssiges geschmolzenes Metall enthalten, das notwendig ist, um Schrumpfungen oder Freiräume von Metall zu ersetzen, die während des Gießverfahrens auftreten. Metall aus dem Steiger füllt solche leeren Räume in dem Gussstück, wenn das Metall des Gussstückes schrumpft. Auf diese Weise kann das Metall aus dem Steiger während eines längeren Zeitraums im flüssigen Zustand bleiben, wobei Metall vor das Gussstück beim Abkühlen und Festwerden bereitgestellt wird. Die Speiser werden verwendet, um den Steiger und andere Teile der Gießanordnung zu umgeben oder einzukapseln, um das geschmolzene Metall in dem Steiger heiß und im flüssigen Zustand zu halten. Die Temperatur des geschmolzenen Metalls und der Zeitraum, in dem das Metall in dem Steiger geschmolzen bleibt, ist unter anderen Faktoren eine Funktion der Speiserzusammensetzung und der Dicke der Speiserwand. Um ihre Funktion zu erfüllen, müssen die Speiser exotherme und/oder isolierende Eigenschaften aufweisen. Die exothermen und isolierenden thermischen Eigenschaften des Speisers sind in der Art und/oder dem Grad verschieden von den thermischen Eigenschaften der Formanordnung, in die sie eingesetzt werden. Vorwiegend exotherme Speiser sind durch Freisetzen von Wärme wirksam, wobei einige oder alle spezifischen Wärmeerfordernisse des Steigers erfüllt werden, und sie begrenzen den Temperaturverlust des geschmolzenen Metalls in dem Steiger, wobei das Metall heißer und länger flüssig gehalten wird. Andererseits halten isolierende Speiser das geschmolzene Metall in dem Steiger durch ihre Isolierung von der umgebenden Formanordnung.
Gießereiformen und Formkerne weisen keine thermischen Eigenschaften auf, die sie befähigen, den Funktionen eines Speisers zu dienen. Sie sind nicht exotherm, sie sind als Isolatoren nicht wirksam und sie absorbieren zu viel Wärme, um das geschmolzene Metall heiß und flüssig zu halten. Zusammensetzungen, die in Gießereiformen und Formkernen verwendet werden, sind zur Herstellung von Speisern nicht nützlich, da sie nicht die erforderlichen thermischen Eigenschaften und die erforderliche Dichte haben. Typische Materialien, die zur Herstellung von Speisern verwendet werden, sind Aluminium, Oxidationsmittel, Fasern, Füllstoffe und feuerfeste Materialien, insbesondere Aluminiumoxid, Aluminiumsilikat und Aluminiumsilikat in Form von hohlen Aluminiumsilikatkugeln. Der Typ und die Menge der Materialien in dem Speisergemisch hängt von den Eigenschaften der Speiser ab, die erzeugt werden sollen. In gewissem Maße müssen alle Speiser isolierende Eigenschaften oder kombinierte isolierende und exotherme Eigenschaften aufweisen, um den Wärmeverlust auf ein Mindestmaß herabzusetzen und das Metall so lange wie möglich in flüssigem Zustand zu halten.
Zur Herstellung von Speisern werden im Stand der Technik drei grundlegende Verfahren verwendet, "Feststampfen”, "Vakuumbildung” und "Blasen oder Schleudern”. Eines der Probleme mit Speisern besteht darin, dass die Außendimensionen bei den im Stand der Technik bekannten Herstellungsverfahren von Speisern nicht genau sind. Deshalb stimmt der äußere Umfang der Speiser in ihren Abmessungen mit dem inneren Hohlraum der Form, in die der Speiser eingesetzt werden soll, nicht überein. Ein weiteres Problem mit Speisern besteht darin, dass ihnen die erforderlichen thermischen Eigenschaften fehlen können, die nötig sind, um das geschmolzene Metall in dem Steigerreservoir in heißem und flüssigem Zustand zu halten. Die Folge davon ist, dass die Gussform eine Schrumpfung aufweist, die zu Gussformmängeln führt. Diese fehlerhaften Gussformen werden höchstwahrscheinlich verschrottet, was zu vergeudeter Zeit und vergeudetem Metall führt.
Vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik weist die von der Klägerin vorliegend geltend gemachte Kombination der Patentansprüche 1, 3 und 5 des Klagepatentes einen exothermen und isolierenden Speiser mit folgenden Merkmalen vor:
(A) Einbringen eines Speisergemisches in eine Speisergussform zur Herstellung eines ungehärteten Speisers, wobei das Speisergemisch umfasst:
(1) eine Speiserzusammensetzung, die einen Speiser erzeugen kann, wobei die Speiserzusammensetzung umfasst:
(a) metallisches Aluminium als oxidierbares Metall und ein Oxidationsmittel, das eine exotherme Reaktion erzeugen kann; und
(b) Aluminiumsilikat in Form von hohlen Aluminiumsilikatmikrokugeln als isolierendes feuerfestes Material;
(2) eine wirksame Bindermenge eines chemisch reaktiven Cold-Box-Binders, ausgewählt aus Phenolharzen, phenolischen Urethanbindern, Furanbindern, alkalischen Phenolresolbindern und epoxyacrylischen Bindern;
(B) Inkontaktbringen des ungehärteten Speisers, der nach (A) hergestellt wurde, mit einem dampfförmigen Härtungskatalysator;
(C) Härtenlassen des durch (B) erhaltenen Speisers, bis der Speiser gehandhabt werden kann; und
(D) Entfernen des Speisers aus der Gussform.
Bei dem patentgemäßen Cold-Box-Verfahren zur Speiserherstellung wird das Speisergemisch zuerst geformt und dann mit einem gasförmigen Härtungskatalysator in Kontakt gebracht. Die Komponenten des Cold-Box-Speisergemisches können einheitlich gemischt werden, so dass das Gemisch seine Konsistenz behält, wobei ein Speiser erhalten wird, bei dem die Eigenschaften durchweg einheitlich sind. Das Cold-Box-Verfahren liefert chemisch gehärtete Speiser und eine höhere Produktion von Speisern pro Zeiteinheit, verglichen mit den im Fachgebiet bekannten Verfahren. Außerdem besteht ein geringeres Risiko für die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeiter, die mit den Rohmaterialien und den Speisern in Kontakt kommen, da sie keinen Fasern ausgesetzt sind, die Atmungsprobleme verursachen können, wenn sie längere Zeit aufgenommen werden.
Der angegriffene "Duplo-Speiser" macht, wie zwischen den Parteien mit Recht außer Streit steht, von der technischen Lehre der Patentansprüche 1, 3 und 5 wortsinngemäß Gebrauch. Der Benutzungstatbestand begegnet keinen Bedenken. Da die Klägerin als einfache Lizenznehmerin am Gegenstand des Klagepatents ein eigenes Interesse an der Durchsetzung des Ausschließlichkeitsrechts hat und aufgrund der Ermächtigungserklärung der Patentinhaberin vom 30. April/3. Mai 2004 (Anlage K 3a) zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs in gewillkürter Prozessstandschaft befugt ist, ist die Beklagte der Klägerin deshalb gemäß Artikel 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet. Da die Beklagte zumindest fahrlässig gehandelt hat, ist sie der Klägerin ferner gemäß der vorbezeichneten Erklärung aus abgetretenem Recht der Patentinhaberin gemäß Artikel 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 2 Satz 2 PatG zum Schadenersatz und gemäß Artikel II § 1a Abs. 1 IntPatÜG zur Entschädigung verpflichtet.
Die (aus abgetretenem Recht) folgende Schadens- und Entschädigungshöhe ist derzeit ungewiss. Die Klägerin hat deshalb ein berechtigtes Interesse daran, dass die Schadensersatzhaftung und Entschädigungsverpflichtung der Beklagten zunächst dem Grunde nach gemäß § 256 Abs. 1 ZPO festgestellt wird. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren Anspruch auf Schadenersatz und Entschädigung zu beziffern, hat die Beklagte im zuerkannten Umfang Rechnung über ihre Benutzungshandlungen zu legen (§§ 242, 259 BGB; § 140 b PatG). Hinsichtlich der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger ist der Beklagten allerdings – auch von Amts wegen – ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (vgl. OLG Düsseldorf, InsGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger). Lediglich insoweit erweist sich die Klage als unbegründet.
Der Vernichtungsanspruch folgt aus § 140 a PatG.
Der Rechtsstreit ist nicht nach § 148 ZPO auszusetzen.
Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht gewährt, dessen Durchsetzung durch eine Aussetzung der Verhandlung eines Verletzungsrechtsstreits erschwert würde, kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn eine Vernichtung des Klagepatents in dem gegen dieses Recht anhängigen Verfahren nicht nur möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich ist (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 – Flachdach).
Die von der Beklagten behauptete und unter Zeugenbeweis (insbesondere des Herrn Lepot) gestellte offenkundige Vorbenutzung durch die Magotteaux International S.A., die den Gegenstand von Patenanspruch 1 neuheitsschädlich treffen und der Annahme einer erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich der von der Klägerin nunmehr geltend gemachten Anspruchskombination des Patentanspruchs 1 mit den Unteransprüchen 5 und 3 entgegenstehen soll, rechtfertigt keine Aussetzung des Rechtsstreits. Selbst wenn man unter Zugrundelegung des Beklagtenvortrags und den eidesstattlichen Versicherungen der angebotenen Zeugen die behauptete offenkundige Vorbenutzung der Erfindung in technischer Hinsicht annehmen wollte, ist ungewiss, ob die Beklagte ihre Behauptungen zur offenkundigen Vorbenutzung im anhängigen Nichtigkeitsverfahren wird beweisen können. Der Umstand, dass die Beklagte insoweit Zeugenbeweis angetreten hat, ohne dass das Bundespatentgericht bisher entsprechende Beweise erhoben hat, rechtfertigt eine Aussetzung noch nicht, da der Ausgang einer entsprechenden Zeugeneinvernahme ungewiss ist und eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Vernichtung des Klagepatents nicht zu begründen vermag. Eine Beweiserhebung im Verletzungsverfahren zur Klärung des voraussichtlichen Erfolgs einer Nichtigkeitsklage scheidet insoweit aus (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636 – Ventilanbohrvorrichtung). Ist im Nichtigkeitsverfahren zur Klärung einer Vorbenutzung zumindest Zeugenbeweis zu erheben, kann eine überwiegende Wahrscheinlichkeit nur ausnahmsweise dann angenommen werden, wenn unabhängig von der Zeugenaussage objektive Anhaltspunkte bzw. liquide Beweismittel für die Richtigkeit der Vorbenutzungsbehauptung dergestalt vorhanden sind, dass am Ergebnis der Beweiserhebung - nämlich der Bestätigung der Vorbenutzungshandlungen und deren Offenkundigkeit - von vornherein kein ernsthafter Zweifel bestehen kann. Die objektiven Vorgaben und Anhaltspunkte müssen so klar und eindeutig sein, dass das Beweisergebnis eindeutig erscheint. Unzureichend ist, wenn die Zeugeneinvernahme den maßgeblichen Tatsachenstoff liefern bzw. bestätigen muss, um den Vorbenutzungstatbestand zu beweisen, und die weiteren Anhaltspunkte lediglich der Bestätigung und Untermauerung der Glaubwürdigkeit des Zeugen dienen. Diesen Anforderungen werden die von der Beklagten vorgelegten Unterlagen nicht gerecht:
Die im Nichtigkeitsverfahren überreichten Unterlagen und Schreiben gemäß Anlagenkonvolut B 4a (deutsche Übersetzung Anlagenkonvolut B 4b) geben aus Sicht der Kammer - die sich bei der zu treffenden Aussetzungsentscheidung der Hilfe eines gerichtlichen Sachverständigen nicht bedienen kann - nicht mehr her, als dass Magotteaux mit mehreren Firmen in Kontakt stand und Materialien bezogen hat, die (ggf.) eine prinzipielle Eignung zur Herstellung patentgemäßer Speiser aufweisen. Ferner ist lediglich in pauschaler Weise vom "Ashland-Verfahren” die Rede, ohne dass ersichtlich wäre, ob und in welcher Weise dieses Verfahren bei der Herstellung von Speisern tatsächlich Anwendung gefunden hat. Anlage K 7.4 im Nichtigkeitsverfahren ist zu entnehmen, dass von der Firma Röperwerk eine Kernschießmaschine mit CO2-Dosierung geordert worden ist. Auch dies lässt lediglich den Schluss zu, dass Magotteaux Materialien und ggf. auch Maschinen zur Herstellung patentgemäßer Speiser hatte. Dass bei Magotteaux Speiser entsprechend Patentanspruch 1 oder gar in der Ausführungsvariante der Unteransprüche 5 und 3 tatsächlich hergestellt und der Öffentlichkeit der Herstellungsprozess oder patentgemäße Speiser zugänglich gemacht worden sind, lässt sich jedoch auch daraus nicht mit hinreichender Sicherheit ableiten. Derartiges ließe sich mit Bestimmtheit nur durch Vernehmung der angebotenen Zeugen feststellen, da diese (insbesondere Herr Lepot) nach dem Vorbringen der Beklagten die Durchführung des patentgemäßen Herstellungsverfahrens und die öffentliche Zugänglichkeit bestätigen können sollen. Allein die in den Schreiben verwendete Wortkombination "Ashland-Verfahren” lässt nach Auffassung der Kammer nicht den erforderlichen tatrichterlichen Schluss zu, dass Magotteaux Speiser in patentgemäßer Weise hergestellt hat und die Öffentlichkeit hiervon Kenntnis erlangen konnte. Hierzu bedürfte es konkreter Angaben durch die angebotenen Zeugen. Schon gar nichts ist dafür ersichtlich, dass Speiser vorbekannt waren, von denen ausgehend es naheliegend sein konnte, Speiser mit den zusätzlichen Merkmalen der Unteransprüche 5 und 3 zu entwickeln.
Soweit die Beklagte von den angebotenen Zeugen eidesstattliche Versicherungen vorgelegt hat (insbesondere des Herrn Lepot, deutsche Übersetzungen Anlagen B 3 und B 5b), handelt es sich um keine prozessual statthaften Beweismittel zur tatrichterlichen Ermittlung eines Vorbenutzungstatbestandes und dessen Offenkundigkeit. Sie können im Verletzungsverfahren grundsätzlich nicht als Beleg für eine hohe Wahrscheinlichkeit des Nachweises eines Vorbenutzungstatbestandes herangezogen werden. Dies würde auf eine unzulässige vorweggenommene Beweiswürdigung hinauslaufen und in unvertretbarer Weise den Umstand außer acht lassen, dass für das Ergebnis einer Beweisaufnahme der persönliche Eindruck und die Fragemöglichkeiten des Gerichts und der Parteien von entscheidender Bedeutung sind.
Ist der behauptete Vorbenutzungstatbestand bei Magotteaux und dessen Offenkundigkeit aber nicht ohne Zeugenbeweis zu klären und geben objektive Anhaltspunkte – wie dargelegt – das Beweisergebnis nicht unzweifelhaft vor, kommt eine Aussetzung nicht in Betracht. Entsprechendes gilt erst Recht für die von der Beklagten behaupteten Vorbenutzungen der Firmen F & PS Foundry & Patternshop Services (Südafrika) und Bülachguß Gießerei AG (Schweiz) sowie deren Offenkundigkeit, da die Beklagte sich für den Nachweis der Vorbenutzungshandlungen und deren Offenkundigkeit entscheidend nur auf Zeugenbeweise berufen kann, ohne objektive Anhaltspunkte und Belege dar- und vorzulegen, die das Ergebnis einer entsprechenden Beweisaufnahme in unzweifelhafter Weise aufzeigen.
Nicht gefolgt werden kann weiterhin der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung geäußerten Ansicht, das technische Datenblatt vom Juli 1992 über das Produkt Exothermol RL 5436 (Anlage K 7.5 im Nichtigkeitsverfahren) stelle einen hinreichend liquiden Beleg für die offenkundige Vorbenutzung erfindungsgemäßer Speiser oder deren Naheliegen dar. Zwar heißt es dort, dass es sich um ein durch das "Ashland-Verfahren" formbares exothermes Pulver handelt und Anwendungsbereich die Speiserkopftechnik für eisenhaltige Legierungen ist. Nicht offenbart ist jedoch, dass ein mit Exothermol hergestellter Speiser neben exothermen auch erfindungsgemäße isolierende Eigenschaften hat (Merkmal 2) und diese durch die Verwendung von Aluminiumsilikat in Form von hohlen Aluminiumsilikatmikrokugeln als isolierendes feuerfestes Material erreicht werden (Merkmal A.1.b). Dass derartiges für den Durchschnittsfachmann naheliegend war, vermag die Kammer im Rahmen der zu treffenden Aussetzungsentscheidung nicht festzustellen und kann nicht zugunsten der Beklagten unterstellt werden, da die bei der Speiserherstellung verwendeten Stoffe und ihre chemischen Eigenschaften und Potentiale aufeinander abgestimmt sein müssen und nicht beliebig verwendet werden können.
Soweit die Beklagte das Datenblatt in Zusammenhang mit der behaupteten Vorbenutzung durch Magotteaux gestellt hat, ergibt sich nichts anderes, wobei auch ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der angeblichen Vorbenutzung und dem Datenblatt nicht unmittelbar erkennbar ist. Schließlich hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung die öffentliche Zugänglichkeit des Datenblatts vor dem Prioritätstag bestritten. Dem ist die Beklagte nicht in erheblicher Weise entgegengetreten, da der bloße Hinweis darauf, dass eine öffentliche Zugänglichkeit der Lebenserfahrung entspreche, keinen hinreichenden Beleg für die öffentliche Zugänglichkeit eines Datenblatts mit dem aus Anlage K 7.5 ersichtlichen Inhalt darstellt.
3. a.
Die von der Beklagten vorgetragenen Vorbenutzungshandlungen der Kemen-Recupac S.A. (Spanien) rechtfertigen eine Aussetzung des Rechtsstreits schon deshalb nicht, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Speiser und deren Herstellung der Öffentlichkeit zugänglich waren. Dafür, dass die entsprechenden, eine technische Lehre zum Handeln betreffenden Informationen vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich waren, trägt der Nichtigkeitskläger schon nach allgemeinen Grundsätzen die Beweislast. Dabei hat er auch die in Betracht kommende Möglichkeit einer konkludenten Geheimhaltungsverpflichtung auszuräumen (vgl. BGH GRUR 2001, 819 – Schalungselement; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 3 Rdn. 35). Vorliegend ist weder eine öffentliche Zugänglichkeit als solche festzustellen noch das Vorliegen einer Geheimhaltungsverpflichtung auszuschließen. Im Gegenteil:
Die Kemen-Recupac hat sich an die Webac-Michel Gießereimaschinen GmbH und über diese an die Röperwerk Gießermaschinen GmbH gewandt, um eine Kernschießmaschine zur Produktion exothermischer Ringe zu erwerben. In dem Schreiben von Webac-Michel an Röperwerk vom 20.3.1995 (Anlage K 8.1) heißt es dazu auf S. 1 im drittletzten Absatz wie folgt:
"Der Kunde benötigt ein Kernschießmaschiene mit .... Als Binder soll ein Cold-Box-Harz eingesetzt werden. Da das exotherme Material nicht bekannt gegeben werden soll, war nur zu erfahren, dass die Körnung etwas feiner als normaler Kernsand ist und das Material gute Fließeigenschaften haben soll.”
In dem Bericht über den Besuch von Mitarbeitern von Webac-Michel und Röperwerk bei Kemen-Recupac am 5.4.1995 heißt es auf Seite 1:
"Die neue Kernschießmaschine wird benötigt für die Herstellung von exothermen Speisereinsätzen nach einem neuen Herstellungsverfahren. Es wird im Moment eine Versuchsfertigung betrieben .... Mitbewerber von KEMEN, wie z.B. FOSECO, stellen diese Teile nach Schlämmverfahren her. Der Vorteil des neuentwickelten Prozesses liegt in der höheren Maßgenauigkeit und den sicherer steuerbaren Produkteigenschaften.”
Kemen-Recupac hat sich demnach zweier Zulieferfirmen bedient, um eine für das angestrebte neue Herstellungsverfahren geeignete und hierauf abgestimmte Kernschießmaschine zu erhalten. Die Informationen wurden damit nicht zur Weitergabe an beliebige Dritte, sondern im Rahmen einer (zunächst vor-)vertraglichen Verbindung weitergegeben, nämlich der speziellen Gestaltung und Anfertigung einer für einen bestimmten Produktionsprozess tauglichen Maschine. Bei solch einer gemeinsamen Entwicklungstätigkeit ist mit Rücksicht auf nachfolgende Schutzrechtsanmeldungen und/oder die Erlangung innerbetrieblichen Know-how`s nach der Lebenserfahrung nicht zu erwarten, dass ein Beteiligter Kenntnisse aus der Geschäftsbeziehung beliebigen Dritten und damit auch den Wettbewerbern zugänglich machen wird (vgl. BGH Mitt. 1999, 362, 364 – Herzklappenprothese; Schulte a.a.O., § 3 PatG Rdn. 33). Dass derartiges vorliegend dennoch vor dem Prioritätstag des Klagepatents geschehen ist, behauptet die Beklagte selbst nicht in konkreter Form.
Auch ergibt sich eine konkludente Geheimhaltungspflicht von Webac-Michel und Röperwerk aus den oben zitierten Textpassagen des Schreibens gemäß Anlage K 8.1 und dem Besuchsbericht gemäß Anlage K 8.3. Nach dem Schreiben hat Kemen-Recupac selbst gegenüber ihren Zulieferern das exotherme Material nicht bekannt gegeben und auf ihren vorrangigen Geheimnisschutz beharrt. Im Besuchsbericht ist ausdrücklich festgehalten, dass es um ein technisch neues Herstellungsverfahren geht, welches Vorteile gegenüber den von Wettbewerbern (z.B. Foseco) benutzten Schlämmverfahren bietet. Handelte es sich aber um ein aus Sicht von Kemen-Recupac neues im Wettbewerb vorteilhaftes Verfahren und sind sogar den Maschinenzulieferern unter Hinweis auf das Bedürfnis nach Geheimhaltung Informationen nicht (sogleich) mitgeteilt worden, kam gegenüber Webac-Michel und Röperwerk auch ohne besondere Absprache von Seiten der Kemen-Recupac die berechtigte Erwartung der Verschwiegenheit zum Ausdruck, welche im Rahmen der vertraglichen Beziehungen eine Verschwiegenheitspflicht nach Treu und Glauben begründete, gegenüber der das Interesse der Zulieferer an der Weiterveräußerung entsprechender (Spezial-)Maschinen zurückzutreten hat. Dass Röperwerk nach dem Prioritätstag des Klagepatents in Schreiben an die GTP Schäfer GmbH auf die Lieferung der Fertigungslinie zur Fertigung von exothermen Speisern nach dem "Coldbox-Verfahren” an Kemen-Recupac hingewiesen hat, ist nicht geeignet, die Geheimhaltungspflicht nachträglich in Frage zu stellen oder zu belegen, dass die Öffentlichkeit von einer Speiserfertigung patentgemäßer Art vor dem Prioritätstag hatte Kenntnis nehmen können.
b.
Im Übrigen ist der von der Beklagten behauptete Vorbenutzungstatbestand auf Seiten der Kemen-Recupac auch nicht tauglich, die Erfindungshöhe der von der Klägerin verfolgten Kombination des Patentanspruchs 1 mit den Unteransprüchen 5 und 3 in einer für eine Aussetzungsentscheidung tragfähigen Weise in Frage zu stellen. Mangels näherer Angaben und Darlegungen ist nicht ersichtlich, dass Kemen-Recupac für die Speiserherstellung Materialien verwendet hat, ausgehend von denen es für den Fachmann ersichtlich keine erfinderische Leistung darstellte, zu den in den Unteransprüchen 5 und 3 genannten Materialien für eine Speiserherstellung unter Verwendung des sog. Cold-Box-Verfahrens zu gelangen. Gegen einen einfachen Austausch der verwendeten Materialien bei der Speiserherstellung spricht zudem, dass gemäß dem Schreiben von Webac-Michel vom 20.3.1995 (Anlage K 8.1) Kemen-Recupac das exotherme Material selbst gegenüber den Maschinenzulieferern nicht offenbaren wollte, dieses also offenbar von besonderer Art war. Hieraus lässt sich schließen, dass die Materialauswahl für die Anwendung des Cold-Box-Verfahrens zur Herstellung von Speisern nicht unproblematisch ist. Ähnliches ergibt sich aus der von der Beklagten vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn Lepot vom 24.6.2004 (Anlage K 7.1), wenn es dort in deutscher Übersetzung (Anlage B 3 Bl. 1 vorletzter Abs.) heißt:
"Für Speiser, die mit der Beimengung eines exothermen Rohmaterials hergestellt werden, waren die Durchführung von Versuchen und die zugehörigen Untersuchungen notwendig, um sicherzustellen, dass das Vermengen der exothermen Verbindungen mit den chemischen Komponenten des Ashland-Bindemittels während des Speiserfertigungsvorgangs keinerlei störende Reaktionen auslösen würde."
Dass es unabhängig von den behaupteten Vorbenutzungstatbeständen und deren angeblichen Offenkundigkeit eine für den Durchschnittsfachmann naheliegende Maßnahme war, das aus der Herstellung von Formkernen bekannte Cold-Box-Verfahren auf die Herstellung von Speisern zu übertragen, um so zur Lehre des Klagepatents zu gelangen, lässt sich im Rahmen der zu treffenden Aussetzungsentscheidung schließlich ebenfalls nicht feststellen. Dagegen spricht vielmehr der Erteilungsakt, der die Verwendung dieses Verfahrens für die Speiserherstellung als erfinderisch bewertet. Schon gar nicht ersichtlich ist, wie der Fachmann zu den von der Klägerin mit Patentanspruch 1 kombinierten Speiserzusammensetzungen gemäß den Unteransprüchen 5 und 3, die nach dem Klagepatent für die Anwendung des Cold-Box-Verfahrens bei der Speiserherstellung geeignet sind, hätte gelangen sollen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Zuvielforderung der Klägerin war verhältnismäßig geringfügig und hat keine besonderen Kosten veranlasst. Soweit die Klägerin in ihrem Unterlassungsantrag zu den Merkmalen des Patentanspruchs 1 die Merkmale der Patentansprüche 5 und 3 kombiniert hat, liegt hierin lediglich eine zulässige Konkretisierung zum angegriffenen Gegenstand hin, welche zu keiner abweichenden Kostenregelung führt.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und Sicherheitsleistung folgen aus §§ 709 Satz 1, 108 ZPO. Dem Antrag der Beklagten, ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden, war nicht zu entsprechen, da die Beklagte nicht dargetan und glaubhaft gemacht hat, dass ihr durch die Vollstreckung ein nicht zu ersetzender Nachteil im Sinne von § 712 Abs. 1 ZPO entsteht.
Der Streitwert beträgt 2.000.000,-- €.
Dr. Kühnen Dr. Crummenerl Lambrecht

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 242, 259 BGB; § 140 b PatG
§§ 709 Satz 1, 108 ZPO
§ 140 a PatG
§ 148 ZPO
§ 3 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 Satz 2 PatG
§ 1a Abs. 1 IntPatÜG
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 712 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1979, 188
GRUR 1979, 636
GRUR 2001, 819