Oberlandesgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg, )
Urteil vom 2009-04-08, Aktenzeichen 6 U 222/07

Tenor:
1. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 07.12.2007 – 7 O 150/07 – wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
1
Die Parteien streiten darüber, ob der Beklagte bei oder nach der Anmeldung eines Gebrauchsmusters die ihm als Patentanwalt obliegenden Pflichten verletzt hat und ob der Klägerin daraus ein Schaden entstanden ist.
2
Die Klägerin ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet speziellen Automobilzubehörs. Der Beklagte war für die Klägerin mehrfach als Patentanwalt bei einzelnen Schutzrechtsanmeldungen tätig geworden. Der Senior-Geschäftsführer der Klägerin, R., entwickelte unter der Bezeichnung „G. 1“ eine Befestigungsvorrichtung unter anderem für portable Navigationsgeräte. Der Beklagte riet der Klägerin im Frühjahr 2003 von der Anmeldung eines Schutzrechts ab, unter anderem mit der Begründung, im Hinblick auf bereits erfolgte Schutzrechtsanmeldungen der Klägerin mit ähnlichem Gegenstand sei eine weitere Anmeldung nicht erforderlich. Die Klägerin betraute daraufhin ihren langjährigen US-Patentanwalt B. mit der Anmeldung eines Patents in den USA. Den Entwurf der US-Patentanmeldung nebst Zeichnungen bekam die Klägerin mit Begleitschreiben vom 13.06.2003 per Telefax aus den USA übermittelt. Am 26.06.2003 wandte sich der Senior-Geschäftsführer der Klägerin telefonisch erneut an den Beklagten, bat ihn, anhand der bezeichneten Entwurfsunterlagen der US-Patentanmeldung erneut die Möglichkeit einer deutschen oder europäischen Patentanmeldung zu prüfen, und übermittelte dem Beklagten diese Unterlagen. Mit Schreiben vom 01.07.2003 teilte der Beklagte der Klägerin mit, dass diese Möglichkeit bestehe, der Schutzbereich eines solchen Rechts aber sehr eng sei. Die Klägerin erteilte daraufhin den Auftrag zur Einreichung eines deutschen Gebrauchsmusters.
3
Die US-Patentanmeldung wurde am 20.06.2003 unter der Nummer 10/600794 eingereicht. Hierüber informierte Patentanwalt B. die Klägerin. Der Beklagte hatte von dieser Patentanmeldung im Zeitpunkt seines Schreibens vom 01.07.2003 keine Kenntnis. Er erstellte unter der Bezeichnung „Haltevorrichtung“ eine Gebrauchsmusteranmeldung für die Klägerin und reichte diese beim Deutschen Patentamt am 25.08.2003 ein. Auf die Anmeldung wurde am 16.10.2003 das Gebrauchsmuster 203 13 215 eingetragen. Die Eintragung wurde am 20.11.2003 bekanntgemacht.
4
Mit Schreiben vom 01.03.2004 (Anlage K 6) wandte sich der Beklagte unter Bezugnahme auf das genannte Gebrauchsmuster an die Klägerin und teilte folgendes mit:
5
„Unter Beanspruchung der Priorität der oben genannten Schutzrechtsanmeldung können sowohl deutsche Nachanmeldungen als auch Nachanmeldungen im Ausland noch bis zum Ablauf des ersten Jahres nach dem Anmeldetag der oben genannten Anmeldung vorgenommen werden.
6
Da die Frist in Kürze endet und zur Vornahme solcher Nachanmeldungen noch recht umfangreiche Arbeiten durchzuführen sind, bitte ich Sie mir möglichst bald, spätestens jedoch bis zum 29. März 2004 durch Rücksendung des beigefügten Formulars mitzuteilen, ob ich für Sie Nachanmeldungen durchführen soll oder nicht. Bitte senden Sie das Formular auch an mich zurück, wenn Sie keine Nachanmeldungen wünschen. Sie ersparen mir hierdurch erheblichen Mehraufwand.
7
Bitte beachten Sie, dass, falls Ihre Erfindung inzwischen offenkundig geworden ist, Nachanmeldungen nur innerhalb der Prioritätsfrist möglich sind. Die Prioritätsfrist kann nicht verlängert werden, so dass gegebenenfalls nach Ablauf der Prioritätsfrist endgültig keine Nachanmeldungen mehr durchgeführt werden können.
8
Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihnen mit weiteren Informationen behilflich sein kann.“
9
Das beigefügte Antwortschreiben, in welchem angegeben werden konnte, ob und gegebenenfalls in welchen Ländern Nachanmeldungen eingereicht werden sollen, hat die Klägerin dem Beklagten nicht übersandt.
10
Die Klägerin beauftragte stattdessen Patentanwalt Y. mit einer Nachanmeldung zum Gebrauchsmuster 203 13 215. Dieser meldete die Erfindung am 02.07.2004 beim Europäischen Patentamt zum Patent an, was zur Erteilung des europäischen Patents 1 210 748 B1 mit Wirkung vom 12.04.2006 führte. Aus der Patentanmeldung wurde das deutsche Gebrauchsmuster 20 2004 020 393 abgezweigt, das am 21.04.2005 eingetragen und am 25.05.2005 bekanntgemacht wurde. Das europäische Patent und das abgezweigte Gebrauchsmuster nehmen die Priorität der Anmeldung des deutschen Gebrauchsmusters 203 12 215 in Anspruch. Inhaber beider Rechte ist S., der andere Geschäftsführer der Klägerin. Dieser ist jeweils auch als Erfinder benannt.
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Gestützt auf eine wortsinngemäße Verletzung des Schutzgegenstands des europäischen Patents und des abgezweigten Gebrauchsmusters ließ die Klägerin 2006 Verletzungsklagen gegen die niederländische X International B.V., das taiwanesische Unternehmen X Technologies, die US-amerikanische Herstellerin X Inc. und die X. GmbH erheben. Im Rahmen dieser Auseinandersetzungen reichte die X International B.V. am 21.11.2006 Einspruch gegen das europäische Patent und einen Löschungsantrag gegen das abgezweigte Gebrauchsmuster ein, unter anderem mit der Begründung, die Inanspruchnahme der Priorität aus dem Gebrauchsmuster 203 13 215 sei unwirksam, so dass dieses Gebrauchsmuster gegenüber den angegriffenen Schutzrechten zum Stand der Technik gehöre. Die Klägerin hat ihre Patentverletzungsklagen in der Folgezeit zurückgenommen.
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Das Europäische Patentamt hat das europäische Patent mit Beschluss vom 21.04.2008 widerrufen, mit der Begründung, der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus. Der Patentinhaber hat gegen diese Entscheidung mit Schriftsatz vom 19.08.2008 Beschwerde einlegen lassen, über die noch nicht entschieden ist. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 03.07.2008 das abgezweigte Gebrauchsmuster gelöscht. Zur Begründung hat es ausgeführt, der Gegenstand dieses Gebrauchsmusters sei durch das Gebrauchsmuster 203 12 215 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Inanspruchnahme der Priorität sei, was zwischen den Beteiligten des Löschungsverfahrens zuletzt nicht mehr streitig gewesen sei, unwirksam, weil die in den USA vorgenommene Patentanmeldung die erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 Abs. 1 EPÜ darstelle. Ein Prioritätsrecht gemäß § 6 Abs. 1 GebrMG in Verbindung mit § 40 PatG sei nicht wirksam in Anspruch genommen worden. Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel eingelegt worden.
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Die Klägerin hat geltend gemacht, sie hätte allein die Priorität der US-Patentanmeldung vom 20.06.2003 in Anspruch nehmen dürfen. Dies sei die nach Artikel 87 Abs. 1 EPÜ maßgebliche Erstanmeldung. In Kenntnis einer sich im Jahre 2003 in Bearbeitung befindlichen Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten habe der Beklagte nicht wie mit Schreiben vom 01.03.2004 geschehen über das Prioritätsrecht unterrichten und belehren dürfen, ohne zu berücksichtigen, dass eine Erstanmeldung auch in einer früheren US-Patentanmeldung liegen könne. Damit habe der Beklagte seine Pflichten aus dem umfassend erteilten Vertretungs- und Beratungsauftrag verletzt, denn zur Fristüberwachung gehöre insbesondere die Beratung zur Prioritätsfrist. Jedenfalls hafte er für diese inhaltliche Falschberatung nach den § 311 Abs. 2 und 3 sowie § 280 Abs. 1 BGB.
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Ein Mitverschulden könne der Klägerin nicht angelastet werden. Aufgrund der komplexen Prioritätsregeln habe sie sich auf den Hinweis des Beklagten verlassen dürfen. Patentanwalt Y. habe die US-Patentanmeldung nicht kennen müssen. Durch die Pflichtverletzung sei der Klägerin ein erheblicher Schaden entstanden. Für die Anmeldung der Schutzrechte und die später zurückgenommenen Verletzungsklagen seien hohe Kosten angefallen, die derzeit noch nicht beziffert werden könnten. Besonderer Schaden sei dadurch entstanden, dass der Patent- und Gebrauchsmusterschutz für dieses äußerst wichtige Produkt der Klägerin im Einspruchs- bzw. Löschungsverfahren fallen werde und jedermann die patent- bzw. gebrauchsmustergemäße Lehre frei benutzen könne. Der Schaden sei ungeachtet der Inhaberschaft des europäischen Patents bei der Klägerin eingetreten, denn sie habe Nutzungsberechtigte an dem Europäischen Patent und dem daraus abgezweigten Gebrauchsmuster ihres Geschäftsführers werden sollen. Alle Schutzrechte ihrer Geschäftsführer seien ihr lizenziert oder zur ausschließlichen Nutzung überlassen worden.
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Der Beklagte ist der auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, er habe keine umfassende Prüfung der Voraussetzungen einer Inanspruchnahme der Priorität für eine Erfindung geschuldet. Dieser Pflichtenkreis sei erst vom nicht ihm erteilten Auftrag für eine Nachanmeldung erfasst. In dem zum Schuldvorwurf gemachten Schreiben vom 01.03.2004 habe er den korrekten routinemäßigen Hinweis auf die grundsätzlich bestehende Möglichkeit einer Nachanmeldung aus dem Gebrauchsmuster gegeben.
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Der Hinweis sei auch sachlich nicht zu beanstanden. Die dem Gebrauchsmuster 203 13 215 zugrunde liegende Erfindung sei nicht identisch mit der Erfindung der US-Patentanmeldung. Das genannte Gebrauchsmuster sei deshalb Erstanmeldung im Sinne von Artikel 87 Abs. 1 EPÜ. Die Lehre der US-Patentanmeldung befasse sich im Wesentlichen mit der Befestigung der Haltevorrichtung auf einer Unterlage, während die Arretierbarkeit des Gelenks zwischen Fuß und Halteplatte keine Rolle spiele, und zwar weder bei der beanspruchten Lösung noch bei der definierten Aufgabe.
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Der Hinweis sei selbst dann sachlich richtig, wenn die US-Patentanmeldung als erste Hinterlegung der Erfindung zu werten wäre. Die europäische Patentanmeldung hätte nach Artikel 88 Abs. 2 EPÜ mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen können. Dies betreffe jedenfalls die Priorität des deutschen Gebrauchsmusters für die in Anspruch 3 beschriebene Ausführungsform, welche durch ein zweites Gelenk gekennzeichnet sei, welches um eine zweite Achse schwenkbar sei, welche in einem Winkel zur Achse des ersten Gelenks angeordnet sei.
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Selbst wenn eine Pflichtverletzung zu unterstellen wäre, fehle es an der Kausalität zwischen dieser und dem geltend gemachten Schaden. Die europäische Patentanmeldung betreffe keine erfindungsidentische Nachanmeldung aus dem vom Beklagten angemeldeten Gebrauchsmuster. Wesentliches Merkmal der Lehre der Voranmeldung sei die Arretierbarkeit des Gelenks zwischen Fuß und Halteplatte. Diese sei nicht Gegenstand der Nachanmeldung. Das europäische Patent sei darüber hinaus schon aus anderen Gründen nicht rechtsbeständig. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe gegenüber den Druckschriften GB 470 723, DE 92 06 046, US 5.799.205 und GB 2 330 324 A nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die in Anspruch genommene Lehre sei ferner wegen weiteren vorbekannten Standes der Technik nicht schutzfähig. Schließlich werde die Lehre von Anspruch 1 auch neuheitsschädlich vorweggenommen durch die von der Klägerin stammende deutsche Patentanmeldung 103 11 112 vom 12.03.2003 und deren europäische Nachanmeldung 1 457 690 A1.
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Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Klage als unbegründet abgewiesen. Es hat einen Schadensersatzanspruch verneint mit der Begründung, der Beklagte habe die ihm obliegenden Pflichten nicht verletzt.
20
Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Berufung, mit der sie ihren erstinstanzlichen Klageantrag in vollem Umfang weiterverfolgt.
21
Die Klägerin macht unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags geltend, der Beklagte habe die Klägerin in dem Schreiben vom 01.03.2004 unzutreffend über die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Priorität unterrichtet. Durch die in dem Schreiben verwendeten Formulierungen habe der Beklagte den Eindruck erweckt, dass die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der Priorität aus dem Gebrauchsmuster zweifelsfrei vorliegen. Umfangreiche Arbeiten seien allenfalls für die Ausarbeitung, Übersetzung und Einreichung der Nachanmeldungen erforderlich gewesen, nicht aber für die Prüfung der Prioritätserfordernisse. Der Beklagte hätte wissen müssen, dass das Gebrauchsmuster aufgrund der früheren US-Patentanmeldung schon dem ersten Anschein nach keine Erstanmeldung war. Die durch Artikel 88 EPÜ eröffnete Möglichkeit, mehrere Prioritäten in Anspruch zu nehmen, führe allenfalls in Bezug auf die Erweiterung nach Figur 5 der Gebrauchsmusteranmeldung zu einem Prioritätsrecht, nicht aber für die im Gebrauchsmuster insgesamt dargestellte Erfindung. Für diese hätte nur die Priorität der US-Patentanmeldung in Anspruch genommen werden können.
22
Unabhängig davon sei der Beklagte schon bei der Anmeldung des Gebrauchsmusters im Jahr 2003 verpflichtet gewesen zu prüfen, ob es sich um eine Erstanmeldung handelt. Hierbei hätte er klären müssen, ob und wann die US-Patentanmeldung eingereicht worden ist, und die Priorität dieser Anmeldung schon für das Gebrauchsmuster in Anspruch nehmen müssen. Die nachfolgende Pflichtverletzung durch die unzutreffende Belehrung vom 01.03.2004 sei ein Folgefehler dieser ersten Pflichtverletzung.
23
Die Klägerin beantragt:
24
I. Das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 07.12.2007, zugestellt am 13.12.2007, AZ: 7 O 150/07, wird aufgehoben.
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II. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, dass der Beklagte es unterlassen hat, bereits für das von ihm angemeldete deutsche Gebrauchsmuster Nr. 203 13 215.7 die Priorität der US-Patentanmeldung „SERIAL-NO.: 10/6000794“ in Anspruch zu nehmen und die Frage zu klären, ob, wann und in welcher Fassung der ihm vorliegende Entwurf dieser Anmeldung beim US-Patentamt eingereicht worden ist, und die Klägerin dahingehend beraten hat, dass unter Beanspruchung der Priorität des deutschen Gebrauchsmusters 203 13 215.7 sowohl deutsche Nachanmeldungen als auch Nachanmeldungen im Ausland vorgenommen werden können, und die Klägerin diesem Rate gefolgt ist.
26
Der Beklagte beantragt,
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die Berufung zurückzuweisen.
28
Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrags. Das Vorbringen der Klägerin, er hätte schon für das erste Gebrauchsmuster die Priorität der US-Patentanmeldung in Anspruch nehmen müssen, rügt er als verspätet. Unabhängig davon könne eine solche Pflichtverletzung einen Feststellungsantrag mit dem von der Klägerin ursprünglich begehrten Inhalt nicht stützen. Der Beklagte sei zudem nicht gehalten gewesen, die Priorität der US-Anmeldung in Anspruch zu nehmen. Die Klägerin habe ihm jegliche Informationen über diese Anmeldung vorenthalten. Eine Nachfrage bei dem von der Klägerin beauftragten US-Patentanwalt sei im Hinblick auf dessen Pflicht zur Verschwiegenheit nicht erfolgversprechend gewesen. Die Inanspruchnahme einer Priorität sei wegen der für ein Gebrauchsmuster geltenden Neuheitsschonfrist ohnehin nicht erforderlich gewesen. Dass es für Patentanmeldungen keine vergleichbare Schonfrist gebe, sei unerheblich, weil die Klägerin lediglich die Anmeldung eines Gebrauchsmusters gewünscht habe. Die Inanspruchnahme einer Priorität wäre zudem unwirksam gewesen, weil die US-Anmeldung eine völlig andere Erfindung zum Gegenstand gehabt habe als das vom Beklagten angemeldete Gebrauchsmuster. Die Beanspruchung eines solchen Rechts habe außerdem nicht den Zweck, Personen, die mit weiteren Nachanmeldungen befasst sind, einen Hinweis auf vorhandene Voranmeldungen zu geben.II.
Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrags. Das Vorbringen der Klägerin, er hätte schon für das erste Gebrauchsmuster die Priorität der US-Patentanmeldung in Anspruch nehmen müssen, rügt er als verspätet. Unabhängig davon könne eine solche Pflichtverletzung einen Feststellungsantrag mit dem von der Klägerin ursprünglich begehrten Inhalt nicht stützen. Der Beklagte sei zudem nicht gehalten gewesen, die Priorität der US-Anmeldung in Anspruch zu nehmen. Die Klägerin habe ihm jegliche Informationen über diese Anmeldung vorenthalten. Eine Nachfrage bei dem von der Klägerin beauftragten US-Patentanwalt sei im Hinblick auf dessen Pflicht zur Verschwiegenheit nicht erfolgversprechend gewesen. Die Inanspruchnahme einer Priorität sei wegen der für ein Gebrauchsmuster geltenden Neuheitsschonfrist ohnehin nicht erforderlich gewesen. Dass es für Patentanmeldungen keine vergleichbare Schonfrist gebe, sei unerheblich, weil die Klägerin lediglich die Anmeldung eines Gebrauchsmusters gewünscht habe. Die Inanspruchnahme einer Priorität wäre zudem unwirksam gewesen, weil die US-Anmeldung eine völlig andere Erfindung zum Gegenstand gehabt habe als das vom Beklagten angemeldete Gebrauchsmuster. Die Beanspruchung eines solchen Rechts habe außerdem nicht den Zweck, Personen, die mit weiteren Nachanmeldungen befasst sind, einen Hinweis auf vorhandene Voranmeldungen zu geben.

Entscheidungsgründe:
29
Die zulässige Berufung ist unbegründet. Zutreffend hat das Landgericht die Klage als zulässig angesehen, einen Schadensersatzanspruch der Kläger aber verneint, weil der Beklagte die ihm obliegenden Beratungspflichten nicht verletzt hat. Der zweitinstanzlich erhobene Vorwurf, der Beklagte hätte bereits bei der von ihm getätigten Gebrauchsmusteranmeldung eine Priorität in Anspruch nehmen müssen, ist zwar berechtigt, begründet aber ebenfalls keinen Ersatzanspruch, weil der geltend gemachte Schaden vom Schutzzweck dieser Pflicht nicht umfasst ist.
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1. Zutreffend hat sich das Landgericht in erster Linie mit vertraglichen Ansprüchen aus § 280 BGB befasst.
31
Der Beklagte war aufgrund des im Juli 2003 erteilten Auftrags zur Anmeldung des Gebrauchsmusters gegenüber der Klägerin vertraglich verpflichtet, die ihm übertragene Tätigkeit sorgfältig auszuüben. Ob den Beklagten im Hinblick auf die späteren, von einem anderen Patentanwalt vorgenommenen Schutzrechtsanmeldungen darüber hinaus auch vorvertragliche Pflichten (§ 311 Abs. 2 BGB) trafen, hat das Landgericht zu Recht offen gelassen. Derartige Pflichten würden jedenfalls nicht weiter reichen als die vertraglichen Pflichten, die dem Beklagten aufgrund des im Jahr 2003 erteilten Mandats ohnehin oblagen.
32
2. Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass den Beklagten als Patentanwalt in den Grenzen des ihm erteilten Mandats grundsätzlich die gleichen Aufklärungs- und Beratungspflichten trafen wie einen Rechtsanwalt.
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Wie ein Rechtsanwalt ist ein Patentanwalt seinem Auftraggeber innerhalb der genannten Grenzen grundsätzlich zur umfassenden und erschöpfenden Belehrung verpflichtet. Er muss den ihm vorgetragenen Sachverhalt daraufhin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftraggeber erstrebten Erfolg herbeizuführen. Er hat dem Mandanten diejenigen Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziel führen können, und Nachteile für den Auftraggeber zu verhindern, soweit solche voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat er dem Auftraggeber den sichersten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche Risiken aufzuklären, damit der Mandant eine sachgerechte Entscheidung treffen kann; Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachlage Anlass gibt, muss der Anwalt darlegen und mit seinem Mandanten erörtern (BGH GRUR 2000, 396, 397 – Vergleichsempfehlung I).
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3. Zutreffend ist das Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Beklagte die ihm danach obliegenden Beratungspflichten nicht verletzt hat.
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a) Entgegen der Auffassung der Klägerin enthält das Schreiben vom 01.03.2004 keine unzutreffende oder irreführende Belehrung.
36
Der im Eingang des Schreibens enthaltene allgemeine Hinweis, dass die Priorität der bereits getätigten Gebrauchsmusteranmeldung innerhalb eines Jahres nach dem Anmeldetag für Nachanmeldungen im In- und Ausland beansprucht werden kann, ist, wie auch die Klägerin im Ansatz nicht verkennt, für sich gesehen zutreffend. Entgegen der Auffassung der Klägerin konnte und durfte diese den Hinweis nicht dahin verstehen, dass die Inanspruchnahme der Priorität über die genannte Frist hinaus an keine weiteren Voraussetzungen gebunden, bei Einhaltung dieser Frist also problemlos möglich ist. Aus dem weiteren Inhalt des Schreibens geht hervor, dass eventuelle Nachanmeldungen umfangreiche Arbeiten erfordern und ein entsprechender Auftrag deshalb möglichst bis zum 29.03.2004, also annähernd fünf Monate vor Ablauf der genannten Jahresfrist erforderlich ist. Weder aus dem Wortlaut des Schreibens noch aus sonstigen Umständen ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser lange zeitliche Vorlauf allein für die Erstellung und Übersetzung der Anmeldeunterlagen benötigt wird und sich eine weitere patentrechtliche Prüfung erübrigt. In dem Schreiben war nicht einmal der Tag der Anmeldung und ein daraus abgeleiteter Endtermin für die Jahresfrist genannt. Vielmehr war die Frist, bis zu der eine Mitteilung über eventuelle Anmeldungswünsche erbeten wurde, grafisch deutlich hervorgehoben. Auch im Übrigen enthält die Mitteilung keine Hinweise darauf, dass eine Nachanmeldung problemlos möglich ist und deshalb kurzfristig und ohne nähere rechtliche Prüfung vorgenommen werden könnte.
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Angesichts all dessen musste die Klägerin die Mitteilung dahin verstehen, dass die erforderliche umfassende Prüfung hinsichtlich zusätzlicher Schutzrechte bei rechtzeitiger Mandatierung durchgeführt würde. Sie durfte dem Schreiben hingegen nicht entnehmen, dass der Beklagte alle sich stellenden Vorfragen bereits vor Erteilung des neuen Mandats abschließend geprüft hatte, so dass sie bis zum 25.08.2004 ohne jede weitere Voraussetzung Schutzrechte unter Inanspruchnahme der Priorität des Gebrauchsmusters hätte anmelden lassen können, oder dass eine solche Prüfung überhaupt nicht erforderlich ist.
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b) Der Beklagte war nicht gehalten, die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität für eine spätere Anmeldung schon vor dem 01.03.2004 zu prüfen oder die Klägerin über diese Voraussetzungen im Einzelnen zu beraten.
39
Solange eine weitere Anmeldung von Schutzrechten für dieselbe Erfindung nicht konkret erwogen wurde, bestand für den Beklagten kein Anlass, diese Frage ohne entsprechendes Mandat abstrakt und gewissermaßen auf Vorrat zu prüfen. Zwar war der Beklagte aufgrund des im Jahr 2003 erteilten Mandats gehalten, den Kläger vor einem Verlust der Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer Priorität zu bewahren. Hierzu reichte es aber aus, darauf hinzuweisen, dass diese Frage rechtzeitig vor Ablauf der Frist zu prüfen ist. Dieser Pflicht hat der Beklagte genügt, indem er darum bat, bis spätestens 29.03.2004 mitzuteilen, ob die Klägerin Nachanmeldungen wünscht. Bei einer Beauftragung innerhalb dieser Frist wäre hinreichend Zeit verblieben, die Rechtslage in der gebotenen Weise zu prüfen und gegebenenfalls die Priorität der US-Anmeldung vom 20.06.2003 in Anspruch zu nehmen.
40
c) Der Beklagte war des Weiteren nicht gehalten, die Klägerin ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es für die Inanspruchnahme einer Priorität auch auf mögliche frühere Anmeldungen ankommen kann.
41
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich, wie das Landgericht ausgeführt hat, ein Patentanwalt in jedem Fall darauf beschränken darf, die Prioritätsfrist zu überwachen, die aus einer von ihm selbst getätigten Anmeldung resultiert und hinsichtlich eventueller früherer Anmeldungen auf die Überwachung durch die damit befassten Personen zu vertrauen. Eine diesbezügliche Hinweispflicht beschränkte sich jedenfalls darauf, dem Mandanten in geeigneter Form zu verdeutlichen, dass dieser rechtzeitig eine rechtliche Prüfung veranlassen muss, um einen Rechtsverlust zu verhindern. Dieser Pflicht hat der Beklagte hier dadurch genügt, dass er die Klägerin gebeten hat, einen Auftrag zur Anmeldung weiterer Schutzrechte bis spätestens 29.03.2004 zu erteilen.
42
Zwar musste der Beklagte auch in Erwägung ziehen, dass die Klägerin diesen Auftrag nicht ihm, sondern einem anderen Patentanwalt erteilen konnte. Auch für diesen Fall brauchte der Beklagte jedoch keine detaillierte Anleitung zu geben, welche Umstände für die Inanspruchnahme einer Priorität von Bedeutung sind und welche Informationen die Klägerin dem anderen Patentanwalt zur Verfügung stellen musste. Er konnte und durfte vielmehr darauf vertrauen, dass ein mit den weiteren Anmeldungen betrauter Patentanwalt die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Priorität von sich aus prüft und die hierfür erforderlichen Informationen bei der Klägerin erhebt. Hierzu war lediglich erforderlich, dass auch ein neu mit der Sache befasster Patentanwalt noch genügend Zeit für die gebotene Prüfung hatte. Dies war bei der vom Beklagten genannten Frist der Fall. Zwar hätte sich die Frist für eine rechtzeitige Anmeldung unter Einbeziehung der US-Anmeldung von knapp fünf Monaten auf deutlich unter drei Monaten verkürzt. Auch damit hätte aber ein zwar knapp bemessener, aber ausreichender Zeitraum zur Verfügung gestanden. Weitergehende Vorsichtsmaßnahmen wären allenfalls dann veranlasst gewesen, wenn der Beklagte Anhaltspunkte dafür gehabt hätte, dass die US-Anmeldung möglicherweise schon vor Juni 2003 getätigt worden sein könnte. Aus den ihm vorliegenden Unterlagen konnte und durfte der Kläger aber den Schluss ziehen, dass die Anmeldung jedenfalls nicht vor dem 13.06.2003 erfolgt sein konnte.
43
Damit, dass die Klägerin aufgrund des erteilten Hinweises die vom Beklagten genannte Frist für eine Mandatierung ignorieren und stattdessen den Tag der Gebrauchsmusteranmeldung und die daraus resultierende Jahresfrist selbst ermitteln würde, brauchte der Beklagte nicht zu rechnen. Der Mitteilung vom 01.03.2004 war hinreichend deutlich zu entnehmen, dass es nicht nur auf die Einhaltung der Jahresfrist, sondern auch und entscheidend auf eine möglichst frühzeitige Mandatierung ankam. Damit wurde der Klägerin hinreichend deutlich vor Augen geführt, worauf sie zu achten hatte, um einen Rechtsverlust zu vermeiden.
44
Der Beklagte musste auch nicht damit rechnen, dass ein von der Klägerin beauftragter anderer Patentanwalt im Hinblick auf die Mitteilung vom 01.03.2004 davon absehen würde, die in Artikel 87 Abs. 1 EPÜ normierten Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Priorität vollständig zu prüfen, und ohne weiteres davon ausgehen würde, dass es sich bei dem Gebrauchsmuster um eine Erstanmeldung handelt. Wie bereits oben dargelegt konnte und durfte die Klägerin der Mitteilung nicht entnehmen, dass einzelne Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Priorität bereits abschließend geprüft und bejaht worden sind. Dies gilt erst recht für einen Patentanwalt, der mit einer Nachanmeldung betraut ist. Dieser hat alle Voraussetzungen von Artikel 87 Abs. 1 EPÜ eigenständig und eigenverantwortlich prüfen. Dazu gehörte auch die Frage, ob es sich bei der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, um eine Erstanmeldung handelt.
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4. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der Beklagte auch nicht deshalb zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet, weil er die Priorität aus der US-Anmeldung nicht bereits bei der im Jahr 2003 erfolgten Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen hat.
46
a) Allerdings hält sich auch dieses Vorbringen noch innerhalb des durch den ursprünglichen Klageantrag und den zu seiner Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalt definierten Streitgegenstandes.
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Mit ihrem ursprünglichen Feststellungsantrag hat die Klägerin den Ersatz desjenigen Schadens geltend gemacht, der dadurch entstanden ist, dass sie dem entsprechenden Rat des Beklagten gefolgt ist und unter Beanspruchung der Priorität des älteren Gebrauchsmusters Nachanmeldungen vorgenommen hat. Zur Begründung dieses Anspruchs hat die Klägerin bereits in erster Instanz – unter anderem – vorgetragen, der Beklagte hätte die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Priorität bereits bei der Anmeldung des ersten Gebrauchsmusters prüfen müssen. Damit gehört auch ein Prüfungs- oder Beratungsfehler in diesem Stadium des Mandatsverhältnisses zum Streitgegenstand, wenn er im weiteren Verlauf dazu geführt hat, dass die Klägerin bei den späteren Anmeldungen ausschließlich auf das Gebrauchsmuster und nicht auf die frühere US-Patentanmeldung rekurriert hat. Letzteres ist nach dem insoweit maßgeblichen Klägervortrag der Fall. Die in zweiter Instanz auf Anregung des Senats erfolgte Neuformulierung des Klageantrags stellt vor diesem Hintergrund keine Klageänderung dar, sondern nur eine sachdienliche Umschreibung des von Anfang an verfolgten Klagebegehrens.
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b) Der zusätzliche Vortrag der Klägerin zu diesem Gesichtspunkt ist nicht gemäß § 531 Abs. 2 ZPO oder sonstigen Vorschriften als verspätet zurückzuweisen. Der der Beurteilung zu Grunde zu legende Tatsachenvortrag ist unstreitig und deshalb auch insoweit zu berücksichtigen, als er erstmals in der Berufungsinstanz erfolgt ist.
49
c) Der Beklagte hat die ihm obliegenden Sorgfaltspflichten bei der Anmeldung des Gebrauchsmusters im Jahr 2003 verletzt, indem er für dieses Gebrauchsmuster nicht die Priorität der zuvor getätigten US-Patentanmeldung in Anspruch genommen hat.
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(1) Wie auch die Klägerin nicht verkennt, war die Inanspruchnahme einer Priorität im Hinblick auf eigene Vorbenutzungen der Klägerin allerdings nicht erforderlich. Zwar musste der Beklagte damit rechnen, dass die Mitte Juni 2003 im Entwurf vorliegende US-Patentanmeldung zeitnah eingereicht worden ist. Aus dem Begleitschreiben des Patentanwalts B. vom 13.06.2003 ging hervor, dass dieser die Anmeldung baldmöglichst einreichen wollte und nur noch auf die Unterschrift der Klägerin auf dem für die Einreichung benötigten Formular wartete. Vor diesem Hintergrund sprach alles dafür, dass diese Einreichung erfolgen werde, zumal sich die Klägerin gerade deshalb an den Beklagten gewandt hatte, weil sie ein entsprechendes Schutzrecht auch in Deutschland anstrebte. Für die vom Beklagten am 25.08.2003 eingereichte Gebrauchsmusteranmeldung war eine im Juni erfolgte US-Anmeldung jedoch schon wegen der in § 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG vorgesehenen Neuheitsschonfrist unschädlich. Unabhängig davon war ohnehin kaum denkbar, dass die im Juni noch als Entwurf vorliegende US-Anmeldung bis Ende August 2003 schon veröffentlicht sein könnte. Unveröffentlichte prioritätsältere Dokumente gehören nicht zum Stand der Technik im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG. Zwischenzeitliche Benutzungshandlungen der Klägerin wären ebenfalls durch die Neuheitsschonfrist gedeckt. Die Inanspruchnahme einer Priorität hätte unter diesem Aspekt keine Vorteile gebracht.
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Dass für die Anmeldung eines deutschen oder europäischen Patents keine Neuheitsschonfrist galt, ist unerheblich. Der Beklagte war nur mit der Anmeldung eines Gebrauchsmusters betraut. Er brauchte sich deshalb nicht mit den hypothetischen Schutzvoraussetzungen für andere Rechte zu befassen.
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(2) Der Beklagte war zur Beanspruchung der Priorität aber unter dem Gesichtspunkt des sichersten Weges verpflichtet, um den Schutz gegen mögliche Vorbenutzungen durch Dritte zu optimieren.
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Wie der Patentanwalt der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zutreffend geltend gemacht hat, bestand zumindest die theoretische Möglichkeit, dass der Bestand des vom Beklagten angemeldeten Gebrauchsmusters durch Veröffentlichungen oder offenkundige Vorbenutzungen seitens Dritter in Frage gestellt werden konnte. Derartige Handlungen sind durch die Neuheitsschonfrist des § 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG nicht erfasst. Zwar war dieses Risiko angesichts des geringen zeitlichen Abstandes zwischen der US-Patentanmeldung – die nicht vor dem 13.06.2003 erfolgt sein konnte – und der vom Beklagten vorgenommenen Gebrauchsmusteranmeldung eher gering. Die Klägerin zeigt auch nicht auf, dass es tatsächlich Beschreibungen oder Benutzungen aus diesem Zeitraum gegeben hat, die den Bestand des Gebrauchsmusters in Frage stellen. Dennoch war der Beklagte gehalten, zur Vermeidung jeglicher Risiken den sichersten Weg einzuschlagen. Dieser hätte darin bestanden, in Erfahrung zu bringen, ob der ihm vorliegende Entwurf einer US-Patentanmeldung inzwischen eingereicht ist, und auf eine positive Antwort hin die Priorität dieser Anmeldung für die von ihm getätigte Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch zu nehmen.
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Dieser Weg war nicht deshalb verschlossen, weil der vom Geschäftsführer der Klägerin beauftragte US-Patentanwalt von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet war. Der Beklagte hätte beim Geschäftsführer der Klägerin, der ihm bereits den Entwurf der US-Patentanmeldung zur Verfügung gestellt hatte, wegen des weiteren Verlaufs dieser Angelegenheit nachfragen können. Der Geschäftsführer der Klägerin hätte den Beklagten daraufhin über die erfolgte Anmeldung informieren oder zur Einholung näherer Auskünfte an den US-Patentanwalt verweisen können. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass dem Beklagten derartige Informationen aus Geheimhaltungsgründen vorenthalten worden wären, sind nicht ersichtlich. Die Klägerin hatte den Beklagten bereits umfassend über den Inhalt der in den USA beabsichtigten Anmeldung informiert. Angesichts dessen hatte sie keinen Anlass, ihn über die Frage, ob die Anmeldung tatsächlich eingereicht worden ist, im Unklaren zu lassen.
55
Eine Inanspruchnahme der Priorität aus der US-Patentanmeldung wäre auch nicht daran gescheitert, dass diese Anmeldung nicht auf die Klägerin, sondern auf deren Geschäftsführer lautete. Das Prioritätsrecht kann unabhängig vom angemeldeten Schutzrecht übertragen werden. Dass eine solche Übertragung – gegebenenfalls auf Vorschlag des Beklagten – zu Stande kommen würde, war angesichts der Identität des Anmelders des US-Schutzrechts und des Geschäftsführers der Anmelderin des Gebrauchsmusters ohne weiteres zu erwarten. Eine solche Übertragung hätte zwar möglichst schnell erfolgen müssen, weil sie sowohl nach der Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 20.04.1998 – 4 W (pat) 71/97, juris Rn. 17) als auch des Europäischen Patentamts (EPA, Beschluss vom 14.11.2006 – T 0062/05, Rn. 3.5) innerhalb der zwölfmonatigen Prioritätsfrist und nach Auffassung des Bundespatentgerichts sogar vor dem Zeitpunkt der Nachanmeldung erfolgen muss. Auch insoweit sind im vorliegenden Fall angesichts der Identität der beteiligten Personen aber keine unüberwindlichen Hindernisse ersichtlich.
56
Der Beklagte durfte mit der Prüfung, ob für das von ihm angemeldete Gebrauchsmuster eine Priorität in Anspruch genommen werden kann, auch nicht bis kurz vor Ablauf der nach § 6 Abs. 2 GebrMG in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 1 PatG maßgeblichen Frist von sechzehn Monaten nach dem Prioritätstag abwarten. Angesichts der zitierten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts musste er darauf achten, dass die erforderliche Abtretung des Prioritätsrechts vor der Anmeldung des Gebrauchsmusters erfolgt. Wegen der andererseits nicht auszuschließenden Möglichkeit, dass es doch nicht zur Anmeldung eines US-Patents gekommen war, durfte er andererseits den Zeitpunkt der Gebrauchsmusteranmeldung nicht über Gebühr hinausschieben. Er musste deshalb im vorliegenden Fall als sichersten Weg eine sofortige Inanspruchnahme der Priorität aufgrund abgetretenen Rechts schon bei der Anmeldung des Schutzrechts wählen.
57
Die mit der Inanspruchnahme einer Priorität verbundene Gefahr, dass die US-Patentanmeldung frühzeitig bekannt wird, führt zu keiner anderen Beurteilung. Zwar ist theoretisch denkbar, dass der Klägerin aus einem solchen Bekanntwerden Nachteile entstehen. Diese Gefahr war nach Einschätzung des Senats aber noch geringer als die – ebenfalls nur als gering einzuschätzende – Gefahr einer zwischenzeitlichen Beschreibung oder Benutzung durch Dritte. Entsprechendes gilt für die vom Beklagten aufgezeigten weiteren Nachteile, die eine Inanspruchnahme der Priorität theoretisch hätte mit sich bringen können. Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass der Eintritt derartiger Nachteile im vorliegenden Fall ernstlich zu besorgen war. Bei der gebotenen Abwägung hätte der Beklagte deshalb der Option, den Prioritätstag der Gebrauchsmusteranmeldung auf einen möglichst frühen Zeitpunkt zu legen, als sicherstem Weg den Vorzug geben müssen.
58
(3) Die Inanspruchnahme der Priorität war auch nicht wegen fehlender Identität des Anmeldungsgegenstandes ausgeschlossen. Zwar enthält die in den Gebrauchsmusteransprüchen beanspruchte Lehre weitaus weniger und zum Teil auch andere Merkmale als die Lehre der US-Anmeldung und die Lehre der beiden insoweit weitgehend mit der US-Anmeldung übereinstimmenden späteren Anmeldungen. Aus der Beschreibung des vom Beklagten angemeldeten Gebrauchsmusters ergibt sich jedoch noch mit hinreichender Deutlichkeit, dass auch die weiteren in den Abbildungen offenbarten und in der Beschreibung erläuterten Merkmale, die mit den in den anderen Anmeldungen beanspruchten Merkmalen im Wesentlichen übereinstimmen, der Vorrichtung mit zur beanspruchten Lehre gehören sollten. Selbst wenn insoweit Zweifel verblieben sein sollten, wäre es jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des sichersten Wegs geboten gewesen, die Priorität vorsorglich in Anspruch zu nehmen.
59
d) Aus der Verletzung dieser Pflicht ergibt sich nicht der mit der Klage geltend gemachte Schadensersatzanspruch.
60
(1) Allerdings ist die aufgezeigte Pflichtverletzung des Beklagten für den geltend gemachten Schaden kausal geworden.
61
Der Senat hat in Würdigung aller Umstände (§ 287 ZPO) keine durchgreifenden Zweifel daran, dass der von der Klägerin mit der nachfolgenden Patentanmeldung betraute Patentanwalt auf die US-Patentanmeldung und die Möglichkeit, deren Priorität in Anspruch zu nehmen, aufmerksam geworden wäre, wenn der Beklagte diese Priorität bereits für die von ihm getätigte Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen hätte. Es spricht auch alles dafür, dass die am 02.07.2004 vorgenommene Patentanmeldung bei Kenntnis dieser Zusammenhänge einige Tage vorher – bis spätestens 20.06.2004 – hätte vorgenommen worden können und auch vorgenommen worden wäre, was zur Inanspruchnahme der Priorität aus der am 20.06.2003 eingereichten US-Patentanmeldung ausgereicht hätte. Anders als bei dem vom Beklagten angemeldeten Gebrauchsmuster bestehen hinsichtlich der US-Anmeldung auch keine Zweifel daran, dass darin die gleiche Erfindung offenbart ist wie in der europäischen Patentanmeldung. Angesichts der verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Geschäftsführern der Klägerin und dem Umstand, dass von den Geschäftsführern angemeldete Schutzrechte ohnehin der Klägerin zur Verwertung überlassen wurden, hätte sich bei vollständiger Kenntnis der Sachlage aller Voraussicht nach auch das Problem der fehlenden Personenidentität der Patentanmelder lösen lassen. Der Klägerin hätte auf diese Weise ein europäisches Patent und ein daraus abgezweigtes Gebrauchsmuster zur Verfügung gestanden, dessen Bestand nicht durch das vom Beklagten angemeldete Gebrauchsmuster gefährdet gewesen wäre.
62
Die tatsächlich vorgenommene Anmeldung am 02.07.2004 unter Inanspruchnahme der Priorität aus dem vom Beklagten angemeldeten Gebrauchsmuster hat demgegenüber dazu geführt, dass dieses am 20.11.2003 bekannt gemachte Gebrauchsmuster gemäß Artikel 54 Abs. 2 EPÜ zum Stand der Technik gehört. Maßgeblicher Prioritätstag für die Beurteilung der Patentanmeldung war der 02.07.2004. Die Inanspruchnahme der Priorität aus dem Gebrauchsmuster war unwirksam. Sie hätte gemäß Artikel 87 Abs. 1 EPÜ vorausgesetzt, dass die Patentanmeldung innerhalb von zwölf Monaten nach der ersten Einreichung erfolgt. Erste Einreichung in diesem Sinn ist die am 20.06.2003 erfolgte US-Patentanmeldung. In dieser war der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 der europäischen Patentanmeldung vollständig offenbart. Dass die vom Beklagten gefertigte Gebrauchsmusteranmeldung und Anspruch 3 der europäischen Patentanmeldung ergänzend eine in der US-Patentanmeldung noch nicht beschriebene Weiterentwicklung mit einem aus zwei zueinander senkrechten Scharnierachsen bestehenden Gelenkmechanismus betreffen, ist demgegenüber unerheblich. Der Klägerin ist jedenfalls insoweit ein Schaden entstanden, als ein Patentschutz für eine Vorrichtung ohne dieses Merkmal nicht mehr in Betracht kommt.
63
(2) Der Beklagte hat für diesen Schaden nicht einzustehen. Es fehlt an dem erforderlichen inneren Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und dem dadurch mitverursachten Schaden.
64
Hat ein Anwalt die ihm obliegenden vertraglichen Pflichten verletzt, sind alle Schadensfolgen zu ersetzen, zu deren Abwendung die verletzte Vertragspflicht übernommen wurde (BGH NJW 1997, 250, 253). An dem danach erforderlichen Zurechnungszusammenhang fehlt es zwar nicht schon deshalb, weil der Schaden auch durch das Fehlverhalten eines Dritten verursacht worden ist. Die Zurechenbarkeit fehlt aber, wenn das Eingreifen des Dritten den Geschehensablauf so verändert, dass der Schaden bei wertender Betrachtung in keinem inneren Zusammenhang zu der vom Rechtsanwalt zu vertretenden Vertragsverletzung steht (BGH NJW 2008, 1309 Rn. 12).
65
Im vorliegenden Fall diente die dem Beklagten obliegende Pflicht, bei der Anmeldung des Gebrauchsmusters die Priorität der US-Patentanmeldung in Anspruch zu nehmen, dazu, zu verhindern, dass diesem Gebrauchsmuster aufgrund von Beschreibungen oder Benutzungen der Schutz versagt bleibt, die in der Zeit zwischen den beiden Anmeldungen öffentlich zugänglich geworden sind. Sie hatte dagegen nicht den Zweck, einen später mit einer weiteren Folgeanmeldung betrauten Patentanwalt darauf aufmerksam zu machen, dass die Gebrauchsmusteranmeldung zumindest hinsichtlich eines Teils ihres Gegenstandes nicht als erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 Abs. 1 EPÜ herangezogen werden kann.
66
Wie bereits oben dargelegt muss die Frage, ob und in welchem Umfang die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden kann, bei jeder nachfolgenden Anmeldung ohnehin einer eingehenden und komplexen Prüfung unterzogen werden. Angesichts dessen kann und darf der mit einer konkreten Anmeldung befasste Patentanwalt davon ausgehen, dass eine solche Prüfung auch bei späteren Anmeldungen durchgeführt wird. Er ist deshalb nicht gehalten, einen Teil dieser Prüfung gewissermaßen auf Vorrat auch für eventuelle Folgeanmeldungen durchzuführen. Eine vorgezogene Prüfung einzelner Punkte wäre für jede weitere Anmeldung ohnehin von begrenztem Wert, weil der Inhalt der späteren Anmeldung naturgemäß nicht in allen Einzelheiten vorausgesehen werden kann. Sie wäre darüber hinaus sogar gefährlich, wenn der mit der nachfolgenden Anmeldung betraute Patentanwalt sie berechtigterweise zum Anlass nehmen würde, von einer eigenen Prüfung Abstand zu nehmen.
67
Vor diesem Hintergrund steht die Pflicht, die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme einer Priorität für das jeweils anzumeldende Schutzrecht in vollem Umfang zu prüfen und auszunutzen, nicht in dem für eine Schadenszurechnung erforderlichen inneren Zusammenhang mit Schäden, die bei einer späteren Prüfung dieser Frage im Hinblick auf weitere Schutzrechtsanmeldungen entstehen können. Dass Fehler bei der Prüfung im Rahmen einer früheren Anmeldung zu Folgefehlern bei der Prüfung im Rahmen einer späteren Anmeldung führen, ist weder zwingend noch typisch, weil die Prüfung bei der früheren Anmeldung gerade nicht als Grundlage und Ausgangspunkt für die Prüfung bei einer nachfolgenden Anmeldung herangezogen werden kann und darf. Soweit einzelne Ergebnisse der früheren Prüfung für die spätere im Einzelfall dennoch von Bedeutung sind, ist dies ein eher zufälliger Reflex, nicht aber ein Ziel, dessen Erreichung die Prüfung der Prioritätsfrage im Rahmen der früheren Anmeldung dient.
68
Angesichts dessen hat der Beklagte trotz des ihm unterlaufenen Fehlers nicht für die geltend gemachten Schäden einzustehen. Ob ein Schadensersatzanspruch auch deshalb ausscheidet, weil die im europäischen Patent beanspruchte Lehre auch bei wirksamer Inanspruchnahme der Priorität aus der US-Patentanmeldung nicht neu oder erfinderisch wäre, kann deshalb dahingestellt bleiben.
69
5. Nach allem war die Berufung der Klägerin mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, 711 ZPO.
70
Gründe für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) lagen entgegen der Auffassung der Klägerin nicht vor. Die Auslegung des Schreibens vom 01.03.2004 wirft nach Auffassung des Senats keine Fragen auf, denen über den entschiedenen Einzelfall hinaus Bedeutung zukommt. Die für die Entscheidung maßgeblichen Grundsätze über den erforderlichen inneren Zusammenhang zwischen einer Pflichtverletzung und dem dadurch verursachten Schaden sind in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hinreichend geklärt. Der – durchaus schwierigen – Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall kommt nach Auffassung des Senats ebenfalls keine über den Streitfall hinausreichende Bedeutung bei.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 40 PatG
§ 280 BGB
§ 287 ZPO
§ 6 Abs. 1 GebrMG
§ 280 Abs. 1 BGB
§ 311 Abs. 2 BGB
§ 531 Abs. 2 ZPO
§ 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG
§ 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG
§ 6 Abs. 2 GebrMG
§ 41 Abs. 1 Satz 1 PatG
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2000, 396, 397
NJW 1997, 250, 253
NJW 2008, 1309
7 O 150/07
4 W (pat) 71/97