Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2017-01-24, Aktenzeichen 4a O 86/15
ECLI: ECLI:DE:LGD:2017:0124.4A.O86.15.00

Tenor:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist,
zu unterlassen
L-Lysin
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, das mittels eines Verfahrens hergestellt wurde, welches folgende Schritte umfasst:
1. Herstellen von L-Lysin in den Kulturen oder Zellen
2. durch Kultur eines Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium
2.1 mit einer verbesserten L-Lysin-Produktivität durch
2.2 Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz durch Deletion mehrerer Basenpaare in dem Gen,
2.3 wobei das Gen ein endogenes NCgll090-Gen mit der durch die SEQ ID. No: 1
angegebenen Nukleotidsequenz ist
3. Sammeln von L-Lysin aus den Kulturen
(Anspruch 5 i.V.m. Anspruch 2 und 1 des Klagepatents),
2. der Klägerin für die Zeit ab 3. August 2011 Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der unter I.1. beschriebenen Erzeugnisse zu erteilen, und zwar unter Angabe der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und der Menge der ausgelieferten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei die zugehörigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) mit der Maßgabe vorzulegen sind, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können;
3. der Klägerin darüber Auskunft zu geben und Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die unter I.1. beschriebenen Handlungen seit dem 3. September 2011 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in Deutschland ansässigen vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten sind;
4. das in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindliche, unter oben I.1. fallende L-Lysin auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre –der Beklagten – Kosten herauszugeben;
5. die vorstehend zu Ziff. I.1 bezeichneten, seit dem 03.08.2011 im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich nimmt.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 3. September 2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 1.000.000,00.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Feststellung der Verpflichtung der Beklagten, Schadensersatz zu leisten, in Anspruch.
Die Klägerin ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (vgl. den in Anlage VP4 vorgelegten Registerauszug) eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents EP A (nachfolgend: Klagepatent). Die Klagepatentschrift wurde in Anlage VP2 zur Akte gereicht; eine deutsche Übersetzung als Anlage VP3. Das in englischer Verfahrenssprache erteilte Klagepatent wurde am 28.12.2007 unter Inanspruchnahme des Prioritätsdatums 29.12.2006 der KR X angemeldet. Das Europäische Patentamt veröffentlichte am 03.08.2011 den Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents.
Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte hat gegen das Klagepatent eine Nichtigkeitsklage (vorgelegt in Anlage M3) beim Bundespatentgericht eingereicht, über die noch nicht entschieden wurde.
Die kombiniert geltend gemachten Ansprüche 5, 1 und 2 des Klagepatents lauten in der englischen Verfahrenssprache wie folgt:
“5. A method of producing L-lysine comprising the following steps of: producing L-lysine in the cultures or cells by culture of the microorganism of any one of claims 1 to 4; and collecting L-lysine from the cultures.”
“1. A microorganism of Corynebacterium genus having enhanced L-lysine productivity by inactivating a gene having repeated aspartate residues in its amino acid sequence, wherein the gene is endogenous NCg11090 gene having the nucleotide sequence represented by SEQ. ID. NO: 1.
2. The microorganism of Corynebacterium genus according to claim 1, wherein the inactivation is induced by one or more mutation methods selected from the group consisting of insertion of one or more base pairs in the NCg11090 gene, deletion of one or more base pairs in the gene, and transition or transversion of base pairs by inserting nonsense codon in the gene.”
In deutscher Übersetzung lauten die geltend gemachten Ansprüche wie folgt:
” 5. Verfahren zur Herstellung von L-Lysin, umfassend die folgenden Schritte:
Herstellen von L-Lysin in den Kulturen oder Zellen durch Kultur des Mikroorganismus nach einem der Ansprüche
1 bis 4; und Sammeln von L-Lysin aus den Kulturen.“
“1. Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium mit einer verbesserten L-Lysin-Produktivität durch Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz, wobei das Gen ein endogenes NCgll090-Gen mit der durch die SEQ ID. NO: 1 angegebenen Nukleotidsequenz ist.
2. Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium nach Anspruch 1, wobei die Inaktivierung durch ein oder mehrere Mutationsverfahren induziert wird, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus einer Insertion eines oder mehrerer Basenpaare in das NCgll090-Gen, einer Deletion eines oder mehrerer Basenpaare in dem Gen und einer Transition oder Transversion von Basenpaaren durch Insertion eines Nonsense-Codons in das Gen besteht.“
Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in der Republik Korea (Südkorea), das u.a. im Bereich der Herstellung von L-Lysin tätig ist. Die Beklagte ist ein (Vertriebs-) Unternehmen mit Sitz in X, deren Rechtsvorgängerin die B ist. Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland L-Lysin in der Form von „L-Lysine mono HCl 98,5 % min. Futtermittelqualität“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), das von dem Unternehmen C. in China hergestellt wurde.
Die Klägerin trägt vor, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent wortsinngemäß. Bei der angegriffenen Ausführungsform handele es sich um ein unmittelbares Verfahrensprodukt des in Anspruch 5 des Klagepatents geschützten Herstellungsverfahrens. Im vorliegenden Fall sei die Beweisregel des § 139 Abs. 3 PatG anwendbar. L-Lysin sei zwar kein neues Produkt, jedoch seien verkaufsfertige L-Lysin-Säcke mit Spuren der DNA von gentechnisch manipulierten NCgll090-Genen von Corynebacterium – wie die angegriffene Ausführungsform – als neues Produkt anzusehen.
Der Anspruch sei nicht auf die Herstellung bzw. das Sammeln von L-Lysin als freie Base beschränkt. Vielmehr erfasse das Klagepatent alle für die wirtschaftliche Verwertung des Stoffs gängigen Salzformen, so etwa das angegriffene L-Lysin HCl (Monohydrochlorid). Dem Klagepatent komme es nicht darauf an, eine besonders vorzugswürdige Form von L-Lysin bereitzustellen, sondern die Ausbeute generell zu steigern. L-Lysin HCL werde vom Klagepatent in Abs. [0051] auch unmittelbar beschrieben. Es sei für den Fachmann – auch aus Abs. [0045] – klar, dass L-Lysin auch als L-Lysin-Monohydrochlorid aus den Kulturen gesammelt werden könne. Da in einem Ausführungsbeispiel L-Lysin HCl entstehe, müsse L-Lysin in dieser Form vom Anspruch erfasst sein. L-Lysin könne in flüssiger oder fester Form aus den Kulturen gesammelt werden, wobei es in fester Form als Salz vorliege.
Durch die Umsetzung in die HCl-Form (Salzform) würden die charakteristischen chemischen Eigenschaften von L-Lysin nicht verändert. Insofern wäre selbst wenn man die Umsetzung in L-Lysin HCl als „Weiterverarbeitung“ ansähe, die angegriffene Ausführungsform weiterhin unmittelbares Verfahrensprodukt.
Soweit der Anspruch eine Erhöhung der L-Lysin-Produktivität vorsehe, handele es sich um ein funktionales Merkmal, das hier für die Verletzungsprüfung irrelevant sei. Im Übrigen sei durch die Feststellungen im Klagepatent der Beweis des ersten Anscheins für eine Produktivitätserhöhung erbracht, den die Beklagte nicht substantiiert entkräftet habe. Dieser sei insoweit ein Bestreiten mit Nichtwissen nicht möglich.
Soweit die Beklagte mit Nichtwissen bestreitet, dass es sich bei dem manipulierten Gen um ein endogenes NCgll090-Gen mit der durch die SEQ ID. No:1 angegebenen Nukleotidsequenz handelt, sei dies bereits unzulässig und deshalb unbeachtlich. Die Beklagte könne die angegriffenen Ausführungsformen selbst analysieren. Sie trete als Importeurin auf. Der Anspruch sei aber ohnehin nicht auf die Herstellung eines bestimmten Mikroorganismus‘ gerichtet, sondern auf die Nutzung eines bereits fertigen Mikroorganismus‘. Es sei nicht erforderlich, dass die ursprüngliche Version des NCgll090-Gens vor der Deletion exakt mit der gesamten Sequenz der DQ ID. NO:1 übereinstimmt. Um die exakte Sequenz des Gens gehe es dem Klagepatente nicht, die natürlich vorkommenden Unterschiede seien unerheblich. So werden in Abs. [0012] vier verschiedene Corynebacterien-Stämme genannt. Wichtig sei nur, dass die nach der Deletion noch vorhandene Sequenz mit dem im Anspruch definierten Gen übereinstimme. Die im Anspruch angegebene Sequenz solle das Gen nur identifizierbar machen. In der angegriffenen Ausführungsform stimmen die noch vorhandenen 47 Basenpaare des NCgll090-Gen – insoweit unstreitig – mit der in der SEQ ID. No. 1 angegebenen Sequenz überein.
Das Klagepatent werde sich auf die Nichtigkeitsklage der Beklagten hin als rechtsbeständig erweisen, so dass eine Aussetzung des Verfahrens nicht angezeigt sei. Die vorgelegten Entgegenhaltungen enthielten keinen Hinweis auf das NCgll090-Gen, geschweige denn, dieses zu deaktivieren. Die Deaktivierung eines bestimmten Gens sei auch nicht trivial. Die Funktion des im Anspruch genannten Gens sei im Prioritätszeitpunkt noch nicht bekannt gewesen, so dass auch unklar gewesen sei, welche Folgen dessen Inaktivierung haben werde.
Die Klägerin beantragt,
wie zuerkannt.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen;
hilfsweise:
den vorliegenden Rechtsstreit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des den deutschen Teil DE D des europäischen Patents EP A betreffenden Nichtigkeitsverfahrens (Az. noch nicht bekannt) auszusetzen.
weiter hilfsweise:
der Beklagten wird gestattet, die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden.
Die Beklagte meint, das Klagepatent werde durch die angegriffene Ausführungsform nicht verletzt. Die Beklagte habe keine Kenntnisse über den Herstellungsprozess des streitgegenständlichen L-Lysin HCls; Nachfragen bei der Herstellerin hätten nicht weiter geholfen. L-Lysin sei kein neues Erzeugnis im Sinne von § 139 Abs. 3 PatG, so dass eine Beweislastumkehr ausscheide. Der Anknüpfungspunkt dieser Regelung sei die Neuheit des anspruchsgemäßen Erzeugnisses, nicht der angegriffenen Ausführungsform (hier Säcke mit L-Lysin HCl).
Die Beklagte habe – insoweit unstreitig – nicht L-Lysin als freie Base, sondern L-Lysin Monohydrochlorid (L-Lysin HCl) geliefert. L-Lysin und L-Lysin HCl seien nicht identisch. Die Salzform von L-Lysin sei chemisch anders, etwa stabiler. Das Klagepatent sei nur auf L-Lysin ausgerichtet und umfasse nicht die gängigen Salzformen. Aus Abs. [0045] der Patentbeschreibung entnehme der Fachmann, dass das Klagepatent L-Lysin HCl kenne und von L-Lysin unterscheide, aber nur die freie Base L-Lysin beanspruche. Dieses Ausführungsbeispiel betreffe im Übrigen nicht das anspruchsgemäße Herstellungsverfahren, sondern nur eine Analyse. Im Ausführungsbeispiel nach Abs. [0050] ff. sei das patentgemäße Verfahren mit der Herstellung von L-Lysin beendet. Die beschriebene weitere Umsetzung sei ein zusätzlicher Schritt außerhalb des Anspruchs.
Die Beklagte bestreitet die anspruchsgemäße Verwendung eines NCgll090-Gen mit der SEQ ID. No:1 mit Nichtwissen. Das Klagepatent setzte in der geltend gemachten Anspruchskombination einen Mikroorganismus voraus, der ein NCgll090-Gen enthält, das vor der Inaktivierung die gesamte Sequenz gemäß SEQ ID NO:1 aufweist. Der Anspruch sei nicht auf ein NCgll090-Gen gerichtet, das eine bestimme Homologie (also eine Ähnlichkeit) zur Sequenz des SEQ ID NO:1 aufweist, sondern auf eine ganz bestimmte Variante des Gens mit exakt der Sequenz in der SEQ ID No:1. Genau diese Variante solle patentgemäß inaktiviert werden. Die Charakterisierung des Gens könne sich nur auf den Zustand vor der Deletion beziehen.
Einen Nachweis hierfür lege die Klägerin nicht vor. Das Privatgutachten komme nur zu dem Schluss, dass in dem untersuchten L-Lysin HCl DNA mit einem inaktivierten NCgll090-Gen vorliegt; jedoch nicht, dass hierin vor der Inaktivierung durch die Deletion von Basenpaaren ein NCgll090-Gen mit genau der Sequenz SEQ ID No:1, welches (unstreitig) die sogenannte Wildsequenz ist, vorgelegen hat. Im deletierten Bereich könnten dagegen die Sequenzen voneinander abweichen, so dass keine Rückschlüsse auf den Zustand vor der Deletion möglich seien. Einen Nachweis für die Merkmalsverwirklichung könne auch das Gutachten nach Anlage VP19 nicht erbringen, da (unstreitig) mehr Corynebacterium-Stämme existieren bzw. technisch in Frage kommen, als in den zur Prüfung herangezogenen Datenbanken vorkommen.
Die beanspruchte verbesserte L-Lysin-Produktivität müsse kausale Folge der Inaktivierung eines Genes mit einer bestimmten Gensequenz sein. Dies sei nicht nachgewiesen und werde mit Nichtwissen bestritten. Ebenso werde mit Nichtwissen bestritten, dass die Verbesserung kausal durch die Inaktivierung verursacht wird.
Die Klägerin bleibe jede Ausführungen dazu schuldig, dass auch das von der Beklagten tatsächlich vertriebene L-Lysin HCl ein unmittelbares Verfahrensprodukt sei. Das gesammelte L-Lysin sei, wenn es aus den Kulturen gesammelt wird, als Futtermittelzusatz noch nicht verwendbar. Hierzu seien weitere Verarbeitungsschritte erforderlich.
Hilfsweise sei das Verfahren jedenfalls auszusetzen, da sich das Klagepatent auf die eingereichte Nichtigkeitsklage als nicht rechtsbeständig erweisen werde. Der Gegenstand der geltend gemachten Anspruchskombination sei nicht erfinderisch gegenüber den Entgegenhaltungen NK5, NK6 oder NK7 jeweils in Kombination mit dem fachmännischen Wissen. Zum Nachweis dieses Wissens legt die Beklagte ein Gutachten der E AG vor (Anlage M5 = NK10 im Nichtigkeitsverfahren).
Die Klägerin hat der Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit in Höhe von EUR 107.500,00 geleistet.
Für die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird ergänzend auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.12.2016 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist begründet. Die angegriffenen Ausführungsformen sind unmittelbare Verfahrenserzeugnisse nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG der geltend gemachten Anspruchskombination des Klagepatents (hierzu unter I.). Da die Beklagte entgegen § 9 S. 2 Nr. 3 PatG die angegriffene Ausführungsform im Inland u.a. vertreibt, stehen der Klägerin gegen die Beklagte die geltend gemachten Ansprüche aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 1, Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB zu (hierzu unter II.). Im Rahmen des der Kammer zustehenden Ermessens wird die Verhandlung nicht nach § 148 ZPO in Bezug auf das Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt (hierzu unter III.).
I.
Die angegriffenen Ausführungsformen sind unmittelbare Verfahrenserzeugnisse nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG der geltend gemachten Anspruchskombination des Klagepatents.
1.
Das Klagepatent (im Folgenden nach Abs. der deutschen Übersetzung in Anlage VP3 zitiert, ohne das Klagepatent stets ausdrücklich zu nennen) betrifft einen Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium mit einer verstärkten L-Lysin-Produktivität und ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin damit.
In seiner einleitenden Beschreibung führt das Klagepatent aus, dass Aminosäuren, insbesondere L-Lysin, weite Verwendung als Tierfutter, als Rohmaterial für Medikamente und in der Pharmaindustrie findet. Es wurde durch Fermentation der Mikroorganismen der Gattung Corynebacterium hergestellt (Abs. [0002]).
Mikroorganismen der Gattung Corynebacterium, insbesondere Corynebacterium glutamicum, sind gram-positive Mikroorganismen, die bei Herstellung von L-Aminosäuren häufig verwendet werden. Dem Verfahren zur Herstellung von L-Aminosäuren unter Verwendung von Mikroorganismen der Gattung Corynebacterium kommt eine sehr große Bedeutung zu (Abs. [0003]).
Es wurde versucht, Mikroorganismen der Gattung Corynebacterium, die L-Aminosäuren produzieren, durch Disruption spezifischer Gene oder Verminderung der Expression spezifischer Gene mittels rekombinanter DNA-Techniken zu verbessern. Zum Beispiel offenbart das US-Patent Nr. F ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin durch Mikroorganismen der Gattung Corynebacterium durch Fermentation, wobei in einem ersten Schritt Mikroorganismen der Gattung Corynebacterium gezüchtet werden, wobei die DNS codierend Phospoenolpyruvat (PEP)-Carbodykinase (PCK) mutiert wurde, oder wobei der Mikroorganismus eine verminderte PEP-PCK aufweist (Abs. [0004]).
Darüber hinaus wurden zahlreiche Studien darüber durchgeführt, wie die einzelnen Gene, die an der L-Aminosäure-Biosynthese beteiligt sind, die L-Aminosäure-Produktion beeinflussen durch Amplifikation der Gene zur Entwicklung von Mikroorganismen der Gattung Corynebacterium (Eggeling, Amino Acids 6, 261-272 (1994)).
Auch können Mikroorganismen der Gattung Corynebacterium durch Einführen fremder Gene aus anderen Bakterien entwickelt werden. Zum Beispiel offenbart die japanische Patentveröffentlichung Nr. G ein Verfahren zur Herstellung von L-Glutaminsäure und L-Prolin durch Kultivieren eines Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium oder der Gattung Brevibacterium, welcher ein rekombinantes Konstrukt aus einem DNA-Fragment, das genetische Informationen zur Synthese von Zitronensäuresynthase aufweist, und Vektor-DNA enthält, und Herstellen von L-Glutaminsäure und L-Prolin aus den Kulturen.
An diesem Stand der Technik kritisiert das Klagepatent, dass es trotz der oben genannten Versuche immer noch erforderlich sei, einen Stamm mit verbesserter L-Lysin-Produktivität herzustellen. Das Klagepatent nennt es daher in Abs. [0008] f. als Ziel der vorliegenden Erfindung, einen Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium mit erhöhter L-Lysin-Produktivität bereitzustellen und ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin unter Verwendung des vorgenannten Mikroorganismus‘ bereitzustellen.
2.
Zur Lösung schlägt das Klagepatent ein Verfahren gemäß der von der Klägerin geltend gemachten Anspruchskombination aus den Ansprüchen 5 mit 1 und 2 vor, die in Form einer Merkmalsgliederung wie folgt dargestellt werden kann:
0 Verfahren zur Herstellung von L-Lysin, umfassend die folgenden Schritte:
1 Herstellen von L-Lysin in den Kulturen oder Zellen
2 durch Kultur eines Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium
2.2 Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz durch Deletion mehrerer Basenpaare in dem Gen
2.3 wobei das Gen ein endogenes NCgll090-Gen mit der durch die SEQ ID. No: 1angegebenen Nukleotidsequenz ist.
3 Sammeln von L-Lysin aus den Kulturen.
3.
Die geltend gemachte Kombination aus dem Verfahrensanspruch 5 mit den Erzeugnisansprüchen 1 und 2 beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin, das eine im Vergleich zum Stand der Technik erhöhte Produktivität aufweist. Wie im Stand der Technik wird zur L-Lysin-Produktion ein Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium verwendet, welches aber gemäß der geschützten Lehre so modifiziert wurde, dass es eine höhere Produktivität an L-Lysin zeigt.
Bei der Produktion von L-Lysin durch diese Mikroorganismen wird Aspartat benötigt, was aber von den Zellen auch für die Produktion von Proteinen der nicht-essentiellen Gene in großen Mengen verbraucht wird (Abs. [0015]). Die Verringerung dieses Verbrauchs kann die L-Lysin Produktion begünstigen.
Um die Produktion von L-Lysin zu steigern, werden daher Mikroorganismen der Art Corynebacterium gentechnisch verändert, indem ein bestimmtes Gen – namentlich das endogene NCgll090-Gen mit der durch die SEQ ID. No: 1 angegebenen Nukleotidsequenz (dies definiert das Gen) – inaktiviert wird (Merkmale 2.2, 2.3; Abs. [0012]). Dieses Gen codiert normalerweise für ein Protein das mehr Aspartatreste verbraucht als andere Proteine. Durch die Inaktivierung dieses Gens steht mehr Aspartat für die Produktion von L-Lysin zur Verfügung, was die Produktivität steigert. Bei der Wahl des genauen Typs des Mikroorganismus‘ der Gattung Corynebacterium ist der Fachmann frei (Abs. [0013]).
Das L-Lysin wird durch Kultur dieses speziellen Mikroorganismus hergestellt (Merkmal 2). Das Kultivieren des Mikroorganismus‘ kann dabei mithilfe jedes Kulturverfahrens und aller Kulturbedingungen, die dem Fachmann bekannt sind, durchgeführt werden (Abs. [0023] – [0029]). Im letzten Schritt des Verfahrens wird das L-Lysin aus den Kulturen gesammelt (Merkmal 3).
4.
Die angegriffenen Ausführungsformen sind durch das anspruchsgemäße Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnisse im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG. Entsprechend verletzt die Beklagte das Klagepatent, indem sie die angegriffene Ausführungsform anbietet, in den Verkehr bringt und zu den genannten Zwecken einführt und besitzt.
Die Verwirklichung der Merkmale 2 und 2.2 ist unstreitig, so dass hierzu keine weiteren Ausführungen mehr erforderlich sind. Aber auch die Verwirklichung der übrigen Merkmale lässt sich feststellen.
Dabei kann sich die Klägerin allerdings nicht auf die Beweislastumkehr nach § 139 Abs. 3 PatG berufen. Voraussetzung hierfür ist ein Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses ist. Dabei sind an die Neuheit des Erzeugnisses die Maßstäbe wie bei § 3 PatG anzuwenden (Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 121). Gegenstand der geltend gemachten Anspruchskombination des Klagepatents ist die produktivere Herstellung von L-Lysin. Hierbei handelt es sich aber unstreitig um keinen neuen Stoff.
a)
Das Verfahren verwirklicht Merkmal 1,
„1 Herstellen von L-Lysin in den Kulturen oder Zellen“.
Unter den anspruchsgemäßen Begriff „L-Lysin“ fällt auch das hier die angegriffene Ausführungsform darstellende L-Lysin HCl und nicht nur L-Lysin in reiner Form (d.h. als „freie Base“).
aa)
Anspruchsgemäß kommt es grundsätzlich nicht darauf an, in welcher Form L-Lysin hergestellt wird. Im Anspruchswortlaut wird L-Lysin nur generisch bezeichnet und begrifflich nicht näher eingeschränkt.
(1)
Für eine Einschränkung von Anspruch 1 auf L-Lysin als freie Base sind keine technisch-funktionalen Gründe erkennbar. Das Klagepatent ist nicht auf L-Lysin selbst oder in einer bestimmten Form gerichtet; es schützt keinen neuen Stoff. Eine Verbesserung der Eigenschaften von L-Lysin ist ebenfalls nicht Gegenstand der anspruchsgemäßen Lehre. Diese ist vielmehr alleine auf eine Steigerung der Produktion von L-Lysin ausgerichtet (so Merkmal 2.1, vgl. auch die Aufgabenstellung in Abs. [0008] f.). Hierfür ist aber unerheblich, in welcher Form das Lysin hergestellt und aus den Kulturen gesammelt wird. Der Umstand, dass das Klagepatent L-Lysin HCl kennt (vgl. Abs. [0045]), bietet alleine keinen ausreichenden Anhaltspunkt, den Anspruch – etwa im Wege einer Auswahlentscheidung – auf die freie Base zu beschränken.
In der einleitenden Beschreibung (Abs. [0002]) verweist das Klagepatent zudem auf die Verwendung von L-Lysin als Tierfutter, weswegen die Produktion dieses Stoffes begehrt wird. Hier wird L-Lysin nicht in seiner reinen Form angesprochen, da diese – wie die Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat – als Tierfutter nicht verwendet werden kann. Insofern liegt es nahe, die Salzform (L-Lysin HCl) als mögliches Verfahrensprodukt in den Schutzumfang des Klagepatents einzubeziehen.
(2)
Diese Auslegung wird bestätigt durch die Ausführungsbeispiele. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die beschriebenen Ausführungsbeispiele anspruchsgemäß sind (BGH, GRUR 2015, 875, 876 Rn. [16] – Rotorelemente; BGH, GRUR 2015, 159 Rn. [26] – Zugriffsrechte). Den Ausführungsbeispielen lässt sich entnehmen, dass auch L-Lysin HCl als „Lysin“ im Sinne von Merkmal 1 (und Merkmal 3) angesehen wird.
(a)
Dies belegt zunächst das in den Abs. [0042] – [0045] des Klagepatents erörterte „Beispiel 3“. Dieses Ausführungsbeispiel beschreibt nach seiner Überschrift die „Produktion von Lysin“ unter Verwendung eines anspruchsgemäß modifizierten Corynebacteriums. Das Ergebnis dieses Beispiels ist nach Abs. [0045] die Produktion von
„45 g/l und 50 g/l L-Lysin in den jeweiligen Kulturmedien als Hydrochlorid von L-Lysin.“
Damit setzt das Klagepatent in diesem Ausführungsbeispiel L-Lysin und L-Lysin HCl („Hydrochlorid von L-Lysin“) gleich, was ein gewichtiges Indiz dafür ist, dass dieses Verständnis auch für den Anspruch gilt.
Entgegen der Auffassung der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom 15.12.2016 ist dieses Beispiel 3 anspruchsgemäß. Zwar mag dieses Beispiel in erster Linie der Überprüfung dienen, ob und wie stark die L-Lysin-Produktivität eines anspruchsgemäß modifizierten Corynebacteriums gegenüber dessen nicht modifizierter Form gesteigert wird. Gleichwohl handelt es sich bei den beschriebenen Schritten um das anspruchsgemäße Verfahren, das ja gerade auf seine Produktivität hin getestet werden soll (die im Sinne von Merkmal 2.1 in dem Beispiel bestätigt wird). Dass bei einem solchen Test ein anderes Produkt als bei der späteren Herstellung entstehen soll, erscheint widersinnig. Im Übrigen ist das patengemäße Verfahren nicht auf die Herstellung einer bestimmte Menge (im Sinne einer Großherstellung) gerichtet, sondern erfasst zwanglos auch die Produktion kleinerer (Test-) Mengen und damit auch Beispiel 3 der Patentbeschreibung. In diesem Beispiel wird Hydrochlorid von L-Lysin hergestellt und die Produktivitätssteigerung hieran gemessen.
(b)
Ferner beschreibt das Klagepatent in Abs. [0050] f. als „Beispiel 4“ das „Gewinnen von L-Lysin“ (so die Überschrift) von einem erfindungsgemäß modifizierten Mikroorganismus. In Abs. [0051] heißt es dazu:
„Als Ergebnis wurde Lysin in hoher Konzentration gewonnen. Die gewonnene Lysin enthaltende Lösung wurde konzentriert und der pH-Wert der Lösung wurde unter Verwendung von HCI auf 5,0 eingestellt, gefolgt von Kühlkristallisation bei 20°C. Nach der Kristallisation wurde die erhaltene Masse zentrifugiert, um das primäre Nassprodukt zu erhalten. Die Elternlösung wurde in Chargen konzentriert, gefolgt von Kristallisation, um das sekundäre Nassprodukt zu erhalten. Das primäre und das sekundäre Nassprodukt wurden gemischt und getrocknet und ergaben 47,5 g getrocknetes Lysinprodukt (Lysingehalt: 98,5%).“
Am Ende eines auf das „Gewinnen von L-Lysin“ ausgerichteten, erfindungsgemäßen Beispiels steht also nach der Patentbeschreibung kein reines L-Lysin, sondern ein „getrocknetes Lysinprodukt“ mit einem Lysingehalt von 98,5%, wobei HCl verwendet wurde. Damit versteht das Klagepatent in diesem Beispiel ebenfalls unter L-Lysin diese Salzform.
Soweit die Beklagte vorträgt, dieses Ausführungsbeispiel sei nur bis zur Gewinnung von „Lysin in hoher Konzentration“ anspruchsgemäß, während die weiteren in Abs. [0051] beschriebenen Schritte außerhalb der geschützten Lehre ständen, überzeugt dies nicht. Eine solche Differenzierung geht aus dem Ausführungsbeispiel nicht hervor. Schon sprachlich ist keine Unterscheindung erkennbar; am Ende des Ausführungsbeispiels ist ein „Lysinprodukt“ vorhanden. Die Überschrift „Gewinnen von L-Lysin“ erfasst erkennbar das gesamte Ausführungsbeispiel. Auch sonst sind keine Gründe dafür ersichtlich, dass dieses Ausführungsbeispiel nicht in seiner Gesamtheit anspruchsgemäß ist.
bb)
Unter Zugrundelegung der vorstehenden Erwägungen wird Merkmal 1 von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht. Diese besteht aus L-Lysin HCl (Hydrochlorid) und weist – wie das Ausführungsbeispiel in Abs. [0051] – einen L-Lysingehalt von 98,5 % auf.
b)
Die Verwirklichung von Merkmal 2.1,
„2.1 mit einer verbesserten L-Lysin-Produktivität durch“,
lässt sich ebenfalls feststellen. Bei diesem Merkmal handelt es sich um eine reine Wirkungsangabe. Solchen Wirkungsangaben (Zweckangaben) kommt regelmäßig keine unmittelbare schutzbereichsbeschränkende Wirkung zu (vgl. BGH, GRUR 1996, 747 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH, GRUR 1991, 436 – Befestigungsvorrichtung II; Rinken/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 14 Rn. 35). Allerdings können sie mittelbar eine bestimmte, in den übrigen Merkmalen nicht zum Ausdruck kommende Konstruktion umschreiben, nämlich dergestalt, dass diese Bauteile so ausgebildet sein müssen, dass sie die im Patentanspruch erwähnte Wirkung herbeiführen können (BGH, GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze; BGH, GRUR 2012, 475 – Elektronenstrahltherapiesystem; OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.05.2014 – Az. I-2 U 74/13, S. 31 des Urteilsumdruck). Andererseits ist es im Einzelfall auch möglich, dass die angegebene Wirkung bereits durch die anderen Merkmale des Anspruchs erreicht wird, so dass die Zweckangabe letztlich irrelevant sind, was durch Auslegung zu ermitteln ist (BGH, GRUR 1991, 436 – Befestigungsvorrichtung II; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 9. Aufl. 2017, Rn. A.60 f.).
So liegt der Fall hier. Bei Auslegung des Anspruchs in seiner Gesamtheit wird deutlich, dass das Klagepatent davon ausgeht, durch die Inaktivierung eines bestimmten Gens gemäß der Merkmale 2.2 und 2.3 die Produktion von L-Lysin steigern zu können. Dies wird auch in der Beschreibung an verschiedenen Stellen ausdrücklich angeführt (Abs. [0031], [0045] und [0052]). So heißt es in Abs. [0052] a.E.:
„Das Verfahren der vorliegenden Erfindung erleichtert die Produktion von L-Lysin in hohen Konzentrationen, was zu einer Erhöhung der L-Lysin-Produktivität führt.“
Das Klagepatent macht in Merkmal 2.1 keine weiteren Vorgaben, wie diese Verbesserung erfolgen soll, sondern beschreibt nur die Wirkung der technischen Lehre der Merkmale 2.2 und 2.3.
Insofern ist Merkmal 2.1 verwirklicht, wenn die Lehre der übrigen Merkmale befolgt wird, was – wie nachfolgend dargestellt wird – der Fall ist.
c)
Es lässt sich ebenfalls feststellen, das Merkmal 2.3,
„2.3 wobei das Gen ein endogenes NCgll090-Gen mit der durch die SEQ ID. No: 1 angegebenen Nukleotidsequenz ist“
im Verfahren, in dem die angegriffene Ausführungsform hergestellt wird, verwirklicht wird.
Entgegen der Auffassung der Beklagten muss das in Merkmal 2.3 genannte Gen nicht vor der Deletion in der angegebenen Sequenz vorhanden (gewesen) sein. Auf den Zustand vor der Deletion stellt das Klagepatent anspruchsgemäß gar nicht ab.
Die geltend gemachte Anspruchskombination betrifft ein Verfahren, in dem ein Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium mit einem bestimmten, durch Deletion mehrerer Basenpaare inaktivierten Gen Verwendung findet. In Bezug auf den Mikroorganismus wird aber nicht das Verfahren seiner Herstellung geschützt, sondern der „Zustand“, in dem er für die L-Lysin-Produktion eingesetzt wird. Es erscheint deshalb technisch sinnlos, auf Teile eines Gens abzustellen, die bei der Durchführung des Verfahrens patentgemäß gar nicht mehr vorhanden sind. Durch die anspruchsgemäße Deletion wurden die übrigen Teile des NCgll090-Gens patentgemäß herausgenommen und sind nicht mehr in dem Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium vorhanden, wie er eingesetzt wird.
Wie dieser Mikroorganismus aber ursprünglich vorlag, bevor er im patentgemäßen Verfahren eingesetzt wird, ist aus Sicht des Fachmanns unerheblich. Entscheidend für die geschützte Lehre ist nur, dass dieses Gen inaktiviert wurde, was wiederum zu einem verringerten Aspartatverbrauch und darüber schließlich zur Erhöhung der L-Lysin-Produktion führt. Dass dieser Wirkungszusammenhang durch Abweichungen innerhalb der deletierten Basenpaare beeinflusst werden könnte, ist nicht ersichtlich.
Im Übrigen ist zu beachten, dass nach der Beschreibung des Klagepatents verschiedene Stämme des Mikroorganismus der Gattung Corynebacterium für das erfindungsgemäße Verfahren in Frage kommen (vgl. Abs. [0013]). Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass gewisse Abweichungen bei der Gen-Sequenz ebenfalls hinnehmbar sind.
Damit lässt sich die Merkmalsverwirklichung feststellen. Die Klägerin hat durch ein Privatgutachten nachgewiesen, dass die ersten 47 Nukleotide, d.h. diejenigen Nukleotide, die nach der Deletion noch vorhanden sind, mit der in Merkmal 2.3 angegebenen Sequenz übereinstimmen. Dem ist die Beklagte nicht entgegen getreten. Auf den Zustand vor der Deletion bzw. die Identität der deletierten Nukleotide kommt es – wie gesehen – patentgemäß dagegen nicht an.
cc)
Im Übrigen dürfte das Merkmal 2.3 auch dann als verwirklicht gelten, wenn man der Auslegung der Beklagten folgt und verlangt, dass das Gen vor der Deletion die im Anspruch genannte Nukleotidsequenz aufgewiesen hat. Insofern dürfte nämlich das Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen nach § 138 Abs. 4 ZPO unzulässig sein.
Die Beklagte vertreibt die angegriffenen Ausführungsformen und führt diese aus China ein. Bei Importeuren gelten vergleichbare Sorgfaltsanforderungen wie bei Herstellern, da gerade in diesem Fall die Möglichkeit besteht, dass der Hersteller und etwaige weitere Glieder der Vertriebskette zu einer Prüfung des – im patentfreien Ausland hergestellten – Erzeugnisses im Hinblick auf inländische Schutzrechte keine Veranlassung gesehen haben (Kammer, Urteil vom 20.12.2012 – 4a O 112/11 – S. 25).
Zwar waren hier Untersuchungen, die über die Analysen hinausgehen, welche die Klägerin vorgelegt hat, nicht zielführend bzw. gar nicht möglich. Es ist unstreitig, dass durch die Analyse nur der angegriffenen Ausführungsform derzeit nicht absolut sicher feststellbar ist, ob das im Anspruch genannte Gen vor der Deletion exakt die in SEQ ID. No: 1angegebene Nukleotidsequenz aufgewiesen hat.
Jedoch dürfte die Beklagte nicht hinreichend vorgetragen haben, dass und wie sie bei der Herstellerin bei ihrer Lieferantin Nachfragen gestellt hat, um Informationen zur Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform zu erhalten. Die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anlage M13 dürfte eine hinreichende Nachfrage bei der Herstellerin nicht substantiiert darlegen können. Die Klägerin hat die Nachfrage auch streitig gestellt.
Hierauf kommt es allerdings letztlich nicht an, da es – wie oben erläutert wurde – auf den Zustand nach der Deletion ankommt. Insofern brauchte der Beklagten auch der erbetene Hinweis nicht erteilt werden.
d)
Schließlich ist Merkmal 3,
„3 Sammeln von L-Lysin aus den Kulturen“
ebenfalls verwirklicht. Der Begriff des Sammelns nach Merkmal 3 erfasst auch das Gewinnen von L-Lysin als L-Lysin HCl aus den Kulturen. Zur Auslegung des Begriffs „L-Lysin“ kann auf die Ausführungen zu Merkmal 1 verwiesen werden.
Damit wird Merkmal 3 durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht, da sie unstreitig hergestellt wurde, indem sie aus Kulturen gesammelt wurde.
II.
Die Beklagte verletzt das Klagepatent durch Anbieten und Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform im Inland sowie durch den Besitz und die Einfuhr zu diesen Zwecken.
Aufgrund der festgestellten Patentverletzung ergeben sich die zuerkannten Rechtsfolgen:
Der Unterlassungsanspruch beruht auf Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes im Inland ohne Berechtigung erfolgt. Die Verwirklichung einer Benutzungshandlung verursacht grundsätzlich Wiederholungsgefahr für alle in § 9 PatG, hier § 9 S. 2 Nr. 3, geschützten Handlungen (Voß/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, § 139 Rn. 50).
Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, der aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG folgt. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB.
Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerin aber noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung im zuerkannten Umfang zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Rechnungslegungspflicht folgt aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 242, 259 BGB. Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Vernichtungsanspruch, der aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG folgt. Nach § 140 Abs. 1 S. 2 PatG besteht der Vernichtungsanspruch auch für Erzeugnisse die durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellt worden sind. Eine Unverhältnismäßigkeit der Vernichtung nach § 140a Abs. 4 PatG ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
5.
Die Klägerin kann die Beklagte aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG auf Rückruf patentverletzender Erzeugnisse in Anspruch nehmen. Nach § 140 Abs. 3 S. 2 PatG gilt der Rückrufanspruch ebenfalls für Erzeugnisse, die durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellt worden sind. Eine Unverhältnismäßigkeit im Einzelfall nach § 140a Abs. 4 PatG ist nicht dargetan.
6.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. Die von der Beklagten hilfsweise beantragte Abwendungsbefugnis war nicht einzuräumen. Voraussetzung hierfür ist nach § 712 Abs. 1 ZPO, dass die Zwangsvollstreckung dem Schuldner (hier der Beklagten) einen nicht ersetzbaren Nachteil bringen würde. Einen solchen Nachteil hat die Beklagte nicht hinreichend dargelegt.
III.
Das Verfahren wird nicht nach § 148 ZPO in Bezug auf das Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt.
Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der angenommenen Verletzung des Schutzrechtes hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt ohne Weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 – Az. I-2 U 64/14, S. 29 f.).
Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 56 EPÜ) kann nicht hinreichend festgestellt werden. Eine Erfindung gilt nach Art. 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.
Gegen eine Aussetzung spricht zunächst, dass die Beklagte keine deutschen Übersetzungen der englisch-sprachigen Entgegenhaltungen NK4, NK6 und NK7 vorlegt (vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 04.07.2013 – 4b O 13/12 – Rn. 70 bei Juris; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 9. Aufl. 2017, Rn. E.617).
Nach der zwingenden Regelung des § 184 GVG ist Gerichtssprache deutsch, was jedenfalls für Erklärungen gegenüber dem Gericht gilt. Den Parteien ist zusätzlich in der prozessleitenden Verfügung vom 25.08.2015 (Bl.57R GA) aufgegeben worden, von fremdsprachigen Unterlagen mit demselben Schriftsatz eine deutsche Übersetzung einzureichen. Wird auf eine solche Auflage hin von einer Partei keine Übersetzung eingereicht, muss das fremdsprachige Schriftstück unbeachtet bleiben (Zöller/Lückemann, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 184 GVG Rn. 4).
Um den Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung hinreichend würdigen und auf dieser Basis die Frage des Rechtsbestands prognostizieren zu können, bedarf es der Kenntnis des entsprechenden Dokuments in seiner Gesamtheit. Diese kann sich die Kammer hier nicht angemessen verschaffen. Es ist auch kein Grund ersichtlich, warum die Beklagte keine Übersetzungen eingereicht hat.
Ungeachtet dessen erscheint die von der Beklagten vorgetragene, mangelnde Erfindungshöhe fraglich. Selbst nach dem Vortrag der Beklagten fehlt bei den Entgegenhaltungen NK4, NK6 und NK7 jeweils eine Offenbarung der Merkmale 2.2 und 2.3 (die im Nichtigkeitsverfahren als Merkmale 3 und 4 bezeichnet werden),
„2.2 Inaktivierung eines Gens mit repetitiven Aspartatresten in seiner Aminosäuresequenz durch Deletion mehrerer Basenpaare in dem Gen
2.3 wobei das Gen ein endogenes NCgll090-Gen mit der durch die SEQ ID. No: 1angegebenen Nukleotidsequenz ist.“
Es kann von der nicht mit fachkundigen Technikern besetzten Kammer – auch unter Berücksichtigung des Gutachtens in Anlage NK5 – nicht festgestellt werden, dass es für einen Fachmann im Prioritätszeitpunkt naheliegend war, gerade das im Anspruch genannte Gen durch Deletion mehrerer Basenpaare zu inaktivieren. Dieses in Merkmal 2.3 genannte Gen wird in den Entgegenhaltungen nicht erwähnt. Weiterhin hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 15.12.2016 nachvollziehbar dargelegt, dass im Prioritätszeitpunkt unbekannt war, welche Auswirkungen das in Merkmal 2.3 bezeichnete Gen hat und welche Folgen für die Zelle insgesamt dessen Inaktivierung haben würde.
Ist der im Rechtsbestandsverfahren zur Diskussion stehende technische Sachverhalt so kompliziert und/oder komplex, dass sich das Verletzungsgericht keinen wirklichen Einblick in die Gegebenheiten verschaffen kann, verbietet sich eine Aussetzung, da eine hinreichende Vernichtungswahrscheinlichkeit nicht festgestellt werden kann (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 9. Aufl. 2017, Rn. E.614). Eine solche Konstellation liegt hier im Ansatz vor, da für die Kammer nicht einschätzbar ist, wie der Fachmann im Prioritätszeitpunkt ohne erfinderisch tätig zu werden, zu der Inaktivierung des Gens NCgll090-Gen mit der durch die SEQ ID. No: 1angegebenen Nukleotidsequenz gekommen sein könnte.
Soweit die Beklagte im Rahmen der Ausführungen zum Rechtsbestand (etwa S. 23 u. 25 Duplik = Bl. 168, 170 GA) Sachverständigenbeweis anbietet, kann dem nicht gefolgt werden, weil eine Beweisaufnahme zur Frage der Aussetzung nicht erfolgt. Es ist nicht Sache des Verletzungsgerichts, eine im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens durch das Nichtigkeitsgericht vorzunehmende Beweisaufnahme und -würdigung zu antizipieren (Kammer, Urteil vom 03.09.2013 – 4a O 56/12 – Lichtemittierende Diode – Rn. 91 bei Juris).
Soweit die Beklagte pauschal die mangelnde Ausführbarkeit (Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG) der geltend gemachten Anspruchskombination behauptet (Bl. 116 vorletzter Abs. GA), kann dies eine Aussetzung ohne nachvollziehbare Erklärung im Verletzungsverfahren nicht stützen.
IV.
Der Streitwert wird auf EUR 1.000.00,00 festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 1, Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB
§§ 242, 259 BGB
§§ 139 ff. PatG
§ 148 ZPO
§ 3 PatG
§ 9 PatG
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 709 ZPO
§ 184 GVG
§ 139 Abs. 3 PatG
§ 139 Abs. 3 PatG
§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG
§ 138 Abs. 4 ZPO
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 140b Abs. 1 PatG
§ 140b Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 1 PatG
§ 140 Abs. 1 S. 2 PatG
§ 140a Abs. 4 PatG
§ 140a Abs. 3 PatG
§ 140 Abs. 3 S. 2 PatG
§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO
§ 712 Abs. 1 ZPO
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2015, 875, 876
GRUR 2015, 159
GRUR 1996, 747
GRUR 1991, 436
GRUR 2009, 837
GRUR 2012, 475
GRUR 2014, 1237, 1238
2 U 74/13
4a O 112/11
2 U 64/14
4b O 13/12
4a O 56/12