Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2008-05-27, Aktenzeichen 4a O 112/07
ECLI: ECLI:DE:LGD:2008:0527.4A.O112.07.00

Tenor:
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft im Hinblick auf die Beklagte zu 1. an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen,
in der Bundesrepublik Deutschland laminierte mechanische Befestigungsbandlaschen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
die einen Bandlaschenträger mit mindestens einem ersten distalen Endabschnitt, einen Innenlaschenabschnitt und einen zweiten distalen Endabschnitt aufweisen, wobei der zweite distale Endabschnitt mit einem mechanischen Befestigungsmaterial versehen ist, der erste distale Endabschnitt mit einer Klebeschicht zum Anbringen an einem absorbierenden Wegwerfartikel versehen ist, die laminierte Bandlasche ferner einen gefalteten Bandabschnitt hat, der einen Träger mit einer Klebeschicht auf einer Außenfläche und einen Außenschenkelabschnitt und zwei Innenschenkelab-schnitte hat, die Innen- und Außenschenkelabschnitte durch mindestens eine Falte getrennt sind, der Außenschenkelabschnitt einen freiliegenden Kleber hat, der zum Anbringen am absorbierenden Wegwerfartikel vorgesehen ist, und die Innenschenkelabschnitte Abschlussenden haben, die in einem Abstand getrennt sind, wobei der gefaltete Bandabschnittsträger eine Schwächungslinie entlang der mindestens einen Falte hat, wobei die Schwächungslinie auf einem Abschnitt des Bandlaschenträgers vorgesehen ist, der vom ersten distalen Endabschnitt beabstandet ist, und wobei der Bandlaschenträger über mindestens einen Teil des Ab-stands zwischen den Abschlussenden der beiden Innen-schenkelabschnitte elastisch ist;
2. der Klägerin für die Zeit ab dem 09.09.2004 Auskunft über den Vertriebsweg der vorstehend zu I 1 beschriebenen Er-zeugnisse zu erteilen, unter Angabe der Namen und An-schriften gewerblicher Abnehmer oder Auftraggeber sowie der Vorlieferanten;
3. der Klägerin über den Umfang der zu I 1 bezeichneten und seit dem 09.10.2004 begangenen unerlaubten Hand-lungen Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses unter Beifügung der Belege unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie im Hinblick auf erhaltene Lieferungen der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungs-zeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert werden darf, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den vorstehend zu I 1 genannten Erzeugnissen unmittelbar zugeordnet werden,
wobei die Verpflichtung zur Vorlage der Belege ausschließlich die Angaben unter lit. a) und lit. b) betrifft
und wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter An-gebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. (nur die Beklagten zu 1. und zu 2.) die in ihrem unmittelba-ren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen unter vorstehend zu I 1 beschriebenen Erzeugnisse zu vernichten.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtverbindlich ver-pflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der der ( … ) , durch die zu I 1 bezeichneten und seit dem 09.10.2004 began-genen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV. Die Kosten des Rechtsstreits werden den Beklagten als Gesamt-schuldner auferlegt.
V. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Die US-amerikanische Muttergesellschaft der Klägerin, die ( … ) , die seit jüngerem unter der Bezeichnung ( … ) auftritt, ist alleinige, eingetragene und ausschließlich verfügungsberechtigte Inhaberin des europäischen Patents ( … ) (nachfolgend: Klagepatent). Das Klagepatent wurde am 28.09.2000 in englischer Verfahrenssprache angemeldet, die Anmeldung wurde am 16.08.2001 offengelegt. Die Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents erfolgte am 28.04.2004. Der deutsche Teil des Klagepatents (DE 600 10 339 T2, Anlage K 2) steht in Kraft. Die Inhaberin des Klagepatents hat die sich ihr aus den Patentverletzungshandlungen der Beklagten ergebenden Ansprüche auf Schadenersatz, Rechnungslegung und Vernichtung an die Klägerin mit der als Anlage K 3 vorgelegten Prozessstandschafts- und Abtretungserklärung abgetreten. Im Hinblick auf den ihr zustehenden Unterlassungsanspruch hat die Patentinhaberin die Klägerin mit dieser Erklärung zur Prozessführung im eigenen Namen ermächtigt.
Das Klagepatent trägt die Bezeichnung "Diaper fastener with perforated tear line" ("Windelbefestigung mit perforierter Abreissleine"). Sein Patentanspruch 1 lautet in der veröffentlichten deutschen Übersetzung:
Laminierte mechanische Befestigungsbandlasche, die in einen Bandlaschenträger (33, 53, 83, 103, 140) mit mindestens einem ersten distalen Endabschnitt (37, 57, 87, 107, 149), einem Innenlaschenabschnitt (34, 54, 84, 104, 147) und einem zweiten distalen Endabschnitt (39, 59, 89, 109, 148) aufweist, wobei der zweite distale Endabschnitt (39, 59, 89, 109, 148) mit einem mechanischen Befestigungsmaterial (31) versehen ist, der erste distale Endabschnitt (37, 57, 87, 107, 149) mit einer Klebeschicht (36, 56, 86, 106, 146) zum Anbringen an einem absorbierenden Wegwerfartikel (1) versehen ist, die laminierte Bandlasche ferner einen gefalteten Bandabschnitt (35, 95, 118, 125, 135) hat, der einen Träger (47, 53, 97, 116) mit einer Klebeschicht (44, 67, 114, 127) auf einer Außenfläche und mit mindestens einem Innenschenkelabschnitt (51, 73, 91, 111, 122, 133) und einem Außenschenkelabschnitt (52, 74, 92, 112, 121, 131) aufweist, wobei der Außenschenkelabschnitt einen freiliegenden Kleber (44, 67, 114, 127) hat, der zum Anbringen am absorbierenden Wegwerfartikel (1) vorgesehen ist, der Innen- und Außenschenkelabschnitt durch mindestens eine Falte (42, 65, 94, 115, 126, 137) getrennt sind, dadurch gekennzeichnet, dass der gefaltete Bandabschnittsträger (47, 53, 97, 116) eine Schwächungslinie (43, 66, 93, 113, 123, 138) entlang der mindestens einen Falte (42, 65, 94, 115, 126, 137) hat, wobei die Schwächungslinie auf einem Abschnitt des Bandlaschenträgers (33, 53, 83, 103, 140) vorgesehen ist, der vom ersten distalen Endabschnitt (37, 57, 87, 107, 149) beabstandet ist.
Patentanspruch 11 des Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung:
Laminierte mechanische Befestigungslasche nach Anspruch 1 bis 10, wobei der gefaltete Bandabschnitt (135) einen Außenschenkelabschnitt (131) und zwei Innenschenkelabschnitte (133) mit Abschlussenden hat, die in einem Abstand getrennt sind, und wobei der Bandlaschenträger (140) über mindestens einen Teil (147) des Abstands zwischen den Abschlussenden der beiden Innenschenkelabschnitte (133) elastisch ist.
Gegen das Klagepatent ist seitens der Beklagten zu 3. Einspruch beim Europäischen Patentamt eingelegt worden. In der am 27.04.2007 ergangenen Zwischentscheidung wurde das Klagepatent nur in beschränktem Umfang aufrecht erhalten. Dabei bildet die Kombination der Merkmale nach Maßgabe der erteilten Patentansprüche 1 und 11 nunmehr den neuen Patentanspruch 3, welcher in deutscher Übersetzung wie folgt lautet:
Laminierte mechanische Befestigungsbandlasche, umfassend einen Bandlaschenträger (140) mit mindestens einem ersten distalen Endabschnitt (149), einem Innenlaschenabschnitt (147) und einem zweiten distalen Endabschnitt (148), wobei der zweite distale Endabschnitt (148) mit einem mechanischen Befestigungsmaterial (31) versehen ist, der erste distale Endabschnitt (149) mit einer Klebeschicht (146) zum Anbringen an einem absorbierenden Wegwerfartikel (1) versehen ist, und einen gefalteten Bandabschnitt (135), der einen Träger mit einer Klebeschicht auf einer Außenfläche und einen Außenschenkelabschnitt (131) und zwei Innenschenkelabschnitte (133) hat, die Innen- und Außenschenkelabschnitte durch mindestens eine Falte (137) getrennt sind, der Außenschenkelabschnitt (131) einen frei liegenden Kleber hat, der zum Anbringen am absorbierenden Wegwerfartikel (1) vorgesehen ist, und die Innenschenkelabschnitte (133) Abschlussenden haben, die in einem Abstand getrennt sind, wobei der gefaltete Bandabschnittsträger eine Schwächungslinie (138) entlang der mindestens einen Falte (137) hat, wobei die Schwächungslinie auf einem Abschnitt des Bandlaschenträgers (140) vorgesehen ist, der vom ersten distalen Bandabschnitt (149) beabstandet ist, und wobei der Bandlaschenträger (140) über mindestens einen Teil des Abstands zwischen den Abschlussenden der beiden Innenschenkelabschnitte (133) elastisch ist.
Gegen die das Klagepatent teilweise aufrecht erhaltende Entscheidung hat die Beklagte zu 3. Beschwerde eingelegt, über die bisher nicht entschieden wurde.
Nachfolgend werden einige Figuren aus der Klagepatentschrift wiedergegeben, welche bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung betreffen. Figur 1 zeigt die Perspektivansicht einer Windel, die eine erfindungsgemäße Bandlasche aufweist.
Figur 3 bildet eine Explosionsansicht einer ersten Ausführungsform eines Laschenbandlaminats zur mechanischen Befestigung der Erfindung ab. In Figur 4 wird diese erste Ausführungsform des Laschenbandlaminats zur mechanischen Befestigung in einer Zusammenstellungsansicht gezeigt, welche Figur 5 in seiner anfänglichen Anbringung an einem Artikel abbildet.
Figur 6 zeigt eine Zusammenstellungsansicht der ersten Ausführungsform des Laschenbandlaminats zur mechanischen Befestigung in seiner vollständigen Anbringung an einem Artikel. In Figur 7 ist eine Zusammenstellungsansicht der ersten Ausführungsform des Laschenbandlaminats zur mechanischen Befestigung in einer Gebrauchsform dargestellt. Figur 17 zeigt eine Zusammenstellungsansicht einer siebten Ausführungsform eines Laschenbandlaminats zur mechanischen Befestigung der Erfindung, bei welcher mindestens ein Teil des Abstands zwischen den Abschlussenden der beiden Innenschenkelabschnitte elastisch ist.
Die Beklagte zu 3. liefert an ihre Tochtergesellschaft, die Beklagte zu 1., deren Geschäftsführerin die Beklagte zu 2. ist, in Form von Rollen laminierte mechanische Befestigungsbandlaschen. Seitens der Beklagten zu 1. wird dieses Rollenmaterial sodann an Windelhersteller geliefert. Einer dieser Windelhersteller ist die ( … ), die eine Windel unter der Marke "baby-smile" in der Bundesrepublik Deutschland vertreibt. Die laminierten mechanischen Befestigungslaschen sind vor dem Anbringen an die Windel wie folgt gestaltet:
Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagten verletzten das Klagepatent wortsinngemäß.
Sie hat deshalb Klage zum Landgericht Düsseldorf erhoben und ihre Anträge zunächst entsprechend einer Kombination der Patentansprüche 1 und 11 des Klagepatents formuliert. Nachdem das Klagepatent aufgrund der Entscheidung des Europäischen Patentamts vom 27.04.2007 nur noch beschränkt aufrecht erhalten wurde, hat die Klägerin den ursprünglich unter Ziffer I. 1. gestellten Antrag im Hinblick auf den nunmehr geltend gemachten Patentanspruch 3 umformuliert und ihre Anträge im Übrigen aufrecht erhalten.
Die Klägerin beantragt,
zu erkennen wie geschehen, mit Ausnahme der Vorlage der Belege, welche die Klägerin für den unter Ziffer I. 3. geltend gemachten Rechnungslegungsanspruch vollumfänglich begehrt.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen;
hilfsweise: den Beklagten für den Fall ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber der Klägerin verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;
hilfsweise: den Rechtstreit bis zur rechtskräftigen Erledigung des gegen die Erteilung des Klagepatents ( … ) erhobenen Einspruchs auszusetzen.
Sie tragen vor, ihnen stünde hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG zu. Sie hätten das Produkt Y9756C, welches alle Merkmale des nunmehr geltend gemachten Patentanspruchs 3 des Klagepatents in der durch die Einspruchsabteilung aufrecht erhaltenen Fassung aufweise, einem Kunden, der ( … ), bereits 1999 angeboten. Deshalb sei im Hinblick auf den hilfsweise gestellten Aussetzungsantrag auch zu erwarten, dass das Klagepatent im Beschwerdeverfahren vollständig aufgehoben werde.
Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage hat in der Sache in dem tenorierten Umfang Erfolg. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Schadenersatz zu, weil die Beklagten, ohne dazu berechtigt zu sein, mit der angegriffenen Ausführungsform ein Erzeugnis, das Gegenstand des Klagepatents ist, anbieten, in Verkehr bringen oder gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einführen oder besitzen, Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 9 S. 2 Nr. 1, 14, 139 Abs. 1 und 2, 140 b PatG, 242 BGB. Für eine Aussetzung des Verfahrens besteht im Hinblick auf das Beschwerdeverfahren gegen die Zwischenentscheidung des Europäischen Patentamtes vom 27.04.2007 keine hinreichende Veranlassung.
I.
Die Klägerin ist aktivlegitimiert.
Ausweislich der als Anlage K 3 vorgelegten "Prozessstandschafts- und Abtretungserklärung" vom 06.02.2007 ermächtigt die ( … ), die Klägerin, die ihr im Zusammenhang mit der Verletzung des Klagepatents gegen die Beklagten zustehenden Ansprüche auf Unterlassung in eigenem Namen gerichtlich geltend zu machen. Ferner tritt die ( … ) die ihr gegen die Beklagten zustehenden Ansprüche auf Vernichtung, Rechnungslegung, Drittauskunft, Schadenersatz, Entschädigung und Bereicherung in vollem Umfang an die Klägerin ab.
Soweit sich die Beklagten darauf berufen, die Klägerin mache Ansprüche der ( … ) geltend, welche selbst durch eine Patentverletzung nicht in ihren Rechten verletzt sein könne, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Die Beklagten bestreiten mit Nichtwissen, dass die ( … ) durch die patentverletzende Handlung überhaupt betroffen sein könne. Insoweit berufen sich die Beklagten darauf, bei der ( … ) handele es sich "offenkundig" um eine reine Patentverwertungsgesellschaft. Dafür, dass es sich bei der ( … ) jedoch tatsächlich um eine reine Patentverwertungsgesellschaft handelt, die durch die streitgegenständliche Patentverletzung nicht in ihren Rechten beeinträchtigt werden kann, haben die Beklagten keine Anhaltspunkte vorgetragen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass es sich bei der ( … ) tatsächlich um eine reine Patentverwertungsgesellschaft handelt, die an der wirtschaftlichen Verwertung der Schutzrechte nicht beteiligt oder hieran durch Treuhandverträge gehindert ist. Auch ist nicht zu erkennen, dass die ( … ) eine finanzielle Ausstattung vom Konzern oder eine vorher festgelegte Zahlung für die Verwaltung der Schutzrechte erhält, so dass ihre Einnahmen durch die Schutzrechtsverletzung nicht geschmälert würden.
II.
Das Klagepatent betrifft ein Verschlussbandlaschenlaminat beziehungsweise einen laminierten Verschlussbandabschnitt zur mechanischen Befestigung zum Gebrauch an Wegwerfartikeln, allgemein einer absorbierenden Wegwerfwindel.
Verschlussbandlaschenlaminate beziehungsweise laminierte Verschlussbandlaschen unter Nutzung mechanischer Befestigungen beziehungsweise Verschlussteile, bei denen die mechanische Befestigung auf einem Bandlaschenträger angeordnet ist, sind nach dem Stand der Technik bekannt. Dabei ist die mechanische Befestigung üblicherweise unter Verwendung von Klebern angebracht. Das entgegengesetzte Ende der Lasche ist allgemein dauerhaft an einer Fläche des Wegwerfartikels befestigt, wobei sich die mechanische Befestigung über eine Seitenkante des absorbierenden Artikels hinaus zum Gebrauch bei Bildung eines Verschlusses mit einer Gegenanbringung erstreckt, die auf einem entgegengesetzten Ende des Wegwerfartikels vorgesehen ist. Dabei ist es zum Verpacken der Windel vor dem Gebrauch bevorzugt, die Lasche in den Hauptkörper der Windel umzufalten. Der herkömmliche Weg, das ansonsten bestehende "Hervorstehen" oder "Flagging" zu verhindern, ist die Verwendung eines druckempfindlichen Klebers irgendwo auf dem Bandlaschenlaminat. Dieser – beispielsweise in der EP-A-321232 sowie der EP-A-894448 vorgesehene – Kleber ermöglicht, das freie Bandlaschenende lösbar an eine geeignete Oberfläche auf der Windel zu kleben. Der Endnutzer ergreift dann einen Fingerabziehabschnitt, trennt diese Klebeverbindung und zieht die Lasche zum Gebrauch aus. Jedoch ist der Gebrauch eines freiliegenden druckempfindlichen Klebers mit einem mechanischen Befestigungssystem in vielen Fällen, beispielsweise aufgrund der durch freiliegende Faserflächen verursachten Faserverunreinigungen des Klebers oder in Bezug auf Reaktionen seitens einiger Kunden, unerwünscht (vgl. Anlage K 2, Abschnitt [0002]).
Deshalb wird in der EP-A-818188 der Einsatz eines kleberfreien Weges durch ein lösbares Verschweißen des freien Laschenendes mit einer Innenfläche einer Windel vorgeschlagen. Jedoch ist diese Lösung aufgrund des eingesetzten prozessgekoppelten Schweißens im Verfahren der Windelherstellung problematisch, da es die Windelproduktion bremsen kann.
Als Alternative zum Gebrauch eines freiliegenden druckempfindlichen Klebers offenbaren die JP-A-10-137008 sowie die US-A-5926926 deshalb die Verwendung eines separaten kleinen Flickens aus Schlaufenmaterial, das einen Eingriff mit den Haken herstellen kann. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die in diesen Patenten vorgeschlagenen kleinen Schlaufenflicken völlig wirksam für eine zuverlässige Verbindung sorgen. Außerdem werden die Laschen durch diese Schlaufen viel voluminöser, wodurch harte Bänder in den verpackten Windeln möglich sind und es erschwert ist, Rollen mit langem Bahnenmaterial beziehungsweise lange Rollen vorlaminierter Bandlaschen zur mechanischen Befestigung zu bilden. Ähnliche Probleme treten bei der durch die EP-A-832631 vorgeschlagenen Lösung auf, nach der ein aufspaltbares Vliesmaterial zum Einsatz kommt, welches schwierig herzustellen ist.
Demgegenüber offenbart die EP-A-853935 eine komplizierte laminierte Laschenstruktur, die einen Bandlaschenträger mit zwei kleberbeschichteten Abschnitten und einem sie trennenden kleberfreien Bereich sowie eine gesonderte Tragunterlage für den Haken aufweist. Die Hakenunterlage hat eine gesonderte Klebeanbringungszone und ist in einer kleberfreien Zone perforiert. Die Tragunterlagenperforation ist trennbar, wodurch die Lasche vor Gebrauch in einem gefalteten Zustand gehalten und aufgebrochen oder zerrissen wird, damit die Lasche ausgezogen werden kann. Diese beim Halten einer Lasche im gefalteten Zustand wirksame Laschenstruktur ermöglicht keine herkömmliche Y-Verbindung, um ein sicheres Anbringen an beiden Flächen der Windelseitenkante vorzusehen. Außerdem erfordert sie zwei komplementäre Zonenkleberschichten auf dem Bandlaschenträger und der Tragunterlage (vgl. Anlage K 2, Abschnitt [003]).
Ferner schlägt die EP 0 941 730 A1 ein mechanisches Verschlussband für einen absorbierenden Gegenstand vor, welches an der Außenfläche der Windel mit seinem Herstellerende befestigbar ist und einem mit einer Kleberschicht versehenen Träger, wahlweise einer Abdeckfolie und/oder einer dehnbaren elastischen Folie, einer mechanischen Befestigungseinrichtung, wahlweise einem Griffabschnitt und einem einseitigen Klebeband mit einem Träger und daran vorgesehener Trägerschicht versehen ist. Das Klebeband ist an der Innenseite der Windel und/oder an einem Verbindungsabschnitt des Verschlussbandes durch seine Kleberschicht befestigbar, wozu die Kleberschicht des Verschlussbandträgers und/oder eine oder mehrere einseitige weitere Klebebänder benutzt werden, so dass die Klebeschicht des Klebebandes mindestens teilweise über der Innenseite der Windel freiliegt.
Das Klagepatent verfolgt die Aufgabe (das technische Problem), eine wirksame Möglichkeit einer solchen Anordnung für ein Bandlaschenlaminat zur mechanischen Befestigung bereitzustellen, die einen einfachen Aufbau aufweist, zuverlässig und sicher angebracht werden kann, vom Benutzer leicht lösbar ist, nicht auf freiliegenden Klebern beruht und vorzugsweise für einen Aufbau sorgt, der die Möglichkeit zulässt, eine sichere Y-Verbindung mit der Kante der Windel herzustellen.
Dies geschieht gemäß Patentanspruch 3 des Klagepatents in der Fassung der Zwischenentscheidung des Europäischen Patentamts vom 27.04.2007 mit einer Kombination der folgenden Merkmale:
1. Laminierte mechanische Befestigungsbandlasche, umfassend:
2. einen Bandlaschenträger (140) mit
2a. mindestens einem ersten distalen Endabschnitt (149),
2b. einem Innenlaschenabschnitt (147) und
2c. einem zweiten distalen Endabschnitt (148),
3. wobei der zweite distale Endabschnitt (148) mit einer Klebeschicht mit einem mechanischen Befestigungsmaterial (31) versehen ist;
4. der erste distale Endabschnitt (149) mit einer Klebeschicht (146) zum Anbringen an einem absorbierenden Wegwerfartikel (1) versehen ist;
5. die laminierte Bandlasche ferner einen gefalteten Bandabschnitt (135) hat,
5a. der einen Träger mit einer Klebeschicht auf einer Außenfläche
5b. und zwei Innenschenkelabschnitte (133)
5c. und einen Außenschenkelabschnitt (131) hat,
5d. wobei der Außenschenkelabschnitt einen freiliegenden Kleber hat, der zum Anbringen am absorbierenden Wegwerfartikel (1) vorgesehen ist,
5e. die Innen- und Außenschenkelabschnitte durch mindestens eine Falte (137) getrennt sind,
6. und die Innenschenkelabschnitte (133) Abschlussenden haben, die in einem Abstand getrennt sind;
7. wobei der gefaltete Bandabschnittsträger eine Schwächungslinie (138) entlang der mindestens einen Falte (137) hat;
8. wobei die Schwächungslinie auf einem Abschnitt des Bandlaschenträgers (140) vorgesehen ist, der vom ersten distalen Endabschnitt (149) beanstandet ist,
9. und wobei der Bandlaschenträger (140) über mindestens einen Teil des Abstandes zwischen den Abschlussenden der beiden Innenschenkelabschnitte (133) elastisch ist.
III.
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht das Klagepatent wortsinngemäß. Die Beklagten können sich nicht mit Erfolg auf ein ihnen zustehendes Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG berufen.
1.
Seitens der Beklagten wird der Verletzungstatbestand im Sinne der Benutzung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 3 des Klagepatents in der geltenden und geltend gemachten Fassung nicht in Frage gestellt. Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um eine laminierte mechanische Befestigungsbandlasche, umfassend einen Bandlaschenträger mit mindestens einem ersten distalen Endabschnitt, einem Innenlaschenabschnitt und einem zweiten distalen Endabschnitt, wobei der zweite distale Endabschnitt mit einem mechanischen Befestigungsmaterial versehen ist, der erste distale Endabschnitt mit einer Klebeschicht zum Anbringen an einem absorbierenden Wegwerfartikel versehen ist, und einen gefalteten Bandabschnitt, der einen Träger mit einer Klebeschicht auf einer Außenfläche und einem Außenschenkelabschnitt und zwei Innenschenkelabschnitte hat, die Innen- und Außenschenkelabschnitte durch mindestens eine Falte getrennt sind, der Außenschenkelabschnitt einen frei liegenden Kleber hat, der zum Anbringen am absorbierenden Wegwerfartikel vorgesehen ist, und die Innenschenkelabschnitte Abschlussenden haben, die in einem Abstand getrennt sind, wobei der gefaltete Bandabschnittsträger eine Schwächungslinie entlang mindestens einer Falte hat, wobei die Schwächungslinie auf einem Abschnitt des Bandlaschenträgers vorgesehen ist, der vom ersten distalen Endabschnitt beabstandet ist, und wobei der Bandlaschenträger über mindestens einen Teil des Abstands zwischen den Abschlussenden der beiden Innenschenkelabschnitte elastisch ist.
2.
Die Beklagten können sich nicht mit Erfolg auf ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG berufen. Nach dieser Vorschrift tritt die Wirkung des Patents gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder bereits die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte, § 12 Abs. 1 S. 1 PatG.
a)
Zur Erlangung eines Vorbenutzungsrechts muss der Berechtigte zunächst im maßgeblichen Zeitpunkt im Erfindungsbesitz gewesen sein (BGH GRUR 1960, 546, 548 – Bierhahn; BGH GRUR 1964, 496, 497 – Formsand II). Dies ist dann der Fall, wenn der Begünstigte bei der Vornahme der Benutzungshandlung oder Veranstaltung hierzu den Erfindungsgedanken der später zum Patent angemeldeten Erfindung erkannt hat (BGH GRUR 1964, 491, 493 - Chloramphenicol). Der erforderliche Erfindungsbesitz ist somit gegeben, wenn der Erfindungsgedanke, das heißt die Lösung des Problems, subjektiv erkannt und die Erfindung damit objektiv fertig ist (Benkard/Rogge, PatG, 10. Auflage, § 12 Rz. 5 m. w. N.).
Von diesen Grundsätzen ausgehend befanden sich die Beklagten im Zeitpunkt der Patentanmeldung im Erfindungsbesitz. In dem im Rahmen einer Präsentation am 01.02.1999 vorgestellten Produkt Y9756C sind sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 3 des Klagepatents in der gegenwärtig gültigen Fassung verwirklicht.
(1)
Zu Recht stellt die Klägerin nicht in Abrede, dass es sich bei der Ausführungsform Y9756C – deren Ausgestaltung sich entgegen der Auffassung der Klägerin dem Vortrag der Beklagten in Verbindung mit der als Anlage B 3 vorgelegten Skizze entnehmen lässt – um eine laminierte mechanische Befestigungslasche (Merkmal 1) handelt, umfassend einen Bandlaschenträger (140) mit mindestens einem ersten distalen Endabschnitt (149), einem Innenlaschenabschnitt (147) und einem zweiten distalen Endabschnitt (148) (Merkmal 2), wobei der zweite distale Endabschnitt (148) mit einem mechanischen Befestigungsmaterial (31) versehen ist (Merkmal 3), die Innenschenkelabschnitte (133) Abschlussenden haben, die in einem Abstand getrennt sind (Merkmal 6) und wobei die Schwächungslinie auf einem Abschnitt des Bandlaschenträgers (140) vorgesehen ist, der vom ersten distalen Endabschnitt (149) beanstandet ist (Merkmal 8).
Demgegenüber stellt die Klägerin die Verwirklichung der Merkmale 4, 5 und 7 von Patentanspruch 3 des Klagepatents durch die Ausführungsform Y9756C mit der Begründung in Abrede, die von der Beklagten als Innen- und Außenschenkelabschnitte bezeichneten Elemente seien entgegen Merkmal 5 nicht gefaltet und insbesondere entgegen Merkmal 5 lit. e nicht durch mindestens eine Falte voneinander getrennt. Vielmehr seien die vermeintlichen Innenschenkelabschnitte zwei separate Elemente und auch der Außenschenkelabschnitt sei ein davon unabhängiges Element. Die Verbindung zwischen dem vermeintlichen Außenschenkelabschnitt und den jeweiligen vermeintlichen Innenschenkelabschnitten erfolge unter Verwendung einer separaten Zwischenschicht. Eine irgendwie gefaltete Konstruktion sei bei dem Produkt Y9756C nicht erkennbar. Damit fehle es auch an einer Verwirklichung von Merkmal 7. Entgegen diesem Merkmal zeige die vermeintlich vorbenutzte Ausführungsform Y9756C keine Schwächungslinie entlang einer Falte im gefalteten Bandabschnitt. Vielmehr sei die vermeintliche Perforation bei dem Produkt Y9756C in dem etwas breiteren vermeintlichen Innenschenkelabschnitt und dem Außenschenkelabschnitt vorgesehen.
Dem ist nicht zuzustimmen. Es ist nach dem Vortrag der Beklagten und der als Anlage B 3 vorgelegten Zeichnung davon auszugehen, dass der durch die Beklagten entwickelte Bandlaschenträger nicht aus Einzelflächen laminiert, sondern gefaltet ist. Wie die sachkundigen Prüfer bereits in der Zwischenentscheidung des Europäischen Patentamtes vom 27.04.2007 aufgrund der Erörterung in der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf die Anlage D 7 feststellten, ist es schwer oder gar nicht möglich, eine Perforation in einer Schicht eines Laminats vorzusehen. Wenn eine Perforation in einer Schicht eines Laminats vorgesehen ist, wird sie normalerweise der Dicke nach durch die Schicht angebracht. Wenn die Beklagten demgegenüber eine laminierte Konstruktion vorgesehen hätten, müsste sich die Perforation durch die ganze Ebene der Schicht erstrecken. Eine derartige Perforation ist nur schwer beziehungsweise unmöglich herzustellen. Weiterhin würde es keinen Sinn ergeben, eine solche Perforation vorzusehen, da eine Schwächungslinie viel einfacher erhalten werden kann (vgl. Anlage K 9, S. 6).
Ein anderes Ergebnis lässt sich der Anlage B 3, die in der Darstellung der Innen- bzw. Außenschenkelabschnitte der Anlage D 7 gleicht, nicht entnehmen. Es trifft zu, dass dort Innen- und Außenschenkelabschnitt durch Balken getrennt dargestellt sind. Gleichwohl stellt die Zeichnung einen gefalteten Bandlaschenträger dar. Die Beklagten haben in ihrer Duplik nachvollziehbar dargelegt, dass es sich dabei um eine mit Excel erstellte Zeichnung handelt. Aus computertechnischen Gründen habe die Konstruktion ohne umständliche Formatierungen nur durch gerade Balken dargestellt werden können, dass heißt mit kurzen Strichen, die von der Klägerin als vorhandenes Laminat aus insgesamt drei Schichten angesehen werden, wobei die mittlere Schicht durch die Klägerin als separate Zwischenschicht bezeichnet wird. Soweit sich die Beklagten insoweit mit Schriftsatz vom 05.05.2008 darauf berufen, es seien zwar schraffierte Flächen an der Ober- und Unterseite sowie der linken Seite zu erkennen, die angeblich eine Kleberschicht darstellen sollen, wobei demgegenüber die in der Zeichnung grau dargestellten Silikonschichten ("release coating") an dem Zwischenelement nicht vorgesehen seien, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Dass es sich lediglich um eine unzulängliche technische Darstellung eines Computerprogrammes handelt, wird für den Fachmann spätestens daraus ersichtlich, dass bei diesem Verständnis der Konstruktionszeichnung auch die (schraffiert dargestellte) Klebeschicht aus "drei Elementen" bestehen würde, da dort ebenfalls die "Balken" zu erkennen sind. Weiterhin müssten die "Elemente" auch verbunden sein. Obwohl die Darstellung eine Klebeschicht als schraffierte Fläche zeigt, ist zwischen den angeblichen "Elementen", die nach Auffassung der Klägerin das Laminat bilden sollen, keinerlei Schraffierung vorhanden.
Des Weiteren würde unstreitig eine von der Klägerin behauptete Laminatbildung einen erheblichen produktionstechnischen Aufwand erfordern, insbesondere weil ein passgenaues Anbringen der jeweils außen liegenden Schichten und der dazwischen vorgesehenen separaten Zwischenschicht erforderlich wäre. Solche drei Schichten müssten beispielsweise mit einem zusätzlichen Kleber miteinander verbunden werden, um ein festes Laminat zu erzeugen, so dass zusätzlich dafür gesorgt sein müsste, dass die drei Schichten sehr fest miteinander verbunden sein würden, damit nur die Perforation und nicht die Verbindung der das Laminat ausmachenden Schichten bei Gebrauch der Windel reißt.
Selbst wenn die Beklagten jedoch einen laminierten Bandlaschenträger einsetzen würden, wäre dies durch das Klagepatent gedeckt. Das Klagepatent sieht beim gefalteten Bandabschnitt in einigen Ausführungsformen das Aufbringen eines Laminats vor. So heißt es in Bezug auf die Figur 13:
"Dann bildet das Trennlaschenlaminat 95 eine Innenfalte 98 durch Verwendung einer separat angebrachten Vereinigungsbahn 96, was ein Bandlaschenlaminat bildet."(vgl. Anlage K 2, Abschnitt [0041]).
Es trifft zu, dass sich diese Beschreibung auf eine spezifische Ausführungsform bezieht, bei welcher an die Bandlasche eine separate Vereinigungsbahn 96 angebracht wird. Gleichwohl zeigt diese besondere Gestaltung, dass das Klagepatent eine Laminierung im Bereich der Bandlasche grundsätzlich nicht ausschließt.
Auch die Beschreibung zu Figur 14 lässt ausdrücklich eine Laminatbildung zu. So heißt es:
"Ferner könnte der erste Innenschenkel 111 durch den nicht gefalteten Bandlaschenträger 103 gebildet sein." (vgl. Anlage K 2, Abschnitt [0044]).
(3)
Schließlich verwirklicht der in der Anlage B 3 dargestellte Bandlaschenträger auch Merkmal 9 des Klagepatents. Dieses verlangt, dass der Bandlaschenträger (140) über mindestens einen Teil des Abstandes zwischen den Abschlussenden der beiden Innenschenkelabschnitte (133) elastisch ist.
(a)
Die Klägerin bestreitet die Verwirklichung von Merkmal 9 des Klagepatents unzutreffend mit der Begründung, es sei aus den seitens der Beklagten eingeführten Unterlagen nicht erkennbar, dass ein elastischer Abschnitt nach Maßgabe dieses Merkmals vorliege. Ein vermeintlich interessierender Abschnitt werde seitens der Beklagten lediglich als "stretch film" beschrieben, mithin lediglich als "dehnbarer Film". "Dehnbar" bedeute jedoch nicht "elastisch". Von einem elastischen Material könne nur die Rede sein, wenn es nach dem Dehnen wieder in seine ursprüngliche Größe und Form zurückkehre.
Das Klagepatent selbst enthält keine Definition des Begriffes "elastisch". Jedoch haben die Beklagten zutreffend anhand zahlreicher Beispiele dargelegt, dass der durch die Beklagten verwendete englische Begriff "stretch film" auch entsprechend dem Klagepatent einer Übersetzung als "elastisch" zugänglich ist. Der Textilfachmann weiß, dass das Wort "stretch" auch eine elastische Dehnung umfassen kann. So wird das Wort "stretchable" in dem als Anlage B 12 vorgelegten Auszug aus Webster’s Online Dictionary in deutscher Übersetzung wie folgt umschrieben:
"Fähig, leicht gedehnt zu werden und die ursprüngliche Größe und Form wieder anzunehmen."
Auch wird dort das Wort "stretchable" als Synonym für das Wort "elasticity" aufgeführt. Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagten dieses üblichen Sprachgebrauchs nicht bedient haben und deshalb das Merkmal im Zusammenhang mit der Erfindung in einem anderen Sinn zu verstehen ist, bestehen nicht. Vielmehr kann der Begriff "stretch film" im Hinblick auf die Ausführungsform Y9756C unter Zugrundelegung einer funktionsorientierten Auslegung nur als "elastisch" verstanden werden. Wenn der "stretch film" bei der Verwendung der Ausführungsform Y9756C als Teil eines Windelverschlusses lediglich in eine Richtung dehnbar wäre, wäre die mit dem Einsatz dieses "stretch films" offensichtlich angestrebte Verbesserung des Tragekomforts nicht zu erzielen. Vielmehr wäre diese dann nach einmaliger Dehnung nicht mehr vorhanden. Auch hat die Klägerin nicht vorgetragen, welchen Sinn ein nur in eine Richtung dehnbarer, nicht aber in die Ausgangsposition zurückkehrender "stretch film" über die angestrebte Verbesserung des Tragekomforts hinaus tatsächlich verfolgen könnte. Schließlich beschreiben die Beklagten in dem als Anlage B 5 vorgelegten Schreiben die Ausführungsform Y9756C ausdrücklich als "elastisch". So heißt es unter Ziffer 3b:
"Y9756C – NW Fastening Tape (Polyolefinbeschichtet), 67 mm breit, elastisch!"
(b)
Der Verwirklichung von Merkmal 9 steht darüber hinaus nicht entgegen, dass der elastische Teil bei dem Produkt "Y9756C" auf den Bandlaschenträger laminiert wird. Der Wortlaut des Patentanspruchs 3 sieht lediglich vor, dass mindestens ein Teil des Abstandes zwischen den Abschlussenden der beiden Innenschenkelabschnitte (133) elastisch ist. Demgegenüber enthält der Patentanspruch selbst keine Anweisung, wie diese Elastizität hergestellt werden soll. Jedoch sieht die Klagepatentschrift im Rahmen der besonderen Ausführungsbeispiele eine entsprechende Laminierung ausdrücklich vor. So heißt es auf Seite 9 der deutschen Übersetzung:
"Bereitstellen lassen sich Bandträger mit elastischen Teilstücken allgemein durch Koextrusion eines Teilstücks [...] oder alternativ wird ein elastisches Material auf ein oder mehrere unelastische Materialien laminiert." (vgl. Anlage K 2, Abschnitt [0048]).
Auch findet sich weiterhin:
"Der Bandlaschenträger kann mit einem elastischen Teilstück (147) durch ein technisch bekanntes Verfahren versehen sein.[...] Zu den relevanten Verfahren zum Versehen eines Bandlaschenträgers mit einem elastischen Mittelstück zählen die [...] US-A 4778701." (vgl. Anlage K 2, Abschnitt [0048].
Figur 3 der im Hinblick auf die bekannten technischen Verfahren in Bezug genommenen US-A 4778701 (Anlage B2, D67, S. 3) zeigt schließlich unstreitig eine Verschlussbandlasche, bei der der elastische Abschnitt zwischen zwei unelastische Verankerungsstreifen laminiert ist (vgl. Klageerwiderung, S. 11 oben).
b)
Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts setzt des Weiteren den durch Benutzung bekräftigten Erfindungsbesitz voraus (BGH GRUR 1969, 35, 36 – Europareise; BGH GRUR 2003, 507, 509 – Enalapril). Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Nachweise bei Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Auflage, Rz. 562) müssen Benutzungshandlungen die Ernsthaftigkeit einer gewerblichen Nutzungsabsicht in die Tat umsetzen. Daran fehlt es bei der einmaligen Herstellung eines unverkäuflichen Modells oder eines noch zu testenden Prototypen.
Von diesen Grundsätzen ausgehend haben die Beklagten nicht substantiiert dargelegt, dass sie die ernsthafte Absicht hatten, das Produkt Y9756C so, wie es auf Seite 13 der Anlage B 4 dargestellt ist, gewerblich zu nutzen. Die Darlegungs- und Beweislast für die Entstehungstatsachen des Vorbenutzungsrechts und dessen Umfang hat derjenige, der sich auf ein Vorbenutzungsrecht beruft. Dabei sind die erhobenen Beweise zum Nachweis der ein Vorbenutzungsrecht begründenden Tatsachen sehr kritisch zu würdigen. Es ist der Erfahrungssatz zu beachten, dass nach der Offenbarung brauchbarer Erfindungen nicht selten von anderen Personen behauptet wird, schon Ähnliches gemacht zu haben (vgl. BGH GRUR 1963, 311, 312 – Stapelpresse; Benkard/Rogge, PatG, 10. Auflage, § 12 Rz. 27).
Die Beklagten führen insoweit zunächst aus, ( … ) und ( … ), Mitarbeiter der Beklagten zu 3., hätten im Rahmen einer Präsentation am 01.02.1999 das bereits Anfang 1999 entwickelte Produkt Y9756C der Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Straße, 89522 Heidenheim, in Recklinghausen vorgestellt. Auf der Grundlage der Besprechung habe die Beklagte zu 3. ein Handout erstellt, auf dessen Seite 13 die als Anlage B 3 vorgelegte technische Zeichnung abgebildet gewesen sei. Mit Schreiben vom 02.03.1999 habe die Beklagte zu 1. der Paul Hartmann AG das zuvor mit der Präsentation vorgestellte Bandlaschenlaminat Y9756C zum Preis von DM 5,44/m² zur Lieferung angeboten. Im März 1999 seien Rollen des Produktes Y9756C hergestellt und an die Paul Hartmann AG geliefert worden. Die Paul Hartmann AG habe die Ware, das heißt das als Rollen gelieferte Bandlaschenlaminat Y9756C, im März/April 1999 erfolgreich geprüft.
Diesem Vortrag ist nicht hinreichend substantiiert zu entnehmen, dass die Beklagten hinsichtlich der Ausführungsform Y9756C tatsächlich die ernsthafte Absicht hatten, das Produkt auch gewerblich zu nutzen.
Die Beklagten haben den näheren Inhalt der Präsentation bei der Paul Hartmann AG in Recklinghausen nicht dargelegt. Insbesondere haben die Beklagten nicht dargetan, was die als Zeugen benannten Herr Dhondt und Frau Verhaert im Einzelnen zu dem Produkt Y9756C erläutert haben. Auch dem als Anlage B 4a/4b vorgelegten Handout vom 01.02.1999 bzw. vom 02.02.1999, das nach dem Vorbringen der Beklagten von der Beklagten zu 1. stammen soll, insbesondere der Zeichnung auf Seite 13 dieses Handouts, sind Anhaltspunkte für eine ernsthafte Benutzungsabsicht nicht zu entnehmen. Vielmehr heißt es zu dem Produkt Y9756C ausdrücklich "developmental" und damit "experimentell". Die Beklagten haben mithin selbst die Ausführungsform Y9756C noch als ein in der Entwicklung befindliches und damit zu testendes Produkt bezeichnet.
Darüber hinaus lässt sich eine ernsthafte Benutzungsabsicht auch nicht aus dem als Anlage B 5 vorgelegten Schreiben der Beklagten zu 1. vom 02.03.1999 entnehmen. Dort findet sich zwar für die Ausführungsform Y9756C die Angabe eines Preises sowie die Mitteilung, das Produkt sei mittelfristig verfügbar, womit nach dem Beklagtenvorbringen eine eventuelle Umstellung der Produktionsmittel gemeint sei, welche Zeit benötigt habe. Jedoch findet sich dort auch die Angabe, das "NW" unterliege gegebenenfalls noch Änderungen. Die Beklagten haben nicht substantiiert dargetan, dass das Produkt Y9756C nicht mehr "experimentell" war, weil sie entsprechende Tests durchgeführt hatte. Vielmehr sollte nach dem Vortrag der Beklagten die Paul Hartmann AG Versuche mit dem Produkt durchführen. Zu diesem Zweck übersandte die Beklagte zu 1. an die Paul Hartmann AG ein unentgeltliches Muster der Ausführungsform Y9756C. Auch dies unterstreicht, dass eine ernsthafte Benutzungsabsicht noch nicht bestand, die Benutzungsaufnahme vielmehr von den Versuchen beziehungsweise der Entscheidung der Paul Hartmann AG abhängen sollte.
Die Versuche bei der Paul Hartmann AG sollen nach dem weiteren Vorbringen der Beklagten im März/April 1999 erfolgreich durchgeführt worden sein. Die Beklagten verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Anlage K 16 = D 76. Dem Vorbringen der Beklagten ist aber nicht zu entnehmen, dass daraufhin und noch vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents ein Angebot der Beklagten zu 1. oder zu 3. über das "ausgetestete" Produkt mit ernsthaftem Benutzungswillen gegenüber der ( … ) erfolgte oder ein von einem ernsthaften Benutzungswillen getragenes Inverkehrbringen desselben tatsächlich erfolgt ist.
Entsprechend fehlt es auch an Veranstaltungen zur Benutzungsaufnahme, die von dem ernstlichen Willen getragen sind, die Benutzung tatsächlich alsbald aufzunehmen.
IV.
Da die angegriffene Ausführungsform mithin ein Erzeugnis darstellt, welches Gegenstand des Klagepatents ist, ohne dass die Beklagten zu einer Nutzung des Klagepatents berechtigt sind (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG), rechtfertigen sich die tenorierten Rechtsfolgen.
Die Beklagten machen durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland widerrechtlich von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch, so dass sie gegenüber der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet sind (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG).
Des Weiteren haben die Beklagten der Klägerin Schadenersatz zu leisten (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG), denn als Fachunternehmen beziehungsweise dessen gesetzliche Vertreter hätten sie die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin lediglich noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.
3.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, sind die Beklagten im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Darüber hinaus werden die Beklagten durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagten haben schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140 b PatG). Soweit ihre nicht gewerblichen Abnehmer und bloßen Angebotsempfänger hiervon betroffen sind, ist den Beklagten im Hinblick auf ihre Rechnungslegungspflicht in Bezug auf ihre nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (vergleiche Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.09.2001, Az.: 2 U 91/00).
V.
Für eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO besteht keine Veranlassung.
Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BIPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 2784 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist.
Die Klägerin kann sich zunächst nicht mit Erfolg darauf stützen, das neue Vorbringen zu dem Produkt Y9756C sei verspätet und damit nicht durch das Beschwerdegericht zu berücksichtigen. Neues Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln in der Beschwerdebegründung ist grundsätzlich zulässig und muss bei der Prüfung der Beschwerde berücksichtigt werden. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Beschwerdekammer von ihrem Ermessen nach Art. 114 Abs. 2 EPÜ Gebrauch macht und die neuen Tatsachen und Beweismittel als verspätet zurückweist (vgl. Schulte, PatG, 6. Auflage, Art. 110 EPÜ Rz. 19). Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdekammer die neuen Tatsachen tatsächlich als verspätet zurückweisen wird, bestehen nicht. Damit ist zunächst entsprechend des Regelfalls davon auszugehen, dass diese im Beschwerdeverfahren Berücksichtigung finden werden.
Eine Aussetzung des Verfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens gegen das Klagepatent nach § 148 ZPO ist nicht veranlasst.
Die Beklagten können sich zur Begründung ihres Aussetzungsantrages zunächst nicht auf eine unzulässige Erweiterung des Klagepatents berufen. Insoweit beziehen sich die Beklagten in ihrer Begründung auf die Patentansprüche 1 und 2 sowie 5 und 6 des Klagepatents in seiner durch das Europäische Patentamt aufrecht erhaltenen Fassung. Demgegenüber stützt die Klägerin ihr Vorbringen derzeit ausschließlich auf Patentanspruch 3.
Ferner haben die Beklagten die Voraussetzungen einer mündlichen Vorverlautbarung oder von Benutzungshandlungen nicht hinreichend substanttiert dargelegt. Insoweit gelten strenge Beweisregeln. Erfahrungsgemäß wird nach der Offenbarung einer brauchbaren Erfindung nicht selten behauptet, schon Ähnliches gehört, gesehen oder gemacht zu haben. Die neuheitsschädlichen Tatsachen müssen im Einzelnen schlüssig behauptet und technisch erheblich sein (Benkard/Melullis, PatG, 10. Auflage, § 3 Rz. 69b). Der Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung setzt zunächst die Behauptung und Feststellung bestimmter Tatsachen voraus, aus denen sich die Wesensgleichheit des vorbenutzten Gegenstandes mit der Erfindung ergeben muss. Des Weiteren muss die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein. Eine Erfindung ist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn ein unbestimmter, wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für Erfindungsbesitzer nicht mehr kontrollierbarer Personenkreis auf sie zugreifen könnte (BGH Mitt. 1999, 362, 364 – Herzklappenprothese, BGH GRUR 1999, 962 – Anschraubscharnier). Zur Darlegung einer offenkundigen Vorbenutzung bedarf es somit konkreter Angaben darüber, was wo wann wie und durch wen geschehen ist sowie der Darlegung der öffentlichen Zugänglichkeit des Anmeldegegenstandes mit der Möglichkeit der Nachbenutzung durch andere, insbesondere Sachkundige (Benkard/Melullis, PatG, 10. Auflage, § 4 Rz. 70). Dabei kommt es nicht auf die Feststellung an, ob tatsächlich die Allgemeinheit und damit ein "anderer Fachmann" von der Vorbenutzung Kenntnis erlangt hat oder gar von der vorbenutzten Lehre Gebrauch gemacht hat, da für die Zugänglichkeit die Feststellung einer "nicht zu entfernten Möglichkeit" genügt, dass beliebige Dritte und damit andere Fachleute zuverlässige ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Vorbenutzung erlangt haben. Der Nachweis neuheitsschädlicher Verlautbarung wird jedoch in der Regel nur gelingen, wenn schriftliche Aufzeichnungen, Vortragsmanuskripte, Zeichnungen oder Schaubilder über das mündlich Referierte vorliegen (vgl. Benkard/Melullis, PatG, 10. Auflage, § 3 Rz. 70a f.).
Von diesen Überlegungen ausgehend haben die Beklagten die Voraussetzungen einer öffentlichen Zugänglichmachung nicht hinreichend substantiiert dargelegt. Die Beklagten führen insoweit unter Vorlage eines Handouts aus, das Produkt Y9756C sei am 01.02.1999 im Rahmen einer Präsentation bei der Paul Hartmann AG präsentiert worden. Am 02.03.1999 sei ein Angebot an die Paul Hartmann AG versandt worden, in welchem die Beklagte zu 1. das Produkt DM 5,44/m² zur Lieferung angeboten habe. Im März 1999 seien Rollen des Produktes Y9756C an die Paul Hartmann AG versandt worden, welche diese im März/April 1999 erfolgreich getestet habe.
Dieses Vorbringen rechtfertigt die Annahme einer öffentlichen Zugänglichmachung nicht. Es ist zunächst weder erkennbar, welchen genauen Anlass und welchen Inhalt die am 01.02.1999 erfolgte Präsentation hatte, noch, wer an der Präsentation teilnahm. Insoweit ist insbesondere nicht erkennbar, ob Verschwiegenheitspflichten bestanden und ob der Teilnehmerkreis für die Beklagten als Erfindungsbesitzer tatsächlich unkontrollierbar war. Das Gericht verkennt nicht, dass die Beklagten pauschal vortragen, es hätten keine Geheimhaltungspflichten bestanden. Jedoch ist dieser Vortrag ohne Mitteilung der konkreten Umstände der gegenüber der Paul Hartmann AG – nach dem Vortrag der Beklagten in der mündlichen Verhandlung einer ihrer wichtigsten Kunden – erfolgten Präsentation der Ausführungsform Y9756C unzureichend. Mitteilungen im Zusammenhang mit der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen sind in der Regel nicht für eine Veröffentlichung bestimmt; hier muss der Empfänger der Information ihre Vertraulichkeit in Rechnung stellen. Das gilt insbesondere in Bezug auf die Offenbarung technischer Einzelheiten im Hinblick auf den Gegenstand der zukünftigen Geschäftsbeziehung, die bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind und an deren Geheimhaltung allen Beteiligten im Interesse des angestrebten künftigen geschäftlichen Erfolgs gelegen sein muss (vgl. Benkard/Melullis, PatG, 10. Auflage, § 3 Rz. 68c). Umstände, aus denen sich eine abweichende Vereinbarung zwischen den Beklagten und der Paul Hartmann AG herleiten lässt, tragen die Beklagten bis auf die pauschale Behauptung einer fehlenden Geheimhaltungsvereinbarung demgegenüber nicht vor. Darüber hinaus ist es nicht ersichtlich, in welchem Umfang die aus dem als Anlagen B 4a und B 4b vorgelegten Handout ersichtlichen Skizzen tatsächlich erläutert wurden. Hinzu kommt, dass selbst bei unterstellter Schlüssigkeit des Vorbringens der Beklagten im Beschwerdeverfahren Zeugenbeweis zu erheben und nicht absehbar ist, ob die Zeugen das Vorbringen der Beklagten zur Überzeugung der Beschwerdekammer bestätigen werden.
Im Übrigen rechtfertigen weder das an die ( … ) versandte Schreiben vom 02.03.1999, noch der Versand der Musterrollen sowie die an den versandten Mustern durchgeführten Tests ohne weitere Begründung die Annahme einer öffentlichen Zugänglichmachung. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der Erörterung des Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG Bezug genommen.
c)
Schließlich begründet das Vorbringen der Beklagten im Hinblick auf die Vorbekanntheit der Anbringung eines elastischen Befestigungsbandes und deren Vorteile entsprechend Merkmal 9 von Patentanspruch 3 des Klagepatents nach dem Stand der Technik die Voraussetzungen einer Aussetzung des Verfahrens nicht. Dieser Umstand wurde im Rahmen der Einspruchsverhandlung ausführlich erörtert. Das Anbringen eines mechanischen Verschlussbandmaterials gemäß Patentanspruch 3 des Klagepatents stellt nach der Zwischenentscheidung des Europäischen Patentamtes vom 27.04.2007 einen erfinderischen Schritt dar. Das Europäische Patentamt hat sich mit dieser Frage in dieser Entscheidung ausführlich auseinandergesetzt. Die Einspruchsabteilung führt insoweit aus, das Fehlen von Platz für einen elastischen Abschnitt und das Vorhandensein eines Trennschichtbandes seien für den Fachmann Grund genug, die Anwendung eines elastischen Abschnitts in der Vorbenutzung nicht in Erwägung zu ziehen. Selbst wenn er die Ausgestaltung des vorbenutzten Laminats dahingehend ändern möchte, dass es einen elastischen Abschnitt einschließt, gebe es viele Möglichkeiten. Auf den ersten Blick bestehe die naheliegendste Lösung darin, Abschnitte des Trägers nach links und/oder rechts vom gefalteten Bandabschnitt zu verlängern und diese elastisch zu machen. Der Fachmann würde, selbst wenn er die Lehre nach D67-D70 und D39 der Spezialkonstruktion der Vorbenutzung aufzwingen würde, nicht naheliegend zum Gegenstand von Patenanspruch 3 gelangen. Das mechanische Verschlussbandmaterial gemäß Patentanspruch 3 beruhe damit auf einem erfinderischen Schritt (vgl. Anlage K 9, S. 9). Damit hat das Europäische Patentamt zumindest vertretbar das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes bejaht, so dass eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens nicht angezeigt ist.
Auch das Vorbringen der Beklagten in ihrer als Anlage B 1b vorgelegten Beschwerdebegründung rechtfertigt keine andere Entscheidung. Neue Tatsachen tragen die Beklagten – mit Ausnahme der eine offensichtliche Vorbenutzung nicht rechtfertigenden Ausführungsform Y9756C – in ihrer Beschwerdebegründung nicht vor. Es ist damit nicht überwiegend wahrscheinlich, dass das Europäische Patentamt im Beschwerdeverfahren zu einer anderen Entscheidung gelangt.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709 Satz 1, 108 ZPO.
Der Streitwert wird auf 750.000,- EUR festgesetzt.
Dr. Grabinski Klus Thomas

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 S. 2 Nr. 1, 14, 139 Abs. 1 und 2, 140 b PatG, 242 BGB
§§ 242, 259 BGB
§§ 709 Satz 1, 108 ZPO
§ 12 PatG
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 140 b PatG
§ 148 ZPO
§ 12 Abs. 1 S. 1 PatG
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1960, 546, 548
GRUR 1964, 496, 497
GRUR 1964, 491, 493
GRUR 1969, 35, 36
GRUR 2003, 507, 509
GRUR 1963, 311, 312
GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 2784
GRUR 1999, 962
2 U 91/00