Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2004-06-03, Aktenzeichen 4a O 175/03
ECLI: ECLI:DE:LGD:2004:0603.4A.O175.03.00

Tenor:
I.
Die Beklagten werden - soweit die Ausführungsform „Specht“ betroffen ist - verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- EUR - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
Pneumatisches Schlagwerkzeug mit einem Zylinder, einer Halterung für ein Bearbeitungswerkzeug und mit einem, im Zylinder verschieblich angeordneten, als Schlagelement wirkenden Kolben mit einer, für den auf das Werkzeug hin gerichteten Kolbenvorlauf mit Druckluft beaufschlagbaren ersten Fläche, einer der ersten Fläche entgegengerichteten, mit druckluftbeaufschlagbaren zweiten Fläche für den Kolbenrücklauf, sowie mit zwei Schlagflächen, durch welche an den beiden Totpunkten des Kolbens jeweils ein, das Werkzeug vortreibender, bzw. ein entgegengesetzter, das Werkzeug lockernder Stoß auf das Werkzeug bewirkbar ist, und wobei eine Druckluftzufuhr und mindestens ein Auslass für die Druckluft vorgesehen sind,
herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wobei mindestens ein vom Kolben gesteuerter Überströmkanal zwischen der ersten und der zweiten Fläche vorgesehen ist, und dass der Kolben den Zylinder in mindestens zwei Zylinderräume unterteilt, wobei der erste Zylinderraum von der ersten Fläche mit der Größe A1 begrenzt ist, und der zweite Zylinderraum von der zweiten Fläche mit der Größe A2 begrenzt ist, und wobei der Überströmkanal in der Zylinderwandung zwischen dem ersten und dem zweiten Zylinderraum, der Auslass als eine vom Kolben gesteuerte Verbindung des ersten Zylinderraumes mit dem Umgebungsdruck p0 und eine in den zweiten Zylinderraum mündende Druckluftquelle mit dem Druck p2 vorgesehen sind, und dass ein erster Parameter A definiert als
und dass VA das Volumen des ersten Zylinderraumes und des Überströmkanales in dem Zeitpunkt ist, da der rücklaufende Kolben den Auslass schließt, V12 das Volumen des ersten Zylinderraumes und des Überströmkanals in dem Zeitpunkt ist, da der rücklaufende Kolben den Überströmkanal freigibt, und VT das Volumen des ersten Zylinder¬raumes und des Überströmkanals im Totpunkt des Kolbenrücklaufs ist, und das zwei weitere Parameter VU und V0 definiert sind als
und dass die Parameter innerhalb folgender Bereiche liegen
0,1 £ A £ 0,5
und
0,1 £ V0 £ VU £ 0,8
um bei dem vorbestimmten Druck p2 einen im wesentlichen jeweils gleich großen Stoßimpuls beim Kolbenvorlauf und beim Kolbenrücklauf zu erzielen.
II.
Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- EUR - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, die eingetragene IR-Marke Nr. 626 571
an Schlag- und Raspelwerkzeugen für die Orthopädie, Gehäusen solcher Waren oder deren Verpackungen anzubringen, unter diesem Zeichen solche Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu solchen Zwecken zu besitzen.
III.
Die Beklagten zu 1. und 2. werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- EUR - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, Schlag- und Raspelwerkzeuge für die Orthopädie unter der Kennzeichnung „IMT“ oder einer diesen Bestandteil enthaltenden Unternehmensbezeichnung anzubieten oder in Verkehr zu bringen.
IV.
Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. bezeichneten Handlungen seit dem 4. Juni 1994 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefer-mengen, -zeiten und -preisen und Typen¬bezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der Namen und Anschriften der Ab¬nehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebots¬men-gen, -zeiten und -preisen und Typen¬be¬zeich¬nungen sowie den Namen und Anschriften der Ange¬bots¬empfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbe¬trä-gern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Ver-breitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei solche Handlungen von der Auskunftspflicht ausgenommen sind, die von der Klägerin bezogene Schlagwerkzeuge betreffen.
V.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin bezüglich der nicht von der Klägerin bezogenen Schlagwerkzeuge allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziff. I. bezeichneten und seit dem 4. Juni 1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
VI.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
VII.
Die Kosten des Rechtsstreits werden den Beklagten als Gesamtschuldnern zu 55 %, im Übrigen der Klägerin auferlegt.
Das Urteil ist für die Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin in Höhe 1.030.000,- Eur. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer im Gebiet der Europäischen Union ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Die Klägerin, ein schweizerisches Unternehmen, stellt pneumatisch betriebene Schlagwerkzeuge her, die bei orthopädischen Operationen eingesetzt werden. Sie ist Inhaberin des europäischen Patentes 0 452 543 (Anlage K 2, nachfolgend Klagepatent), welches am 17. November unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 20. April 1990 angemeldet wurde. Die Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 23. Oktober 1991, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt am 4. Mai 1994. Das Klagepatent betrifft ein pneumatisches Werkzeug.
Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut.
"Pneumatisches Schlagwerkzeug mit einem Zylinder (6), einer Halterung für ein Bearbeitungswerkzeug und mit einem, im Zylinder verschieblich angeordneten, als Schlagelement wirkenden Kolben (1) mit einer, für den auf das Werkzeug hin gerichteten Kolbenvorlauf mit Druckluft beaufschlagbaren ersten Fläche (9), einer der ersten Fläche (9) entgegengerichteten, mit druckluftbeaufschlagbaren zweiten Fläche (4) für den Kolbenrücklauf, sowie mit zwei Schlagflächen (12, 20; 12, 26), durch welche an den beiden Totpunkten des Kolbens jeweils ein, das Werkzeug vortreibender bzw. ein entgegengesetzter, das Werkzeug lockernder Stoß auf das Werkzeug bewirkbar ist, und wobei eine Druckluftzufuhr (17) und mindestens ein Auslass (18) für die Druckluft vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein vom Kolben gesteuerter Überströmkanal (16) zwischen der ersten und der zweiten Fläche (9, 4) vorgesehen ist, und dass der Kolben (1) den Zylinder in mindestens zwei Zylinderräume (24, 25) unterteilt, wobei der erste Zylinderraum (25) von der ersten Fläche (9) mit der Größe A1 begrenzt ist, und der zweite Zylinderraum (24) von der zweiten Fläche (4) mit der Größe A2 begrenzt ist, und wobei der Überströmkanal (16) in der Zylinderwandung zwischen dem ersten und dem zweiten Zylinderraum, der Auslass (18) als eine vom Kolben gesteuerte Verbindung des ersten Zylinderraumes (25) mit dem Umgebungsdruck p0 und eine in den zweiten Zylinderraum (24) mündende Druckluftquelle mit dem Druck p2 vorgesehen sind, und dass ein erster Parameter A definiert als
und dass VA das Volumen des ersten Zylinderraumes (25) und des Überströmkanales (16) in dem Zeitpunkt ist, da der rücklaufende Kolben den Auslass (18) schließt, V12 das Volumen des ersten Zylinderraumes (25) und des Überströmkanals (16) in dem Zeitpunkt ist, da der rücklaufende Kolben den Überströmkanal (16) freigibt, und VT das Volumen des ersten Zylinderraumes und des Überströmkanals im Totpunkt des Kolbenrücklaufs ist, und das zwei weitere Parameter VU und V0 definiert sind als
0,1 ( A ( 0,5
0,1 ( V0 ( VU ( 0,8
um bei dem vorbestimmten Druck p2 einen im wesentlichen jeweils gleich großen Stoßimpuls beim Kolbenvorlauf und beim Kolbenrücklauf zu erzielen."
Nachfolgend abgebildet ist eine zeichnerische Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung. Figur 1 zeigt eine teilweise geschnittene Ansicht.
Die Klägerin belieferte früher den deutschen und europäischen Markt mit Geräten ausgestaltet nach dem Klagepatent unter der Bezeichnung "Specht" über die IMT Integral Medizintechnik GmbH in Schongau, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. war. Das Unternehmen ging 1996 in Konkurs. Der Beklagten zu 1., ein einzelkaufmännisches Unternehmen, wurde im Anschluss an den Konkurs eingeräumt, für die Klägerin in Deutschland den Service und den Vertrieb des Schlagwerkzeuges "Specht" aufrechtzuerhalten. Bei den Geräten handelt es sich um Medizinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes. Unter der Firmierung "IMT M. Becker" bzw. "IMT Internationale Medizintechnik" warteten und verkauften die Beklagten zu 1. und 2. von 1997 bis 2001 den "Specht" der Klägerin. Die Geräte "Specht" werden von den Klägerin grundsätzlich mit einem blau-eloxierten Gehäuse produziert und mit der Bezeichnung "IMT" gekennzeichnet. Das CE-Zeichen wird eingraviert. Die Klägerin belieferte im Zusammenhang mit einem Rahmenvertrag die PLUS ENDOPROTHETIK AG, Schweiz, mit Geräten, deren Gehäuse grün war und die außerdem die Wortbildmarke PLUS ENDOPROTHETIK des Unternehmens gemäß der IR-Marke 626 571 (Anlage K 8; nachfolgend Klagemarke) tragen. Die Klagemarke wurde für die PLUS ENDOPROTHETIK AG, Schweiz, am 26. September 1994 eingetragen und genießt Schutz auch auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Klägerin wurde von der Markeninhaberin zur gerichtlichen Geltendmachung etwaiger Ansprüche wegen Verletzung der Klagemarke ermächtigt.
Die Endoplus GmbH, eine deutsche Tochter des schweizerischen Unternehmens, bezog entsprechend der Angaben im Schreiben vom 19. Juli 2001 (Anlage K 9) 17 "Specht-Geräte" mit einem blauen Gehäuse von der Beklagten zu 1., auf denen die Wortbildmarke der Markeninhaberin angebracht war. Eines dieser Geräte mit der Seriennummer 00068 wurde im Juni 2001 von dem Servicetechniker Schmal in Penzberg, der das Gerät zu Reparaturzwecken erhalten hat, an die Klägerin versandt. Das entsprechende Gerät hat die Klägerin als Anlage K 11 zur Gerichtsakte gereicht. Das Gerät ist mit einem aufgedruckten CE-Zeichen versehen. Eine Kontrolle durch die Klägerin ergab, dass ein Gerät mit der Seriennummer 00068 und einem grünen Gehäuse von der Klägerin an die PLUS ENDOPROTHETIK AG, Schweiz, verkauft worden ist. Das entsprechende Gerät hat die Klägerin als Anlage K 10 zur Gerichtsakte gereicht.
Nachdem die Klägerin von weiteren Kunden darüber unterrichtet wurde, entsprechend gestaltete "Specht-Geräte" von der Beklagten zu 1. gekauft zu haben, die nach Auffassung der Klägerin eine Nachahmung darstellen, stellte die Klägerin Strafantrag gegen die Beklagten und erklärte die Kündigung der Zusammenarbeit mit den Beklagten zu 1. und 2. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ergaben, dass die Beklagten zu 1. und 2. von Oktober 1999 bis Januar 2002 insgesamt 99 "Specht-Geräte" vertrieben haben, denen an Lieferungen durch die Klägerin nur 19 Geräte gegenüberstanden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Beklagte zu 3. einen Prototyp eines von der Klägerin hergestellten "Specht-Gerätes" hergestellt hat und anschließend Einzelteile des Gerätes in Serienfertigung produziert und an die Beklagten zu 1. und 2. geliefert hat.
Die Beklagten zu 1. und 2. wurden mit anwaltlichem Schreiben vom 1. Juli 2002 (Anlage K 13) abgemahnt und zur Unterlassung aufgefordert, der Beklagte zu 3. ebenfalls mit Schreiben vom 1. Juli 2002 (Anlage K 14). Hierauf erwiderten die Beklagten zu 1. und 2. mit Schreiben vom 15. Juli 2002 (Anlage K 15), dass allenfalls eine mittelbare Patentverletzung vorliegen könne, da eine Druckluftquelle nicht mitgeliefert worden sei. Auf den weiteren Inhalt des Schreibens wird Bezug genommen. Der Beklagte zu 3. antwortete ebenfalls mit Schreiben seines Patentanwaltes vom 15. Juli 2002 (Anlage K 16) und führte aus, dass er nicht gewusst habe, wofür die Einzelteile dienen sollten. Mit Schreiben vom 28. November 2002 (Anlage K 17) wurde eine eingeschränkte Unterlassungserklärung abgegeben. Auf den konkreten Inhalt des Schreibens und der Erklärung wird Bezug genommen.
Die Beklagten stellen her und vertreiben weiterhin ein als "Biber" bezeichnetes pneumatisches Schlagwerkzeug. Eine Ausgestaltung des Gerätes hat die Klägerin als Anlage K 26 zur Gerichtsakte gereicht.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass die angegriffenen Ausführungsformen "Specht" und "Biber" wortsinngemäß von dem Patentanspruch 1 des Klagepatentes Gebrauch machen. Dies ergebe sich aus den Gutachten des Herrn Kezmann (Anlage K 12, K 26 und K 40), worauf sie Bezug nehme. Weiterhin seien die Beklagten nicht berechtigt die patentverletzenden Vorrichtungen mit der Klagemarke zu versehen. Im Übrigen seien sie auch nicht berechtigt die geschäftliche Bezeichnung IMT zu verwenden. Die Vertriebsvereinbarung sei aufgekündigt worden.
Sie beantragt im Hinblick auf beide Ausführungsformen,
zu erkennen, wie hinsichtlich der Ausführungsform "Specht" sowie der kennzeichenrechtlichen Ansprüche geschehen.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen.
Sie stellen eine Verletzung des Klagepatentes in Abrede. Eine wortsinngemäße Verletzung liege bereits nicht vor, da eine Druckluftquelle nicht zum Liefergegenstand gehöre. Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform "Specht" hätten die Beklagten zu 1. und 2. eine eingeschränkte Unterlassungserklärung abgegeben, so dass keine Wiederholungsgefahr mehr bestehe; eine Verletzung liege jedoch auch nicht vor. Darüber hinaus sei den Beklagten die Fertigung des "Specht" von der Klägerin gestattet worden.
Dass die Ausführungsform "Biber" nicht von dem Gegenstand des Klagepatentes Gebrauch mache, ergebe sich aus dem Gutachten Hefferle (Anlage B 7). Hieraus lasse sich ersehen, dass der "Biber" andere Parameter als diejenigen, die das Patent vorgebe, aufweise. Der Gutachter Kezmann habe bei seiner Beurteilung unzutreffende Druckangaben für p0 und p2 zugrunde gelegt. Im Übrigen werde bei der angegriffenen Ausführungsform nicht ein gleich großer Stossimpuls beim Kolbenvor- und beim –rücklauf erzielt. Hierbei handle es sich nicht lediglich um eine Funktionsangabe, sondern hierdurch werde eine bestimmte räumlich-körperliche Ausgestaltung der Vorrichtung vorgeschrieben.
Hinsichtlich des geltend gemachten Unterlassungsanspruches wegen der Benutzung der Klagemarke berufen sie sich auf die Einrede der Nichtbenutzung nach § 25 MarkenG. Auch sei den Beklagten von der Endoplus GmbH die Benutzung der Marke gestattet worden. Im Übrigen sei ein eigenes Interesse der Klägerin nicht zu erkennen, so dass diese nicht aktivlegitimiert sei.
Unterlassungsansprüche wegen Benutzung der Bezeichnung IMT bestünden nicht. § 153 MarkenG stehe der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen entgegen, da die Bezeichnung vor der Geltung des Markengesetzes nicht schutzfähig gewesen sei. Im Übrigen berufen sie sich auf Verwirkung sowie darauf, dass der Beklagten zu 1. ein älteres Recht zustünde.
Die Klägerin tritt diesem Vorbringen vollumfänglich entgegen.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung wegen Verletzung des Klagepatentes durch die angegriffene Ausführungsform "Specht" zu, nicht hingegen wegen der Ausführungsform "Biber". Im Übrigen stehen ihr die geltend gemachten Ansprüche wegen Unterlassung der Benutzung der Klagemarke und der geschäftlichen Bezeichnung IMT zu.
Die geltend gemachten Ansprüche wegen Patentverletzung sind gegenüber den Beklagten teilweise begründet, da die angegriffene Ausführungsform "Specht" von der Lehre nach dem Klagepatent Gebrauch machen.
Die Erfindung betrifft ein pneumatisches Schlagwerkzeug, welches aus einem Zylinder, einer Halterung für ein Bearbeitungswerkzeug und einem Kolben besteht, wobei eine Druckluftzufuhr und mindestens ein Auslass für die Druckluft vorgesehen sind.
Ein aus dem Stand der Technik bekanntes pneumatisches Werkzeug für Knochenbearbeitungswerkzeuge, insbesondere für Raspeln zur Bearbeitung der Lagerflächen von Knochen zur Aufnahme eines künstlichen Gelenkteiles, wird in der CH-A 661 239 beschrieben. An dieser Ausgestaltung hat sich als nachteilig gezeigt, dass die Wirkung eines solchen Werkzeuges trotz des lockernden Rückschlages auf das Bearbeitungswerkzeug nicht optimal ist, weil der rücktreibende Impuls zu schwach ist, um das Werkzeug sicher aus der Knochenmarkhöhle zu entfernen.
Die WO-A 89 06 516 offenbart ferner ein Schlagwerkzeug, bei dem entweder ein Vorwärtsschlag oder ein Rückwärtsschlag ausgeführt wird, je nachdem, ob der Operateur am Griffteil des Schlagwerkzeuges zieht oder auf dieses Druck ausübt. Die Schlagkraft ist dabei stark variabel, je nach Größe der ausgeübten Zug- oder Druckkraft.
Vor dem Hintergrund dieser aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile liegt der Erfindung das technische Problem ("die Aufgabe") zugrunde, ein pneumatisches Schlagwerkzeug zu schaffen, das ein schnelles und möglichst patientenschonendes Herausarbeiten des Knochenmaterials bzw. Bearbeitens der Lagerfläche für den künstlichen Gelenkteil ermöglicht. Hierzu schlägt das Klagepatent in dem für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Patentanspruch 1 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
Pneumatisches Schlagwerkzeug
1. mit einem Zylinder (6)
2. einer Halterung für ein Bearbeitungswerkzeug und
3. einem Kolben
3.1 der im Zylinder verschieblich angeordnet ist und
3.2 der als Schlagelement wirkt
3.3 der mit einer ersten Fläche (9) der Größe A1, die für den auf das Werkzeug hingerichteten Vorlauf mit Druckluft beaufschlagbar ist, und
3.4 einer der ersten Fläche entgegen gerichteten zweiten Fläche (4) der Größe A2, die für den Kolbenrücklauf mit Druckluft beaufschlagbar ist, versehen ist
3.5 sowie zwei Schlagflächen (12, 20; 12, 21), durch welche an den beiden Totpunkten des Kolbens ein Stoß auf das Werkzeug bewirkbar ist;
3.5.1 jeweils ein das Werkzeug vortreibender bzw.
3.5.2 ein entgegengesetzter, das Werkzeug lockernder Stoß;
4. wobei eine Druckluftzufuhr (17) und
5. mindestens ein Auslass (18) für die Druckluft vorgesehen sind;
6. mindestens ein vom Kolben gesteuerter Überströmkanal (16) zwischen der ersten Fläche (9) und der zweiten Fläche (4) ist vorgesehen;
7. der Kolben unterteilt den Zylinder in mindestens zwei Zylinderräume (24, 25)
7.1 wobei der erste Zylinderraum (25) von der ersten Fläche (9) mit der Größe A1 begrenzt ist und der zweite Zylinderraum (24) von der zweiten Fläche (4) mit der Größe A2 begrenzt ist.
8. Der Überströmkanal (16) ist in der Zylinderwandung zwischen dem ersten und zweiten Zylinderraum vorgesehen.
9. Der Auslass (18) ist als eine vom Kolben gesteuerte Verbindung des ersten Zylinderraumes mit dem Umgebungsdruck p0 und
10. eine in den zweiten Zylinderraum (24) mündende Druckluftquelle mit dem Druck p2 vorgesehen.
11. Ein erster Parameter A ist definiert als
12. Das VA ist das Volumen des ersten Zylinderraumes (25) und des Überstromkanals (16) in dem Zeitpunkt, da der rücklaufende Kolben den Auslauf (18) schließt.
13. V12 ist das Volumen des ersten Zylinderraumes (25) und des Überströmkanales (16) in dem Zeitpunkt, das der rücklaufende Kolben den Überströmkanal freigibt und
14. VT das Volumen des ersten Zylinderraumes (25) und des Überströmkanales (16) im Totpunkt des Kolbenrücklaufes und
15. dass zwei weitere Parameter VU und V0 definiert sind als
15.1
15.2
16. wobei die Parameter innerhalb folgender Bereiche liegen
16.1 0,1 ( A ( 0,5
16.2 0,1 ( V0 ( VU ( 0,8
16.3 um bei einem vorbestimmten Druck p2 einen im Wesentlichen jeweils gleich großen Stoßimpuls beim Kolbenverlauf und beim Kolbenrücklauf zu erzielen.
2.
Zwischen den Parteien im Streit steht hinsichtlicher beider angegriffener Ausführungsformen, ob eine unmittelbare Patentverletzung vorliegen kann, wenn, wie unstreitig ist, eine Druckluftquelle durch die Beklagten nicht vertrieben worden ist (Merkmal 10). Im Streit steht weiterhin die Verwirklichung der Merkmale 16.1 sowie 16.3.
a)
Eine wortsinngemäße Verwirklichung des Merkmals 10 durch die angegriffenen Ausführungsformen liegt vor. Merkmal 10 besagt, dass eine in den zweiten Zylinderraum (24) mündende Druckluftquelle mit dem Druck p2 vorgesehen ist. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das Merkmal nicht dahingehend zu verstehen, dass eine Druckluftquelle wie z.B. eine Gasflasche oder ein Gasanschluss Gegenstand des Patentanspruches 1 sein soll. Das Merkmal 10 ist vielmehr dahingehend auszulegen, dass hiermit ein Druckluftzufuhr gemeint ist, der an eine Druckluftquelle angeschlossen werden kann. Der Patentanspruch 1 unterscheidet zwar in seinem Wortlaut konkret zwischen einer Druckluftquelle – Merkmal 10 – und einer Druckluftzufuhr – Merkmal 4 -, so dass aus philologischer Sicht die Auffassung vertreten werden könnte, dass es sich hierbei um unterschiedliche Teile einer Vorrichtung handelt. Ein Durchschnittsfachmann erkennt jedoch bei technisch-funktionaler Auslegung des Patentanspruches, dass unter dem Begriff der Druckluftquelle nach dem Klagepatent lediglich eine Druckluftzufuhr zu verstehen ist, die einen Drucklufteinlass (17) mit Druckluft entsprechenden Drucks versorgt. Für eine solche Auslegung des Merkmals 10 spricht, dass eine Druckluftquelle entgegen des Wortlauts des Merkmals 10 nicht in einen zweiten Zylinderraum münden kann, wenn es – gemäß Merkmal 4 – bereits eine Druckluftzufuhr gibt. Zutreffend ist daher die Beschreibung der Figur 1 des Klagepatentes auf Seite 3 Zeile 8 f., wo es heißt:
"In den unteren Zylinderraum 24 mündet ferner ein Drucklufteinlass 17 für die Zufuhr von Druckluft in den Zylinder aus einer nicht dargestellten Druckluftquelle."
Die Textstelle deutet darauf hin, dass mit dem Begriff der Druckluftquelle im Sinne des Merkmals 10 lediglich der Drucklufteinlass gemeint ist. Im Übrigen ist für die Verwirklichung der Aufgabe der Erfindung, d.h. ein schnelles und möglichst patientenschonendes Herausarbeiten des Knochenmaterials bzw. der Lagerfläche, nur von Bedeutung, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung beim Kolbenvorlauf und beim Kolbenrücklauf einen gleich großen Stoßimpuls erzielt. Dass zur Inbetriebnahme einer entsprechenden pneumatischen Vorrichtung Druckluft benötigt wird, ist für einen Fachmann selbstverständlich.
Im Übrigen geben auch die Beschreibung und die zeichnerische Darstellung bevorzugter Ausführungsformen keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine (bestimmte) Druckluftquelle von dem Gegenstand des Klagepatentes umfasst sein soll.
b)
Die Ausführungsform "Specht" macht, im Gegensatz zu der Ausführungsform "Biber", auch wortsinngemäß von dem Merkmal 16.1 – sowie 16.3 - der obigen Merkmalsanalyse Gebrauch, wonach der Parameter A in einem Bereich zwischen 0,1 und 0,5 liegen soll. Der besseren Übersicht halber wird nachfolgend zunächst die Ausführungsform "Specht" erörtert.
Die Definition des Parameters A erfolgt in Merkmal 11. Danach ist A definiert als A1/A2 x po/p2, wobei die Fläche A1 den ersten Zylinderraum (25) begrenzt (Merkmal 3.3) und der zweite Zylinderraum (24) von der zweiten Fläche (4) mit der Größe A2 begrenzt wird (Merkmal 3.4).
Zwischen den Parteien unstreitig ist die Größe der Flächen A1 und A2 der Ausführungsform "Specht". Diese betragen nach dem Gutachten des Sachverständigen Kezmann vom 9. August 2002 (Anlage K 12) 1.132,9 mm2 bzw. 378,6 mm2.
Zwischen den Parteien im Streit steht jedoch, wie die Drücke p0 und p2 nach der Lehre des Klagepatentes definiert sind. Die Klägerin vertritt hierzu die Auffassung, dass das Klagepatent unter Umgebungsdruck den Absolutdruck verstehe, so dass der Druck p0 1 Atü und der Betriebsdruck p2, der in der Bedienungsanleitung der Beklagten bevorzugt mit 7-8 bar angegeben werde, nach Umrechnung auf den Absolutdruck 8 Atü betrage. Die Beklagten vertreten hingegen die Auffassung, dass unter dem Umgebungsdruck p0 ein Wert von 1 bar und dem Betriebsdruck p2 der tatsächliche wirksame Druck zu verstehen ist, bei einer bevorzugten Ausführungsform mithin 7 bar.
Für die Auffassung der Klägerin enthält das Klagepatent keine Anhaltspunkte. Es mag zwar zutreffend sein, wie die Klägerin vorträgt, dass jeder Fachmann Kenntnis davon habe, dass der Umgebungsdruck nicht 1 bar beträgt, sondern 1 Atü, d.h. als Absolutdruck verstanden werden muss. Was hingegen nach dem Klagepatent unter dem Umgebungsdruck und dem Betriebsdruck zu verstehen ist, ergibt sich nicht ohne Weiters anhand des allgemeinen Fachverständnisses eines Fachmannes, sondern anhand der Begriffsbestimmungen des Klagepatentes (vgl. BGH, GRUR 1999, 909 ff. – Spannschraube), so dass die von der Klägerin vorgelegten Dokumente zur Definition des Drucks im allgemeinen Fachgebrauch nicht alleine maßgeblich sind.
Das Klagepatent selbst nennt als Umgebungsdruck p0 einen Druck von ca. 1 bar (vgl. Seite 3 Zeile 17) und als Betriebsdruck p2 bei einer bevorzugten Ausführungsform einen Druck von ca. 7 bar (vgl. Seite 3 Zeile 15). Auch in der weiteren Beschreibung der Funktionsweise der Vorrichtung – vgl. Seite 3 Zeile 25 – ist wiederum von einem Druck p2 von ca. 7 bar in dem oberen Zylinderraum 25 die Rede. In Zeile 49 und 50 der Seite 3 der Klagepatentschrift wird der Umgebungsdruck p0 mit ca. 1 bar bestimmt und der Wert des Drucks der Druckluftquelle mit ca. 7 bar. Dass das Klagepatent unter den jeweils angegebenen Drücken den Absolutdruck gegenüber Vakuum versteht, ergibt sich hieraus nicht. Zudem kommt es für das erfindungsgemäß angestrebte Ziel, einen im Wesentlichen jeweils gleich großen Stoßimpuls bei Kolbenvor- und –rücklauf zu erzielen, nur auf die Druckwerte an, die sich auf den Kolbenvor- bzw. –rücklauf auswirken. Da in keinem der Zylinderräume ein Vakuum besteht, kann es auch nur auf die Relation zwischen Umgebungsdruck p0 und dem durch die Druckluftzufuhr zugeführten Druck p2 ankommen.
Den Druck p0 mit 1 bar und p2 mit 7 bar zugrundelegend, errechnet sich für die angegriffene Ausführungsform "Specht" ein Parameter A von 0,4275, mithin ein Wert, der innerhalb des vom Klagepatent definierten Bereiches (Merkmal 16.1) liegt.
Dadurch dass der für die angegriffene Ausführungsform "Specht" errechnete Parameter A innerhalb des von dem Merkmal 16.1 definierten Bereiches liegt, wird entgegen der Auffassung der Beklagten auch das Merkmal 16.3 verwirklicht. Merkmal 16.3 besagt, dass die in den Merkmalen 16.1 und 16.2 definierten Parameter innerhalb bestimmter Bereiche liegen, um bei dem vorbestimmten Druck p2 einen im Wesentlichen jeweils gleich großen Stoßimpuls beim Kolbenvorlauf und Kolbenrücklauf zu erzielen. Zwischen den Parteien im Streit steht, ob es sich hierbei lediglich um eine Zweckangabe handelt oder die Vorrichtung durch diese Zweckangabe eine bestimmte körperlich-konstruktive Ausgestaltung aufweisen muss.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu Zweck- und Funktionsangaben in Patentansprüchen (GRUR 1991, 436, 441 – Befestigungsvorrichtung II) erübrigt es sich bei der Prüfung einer Patentverletzung grundsätzlich Erwägungen darüber anzustellen, ob die identisch vorhandenen Merkmale demselben Zweck dienen und dieselbe Funktion haben wie diejenigen des Klagepatentes, wenn eine Ausführungsform von den Merkmalen eines Patentanspruchs in deren räumlich-körperlicher Ausgestaltung identisch Gebrauch macht. Entsprechende Zweck- oder Funktionsangaben sind nichts anderes als dem besseren Verständnis der Erfindung dienende Erläuterungen, die lediglich die Bedeutung der mittelbaren Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausgestaltung der betreffenden Vorrichtungsteile haben.
Davon ist auch im vorliegenden Streitfall entgegen der Auffassung der Beklagten auszugehen. Denn Merkmal 16.3 dient bereits seinem Wortlaut nach lediglich der Erläuterung der Merkmale 16.1. und 16.2, nach denen die Parameter in einem bestimmten Bereich liegen sollen, mit der Wirkungsfolge des Merkmals 16.3. Durch die Einhaltung der Parameterbereiche wird erfindungsgemäß erreicht, dass ein gleich großer Stoßimpuls beim Kolbenvor- und -rücklauf erzielt wird. Eine bestimmte räumlich-körperliche Ausgestaltung der Erfindung lässt sich dem nicht entnehmen. In Merkmal 16.3 wird nur das erfindungsgemäße Ziel des Klagepatentes beschrieben, einen gleich großen Stoßimpuls zu erzielen, da gerade aus dem Stand der Technik als nachteilig bekannt war, dass der Rückstoß des Kolbens verringert ist, so dass das Werkzeug aus dem Knochen schlecht herausgeführt werden konnte. Aus diesem Grunde sind die Berechnungen des Gutachters Hefferle, wonach bei der Ausführungsform "Specht" der Stoßimpuls des Kolbenvor- und –rücklaufes nicht im wesentlichen gleich sei, unerheblich.
Entgegen der Auffassung der Klägerin macht die angegriffene Ausführungsform "Biber" hingegen keinen Gebrauch von Merkmal 16.1 der obigen Merkmalsanalyse. Denn der Parameter A der Ausführungsform "Biber" liegt außerhalb des von dem Klagepatent in Merkmal 16.1 definierten Bereiches. Zwischen den Parteien unstreitig beträgt die Fläche A1 des "Biber" 1.590,4 mm2 bzw. 1.587,6 mm2. Zwischen den Parteien im Streit steht jedoch, wie die Fläche A2 zu bestimmen ist. Denn der "Biber" weist, wie nachfolgend abgebildet, eine andere Kolbenform als der "Specht" auf.
Die Klägerin vertritt hierzu die Auffassung, dass als Fläche A2 der gesamte Raum zwischen dem Außendurchmesser von 45 mm des Kolbens und des eingedrehten Durchmessers von 30 mm relevant sei. Die Beklagten sind dagegen der Ansicht, dass die relevante Fläche lediglich aus der Differenz zwischen dem Außendurchmesser von 45 mm und dem Innendurchmesser von 39 mm gebildet werde, da in dem ausgedrehten Volumen V der Druck auf beide Ringflächen der inneren ausgedrehten Kolbenzone gleichermaßen wirke und damit in axialer Richtung nicht wirksam sei (vgl. obige Zeichnung Doppelpfeil). Im äußeren Volumen jedoch drücke er nach rechts (vgl. Einfachpfeil) und schiebe den Kolben durch die druckbeaufschlagte äußere Ringfläche zurück. Die Klägerin tritt diesem Vorbringen unter Hinweis auf den Wortlaut des Merkmals 3.4 entgegen, wonach es allein darauf ankomme, inwieweit die entgegen gerichtete Fläche durckbeaufschlagbar sei. Darauf, ob die Bereiche druckwirksam seien, komme es nicht an. Die Lehre des Klagepatentes beziehe sich nicht auf die Kraftentfaltung der Kolbenflächen.
Die Auffassung der Beklagten ist zutreffend. Zwar entspricht die von der Klägerin vorgenommene Auslegung des Merkmals 3.4 dem unmittelbaren Wortlaut des Patentanspruches. Denn nach Merkmal 3.4 ist die Fläche A2 eine der ersten Fläche A1 entgegen gerichtete zweite Fläche des Kolbens, die für den Kolbenrücklauf mit Druckluft beaufschlagbar ist. Für die Auslegung des Patentanspruches ist jedoch eine technisch-funktionale Betrachtungsweise maßgebend. Danach sieht ein Durchschnittsfachmann lediglich die Fläche A2 als entscheidend an, deren Beaufschlagung mit Druckluft den Kolbenrücklauf bestimmt. Das ist jedoch nach dem Vorbringen der Beklagten, dem die Klägerin nicht entgegen getreten ist, nur die Fläche außerhalb des eingedrehten Volumens V der obigen Zeichnung, d.h. lediglich der Bereich, der mit einem Einfachpfeil gekennzeichnet ist. In dem mit einem Doppelpfeil gekennzeichneten Bereich heben sich die Drücke auf.
Der vorstehenden Auslegung entsprechend beträgt die Fläche A2 bei der angegriffenen Ausführungsform "Biber" daher 395 mm2, woraus sich ein Wert für den Parameter A von 0,5757 ergibt, mithin ein Wert der außerhalb des von dem Klagepatent definierten Bereiches liegt. Eine wortsinngemäße Verletzung liegt daher nicht vor, da dem Wortlaut des Patentanspruches 1 nicht entnommen werden kann, dass auch geringfügige Abweichungen noch unter dessen Gegenstand fallen können. In der Beschreibung der Erfindung heißt es zwar, dass das gewünschte Stossverhältnis von 1 auch erreicht wird, wenn die Parameter "im wesentlichen" in den in den Merkmalen 16.1 und 16.2 genannten Bereichen liegen (vgl. Seite 3 Zeile 7 der Klagepatentschrift). Diese Definition des Parameterbereiches A findet in dem Patentanspruch jedoch keine Erwähnung.
Auch eine äquivalente Verletzung des Klagepatentes durch die angegriffene Ausführungsform "Biber" liegt nicht vor. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu § 14 PatG, Art. 69 EPÜ liegt Äquivalenz dann vor, wenn der Fachmann die bei der Ausführungsform eingesetzten Mittel auf Grund von Überlegungen, die am Sinngehalt der in den Schutzansprüchen beschriebenen Lehre ausgerichtet sind, mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als für die Lösung des der Erfindung zu Grunde liegenden Problems gleichwirkend auffinden konnte (BGH, GRUR 2002, 515, 517 – Schneidmesser I m.w.N. aus der Rspr.).
Vorliegend mag zwar die Abweichung des Parameters für einen Fachmann noch naheliegend gewesen sein, da das Klagepatent den Parameterbereich auf Grund der Wortwahl "im wesentlichen" nicht abschließend ansehen will. Ob jedoch auch eine Gleichwirkung vorliegt, wurde von der darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin nicht dargetan, worauf die Klägerin in der mündlichen Verhandlung hingewiesen worden ist. Die Klägerin hat zu einer etwaigen Gleichwirkung der angegriffenen Ausführungsform "Biber" keine eigenen Messungen vorgelegt. Sie hat lediglich vorgetragen, dass die von dem Gutachter Hefferle durchgeführten Messungen (vgl. Gutachten Anlage B 10) unzutreffend seien, da das Impulsverhältnis außen am Stößel gemessen worden sei und die an dem Stößel gemessenen Werte auf den Impuls des Kolbens nicht übertragen werden könnten. Denn der Kolben arbeite gegen ein Druckpolster gegen das der Stößel nicht arbeite. Auch seien die Messungen unter leichter Last durchgeführt worden, wodurch der Messaufbau verändert worden sei, da dadurch andere Geschwindigkeiten erzielt werden würden, welche dann in die Berechnung des Impulses einbezogen würden. Dadurch habe eine Abdämpfung des Stößels in eine Richtung und eine Beschleunigung in eine andere Richtung stattgefunden. Diese Geschwindigkeiten wirkten aber nicht auf den Kolben.
Die Kritik der Klägerin an den Messungen der Beklagten genügt den Anforderungen nicht, die ihr, als darlegungs- und beweisbelastete Partei für ein substantiiertes Vorbringen zum Vorliegen einer Gleichwirkung bei einer äquivalenten Verletzung obliegen. Denn der Klägerin obliegt die Beweisführung einer Gleichwirkung und sie kann dementsprechend nicht lediglich die von den Beklagten zur Verneinung einer Gleichwirkung durchgeführten Versuche als nicht ordnungsgemäß kritisieren. Sie hat insoweit die Verpflichtung eigene Versuche durchzuführen, um eigene tatsächliche Feststellungen treffen zu können. Zwar hat der Gutachter der Klägerin in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass eine Mittelstellung des vibrierenden Stößels der angegriffenen Ausführungsform "Biber" im Leerlauf beobachtet werden könne, was nicht der Fall wäre, wenn der Vor- und Rückimpuls am Kolben nicht 1 betrage. Dies genügt jedoch nicht den Anforderungen an ein hinreichend gesichertes Tatsachenvorbringen. Vielmehr hätte es – jedenfalls nachdem die Beklagten das Merkmal qualifiziert bestritten haben – konkreter Messungen bedurft, um die im Wesentlichen gleiche Größe der Stoßimpulse beim Kolbenvor- und Kolbenrücklauf darzutun. Allein die Beobachtung durch einen Menschen, auch wenn sie durch einen fachkundigen Beobachter erfolgt, kann insoweit nicht als hinreichend angesehen werden.
Aus der Verletzung des Klagepatentes ergeben sich folgende Rechtsfolgen:
Da die Beklagten mit der Herstellung und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform "Specht" den Gegenstand des Klagepatents unter Verstoß gegen § 9 PatG benutzt haben, sind sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet, Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG. 3. Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform Specht besteht trotz der Unterlassungserklärung der Prozessbevollmächtigten der Beklagten zu 1. vom 28. November 2002 (Anlage K 17) weiterhin Wiederholungsgefahr. Die Ausführungsform "Specht" fällt zwar in den Parameter-Bereich für den die Unterlassungserklärung abgegeben wurde. Die Unterlassungserklärung wurde jedoch nur im Hinblick auf eine mittelbare Patentverletzung abgegeben und eine solche liegt, wie vorstehend ausgeführt, nicht vor. Dass den Beklagten die Herstellung der angegriffenen Ausführungsform "Specht" gestattet wurde, ist nicht ersichtlich. Eine entsprechende Gestattung wurde von den Beklagten weder hinreichend dargetan noch sind etwaige Anhaltspunkte hierfür ersichtlich. In dem Schreiben der Beklagten zu 1. vom 20. November 1996 (Anlage B 1) ist ein entsprechendes Angebot nicht zu sehen. Dort wird lediglich die Übernahme des Verkaufs der angegriffenen Ausführungsform "Specht" in Deutschland angeboten, nachdem die IMT Integral Medizintechnik GmbH, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. war, 1996 Konkurs anmelden musste. In dem als Anlage B 2 vorgelegten Fax des Herrn Geisser wird ausdrücklich eine Gestattung bestritten. Auch der weiterer Schriftverkehr gibt hierfür nichts her. Eine Gestattung wurde daher lediglich pauschal behauptet.
Die Klägerin kann zudem von den Beklagten nach Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG Schadensersatz verlangen. Denn den Beklagten hätte die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB, zumal sie Kenntnis von dem von der Klägerin vertriebenen Produkt hatten. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
3.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, sind die Beklagten ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
4.
Gemäß § 140 b PatG haben die Beklagten ferner über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu IV. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind.
Der Klägerin stehen weiterhin Unterlassungsansprüche wegen der Benutzung der Klagemarke PLUS ENDOPROTHETIK und der geschäftlichen Bezeichnung IMT gegenüber den Beklagten bzw. gegen die Beklagten zu 1. und 2. zu.
An der Aktivlegitimation der Klägerin zu Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen wegen der Benutzung der IR-Wortbildmarke "PLUS ENDOPROTHETIK" Nr. 626 571 bestehen keine Bedenken. Die Klägerin ist zur Durchsetzung des Anspruchs in gewillkürter Prozessstandschaft berechtigt. Ein eigenes rechtliches Interesse der Klägerin an der Geltendmachung des Anspruchs besteht. Der Klägerin wurde von der Markeninhaberin, der PLUS ENDOPROTHETIK AG (Schweiz) gestattet, die Marke auf pneumatischen Schlagwerkzeugen anzubringen, welche die Klägerin für die Markeninhaberin herstellen lässt und an diese verkauft. Die Markeninhaberin selbst vertreibt die mit der Klagemarke versehenen Geräte wiederum an Krankenhäuser, die sie auch mit Prothesen versorgt, für deren Einsatz die pneumatischen Schlagwerkzeuge benötigt werden. Aus diesem Grunde steht ihr ein berechtigtes (wirtschaftliches) Interesse zu. Denn, wenn die Beklagten verwechslungsfähige, qualitativ schlechtere Schlagwerkzeuge, die nicht von der Klägerin stammen, mit der streitgegenständlichen Marke vertreiben, besteht die Gefahr, dass die Abnehmer davon ausgehen, dass die entsprechenden Geräte von der Klägerin selbst stammen. Im Übrigen wird durch den Verkauf von entsprechenden Geräten durch die Beklagten ihr Umsatz geschmälert.
Eine Markenverletzung durch die Beklagten liegt vor, § 14 MarkenG. Die Beklagten waren nicht berechtigt die streitgegenständliche Marke auf von ihnen hergestellten Geräten der Ausführungsform Specht anzubringen. Es besteht auch Verwechslungsgefahr. Die Beklagten haben die identische Marke auf identischen Waren benutzt. Eine Gestattung der Benutzung, wie von den Beklagten vorgetragen, durch die Markeninhaberin, die PLUS ENDOPROSTHETIK AG, ist nicht ersichtlich. Die Beklagten haben zwar vorgetragen, dass ihnen eine Markenbenutzung durch die Endoplus GmbH, Marl, erlaubt worden sei. Sie haben zur Unterstützung ihres entsprechenden Vorbringens die Aussagen der Mitarbeiter Heuel und Goschala aus dem Ermittlungsverfahren vorgelegt (Anlage B 8 und B 9). Es ist jedoch nicht ersichtlich und auch nicht dargetan worden, dass die Endoplus GmbH zur Erteilung einer entsprechenden Zustimmung von der Markeninhaberin ermächtigt worden ist.
Die von den Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Marke gemäß § 25 MarkenG ist unbegründet. Die Klägerin hat substantiiert und unter Beweisantritt vorgetragen, dass eine Benutzung der Marke innerhalb von fünf Jahren vor Klageerhebung erfolgt ist. Nach dem entsprechenden Vorbringen der Klägerin sei auf den von der Klägerin hergestellten Schlagwerkzeugen die Marke angebracht worden und die Geräte seien von der Markeninhaberin bzw. ihrer deutschen Tochter an Krankenhäuser weitergegeben worden. Auch hätte sich die Marke auf Prothesen und Implantaten befunden, welche von der deutschen Tochter auch in Deutschland vertrieben worden seien. Hiergegen haben die Beklagten keine Einwendungen erhoben. Dass die Schlagwerkzeuge, die mit der streitgegenständlichen Klagemarke versehen waren, von der Klägerin unentgeltlich an die Krankenhäuser abgegeben wurden, ist für eine rechtserhaltende Benutzung unerheblich, denn das Markengesetz sieht bei der Auflistung der Benutzungstatbestände in § 14 Abs. 3 MarkenG nicht vor, dass die Benutzung entgeltlich erfolgen muss.
Die Klägerin stehen weiterhin Unterlassungsansprüche wegen Verletzung von Kennzeichenrechten durch die Beklagten zu 1. und 2. nach § 15 MarkenG zu, da diese die Bezeichnung IMT widerrechtlich benutzen.
Die Beklagten haben gegen das Bestehen kennzeichenrechtlicher Ansprüche eingewandt, dass die IMT GmbH, welche 1996 in Konkurs gefallen ist, mit Kenntnis der Klägerin die Kennzeichnung vor dem 1.1.1995 benutzt habe. Bis zu diesem Zeitpunkt habe eine Buchstabenkombination nach § 16 UWG a.F. keinen Schutz genossen. Diese Rechtslage habe sich erst mit Einführung des MarkenG geändert. Nach § 153 MarkenG dürfe die Klägerin nunmehr keine Ansprüche geltend machen. Im Übrigen habe die Klägerin seit 1996 Kenntnis von der Benutzung, so dass nunmehr Verwirkung eingetreten sei. Auch würden die Beklagten die Kennzeichnung IMT im Verhältnis zur Klägerin befugt benutzen. Weiterhin stünde der Beklagten zu 1. ein älteres Firmenrecht an der Benutzung der Firmenkennzeichnung IMT zu. Der Beginn der Benutzung gehe auf das Jahr 1980 zurück.
Die von den Beklagten erhobenen Einwendungen greifen nicht durch. § 153 MarkenG findet entgegen der Auffassung der Beklagten keine Anwendung. § 153 MarkenG greift nur ein, wenn dem Inhaber des Altrechtes vor dem 1. Januar 1995 keine Ansprüche wegen Verletzung zustanden. Aus der fehlenden Bezugnahme auf §§ 24, 25, 31 WZG und § 16 UWG folgt, dass § 153 Abs. 1 MarkenG nur dann anwendbar ist, wenn den Handlungen vor dem 1. Januar 1995 auch nach anderen als kennzeichenrechtlichen Bestimmungen keine Verletzungsansprüche entgegenstanden. Zwar ist es zutreffend, dass nach der Rechtsprechung zu § 16 UWG eine ursprüngliche namensmäßige Kennzeichnungskraft für aus sich heraus nicht verständliche Buchstabenfolgen, wenn sie kein aussprechbares Wort ergeben, verneint wurde, weil derartige Buchstabenfolgen regelmäßig nicht ohne Weiteres als Unternehmensname wirken könnten und daher zur Erlangung des Firmenschutzes der Verkehrsdurchsetzung bedurften (vgl. BGH, GRUR 1998, 165, 166 – RBB m.w.N.). Erst mit Inkrafttreten von § 15 MarkenG am 1. Januar 1995 können auch insbesondere dreistellige Buchstabenfolgen als Abkürzung des vollen Firmennamens ohne Verkehrsgeltung gegen Verwechslungsgefahr geschützt sein (BGH, GRUR 2001, 344, 345 – DB Immobilienfonds). Bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes benutzte Unternehmenskennzeichen dieser Art ohne Verkehrsgeltung verfügen damit über eine Priorität vom 1. Januar 1995 (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. § 15 Rdnr. 53).
Die Buchstabenfolge IMT hat als Abkürzung der Unternehmensbezeichnung "IMT Integral Medizintechnik AG" die Qualität eines Firmenschlagwortes. Als nicht selbstständig aussprechbare Buchstabenfolge kann ihr nach den vorstehend dargelegten Grundsätzen erst mit Inkrafttreten des MarkenG am 1. Januar 1995 als Unternehmensbezeichnung von Hause aus Kennzeichnungskraft beigemessen werden. Dass die Buchstabenfolge IMT vorher Verkehrsgeltung gehabt hat, hat die Klägerin nicht dargetan und ist auch nicht ersichtlich. Die Klägerin ist jedoch unter ihrem Firmenschlagwort auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Geschäftsverkehr aufgetreten. Das Recht der Klägerin an der Unternehmensbezeichnung IMT ist nach dem Vorbringen der Parteien prioritätsälter als mögliche Rechte der Beklagten zu 1. an dieser Bezeichnung. Die Beklagte zu 1. hat erst im Jahre 1996 angefangen, sich unter dem beanstandeten Firmenschlagwort geschäftlich zu betätigen. So trat sie etwa mit Schreiben vom 20. November 1996 gegenüber der Klägerin unter der Bezeichnung IMT in Erscheinung. Dass die Beklagte zu 1. – wie von ihr behauptet – im Jahr 1980 eine Einzelfirma des Namens "IMT M. Becker" angemeldet hat, ist von ihr nicht substantiiert dargetan und auch nach Bestreiten der Klägerin nicht unter Beweis gestellt worden. Auch eine Übertragung der Rechte an der Bezeichnung IMT von der IMT Integral Medizintechnik GmbH in Schongau, die den Vertrieb des pneumatischen Schlagwerkzeugs "Specht" seit Anfang der neunziger Jahre bis 1996 in Deutschland durchgeführt hat, ist nicht dargetan und nicht ersichtlich. Dafür ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere erforderlich, dass der Geschäftsbetrieb von der GmbH auf die Beklagte zu 1. übergegangen ist (vgl. BGH, GRUR 2002, 972 ff. – FROMMIA). Am 26. Oktober 1996 wurde die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen dieser Gesellschaft beantragt und das Konkursverfahren 1997 eröffnet und Ende 1998 beendet. Dass der Geschäftsbetrieb zusammen mit den Rechten an dem Firmenschlagwort IMT auf die Beklagte zu 1. übertragen wurde, ist nicht dargetan und im Übrigen auch nicht ersichtlich.
Der weitere Einwand der Beklagten zu 1. und 2., dass die Klägerin seit 1996 Kenntnis von der Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung IMT gehabt habe, mithin eingetreten sei, ist nicht begründet. Nach § 21 MarkenG, der auch für geschäftliche Bezeichnungen Anwendung findet, hat der Inhaber nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis der Benutzung duldet. Für die Duldung ist erforderlich, dass dem Inhaber ein Vorgehen gegen den Verletzer rechtlich überhaupt möglich war, also z.B. nicht während der Gültigkeit eines Lizenz- oder Gestattungsvertrages (vgl. BGH, GRUR 2001, 1164, 1166 – buendgens; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. § 21 Rdnr. 11). Vorliegend hatte die Klägerin keine Möglichkeit des rechtlichen Vorgehens gegen die Beklagten, da ihnen die Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung gestattet worden ist. Der Beklagten zu 1. wurde der Vertrieb des pneumatischen Schlagbohrers Specht in Deutschland eingeräumt, nachdem die IMT GmbH, eine unselbständige Niederlassung der Klägerin, 1996 Konkurs angemeldet hat. Auf Grund dieser Vertriebsvereinbarung war die Beklagte zu 1. auch, wie die Klägeirn bisher unwidersprochen vorgetragen hat, zur Benutzung der Kennzeichnung berechtigt. Der Beklagte zu 2. war als Verantwortlicher im Sinne des Medizinproduktegesetzes benannt worden und in das einzelkaufmännische Unternehmen der Beklagten zu 1. eingebunden und entsprechend zur Benutzung der Kennzeichnung berechtigt. Nach dem bisher unwidersprochenen Vorbringen der Klägerin wurde der Vertriebsvertrag mit Schreiben vom 28. November 2001 gekündigt und erst ab diesem Zeitpunkt hatte die Klägerin die rechtliche Möglichkeit, die Benutzung zu verhindern. Seit diesem Zeitpunkt sind keine fünf Jahre vergangen.
Verwirkung ist auch nicht auf Grund allgemeiner Grundsätze, § 21 Abs. 4 MarkenG, gegeben. Denn auch insoweit ist ein Zeitraum von zwei Jahren zu kurz, um eine länger anhaltende Duldung annehmen zu können, zumal die Klägerin bereits vor Klageerhebung Strafantrag gegen die Beklagten gestellt und die Zusammenarbeit mit ihnen aufgekündigt hat.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 100 Abs. 4 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.
Der Streitwert beträgt 1.960.000,- EUR.
Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 11. Mai 2004 ist verspätet und gibt keinen Anlass zu einer anderen Beurteilung.
Dr. Grabinski
Matz
Klepsch

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 242, 259 BGB
§§ 24, 25, 31 WZG und § 16 UWG folgt, dass § 153 Abs. 1 MarkenG
§§ 92 Abs. 1, 100 Abs. 4 ZPO
§§ 709, 108 ZPO
§ 25 MarkenG
§ 153 MarkenG
§ 14 PatG
§ 9 PatG
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 140 b PatG
§ 14 MarkenG
§ 15 MarkenG
§ 16 UWG
§ 21 MarkenG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 14 Abs. 3 MarkenG
§ 21 Abs. 4 MarkenG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1999, 909
GRUR 1991, 436, 441
GRUR 2002, 515, 517
GRUR 1998, 165, 166
GRUR 2001, 344, 345
GRUR 2002, 972
GRUR 2001, 1164, 1166