Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Beschluss vom 2017-11-30, Aktenzeichen 2 U 78/16
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2017:1130.2U78.16.00

Tenor:
I.
Es soll das schriftliche Gutachten eines noch zu benennenden Sachverständigen zu folgenden Fragen eingeholt werden:[1]
1. Welche wirtschaftliche Bedeutung kommt der bei der Beklagten intern mit „C…“ bezeichneten Diensterfindung (nachfolgend: Streiterfindung) im Vergleich zu den übrigen sechs Schutzrechtskomplexen zu, die Gegenstand des zwischen der Rechtsvorgängerin[2] der Beklagten und der A...[3] am 12.04.2006 geschlossenen Lizenz- und Entwicklungsvertrages[4] sind, wenn die damalige und absehbar zukünftige Situation eines großen Pharmaunternehmens wie A… auf dem einschlägigen Markt in Betracht gezogen wird?
Anmerkung: Mit „Diensterfindung“ (= Streiterfindung) ist die der Rechtsvorgängerin der Beklagten vom Kläger mit Schreiben vom 28.01.2005 (Anlage K 2) und Formblatt vom 15.04.2005 (Anlage K 3) zur Kenntnis gebrachte Erfindung gemeint, hinsichtlich derer die Rechtsvorgängerin der Beklagten am 09.06.2006 zunächst die europäischen Patentanmeldungen mit den Anmeldenummern 06011941.9 (Anlage K 5) und 06011942.7 (Anlage K 73) beim Europäischen Patentamt eingereicht hat und hinsichtlich derer die Beklagte in der Folgezeit unter Inanspruchnahme der Priorität vom 09.06.2006 verschiedene Patentanmeldungen getätigt hat, die auch zur Erteilung von Patenten führten, wobei hierzu insbesondere das europäische Patent 2 029 134 B1 (Anlage K 8), das US-Patent US 7,807,715 B2 (Anlage K 8) und das US-Patent US 8,501,723 B2 (Anlage K 9) zählen.
2. Wie hätten vernünftige Lizenzvertragsparteien den auf die Streiterfindung entfallenden Anteil an den vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Streiterfindung für den Abschluss des Lizenzvertrages bewertet, wenn von ihnen bei Vertragsschluss eine Gewichtung der einzelnen Schutzrechtskomplexe entsprechend ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Bedeutung vorgenommen hätten?
Anmerkung: Bei der Beantwortung der vorstehenden sowie der nachfolgenden Fragen ist auf die Marktsituation, das Wissen und Können sowie die Umstände im Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages (12.04.2006) und auf die zu diesem Zeitpunkt absehbare zukünftige Marktsituation abzustellen.
Im Hinblick auf den Streit der Parteien soll der Sachverständige insbesondere auch zu folgenden Fragen Stellung nehmen:
(1) Wie hätten vernünftige Vertragsparteien die Wertigkeit der lizenzierten Schutzrechtskomplexe im Verhältnis zueinander beurteilt? Welchen Lizenzschutzrechten hätten sie ein (um wie viel) größeres Gewicht beigemessen als anderen und welche Schutzrechte wären nach ihrer Einschätzung und Bewertung (um welches Maß) zurückgetreten, und warum?[5]
(2) Trifft es zu, dass der Lizenznehmer A…, wenn er ein Fesoterodin enthaltenes Arzneimittel auf den Markt bringen und die hierfür erforderliche arzneimittelrechtliche Zulassung erlangen wollte, auf die Benutzung der Streiterfindung (Stabilisierung des Wirkstoffes Fesoterodin durch Xylitol) angewiesen war?
Oder hätte die erforderliche Stabilisierung des Wirkstoffes in dem Fesoterodin-Präparat ohne weiteres in gleichwertiger Weise auf andere Weise (ohne die Verwendung von Xylitol, Sorbitol oder anderer Zuckeralkohole) vorgenommen werden können? Lassen die von der Klägerin angeführten (späteren) Patentanmeldungen gemäß Anlagen CBH 2 bis CBH 9 in diesem Zusammenhang irgendwelche Rückschlüsse zu?
(3) War die Streiterfindung durch die frühere A…-PatentanmeldungUS 2008/031892[6] vorweggenommen? Ist Xylitol in dieser Anmeldung lediglich beiläufig und erkennbar ohne näheres Bewusstsein von einer stabilisierenden Wirkung für Fesoterodin erwähnt?
(4) Ist es unter den gegebenen Umständen gerechtfertigt, im Ansatz der Praxis der Schiedsstelle[7] zu folgen, wonach – bei einem Stoffschutzrecht und einem Galenik-Schutzrecht bzw. bei einer paritätischen Anzahl von Schutzrechten auf beiden Seiten – der auf Galenik-Erfindungen entfallende Anteil an einem Arzneimittel mit geschütztem Wirkstoff regelmäßig mit einem Drittel zu bemessen ist? Ggf.: Welche andere Verteilung ist stattdessen gerechtfertigt?
II.
Im Rahmen seines Gutachtens soll der Sachverständige das gesamte einschlägige technische Vorbringen der Parteien berücksichtigen und bei der Beantwortung der einzelnen Beweisfragen in angemessener Weise darauf eingehen.
Der Sachverständige hat aus Gründen der Unparteilichkeit jeden einseitigen Kontakt mit den Parteien und ihren (auch anwaltlichen) Vertretern zu unterlassen und jegliche Korrespondenz über das Gericht zu führen. Sollte der Sachverständige weitere Informationen, Unterlagen etc. benötigen, so sind diese daher über das Gericht anzufordern.
Der Sachverständige hat über die ihm durch die Begutachtung zur Kenntnis gelangenden Tatsachen absolutes Stillschweigen zu bewahren.
III.
Das Sachverständigengutachten wird nur eingeholt, wenn die Klägerin bei der Zahlstelle (vormals: Gerichtskasse) des Oberlandesgerichts Düsseldorf einen Auslagenvorschuss einzahlt, dessen Höhe festgesetzt wird, sobald sich der Sachverständige zu den voraussichtlichen Kosten der Begutachtung erklärt hat.
IV.
Die Parteien erhalten Gelegenheit, dem Senat binnen vier Wochen nach Zugang dieses Beschlusses geeignete Sachverständige zu benennen, die aus ihrer Sicht geeignet erscheinen, als gerichtliche Sachverständige bestellt zu werden. Der Senat sieht es als selbstverständlich an, dass die Parteien keine Personen benennen, die zu ihnen oder ihren Vertretern in irgendeiner Beziehung stehen oder gestanden haben, die Zweifel an der Unvoreingenommenheit dieser Person aufkommen lassen könnten.
V.
Weitere Anordnungen ohne mündliche Verhandlung bleiben vorbehalten.
[1] Zum besseren Verständnis ist diesem Beweisbeschluss als Anlage eine Einführung in den Sachverhalt und die rechtliche Problematik beigefügt.
[2] B…
[3] Im Folgenden nur: A…
[4] License and Development Agreement“ (LDA); Anlage K 14; auszugsweise deutsche Übersetzung vorgelegt als BKL 2; im Folgenden nur: Lizenzvertrag; die lizenzierten Schutzrechte („Schwarz Patent Rights“ sind im Anhang I („Schedule I“) zum Lizenzvertrag aufgeführt. Die Streiterfindung ist dort nicht erwähnt, weil die sie betreffenden Schutzrechte erst nach Abschluss des Lizenzvertrages angemeldet wurden. Die die Streiterfindung betreffenden Schutzrechte fallen aber ebenfalls unter den Lizenzvertrag. Der Sachverständige soll insoweit davon ausgehen, dass es sich bei den sie betreffenden Schutzrechten um einen weiteren (siebten) Schutzrechtskomplex handelt, der ebenfalls Gegenstand des Lizenzvertrages ist.
[5] In diesem Zusammenhang kann insbesondere dem Schutzumfang, der Monopolwirkung nebst Abstand zum Stand der Technik sowie dem potentiellen Nutzungsumfang durch den Lizenznehmer eine wesentliche Indizwirkung zukommen.
[6] Anlage CBH 14
[7] vgl. Schiedsstelle v. 11.07.2012 – Arb.Erf. 03/11; v. 08.02.1989 – Arb.Erf. 88/87; v. 14.12.1995 – Arb.Erf. 41/94; v. 02.09.1997 – Arb.Erf. 25/96 – Arb.Erf. 25/96; v. 27.03.2003 – Arb.Erf. 53/01; Anlagenkonvolut K 20.
Diese Entscheidung hat neben dem Tenor keinen Entscheidungstext.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:

Rechtsmittelbelehrung:


Zitierte Entscheidungen: 2 U 78/16