Bundespatentgericht (Bundesrepublik Deutschland, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Beschluss vom 2025-11-19, Aktenzeichen 35 W (pat) 440/23
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2025:191125B35Wpat440.23.0

Tenor:
BPatG München, 19.11.2025, 35 W (pat) 440/23
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2018 103 997
(hier: Löschungsbeschwerdeverfahren)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. November 2025 unter Mitwirkung des Richters Eisenrauch als Vorsitzenden sowie der Richter Dr.-Ing. Flaschke und Dipl.-Ing. Veit
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Tatbestand:
Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 11. Juli 2018 angemeldeten und am 20. Juli 2018 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2018 103 997 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Immobilisierung eines Patientenkopfes“. Die Antragstellerin hat am 18. Februar 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die vollumfängliche Löschung des Gebrauchsmusters beantragt, wobei sie ihren Löschungsantrag auf die Löschungsgründe widerrechtliche Entnahme (§§ 15 Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG) und mangelnde Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) gestützt hat.
Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat nach mündlicher Verhandlung mit Beschluss vom 22. Mai 2023 den Löschungsantrag zurückgewiesen; sie hat weder den Löschungsgrund einer widerrechtlichen Entnahme noch den einer mangelnden Schutzfähigkeit als gegeben angesehen. Die Antragstellerin hat gegen diese Entscheidung, die ihr am 19. September 2023 zugestellt worden war, am 5. Oktober 2023 Beschwerde eingelegt.
Das Streitgebrauchsmuster ist sodann mit Wirkung zum 4. Juli 2024 erloschen, nachdem die Antragsgegnerin mit Eingabe, die am selben Tag beim DPMA zugegangen war, auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet hatte. Mit Senatsbescheiden vom 11. Juli 2024, vom 25. Oktober 2024 und vom 6. Dezember 2024 wurden die Beteiligten sinngemäß darauf hingewiesen, dass ein erloschenes Gebrauchsmuster nicht mehr Gegenstand eines Löschungsantrags sein könne; sofern ein Feststellungsinteresse seitens der Antragstellerin nicht gegeben sein sollte, müsse das Hauptsacheverfahren von den Beteiligten durch eine übereinstimmende Erledigungserklärung beendet werden. Die Antragsgegnerin hat hierauf mit anwaltlichem Schriftsatz vom 10. Dezember 2024 - unter Verweis auf ihre bereits mit Schriftsatz vom 4. Juli 2024 abgegebene Erledigungserklärung - Folgendes erklärt:
„Namens und im Auftrag der Antragsgegnerin (X … GmbH) verzichten wir hiermit gegenüber der Antragstellerin (Y … LLC) unwiderruflich und rechtsverbindlich auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Gebrauchsmuster DE 20 2018 103 997.0 für die Vergangenheit.“
Die Antragstellerin hat hierauf mit Eingabe vom 24. Februar 2025 mitgeteilt, dass sie weiterhin die Löschung des Streitgebrauchsmusters ex tunc begehre. Beide von ihr geltend gemachten Löschungsgründe lägen vor. Trotz des von der Antragsgegnerin erklärten Verzichts auf die Geltendmachung von Ansprüchen bestehe für die Antragsgegnerin ein schutzwürdiges Interesse an der Löschung des Streitgebrauchsmusters fort.
Der erkennende Senat hat den Verfahrensbeteiligten mit Bescheid vom 16. September 2025 und unter Verweis auf den früheren Senatsbescheid vom 4. August 2025 sinngemäß mitgeteilt, dass die Antragstellerin, nach gegenwärtiger Aktenlage offensichtlich über kein Feststellungsinteresse verfüge. Damit sei die Fortführung des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache nicht gerechtfertigt und die Beschwerde der Antragstellerin somit nach derzeitiger Rechtslage mangels Beschwer als unzulässig zu verwerfen.
Die Antragstellerin hat hierauf mit Eingabe vom 15. Oktober 2025 erklärt, dass der Senat in unzulässiger Weise den Kern des zwischen den Parteien bestehenden Rechtskonflikts ignoriere, aus dem für die Antragstellerin nach wie vor eine Beschwer resultiere. Das bloße, allein ex nunc wirkende Erlöschen des Streitgebrauchsmusters sei ungeeignet, den zugrundeliegenden Rechtskonflikt zu befrieden. Insbesondere sei hervorzuheben, dass die Antragsgegnerin - in Form einer widerrechtlichen Entnahme - wesentliche Merkmale der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters ohne Zustimmung der Antragstellerin, der „wahren“ Erfinderin, übernommen und unrechtmäßig zur Anmeldung gebracht habe. Das bloßes Erlöschen ex nunc würde den falschen Anschein im öffentlichen Register hinterlassen, die Antragsgegnerin sei für eine gewisse Zeit die legitime Inhaberin des Schutzrechts gewesen. Eine Abweisung der Beschwerde als unzulässig würde stattdessen eine missbräuchliche Prozesstaktik sanktionieren und einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen.
Die Antragstellerin hat zuletzt mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2025 (mit dem Ziel einer Aufhebung des angefochtenen Beschlusses) beantragt,
„in der Hauptsache zu entscheiden und das Gebrauchsmuster DE 20 2018 103 997.0 mit Wirkung ex tunc für nichtig zu erklären und zu löschen.“
Die Antragsgegnerin hat sinngemäß beantragt,
die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die wirksam unter Einzahlung der Beschwerdegebühr eingereichte Beschwerde der Antragstellerin war wegen nachträglichen Wegfalls ihrer Beschwer als unzulässig zu verwerfen.
1. Unschädlich ist hier allerdings, dass die Antragstellerin nach wie vor beantragt hat, das Streitgebrauchsmuster „für nichtig zu erklären und zu löschen“, obwohl das Streitgebrauchsmuster mit Wirkung zum 4. Juli 2024 durch Verzichtserklärung gegenüber dem DPMA bereits erloschen ist. Ein ausdrückliches und bewusstes Festhalten an der „Löschung“ kann grundsätzlich - mangels löschbaren Schutzrechts - die Zurückweisung des Antrags zur Folge haben (vgl. BPatGE 28, 80, 82). Die vorliegende Antragstellung dürfte dagegen eher auf Nachlässigkeit beruhen. Im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren gelten die Auslegungsregeln des § 133 BGB, wonach nicht am buchstäblichen Sinn einer Erklärung zu haften, sondern der wirkliche Wille des Erklärenden zu erforschen ist (BPatGE 46, 215, 216 - „Koagulationeinrichtung“). Der vorliegende Antrag kann hiernach in Richtung eines auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters ex tunc ausgelegt werden, weil nur noch ein solcher Antrag nach gefestigter Rechtsprechung (BGH WRP 2006, 1237, 1238 a. E. - „Demonstrationsschrank“) sinnvollerweise als zulässig in Betracht kommt und die Antragstellerin diese Willensrichtung - so wie hier - zumindest durch die Geltendmachung und Darlegung eines Feststellungsinteresses auch kundgetan hat (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 15 Rn. 59).
2. Die Antragstellerin kann sich allerdings hier nicht mehr auf ein Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters ex tunc berufen, nachdem das Streitgebrauchsmuster aufgrund des Verzichts der Antragsgegnerin gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG mit Wirkung zum 4. Juli 2024 erloschen ist und die Antragsgegnerin zusätzlich mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2024 erklärt hat, dass sie unwiderruflich und rechtsverbindlich für die Vergangenheit auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Streitgebrauchsmuster gegenüber der Antragstellerin verzichte.
a) Der bestimmende Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 10. Dezember 2024 ist der Antragstellerin als Anlage zum Senatsbescheid vom 12. Dezember 2024 übersandt worden, und sie hat auf diesen Bescheid mit ihrem Fristgesuch vom 13. Januar 2025 reagiert. Schließlich ist die Antragstellerin mit weiteren Senatsbescheiden vom 4. August 2025 und 16. September 2025 nochmals ausdrücklich auf den Inhalt des Schriftsatzes vom 10. Dezember 2024 und die sich hieraus ergebende prozessuale Folge hingewiesen worden. Auch diese beiden Bescheide sind der Antragstellerin zugegangen, wie sich anhand des eEB vom 4. August 2025 (Bl. 1268 d.A.) bzw. des eEB vom 17. September 2025 (Bl. 1307 d.A.) ergibt, die ihre anwaltlichen Vertreter abgegeben haben.
b) Mit der Erklärung der Antragsgegnerin vom 10. Dezember 2024 ist für die Antragstellerin die Besorgnis, aus dem Streitgebrauchsmuster noch in Anspruch genommen zu werden, definitiv entfallen. Es entspricht gefestigter Rechtsprechung, dass unter solchen Umständen ein gegebenenfalls noch bestehendes Interesse Dritter oder der Allgemeinheit an der Vernichtung eines Gebrauchsmusters ex tunc nicht mehr zum Tragen kommt (vgl. BGH GRUR 1981, 515, 516 - „Anzeigegerät“; zur Patentnichtigkeitsklage vgl. z.B.: BGH GRUR 2023, 1178 [Rz. 12 ff.] - Leistungsüberwachungsgerät“; GRUR 2022, GRUR 2022, 1628, 1629 [Rz. 14 ff.] - „Stammzellengewinnung“). In einem solchen Fall tritt bei Patenteinspruchsverfahren bzw. Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren, die auf die Feststellung der Unwirksamkeit gerichtet sind, Erledigung der Hauptsache ein (vgl. BGH GRUR 2012, 1071, 1072 [Rz. 8 ff.] - „Sondensystem“). Nichts Anderes folgt im Übrigen aus der von der Antragstellerin zitierten BGH-Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (Az. Xa ZB 14/19, GRUR 2012, 40 ff.), die offensichtlich völlig andere Rechtsfragen betrifft.
c) Nicht gefolgt werden kann der Antragstellerin auch dahingehend, dass ihr - ausnahmsweise - deshalb ein Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters ex tunc zur Seite stünde, weil sie gemäß §§ 15 Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG den Löschungsgrund einer widerrechtlichen Entnahme geltend gemacht habe.
c1) Zwar ist auf dem Gebiet des Patenrechts ausnahmsweise davon auszugehen, dass für einen Einsprechenden das Unterlassen einer Entscheidung über diesen Widerrufsgrund eine Beschwer begründen kann, da diesem hierdurch die Aussicht auf den Erwerb des in § 7 Abs. 2 PatG geregelten Nachanmelderecht und Entnahmeprioritätsrechts genommen würde (vgl. BGH GRUR 2007, 996, 997 [Rz. 14 ff.] - „Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge“). Ein solcher „Rechtsreflex“ kann jedoch hier die Annahme eines Feststellungsinteresses nicht rechtfertigen, da das Gebrauchsmustergesetz dem Verletzten ein solches Nachanmelderecht nicht gewährt. Dies folgt aus dem „beredten Schweigen“ des Gesetzgebers, der in seiner Verweisungsvorschrift des § 13 Abs. 3 GebrMG nur die Regelung des § 7 Abs. 1 PatG, nicht aber die des § 7 Abs. 2 PatG in Bezug genommen hat.
c2) Der Antragstellerin erwächst auch aus Überlegungen, die den Schutz der „Erfinderehre“ im Blick haben, kein berechtigtes Interesse daran, den vorliegenden Rechtsstreit als Feststellungsverfahren in der Hauptsache fortführen zu dürfen.
Zutreffend ist allerdings, dass der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme zur Voraussetzung hat, dass sich ein berechtigter Erfindungsbesitzer mit einem nicht berechtigten Patentinhaber bzw. Gebrauchsmusterinhaber konfrontiert sieht (vgl. BGH GRUR 2011, 509, 511 [Rz. 16 f.] - „Schweißheizung“) und der verletzte Erfindungsbesitzer in aller Regel der Erfinder oder eine Person sein wird, die das Recht an der Erfindung von ihm ableitet (vgl. Benkard/Kober-Dehm, PatG, 12. Aufl., § 21 Rn. 20). Insoweit ist auch nachvollziehbar, als die Antragstellerin meint, dass im Falle einer widerrechtlichen Entnahme, das „bloße Erlöschen“ eines Gebrauchsmusters einen inakzeptablen, falschen Anschein im öffentlichen Register hinterlassen würde, die eingetragene Person sei die legitime Inhaberin des Schutzrechts gewesen. Der Wunsch an der rückwirkenden Beseitigung dieses Rechtsscheins gewinnt auch dadurch weiter an Plausibilität, dass das gegenwärtig existierende, deutsche Gebrauchsmuster im Jahr 1990 zu einem echten Erfindungsschutzrecht, ähnlich dem eines Patents, umgestaltet wurde (vgl. „Produktpirateriegesetz“ vom 7. März 1990, BlPMZ 1990, S. 161, 167, 199) und deshalb vereinzelt auch für das Gebrauchsmustersystem von der Existenz einer „Erfinderehre“ ausgegangen wird (vgl. dazu: Meitinger, Mitt. 2020, 258 f.; Eisenrauch in: Festschrift „125 Jahre Patentanwaltschaft“, 2025, S. 365, 367). Beim hier in Rede stehenden Fall eines erloschenen Gebrauchsmusters, dürfte es sich aber nur um eine unterschwellige und damit auch im vorliegenden Zusammenhang nur um eine rechtlich irrelevante Beeinträchtigung der „Erfinderehre“ handeln.
3. Mit der Erledigung des vorliegenden Feststellungsverfahrens in der Hauptsache ist bezogen auf das vorliegende Beschwerdeverfahren ebenfalls die Erledigung der Hauptsache eingetreten (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 138; Schulte/Püschel, PatG, 12. Aufl., § 73 Rn. 213). Nachdem sich die Antragstellerin nach wie vor außer Stande sah, die Hauptsache ebenfalls für erledigt zu erklären, war die vorliegende, nach wie vor auf Feststellung der Unwirksamkeit gerichtete Beschwerde mangels fortbestehender Beschwer als unzulässig zu verwerfen (vgl. auch: BPatG BlPMZ 2025, 155, 156 - „Dünnwandige Domsegmente“).
4. Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG ergeht der vorliegende Beschluss ohne mündliche Verhandlung.
5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens waren gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen, da sie mit ihrer Beschwerde nicht durchgedrungen ist; die Billigkeit erfordert zudem keine andere Entscheidung.
6. Zur oben im Abschnitt 2 c) aufgeworfenen Rechtsfrage, ob im Falle des Erlöschens eines Streitgebrauchsmusters und einer von dessen Inhaber abgegebenen Freistellungserklärung gegenüber dem Antragsteller dieser das Löschungsverfahren ausnahmsweise dann in der Hauptsache als Feststellungsverfahren weiterbetreiben darf, wenn er den Löschungsgrund einer widerrechtlichen Entnahme nach §§ 15 Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG geltend gemacht hat, war gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die genannte Rechtsfrage ist von grundsätzlicher Bedeutung und bedarf der höchstrichterlichen Entscheidung.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 15 Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG
§§ 91 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO
§ 133 BGB
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG
§ 23 Abs.
    3 Nr. 1 GebrMG
§ 7 Abs. 2 PatG
§ 13 Abs. 3 GebrMG
§ 7 Abs. 1 PatG
§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG
§ 79 Abs. 2 Satz 2 PatG
§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG
§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG
§ 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG

Zitierte Entscheidungen: BPatGE 28, 80, 82
BPatGE 46, 215, 216
GRUR 1981, 515, 516
GRUR 2023, 1178
GRUR 2022,
    1628, 1629
GRUR 2012,
    1071, 1072
GRUR 2012, 40
GRUR 2007, 996, 997
GRUR 2011, 509, 511
35 W (pat) 440/23