Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Beschluss vom 2018-11-08, Aktenzeichen 20 U 132/17
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2018:1108.20U132.17.00

Tenor:
I.
Das Verfahren wird ausgesetzt.
II.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf legt dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:
1. Ist bei der Beurteilung der Frage, ob eine Benutzung nach Art und Umfang ernsthaft im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG ist, bei einer Marke, die für eine breite Warenkategorie – hier Landfahrzeuge, insbesondere Automobile und Teile davon – eingetragen ist, die aber tatsächlich nur für ein besonderes Marktsegment – hier: hochpreisige Luxussportwagen und Teile davon – benutzt wird, auf den Markt für die eingetragene Warenkategorie insgesamt abzustellen oder kann auf das besondere Marktsegment abgestellt werden? Ist dann, wenn die Benutzung für das besondere Marktsegment ausreicht, die Marke im Löschungsverfahren wegen Verfalls in Bezug auf dieses Marktsegment aufrecht zu erhalten?
2. Stellt der Vertrieb von gebrauchten Waren, die bereits vom Markeninhaber im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind, durch den Markeninhaber eine Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG dar?
3. Wird eine Marke, die nicht nur für eine Ware, sondern zudem auch für Teile dieser Ware eingetragen ist, rechtserhaltend auch für die Ware benutzt, wenn diese Ware nicht mehr vertrieben wird, wohl aber mit der Marke gekennzeichnete Zubehör- und Ersatzteile für die in der Vergangenheit vertriebene und mit der Marke gekennzeichnete Ware?
4. Ist bei der Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung vorliegt, auch zu berücksichtigen, ob der Markeninhaber zwar nicht unter Verwendung der Marke, aber für die bereits vertriebenen Waren bestimmte Dienstleistungen anbietet?
5. Sind bei der Prüfung der Benutzung der Marke im betreffenden Mitgliedsstaat (hier: Deutschland) im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG gemäß Artikel 5 des Deutsch-Schweizerischen Staatsvertrags vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz auch Benutzungen der Marke in der Schweiz zu berücksichtigen?
6. Ist es mit der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar, dem Markeninhaber, der wegen Verfalls der Marke in Anspruch genommen wird, zwar eine umfassende Darlegungslast für die Benutzung der Marke aufzuerlegen, das Risiko der Nichterweislichkeit aber dem Löschungskläger aufzuerlegen?

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
A)
1 Die Beklagte ist Inhaberin der am 7. Mai 1990 unter der Nummer 1158448 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke
,
die Schutz beansprucht für folgende Waren der Klasse 12:
Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie Teile davon; Motoren für Landfahrzeuge; Autozubehör, nämlich Anhängerkupplungen, Gepäckträger, Skiträger, Schmutzfänger, Schneeketten, Windabweiser, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze
2 Zwischen 1984 und 1991 vertrieb die Beklagte ein Sportwagenmodell unter der Bezeichnung „Testarossa“, bis 1996 die Nachfolgemodelle 512 TR und F512 M. Im Jahre 2014 produzierte sie ein Einzelstück mit der Modellbezeichnung „Ferrari F12 TRS“. Der Kläger stellte am 3.12.2015 einen Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt, die Marke wegen Verfalls zu löschen, dem die Beklagte widersprach.
3 Mit der angefochtenen Entscheidung hat das Landgericht die Beklagte verurteilt, in die Löschung ihrer unter der Registernummer 1158448 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke einzuwilligen.
4 Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, die Beklagte habe die Löschungsmarke in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren in Deutschland und der Schweiz nicht ernsthaft für die Waren genutzt, für die sie eingetragen ist. Es sei daran festzuhalten, dass eine Marke nur dann ernsthaft benutzt werde, wenn sie ihrer Hauptfunktion entsprechend genutzt werde, nämlich die Ursprungsidentität der von ihrer Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu garantieren. Die Rechtsprechung des EuGH zu einem weiteren Funktionsverständnis ändere daran nichts, da diese sich auf die Frage der rechtsverletzenden Benutzung im Rahmen des Identitätsschutzes beziehe. Zwar liege die Darlegungs- und Beweislast für eine Nichtbenutzung beim Löschungskläger. Allerdings treffe die Beklagte eine sekundäre Darlegungslast, substantiiert vorzutragen und zu belegen, dass entgegen der Behauptung des Klägers eine ernsthafte Benutzung stattgefunden habe. Auch hieran ändere die Bekanntheit der Löschungsmarke - entgegen der Ansicht der Beklagten – nichts. Eine ernsthafte Benutzung der Löschungsmarke für die eingetragenen Waren habe die Beklagte nicht hinreichend dargelegt. Für die Waren „Luft- und Wasserfahrzeuge sowie Teile davon“ fehle jeglicher Vortrag. Ihr Vortrag zur Benutzung für „Landfahrzeuge sowie Teile davon; Motoren für Landfahrzeuge; Autozubehör, nämlich Anhängerkupplungen, Gepäckträger, Skiträger, Schmutzfänger, Schneeketten, Windabweiser, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze“ reiche nicht aus, um eine diesbezüglich ernsthafte Benutzung anzunehmen.
5 Die über die Firmenabteilung „Ferrari Classiche“ angebotene Wartung, Instandhaltung und Restauration auch von „Testarossa“-Fahrzeugen erfolge unter der Dachmarke Ferrari. Soweit diese Leistungen in Bezug auf „Testarossa“-Fahrzeuge angeboten und erbracht werden, liege eine bloße Markennennung vor. Gleiches gelte für die unter der Bezeichnung „Ferrari approved“ erbrachten Überprüfungs- und Aufbereitungsdienstleistungen. Das Angebot von Zertifizierungen komme grundsätzlich in Frage, dieses werde jedoch unter der Marke Ferrari erbracht. Die Löschungsmarke tauche nur insoweit auf, als dass das Zertifikat für ein bereits vertriebenes „Testarossa“-Fahrzeug ausgestellt wurde. Die Zertifizierungsdienstleistung werde daher schon nicht unter dieser Marke erbracht.
6 Der Handel mit herstellerzertifizierten, gebrauchten Fahrzeugen stelle ebenfalls keine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke dar. Der Handel selbst erfolge nicht unter der Löschungsmarke. Da die Markenrechte in Bezug auf die Fahrzeuge selbst erschöpft seien, stelle der Vertrieb bereits erschöpfter Ware keine rechtserhaltende Benutzung dar. Es liege auch kein Fall des erneuten In-Verkehr-Bringens vor, denn es handele sich eben nicht um eine andere konkrete Ware. Die Nutzung in der Imagewerbung stelle ebenfalls keine rechtserhaltende Benutzung dar.
7 Nach den Grundsätzen des EuGH-Urteils „Ansul“ käme allerdings der Vertrieb von Ersatzteilen unter der Bezeichnung Testarossa als rechtserhaltende Benutzung in Betracht. Die tatsächlich unter dieser Marke vertriebenen Ersatzteile seien aber in Deutschland und der Schweiz nur in einem Umfang vertrieben worden, der für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche. So seien mit solchen Teilen zwischen 2011 und 2016 insgesamt in Deutschland und der Schweiz knapp 17.000,00 € umgesetzt worden. Zwar müsse man berücksichtigen, dass es sich um hochpreisige Fahrzeuge handele, von denen es weltweit nur 7.000 Stück gebe, von denen sich nur ein Bruchteil in Deutschland und der Schweiz befänden. Insoweit seien keine hohen Umsatzzahlen zu erwarten. Der nur geringe mengenmäßige Umfang der Benutzung beruhe allerdings nicht alleine hierauf, sondern auch darauf, dass die Marke nur für einen Bruchteil der Ersatz-, Verschleiß- und Zubehörteile verwendet werde.
8 Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie geltend macht, es sei zu berücksichtigen, dass der Produktzyklus nicht mit dem letzten Abverkauf beendet sei. Insoweit diene die Aftersales-Versorgung dem Modellabsatz, da diese bei Luxusfahrzeugen erwartet werde und daher die Beklagte ihre Modelle nur absetzen könne, wenn sie diese umfassende Versorgung langfristig sicherstelle. Darüber hinaus reichten bei einem reinen Nischenprodukt bereits geringe Umsätze aus. Die vom Landgericht angestellte Überlegung, eine intensivere Nutzung sei möglich, sei schon von vorneherein unzulässig. Im Übrigen sei auch der Umstand zu berücksichtigen, dass sie die Teile dauerhaft anbiete. Die Aufarbeitung, Zertifizierung und der anschließende Verkauf stellten ebenfalls eine Benutzung dar. Sie meint, kein Dritter dürfe eine derartige Echtheitszertifizierung vornehmen. Die Benutzung in den Zertifikaten erfolge auch nicht für die Dienstleistung, sondern für den Zubehörartikel Zertifikat. Im Übrigen werde die Marke dort auch kennzeichnend benutzt. Auch die Annahme des Landgerichts, die Vermarktung gebrauchter Fahrzeuge als Sammlerobjekte sei nicht zu berücksichtigen, weil es sich um erschöpfte Ware handele, gehe fehl, denn der Markt für Luxusautos als Sammlerobjekte sei ein eigenständiges Marktsegment. In diesem Falle führe die Zertifizierung dazu, dass sich der Hersteller erneut zu dem Fahrzeug bekenne. Es entspreche den Gepflogenheiten der Automobilbranche, dass die Zweitmarke auf den Fahrzeugtyp verweise. Insoweit liege auch eine markenmäßige Benutzung vor, wenn in Rechnungen u.ä. angegeben werde, dass sich die berechnete Leistung auf ein Testarossa-Fahrzeug bezog. Die Darlegungs- und Beweislast für die Nichtbenutzung liege im Übrigen allein beim Kläger, weil es sich bei der Löschungsmarke um eine bekannte Marke handele. Im Übrigen fehle es an einem Allgemeininteresse an der Bereinigung des Registers. Sie sei aufgrund mehrerer anderer Marken, u.a. eine Benutzungsmarke, berechtigt, Dritten die Benutzung des Zeichens Testarossa zu verbieten. Im Übrigen sei schon das Geschäftsmodell des Klägers, sich bekannter Marken zu bemächtigen und diese ohne eigene wirtschaftliche Investition für sein Unternehmen zu nutzen, rechtsmissbräuchlich.
9 Die Beklagte beantragt,
das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.
Der Kläger beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
10 Er bestreitet die behaupteten Benutzungshandlungen. Die vom Landgericht unterstellte Verwendung für Ersatzteile habe nicht dazu gedient, für die mit der Marke „Testarossa“ gekennzeichneten Sportwagen oder deren Ersatzteile einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Im Übrigen sei das Landgericht aber zu Recht davon ausgegangen, dass der Umfang nicht für eine ernsthafte Benutzung ausreiche. Auch im Übrigen habe das Landgericht richtig entschieden. So könne auch ein Sachverständiger ein Echtheitszertifikat für ein gebrauchtes Fahrzeug ausstellen. Im Übrigen bestreitet der Kläger auch insoweit die behaupteten Leistungen mit Nichtwissen. Hinsichtlich des fehlenden Allgemeininteresses meint der Kläger, der Beklagten stehe keine Benutzungsmarke zu. Unstreitig ist im Übrigen, dass der Kläger auch die weiteren Marken der Beklagten angefochten hat. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten liege nicht vor.
B)
11 Die für die Beurteilung des Rechtstreites maßgeblichen Vorschriften des deutschen Rechts haben folgenden Wortlaut:
§ 26 des Markengesetzes – Benutzung der Marke:
(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.
(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.
(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.
§ 49 des Markengesetzes - Verfall:
(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Löschungsantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluss an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, dass Antrag auf Löschung gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Löschung nach § 53 Abs. 1 beim Patentamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Patentamt maßgeblich, wenn die Klage auf Löschung nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.
(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn… [hier nicht relevant]
(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht.
Art. 5 des Deutsch-Schweizerischen Staatsvertrags vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz:
(1) Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragsschließenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder ein Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiet des anderen Teiles erfolgt.
(2) Die Einfuhr einer in dem Gebiete des einen Teiles hergestellten Ware in das Gebiet des anderen Teiles soll in dem letzteren nachteilige Folgen für das auf Grund einer Erfindung, eines Musters oder Modells oder einer Handels- oder Fabrikmarke gewährte Schutzrecht nicht nach sich ziehen.
12 Der Erfolg der Berufung der Beklagten hängt von der Beantwortung der Vorlagefragen ab, die die Auslegung der Richtlinie 2008/95/EG beziehungsweise der entsprechenden Vorschriften der Richtlinie 2015/2436/EU betreffen. Die Klage ist, wie das Landgericht zu Recht entschieden hat, zulässig. Das Allgemeininteresse an der Löschung einer Marke ist nicht im Einzelfall festzustellen. Es ist daher unerheblich, ob die Beklagte gegen die zeichenmäßige Verwendung der Löschungsmarke durch andere Personen auch nach deren Löschung vorgehen könnte. Eine Löschungsklage wegen Verfalls ist nicht ausgeschlossen, wenn das Zeichen trotz Löschung als Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte seines Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnte (BGH GRUR 2005, 1047, 1048 – OTTO). Ein Rechtsmissbrauch liegt daher nicht vor.
13 Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt damit von der Beantwortung der Frage ab, ob die von der Beklagten für den relevanten Zeitraum vorgetragenen Nutzungshandlungen in Deutschland und der Schweiz eine ernsthafte Benutzung in dem betreffenden Mitgliedsstaat im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG (entsprechend Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2015/2436/EU) für Waren darstellen, für die die Marke eingetragen ist. Dies wiederum hängt von der Beantwortung der Vorlagefragen ab.
14 Die Marke ist im relevanten Benutzungszeitraum zur Kennzeichnung von Ersatz- und Zubehörteilen für die unter der Marke zuvor vertriebenen, sehr hochpreisigen Luxussportwagen benutzt worden. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass eine Benutzung, um ernsthaft zu sein, nicht immer umfangreich sein muss, teilt der Senat nicht die Auffassung des Landgerichts, dass der von der Beklagten dargelegte Benutzungsumfang für eine ernsthafte Benutzung nicht ausreicht, wenn man berücksichtigt, dass die Marke tatsächlich für hochpreisige Luxusfahrzeuge, die schon typischerweise nur in geringer Stückzahl produziert werden, benutzt worden ist. So hat beispielsweise das Bundespatentgericht die Lieferung auch nur einzelner derartiger Sportwagen für eine ernsthafte Benutzung ausreichen lassen (BPatG, Beschluss vom 12.04.2000 – 28 W (pat) 120/99, GRUR 2001, 58 – COBRA). Es ist aber zweifelhaft, ob bei der Beurteilung der Frage, ob eine Benutzung nach Art und Umfang ernsthaft ist, auf diese Besonderheiten abgestellt werden kann, denn die Marke ist nicht für hochpreisige Luxussportwagen, sondern allgemein für Automobile und Teile davon eingetragen. Insoweit hat der Gerichtshof entschieden, dass bei einer Marke, die im Streitfall allgemein für Schokoladewaren eingetragenen war, die tatsächlich nur für handgefertigte Pralinen benutzt wurde, darauf abzustellen ist, ob die Zeichennutzung sich als ernsthaft in Bezug auf Schokoladenwaren generell darstellt (EuGH Urteil vom 17.07.2014, C-141/13 P, GRUR Int. 2014, 956 – Walzertraum, Rn. 43). Stellt man aber darauf ab, ob die Marke in dem Massenmarkt für Automobile und Teile davon ernsthaft benutzt worden ist, dürfte eine ernsthafte Benutzung ohne weiteres zu verneinen sein. In diesem Fall erübrigt sich die Beantwortung der weiteren Vorlagefragen.
15 Soweit danach eine ernsthafte Benutzung nach dem Umfang überhaupt in Betracht kommt, stellt sich die weitere Frage, welche Handlungen der Beklagten und ihrer Lizenznehmer zu berücksichtigen sind. Die Beklagte macht insoweit geltend, sie beziehungsweise ihre Lizenznehmer vertrieben gebrauchte und von ihr überprüfte Fahrzeuge, die mit der Löschungsmarke versehen seien. Das Landgericht hat hierin keine (erneute) Benutzung der Löschungsmarke durch die Beklagte gesehen, weil der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung nicht weiter gehen könne als derjenige der rechtverletzenden Benutzung. Benutzungshandlungen, die die Beklagte Dritten nicht verbieten könne – hier der Vertrieb bereits erschöpfter Waren – könnten daher keine rechtserhaltende Benutzung darstellen. Dem hält die Beklagte entgegen, dass der Vertrieb der gebrauchten Fahrzeuge gerade durch sie ein erneutes Bekenntnis zu dem Fahrzeug beinhalte, weshalb auch der Vertrieb erschöpfter Ware durch den Markeninhaber eine erneute rechtserhaltende Benutzung der Marke darstelle.
16 Die Beklagte macht weiter geltend, dass sie für die Testarossa-Fahrzeuge umfangreiche Dienstleistungen, insbesondere auch Wartungsleistungen erbringt und Ersatz- und Zubehörteile anbietet. Dabei ist insbesondere ein Teil der Ersatz- und Zubehörteile nach dem Vortrag der Beklagten seinerseits mit der Löschungsmarke versehen. Die Beklagte macht insoweit geltend, dass eine derartige Benutzung eine rechtserhaltende Benutzung auch für Automobile darstelle. Insoweit hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass eine ernsthafte Benutzung der Marke unter bestimmten Bedingungen auch bei bereits vertriebenen Waren vorliegen kann, die nicht mehr vertrieben werden. Das soll insbesondere der Fall sein, wenn der Inhaber der Marke, unter der diese Waren auf den Markt gebracht wurden, dieselbe Marke für Teile nutzt (EuGH Urteil vom 11.03.2003, C-40/01, GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax, Rn. 41). Das Europäische Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) sieht in seinen Prüfungsrichtlinien in der Anwendung dieser Grundsätze einen Ausnahmefall, weil der Sache nach eine Benutzung für Waren berücksichtigt wird, auf die sich die Eintragung nicht bezieht (Prüfungsrichtlinien Teil C, Abschnitt 6 Nr. 2.8). Im vorliegenden Fall kommt die Besonderheit hinzu, dass die Löschungsmarke auch für Teile von Automobilen Schutz beansprucht. Die Übertragung der Entscheidung Ansul/Ajax auf diesen Fall hätte zur Folge, dass die Marke, die für Teile von Automobilen benutzt worden ist und auch für diese geschützt ist, zugleich auch für die seit mehr als 25 Jahren nicht mehr vertriebenen Automobile genutzt würde, für die sie ebenfalls eingetragen ist.
17 Das Landgericht ist davon ausgegangen, dass eine Benutzung für Automobile durch den Vertrieb von Teilen oder das Angebot von Dienstleistungen in Betracht kommt, dies aber voraussetzt, dass diese Teile selbst unter der Marke vertrieben werden, die Angabe also nicht lediglich die Bestimmung der Teile kennzeichnet, sondern zumindest auch die betriebliche Herkunft der Teile beziehungsweise der Dienstleistungen. Dies entspricht der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Entscheidung Ansul/Ajax. Andernfalls liegt nach Ansicht des Senats schon keine Benutzung der Marke vor. Darüber hinaus ist aber auch zu prüfen, ob die festgestellte Benutzung ernsthaft ist, was aufgrund sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen ist, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird (EuGH Urteil vom 17.07.2014, C-141/13 P, GRUR Int. 2014, 956 – Walzertraum, Rn. 29). Insoweit stellt sich die Frage, ob zu diesen Gesamtumständen der Zeichennutzung auch gehört, dass der Inhaber der Marke für die bereits vertriebenen Waren weiterhin Ersatzteile vorhält und ein umfangreiches Dienstleistungsangebot, zum Beispiel bezüglich Wartung und Instandsetzung, anbietet, dass für die bereits vertriebenen Fahrzeuge bestimmt ist, aber selbst nicht unter der Löschungsmarke erfolgt.
18 In Bezug auf die in örtlicher Hinsicht relevanten Benutzungshandlungen bestimmt Artikel 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG, die Benutzung müsse „in dem betreffenden Mitgliedstaat“ erfolgen. Insoweit bestimmt der Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz in Artikel 5, dass als Benutzung in Deutschland auch die Benutzung der Marke in der Schweiz gilt. Demgegenüber hat der Gerichtshof entschieden, dass sich aus Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie ergibt, dass die Benutzung einer Marke in der Schweiz nicht zum Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke in Deutschland geeignet ist (EuGH, Urteil vom 12.12.2013, C-445/12 P, GRUR Int. 2014, 161 – BASKAYA, Rn.49 f.). Dagegen geht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes davon aus, dass das Abkommen in Kraft steht und anzuwenden ist und dass sich daran weder durch die Verträge von Rom, noch durch die Umsetzung der Markenrichtlinie etwas geändert habe (BGH, Urteil vom 15.12.1999, I ZR 114/97, GRUR 2000, 1035, 1037 – PLAYBOY). Zur Begründung hat sich der Bundesgerichtshof auf Artikel 351 AEUV bezogen. Dies erscheint auch überzeugend, denn wenn danach schon bei einer dem primären Unionsrecht widersprechenden vertraglichen Verpflichtung lediglich eine Verpflichtung des Mitgliedsstaates gegeben ist, die festgestellte Unvereinbarkeit zu beheben, kann der nachfolgende Erlass sekundären Unionsrechts eigentlich nicht zur Unwirksamkeit eines völkerrechtlichen Vertrages führen, sondern allenfalls eine Verpflichtung des Mitgliedsstaates begründen, eben auch diesen Widerspruch aufzulösen. Andererseits entstünde eine unbefriedigende Situation, wenn die Marke nach nationalem Recht nicht gelöscht werden kann, weil die Bundesrepublik Deutschland an den Staatsvertrag gebunden ist, die Marke aber gleichwohl der Eintragung einer Unionsmarke nicht entgegensteht.
19 Schließlich stellt sich dann, wenn nach der Beantwortung der übrigen Vorlagefragen nach dem Vortrag der Beklagten eine rechterhaltende Benutzung wenigstens für einen Teil der Waren anzunehmen ist, die Frage, welche Partei die Beweislast trägt. Nach der deutschen Rechtsprechung sind auch im Falle der Löschungsklage wegen Verfalls die allgemeinen Grundsätze des nationalen Zivilprozessrechts anzuwenden. Das bedeutet, dass die klagende Partei die anspruchsbegründenden Tatsachen beweisen muss. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei diesen Tatsachen um negative Tatsachen handelt, hier also das Fehlen einer rechtserhaltenden Benutzung. Dem dabei auftretenden Problem, dass sich die genauen Umstände der Benutzung, insbesondere beispielsweise mit der Marke erzielte Umsätze, häufig der Kenntnis des Klägers entziehen, trägt die deutsche Rechtsprechung dadurch Rechnung, dass den Markeninhaber eine Verpflichtung trifft, substantiiert und umfassend darzulegen, wie er das Zeichen genutzt hat (sekundäre Darlegungslast). Kommt er dieser Darlegungslast nach, ist es Sache des Klägers, diese Darlegungen zu widerlegen. Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Rechtsstreit hätte zur Folge, dass ohne eine Beweisaufnahme über die Klage entschieden werden könnte, da die Beklagte zwar die Handlungen, die sie für relevante Benutzungshandlungen hält, ausreichend substantiiert dargelegt und auch Beweis angeboten hat, der Kläger sich insoweit allerdings darauf beschränkt, das Vorbringen der Beklagten zu bestreiten, ohne seinerseits Beweis angetreten zu haben. Insoweit wäre er als beweisfällig anzusehen. Träfe hingegen die Beweislast die Beklagte als Inhaberin der Marke, wäre den von ihr angebotenen Beweisen nachzugehen.
20 Der Gerichtshof hat für das Verfahren auf Löschung einer Unionsmarke wegen Nichtbenutzung entschieden, dass dort die Beweislast den Markeninhaber treffe (EuGH Urteil vom 26.09.2013, C-610/11 P, GRUR Int. 2013, 1047 – CENTROTHERM II, Rn. 61 ff.). Insoweit wird indes die Ansicht vertreten, dass die Frage der Beweislast nicht in der Richtlinie geregelt sei, sondern die Ausgestaltung des Löschungsverfahrens dem nationalen Verfahrensrecht unterfalle (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 55 Rn. 77). Dies ist jedoch nicht frei von Bedenken. Der Gerichtshof hat in Bezug auf die Frage, wen die Beweislast für die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke im Löschungsverfahren treffe, entschieden, dass diese Frage keine den Mitgliedsstaaten zukommende Verfahrensbestimmung darstelle, sondern in der Richtlinie abschließend und einheitlich geregelt sei (EuGH, Urteil vom 19.06.2017, C-217/13, GRUR 2014, 776 – Sparkassen Rot, Rn. 66 ff.). Dies legt nahe anzunehmen, dass auch die Beweislast bei der Löschungsklage in der Richtlinie abschließend geregelt ist.
[Unterschriften der Richter]

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 26 des Markengesetzes
§ 49 des Markengesetzes
Artikel 351 AEUV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2005, 1047, 1048
GRUR 2001, 58
GRUR 2003, 425
GRUR 2000, 1035, 1037
GRUR 2014, 776
28 W (pat) 120/99
I ZR 114/97