Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2006-06-27, Aktenzeichen 4a O 132/05
ECLI: ECLI:DE:LGD:2006:0627.4A.O132.05.00

Tenor:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzuset-zenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist,
zu unterlassen,
Hüftprothesen, umfassend einen Schaft, an dessen Oberteil eine Aussparung ge-schaffen ist, in die fest ein Endteil eines Halsstückteils verbunden werden kann, das andere Ende davon spitz zulaufend ist und verbindbar ist in eine passend spitz zulaufende Bohrung eines kugelförmigen Kopfes, angepasst zum Koppeln mit dem Acetabulum des Beckens des Patienten, dieser Schaft einschließend einen flachen Schaftstab, eine äußere Oberfläche besitzend, geschaffen mit einer Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben, dieser Schaft besitzend ein im Wesentlichen spitzkegelförmiges Grundendteil, diese Aussparung umfassend einen spitz zulaufenden Sitz von ovalem Querschnitt und dieses Endteil dieses Halsteils einen ovalen Querschnitt besitzend zum anliegenden Einpassen in diesen sich verjüngenden Sitz von ovalem Querschnitt dieses Schaftes, wobei im eingepassten Zustand die Achse dieses Sitzes im Wesentlichen übereinstimmt mit der Achse dieses einen Endteils dieses Halsteils,
im deutschen territorialen Geltungsbereich des europäischen Patents X anzubie-ten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.
2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. 1. be-zeichneten Handlungen seit dem 30. August 2005 begangen hat und zwar unter Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses sowie unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen (und ggf. Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, und -preisen (und ggf. Typenbezeichnung),
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, der Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten (einschließlich Bezugspreisen) und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Ab-zug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist (es sei denn, diese könnten den unter I. 1. genannten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden).
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher ihr durch die in I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30. August 2005 entstanden ist und künftig entstehen wird.
III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt zu 75 % die Beklagte, zu 25 % werden sie der Klägerin auferlegt.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin nur gegen Sicherheitsleis-tung in Höhe von 500.000,- ,für die Beklagte nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Die jeweilige Sicherheit kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Die Klägerin macht gestützt auf das unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent X (nachfolgend: Klagepatent) gegen die in der Schweiz ansässige Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Entschädigung, Schadensersatz und Rechnungslegung geltend. Das in englischer Verfahrenssprache abgefasste Klagepatent wurde am 19. Juli 1988 unter Inanspruchnahme einer italienischen Priorität (X) vom 03. August 1987 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 05. April 1989 veröffentlicht, der Hinweis auf die Patenterteilung am 01. Dezember 1993. Der deutsche Teil des Klagepatents trägt die Nummer X und steht in Kraft. Ursprünglich eingetragener Inhaber des Klagepatents war die X. Seit dem 30. August 2005 ist die Klägerin eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des Klagepatents. Mit Schriftsatz vom 24. November 2005 hat die Beklagte Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben, über die das Bundespatentgericht bislang nicht entschieden hat.
Das Klagepatent befasst sich mit einer anpassbaren Hüftprothese. Der englischsprachige Wortlaut des Patentanspruchs 1 lautet wie folgt: "A hip prosthesis comprising a stem (1) at a top portion of which there are provided recess means (5) in which can be fixedly engaged an end portion (6) of a neck member (7, 23) the other end (8, 21) of which is tapering and engageable in a mating tapering bore of a spherical head adapted for coupling to the acetabulum of the pelvis of a patient, said stem (1) including a flat stem bar having an outer surface provided with a plurality of longitudinally extending slots (2), said stem (1) having a substantially ogival bottom end portion (3), said recess means (5) comprising an oval cross-section tapering seat (5) and said end portion (6) of said neck having an oval cross-section for snugly fitting in said oval cross-section tapering seat (5) of said stem, in the fitted condition the axis of said seat (5) substantially coinciding with the axis of said one end portion (6) of said neck."
In der veröffentlichten deutschen Übersetzung (X; Anlage L2) hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut: "Eine Hüftprothese, umfassend einen Schaft (1), an dessen Oberteil eine Aussparung (5) geschaffen ist, in die fest ein Endteil (6) eines Halsstückteils (7, 23) verbunden werden kann, das andere Ende (8, 21) davon spitz zulaufend ist und verbindbar ist in eine passend spitz zulaufende Bohrung eines kugelförmigen Kopfes, angepasst zum Koppeln mit dem Acetabulum des Beckens des Patienten, dieser Schaft (1) einschließend einen flachen Schaftstab, eine äußere Oberfläche besitzend, geschaffen mit einer Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben (2), dieser Schaft (1) besitzend ein im wesentlichen spitzkegelförmiges Grundendteil (3), diese Aussparung (5) umfassend einen spitz zulaufenden Sitz (5) von ovalem Querschnitt und dieses Endteil (6) dieses Halsteils einen ovalen Querschnitt besitzend zum anliegenden Einpassen in diesen sich verjüngenden Sitz (5) von ovalem Querschnitt dieses Schaftes; im eingepassten Zustand stimmt die Achse dieses Sitzes (5) im wesentlichen mit der Achse dieses einen Endteils (6) dieses Halsteils überein."
Zur Veranschaulichung sind nachfolgend die Figuren 1 bis 9 der Klagepatentschrift wiedergegeben, die eine bevorzugte Ausführungsform einer patentgemäßen Hüftprothese zeigen. Nach den Angaben der Klagepatentschrift zeigt Figur 1 eine Seitenansicht des Hüftprothesenaufbaus, Figur 2 eine Vorderansicht des Prothesenschafts, Figur 3 eine Querschnittsansicht, die die Kopplung zwischen dem Schaft und dem Halsstück der Prothese abbildet, und die Figuren 4 bis 9 mögliche Ausführungsformen des Halsstücks:
Die Beklagte lieferte in den vergangenen zwei Jahren die streitgegenständliche Hüftprothese "X" (angegriffene Ausführungsform) in einem zwischen den Parteien im Einzelnen umstrittenen Umfang an die Orthopädische Universitätsklinik im A-Hospital in B. Die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aus den von der Klägerin überreichten Anlagen L5 und L6 sowie aus den im Termin durch beide Parteien zur Gerichtsakte überreichten Mustern. Nachfolgend sind einige Abbildungen der angegriffenen Ausführungsform verkleinert wiedergegeben, die der Anlage L6 entnommen sind. Die erste Abbildung zeigt eine komplette Hüftprothese ohne die im Hüftknochen anzubringenden Teile, die zweite Schaft und Halsteil (voneinander getrennt), die dritte nur ein Halsteil, wobei das nach oben weisende Ende in die Aussparung des Schafts entsprechend der zweiten Abbildung einzuführen ist:
Die Klägerin ist der Ansicht, die unter der Bezeichnung "X" vertriebenen Hüftprothesen verwirklichten sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 wortsinngemäß. Sie behauptet, die X als zunächst eingetragene Inhaberin des Klagepatents habe mit Vertrag vom 13. Januar X ihren Geschäftsbetrieb einschließlich der Rechte am Klagepatent auf die D. übertragen, die im Jahre X in die X umgewandelt worden sei. Dieses Unternehmen sei im Dezember 2000 in die X umgewandelt und umbenannt worden. Dass die Klägerin, die X., Inhaberin des Klagepatents sei, ergebe sich schließlich aus dem als Anlage L9 vorgelegten Ausdruck aus dem Patent- und Gebrauchsmusterregister der Deutschen Patent- und Markenamts.
Nachdem die Klägerin zunächst auch beantragt hatte festzustellen, dass die Beklagte ihr zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung seit dem 05. Mai 1989 (wohl nur irrtümlich: "1998") und zur Zahlung von Schadensersatz seit dem 01. Januar 1994 verpflichtet sei, hat sie die Klage hinsichtlich dieser Anträge nach gerichtlichem Hinweis zurückgenommen, soweit sie sich auf Entschädigung und Schadensersatz vor dem 30. August 2005 bezogen. Die Klägerin beantragt nunmehr noch,
die Beklagte zu verurteilen wie geschehen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen sowie die Verhandlung bis zur rechtskräftigen Erledigung der gegen den deutschen Teil des Klagepatents X erhobenen Nichtigkeitsklage auszusetzen, hilfsweise, ihr Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO zu gewähren.
Sie rügt den geltend gemachten Unterlassungsantrag, der sich auf die Wiedergabe des Wortlauts der Patentansprüche beschränke, als zu unbestimmt. Die Beklagte stellt eine Verletzung des Anspruchs 1 des Klagepatents durch die angegriffenen Hüftprothesen in Abrede, weil deren oberes Ende des Halsstückteils nicht spitz zulaufend sei, der Schaft nicht über einen flachen Schaftstab mit einer Vielzahl longitudinal sich erstreckender Kerben verfüge und die Aussparung des Schaftoberteils keinen spitz zulaufenden Sitz mit ovalem Querschnitt aufweise. Des Weiteren werde sich das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen. Die von dem Klagepatent geschützte Erfindung sei neuheitsschädlich vorweggenommen und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Schließlich sei der Gegenstand des Klagepatents über den Inhalt der zugrunde liegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus unzulässig erweitert.
Dem tritt die Klägerin entgegen.
Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig und begründet. Die Klägerin kann von der Beklagten Unterlassung der widerrechtlichen Patentbenutzung nach Art. 64 EPÜ in Verbindung mit § 139 Abs. 1 PatG, Schadensersatz nach § 139 Abs. 2 Satz 1 PatG sowie Auskunft und Rechnungslegung nach §§ 140b Abs. 1 und 2 PatG verlangen. Eine Aussetzung des Rechtsstreits im Hinblick auf die gegen das Klagepatent angestrengte Nichtigkeitsklage ist nicht angezeigt.
I. Die Bedenken der Beklagten gegen die hinreichende Bestimmtheit des Unterlassungsantrags, der sich auf eine Wiedergabe des Wortlauts des Patentanspruchs 1 beschränkt, können nicht geteilt werden. Auch unter Berücksichtigung des Urteils "Blasfolienherstellung" des BGH (GRUR 2005, 569ff.) ist der Antrag hinreichend bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Auch im Übrigen bestehen hier keine Bedenken gegen die am Wortlaut des geltend gemachten Patentanspruchs 1 angelehnte Antragsfassung.
II. Das Klagepatent befasst sich mit dem Aufbau einer Hüftprothese, die darauf ausgerichtet ist, der spezifischen Gestalt oder den geometrischen Eigenschaften der Gelenkverbindung zwischen Oberschenkelknochen und Hüftgelenk des jeweiligen Patienten leicht angepasst zu werden. Im Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents hinlänglich bekannt sind Hüftprothesen, die im Falle von Frakturen, Arthritis und dergleichen verwendet werden, um dem Patienten die Beweglichkeit des natürlichen Hüftgelenks zu verschaffen. Bei konventionellem Aufbau der Hüftprothese besteht eine Totalendoprothese typischerweise aus einem Schaft, der im natürlichen Oberschenkelhalsknochen (Femur) verankert wird. Der Schaft verfügt über ein Halsstück, das einen Kugelkopf trägt, der an die Stelle des natürlichen Kopfes des Oberschenkelknochens tritt und von pfannenartigen, im Becken angeordneten Elementen aufgenommen wird. An den im Stand der Technik bekannten, als ein Stück gestalteten Hüftprothesen kritisiert es die Klagepatentschrift als nachteilig, dass diese nicht für alle Patienten verwendet werden können, wenn die Prothesen nicht spezifisch an die Geometrie der Hüfte und des Oberschenkelknochens des Patienten angepasst werden (T2-Schrift, Anlage L2, Seite 1, vierter Absatz; nachfolgende Zitate beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die Anlage L2). Die Beschreibung der Klagepatentschrift führt dies hauptsächlich auf die Ausgestaltung des Halsstückteils zurück, weil dessen Länge individuell an die vorgegebenen Bedingungen des Patienten angepasst werden muss, um eine passende Verbindung zwischen dem Kugelkopf und dem Acetabulum, der Gelenkpfanne für den Oberschenkelkopf im Hüftgelenk, herzustellen (Seite 1, letzter Absatz). Weitere Anpassungsprobleme bringen herkömmliche einstückige Hüftprothesen mit sich, wenn der Patient einen so genannten "Varus"-Oberschenkelknochen besitzt, der "krumm" (nach außen gewölbt) ist. Bei einer solchen Gestalt des Knochens muss, wie die Klagepatentschrift ausführt (Seite 2, zweiter und vierter Absatz), das Halsteil eine spezifische vorgegebene Ausrichtung des Schaftes besitzen, wobei eine perfekte Anpassung an die anatomischen Eigenschaften vieler Patienten mit bekannten Hüftprothesen nicht möglich sei.
Vor dem Hintergrund dieses kritisierten Standes der Technik gibt die Klagepatentschrift als Aufgabe der ihr zugrunde liegenden Erfindung an, die beschriebenen Nachteile dadurch zu überwinden, dass eine Hüftprothese bereit gestellt wird, deren Halsstück in jeder gewünschten Länge zur Verfügung gestellt werden kann (Seite 3, erster Absatz).
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Anspruch 1 des Klagepatents die Kombination folgender Merkmale vor: 1. Hüftprothese, umfassend 2. einen Schaft (1), 2.1 an dessen Oberteil eine Aussparung (5) geschaffen ist, 2.1.1 wobei in die Aussparung fest ein Endteil (6) eines Halsstückteils (7) verbunden werden kann; 2.2 der Schaft (1) hat einen flachen Schaftstab mit einer äußeren Oberfläche, die eine Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben (2) aufweist, 2.3 und ein im Wesentlichen spitzkegelförmiges Grundendteil (3); 3. die Aussparung (5) umfasst einen spitz zulaufenden Sitz (5) mit ovalem Querschnitt; 4. das Endteil (6) des Halsteils (7) besitzt einen ovalen Querschnitt zum anliegenden Einpassen in den sich verjüngenden Sitz (5) des Schaftes mit gleichfalls ovalem Querschnitt; 5. im eingepassten Zustand stimmt die Achse des Sitzes (5) im Wesentlichen mit der Achse des einen Endteils (6) des Halsteils überein; 6. das andere Ende des Halsstückteils (8) ist spitz zulaufend und verbindbar in eine passend spitz zulaufende Bohrung eines kugelförmigen Kopfes, angepasst zum Koppeln mit dem Acetabulum des Beckens des Patienten.
Als weitere Aufgaben der Erfindung gibt die Beschreibung der Klagepatentschrift an, eine Hüftprothese bereitzustellen, bei der die Achse des Halsstücks in der Lage ist, mit der Achse des Schaftes einen unterschiedlichen Öffnungswinkel zu bilden (Seite 3, zweiter Absatz). Ein weiterer Gegenstand der Erfindung liege in der Angabe eines Hüftprothesenaufbaus, "in dem die Achse des Halsteils jede gewünschte Ausdehnung besitzt, eingeschlossen eine nicht gerade" (Seite 3, dritter Absatz). Eine Ausgestaltung, bei der die gemeinsame Achse des zentralen Halsteils und des oberen Endteils (8) des Halsteils (7) gegenüber der Achse des Sitzes (5) versetzt ist, wird im unselbständigen Unteranspruch 2 offenbart.
III. Die angegriffenen Hüftprothesen "X" der Beklagten machen von der oben unter II. wiedergegebenen Merkmalskombination des Anspruchs 1 wortsinngemäß Gebrauch. Hinsichtlich der Merkmale 1 bis 2.1.1, 2.3, 4 und 5 steht dies zwischen den Parteien mit Recht außer Streit und bedarf deswegen keiner näheren Erörterung. Verwirklicht sind aber – anders als die Beklagten geltend machen – auch die weiteren Merkmale 2.2, 3 und 6.
1. Merkmal 2.2: Die angegriffene Ausführungsform, die modular aufgebaute Hüftprothese X der Beklagten, wie sie sich aus den Anlagen L5 und L6 sowie den im Termin überreichten Mustern zweier einzelner Hüftprothesen ergibt, verfügt über einen Schaft mit einem flachen Schaftstab, der eine äußere Oberfläche besitzt, die eine Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben aufweist.
a) Schaft mit einem flachen Schaftstab: Die Beschreibung der Klagepatentschrift enthält keinerlei Hinweise darauf, welcher Zweck durch den erfindungsgemäß vorgesehenen flachen Schaftstab sowie die an seiner Oberfläche angeordnete Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben verfolgt wird. Es ist daher bereits bei der Auslegung des Merkmals "flacher Schaftstab" das allgemeine Begriffsverständnis des angesprochenen Fachmanns, eines Diplomingenieurs mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Orthopädie und mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion medizinischer Prothesen, zugrunde zu legen, wobei im Zuge der Auslegung grundsätzlich auch der Offenbarungsgehalt der Zeichnungen des Klagepatents zu berücksichtigen ist (Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ). Dabei mögen die Zeichnungen in den Figuren 1 und 2, die als einzige den Schaftstab in voller Länge zeigen, zunächst auf ein Verständnis hindeuten, nach dem der "flache Schaftstab" lediglich den mittleren Teil des gesamten Schafts (1) bezeichnen und ihn von dem Oberteil (4) mit der Aussparung (5) einerseits und dem im Wesentlichen spitzkegelförmigen Grundendteil (3) andererseits abgrenzen soll. Denn eine "flache" Gestaltung des Schaftstabs in dem Sinne, dass er in einer der beiden horizontalen Dimensionen einen anderen Durchmesser aufweist als in der anderen, zeigen diese beiden Figuren im Vergleich miteinander nicht. Vielmehr weist die Seitenansicht des Hüftprothesenaufbaus (Figur 1) in der Mitte des Schaftstabs einen Durchmesser auf, der in etwa demjenigen der Vorderansicht (Figur 2) entspricht, wobei geringfügige Maßabweichungen auf der Art der zeichnerischen Darstellung beruhen mögen und nicht den Schluss zulassen, die Dimensionen des Schaftstabs in seiner horizontalen Länge und Breite seien bewusst unterschiedlich dargestellt. Nach diesem von der zeichnerischen Darstellung bevorzugter Ausführungsformen nahe gelegten weiten Verständnis des Begriffs "flacher Schaftstab" käme in dem Attribut "flach" lediglich zum Ausdruck, dass der Schaftstab, der mit dem Grundendteil (3) voran in den Femur des Patienten eingeführt wird, im Gegensatz zum Oberteil (4) mit der Aussparung (5) zur Aufnahme des unteren Endteils (6) des Halsteils (7) einen geringeren Querschnitt bzw. Umfang aufweisen soll. Der Schaftstab würde sich daher zum Oberteil (4) lediglich dadurch abgrenzen, dass der Bereich des in den Femoralkanal einzuführenden Schaftstabs im Vergleich dazu "schmaler" ausgestaltet ist. Ein weitergehender Bedeutungsgehalt, insbesondere ein solcher, der eine unterschiedliche horizontale Länge einerseits und Breite andererseits des Schaftstabs verlangt, wäre mit dem Begriff "flacher Schaftstab" nach dem dargelegten weiten Begriffsverständnis nicht verbunden. Auch eine zylindrische Ausgestaltung des Schaftstabs unterfiele diesem weiten Verständnis von "flach", sofern der Schaftstab nur von geringerem Durchmesser und Umfang ist als das Oberteil (4) des Schafts, das zur Aufnahme des Halsteils (7) in der Ausnehmung (5) vorgesehen ist. Andererseits kommt es maßgeblich auf das Verständnis des Fachmanns bei der Lektüre der Patentansprüche, unter Berücksichtigung der textlichen Beschreibung und der Figuren, die Ausführungsbeispiele der patentgemäßen Erfindung zeigen, an. Hier sind sich die Parteien trotz fehlender Erörterung in der Klagepatentschrift einig darin, dass ein "flacher Schaftstab" zur Verbesserung der Rotationsstabilität der Hüftprothese im Femur dient. In der implantierten Stellung muss durch eine hinreichend feste Verankerung im Femoralkanal vermieden werden, dass die Hüftprothese bei Belastung eine Drehbewegung gegenüber dem Oberschenkelknochen vollziehen kann. Ein flacher (im Sinne von "nicht zylindrischer") Schaftstab – auch insoweit besteht Einigkeit zwischen den Parteien – trägt abstrakt dazu bei, eine solche unerwünschte Rotationsbewegung zu vermeiden und damit die Rotationsstabilität der implantierten Hüftprothese zu erhöhen. Der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt ist, das Merkmal des "flachen Schaftstabs" im Sinne des Klagepatents auszulegen und dessen Sicht bei der eigenständigen Auslegung der Merkmals durch das Gericht zugrunde zu legen ist, bringt das Verständnis mit, dass mit einer flachen Gestaltung des Schaftstabs in dem Sinne, dass der Schaftstab eine andere horizontale Länge als Breite aufweist, das Ziel einer verbesserten Rotationsstabilität gefördert werden kann. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der Ausführungen der Beklagten im Termin plausibel, dass die Verbesserung der Rotationsstabilität von Hüftprothesen seit Jahrzehnten "Dauerthema" bei der Fortentwicklung von Hüftprothesen gewesen sei. Auch diese Überlegung spricht dafür, dass die Anweisung des Klagepatents, einen Schaft mit einem "flachen Schaftstab" vorzusehen, nicht lediglich dazu dient, den Schaftstab durch einen geringeren Umfang als das Oberteil von diesem abzugrenzen (was für den Fachmann mit Blick auf die erforderliche Einführung des Schaftstabs in den Femur eine Selbstverständlichkeit darstellen würde). Der mit der Auslegung befasste Fachmann wird hier vielmehr sein Bewusstsein zum Tragen kommen lassen, dass die Rotationsstabilität der Hüftprothese nach Möglichkeit verbessert werden soll, wenngleich die Klagepatentschrift, die ihr Augenmerk auf die modulare Gestaltung des Halsteils richtet, ihm dieses Verständnis nicht ausdrücklich nahe legt. Er weiß – wie nach dem übereinstimmenden Vorbringen der Parteien zugrunde gelegt werden kann –, dass ein flacher, das heißt nicht zylindrischer Schaftstab zur Erreichung dieses Ziels beizutragen vermag. Der Fachmann wird sich daher nicht darauf beschränken, die Rotationsstabilität nur durch die patentgemäße Oberfläche mit einer Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben zu verbessern, sondern wird auch zu dem davon unabhängigen Mittel greifen, den Schaftstab mit einer anderen horizontalen Länge als Breite auszustatten, was eine zylindrische Form des Schaftstabs ausschließt. Durch die dieses Verständnis nicht fördernde Darstellung des Schaftstabs in den Figuren 1 und 2 lässt sich der Fachmann nicht von seinem gefestigten Vorverständnis abbringen. Er erkennt vielmehr, dass sich die Klagepatentschrift vorrangig mit der Gestaltung des Halsteils (7), seinen Varianten und seiner Verbindung mit dem Oberteil (4) des Schafts über die Aussparung (5) befasst, ihr Augenmerk also auf diese Teile der Hüftprothese richtet und den Schaftstab ohne nähere Problematisierung schlicht aus zwei verschiedenen Blickwinkeln abbildet. Veranlassung, sich durch die Figuren 1 und 2, die aus nur zwei Perspektiven einen Schaftstab zeigen, der ebenso gut einen quadratischen wie auch einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen kann, von seinem Vorverständnis abbringen zu lassen, wonach ein im engeren Sinne flacher (also nicht zylindrischer) Schaftstab die Rotationsstabilität verbessert, erhält der Fachmann aus der Klagepatentschrift nicht. Diese Art der Auslegung steht im Einklang mit der Entscheidung "Seitenspiegel" des Bundesgerichtshofes (GRUR 2006, 131ff.), wonach der Tatrichter das Klagepatent eigenständig auszulegen hat und die Auslegung nicht dem Sachverständigen (und das bedeutet zugleich auch: dem bei der Auslegung gegebenenfalls übereinstimmenden Verständnis der Parteien) überlassen darf. Denn die Parteien sind sich hier nicht nur im Ergebnis der Auslegung einig, sondern bereits bei der vorgelagerten tatsächlichen Frage, welches Vorverständnis der auf dem betreffenden Gebiet tätige Sachverständige mitbringt und welche Kenntnisse und Erfahrungen dieser Fachleute das Verständnis des Patentanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder beeinflussen können. Unter Berücksichtigung dieser unstreitigen tatsächlichen Umstände ist eine funktionsorientierte Auslegung des Merkmals "flacher Schaftstab" geboten, nach der "flach" seitens eines Fachmanns auf dem betreffenden Gebiet als Gegenbegriff zu "zylindrisch" verstanden wird, der Schaftstab also eine andere horizontale Länge als Breite aufweisen muss. Dies kann allerdings entgegen der Ansicht der Klägerin nicht aus der Figur 2 der Klagepatentschrift abgeleitet werden, bei der am oberen Kopfteil eine größere Länge als Breite erkennbar sein soll. Aus der oberen Endfläche des Schafts können keine Rückschlüsse auf die Querschnittsform des Schaftstabs gezogen werden, weil es sich bei der oberen Endfläche um einen Teil des Oberteils (4) handelt, während die Klagepatentschrift zwischen den drei Bereichen Oberteil (4) mit Aussparung (5), (flachem) Schaftstab und Grundendteil (3) unterscheidet. Ein nicht kreisförmiger Querschnitt im Bereich des Oberteils (4) lässt daher keine Schlüsse auf die Querschnittsfläche des Schaftstabs zu. Soweit die Klägerin eine demgegenüber noch engere Auslegung des Begriffs "flacher Schaftstab" vertritt, ist dem nicht zu folgen. Im Hinblick auf die Entgegenhaltung X mit ihrem "linsenförmigen" Schaftstab meint die Klägerin, nach dem Klagepatent seien die beiden Längsseiten des Schaftstabs gerade und nur die untere Breitseite des Schaftstabs abgerundet ausgeformt. "Flach" soll nach diesem Verständnis also offenbar als Gegenbegriff zu einem abgerundeten Querschnitt verstanden werden. Für eine derartige Auslegung lassen sich aber keine Anhaltspunkte – weder aus der Klagepatentschrift selbst noch unter Berücksichtigung eines fachmännischen Vorverständnisses – finden; die Klägerin selbst hat für dieses Verständnis keine Anhaltspunkte dargetan.
b) Äußere Oberfläche des Schaftstabs, die eine Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben aufweist: Eine "Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben" setzt bei funktionsorientiertem Verständnis nicht voraus, dass der gesamte Schaftstab (d.h. auf seiner gesamten Länge und auf den vollen Umfang bezogen) mit Kerben versehen ist, die sich exakt parallel zu seiner Längsausdehnung erstrecken. Dies hätte durch eine entsprechende, auf den Schaftstab in voller Länge und gesamten Umfang verweisende Formulierung deutlich gemacht werden können. Eine "Vielzahl" im Wortsinne liegt schon dann vor, wenn es sich nicht nur um einzelne Kerben handelt oder zwar um mehrere Kerben (mindestens zwei), die aber im Verhältnis zur gesamten Oberfläche des Schafts objektiv keine verbesserte Verankerungswirkung herbeiführen können. Auch durch dieses Merkmal soll – wie zwischen den Parteien nicht im Streit steht – die Oberfläche des Schafts vergrößert und dessen Verankerung im Femur verbessert werden. Die für die Auslegung nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ verbindliche englische Anspruchsfassung (Anlage L1) spricht von einer "outer surface provided with a plurality of longitudinally extending slots (2)". Der Fachmann erkennt, dass die Verbesserung einer Verankerung im Femur bereits dann erzielt wird, wenn sich die (mehreren) Längskerben auf einem Teil des Schaftstabs befinden. Ob die Verwendung des Wortes "plurality", womit bereits eine "Mehrzahl" von Kerben, also mindestens zwei, erfasst wird, überdies dazu zwingt, schon zwei Kerben als ausreichend anzusehen, bedarf hier keiner Entscheidung. Denn jedenfalls dann, wenn die (etwa lediglich zwei) Kerben nicht in der Lage sind, die Verankerung des Schafts im Femur zumindest objektiv zu verbessern, wird der Fachmann sie bei der gebotenen funktionsorientierten Auslegung der Anspruchsmerkmale nicht aus ausreichende "Vielzahl" ansehen. Von diesem Verständnis lässt sich der Fachmann auf dem betreffenden Gebiet, der den Zweck des Merkmals 2.2 insgesamt erfasst, schließlich auch nicht durch die zeichnerische Darstellung eines Ausführungsbeispiels in den Figuren 1 und 2 abhalten, bei denen die Kerben (2) den gesamten Umfang und die gesamte Länge des Schaftstabs abdecken. Er erkennt vielmehr, dass die Klagepatentschrift, deren Augenmerk erkennbar auf der Ausgestaltung anderer Teile der Hüftprothese liegt, damit keine abschließende Festlegung treffen wollte. Gleiches gilt für die Frage der longitudinalen Erstreckung. Longitudinal sich erstreckende Kerben liegen entgegen der Ansicht der Beklagten nicht nur dann vor, wenn sie vollständig parallel zur gedachten Längsachse des Schaftstabs verlaufen. Eine leichte Schrägstellung der Kerben zur Längsrichtung des Schafts ist unschädlich, wenn die Kerben noch im Wesentlichen an der Längserstreckung des Schafts ausgerichtet sind und daher zur Rotationsstabilität beitragen können. Dass die im Wesentlichen longitudinal ausgerichteten Kerben in ihren Endbereichen in eine davon abweichende Richtung "abknicken", steht der Verwirklichung des Merkmals unter funktionalen Gesichtspunkten nicht entgegen. Selbst wenn man unterstellt, dass die mit einer anderen Ausrichtung verlaufenden Kerbenabschnitte als solche die Rotationsstabilität nicht zu fördern vermögen, ändert dies nichts daran, dass die übrigen Teile der Kerben diesem Ziel objektiv dienen können. Um insgesamt von "longitudinal sich erstreckenden Kerben" sprechen zu können, ist lediglich zu verlangen, dass die im Wesentlichen longitudinal verlaufenden Abschnitte der Kerben gegenüber den "abknickenden" Endbereichen nicht völlig unbedeutend sind.
c) Legt man die vorstehend unter a) und b) wiedergegebene Auslegung zugrunde, so verwirklicht die angegriffene Ausführungsform das Merkmal 2.2 wortsinngemäß. Wie sich insbesondere an den vorliegenden Mustern ersehen lässt, bildet der Schaftstab zumindest im oberen Bereich eine breitschultrige Form aus, die ungeachtet der sich insgesamt zum unteren Ende hin verjüngenden Gestalt in der einen horizontalen Dimension eine andere Ausdehnung besitzt als in der anderen. Aufgrund der sich kontinuierlich verjüngenden Gesamtform lässt sich zwar äußerlich nicht auf den ersten Blick klar abgrenzen, wo das Oberteil mit der Aussparung endet und wo genau der Schaftstab beginnt. Dies ist aber jedenfalls nicht erst am Übergang zwischen dem keramischen Teil und dem unteren metallischen Abschnitt der Fall, zumal es nicht auf eine Abgrenzung verschiedener Werkstoffe oder getrennter Teile im räumlich-gegenständlichen Sinn, sondern allein auf die Abgrenzung verschiedener Bereiche eines einzigen Bauteils mit unterschiedlichen Funktionen ankommt. Versteht man unter Schaftstab richtigerweise den Teil des Schafts, der nicht das Oberteil (4) mit der Aussparung (5) und nicht das Grundendteil (3) darstellt, verbleibt ein nennenswerter Teil auch des mit einer rauen keramischen Oberfläche versehenen Abschnitts des Schafts, der dem Schaftstab im Sinne des Klagepatents zuzurechnen ist und in den Femoralkanal eingeführt wird. Bis zum Beginn des Grundendteils verfügt der angegriffene Schaftstab (auf einer Unterlage abgelegt) über eine größere Breite als Tiefe, ist damit flach im hier befürworteten Sinne. Ob und inwieweit durch diese flache Form des Schaftstabs die Verankerung im Femoralkanal konkret verbessert und eine unerwünschte Rotation verhindert wird, bedarf keiner abschließenden Klärung, weil bereits die Ausgestaltung als flacher Schaftstab, der abstrakt die Rotationsstabilität verbessert, das Merkmal in diesem Punkt verwirklicht. Dass dies aber selbst nach dem Verständnis der Beklagten konkret der Fall ist, ergibt sich aus ihrem Vorbringen im Zusammenhang mit dem schuppenförmigen Muster auf der vorderen und einem Teil der hinteren Breitseite des Schaftstabs. Insoweit trägt die Beklagte vor, dass bereits durch die Form des Schaftstabs ein Verdrehen im Femoralkanal verhindert werde, was offensichtlich auf die breitschultrige Ausgestaltung insbesondere des oberen Bereichs des Schaftstabs, mithin seine insgesamt flache Form zurückzuführen ist. Die schuppenförmige Struktur auf der Oberfläche der angegriffenen Schaftstäbe besteht aus einer Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben. Soweit diese insgesamt – insbesondere im oberen Bereich – der im eingebrachten Zustand zur Hüfte geneigten Krümmung des Schaftstabs folgen, steht dies ihrer Erstreckung in Längsrichtung des Schaftstabs nicht entgegen. Entweder vertritt man die Auffassung, dass auch die "Längsrichtung" des Schaftstabs entsprechend seiner Krümmung der Innenflanke folgt; dann verlaufen die Kerben exakt entsprechend dieser Längsrichtung. Oder man orientiert die Längsrichtung an der Mitte des Schaftstabs in gleichem Abstand von seiner Innen- und Außenflanke. In diesem Fall ist die Abweichung der längeren Ausdehnung der Kerben von dieser Längsrichtung des Schaftstabs nicht so gravierend, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen könnten, eine Rotation des Schafts im Femoralkanal zu verhindern. Entscheidend ist aber in beiden Fällen, dass die Kerben geeignet sind, zur Rotationsstabilität beizutragen. Dass sie von der Beklagten hierzu nicht bestimmt sein mögen, weil eine Drehung schon durch die Form des Schafts verhindert werde, die Schuppenstruktur demgegenüber ein Absinken in den Femurschaft verhindern soll, ist unerheblich. Denn maßgeblich ist nicht der konkrete Sinn, der bei der Herstellung einer Vorrichtung einzelnen Ausgestaltungen, hier der Schuppenstruktur, subjektiv beigelegt wird, sondern ob die gewählte Ausgestaltung objektiv geeignet ist, den Zweck zu verfolgen, der dem betreffenden Merkmal nach der technischen Lehre der Erfindung zukommt. Dass die Schuppenstruktur bei der angegriffenen Ausführungsform objektiv in der Lage ist, eine Drehung des Schaftstabs zu erschweren, hat die Beklagte aber nicht in Abrede gestellt. Ihr Vorbringen geht lediglich dahin, dass es dessen wegen anderer Maßnahmen nicht bedürfe. Diese Frage ist für die Merkmalsverwirklichung jedoch unerheblich. Somit macht die angegriffene Ausführungsform von Merkmal 2.2 wortsinngemäß Gebrauch.
2. Merkmal 3 Die Aussparung am Kopf des Schaftes der angegriffenen Ausführungsform umfasst einen im Sinne des Klagepatents spitz zulaufenden Sitz mit ovalem Querschnitt. "Spitz zulaufend" ist aus der Sicht eines Fachmanns zu verstehen als "sich verjüngend", korrespondierend mit der im Original englischsprachigen Anspruchsfassung und der zeichnerischen Darstellung der bevorzugten Ausführungsformen. Die für den Schutzbereich maßgebliche (Art. 70 Abs. 1 EPÜ) englische Anspruchsfassung (Anlage L1) spricht in Anspruch 1 hinsichtlich des Merkmals 3 von "recess means (5) comprising an oval cross-section tapering seat (5)". "Tapering" bedeutet aber "sich verjüngend, enger werdend" und ist durch "spitz zulaufend" nur unzureichend übersetzt. Der Fachmann erkennt in Ansehung des englischsprachigen Anspruchswortlauts aber, dass sich die Aussparung (5) in Übereinstimmung mit dem korrespondierenden Ende (6) des Halsteils (7) verjüngen soll. Zu diesem Verständnis wird er in der T2-Schrift (Anlage L2) zugleich angeleitet durch die Beschreibungsstelle Seite 5 am Ende des ersten Absatzes, wo mit Bezug auf die Aussparung (5) am oberen Schaftende die ovale Querschnittsfläche erwähnt und beschrieben wird, dass sich die Aussparung "geeignet verjüngt". Dies ist auch bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall. Die fotografischen Abbildungen des oberen Schaftendes auf Seiten 7 und 8 der Anlage L6 sind zwar aufgrund ihrer Unschärfe nicht geeignet, die Verjüngung erkennen zu lassen. Hierauf kann aber anhand der Fotografien des in die Aussparung bestimmungsgemäß einzusetzenden unteren Endes des Halsstücks (vgl. die im Tatbestand wiedergegebenen Bilder 5 und 6 der Anlage L6) geschlossen werden, die neben dem ovalen Querschnitt auch die Verjüngung zum Ende hin deutlich machen. Da das eine (dem Schaft zugewandte) Ende des Halsstücks und die Aussparung für einen guten Sitz aufeinander abgestimmt sein müssen, kann auch die Aussparung nur in gleicher Weise sich verjüngend ausgestaltet sein. Dies erschließt sich zugleich auch anhand des von der Beklagten vorgelegten Musters, das sowohl den Schaft als auch ein davon noch getrenntes Halsteil umfasst. Führt man das ovale Ende des Halsteils in die Aussparung des Schafts ein, ergibt sich – je nach der bei dem Einführen ausgeübten Kraft – ein mehr oder weniger deutlicher Kraftschluss zwischen beiden Teilen, der die Passgenauigkeit zwischen Aussparung und sich erkennbar verjüngendem ovalem Halsendteil belegt. Merkmal 3 ist damit verwirklicht.
3. Merkmal 6: Schließlich ist auch das in der Terminologie des Klagepatents "andere", d.h. das dem Schaft abgewandte Ende des Halsstückteils spitz zulaufend und verbindbar mit einer spitz zulaufenden Bohrung eines kugelförmigen Kopfes, der seinerseits zum Koppeln mit dem Acetabulum des Beckens des Patienten angepasst ist. Hinsichtlich der Auslegung des Merkmals "spitz zulaufend" wird auf die Ausführungen unter 2. Bezug genommen, die auch hier gelten. Der Fachmann erkennt, jedenfalls unter Heranziehung der zeichnerischen Darstellung in den Figuren 1 und 5 bis 9, dass ein "spitz zulaufendes" Ende des Halsteils nicht bedeutet, dass es in einer "Spitze" im Wortsinn münden muss, sondern lediglich, dass sich auch dieser Endbereich des Halsteils zu seinem Ende hin in kegelstumpfförmiger Weise verjüngen muss. Dies ist bei den angegriffenen Hüftprothesen der Fall. Bereits die Abbildungen auf Seiten 3 bis 5 und 9 der Anlage L6 lassen die Verjüngung des oberen Endes des Halsstücks deutlich erkennen. Ebenso deutlich erschließt sich die Verjüngung anhand der beiden im Termin überreichten Muster. Die sich zu ihrem Boden hin ebenfalls verjüngende Bohrung des kugelförmigen Kopfes ist zwar in den Abbildungen nicht dargestellt. Auf ihre Beschaffenheit kann aber anhand des in sie formschlüssig einzusetzenden Endstücks geschlossen werden. Dieses kann die erforderliche feste Verbindung mit dem Kugelkopf nur dann eingehen, wenn Bohrung einerseits und einzusetzendes Ende andererseits korrespondierend ausgestaltet sind. Die angegriffenen Hüftprothesen verwirklichen daher sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 in wortsinngemäßer Weise.
IV. Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung bis zur Entscheidung über die gegen den deutschen Teil des Klagepatents eingereichte Nichtigkeitsklage besteht keine hinreichende Veranlassung. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1XXX, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (vgl. § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG, wonach der Patentschutz mit Veröffentlichung der Patenterteilung eintritt). Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegen einen Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert würde, kommt eine solche Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nur dann in Betracht, wenn ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klageschutzrechtes nicht nur möglich, sondern mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner – zeitlich ohnehin begrenzten – Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht hier mangels überwiegender Wahrscheinlichkeit für eine Vernichtung des Klagepatents keine hinreichende Veranlassung zur Aussetzung des Rechtsstreits. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die technische Lehre des Klagepatents durch das spanische Gebrauchsmuster X (Anlage TW 1c/cc) nicht neuheitsschädlich vorweggenommen (vgl. nachfolgend unter 1.). Eine Kombination des Offenbarungsgehalts dieses Gebrauchsmusters mit der Offenlegungsschrift X (Anlage TW 1f) stellt im Hinblick auf das Klagepatent bereits eine erfinderische Tätigkeit dar (2.). Gegenüber der ursprünglichen Anmeldung ist das Klagepatent schließlich nicht unzulässig erweitert (3.).
1. Das am 16. Mai 1984 veröffentlichte spanische Gebrauchsmuster X (Anlage TW 1c; Übersetzung: Anlage TW 1cc), das im Erteilungsverfahren des Klagepatents nicht berücksichtigt wurde, nimmt dem Klagepatent nicht die Neuheit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 52 und 54 EPÜ). In der in Figur 2 der Entgegenhaltung gezeigten (als Ausführungsvariante gestrichelt wiedergegebenen) Gestaltung des unteren Abschnitts (5) des Diaphysenschafts (4) wird zwar ein im Wesentlichen spitzkegelförmiges Grundendteil im Sinne des Merkmals 2.3 der unter II. angegebenen Merkmalsgliederung offenbart. Es fehlt jedoch ebenso an einem flachen Schaftstab im Sinne des Klagepatents wie an einer äußeren Oberfläche, die eine Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben aufweist (Merkmal 2.2). Sowohl in Schutzanspruch 1 der Entgegenhaltung (Anlage TW 1cc, Seite 6 Zeile 32) als auch in der Beschreibung (Seite 2 Zeile 18) wird das mittlere Element des Diaphysenschafts ausdrücklich als "zentrale zylindrische Zone" bzw. als "aus einem zylindrischen Körper (bestehend)" beschrieben. In Übereinstimmung mit der zeichnerischen Darstellung in den Figuren 1 und 2 sowie der Querschnittszeichnung entlang der Linie B-B der Figur 2 setzt das spanische Gebrauchsmuster X damit einen zylindrischen Schaftstab voraus. Dieser weist aber keine unterschiedlichen Querschnittsmaße in horizontaler Längs- und Querrichtung auf, wie es für einen "flachen" Schaftstab im Sinne des Klagepatents erforderlich ist (s.o. III. 1. a)). Des Weiteren offenbart die Entgegenhaltung nach Anlage TW 1c keine äußere Oberfläche des Schaftstabs, die eine Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben aufweist. Diese lassen sich weder aus den beiden in den Figuren 1 und 2 dargestellten Rippen mit der Bezugsziffer (3) noch aus der in Figur 3 gezeigten Ausführungsvariante mit einem das untere Ende des Diaphysenhalses durchteilenden Zwischenspalt entnehmen. Die beiden Rippen (3) in anterointerner und posteroexterner Position (vgl. Anlage TW 1cc, Seite 2 Zeilen 18-20) mögen dazu bestimmt und geeignet sein, die Verankerung des Schaftstabs im Femoralkanal zu verbessern und die Rotationsstabilität zu erhöhen. Sie treten jedoch aus dem Schaftstab nach außen vor (vgl. den Querschnitt entlang der Linie B-B in Figur 2) und stellen daher schon dem Wortsinne nach keine Kerben, also negative Aussparungen in der Oberfläche des zylindrischen Schaftstabs dar. Ob mit einer Anzahl von lediglich zwei einander gegenüberliegenden Rippen eine "Vielzahl" im Sinne des Klagepatents vorliegt, kann angesichts dessen dahinstehen. Auch der Zwischenspalt nach Figur 3 stellt keine "Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben" im Sinne des Klagepatents dar. Denn der Zwischenspalt ist im unteren Ende des Diaphysenhalses angeordnet (Anlage TW 1cc, Seite 2 Zeile 28ff.), also dem Abschnitt, der nicht dem zentralen Schaftstab nach dem Klagepatent zuzuordnen ist, sondern dem Grundendteil als dem sich nach unten hin an den Schaftstab anschließenden Bereich entspricht. Das Klagepatent verlangt hingegen eine Vielzahl von Kerben auf dem Schaftstab selbst. Die Offenbarung von in Gestalt eines Zwischenspalts miteinander verbundenen Kerben im Bereich des Grundendteils nimmt dies nicht neuheitsschädlich vorweg.
2. Ausgehend von dem spanischen Gebrauchsmuster X als nächstliegendem Stand der Technik liegt eine Kombination mit der Offenlegungsschrift X (Anlage TW 1f) nicht in der Weise nahe, dass dies einer erfinderischen Tätigkeit entgegenstehen würde (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 52 und 56 EPÜ). Jedenfalls lässt sich aus der bei rückschauender Betrachtung möglichen Kombination beider Entgegenhaltungen nicht mit der für eine Aussetzung der Verhandlung erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit ableiten, dass es gestützt auf diese Argumentation zu einer Vernichtung des Klagepatents durch das Bundespatentgericht kommen wird. Im Einzelnen: Wie bereits ausgeführt (1.) lassen sich der X die Elemente des Merkmals 2.2 des Klagepatents nicht entnehmen. Die gegenüber dem Klagepatent vorveröffentlichte Offenlegungsschrift X, die sich mit einem Schaft für eine Hüftgelenksprothese befasst, offenbart ausweislich ihrer Figur 3 (Querschnitt durch die Figur I entlang der Linie III-III) eine Vielzahl von Längsrippen, die sich zumindest über den oberen Teil des flachen Diaphysenschafts in Longitudinalrichtung erstrecken. Die gezeigte Vielzahl unmittelbar nebeneinander angeordneter Längsrippen (8) lässt hier – anders als die lediglich zwei einander gegenüber liegenden Rippen (3) der X– korrespondierende Vertiefungen in Längsrichtung entstehen, die bei funktionaler Betrachtung bezogen auf die Vorderkanten der Rippen als Kerben nach dem Klagepatent angesehen werden können. Figur 3 zeigt zugleich im Querschnitt einen Schaftstab, der in der einen horizontalen Richtung eine andere Ausdehnung aufweist als in der anderen, der mithin "flach" im Sinne des Klagepatents ist. Die Annahme, durch eine Zusammenschau der in beiden genannten Entgegenhaltungen offenbarten Merkmale sei die technische Lehre des Klagepatents nahegelegt, beruht jedoch auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtung. Denn der Fachmann auf dem Gebiet des Klagepatents hatte im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents keine Veranlassung, eine Hüftgelenksprothese mit austauschbaren Elementen, wie sie ihm die Entgegenhaltung TW 1c offenbarte, durch einen Schaft nach Maßgabe der X zu versehen und dadurch die Rotationsstabilität zu verbessern. Davon ist auch dann auszugehen, wenn man mit der Beklagten annimmt, dass das Streben nach Verbesserung der Verankerung des Hüftprothesenschafts im Femur zum allgemeinen Bewusstsein des hier maßgeblichen Fachmanns gehörte. Denn die X stellt die in ihr offenbarte technische Lehre als in sich abgeschlossenes System dar, das keiner weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Rotationsstabilität bedarf, und veranlasst den Fachmann daher nicht zur Kombination mit anderen Druckschriften. Die Funktion der beiden Rippen (3) auf dem mittleren Diaphysensegment (2) wird in der Gebrauchsmusterschrift X zwar nicht explizit erläutert, liegt aber nach dem zwischen den Parteien nicht umstrittenen Verständnis des angesprochenen Fachmanns darin, eine unerwünschte Rotationsbewegung des zylindrischen Diaphysenschafts im Femoralkanal zu vermeiden. Die Entgegenhaltung TW 1c enthält damit keinen Anhaltspunkt dafür, dass es erforderlich sein könnte, den für eine unerwünschte Rotation besonders anfälligen zylindrischen Diaphysenschaft durch weitere Maßnahmen als die zwei Rippen (3) fester und drehsicherer im Femoralkanal zu verankern. Im Gegenteil beinhaltet sie in Gestalt der beiden Rippen (3) bereits eine Maßnahme in diesem Sinne. Der Fachmann hätte daher zum einen erkennen müssen, dass der Gegenstand der X weiterer Maßnahmen zur rotationssicheren Verankerung im Femur bedarf, und zum anderen auf die X stoßen müssen, der ihm als derartige Maßnahme einen Schaftstab mit einem flachen, nicht zylindrischen Querschnitt und einer Oberfläche offenbart, die eine Vielzahl von longitudinal sich erstreckenden Kerben aufweist. Es ist nicht aufgezeigt, dass der Fachmann dies erkennen konnte. Damit fehlt es aus seiner Sicht an einem Anlass für die von der Beklagten angeführte Kombination beider Entgegenhaltungen, mit der die zylindrische Schaftgeometrie des spanischen Gebrauchsmusters durch den Schaft nach der Offenlegungsschrift X ersetzt und damit das in sich abgeschlossene System der Hüftprothese mit austauschbaren Elementen in der Frage der Schaftgeometrie und Oberfläche modifiziert wird. Die vorstehenden Erwägungen stehen zugleich auch einer Kombination der X mit anderem druckschriftlichen Stand der Technik entgegen. Die Entgegenhaltung X (Anlage TW 1e) offenbart wie das spanische Gebrauchsmuster die Merkmalsgruppe 2.2 nicht und vermag daher zur Ergänzung der zum Klagepatent fehlenden Merkmale nichts beizutragen. Auch die Entgegenhaltung X (Anlage TW 1h) offenbart die Merkmale 2.2, 3 und 4 des Klagepatents nicht, so dass es hinsichtlich des ovalen Querschnitts der Aussparung und des Endteils des Halsteils der Kombination mit der weiteren Druckschrift X(Anlage TW 1i) bedürfte. Ungeachtet der Frage, ob diese Entgegenhaltung eine elliptische (ovale) Aussparung offenbart, liegt es jedenfalls fern, dass der Fachmann drei verschiedene Druckschriften miteinander kombiniert hätte, um zum Gegenstand des Klagepatents zu gelangen. Dies ließe sich nur auf der Grundlage einer unzulässigen rückschauenden Betrachtung annehmen. Dies gilt schließlich auch hinsichtlich der Offenlegungsschrift X(Anlage TW 1j, Anlage L3). Um die technische Lehre des Klagepatents zu erhalten, müsste der Fachmann mit dieser Entgegenhaltung die X (Schaft), die X(ovale Aussparung am oberen Schaftende) und die US-PS 3,658,056 (Anlage TW 1g) kombinieren, was über eine bloße handwerkliche Tätigkeit weit hinausgeht. Ob die X für das Klagepatent überhaupt maßgeblichen Stand der Technik darstellt, was davon abhängt, ob dieses die Priorität der X vom 03. August 1987 wirksam in Anspruch genommen hat, bedarf daher keiner Entscheidung.
3. Der Beklagten ist schließlich nicht darin zu folgen, dass das Klagepatent in den Merkmalen 2.1 und 6 eine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung (Anlage TW 1a) nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG; Art. 123 Abs. 2 EPÜ beinhalte.
a) Hinsichtlich des Merkmals 2.1 meint die Beklagte, die Aussparung im Oberteil des Schafts sei ursprünglich nur in Verbindung mit einem speziellen Bereich (4) oben am Schaft (1), der an seiner konkaven Umfangslinie verdickt ist, offenbart worden. Dies entspreche Anspruch 4 der ursprünglichen Anmeldung (Anlage TW 1a). Die Beklagte beruft sich dabei auf den übergreifenden Absatz in Spalten 2 und 3 der ursprünglichen Anmeldung, wo es in Übersetzung heißt: "Der Schaft ist außerdem im oberen Bereich mit einer Verdickung an der Seite seiner konkaven Umfangslinie versehen, an der ein Sitz oder eine Aussparung 5 gebildet ist." Die von den im erteilten Klagepatent enthaltenen Ansprüchen erfasste Möglichkeit, die Aussparung (5) auch ohne eine obere Verdickung des Schafts vorzunehmen, lasse sich den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht entnehmen und laufe der zeichnerischen Offenbarung in Figuren 1 bis 3 zuwider. Im Weglassen der für die Aussparung für erforderlich gehaltenen Verdickung liege eine unzulässige Erweiterung. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Der von der Beklagten herangezogene, oben zitierte Absatz der ursprünglichen Anmeldung, der sich in gleicher Weise auch in der erteilten Fassung befindet, befasst sich lediglich mit einem Ausführungsbeispiel der angemeldeten Erfindung, wie es dem angemeldeten Unteranspruch 4 entspricht. Wenn die Patentanmelderin aber davon absieht, einschränkende Merkmale, die die Anmeldung erst hinsichtlich einzelner Ausführungsbeispiele enthält, in die erteilte Fassung des Hauptanspruchs aufzunehmen, ist damit keine Erweiterung der erteilten Fassung durch Weglassen eines etwa begrenzenden Merkmals verbunden. Dies wäre allenfalls dann der Fall, wenn das betreffende Merkmal im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen technischen Lehre nach dem Hauptanspruch offenbart würde. Es ist aber nicht statthaft, ein begrenzendes Merkmal, aus dessen Weglassung eine unzulässige Erweiterung abgeleitet werden soll, aus der Beschreibung einer lediglich bevorzugten Ausführungsform zu entnehmen.
b) Nach Ansicht der Beklagten ist das Klagepatent in seinem Hauptanspruch hinsichtlich des Merkmals 6 dadurch unzulässig erweitert, dass es in der ursprünglichen Anmeldung lediglich einen Hinweis darauf enthält, das andere (obere) Ende des Halselements sei derart ausgestaltet, dass an ihm ein kugelförmiger Kopf befestigt werden kann (Anlage TW 1 a, Spalte 3 Zeile 4ff.). Dass das andere Ende des Halszwischenelements spitz zulaufend und verbindbar in eine passend spitz zulaufende Bohrung eines kugelförmigen Kopfes gestaltet sei, werde in der ursprünglichen Anmeldung hingegen nicht offenbart. Auch dem ist nicht zu folgen. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Bedeutung des Merkmals "spitz zulaufend" als "sich verjüngend (vgl. oben III. 3.) offenbart bereits die ursprüngliche Anmeldung ein sich korrespondierend mit der Bohrung im Kugelkopf verjüngendes Ende des Halsstückteils (8). Die Figuren 1 und 5 - 9 zeigen sich verjüngende und daher im Sinne des Klagepatents spitz zulaufende obere Endteile des Halszwischenteils. In den Figuren 1, 5, 6 und 9 ist zugleich der Kugelkopf abgebildet. Dass der Fachmann dieser Darstellung nicht zugleich auch eine korrespondierende Gestaltung der Bohrung des Kugelkopfes (9) entnehmen könne, weil es ebenso möglich sei, dass diese Bohrung zylindrisch ausgestaltet sei und die Verjüngung des Kopfteils (8) lediglich einer verbesserten Einführung vor dem dann erforderlichen Einzementieren diene, überzeugt nicht. Denn in diesem Fall müsste der Fachmann eine andere Verbindung des Halszwischenelements mit dem Kugelkopf für möglich halten als sie ihm die Anmeldung für die Verbindung desselben Halszwischenelements mit dem Schaft entsprechend Merkmalen 3 und 4 offenbart. Für eine solche Differenzierung sind keine Anhaltspunkte von der Beklagten dargetan oder anderweit ersichtlich. Das Klagepatent ist damit gegenüber seiner ursprünglichen Anmeldung nicht unzulässig erweitert, so dass sich auch daraus keine für eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens erforderliche überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg der Nichtigkeitsklage ableiten lässt.
V. Die Beklagte macht damit widerrechtlich von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Aus der Verletzung von Patentanspruch 1 des deutschen Teils des Klagepatents ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen: Die Beklagte ist der Klägerin aus Art. 64 EPÜ in Verbindung mit § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung patentverletzender Angebots- und Vertriebshandlungen verpflichtet. Die Beklagte hat der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten (Art. 64 EPÜ in Verbindung mit § 139 Abs. 2 Satz 1 PatG). Denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Für den Zeitraum ab dem 30. August 2005, mithin dem Zeitpunkt, seit dem die Klägerin ausweislich Anlage L9 eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des Klagepatents ist, hat die Klägerin ihre Aktivlegitimation schlüssig vorgetragen und die Beklagte diese nicht erheblich in Abrede gestellt. Für die vor diesem Zeitpunkt liegenden Zeiträume hat die Klägerin – da ihr weiterer Vortrag zu ihrer Aktivlegitimation nach eigenem Bekunden nicht möglich gewesen sei – die ursprünglichen Klageanträge im Termin vom 01. Juni 2006 zurückgenommen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin lediglich noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach hier anzuerkennen, § 256 Abs. 1 ZPO. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die im Tenor genannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat schließlich über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen (§ 140b PatG). Die danach insgesamt geschuldeten Auskünfte sind in der Urteilsformel zu I. 2. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Auskunft und Rechnungslegung vorzunehmen sind.
VI. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 Satz 1; 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.
Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709 Satz 1 und 2; 108 ZPO. Zu den Voraussetzungen, unter denen der Beklagten der beantragte vorläufige Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO einzuräumen wäre, fehlt es ebenso an jeglichen Darlegungen der Beklagten wie an einer erforderlichen Glaubhaftmachung.
Der Streitwert wird auf 500.000,- € festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 140b Abs. 1 und 2 PatG
§§ 242, 259 BGB
§§ 91 Abs. 1 Satz 1; 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO
§§ 709 Satz 1 und 2; 108 ZPO. Zu den Voraussetzungen, unter denen der Beklagten der beantragte vorläufige Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO
§ 712 ZPO
§ 148 ZPO
§ 276 BGB
§ 140b PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 Satz 1 PatG
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 58 Abs. 1 Satz 3 PatG
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG
§ 256 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2005, 569
GRUR 2006, 131
GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 284