Hanseatisches Oberlandesgericht (Hamburg, )
Urteil vom 2023-08-24, Aktenzeichen 5 U 122/21
ECLI: ECLI:DE:OLGHH:2023:0824.5U122.21.00

Tenor:
Verfahrensgang
1. Die Berufungen der Klägerin und der Beklagten werden zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
3. Das Urteil und die angefochtene Entscheidung sind vorläufig vollstreckbar. Jede der Parteien kann die Vollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des jeweiligen Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, sofern nicht die gegnerische Partei vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
4. Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
Die Klägerin macht mit ihrer (am 27.12.2018 beim Landgericht Köln eingereichten) Klage markenrechtliche Verletzungsansprüche gegen die Beklagte geltend. Die Beklagte begehrt im Wege der Widerklage die Löschung der Klagemarke.
Die Klägerin ist ein Gastronomieunternehmen mit Sitz in Hamburg. Sie betreibt seit 2015 in Hamburg Burger-Lokale unter der Bezeichnung „Otto's Burger“ und unterhält außerdem einen „Food-Truck“ (Fotos Bl. 190, 191) sowie die Website www.ottopartyservice.de. Die Beklagte ist ein großes deutsches (Versand-)Handelsunternehmen, das zum Konzern der OTTO Group gehört.
Die Klägerin war (zwischen Herbst 2016/2017 und Sommer 2020) Inhaberin der nationalen Wortmarke Nr. 1183252 „OTTO“, die am 01.10.1990 angemeldet und am 14.01.1992 eingetragen wurde. Die Marke beansprucht Schutz in den Klassen 43 und 41 jeweils für Dienstleistungen des „Party-Service“ (vgl. Anlage K 2). Die Klägerin erwarb die Marke von ihrem vorherigen Inhaber Herrn Ch. O. mit Markenkauf- und Übertragungsvertrag vom 19.09.2016 (Anlage K 12). Mit diesem Vertrag erteilte die Klägerin Herrn Ch. O. eine einfache, nicht-ausschließliche Rücklizenz an der Marke (Ziff. 4 des Markenkauf- und Übertragungsvertrag vom 19.09.2016, Anlage K 12). Im Markenregister wurde die Umschreibung auf die Klägerin am 29.09.2017 beantragt und am 10.11.2017 als abgeschlossen veröffentlicht.
Vor dem Erwerb der Klagemarke durch die Klägerin hatte die Beklagte im November 2015 die Klägerin abgemahnt und geltend gemacht, der Betrieb von (Ham-)Burger-Restaurants unter der Bezeichnung „Otto's Burger“ verletze die Rechte der Beklagten an ihrem Unternehmensschlagwort „Otto“ (Anlage LSG 1). Auch nachdem die Klägerin die Klagemarke erworben hatte, erzielten die Parteien keine Einigung. Die Beklagte erhob am 05.09.2017 eine kennzeichenrechtliche Verletzungsklage (u.a.) gegen die Klägerin, die das Landgericht Hamburg mit rechtskräftigem Urteil vom 10.07.2018 (Az. 406 HKO 27/18) abwies (Anlage K 4). Dieses vorherige Verfahren richtete sich neben der Klägerin gegen die O. No. 2 GmbH, die O. No. 4 GmbH und drei Geschäftsführer. Die Beklagte begehrte u.a. ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung „Otto’s Burger GmbH“ für einen Geschäftsbetrieb eines Restaurants, Caterings und des Verkaufs von Lebensmitteln. Weiter begehrte die Beklagte u.a. eine Löschung der hiesigen Klagemarke (dort Klageantrag Ziff. XIX. 2.). Das Landgericht Hamburg meinte, die (hiesige) Beklagte habe nicht nachgewiesen, dass die von dritter Seite erworbene Marke „OTTO“ löschungsreif sei (S. 12 des Urteils des Landgerichts Hamburg zum Az. 406 HKO 27/18, Anlage K 4). Eine rechtserhaltende Benutzung der erworbenen Marke ergebe sich aus der fortlaufenden Nutzung der Bezeichnung „Otto’s Burger“ für einen Food-Truck, da der Betrieb eines Food-Trucks der durch die Marke geschützten Dienstleistung „Party-Service“ zuzuordnen sei und der kennzeichnende Gehalt von „Otto’s Burger“ nicht von dem der Marke „Otto“ abweiche, § 26 Abs. 3 MarkenG. Gegen dieses Urteil legte die Beklagte keine Berufung sein.
Die Beklagte bietet unter der Bezeichnung „KOCHWERK powered by OTTO“ Catering-Dienstleistungen an. Sie betreibt die Website www.kochwerk-hamburg.de (vgl. Screenshot der Website als Anlage K 6). Weiter ist die Beklagte Inhaberin der nationalen Wort-Bildmarke Nr. 302008048539: , die am 26.07.2008 angemeldet und am 22.12.2008 für folgende Dienstleistungen eingetragen wurde: Klasse 41: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Unterhaltung), insbesondere Partys, und Klasse 43: Catering; Dienstleistung zur Verpflegung von Gästen (Anlage LSG 21). Angebote und Rechnungen zu Catering-Dienstleistungen aus dem Jahr 2010 sind als Anlagen LSG 23 – LSG 24 vorgelegt.
Mit Schreiben vom 18.12.2018 ließ die Klägerin die Beklagte wegen der Zeichennutzung von „KOCHWERK powered by OTTO“ für Cateringdienstleistungen erfolglos abmahnen (Anlage LSG 7).
Mit ihrer vorliegenden Klage hat die Klägerin geltend gemacht, die angegriffene Verwendung der Bezeichnung „KOCHWERK powered by OTTO“ durch die Beklagte verletze ihre, der Klägerin, prioritätsälteren Rechte an der Marke „OTTO“. Diese Marke habe sie, die Klägerin, in nicht zu beanstandender Art und Weise von ihrem früheren Inhaber erworben, der sie, ebenso wie die Klägerin, durchgängig für die geschützten Dienstleistungen genutzt habe. Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche seien aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 5 und § 19 MarkenG gerechtfertigt.
Die Klägerin hat beantragt:
1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr in Deutschland unter dem Kennzeichen
„KOCHWERK powered by OTTO“
Catering-Dienstleistungen anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu erbringen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin jeweils vollständige schriftliche Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie in der Vergangenheit Handlungen gemäß Ziffer 1) vorgenommen hat und zwar insbesondere durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich je Produktart ergibt:
- Namen und Anschriften der Bezugsquellen (Hersteller, Lieferanten, Zwischenhändler und andere Vorbesitzer),
- Namen und Anschriften der gewerblichen Auftraggeber und Abnehmer,
- Einkaufspreise und Einkaufsmengen,
- etwaige Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren,
- Verkaufspreise und Verkaufsmengen, einschließlich etwaiger Verrechnungspreise,
- Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträgern, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet, insbesondere Auflagen und Anzahl versendeter Kataloge, Handelswurfsendungen bzw. Kundenschreiben, Werbeflyer, Email, Newsletter, Post Mailings, in denen die oben genannten Dienstleistungen beworben worden sind, unter Angabe der Namen und Anschriften der Empfänger.
3. Die Beklagte wird verurteilt, die zu erteilenden Auskünfte nach Ziffer 2) im Wege der Vorlage sämtlicher Lieferverträge, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferbescheinigungen, Quittungen, jeweils sowohl für den Einkauf, als auch für den Verkauf der Dienstleistungen zu belegen und daraus nach Art einer geordneten Rechnungsaufstellung die in Ziffer 2) genannten Auskünfte schlüssig und nachvollziehbar darzulegen.
4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche durch die Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1) entstandenen oder zukünftig entstehenden Schäden zu ersetzen.
Die Beklagte hat beantragt:
Klageabweisung sowie im Rahmen einer Widerklage:
I. Die Klägerin wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung ihrer unter der Nummer 1183252 eingetragenen Wortmarke „OTTO“ für die Dienstleistungen der Klasse 41 und 43, nämlich „Party-Service“ einzuwilligen.
II. Es wird festgestellt, dass die Wirkungen der Löschung der im Widerklageantrag I. bezeichneten Marke am 29.09.2017 eingetreten sind.
Die Klägerin hat beantragt,
die Widerklage abzuweisen.
Die Beklagte hat gemeint, die Klage sei nicht begründet. Die Klagemarke sei nicht rechtserhaltend benutzt worden und sie, die Beklagte, habe die älteren Rechte. Schließlich greife zu ihren, der Beklagten, Gunsten die markenrechtliche Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. „OTTO“ sei nicht nur der Familienname des Gründers, sondern der Familienname der Personen, die die Gesellschafter und Eigentümer des Unternehmens seien (vgl. Organigramm Anlage LSG 33).
Spätestens ab dem 22.12.2008 habe sie, die Beklagte, die Wort-Bildmarke Nr. 302008048539: , die sie rechtserhaltend benutzt habe. Die Klägerin müsse nachweisen, dass die Klagemarke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist ständig und durch die jeweiligen Markeninhaber rechtserhaltend für „Party-Service“ benutzt worden sei, was sie, die Beklagte, bestreite. Sie, die Beklagte, könne Zwischenrechte gegenüber der Klagemarke geltend machen. Die Klagemarke sei seit 2012 durch den/die damaligen Markeninhaber nicht mehr benutzt worden (Anlage LSG 11a).
Weiter hat die Beklagte geltend gemacht, auf die Widerklage sei die Klagemarke antragsgemäß zu löschen, denn die Klägerin setze die Klagemarke zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf ein und handele mit Behinderungs- und Schädigungsabsicht. Die Klägerin setze die Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs ein, um zu ermöglichen, dass sämtliche Aufwendungen der Klägerin im Vorprozess von der Beklagten erstattet würden. Hierauf habe die Klägerin keinen Anspruch. Der Erwerb der Klagemarke sei für die Klägerin wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen, weil sie im Rahmen ihres Burger-Lokals Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen im Rahmen einer Gaststätte erbringe und von einem Food-Truck aus Speisen und Getränke im Straßenverkauf anbiete, was beides kein Party-Service sei. Das Verhalten der Klägerin erfülle zudem den Tatbestand des § 826 BGB, sodass sich der Löschungsanspruch auch aus dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes im Wege der Naturalrestitution ergebe. Mit diesem Vorbringen sei sie, die Beklagte, auch nicht im Hinblick auf den vorangegangenen Prozess zwischen den Parteien zum Aktenzeichen 406 HKO 27/18 ausgeschlossen. Mit dem Feststellungsantrag II. der Widerklage begehre sie, die Beklagte, die Feststellung, dass die Wirkungen als ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Klagemarke gälten.
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 21.09.2021 die Klage und die Widerklage abgewiesen. Es hat gemeint, die Klage sei nicht begründet, weil zwischen den zu vergleichenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Vergleichszeichen unterschieden sich so deutlich, dass kein relevanter Teil des angesprochenen Publikums Verwechslungsgefahren unterliegen werde. Es bestehe weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Gestalt der Annahme eines wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen den Anbietern der mit den Vergleichszeichen gekennzeichneten Dienstleistungen. Die zulässige Widerklage sei nicht begründet. Die Widerklage könne nicht auf vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung im Verfahren zum Az. 406 HKO 27/18 am 05.06.2018 abgeschlossene Sachverhalte gestützt werden. Dem stehe die Rechtskraft des Urteils im Verfahren Az. 406 HKO 27/18 entgegen. Die Widerklage könne nicht auf einen bösgläubigen Markenerwerb durch die Klägerin gestützt werden, da der Erwerb bereits vor Schluss der mündlichen Verhandlung im Verfahren Az. 406 HKO 27/18 erfolgt sei. Aus dem Gesichtspunkt des § 826 BGB könne keine Löschung der Marke verlangt werden. Es könne auch nicht festgestellt werden, dass die Klagemarke wegen Nichtbenutzung zu löschen wäre. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das angegriffene Urteil Bezug genommen.
Hiergegen richten sich die Berufungen der Klägerin und der Beklagten, mit denen diese ihre erstinstanzlichen Begehren im Berufungsverfahren weiterverfolgen.
Die Klägerin meint im Rahmen ihrer Berufung, das Landgericht habe die Klage zu Unrecht abgewiesen.
Die Klägerin macht geltend, sie habe die Klagemarke während des Rechtsstreits sicherungshalber auf die B. & B. LLP übertragen und alle bisher entstandenen Ansprüche wegen der Verletzung der Klagemarke durch die Beklagte ebenfalls an die B. & B. LLP abgetreten. Die B. & B. LLP habe diesen Rechtsübergang der Beklagten im Hinblick auf die §§ 265, 325 ZPO angezeigt und angefragt, ob die Beklagte mit einem Parteiwechsel auf Klägerseite einverstanden sei. Dies habe die Beklagte verneint. Daher seien die Klageanträge entsprechend auf Leistung an die B. & B. LLP umzustellen gewesen.
Weiter meint die Klägerin, das Landgericht habe zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr verneint.
Entgegen der Ansicht des Landgerichts werde „powered by“ vom angesprochenen Verkehr nicht (nur) im Sinne von „gefördert durch“ verstanden und weise auch nicht auf einen „eher branchenfremden Förderer mit erheblicher Finanzkraft“ hin. Derartiges sei von den Parteien nie behauptet worden. Zu diesen tragenden Gründen des landgerichtlichen Urteils sei kein rechtliches Gehör gewährt worden. Bei der Wendung gehe es darum, dass man jemanden mit der nötigen „Power“ versorge, die er benötige, um eine Aufgabe zu erledigen. Der „Powernde“ leiste also das „Gepowerte“. „Powered by“ entspreche dem Schulbeispiel eines Herkunftshinweises und werde auch entsprechend verstanden. Hinter dem Zusatz stehe klar der Leistungserbringer. Hierzu trägt die Klägerin Verwendungsbeispiele vor (vgl. Anlagen K 21 – K 38). Selbst bei Annahme eines gespaltenen Verkehrsverständnisses bestünden die klägerischen Ansprüche. Ihr, der Klägerin, Vortrag sei nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zulässig. Im Fall von „powered by“ stamme die Leistungserbringung von dem Powernden, während im Gegensatz zu Förderungen oder Unterstützungen die Leistung nicht vom Unterstützer oder Förderer erbracht werde. Es komme nicht darauf an, von wem der Kunde die Leistung entgegennehme. Entscheidend sei, von wem nach der Verkehrsauffassung der Kernaspekt der Leistung stamme.
Zu Unrecht sei das Landgericht auch davon ausgegangen, dass der Begriff „KOCHWERK“ für Catering-Dienstleistungen unterscheidungskräftig sei. Es fehle an der Unterscheidungskraft, weil es sich um einen glatt beschreibenden Begriff handele. Es gebe in Deutschland eine große Vielzahl von Catering-Unternehmen, die sich mit „KOCHWERK“ bezeichneten (Anlage K 39). „KOCHWERK“ beschreibe ein Werk, in dem gekocht werde. Das DPMA habe die Anmeldung der Wort-Bildmarke „KOCHWERK“ Nr. 301679983 für die Klasse 42 (Verpflegung und Catering) zurückgewiesen, weil jegliche Unterscheidungskraft fehle und eine beschreibende Angabe vorliege (Anlage K 40). Weil der Kennzeichenbestandteil „KOCHWERK“ nicht unterscheidungskräftig sei, könne er das angegriffene Zeichen auch nicht (mit)prägen.
Der einzig unterscheidungskräftige Bestandteil des angegriffenen Zeichens sei „OTTO“. Daher liege die Benutzung eines identischen Zeichens („OTTO“) für identische Dienstleistungen (Catering-Dienstleistungen) bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke vor. Der Umstand, dass die Beklagte unter der Bezeichnung „OTTO“ einen nicht ganz unbekannten Versandhandel betreibe, spiele keine Rolle. Die Beklagte sei nicht für Gastronomieleistungen bekannt.
Es komme zudem auf den Kennzeichnungsbestandteil „KOCHWERK“ vorliegend nicht an, weil dem „Powernden“, dem Kennzeichenbestandteil nach „powered by“, jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme.
Im Hinblick auf die Berufung der Beklagten verteidigt die Klägerin das landgerichtliche Urteil. Sie meint, die Widerklage sei schon unzulässig, weil über den Gegenstand der Widerklage vom Landgericht Hamburg schon rechtskräftig entschieden worden sei. Zudem sei die Widerklage unbegründet, da keine Gründe bestünden, die die Löschung der streitgegenständlichen Marke rechtfertigten. Sie, die Klägerin, benutze die Klagemarke Nr. 1183252 „OTTO“, eingetragen für „Party-Service“ in Klasse 41 und 43, in absolut legitimer und berechtigter Art und Weise. Sie mache von ihrem Recht zur Verteidigung ihrer Marke Gebrauch. Es liege kein zweckwidriger und rechtsmissbräuchlicher Einsatz der Marke vor. Der Umstand, dass sie, die Klägerin, offen eine Bereitschaft zur gütlichen Einigung kommuniziert habe, könne nicht als Nötigung zu Verhandlungen verstanden werden. Aus ihrem, der Klägerin, vorprozessualen Verhalten könne kein wettbewerbswidriges Handeln hergeleitet werden. Die Klagemarke werde rechtserhaltend benutzt, und zwar bereits durch die eigene Benutzung im Rahmen des Food-Trucks. Die Vermietung eines Food-Trucks stelle einen Party-Service dar. Der Verkehr nehme den Begriff „Party-Service“ als Synonym für Catering wahr. Mit ihrem Food-Truck biete sie, die Klägerin, Speisen und Getränke vor Ort zu bestimmten Events an. Zudem liege eine rechtserhaltende Benutzung in der Benutzung durch den vorherigen Markeninhaber in der Form „Otto’s Feine Feste“. Diese Benutzung liege innerhalb des Toleranzbereichs des § 26 MarkenG. Die Beklagte könne die Löschung auch nicht aufgrund älterer Rechte beanspruchen, da sie mit diesem Einwand offensichtlich präkludiert sei. Sie habe nicht dargelegt, dass sie das Zeichen „Otto“ bereits vor Eintragung der Klagemarke für Dienstleistungen eines „Party-Service“ benutzt habe.
Die Klägerin beantragt,
1. unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 21.09.2021, Az. 406 HKO 97/19,
a) wird die Beklagte verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, gegenüber der B. & B. LLP zu unterlassen,
b) wird die Beklagte verurteilt, der B. & B. LLP vollständige schriftliche Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie in der Vergangenheit Handlungen gemäß Ziffer 1) vorgenommen hat und zwar insbesondere durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich je Produktart ergibt:
c) wird die Beklagte verurteilt, die zu erteilenden Auskünfte nach Ziffer 2) im Wege der Vorlage sämtlicher Lieferverträge, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferbescheinigungen, Quittungen, jeweils sowohl für den Einkauf, als auch für den Verkauf der Dienstleistungen zu belegen und daraus nach Art einer geordneten Rechnungsaufstellung die in Ziffer 2) genannten Auskünfte schlüssig und nachvollziehbar darzulegen.
d) wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der B. & B. LLP sämtliche durch die Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1) entstandenen oder zukünftig entstehenden Schäden zu ersetzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 21.09.2021 (Az. 406 HKO 97/19) kostenpflichtig zurückzuweisen.
Die Beklagte beantragt im Rahmen eigener Berufung,
I. Das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 21.09.2021 (Az. 406 HKO 97/19) wird insoweit abgeändert, als hiermit die Widerklage abgewiesen wurde.
II. Die Klägerin wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung ihrer unter der Nummer 1183252 eingetragenen Wortmarke „OTTO“ für die Dienstleistungen der Klasse 41 und 43, nämlich „Party-Service“ einzuwilligen.
III. Es wird festgestellt, dass die Wirkungen der Löschung der im Berufungsantrag II. bezeichneten Marke am 29.09.2017 eingetreten sind.
die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 21.09.2021, Az. 406 HKO 97/19, wird zurückgewiesen.
Die Beklagte wendet sich mit ihrer Berufung gegen die Abweisung ihrer Widerklage und verfolgt die im Wege der Widerklage geltend gemachten Löschungsansprüche in Bezug auf die nationale Wortmarke Nr. 1183252 „OTTO“ weiter.
Die Beklagte beruft sich auf drei Sachverhalte, die ihrer Ansicht nach alternativ und unabhängig voneinander die Löschung der angegriffenen Marke rechtfertigten.
Es liege ein zweckwidriger und rechtsmissbräuchlicher Einsatz der Marke vor. Die Klägerin setze die Marke ausschließlich zu ihrer, der Beklagten, Schädigung ein. Die Klägerin wolle sie, die Beklagte, zu einer Zahlung in einer mittleren fünfstelligen Höhe nötigen, auf die die Klägerin keinen Anspruch habe und die in keinem Zusammenhang mit den formal geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Ansprüchen stehe. Das Landgericht habe nicht berücksichtigt, dass sich ein wettbewerbsrechtlicher Löschungsanspruch aus dem UWG ergeben könne. Die Voraussetzungen eines wettbewerbsrechtlichen Löschungsanspruchs gem. §§ 3, 4 Nr. 4, 8 Abs. 1 UWG lägen vor. Erschwerend komme hinzu, dass die Klägerin nicht nur irgendein Zeichen angreife, sondern ihren, der Beklagten, wertvollen Besitzstand in Bezug auf langjährig angebotene Dienstleistungen. Die Klägerin möchte ihr, der Beklagten, die Nutzung des Firmenschlagworts und des Namens der Gründerfamilie verbieten lassen, das seit über 70 Jahren mit außergewöhnlichem Erfolg genutzt und zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen angehoben worden sei. Die von der Klägerin beabsichtigte Behinderungswirkung sei hoch. Hilfsweise stützt die Beklagte den Anspruch auf § 826 i.V.m. §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB.
Weiter beruft sich die Beklagte auf Verfall mangels rechtserhaltender Benutzung. Die Klägerin habe jedenfalls keinen „Party-Service“ angeboten und der vormalige Markeninhaber habe keine Zeichen eingesetzt, die im Toleranzbereich des § 26 Abs. 3 MarkenG lägen. Entgegen der Ansicht des Landgerichts liege die Darlegungs- und Beweislast bei der Klägerin als Markeninhaberin. Die Klägerin habe nicht substantiiert zur Benutzung des Zeichens „OTTO's Burger“ im Zusammenhang mit einem Imbisswagen vorgetragen. Ein Imbisswagen sei kein „Party-Service“. Ein „Party-Service“ erfordere eine Gesamtheit an verschiedenen Einzeltätigkeiten in organisatorischer und logistischer Hinsicht, die weit über den reinen Verkauf von Speisen hinausgingen. Der Betrieb eines Imbisswagens möge als „Verpflegungsdienstleistung“ zu bewerten sein, hierfür sei die angegriffene Marke indes nicht eingetragen. Die durch die Klägerin vorgetragene Benutzung der Marke gehe an den eingetragenen Dienstleistungen vorbei. Die Klägerin trage auch keine anderen tauglichen Benutzungshandlungen vor. Insbesondere seien die Handlungen des Rechtsvorgängers, unabhängig von deren zeitlichen Komponente, nicht tauglich, um die rechtserhaltende Benutzung der Marke zu rechtfertigen. Die verwendeten Zeichen „Otto’s Feine Feste“ bzw. „Ottos Feine Feste“ seien nicht mehr vom Toleranzbereich des § 26 Abs. 3 MarkenG erfasst. Soweit die Klägerin behaupte, sie würde durch die Vermietung eines Food-Trucks „Party-Service“-Dienstleistungen anbieten, so falle auch diese Vermietungstätigkeit nicht unter den Dienstleistungsbegriff „Party-Service“. Zu Umsatzzahlen habe die Klägerin nicht hinreichend detailliert vorgetragen. Sie, die Beklagte, bestreite Art und Umfang der Nutzungshandlungen der Klägerin und des vormaligen Markeninhabers mit Nichtwissen.
Schließlich stünden ihr, der Beklagten, ältere Rechte aus einem älteren Unternehmenskennzeichen zu. Sie sei Inhaberin eines Unternehmenskennzeichens gem. §§ 5, 15 MarkenG am Zeichen „Otto“, das ihre Tätigkeit der Erbringung von Party-Service-Dienstleistungen rechtlich absichere. Ferner bestehe ein Namensrecht nach § 12 BGB an der Bezeichnung „Otto“ in diesem Zusammenhang. In Bezug auf diese Rechte am Zeichen „Otto“ bestehe auch keine Präklusion durch den Vorprozess, da ein Recht am Unternehmenskennzeichen „Otto“ in Bezug auf die „Verpflegung von Gästen“ und „Party-Service“ nicht Gegenstand des Vorprozesses gewesen sei. Es handele sich nach der TÜV-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um unterschiedliche Streitgegenstände. Durch die Unterschiedlichkeit der Streitgegenstände sei es ihr, der Beklagten, nicht verwehrt, sich auf das nun geltend gemachte ältere Recht zu stützen. Die angegriffene prioritätsjüngere Markeneintragung beanspruche das identische Zeichen „Otto“ für identische Dienstleistungen des „Party-Service“, so dass ein Löschungsanspruch gem. §§ 55, 51, 12, 15 Abs. 2 MarkenG bestehe.
Es bestehe keine entgegenstehende Rechtskraft im Hinblick auf das Urteil des Landgerichts Hamburg zum Az. 406 HKO 27/18, da sie, die Beklagte, nicht dieselben Löschungsgründe geltend mache. Im Hinblick auf den Nichtbenutzungsangriff seien unterschiedliche Benutzungszeiträume relevant, so dass das Urteil aus dem Jahr 2018 nicht entgegenstehen könne. Selbst bei Überschneidung der Benutzungszeiträume sei ein erneuter Angriff wegen Nichtbenutzung zulässig. Der rechtsmissbräuchliche und zweckwidrige Einsatz der Klagemarke werde auf Sachverhalte gestützt, die sich nach rechtskräftigem Abschluss des Vorverfahrens abgespielt hätten. Im Hinblick auf die geltend gemachten älteren Rechte habe sie, die Beklagte, sich im Vorprozess nicht darauf berufen, Inhaberin eines Unternehmenskennzeichens in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 43 zu sein.
Hinsichtlich der Berufung der Klägerin verteidigt die Beklagte das landgerichtliche Urteil. Die Beklagte meint, unabhängig von der behaupteten Verwechslungsgefahr scheiterten die geltend gemachten Ansprüche bereits an den Löschungsgründen, die sie mit ihrer Berufung vorgebracht habe, nämlich einem rechtsmissbräuchlichen Einsatz der Klagemarke zu markenfremden Zwecken, an mangelnder rechtserhaltender Benutzung und am Bestehen älterer Rechte von ihr, der Beklagten. In Bezug auf den Rechtsmissbrauch zeige auch die Übertragung der Marke auf die B. & B. LLP, dass der Prozess ausschließlich zur Refinanzierung des Erstprozesses geführt werde. Die Übertragung habe auch berufsrechtliche Relevanz.
Zudem bestehe entgegen der Ansicht der Klägerin keine Verwechslungsgefahr. Der Verkehr nehme bei der angegriffenen Bezeichnung an, dass ausschließlich „KOCHWERK“ der Anbieter sei. Die angebotene Leistung werde nach dem Verständnis des Verkehrs nicht vom „Powernden“ erbracht, der Kunde schließe keinen Vertrag mit dem „Powernden“. Die Herkunftsfunktion einer Marke werde durch diese Werbeform nicht betroffen. Zwar könne sich der Inhaber einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG auch gegen eine solche Verwendung zur Wehr setzen, indes sei die Klagemarke keine bekannte Marke sondern leide sogar an einer Kennzeichnungsschwäche, wie das Landgericht zutreffend festgestellt habe. Es sei die inhaltliche Wirkung des Einschubs „powered by“ in der angegriffenen Gesamtbezeichnung „KOCHWERK powered by OTTO“ zu ermitteln. Das Landgericht habe zu Recht festgestellt, dass mit diesem Einschub klargestellt werde, dass „OTTO“ die angebotenen Dienstleistungen selbst nicht erbringe, sondern lediglich das „KOCHWERK“ in irgendeiner Weise fördere. Die Beklagte rügt neues Vorbringen in der Berufungsbegründung der Klägerin zudem als verspätet. Bei der Wendung „powered by“ sei auch eine rein finanzielle Förderung denkbar. Der Begriff „to power“ sei als reine „Versorgung/Unterstützung/Förderung“ zu verstehen und die landgerichtliche Bewertung entspreche genau diesem Wortsinn. Es sei schlichtweg falsch, dass der „Powernde“ leiste, Leistender sei ausschließlich derjenige, der durch den „Powernden“ unterstützt werde. Die Klägerin verkenne auch die Leistungsbeziehungen bei „powered by“. Im Verhältnis zu den Kunden/Verkehrskreisen sei ausschließlich der „Gepowerte“ der handelnde Akteur bzw. Leistungserbringer. Die Unterstützungsleistung durch den „Powernden“ finde ausschließlich im Hintergrund statt. Die Unterstützung sei immer nur ein Teilbetrag, der durch den „Gepowerten“ weiterverarbeitet werden müsse. Der Kunde habe keine Leistungsbeziehung zum „Powernden“. Handelndes sowie verantwortliches Unternehmen bleibe der „Gepowerte“. Die Klägerin könne aufgrund der von ihr dargelegten Vergleichssachverhalte keine Verkehrswahrnehmung begründen, wonach der „Powernde“ das „Gepowerte“ leiste. Der Verkehr sehe in keinem der zweitgenannten Unternehmen die betriebliche Herkunftsstätte der in Anspruch genommenen Leistung. Es treffe nicht zu, dass das vom Landgericht unterstellte Sprachverständnis korrekterweise mit „sponsored by“ hätte ausgedrückt werden müssen.
Im Hinblick auf die konkret angegriffene Verwendung sehe der Verkehr in „KOCHWERK“ den handelnden und verantwortlichen Akteur für die Catering-Dienstleistungen. Verstärkt werde dieser Eindruck durch die verwendete Domain „kochwerk-hamburg.de“. Für dieses Verständnis komme es nicht darauf an, ob „KOCHWERK“ nach § 8 MarkenG schutzfähig wäre. In der angegriffenen konkreten Handlung verstehe der Verkehr „das Kochwerk“ als den handelnden Akteur, der in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht mit „Otto“ identisch sei, sondern lediglich in einer nicht näher definierten Weise unterstützt werde. „KOCHWERK“ sei ein „sprechendes Zeichen“, dem die Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden könne. Weiterer Vortrag der Klägerin im Rahmen ihres Schwächungsangriffs sei präkludiert.
Es liege auch keine selbständig kennzeichnende Stellung von „Otto“ als Herkunftshinweis vor. Zudem spiele sehr wohl eine Rolle, dass sie, die Beklagte, unter der Bezeichnung „Otto“ bekannt sei. Im Ergebnis bewirke die Bekanntheit von ihr, der Beklagten, unter der Bezeichnung „Otto“, dass der Verkehr nicht die Klägerin bzw. den Inhaber der Klagemarke hinter der angegriffenen Kennzeichnung erkenne, sondern sie, die Beklagte, hierunter vermute. Die Herkunftsfunktion der Klagemarke werde nicht berührt, somit bestehe im Ergebnis auch keine Verwechslungsgefahr.
Selbst wenn der Verletzungstatbestand verwirklicht wäre, griffen ihre, der Beklagten, weiteren Einwendungen durch. Die Klagemarke sei aus den angeführten drei Gründen zu löschen. Die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke werde bestritten. Ihr, der Beklagten, stehe das Recht nach § 23 MarkenG zu. Es handele sich um ihren, der Beklagten, Firmennamen, der sich aus dem Familiennamen der Gründerpersonen ergebe.
Sie, die Beklagte, habe durch ihren eigenen Rechtserwerb Zwischenrechte nach § 22 MarkenG erworben, da die Klagemarke schon weit vor Klageerhebung wegen Nichtbenutzung löschungsreif gewesen sei. Sie, die Beklagte, habe neben der DE-Marke 302008048539:
(Schutz in Klasse 41: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen [Unterhaltung], insbesondere Partys und Klasse 43: Catering; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen, angemeldet am 26.07.2008, eingetragen am 22.12.2008), durch die Nutzung am angegriffenen Gesamtzeichen seit 2008 als Unternehmenskennzeichen ebenfalls ein eigenständiges Kennzeichenrecht erworben. Die Klägerin müsse nachweisen, dass die Klagemarke bereits damals in Kraft gestanden habe und auch ununterbrochen bis heute benutzt worden sei.
Sie, die Beklagte, berufe sich gem. § 20 MarkenG i.V.m. § 199 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BGB auf die Einrede der Verjährung in Bezug auf Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz. Etwaige Ansprüche seien auf Handlungen nach dem 27.12.2008 zu beschränken.
Im Hinblick auf die Zession der Klagemarke bestreite sie, die Beklagte, dass die Klägerin alle bisher entstandenen Ansprüche ebenfalls an die B. & B. LLP abgetreten habe. Hieraus ergäben sich als Klagemotivation offene Rechtsanwaltskosten. Die Klagemarke werde als Druckmittel eingesetzt. Es bestünden ein Interessenkonflikt der B. & B. LLP und Verstöße gegen § 3 BORA und § 14 Abs. 3 BOPA.
Im Hinblick auf die klägerische Antragstellung rügt die Beklagte, dass sich die Anträge zu 1.b) und c) ersichtlich auf das Angebot von Waren bezögen („Bezugsquellen“ oder „Einkaufsmengen“), während es hier um Dienstleistungen gehe. Soweit die Klägerin Ersatz der „entstandenen oder zukünftig entstehenden Schäden“ begehre, bleibe unklar, wem die Schäden entstanden seien.
Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
1. Die zulässigen Berufungen der Klägerin und der Beklagten bleiben in der Sache ohne Erfolg.
a. Die Berufung der Beklagten, mit der sie sich gegen die Abweisung ihrer Löschungswiderklage wendet, ist nicht begründet.
aa. Gegenstand der Löschungswiderklage sind die Anträge, die Klägerin zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung ihrer unter der Nummer 1183252 eingetragenen Wortmarke „OTTO“ für die Dienstleistungen der Klassen 41 und 43, nämlich „Party-Service“, einzuwilligen sowie festzustellen, dass die Wirkungen der Löschung dieser Marke am 29.09.2017 eingetreten sind. Diese Widerklageanträge sind hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Die Klägerin ist unstreitig nicht mehr Markeninhaberin, sondern seit Sommer 2020 die B. & B. LLP. Insoweit liegt eine Rechtsnachfolge auf Beklagtenseite vor, bei der der Kläger den alten Antrag aufrechterhalten und dann gem. §§ 727, 731 ZPO gegen den Nachfolger aus dem Urteil vollstrecken kann (Greger in Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 265 Rn. 6b).
bb. Das Landgericht hat die vorliegende Löschungswiderklage als zulässig, jedoch als nicht begründet angesehen. Hier liegt indes schon eine teilweise Unzulässigkeit der Löschungswiderklage vor, soweit materielle Rechtskraft gem. § 322 Abs. 1 ZPO durch das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 10.07.2018, Az. 406 HKO 27/18, eingetreten ist. Die materielle Rechtskraft führt bei Identität des Streitgegenstands zur Unzulässigkeit einer späteren Klage (vgl. Zigann/Werner in Cepl/Voß, Prozesskommentar, 3. Aufl., § 322 Rn. 6). Soweit die vorliegende Löschungswiderklage zulässig ist, ist sie jedoch nicht begründet, einerseits aufgrund einer Präklusion von Tatsachen und andererseits, weil die Sachverhalte nach dem 05.06.2018, dem Schluss der mündlichen Verhandlung im Vorprozess des Landgerichts Hamburg, Az. 406 HKO 27/18, keinen Löschungsgrund begründen.
aaa. Nach § 322 Abs. 1 ZPO sind Urteile der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist. Die markenrechtliche Löschungsklage nach § 55 MarkenG ist eine Gestaltungsklage (vgl. Zigann/Werner in Cepl/Voß, Prozesskommentar, 3. Aufl., § 253 Rn. 158). In Nichtigkeits- oder Löschungsverfahren ist Streitgegenstand das angegriffene Schutzrecht im Umfang des Angriffs und im Umfang der geltend gemachten Nichtigkeits- oder Löschungsgründe (Zigann/Werner in Cepl/Voß, Prozesskommentar, 3. Aufl., § 253 Rn. 159). Wird eine Gestaltungsklage abgewiesen, steht rechtskräftig fest, dass der Kläger zur Zeit der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung des Erstprozesses die begehrte Gestaltung (im Rahmen des Streitgegenstandes) nicht verlangen konnte (Vollkommer in Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 322 Rn. 5). Die Rechtskraftwirkung erstreckt sich nach § 322 Abs. 1 ZPO objektiv auf die im Vorprozess zum dortigen Streitgegenstand getroffene Entscheidung (vgl. OLG Hamburg GRUR-RS 2017, 113513 Rn. 30).
Die Beklagte hat im Vorprozess u.a. eine Löschung der hiesigen Klagemarke beantragt. Insoweit hat sie gemäß Antrag XIX.2. im Verfahren des Landgerichts Hamburg, Az. 406 HKO 27/18, begehrt, die hiesige Klägerin zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Wortmarke „OTTO“ Nr. 1183252 einzuwilligen (Schriftsatz vom 03.11.2017 des Vorprozesses, Bl. 80 d. Beiakte, Az. 406 HKO 27/18). Dieser Antrag ist identisch mit dem hiesigen Widerklageantrag gemäß Berufungsantrag zu II. Als Löschungsgründe hat die Beklagte im Vorprozess u.a. einen Verfall (§ 49 MarkenG) und das Bestehen älterer Rechte (§ 51 MarkenG) geltend gemacht. Die Beklagte hat eine rechtserhaltende Benutzung der deutschen Wortmarke „OTTO“ Nr. 1183252 „in den letzten 5 Jahren“ bestritten (vgl. Bl. 83 d. Beiakte) und gemeint, mangels rechtserhaltender Benutzung sei die Marke löschungsreif und ihr Löschungsantrag nach §§ 55 Abs. 2 Nr. 1, 49, 26 MarkenG begründet. Das Landgericht hat diesen Löschungsantrag mit (rechtskräftigem) Urteil vom 10.07.2018 abgewiesen (vgl. Bl. 866 ff. d. Beiakte). Es hat gemeint, die dortige Klägerin und hiesige Beklagte habe nicht nachgewiesen, dass die von dritter Seite erworbene Marke „OTTO“ löschungsreif sei. Die dortige Beklagte zu 1) und hiesige Klägerin habe substantiiert dargetan, seit September 2016, also während gut eines Jahres vor Erhebung der dortigen Löschungsklage, die Bezeichnung „Otto’s Burger“ für einen Food-Truck genutzt zu haben, was der durch die Marke geschützten Dienstleistung „Party-Service“ zuzuordnen sei. Auch weiche der kennzeichnende Gehalt von „Otto’s Burger“ nicht von dem der Marke „OTTO“ ab, § 26 Abs. 3 MarkenG. Durch diese rechtskräftige Abweisung der Löschungsklage mit Urteil vom 10.07.2018 steht fest, dass die hiesige Beklagte zur Zeit der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung des Erstprozesses (05.06.2018) die begehrte Gestaltung (im Rahmen des Streitgegenstandes) nicht verlangen konnte.
In objektiver Hinsicht ist die Rechtskraftwirkung eines Urteils, das auf eine Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49 MarkenG) ergeht, insoweit begrenzt, als die rechtskräftige Klageabweisung einer erneuten Verfallsklage nicht entgegensteht, wenn der Verfall der Marke nun maßgeblich mit einer neuen Entwicklung begründet wird, d.h. einer Entwicklung, die nach Ende des im Vorprozess spätestens maßgeblichen Zeitpunktes (nach der seinerzeitigen Rechtslage), also nach der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Vorprozess, eingetreten ist (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 55 Rn. 107). Bei einer Verfallsklage wegen Nichtbenutzung (§ 49 Abs. 1 MarkenG) ist eine erneute Klage jedenfalls dann möglich, wenn die jeweils maßgeblichen Benutzungszeiträume trotz teilweiser Überschneidung weit auseinanderfallen (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 55 Rn. 107). Dem klageabweisenden Urteil des Vorprozesses vom 10.07.2018 lag eine Beurteilung der Benutzungslage bis zum 05.06.2018 zugrunde. Die vorliegende Löschungswiderklage wurde am 28.03.2019 erhoben (Datum der Zustellung der hiesigen Löschungswiderklage an die Klägerin). Die Beklagte macht insoweit keine neue Entwicklung geltend und es liegt eine weitgehende Überschneidung der 5-Jahres-Zeiträume vor. Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke (§ 55 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 MarkenG) ist für die Feststellung, ob der in § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage abzustellen (BGH GRUR 2021, 736 Rn. 15 – STELLA). Der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung ist nicht einzubeziehen (BGH GRUR 2021, 736 Rn. 14 – STELLA). Vorliegend ist daher bei der Löschungswiderklage der Zeitraum 28.03.2014 bis 27.03.2019 relevant, während im Vorprozess – nach seinerzeitiger Rechtslage – ein ununterbrochener Zeitraum von fünf Jahren vor dem 05.06.2018 maßgeblich war. Damit liegt hier jedenfalls kein weit überwiegendes Auseinanderfallen der Zeiträume vor. Vor diesem Hintergrund steht im Hinblick auf den Löschungsgrund des Verfalls (§ 49 MarkenG) die Rechtskraftwirkung des Urteils des Landgerichts vom 10.07.2018 zum Az. 406 HKO 27/18 der Zulässigkeit der vorliegenden Löschungsklage entgegen.
bbb. Soweit die vorliegende Löschungswiderklage zulässig ist, ist sie jedoch nicht begründet.
(1) Zutreffend hat das Landgericht angenommen, dass die Widerklage – in den Grenzen des abgeurteilten Streitgegenstandes – nicht auf vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung im Verfahren zum Az. 406 HKO 27/18 am 05.06.2018 abgeschlossene Sachverhalte gestützt werden kann.
Präklusion durch Rechtskraft ist insoweit eingetreten, als sich die im Vorprozess unterlegene Beklagte in der vorliegenden neuen Löschungsklage zur Erreichung einer gegenteiligen Entscheidung nicht mehr auf solche Tatsachen berufen kann, die in den Grenzen des Streitgegenstandes zu dem „abgeurteilten“ Lebensvorgang gehören und im maßgeblichen Zeitpunkt bereits vorgelegen haben (BGH NJW 2018, 235 Rn. 16; Vollkommer in Zöller, ZPO, 34. Aufl., Vor § 322 Rn. 70).
Hiernach kann zwar der Einsatz der Klagemarke gestützt auf Sachverhalte nach dem 05.06.2018 zum Gegenstand der vorliegenden Löschungsklage gemacht werden, nicht jedoch der Erwerb der Klagemarke. Hiergegen bringt die Beklagte auch nichts vor.
Im Hinblick auf den Nichtigkeitsgrund des Bestehens älterer Rechte (§ 51 MarkenG) ist hinsichtlich des Unternehmenskennzeichens / Firmenschlagworts „OTTO“ der Beklagten ebenfalls Präklusion durch Rechtskraft eingetreten. Bei einer Nichtigkeitsklage wegen älterer Rechte steht mit einer rechtskräftigen Klageabweisung endgültig fest, dass aus dem älteren Recht, das der Klage im Vorprozess zugrunde lag, die Nichtigerklärung und Löschung nicht begehrt werden kann (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 55 Rn. 108). Eine neue Klage aus anderen Rechten bleibt aber möglich (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 55 Rn. 108). Im Vorprozess hat die Beklagte den Nichtigkeitsgrund aus § 51 MarkenG auf ihr bekanntes Unternehmenskennzeichen und ihr bekanntes Firmenschlagwort i.S.v. § 15 Abs. 3 MarkenG gestützt. Das Landgericht hat im Vorprozess gemeint, es fehle an der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Im vorliegenden Verfahren beruft sich die Beklagte auf ältere Rechte aus ihrem Unternehmenskennzeichen bzw. Firmenschlagwort „OTTO“ seit 1949 bzw. seit Anfang der 1960er Jahre für Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen (etwa innerhalb einer Kantine) und – neu – auf ihre seit 2008 eingetragene Marke als Zwischenrecht i.S.v. § 22 Abs. 1 MarkenG. Das Unternehmenskennzeichen und Unternehmensschlagwort „OTTO“ war bereits Gegenstand der Löschungsklage des Vorprozesses. Die seit 2008 eingetragene Marke ist ein anderes Recht, das im Vorprozess noch nicht gegenständlich war, so dass eine Rechtskrafterstreckung oder Präklusion von Tatsachen insoweit nicht in Betracht kommen. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist innerhalb des Unternehmenskennzeichens als Streitgegenstand keine Differenzierung danach vorzunehmen, ob das Unternehmenskennzeichen auch für Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Anspruch genommen worden ist. Streitgegenstand des Vorprozesses war bereits das Unternehmenskennzeichen. Innerhalb dieses Streitgegenstandes kann sich die im Vorprozess unterlegene Beklagte in der vorliegenden neuen Löschungsklage zur Erreichung einer gegenteiligen Entscheidung – wie ausgeführt – nicht mehr auf solche Tatsachen berufen, die in den Grenzen des Streitgegenstandes zu dem „abgeurteilten“ Lebensvorgang gehören und im maßgeblichen Zeitpunkt bereits vorgelegen haben. Dies ist hinsichtlich der nunmehr vorgetragenen Nutzung des Unternehmenskennzeichens bzw. Firmenschlagworts „OTTO“ seit 1949 bzw. seit Anfang der 1960er Jahre für Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen (etwa innerhalb einer Kantine) der Fall. Dieser Sachverhalt hätte bereits im Vorprozess eingeführt werden können.
(2) Soweit Sachvortrag der Beklagten im Rahmen der hiesigen Löschungswiderklage zu berücksichtigen ist, so begründet er keinen Löschungsgrund.
(a) Entgegen der Ansicht der Beklagten ist ein zweckwidriger und rechtsmissbräuchlicher Einsatz der Klagemarke, der einen außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 4 UWG begründen könnte, vorliegend nicht festzustellen.
(aa) Nach § 4 Nr. 4 UWG handelt unlauter, wer Mitbewerber gezielt behindert. Beim außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 4 UWG besteht eine vergleichbare Interessenlage wie beim Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung i.S.v. §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG (BGH GRUR 2014, 385 Rn. 23 – H 15). Die Voraussetzungen beider Löschungstatbestände entsprechen sich (BGH GRUR 2014, 385 Rn. 23 – H 15). Das Landgericht hat sich im angegriffenen Urteil mit einem solchen wettbewerbsrechtlichen Anspruch nicht auseinandergesetzt, obwohl er schon in erster Instanz geltend gemacht war (vgl. Klageerwiderung vom 20.03.2019, S. 45). Ein solcher Anspruch kommt in Betracht, wenn das formale Markenrecht in unlauterer Behinderungsabsicht erworben oder eingesetzt wird (§ 4 Nr. 4 UWG, Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 2 Rn. 84). Besondere Umstände können in diesem Zusammenhang sein, dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR 2016, 380 Rn. 17 – GLÜCKSPILZ; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 2 Rn. 87). Dagegen kann von einem zweckwidrigen Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes grundsätzlich nicht ausgegangen werden, wenn eine Marke nicht erworben wird, um andere zu behindern, sondern um Ansprüche abzuwehren. Dies gilt selbst dann, wenn die betreffende Marke erst während eines Rechtsstreits zu diesem Zweck erworben wird (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 2 Rn. 87; BGH GRUR 2002, 967 – Hotel Adlon).
(bb) Die Voraussetzungen von § 4 Nr. 4 UWG im Hinblick auf einen zweckwidrigen und rechtsmissbräuchlichen Einsatz der Klagemarke lassen sich im Streitfall nicht feststellen.
Die Beklagte macht insoweit geltend, nachdem der Vorprozess rechtskräftig abgeschlossen worden sei, habe die Klägerin die Klagemarke bösgläubig und zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt, um eine weitere Zahlung in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages zu erreichen, auf die sie keinen Anspruch habe. Es sei um die Zahlung derjenigen Kosten der Klägerin gegangen, die durch den prozessualen Kostenerstattungsanspruch des Vorprozesses nicht abgedeckt gewesen seien. Die Klägerin habe – wie sich aus der außergerichtlichen E-Mail-Korrespondenz ergebe – rechtsmissbräuchlich gehandelt. Eine Gesamtwürdigung aller Einzelfallumstände ergebe einen Rechtsmissbrauch im Hinblick auf die Vorgehensweise der Klägerin und die Mittel-Zweck-Relation. Um einen Unterlassungsanspruch gegenüber dem hiesigen Verletzungszeichen „KOCHWERK powered by OTTO“ sei es der Klägerin nicht gegangen.
Dieses Vorbringen rechtfertigt nicht die Annahme einer wettbewerbswidrigen Behinderung i.S.v. § 4 Nr. 4 UWG. Denn es liegt ein sachlicher Grund vor, der die Behinderungsabsicht ausschließt, nämlich die Wahrnehmung bestehender (Kennzeichen-)Rechte (vgl. hierzu Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 41. Aufl., § 4 Rn. 4.84b). Hinsichtlich des Löschungsgrundes eines bösgläubigen Markenerwerbs ist – wie ausgeführt – Präklusion durch Rechtskraft des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 10.07.2018 zum Az. 406 HKO 27/18 gegeben. Von einem zweckwidrigen Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes kann grundsätzlich nicht ausgegangen werden, wenn eine Marke nicht erworben worden ist, um andere zu behindern, sondern um Ansprüche abzuwehren, und zwar auch dann, wenn die betreffende Marke erst während einer rechtlichen Auseinandersetzung zu diesem Zweck erworben worden ist (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 2 Rn. 87; BGH GRUR 2002, 967 – Hotel Adlon). Dies ist hier der Fall, so dass entgegen der Ansicht der Beklagten von einer bösgläubig erworbenen Marke vorliegend nicht ausgegangen werden kann. Eine fehlende Benutzungsabsicht ist bei der Klägerin ebenfalls nicht festzustellen. Die Klägerin betreibt seit 2015 in Hamburg Burger-Lokale unter der Bezeichnung „Otto’s Burger“ und unterhält außerdem einen Food-Truck. Insoweit beruft sie sich auf Rechte am Zeichen „OTTO“. Gegenüber dem hier gegenständlichen Verletzungszeichen „KOCHWERK powered by OTTO“ für Catering-Dienstleistungen kann nicht angenommen werden, dass die Klägerin nicht auch eigene bestehende (Kennzeichen-)Rechte wahrnimmt. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin erklärt, es sei bei der außergerichtlichen (E-Mail)-Korrespondenz immer „um alles“ gegangen, auch um Unterlassung und darum, den vorhandenen Fehlbetrag auszugleichen. Ein sachlicher Grund auf Seiten der Klägerin, nämlich die Wahrnehmung bestehender (Kennzeichen-)Rechte, kann daher im Streitfall nicht verneint werden. Damit lässt sich eine Behinderungsabsicht i.S.v. § 4 Nr. 4 UWG vorliegend nicht feststellen.
(b) Aus den vorgenannten Gründen lässt sich auch ein objektiv sittenwidriges Handeln der Klägerin i.S.v. § 826 BGB nach dem 05.06.2018 vorliegend nicht feststellen.
(c) Auf Verfall (§ 49 Abs. 1 MarkenG) und auf das Bestehen älterer Rechte (§ 51 MarkenG) kann die vorliegende Löschungswiderklage – wie ausgeführt – aufgrund entgegenstehender materieller Rechtskraft bzw. Präklusion durch Rechtskraft nicht mit Erfolg gestützt werden.
b. Die Berufung der Klägerin ist ebenfalls nicht begründet. Das Landgericht hat im Ergebnis zu Recht die Klage abgewiesen und markenrechtliche Verletzungsansprüche der Klägerin aus der Klagemarke, der nationalen Wortmarke Nr. 1183252 „OTTO“, gegenüber dem angegriffenen Zeichen „KOCHWERK powered by OTTO“ für Catering-Dienstleistungen verneint.
aa. Die vorliegende Verletzungsklage ist zulässig, insbesondere sind die Klageanträge hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Soweit die Beklagte rügt, die Berufungsanträge zu Ziff. 1.b) und c) seien zu weitgehend, weil auf das Angebot von Waren ausgerichtet, so ist dies eine Frage der Begründetheit. Zu weitgehend und damit teilweise unbegründet könnten die Anträge auch sein, soweit sich die Beklagte auf Verjährung berufen hat. Die Zulässigkeit der Antragsfassungen wird hierdurch nicht berührt. Im Hinblick auf die Bezugnahmen in den Berufungsanträgen zu 1.b), 1.c) und 1.d) sind diese dahingehend auslegungsfähig, dass – erkennbar – „Ziffer 1)“ den Berufungsantrag zu 1.a) und „Ziffer 2)“ den Berufungsantrag zu 1.b) meint.
Die Klägerin ist auch nach der nach Rechtshängigkeit erfolgten Übertragung der Klagemarke und der Folgeansprüche nach § 265 ZPO aufgrund einer gesetzlichen Prozessstandschaft weiterhin klagebefugt. Die Klägerin hat der geänderten Inhaberschaft durch Umstellung ihrer Klageanträge Rechnung getragen. Diese Umstellung gilt kraft Gesetzes nicht als Klageänderung, § 264 Nr. 2 und 3 ZPO (vgl. Senat GRUR-RS 2021, 59201 Rn. 33 – Elbphilharmonie). Wird das Klageschutzrecht nach Rechtshängigkeit veräußert, bleibt der bisherige Inhaber gemäß § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO grundsätzlich klagebefugt. Der Rechtsvorgänger behält weiter seine Prozessführungsbefugnis und darf den Rechtsstreit als Partei im eigenen Namen weiterführen (sog. gesetzliche Prozessstandschaft). Auf eine Ermächtigung der Rechteinhaberin kommt es insoweit nicht an. Auf Grund der veränderten materiellen Rechtslage muss der Kläger jedoch grundsätzlich Leistung an seinen Rechtsnachfolger verlangen (vgl. Senat GRUR-RS 2021, 59201 Rn. 34 – Elbphilharmonie). Dies ist hier geschehen.
Soweit die Beklagte die Abtretung entstandener Ansprüche an die B. & B. LLP bestritten hat, so ist dies einerseits nicht erheblich, weil die Klägerin und ihre Prozessbevollmächtigten, die B. & B. LLP, als Parteien des Abtretungsvertrages dies übereinstimmend vortragen, und andererseits eine Frage der Begründetheit.
bb. Die Verletzungsklage ist jedoch nicht begründet.
aaa. Das Landgericht hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass die Klägerin von der Beklagten nicht verlangen kann, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland unter dem Kennzeichen „KOCHWERK powered by OTTO“ Catering-Dienstleistungen anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu erbringen. Einem Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG stehen die Einrede der Nichtbenutzung gem. § 25 Abs. 2 MarkenG und das von der Beklagten erworbene Zwischenrecht gem. § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG entgegen. Auf die Frage der Verwechslungsgefahr kommt es daher nicht an.
(1) Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG n.F. ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Nr. 2). Sachliche Änderungen sind mit der Neuformulierung des § 14 MarkenG mit Wirkung zum 14.01.2019 nicht verbunden (vgl. BGH GRUR 2019, 522 Rn. 12 - SAM).
(2) Gegenstand der Verletzungsklage ist die nationale Wortmarke Nr. 1183252 „OTTO“. Diese wurde am 01.10.1990 angemeldet und am 14.01.1992 eingetragen. Die Marke beansprucht Schutz in den Klassen 43 und 41 jeweils für Dienstleistungen des „Party-Service“. Markeninhaber ist seit Sommer 2020 die B. & B. LLP.
(3) Die Klägerin ist – trotz der Veräußerung der Klagemarke nach Rechtshängigkeit – weiter aktivlegitimiert, da sie die Anträge zutreffend und ausreichend umgestellt hat. Aufgrund der veränderten materiellen Rechtslage muss bei Veräußerung des Klageschutzrechts nach Rechtshängigkeit der Kläger jedoch grundsätzlich Leistung an seinen Rechtsnachfolger verlangen (Senat GRUR-RS 2021, 59201 Rn. 34 – Elbphilharmonie; BGH NJW 2004, 2152, 2154). Dies ist hier erfolgt.
(4) Die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung gem. § 25 Abs. 2 MarkenG greift im Streitfall durch. Die Beklagte ist – entgegen der Ansicht der Klägerin – mit dieser Einrede auch nicht präkludiert bzw. ist der Senat aufgrund des Vorprozesses nicht an einen rechtskräftig festgestellten Bestand der Klagemarke im vorliegenden Verletzungsverfahren gebunden.
(a) Im vorliegenden Verletzungsprozess (Zustelldatum der Klage am 30.01.2019) ist die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung gem. § 25 Abs. 2 MarkenG erfolgreich.
(aa) Gem. § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG hat der Kläger im Verletzungsverfahren auf Einrede der Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gem. § 26 MarkenG benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist für jede der Waren / Dienstleistungen, auf die sich der Markeninhaber bei der Geltendmachung der Verletzungsansprüche beruft, gesondert zu prüfen (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 25 Rn. 14). Wenn die Marke für eine von ihr erfasste Ware / Dienstleistung nicht benutzt ist, greift der Ausschluss nach § 25 Abs. 1 MarkenG für solche Verletzungsansprüche, welche auf dem Schutz der Marke für diese Ware / Dienstleistung basieren, ein (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 25 Rn. 14). Wenn sie für eine andere Ware / Dienstleistung rechtserhaltend benutzt worden ist, können Verletzungsansprüche, die auf dem Schutz der Marke für die andere Ware / Dienstleistung beruhen, uneingeschränkt geltend gemacht werden (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 25 Rn. 14). Greift der Ausschluss nach § 25 Abs. 1 MarkenG ein, können Verletzungsansprüche nach den §§ 14 sowie 18-19c MarkenG nicht geltend gemacht werden (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 25 Rn. 15).
Der Zeitpunkt der Klageerhebung bei der Einrede gem. § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG bestimmt sich nach § 253 Abs. 1 ZPO und stellt auf die Zustellung der Klage ab (Bogatz in BeckOK Markenrecht, 34. Ed., § 25 Rn. 21.1). Klagezustellung war hier am 30.01.2019. Demnach ist der relevante Benutzungszeitraum vorliegend 31.01.2014 bis 30.01.2019.
Ist die Klagemarke im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht rechtserhaltend benutzt, kann die Klage keinen Erfolg haben (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 25 Rn. 43). Es greift dann bereits die erste Einrede nach § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG durch. Eine Wiederaufnahme der Benutzung nach Klageerhebung kann zwar den bereits eingetretenen Verfall der Klagemarke heilen und zum Wegfall ihrer Löschungsreife führen (§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Sie kann der bereits erhobenen Klage jedoch nicht mehr zum Erfolg verhelfen (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 25 Rn. 43).
Rechtserhaltende Benutzung bzw. Nichtbenutzung sind Rechtsfragen (vgl. Schmitz-Fohrmann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 25 Rn. 19).
(bb) Das Landgericht hat – allerdings im Rahmen der Löschungswiderklage mit Beweislast auf Beklagtenseite – angenommen, es könne nicht festgestellt werden, dass die Klägerin die Klagemarke im für die Löschungswiderklage relevanten fünfjährigen Benutzungszeitraum nicht für Dienstleistungen des „Party-Service“ genutzt habe. Die Klägerin setze einen Food-Truck mit der Bezeichnung „Otto’s Burger“ ein und habe dargetan, welche Umsätze sie damit erzielt habe. Der Betrieb eines Food-Trucks sei auch der durch die Marke geschützten Dienstleistung „Party-Service“ zuzuordnen, und zwar auch bei der Nutzung auf öffentlich zugänglichen Veranstaltungen.
(cc) Diese landgerichtliche Bewertung teilt der Senat nicht. Im – bezogen auf die vorliegende Verletzungsklage – relevanten Benutzungszeitraum 31.01.2014 bis 30.01.2019 lässt sich eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke „OTTO“ für die (allein) eingetragenen Dienstleistungen des „Party-Service“ nicht feststellen, und zwar weder durch die dargetanen Nutzungen der Klägerin unter „Otto’s Burger“ für den Food-Truck bis zum 30.01.2019 noch durch den Lizenznehmer Herrn Ch. O. für dessen Catering-Dienstleistungen unter den dafür benutzten Zeichen, etwa unter dem Gesamtzeichen „Otto’s Feine Feste“, im relevanten Zeitraum 31.01.2014 bis 30.01.2019.
(aaa) Es kann offenbleiben, ob eine ernsthafte Benutzung – in Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung“ – des Zeichens „Otto’s Burger“ auf einem klägerischen Food-Truck wie auf den Fotos des Food-Trucks ersichtlich (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 29.05.2019, S. 16f.) festgestellt werden kann. Die Darlegungs- und Beweislast liegt insoweit auf Klägerseite (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 25 Rn. 39). Der Betrieb des Food-Trucks auf öffentlichen Veranstaltungen an sich ist nicht erheblich bestritten. Die Klägerin trägt Nutzungen auf diversen öffentlichen Veranstaltungen (Travemünder Woche, Kieler Woche, Deichbrand Festival usw.) und Jahresumsätze von ca. 100.000,- € vor und bietet hierfür Beweis an.
(bbb) Der Einwand der Beklagten, der Imbisswagen oder Food-Truck in der klägerischen Nutzung bis jedenfalls 30.01.2019 unterfalle nicht der eingetragenen Dienstleistung des „Party-Service“, ist erfolgreich. Die Klagemarke ist spezifiziert und ausschließlich für Dienstleistungen des „Party-Service“ eingetragen. Hierfür hat die Klägerin bis zum für die vorliegende Verletzungsklage maßgeblichen Datum 30.01.2019 keine Nutzung dargetan. Die dargetanen Nutzungen des auf öffentlichen Veranstaltungen und Festivals aufgestellten Food-Trucks liegen „neben“ der Dienstleistung des „Party-Service“, fallen aber nicht darunter.
Gem. § 26 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke grundsätzlich für die Waren / Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 285). Es geht um die Subsumtionsfrage, d.h. die Frage, ob die Ware oder Dienstleistung, für die die Marke benutzt worden ist, einem Begriff des registrierten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen zuzuordnen ist (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 286). Die im Rahmen der Subsumtion zu entscheidende Frage besteht in der Feststellung, ob die Ware / Dienstleistung, für die die Marke benutzt worden ist, im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen dieser Marke enthalten ist. Soweit diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, muss eine rechtserhaltende Benutzung von vornherein verneint werden. Es ist unerheblich, wie groß der Abstand zwischen dem tatsächlichen Gegenstand der Benutzung und dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist und es besteht kein Raum für modifizierte Betrachtungsweisen, wie sie bei der Integrationsfrage mit der Berücksichtigung des „gleichen“ Bereichs von Waren / Dienstleistungen praktiziert werden (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 287).
Die Frage, ob die mit einer Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter einen Begriff des Warenverzeichnisses fallen, ist grundsätzlich aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen (BGH GRUR 1990, 39, 41 – Taurus; Bogatz in BeckOK Markenrecht, 33. Ed., § 26 Rn. 107). Angesprochener Verkehrskreis sind vorliegend die Allgemeinheit, somit auch die Mitglieder des Senats. Zudem ist die im Zeitpunkt der Eintragung der Marke gültige Nizza-Klassifikation zu berücksichtigen, d.h. spätere Änderungen der Klassifikation können nicht zur Bestimmung des Schutzbereichs der Marke herangezogen werden (BGH GRUR 2014, 662 Rn. 36 – Probiotik; BPatG GRUR-RS 2020, 32533 – LICOWAX/LUVOWAX; Bogatz in BeckOK Markenrecht, 34. Ed., § 26 Rn. 107). Keine rechtserhaltende Benutzung kann angenommen werden, wenn es sich um lediglich ähnliche Waren oder Dienstleistungen handelt oder diese unter einen gemeinsamen (aber nicht eingetragenen) Oberbegriff fallen (Bogatz in BeckOK Markenrecht, 34. Ed., § 26 Rn. 108). Soweit die Marke für Waren/Dienstleistungen eingesetzt wird, die im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ausdrücklich vom Schutz ausgenommen sind, kommt eine Subsumtion von Haus aus nicht in Betracht (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 290). Bei Waren/Dienstleistungen, die mit Spezifizierungen im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingetragen sind, ist grundsätzlich auch eine entsprechende Benutzung erforderlich (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 291). Unbedenklich ist eine Abweichung von der Spezifizierung einer eingetragenen Ware/Dienstleistung, wenn die Ware/Dienstleistung unter einen sonstigen im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthaltenen Oberbegriff fällt (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 291).
(ccc) Schutz beansprucht die am 01.10.1990 angemeldete und am 14.01.1992 eingetragene Klagemarke nur für die Dienstleistung spezifiziert des „Party-Service“ und nicht etwa für den Oberbegriff der „Verpflegung von Gästen“. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist ein (gastronomischer) „Party-Service“ dadurch gekennzeichnet, dass Speisen und Getränke verzehrfertig in Geschäftsräumen oder Privaträumen, also bei geschlossenen Veranstaltungen, ggf. unter Einsatz von Servicepersonal und „Hardware“ (geliehenem Geschirr etc.) bereitgestellt werden. Ein solches Gesamtpaket ist der „Party-Service“. Demgegenüber erwerben beim Imbisswagen oder Food-Truck auf öffentlichen Veranstaltungen einzelne Kunden gegen Entgelt Speisen und/oder Getränke, so dass diese Dienstleistung dem Oberbegriff der „Verpflegung von Gästen“ unterfällt. Ein Imbisswagen oder Food-Truck bietet – wenn er auf öffentlichen Veranstaltungen und Festivals aufgestellt ist – die Verpflegung von Gästen in einem Schnellimbissrestaurant, einer Snackbar an. Dies ist etwas anderes als der beschriebene „Party-Service“. Auch zum Eintragungszeitpunkt der Klagemarke gab es bereits etwa die Dienstleistung der „Verpflegung von Gästen in Restaurants“, unter die der Betrieb eines Imbisswagens als Schnellrestaurant fällt.
Soweit das Landgericht meint, der Begriff des „Party-Service“ sei nicht auf geschlossene Veranstaltungen beschränkt, auch der Besuch öffentlicher Vergnügungsveranstaltungen werde als „Party machen“ und die Orte derartiger Veranstaltungen als „Party-Meile“ bezeichnet, so ergibt sich nach Ansicht des Senats hieraus keine abweichende Subsumtion. Es handelt sich um eine spezifiziert eingetragene Dienstleistung, so dass auch eine entsprechende Benutzung erforderlich ist. Aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise sind die von der Klägerin bis zum 30.01.2019 angebotenen Dienstleistungen des Betriebs eines Food-Trucks auf öffentlichen Veranstaltungen und Festivals, an dem Speisen und Getränke zum Verzehr vor Ort einzeln gekauft werden können, einem Schnellimbissrestaurant vergleichbar. Dies ist – wie ausgeführt – etwas anderes als die Dienstleistungen eines „Party-Service“-Anbieters.
Etwas anderes mag gelten, wenn der Food-Truck auf einer geschlossenen Veranstaltung mit Personal sowie Speisen und Getränken zur freien Abholung bereitgestellt wird und der Veranstalter sämtliche Leistungen des Food-Trucks insgesamt bezahlt. Ein Anbieten oder Bewerben solcher Dienstleistungen durch die Klägerin im hier relevanten Zeitraum bis 30.01.2019 ist indes weder dargetan noch ersichtlich.
Der Einwand der Klägerin, „Party-Service“ sei „Catering“ und umgekehrt, bleibt ebenfalls ohne Erfolg. „Catering“ wird nach dem Verständnis des Verkehrs als „Verpflegung von Gästen“ verstanden und entsprechend übersetzt. Es handelt sich in der übersetzten Form damit um einen Oberbegriff einer Dienstleistungsgruppe, für den die Klagemarke nicht eingetragen ist.
Die Benutzung der Bildüberschrift im Internet: „OTTO PARTYSERVICE & FOODTRUCK“ stellt – wie die Beklagte zu Recht geltend macht –, keine rechtserhaltende Benutzung dar, solange auf der klägerischen Webseite – wie hier bis zum 30.01.2019 – kein „Party-Service“-Angebot erfolgt. Als Anlage K 13 ist zwar vorgelegt, dass man den Food-Truck am 28.05.2019 über die Internetseite auch hätte buchen können (Screenshot vom 28.05.2019, „BOOK NOW“). Soweit dies eine relevante Nutzung sein könnte, so ist jedoch festzustellen, dass diese außerhalb des vorliegend relevanten Benutzungszeitraums liegt. Am 27.02.2019 (vgl. Anlage LSG 27) gab es noch kein „BOOK NOW“ -Angebot auf der klägerischen Webseite. Soweit es zum Zeitpunkt der Klageerhebung auf der klägerischen Webseite gemäß Anlagenkonvolut K 1 hieß: „Unser Foodtruck ist ständig auf der Suche nach dem nächsten Event, Konzert, Foodmarkt oder Festival. … Für Anfragen aller Art oder um im persönlichen Gespräch mehr zu erfahren, meldet euch per Mail oder Telefon bei uns: …“, so deutet dieses Angebot auf das im Übrigen allein dargetane Aufstellen des Food-Truck auf öffentlichen Veranstaltungen hin. Ein „Party-Service“-Angebot, wie es dem allgemeinen Verkehrsverständnis entspricht, ist bis zum 30.01.2019 damit nicht dargetan.
Auch die streitige Nutzung als Domainname www.ottopartyservice.de stellt keine rechtserhaltende Benutzung dar, solange die Klägerin tatsächlich keinen „Party-Service“ anbietet bzw. bewirbt.
(dd) Der vormalige Markeninhaber und seit September 2016 Lizenznehmer Herr Ch. O. erbrachte und erbringt unstreitig „Party-Service“-Dienstleistungen. Soweit diese Leistungen unter dem Gesamtzeichen „Otto’s Feine Feste“ erfolgen, liegen die Voraussetzungen gem. § 26 Abs. 3 MarkenG nicht vor. Eine Erbringung von „Party-Service“-Dienstleistungen unter den Zeichen „OTTO“ oder „Der Otto“ oder „Otto’s“ im hier relevanten Zeitraum 31.01.2014 bis 30.01.2019 ist entgegen der Ansicht der Klägerin vorliegend nicht hinreichend dargetan oder ersichtlich.
(aaa) Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert (Senat GRUR 2023, 491 Rn. 99 – VW Bulli). Demnach ist es vorliegend unschädlich, dass der vormalige Markeninhaber Herr Ch. O. auch eine Marke „OTTO's FEINE FESTE“, eingetragen für „Party-Service“, besitzt.
Es kommt maßgeblich darauf an, ob der kennzeichnende Charakter der Klagemarke „OTTO“ bei den dargetanen Nutzungen verändert ist. Die Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer Marke wird danach beurteilt, ob die beteiligten Verkehrskreise unter Berücksichtigung der branchenüblichen Verwendung von Marken die registrierte und die benutzte Form trotz ihrer Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansehen (BGH GRUR 2013, 840 Rn. 20 – PROTI II; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 18 – Probiotik; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 86 – Telekom-T; Senat GRUR 2023, 491 Rn. 100 – VW Bulli). Es kommt darauf an, ob der Verkehr in der benutzten Form die Klagemarke sieht.
Im hier relevanten Benutzungszeitraum (konkret am 27.12.2018) erfolgte gemäß Anlage K 3 eine Nutzung des Zeichens
unter der Webseite www.ottos-feine-feste.de und der Überschrift: „Willkommen bei Otto’s feinen Festen – Ottos feine Feste“. Bei diesen Zeichennutzungen ist der kennzeichnende Charakter der Klagemarke „OTTO“ aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch die Mitglieder des Senats zählen, derart verändert, dass nicht mehr dieselbe Marke erkannt wird.
Es geht hier in der benutzten Form sowohl bei der Grafik als auch beim Gesamtzeichen „Otto’s feine Feste“ bzw. „Ottos feine Feste“ um das Hinzusetzen von Wörtern, das Gesamtzeichen ist eine Alliteration mit beschreibenden Anklängen. Auch kennzeichnungsschwache Elemente können sich mit der Marke zu einem neuen Gesamtbegriff verbinden (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 198). Lediglich bei ausschließlich beschreibenden Bestandteilen ohne jegliche eigene Kennzeichnungskraft ist eine solche Kombinationswirkung ohne weiteres zu verneinen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 198; BGH GRUR 2013, 840 Rn. 25 – PROTI II). Ausschließlich beschreibende Bestandteile bestehen in der Alliteration „FEINE FESTE“ für einen Party-Service jedoch nicht.
Bei der Hinzufügung von Wörtern, Buchstaben und Zahlen ist in erster Linie von Bedeutung, welche Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke und dem angefügten Element zukommt (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 200). Je kennzeichnungsstärker die Marke und je kennzeichnungsschwächer die Zusätze, umso eher kann davon ausgegangen werden, dass der Verkehr nur in der Marke den betrieblichen Herkunftshinweis sieht (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 200). Hinzufügungen von Wortelementen mit eigenständiger Kennzeichnungskraft bewirken regelmäßig eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 200).
Vorliegend hat die Klagemarke „OTTO“ für einen Party-Service nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, wie sich auch aus den zahlreichen „OTTO“-Marken, die die Klägerin im Anlagenkonvolut K 42 dargetan hat, ergibt. „OTTO“ wird insoweit als Name des Inhabers verstanden. Zwar haben auch die Zusätze beschreibende Anklänge, allerdings handelt es sich um eine besondere Kombination durch die Alliteration. Es ist eine kennzeichnungsschwache Klagemarke „OTTO“ in einem durch die Alliteration markanten Gesamtzeichen enthalten, wodurch ein abweichender kennzeichnender Gehalt gegeben ist. Der Verkehr sieht darin nicht dieselbe Marke. Gemäß Anlagenkonvolut LSG 5a hat die Beklagte weitere Party-Service-Dienstleister mit „Otto“ im Namen dargetan: Partyservice OTTO GmbH, GF: Tatjana Otto und „Otto’s Partyservice“. Ebenfalls sind diverse Otto-Partyservice-Angebote gemäß Google-Suche Anlagen LSG 29, LSG 32 von der Beklagten dargetan. Auch dies belegt, dass der Verkehr in „OTTO“ und „OTTO's FEINE FESTE“ für Party-Service-Dienstleistungen nicht dieselbe Marke sieht.
(bbb) Eine Erbringung von „Party-Service“-Dienstleistungen unter den Zeichen „OTTO“ oder „Der Otto“ oder „Otto’s“ im hier relevanten Zeitraum 31.01.2014 bis 30.01.2019 ist entgegen der Ansicht der Klägerin vorliegend nicht hinreichend dargetan oder ersichtlich.
(i) Soweit die Klägerin mit Schriftsatz vom 29.05.2019 (S. 13) vorgetragen hat, in der Region zwischen Frankfurt und Stuttgart, aber auch darüber hinaus, sei „Otto’s Feine Feste“ unter dem Unternehmensschlagwort „Otto“ oder „der Otto“ bekannt, so ist damit bereits nicht hinreichend spezifiziert zu Art und Umfang der Benutzung vorgetragen (vgl. zu diesem Erfordernis: Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 25 Rn. 39), erst recht nicht im hier relevanten Zeitraum 31.01.2014 bis 30.01.2019. Jedenfalls ergibt sich aus dem Klägervortrag und den klägerseits vorgelegten Anlagen Abweichendes. Denn nach unwidersprochenem Klägervortrag geriet die CHOV (Ch. O.’s Veranstaltungsmanufaktur GmbH), die „Otto’s Feine Feste“ seit 1995 für Catering-Dienstleistungen nutzte, im Jahr 2008 in Insolvenz. Im Jahr 2012 wurde die „Coar – die Catering Architekten GmbH“ gegründet, für die auch Ch. O. wiederum tätig ist. Diese nutzt die Bezeichnung „Otto’s Feine Feste“, inklusive der Webseite www.ottos-feine-feste.de, und das Logo. Eine firmenmäßige Benutzung von „Otto“ oder „der Otto“ im hier relevanten Benutzungszeitraum ist damit schon nicht ansatzweise dargetan. Eine ausschließlich firmenmäßige Benutzung erfüllt zudem nicht den Benutzungszwang (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 28). Soweit im Einzelfall wegen der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion firmen- und markenmäßiger Gebrauch ineinander übergehen können und insbesondere Dienstleistungsmarken häufig mit dem Firmenkennzeichen übereinstimmen, so lässt sich dies im Streitfall nicht feststellen. Weder in der „Coar – die Catering Architekten GmbH“ noch in der „Ch. O.’s Veranstaltungsmanufaktur GmbH“ lässt sich ein Firmenschlagwort „Otto“ als eigenes Objekt kennzeichenrechtlichen Schutzes nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ausmachen. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S.v. § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH GRUR 2018, 935 Rn. 28 – goFit). Diese Voraussetzungen liegen beim kennzeichnungsschwachen Element „Otto“ in der konkreten Gesamtfirma nicht vor. Zwar können auch kennzeichnungsschwache Firmenschlagworte sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchsetzen (BGH GRUR 2018, 935 Rn. 36 – goFit). Jedoch dürfen die anderen Bestandteile der Gesamtfirma dieser Bewertung nicht entgegenstehen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 5 Rn. 27). Innerhalb der Gesamtfirma „Ch. O.’s Veranstaltungsmanufaktur GmbH“ tritt der ersichtlich als Nachname erkannte Bestandteil „Otto“ nicht in einer Weise hervor, um sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Dass der Verkehr „Otto“ wie den Namen der „Ch. O.’s Veranstaltungsmanufaktur GmbH“ ansieht, ist im Streitfall nicht festzustellen. Auch im Logo erkennt der Verkehr kein Unternehmensschlagwort „Otto“.
Auch aus den Anlagen K 9, K 10 und K 11 lässt sich entgegen der Ansicht der Klägerin keine Nutzung von „OTTO“ oder „Der Otto“ oder „Otto’s“ für Party-Service-Dienstleistungen feststellen. Die vorgelegten Dankesschreiben von Kunden aus dem Zeitraum 1987 bis 2010 sind jeweils gerichtet an „Ch. O., Otto’s Feine Feste“ oder „Otto’s Feine Feste, Herrn Ch. H. O.“ oder nur an „Otto’s Feine Feste“ oder „Otto’s Feine Feste, ChOV GmbH“ oder „Ch. O.’s Feine Feste“ oder „Ch. O.’s Veranstaltungsmanufaktur GmbH“. Ein im Anlagenkonvolut K 9 vorgelegter Zeitungsartikel vom 01.12.2005 berichtet vom „Lob für Otto’s Feine Feste“. Vielmehr ergibt sich hieraus ein Unternehmensschlagwort „Otto’s Feine Feste“ und nicht „OTTO“ oder „Der Otto“ oder „Otto’s“, da insoweit – wie ausgeführt – aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht derselbe kennzeichnende Gehalt vorliegt. Anlage K 10 ergibt einen Webseitenauftritt bis Dezember 2018 unter www.ottos-feine-feste.de, auf der das Logo abgebildet ist und auf der es heißt: „Herzlich willkommen bei Otto’s Feine Feste ®“ sowie „Die Handschrift von Otto’s Feine Feste ist professionell und exklusiv. …“ und „Mit Ch. H. O. werden Ihre FESTE FEIN!“. Aus der Anlage K 11 ergibt sich ein vergleichbarer Webseiteninhalt. „Otto’s Feine Feste“ und das Logo wurden somit auch im hier relevanten Benutzungszeitraum vom Lizenznehmer der Klägerin weiterhin genutzt. Indes ergibt sich ein Firmenschlagwort „Otto“ oder „Otto’s“ auch aus diesen Anlagen nicht, sondern vielmehr ein Firmenschlagwort „Otto’s Feine Feste“. Bei dieser Sachlage ist eine Beweisaufnahme durch Vernehmung des Zeugen Ch. O. nicht veranlasst.
(ii) Entgegen der Ansicht der Klägerin ergibt sich auch keine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke „OTTO“ durch das verwendete Logo und das in diesem Zusammenhang verwendete ®-Symbol. Zwar kann das Verkehrsverständnis im Einzelfall durch Hinzufügung des ®-Symbols durchaus beeinflusst werden (Schmitz-Fohrmann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 26 Rn. 102). Es kann bei eindeutiger Anbringung das Verständnis als selbständiger Teil oder Gesamtzeichen beeinflussen (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 26 – Dorzo). Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes „®“ zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 26 – Dorzo). Im Streitfall nutzt die Lizenznehmerin das Logo
und schreibt darunter auf ihrem Webseitenauftritt (vgl. Anlage K 10): „Herzlich willkommen bei Otto’s Feine Feste ®“. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher einerseits „Otto’s Feine Feste“ dahingehend verstehen, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt. Andererseits lässt sich die erforderliche Eindeutigkeit, auf welche Marke sich das ®-Symbol im Logo bezieht, aus Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers (vgl. zu diesem Maßstab: Schmitz-Fohrmann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 26 Rn. 18) im Streitfall entgegen der Ansicht der Klägerin nicht feststellen. Zwar ist das ®-Symbol im Logo ebenfalls in Grün gehalten wie der Schriftzug „Otto’s“ und nicht in Gelb wie „FEINE FESTE“. Ein gelbes ®-Symbol wäre im Logo deutlich schlechter erkennbar. Jedoch genügt die Farbwahl und der Anbringungsort des ®-Symbols im Logo im hier konkreten Streitfall nicht, um einen alleinigen Bezug zu „Otto’s“ als selbständigem Teil des Gesamtzeichens zu vermitteln. Denn im Logo überlagert der Schriftzug „Otto’s“ teilweise den vor gelbem Hintergrund dargestellten Schriftzug „FEINE FESTE“ und es liegt eine gestalterische Verbindung dieser beiden Zeichenbestandteile vor, die hierdurch miteinander verschmelzen. Hinzukommt die besondere Kennzeichnungskraft von „Otto’s Feine Feste“ und die schwache Kennzeichnungskraft von „Otto“. Ein erforderlicher eindeutiger Bezug des ®-Symbols auf den Bestandteil „Otto’s“ lässt sich bei der konkreten Gestaltung des Logos nicht feststellen. Der Verkehr wird das ®-Symbol daher auf das Gesamtzeichen beziehen. Zwar kommt – wie die Klägerin zu Recht geltend macht – einem nur in einem der zu vergleichenden Zeichen vorkommenden Genitiv-S oder Plural-S grundsätzlich kaum Unterscheidungswirkung zu (vgl. Onken in BeckOK Markenrecht, 34. Ed., § 14 Rn. 395a m.w.N.). Jedoch geht es vorliegend um die Frage des Verkehrsverständnisses im Hinblick auf das im Logo enthaltene ®-Symbol und die Frage, welche Marke der Verkehr durch diesen Hinweis als geschützt erwartet, wobei es sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um eine Marke genau dieses Inhalts handeln soll (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 26 – Dorzo). Dass das ®-Symbol auf eine geschützte Wortmarke „OTTO“ als selbständigem Teil des Gesamtzeichens „Otto’s Feine Feste“ hinweist, ergibt sich – wie ausgeführt – im vorliegenden Einzelfall nicht eindeutig. Es findet sich auch in keinem der Fließtexte das ®-Symbol hinter „Otto’s“ sondern nur hinter „Otto’s Feine Feste“. Auch der Gesamtauftritt spricht aus Sicht des Verkehrs für ein geschütztes Gesamtzeichen „Otto’s Feine Feste“.
(b) Die Rechtsfrage der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke ist im vorliegenden Verletzungsverfahren auf die Einrede der Beklagten anhand des vorliegenden Sach- und Streitstandes vom Senat zu prüfen. Entgegen der Ansicht der Klägerin besteht insoweit aufgrund des Vorprozesses und des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 10.07.2018, Az. 406 HKO 27/18, keine Bindung des Senats an einen – wie die Klägerin meint – rechtskräftig festgestellten Bestand der Klagemarke.
(aa) Wird – wie hier im Vorprozess im Hinblick auf die markenrechtliche Löschungswiderklage – eine Gestaltungsklage abgewiesen, steht rechtskräftig fest, dass der (Wider-)Kläger zur Zeit der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung des Erstprozesses die begehrte Gestaltung (im Rahmen des Streitgegenstandes) nicht verlangen konnte (G. Vollkommer in Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 322 Rn. 5). Die Rechtskraftwirkung erstreckt sich nach § 322 Abs. 1 ZPO objektiv auf die im Vorprozess zum dortigen Streitgegenstand getroffene Entscheidung (vgl. OLG Hamburg GRUR-RS 2017, 113513 Rn. 30). Nur der Entscheidungssatz erwächst in Rechtskraft (G. Vollkommer in Zöller, ZPO, 34. Aufl., Vor § 322 Rn. 31). Eine markenrechtliche Löschungsklage nach § 55 MarkenG und eine markenrechtliche Verletzungsklage haben einen unterschiedlichen Streitgegenstand. Vor diesem Hintergrund wurde über den Streitgegenstand des hiesigen Folgeprozesses in Gestalt der Verletzungsklage im Vorprozess nicht entschieden.
(bb) Es besteht entgegen der Ansicht der Klägerin aber auch keine Präjudizialität insofern, als dass der Senat an die Bewertungen des Landgerichts Hamburg im Urteil vom 10.07.2018, Az. 406 HKO 27/18, im Hinblick auf die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke gebunden wäre.
Nicht gebunden ist das Gericht des Zweitprozesses, wenn nicht der Streitgegenstand, sondern nur eine Vorfrage des Erstprozesses im Zweitprozess präjudiziell ist, wenn also beiden Prozessen lediglich eine gemeinsame Vorfrage zugrunde liegt (G. Vollkommer in Zöller, ZPO, 34. Aufl., Vor § 322 Rn. 28). Die materielle Rechtskraft wirkt hier nicht, weil sie sich auf präjudizielle Rechtsverhältnisse und bestehende Sinn- und Ausgleichszusammenhänge nicht erstreckt (G. Vollkommer in Zöller, ZPO, 34. Aufl., Vor § 322 Rn. 28). Über Tatsachen, präjudizielle Rechtsverhältnisse und rechtliche Vorfragen wird ausnahmsweise rechtskraftfähig entschieden, wenn sie unmittelbar Streitgegenstand sind, etwa bei einer begleitenden Feststellungsklage oder einer Zwischenfeststellungsklage (G. Vollkommer in Zöller, ZPO, 34. Aufl., Vor § 322 Rn. 28). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Mit der Abweisung der Löschungswiderklage durch das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 10.07.2018, Az. 406 HKO 27/18, steht rechtskräftig fest, dass die Beklagte zur Zeit der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung des Erstprozesses die begehrte Gestaltung, die Erklärung der Einwilligung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Markenlöschung, (im Rahmen des Streitgegenstandes) nicht verlangen konnte. Eine Entscheidung über den Bestand der Klagemarke ist damit rechtskräftig nicht getroffen worden. Die Rechtsfrage einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke ist lediglich eine gemeinsame Vorfrage sowohl des Erst- als auch des hiesigen Zweitprozesses, die nicht von der Rechtskraft erfasst ist.
(5) Auf die Frage einer Bindungswirkung an Feststellungen des Vorprozesses kommt es im Streitfall letztlich nicht entscheidungserheblich an, weil sich die Beklagte aufgrund des Vorgenannten auch mit Erfolg auf ein Zwischenrecht nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG berufen kann.
§ 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG regelt die sog. Zwischenrechte zugunsten des Inhabers einer jüngeren eingetragenen Marke. Nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 51 Abs. 4 MarkenG sind Verletzungsansprüche des Inhabers einer prioritätsälteren eingetragenen Marke ausgeschlossen, wenn diese prioritätsältere Marke – nach dem Wortlaut des § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der prioritätsjüngeren Marke – wegen Verfalls oder absoluter Schutzhindernisse hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können. Die korrespondierende Vorschrift in § 51 Abs. 4 MarkenG in der seit dem 14.01.2019 geltenden Fassung stellt hingegen ebenso wie Art. 18 MRRL auf den Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke ab, so dass § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angesichts des klaren Wortlauts des Art. 18 MRRL richtlinienkonform auszulegen und auf den Anmelde- bzw. Prioritätstag abzustellen ist (Boddien in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 22 Rn. 9). Rechtsfolge eines Zwischenrechts nach § 22 Abs. 1 MarkenG ist eine Koexistenz. Sind die Voraussetzungen einer der Schutzschranken des § 22 Abs. 1 MarkenG erfüllt, ist der Inhaber der jüngeren Marke im Verhältnis zum Inhaber des jeweiligen älteren Rechts berechtigt, diese zu benutzen (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 22 Rn. 28).
Vorliegend ist die Beklagte Inhaberin der nationalen Wort-Bildmarke Nr. 302008048539: , die am 26.07.2008 angemeldet und am 22.12.2008 für folgende Dienstleistungen eingetragen wurde: Klasse 41: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Unterhaltung), insbesondere Partys und Klasse 43: Catering; Dienstleistung zur Verpflegung von Gästen (Anlage LSG 21).
Am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke der Beklagten (26.07.2008) hätte die Klagemarke aufgrund Nichtbenutzung für verfallen erklärt werden können. Auch insoweit trägt die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast für eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 22 Rn. 13). Nach dem Vorgenannten lässt sich unter Berücksichtigung sämtlichen Klägervortrags und insbesondere der Anlagen K 3, K 9, K 10 und K 11 nicht feststellen, dass die Klagemarke im Zeitraum 26.07.2003 bis 25.07.2008 rechtserhaltend benutzt worden ist.
Insoweit kommt eine Präjudizialität des Vorprozesses von vornherein nicht in Betracht. Denn die jüngere Marke der Beklagten war kein Gegenstand des Vorprozesses.
bbb. Aufgrund des Vorgenannten bestehen die geltend gemachten Annexansprüche der Klägerin ebenfalls nicht.
2. Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsätze der Klägerin vom 21.06.2023 und der Beklagten vom 14.08.2023 haben keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gegeben, § 156 ZPO.
3. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.
4. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. Es handelt sich vorliegend um eine Einzelfallentscheidung, die auf der Anwendung bereits bestehender höchstrichterlicher Rechtsprechung beruht.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 265, 325 ZPO
§§ 5, 15 MarkenG
§§ 727, 731 ZPO
§§ 14 sowie 18-19c MarkenG
§ 19 MarkenG
§ 826 BGB
§ 26 MarkenG
§ 12 BGB
§ 8 MarkenG
§ 23 MarkenG
§ 22 MarkenG
§ 20 MarkenG
§ 55 MarkenG
§ 49 MarkenG
§ 51 MarkenG
§ 265 ZPO
§ 14 MarkenG
§ 156 ZPO
§ 26 Abs. 3 MarkenG
§ 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG
§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO
§ 823 Abs. 1, 1004 BGB
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG
§ 199 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BGB
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 322 Abs. 1 ZPO
§ 55 Abs. 2 Nr. 1, 49, 26 MarkenG
§ 49 Abs. 1 MarkenG
§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
§ 15 Abs. 3 MarkenG
§ 22 Abs. 1 MarkenG
§ 4 Nr. 4 UWG
§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG
§ 264 Nr. 2 und 3 ZPO
§ 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG
§ 25 Abs. 2 MarkenG
§ 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG
§ 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG
§ 25 Abs. 1 MarkenG
§ 253 Abs. 1 ZPO
§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
§ 26 Abs. 1 MarkenG
§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG
§ 5 Abs. 2 MarkenG
§ 51 Abs. 4 MarkenG
§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2021, 736
NJW 2018, 235
GRUR 2014, 385
GRUR 2016, 380
GRUR 2002, 967
GRUR 2019, 522
NJW 2004, 2152, 2154
GRUR 1990, 39, 41
GRUR 2014, 662
GRUR 2023, 491
GRUR 2013, 840
GRUR 2018, 935
GRUR 2017, 1043
06 HKO 97/19
06 HKO 27/18