Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2016-09-22, Aktenzeichen 4c O 58/13
ECLI: ECLI:DE:LGD:2016:0922.4C.O58.13.00

Tenor:
I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei der Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, letztere zu vollziehen an den Geschäftsführern der Beklagten,
zu unterlassen,
a) Bandführungen zum Führen eines Trägerbandes in einer Bauteil-Montagemaschine, wobei das Trägerband Bauteile trägt, die aufeinanderfolgend positioniert sind und von einer Abdeckung abgedeckt werden, wobei die Bandführung gebildet wird durch ein längliches Profil mit offenen Enden und einander gegenüberliegenden Wänden sowie eine Basis, die die länglichen Wände verbinden und dadurch gekennzeichnet ist, dass sie umfasst: ein Führungsmittel zum Führen des Trägerbandes, ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile an einer Aufnahmeposition, und ein Arretiermittel, das zum einfachen und schnellen Anbringen und Lösen der Bandführung an dem Bauteilband-Magazin eingerichtet ist, sodass die Bandführung lösbar in einem Bauteilband-Magazin angebracht werden kann, das zum Einlegen in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist, wobei das Profil, das Führungsmittel, das Freilegemittel und das Arretiermittel fest miteinander verbunden sind, und die Bandführung keine Zuführmechanismen aufweist und so eingerichtet ist, dass ein in dem Bauteilband-Magazin vorgesehener Zuführmechanismus mit dem Trägerband in Eingriff kommt, um das Trägerband in Richtung der Aufnahmeposition zu transportieren,
b) Systeme zum Montieren von Bauteilen an einem Träger umfassend: wenigstens eine Bandführung nach Buchstabe a), ein Bauteilband-Magazin zum Bereitstellen von Bauteilen für eine Bauteil-Montagemaschine, wobei das Bauteilband-Magazin so eingerichtet ist, dass es wenigstens eine Bandführung aufnimmt und das Bauteilband-Magazin einen Zuführmechanismus zum Eingriff mit einem Trägerband/Trägerbändern in jeder Bandführung umfasst, wobei der Zuführmechanismus der einzige Mechanismus zum Transportieren des Trägerbandes/Trägerbändern in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-Montagemaschine ist und eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Trägerband vorhandenen Bauteilen und zum Positionieren der Bauteile auf einem Träger,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen sowie zu den vorgenannten Zwecken einzuführen und zu besitzen;
c) Bauteilband-Magazine, die geeignet sind für ein System zum Montieren von Bauteilen an einem Träger umfassend: wenigstens eine Bandführung nach Buchstabe a), ein Bauteilband-Magazin zum Bereitstellen von Bauteilen für eine Bauteil-Montagemaschine, wobei das Bauteilband-Magazin so eingerichtet ist, dass es wenigstens eine Bandführung aufnimmt und das Bauteilband-Magazin einen Zuführmechanismus zum Eingriff mit einem Trägerband/Trägerbändern in jeder Bandführung umfasst, wobei der Zuführmechanismus der einzige Mechanismus zum Transportieren des Trägerbandes/Trägerbändern in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-Montagemaschine ist und eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Trägerband vorhandenen Bauteilen und zum Positionieren der Bauteile auf einem Träger,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern;
2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die unter l.1.a), l.1.b) und l.1.c) bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2008 begangen haben, die Beklagte zu 3) allerdings nur, soweit sie diese Handlungen seit dem 20. April 2015 begangen hat, unter Vorlage der jeweiligen Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, hilfsweise Quittungen, jeweils in Kopie, über
a) die Menge der hergestellten, verkauften oder gelieferten Bandführungen, Bandführungs-Magazine und Systeme nach Ziffer 1.1 sowie der dazugehörigen Bestückungsmaschinen, Trägerbänder, Trolleys, Bandführungs-Magazine, Software und Scanner, mit denen die Bandführungen und Systeme nach Ziffer 1.1 kompatibel sind und mit denen sie verbunden werden können, insbesondere die Bestückungsmaschinen iineo, xpii und iico, das Bandführungs-Magazin ii-Feed Cart und die Bandführungen iiFeed sowie die Namen und Adressen der anderen Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) die einzelnen Lieferungen aufgeschlüsselt nach gelieferten Mengen, Lieferdatum und Preisen (und wenn möglich der Typenangabe) einschließlich Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer,
c) die einzelnen Angebote für die Bandführungen sowie deren kompatible Bestückungsmaschinen, Trägerbänder, Trolleys, Bandführungs-Magazine, Software und Scanner, aufgeschlüsselt nach Umfang, Zeitraum und Preisen der Angebote (und wenn möglich der Typenangabe) einschließlich der Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer,
d) die betriebene Werbung aufgeschlüsselt nach Art des Werbemediums, der Größe der Auflagen, der Häufigkeit und des Verbreitungsgebietes,
e) die Kosten der Beklagten aufgeschlüsselt nach individuellen Kostenfaktoren (einschließlich Lieferkosten) und des erzielten Gewinns;
3. nur die Beklagte zu 3): alle Bandführungen wie unter Ziffer I.1. bezeichnet, insbesondere die Bandführungen des Typs ii-Feed der Beklagten zu 3), die in ihrem direkten oder indirekten Besitz sind, an einen Treuhänder, der von der Klägerin zum Zwecke der Vernichtung der Produkte benannt wird, herauszugeben, wobei die Beklagte zu 3) die Kosten der Vernichtung zu tragen hat;
4. die unter Ziffer I.1. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen und seit dem 2. Februar 2005 – hinsichtlich der Beklagten zu 3): seit dem 20. April 2015, in den Verkehr gebrachten Bandführungen, insbesondere des Typs ii-Feed der Beklagten, aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Bandführungen eingeräumt wurde, darüber schriftlich informiert werden, dass das Landgericht Düsseldorf mit dem beantragten Urteil eine Verletzung des Patents EP X festgestellt hat und diese Dritte ernsthaft aufgefordert werden, die Bandführungen an die Beklagten zurückzugeben und den Dritten dazu ein Angebot zur Rücknahme der Bandführungen durch die Beklagten unterbreitet und für den Fall der Rückgabe der Bandführungen eine Erstattung des ggf. bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten für die Rückgabe zugesagt wird und die Beklagten die Bandführungen in diesem Fall wieder an sich nehmen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin jeglichen Schaden zu ersetzen, der durch die in Ziffern l.1.a), l.1.b) und l.1.c) bezeichneten und seit dem 30. Mai 2008 – hinsichtlich der Beklagten zu 3) jedoch nur: seit dem 20. April 2015 – begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu einem Drittel und die Beklagten als Gesamtschuldner zu zwei Dritteln.
V. Das Urteil ist für die Klägerin vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,00 EUR und für die Beklagten hinsichtlich der Kostenentscheidung vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrags.
VI. Der Streitwert wird für die Zeit bis zum 11. Februar 2016 auf 500.000,00 EUR festgesetzt, für die Zeit danach auf 750.000,00 EUR.

Tatbestand:
Die Klägerin firmiert als schwedisches Unternehmen in der Rechtsform einer schwedischen „AB“. Sie ist als Inhaberin des europäischen Patents EP X (Anlage K 4, als deutsche Übersetzung DE X als Anlage K 6; im Folgenden: Klagepatent) eingetragen, das unter Inanspruchnahme zweier schwedischer Prioritäten vom 22. Dezember 1998 (SE X ) und vom 23. März 1999 (SE X) am 16. Dezember 1999 angemeldet und am 14. Januar 2004 offengelegt wurde, und dessen Erteilung am 30. April 2008 im Patentblatt veröffentlicht wurde. Das Klagepatent betrifft eine Bandführungsvorrichtung, Magazin und Systeme für eine Bauteilbestückungsmaschine. Mit Schriftsatz vom 29. August 2013 (Anlage B 3) hat die Beklagte zu 1) das Klagepatent angegriffen durch Erhebung der Nichtigkeitsklage. Über diese hat das Bundespatentgericht (BPatG) durch Urteil vom 8. Oktober 2015 (Anlage B 28) entschieden, indem es das Klagepatent eingeschränkt aufrecht erhalten hat im Umfang des im vorliegenden Rechtsstreit bereits eingeführten Hilfsantrags 2. Gegen das Urteil des BPatG haben sowohl die Klägerin als auch die Beklagte zu 1) Berufung zum Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.
Die Ansprüche 1 und 13 des Klagepatents lauten in der durch das Urteil des BPatG eingeschränkten Fassung:
„1. Bandführung (10) zum Führen eines Trägerbandes (2) in einer Bauteil-Montagemaschine, wobei das Trägerband (2) Bauteile (6) trägt die aufeinanderfolgend positioniert sind und von einer Abdeckung 4) abgedeckt werden, wobei die Bandführung (10) gebildet wird durch ein längliches Profil mit offenen Enden und einander gegenüberliegenden Wänden (12, 13) sowie eine Basis (14), die die länglichen Wände (12, 13) verbindet und dadurch gekennzeichnet ist, dass sie umfasst: ein Führungsmittel (15) zum Führen des Trägerbandes (2), ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile (6) an einer Aufnahmeposition, und ein Arretiermittel (25, 26), das zum einfachen und schnellen Anbringen und Lösen der Bandführung (10) an der Bauteil-Montagemaschine oder dem Bauteilband-Magazin (40) eingerichtet ist, so dass die Bandführung (10) lösbar in der Bauteil-Montagemaschine oder in einem Bauteilband-Magazin (40) angebracht werden kann, das zum Einlegen in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist, wobei das Profil, das Führungsmittel (15), das Freilegemittel und das Arretiermittel (25, 26) fest miteinander verbunden sind, und die Bandführung (10) keine Zuführmechanismen aufweist und so eingerichtet ist, dass ein in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der Bauteil-Montagemaschine vorgesehener Zuführmechanismus (8) mit dem Trägerband(2) in Eingriff kommt, um das Trägerband (2) in Richtung der Aufnahmeposition zu transportieren.
13. System zum Montieren von Bauteilen (6) an einem Träger, das umfasst: wenigstens eine Bandführung (10) nach einem der Ansprüche 1-12, ein Bauteilband-Magazin (40) zum Bereitstellen von Bauteilen (6) für eine Bauteile-Montagemaschine wobei das Bauteilband-Magazin (40) so eingerichtet ist, dass es wenigstens eine Bandführung (10) aufnimmt und das Bauteilband-Magazin (40) einen Zuführmechanismus (8) zum Eingriff mit einem Trägerband/Trägerbändern (2) in jeder Bandführung (10) umfasst, wobei der Zuführmechanismus (8) der einzige Mechanismus zum Transportieren des Trägerbandes/der Trägerbänder (2) in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-Montagemaschine ist, und eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Trägerband (2) vorhandenen Bauteilen (6) und zum Positionieren der Bauteile (6) auf einem Träger.“
Die nachstehend verkleinert wiedergegebenen Zeichnungen sind dem Klagepatent entnommen und illustrieren dessen technische Lehre anhand von Ausführungsbeispielen:
Figur 1 ist eine schematische Seitenansicht des aus dem Stand der Technik vorbekannten Prinzips des Einlegens eines Bauteil-Bandes in eine Montagemaschine. Figur 2 stellt dem eine Draufsicht auf eine klagepatentgemäße Bandführung gegenüber. Figur 3 zeigt diese Bandführung in einer Querschnittsansicht.
Die Beklagten vertreiben Systeme für SMT-Bestückungsmaschinen, unter anderem Bandführungen mit dem Handelsnamen „ii-Feeder“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 1), die in zwei Varianten angeboten werden, nämlich einer schmaleren und einer breiteren. Diese Bandführungen finden Verwendung in Bandführungsmagazinen, welche die Beklagten unter der Bezeichnung „ii Feed Cart“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 2) sowie Bauteilmontagemaschinen unter den Bezeichnungen iineo, xpii und iico (im Folgenden: angegriffenen Ausführungsformen 3, 4 und 5) vertreiben. Die in die angegriffene Ausführungsform 2 (also das Bandführungsmagazin) eingesetzten angegriffenen Ausführungsformen 1 sind geeignet, Bauteilbänder an eine von den Beklagten unter der Bezeichnung „iineo“ vertriebene Bestückungsmaschine zuzuführen. Die Beklagte zu 2) stellt die angegriffenen Ausführungsformen in Frankreich her. Seit dem Jahre 2015 vertreibt die am 20. April 2015 als Gesellschaft ins Handelsregister eingetragene Beklagte zu 3) die angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland. So stellte sie auf der Messe SMT Hybrid Packaging im Mai 2015 in Nürnberg ein zu den angegriffenen Ausführungsformen gehörige ii-Feed Cart aus.
Die Klägerin behauptet, sie sei nach schwedischem Recht im Wege der Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der bisherigen Klägerin, der A , hervorgegangen. Dies werde sowohl durch den schwedischen Handelsregisterauszug betreffend die bisherige Klägerin (Anlage K 69, in deutscher Übersetzung als Anlage K 69a) als auch durch eine Bescheinigung des schwedischen Handelsregisters (Anlage K 70, in deutscher Übersetzung als Anlage K 70a) belegt.
Die Klägerin behauptet weiter, die Beklagte zu 3) habe die angegriffenen Ausführungsformen außerdem im November 2015 auf der Messe Produktronica in München ausgestellt und überdies mit einer E-Mail vom 8. Juni 2016 (Anlage K 68) die angegriffenen Ausführungsformen einem potentiellen Kunden angeboten.
Die Klägerin ist der Auffassung, das Klagepatent werde sich im Nichtigkeits-Berufungsverfahren wenigstens im Umfange des erstinstanzlichen Nichtigkeitsurteils vom 8. Oktober 2015 (Anlage B 28) als rechtsbeständig erweisen. Eine Aussetzung des Rechtsstreits mit Blick auf das laufende Berufungsverfahren sei jedenfalls deshalb nicht geboten, weil dies eine offensichtliche Unrichtigkeit des erstinstanzlichen Nichtigkeitsurteils voraussetzen würde, woran es vorliegend fehle. Die eingeschränkt aufrecht erhaltene Fassung des Klagepatents beruhe nicht auf einer unzulässigen Erweiterung. Die technische Lehre des Klagepatents werde in diesem Umfang nicht durch die JP X (Anlage NK 11, in deutscher Übersetzung Anlage NK 11a) neuheitsschädlich vorweggenommen und auch nicht durch die Vorbenutzungsform „Tape Trolley“ (zugehörige, durch die Beklagte zu 1) erstellte Dokumentation als Anlage NK 12) nahegelegt.
Die Kläger beantragt nunmehr auf Grundlage der durch das BPatG eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung des Klagepatents,
zu erkennen wie geschehen, wobei die Klägerin darüber hinaus
Ansprüche auch im Hinblick auf die weitere vom Klagepatent beanspruchte Variante, nach der die Bandzuführung unmittelbar an der Bauteil-Montagemaschine angebracht ist, geltend macht;
Ansprüche auf Vernichtung auch gegenüber der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 2) geltend macht;
gegenüber der Beklagten zu 3) Ansprüche auf Auskunft sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht für die Zeit seit dem 30. Mai 2008 und außerdem Ansprüche auf Rückruf für die Zeit seit dem 2. Februar 2005 geltend macht sowie
beantragt, der Klägerin zu gestatten, im Falle des Obsiegens das Urteil auf Kosten der Beklagten öffentlich bekanntzumachen, wobei Art und Umfang der Bekanntmachung durch das Gericht bestimmt werden mögen.
Die Beklagten beantragen,
die Klage auch im Umfang der in der Klageänderung vom 4. Dezember 2015 bezüglich der Beklagten zu 1) und 2) und der Klageerweiterung vom 10. Februar 2016 bezüglich der Beklagten zu 3) gestellten Anträge abzuweisen,
hilfsweise: das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren (2 Ni 42/13; X ZR 30/16) gegen den deutschen Teil des europäischen Patents EP X auszusetzen.
Die Beklagten bestreiten mit Nichtwissen, dass die jetzige Klägerin im Wege der Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der vorherigen Klägerin A geworden sei. Die vorgelegten Dokumente des schwedischen Handelsregisters bezögen sich alleine auf die frühere Klägerin und belegten nur, dass diese als Rechtsträgerin nicht mehr bestehe. Zur Entstehung der jetzigen Klägerin oder gar einer Rechtsnachfolge entfalteten diese Unterlagen keine Aussagekraft.
Die Beklagten stellen zwar nicht in Abrede, dass die angegriffenen Ausführungsformen die technische Lehre des Klagepatents auch in dessen eingeschränkt aufrecht erhaltenem Umfang verwirklichen. Die Beklagte zu 3) habe indes seit dem erstinstanzlichen Nichtigkeitsurteil die angegriffenen Ausführungsformen nicht mehr vertrieben und mit Blick hierauf die angegriffenen Ausführungsformen auch nicht auf der Messe Productronica 2015 in München ausgestellt.
Ein Unterlassungsanspruch könne nur hinsichtlich der Variante der klagepatentgemäßen Lehre bestehen, nach der ein in einem Bauteilband-Magazin vorgesehener Zuführmechanismus mit dem Trägerband in Eingriff kommt. Die angegriffenen Ausführungsformen könnten nur mit einem Bandführungs-Magazin betrieben werden.
Ferner sind die Beklagten der Auffassung, eine vollständige Vernichtung des Klagepatents im Berufungsrechtszug durch den BGH sei so wahrscheinlich, dass eine Aussetzung des Rechtsstreits geboten sei. Auch in der eingeschränkt aufrecht erhaltenen Fassung beruhe die technische Lehre des Klagepatents auf einer unzulässigen Erweiterung und sei zudem nicht neu und nicht erfinderisch. Weil das BPatG sich mit diesen Nichtigkeitsgründen nur unzureichend auseinandergesetzt habe, sei eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zum Ergebnis der Berufung geboten.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug ergänzend genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Der Klägerin stehen gegen die Beklagten die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Vernichtung, Rückruf und Feststellung der Schadensersatzpflicht aus Art. 64 EPÜ, §§ 139 Abs. 1 und 2 140a Abs. 1 und 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB im zuerkannten Umfange zu. Unbegründet ist die Klage hingegen, soweit die Klägerin Unterlassung auch hinsichtlich der Variante einer Bandführung direkt in der Bauteil-Montagemaschine geltend macht, sowie hinsichtlich der Geltendmachung von Vernichtungsansprüchen gegen die Beklagten zu 1) und 2) und hinsichtlich des gegen alle Beklagten geltend gemachten Veröffentlichungsanspruchs aus Art. 64 EPÜ, § 140e PatG, sowie des Zeitpunkts, an dem die Beklagte zu 3) auf Auskunft, Vernichtung und Rückruf sowie Schadensersatz haftet, nämlich soweit die Klägerin Ansprüche insoweit auch für die Zeit vor der Eintragung der Beklagten zu 3) ins Handelsregister am 20. April 2015 geltend macht.
A.
Mit Bedeutung sowohl für die Zulässigkeit als auch die Begründetheit der Klage lässt sich feststellen, dass die jetzige Klägerin Rechtsnachfolgerin der bisherigen Klägerin, der A , geworden ist. Dies ergibt sich aus dem Auszug aus dem schwedischen Handelsregister (englischsprachiges Original als Anlage K 69, deutsche Übersetzung als Anlage K 69a) und die isolierte Auskunft aus dem schwedischen Handelsregister (englischsprachiges Original als Anlage K 70, deutsche Übersetzung als Anlage K 70a). Beide Dokumente hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 30. August 2016 jeweils als mit Apostille versehene Abschrift vorgelegt und zur Akte gereicht, so dass ihnen die Eigenschaft als öffentliche Urkunden zukommt, § 438 ZPO, so dass sie vollen Beweis für den insoweit bekundeten Inhalt erbringen, § 415 ZPO.
Beiden Urkunden lässt sich jeweils entnehmen, dass die frühere Klägerin, die A , welcher die Register-Nummer 556238-6739 zugeordnet war, aufgelöst („dissolved“) und verschmolzen („merged“) wurde auf denjenigen Rechtsträger, der wie die Klägerin firmiert, und dem die Register-Nummer 556351-2374 zugeordnet ist. Ferner beurkundet namentlich die Auskunft des schwedischen Handelsregisters (Anlage 70/70a), dass diese Umstände am 14. Juni 2016 in das schwedische Handelsregister eingetragen wurden.
Damit ist die Rechtsnachfolge auf die Klägerin im Wege der Verschmelzung beurkundet. Soweit die Beklagten einwenden, beide Dokumente seien ausweislich der Registernummer nur mit Blick auf die frühere Klägerin erstellt wurden, lässt dies in einer mit dem Gesamtinhalt der Urkunden nicht in Übereinstimmung zu bringenden Weise außer Betracht, dass beide Urkunden jeweils auch Angaben zum Rechtsträger mit der anderen Registernummer, nämlich: der Klägerin beinhalten. Insbesondere die Auskunft aus dem Register (Anlage K 70/70a) ist insgesamt darauf gerichtet, Umstände beider Rechtsträger zu beurkunden.
Dass nach schwedischem Recht im Wege der verschmelzenden Umwandlung ein neuer Rechtsträger entsteht und dieser Gesamtrechtsnachfolger der verschmolzenen Rechtsträger ist, stellen die Beklagten nicht in Abrede. Sofern sie einwenden, dies setze aber die Eintragung des neuen Rechtsträgers ins Handelsregister voraus, steht das der Annahme der Rechtsnachfolge nicht entgegen, weil die Eintragung der Klägerin ins Handelsregister jedenfalls durch die Auskunft aus dem Register (Anlage K 70/70a) beurkundet ist („This information was entered into the Trade and Industry Register on 14th June 2016“).
B.
Im zuerkannten Umfang ist die Klage begründet. Die Ansprüche der Klägerin folgen insoweit daraus, dass die Beklagten das Klagepatent widerrechtlich benutzt haben. Eine neuerliche Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO ist nicht geboten.
I.
Das Klagepatent betrifft eine Bandführungsvorrichtung, ein Magazin und Systeme für eine Bauteilbestückungsmaschine.
Wie das Klagepatent in seinen einleitenden Absätzen ausführt, finden bei der Herstellung und Montage von Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen eben diese Bauteile mithilfe von Bändern zur Bauteil-Montagemaschine transportiert. Dabei ist es aus dem Stand der Technik, beispielsweise aus der WO X, vorbekannt, diese Bänder aus einem Trägerband und einem Abdeckungsband zu bilden. Das Trägerband weist Fächer auf, in denen die elektronischen Bauteile positioniert werden, das Abdeckungsband verschließt diese Fächer, bevor das Bauteil-Band auf eine Bauteil-Spule gewickelt wird. Dabei wird das Abdeckungsband an das Trägerband in bestimmten Bereichen angeklebt oder daran verschmolzen. Das in dieser vorbekannten Weise gefertigte Bauteil-Band wird auf einer Bauteil-Bandspule oder in einem Band-Magazin der Bauteil-Montagemaschine positioniert. Das freie Ende des Bandes wird in einen Transportmechanismus eingeführt, dessen Transportstifte in entsprechende Löcher des Bauteil-Bandes eingreifen. Das Ende des Abdeckungsbandes wird mit der Hand vom Ende des Trägerbandes abgelöst, und zwar auf einer solchen Länge, dass das Abdeckungsband in eine entsprechende Handhabungseinrichtung eingeführt werden kann. Diese Abdeckungsband-Handhabungseinrichtung umfasst nach dem vorbekannten Stand der Technik einen Wickelkern, auf den das Abdeckungsband gewickelt wird. Schließlich wird ein Arretierungsmechanismus auf das Trägerband abgesenkt um dieses gegen den Zuführmechanismus zu halten.
An diesem Stand der Technik kritisiert es das Klagepatent als nachteilig, dass beim Einlegen des Bauteil-Bandes in die Montagemaschine das Abdeckungsband über eine erhebliche Länge von einigen Dezimetern abgetrennt werden muss, so dass auf dieser Länge entweder keine Bauteile in die Fächer des Bandes eingebracht werden können oder dort eingebrachte Bauteile vergeudet werden.
Ferner ist aus der US-4 820 369 ein Verfahren bekannt, gemäß dem das Abdeckungsband nur entlang einer Seite vom Trägerband getrennt wird, wodurch die separate Abdeckungsband-Handhabungseinrichtung weniger bedeutsam oder sogar ganz überflüssig wird und sich demnach die erforderliche Länge des beim Einlegen des Bandes abzutrennenden Abdeckungsbandes verringert. Hieran kritisiert das Klagepatent es als nachteilig, dass beim Einlegen des Bandes in die Montagemaschine über eine immerhin verkürzte, aber doch vorhandene Länge das Abdeckungsband entfernt werden muss und auf dieser verkürzten Länge das Band nicht für Bauteile nutzbar ist oder vorhandene Bauteile vergeudet werden. Ferner kritisiert das Klagepatent es an diesen und anderen vorbekannten Verfahren als nachteilig, dass beim Einlegen jedes Trägerband einzeln eingelegt werden muss, wodurch sich die Zeit verlängert, in der die Montagemaschine abgeschaltet werden muss. Der Nachteil eines Maschinenstillstandes ergibt sich bei den vorbekannten Verfahren und Vorrichtungen immer dann, wenn ein neues Bauteil der Leiterplatten-Fertigung hinzugefügt und wenn ein Bauteil-Band ausgetauscht werden muss.
Vor diesem technischen Hintergrund formuliert es das Klagepatent als Aufgabe, das Problem des komplizierten und zeitraubenden Einlegens des Trägerbandes zu lösen und die Anzahl von beim Entnehmen und Wiedereinlagen des Trägerbandes zu verringern.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent im eingeschränkt aufrechterhaltenen Umfang in den Ansprüchen 1 und 13 eine Bandführung und ein Montagesystem mit folgenden Merkmalen vor:
1.1 Bandführung (10) zum Führen eines Trägerbandes (2) in einer Bauteil-Montagemaschine,
a. wobei das Trägerband (2) Bauteile (6) trägt, die aufeinanderfolgend positioniert sind und von einer Abdeckung (4) abgedeckt werden,
b. wobei die Bandführung (10) gebildet wird durch ein längliches Profil mit offenen Enden und einander gegenüberliegenden Wänden (12, 13) sowie einer Basis (14), die die länglichen Wände (12, 13) verbindet und
1.2 wobei die Bandführung umfasst:
a. ein Führungsmittel (15) zum Führen des Trägerbandes (2),
b. ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile (6) an einer Aufnahmeposition, und
c. ein Arretiermittel (25, 26),
i. das zum einfachen und schnellen Anbringen und Lösen der Bandführung (10) an der Bauteil-Montagemaschine oder dem Bauteilband-Magazin (40) eingerichtet ist,
ii. so dass die Bandführung (10) lösbar in der Bauteil-Montagemaschine oder in einem Bauteilband-Magazin (40) angebracht werden kann, das zum Einlegen in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist,
1.3 wobei das Profil, das Führungsmittel (15), das Freilegemittel und das Arretiermittel (25, 26) fest miteinander verbunden sind,
1.4 und die Bandführung (10) keine Zuführmechanismen aufweist und
1.5 die Bandführung so eingerichtet ist, dass ein in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der Bauteil-Montagemaschine vorgesehener Zuführmechanismus (8) mit dem Trägerband (2) in Eingriff kommt, um das Trägerband (2) in Richtung der Aufnahmeposition zu transportieren.
13. System zum Montieren von Bauteilen (6) an einem Träger, das umfasst:
13.2 wenigstens eine Bandführung (10) nach einem der Ansprüche 1-12,
13.3 ein Bauteilband-Magazin (40) zum Bereitstellen von Bauteilen (6) für eine Bauteil-Montagemaschine,
13.4 wobei das Bauteilband-Magazin (40) so eingerichtet ist, dass
a. es wenigstens eine Bandführung (10) aufnimmt und
b. das Bauteilband-Magazin (40) einen Zuführmechanismus (8) zum Eingriff mit einem Trägerband/Trägerbändern (2) in jeder Bandführung (10) umfasst,
c. wobei der Zuführmechanismus (8) der einzige Mechanismus zum Transportieren des Trägerbandes/Trägerbändern (2) in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-Montagemaschine ist,
13.5 und eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Trägerband vorhandenen Bauteilen und zum Positionieren der Bauteile auf einem Träger.
II.
Es steht zwischen den Parteien – zu Recht – außer Streit, dass die angegriffenen Ausführungsformen alle diese Merkmale verwirklichen, und zwar die angegriffene Ausführungsform 3, 4 und 5 unter der Voraussetzung, dass sie zusammen mit den angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 verwendet werden.
III.
Aus der Verletzung des Klagepatents ergeben sich die nachstehend dargestellten Ansprüche der Klägerin.
1.
Auch die Beklagte zu 3) hat die klagepatentgemäße Lehre widerrechtlich genutzt. Unstreitig hat sie die angegriffene Ausführungsform ii-Feed-Cart, die zur Verwendung mit den übrigen angegriffenen Ausführungsformen unstreitig bestimmt und geeignet ist, im Mai 2015 auf der Messe SMT Hybrid Packaging in Düsseldorf ausgestellt, was, wogegen sich die Beklagten auch nicht wenden, eine Benutzungshandlung in Gestalt eines Anbietens im Sinne von § 9 PatG darstellt. Ferner ist die Beklagte zu 3) dem klägerischen Vorbringen nicht wirksam entgegengetreten, wonach die Beklagte zu 3) ab dem Jahr 2015 anstelle der vorherigen inländischen Vertriebspartner im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen getreten ist und dabei namentlich auch Werbung im Internet für die angegriffenen Ausführungsformen in einer Weise betrieben hat, die auf die Beklagte zu 3) als Bezugsquelle der entsprechenden Vorrichtungen schließen ließ. Dass die Beklagte zu 3) behauptet, seit dem Nichtigkeitsurteil des BPatG im Oktober 2015 keine Vertriebsaktivitäten mehr zu entfalten, ist insoweit unerheblich, weil, worauf die Klägerin zu Recht hinweist, ihre früheren Vertriebsaktivitäten genügen, um eine Wiederholungsgefahr für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch zu begründen sowie den Tatbestand der Auskunfts-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche zu erfüllen und die Klägerin auch zur Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 3) dem Grunde nach zu berechtigen.
2.
Weil die Beklagten die technische Lehre des Klagepatents widerrechtlich benutzt haben, schulden sie für die Zukunft Unterlassung im tenorierten Umfang.
Unbegründet ist der Unterlassungsantrag der Klägerin insoweit als er auf Vorrichtungen gerichtet ist, bei denen, gemäß der zweiten Alternative der Merkmale 1.2 und 1.5 des Hauptanspruchs 1 des Klagepatents, die Bandführung unmittelbar in der Bauteil-Montagemaschine angebracht wird, und nicht in einem Bauteilband-Magazin und erst vermittelt durch dieses in der Bauteil-Montagemaschine. Für derlei Vorrichtungen lässt sich keine Begehungsgefahr feststellen. Die Klägerin hat nicht hinreichend dargetan, dass die Beklagten Vorrichtungen vertreiben, bei denen die Bandführung unmittelbar in der Bauteil-Montagemaschine angebracht ist. Sie hat sich darauf beschränkt, einerseits den Vortrag der Beklagten, wonach die angegriffene Ausführungsform 1 (ii-Feeder) in die angegriffene Ausführungsform 2 (ii-Feed Cart) eingesetzt werden muss und nicht unmittelbar in der angegriffenen Ausführungsform 3 (iineo) verwendet werden kann, mit Nichtwissen zu bestreiten. Das genügt der Darlegungslast der Klägerin deshalb nicht, weil es ihr obliegt, den Verletzungstatbestand ihrerseits darzulegen und sie sich nicht darauf zurückziehen kann, die Grenzen einer eingeräumten Verletzungshandlung der Beklagten mit Nichtwissen zu bestreiten. Andererseits stützt sich die Klägerin auf das Vorbringen der Beklagten, wonach andere Bandführungen als die angegriffene Ausführungsform 1 in der Bauteilmontagemaschine, also der angegriffenen Ausführungsform 3, eingesetzt werden, um daraus die Behauptung zu schlussfolgern, die Beklagten hätten ihrerseits vorgebracht, in der angegriffenen Ausführungsform 3 könnten Bandführungen auch unmittelbar, also ohne Magazin verwendet werden. Das genügt der Vortragsobliegenheit der Klägerin ebenfalls nicht, weil sie sich auf Mutmaßungen zur Bedeutung des Vorbringens der Beklagten beschränkt und die Beklagten hierauf mit dem substantiierten Vorbringen erwidert haben, dass jedenfalls die angegriffene Ausführungsform 1 nicht ohne Magazin, also die angegriffene Ausführungsform 2 in der Bauteil-Montagemaschine, also der angegriffenen Ausführungsform 3 verwendet werden kann.
Aus dem – unstreitigen – Vertrieb einer Vorrichtung gemäß der ersten Alternative des Merkmals 1.5 des Hauptanspruchs 1 des Klagepatents folgt keine Begehungsgefahr für Verletzungshandlungen, die sich auf Vorrichtungen gemäß der zweiten Alternative beziehen. Eine Wiederholungsgefahr besteht deshalb nicht, weil diese nur für im Kern gleichartige Verletzungshandlungen besteht (Schulte / Voß / Kühnen, Komm. z. PatG, 9. Aufl., § 139 Rdn. 50), die Nutzung einer Vorrichtung, die auch nach der technischen Lehre des Klagepatents eine Variante darstellt aber nicht mehr als im Kern gleichartig betrachtet werden kann. An einer Erstbegehungsgefahr fehlt es deshalb, weil aus einer einmal begangenen Verletzungshandlung nicht der Schluss gezogen werden kann, es drohe die Verletzungshandlung im Hinblick auf eine andere Ausführungsform, deren Herstellung und Vertrieb der Verletzer weder vorgenommen noch für sich beansprucht hat (Schulte / Voß / Kühnen, a.a.O., § 139 Rdn. 69).
Indes erstreckt sich der Unterlassungsanspruch der Klägerin, soweit er für Vorrichtung nach der zweiten Variante des Hauptanspruchs des Klagepatents besteht, auch auf die Verletzungshandlungen des Gebrauchs und des Besitzens. Durch das einmalige Anbieten einer Ausführungsform entsteht eine Begehungsgefahr für alle Verletzungshandlungen des Vertriebs (Schulte / Voß / Kühnen, a.a.O., § 139 Rdn. 50; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., Rdn. D 238), also auch des Gebrauchens und des Besitzens zum Zwecke der Einfuhr.
Soweit die Klägerin eine mittelbare Verletzung des Klagepatents geltend macht, schulden die Beklagten Unterlassung im Umfange eines Schlechthinverbots. Dass die angegriffenen Ausführungsformen technisch und wirtschaftlich sinnvoll in einer Weise benutzt werden könnten, die von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch macht, ist von den Beklagten selber nicht eingewandt worden und auch sonst nicht ersichtlich.
3.
Die Beklagten trifft ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Als Fachunternehmen hätten sie bei Anwendung der von ihnen zu fordernden Sorgfalt die Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents erkennen und vermeiden können. Für die Zeit nach Patenterteilung schulden sie daher als Gesamtschuldnerinnen Ersatz des Schadens, welcher der Klägerin entstanden ist und noch entstehen wird, Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG. Da die genaue Schadensersatzhöhe derzeit noch nicht feststeht, die Klägerin nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagten hat, hat die Klägerin ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach festgestellt wird. Dabei ist die Feststellung gegenüber der Beklagten zu 3) zeitlich allerdings auf die Zeit seit dem 20. April 2015 zu begrenzen, weil die Beklagte zu 3) erst zu diesem Zeitpunkt durch Eintragung ins Handelsregister als Rechtsträgerin entstanden ist. Eine Haftung für Geschehnisse vor Entstehen eines Rechtsträgers kann nicht entstehen, weswegen insoweit auch kein Feststellungsinteresse der Klägerin besteht.
Um die Klägerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz zu beziffern, ist die Beklagte verpflichtet, im zuerkannten Umfange über ihre Benutzungshandlungen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen. Zur Vorbereitung des als Feststellungsantrag geltend gemachten verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruchs kann die Klägerin Auskunft und Rechnungslegung nach Abschluss eines einmonatigen Karenzzeitraums nach Patenterteilung, mithin ab dem 30. Mai 2008 verlangen. Auf den Zeitpunkt der ersten von der Klägerin geltend gemachten Verletzungshandlung, also den 24. Oktober 2012, kommt es entgegen der Auffassung der Beklagten nicht an, weil Auskunft nicht erst ab der ersten feststellbaren konkreten Benutzungshandlung geschuldet wird (Kühnen, a.a.O., Rdn. D 518). Eine Begrenzung mit Blick auf den Klägervortrag zur zeitlich frühesten Verletzungshandlung muss schon deshalb ausscheiden, weil es vom Kläger unentdeckte frühere Benutzungshandlungen gegeben haben mag.
Zeitlich begrenzt ist allerdings der gegen die Beklagte zu 3) gerichtete Auskunftsanspruch: Auch auf Auskunft haftet die Beklagte zu 3) erst ab dem 20. April 2015, weil sie erst dann durch Eintragung ins Handelsregister als Rechtsträgerin entstanden ist.
Die Beklagten sind auch wie von der Klägerin geltend gemacht zur Auskunft und Rechnungslegung über Peripheriegeräte und Bestückungsmaschinen verpflichtet, soweit diese gemäß dem im Klageantrag zu I.1.b) geltend gemachten Unteranspruch 13 des Klagepatents Bestanteil eines klagepatentgemäßen Bauteil-Montagesystems sind. Dadurch, dass die Klägerin diese Auskünfte rückbezogen auf diesen Anspruch geltend macht, ist klargestellt, dass die geforderten Auskünfte und die geforderte Rechnungslegung hierauf beschränkt sind und sich, anders als die Beklagten meinen, gerade nicht auf Gegenstände erstrecken, die vom Schutzbereich des (eingeschränkt aufrechterhaltenen) Klagepatents gar nicht umfasst sind. Es kommt daher insoweit auch nicht auf den rechtlichen Aspekt des Verkaufs von nicht im Schutzbereich liegenden Peripheriegeräten aufgrund der Patentverletzung an, denn die Auskunft ist insoweit auf patentverletzende Handlungen beschränkt. Entsprechendes gilt für die begehrten Auskünfte zu den Bestückungsmaschinen: auch insoweit wird nur Auskunft über den Vertrieb von Bestückungsmaschinen begehrt, deren Vertrieb zugleich eine Patentverletzung begründet.
Im Rahmen der gemäß § 140 b PatG bestehenden Auskunftspflicht hat die Beklagte außerdem die betreffenden Belege zu überlassen (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 5, 249 – Faltenbalg).
4.
Aufgrund ihrer widerrechtlichen Verletzung des Patents, sind die Beklagten gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140a Abs. 3 PatG verpflichtet, die patentverletzenden Erzeugnisse zurückzurufen und endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen. Dem steht nicht entgegen, dass die Beklagten zwar innerhalb der EU, aber im Ausland ansässig sind.
Die Kammer (Urteile vom 19. September 2013, Az. 4c O 14/13 und 4c O 15/13; im Ergebnis ebenso LG Düsseldorf, Urteil vom 26. Juli 2012, Az. 4a O 282/10; ebenso LG Mannheim, Mitt. 2014, 235 – Abdichtsystem; zustimmend auch Kühnen, a.a.O., Rdn. D 570; a.A. OLG Düsseldorf, Urteil vom 18. Juli 2013, Az. I-2 U 100/11) ist der Auffassung, dass der Rückrufanspruch einen eigenen Regelungsgehalt besitzt und deshalb, wie sich das auch im Wortlaut des § 140a Abs. 3 PatG widerspiegelt, keinen inländischen Besitz und kein inländisches Eigentum des Verletzers am Verletzungsgegenstand voraussetzt. Auch der Rückrufanspruch knüpft zwar, ebenso wie der Vernichtungsanspruch an die Störungsbeseitigung als Ziel an, anders als der Vernichtungsanspruch soll er dieses Ziel aber allein dadurch erreichen, dass Verletzungsgegenstände zum Verletzer zurückgelangen, der zur Unterlassung weiterer Vertriebshandlungen und außerdem zur endgültigen Entfernung der Verletzungsgegenstände aus den Vertriebswegen verpflichtet ist. Gelangen die Gegenstände dadurch (zurück) ins Ausland, wird die Störungsbeseitigung auch dann erreicht, wenn der zum Rückruf Verpflichtete die Gegenstände zwar nicht vernichtet, sondern beispielsweise im patentfreien Ausland vertreibt, sich aber aller Vertriebshandlugen im Inland enthält.
Ferner steht dem Rückrufanspruch nicht entgegen, dass, wie die Beklagten behaupten, die patentverletzenden Erzeugnisse von den gewerblichen Endabnehmern höchstwahrscheinlich nicht mehr weiterveräußert werden. Der Rückruf ist auch gegenüber solchen Endabnehmern auszusprechen, welche die Gegenstände ausschließlich selber, aber immerhin gewerblich nutzen, denn der Verbleib bei solchen Endabnehmern würde den zu beseitigenden Störungszustand verlängern (im Ergebnis wohl ebenso Schulte / Voß / Kühnen, a.a.O., § 139 PatG Rdn. 32).
5.
Hingegen schulden die Beklagten zu 1) und 2) nicht die von der Klägerin verlangte Vernichtung patentverletzender Gegenstände. Die Beklagten haben ihren Unternehmenssitz jeweils zwar innerhalb der EU, aber im Ausland. Der Vernichtungsanspruch setzt indes voraus, dass der Verletzer jedenfalls zu irgendeinem Zeitpunkt im Inland Besitz oder Eigentum an Verletzungsgegenständen hatte (Kühnen, a.a.O., Rdn. E 534ff.). Dass dies in Ansehung der angegriffenen Ausführungsformen bei den Beklagten zu 1) und 2) der Fall ist oder war, hat die Klägerin nicht konkret dargetan. Vielmehr ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Beklagten den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen bis Ende 2014 im Inland über ein Vertriebsunternehmen ins Werk gesetzt haben, nämlich die vor dem Landgericht Mannheim aus demselben Patent in Anspruch genommene B und danach über die Beklagte zu 3) als inländische Vertriebsgesellschaft. Es erscheint damit möglich, dass im Inland nur diese Vertriebsunternehmen oder die Beklagte zu 3) Besitz und Eigentum an den Verletzungsgegenständen hat. Dass stattdessen die Beklagten zu 1) und 2) Besitz oder Eigentum im Inland hatten, ergibt sich aus dem Vorbringen der Klägerin nicht. Gegenüber der Beklagten zu 3) ergibt sich indes der Vernichtungsanspruch aus Art. 64 EPÜ, § 140a Abs. 1 PatG.
6.
Unbegründet ist hingegen der Antrag der Klägerin auf Urteilsveröffentlichung. Ein solcher Anspruch aus Art. 64 EPÜ, § 140e PatG besteht nicht. Es fehlt an einem insoweit erforderlichen berechtigten Interesse der Klägerin an der Urteilsveröffentlichung. Aus dem Tatbestandsmerkmal des berechtigten Interesses ergibt sich als Voraussetzung des Urteilsveröffentlichungsanspruchs, dass bei der gebotenen Abwägung der gegenläufigen Interessen der Partei die Interessen der klagenden Partei überwiegen, und zwar nicht nur unter generalpräventiven Aspekten, die nicht in jedem Fall eine Urteilsveröffentlichung gebieten (Schulte/Voß/Kühnen, Komm. z. PatG, 9. Aufl., § 140 Rdn. 8). Demnach besteht ein Anspruch auf Urteilsveröffentlichung nicht, wenn der Verletzungstatbestand keine Besonderheiten in der Rechtsbeeinträchtigung des Patentinhabers aufweist und auch kein besonderes Bedürfnis daran besteht, die Öffentlichkeit vom Ergebnis des Rechtsstreits in Kenntnis zu setzen.
Zu diesen Voraussetzungen hat die Klägerin keine tatsächlichen Umstände in ausreichendem Maße vorgetragen. Im Gegenteil hat sie vorgebracht, der fragliche Markt sei überschaubar und habe wenig Akteure. Dann erscheint es gerade nicht geboten, durch eine Veröffentlichung, die sich an eine unbestimmte Vielzahl von Adressaten richtet, die hiesige Entscheidung bekannt zu machen. Soweit die Klägerin weiter ausführt, Abnehmer der Beklagten müssten sich jeweils für erhebliche Investitionen entscheiden und bedürften deshalb der Information, liegt dies erstens nicht im Schutzzweck des § 140e PatG und geht dies zweitens auch nicht über übliche Verletzungs-Konstellationen im Bereich der Investitionsgüter hinaus.
Hinzu kommt, dass der Rechtsbestand des Klagepatents immerhin so unsicher war, dass sein Schutzbereich erstinstanzlich erheblich eingeschränkt worden ist. Dann erscheint es aber nicht geboten, die Öffentlichkeit über einen Verletzungstatbestand zu informieren, der auf der nur unter komplizierten Erwägungen zu beurteilenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents beruht.
IV.
Für eine Aussetzung des Rechtsstreits im Hinblick auf den Berufungsrechtszug der parallelen Nichtigkeitsklage besteht kein Anlass.
In der vorliegenden prozessualen Konstellation, in welcher der Rechtsstreit zunächst mit Blick auf die zum damaligen Zeitpunkt noch ausstehende erstinstanzliche Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ausgesetzt worden war, das Klagepatent sodann aber im eingeschränkten, nunmehr auch nur noch im Verletzungsrechtsstreit geltend gemachten Umfang aufrechterhalten worden ist, kann eine erneute Aussetzung mit Blick auf das noch laufende Berufungsverfahren nur unter engen Voraussetzungen erfolgen. Weil in dieser Konstellation nicht nur der – vom Verletzungsgericht grundsätzlich immer zu beachtende – Erteilungsakt für die Patentfähigkeit des Klagepatents spricht, sondern darüber hinaus eine Entscheidung eines fachkundig besetzten gerichtlichen Spruchkörpers in einem kontradiktorischen Streit um den Rechtsbestand, welcher überdies vor dem Hintergrund des Verletzungsrechtsstreits geführt worden ist und weiterhin geführt wird, kommt eine faktische weitere Suspendierung des Patentschutzes für die weitere, ebenfalls erhebliche Zeitdauer des Berufungsrechtszuges im Nichtigkeitsverfahren nur in Betracht, wenn so durchgreifende Zweifel gegen die Richtigkeit des erstinstanzlichen Nichtigkeitsurteils bestehen, dass von seiner Abänderung mit einiger Sicherheit ausgegangen werden muss. Es ist daher in Rechtsprechung und Schrifttum anerkannt, dass bei einem erstinstanzlich bestätigten Klagepatent und dessen festgestellter oder unstreitiger Verletzung eine Aussetzung mit Blick auf den Berufungsrechtszug im Nichtigkeitsverfahren grundsätzlich nicht in Betracht kommt (Schulte/Voß/Kühnen, Komm. z. PatG, 9. Aufl., § 139 Rdn. 285; vgl. auch BGH GRUR 1958, 179 – Resin). Demgegenüber kommt eine Aussetzung trotz erstinstanzlicher (teilweiser) Aufrechterhaltung des Klagepatents, dessen Verletzung unstreitig oder feststellbar ist, nur in Betracht, wenn das erstinstanzliche Nichtigkeitsurteil an offensichtlichen Mängeln leidet, so dass das Verletzungsgericht ernsthaft befürchten muss, ein Verletzungsurteil auf einer erkennbar unrichtigen Annahme, nämlich der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu gründen (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2008, 329, 331 – Olanzapin; Kühnen, a.a.O. Rdn. E 530, mit dem zutreffenden Hinweis darauf, dass das erstinstanzliche Verletzungsgericht grundsätzlich nicht die Rechtsmittelentscheidung im Rechtsbestandsverfahren vorwegnehmen kann und darf).
Gemessen an diesen Maßstäben ist eine Aussetzung vorliegend nicht geboten.
a)
Das BPatG hat darauf erkannt, das Klagepatent sei in seinem Merkmal 1.3, gemäß dem das Profil, das Führungsmittel (15), das Freilegemittel und das Arretiermittel (25, 26) fest miteinander verbunden sind, nicht gegenüber dem Offenbarungsgehalt des prioritätsgebenden Dokument (WO X, Anlage NK 8; in deutscher Übersetzung als Anlage B 25; im Folgenden: WO ‘X ) unzulässig erweitert. Dieses Ergebnis begründet das BPatG damit, dass eine feste Verbindung dieser baulichen Elemente im prioritätsgebenden Dokument in den Figuren 2 bis 4 sowie in der Beschreibung auf Seite 12, Zeilen 14 bis 24 voroffenbart sei. Dies erscheint zustimmungswürdig und jedenfalls nicht offensichtlich unrichtig.
Eine feste Verbindung zwischen diesen baulichen Elementen der Bandführung in dem Sinne, dass sie nicht ohne erhebliche und gezielte Krafteinwirkung voneinander gelöst werden können, so dass die Bandführung als Ganzes gehandhabt werden kann, ohne dass die Gefahr eines Auseinanderfallens oder einer unkontrollierten baulichen Veränderung der Bandführung besteht, ergibt sich aus der Beschreibung der WO ‘X namentlich in Zusammenschau mit ihren Figuren 2, 3 und 4. Im Zuge der allgemeinen Erfindungsbeschreibung erläutert die WO ‘X (Seite 4, Zeile 35 bis Seite 5 Zeile 4; in der deutschen Übersetzung gemäß Anlage B 25 letzter Absatz auf Seite 3), dass das beladene Trägerband von der Bauteilmontage-Maschine beliebig entfernt oder dort wiederum eingesetzt werden kann und dass dies die Stillstandzeit der Bauteilmontage-Maschine verkürzt. Im Detail erläutert wird dieser Aufbau des Bandführung 10 sodann durch die WO ‘X (Seite 5, Zeilen 14 bis 24; in der deutschen Übersetzung gemäß Anlage B 25 letzter Absatz auf der Seite 8) unter Bezugnahme auf die Figuren 2, 3 und 4 der Prioritätsschrift. Aus Beschreibung und Zeichnungen kann der Fachmann dabei erkennen, dass die Bandführung mit ihren einzelnen Bauteilen, namentlich mit Profil, Führungsmittel, Freilegemittel und Arretiermittel als Ganzes gehandhabt werden kann, woraus der Fachmann die Offenbarung entnimmt, dass die Bandführung im genannten Sinne fest miteinander verbundene Bauteile aufweist, andernfalls diese Handhabung eben nicht möglich wäre.
Die Auffassung der Beklagten, es fehle deshalb an einer hinreichend eindeutigen und unmittelbaren Voroffenbarung in der WO ‘X , weil dort nirgends ausdrücklich eine feste Verbindung gelehrt wird, dürfte überdies auch deshalb nicht durchgreifen, weil der Fachmann, der ja die Notwendigkeit einer sinnvollen Handhabung der Bandführung erkennt, im Gegenteil einen ausdrücklichen Hinweis auf das Fehlen einer festen Verbindung der genannten Bauelemente erwarten dürfte, wenn die Offenbarung hierauf beschränkt sein sollte. Denn der Fachmann erkennt, dass nur lose zusammengesetzte Bauelemente nahezu unausweichlich die Handhabung der Bandführung erschweren würden, so dass er dann entsprechende Gegenmaßnahmen erwarten würde, die die Handhabung trotz nur lose zusammengesetzter Bauelemente der Bandführung gewährleisten könnten.
Aus dem Beschluss der Kammer vom 18. November 2014 (Bl. 427ff. GA), mit dem das vorliegende Verletzungsverfahren bis zum erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt worden war, ergibt sich nichts anderes. Erstens hatte die Kammer sich dort mit einer anderen Fassung des Klagepatents zu befassen, die nämlich lehrte, dass die genannten Komponenten eine „bauliche Einheit“ bildeten und nicht lediglich fest miteinander verbunden seien. Zweitens lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht das erstinstanzliche Nichtigkeitsurteil vor, welches aus den genannten rechtlichen Gründen in besonders starker Weise für den Rechtsbestand des Klagepatents (in seiner eingeschränkt aufrecht erhaltenen Form) spricht.
Jedenfalls ergibt sich aus dem Dargelegten, dass die Verneinung einer unzulässigen Erweiterung durch das BPatG nicht offensichtlich unrichtig erscheint.
b)
Ebenso wenig erscheint die Beurteilung des BPatG offensichtlich unrichtig, wonach die JP04 03X A (Anlage NK 11, in deutscher Übersetzung als Anlage NK 11a; im Folgenden: JP ‘X ) die technische Lehre des Klagepatents nicht neuheitsschädlich vorwegnimmt. Insoweit wenden sich die Beklagten auch nicht gegen die Einschätzung des BPatG (Urt. v. 8. Oktober 2015, Anlage B 28, Seite 41, erster Absatz), dass die JP ‘X eine „Kassetten-Lösung“ offenbart, bei der alle Bestandteile eines Bandmagazins und einer Bandführung in einem einheitlichen Bauteil miteinander vereint sind. Die in der JP ‘X insgesamt offenbarte Kassette kann demnach aber nicht eine Bandführung nach Anspruch 1 sein, was die Beklagten nicht in Abrede stellen, Merkmal 1.4 des Klagepatents vorwegnehmen, weil die Kassette sowohl eine Bandführung als auch Zuführmechanismen im klagepatentgemäßen Sinne aufweist.
Dass das BPatG hingegen, wie von den Beklagten geltend gemacht, in offensichtlich fehlerhafter Weise verkannt habe, dass die in der JP ‘X offenbarte Zuführeinheit 2 mit einer Teilezuführvorrichtung 1 die Bandführung im Sinne des Klagepatents sei, lässt sich nicht ausmachen. Die JP ‘X offenbart zwar, dass die Zuführeinheit 2 von der Bandvorschubeinheit 3 gelöst werden kann, aber nur in der betrieblichen Situation, dass kein Band mehr übrig ist und also keine weiteren zuzuführenden elektronischen Bauteile mehr verarbeitet werden können. In dieser Situation des Nachladens wird die Zuführeinheit gelöst, eine neue Zuführspule 4 wird angebracht und sodann wird die Zuführeinheit wiederum an die Bandvorschubeinheit 3 gekoppelt (Anlage NK 11a, Seite 10, mittlerer Absatz). Damit dürfte aber die JP ‘X gerade nicht eine Gestaltung offenbaren, in der, wie vom Klagepatent gelehrt und als vorteilhaft beschrieben, die Bandführung laufend schnell gewechselt werden kann, sei es, weil das Band leer ist, sei es, weil nunmehr ein anderes Band mit anderen Bauteilen verwendet werden soll. Vielmehr dürfte die JP ‘X nur eine gewisse Flexibilisierung des ohnehin notwendigen Vorgangs, ein neues Band mit weiteren Bauteilen zu laden, offenbaren. Das dürfte den Fachmann aber nicht zu der Erkenntnis führen, dass die Zuführeinheit 2 als gesondertes Bauteil mit wiederum fest verbundenen Komponenten im Sinne der Merkmale 1.2 und 1.3 ist, welches indes, weil es ohne weiteres und ständig leicht zu entnehmen und zu handhaben ist, gesondert zu betrachten sei und damit gemäß Merkmal 1.4 über keinen Zuführmechanismus verfügt. Im Gegenteil dürfte der Fachmann der JP ‘X die Offenbarung entnehmen, dass die Zuführeinheit 2 in einem baulichen Zusammenhang mit dem Zuführmechanismus steht, nämlich dem Zahnrad 41, so dass, selbst wenn die Zuführeinheit 2 als eine klagepatentgemäße Bandführung zu verstehen wäre, diese doch entgegen Merkmal 1.4 über einen Zuführmechanismus verfügte.
Soweit die Beklagten geltend machen, der JP ‘X lasse sich eine Offenbarung entnehmen, nach welcher an der Bauteil-Montagemaschine eine Vielzahl von Bandvorschubeinheiten 3 vorgesehen werden könnte, an die sodann auch im Betrieb der Bauteilmontagemaschine in beliebiger und flexibler Weise Zuführeinheiten 2 angesetzt werden könnten, reißt dies nicht nur die Offenbarung einer einheitlichen Teilezuführungsvorrichtung 1 nach der JP ‘X künstlich auseinander, es findet auch keine Stütze in der Offenbarung der JP ‘X . Diese dürfte nur einen Montagetisch 56 offenbaren, der eine Vielzahl von Rillen 56a als Steckplätze für die Teilezuführungsvorrichtungen 1 aufweist.
c)
Schließlich erscheint die Auffassung des BPatG, wonach die Vorbenutzungsform „Tape Trolley“ (durch die Beklagte in Anlagenkonvolut NK 12 dokumentiert) die technische Lehre des Klagepatents in seiner eingeschränkt aufrechterhaltenen Form nicht nahelege, nicht offensichtlich fehlerhaft. Merkmal 1.3, wonach in der klagepatentgemäßen Bandführung dessen Komponenten Profil, Führungsmittel, Freilegemittel und Arretiermittel fest miteinander verbunden sind, ist durch die Vorbenutzungsform Tape Trolley nicht neuheitsschädlich voroffenbart und dürfte auch nicht nahegelegt sein.
Soweit die Beklagten anführen, es hätte für den Fachmann nahegelegen, den Tape Trolley mit einem Deckel zu versehen, der zwar nicht allseitig fest am Tape Trolley angebracht ist (weil dann nämlich die Komponenten innerhalb des Tape Trolley nicht mehr zugänglich wären), aber mit einem Scharnier verbunden ist und eine Haftreibung gegenüber dem Band ausübt, weil dieses durch eine Feder von unten in Richtung Deckel gedrückt wird, ist in rechtlicher Hinsicht dem bereits entgegen zu setzen, dass die Beklagten nicht darlegen, und zwar auch nicht in ihrer an den BGH gerichteten Berufungsbegründung vom 13. Juni 2016 (Anlage B 32), aufgrund welcher Umstände davon ausgegangen werden kann, dass derlei Maßnahmen erstens zum Fachwissen des Fachmanns im Prioritätszeitpunkt gehörten, und zweitens welchen Anlass der Fachmann gehabt haben soll, dieses Fachwissen mit dem Offenbarungsgehalt der Vorbenutzungsform Tape Trolley zu kombinieren.
Ferner erscheinen zwei Argumente überaus plausibel, die nach Auffassung des BPatG den Fachmann von einer solchen Gestaltung abgehalten hätte: Zum einen darf eine Scharnierverbindung keinen seitlichen Platzbedarf in Anspruch nehmen, weil die Tape Trolleys nebeneinander bündig anliegen müssen. Der Fachmann hätte deshalb aufgrund routinemäßiger Überlegungen nicht nur eine Scharnierverbindung als geeignet erkennen müssen, sondern auch noch eine Gestaltung einer solchen Scharnierverbindung, die zur Seite hin nicht aufträgt. Zum anderen weist das BPatG darauf hin, dass ein Deckel eine obere Begrenzung bildet, die die Verwendung unterschiedlich dicker Bänder verhindern kann und damit die Einsatzfähigkeit des Tape Trolleys behindern würden. Die Gegenposition der Beklagten, eine Scharnierverbindung weise gerade genug Flexibilität auf, um sich unterschiedlich dicken Bauteilbändern anzupassen, dürfte demgegenüber nicht durchgreifen, denn ab einer bestimmten Dicke kann die Scharnierverbindung nur nachgeben, indem der Deckel sich öffnet und dann die feste Verbindung im Sinne von Merkmal 1.3 verloren geht.
V.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.
Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 242, 259 BGB
§ 140e PatG
§ 438 ZPO
§ 415 ZPO
§ 148 ZPO
§ 9 PatG
§ 256 ZPO
§ 140 b PatG
§ 139 PatG
§ 709 ZPO
§ 139 Abs. 1 und 2 140a Abs. 1 und 3, 140b PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 140a Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 1 PatG
§ 92 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1958, 179
GRUR-RR 2008, 329, 331
2 Ni 42/13
X ZR 30/16
4c O 14/13
4c O 15/13
4a O 282/10
2 U 100/11