Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2007-08-14, Aktenzeichen 4a O 235/06
ECLI: ECLI:DE:LGD:2007:0814.4A.O235.06.00

Tenor:
Die Beklagten werden verurteilt,
1.
es gegenüber der Klägerin zu 2) bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu insgesamt zwei Jahren, zu vollstrecken an ihrem jeweils gesetzlichen Vertreter, zu unterlassen,
ein Verfahren zur Erzeugung eines medizinischen Modells auf Basis von digitaler Bildinformation von einem Körperteil, gemäß dessen diese Bildinformation von einem Körperteil mittels der sogenannten „Rapid Prototyping“-Technik und somit mit einer Bearbeitungseinheit und einer Rapid-Prototyping-Maschine in ein Basismodell umgesetzt wird, wovon zumindest ein Teil die positive oder negative Form mindestens eines Teils des Körperteils zeigt,
im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patentes 0 756 735 B 1 anzuwenden,
bei dem dem Basismodell zumindest ein künstliches funktionelles Element mit einer nützlichen Funktion zugeordnet wird, in Funktion der digitalen Bildinformation in der Form, worin alle medizinischen Daten sichtbar sind, das heisst, in der Grauwert-Bildinformation, vor dem Segmentieren, wobei die nützliche Funktion des funktionellen Elements ein Anzeichen für einen physischen Parameter ist, wie etwa eine Position, eine Richtung, eine Länge oder einen Winkel, die während eines chirurgischen Eingriffs wichtig sind, oder die Form einer Knochenerhöhung.
2.
die durch ein Verfahren zur Erzeugung eines medizinischen Modells auf Basis von digitaler Bildinformation von einem Körperteil, gemäß dessen diese Bildinformation von einem Körperteil mittels der sogenannten „Rapid Prototyping“-Technik und somit mit einer Bearbeitungseinheit und einer Rapid-Prototyping-Maschine in ein Basismodell umgesetzt wird, wovon zumindest ein Teil die positive oder negative Form mindestens eines Teils des Körperteils zeigt, dadurch gekennzeichnet, dass dem Basismodell zumindest ein künstliches funktionelles Element mit einer nützlichen Funktion zugeordnet wird, in Funktion der digitalen Bildinformation in der Form, worin alle medizinischen Daten sichtbar sind, das heisst, in der Grauwert-Bildinformation, vor dem Segmentieren, wobei die nützliche Funktion des funktionellen Elements ein Anzeichen für einen physischen Parameter ist, wie etwa eine Position, eine Richtung, eine Länge oder einen Winkel, die während eines chirurgischen Eingriffs wichtig sind, oder die Form einer Knochenerhöhung, unmittelbar hergestellten Modelle
im Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patentes 0 756 735 B 1 anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
3.
der Klägerin zu 1) für die Zeit vom 05. September 1998 bis zum 31. Dezember 2005 und der Klägerin zu 2) für die Zeit seit dem 01. Januar 2006 über den Umfang der vorstehend in Ziffer I. 1. und 2. bezeichneten Handlungen für die Zeit seit dem 05. September 1998 Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses, das Folgendes beinhaltet:
a) die Anzahl der Anwendungen des Verfahrens
b) der Menge der Erzeugnisse, die mittels des Verfahrens hergestellt wurden,
c) die einzelnen Lieferungen der Verfahrenserzeugnisse, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
d) die einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
e) die betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
f) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und der erzielten Gewinn,
4.
die im unmittelbaren und mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen, unter Ziffer I. 2. beschriebenen Verfahrenserzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach Wahl der Beklagten an einen von der Klägerin zu 2) zu benennenden und zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.
II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch die unter Ziffer I. bezeichneten, begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei die Beklagten im Verhältnis zur Klägerin zu 1) Schadensersatz für die Zeit vom 05. September 1998 bis zum 31. Dezember 2005 und im Verhältnis zur Klägerin zu 2) Schadensersatz für die Zeit seit dem 01. Januar 2006 schulden.
III.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
IV.
Die Gerichtskosten trägt die Klägerin zu 1) zu 44 % und die Beklagte zu 1) und zu 2) zu jeweils 28 %.
Die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1) tragen die Beklagten zu 1) und 2) jeweils zu 10 % und zu 80 % die Klägerin zu 1) selbst.
Die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2) tragen die Beklagten zu 1) und 2) jeweils zu 50 %.
Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) tragen die Klägerin zu 1) zu 44 %, und zu 56 % die Beklagte zu 1) selbst.
Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2) tragen die Klägerin zu 1) zu 44 %, und zu 56 % die Beklagte zu 2) selbst
V.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin zu 1) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,00 €, für die Klägerin zu 2) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1.600.000,00 € und für die Beklagten zu 1) und zu 2) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Den Parteien wird nachgelassen, die Sicherheit durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse zu erbringen.

Tatbestand:
Die Klägerinnen nehmen die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents X (Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Schadensersatz, hilfsweise wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch. Die Klägerin zu 1) ist Inhaberin des Klagepatents, das unter Inanspruchnahme einer belgischen Priorität vom 19.04.1994 am 11.04.1995 angemeldet wurde und dessen Erteilung am 05.08.1998 veröffentlicht wurde. Das Patent steht in Kraft. Die Klägerin zu 2) ist mit Wirkung zum 01.01.2006 Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am Klagepatent. Der am 08.08.2006 mit rückwirkender Geltung abgeschlossene Lizenzvertrag enthält in Ziffer 8.1 folgende Regelung:
"Each Party shall at its sole discretion have the right to defend and/or enforce the Intellectual Property".
Übersetzt:
"Jede Vertragspartei ist nach eigenem Ermessen berechtigt, die gewerblichen Schutzrechte zu verteidigen und/oder gerichtlich durchzusetzen."
Wegen des weiteren Inhalts des Lizenzvertrags wird auf die Anlage K 19 verwiesen. Das Klagepatent bezieht sich auf ein Verfahren zum Erzeugen eines medizinischen Modells auf Basis von digitalen Bildinformationen eines Körperteils.
Der von den Klägerin geltend gemachten Patentanspruch 1 des Klagepatents, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, lautet in der deutschen Übersetzung (Anlage K 2) wie folgt:
Verfahren zum Erzeugen eines medizinischen Modells auf Basis von digitaler Bildinformation von einem Körperteil, gemäß dessen diese Bildinformation von einem Körperteil mittels der sogenannten "Rapid Prototyping"-Technik und somit mit einer Bearbeitungseinheit (4) und einer Rapid-Prototyping-Maschine (5) in ein Basismodell (9) umgesetzt wird, wovon zumindest ein Teil die positive oder negative Form mindestens eines Teils des Körperteils zeigt, dadurch gekennzeichnet, dass dem Basismodell (9) zumindest ein künstliches funktionelles Element (10) mit einer nützlichen Funktion zugeordnet wird, in Funktion der digitalen Bildinformation in der Form, worin alle medizinischen Daten sichtbar sind, das heisst, in der Grauwert-Bildinformation, vor dem Segmentieren, wobei die nützliche Funktion des funktionellen Elements ein Anzeichen für einen physischen Parameter ist, wie etwa eine Position, eine Richtung, eine Länge oder einen Winkel, die während eines chirurgischen Eingriffs wichtig sind, oder die Form einer Knochenerhöhung.
Nachfolgend abgebildet sind zeichnerische Darstellungen, die eine bevorzugte Ausführung des Verfahrens erläutern. Figur 1 zeigt ein generelles Blockdiagramm eines Verfahrens zur Erzeugung eines perfektionierten medizinischen Modells gemäß der Erfindung. Figur 2 stellt schematisch dar, wie ein perfektioniertes medizinisches Modell auf Basis des Bildes angefertigt wird.
Die Beklagte zu 1) – und nach der Behauptung der Klägerinnen auch die Beklagte zu 2) - vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland die Software "X" zur Planung des Einsatzes von Zahnimplantaten. Das Verfahren, in dessen Rahmen die X-Software zum Einsatz kommt, nennt sich "X". Auf ihrer deutschsprachigen Internet-Seite beschreibt die Beklagte zu 1) das Verfahren X und die darin zum Einsatz kommende Software X wie folgt:
Auf der englischsprachigen Internet-Seite der Beklagten zu 1) findet sich eine Beschreibung der Verfahrensschritte des Verfahrens "X". Wegen des Inhalts dieser Beschreibung wird auf deren deutschsprachige Übersetzung in Anlage K 8a verwiesen. Die Operationsschablonen, die Kunden der Beklagten mit Hilfe der X-Software planen können, lässt die Beklagte zu 2) in Laboren in Schweden oder den USA herstellen, und sie werden von der Beklagten zu 1) an die deutschen Kunden ausgeliefert.
Die Klägerinnen behaupten, die Software "X" werde nicht nur von der Beklagten zu 1) im Internet angeboten, sondern auch von Angestellten der Beklagten zu 2), den "Regional Sales Managern", im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit. Sie sind der Ansicht, das angegriffene Verfahren X verletze den Patentanspruch 1 des Klagepatents unmittelbar. Hilfsweise macht sie eine mittelbare Patentverletzung geltend. Die Klägerin zu 1) sei trotz der inzwischen der Klägerin zu 2) erteilten Lizenz weiterhin aktiv legitimiert, weil sich die erteilte Lizenz nur auf einen eingeschränkten Anwendungsbereich – den Dentalbereich – beziehe. Im Übrigen stehe der Klägerin zu 1) gemäß 8.1 des Lizenzvertrages ein eigenes Klagerecht zu. Wegen des Vortrags der Klägerinnen zur Patentverletzung wird auf das in den Entscheidungsgründen enthaltene tatsächliche Vorbringen verwiesen.
Nachdem die Klage zunächst ausschließlich von der Klägerin zu 1) erhoben worden war, ist die Klage mit Schriftsatz vom 23.11.2006 auf die Klägerin zu 2) erweitert worden. Zunächst hatte die alleinige Klägerin zu 1) beantragt,
I.
Die Beklagten zu 1) und 2) zu verurteilen,
es bei einem vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu insgesamt zwei Jahren, zu vollstrecken an ihrem jeweils gesetzlichen Vertreter, zu unterlassen,
ein Verfahren zur Erzeugung eines medizinischen Modells auf Basis von digitaler Bildinformation von einem Körperteil, gemäß dessen diese Bildinformation von einem Körperteil mittels der sogenannten "Rapid Prototyping"-Technik und somit mit einer Bearbeitungseinheit und einer Rapid-Prototyping-Maschine in ein Basismodell umgesetzt wird, wovon zumindest ein Teil die positive oder negative Form mindestens eines Teils des Körperteils zeigt,
bei dem dem Basismodell zumindest ein künstliches funktionelles Element mit einer nützlichen Funktion zugeordnet wird, in Funktion der digitalen Bildinformation in der Form, worin alle medizinischen Daten sichtbar sind, das heisst, in der Grauwert-Bildinformation, vor dem Segmentieren, wobei die nützliche Funktion des funktionellen Elements ein Anzeichen für einen physischen Parameter ist, wie etwa eine Position, eine Richtung, eine Länge oder einen Winkel, die während eines chirurgischen Eingriffs wichtig sind, oder die Form einer Knochenerhöhung,
insbesondere, wenn
äußere Informationen von außerhalb der Bearbeitungseinheit (4) zur Bildinformation hinzuaddiert wird und dass das funktionelle Element auch in Form einer Funktion dieser zusätzlichen äußeren Information vorliegt,
und/oder
ein funktionelles Element hinzuaddiert wird, das aus einer Form, einer Farbe oder einer Textur besteht,
eine Bohr- oder Sägeschablone gefertigt wird, mit einem Referenzteil als Basismodell das auf eine Teil des Körperteils passt, und eine Führung für das Werkzeug als funktionelles Element
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu insgesamt zwei Jahren, zu vollstrecken an ihrem jeweils gesetzlichen Vertreter, zu unterlassen,
die durch ein Verfahren zur Erzeugung eines medizinischen Modells auf Basis von digitaler Bildinformation von einem Körperteil, gemäß dessen diese Bildinformation von einem Körperteil mittels der sogenannten "Rapid Prototyping"-Technik und somit mit einer Bearbeitungseinheit und einer Rapid-Prototyping-Maschine in ein Basismodell umgesetzt wird, wovon zumindest ein Teil die positive oder negative Form mindestens eines Teils des Körperteils zeigt, dadurch gekennzeichnet, dass dem Basismodell zumindest ein künstliches funktionelles Element mit einer nützlichen Funktion zugeordnet wird, in Funktion der digitalen Bildinformation in der Form, worin alle medizinischen Daten sichtbar sind, das heisst, in der Grauwert-Bildinformation, vor dem Segmentieren, wobei die nützliche Funktion des funktionellen Elements ein Anzeichen für einen physischen Parameter ist, wie etwa eine Position, eine Richtung, eine Länge oder einen Winkel, die während eines chirurgischen Eingriffs wichtig sind, oder die Form einer Knochenerhöhung, unmittelbar hergestellten Modelle
der Klägerin über den Umfang der vorstehend in Ziffer I. 1. und 2. bezeichneten Handlungen für die Zeit seit dem 05. September 1998 Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses, das Folgendes beinhaltet:
die im unmittelbaren und mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen, unter Ziffer I. 2. beschriebenen Verfahrenserzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach Wahl der Beklagten an einen von der Klägerin zu benennenden und zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 05. September 1998 durch die unter Ziffer I. bezeichneten, begangenen Handlungen entstanden ist und zukünftig entstehen wird.
Nachdem die Klage mit Schriftsatz vom 23.11.2006 (Bl. 73 GA) auf die Klägerin zu 2) erweitert wurde, haben die Klägerinnen angekündigt, den vorstehenden Antrag für beide Klägerinnen zu stellen, wobei die Verpflichtung der Beklagten zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz dahingehend eingeschränkt wurde, dass für die Klägerin zu 2) nur für die Zeit ab dem 01.01.2006 Rechnung zu legen und Schadensersatz zu zahlen war.
In der mündlichen Verhandlung haben die Klägerinnen den vorstehend angekündigten Antrag mit der angekündigten zeitlichen Einschränkung im Hinblick auf die Klägerin zu 2) als Hauptantrag gestellt und hilfsweise beantragt,
die Beklagten zu verurteilen,
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
eine Software für ein Verfahren zur Erzeugung eines medizinischen Modells auf Basis von digitaler Bildinformation von einem Körperteil, gemäß dessen diese Bildinformation von einem Körperteil mittels der sogenannten "Rapid Prototyping"-Technik und somit mit einer Bearbeitungseinheit und einer Rapid-Prototyping-Maschine in ein Basismodell umgesetzt wird, wovon zumindest ein Teil die positive oder negative Form mindestens eines Teils des Körperteils zeigt,
im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Dritten zur Benutzung anzubieten oder zu liefern,
den Klägerinnen gegenüber für die Zeit seit dem 5. September 1998 Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen begangen wurden, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses, das Folgendes beinhaltet:
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der ihnen durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten, in der Zeit seit dem 05. September 1998 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen.
Hilfsweise beantragen die Beklagten, wie sie mit Schriftsatz vom 20.07.2007, der am 16.07.2007 bei Gericht eingegangen ist, angekündigt haben,
die Verhandlung bis zur Erledigung der ersten Instanz des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen (§ 148 ZPO).
Die Klägerinnen treten dem Aussetzungsantrag entgegen.
Die Beklagten meinen, die Klägerin zu 1) sei nicht mehr aktiv legitimiert, nachdem sie der Klägerin zu 2) eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent erteilt habe. Eine Verletzung sei schon deshalb abzulehnen, weil der Schutzbereich des Klagepatents nicht eindeutig zu bestimmen sei. Denn im Patentanspruch heisse es in der englischen Originalversion, (zumindest) ein künstliches funktionelles Element müsse dem Basismodell "hinzugefügt" werden, was dafür spreche, dass das funktionelle Element erst in einem zweiten Verfahrensschritt im Anschluss an das Basismodell erstellt würde. Im Widerspruch dazu werde in der Beschreibung (Anlage K 2, Seite 5, Zeilen 5-34) vorgegeben, dass zuerst das funktionelle Element der Bildinformation hinzugefügt und dann das Modell insgesamt mittels Rapid-Prototyping Technik erstellt werde.
Bei dem angegriffenen Verfahren werde jedenfalls – anders als vom Klagepatent gefordert – das künstliche Element nicht vor, sondern nach dem Segmentieren hinzugefügt.
Hilfsweise vertreten die Beklagten die Ansicht, sie seien zur Nutzung des Klagepatents berechtigt. Die streitgegenständliche Technik sei im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten Projekts X entwickelt worden, an dem X, X, die X und die Klägerin zu 1) teilgenommen hätten. Gemäß Artikel 17.2 der General Conditions dieses Projekts (Anlage HE 10, im Folgenden: GC) stehe sämtlichen Vertragspartnern eine einfache, kostenlose Lizenz an den so genannten Vordergrundpatenten dieses Projekts zu, das heisst an Patenten, die aus der Ausführung des spezifischen Projekts hervorgegangen sind. Das Klagepatent sei ein solches Vordergrundpatent. Als Vertragspartner seien gemäß Artikel 14 Absatz 2 GC auch "verbundene Unternehmen" anzusehen. Um ein solches verbundenes Unternehmen der X und damit um eine Inhaberin einer kostenlosen Lizenz am Klagepatent handele es sich bei der X N.V.. Die X entwickele Teile der angegriffenen Software. Sie, die Beklagten, könnten ein Nutzungsrecht von der X N.V. ableiten, da sie die relevanten Teile der angegriffenen Software direkt von X N.V. bezögen.
Außerdem bestreiten die Beklagten, dass sie selbst das patentgemäße Verfahren anwenden. Die einzelnen Verfahrensschritte würden nicht von ihnen, sondern von Radiologen, Implantologen und Zahnärzten durchgeführt. Schließlich sei eine Patentverletzung der Beklagten zu 2) überhaupt nicht und eine Patentverletzung der Beklagten zu 1) jedenfalls nicht in der Zeit vor dem 29.06.2006 dargetan.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig, aber nur im Hinblick auf die Klägerin zu 2) vollständig begründet. Soweit die Klägerin zu 1) Unterlassung geltend macht sowie Rechnungslegung und Schadensersatz für die Zeit vor dem 01.01.2006, ist die Klage bereits wegen fehlender Aktivlegitimation der Klägerin zu 1) unbegründet.
Dagegen kann die Klägerin zu 2) von den Beklagten Unterlassung, Rechnungslegung, Schadensersatz und Vernichtung aus Artikel 64 Absatz 1 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) in Verbindung mit den Paragrafen (im Folgenden: §) 139 Absatz 1 und 2, 140a Absatz 1 Satz 1, 2, 140b Absatz 1 Patentgesetz (PatG), Paragrafen 242, 259 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verlangen. Die angegriffene Ausführungsform macht vom Anspruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch, ohne dass die Beklagten dazu berechtigt sind (Paragraf 9 Satz 1 und Satz 2 Nummer 1 PatG). Im Einzelnen:
Die Klägerin zu 2) ist zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gemäß § 139 Absatz 1 PatG berechtigt, denn mit Wirkung zum 01.01.2006 ist sie – wie sich aus dem Lizenzvertrag gemäß Anlage K 19 ergibt - ausschließliche Lizenznehmerin des Klagepatents geworden.
Der Klägerin zu 1) fehlt dagegen in Bezug auf den Unterlassungsanspruch die Aktivlegitimation. Die Klägerin zu 1) ist zwar eingetragene Inhaberin des Klagepatents. Soweit in der Patentrolle die Adresse der Klägerin zu 1) abweichend mit "X (BE)" wiedergegeben ist, beruht dies darauf, dass die Klägerin zu 1) ihren Sitz nach X verlegt hat. Dennoch ist die Klägerin zu 1) nicht berechtigt, den Unterlassungsanspruch aus dem Klagepatent geltend zu machen. Denn mit Wirkung vom 01.01.2006 hat sie der Klägerin zu 2) eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent erteilt. Die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz führt dazu, dass der Lizenznehmer zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs berechtigt ist. Der Patentinhaber kann daneben nur insoweit Ansprüche gegen den Verletzer geltend machen, als er selbst durch die Patentverletzung betroffen ist, etwa, wenn sich als Folge der Patentverletzung die Umsätze des Lizenznehmers und damit die eigenen umsatzabhängigen Lizenzeinnahmen verringern (Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 17; Mes, PatG/GebrMG, 2. Aufl. 2005, § 139 Rn. 33; LG Düsseldorf InstGE 1, 9, 16 - Komplexbildner). Eine solche Betroffenheit in eigenen Rechten hat die Klägerin zu 1) aber nicht dargetan. Eine Minderung ihrer Lizenzeinnahmen kann durch die Patentverletzung schon deshalb nicht gegeben sein, weil die Klägerin zu 1) die ausschließliche Lizenz kostenlos ("royalty-free, vgl. Ziffer 2.1 des Vertrages) vergeben hat.
Ein eigenes Interesse an der gerichtlichen Geltendmachung der Patentverletzung kann die Klägerin zu 1) auch nicht aus Ziffer 8.1 des Lizenzvertrages herleiten. Darin haben die Klägerinnen sich darauf geeinigt, dass jede Vertragspartei nach ihrem alleinigen Ermessen die Rechte aus dem Patent verteidigen und/oder durchsetzen darf. Eine Aktivlegitimation der Klägerin zu 1) folgt aus dieser nur im Innenverhältnis der Klägerinnen zueinander geltenden vertraglichen Regelung nicht. Die Regelung vermag ein eigenes Interesse der Klägerin zu 1) an der Prozessführung nicht zu rechtfertigen. Denn nach dem Vertrag soll die Klägerin zu 1) zwar klagen dürfen, sie ist dazu jedoch im Verhältnis zur Klägerin zu 2) nicht verpflichtet. Unterlässt die Klägerin zu 1) die gerichtliche Geltendmachung, so macht sie sich demnach nicht gegenüber der Klägerin zu 1) schadensersatzpflichtig. Wäre dies der Fall, so könnte aus einer solchen vertraglichen Verpflichtung zur Verteidigung des Schutzrechts ein Interesse an der Prozessführung folgen (LG Düsseldorf InstGE 1, 9, 16 – Komplexbildner). Bei einer bloßen im Innenverhältnis vorgesehenen Möglichkeit der Prozessführung ist ein eigenes Interesse an der gerichtlichen Durchsetzung des Schutzrechts jedoch nicht begründet.
Ein eigenes Interesse der Klägerin zu 1) an der gerichtlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruch folgt – entgegen der Ansicht der Klägerin zu 1) - auch nicht etwa aus den in den Ziffern 4.2, 4.3 und 4.1 in Verbindung mit Ziffer 1 des Lizenzvertrages getroffenen Regelungen. In Ziffer 4.1 ist geregelt, dass sich die der Klägerin zu 2) eingeräumte Lizenz ausschließlich auf den Geschäftsbereich "X Dental" bezieht. Gemäß Ziffer 1 des Lizenzvertrages handelt es sich bei diesem Geschäftsbereich um sämtliche Geschäfte, die (...) mit der Diagnose, der Vorbeugung und der Behandlung von Zahn- und Mundkrankheiten, Fehlsteuerungen und Bedingungen zusammenhängen. Weiter wird präzisiert, dass auch Geschäfte erfasst sind, die mit der Herstellung und Auslegung von Bildern und Daten zu den vorstehenden Zwecken zu tun haben. Als Beispiel werden Zahnimplantologie und zahnärztliche Prothetik genannt. Richtig ist zwar, dass sich die Klägerin zu 1) durch diese Regelung einen Teil des Schutzbereichs des Klagepatents, der beispielsweise die Prothetik in anderen Bereichen des Körpers als den Mund und des Gesicht betrifft, zur eigenen Verwertung vorbehalten hat. Der vorliegende Rechtsstreit betrifft aber gerade einen Fall aus dem Bereich der Zahnimplantologie beziehungsweise der Zahnprothetik, in dem die Klägerin zu 1) ihre Rechte zur ausschließlichen Nutzung durch die Klägerin zu 2) an diese übertragen hat, so dass in diesem Bereich allein die Klägerin zu 2) aktiv legitimiert ist.
Auch die Ziffern 4.2 und 4.3 des Lizenzvertrages begründen kein eigenes Interesse der Klägerin zu 1) an der Prozessführung. Danach wird der Klägerin zu 2) untersagt, die eingeräumte Lizenz dazu zu nutzen, um Produkte herzustellen und zu vermarkten, die in Konkurrenz zu dem Geschäftsbereich X Dental stehen. Daraus ergibt sich jedoch nur, dass die Klägerin zu 2) keine Konkurrenzprodukte zu den auf dem Verfahren des Klagepatents basierenden Produkten im Bereich unter anderem der Zahnimplantologie und Zahnprothetik herstellen soll. Nicht dagegen lässt sich dieser Regelung entnehmen, dass die Klägerin zu 1) selbst weiterhin auf der Basis des Klagepatents Produkte im Bereich der Zahnprothetik vermarktet, so dass sie insofern durch die Patentverletzung selbst beeinträchtigt wäre. Dies wird in dieser Form auch von der Klägerin zu 1) nicht behauptet und würde im Übrigen dem Umstand widersprechen, dass die Klägerin zu 1) eine ausschließliche Lizenz zur Vermarktung patentgemäßer Produkte vergeben hat.
Auch § 265 der Zivilprozessordnung (ZPO), nach dem trotz Veräußerung der streitbefangenen Sache ein bereits anhängiger Prozess mit den bisherigen Parteien fortgeführt werden kann, ermöglicht die hier vorliegende prozessuale Konstellation nicht. Denn die Klägerin zu 1) hat nicht die in § 265 ZPO vorgesehene Möglichkeit gewählt, ein fremdes Recht im eigenen Namen im Wege einer gesetzlichen Prozessstandschaft geltend zu machen (Zöller/Greger, ZPO, 26. Aufl. 2007, § 265 Rn. 6). Statt dessen macht sie – neben dem neuen Rechtsinhaber – ein vermeintlich eigenes Recht im eigenen Namen geltend. Eine solche Klage beider Parteien – des alten und des Rechtsinhabers parallel – im eigenen Namen und gerichtet auf dieselben Rechte ist in § 265 ZPO nicht vorgesehen.
Die Klägerin zu 2) ist in Bezug auf die von ihr geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadensersatz als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am Klagepatent aktiv legitimiert. Sie hat diese Ansprüche zu Recht nur für den Zeitraum ab dem 01.01.2006 geltend gemacht, also für den Zeitraum, nachdem ihr die ausschließliche Lizenz am Klagepatent eingeräumt wurde.
Die Klägerin zu 2) ist hinsichtlich der Schadensersatzansprüche und der damit verbundenen Rechnungslegungsansprüche nur insoweit aktiv legitimiert, als diese sich auf behauptete Patentverletzungen beziehen, die vor dem 01.01.2006 stattgefunden haben. Ab diesem Zeitpunkt fehlt der Klägerin zu 1) aufgrund der an die Klägerin zu 2) eingeräumten ausschließlichen Lizenz und mangels Darlegung eines eigenen möglichen Schadens die Aktivlegitimation.
Das Klagepatent schützt im Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Erzeugung eines medizinischen Basismodells. Derartige Modelle werden beispielsweise bei der Planung und beim Einsetzen von Zahnimplantaten angewendet. Dabei können die Modelle derart eingesetzt werden, dass sie als Schablone in den Mund des Patienten eingesetzt werden, so dass dem Implantologen Position und Ausrichtung des einzusetzenden Implantats vorgegeben werden.
Die Klagepatentschrift beschreibt zunächst als vorbekannte Technik die sog. "Rapid-Prototyping-Technik". Diese Technik ermöglicht es, ein Objekt Schicht für Schicht oder Punkt für Punkt aufzubauen, indem Material hinzugefügt oder gehärtet wird. Als ein Beispiel für diese Technik nennt die Klagepatentschrift die Stereolithographie, die beispielsweise in dem Artikel "Integration of 3-D medical imaging and rapid prototyping to create stereolitographic models" von T.M. Barker beschrieben wird, bei der in einem Becken flüssiges synthetisches Material Schicht für Schicht mittels eines computergesteuerten Strahls selektiv ausgehärtet wird. Die für dieses Verfahren erforderlichen Bildinformationen über das zu modellierende Objekt kann durch einen Computertomographiescanner bereitgestellt werden.
Das Klagepatent kritisiert an dieser Technik, dass sie es nur ermögliche, Prothesen oder aber eine exakte Kopie eines Körperteils anzufertigen, an der möglicherweise eine Operation geübt werden könne. Zusätzliche funktionelle Elemente enthielten diese Modelle aber nicht. Außerdem sei nachteilhaft, dass man zwar bei der Datenermittlung, d.h. der computergesteuerten dreidimensionalen Abbildung der Objekte noch die Graupegel der Pixel anzeigen könne – die verschiedenen Graupegel zeigen den Sitz von Muskeln, Sehnen und andere wichtige klinische Daten in dem Körperteil an -, diese Werte jedoch in dem letztlich erstellten, realen, dreidimensionalen Modell nicht mehr angezeigt werden könnten.
Diesem letztgenannten Nachteil begegnet die EP-A-X. Die Druckschrift schlägt vor, ausgewählte Elemente in dem dreidimensionalen Modell einzufärben, wobei die Einfärbung unmittelbar durch die Strahlung des Stereolithographieverfahrens erzeugt wird.
Weiter setzt das Klagepatent als bekannt voraus, dass zur Vorbereitung einer chirurgischen Operation digitale Bilddaten manipuliert werden können. So kann etwa die Position und Richtung eines Implantats bestimmt werden, oder es können chirurgische Eingriffe simuliert werden. Einen Nachteil an diesem Vorgehen sieht das Klagepatent darin, dass die vorgenommenen Manipulationen letztlich nicht in die Realität umgesetzt würden; die hergestellten Bilddaten könnten in der Praxis nicht verwendet werden.
Im Bereich der Dentalimplantation beschreibt das Klagepatent zudem ein Verfahren als vorbekannt, bei dem ein vorgefertigtes Implantat mit der Realität abgeglichen wird, indem eine provisorische Prothese hergestellt wird, diese eingesetzt und mittels Computertomographie (CT) rekonstruiert wird. Anhand der CT-Aufnahmen, auf denen auch der Knochen deutlich sichtbar ist (Dentalscan), können dann Korrekturen vorgenommen werden. Dieses Vorgehen beschreibt das Klagepatent allerdings als zeitraubend.
Schließlich erwähnt das Klagepatent die vorbekannte Verwendung von Schablonen bei chirurgischen Eingriffen. Diese Schablonen sind Negative eines Kiefermodells und können während des chirurgischen Eingriffs hilfreich sein. Allerdings kritisiert das Klagepatent an diesen vorbekannten Schablonen, dass diese nicht sämtliche, aufgrund des Dentalscans verfügbaren Daten nutzten.
Dem Klagepatent liegt vor diesem Hintergrund das Problem zu Grunde, den genannten Nachteile Abhilfe zu schaffen und ein Verfahren zur Erzeugung eines perfektionierten medizinischen Modells auf Basis von digitaler Bildinformation von einem Körperteil vorzusehen, wobei die Bildinformation optimal genutzt und in der Praxis benutzt werden kann.
Dies soll durch den Patentanspruch 1 erreicht werden, der folgende Merkmale aufweist:
Das Verfahren nach dem Klagepatent sieht somit vor, dass zunächst Bilder "digitale Bildinformationen") von einem Teil des Körpers des Patienten durch ein Aufnahmegerät, beispielsweise einen CT-Scanner, angefertigt werden (Anlage K 2, Seite 8, Zeilen 6-11). Diese digitalen Bilder werden dann in eine Bearbeitungseinheit weitergeleitet. Unmittelbar im Anschluss daran führt die Klagepatentschrift aus, dass die Daten von der Bearbeitungseinheit an eine Rapid-Prototyping-Maschine weitergeleitet werden und dass diese Maschine sodann ein perfektioniertes Modell anfertigt (Anlage K 2, Seite 8, Zeilen 13-21). Auch im Patentanspruch heisst es im Merkmal 1 b), dass die Bildinformation mit einer Rapid-Prototyping-Maschine in ein Basismodell umgesetzt wird. Beide Textstellen wird der Fachmann aber – entgegen der Ansicht der Beklagten - bei genauerer Betrachtung von Patentanspruch und Beschreibung nicht dahingehend verstehen, dass sofort aufgrund der Bildinformationen des reellen Körperteils ein Modell angefertigt werden soll, zu dem dann erst im Nachhinein das funktionelle Element hinzugefügt werden soll. Vielmehr entnimmt der Fachmann dem Patentanspruch, dass das letztlich im Rapid-Prototyping-Verfahren hergestellte Basismodell nicht nur ein Abbild des reellen Körperteils sein soll, sondern dass es zusätzlich bereits zumindest ein künstliches funktionelles Element enthalten soll. Ebenso erkennt der Fachmann an der Figur 2, dass das "perfektionierte Modell", das letztlich durch das Rapid-Prototyping-Verfahren hergestellt worden soll, bereits das künstliche funktionelle Element enthält. Er wird daher davon ausgehen, dass die Planung des künstlichen funktionellen Elements noch in der Bearbeitungseinheit erfolgen soll, bevor das endgültige Basismodell hergestellt wird. Wenn in der Beschreibung also zunächst der gesamte Weg von der CT-Aufnahme bis hin zur Rapid-Prototyping-Maschine beschrieben wird, so handelt es sich offensichtlich nur um einen vorab gegebenen groben Überblick über das gesamte patentgemäße Verfahren.
Das Verfahren Nobel Guide verwirklicht die Merkmale 1 und 2 des Patentanspruchs 1 des Klagepatents. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig und bedarf deshalb keiner weiteren Ausführungen.
Streitig ist zwischen den Parteien jedoch, ob das Verfahren X die Merkmale 3 und 3 a) verwendet. Danach muss dem Basisteil zumindest ein künstliches funktionelles Element mit einer nützlichen Funktion zugefügt werden ("added" nach der gemäß Artikel 70 Absatz 1 EPÜ verbindlichen englischen Originalfassung) in Funktion der digitalen Bildinformation in der Form, worin alle medizinischen Daten sichtbar sind, das heisst, in der Grauwert-Bildinformation, vor dem Segmentieren. Die Parteien streiten insbesondere darüber, ob dieses Merkmal vorgibt, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem das funktionelle Element hinzugefügt wird, noch alle ermittelten Grauwertdaten vorhanden sein müssen, oder ob das Bild bereits – jedenfalls teilweise – segmentiert worden sein darf. Die Segmentierung ist ein Vorgang der Bildverarbeitung, dessen Ziel es ist, ein ausgewähltes Objekt in einem Bild besser erkennbar zu machen (etwa eine schärfere Abgrenzung zum Hintergrund zu schaffen). Bei der Segmentierung werden inhaltlich zusammenhängende Regionen erzeugt durch eine Zusammenfassung benachbarter Pixel oder Voxel (dreidimensionale Pixel) entsprechend einem bestimmten Homogenitätskriterium.
Bereits der Wortlaut des Patentanspruchs 1 gibt dem Fachmann ein bestimmtes Verständnis dieser Merkmale vor. Wenn es dort heisst, dass das funktionelle Element in Funktion der (d.h. unter Berücksichtigung der) digitalen Bildinformation, und zwar insbesondere der Grauwertdaten, hinzugefügt wird, dann wird der Fachmann daraus schließen, dass das patentgemäße Verfahren vorsieht, dass bei der Planung des funktionellen Elements die Grauwertdaten noch vollständig abrufbar sein müssen.
Dieses Verständnis der Merkmale 3 und 3a wird insbesondere durch die Abgrenzung der klagepatentgemäßen Lehre vom Stand der Technik bestätigt. Das Klagepatent beschreibt als Stand der Technik die Modelle, die bei T.M. Barker beschrieben werden (Anlage K 2, Seite 2, Zeilen 14ff.). Dort wird beschrieben, wie durch digitale Bildverarbeitung mittels der Stereolithographie-Technik (als eine Art der Rapid-Prototyping-Technik) exakte Kopien von realen anatomischen Strukturen hergestellt werden können. Funktionelle Elemente könnten sodann manuell an dem realen Modell hinzugefügt werden. Die entscheidende Kritik des Klagepatents an diesem Stand der Technik besteht jedoch darin, dass zu der Zeit, wenn die Modelle angefertigt werden, die Grauwertdaten der Bildinformationen verloren seien. Weshalb dies von Nachteil ist, hebt das Klagepatent hervor, indem es ausführt, dass Grauwertdaten klinische Daten wie Muskeln und Sehnen anzeigen, die beim Entwerfen einer Prothese in Betracht gezogen werden müssen. Dass es anzustreben sei, diese Daten zu erhalten, um sie für die Planung einer Prothese verwerten zu können, wird bereits aus der allgemeinen Erläuterung des Hintergrunds der Erfindung in der Klagepatentschrift deutlich: dort heisst es, die bis jetzt produzierten Modelle nutzten nicht die gesamte in der Bildinformation enthaltene Information aus (Anlage K 2, Seite 2, Zeilen 8-10). Vor diesem Hintergrund wird der Fachmann die Merkmale 3 und 3 a) dahingehend verstehen, dass es allein darauf ankommt, dass zum Zeitpunkt der Planung des Implantats noch die für dessen Planung relevanten Grauwertdaten erkennbar sein müssen. Eine generelle Anweisung, dass der gesamte Segmentiervorgang keinesfalls vor der Planung der Prothese unter Auswertung der Grauwertdaten erfolgen darf, wird der Fachmann dagegen nicht annehmen.
Auch eine nähere Betrachtung der Beschreibung des Ablaufs des patentgemäßen Verfahrens in der Klagepatentschrift stützt dieses Verständnis. In der Klagepatentschrift wird beschrieben, dass in einem ersten Schritt die digitalen Bildinformationen des Körperteils des Patienten erhoben und diese in einem zweiten Schritt an eine Bearbeitungseinheit weitergeleitet und dort bearbeitet werden (Anlage K 2, Seite 8, Zeilen 6-18). In der Bearbeitungseinheit erfolgt damit – virtuell – die Planung des funktionellen Elements. Die Bearbeitung der Daten in der Bearbeitungseinheit wird in der Anlage K 2, Seite 8, Zeilen 35 bis Seite 9, Zeile 4 wie folgt näher beschrieben:
"Das Bearbeiten oder die Vorbereitung schließt die Manipulation medizinischer digitaler Bilddaten ein, möglicherweise mit zusätzlicher digitaler Information von außen, derart, dass ein künstliches, funktionelles Element 10 mit einer nützlichen Funktion dem produzierten Basismodell 9 zugeordnet wird."
Bei der Planung des funktionellen Elements wird dieses – genauso wie die Daten des Körperteils - als Voxel oder Konturen dargestellt (Anlage K 2, Seite 9, Zeile 24-27). In diesem Zusammenhang betont das Klagepatent, dass man beim Bereitstellen des Bildes des funktionellen Elements in Voxelform (dreidimensionale Pixel) die gesamte, in den Bildern enthaltene medizinische Information in Betracht ziehen könne (Anlage K 2, Seite 10, Zeilen 20-23). Medizinische Informationen, die bei der Planung einer Prothese von besonderem Interesse sind, sind nach der Klagepatentschrift (Anlage K 2, Seite 3, Zeilen 8-12) insbesondere die Grauwertdaten, die klinische Daten wie Muskeln und Sehnen, die beim Entwerfen einer Prothese in Betracht gezogen werden müssen, anzeigen. Daraus schließt der Fachmann, dass zu dem Zeitpunkt, in dem in der Bearbeitungseinheit das funktionelle Element hinzugeplant wird, noch die Grauwertinformationen abrufbar sein müssen, die für die Planung der Positionierung dieses funktionellen Teils erforderlich sind. Diese Daten dürfen also nicht durch vorherige Verfahrensschritte verloren gehen. Wenn es in den Merkmalen 3 und 3a) heisst, das funktionelle Element werde in Funktion der digitalen Bildinformationen, insbesondere bei sichtbaren Grauwerten, vor dem Segmentieren hinzugefügt, dann bedeutet dies aber – entgegen der Ansicht der Beklagten – nicht, dass nach dem Klagepatent jedwede Segmentation von Daten vor der Hinzufügung des funktionellen Elements verboten wäre. Dem Klagepatent kommt es in Bezug auf die Grauwerte lediglich darauf an, dass diejenigen Grauwerte noch bei der Planung der Prothese verfügbar sind, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Dementsprechend wird der Fachmann ohne weiteres davon ausgehen, dass er in für die Planung der Prothese nicht relevanten Bereichen bereits eine Segmentierung durchführen darf und dass er sogar in den relevanten Bereichen eine Segmentierung durchführen darf, solange gewährleistet ist, dass in einer alternativen Ansicht die Grauwertdaten noch abgerufen werden können.
Es ergibt sich damit für den Fachmann, dass die Merkmale 3 und 3 a) vorgeben, dass zum Zeitpunkt der Zuordnung des funktionellen Elements die Grauwert-Bildinformationen in den für das Setzen des funktionellen Elements relevanten Bereichen in unsegmentierter Form vorhanden sein sollen, ohne dass generell vorgeschrieben würde, dass die gesamte Segmentierung der Bildinformationen erst nach dem Hinzufügen des funktionellen Elements erfolgen darf.
Das angegriffene Verfahren X läuft – dies ist zwischen den Parteien unstreitig - wie folgt ab:
a)
Zunächst werden die Bilddaten des Patienten mit einem CT-Gerät aufgenommen, wobei dabei die bestehende und zu ersetzende Zahnprothese (= so genannte Röntgenschablone) des Patienten mit aufgenommen wird. Darüber hinaus wird eine CT-Aufnahme von der Zahnprothese allein angefertigt. Beide Datensätze, die auch die vollständigen Grauwertbilddaten enthalten, werden in die X Software importiert und dort als dreidimensionales Bild dargestellt. Durch die separate Aufnahme von Kiefer mit Prothese und Prothese lässt sich in der Darstellung sicher zwischen Kiefer und Prothese trennen.
b)
In einem zweiten Schritt werden diese Bilddaten mit einem Schwellwertverfahren segmentiert. Sobald dieser Verfahrensschritt abgeschlossen ist, werden die CT-Datensätze (also unter anderem die Grauwertinformationen) der Röntgenschablone verworfen, das heisst sie sind im Laufe des weiteren Verfahren nicht mehr abrufbar.
c)
Im dritten Schritt werden sämtliche Daten des Kieferbereichs (das heisst die segmentierten Daten sowie die noch vorhandenen Grauwert-Bilddaten) sowie die segmentierten Daten der Röntgenschablone einem Verarbeitungsmodul zur Planung der Position des Implantats zugeführt. In dieser Planungsphase werden am Bildschirm zum einen die segmentierten Bilddaten des Kiefers und der Röntgenschablone im 3D-Format angezeigt (linke Bildschirmhälfte, vergleiche die Anlagen HE 5, 6, 7). Zum anderen können auf der rechten Bildschirmhälfte im 2D-Format Schnittbilddarstellungen nach einer definierten Schnitteebene durch die 3D-Darstellung des linken Fensters angezeigt werden. In der rechten Bildschirmhälfte erfolgt in der Regel die Planung der Position des Implantats. Es kann auf der rechten Bildschirmhälfte die gesamte Schnittebene als Grauwertinformation angezeigt werden, wie beispielsweise die Anlage HE 7 zeigt. Zum anderen kann in den Grauwertinformationen auch die äußere Kontur oder die äußere Umrandung des segmentierten Kieferknochens und die der Röntgenschablone zur besseren Positionierung des Implantats dargestellt werden, wie etwa in der Anlage HE 5 und 6 zu erkennen ist.
d)
Schließlich werden die fertig geplanten Datensätze an die Beklagte zu 1) geschickt. Durch die Beklagte zu 2) wird die OP-Schablone entsprechend den übersandten Daten erstellt und an den Implantologen übersandt.
Das vorbeschriebene X-Verfahren erfüllt sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, insbesondere auch die Merkmale 3 und 3 a). Denn unstreitig werden in der rechten Bildschirmhälfte Daten des Kieferknochens in unsegmentierter Form angezeigt, das heisst es werden die ursprünglich mit dem CT-Gerät ermittelten Grauwertdaten gezeigt.
Einer Verwirklichung dieses Merkmals steht nicht der – unstreitige – Umstand entgegen, dass zum Zeitpunkt der Planung der Positionierung des Implantats keine unsegmentierten Daten mehr von der Röntgenschablone zur Verfügung stehen. Denn wie bereits unter 1. ausgeführt, wird der Fachmann das Merkmal 3 a) "Bildinformation, in der alle medizinischen Daten sichtbar sind" nicht so verstehen, dass sämtliche, das heisst alle jemals beim CT ermittelten Daten zum Zeitpunkt der Hinzufügung des funktionellen Elements noch vorhanden sein müssen. Vielmehr stellt das Klagepatent klar, dass die Grauwertdaten etwa Muskeln und Sehnen anzeigen, also Daten, die die Planung des Implantats auch tatsächlich beeinflussen können. Derartige Daten über menschliches Gewebe (Muskeln, Sehnen, Nerven etc.) finden sich aber in einer Aufnahme einer Röntgenschablone ohnehin nicht. Da also bei Löschung der Grauwertdaten der Röntgenschablone keine Daten verloren gehen, die für die Positionierung des Implantats relevant sind, steht dies der Verwirklichung des Merkmals 3 a) nicht entgegen.
Eine Verwirklichung des Merkmals 3 a) können die Beklagten darüber hinaus nicht mit dem Einwand in Abrede stellen, dass im dritten Verfahrensschritt nicht nur Grauwertinformationen auf der rechten Bildschirmhälfte angezeigt werden können, sondern auch segmentierte Daten. Die Beklagte verweist dabei etwa auf die Abbildung gemäß Anlage HE 5, aus der sich ergibt, dass auf der rechten Bildschirmhälfte vor dem Hintergrund der Grauwertinformationen auch segmentierte Daten dargestellt werden: zum einen sind etwa die Umrisse der Prothese sichtbar und zum anderen sind die aufgrund der Segmentierung des Kieferknochenbildes gewonnen Konturen des Knochens verstärkt dargestellt.
Wie bereits unter 1. ausgeführt, verbietet es das Klagepatent nicht, dass eine Segmentierung der Daten noch vor der Planung der Prothese durchgeführt wird. Ausreichend ist, dass die für die Planung der Prothese erforderlichen Grauwertdaten noch abrufbar sind. Dies ist bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall. Mit Verweis auf die Anlagen HE 6 und 7 hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung hierzu dargelegt, dass eine Ansicht der Grauwerte auch im Bereich des Knochens möglich ist; dem haben die Beklagten nicht widersprochen.
Das Argument der Beklagten, das Merkmal 3 a) sei nicht erfüllt, weil bei der angegriffenen Ausführungsform eine Planung der Prothese ohne die segmentierten Daten nicht möglich sei, weil der Implantologe nur an Hand des linken Bildschirmhälfte mit der Ansicht der segmentierten Daten überprüfen könne, ob er das Implantat richtig positioniert habe, greift nicht durch. Denn entscheidend ist, dass die Lage eines Implantats unter Berücksichtigung der medizinischen Daten, das heisst der Daten, die eine medizinisch korrekte Positionierung des Implantats ermöglichen, bereits mit Hilfe der rechten Bildschirmhälfte und der dort dargestellten Grauwerte möglich ist. Wenn auf der linken Bildschirmhälfte darüber hinaus der Kiefer in einer dreidimensionalen Ansicht gezeigt wird, so stellt dies eine zusätzliche Funktion dar, die die Planung des Implantats weiter vereinfachen mag, aber nicht aus dem Schutzbereich des Patentanspruchs 1 heraus führt. Die "medizinischen Daten", deren vollständige Darstellung das Klagepatent in Merkmal 3 verlangt, beziehen sich ausschließlich auf die Struktur des Gewebes und des Knochens und werden in den Grauwertdaten auch bei der angegriffenen Ausführungsform gezeigt. Dagegen verlangt das Klagepatent nicht, dass auch Daten über die räumliche Lage des gesamten Zahns in unsegmentierter Form angezeigt werden müssen.
Einer Verwirklichung des Merkmals 3 a) steht schließlich auch nicht entgegen, dass die Grauwertinformationen nur jeweils in den Bereichen zur Verfügung stehen, die durch Bestimmung der Schnittebene im dreidimensionalen Bild dafür ausgewählt werden. Solange an jeder Stelle, an der eine 2D-Schnittansicht angefordert wird eine solche Ansicht mit Grauwertdaten verfügbar ist, ist das Merkmal 3 a) verwirklicht.
Die Beklagten sind zur Nutzung der Lehre des Klagepatents nicht berechtigt. Eine solche Berechtigung können die Beklagten insbesondere nicht von der X N.V. ableiten.
Dabei kann dahinstehen, ob der Ansicht der Klägerinnen zu folgen ist, nach der die X N.V. schon deshalb nicht über ein Recht zur Benutzung des klagepatentgemäßen Verfahrens verfüge, weil ihr eine solche Lizenz nicht ausdrücklich von den Klägerinnen eingeräumt wurde und weil Artikel 17.2 GC so zu interpretieren sei, dass die einfache, kostenlose Lizenz an Vordergrundpatenten nicht automatisch entstehe, sondern von dem Schutzrechtsinhaber noch erteilt werden müsse.
Denn jedenfalls kann die X N.V. nicht als ein "verbundenes Unternehmen" (Affiliated Company) angesehen werden, das gemäß Artikel 17.2 in Verbindung mit Artikel 14 (1), (2) GC eine kostenlose einfache Lizenz erhalten kann. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Artikel 20.1 (c) GC. Daraus lässt sich eine zeitliche Grenze bezüglich der Verbundenen Unternehmen erkennen. Dort heisst es nämlich, dass zwar alle Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit Vertragsbeendigung oder nach Ablauf von Auslauffristen beendet seien, dass hiervon jedoch unberührt blieben "the continuance of any licences (...) in respect of Foreground Patents (...) granted in accordance with this Annex to any other Contractor (...)". Die Wörter continuance und granted to any other Contractor zeigen, dass auch nach Ende der Vertragslaufzeit die bereits gewährten (granted) Rechte, das heisst der einmal geschaffene Besitzstand fortgilt (continuance). Vorliegend ist die X N.V. aber erst am 06.11.2002 gegründet worden, also weit nach der Beendigung des auf drei Jahre ab dem 01.01.1993 befristeten Vertrages (siehe Artikel 2 der Anlage HE 8). Sie hat also zum Zeitpunkt der Geltung des Vertrages noch existiert, so dass sie auch nicht Inhaberin von Rechten sein konnte, die gemäß Artikel 20.1 (c) hätten fortgelten können.
Darüber hinaus ist auch nicht ersichtlich, ob die X N.V. tatsächlich die in Artikel 14.1 (1), (2) genannten Voraussetzungen erfüllt, die ein verbundenes Unternehmen erfüllen muss. So ist gemäß Artikel 14 (1) insbesondere erforderlich, dass ein verbundenes Unternehmen nicht nur die formellen Voraussetzungen des Art. 14 (2) erfüllen muss, die regeln, in welchem Umfang das verbundene Unternehmen von der Vertragspartei kontrolliert werden muss, sondern ein Unternehmen wird erst dann zu einem verbundenen Unternehmen, wenn es sich verpflichtet, ordnungsgemäß diejenigen Verpflichtungen einzuhalten, die sich aus diesem Anhang [das heisst: die General Conditions] in Bezug auf die Gewährung von Lizenzen und Benutzungsrechten und in Bezug auf die Einhaltung von Vertraulichkeitsverpflichtungen, die für die mit dem Unternehmen verbundene Hauptvertragspartei gelten, ergeben ("undertakes to duly comply with the obligations of this Annex in relation to the granting of any licences or user rights and the observance of any confidentality obligations imposed upon the Contractor of which it is an Affiliated Company"). Die Beklagten haben nicht dargetan, dass die X N.V. eine solche Verpflichtungserklärung abgegeben hat.
Schließlich haben die Beklagten auch nicht substantiiert dargetan, woraus sie von der X N.V. eine Berechtigung zur Nutzung der Lehre des Klagepatents ableiten können. Die Beklagten haben in der mündlichen Verhandlung vortragen lassen, die X N.V. habe die X Software entwickelt, stelle sie aber selbst nicht her. Es ist weder deutlich geworden, welche genauen rechtlichen Beziehungen zwischen der X N.V., den Beklagten beziehungsweise einem etwaigen Hersteller der Software bestehen, noch sind etwaige vertragliche Vereinbarungen zwischen den Beteiligten vorgelegt worden, so dass nicht bewertet werden kann, ob sich hieraus – eine Berechtigung der X N.V. einmal unterstellt – ein Nutzungsrecht der Beklagten ableiten lässt. Hinzu kommt, dass in dem Fall, dass sich die Beklagten bei der Ableitung des Nutzungsrechts darauf stützen wollen, dass ihnen von der X N.V. eine Lizenz an der klagepatentgemäßen Erfindung eingeräumt wurde, rechtliche Bedenken gegen der Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung bestehen. Die Einräumung einer Lizenz wäre nämlich gemäß Artikel 17.2 GC unwirksam. Danach ist es jeder Vertragspartei (das heisst auch den verbundenen Unternehmen) nicht gestattet, selbst Unterlizenzen zu erteilen. Sollte also die X N.V. eine solche Unterlizenz erteilt haben, was nicht konkret vorgetragen wurde, wäre diese also nicht wirksam.
Aus der Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 1 ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen.
Die Beklagten zu 1) und 2) verletzen das Klagepatent unmittelbar. Die Beklagte zu 1) bietet die Software X auf ihrer deutschsprachigen Internet-Seite www.X.com an, wie sich aus den Anlagen K 9 und K 29 ergibt. Die Beklagte zu 2) bietet die Software ebenfalls an, indem ihre Angestellten, die "Regional Sales Manager", unmittelbar Kontakt mit Implantologen und Zahnärzten aufnehmen und diesen die Software vorstellen und anbieten. Diese Mitarbeiter verteilen die deutschsprachige Broschüre, die die Klägerinnen als Anlage K 28 vorgelegt haben und die auf der letzten Seite für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Beklagte zu 2) als verantwortliches Unternehmen benennt. Diesem in der Replik vorgebrachten Vortrag der Klägerinnen zur Passivlegitimation der Beklagten zu 2) sind die Beklagten nicht mehr entgegen getreten, so dass er gemäß § 138 Absatz 3 ZPO als zugestanden anzusehen war.
Eine unmittelbare Verletzung des klagepatentgemäßen Verfahrens ist deshalb gegeben, weil die Beklagten zu 1) und 2) zusammen mit den die X-Software nutzenden Implantologen in Mittäterschaft handeln. Mittäterschaft ist dann gegeben, wenn die Beteiligten die Benutzungshandlung im bewussten und gewollten Zusammenwirken ausführen (BGH GRUR 1979, 149, 151; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 28). Dies ist vorliegend der Fall, da die Implantologen das Verfahren zur Planung des Implantats, das die X-Software ermöglicht, bewusst anwenden, und mit den Beklagten zu 1) und 2) auch zusammenwirken wollen, da diese für sie die virtuell geplante Schablone im Labor erstellen und an sie ausliefern. Die Handlungen der Implantologen müssen sich die Beklagten daher zurechnen lassen. Die Implantologen führen die Verfahrensschritte 1 a), 1 b) aa), 3 a) und 3 b) aus. Indem die Beklagte zu 2) – wiederum mit Wissen und Wollen der Beklagten zu 1) - in ihren Laboren die geplante Schablone herstellt, verwirklicht sie die Verfahrensschritte 1 b) bb) und 2. Bei einem mehrstufigen Verfahren – wie vorliegend ein aus virtueller Planung und Umsetzung der Planung in die Realität bestehenden Verfahren – kann eine unmittelbare Patentverletzung auch in Mittäterschaft begangen werden, wenn ein Teil der patentgemäßen Verfahrensschritte, auf dem die weiteren Verfahrensschritte aufbauen, nicht von den Abnehmern des Anbietenden ausgeführt wird (BGH Mitt. 2007, 317, 319 – Rohrschweissverfahren).
Unschädlich ist, dass die Herstellung der Schablonen in einem Labor der Beklagten zu 2) in Schweden oder den USA und nicht in Deutschland erfolgt. Denn für den Tatbestand des Anwendens eines Verfahrens reicht es aus, wenn eine oder mehrere Maßnahmen im Inland und andere im Ausland vorgenommen werden, wenn die im Ausland bewerkstelligten anderen notwendigen Maßnahmen dem im Inland Handelnden ebenfalls zuzurechnen sind (Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl. 2006, § 9 Rn. 49). Vorliegend ist die Beklagte zu 2) mit Sitz in Deutschland für die Herstellung der Schablonen verantwortlich, die sie an ihre Labore in Schweden oder den USA delegiert. Wenn die Bestellung der Schablonen dorthin weitergeleitet wird, ist dies somit der Beklagten zu 2) zuzurechnen. Da die Beklagte zu 1) auf ihrer Internet-Seite (Anlage K 9) dafür wirbt, dass die Implantologen nach Abschluss der Planung lediglich auf eine Schaltfläche klicken müssen, "um eine individuell angepasste chirurgische Schablone mit den benötigten Komponenten von X zu bestellen", ist ihr bekannt, dass die Schablonen von der Beklagten zu 2) hergestellt werden, und dies geschieht auch mit ihrem Willen. Die Herstellung der Schablonen durch die Beklagten zu 2) ist der Beklagten zu 1) daher zuzurechnen.
Da die Beklagten zu 1) und 2) somit widerrechtlich das patentgemäße Verfahren anwenden, sind sie der Klägerin zu 2) – die wie bereits ausgeführt - insoweit allein aktiv legitimiert ist zur Unterlassung verpflichtet (§ 139 Absatz 1 PatG).
Darüber hinaus sind die Beklagten zu 1) und 2) gemäß §§ 139 Absatz 1, 9 Nummer 3 PatG verpflichtet, es zu unterlassen, die aufgrund der softwaregestützten Planung erstellten Schablonen anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Denn die Schablonen stellen ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 9 Nummer 3 PatG dar.
Die Beklagten haben der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten (§ 139 Abs. 2 PatG), wobei die Klägerin zu 1) Schadensersatz nur für die Zeit bis zum 31.12.2005 und die Klägerin zu 2) Schadensersatz nur ab diesem Zeitpunkt verlangen kann. Denn als Fachunternehmen hätten die Beklagte zu 1) und 2) die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Die Beklagten zu 1) und 2) haften nach § 840 Abs. 1 BGB als Gesamtschuldner.
Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da jedoch hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin lediglich noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerinnen an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 Abs. 1 ZPO. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, sind die Beklagten im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünften nicht unzumutbar belastet. Die Verpflichtung zur Rechnungslegung richtet sich dabei danach, für welche Zeiträume die Klägerinnen jeweils Schadensersatz beanspruchen können.
Dabei sind die Ansprüche auf Schadensersatz und Rechnungslegung nicht – wie die Beklagten meinen - auf die Zeit nach dem 29.06.2006 zu beschränken, weil die Klägerinnen vor diesem Zeitpunkt selbst keine Verletzungshandlung behaupten. Die Klägerinnen müssen den Beginn der Verletzungshandlungen nicht nachweisen. Klageantrag und Urteilsformel brauchen daher eine zeitliche Beschränkung der Rechnungslegungspflicht nicht zu enthalten (BGHZ 117, 264, 278 – Nicola; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 88a).
Schließlich hat die Klägerin gemäß § 140a Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 PatG einen Anspruch auf Vernichtung oder Herausgabe an einen Treuhänder der patentverletzenden Verfahrenserzeugnisse, die sich in der Bundesrepublik Deutschland im unmittelbaren und mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befinden.
Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung besteht keine hinreichende Veranlassung.
Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (vgl. nur Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Dies wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.
Im Rahmen der nach § 148 zu treffenden Aussetzungsentscheidung kommt es aber nicht bloß auf die Erfolgsaussichten des Einspruchs beziehungsweise der Nichtigkeitsklage an. Vielmehr ist auch ein zögerliches Verhalten des Verletzers bei der vom Verletzungsgericht zu treffenden Ermessensentscheidung zu berücksichtigen (Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rdnr. 107; Rogge, GRUR Int. 1996, 386, 387, 389). Derjenige, der zögerlich handelt, verdient nämlich grundsätzlich nicht den "Schutz" einer Aussetzung (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.01.2000 – 2 U 25/98; LG Düsseldorf, InstGE 3, 54 - Sportschuhsohle).
Hiervon ausgehend kommt vorliegend schon deshalb eine Aussetzung der Verhandlung nicht in Betracht, weil die von den Beklagten überreichte Nichtigkeitsklage erst vom 25. Juni 2007 datiert und von den Beklagten erst mit am 16. Juli 2007 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz vom 20. Juli 2007 und damit nur sechs Arbeitstage vor dem Haupttermin vom 24. Juli 2007 vorgelegt worden ist, so dass die Klägerinnen keine Möglichkeit gehabt haben, binnen angemessener Frist sachgerecht auf die Nichtigkeitsklage zu erwidern.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Bei der Bemessung der Kostenquoten war der Streitwert der Klage der Klägerin zu 1) im Verhältnis zu den Beklagten zu 1) und 2) jeweils mit 1.000.000,00 € zu bemessen. Hiervon war der Unterlassungsantrag der Klägerin zu 1) mit 70 % anzusetzen, der Anspruch auf Rechnungslegung mit 10 % und der Anspruch auf Schadensersatz mit 20 %. Da die Klägerin zu 1) nicht nur mit dem Unterlassungsantrag unterlegen ist, sondern auch mit einem Teil der von ihr beanspruchten Rechnungslegung und dem Schadensersatz (für die Zeit ab dem 01.01.2006), beträgt die Verlustquote für die Klägerin zu 1) 80 % im Verhältnis zu den Beklagten und 44 % in Bezug auf den gesamten Rechtsstreit. Der Streitwert der Klage der Klägerin zu 2) im Verhältnis zu den Beklagten zu 1) und 2) ist mit jeweils 800.000,00 € zu bemessen, da die Klage im Hinblick auf den begehrten Schadensersatz und die Rechnungslegung weniger weit reicht. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.
Streitwert: 1.000.000,00 EUR.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Absatz 1, 9 Nummer 3 PatG
§§ 242, 259 BGB
§§ 709, 108 ZPO
§ 148 ZPO
§ 265 ZPO
§ 265 ZPO
§ 276 BGB
§ 139 Absatz 1 PatG
§ 265 der Zivilprozessordnung
§ 138 Absatz 3 ZPO
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 840 Abs. 1 BGB
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 140a Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 PatG
§ 58 Abs. 1 PatG
§ 92 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1979, 149, 151
BGHZ 117, 264, 278
GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 284
2 U 25/98