Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2017-04-28, Aktenzeichen I-15 U 68/15
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2017:0428.I15U68.15.00

Tenor:
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 24.11.2015, Az. 4a O 149/14, wird zurückgewiesen.
Die Beklagten haben die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 950.000,- Euro abwenden, wenn die Klägerin nicht vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 087 AAA B1 (im Folgenden Klagepatent, Anlage K 4; deutsche Übersetzung Anlage K 5a). Das Klagepatent wurde am 25.12.2007 unter Inanspruchnahme von drei japanischen Prioritäten in englischer Verfahrenssprache angemeldet und führt den Titel „Prozesskartusche, elektrophotografische Bilderzeugungsvorrichtung und photosensitive elektrophotografische Trommeleinheit“. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 17.07.2013 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft.
Der von der Klägerin in erster Linie geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet in deutscher Fassung:
„Elektrofotografische fotosensitive Trommeleinheit (B),
die mit einer Hauptbaugruppe einer elektrofotografischen Bilderzeugungsvorrichtung verwendbar ist, wobei die Hauptbaugruppe eine durch einen Motor anzutreibende Antriebswelle (180) mit einem Rotationskraftanwendabschnitt enthält,
wobei die elektrofotografische Trommeleinheit von der Hauptbaugruppe in einer Demontagerichtung im Wesentlichen senkrecht zu einer axialen Richtung (L3) der Antriebswelle demontierbar ist, wobei die elektrofotografische Trommeleinheit aufweist:
i) eine elektrofotografische fotosensitive Trommel (107) mit einer fotosensitiven Schicht (107b) auf einer Außenoberfläche davon, wobei die elektrofotografische fotosensitive Trommel rotierbar um eine Achse (L1) davon ist;
ii) ein Kupplungsbauelement (150), das um eine Achse (L2) davon rotierbar ist, und das mit der Antriebswelle (180) in Eingriff bringbar ist, um eine Rotationskraft von dem Rotationskraftanwendabschnitt zu empfangen, um die elektrofotografische fotosensitive Trommel (107) zu rotieren,
wobei das Kupplungsbauelement an einem axialen Ende der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) derart bereitgestellt ist, dass das Kupplungsbauelement (150) in der Lage ist,
eine Rotationskraftübertragungswinkelposition im Wesentlichen gleichachsig mit der Achse (L1) der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) zur Übertragung der Rotationskraft zur Rotation der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) zu der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107)
und eine Löswinkelposition einzunehmen, in der das Kupplungsbauelement (150) weg von der Achse (L1) der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) der Rotationskraftübertragungswinkelposition geneigt ist zum Lösen des Kupplungsbauelements (150) von der Antriebswelle (180),
wobei die elektrofotografische Trommeleinheit (B) derart eingerichtet ist, dass, wenn die elektrofotografische Trommeleinheit (B) von der Hauptbaugruppe in der Demontagerichtung im Wesentlichen senkrecht zu der Achse (L1) der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) demontiert ist, sich das Kupplungsbauelement (150) von der Rotationskraftübertragungswinkelposition zu der Löswinkelposition bewegt.“
Im nebengeordneten Patentanspruch 25, den die Klägerin in diesem Rechtsstreit nicht geltend macht, stellt das Klagepatent eine Prozesskartusche mit einer elektrofotografischen fotosensitiven Trommeleinheit nach Anspruch 1 unter Schutz.
Die Klägerin ist ein japanisches Unternehmen, das unter anderem Kopiergeräte und Drucker einschließlich der dazu passenden Tintenpatronen und Lasertoner-Kartuschen (nachfolgend Prozesskartuschen) herstellt und vertreibt. Sie fertigt diese in Japan, China, den USA und Frankreich sowohl für Laserdrucker ihrer eigenen Marke „B“ als auch im Rahmen einer Kooperation für das Unternehmen C, das diese weltweit unter seiner Marke „D“ vertreibt. Die Prozesskartuschen für D werden sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU hergestellt und anschließend von der Klägerin an D zum weltweiten Vertrieb übergeben. Sämtliche Prozesskartuschen sind mit einer „CE“-Kennzeichnung versehen. Ein Hinweis, für welchen Markt sie jeweils bestimmt sind, ist auf ihnen nicht angebracht.
Die Beklagte zu 1) vertreibt Bürobedarf, Schreibgeräte und Druckerzubehör. Zu ihrem Sortiment gehören Tonerkartuschen für Laserdrucker ihrer Marke „E“, die sie auf ihrer Internetseite www.E.com anbietet und u. a. in Deutschland vertreibt. Der Beklagte zu 2) ist der Geschäftsführer der Komplementärin der Beklagten zu 1).
Die Beklagte zu 3) mit Sitz in der Schweiz stellt her und vertreibt technische Artikel für die Bürobranche, insbesondere Tinte und Toner für Drucker und Kopiergeräte. Zu ihrer geschäftlichen Tätigkeit gehören Angebot und Vertrieb in Deutschland von Prozesskartuschen ihrer eigenen Marke „F“ sowie der Marken „G“ und „H“.
Die Beklagte zu 4) hat ab dem 01.06.2014 den Geschäftsbereich Druckerzubehör innerhalb der E-Gruppe übernommen und vertreibt seitdem u. a. sämtliche Prozesskartuschen der Marken „E“ und „F“.
Die Prozesskartuschen der Beklagten sind als Ersatz für bestimmte OEM („Original Equipment Manufacturer“)- Prozesskartuschen der Klägerin verwendbar, die unter der Marke D an Endkunden zu einem Preis von über 100,- Euro verkauft werden, wobei in der Anlage K 19 und auf Seite 56 der Klageschrift im Einzelnen aufgelistet ist, welche Prozesskartuschen der Beklagten mit welchen D-Laserdruckern kompatibel sind.
Die Prozesskartuschen der Beklagten werden gefertigt, indem OEM-Prozesskartuschen der Klägerin in einem Werk in Tschechien wiederaufbereitet werden. Der Erwerb dieser Kartuschen erfolgt, wenn sie „leer“ sind, d. h. der Toner (weitgehend) aufgebraucht ist. Für verbrauchte Prozesskartuschen existiert ein Markt, auf dem sie für Preise von bis zu 20,- Euro gehandelt werden. Die Beklagte zu 3) bietet den Ankauf verbrauchter OEM-Prozesskartuschen an (Anlage K 37). 70 % der wiederaufbereiteten Prozesskartuschen stammen von Sammelstellen für Verbraucher, die restlichen 30 % von Zwischenhändlern („Brokern“).
Die OEM-Prozesskartuschen enthalten eine Trommeleinheit, die aus einer elektrofotografischen fotosensitiven Trommel mit einer Lagerbuchse (Bildtrommel), einem Kupplungsbauelement und einem Verbindungsabschnitt (Flansch) besteht. Die Bildtrommel verfügt über eine fotosensitive Schicht, die durch Benutzung beim Druckvorgang regelmäßig verbraucht ist, wenn der Toner aufgebraucht ist. Die Trommeleinheit ist in der zweiten Rahmeneinheit des Gehäuses der Prozesskartusche verbaut und kann ohne Gefahr einer Beschädigung der Rahmeneinheit nicht entnommen werden. Die OEM-Prozesskartuschen werden demontiert, um an die Trommeleinheit zu gelangen. Anschließend wird die Trommeleinheit in ihre Einzelteile zerlegt und die verbrauchte Bildtrommel (angegriffene Ausführungsform I) sowie teilweise zusätzlich der Flansch (angegriffene Ausführungsform II) durch neue Bauteile ersetzt, die nicht von der Klägerin stammen. Das Original-Kupplungsbauelement wird wiederverwendet und mit einer neuen Bildtrommel und ggfs. einem neuen Flansch wieder zu einer funktionsfähigen Trommeleinheit zusammengesetzt, die im Rahmen der Wiederaufbereitung in eine Prozesskartusche eingebaut wird, wobei nach Angaben der Beklagten seit dem 01.05.2014 kein Austausch des Flansches mehr erfolgt.
Die Klägerin und C haben im Jahr 2011 gegenüber der EU-Kommission eine Selbstverpflichtungserklärung abgegeben, deren Zweck eine verbesserte Umweltleistung u. a. von Druckern und Druckerzubehör sowie ein Beitrag zu den Zielsetzungen der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte ist. In der Erklärung heißt es unter 4.4 der vorgelegten deutschen Übersetzung (Anlage BM 17, 17a):
„4.4 Kartuschen
Für alle nach dem 1. Januar 2012 vermarkteten Produkte:
4.4.1 Kartuschen, die vom Originalteilehersteller produziert oder für den Einsatz im Produkt empfohlen werden, dürfen nicht so konzipiert sein, dass sie nicht wiederverwertet oder recycelt werden können.
4.4.2 Das Gerät darf nicht so konzipiert sein, dass die Verwendung von Kartuschen ausgeschlossen ist, die nicht von einem Originalteilehersteller produziert wurden.
Die in Ziffer 4.4 beschriebenen Anforderungen sind nicht in einer Weise auszulegen, dass sie der Innovation, Entwicklung oder Verbesserung der Gestaltung oder Funktionalität der Produkte, Kartuschen usw. entgegenstehen oder diese nur eingeschränkt ermöglichen würden.“
Die Klägerin ist der Ansicht, das Anbieten und Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsformen verletze das Klagepatent. Diese verwirklichten sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß. Sie nimmt die Beklagten wegen unmittelbarer Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Feststellung der Schadenersatzpflicht sowie Urteilsveröffentlichung, die Beklagten zu 1) und 4) zudem auf Vernichtung und die Beklagten zu 1), 3) und 4) auf Rückruf aus den Vertriebswegen in Anspruch.
Die Beklagten haben angeführt, die angegriffenen Ausführungsformen machten nicht von der Lehre des Klagepatents Gebrauch. Abgesehen davon seien die Ansprüche aus dem Klagepatent erschöpft. Die von der Klägerin abgegebene Selbstverpflichtungserklärung habe zur Folge, dass die Durchsetzung patentrechtlicher Ansprüche wegen der Wiederaufbereitung der streitigen Prozesskartuschen eine unzulässige Rechtsausübung darstelle. Der Unterlassungsantrag sowie die Anträge auf Vernichtung und Rückruf seien unbestimmt. Ferner sei eine Haftung des Beklagten zu 2) als Geschäftsführer nicht gegeben.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen.
Das Landgericht hat die Beklagten mit Urteil vom 11.06.2015 antragsgemäß zur Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadenersatz festgestellt. Ferner hat es die Beklagten zu 1) und 4) antragsgemäß zur Vernichtung sowie die Beklagten zu 1), 3) und 4) zum Rückruf verurteilt. Den weiteren Klageantrag auf Urteilsveröffentlichung hat es abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, die Klage stelle nicht wegen der Selbstverpflichtungserklärung der Klägerin eine unzulässige Rechtsausübung gemäß § 242 BGB dar. Die angegriffenen Ausführungsformen machten unmittelbar und wortsinngemäß von Anspruch 1 des Klagepatents Gebrauch. Die Rechte aus dem Klagepatent seien nicht erschöpft. Abzustellen sei nicht auf die Prozesskartusche, sondern auf die patentgemäße Trommeleinheit, weil maßgeblich für die Beurteilung der Erschöpfung der nach dem Patentanspruch geschützte Gegenstand sei, auch wenn dieser nicht im Geschäftsverkehr gehandelt werde. Auf Grundlage des Vorbringens der darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten sei nicht feststellbar, dass die Bildtrommel ein Verschleißteil der Trommeleinheit sei und daher ihr Austausch als Reparatur der Trommeleinheit und nicht als deren Neuherstellung zu beurteilen sei. Soweit die Beklagten neben der Bildtrommel außerdem den Flansch der ursprünglichen Trommeleinheit ersetzten, stelle dies damit erst recht keine reguläre Erhaltungsmaßnahme in Bezug auf die Trommeleinheit dar. Der Beklagte zu 2) hafte als Geschäftsführer der Komplementärin der Beklagten zu 1) persönlich, weil er kraft seiner Stellung im Unternehmen für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen und das Handeln der Gesellschaft im Geschäftsverkehr zu bestimmen habe. Der Unterlassungsantrag sei hinreichend bestimmt. Die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf seien nicht wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen.
Dagegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgen.
Die Beklagten tragen unter Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches Vorbringen nebst Beweisangeboten zur Begründung vor: Das Landgericht habe der Klage zu Unrecht stattgegeben. Die angegriffenen Ausführungsformen machten keinen Gebrauch vom Klagepatent, da das Kupplungsbauelement nicht „rotierbar“ sei, wobei sie auf ihren Sachvortrag in der ersten Instanz Bezug nehmen.
Die Rechte der Klägerin an den angegriffenen Ausführungsformen seien erschöpft. Das Landgericht habe rechtsfehlerhaft die Abgrenzung zwischen Erhaltungsmaßnahme und Neuherstellung anhand objektiver Kriterien abstrakt vorgenommen. Bei der stattdessen gebotenen Gesamtabwägung der schutzwürdigen Interessen der Klägerin und der Abnehmer überwiegten die Interessen der Abnehmer an der Reparatur der Trommeleinheit eindeutig. Die Prozesskartusche sei in die Interessenabwägung einzubeziehen, da die Eigenart der Trommeleinheit darin liege, als Teil der Prozesskartusche in den Verkehr gebracht zu werden. Im Hinblick auf die Prozesskartusche als Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 25 des Klagepatents sei indes Erschöpfung eingetreten. Zu einer widerspruchsfreien Wertung gelange man daher nur, wenn dies ebenso für den auf die Trommeleinheit gerichteten Klagepatentanspruch gelte. Das Ergebnis der Abwägung könne ferner deshalb nicht vom jeweils betrachteten Anspruch abhängen, da die Erschöpfung streng objektbezogen sei. Gegenstand der Erschöpfung sei zwar der jeweils geltend gemachte Patentanspruch, mithin hier die Trommeleinheit. Bezugspunkt der Erschöpfung sei hingegen stets die tatsächlich durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gelangte Ware. Da hier allein die Prozesskartusche am Markt gehandelt wird, sei demnach von ihr auszugehen, um zu ermitteln, ob die Rechte im Hinblick auf die Trommeleinheit erschöpft seien. Der Grundsatz der einheitlichen Erschöpfung am in den Verkehr gebrachten Gegenstand ergebe sich zwingend auch aus dem unionsrechtlichen Grundsatz der Warenfreiheit gemäß Art. 34 AEUV. Dieser führe wegen seines Zwecks, Handelsbeschränkungen abzubauen dazu, dass das Schutzrecht nach dem Inverkehrbringen gegenüber dem Interesse an der Verkehrsfähigkeit der berechtigterweise in Verkehr gebrachten Waren zurücktreten müsse. Schutzinteressen des Patentinhabers stünden nicht entgegen, da er es in der Hand habe, wie er seine Erfindung wirtschaftlich verwerte. Entscheide sich die Klägerin dazu, ausschließlich Prozesskartuschen in den Verkehr zu bringen, so verzichte sie damit auf eine patentgeschützte Verwertung der Trommeleinheit. Eine Gleichsetzung von Gegenstand und Bezugspunkt der Erschöpfung widerspreche ferner den Grundsätzen in anderen Teilbereichen des Geistigen Eigentums wie dem Marken- und Urheberrecht. Dort sei anerkannt, dass die Rechte an der Sache mit ihrem Inverkehrbringen einheitlich erschöpften.
Doch auch unabhängig von der Frage nach Gegenstand und Bezugspunkt der Erschöpfung und bei alleinigem Abstellen auf die Trommeleinheit falle die stets vorzunehmende Interessenabwägung zu ihren Gunsten aus. Denn es sei zu fragen, ob es sich wirtschaftlich lohne und Sinn ergebe, die Trommel auszutauschen, um die Prozesskartusche zu erhalten. Das sei auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Trommeleinheit notwendiger Bestandteil der Prozesskartusche sei, zu bejahen, zumal dem Abnehmer die Option eines Neukaufs der Trommeleinheit nicht offen stehe. Davon ausgehend habe er ein berechtigtes Interesse daran, eine erworbene Prozesskartusche bei Verschleiß der Bildtrommel wieder aufzubereiten und so die Trommeleinheit zu erhalten, da er ohne die geringe Investition in eine neue Bildtrommel die gesamte Prozesskartusche nicht weiter verwenden könne. Demgegenüber seien die Interessen der Klägerin allenfalls gering, da die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung bereits vollständig mit dem Verkauf der Prozesskartusche für einen Kaufpreis von über 100,- Euro erfolgt sei. Darüber hinaus würde ein erfolgreiches gerichtliches Vorgehen der Klägerin den nachgelagerten Markt der Wiederbefüllung von Druckerpatronen austrocknen und D als einziger Abnehmer der Klägerin könnte ungehindert höhere Preise für die OEM-Prozesskartuschen durchsetzen, was dem Zweck der Warenverkehrsfreiheit zuwiderliefe. Entgegen der Auffassung des Landgerichts sei ferner bei der Abwägung die Vorschrift des § 4 S. 3 ElektroG von Bedeutung, weil sie darauf abziele, Geräte wiederverwertbar zu gestalten und daher bei den Käufern die berechtigte Erwartung wecke, dass Hersteller Elektrogeräte nicht in einer Weise konstruierten, welche die Wiederverwertung durch geschickte Patentgestaltung verhindere.
Weiter seien nur die schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung zu berücksichtigen. Das Vorgehen der Klägerin ziele indes darauf ab, Kompatibilitätshindernisse zu schaffen, um den Austausch einfacher, vorbekannter und nicht erfindungswesentlicher Verschleißteile wie hier die Bildtrommel zu verhindern. Dies sei auch mit Blick auf ihre Selbstverpflichtungserklärung ein Missbrauch des Patentrechts. Sie habe kein schutzwürdiges Interesse, die Wiederverwertung zu verhindern, da sie – worauf auch ihre Abnehmer vertrauen dürften – versprochen habe, diese gerade zu ermöglichen. Überdies seien ihre Interessen deshalb nicht schutzwürdig, da die Reparatur der Trommeleinheit nichts mit der patentgemäßen Wirkung zu tun habe, die Prozesskartusche leichter in den Drucker einzusetzen.
Ferner habe das Landgericht zu Unrecht auf das Wertverhältnis zwischen dem Verschleißteil Bildtrommel und dem Kupplungsbauelement abgestellt. Dieser Aspekt sei schon deshalb bedeutungslos, weil Trommeleinheiten am Markt nicht verfügbar seien. Der Käufer habe daher nicht die Wahl einer Neuanschaffung, sondern sei auf eine Reparatur angewiesen. Wollte man ein Wertverhältnis bilden, wären abgesehen davon die Kosten der Bildtrommel und das wirtschaftliche Interesse an der Wiederaufbereitung der Trommeleinheit gegenüberzustellen. Da eine wiederaufbereitete Prozesskartusche unstreitig deutlich günstiger als eine OEM-Prozesskartusche sei, überwiege der wirtschaftliche Wert der Kartusche den Wert der Bildtrommel um ein Vielfaches. Auch wenn man die Trommeleinheit zugrunde legen und der Bildtrommel einen Wertanteil von 70 % beimessen würde, wäre nicht von Erschöpfung auszugehen, weil die dafür erforderliche Wertgrenze von 90 % nicht erreicht sei. Die von der Klägerin angegebenen Wertanteile von 87-92 % für die Bildtrommel seien unzutreffend, weil sie auf ihren angeblichen Einkaufspreisen für das Kupplungselement beruhten. Die von den Wiederaufbereitern auf dem freien Markt zu zahlenden Preise beliefen sich dagegen auf weit über 0,12 bis 0,22 Euro und liegen etwa in der Größenordnung der Trommel. Insgesamt seien für eine Trommeleinheit 2,50 bis 3,50 Euro zu entrichten, so dass der Wertanteil der Bildtrommel an der Trommeleinheit deutlich unter den von der Klägerin angegebenen Werten liege. Der Austausch der Trommel sei ferner nicht aufwändig, sondern innerhalb von weniger als fünf Minuten zu bewerkstelligen.
Aufgrund der Besonderheit, dass das anspruchsgemäße Erzeugnis nicht selbst in den Verkehr gebracht werde, sei nicht auf die Verkehrsauffassung abzustellen. Falls man gleichwohl die Verkehrsauffassung betrachte, bestätige sie das Ergebnis der Abwägung. Der Verkehrskreis sei entweder anhand der Abnehmer von Trommeleinheiten zu bestimmen, weil dies der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs sei. Dieser werde maßgeblich aus den Unternehmen der Refill-Industrie gebildet, während die OEM-Hersteller nicht einzubeziehen seien. Oder es sei für die Bestimmung des Verkehrskreises auf die Abnehmer der Prozesskartusche als der verkauften übergeordneten Einheit abzustellen. In beiden Fällen trete Erschöpfung ein, weil es nur auf die berechtigten Erwartungen der Abnehmer ankomme. Denn nicht nur die Unternehmen der Refill-Industrie, sondern auch die Käufer der Prozesskartuschen, bei denen es sich – wie erstinstanzlich unstreitig geblieben sei – überwiegend um gewerbliche Abnehmer und damit um informierte Fachkreise handle, betrachteten den Austausch der Bildtrommel als übliche Erhaltungsmaßnahme, weil sie die berechtigte Erwartung hegten, dass verschlissene Trommeleinheiten auf diese Weise wiederverwertet würden. Die Üblichkeit der Wiederverwertung werde durch eine Vielzahl bereits erstinstanzlich angeführter Fakten, wie etwa Patentanmeldungen und Patente, DIN-Normen, die Selbstverpflichtungen von D und der Klägerin sowie die RAL UZ-177 bestätigt. Belegt werde diese Tatsache ferner durch die in ihrem Auftrag durchgeführte Verkehrsbefragung (Anlage BM 18), indem die Antworten der Teilnehmer zeigten, dass mit einer Reparatur der Trommeleinheit während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen sei. Die Verkehrsbefragung sei lege artis durchgeführt worden.
Überdies sei die Bildtrommel für die Erfindung auch nicht wesentlich, sondern Kern des Klagepatents sei die Ausgestaltung des Kupplungsbauelements – wobei die Beklagten auf ihr erstinstanzliches Vorbringen verweisen –, so dass es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht um eine Neuherstellung handle.
Die erstinstanzlichen Ausführungen der Klägerin zu ihrem Wiederaufbereitungsverfahren seien bloße Spekulation und hätten daher keines Bestreitens bedurft.
Der Erschöpfungseinwand sei entgegen der Ansicht der Klägerin auch eröffnet. Diese habe im Gegensatz zu ihnen – den Beklagten – Kenntnis über die Vertriebswege ihrer OEM-Prozesskartuschen. Die Klägerin besitze zum einen alle relevanten Informationen über ihr eigenes Inverkehrbringen gegenüber D, während sie lediglich vermuten könnten, dass dies für in Europa vertriebene Prozesskartuschen an ihrem einzigen europäischen Produktionsstandort in Frankreich erfolge. Zum anderen habe die Klägerin Kenntnis über das spätere Inverkehrbringen durch D an Dritte. Zumindest der Ausgangspunkt der Vertriebsaktivitäten von D sei ihr bekannt. Insoweit greife sogar eine Beweislastumkehr, weil eine Abschottung des Marktes für die Wiederbefüllung von Druckerkartuschen drohe. Die Klägerin unterhalte ein ausschließliches Vertriebssystem, indem sie die OEM-Prozesskartuschen allein an D veräußert. Sie bestreite mit Nichtwissen, dass D nicht nur an ausgewählte Händler vertreibe. Mit der einheitlichen CE-Kennzeichnung verschleiere die Klägerin zudem bewusst die Vertriebswege, so dass Dritte diese nicht nachvollziehen könnten. Der Ausgestaltung der Prozesskartuschen lasse sich auch sonst kein Hinweis auf die Vertriebswege entnehmen, weshalb die Kennzeichnung den Zielen der Warenverkehrsfreiheit zuwiderlaufe. Abgesehen davon würden sie die „leeren“ Prozesskartuschen nur von Brokern erwerben, die ihren Sitz in der EU hätten und die die Prozesskartuschen ausschließlich innerhalb der EU einsammelten.
Darüber hinaus sei eine unzulässige Rechtsausübung darin zu sehen, dass die Klägerin gegen ihre Selbstverpflichtungserklärung verstoße. Sie habe diese Erklärung zur Vermeidung europarechtlicher Durchführungsmaßnahmen nach Art. 15 Abs. 3 b) der Richtlinie 2009/125/EG abgegeben, weshalb sie im Lichte dieser Richtlinie und ihrer Zielsetzung auszulegen sei. Die Richtlinie habe auch gewerbliche Schutzrechte zum Gegenstand der Produktgestaltung gemacht. Ihr Zweck sei es, den Abnehmern zu ermöglichen, die Kartuschen wiederzuverwenden. Soweit die Erklärung Innovationen weiterhin zulasse, sei dies nicht mit der Durchsetzung der Patente gleichzusetzen. Die Selbstverpflichtung hindere die Klägerin dementsprechend nicht an Innovationen, sondern beziehe sich auf die bereits verkauften Kartuschen und auf jedes Handeln, das darauf abziele, deren Wiederverwendung zu verhindern. Ein solches Ziel verfolge sie jedoch mit der Klage.
Das Landgericht habe ferner zu Unrecht eine Haftung des Beklagten zu 2) allein aus seiner Funktion als Geschäftsführer hergeleitet. Es habe weder Tatbeiträge noch die Voraussetzungen der Störerhaftung festgestellt, obwohl dies für eine Verurteilung erforderlich gewesen wäre.
Die Beklagten beantragen,
das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 24.11.2015, Az. 4a O 149/14, abzuändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil und führt unter Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches Vorbringen an: Der Einwand der Erschöpfung sei schon im Ansatz nicht eröffnet. Die beweisbelasteten Beklagten hätten nicht dargelegt, dass die angegriffenen Ausführungsformen auf OEM-Prozesskartuschen beruhten, die erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit ihrer Zustimmung in den Verkehr gebracht worden seien. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sie OEM-Prozesskartuschen für die Wiederaufbereitung heranziehen, bei denen ursprünglich ein Inverkehrbringen außerhalb des EWR erfolgt sei. Eine sekundäre Darlegungslast treffe sie mangels eines Informationsvorsprungs gegenüber den Beklagten nicht. Die einheitliche CE-Kennzeichnung erleichtere Produktion und Vertrieb, indem die Prozesskartuschen so einfacher weltweit vertrieben werden können. Sie habe keine Kenntnis darüber, wo D die jeweilige Prozesskartusche erstmals auf den Markt gebracht habe, da ausschließlich D darüber entscheide. Es falle zudem in den eigenen Verantwortungsbereich der Beklagten, die Herkunft der von ihnen verwendeten Prozesskartuschen zu ermitteln. Dazu seien sie auch in der Lage, da sie diese unstreitig entweder selbst von den Endabnehmern einsammeln oder durch von ihnen beauftragte Unternehmen einsammeln lassen. Ferner greife im Hinblick auf das erstmalige Inverkehrbringen der OEM-Prozesskartuschen keine Beweislastumkehr, weil sie weder ein selektives noch ein ausschließliches Vertriebssystem betreibe. Vielmehr lasse D durch sie OEM-Prozesskartuschen für den eigenen Vertrieb herstellen. Zudem veräußere D diese an eine Vielzahl von Händlern weltweit.
Unabhängig davon sei die Wiederaufbereitung der Prozesskartuschen eine den Beklagten verbotene Neuherstellung von Trommeleinheiten. Das Landgericht habe bei der Erschöpfung zutreffend auf die Trommeleinheit und nicht auf die Prozesskartusche abgestellt. Bezugspunkt der Erschöpfung sei auch im Lichte des Grundsatzes der Warenverkehrsfreiheit nicht die in Verkehr gebrachte Vorrichtung, sondern das vom Patentanspruch definierte Erzeugnis. Dies gelte auch, wenn dieses kein selbständiger Gegenstand des Warenverkehrs sei, sondern als Bestandteil einer Gesamtvorrichtung gehandelt werde. Im Einklang damit habe der Patentinhaber auf der Rechtsfolgenseite nur eingeschränkte Verbietungsrechte und Durchsetzungsmöglichkeiten, indem diese auf das patentgeschützte Erzeugnis reduziert seien und sich nicht auf die Gesamtvorrichtung erstreckten.
Nach der Verkehrsauffassung stelle sich der Austausch der verbrauchten durch eine neue Bildtrommel, die nicht von ihr stamme, als Herstellung einer neuen Trommeleinheit dar. Die Beklagten hätten kein verwertbares tatsächliches Verkehrsverständnis aufgezeigt, wonach darin eine übliche Erhaltungsmaßnahme zu sehen sei. Die in ihrem Auftrag durchgeführte Verkehrsumfrage habe dies nicht ergeben. Zum einen sei sie nicht repräsentativ. Da jährlich mindestens hunderttausende private und geschäftliche Endkunden Prozesskartuschen mit darin verbauten Trommeleinheiten erwerben sei die Teilnehmerzahl von 282 gewerblichen Abnehmern zu gering. Überdies seien private Abnehmer nicht befragt worden, obwohl sie ebenfalls in gewissem Umfang zum relevanten Verkehrskreis gehörten. Zum anderen belegten die Umfrageergebnisse die Vorstellung der Mehrheit der Abnehmer, dass die Prozesskartusche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht habe, wenn der Toner aufgebraucht sei, und sie daher durch eine neue Prozesskartusche ersetzt werden müsse. Abgesehen davon sei die Verkehrsbefragung deshalb fehlerhaft, weil die Tonerkartusche nicht der relevante Bezugspunkt der Prüfung sei. Entscheidend wäre die – nicht gestellte – Frage gewesen, wie die Teilnehmer im Hinblick auf die Trommeleinheit den Austausch der Bildtrommel bewerteten. Ungeachtet dessen belege die Verkehrsumfrage, dass fast alle Abnehmer keine Vorstellung von der Trommeleinheit, ihrer Funktion und eines möglichen Austauschs der Bildtrommel hätten.
Mangels tatsächlicher Verkehrsauffassung sei diese normativ zu ermitteln und dafür auf objektive Kriterien zurückzugreifen. Lege man diese zugrunde, sei der Austausch der Bildtrommel als Neuherstellung der Trommeleinheit anzusehen, wobei die Klägerin auf ihr erstinstanzliches Vorbringen verweist und sich den Ausführungen des Senats im Urteil vom 29.04.2016, Az. I-15 U 47/15, Seiten 51-61 anschließt.
Die Interessen der Abnehmer gebieten kein abweichendes Abwägungsergebnis. Der Verkaufspreis für eine OEM-Prozesskartusche sei kein taugliches Kriterium, da er nicht den Wert der Kartusche und ihrer Bestandteile widerspiegle, sondern so kalkuliert sei, dass sie – die Klägerin – durch den regelmäßigen Nachkauf von OEM-Prozesskartuschen ihre Forschungs- und Entwicklungskosten für das aus Drucker und Kartusche bestehende Drucksystem amortisieren könne. Jedenfalls sei ein Erhaltungsinteresse der Abnehmer gering, da sie (unwidersprochen) bei üblichem Gebrauch die Prozesskartusche einmal monatlich wechseln und die Wiederaufbereiter überwiegend nur sog. „Virgin“-Kartuschen heranziehen, so dass bei Wiederaufbereitung die fiktive Lebensdauer der Prozesskartusche die Lebensdauer der Trommeleinheit allenfalls um einen Monat übersteige.
Dieses Abwägungsergebnis führe auch nicht zu Wertungswidersprüchen im Hinblick auf den nebengeordneten Anspruch 25 des Klagepatents, da die Erschöpfungsvoraussetzungen für jeden Patentanspruch eigenständig zu prüfen seien. Abgesehen davon läge sogar eine Neuherstellung vor, wenn man auf die Prozesskartusche abstellte, weil die Beklagten – wie erstinstanzlich unstreitig geblieben sei – bei der Wiederaufbereitung die Prozesskartuschen vollständig zerlegten und aus Teilen verschiedener gebrauchter OEM-Prozesskartuschen wieder zusammensetzten. Insbesondere stammten Gehäuse und Kupplungselement einer solchen wiederaufbereiteten Prozesskartusche nicht von derselben Originalkartusche. Diese Maßnahmen seien im Wesentlichen durch die DIN 33870-1 vorgeschrieben, nach denen die Beklagten ihre Kartuschen gemäß einem Hinweis auf den Versandkartons herstellen.
Die Durchsetzung des Klagepatents sei ferner keine unzulässige Rechtsausübung. Sie stehe nicht im Widerspruch zu Ziffer 4.4.2 ihrer Selbstverpflichtung gegenüber der EU-Kommission. Diese entfalte keine Rechtsbindungswirkung gegenüber Dritten, weil es bereits an den Voraussetzungen einer verbindlichen Durchführungsmaßnahme oder Selbstregulierung nach Art. 15, 17 der Richtlinie 2009/125/EG fehle. Ohnehin sei bei freiwilligen Vereinbarungen im Sinne dieser Richtlinie gerade keine rechtlich bindende Selbstverpflichtung gegeben. Außerdem sei in Deutschland keine Umsetzung der Richtlinie dergestalt erfolgt, dass entleerte Prozesskartuschen mindestens einmal aufbereitet werden müssten. Zudem verhalte sie sich nicht deshalb rechtsmissbräuchlich, weil sie einen Anspruch geltend mache, dessen Gegenstand sie nur als Teil einer größeren Einheit handle. Sie schaffe damit weder Kompatibilitätshindernisse noch weite sie ihre Verbietungsrechte auf die übergeordnete Einheit aus. Ließe man diese Einwände zu, würde die Tatbestandswirkung des erteilten Patents unterlaufen und der Bezugspunkt der Erschöpfung unzulässig auf einen anderen Gegenstand verschoben. Im Übrigen bestehe die Möglichkeit, Trommeleinheiten zu verwenden, die keinen Gebrauch vom Klagepatentanspruch machten.
Der Beklagte zu 2) sei als Geschäftsführer für die Verletzung des Klagepatents verantwortlich. Die Beklagte zu 1) habe ihren geschäftlichen Schwerpunkt im Bereich kompatibler wiederaufbereiteter Tintenpatronen und Tonerkartuschen. In diesem Geschäftsfeld bestehe eine erhöhte Gefahr für die gewerblichen Schutzrechte der Originalhersteller. Da die Geschäftsführung über die Produktpalette und somit über den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen entscheide, sei sie für die Prüfung der relevanten Schutzrechtslage verantwortlich. Der Beklagte zu 2) habe es indes unterlassen, die notwendigen Vorkehrungen für eine Vermeidung der Verletzung des Klagepatents zu treffen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
I.
Die Klage ist zulässig.
Das Landgericht ist der erstinstanzlich erfolgten Rüge einer vermeintlichen Unbestimmtheit der Klageanträge mit zutreffender Begründung entgegen getreten. Mit ihrer Berufung gehen die Beklagten darauf nicht mehr ein, so dass keine näheren Ausführungen des Senats geboten sind.
II.
Die Klägerin hat – wie das Landgericht zu Recht festgestellt hat – gegen die Beklagten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadenersatzpflicht und – nur gegen die Beklagten zu 1) und 4) – auf Vernichtung sowie – nur gegen die Beklagten zu 1), 3) und 4) – auf Rückruf aus den Vertriebswegen gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB.
1.
Das Landgericht hat zutreffend festgestellt, dass die angegriffenen Ausführungsformen von Anspruch 1 des Klagepatents unmittelbar und wortsinngemäß Gebrauch machen.
a)
Das Klagepatent betrifft eine Prozesskartusche, eine elektrofotografische Bilderzeugungsvorrichtung (z. B. Kopiermaschine, Drucker), an der die Prozesskartusche abnehmbar montierbar ist, und eine elektrofotografische fotosensitive Trommeleinheit.
Die Prozesskartusche wird als Einheit durch einstückiges Zusammenbauen eines elektrofotografischen fotosensitiven Elements und einer Prozesseinrichtung, die auf das elektrofotografische fotosensitive Element wirkt (z. B. Entwicklungs-, Lade- und/oder Reinigungseinrichtung), bereitgestellt. Sie wird an einer Hauptbaugruppe der elektrofotografischen Bilderzeugungsvorrichtung, z. B. einen Drucker montiert und von dieser demontiert (Absatz [0003] der Klagepatentschrift), wobei sie durch den Anwender selbst abnehmbar ist (Absatz [0004] der Klagepatentschrift).
Nach den Erläuterungen in Absatz [0005] ff. der Klagepatentschrift sind im Stand der Technik Prozesskartuschen mit einem Aufbau bekannt, mit dem eine Rotationsantriebskraft von einer Hauptbaugruppe der Vorrichtung aufgenommen wird, um ein trommelförmiges elektrofotografisches fotosensitives Element („Bildtrommel“) zu drehen. Bei diesem in der US 5,903,AAC (Anlage K 3, Übersetzung Anlage K 3a) beschriebenen herkömmlichen Aufbau verfügt die Hauptbaugruppe über ein drehbares Element zur Übertragung einer Antriebskraft eines Motors, an dem sich ein nicht kreisförmiges, verdrehtes Loch befindet, das mit einer Vielzahl von Ecken versehen ist (Absatz [0006] der Klagepatentschrift). Die Prozesskartusche besitzt an einem der Längsenden der Bildtrommel einen dazu passenden Vorsprung (Absatz [0007] der Klagepatentschrift), der bei ihrer Montage an die Hauptbaugruppe in einen Eingriffszustand mit dem Loch gebracht wird (Absatz [0008] der Klagepatentschrift). Auf diese Weise wird eine Rotationskraft des drehbaren Elements der Hauptbaugruppe auf die Bildtrommel übertragen und diese während des Druckvorgangs bewegt.
An diesem herkömmlichen Aufbau sieht das Klagepatent als nachteilig an, dass es für den Eingriff zwischen Vorsprung und Loch erforderlich ist, das drehbare Element in einer horizontalen Richtung – d. h. parallel zur Achse des drehbaren Elements – zu bewegen, wenn die Prozesskartusche an der Hauptbaugruppe montiert oder von dieser demontiert wird. Dazu muss es in eine Richtung bewegt werden, die im Wesentlichen senkrecht zu einer axialen Linie des drehbaren Elements ist. Dies geschieht durch den Öffnungs- und Schließbetrieb einer Abdeckung der Hauptbaugruppe, die das Loch beim Öffnen vom Vorsprung wegbewegt und beim Schließen in Richtung Vorsprung bewegt, um mit dem Vorsprung einzugreifen (Absatz [0010] der Klagepatentschrift). Infolgedessen ist im Stand der Technik ein besonderer, zusätzlicher Aufbau an der Hauptbaugruppe zum Bewegen des drehbaren Elements in einer Drehachsenrichtung notwendig (Absatz [0011] der Klagepatentschrift).
Ferner ist – so die Klagepatentschrift weiter (Absätze [0010] und [0012]) – aus dem Patent US 4,829,AAD (Anlage K 4, Übersetzung Anlage K 4a) ein Verfahren bekannt, bei dem eine Bildtrommel gedreht wird, indem ein an der Bildtrommel fixiertes Zahnrad in ein Antriebszahnrad an der Hauptbaugruppe eingreift. Bei diesem Aufbau kann ohne Bewegen des Antriebszahnrads entlang seiner Axiallinienrichtung die Kartusche an der Hauptbaugruppe montiert und von dieser demontiert werden, indem sie in einer Richtung bewegt wird, die im Wesentlichen senkrecht zu der Axiallinie ist. An dieser Lösung kritisiert das Klagepatent, dass ein Antriebsverbindungsabschnitt zwischen der Hauptbaugruppe und der Kartusche gleichzeitig ein Eingriffsabschnitt zwischen Zahnrädern ist. Daher sei es schwierig, eine ungleichförmige Drehung der Bildtrommel zu verhindern.
In den Absätzen [0013] und [0014] erwähnt die Klagepatentschrift weiteren Stand der Technik, bei dem z. T. ähnlich wie in der US 5,903,AAC eine Verbindung zwischen der Bildtrommel und der Antriebsachse des Druckers durch eine Bewegung der Antriebsachse koaxial zur Achse der Trommeleinheit hergestellt wird.
Davon ausgehend ist es die Aufgabe des Klagepatents, eine fotosensitive Trommeleinheit und eine Prozesskartusche bereitzustellen, die zur Montage an einer Hauptbaugruppe keinen Mechanismus zum Bewegen eines hauptbaugruppenseitigen Kopplungselements in Axialrichtung durch einen Öffnungs- und Schließbetrieb einer Hauptbaugruppenabdeckung erfordern, um eine Rotationskraft auf die fotosensitive Bildtrommel zu übertragen, und bei denen gleichzeitig wie bisher eine Montage und Demontage von einer Hauptbaugruppe in einer Richtung erfolgen kann, die im Wesentlichen senkrecht zu einer axialen Linie der Antriebswelle ist und die fotosensitive Trommel gleichmäßig drehen kann (Absätze [0015] ff. der Klagepatentschrift).
b)
Zur Lösung dieses technischen Problems schlägt Anspruch 1 des Klagepatents ein Erzeugnis mit folgenden Merkmalen vor:
1. Es handelt sich um eine elektrofotografische fotosensitive Trommeleinheit (B), die aufweist
a) eine elektrofotografische fotosensitive Trommel (107)
b) ein Kupplungsbauelement (150).
2. Die elektrofotografische Trommeleinheit (B) ist
a) mit einer Hauptbaugruppe einer elektrofotografischen Bilderzeugungsvorrichtung verwendbar, wobei die Hauptbaugruppe eine durch einen Motor anzutreibende Antriebswelle (180) mit einem Rotationskraftanwendabschnitt enthält,
b) von der Hauptbaugruppe in einer Demontagerichtung im Wesentlichen senkrecht zu einer axialen Richtung (L3) der Antriebswelle demontierbar,
c) derart eingerichtet dass,
aa) wenn sie von der Hauptbaugruppe in der Demontagerichtung im Wesentlichen senkrecht zu ihrer Achse (L1) demontiert ist,
bb) sich das Kupplungsbauelement (150) von der Rotationskraftübertragungswinkelposition zu der Löswinkelposition bewegt.
3. Die elektrofotografische fotosensitive Trommel (107)
a) verfügt über eine fotosensitive Schicht (107b) auf einer Außenoberfläche,
b) ist um eine Achse (L1) rotierbar.
4. Das Kupplungsbauelement (150) ist
a) um eine Achse (L2) rotierbar,
b) mit der Antriebswelle (180) in Eingriff bringbar, um eine Rotationskraft von dem Rotationskraftanwendabschnitt zu empfangen, um die elektrofotografische fotosensitive Trommel (107) zu rotieren,
c) dergestalt an einem axialen Ende der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) vorgesehen, dass es in der Lage ist,
aa) eine Rotationskraftübertragungswinkelposition einzunehmen,
(1) die im Wesentlichen gleichachsig mit der Achse (L1) der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) ist
(2) zur Übertragung der Rotationskraft zur Rotation der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) zu der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107)
bb) und eine Löswinkelposition einzunehmen,
(1) in der das Kupplungsbauelement (150) weg von der Achse (L1) der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel (107) der Rotationskraftübertragungswinkelposition geneigt ist
(2) zum Lösen des Kupplungsbauelements (150) von der Antriebswelle (180).
c)
Das Klagepatent löst die Aufgabe des Klagepatents demnach durch eine besondere Ausgestaltung des Kupplungsbauelements.
Dieses Element ermöglicht die Rotation der Bildtrommel, indem es so mit der Antriebswelle des Druckers verbunden wird, dass die Rotation der Antriebswelle auf die Bildtrommel übertragen wird. Zur einfachen Montage und Demontage der Trommeleinheit ist das Kupplungsbauelement an einem axialen Ende der Bildtrommel derart beschaffen, dass es beweglich ist, indem es zwei verschiedene Positionen einnehmen kann. In der Rotationskraftübertragungswinkelposition verrastet es beim Einsetzen der Trommeleinheit in den Drucker und überträgt dadurch die Rotation der Antriebswelle auf die Bildtrommel, während es in der Löswinkelposition von der Antriebswelle freigegeben wird und die Trommeleinheit entfernt werden kann. Auf diese Weise sorgt das Kupplungsbauelement für eine vereinfachte Montage und Demontage der Trommeleinheit von der Hauptbaugruppe. Anders als im Stand der Technik erfordert die Hauptbaugruppe nicht ein in Axialrichtung bewegliches Kopplungselement und einen besonderen zusätzlichen Aufbau in Form eines Öffnungs- und Schließbetriebs einer Abdeckung, um die Rotationskraft auf die Bildtrommel übertragen und die Trommeleinheit beim Verbrauch der Bildtrommel austauschen zu können. Auf Seiten der Hauptbaugruppe kann dadurch auf einen Mechanismus zur koaxialen Bewegung der Antriebswelle vollständig verzichtet werden. Gleichzeitig wird bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Vorteil aus dem Stand der Technik, dass die Trommel gleichmäßig drehen kann, beibehalten.
d)
Das Landgericht hat zutreffend ausgeführt, dass die angegriffenen Ausführungsformen Anspruch 1 des Klagepatents benutzen.
Insbesondere ist Merkmal 4a) verwirklicht, da das Kupplungsbauelement der angegriffenen Ausführungsform um eine Rotationsachse L2 rotieren kann. Mit der überzeugenden Begründung des Landgerichts haben sich die Beklagten nicht näher auseinandergesetzt, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Erläuterungen im angefochtenen Urteil verwiesen wird (LGU, Ziffer II. 3. und 4.). Lediglich ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Anspruchswortlaut sogar bei rein philologischer Betrachtung nicht eindeutig so zu verstehen ist, das Kupplungsbauelement könne unabhängig von der Bildtrommel rotieren. Der Begriff „rotierbar“ nimmt nicht zwingend auf die nächstgrößere Einheit Bezug, sondern kann sich auch auf eine andere Einheit beziehen. Daher lässt er Raum für ein Verständnis von der technischen Lehre des Klagepatents, wonach Bezugsgegenstand der Rotation nicht die Trommel, sondern die Prozesskartusche ist. Zu diesem Ergebnis gelangt der Fachmann sodann aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen Urteils bei der gebotenen funktionsorientierten Auslegung. In Verbindung mit der Merkmalsgruppe 4 c) erkennt er insbesondere, dass das Kupplungsbauelement über eine Achse L2 verfügt, die in der Löswinkelposition gegenüber der Trommelachse L1 geneigt ist, während sie in der Rotationskraftübertragungswinkelposition im Wesentlichen mit L1 koaxial ist, um Rotationskraft zur Rotation der Trommel auf die Trommel zu übertragen. Letzteres erfordert indes technisch zwingend, dass das Kupplungsbauelement mit der Trommel im Verhältnis zur Prozesskartusche rotiert, weil nur so die anspruchsgemäß bezweckte Übertragung der Rotationskraft erfolgen kann.
2.
Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs stellt auch unter Berücksichtigung des Inhalts der Selbstverpflichtungserklärung der Klägerin (Anlagen BM 17, 17a) keine unzulässige Rechtsausübung (§ 242 BGB) dar.
Zwar handelt es sich entgegen der Ansicht der Klägerin nicht um eine bloße (unverbindliche) Absichtserklärung, die Umweltverträglichkeit der eigenen Produkte zu verbessern (vgl. Art. 2 der Vereinbarung).
Dagegen spricht bereits der Wortlaut der Ziffer 4 der Selbstverpflichtungserklärung („Signatories commit to…“, zu Deutsch: „Die Unterzeichner verpflichten sich…“). Es handelt sich vielmehr um eine verbindliche Erklärung zur Ausführung von Art. 15 Abs. 2 der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG, die eine entsprechende Verordnung der Europäischen Kommission ersetzt. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den Erwägungsgrund 19 der vorgenannten Richtlinie, der ebenfalls den Charakter einer „Verpflichtung“ zum Ausdruck bringt. Die Selbstverpflichtungserklärung sollte demnach ersichtlich entsprechenden Vorschriften der EU-Kommission zuvorkommen. Überdies ist in Art. 1 dieser Richtlinie als Ziel u.a. auch der freie Warenverkehr energieverbrauchsrelevanter Waren im Binnenmarkt erwähnt. Demgemäß trägt die Selbstverpflichtung auch dem Interesse des Marktes und der Abnehmer an einer kompatiblen Wiederverwendung von Prozesskartuschen für denselben Drucker Rechnung.
Die Richtlinie 2009/125/EG ist ferner gegenüber der Klägerin anwendbar, weil sie sich an Hersteller richtet (vgl. Art. 2 Nr. 6 der Richtlinie 2009/125/EG) und die Klägerin die OEM-Prozesskartuschen herstellt. Somit steht es der Anwendbarkeit der Richtlinie nicht entgegen, dass sie diese Produkte nicht selbst in der EU auf den Markt bringt. Des Weiteren erfüllen ihre OEM-Prozesskartuschen die in Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie genannten Kriterien und können daher Gegenstand einer Durchführungsmaßnahme sein, Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2009/125/EG. Die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass das Handelsvolumen der von ihr hergestellten OEM-Prozesskartuschen über 200.000 Stück beträgt. Ferner haben sie ohne Zweifel eine erhebliche Umweltauswirkung und besitzen ein erhebliches Potential für eine Verbesserung der Umweltverträglichkeit. Andernfalls hätte es aus Sicht der Klägerin gar keinen Sinn ergeben, die Erklärung abzugeben, die gerade auf eine Verbesserung der Umweltleistung abzielt. Tatsächlich besteht bei Tonerkartuschen erhebliches Potential für eine verbesserte Energie- und Ressourceneffizienz, was daher auch konkret Gegenstand der Selbstverpflichtungserklärung ist.
Es kann offen bleiben, ob das Vorgehen der Klägerin (Begehren des Unterlassens des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsformen unter Hinweis auf Patentschutz) schon aus grundsätzlichen Erwägungen keine unzulässige Rechtsausübung nach § 242 BGB darstellt, auf die sich gerade die Beklagten berufen dürfen.
Die Beklagten machen im Kern geltend, sie hätten in Anbetracht der Selbstverpflichtungserklärung der Klägerin darauf vertrauen dürfen, „ungehindert“ Wiederaufbereitungskartuschen herstellen / vertreiben zu dürfen. Allerdings ist die Selbstverpflichtungserklärung unmittelbar allein gegenüber der EU-Kommission abgegeben worden. Nur unter besonderen Umständen können Interessen Dritter, die selbst nicht Erklärungsadressat sind, unter dem Aspekt der unzulässigen Rechtsausübung beachtlich sein: Im Falle eines widersprüchlichen Verhalten kann nur ausnahmsweise ein erstes Handeln (hier: Abgabe der Selbstverpflichtungserklärung) das dann spätere Verhalten (hier: Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegen die Beklagten) unzulässig machen. Solches kommt z.B. in Betracht, wenn Äußerungen gegenüber der Öffentlichkeit gemacht werden (vgl. BGH NJW 1996, 455; MünchKomm/Schubert, Band 2, 7. Aufl., § 242 Rn. 219). Ob die Beklagten als Wiederaufbereiter mittelbaren Vertrauensschutz genießen können, obwohl die in Rede stehende Selbstverpflichtungserklärung nur gegenüber der Kommission erfolgte und zudem nichts dazu ausgeführt ist, durch wen die Wiederverwertung der Kartuschen möglich sein muss, kann letztlich indes dahinstehen.
Denn an einem rechtsmissbräuchlichen Handeln der Klägerin fehlt es jedenfalls in Anbetracht des 2. Absatzes der Ziffer 4.4.2 der Selbstverpflichtungserklärung. Danach sind Innovationen, Entwicklungen oder Verbesserungen gerade nicht durch die Selbstverpflichtung ausgeschlossen oder behindert. Aus der Ziffer 4.4.2 ergibt sich, dass entgegen der etwas missverständlichen Überschrift von Abschnitt 4 „Designanforderungen“ nicht bloß Design-Kriterien betroffen sind, sondern der Regelungsgehalt der Ziffer 4 betrifft vielmehr auch Fragen der Funktionalität und der Kompatibilität der Geräte (Drucker einerseits und Prozesskartusche andererseits).
Der Begriff „Innovation“ ist vor diesem Hintergrund patentrechtlich zu verstehen, so dass jedwede „erfinderische Tätigkeit“ im patentrechtlichen Sinne durch die Selbstverpflichtungserklärung nicht untersagt ist. Diese soll lediglich die Wiederverwertung (bzw. das Recycling) von Prozesskartuschen im Rahmen des rechtlich Zulässigen ermöglichen. Sie darf daher nicht so verstanden werden, dass sie zur Behinderung von Innovationen (insbesondere solcher, die Gegenstand eines technischen Schutzrechts sind) führen dürfe und dementsprechend Patente unter bestimmten Umständen gar nicht mehr durchgesetzt werden könnten. Sie hat ihre Grenzen also dort, wo ein Patentschutz des Selbstverpflichteten oder Dritter besteht. Die Selbstverpflichtung ist so zu verstehen, dass die patentgeschützte Trommeleinheit einer Prozesskartusche nur wiederverwertet (bzw. recycelt), jedoch nicht wieder neu hergestellt werden darf. Die Selbstverpflichtung steht damit unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Patentschutzes und sie schließt die Weiterentwicklung von Trommeleinheiten oder Prozesskartuschen (insbesondere die Kupplungstechnologie) ebenso wenig aus wie die Anmeldung / Durchsetzung entsprechender technischer Schutzrechte.
Aufgrund des nach alledem patentrechtlich geprägten Bedeutungsgehalts des Innovationsvorbehalts in Ziffer 4.4.2, 2. Abs. begründet die Selbstverpflichtungserklärung der Klägerin gerade kein schützenswertes Vertrauen der Beklagten darauf, dass diese explizit die Wiederaufbereitung der Kartuschen auch durch Dritte gestatte und Ausnahmen hiervon nur für Produktänderungen zugelassen seien, die „nachweislich einen Vorteil mit sich bringen“. Es mag zwar sein, dass die Selbstverpflichtungserklärung dem Zweck dient, den Verbrauchern mit der Wiederaufbereitung von Produkten eine ökologisch wichtige Alternative zum permanenten Neukauf zur Verfügung zu stellen, jedoch steht die betreffende Selbstverpflichtung der Klägerin in den Grenzen eines ihr zustehenden Patentschutzes, mit dem sie Dritte von der Wiederaufbereitung wirksam und zulässig ausschließen kann. Die Klägerin verhält sich daher gerade nicht widersprüchlich bzw. treuwidrig, wenn sie die Unterlassung entsprechender Verletzungshandlungen Dritter untersagt und entsprechende Verbote gerichtlich durchsetzt.
Dem hält die Klägerin vergeblich entgegen, dass der Begriff „Innovation“ nicht mit der Durchsetzung des Patentes gleichzusetzen sei. Vielmehr ist das Gegenteil richtig, weil ein Patent, das nicht oder nur teilweise durchgesetzt werden kann, für den Inhaber wirtschaftlich wertlos bzw. bloß von begrenztem Wert ist. Deswegen ist Ziffer 4.4.2, 2. Abs. der Selbstverpflichtungserklärung so zu interpretieren, dass der Hersteller durch sie auch nicht daran gehindert ist, seine Innovationen – notfalls gerichtlich – durchzusetzen. Dies ergibt sich mittelbar zudem aus ihrem Wortlaut selbst, indem sie ausdrücklich eine Auslegung untersagt, die dazu führt, dass sie der Innovation entgegenstehen oder sie auch „nur eingeschränkt ermöglichen“ würde (im englischen Originaltext: „… shall not be interpreted in such a way that would prevent or limit innovation…“). Eine solche Einschränkung wäre es jedoch, wenn die Klägerin gegen eine Neuherstellung von patentgeschützten Prozesskartuschen nicht gerichtlich vorgehen könnte. Sie müsste es dann schließlich hinnehmen, dass ihre Innovation teilweise von Dritten verwertet wird, und ihr selbst wäre eine wirtschaftliche Verwertung nur noch in begrenztem Umfang möglich. Das widerspricht indes dem genannten Zweck des Innovationsvorbehalts.
3.
Die Ausschließlichkeitsrechte der Klägerin an den das Klagepatent benutzenden Trommeleinheiten, die in den von den Beklagten angebotenen und vertriebenen Prozesskartuschen verbaut sind, sind nicht erschöpft.
Zum einen folgt dies daraus, dass ein Inverkehrbringen dieser Prozesskartuschen in den EWR mit Zustimmung der Klägerin nicht festzustellen ist.
Ein Patent gewährt seinem Inhaber ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht, weshalb grundsätzlich allein dem Patentinhaber die Befugnis zusteht, die in dem Patent geschützte Erfindung zu benutzen und zu verwerten. Übt der Patentinhaber sein Ausschließlichkeitsrecht aus, indem er oder mit seiner Zustimmung ein Dritter Exemplare des patentgeschützten Erzeugnisses in Deutschland, in der EU oder in einem dem EWR angehörigen Staat in den Verkehr gebracht hat, ist das Ausschließlichkeitsrecht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hinsichtlich dieser Exemplare erschöpft. Durch das erstmalige Inverkehrbringen des patentgeschützten Erzeugnisses hat der Patentinhaber das ihm gewährte Recht „verbraucht“ und seine Befugnis verloren, dem Abnehmer oder Dritten den bestimmungsgemäßen Gebrauch des geschützten Erzeugnisses zu verbieten (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II; BGH GRUR 2003, 507 – Enalapril; BGH GRUR 2001, 223 – Bodenwaschanlage; BGH GRUR 2000, 299 – Karate, m. w. N.). Das auf dem Erzeugnis „lastende“ Schutzrecht tritt von nun an gegenüber dem Interesse an der Verkehrsfähigkeit der mit Zustimmung des Berechtigten in Verkehr gesetzten Waren zurück (BGH GRUR 2001, 51 – Parfumflakon I; Benkard/Scharen, Patentgesetz, 11. Aufl., § 9 PatG Rn. 16). Der rechtmäßige Erwerber eines solchen Exemplars ist fortan befugt, dieses bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Dritten anzubieten. Infolgedessen stellt der bestimmungsgemäße Gebrauch eines solches Exemplars keine Patentverletzung dar. Dies gilt unabhängig davon, durch wen der Gebrauch erfolgt (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II), so dass auch nachfolgende Erwerber begünstigt sind.
Das Inverkehrbringen eines patentgeschützten Gegenstands außerhalb des EWR führt nicht zur Erschöpfung des Rechts aus einem deutschen Patent oder einem deutschen Anteil eines europäischen Patents. Anderes gilt ausnahmsweise nur dann, wenn der Patentinhaber zugestimmt hat, dass ein Dritter die Sache anschließend im EWR auf den Markt bringt (EuGH GRUR 2002, 156 – Davidoff zum Markenrecht; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Kap. E Rn. 526). Die Zustimmung muss nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann konkludent erfolgen. Dafür ist allerdings erforderlich, dass das Verhalten des Patentinhabers den sicheren Schluss zulässt, mit dem Inverkehrbringen innerhalb des EWR einverstanden zu sein (vgl. EuGH GRUR 2002, 156 – Davidoff; EuGH GRUR 2010, 723 – Coty Prestige Lancaster ./. Simex, jeweils zum Markenrecht; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 23 m. w. N.).
aa)
Ein Inverkehrbringen (zunächst) außerhalb des EWR in Verkehr gebrachter Prozesskartuschen in den EWR mit Zustimmung der Klägerin im erläuterten Sinne ist seitens der Beklagten nicht hinreichend vorgetragen und ferner nicht unter Beweis gestellt.
Die Zustimmung folgt weder daraus, dass die Klägerin einheitlich auf allen von ihr hergestellten OEM-Prozesskartuschen die CE-Kennzeichnung aufgebracht hat, noch daraus, dass sie D die Kartuschen zum weltweiten Vertrieb übergibt, D mithin auch außerhalb des EWR hergestellte Kartuschen innerhalb des EWR vertreiben darf.
Der Senat hat in den Urteilen vom 29.04.2016 der Parallelverfahren I-15 U 47/15 und I-15 U 49/15 zwar entschieden, dass aus der CE-Kennzeichnung von Prozesskartuschen der Schluss gezogen werden kann, dass die Klägerin mit einem Inverkehrbringen sämtlicher dort streitgegenständlichen Kartuschen innerhalb des EWR einverstanden ist. Denn mit dem unterschiedslosen Aufbringen einer CE-Kennzeichnung bringt der Hersteller eines Produkts zum Ausdruck, dass er die Verantwortung für die Konformität des Produkts mit allen in den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft enthaltenen und für deren Anbringung geltenden Anforderungen übernimmt (Art. 30 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008). Diese Verantwortungsübernahme macht dann Sinn, wenn die Produkte in der EU vertrieben werden. Dieser Kennzeichnung ist daher zu entnehmen, dass der Hersteller mit einem Inverkehrbringen der OEM-Prozesskartuschen rechnet. Trifft er – wie die Klägerin – gleichwohl keine Bestimmung dahingehend, dass die OEM-Prozesskartuschen nur für andere Märkte als die EU bestimmt sind, kann daraus die erforderliche Zustimmung mit dem Inverkehrbringen innerhalb des EWR gefolgert werden.
Die vorstehenden Schlussfolgerungen setzen indes zunächst zwingend voraus, dass überhaupt ein Inverkehrbringen der verbrauchten Prozesskartuschen innerhalb des EWR festzustellen ist. Daran fehlt es, wenn und soweit ausschließlich außerhalb dieses Markts vertriebene und dort auch eingesammelte verbrauchte Prozesskartuschen bloß zum Zweck der Wiederaufbereitung in die EU importiert werden. Die Einfuhr stellt als solches noch kein Inverkehrbringen dar, wie sich bereits anhand des Umstands erschließt, dass es sich um alternative Benutzungshandlungen im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG handelt. Ein Inverkehrbringen ist nur gegeben, wenn der die Erfindung verkörpernde Gegenstand unter Begebung der eigenen Verfügungsgewalt tatsächlich in die Verfügungsgewalt einer anderen Person übergeht und der Patentinhaber dadurch den wirtschaftlichen Wert der Erfindung realisiert (BGH GRUR 2007, 882 – Parfümtester zum Markenrecht; Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 523). Dies setzt zwar nicht zwingend ein Absatzgeschäft im Rahmen des regulären Handelsverkehrs voraus. Es bedarf aber eines Bezugs zum Handelsverkehr dergestalt, dass mit dem Gegenstand ein Umsatz- oder Veräußerungsgeschäft intendiert oder zumindest möglich ist (Rinken/Kühnen in: Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 9. Aufl., § 9 Rn. 65). Das ist nicht der Fall, wenn die Einfuhr von verbrauchten OEM-Prozesskartuschen in den EWR allein zu dem Zweck erfolgt, diese wiederaufzubereiten und dabei – wie unter b) näher ausgeführt wird – neu herzustellen.
Abgesehen davon erstreckt sich die anhand der auf den Prozesskartuschen befindlichen CE-Kennzeichnung angenommene Zustimmung der Klägerin erkennbar nicht auf einen Import zwecks neuherstellender Wiederaufbereitung der OEM-Prozesskartuschen. Zweck der CE-Kennzeichnung ist es, den freien Warenverkehr sicherzustellen (EuGH, Schlussanträge der Generalanwältin vom 28.04.2010, C-185/08). Sie zeigt die EG-Konformität und damit die Verkehrsfähigkeit der so gekennzeichneten Produkte im EWR an (vgl. OLG Frankfurt MD 1999, 384 m. w. N.). Der Schutzrechtsinhaber nimmt eine CE-Kennzeichnung vor, damit er selbst oder Dritte mit seiner Zustimmung das Produkt innerhalb des EWR in Verkehr bringen dürfen und es auf diesem Markt zirkulieren kann. Für Produkte, bei denen wesentliche Teile verbraucht sind und die in diesem Zustand nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt werden können, ist die Interessenslage hingegen anders. So hat die Klägerin erkennbar kein Interesse mehr an einer (weiteren) Verkehrsfähigkeit von Prozesskartuschen, die verbraucht sind, weil sie selbst diese einem Recycling zuführt und eine Wiederaufbereitung durch Dritte ihrem wirtschaftlichen Interesse zuwiderläuft, dass Abnehmer stattdessen neue OEM-Prozesskartuschen erwerben. Ein Dritter, der sie (allein) mit dem Ziel der Wiederaufbereitung und Neuherstellung in den EWR einführt, kann daher aus der CE-Kennzeichnung nicht den Schluss ziehen, die Klägerin sei damit einverstanden. Ebenso wenig ergibt sich dies aus der Übergabe der OEM-Prozesskartuschen an D zum weltweiten Vertrieb. Die Klägerin erlaubt infolgedessen zwar auch ein erstmaliges Inverkehrbringen innerhalb des EWR. Auf die Einfuhr verbrauchter Prozesskartuschen, die ausschließlich außerhalb dieses Marktes vertrieben worden sind, erstreckt sich diese Zustimmung allerdings aus den angeführten Gründen ersichtlich nicht.
Damit ist aber weder aus der CE-Kennzeichnung noch aus der Übergabe an D zum weltweiten Vertrieb zu schließen, dass die Einfuhr verbrauchter OEM-Prozesskartuschen zum Zwecke der neuherstellenden Wiederaufbereitung zur Erschöpfung der Rechte der Klägerin an diesen Prozesskartuschen führt.
bb)
Davon ausgehend wären die Rechte der Klägerin an verbrauchten OEM-Prozesskartuschen nur erschöpft, wenn festzustellen wäre, dass sie entweder ursprünglich von der Klägerin bzw. von D oder – weil sich die Zustimmung der Klägerin darauf erstreckt – anschließend von Dritten innerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden sind. Das haben die darlegungs- und beweispflichtigen Beklagten indes weder vorgetragen noch unter Beweis gestellt, obwohl die Klägerin dies in erheblicher Weise bestritten hat.
(1)
Die Beklagten sind hierfür darlegungs- und beweispflichtig.
Die tatsächlichen Voraussetzungen der Erschöpfung sind nach allgemeinen Grund-sätzen von demjenigen darzulegen und zu beweisen, der wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird (BGH GRUR 2000, 299 – Karate m. w. N.). Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, dass dieser die Erzeugnisse von einer Vielzahl verschiedener Lieferanten bezieht oder die Lieferketten im Einzelnen nicht nachvollziehbar sind, ändern daran nichts (LG Düsseldorf, 4b O 88/12, Urteil vom 12.12.2013; Benkard/ Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 16). Im Streitfall liegen keine besonderen Umstände vor, die zu einer Änderung dieser Darlegungs- und/oder Beweislastverteilung führen.
(a)
Die Beklagten berufen sich vergeblich auf eine sekundäre Darlegungslast der Klägerin sowie eine Beweislastumkehr wegen der Gefahr einer Marktabschottung.
(aa)
Der Schutz des freien Warenverkehrs nach Art. 34 und 36 AEUV gebietet zwar eine Modifizierung der allgemeinen Beweisregel zur Erschöpfung, wenn sie es einem Patentinhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen (vgl. für das Markenrecht EuGH GRUR 2003, 512 – stüssy; BGH GRUR 2012, 630 – CONVERSE II). Danach obliegt dem Patentinhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im EWR über ein ausschließliches oder ein selektives Vertriebssystem in Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden sind, wenn der von ihm wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommene Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den Beweis der Erschöpfung zu erbringen hat. Bei einem ausschließlichen Vertriebssystem besteht eine solche Gefahr, sofern der vermeintliche Verletzer durch die Offenbarung seiner Bezugsquelle nachweisen müsste, dass er die in Rede stehenden Waren innerhalb des EWR von einem Vertragshändler erworben hat, weil der Patentinhaber dann auf seinen Vertragshändler mit dem Ziel einwirken könnte, derartige Lieferungen künftig zu unterlassen. Ebenso ist es zu beurteilen, wenn der Patentinhaber ein anderes Vertriebssystem unterhält, mit dem er verhindern kann, dass die in Rede stehenden Waren im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben werden. Von einer Marktabschottung ist etwa bei einem selektiven Vertriebssystem auszugehen, wenn es den ausgewählten Vertriebspartnern vertraglich untersagt ist, ihre Produkte an Zwischenhändler außerhalb des Vertriebssystems zu verkaufen. Dagegen begründet ein Vertriebssystem dann nicht die Gefahr einer Marktabschottung durch vertragliche Absprachen, wenn es den angeschlossenen Vertriebspartnern gestattet ist, Lieferungen auf Anfragen vorzunehmen, die von außerhalb des Vertriebssystems stehenden Händlern an sie herangetragen werden (BGH GRUR 2012, 630 – CONVERSE II m. w. N.).
In der Sache läuft dies neben einer Umkehr der Beweislast auf eine sekundäre Darlegungslast des Patentinhabers hinaus, weil unter den genannten Voraussetzungen bereits konkrete Angaben des vermeintlichen Verletzers über seine Bezugsquelle zu einer Marktabschottung führen können.
(bb)
Die Voraussetzungen für die Gefahr einer Marktabschottung sind im Streitfall jedoch nicht gegeben.
Die Beklagten haben schon nicht konkret dargelegt, dass die OEM-Prozesskartuschen der Klägerin über ein ausschließliches oder selektives Vertriebssystem in Verkehr gebracht werden. Aus dem von ihr einzig angeführten Umstand, dass die Klägerin die in Rede stehenden Kartuschen für D herstellt und daher ausschließlich an diese veräußert, folgt dies nicht, weil die Gefahr einer Marktabschottung bedingt, dass die Ware (anschließend) auf dem Markt nur von bestimmten Händlern bezogen werden kann, die einem ausschließlichen oder selektiven Vertriebssystem angehören. Das ist aber nicht festzustellen. Die Klägerin hat vielmehr ihrerseits vorgetragen, dass D ihre OEM-Prozesskartuschen weltweit an eine Vielzahl von Händlern vertreibt. Dieses – von den Beklagten bestrittene – Vorbringen ist weder widersprüchlich noch spekulativ, weil die Klägerin es durch die weitere Tatsache untermauert hat, dass diese Kartuschen in fast allen Verkaufsshops von Lasertonerkartuschen weltweit erworben werden können und es sich dabei um einen durch Marktbeobachtung erkennbaren äußeren Umstand handelt, der keinen Einblick in die konkreten Vertriebsaktivitäten von D erfordert. Abgesehen davon haben die Beklagten diese weitere Tatsache nicht in Abrede gestellt. Dabei wäre es stattdessen an ihnen gewesen, Anhaltspunkte für ein ausschließliches oder selektives Vertriebssystem vorzutragen. Das ist demnach nicht geschehen, weshalb nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein solches existiert.
Unabhängig davon greift der Zweck der Beweislastumkehr in der vorliegenden Konstellation nicht ein. Dieser ist darin zu sehen, dass der Patentinhaber durch die Offenbarung der Bezugsquelle in die Lage versetzt werden kann, dieser Bezugsquelle eine weitere Belieferung des vermeintlichen Verletzers zu untersagen. Eine solche Gefahr besteht hier aber allein deswegen nicht, weil die Beklagtenseite verbrauchte OEM-Prozesskartuschen entweder unmittelbar von Endkunden oder von Zwischenhändlern erwirbt, die diese ihrerseits von Endkunden eingesammelt haben. Die Klägerin ist tatsächlich und rechtlich nicht imstande, auf diese dergestalt einzuwirken, dass sie eine Abgabe oder eine Veräußerung an die Beklagten unterlassen. Angaben der Beklagten zum Erwerb der Prozesskartuschen können daher bereits aus diesem Grunde nicht zu einer Marktabschottung durch die Klägerin führen.
(b)
Die Klägerin trifft ferner keine sekundäre Darlegungslast aus allgemeinen Grundsätzen. Deswegen führen die Beklagten vergeblich an, dass die Klägerin ihrerseits keine konkreten Angaben zum Inverkehrbringen gemacht habe.
Eine sekundäre Darlegungslast setzt voraus, dass die darlegungspflichtige Partei außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufs steht und keine Kenntnis der maßgebenden Tatsachen besitzt, während der Gegner sie hat und ihm nähere Angaben zumutbar sind (BGH NJW 1999, 579; BGH NJW 2008, 982 m. w. N.; BGH GRUR 2014, 657 – BearShare). Beides ist hier nicht der Fall:
Die Klägerin besitzt einerseits keine Kenntnis über den Vertriebsweg der einzelnen OEM-Prozesskartuschen.
Sie stellt die Kartuschen sowohl innerhalb des EWR in Frankreich als auch außerhalb davon her und veräußert sie sodann an D, welche die Kartuschen wiederum weltweit vertreibt. Der Klägerin sind davon ausgehend nachvollziehbar keine näheren Angaben zum Ort des (erstmaligen) Inverkehrbringens der jeweiligen OEM-Prozesskartuschen möglich. Aus dem Umstand, dass OEM-Prozesskartuschen unter anderem in Frankreich gefertigt und dort erstmals in Verkehr gebracht werden, lässt sich insbesondere nicht schließen, dass dies konkret auch im Hinblick auf die von den Beklagten wiederaufbereiteten Prozesskartuschen der Fall ist. Vielmehr können diese auch an den anderen Produktionsstandorten der Klägerin in China, Japan und den USA gefertigt worden und anschließend außerhalb des EWR in Verkehr gebracht worden sein. Da die OEM-Prozesskartuschen mit einer einheitlichen CE-Kennzeichnung versehen sind und keinen Hinweis darauf enthalten, für welchen Markt sie bestimmt sind, lässt sich dies zudem nicht rekonstruieren. Es besteht auch keine Erkundigungspflichten der Klägerin bei D. Abgesehen davon, dass angesichts der soeben dargestellten Umstände nicht ersichtlich ist, dass auf diese Weise Informationen über den Vertriebsweg der einzelnen Prozesskartuschen zu erlangen wären, handelt es sich bei D auch nicht um ein Unternehmen, dass unter Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung der Klägerin tätig ist (BGH GRUR 2002, 190 – Die PROFIS).
Andererseits stehen die Beklagten nicht außerhalb des Geschehensablaufs.
Es handelt sich vielmehr um einen Umstand aus ihrer Sphäre, wo die Beklagten die verbrauchten OEM-Prozesskartuschen der Klägerin bezogen haben. Das betrifft sowohl die unmittelbar von Endkunden eingesammelten Kartuschen als auch diejenigen Kartuschen, die sie von Brokern erworben haben, weil sie sich bei diesen nach dem Bezugsort erkundigen können. Dass Wiederaufbereitern nähere Angaben dazu möglich sind, zeigt der entsprechende Sachvortrag der Beklagten in den Parallelverfahren vor dem Senat (vgl. Urteile vom 29.04.2016, 15 U 47/15 und 15 U 49/15).
Davon ausgehend bedürfen die Beklagten nach Treu und Glauben nicht einer sekundären Darlegungslast der Klägerin, um erfolgreich den Eintritt von Erschöpfung geltend machen zu können. Denn falls die von ihnen wiederaufbereiteten Prozesskartuschen im EWR eingesammelt werden, lässt dies aufgrund der einheitlichen CE-Kennzeichnung den Rückschluss auf ein Inverkehrbringen mit Zustimmung der Klägerin zu (siehe oben aa)), wobei die Lebenserfahrung dafürspricht, dass die Prozesskartuschen dort wo sie eingesammelt werden auch vertrieben worden sind. Deswegen führen die Beklagten in diesem Zusammenhang auch ohne Erfolg an, die Klägerin verschleiere mit der generellen Verwendung der CE-Kennzeichnung bewusst die Vertriebswege, so dass Dritte diese nicht nachvollziehen könnten. Es kann bereits nicht festgestellt werden, dass dieser Vorwurf in der Sache zutrifft. Sinn und Zweck der CE-Kennzeichnung ist nicht die Information über einen tatsächlich stattfindenden Vertrieb innerhalb des EU-Binnenmarktes, sondern die Konformitätserklärung und die generelle Verkehrsfähigkeit des Produkts innerhalb der EU (siehe oben aa)). Zudem hat die Klägerin plausibel einen triftigen Grund für die einheitliche CE-Kennzeichnung genannt, der demzufolge darin besteht, dass dies die Produktion und den weltweiten Vertrieb der OEM-Prozesskartuschen erleichtere. Daher ist nicht ersichtlich, dass sie durch diese Maßnahme bewusst eine (eigene oder fremde) Kenntnis über den Vertriebsweg vereitelt hätte. Insbesondere aber führt die CE-Kennzeichnung an sämtlichen OEM-Prozesskartuschen der Klägerin dazu, dass die Beklagten aus dem bereits angeführten Grund schon mit einem Einsammeln der Kartuschen innerhalb des EWR hinreichend zu einem Inverkehrbringen mit Zustimmung der Klägerin vortragen können, so dass sie für eine substantiierte Darlegung nicht auf Angaben der Klägerin zum Vertriebsweg angewiesen sind.
(2)
Entgegen der von den Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 30.03.2017 geäußerten Ansicht hat die Klägerin auch wirksam bestritten, dass die Beklagten Prozesskartuschen wiederaufbereiten, an denen Erschöpfung eingetreten ist.
Das Bestreiten der Klägerin mit Nichtwissen, dass die verbrauchten Prozesskartuschen ursprünglich im EWR mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, ist gemäß § 138 Abs. 4 ZPO zulässig. Wie bereits oben unter aa) näher ausgeführt, eröffnen die einheitliche CE-Kennzeichnung und die Übergabe der OEM-Prozesskartuschen an D zum weltweiten Vertrieb nicht den Erschöpfungseinwand für Kartuschen, welche die Klägerin außerhalb des EWR hergestellt hat und die anschließend ausschließlich außerhalb des EWR in Verkehr gebracht und vertrieben worden sind. Wenn und soweit die Beklagten derartige Kartuschen wiederaufbereiten (lassen), ist somit keine Erschöpfung eingetreten, weshalb das Bestreiten nicht wider besseres Wissen erfolgt. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass die Klägerin die OEM-Prozesskartuschen hergestellt und an D zum Zwecke des Vertriebs übergeben hat. Dieser Umstand führt aus den bereits unter (1) (b) genannten Gründen nicht dazu, dass der Vertriebsweg der verbrauchten, von den Beklagten wiederaufbereiteten Prozesskartuschen Gegenstand der eigenen Wahrnehmung der Klägerin wäre oder Informationen darüber durch Erkundigungen bei D eingeholt werden könnten.
Die Klägerin hat die Wiederaufbereitung „erschöpfter“ Prozesskartuschen nicht nur im Hinblick auf in der Schweiz in Verkehr gebrachte Kartuschen bestritten. Vielmehr bestreitet sie in der erstinstanzlichen Replik ohne Einschränkung, dass die verbrauchten OEM-Prozesskartuschen mit ihrer Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden seien (Rn. 22, Bl. 136 GA). Die Hinweise der Klägerin auf den Sitz der Beklagten zu 3) in der Schweiz und auf die mangelnde Rentabilität eines Transports von Leerkartuschen aus Europa im Falle der – angenommenen – Wiederaufbereitung der Kartuschen außerhalb Europas erfolgen anschließend im Rahmen der Darlegung von Gründen, die aus ihrer Sicht sogar für ein Inverkehrbringen außerhalb des EWR sprechen (Rn. 23 ff, Bl. 136 f GA). Es handelt sich um ergänzende Begründungsstränge der Klägerin, die das vorherige Bestreiten erkennbar nicht darauf beschränken. So wird es zutreffend auch im angefochtenen Urteil auf Seite 16 im 2. Absatz dargestellt. Wenn diese zusätzlichen Argumente – wie im Fall der inzwischen unstreitigen Wiederaufbereitung der Beklagten in Tschechien – nicht greifen, so verbleibt es damit gleichwohl beim generellen Bestreiten der Klägerin mit Nichtwissen.
Davon ausgehend betrifft das Bestreiten der Klägerin nicht allein potentiell in der Schweiz eingesammelte Kartuschen. Auch wenn sie einen Transport von Kontinent zu Kontinent selbst als unwahrscheinlich eingestuft hat, ist diese Möglichkeit damit nach ihrem Vorbringen nicht ausgeschlossen und es ist nicht widersprüchlich, wenn sich die Klägerin darauf beruft. Schließlich hat sie keine Kenntnis darüber, wo die Beklagten die verbrauchten Prozesskartuschen einsammeln und von wo ihre Broker diese beziehen. Daher ist möglich, dass sie von außerhalb Europas stammen. Doch selbst wenn man davon ausgeht, dass wegen der Wiederaufbereitung in Tschechien ausschließlich in Europa eingesammelte Leerkartuschen verwendet werden, kommen außer der Schweiz noch mehrere weitere europäische und eurasische Länder in Betracht, die nicht dem EWR angehören (Balkanstaaten, Weißrussland, Ukraine, Russland, Türkei).
Weiter ist es nicht richtig, dass die Beklagten – wie sie im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 30.03.2017 anführen – in der Berufungsbegründung (gemeint ist ihre Replik vom 12.08.2016) auf Seite 12 (Bl. 370 GA) vorgetragen hätten, in der Schweiz gesammelte Kartuschen seien in Frankreich in den Verkehr gebracht worden. Vielmehr haben sie dort lediglich die Vermutung geäußert, dass das Inverkehrbringen gegenüber D für in Europa vertriebene Kartuschen am einzigen europäischen Produktionsstandort der Klägerin in Frankreich stattfinde. Um konkreten Sachvortrag handelte es sich dabei nicht, so dass die Klägerin einen solchen auch nicht zugestanden haben kann. Abgesehen davon hat diese in der Berufungsinstanz erkennbar das bereits im ersten Rechtszug erfolgte generelle Bestreiten mit Nichtwissen aufrechterhalten (vgl. Rn. 6 der Berufungserwiderung, Bl. 340 GA, und Rn. 1 der Berufungsduplik, Bl. 384 GA). Die Beklagten stellen den Sachverhalt im Übrigen unzutreffend dar, indem sie im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 30.03.2017 geltend machen, aus dem Tatbestand des angefochtenen Urteils ergebe sich, dass der Import von Leerkartuschen aus anderen Kontinenten nicht im Streit gestanden habe. Tatsächlich verhält sich das Urteil des Landgerichts darüber nicht.
(3)
In Anbetracht des somit zulässigen Bestreitens der Klägerin mit Nichtwissen wäre es damit Sache der Beklagten gewesen, ein Inverkehrbringen innerhalb des EWR mit Zustimmung der Klägerin konkret darzulegen und zu beweisen. Das ist nicht geschehen, weshalb der Eintritt von Erschöpfung an den verbrauchten OEM-Prozesskartuschen der Klägerin nicht festgestellt werden kann.
Die Beklagten haben bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat nichts dazu vorgetragen, wo die wiederaufbereiteten Kartuschen eingesammelt worden sind und wo die Zwischenhändler, von denen die Beklagtenseite entsprechende Kartuschen erwirbt, diese bezogen haben. Es fehlen insbesondere jegliche Angaben dazu, ob – und gegebenenfalls in welchem Umfang oder Verhältnis – sich die Bezugsquellen innerhalb oder außerhalb des EWR befinden.
Erstmals im Verhandlungstermin am 16.03.2017 haben die Beklagten pauschal behauptet, dass sie die „leeren“ Prozesskartuschen nur von Brokern erwerben, die ihren Sitz in der EU haben und die ihrerseits Prozesskartuschen ausschließlich innerhalb der EU einsammeln. Dieses neue, von der Klägerin – bereits erstinstanzlich – bestrittene Vorbringen ist in der Berufungsinstanz nicht zu berücksichtigen, weil die Beklagten einen Zulassungsgrund nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht vorgetragen und glaubhaft gemacht haben. Abgesehen davon ist ihre Behauptung auch nicht hinreichend substantiiert, weil sie nicht konkret angeben, welche Broker, von denen sie die Ware erwerben, wo konkret die verbrauchten OEM-Prozesskartuschen beziehen. Über die von Beklagtenseite selbst eingesammelten und wiederaufbereiteten Kartuschen, die einen weit überwiegenden Anteil von 70 % ausmachen, verhält sich dieses neue Vorbringen zudem nicht, weshalb insoweit schon aus diesem Grunde nicht die Feststellung getroffen werden kann, dass sie innerhalb des EWR vertrieben worden sind.
Ihre weiteren Behauptungen im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 30.03.2017, (1) (nur) die Beklagte zu 3) sammle keine Leerkartuschen in Afrika, Asien oder Amerika ein, (2) sie sammle einen Teil der Leerkartuschen selbst dort ein, wo sie die Kartuschen auch vertreibe, und zwar hauptsächlich in Deutschland, weil dies ihr Hauptabsatzmarkt sei und (3) im Übrigen beziehe sie die Leerkartuschen von Brokern gemäß der als Anlage BM 26 beigefügten Liste, die allesamt ihren Sitz in der EU haben, sind gemäß §§ 296a, 156 ZPO nicht zu berücksichtigen, weil die Beklagten dies erstmals nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung vorgebracht haben und kein Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung besteht. Dies folgt – abgesehen davon, dass sie auf den Hinweis des Senats im Termin vom 16.03.2017 (Protokoll Bl. 414/415 GA) keine Schriftsatzfrist gemäß § 283 ZPO beantragt haben – zunächst daraus, dass es gemäß § 531 Abs. 2 ZPO ohnehin nicht zu berücksichtigen wäre, weil die Beklagten einen Zulassungsgrund für dieses neue Vorbringen in der Berufungsinstanz weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht haben. Des Weiteren ist es zumindest teilweise unbeachtlich. Zum einen tragen sie nicht vor, wo die Beklagte zu 3) die übrigen, nicht aus Deutschland stammenden Prozesskartuschen einsammelt, so dass insoweit eine Erschöpfung nicht festgestellt werden könnte. Dass das Sammelangebot gemäß Anlage K 37 in deutscher Sprache verfasst ist, schließt ein Einsammeln außerhalb des EWR nicht aus, da es (zumindest auch) an deutschsprachige Adressaten in der Schweiz gerichtet sein kann und es überdies die Existenz anderer Angebote, die sich auf (andere) Märkte außerhalb des EWR beziehen, nicht ausschließt. Zum anderen legen die Beklagten im Hinblick auf die von Zwischenhändlern erworbenen Prozesskartuschen weiterhin nicht konkret dar, wo diese sie beziehen. Auch wenn diese ihren Sitz in der EU haben, besagt dies nicht zwingend, dass sie auch (ausschließlich) dort verbrauchte Prozesskartuschen einsammeln. Vielmehr können diese durchaus von Gebieten außerhalb des EWR stammen.
Zuletzt ist eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung allein deswegen nicht veranlasst, weil die Beklagten für ihre neuen Behauptungen in der mündlichen Verhandlung und im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 30.03.2017 keinen Beweis angetreten haben und damit für eine Erschöpfung weiterhin beweisfällig geblieben sind.
Zum anderen ist deshalb keine Erschöpfung eingetreten, weil die Beklagten nicht befugt sind, bei den Prozesskartuschen der Klägerin die Bildtrommel der Trommeleinheit auszutauschen. Dies ergibt sich daraus, dass diese Maßnahme als Neuherstellung zu bewerten ist, die der Klägerin als Patentinhaberin vorbehalten ist.
Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob die Wiederaufbereitung rechtmäßig ist, ist der geltend gemachte Patentanspruch und damit im vorliegenden Fall die in Anspruch 1 des Klagepatents geschützte Trommeleinheit.
Gegenstand der Erschöpfung ist das patentgeschützte Erzeugnis. Daran ändert sich nichts, wenn es als solches nicht im Geschäftsverkehr gehandelt wird. Auch der Bezugspunkt der Erschöpfung bleibt in diesem Fall der Patentanspruch, der dieses Erzeugnis schützt. Zumindest in dieser Konstellation ist daher nicht zwischen Gegenstand und Bezugspunkt der Erschöpfung zu differenzieren.
Die Rechte aus einem Patent bestehen an der Vorrichtung, die der Patentanspruch schützt. Das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers folgt allein aus diesem Anspruch und kann daher auch nur soweit reichen wie dessen Schutzbereich. Umfang und Reichweite des Ausschließlichkeitsrechts werden mithin vom Anspruch bestimmt, so dass dieser dem Patentinhaber jenseits seines Schutzbereichs auch keinerlei Rechte gewährt. Ausgeübt und durch das erstmalige Inverkehrbringen eines patentgeschützten Erzeugnisses verbraucht werden kann ein Recht dementsprechend ebenfalls nur, soweit es besteht. Darüber hinaus kann sich der Patentinhaber nicht seiner „Rechte“ begeben, da er solche nicht besitzt. Wie weit die Ausübung und der Verbrauch des Ausschließlichkeitsrechts reichen und worauf sie sich beziehen, lässt sich daher nur anhand des Patentanspruchs mit der gebotenen Rechtssicherheit feststellen.
Dies gilt auch dann, wenn das patentgeschützte Erzeugnis kein selbständiger Gegenstand des Warenverkehrs ist, sondern nur als Bestandteil einer Gesamtvorrichtung gehandelt wird (OLG Düsseldorf, Hinweisbeschluss vom 09.04.2015 – 2 U 40/14; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 18, 38 a. E.: Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O.,§ 139 PatG Rn. 10; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Kap. E Rn. 532, 539). Dass das patentgeschützte Erzeugnis nur ein Teil des gehandelten Wirtschaftsgutes ist, ändert nichts an dem rechtlichen Ansatz, dass das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers vom Anspruch bestimmt und begrenzt wird. Durch das Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung wächst das Recht des Patentinhabers keineswegs an oder verändert sich; sein (positives) Benutzungs- und sein Verbietungsrecht sind nach wie vor nur an den Anspruch geknüpft. Der Patentinhaber kann auf diese Weise mithin nur sein Ausschließlichkeitsrecht mit Blick auf das durch den Anspruch geschützte Erzeugnis ausüben und somit erschöpfen. Allein das patentgeschützte Erzeugnis wird hierdurch gemeinfrei.
Die Frage, ob eine „erweiterte Erschöpfung“ eintreten kann, wenn der Patentinhaber nur einen Teil des patentgeschützten Gegenstands in den Verkehr gebracht hat (vgl. dazu OLG Düsseldorf, InstGE 13, 78 – Lungenfunktionsmessgerät), wird damit nicht gleichzeitig verneint. Es handelt sich um eine andere Konstellation, die im Streitfall nicht zu entscheiden ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Gegenstand und Bezugspunkt der Erschöpfung unterscheiden können; dies geschieht aber nicht (allein) dadurch, dass das patentgeschützte Erzeugnis als solches nicht im Geschäftsverkehr gehandelt wird.
Etwas anderes folgt weder aus Art. 34 AEUV, der den Grundsatz des freien Warenverkehrs beinhaltet, noch aus Art. 36 AEUV, wonach dieser Grundsatz zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums eingeschränkt werden kann. Diese Vorschriften gebieten nicht, dass für die Frage, was Bezugspunkt der Erschöpfung ist, auf das in den Verkehr gebrachte Wirtschaftsgut anstatt auf den Patentanspruch abzustellen ist.
Eine mitgliedstaatliche Regelung ist nach Art. 36 AEUV gerechtfertigt, wenn sie zur Wahrung von Rechten erforderlich ist, die den „spezifischen Gegenstand“ des gewerblichen Schutzrechts ausmachen. Dieser spezifische Gegenstand besteht im Bereich des Patentrechts darin, dass der Inhaber zum Ausgleich für seine Erfindertätigkeit das ausschließliche Recht erlangt, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen und in den Verkehr zu bringen, mithin die Erfindung entweder selbst oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, und dass er ferner das Recht erlangt, sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen (EuGH GRUR Int. 1997, 250 – Merck/Primecrown; EuGH GRUR Int. 1982, 47 – Merck/Stephar; EuGH GRUR Int. 1974, 454 – Centrafarm). Der freie Warenverkehr erfährt folglich durch das Patent Einschränkungen, deren Umfang und Reichweite sich auch auf europäischer Ebene allein nach dem Inhalt des Schutzrechtes, d. h. dem Anspruch des Patents bestimmt. Eine Ausweitung oder Veränderung des Ausschließlichkeitsrechts und damit eine weitergehende Einschränkung des freien Warenverkehrs erfolgt nach Art. 34, 36 AEUV nicht, auch dann nicht, wenn das patentgeschützte Erzeugnis lediglich als Teil einer Gesamtvorrichtung in den Verkehr gebracht wird.
Ebenso anerkannt ist im europäischen Recht, dass der „spezifische Gegenstand“ des Patents nicht betroffen ist, wenn das patentgemäße Erzeugnis vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in einem Mitgliedstaat auf den Markt gebracht worden ist. Daher tritt Erschöpfung für die gesamte Europäische Union ein und er kann den Vertrieb dieses Erzeugnisses in einem anderen Mitgliedstaat nicht unterbinden (EuGH GRUR Int. 1997, 250 – Merck/Primecrown; EuGH GRUR Int. 1974, 454 – Centrafarm), selbst wenn das Erzeugnis in diesem Mitgliedstaat keinen Patentschutz genießt (EuGH GRUR Int. 1982, 47 – Merck/Stephar). Der Grund hierfür ist, dass der Patentinhaber andernfalls in der Lage wäre, die nationalen Märkte abzuriegeln und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beschränken, obwohl eine derartige Beschränkung nicht notwendig ist, um den spezifischen Gegenstand des ihm zustehenden Ausschließlichkeitsrechts zu schützen (EuGH GRUR Int. 1997, 250 – Merck/Primecrown; EuGH GRUR Int. 1982, 47 – Merck/Stephar; EuGH GRUR Int. 1974, 454 – Centrafarm; BGH GRUR 2000, 299 – Karate m. w. N.). Der Erschöpfungstatbestand begrenzt mithin seinerseits das aus dem Patent folgende Ausschließlichkeitsrecht zu Gunsten des freien Warenverkehrs. Wenn Erschöpfung eingetreten ist, soll das patentgeschützte Erzeugnis behinderungslos verwendet werden können. Eine darüber hinausgehende Bedeutung gewinnt der Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit nicht. Aus der zitierten Rechtsprechung folgt lediglich eine Anerkennung der Erschöpfung als „europäisches Rechtsinstitut“ und vor allem eine territoriale Erweiterung des Erschöpfungsgrundsatzes. Hingegen ist nicht ersichtlich, dass dadurch der Bezugspunkt der Erschöpfung verändert werden sollte. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs gebietet somit keine Abkehr von der anspruchsbezogenen Betrachtung, weil das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers am patentgeschützten Erzeugnis zum spezifischen Gegenstand des Patents gehört und deshalb den freien Warenverkehr in zulässiger Weise einschränkt.
Der maßgebliche Bezugspunkt der Erschöpfung ändert sich gleichfalls nicht, wenn auch die (allein) in Verkehr gebrachte Gesamtvorrichtung in dem Patent Gegenstand eines nebengeordneten Anspruchs ist.
Dem Patentinhaber steht es grundsätzlich frei, wie viele (nebengeordnete) Ansprüche er in ein Patent aufnimmt, für welchen Gegenstand er Schutz beansprucht und wie er die einzelnen Ansprüche formuliert. Dies bedeutet indes nicht, dass es im Belieben des Patentinhabers stünde, was unter Schutz gestellt wird. Die Freiheit des Patentinhabers besteht lediglich im Rahmen der Erteilungs- bzw. Schutzfähigkeit der einzelnen Ansprüche. Nur soweit der Anspruch – in der von ihm gewählten Ausgestaltung – neu und erfinderisch ist, wird der Schutz gewährt und kann die Erteilung des Patents verlangt werden (BGH GRUR 2007, 769 – Pipettensystem; BGH GRUR 2006, 748 – Mikroprozessor).
Ebenso frei ist der Patentinhaber in der Entscheidung im Hinblick auf welchen erteilten Anspruch er mit welchem eigenen Produkt sein aus dem Anspruch selbst folgendes Ausschließlichkeitsrecht ausüben und damit verbrauchen will. Nebenansprüche sind unabhängig voneinander und bestehen nebeneinander. Aus der Ausübung des einen Rechts folgt kein Zwang zur Ausübung eines anderen Rechts. Ebenso wenig ist die Ausübung des einen Rechts identisch mit der Ausübung des anderen.
Bringt der Patentinhaber oder ein Dritter mit seiner Zustimmung ein Produkt in den Verkehr, das nicht nur einem Patentanspruch, sondern mehreren nebengeordneten Schutzansprüchen entspricht, entschließt er sich die ihm zustehenden Ausschließlichkeitsrechte (alle) gemeinsam in einem Akt auszuüben und verbraucht mithin auch alle diese Ansprüche durch das in Verkehr gebrachte Exemplar. Insoweit ist die Erschöpfung objektbezogen. Es ist demnach keineswegs so, dass der Patentinhaber durch das Inverkehrbringen einer Gesamtvorrichtung die Erschöpfung eines Anspruchs, den die Gesamtvorrichtung oder Teile von ihr verwirklichen, verhindern könnte. Diese Objektbezogenheit hat allerdings nicht zur Folge, dass es bei der Frage, welcher Anspruch durch das in den Verkehr gebrachte konkrete Exemplar tatsächlich erschöpft ist, zu einer Vermischung der Ansprüche kommen darf. Es ist vielmehr jeweils anspruchsbezogen zu prüfen, ob die Erschöpfungsvoraussetzungen vorliegen.
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht den vorstehenden Ausführungen, wonach im Rahmen der Erschöpfung nebengeordnete Ansprüche unabhängig voneinander zu betrachten sind, nicht entgegen. Selbst wenn man der Entscheidung „Handhabungsgerät“ (BGH GRUR 1998, 130) entnehmen wollte, dass einheitlich Erschöpfung der Rechte aus einem Vorrichtungs- und einem Verfahrenspatent eintritt, wenn eine nur zur Ausübung dieses Verfahrens bestimmte Vorrichtung erstmals in den Verkehr gebracht wird, und man nicht stattdessen davon ausgeht, dass derjenige, der vom Inhaber des Verfahrenspatents eine zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, diese regelmäßig aufgrund der stillschweigenden Erteilung einer Lizenz am Verfahrenspatent bestimmungsgemäß zur Ausübung des Verfahrens benutzen darf (so BGH GRUR 2007, 773 – Rohrschweißverfahren; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 25 m. w. N.), ergibt sich aus der zitierten Entscheidung allenfalls, dass die Prüfung von Vorrichtungs- und Verfahrensanspruch im Hinblick auf die erstmalige Veräußerung der Vorrichtung zu einem gleichlaufenden Ergebnis – die Erschöpfung beider Ansprüche – führen kann. Dies bedeutet jedoch keine Abkehr von der anspruchsbezogenen Prüfung. Den Ausführungen des Bundesgerichtshofs, die außerdem im Rahmen der von der Erschöpfung zu unterscheidenden Frage erfolgt sind, ob – was in der zitierten Entscheidung verneint wurde – für die Erteilung des Verfahrensanspruchs neben dem bestehenden Vorrichtungsanspruch ein Rechtsschutzbedürfnis besteht, lässt sich insbesondere nichts dafür entnehmen, was Gegenstand oder Bezugspunkt der Erschöpfung bei nach dem Erwerb getroffenen Maßnahmen ist oder gar dass insoweit allein auf die Gesamtvorrichtung abzustellen wäre, wenn sowohl diese als auch Teile davon patentgeschützt sind.
Des Weiteren besteht kein Widerspruch zu den Grundsätzen in anderen Teilgebieten des gewerblichen Rechtsschutzes. Insbesondere tritt nicht an sämtlichen Immaterialgüterrechten einheitlich Erschöpfung ein, wenn auf einem Produkt mehrere Schutzrechte lasten und dieses rechtmäßig in Verkehr gebracht wird. Der Europäische Gerichtshof hat zwar ausgesprochen, dass der durch das Urheberrecht hinsichtlich der Abbildung von geschützten Werken im Werbematerial des Wiederverkäufers gewährte Schutz jedenfalls nicht weiter gehen könne als der Schutz, den ein Markenrecht seinem Inhaber unter denselben Umständen gewährt (EuGH GRUR Int. 1998, 140 – Dior/Evora, Rn. 58). Daraus ergibt sich indes nicht, dass dies auf einer einheitlichen Erschöpfung dieser Rechte beruht. Der Bundesgerichtshof hat im Anschluss daran sogar ausdrücklich klargestellt, dass das Recht des zur Weiterverbreitung Berechtigten zu einer Vervielfältigung nach § 16 UrhG im Rahmen eines Angebots oder einer üblichen werblichen Darstellung nicht auf dem Erschöpfungseinwand nach § 17 Abs. 2 UrhG fußt. Vielmehr beruht es darauf, dass das Urheberrecht ebenso wie andere Schutzrechte gegenüber dem Interesse an der Verkehrsfähigkeit der mit Zustimmung des Berechtigten in Verkehr gesetzten Waren zurücktreten muss, demzufolge innerhalb eines einheitlichen Wirtschaftsraumes das mit Zustimmung des Berechtigten in Verkehr gesetzte Werkstück ungeachtet des urheberrechtlichen Schutzes frei soll zirkulieren dürfen (BGH GRUR 2001, 51 – Parfumflakon). Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Frage der Erschöpfung stets anhand des konkreten Schutzrechts zu prüfen ist und die Bewertung bei verschiedenen Schutzrechten am gleichen Produkt durchaus unterschiedlich ausfallen kann. Dies entspricht im Übrigen auch der Auffassung der von den Beklagten zitierten Literatur im Markenrecht. Dort wird ausgeführt, dass bisher keine Fälle praktisch geworden seien, bei denen das Bestehen unterschiedlicher Schutzrechte am gleichen Produkt zu unterschiedlichen Folgen bei der Erschöpfung geführt hätte (vgl. Ingerl/Rohnke, Markenrecht, 3. Aufl., § 24 Rn. 13). Damit wird aber sogar als selbstverständlich vorausgesetzt, dass rechtliche Unterschiede im Grundsatz möglich sind.
Tatsächlich wird es sich regelmäßig so verhalten, dass beim Inverkehrbringen einer Gesamtvorrichtung mit Zustimmung des Berechtigten auch die Rechte an einzelnen geschützten Bestandteilen erschöpft sind, weil sich die Zustimmung auf sie erstreckt. In besonders gelagerten Fällen, zu denen die Neuherstellung eines zuvor mit Zustimmung des Berechtigten in Verkehr gebrachten patentgeschützten Erzeugnisses gehört, kann es jedoch anders liegen. Hier kann die somit maßgebliche anspruchsbezogene Sichtweise durchaus zur Folge haben, dass beispielsweise der auf die Gesamtvorrichtung bezogene Anspruch durch das in Verkehr gebrachte Exemplar erschöpft ist, nicht aber der Anspruch, der sich auf einen darin enthaltenen patentgeschützten Bestandteil bezieht. Dies bringt wiederum möglicherweise die Konsequenz mit sich, dass wegen des in ihr enthaltenen patentverletzenden Teils die Benutzung der Gesamtvorrichtung untersagt wird, obgleich im Hinblick auf diese Erschöpfung eingetreten ist. Gleichwohl führt dies aus den angeführten Gründen nicht zu einer Veränderung des Bezugspunkts der Erschöpfung. Eine andere Frage ist, ob sich im Einzelfall aus dem Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit ergibt, dass ein nicht erschöpftes gewerbliches Schutzrecht gegenüber dem Interesse an der Verkehrsfähigkeit der gehandelten Gesamtvorrichtung zurücktreten muss (vgl. BGH GRUR 2001, 51 – Parfumflakon, siehe unten).
(4)
Dieses Verständnis steht zuletzt auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Palettenbehälter II“ (BGH GRUR 2012, 1118).
Es heißt dort in Übereinstimmung mit den vorstehenden Ausführungen, dass Erschöpfung an „Exemplaren“ des „geschützten Erzeugnisses“ eintreten kann (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter Rn. 17). Damit nimmt der Bundesgerichtshof ausdrücklich Bezug auf den Patentanspruch. Eine Einschränkung dazu, wie das patentgeschützte Erzeugnis in den Verkehr gebracht wurde, findet sich hier nicht, Es ist insbesondere keine Einschränkung enthalten, dass es nur dann auf das patentgeschützte Erzeugnis ankäme, wenn es für sich genommen als Wirtschaftsgut tatsächlich gehandelt wird.
Soweit in der Entscheidung außerdem von einer Lebensdauer der „Gesamtvorrichtung“ und von der Identität als „verkehrsfähiges Wirtschaftsgut“ die Rede ist (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II, Rn. 29), ist zu berücksichtigen, dass der dort streitgegenständliche Palettenbehälter mit Innenbehälter zugleich das durch den Patentanspruch geschützte Erzeugnis und das in den Verkehr gebrachte Wirtschaftsgut war. Anders als im vorliegenden Fall ging es somit nicht darum, dass das patentgeschützte Erzeugnis nur Bestandteil einer in den Verkehr gebrachten Vorrichtung ist. Über diese Konstellation hatte der Bundesgerichtshof bislang nicht zu entscheiden, weshalb sich aus den zitierten Formulierungen nicht schließen lässt, dass für die Beurteilung der Erschöpfung auf das gehandelte Wirtschaftsgut abzustellen ist, wenn der patentgeschützte Gegenstand ein Bestandteil davon ist und als solcher nicht in Verkehr gebracht wird.
Durch ein erstmaliges Inverkehrbringen der OEM-Trommeleinheit als Bestandteil der Prozesskartusche mit ihrer Zustimmung hat die Klägerin zwar ihr Ausschließlichkeitsrecht im Hinblick auf Anspruch 1 des Klagepatents ausgeübt und verbraucht. Es besteht kein Grund, ihr weitere Einwirkungsmöglichkeiten auf das weitere Schicksal derselben zu geben; vielmehr ist es nunmehr allein Sache des – im Verhältnis zu ihr rechtmäßigen – Erwerbers, über dieses Erzeugnis zu verfügen. Der Austausch der Bildtrommel, so wie die Beklagtenseite ihn im Zuge der Wiederaufbereitung der OEM-Prozesskartuschen vorgenommen hat, überschreitet jedoch die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs, weil sie eine unzulässige Neuherstellung der durch Anspruch 1 des Klagepatents geschützten Trommeleinheit darstellt. Dies gilt erst recht, soweit darüber hinaus auch ein Austausch des sog. „Flansches“ erfolgt ist.
Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten Erzeugnisses gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Exemplars ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederherstellung einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen nicht mehr die Identität des in Verkehr gebrachten Exemplars wahren, sondern darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II; BGH GRUR 2007, 769 – Pipettensystem; BGH GRUR 2006, 837 – Laufkranz; BGH GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler m. w. N. zur früheren Rechtsprechung; OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2014, 17799 – Filtereinsätze; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185 – Nespressokapseln).
Erfolgt die Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit des vom Patentinhaber in Verkehr gebrachten Exemplars durch den Austausch von Teilen, bedarf es zur Beurteilung der Frage, ob hierdurch die Identität des bearbeiteten Gegenstandes gewahrt bleibt und damit eine zulässige Reparatur vorliegt oder ob die Maßnahme auf eine unzulässige Neuherstellung hinausläuft, einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II; BGH GRUR 2007, 769 – Pipettensystem; BGH GRUR 2006, 837 – Laufkranz; BGH GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler m. w. N. zur früheren Rechtsprechung; OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2014, 17799 – Filtereinsätze; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185 – Nespressokapseln).
Die Identitätsfrage kann nicht beantwortet werden, ohne in den Blick zu nehmen, worin die technischen Wirkungen der Erfindung bestehen und wo sie in Erscheinung treten. Denn die Grenze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs kann sachgerecht nur unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung festgelegt werden, die aus patentrechtlicher Sicht einerseits die Identität des Erzeugnisses prägen und andererseits Anhaltspunkte dafür liefern, inwieweit bei diesem Erzeugnis die einander widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem angemessenen Ausgleich des Schutzes bedürfen (BGH GRUR 2007, 769 – Pipettensystem; BGH GRUR 2006, 837 – Laufkranz).
Im Rahmen der Abwägung ist auch von Bedeutung, ob es sich bei den ausgetauschten Teilen um solche handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der (Gesamt-)Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist. Dies bemisst sich nach der Verkehrsauffassung, für welche in erster Linie die berechtigten Erwartungen der Mehrheit der Abnehmer des Erzeugnisses von Bedeutung sind.
Ist der Austausch eines Verschleißteils nach der Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungsmaßnahme ohne Aufhebung der Identität des patentgeschützten Erzeugnisses als Wirtschaftsgut anzusehen, liegt in dem Austausch regelmäßig keine Neuherstellung. Etwas anderes gilt in einem solchen Fall ausnahmsweise nur dann, wenn sich gerade in dem ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, so dass durch dessen Austausch der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II; BGH GRUR 2007, 769 – Pipettensystem; BGH GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler; BGH GRUR 2006, 837 – Laufkranz). Ist demgegenüber nach der Verkehrsauffassung der Austausch als Neuherstellung zu werten, stellt sich der Austausch regelmäßig als Patentverletzung dar, und zwar auch dann, wenn das ausgetauschte Teil die technischen Wirkungen der Erfindung nicht widerspiegelt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Vorhandensein eines solchen (ausgetauschten) Teils im Patentanspruch zwingend vorgesehen ist (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II).
Liegt demnach eine Neuherstellung vor, führt auch der Grundsatz des freien Warenverkehrs regelmäßig nicht dazu, der Verkehrsfähigkeit des patentgeschützten Erzeugnisses gegenüber den Interessen des Patentinhabers Vorrang zu gewähren. Dies gilt auch, wenn sich die Neuherstellung lediglich auf einen patentgeschützten Bestandteil einer allein auf dem Markt gehandelten Gesamtvorrichtung bezieht. Dabei ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass insoweit nicht die Verkehrsfähigkeit der Gesamtvorrichtung in Rede steht, die insgesamt mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangt ist und die daher vom Erwerber einschließlich darin enthaltener patentgeschützter Bestandteile bestimmungsgemäß genutzt werden kann. Vielmehr wird die Benutzung nur insoweit eingeschränkt, als dem Erwerber nach allgemeinen Grundsätzen anspruchsbezogen eine Neuherstellung der patentgeschützten Erzeugnisse untersagt ist. Dies gehört indes zum spezifischen Gegenstand des Patents und begrenzt damit gemäß Art. 36 AEUV in zulässiger Weise den Grundsatz des freien Warenverkehrs (siehe oben aa)). Aus diesem Grunde lässt sich die Rechtsprechung, wonach beim Inverkehrbringen eines Produkts mit Zustimmung des Berechtigten das Interesse an dessen Verkehrsfähigkeit gegenüber den auf ihm lastenden Schutzrechten Vorrang besitzt (siehe oben aa) (3)), auf die hier vorliegende Konstellation nicht ohne weiteres übertragen.
Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist bei der gebotenen umfassenden Abwägung der beiderseitigen Interessen eine Neuherstellung der Trommeleinheit gegeben, weil die ursprünglich in den Verkehr gebrachte OEM-Trommeleinheit durch die Entfernung der verbrauchten Bildtrommel und den Einbau einer neuen Bildtrommel ihre Identität verliert.
Allein aus dem unstreitigen Umstand, dass sich die fotosensitive Schicht der Bildtrommel durch Benutzung beim Druckvorgang verbraucht und die Bildtrommel infolgedessen nach einer gewissen Anzahl von gedruckten Seiten nicht mehr zum Drucken benutzt werden kann, ergibt sich nicht die Feststellung, dass es sich bei der Bildtrommel um ein „Verschleißteil“ im Sinne der obigen Rechtsprechung handelt. Erforderlich ist vielmehr, dass der Austausch der verbrauchten Bildtrommel „nach der Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungsmaßnahme“ anzusehen, wofür in erster Linie die „berechtigten Erwartungen der Abnehmer“ der Trommeleinheit maßgeblich sind (siehe oben, BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II). Daran fehlt es hier:
Eine Neuherstellung folgt insbesondere daraus, dass üblicherweise während der Lebensdauer der Trommeleinheit nicht mit einem Austausch der Bildtrommel zu rechnen ist.
Der angesprochene Verkehr besteht – zumindest überwiegend – aus geschäftlichen Endkunden. Diese besitzen keine konkrete Vorstellung über die anspruchsgemäße Trommeleinheit, weshalb die Verkehrsauffassung im vorliegenden Fall normativ zu ermitteln ist. Zu diesem Zweck ist auf objektive Kriterien zurück zu greifen, da sie Indizien für die berechtigten Erwartungen der Abnehmer der Trommeleinheit sind. Die Einholung eines Sachverständigengutachtens ist deshalb nicht angezeigt.
(aaa)
Unter der Verkehrsauffassung wird im gewerblichen Rechtsschutz grundsätzlich das verstanden, was der angesprochene Verkehrskreis tatsächlich denkt und nicht, was er denken soll. Daher ist sie eine dem Beweis zugängliche Tatsache und nicht rein normativ zu bestimmen (Ahrens/Bähr, Der Wettbewerbsprozess, 7. Aufl., Kap. 27 Rn. 10; Teplitzky/Schwippert, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 11. Aufl., Kap. 47 Rn. 4; Köhler/Bornkamm, Kommentar zum UWG, 35. Aufl., § 12 Rn. 2.71; Ohly/ Sosnitza, Kommentar zum UWG, 7. Aufl., § 5 Rn. 135; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 8 Rn. 71). Sie kann allerdings auch auf Grund eigener Sachkunde und Lebenserfahrung des Richters festgestellt werden (BGH GRUR 2002, 550 – Elternbriefe). Die Ermittlung der Verkehrsauffassung ist dementsprechend keine Tatsachenfeststellung, sondern die Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens (BGH GRUR 2004, 244 – Marktführerschaft). Daher ist sie nicht durch Zeugenbeweis, sondern ggf. mit Hilfe eines Sachverständigen zu ermitteln, wobei sich der Sachverständige das erforderliche Fachwissen durch eine Meinungsumfrage verschafft (Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 5 Rn. 3.10). Gehören die entscheidenden Richter zu den angesprochenen Verkehrskreisen oder verfügen sie aufgrund ihrer besonderen Erfahrung über die erforderliche Sachkunde und besitzen sie deshalb selbst das notwendige Erfahrungswissen, so bedarf es indes im Allgemeinen keines durch eine Meinungsumfrage untermauerten Sachverständigengutachtens, um das Verständnis des Verkehrs zu ermitteln (BGH GRUR 2004, 244 – Marktführerschaft; BGH GRUR 2012, 215 – Zertifizierter Testamentsvollstrecker; BGH GRUR 2013, 401 – Biomineralwasser; BGH GRUR 2016, 83 – Amplidect / ampliteq; Senat, Urteil vom 03.03.2016 – 15 U 30/15 m. w. N.). Dabei können objektive Umstände herangezogen werden, die als Indizien logische Rückschlüsse auf das Verkehrsverständnis zulassen (vgl. nur BGH GRUR 2012, 1159 – Preisverzeichnis bei Mietwagenangebot; allgemein zum Indizienbeweis Zöller/Greger, Kommentar zur ZPO, 31. Aufl., § 286 Rn. 9a).
Davon ausgehend ist im vorliegenden Fall nicht allein deswegen ein Meinungsforschungsgutachten einzuholen, weil eine Verkehrsauffassung zu ermitteln ist. Die Mitglieder des Senats verfügen über eigene Sachkunde, weil sie überwiegend langjährige Erfahrung auf den Gebieten des Patent- und Wettbewerbsrechts besitzen, so dass sie mit der Feststellung von Verkehrsauffassungen hinreichend vertraut sind.
Den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Palettenbehälter II“ (BGH GRUR 2012, 1118) ist nicht zu entnehmen, dass er – für das Patentrecht – von den vorstehend dargelegten Grundsätzen aus dem gewerblichen Rechtsschutz abweichen wollte. Er hat weder vorgegeben, dass allein normativ zu bestimmen ist, was der Verkehr erwarten darf noch dass die Einholung eines Meinungsforschungsgutachtens zur Feststellung der Verkehrsauffassung notwendig ist. Vielmehr hat er im dort zugrunde liegenden Sachverhalt auf objektive Umstände zurückgegriffen, die er als Beleg für die Verkehrsauffassung erachtete, wie etwa den Anteil der Abnehmer, der gebrauchte Palettenbehälter unentgeltlich abgibt, die Gründe für eine unentgeltliche Rückgabe und mit der Rückgabe verbundene typische Vorteile. Ferner hat er darauf hingewiesen, dass dem objektiven Umstand der Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung Bedeutung als Indiz für eine bestimmte Verkehrsauffassung zukommen kann. Darüber hinaus enthält die zentrale Formulierung, dass in erster Linie die „berechtigten“ Erwartungen der Abnehmer zu berücksichtigen sind, ein wesentliches normatives Element. Maßgeblich sind demnach nicht die tatsächlich vorhandenen, sondern nur diejenigen Erwartungen, die berechtigt sind. Das kann indes nur objektiv und normativ bestimmt werden.
(bbb)
Angesprochener Verkehrskreis sind die Abnehmer der patentgeschützten Einheit.
Die Abnehmer der Prozesskartuschen sind hierbei mit den Abnehmern der Trommel-einheiten identisch. Der Verkehrskreis richtet sich zwar nach dem jeweils patentgeschützten Gegenstand (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 539). Wird dieser jedoch nur als Bestandteil einer größeren Einheit in Verkehr gebracht, so ist der Erwerber gleichzeitig Abnehmer der patentgeschützten Untereinheit. So ist es auch im vorliegenden Fall, indem die Erwerber der OEM-Prozesskartuschen stets gleichzeitig die darin verbaute Trommeleinheit erwerben und damit auch deren „Abnehmer“ sind.
Diese Abnehmer sind nach dem unwidersprochenen Vorbringen der Beklagten im ersten Rechtszug zumindest überwiegend geschäftliche Endkunden. Daneben gehören zu einem geringen Teil auch private Endkunden zum angesprochenen Verkehr. Die Abnehmer erwerben die Trommeleinheit als Bestandteil der Prozesskartusche, um sie für Drucker zu nutzen, mit denen sie kompatibel ist.
Es kann dahinstehen, ob Wiederaufbereiter und Hersteller von OEM–Trommeleinheiten ebenfalls zu den „Abnehmern“ der verbrauchten Trommeleinheiten gehören, indem sie diese entweder zum Zwecke der Wiederaufbereitung der Prozesskartuschen erwerben oder zwecks Recyclingmaßnahmen von Endkunden zurücknehmen. Denn aufgrund der sehr hohen Anzahl der Endkunden ist davon auszugehen, dass ihr Anteil denjenigen der Wiederaufbereiter und Hersteller deutlich überwiegt. Auch zusammen genommen ist der Anteil der Wiederaufbereiter und Hersteller an den Erwerbern von OEM-Trommeleinheiten nur marginal. Tatsächlich existieren unstreitig in Europa 2.000 bis 3.000 wiederaufbereitende Unternehmen, während die Anzahl der Hersteller von OEM-Trommeleinheiten noch deutlich geringer ist. Andererseits erwerben unstreitig jährlich Hunderttausende Endkunden jedes Jahr Prozesskartuschen mit darin verbauten Trommeleinheiten. Infolgedessen haben indes die Wiederaufbereiter und Hersteller – wenn man sie zu den Abnehmern rechnen würde – keinen nennenswerten Einfluss auf die allein maßgebliche überwiegende Vorstellung der Abnehmer.
(ccc)
Eine tatsächliche Verkehrsauffassung dieser Abnehmer ist nicht festzustellen, so dass diese im vorliegenden Fall nur normativ anhand von objektiven Kriterien ermittelt werden kann.
Es besteht keine Verkehrsauffassung zu der anspruchsgemäßen Trommeleinheit, da diese den Endkunden nicht als sichtbares Wirtschaftsgut entgegen tritt, sondern ausschließlich im Inneren der Prozesskartusche verbaut ist, und diese Abnehmer keine konkrete Vorstellung vom Inneren der Prozesskartusche besitzen. Soweit Abnehmer im Streitfall überwiegend geschäftliche Endkunden sind, während der Senat im Urteil vom 29.04.2016, Az. 15 U 47/15, auf Grundlage des dortigen, abweichenden Sachvortrages zugrunde gelegt hat, dass sich der angesprochene Verkehr – gleichermaßen – aus privaten und geschäftlichen Endkunden zusammensetzt, führt dies nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Die Beklagten haben bloß pauschal behauptet, aber keine konkreten Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass geschäftliche Endkunden in entscheidungserheblichem Umfang andere und insbesondere weiterreichende Kenntnisse und Vorstellungen von der Trommeleinheit besitzen als private Endkunden.
Das bestätigt zudem die von den Beklagten in Auftrag gegebene Verkehrsbefragung von geschäftlichen Endkunden (Anlage BM 18). Demnach haben nur 1,8 % der Befragten bei der ihnen gezeigten Prozesskartusche an die Trommeleinheit /Walze gedacht (Frage 2). Lediglich 1,4 % haben bei der Frage 5, was ihnen zu Tonerkartuschen von anderen Anbietern als den Druckerherstellern einfällt, die Antwort gegeben, dass bewegliche Teile ersetzt werden. Sogar nach konkretem Hinweis, dass zur Tonerkartusche eine Trommeleinheit gehört, sowie einer Information über ihre Komponenten und zentrale Funktion im Drucksystem haben lediglich 27,7 % der Befragten angegeben, (irgend-) eine Vorstellung zu haben, wobei der Prozentsatz der auf einen Austausch abzielenden Antworten noch deutlich geringer ist (Frage 8). Dies genügt nicht, um eine tatsächliche Verkehrsauffassung zur Trommeleinheit zu bejahen, zumal die Frage eine erhebliche Suggestionswirkung besitzt und daher ein erheblicher Abschlag vom ermittelten geringen Prozentsatz vorzunehmen wäre. Dies folgt daraus, dass die Prozesskartusche vorher geöffnet und den Befragten die Trommeleinheit mit weiteren Erläuterungen gezeigt wurde. Die Endkunden machen sich demgegenüber jedoch regelmäßig keine entsprechenden Gedanken über das Innenleben einer Prozesskartusche. Die vorstehenden Bedenken gelten gleichermaßen für die Antwort auf die Frage 9, wonach 1/3 der Befragten schon davon gehört haben, dass die Bildtrommel bei der Wiederaufbereitung der Tonerkartusche in der Regel ausgetauscht werde, um weiterhin die Qualität des Druckbildes zu erhalten. Deshalb ist davon auszugehen, dass die weit überwiegende Mehrheit der Abnehmer keine hinreichend konkrete Vorstellung über die Trommeleinheit besitzt. Mangels tatsächlicher Verkehrsauffassung besteht somit keine Veranlassung, dazu ein Sachverständigengutachten einzuholen.
Auf das Verständnis der Abnehmer im Hinblick auf die Prozesskartusche kann nach den obigen Ausführungen nicht abgestellt werden, da Gegenstand und Bezugspunkt der Erschöpfung die Trommeleinheit ist. Die Formulierung in der Entscheidung „Palettenbehälter II“ (BGH GRUR 2012, 1118), maßgeblich sei, „ob der Austausch eines Innenbehälters nach der Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungsmaßnahme anzusehen ist, die die Identität des Palettenbehälters als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut nicht in Frage stellt“, steht dem nicht entgegen. Daraus ist nicht zwingend zu entnehmen, dass auf die Gesamtvorrichtung abzustellen ist, wenn ausschließlich ein auf einen Bestandteil gerichteter Patentanspruch geltend gemacht, dieser jedoch im Verkehr nicht gehandelt wird. Zum einen war eine derartige Konstellation – wie bereits ausgeführt – nicht Gegenstand jener Entscheidung. Zum anderen ist in der zitierten Entscheidung lediglich von einem „verkehrsfähigen Wirtschaftsgut“ die Rede und gerade nicht von einem tatsächlich gehandelten Produkt. Dies spricht dafür, die patentgeschützte Einheit bereits dann zum Gegenstand der Beurteilung zu machen, wenn diese nur grundsätzlich im Verkehr gehandelt werden könnte, auch wenn dies tatsächlich nicht geschieht. So ist es bei der Trommeleinheit, weil es nicht unmöglich ist, sie nicht bloß als Bestandteil von Prozesskartuschen, sondern als eigenes Produkt in den Verkehr zu bringen, mögen auch gewichtige tatsächliche und wirtschaftliche Gründe aus Sicht der Klägerin gegen ein solches Vorgehen sprechen.
Ebenso wenig kann eine Verkehrsauffassung der Abnehmer zur Prozesskartusche unbesehen auf die Trommeleinheit übertragen werden. Die Gesamtvorrichtung ist nicht mit ihren einzelnen Bestandteilen gleichzusetzen. Wer eine Gesamtvorrichtung mit einem funktionsunfähigen Bestandteil insgesamt noch als werthaltig ansieht, weil es sich dabei um ein Verschleißteil handelt, das üblicherweise während ihrer Lebensdauer mehrfach ausgetauscht wird, hat nicht dieselbe Vorstellung im Hinblick auf diesen Bestandteil selbst, sondern betrachtet im Gegenteil dessen Austausch bezogen auf eine entsprechende patentgeschützte Untereinheit als Neuherstellung. Dementsprechend ließe sich hier selbst aus einer etwaigen Vorstellung der Abnehmer über einen verbleibenden Wert der verbrauchten Prozesskartusche nicht ohne weiteres schließen, dass die Trommeleinheit mit der auszutauschenden Bildtrommel ebenfalls werthaltig ist. Davon ausgehend sind die Ergebnisse der von den Beklagten vorgelegten Verkehrsbefragung (Anlage BM 18) unbeachtlich, weil die zur Auswahl stehenden Aussagen zur Wiederaufbereitung (Frage 10) ausnahmslos auf Prozesskartuschen bezogen waren.
Fehlt eine tatsächliche Verkehrsauffassung, so kann diese nur normativ im Wege einer wertenden Betrachtung ermittelt werden. Zu diesem Zweck ist darauf abzustellen, was unter Berücksichtigung der gesamten Umstände aus Sicht eines vernünftigen Mitglieds des Verkehrskreises sinnvoll wäre (Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 541, 542). Dafür ist indes notwendigerweise allein auf objektive Kriterien zurück zu greifen, die zuverlässige Rückschlüsse darauf erlauben, ob die Abnehmer bei verständiger Würdigung den Austausch des Teils als übliche Erhaltungsmaßnahme betrachten würden. Diese Heranziehung von Indizien, die nach allgemeinen Grundsätzen schon bei der Feststellung der (tatsächlichen) Verkehrsauffassung möglich ist (siehe oben), ist erst recht in dieser Konstellation zulässig und mangels bestehender Alternativen überdies geboten. (Nur) In diesem Rahmen können dabei auch die berechtigten Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf eine in Verkehr gebrachte Gesamtvorrichtung berücksichtigt werden, soweit sie logische Schlussfolgerungen auf deren Vorstellungen hinsichtlich eines patentgeschützten Bestandteils ermöglichen.
Aus den maßgeblichen objektiven Umständen ergibt sich, dass die wiederaufbereitete Trommeleinheit nach der Verkehrsauffassung nicht identisch mit der OEM-Trommeleinheit ist, weil diese wertlos geworden ist, wenn die Bildtrommel verbraucht und damit funktionsunfähig ist. Das hat das Landgericht im Ergebnis zutreffend festgestellt und dabei im Wesentlichen die zutreffenden Kriterien herangezogen.
Die Feststellung folgt zunächst aus den technischen und wirtschaftlichen Eigenschaften des ausgetauschten Teils Bildtrommel.
Da die Grenze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs sachgerecht nur unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung bestimmt werden kann (siehe oben), ist zunächst zu berücksichtigen, dass sich die technischen Vorteile von Anspruch 1 des Klagepatents auch auf die Bildtrommel auswirken. Den Beklagten ist zwar darin Recht zu geben, dass die Bildtrommel der anspruchsgemäßen Trommeleinheit bereits aus dem Stand der Technik bekannt war und Anspruch 1 des Klagepatents die Sacheigenschaften, die Funktionsweise oder die Lebensdauer der Bildtrommel nicht verändert, so dass sich die technischen Wirkungen der Erfindung in der Bildtrommel nicht widerspiegeln. Gleichwohl führt die durch das patentgemäße Kupplungsbauelement erzielte vereinfachte Montage und Demontage der Trommeleinheit dazu, dass auch die Bildtrommel leichter ein- und ausgebaut werden kann, weil sie Bestandteil der Trommeleinheit ist. Deswegen wirken sich die Vorteile der Erfindung auch positiv auf die Bildtrommel aus.
Insbesondere aber ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass – wie das Landgericht bereits überzeugend ausgeführt hat – die Bildtrommel objektiv der technisch und wirtschaftlich wesentliche Bestandteil der Trommeleinheit ist. Die Bildtrommel ist für den Druckvorgang zwingend notwendig, indem sie die Funktion hat, den Toner auf ein Aufzeichnungsmedium zu übertragen. Wenn sich die fotosensitive Schicht der Bildtrommel verbraucht hat, ist diese Funktion vollständig aufgehoben. Da die Bildtrommel nicht mehr zum Drucken verwendet werden kann, kommt der Trommeleinheit in diesem Zustand keine technische oder wirtschaftliche Bedeutung mehr zu. Der Abnehmer, der die Trommeleinheit bestimmungsgemäß zum Drucken nutzt, hat für die gesamte Einheit keine Verwendung mehr.
Im Vergleich dazu hat das Kupplungsbauelement eine wesentlich geringere technische und wirtschaftliche Bedeutung, weil sich seine Funktion darauf beschränkt, die Trommeleinheit an den Drucker zu koppeln. Auch wenn es eine verbesserte Montage und Demontage der gesamten Trommeleinheit bewirkt, ist dieser leichte Ein- und Ausbau für den Abnehmer wertlos, wenn die Bildtrommel verbraucht ist, weil die spezifische Leistung der Vorrichtung – die Übertragung des Toners auf Papier – nicht mehr erbracht werden kann.
Ein weiteres erhebliches Indiz für eine Neuherstellung sind die von der Beklagtenseite durchgeführten Maßnahmen zum Austausch der Bildtrommel.
Zwar mag ein erheblicher Arbeitsaufwand für den Austausch eines Teils allein noch nicht gegen die Einschätzung sprechen, dass es sich um eine übliche Erhaltungsmaßnahme handelt, da tatsächlich in der Praxis durchaus umfangreiche Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden, die einen Austausch von fest mit anderen Elementen verbundenen Verschleißteilen umfassen. Im Streitfall wird die Trommeleinheit allerdings aufgebrochen und vollständig in ihre Einzelteile zerlegt. Die verbrauchte Bildtrommel, die einer von zwei Bestandteilen der anspruchsgemäßen Trommeleinheit ist, wird vollständig durch eine neue Bildtrommel ersetzt und nicht etwa bloß wieder „aufgefüllt“ oder neu beschichtet. Von der ursprünglich in Verkehr gebrachten Trommeleinheit verbleibt somit nur das Kupplungsbauelement (und ggf. der Flansch gemäß Unteranspruch 6 des Klagepatents). Bei dieser Sachlage würde der über diese Umstände informierte Abnehmer indes nicht mehr von einer „reparablen“ Trommeleinheit ausgehen. Das gilt umso mehr, als die Trommeleinheit in einer zweiten Rahmeneinheit der Prozesskartusche verbaut ist und ohne die Gefahr einer Beschädigung der Prozesskartusche nicht entnommen werden kann. Diese feste Verbindung der Trommeleinheit mit der Prozesskartusche macht deutlich, dass die Bildtrommel nicht als Austauschteil vorgesehen ist, weshalb der Verkehr sie im Einklang mit diesen objektiven Gegebenheiten ebenfalls nicht als austauschbar ansehen würde.
Diese Beurteilung wird bestätigt durch den Umstand, dass der beschriebene Arbeitsaufwand für den Austausch der verbrauchten Bildtrommel genauso hoch ist wie der Aufwand für die Produktion einer OEM-Trommeleinheit. Bei dieser Sachlage ist jedoch gerade nicht typischerweise während einer weiteren Lebensdauer der Trommeleinheit mit einem Austausch der Bildtrommel zu rechnen. Vielmehr ist bei verständiger Würdigung aus Sicht des Verkehrs die Trommeleinheit insgesamt verbraucht, wenn die Bildtrommel nicht mehr funktionsfähig und deren Austausch ebenso aufwändig ist wie die Produktion einer neuen Trommeleinheit. Denn aus wirtschaftlicher Sicht besteht kein vernünftiger Grund, den vergleichsweise erheblichen Aufwand für den Austausch der Bildtrommel zu betreiben.
Das erstmalige Vorbringen der Beklagten im Schriftsatz vom 03.03.2017, der Aufwand für den Austausch der Bildtrommel sei gering und diese sei innerhalb von fünf Minuten zu bewerkstelligen, ist neu und gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nicht zu berücksichtigen, weil sie einen Zulassungsgrund weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht haben. Abgesehen davon haben die für sämtliche den Einwand der Erschöpfung begründenden Tatsachen beweispflichtigen Beklagten für diese neue Behauptung keinen Beweis angetreten.
Des Weiteren hat das Landgericht zu Recht auch den Umstand herangezogen, dass der Wert der Bildtrommel im Neuzustand unstreitig mindestens 70 % der gesamten Trommeleinheit ausmacht und daher wirtschaftlich ihren Wert im Wesentlichen prägt.
Das Wertverhältnis zwischen Bildtrommel und Kupplungsbauelement kann grundsätzlich als Indiz für eine Neuherstellung herangezogen werden. Die Entscheidung „Pipettensystem“ (BGH GRUR 2007, 769) steht dem nicht entgegen. Danach rechtfertigt ein Austausch von Teilen, die während der Lebensdauer der Vorrichtung laufend erneuert werden und deren Gesamtkosten den Kaufpreis für die Vorrichtung bei weitem übersteigen, nicht die Annahme einer Neuherstellung, wenn sich die Erfindung auf das Austauschteil in keiner Weise auswirkt, weil dies andernfalls dazu führen würde, dem Patentinhaber den wirtschaftlichen Vorteil aus dem Vertrieb eines Massenprodukts zuzuweisen. Daraus ist indes nicht zu entnehmen, dass das Wertverhältnis für die Identitätsfrage stets außer Betracht zu bleiben hätte. Zudem ist die Konstellation im vorliegenden Fall aus mehreren Gründen mit dem „Pipettensystem“ nicht vergleichbar: Die Spritze war dort ein Massenprodukt, weil laufend Bedarf an Spritzen bestand, während die Bildtrommel während der Lebensdauer der Trommeleinheit regelmäßig nur ein einziges Mal ausgetauscht wird (siehe näher unten (2) (b) (bb)). Zudem hatte dort eine einzelne Spritze im Verhältnis zum Pipettensystem nur einen geringen Wert, weshalb bei einem Austausch der Spritze die Identität des Pipettensystems als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut nicht in Frage stand. Dies zeigt aber gerade, dass die Berücksichtigung des Wertverhältnisses mit der Entscheidung „Pipettensystem“ im Einklang steht. Zudem ist dies ein geeignetes Kriterium, um aus wirtschaftlicher Sicht zu bewerten, wie viel von der ursprünglichen Vorrichtung noch übrig bleibt, wenn das in Rede stehende (Austausch-) Teil verbraucht ist. Dementsprechend gehen die Abnehmer bei verständiger Würdigung tendenziell davon aus, dass bei einem Austausch gerade des Teils, das im funktionsfähigen Zustand den weit überwiegenden Anteil am Wert des bearbeiteten Gegenstandes hat, dessen Identität nicht gewahrt bleibt.
Die Größenverhältnisse zwischen Bildtrommel und Kupplungsbauelement untermauern in diesem Zusammenhang – wenn auch in untergeordnetem Maße – dieses Verständnis, indem der Verkehr bei verständiger Würdigung die Wiederverwendung der relativ kleinen Bauteile Kupplungsbauelement und ggf. Flansch nicht mit der Vorstellung verbindet, dass es sich weiterhin um die identische Trommeleinheit handelt. Vielmehr hat ein Austausch der die Trommeleinheit technisch und wirtschaftlich prägenden sowie zugleich deutlich größeren Bildtrommel zur Folge, dass bei verständiger Würdigung aus Sicht der Abnehmer eine andere, neue Trommeleinheit vorliegt, bei der lediglich einzelne kleinere Teile erneut verwendet werden. Dies veranschaulicht das Lichtbild in Rn. 42 in der erstinstanzlichen Replik der Klägerin (Bl. 142 GA).
(ddd)
Das Verhalten der Abnehmer im Hinblick auf die Prozesskartusche ist ein zusätzlicher wesentlicher Anhaltspunkt dafür, dass der Austausch der Bildtrommel keine übliche Maßnahme zum Erhalt der ursprünglich in Verkehr gebrachten Trommeleinheit darstellt.
(aaaa)
Denn es ist bereits nicht festzustellen, dass die Mehrheit der Abnehmer überhaupt die verbrauchten Prozesskartuschen noch als werthaltig erachtet.
Aus der Abgabe von verbrauchten Prozesskartuschen zum Zwecke der Wiederaufbereitung folgt nicht, dass der Verkehr die Wiederaufbereitung als eine übliche Erhaltungsmaßnahme ansieht, welche die Identität der Prozesskartusche als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut nicht in Frage stellt. Deswegen kann dahinstehen, ob die Beklagten unter Bezugnahme auf die Studie von C „I“ (Anlage BM 14), wonach Nutzer von Tonerkartuschen 50 % aller leeren OEM-Prozesskartuschen von Laserdruckern mindestens einmal zur Wiederaufbereitung geben, schlüssig vorgetragen haben, dass der überwiegende Teil der Abnehmer die verbrauchten Prozesskartuschen an Wiederaufbereiter und Händler abgibt oder zumindest als für eine Wiederaufbereitung geeignet erachtet.
Wesentliches Kriterium für die anhand der berechtigten Erwartungen der Abnehmer bestimmte Verkehrsauffassung ist, ob diese die Vorrichtung als praktisch wertlos ansehen, wenn die in Rede stehenden Teile ausgetauscht werden müssen. Das kann der Fall sein, wenn Abnehmer die Vorrichtung überwiegend unentgeltlich abgeben, wobei in diesem Zusammenhang allerdings auch zu berücksichtigen ist, aus welchen Gründen dies geschieht und ob der unentgeltlichen Abgabe typischerweise ein sonstiger Vorteil gegenübersteht. Daraus kann sich ergeben, dass Abnehmer die Vorrichtung gleichwohl als werthaltig ansehen (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II; OLG München, BeckRS 2014, 20361). Andererseits folgt aus einem Verkauf oder einer aus anderen Gründen bestehenden Werthaltigkeitsvorstellung noch nicht zwingend, dass Abnehmer den Austausch als übliche Erhaltungsmaßnahme betrachten. Vielmehr muss sich diese Vorstellung gerade auf die fortbestehende Identität der Vorrichtung als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut beziehen. Daran fehlt es etwa bei einer Abgabe zu Recycling-Zwecken. Selbst wenn damit Vorteile für die Abnehmer verbunden sind, wie z. B. ersparte Entsorgungskosten, haben diese Vorteile ihren Grund nicht darin, dass die „identische“ Vorrichtung in seiner Eigenschaft als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut weiter genutzt und gehandelt wird (anders wohl OLG München, BeckRS 2014, 20361 unter 2. c)).
Davon ausgehend ist nicht feststellbar, dass die Abnehmer überwiegend die verbrauchten Prozesskartuschen entgeltlich abgeben. Unstreitig werden zwar verbrauchte OEM-Prozesskartuschen auf dem Markt mit Preisen von bis zu 20,- Euro gehandelt. Indes ist nicht ersichtlich, dass die Mehrheit der Abnehmer tatsächlich Kenntnis von den Marktpreisen haben und diese Prozesskartuschen entgeltlich veräußern. Ohne weiteres zugrunde gelegt werden kann dies nur bei den Zwischenhändlern, welche die Prozesskartuschen von Endkunden sammeln, sowie bei den Wiederaufbereitern, die jedoch – falls man sie überhaupt zum angesprochenen Verkehr rechnet (siehe oben) – allenfalls einen marginalen Anteil der Abnehmer ausmachen. Hingegen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die geschäftlichen Endkunden wenigstens zu einem erheblichen Teil die leeren Prozesskartuschen verkaufen oder in Kenntnis von dieser Möglichkeit davon absehen, z. B. aus Bequemlichkeit oder Zeitmangel. Auf der Hand liegt eine unentgeltliche Abgabe überdies bei denjenigen Abnehmern, welche die Prozesskartuschen im Müll entsorgen oder auch an die Hersteller zurückgeben, weil dies kostenlos geschieht und die Hersteller zudem die Prozesskartuschen nicht aufbereiten, sondern durch Recycling einer stofflichen Verwertung zuführen. Diese Prozesskartuschen, die nach der von den Beklagten vorgelegten Studie (Anlage BM 14) zusammen bereits 50 % des Gesamtaufkommens ausmachen, werden somit vom Verkehr als praktisch wertlos angesehen. Denn wer ein Produkt zur stofflichen Verwertung abgibt, geht nicht davon aus, dass es sich weiterhin um ein verkehrsfähiges Wirtschaftsgut handelt. Doch auch bei denjenigen geschäftlichen Endkunden, die Prozesskartuschen an Wiederaufbereiter oder Zwischenhändler abgeben, ist eine Abgabe gegen Zahlung eines Geldbetrages nicht festzustellen. Vielmehr ist anzunehmen, dass sie insoweit die bestehenden Möglichkeiten nutzen, die verbrauchten Prozesskartuschen unentgeltlich bei Sammelstellen abzugeben oder von Wiederaufbereitern oder Händlern kostenlos abholen zu lassen. Dass und in welchem Umfang die daneben existierende Alternative, die Prozesskartusche entgeltlich zu veräußern, geschäftlichen Endkunden bekannt ist und durch sie wahrgenommen wird, lässt sich dem Vorbringen der Beklagten nicht entnehmen. Infolgedessen ist zu ihren Lasten davon auszugehen, dass die Abgabe weit überwiegend unentgeltlich erfolgt. Das ist jedoch ein Indiz dafür, dass die Prozesskartuschen nach der Verkehrsauffassung praktisch wertlos sind.
Soweit auch die Gründe, die Abnehmer dazu bewegen, verbrauchte OEM-Prozesskartuschen unentgeltlich abzugeben sowie sonstige Vorteile von Bedeutung sind, die typischerweise einer unentgeltlichen Abgabe gegenüberstehen (siehe oben) führt dies im vorliegenden Fall nicht zu einer anderen Beurteilung. Denn sonstige Vorteile, wie etwa Preisvergünstigungen beim Erwerb von wiederaufbereiteten Prozesskartuschen, sind nicht ersichtlich. Verbrauchte Prozesskartuschen können zwar kostenlos zurückgesendet werden oder sogar abgeholt werden und müssen infolgedessen nicht im Hausmüll entsorgt oder mit entsprechendem Aufwand zu Wertstoffhöfen gebracht werden. Dies lässt aber nicht den Schluss zu, dass die Abnehmer die verbrauchten OEM-Prozesskartuschen als weiterhin verkehrsfähiges Wirtschaftsgut betrachten. Eine ökologisch sinnvolle Entsorgung oder ein geringerer Entsorgungsaufwand bedeuten gerade nicht, dass sie in diesem, allein maßgeblichen Sinne „werthaltig“ sind.
Auch die im Auftrag der Beklagten durchgeführte Verkehrsbefragung hat nicht ergeben, dass die verbrauchten Prozesskartuschen für die Mehrheit der Abnehmer werthaltig sind. Vielmehr haben im Gegenteil nur 22,3 % der Befragten angegeben, dass eine Tonerkartusche noch einen wirtschaftlichen Wert besitzt, wenn die Bildtrommel verschlissen ist (Frage 10, Aussage F). Die weiteren Aussagen, dass „bei der Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen Verschleißteile, z. B. die Trommel, ausgetauscht werden“ und/oder „der Austausch von Verschleißteilen bei der Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen, z. B. der Trommel“ gleichbedeutend mit der Reparatur der Tonerkartusche ist (Aussagen B und D), haben sie ebenfalls überwiegend nicht bejaht. Es mag zwar sein, dass dies – wie die Beklagten hervorheben – nicht den Umkehrschluss zulässt, eine Mehrheit der Befragten würde die Aussagen ablehnen, weil diejenigen, die nicht zugestimmt haben, möglicherweise keine Meinung dazu haben. Gleichwohl bedeuten die Ergebnisse, dass – worauf es entscheidend ankommt – die Mehrheit der Abnehmer eben keine positive Vorstellung von einer Werthaltigkeit der verbrauchten Prozesskartusche besitzt. Abgesehen davon sind diese Aussagen aufgrund ihrer erheblichen Suggestivwirkung zu beanstanden und es wären daher erhebliche Abschläge von den angegebenen Prozentzahlen vorzunehmen, weil im Streitfall gerade zu klären ist, ob die Bildtrommel nach der Verkehrsauffassung ein „Verschleißteil“ darstellt, die beiden zitierten vorformulierten Aussagen diese maßgebliche Bewertung jedoch als gegeben hinstellen. Sie suggerieren damit in unzulässiger Weise, dass der Austausch der Bildtrommel eine übliche Erhaltungsmaßnahme ist und legen so zustimmende Antworten nahe. Gleichwohl hat die Mehrheit der Befragten den beiden Aussagen nicht zugestimmt.
(bbbb)
Dies zugrunde gelegt, ist bei verständiger Würdigung aus Sicht der Abnehmer die verbrauchte Trommeleinheit erst recht nicht werthaltig.
Wenn sogar die verbrauchte Prozesskartusche von Abnehmern überwiegend als praktisch wertlos angesehen wird, so muss dies umso mehr für die darin enthaltene Trommeleinheit gelten. Die Prozesskartusche besteht aus zahlreichen weiterverwendbaren Einzelteilen, insbesondere Gehäuseteilen. Die Trommeleinheit ist nur ein kleiner Teil davon, wobei von ihr einzig das Kupplungsbauelement und ggf. der Flansch noch funktionsfähig sind.
Deswegen sieht selbst derjenige, gemäß den Ausführungen unter (aaaa) als gering einzustufende Teil der Abnehmer, der die verbrauchten OEM-Prozesskartuschen zum Marktpreis von bis zu 20,- Euro verkauft oder im Bewusstsein ihrer Werthaltigkeit nur aus Zeitmangel oder Bequemlichkeit nicht so verfährt, nicht gleichzeitig auch die Trommeleinheit als werthaltig an. Vielmehr gelangt er in Kenntnis der Umstände bei verständiger Würdigung zu dem Schluss, dass diese „praktisch wertlos“ ist. Aufgrund der zahlreichen noch funktionsfähigen Einzelteile der verbrauchten Prozesskartusche entfällt nur ein geringer Teil des Marktpreises auf die Trommeleinheit. Die anteiligen Werte für Kupplungsbauelement und Flansch bewegen sich dabei jeweils im Centbereich, zumal es sich ebenfalls um gebrauchte Teile handelt. Unstreitig beträgt der Einkaufspreis der Klägerin für eine neue Bildtrommel ca. 1,50 Euro und der Wert der gesamten Trommeleinheit etwa 2,- Euro. Die Klägerin hat ferner konkret dargelegt, dass ihre Einkaufspreise für das Kupplungsbauelement zwischen 0,12 Euro und 0,22 Euro betragen. Das haben die Beklagten nicht erheblich bestritten. Der (fiktive) Marktpreis dürfte zwar den Einkaufspreis der Klägerin übersteigen. Es gibt jedoch keinen Grund zur Annahme, dass sich deswegen etwas am Kostenverhältnis zwischen Bildtrommel und Kupplungsbauelement ändert. Ihr pauschales Vorbringen, Wiederaufbereiter müssten beim Einkauf für das Kupplungsbauelement fast annähernd so viel oder sogar mehr als für die Bildtrommel bezahlen, ist daher nicht nachvollziehbar. Es wird auch nicht durch ihre weitere Angabe gestützt, dass Wiederaufbereiter auf dem freien Markt für eine Trommeleinheit 2,50 bis 3,50 Euro zu zahlen haben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der (fiktive) Marktpreis für die Bildtrommel ebenfalls entsprechend höher ist als der Einkaufspreis der Klägerin, so dass bei einem Wertanteil von über 70 % (siehe oben) mindestens 1,75 bis 2,50 Euro auf sie entfallen und zusammen maximal 1,- Euro auf Kupplungsbauelement und Flansch. Deren Wert in einer leeren Prozesskartusche ist sogar noch geringer, weil es sich dann – auch wenn sie weiterverwendbar sind – um gebrauchte Einzelteile handelt, die ebenfalls Abnutzungserscheinungen ausgesetzt sind. Bei dieser Sachlage ist die gebrauchte Trommeleinheit jedoch insgesamt praktisch wertlos, da für sie bei isolierter Betrachtung allenfalls ein sehr geringfügiges Entgelt erzielbar wäre.
Die Abgabe an Wiederaufbereiter und Händler bringt damit lediglich zum Ausdruck, dass die Abnehmer Teile der verbrauchten Prozesskartusche mit der darin befindlichen Trommeleinheit in dem Sinne für wiederverwendbar halten, als die Möglichkeit besteht, aus ihnen wieder eine funktionsfähige Prozesskartusche mit Trommeleinheit zu erhalten. Bei verständiger Würdigung wird aus ihrer Sicht bei dieser Wiederaufbereitung allerdings nicht die identische Trommeleinheit repariert, sondern eine neue Trommeleinheit hergestellt.
(cc)
Die nachfolgenden Aspekte rechtfertigen keine davon abweichende normative Verkehrsauffassung der Abnehmer.
So ist die Bedeutung des Umweltschutzes für die Abnehmer und ein daraus folgendes umweltbewusstes Handeln kein Indiz dafür, dass es sich beim Austausch der Bildtrommel um eine übliche Maßnahme zur Erhaltung der Trommeleinheit handelt.
Selbst wenn Abnehmer die verbrauchten Prozesskartuschen gezielt zur Wiederaufbereitung abgeben, um Ressourcen zu sparen und auf diese Weise einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, so folgt daraus nicht, dass sie die Trommeleinheit noch als werthaltig und den Austausch der Bildtrommel als die Identität der Trommeleinheit wahrende Maßnahme ansehen. Umweltschutz ist nicht gleichbedeutend mit einer Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Maßnahmen zum Schutz der Umwelt auch darin bestehen können, ein Produkt – wie von der Klägerin im Hinblick auf die an sie zurückgegebenen Prozesskartuschen praktiziert – zu recyceln. Dabei wird aber gerade nicht das ursprüngliche Produkt erhalten, sondern ein neues, ggfs. völlig anderes Produkt hergestellt.
Daran anknüpfend lassen sich auch die Regelung in § 4 Abs. 2 ElektroG (= § 4 S. 3 ElektroG a. F.), wonach Hersteller die Wiederverwendung nicht durch besondere Konstruktionsmerkmale oder Herstellungsprozesse verhindern sollen, die RAL UZ-177 – die Vergabegrundlage für den „Blauen Engel“ für wiederaufbereitete Tonermodule – oder DIN-Normen zur Wiederaufbereitung nicht zu Gunsten der Beklagten anführen.
Es mag zwar durchaus sein, dass diese Regelungen die Erwartungen der Abnehmer zugunsten einer Wiederaufbereitung beeinflussen. Dies besagt aber aus den bereits angeführten Gründen nichts über die hier konkret in Rede stehende Austauschmaßnahme und die Identität der wiederaufbereiteten Trommeleinheit.
Der Senat bleibt auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beklagten im hiesigen Verfahren bei seiner bereits in den Urteilen vom 29.04.2016 vertretenen Auffassung (Az. I-15 U 47/15 und I-15 U 49/15), dass die weitere Abwägung der beiderseitigen Interessen auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Warenverkehrsfreiheit aus Art. 34 AEUV nicht zu einem anderen Ergebnis führt.
Das schützenswerte Interesse der Klägerin besteht in der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung. Diesem Interesse ist zwar zunächst durch das erstmalige Inverkehrbringen der Trommeleinheit als Teil der Prozesskartusche Genüge getan, weil sie auf diese Weise ihre Erfindung wirtschaftlich verwerten konnte. Durch das Entgelt für die Prozesskartusche ist sie dabei auch für die darin befindliche patentgemäße Trommeleinheit entlohnt werden. Diese Entlohnung ist für sämtliche Trommeleinheiten, die von der Klägerin in den Verkehr gebracht worden sind, eingetreten. Werden indes Trommeleinheiten im Rahmen einer Wiederaufbereitung von Prozesskartuschen durch Dritte neu hergestellt und sodann vertrieben, so hat die Klägerin insoweit nicht den ihr zustehenden Lohn für die Erfindung erhalten. Da der von den Beklagten vorgenommene Austausch der Bildtrommel eine Neuherstellung der Trommeleinheit darstellt, zu der allein die Klägerin berechtigt ist, werden ihre schützenswerten Interessen durch diese Maßnahme beeinträchtigt.
Diese Interessen sind nicht aufgrund der Selbstverpflichtungserklärung der Klägerin geringer zu bewerten, weil sie aus den bereits unter 2. b) cc) angeführten Gründen unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Patentschutzes steht, mit dem sie Dritte von der Wiederaufbereitung wirksam und zulässig ausschließen kann, und die Erklärung daher so zu verstehen ist, dass die patentgeschützte Trommeleinheit einer Prozesskartusche nur wiederverwertet (bzw. recycelt), jedoch nicht wieder neu hergestellt werden darf.
Die schützenswerten Interessen der Abnehmer am ungehinderten Gebrauch der in Verkehr gebrachten Trommeleinheit werden demgegenüber jedenfalls nicht in einem solchen Maße beeinträchtigt, dass die Klägerin die Neuherstellung der Trommeleinheit hinnehmen müsste und ihre berechtigten Interessen zurückzutreten hätten.
Das gilt zunächst mit Blick auf die Beklagten selbst, sofern man sie überhaupt zu den Abnehmern rechnet (siehe oben). Ihr Interesse ist nicht gleichzusetzen mit dem Interesse der Endkunden, die erworbene Trommeleinheit über einen möglichst langen Zeitraum in einem Drucker zu verwenden. Das Interesse der Wiederaufbereiter geht vielmehr dahin, die wiederaufbereitete Prozesskartusche samt der darin befindlichen Trommeleinheit zu vermarkten und damit Gewinn zu erzielen. Dieses wirtschaftliche Interesse hat indes keinen Vorrang gegenüber dem Ausschließlichkeitsrecht der Klägerin an neu hergestellten Trommeleinheiten.
Demgegenüber haben die Endkunden ein berechtigtes Interesse daran, die erworbene Trommeleinheit über einen möglichst langen Zeitraum in einem Drucker zu verwenden und möglicherweise auch, bei einem im Vergleich zu den anderen Bestandteilen frühen Verschleiß der Bildtrommel eine kostengünstige Alternative zum Originalprodukt zu haben. Dieses Interesse hat bei der gebotenen Gesamtabwägung aber keinen Vorrang gegenüber den schützenswerten Interessen der Klägerin.
Die Beklagten führen insoweit an, es sei bei der Interessenabwägung wesentlich zu berücksichtigen, dass die Trommeleinheit in Prozesskartuschen verbaut und nur als Bestandteil der Prozesskartusche mit dieser zusammen veräußert werde, obwohl sich die Vorteile der Erfindung allein in dem Kupplungsbauelement verwirklichten. Auf diese Weise realisiere die Klägerin den wirtschaftlichen Wert der Erfindung mit dem Verkauf der Prozesskartuschen, die sie zu einem weit höheren Preis veräußern könne als mit einer Veräußerung der patentgeschützten Trommeleinheit zu erzielen wäre. Mit diesen Preisen, die über 100,- Euro betragen und einen erheblichen Teil des Preises für den zugehörigen kompatiblen Drucker erreichen, korrespondiere ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse der Abnehmer, bei einem Verbrauch der nicht erfindungswesentlichen Bildtrommel die Prozesskartusche weiterhin frei von den Rechten der Klägerin nutzen zu dürfen, indem die Bildtrommel ausgetauscht werde.
Diese Argumentation greift jedoch im Ergebnis nicht durch. Es mag zwar durchaus sein, dass es zur im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigenden „Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses“ (vgl. BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter) gehört, dass in der vorliegenden Konstellation die anspruchsgemäße Trommeleinheit Bestandteil der Gesamtvorrichtung Prozesskartusche ist, die allein von der Klägerin in den Verkehr gebracht wird. Zum einen erhalten die Abnehmer allerdings mit dem Erwerb der Prozesskartusche auch wesentlich mehr als die Trommeleinheit, weil diese aus zahlreichen weiteren Einzelteilen besteht (siehe oben). Abgesehen davon liegen der Preisbildung zahlreiche verschiedene Faktoren zugrunde, zu denen neben den Herstellungskosten auch die Marktverhältnisse gehören, so dass aus einem im Vergleich zum Drucker relativ hohen Preis für die Prozesskartusche nicht ohne weiteres der Schluss auf eine berechtigte Erwartung der Abnehmer an einer Weiternutzung zu ziehen ist. Zum anderen ist die dem Vorbringen der Beklagten zugrunde liegende Annahme, dass die fiktive Lebensdauer der Prozesskartusche den üblichen Zeitraum, in welchem ein Verschleiß der Bildtrommel eintritt, bei weitem übersteige, nicht überzeugend, weil die Beklagten OEM-Prozesskartuschen – und nicht schon einmal zuvor aufgearbeitete Kartuschen – erwerben und wiederaufbereiten (lassen). Andere Wiederaufbereiter verfahren ebenso; ausweislich der bereits erwähnten D-Studie (Anlage BM 14) beträgt der Anteil der aus OEM-Prozesskartuschen wiederaufbereiteten Kartuschen mehr als 80 %. Dies bedeutet jedoch, dass OEM-Prozesskartuschen (weit überwiegend) lediglich ein einziges Mal wiederaufbereitet und anschließend entweder entsorgt oder recycelt werden, obwohl die Einzelteile mit Ausnahme von Toner, Bildtrommel und ggf. Flansch weiterhin funktionsfähig sind. Die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, dass die gewerblichen Nutzer die Prozesskartusche üblicherweise einmal monatlich wechseln. Dies bedeutet jedoch, dass die fiktive Lebensdauer der Prozesskartusche den Verschleiß der Bildtrommel regelmäßig lediglich um einen Monat übersteigt. Dieser Umstand relativiert indes das wirtschaftliche Interesse der Abnehmer an einer Wiederaufbereitung der Prozesskartusche deutlich.
Die vorstehenden Erwägungen gelten ebenso mit Blick darauf, dass die Abnehmer daran interessiert sind, das patentgemäße Kupplungsbauelement weiter zu verwenden, weil es als Bestandteil von Trommeleinheit und Prozesskartusche mit dem Drucker kompatibel ist und daher für die Ankopplung der Prozesskartusche samt Trommeleinheit an den Drucker benötigt wird. Auch dieses Interesse wird durch die Wiederaufbereitung seitens der Beklagten nur eingeschränkt befriedigt, weil diese bei OEM-Prozesskartuschen (weit überwiegend) nur ein einziges Mal stattfindet.
Soweit die Beklagten in diesem Zusammenhang beanstanden, dass die Klägerin mit der in Rede stehenden Ausgestaltung ein „Kompatibilitätshindernis“ geschaffen habe, das einem Austausch der Bildtrommel entgegenstehe, obwohl es sich dabei um ein einfaches, vorbekanntes und nicht erfindungswesentliches Standardverschleißteil handelt, verfängt dies ebenfalls nicht.
Damit beziehen sich die Beklagten zum einen darauf, dass das Klagepatent nach ihrer Ansicht keinen besonderen Vorteil gegenüber dem Stand der Technik und keine Verbesserung für den Nutzer mit sich bringe. Das Verletzungsgericht ist indes an die Erteilung des Patents gebunden und nicht befugt, über dessen Schutzfähigkeit zu entscheiden. Auch wenn das erteilte und in Kraft stehende Klagepatent dazu führen sollte, dass nur bestimmte Ausgestaltungen der Trommeleinheit mit bestimmten Druckern zusammenwirken können, ist dies daher im Verletzungsrechtsstreit hinzunehmen. Diese Wirkung des Klagepatents würde in unzulässiger Weise unterlaufen, wenn ein sich aus der patentgemäßen Lehre ergebendes „Kompatibilitätshindernis“ bei der Interessenabwägung ausschlaggebende Bedeutung zugunsten der Abnehmer hätte. Hinzu kommt, dass den Abnehmern eine Wiederaufbereitung und damit eine Weiterverwendung der Prozesskartusche nicht generell untersagt sind, sondern sie dabei lediglich keine neuhergestellte patentgemäße Trommeleinheit verwenden dürfen. Schutzwürdige Interessen der Abnehmer könnten dementsprechend allenfalls in einem für die Interessenabwägung relevanten Umfang betroffen sein, wenn keine gemeinfreien Umgehungslösungen existieren und es deshalb praktisch nicht möglich ist, eine verbrauchte Prozesskartusche wiederzuverwenden. Das haben die insoweit darlegungs- und beweispflichtigen Beklagten indes nicht behauptet, geschweige denn unter Beweis gestellt, so dass dieser Aspekt nicht zu ihren Gunsten im Rahmen der Interessenabwägung berücksichtigt werden kann. Ebenso wenig begründet die Selbstverpflichtungserklärung der Klägerin aus den unter 2. b) cc) dargelegten Gründen ein schützenswertes Interesse der Beklagten an einer Wiederaufbereitung von Prozesskartuschen mit einer anspruchsgemäßen Trommeleinheit.
Zum anderen läuft die obige Argumentation darauf hinaus, die Frage, ob sich im ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, bereits bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, die zur Abgrenzung zwischen einer die Identität des bearbeiteten Gegenstandes wahrenden Maßnahme und einer unzulässigen Neuherstellung dient. Auf diesen Aspekt kommt es indes – wie bereits ausgeführt – erst und regelmäßig nur dann an, wenn diese Abwägung ergeben hat, dass ein bestimmungsgemäßer Gebrauch vorliegt. Liegt eine Neuherstellung vor, so stellt sich der Austausch hingegen als Patentverletzung dar, insbesondere wenn das Vorhandensein des ausgetauschten Teils im Patentanspruch zwingend vorgesehen ist (BGH GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II). Daraus folgt gleichzeitig, dass eine unzulässige Neuherstellung im Rahmen der Interessenabwägung nicht mit der Begründung verneint werden darf, das ausgetauschte Teil spiegle nicht die technischen Wirkungen der Erfindung wider. So liegt es im Streitfall, weil die Bildtrommel im Klagepatentanspruch zwingend vorhanden ist. Der Gegenstand des Patentschutzes ist nicht etwa willkürlich gewählt. Vielmehr bilden erst Kupplungsbauelement und Bildtrommel gemeinsam einen patentfähigen Gegenstand. Nicht schon das Kupplungsbauelement allein, sondern erst das funktionale Zusammenwirken mit der Bildtrommel führt zu der mit dem Klagepatent angestrebten verbesserten Montierbarkeit der Trommeleinheit an einer Antriebswelle des Druckers.
Falls man bei der Interessenabwägung – wie die Beklagten meinen – statt auf die Trommeleinheit auf die Prozesskartusche als das allein in den Verkehr gebrachte Wirtschaftsgut abstellt, so ist ebenfalls keine Erschöpfung eingetreten.
Die Abnehmer betrachten die Wiederaufbereitung der verbrauchten OEM-Prozesskartuschen jedenfalls deshalb nicht als übliche Erhaltungsmaßnahme, weil davon auszugehen ist, dass nicht etwa nur die Bildtrommel ausgetauscht wird, sondern darüber hinaus auch die wiederaufbereiteten Prozesskartuschen aus den Teilen verschiedener gebrauchter Kartuschen zusammensetzt werden.
Denn werden aus gebrauchten, nicht mehr funktionsfähigen Erzeugnissen erhalten gebliebene Teile entnommen und zu wieder funktionsfähigen patentgemäßen Erzeugnissen zusammengebaut, liegt eine dem Patentinhaber allein vorbehaltene und Dritten verbotene Neuherstellung vor (BGH GRUR 1959, 232 – Förderrinne; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 24 und 36; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Aufl., § 9 PatG Rn. 68). Der Grund dafür ist, dass das hergestellte Erzeugnis nach der Verkehrsauffassung nicht mehr die Identität des in den Verkehr gebrachten Patentgegenstands wahrt. Diese Bewertung kann sich ebenso bei anderen umfangreichen Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten ergeben, insbesondere wenn sie zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Vorrichtung führen (vgl. Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rn. 36).
So ist es hier: Die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, dass die Beklagten nicht jede eingesammelte OEM-Prozesskartusche für sich aufbereiten, sondern bei der Wiederaufbereitung auf Teile verschiedener Kartuschen zurückgreifen. Demzufolge werden die verbrauchten OEM-Prozesskartuschen in ihre Einzelteile zerlegt und diese Einzelteile werden anschließend mit Komponenten von anderen verbrauchten Kartuschen wieder zusammengesetzt. Dies führt insbesondere unter anderem dazu, dass das Gehäuse und das Kupplungsbauelement nicht von derselben OEM-Prozesskartusche stammen. Werden die verbrauchten OEM-Prozesskartuschen bei der Wiederaufbereitung in ihre Einzelteile zerlegt und anschließend die noch verwendbaren Komponenten verschiedener gebrauchter Kartuschen mit neuen Bildtrommeln zusammengebaut, so liegt indes eine Neuherstellung der Prozesskartusche vor, weil die wiederaufbereitete Prozesskartusche nicht die Identität der ursprünglich in Verkehr gebrachten Prozesskartusche der Klägerin wahrt. Im Einklang mit den objektiven Gegebenheiten betrachten Abnehmer die oben beschriebene Wiederaufbereitung einer Prozesskartusche auch nicht als übliche Maßnahme zur Erhaltung der OEM-Prozesskartusche, sondern als Herstellung eines neuen Produkts.
Soweit sich die Beklagten dagegen erstmals im Schriftsatz vom 03.03.2017 mit der Begründung wenden, es handle sich dabei bloß um erstinstanzliche Spekulationen der Klägerin über ihr Wiederaufbereitungsverfahren, die keines Bestreitens bedurft hätten, trifft dies nicht zu. Vielmehr hat die Klägerin die beschriebene Vorgehensweise erstinstanzlich konkret behauptet. Die mit „Offenbar …“ eingeleitete, eher spekulative Formulierung bezieht sich auf die Refill-Industrie im Allgemeinen, die demnach generell nicht sicherstelle, dass die Komponenten einer Prozesskartusche während des Aufarbeitungsprozesses zusammenbleiben (Rn. 109 der erstinstanzlichen Replik, Bl. 160 f. GA). Die Klägerin hat dies jedoch bezogen auf die Beklagten auch konkret so behauptet (vgl. Rn. 104 und 110, Bl. 158, 161 GA). Da sie keinen näheren Einblick in das Wiederaufbereitungsverfahren der Beklagten hat, genügten diese Angaben für einen hinreichend substantiierten Sachvortrag und es wäre daher Sache der Beklagten gewesen, ihn zu bestreiten. Da dies erstinstanzlich nicht geschehen ist, ist das Vorbringen der Klägerin gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden anzusehen. Soweit die Beklagten es in der Berufungsinstanz erstmals bestreiten wollen, ist dies gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nicht zu berücksichtigen, weil sie einen Zulassungsgrund weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht haben. Abgesehen davon haben sie es tatsächlich nicht – zumindest nicht hinreichend konkret – bestritten. Die Beklagten stellen nicht einmal ausdrücklich in Abrede, dass sie bei der Wiederaufbereitung der Prozesskartuschen so verfahren wie von der Klägerin dargelegt. Erst recht legen sie nicht dar, auf welche andere Art und Weise sie die verbrauchten Prozesskartuschen wiederaufbereiten. Dies wäre jedoch in Anbetracht des konkreten Sachvortrages der Klägerin für ein erhebliches Bestreiten notwendig gewesen.
Allein deswegen kann auch der Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit im vorliegenden Fall nicht dazu führen, dass trotz unzulässiger Neuherstellung und damit mangelnder Erschöpfung der Rechte an den Trommeleinheiten das Interesse der Beklagten an der Verkehrsfähigkeit der Prozesskartuschen als der allein gehandelten Gesamtvorrichtung überwiegt. Eine solche Bewertung verbietet sich schon aus dem Grund, weil davon auszugehen ist, dass die Beklagten auch die patentgeschützten Prozesskartuschen neu herstellen, die Rechte an diesen daher ebenfalls nicht erschöpft sind und es somit auch keine Veranlassung zu der Annahme gibt, dass das Ausschließlichkeitsrecht der Klägerin an den Prozesskartuschen gegenüber dem Interesse der Beklagten an einem freien Warenverkehr zurücktreten müsste. Damit ergeben sich nicht einmal unterschiedliche Rechte der Parteien an Prozesskartusche und Trommeleinheit, so dass ein Wertungswiderspruch schon im Ansatz nicht besteht.
4.
Da die Beklagten somit das Klagepatent rechtswidrig benutzt haben, hat die Klägerin gegen sie die zuerkannten Ansprüche.
Der Beklagte zu 2) haftet als Geschäftsführer der Komplementärin für die Patentverletzungen der Beklagten zu 1).
Nach der Rechtsprechung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs haftet ein gesetzlicher Vertreter für Verletzungshandlungen der Gesellschaft zwar nur dann, wenn er daran durch positives Tun beteiligt gewesen ist oder wenn er sie auf Grund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätte verhindern müssen (BGH GRUR 2014, 883 – Geschäftsführerhaftung; BGH GRUR 2015, 672 – Videospiel-Konsolen II). Nach Auffassung des X. Zivilsenats ist jedoch bei technischen Schutzrechten regelmäßig eine Garantenstellung des gesetzlichen Vertreters einer Gesellschaft zu bejahen und es bedarf daher im Regelfall keiner näheren Feststellungen dazu, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres gesetzlichen Vertreters beruht (BGH GRUR 2016, 257 – Glasfasern II). Eine Garantenstellung kann demzufolge bestehen, wenn der Schutz von Rechten Dritter eine organisatorische Aufgabe ist, zu der vor allem der gesetzliche Vertreter berufen ist. Die Zuständigkeit für die Organisation und Leitung und die daraus resultierende persönliche Einflussnahme auf die Gefahrenabwehr und Gefahrensteuerung können dabei eine persönliche Verantwortung des Organs für den Schutz von absoluten Rechten Dritter begründen. Das ist insbesondere der Fall, wenn eine konkrete Gefahrenlage für das Schutzgut besteht und der gesetzliche Vertreter für die Steuerung derjenigen Unternehmenstätigkeit verantwortlich ist, aus der sich die Gefahrenlage ergibt (BGH GRUR 2016, 257 – Glasfasern II m. w. N.).
Im Hinblick auf fremde technische Schutzrechte ist ein Unternehmen in diesem Sinne verpflichtet, vor Herstellung und Vertrieb technischer Erzeugnisse zu prüfen, ob sie in deren Schutzbereich fallen. Aufgrund seiner Verantwortung für die Organisation und Leitung des Geschäftsbetriebes und wegen der Gefahr, dass die Produktion oder Vertriebstätigkeit des Unternehmens die fortlaufende Verletzung technischer Schutzrechte Dritter zur Folge hat, ist der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft deshalb grundsätzlich gehalten, die gebotenen Überprüfungen zu veranlassen oder den Geschäftsbetrieb in einer Weise zu organisieren, die eine Erfüllung dieser Pflicht durch dafür verantwortliche Mitarbeiter gewährleistet. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass grundlegende Entscheidungen über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht ohne seine Zustimmung erfolgen und die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb betrauten Mitarbeiter der Gesellschaft die gebotenen Vorkehrungen treffen, um eine Verletzung fremder Patente zu vermeiden. Der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, die ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt oder erstmals im Inland in den Verkehr bringt, haftet daher persönlich, wenn er die ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen unterlässt, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens so einzurichten und zu steuern, dass hierdurch keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt werden (BGH GRUR 2016, 257 – Glasfasern II m. w. N.). Dieser Auffassung schließt sich der Senat im Hinblick auf technische Schutzrechte nach eigener Überprüfung ebenso an wie den nachfolgend wiedergegebenen Ausführungen des X. Zivilsenats zur Darlegungslast.
Ist es zu einer schuldhaften Patentverletzung gekommen, bedarf es demzufolge regelmäßig keines näheren Sachvortrages des Verletzten dazu, dass der gesetzliche Vertreter seine Pflichten schuldhaft verletzt hat. Vielmehr trägt dieser eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich der Frage, wie er den ihm obliegenden Pflichten nachgekommen ist. Dabei hat er konkret vorzutragen, welche Maßnahmen er ergriffen hat, um eine Patentverletzung zu verhindern (BGH GRUR 2016, 257 – Glasfasern II).
Der Beklagte zu 2) hat dazu nichts vorgetragen, so dass er als Geschäftsführer der Komplementärin ebenfalls auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadenersatz haftet. Ungeachtet dessen ergibt sich seine Garantenstellung im Streitfall auch insbesondere daraus, dass es zum Geschäftsmodell der Beklagten zu 1) gehört, Tintenpatronen und Tonerkartuschen wiederaufzubereiten und als mit konkret – nach Hersteller und Modell – benannten Druckern kompatibel zu vertreiben. In diesem Bereich besteht indes eine erhebliche Gefahr für die technischen Schutzrechte der Originalhersteller, weil eine Kompatibilität möglicherweise nur durch eine Neuherstellung zu erreichen ist. Da die Geschäftsführung die grundlegende geschäftliche Entscheidung über Herstellung und Vertrieb kompatiblen Druckerzubehörs trifft, ist sie somit dafür verantwortlich, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um gleichwohl eine Patentverletzung zu vermeiden. Das ist unstreitig nicht geschehen.
Im Übrigen wendet sich die Berufung zu Recht nicht gegen die vom Landgericht zugesprochenen Rechtsfolgen. Tatsächlich hat die Klägerin gegen die Beklagten Anspruch auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Schadenersatz dem Grunde nach und zudem gegen die Beklagten zu 1) und 3) auf Vernichtung und gegen die Beklagten zu 1), 3) und 4) auf Rückruf.
Die Ausführungen im angefochtenen Urteil, auf die der Senat vollumfänglich Bezug nimmt, lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Die Beklagten wenden sich mit der Berufung insbesondere zu Recht auch nicht mehr gegen die Feststellung des Landgerichts, dass die Ansprüche der Klägerin auf Vernichtung und Rückruf nicht wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen sind.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO; die Anordnung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO die Revision zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern. Die Zulassung der Revision in den Urteilen des Senats vom 29.04.2016 (Az. I-15 U 47/15 und I-15 U 49/15) gebietet es nicht, im Streitfall ebenso zu verfahren, weil anders als in den beiden Parallelverfahren der Erschöpfungseinwand bereits nicht eröffnet ist, indem ein Inverkehrbringen der wiederaufbereiteten Prozesskartuschen in den EWR mit Zustimmung der Klägerin nicht festgestellt werden kann.
IV.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 950.000,- Euro festgesetzt (Streitwert der 1. Instanz abzüglich des Anteils für den Anspruch nach § 140e PatG).
Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Beklagten vom 30.03.2017 ist – auch soweit er nicht bereits unter II. 3. a) behandelt worden ist – im Ergebnis für die Entscheidung
des Senats nicht erheblich und gibt folglich keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296a S. 2, 156 ZPO).
X Y Z

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB
§§ 296a, 156 ZPO
§§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§§ 296a S. 2, 156 ZPO
§ 242 BGB
§ 242 BGB
§ 9 PatG
§ 283 ZPO
§ 139 PatG
§ 16 UrhG
§ 9 PatG
§ 140e PatG
§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 4 S. 3 ElektroG
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 138 Abs. 4 ZPO
§ 531 Abs. 2 ZPO
§ 17 Abs. 2 UrhG
§ 4 Abs. 2 ElektroG
§ 138 Abs. 3 ZPO
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 S. 1 ZPO
Art. 34 und 36 AEUV
Art. 34, 36 AEUV
Art. 34 AEUV
Art. 36 AEUV

Zitierte Entscheidungen: NJW 1996, 455
GRUR 2012, 1118
GRUR 2003, 507
GRUR 2001, 223
GRUR 2000, 299
GRUR 2001, 51
GRUR 2002, 156
GRUR 2010, 723
GRUR 2007, 882
GRUR 2003, 512
GRUR 2012, 630
NJW 1999, 579
NJW 2008, 982
GRUR 2014, 657
GRUR 2002, 190
GRUR 2007, 769
GRUR 2006, 748
GRUR 1998, 130
GRUR 2007, 773
GRUR 2006, 837
GRUR 2004, 758
GRUR-RR 2013, 185
GRUR 2002, 550
GRUR 2004, 244
GRUR 2012, 215
GRUR 2013, 401
GRUR 2016, 83
GRUR 2012, 1159
GRUR 1959, 232
GRUR 2014, 883
GRUR 2015, 672
GRUR 2016, 257
4a O 149/14
15 U 47/15
15 U 49/15
4b O 88/12
2 U 40/14
15 U 30/15