Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2018-07-26, Aktenzeichen 15 U 2/17
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2018:0726.15U2.17.00

Tenor:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Teilurteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 22.12.2016 (4a O 106/14) teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neugefasst:
„I. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger in Gemeinschaft mit Herrn
A unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie und/ oder ihre Rechtsvorgängerin, die B GmbH & Co. KG:
1. Vorrichtungen zur automatisierten Flammpunktprüfung, bestehend aus einem die Prüfflüssigkeit enthaltenden, mit Prüfdeckel verschließbarem Prüfgefäß mit Rührer, Temperatursensor und Flammpunktindikator, einer Temperiervorrichtung und einer Zündung, dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtprüfvorrichtung aus einem stationären Simultan-Funktionskopf und einem mobilen Prüfeinsatz besteht, wobei der Prüfeinsatz vorinstalliert den Temperatursensor und den Flammpunktindikator aufweist und dem Simultan-Funktionskopf Kontaktierungselemente zur Herstellung der elektrischen Verbindung zu dem Temperatursensor und dem Flammpunktindikator und mindestens ein Koppelelement zur Herstellung der mechanischen Verbindung zwischen einem Rührerantrieb und dem Rührer angeordnet ist;
2. Verfahren zur automatisierten Flammpunktprüfung, wobei Prüfflüssigkeiten in mit Prüfdeckel verschließbaren Prüfgefäßen temperiert und Zündversuchen unterworfen werden und bei erfolgreicher Zündung eine Flammpunkterfassung erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass
 die Prüfgefäße mit den Prüfflüssigkeiten vorab befüllt und mit den Mitteln zur Temperaturerfassung und Flammpunktindikation sowie Mittel zur Prüfdeckeldrehung und Durchmischung der Prüfflüssigkelten aufweisenden Prüfdeckeln zu Prüfeinsätzen verschlossen werden,
 die so vorbereiteten Prüfeinsätze in die Temperiervorrichtung eingesetzt werden und
 lösbare Verbindungen und/ oder Kontaktierungen zwischen einem Simultan-Funktionskopf eines Automaten und dem Prüfeinsatz hergestellt werden derart, dass die Mittel zur Temperaturerfassung und Flammpunktindikation elektrisch kontaktiert werden und nach erfolgter Zündung und Abschluss der Flammpunktprüfung die Verbindungen und/oder Kontaktierungen wieder gelöst werden,
3. Penetrometer zur Bestimmung des Härtegrades von halbfesten Materialien mit einem Messkörper, einem Kraft-Weg-Sensor, einem Mittel zur vertikalen Bewegung des Messkörpers und einer Einheit zur Auswertung der Messwerte des Kraft-/Wegsensors und zur Steuerung des Mittels zur vertikalen Bewegung des Messkörpers, wobei
 der Messkörper einen Fallstab und einen Eindringkörper aufweist und durch eine Fallstab-Arretierung gehalten ist, wobei
 die Fallstab-Arretierung über dem zu vermessenden Material abgestützt ist, und wobei
 der Kraft-/Wegsensor mit dem Messkörper verbunden ist und die Auswerte- und Steuereinheit zum Kraft-/Wegsensor und zum Mittel zur vertikalen Bewegung des Messkörpers eine Datenübertragung aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kraft-/Wegsensor innerhalb des Fallstabs angeordnet ist;
4. Verfahren zur Bestimmung des Härtegrades von halbfesten Materialien durch Messung der Eindringtiefe eines sich unter Eigengewicht in das zu untersuchende Material absenkenden Messkörpers, wobei vor der eigentlichen Messung des Härtegrades der mit einem Kraft-Weg-Sensor verbundene Messkörper von einer über dem zu vermessenden Material gelegenen Ausgangsposition (S25) bis zu einem im zu vermessenden Material gelegenen Umkehrpunkt (S51) abgesenkt wird, und die exakte Startposition (S41) der Oberfläche des zu vermessenden Materials ermittelt und danach der Messkörper in der ermittelten Startposition (S41) angeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, dass vor oder während des Absenkens des Kraft-Weg-Sensors von der Ausgangsposition (S25) bis zum Umkehrpunkt (S51) ein bereinigter Kraftmesswert (FBer) ermittelt wird und für eine Vielzahl von Messzeitpunkten (t32-t51) die Kraftdifferenz (ΔF32-ΔF51) zwischen dem bereinigten Kraftmesswert (FBer) und dem zum jeweiligen Zeitpunkt (t32-t51) gemessenen Kraftmesswert (F32-F51) bestimmt und derjenige Nullzeitpunkt (t41) ermittelt wird, für den mindestens eines der folgenden Kriterien i) – iii):
i. ab dem Nullzeitpunkt (t41) besitzen die Kraftdifferenzen (ΔF41-ΔF48) aufeinander folgender Zeitpunkte (t41-t48) das gleiche Vorzeichen und die Zeitdifferenz (Δt48-41) zwischen dem Nullzeitpunkt (t41) und einem der aufeinanderfolgenden Zeitpunkte (t) übersteigt eine vorgegebenen Zeitspanne (Δtkrit),
ii. ab dem Nullzeitpunkt (t41) besitzen die Kraftdifferenzen (ΔF41-ΔF43) aufeinander folgender Zeitpunkte (t41-t48) das gleiche Vorzeichen und die Kraftdifferenz (ΔF48) eines dem Nullzeitpunkt (t41) nachfolgenden Zeitpunktes (t43) übersteigt einen vorgegebenen Kraftwert(ΔFkrit),
iii. ab dem Nullzeitpunkt (t41) besitzen die Kraftdifferenzen (ΔF41-ΔF43) aufeinander folgender Zeitpunkte (t41-t48) das gleiche Vorzeichen und die Wegdifferenz (ΔS48-91) zwischen dem Nullzeitpunkt (t41) und einem der aufeinander folgenden Zeitpunkte (t43) übersteigt eine vorgegebene Weglänge (ΔSkrit),
erfüllt ist, wobei die Position (S41) des Messkörpers zum Nullzeitpunkt (t41) als exakte Startposition (S41) der Oberfläche des zu vermessenden Materials verwendet wird;
a) hinsichtlich I. 1. (Vorrichtung Flammpunktprüfung) und hinsichtlich I. 3. (Penetrometer) im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat, und
hinsichtlich I. 2. (Verfahren zur automatisierten Flammpunktprüfung) und I. 4. (Verfahren zur Bestimmung des Härtegrades) jeweils Vorrichtungen, die dazu geeignet sind, das unter Ziff. I. 2. bzw. das unter Ziff. I. 4. genannte Verfahren anzuwenden,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und /oder an solche geliefert hat,
und zwar jeweils unter Angabe
(1) der Herstellungsmengen und -zeiten,
(2) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
(3) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
(4) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
(5) von Lizenzeinnahmen bzw. fällig gewordenen Lizenzansprüchen, sowie den Namen und Anschriften der Lizenznehmer,
(6) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei
betreffend Ziff. I. 1. (Vorrichtung Flammpunktprüfung) und betreffend Ziff. I. 2. (Verfahren zur automatisierten Flammpunktprüfung) die Angaben zu (1) – (5) für Handlungen ab dem 01.10.2004 und die Angaben zu (6) für Handlungen ab dem 01.01.2011,
betreffend Ziff. I. 3. (Penetrometer) die Angaben zu (1) – (5) für Handlungen ab dem 24.04.2008 und die Angaben zu (6) für Handlungen ab dem 01.01.2011 bis zum 09.07.2017, und
betreffend Ziff. I. 4. (Verfahren zur Bestimmung des Härtegrads) die Angaben zu (1) – (5) für Handlungen vom 22.01.2009 – 30.04.2013 und die Angaben zu (6) für Handlungen vom 01.01.2011 – 30.04.2013
zu machen sind;
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger statt dem Kläger und in Gemeinschaft mit ihm Herrn A einem von diesen zu bezeichnenden, diesen gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt und verpflichtet dem Kläger gemeinschaftlich mit Herrn A auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;
b) wobei sich die Auskunft- und Rechnungslegungspflicht zudem auf die Schutz-, Benennungs- und Erstreckungsstaaten der jeweiligen Schutzrechte erstreckt.
I. Es wird festgestellt, dass
1. die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger in Gemeinschaft mit Herrn A für die unter Ziff. I. 3. lit. a) genannten und zwischen dem 24.04.2008 und dem 02.07.2008 (WO ... A1) begangenen Handlungen, eine angemessene Restentschädigung zu zahlen;
2. die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger in Gemeinschaft mit Herrn A allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die
a) in Ziff. I. 1. lit. a) genannten und ab dem 01.10.2004 bis zum 09.07.2017 begangenen Handlungen,
b) in Ziff. I. 2. lit. a) genannten und ab dem 01.10.2004 bis zum 09.07.2017 begangenen Handlungen,
c) in Ziff. I. 3. lit. a) genannten und ab dem 03.07.2008 bis zum 09.07.2017 begangenen Handlungen, und
d) in Ziff. I. 4. lit. a) genannten und in dem Zeitraum vom 22.01.2009 bis 30.04.2013 begangenen Handlungen
entstanden ist oder und noch entstehen wird,
wobei sich die Schadensersatzpflicht für vor dem 01.01.2011 begangenen Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Benutzung des jeweiligen Schutzgegenstandes auf Kosten des Klägers erlangt hat.
II. Die Beklagte wird weiter verurteilt, an den Kläger 1.954,46 € nebst Zinsen in Höhe von 5 % - Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 17.10.2014 zu zahlen.
III. Im Übrigen wird die Klage, soweit sie zur Entscheidung stand, abgewiesen.
IV. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.“
Die Anschlussberufung des Klägers wird als unzulässig verworfen.
Die Beklagte hat 85 % und der Kläger 15 % der Kosten der zweiten Instanz zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung des Klägers betreffend die Ziffer I. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 330.000,00 € und betreffend die Ziffer III. in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Dem Kläger wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:
Der Kläger nimmt die Beklagte im Wege der Stufenklage auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung (erste Stufe), ggf. auf Versicherung der Richtigkeit der Angaben an Eides statt (zweite Stufe), und darüber hinaus auf Feststellung der (Rest)Schadensersatz- und (Rest)Entschädigungspflicht dem Grunde nach wegen der widerrechtlichen Benutzung von Arbeitnehmererfindungen in Anspruch. Hilfsweise begehrt er im Berufungsverfahren die Feststellung, dass die Beklagte zur Zahlung eines Ausgleichs für Gebrauchsvorteile, die einen etwaigen Anteil der Beklagten an den streitgegenständlichen Schutzrechten übersteigen, verpflichtet ist.
Der Kläger war vom 02.11.1987 bis zum 30.06.2014 bei der Beklagten bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen als Konstrukteur angestellt. Die Beklagte betätigt sich im Bereich der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebs von Mess- und Prüfgeräten, insbesondere für die Mineralölindustrie.
Während seines Arbeitsverhältnisses entwickelte der Kläger zusammen mit dem Zeugen A eine Vorrichtung und ein Verfahren zur automatisierten Flammpunktprüfung sowie ein Penetrometer und ein Verfahren zur Bestimmung des Härtegrades von halbfesten Materialen. Aus der Erfindung „automatisierte Flammpunktprüfung“ gingen die ab 1996 angemeldeten Schutzrechte DE ... C1 und EP … 81 sowie ausländische Schutzrechte hervor (Anlage des Klägers Patentfamilie „Flammpunktprüfung“). Aus der Erfindung „Härtegradprüfung/Penetrometer“ erwuchsen die ab 2006 angemeldeten Schutzrechte DE … B4, WO ... A1, DE … U1, EP … B1 und EP … B1 (Anlage K 15 Patentfamilie „Härtegradprüfung/Penetrometer“). Die Schutzrechte meldeten die Rechtsvorgängerinnen der Beklagten allesamt auf ihren Namen an. Eingetragene Inhaberin der jeweiligen Schutzrechte ist die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerin. Als Erfinder benannt sind jeweils der Kläger und der Zeuge A.
Die Beklagte stellt her und vertreibt unter den Schutzbereich der erteilten Schutzrechte fallende Vorrichtungen zur automatisierten Flammpunktprüfung sowie Penetrometer zur Bestimmung des Härtegrades.
Im Zusammenhang mit dem Patent betreffend die Erfindung „Flammpunktprüfung“ zahlte die damalige Rechtsvorgängerin der Beklagten dem Zeugen A ab 2001 für den Zeitraum von 1997 bis 2006 eine Prämie in Höhe von insgesamt 63.077,65 € (Anlage B1). Aufgrund einer als „Honorarvertrag“ bezeichneten Vereinbarung aus dem Jahre 2006 zahlte die Rechtsvorgängerin der Beklagten an den Zeugen einen Betrag in Höhe von insgesamt 32.400,00 € (Anlage B2).
Im Jahr 2011 legte die damalige Rechtsvorgängerin der Beklagten dem Kläger einen Entwurf zur Inanspruchnahme der Diensterfindung bzgl. des Patents DE …13 vor, in welchem mit Zahlung von 750,00 € sämtliche Vergütungsansprüche abgegolten sein sollten. Nach Ablehnung dieses Angebots unterbreitete die Beklagte dem Kläger Ende Dezember 2013 mündlich ein weiteres Angebot einschließlich einer Einmalzahlung von 5.500,00 € zur Abgeltung der Ansprüche aus dem vorgenannten Patent. Auch dieses lehnte der Kläger ab.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem Teilurteil des Landgerichts vom 22.12.2016 (Bl. 172 ff. GA) Bezug genommen.
Das Landgericht hat gemäß Beweisbeschluss vom 17.11.2015 (Bl. 117 GA) den Zeugen A durch die beauftragte Richterin vernommen. Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Vernehmungsprotokoll vom 19.04.2016 (Bl. 121 ff. GA) Bezug genommen. Aufgrund mündlicher Verhandlung vom 01.12.2016, an der die beauftragte Richterin nicht teilnahm, hat die Kammer mit Teilurteil vom 22.12.2016 unter Abweisung der Klage im Übrigen wie folgt für Recht erkannt:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
dem Kläger in Gemeinschaft mit ihm Herrn A unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie und/ oder ihre Rechtsvorgängerin, die B GmbH & Co. KG:
die Prüfgefäße mit den Prüfflüssigkeiten vorab befüllt und mit den Mitteln zur Temperaturerfassung und Flammpunktindikation sowie Mittel zur Prüfdeckeldrehung und Durchmischung der Prüfflüssigkelten aufweisenden Prüfdeckeln zu Prüfeinsätzen verschlossen werden,
die so vorbereiteten Prüfeinsätze in die Temperiervorrichtung eingesetzt werden und
lösbare Verbindungen und/ oder Kontaktierungen zwischen einem Simultan-Funktionskopf eines Automaten und dem Prüfeinsatz hergestellt werden derart, dass die Mittel zur Temperaturerfassung und Flammpunktindikation elektrisch kontaktiert werden und nach erfolgter Zündung und Abschluss der Flammpunktprüfung die Verbindungen und/oder Kontaktierungen wieder gelöst werden,
der Messkörper einen Fallstab und einen Eindringkörper aufweist und durch eine Fallstab-Arretierung gehalten ist, wobei
die Fallstab-Arretierung über dem zu vermessenden Material abgestützt ist, und wobei
der Kraft-/Wegsensor mit dem Messkörper verbunden ist und die Auswerte- und Steuereinheit zum Kraft-/Wegsensor und zum Mittel zur vertikalen Bewegung des Messkörpers eine Datenübertragung aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kraft-/Wegsensor innerhalb des Fallstabs angeordnet ist;
i) ab dem Nullzeitpunkt (t41) besitzen die Kraftdifferenzen (ΔF41-ΔF48) aufeinander folgender Zeitpunkte (t41-t48) das gleiche Vorzeichen und die Zeitdifferenz (Δt48-41) zwischen dem Nullzeitpunkt (t41) und einem der aufeinanderfolgenden Zeitpunkte (t) übersteigt eine vorgegebenen Zeitspanne (Δtkrit),
ii) ab dem Nullzeitpunkt (t41) besitzen die Kraftdifferenzen (ΔF41-ΔF43) aufeinander folgender Zeitpunkte (t41-t48) das gleiche Vorzeichen und die Kraftdifferenz (ΔF48) eines dem Nullzeitpunkt (t41) nachfolgenden Zeitpunktes (t43) übersteigt einen vorgegebenen Kraftwert(ΔFkrit),
iii) ab dem Nullzeitpunkt (t41) besitzen die Kraftdifferenzen (ΔF41-ΔF43) aufeinander folgender Zeitpunkte (t41-t48) das gleiche Vorzeichen und die Wegdifferenz (ΔS48-91) zwischen dem Nullzeitpunkt (t41) und einem der aufeinander folgenden Zeitpunkte (t43) übersteigt eine vorgegebene Weglänge (ΔSkrit),
a) hinsichtlich I. 1. (Vorrichtung Flammpunktprüfung) und hinsichtlich I. 3. (Penetrometer)
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat, und
(2) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen,
-zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
betreffend Ziff. I. 3. (Penetrometer) die Angaben zu (1) – (5) für Handlungen ab dem 24.04.2008 und die Angaben zu (6) für Handlungen ab dem 01.01.2011, und
b) die Auskunft- und Rechnungslegungspflicht erstreckt sich zudem auf die Schutz-, Benennungs- und Erstreckungsstaaten der jeweiligen Schutzrechte;
II. Es wird festgestellt, dass
2. die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger in Gemeinschaft mit Herrn A allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch die
a) in Ziff. I. 1. lit. a) genannten und ab dem 01.10.2004 begangenen Handlungen,
b) in Ziff. I. 2. lit. a) genannten und ab dem 01.10. begangenen Handlungen,
c) in Ziff. I. 3. lit. a) genannten und ab dem 03.07.2008 begangenen Handlungen, und
wobei sich die Schadensersatzpflicht für vor dem 01.01.2011 begangenen Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Benutzung des jeweiligen Schutzgegenstandes auf Kosten des Klägers und Herrn A erlangt hat;
III. Der Beklagte wird weiter verurteilt, an den Kläger 1.954,46 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 17.10.2014 zu zahlen.
Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, die Klage sei zulässig, jedoch nur teilweise begründet.
Dem Kläger – und dem Zeugen A – stünden gegen die Beklagte gemeinschaftlich die mit dem Antrag Ziff. III. 2. ab dem 01.01.2011 geltend gemachten Schadensersatzansprüche gem. § 823 Abs. 1 BGB zu, soweit die Beklagte die unter Ziff. I. 1. (Vorrichtung zur Flammpunktprüfung) und Ziff. I. 3. (Penetrometer) genannten Handlungen in den jeweils in den Anträgen Ziff. III. 2. lit. a) und lit. c) genannten Zeiträumen begangen habe. Soweit das Verfahren zur Flammpunktprüfung (Antrag Ziff. III. 2. lit. b)) und das Verfahren zur Überprüfung des Härtegrads (Antrag Ziff. III. 2. lit. d)) Gegenstand der geltend gemachten Schadensersatzansprüche seien, bestünden solche in den beanspruchten Zeiträumen nur im Hinblick auf mittelbare Benutzungshandlungen. Eine Anwendung der Verfahren durch die Beklagte sei nicht festzustellen. Es könne lediglich festgestellt werden, dass die Beklagte die Vorrichtungen zur Durchführung der jeweiligen Verfahren herstelle, anbiete und vertreibe. Hinsichtlich der in diesem Zusammenhang hauptsächlich geltend gemachten unmittelbaren Verletzungshandlungen sei die Klage folglich abzuweisen.
Indem die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen die streitgegenständlichen Erfindungen auf ihren Namen zum Patent anmeldeten und dem Kläger vorenthielten, habe sie die Rechte des Klägers, dessen Miterfinderanteil selbst nach dem Vortrag der Beklagten 20-30 % betrage, schuldhaft verletzt. Die Diensterfindungen seien frei geworden, weil die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen die Erfindungen – jedenfalls gegenüber dem Kläger – nicht ordnungsgemäß in Anspruch genommen hätten. Eine (konkludente) Inanspruchnahme könne insbesondere nicht in den Schutzrechtsanmeldungen oder in den entsprechenden Erfinderbenennungen erblickt werden, weshalb auch dahinstehen könne, ob die Parteien auf die grundsätzlich erforderliche Schriftform verzichtet haben. Die Erklärungen seien nämlich gegenüber dem Patentamt abgegeben worden. Eine Inanspruchnahmeerklärung müsse jedoch als einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung dem Arbeitnehmer, mithin dem Kläger, zugehen. Die Schutzrechtsanmeldungen und die Erfinderbenennungen wiesen zudem auch keinen Erklärungswert auf, der darauf gerichtet sei, die Erfindung in Anspruch zu nehmen. Das Recht des Erfinders aus § 6 PatG (i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ) sei ein sonstiges Recht im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB, weshalb sich die Schutzrechtsanmeldung eines Dritten als Eingriff in das Erfinderrecht erweise.
Die Schutzrechtsanmeldungen seien rechtswidrig erfolgt. Eine Berechtigung auf Seiten der Beklagten ergebe sich zunächst nicht daraus, dass sie eine Inanspruchnahme der Erfindungen erklärt habe. Eine solche sei weder gegenüber dem Kläger noch gegenüber dem Zeugen A erfolgt. Es könne auch nicht festgestellt werden, dass der Beklagten die Miterfinderanteile des Zeugen A durch Vereinbarung gem. § 22 Satz 2 ArbEG übertragen worden seien. Aufgrund der Beweisaufnahme habe sich die Kammer weder von einer ausdrückliche Absprache, die die Übertragung der Miterfinderanteile des Zeugen A zum Gegenstand gehabt habe, noch von einem dahingehenden schlüssigen Handeln des Zeugen A mit einer für die Annahme der Richtigkeit dieser Behauptung erforderlichen Sicherheit überzeugen können. Es verblieben bezüglich letzterem vor allem Zweifel daran, dass der Zeuge A einen entsprechenden Willen klar nach außen zu erkennen gegeben habe. Eine Berechtigung der Beklagten zur Nutzung der streitgegenständlichen Erfindungen folge schließlich auch nicht aus einer etwaigen Nutzungsrechtseinräumung durch den Zeugen A. Dabei könne dahinstehen, ob dem Verhalten des Zeugen A aus der Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers ein solcher Erklärungswert beigemessen werden könnte. Jedenfalls aber hätten die Teilhaber der Bruchteilsgemeinschaft, die in Ermangelung abweichender Absprachen auch vorliegend anzunehmen sei, allein für sich kein Recht, Dritten Lizenzen an gemeinsamen Rechten zu vergeben.
Es liege auch ein schuldhafter Eingriff in die Erfinderrechte des Klägers vor. Es entspreche der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt vor der Anmeldung einer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses entstandenen Erfindung, die Rechtsverhältnisse im Hinblick auf die Erfindung zu überprüfen. Dies gelte bereits deshalb, weil offensichtlich sei, dass mehrere Personen, insbesondere der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, als Berechtigte in Betracht kommen. Dass die Beklagte dies auch erkannte habe, werde aus ihrem Vortrag, sie habe im Zusammenhang mit den Anmeldungen der streitgegenständlichen Erfindungen anwaltlichen Rat eingeholt, deutlich. Sofern die Beklagte pauschal vortrage, sie habe sich an diesen Rat gehalten, lasse dieses Vorbringen schon nicht erkennen, welchen konkreten Anweisungen die Beklagte gefolgt sei.
Für den Zeitraum zwischen dem 01.10.2004 und dem 31.12.2010 ergebe sich für die beanspruchten Zeiträume eine Verpflichtung der Beklagten auf Zahlung eines Restschadensersatzanspruchs (Antrag Ziff. III. 2. lit. a) – lit. d)) aus §§ 852 Satz 1, 818, 823 BGB. Im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Flammpunktprüfung (Antrag Ziff. III. 2. lit. b)) und dem Verfahren zur Überprüfung des Härtegrades (Antrag Ziff. III. 2. lit. d)) bestünden – in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Schadensersatzanspruch – auch Restschadensersatzansprüche nur für mittelbare Benutzungshandlungen.
Die haftungsbegründenden Voraussetzungen des § 852 Satz 1 BGB lägen vor. Der Vorschrift zufolge sei derjenige, der durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt hat, auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlunge entstandenen Schadens zur Herausgabe nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung verpflichtet. Der Kläger habe dies berücksichtigt und mache selbst allein noch einen Restschadensersatzanspruch in diesem Sinne geltend.
Der von der Beklagten erhobene Verjährungseinwand greife nicht durch. Gem. § 852 Satz 2 BGB verjährten Ansprüche nach § 852 Satz 1 BGB in zehn Jahren ab ihrer Entstehung. Ein Anspruch entstehe, sobald er im Wege der Klage geltend gemacht werden könne. Dies berücksichtigend komme für die vorliegend geltend gemachten Ansprüche, die auf Verletzungshandlungen ab dem 01.10.2004 gestützt würden, eine Verjährung – ausgehend davon, dass mangels gegenteiligen Vortrags mit der Verletzungshandlung auch ein Schaden eintrete – frühestens mit Ablauf des 01.10.2014 in Betracht. Zu diesem Zeitpunkt sei die Verjährung der Ansprüche jedoch bereits wegen der am 26.09.2014 eingereichten und am 16.10.2014 zugestellten Klage gem. § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB i. V. m. § 167 ZPO gehemmt gewesen.
Dem Kläger stünde des Weiteren gem. §§ 852 Satz 1 BGB, 823 Abs. 1 BGB (i. V. m. Art. 67 EPÜ, Art. II § 1 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG) der mit dem Antrag Ziff. III. 1. lit. a) im Zusammenhang mit der Erfindung „Penetrometer“ ein Restentschädigungsanspruch dem Grunde nach zu. Auch die Schutzrechtsanmeldung, nicht erst die Schutzrechtserteilung stelle einen Eingriff in das Erfinderrecht dar. Ohne die Vorenthaltung der Schutzrechtsanmeldung hätten der Kläger und der Zeuge A von der Beklagten für die Benutzung des Gegenstandes der in dem Antrag bezeichneten WO-Schutzrechtsanmeldung einen Entschädigungsanspruch nach Art. II § 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 IntPatÜG gehabt.
Dem Kläger stünden die geltend gemachten Auskunftsansprüche in Form von Rechnungslegungsansprüchen gem. §§ 242, 259 BGB zu, jedoch sei die Pflicht zur Rechnungslegung auf die aus dem Tenor ersichtlichen Benutzungshandlungen, inhaltlichen Angaben und Zeiträume beschränkt. Soweit der Kläger diese Zeiträume übergreifende Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche geltend mache und über die aus dem Tenor ersichtlichen Angaben hinausgehende Informationen begehre, sei die Klage unbegründet. Gleiches gelte soweit im Hinblick auf die Erfindungen „Verfahren zur Bestimmung des Härtegrades“ und „Verfahren zur automatisierten Flammpunktprüfung“ Auskünfte über unmittelbare Benutzungshandlungen begehrt werden.
Die Ansprüche seien nicht verjährt. Für Hilfsansprüche zur Geltendmachung von Schadenersatz- und Entschädigungsansprüchen gelte eine eigene Verjährungsfrist, nämlich die regelmäßige Verjährung nach §§ 195, 199 BGB. Sie betrage gem. § 195 BGB drei Jahre und beginne gem. § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden sei und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder grob fahrlässig nicht erlangt habe. Vorliegend sei nicht ersichtlich, dass der Kläger zu einem früheren Zeitpunkt als zu demjenigen, zu dem die außergerichtliche Korrespondenz mit der Beklagten begann (im Jahre 2011) Kenntnis von Benutzungshandlungen im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Erfindungen hatte. Dies berücksichtigend komme eine Verjährung frühestens mit Ablauf des 31.12.2014 in Betracht, wobei die Verjährung durch die Rechtshängigkeit der Klage gem. § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB zu diesem Zeitpunkt bereits gehemmt gewesen sei.
Der dem Kläger zustehende Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB erstrecke sich in Anlehnung an § 249 Abs. 1 BGB auch auf die für die Durchsetzung des Anspruchs aufgewendeten Rechtsanwaltskosten, sofern diese – wie vorliegend– zweckmäßig und erforderlich waren. Der Höhe nach sei der Anspruch allerdings wegen eines geringeren Streitwertes als vom Kläger im anwaltlichen Schreiben vom 25.02.2014 (Anlage K8) angenommen auf die im Tenor ausgeurteilte Summe zu beschränken.
Gegen dieses Teilurteil hat die Beklagte Berufung mit dem Ziel der vollständigen Klageabweisung eingelegt. Unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens macht sie im Wesentlichen geltend:
Das Landgericht habe die Beweisaufnahme unter Verstoß gegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz durchgeführt. Nach Durchführung der Beweisaufnahme sei es zu einem Richterwechsel gekommen, so dass die beauftragte Richterin nicht an dem angefochtenen Urteil beteiligt gewesen ist. Gleichwohl habe das Landgericht die Glaubwürdigkeit des vernommenen Zeugen im Urteil gewürdigt und nicht nur auf den protokollierten Inhalt der Zeugenaussage abgestellt. Dem Landgericht sei es mithin auf den unmittelbaren Eindruck von der Zeugenaussage angekommen. Die ursprüngliche Prognose, dass der unmittelbare Eindruck entbehrlich sein würde, habe sich folglich als falsch herausgestellt, weshalb die Beweisaufnahme wiederholt hätte werden müssen.
Des Weiteren habe das Landgericht wesentliche Umstände in Bezug auf das Rechtsverhältnis zwischen der Beklagten und dem Zeugen A außer Acht gelassen und die protokollierte Zeugenaussage in unzulässiger Weise verkürzt sowie seine Prozessleitungspflicht unzureichend ausgeübt.
Soweit die Kammer ihre Auffassung, dass es nicht zu einer Vereinbarung nach § 22 ArbEG gekommen sei, mit der angeblichen Praxis der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerin, Erfindungen ohne Vergütung zu nutzen, begründet habe, sei eine dahingehende Aussage den Bekundungen des Zeugen A nicht zu entnehmen. Die streitgegenständlichen Patente, die auf der Erfindung „Flammpunktprüfung“ beruhten, seien tatsächlich die ersten Patente der Rechtsvorgängerin der Beklagten überhaupt gewesen. Gerade für diese erste Erfindung habe es aber eine finanzielle Kompensation, wie die Prämienzahlung Anlage B 1 belege, gegeben. Bei den angeblich früheren Erfindungen, auf die der Zeuge A Bezug genommen habe, handele es sich keineswegs um ordentlich gemeldete Erfindungen im Sinne des Patentrechts oder des Arbeitnehmererfindergesetzes. Sollten weitere Erfindungen vorher existiert haben, so seien diese jedenfalls offensichtlich nicht in Anspruch genommen und zur Anmeldung gebracht worden. Ihr Sachvortrag hierzu sei gemäß § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zulässig. Denn das Landgericht hätte angesichts der von ihm vorgenommenen Würdigung der Zeugenaussage über den Wortlaut deutlich hinaus und der Bedeutung, die die Kammer dem Umgang mit weiteren Patenten beigemessen habe, vorab einen richterlichen Hinweis nach § 139 Abs. 1 ZPO erteilen müssen. Wäre die Kammer ihrer diesbezüglichen Pflicht nachgekommen, hätte sie, die Beklagte, wie nunmehr vorgetragen bereits erstinstanzlich vorgetragen.
Auch die vom Landgericht vorgenommene Beweiswürdigung im Übrigen sei fehlerhaft. Es entspreche der Lebenswirklichkeit, vorerst eine grundsätzliche Einigung zu treffen und zusätzliche finanzielle Kompensation erst im Detail auszuhandeln, wenn klar sei, dass die Erfindung, tatsächlich „ein Kern und der Wendepunkt“ sei. Eine finanzielle Einigung vier Jahre nach Erteilung eines Patentes und zwei Jahre nachdem die Umsätze aus den entsprechenden Produkten erheblich stiegen, spräche daher für den Willen der Parteien, eine Vereinbarung über die Rechte dieser Erfindung zu schließen. Zu berücksichtigen sei zudem, dass die Implementierung der Erfindung, wie der Zeuge auch ausgesagt habe, seinen Arbeitsplatz absichern sollte. Unvorhersehbar und unzutreffend sei die Würdigung des Honorarvertrages (Anlage B2) durch das Landgericht gewesen. Während der Zeuge A lediglich die Möglichkeit in Betracht gezogen habe, dass mit dieser Honorarvereinbarung, die die Vergütung für die Erfindung darstelle, bezweckt gewesen sei, auf ihn auch nach seinem Ausscheiden aus dem Betrieb zugreifen zu können, sei die Kammer rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass dieser Zweck der einzige Vertragsgegenstand gewesen sei.
Soweit die Kammer annehme, der Zeuge habe keinen auf eine Übertragung seiner Miterfinderanteile gerichteten Willen nach außen erkennen lassen, gehe sie erkennbar fehl und lasse wesentliche Aspekte ihres Vortrages außer Acht. Die unstreitige Stellung des Zeugen A im Unternehmen der Beklagten und seine Rolle für das Unternehmen der Rechtsvorgängerin sei fehlerhafterweise unberücksichtigt geblieben. Er sei sowohl hinsichtlich der Erfindung „Flammpunktprüfung“ als auch hinsichtlich der Erfindung „Penetrometer“ der verantwortliche Ansprechpartner der jeweiligen Patentanwälte gewesen, wie die zur Konkretisierung des erstinstanzlichen Vortrages nunmehr vorgelegten Anlagen B5 – B11 belegten. Bei der Erfindung „Flammpunktprüfung“ hat er – insoweit unstreitig – die Kanzlei beauftragt, die technische Diskussion geführt, sich und den Kläger als Erfinder benannt und für die Rechtsvorgängerin der Beklagten die entsprechende Vollmacht unterzeichnet. In Sachen der Anmeldung „Penetrometer“ ist er – ebenso unstreitig – ähnlich in die Vorgänge, sogar noch nach seinem Ausscheiden, involviert gewesen. Der Zeuge und auch der Kläger seien jeweils über die Anmeldung und das weitere Verfahren genau informiert gewesen. Dass ihnen daher jegliches Bewusstsein über den rechtlichen Vorgang einer Patentanmeldung gefehlt habe soll, sei nicht nachvollziehbar. Durch die Vornahme der Patentanmeldung werde die Manifestierung des Willens zu einer Übertragung deutlich. In der gesamten Handlungskette und im Zusammenhang mit der schlussendlich auch erfolgten Vergütung für diese Erfindungen komme somit klar zum Ausdruck, dass der Zeuge A die Erfindung bzw. seine Anteile daran an die Rechtsvorgängerin der Beklagten übertragen wollte. Es sei zumindest von einer konkludenten Vereinbarung über den Rechtsübergang bezüglich der streitgegenständlichen Patente auszugehen. Damit korrespondiere die geübte Praxis der Rechtsvorgängerin der Beklagten, Erfindungen regelmäßig zu vergüten.
Der Zeuge A habe die Patentanmeldung überdies nicht nur im Namen seines Arbeitgebers vorgenommen, sondern auch mit Zustimmung des Klägers. Angesichts dessen könne jedenfalls kein Eingriff und kein Störungszustand erkannt werden. In einer gemeinschaftlich durch die Miterfinder vorgenommenen Patentanmeldung sei eine Verfügung über das gemeinschaftliche Recht zu sehen.
Abgesehen davon habe das Landgericht in diesem Zusammenhang auch einen verengten Prüfungsmaßstab angewendet. Es habe nämlich verkannt, dass auch ohne Erklärungsbewusstsein ein Verhalten als Willenserklärung des bestimmten Inhaltes zugerechnet werden könne, wenn der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass seine Äußerung nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden durfte, und wenn der Empfänger sie auch tatsächlich so verstanden habe. Hiervon sei vorliegend auszugehen.
Ferner habe das Landgericht verfahrensfehlerhaft und rechtsirrig das Vorliegen der Voraussetzungen einer – von ihr bereits erstinstanzlich vorgetragenen – Lizenzeinräumung verneint. Das Landgericht habe es zudem versäumt, den Parteien Gelegenheit zu geben, zum Aspekt einer möglichen Lizenzeinräumung durch den Zeugen A an die Rechtsvorgängerin Stellung zu nehmen, weshalb auch insoweit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs anzunehmen sei.
Selbst wenn man dem Zeugen A den Willen zur Übertragung der Erfindungen absprechen wollte, so habe er jedenfalls unmissverständlich in seiner Aussage mehrfach betont, dass er eine Nutzung durch die Rechtsvorgängerin der Beklagten nicht nur geduldet, sondern gewollt habe. Diese (jedenfalls konkludente) Benutzungserlaubnis sei auch ausreichend gewesen, so dass sie jedenfalls seit dem 01.11.2011 zur Nutzung berechtigt gewesen sei. Entgegen der rechtsirrigen Annahme des Landgerichts sei eine Lizenzvergabe durch nur einen Teilhaber nicht von vornherein ausgeschlossen. Vielmehr sei nach Maßgabe des § 745 BGB eine solche durchaus möglich, etwa bei Stimmenmehrheit oder weil sie nach billigem Ermessen auch dem Interesse der anderen Teilhaber entspreche. Einer Zustimmung des Klägers und untergeordneten Erfinders bedürfe es in diesen Fällen nicht. Diese Grundsätze habe das Landgericht bei seiner Beurteilung nicht angewendet und infolgedessen auch keinen Hinweis an die Parteien erteilt, um diesen Gelegenheit zu geben, zu den insoweit erforderlichen Voraussetzungen (weiter) vorzutragen. Das Landgericht habe rechtsfehlerhaft versäumt, sämtliche Aspekte in Bezug auf eine mögliche Lizenzvergabe zu prüfen, insbesondere habe es erkennbar unberücksichtigt gelassen, dass der Zeuge A zu mehr als 50 % Miterfinder – nämliche 80 bzw. 70 % – der in Rede stehenden Patente sei und damit die Mehrheit in der Bruchteilsgemeinschaft mit dem Kläger darstelle. Hinzu trete, dass – insoweit unstreitig – keiner der Miterfinder über einen eigenen Geschäftsbetrieb verfügte, in dem er die streitgegenständlichen Patente ohne Vergabe von Lizenzen verwerten konnte. Zudem sind – insoweit ebenfalls unstreitig – beide Miterfinder Arbeitnehmer der Rechtsvorgängerinnen der Beklagten gewesen. Damit hätten sie jederzeit jedenfalls indirekt am wirtschaftlichen Erfolg der Patentverwertung partizipiert. Einen Anspruch auf Übertragung der in Rede stehenden Rechte oder auf Unterlassung der Nutzung hat der Kläger – gleichfalls unstreitig – nicht geltend gemacht. Schließlich sei der Kläger stets über die Nutzung der patentgemäßen Lehre bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten im Bilde gewesen, wie die Anlagen B12 – B17 zeigten; widersprochen habe er der Nutzung nie. Dies und die übrigen genannten Aspekte zeigten, dass der Kläger durch die Vergabe der Lizenz nicht unbillig in seinen Interessen beschränkt worden sei. In der zum Teil jahrzehntelangen Duldung der Nutzung durch die Beklagte und die Rechtsvorgängerin sei zumindest ein wirksames konkludentes Einverständnis des Klägers zur Lizenzvergabe an die Beklagte und ihre Rechtsvorgängerin zu sehen.
Das Landgericht habe es ferner rechtsfehlerhaft unterlassen, einen Hinweis dahingehend zu erteilen, dass zur Substantiierung der Verjährungseinrede weiterer Vortrag über Kenntnisse des Klägers erforderlich sei. Wie sich aus den Anlagen B11 – B17 ergebe, habe der Kläger bereits lange vor der erstmaligen Geltendmachung seiner Ansprüche gegenüber der Beklagten im Jahre 2011 Kenntnis von den Benutzungshandlungen der Beklagten und ihren Rechtsvorgängerinnen gehabt. Auch hier sei zu berücksichtigen, dass der Kläger als verantwortlicher Konstrukteur ständig sowohl in die Überleitungen zur Serienfertigung als auch in die Behandlung von Problemen bei bereits an Kunden ausgelieferte Geräte informiert gewesen sei und daher auch Kenntnis darüber gehabt habe, dass und inwieweit die streitgegenständlichen Patente genutzt worden seien. Die Auskunft- und Rechnungslegungsansprüche seien folglich verjährt.
Sämtliche vom Landgericht ausgeurteilten Ansprüche des Klägers seien jedenfalls wegen der mit dem Zeugen A – nach Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht – am 10.07.2017 geschlossenen schriftlichen Vereinbarung (Anlage B18), die die Beklagte mit der Berufungsreplik vom 28.09.2017 vorgelegt hat, unbegründet. Jedenfalls mit dieser Vereinbarung habe sie vom Zeugen A dessen Miterfinderanteile an den streitgegenständlichen Schutzrechten erworben und folglich, spätestens seit dem 10.07.2017, eine Gebrauchsbefugnis erlangt.
Die Vereinbarung sei wirksam. Sie gelte auch für die Vergangenheit. Die Regelungen in der Vereinbarung, die sich auf einen Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten der Vereinbarung bezögen, stellten lediglich deklaratorische Bestandteile der Verfügungen über die Diensterfindungen des Zeugen A dar, wobei der Charakter der Vereinbarung insgesamt als Vergleichsvertrag erkennbar sei, mit dem rechtliche Unsicherheiten beseitigt werden sollten. Die rechtlichen Unsicherheiten resultierten gerade aus den im vorliegenden Prozess streitigen Fragen in Bezug auf die Wirksamkeit der Übertragung der Miterfinderanteile an den Patenten durch den Zeugen A an die Beklagte. Es sei nicht zu erkennen, in welcher Weise die gesetzlich zulässige Veräußerung des Miterfinderanteils Interessen des Klägers berühren oder gar verletzen könne.
Die Beklagte beantragt,
unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 22.12.2016, Az. 4a O 105/14, die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Sache nach § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO an das Landgericht zur erneuten Verhandlung zurückzuverweisen,
die Anschlussberufung des Klägers zurückzuweisen.
Der Kläger beantragt,
die Berufung zurückzuweisen,
hilfsweise mit Schriftsatz vom 03.01.2018 für den Fall, dass die als Anlage B18 zu den Gerichtsakten gereichte Abtretung der Miterfinderanteile des Herrn A an die Beklagte vom 23.03.2017/10.07.2017 wirksam ist, in teilweiser Abänderung des Teilurteils des Landgerichts Düsseldorf vom 22.12.2016 hinsichtlich des Tenors I. – II. wie folgt zu erkennen (Änderungen im Vergleich zum Tenor des Landgericht sind durch Unterstreichung hervorgehoben):
I. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger (in Gemeinschaft mit dem Herrn A) unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie und/ oder ihre Rechtsvorgängerin, die B GmbH & Co. KG:
(7) der Herstellungsmengen und -zeiten,
(8) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
(9) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
(10) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
(11) von Lizenzeinnahmen bzw. fällig gewordenen Lizenzansprüchen, sowie den Namen und Anschriften der Lizenznehmer,
(12) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
betreffend Ziff. I. 3. (Penetrometer) die Angaben zu (1) – (5) für Handlungen ab dem 24.04.2008, wobei die Angaben ab dem 01.01.2018 jährlich und jeweils spätestens bis zum 15. Februar des Folgejahres und die Angaben zu (6) für Handlungen ab dem 01.01.2011 bis zum 09.07.2017, und
1. die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger (in Gemeinschaft mit dem Herrn A) für die unter Ziff. I. 3. lit. a) genannten und zwischen dem 24.04.2008 und dem 02.07.2008 (WO ... A1) begangenen Handlungen, eine angemessene Restentschädigung zu zahlen;
2. die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger (in Gemeinschaft mit dem Herrn A) allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch die
wobei sich die Schadensersatzpflicht für vor dem 01.01.2011 begangenen Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Benutzung des jeweiligen Schutzgegenstandes auf Kosten des Klägers erlangt hat;
1. die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger für die Benutzung der Patentfamilie Penetrometer (insbesondere die in der Anlage K15 aufgeführten Schutzrechte sowie CN …1, RU …5 und US …1), soweit hier die Vorrichtung Penetrometer betroffen ist, ab dem 16.10.2017 einen Ausgleich in Geld zu zahlen für Gebrauchsvorteile, die den Anteil der Beklagten übersteigen, wobei die Höhe des Ausgleichsanspruchs nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu bestimmen und
zugrunde zu legen ist.
hilfsweise für den Fall, dass der Senat den im Schriftsatz vom 03.01.2018 unter II. 3 gestellten Feststellungsantrag hinsichtlich des dem Kläger zustehenden Ausgleichsanspruchs für unzulässig hält in Bezug auf diesen Antrag unter II. 3 festzustellen,
dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger für die Benutzung der Patentfamilie Penetrometer (insbesondere die in der Anlage K15 aufgeführten Schutzrechte sowie CN …1, RU …5 und US …1), soweit hier die Vorrichtung Penetrometer betroffen ist, ab dem 16.10.2017 einen Ausgleich in Geld zu zahlen für Gebrauchsvorteile, die den Anteil der Beklagten übersteigen.
Der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil als zutreffend. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor:
Das Landgericht habe zu Recht als Ergebnis der Beweisaufnahme angenommen, dass der Zeuge A seinen Miterfinderteil nicht auf die Beklagte übertragen habe. Dieses Ergebnis habe es maßgeblich auf den fehlenden Übertragungswillen des Zeugen A bzw. dessen fehlende Manifestation nach außen gestützt. Die von der Beklagten kritisierten Erwägungen zur Praxis der Nutzung ohne Vergütung seien lediglich zusätzliche Erwägungen des Gerichts bzw. eine ergänzende Argumentation der Kammer gewesen. Eines richterlichen Hinweises habe es insoweit nicht bedurft. Die zwischen dem Zeugen A und der Beklagten getroffenen Zahlungsvereinbarungen (Anlagen B1, B2) seien als Nachweis für eine angebliche Übertragung der Miterfinderanteile, wie das Landgericht richtig erkannt habe, unergiebig. Eine solche Übertragung folge auch nicht aus den Bekundungen des Zeugen. Dieser habe weder ein Übertragungswillen gehabt noch ein solchen nach außen manifestiert. Allein aus dem Umstand der Führung der Korrespondenz hinsichtlich der Schutzrechtsanmeldungen, etwaiger Freigabehandlungen und der Erfinderbenennung könne mitnichten auf einen zeitlich später vorhandenen Willen zur Übertragung eines Miterfinderanteils geschlossen werden. Die hierzu vorgetragenen neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel, insbesondere der auf die Anlagen B5 – B9 gestützte Vortrag, sei wegen Verspätung gemäß §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen. Die Behauptung, die Beklagte habe Erfindungen regelmäßig vergütet, werde mit Nichtwissen bestritten.
Erstinstanzlich habe die Beklagte zu keinem Zeitpunkt ihre Verteidigung auf eine vermeintliche Lizenzeinräumung durch den Zeugen A gestützt. Das Vorbringen dieses Verteidigungsmittels sei erstmalig in der Berufungsbegründung erfolgt und auch erst nachdem das Landgericht, ohne hierzu veranlasst gewesen zu sein, im Urteil zu diesem Punkt (abschlägige) Ausführungen gemacht habe. Die hierzu vorgetragenen neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel, vor allem der auf die Anlagen B10 – B17 gestützte Vortrag, sei deshalb nach §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen.
Aber selbst wenn man den Vortrag zuließe, habe der Zeuge A der Beklagten weder eine entsprechende Lizenz eingeräumt, noch sei er hierzu allein ohne Mitwirkung des Klägers rechtlich im Stande. Der Zeuge A habe über keinerlei Erklärungsbewusstsein hierzu verfügt. Darüber hinaus bedürfe es auf jeden Fall eines ausdrücklichen Mehrheitsbeschlusses. Ohne einen solchen bzw. ohne Zustimmung der anderen Miterfinder könne ein einzelner Miterfinder, wie das Landgericht zutreffend erkannt habe, keine Lizenzen an Dritte vergeben. Der Zeuge A besitze – als 50 %iger Miterfinder – weder die Stimmenmehrheit noch habe er einen ausdrücklichen Beschluss hinsichtlich der Lizenzierung gefasst. Eine konkludente Beschlussfassung durch bloßes Dulden, wie von der Beklagten behauptet, sei jedenfalls nur bei Einstimmigkeit möglich, weil jedem Teilhaber das Recht auf angemessene Teilhabe an der Willensbildung zu gewähren sei. Da der Kläger erstmalig in der Beweisaufnahme davon Kenntnis erlangt habe, dass der Zeuge A rechtsirrig davon ausgehe, dass die Beklagte auch nach seinem Ausscheiden zur Benutzung der hier streitgegenständlichen Schutzrechte berechtigt sei, habe er erstmalig zu diesem Zeitpunkt von der behaupteten (tatsächlich aber nicht vorliegenden) Lizenzierung erfahren. Ein konkludenter einstimmiger Beschluss liege deshalb nicht vor. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs bzw. die Hinderung des einzelnen Teilhabers an der Ausübung seines Teilnahme- und Stimmrechts führe zur Rechtswidrigkeit eines Beschlusses und damit zu seiner Unwirksamkeit. Die von der Beklagten behauptete Lizenzerteilung wäre damit eigenmächtig durch den Zeugen A vorgenommen worden und hätte zur Konsequenz, dass die behauptete Benutzungsgestattung gegenüber dem Kläger als übergangenen Mitinhaber der streitgegenständlichen Rechte unwirksam gewesen sei. Die Beklagte sei auch keineswegs schutzwürdig, da sie sich, obwohl sie gewusst habe, dass der Kläger Miterfinder sei, sich seines Einverständnisses nicht versichert habe. Die Lizenzierung sei auch keineswegs im Interesse des Klägers: Weder habe er eine Arbeitnehmererfindervergütung noch Lizenzgebühren noch eine sonstige Vergütung für die behauptete Nutzungsrechteeinräumung erhalten. Es werde mit Nichtwissen bestritten, dass der Zeuge A aus der behaupteten Lizenzvergabe an die Beklagte von der Beklagten Lizenzgebühren erhalten habe bzw. erhalte. Der Kläger habe die streitgegenständlichen Erfindungen auch nicht jederzeit nutzen können. Er habe sich in der Situation eines Arbeitsverhältnisses mit der Beklagten befunden und seinerzeit auch nicht gewusst, dass die Beklagte infolge fehlender Inanspruchnahme nicht zur Nutzung der streitgegenständlichen Erfindungen berechtigt gewesen sei. Hätte die Beklagte, wie geschuldet, die Erfindungen ordnungsgemäß freigegeben und nicht einfach benutzt, hätte der Kläger gemeinschaftlich mit dem Zeugen A ein eigenes Unternehmen gründen bzw. Lizenzierung gegenüber Dritten vornehmen können. Die bestrittene Duldung der jahrelangen Nutzung der Schutzrechte sei nur als Nachlässigkeit zu bewerten; sie reiche für die Annahme einer Benutzungserlaubnis nicht aus. Der Vortrag der Beklagten zu dessen Kenntnisstand und die hierzu ins Feld geführten Anlagen B10 – B17 seien bereits unzulässig. Es beruhe auf Nachlässigkeit der Beklagten, dass sie diese Unterlagen nicht bereits erstinstanzlich das Verfahren eingebracht habe. Dies könne jedoch dahinstehen, da der Inhalt der Beweisangebote Anlage B10 – B17 schon nicht ergiebig sei.
Das Landgericht habe im Hinblick auf die Verjährungseinrede nicht gegen eine Hinweispflicht verstoßen. Die Verjährung sei nicht von Amts wegen zu prüfen, sondern nur infolge zu erhebender Einrede. Es sei die Obliegenheit der Beklagten, von sich aus substantiiert darzulegen und zu beweisen, dass und seit wann der Kläger angeblich Kenntnis von den ihm zustehenden (Rest)Schadenersatz- und (Rest) Entschädigungsansprüche gehabt habe. Zudem sei in Abrede zu stellen, dass der als Hilfsanspruch zur Bezifferung eines Zahlungsanspruchs geltend gemachte Auskunftsanspruch im Verhältnis zum Hauptanspruch selbständig nach § 195 BGB verjähre. Aber selbst wenn das anders gesehen werden sollte, seien die Ansprüche nicht verjährt. Der Kläger habe, ohne dass ihm der Vorwurf der groben Fahrlässigkeit gemacht werden könne, von den ihm zustehenden Schadenersatz- bzw. Restschadenersatz- und (Rest)Entscheidungsansprüchen erstmalig infolge der Beratung durch seinen jetzigen Prozessbevollmächtigten am 06.08.2014 Kenntnis erhalten. Im Übrigen seien die Anlagen, auf die die Beklagte sich nunmehr wegen einer angeblichen Kenntnis vor Oktober 2011 stütze, nicht ergiebig. Vorsorglich werde erneut eine etwaige Kenntnis des Klägers von Benutzungshandlungen der Beklagten vor dem Jahr 2011 bestritten. Schließlich setze die Wirksamkeit der Rüge der fehlenden Hinweiserteilung voraus, dass bereits in der Berufungsbegründung dargelegt werde, was bei Vornahme des als fehlend beanstandeten richterlichen Hinweises konkret vorgetragen worden wäre. Entsprechender Vortrag der Beklagten hierzu fehle indes.
Die mit der Berufungsreplik vorgelegte Vereinbarung mit dem Zeugen A (Anlage B18) sei insgesamt unwirksam, da sie zum einen mehrere Regelungen enthalte, die zu Lasten des Klägers gingen, und zum anderen insgesamt im Verhältnis zum Kläger einen Verstoß gegen Treu und Glauben darstellten. Gegenüber den von der Übertragung betroffenen anderen Miterfindern könne kein rückwirkender Übertragungszeitpunkt, der zulasten der anderen Miterfinder gehe, wirksam vereinbart werden. Eine rückwirkende Abtretung sei grundsätzlich ausgeschlossen. Unwirksam im Verhältnis zum Kläger sei zudem die rückwirkende Lizenzierung bzw. Genehmigung der Nutzungen der Erfindung in der Vergangenheit. Der Kläger habe einer Lizenzerteilung an die Beklagte weder zugestimmt noch diese nachträglich genehmigt. Der Zeuge A sei aus den bereits dargelegten Gründen schon aus Rechtsgründen an einer Lizenzierung gehindert gewesen.
Für den Fall, dass der Senat die Abtretungsvereinbarung gemäß Anlage B18 als wirksam erachte, werde die Abtretung des Miterfinderanteils des Zeugen A an die Beklagte erst mit beiderseitiger Unterzeichnung des Vertrages wirksam. Entsprechend werde mit dem Hilfsantrag vom 03.01.2018 das angefochtene Teilurteil an die sich hieraus ergebende neue Rechtslage hinsichtlich der Tenorierung zu I. und II. 1, 2 angepasst. Da ihm in diesem Fall – infolge entsprechender Geltendmachung mit Schreiben vom 16.10.2017 (Anlage K17) – ab dem 16.10.2017 gegen die nunmehr an die Stelle des bisherigen Miterfinders in die Bruchteilsgemeinschaft eingetretene Beklagte hinsichtlich der Vorrichtung des Penetrometers ein Ausgleichsanspruch in Geld für Gebrauchsvorteile, die den Anteil der Beklagten überstiegen, zustehe, sei der Feststellungsantrag II.3 im Hilfsantrag aufgenommen worden. Dieser Feststellungsantrag sei zulässig. Er reagiere hiermit auf die eingetretene neue prozessuale Situation, die er nicht veranlasst habe. Der Anspruch auf Feststellung der Ausgleichsverpflichtung der Beklagten stelle zum Anspruch auf Schadenersatz ein (darin enthaltenes) Minus dar. Eine Klageänderung sei hierin nicht zu sehen. Sein Rechtschutzziel sei die Kompensation der unberechtigten Nutzung durch die Beklagte. Da er mit dem Hilfsantrag nicht mehr verlange als bereits erstinstanzlich zuerkannt, sei die Einlegung einer Anschlussberufung entbehrlich. Jedenfalls sei er von der Einhaltung der Frist der Anschlussberufung entbunden, da der Anlass für den Hilfsantrag erst nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist entstanden ist.
Zur Bezifferung des Ausgleichsanspruchs stehe ihm der durch das Landgericht bereits zugesprochene Auskunftsanspruch zu. Dieser umfasse, auch wenn der Anspruch in der Regel nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu bemessen sei, Angaben zum Gewinn oder jedenfalls die in dem Hilfsantrag II. 3 angeführten Parameter. Bezugsgröße sei hier die Gesamtvorrichtung, mithin der Penetrometer. Es sei ein Lizenzsatz von 5 % zugrunde zu legen.
Für den Fall, dass der im Hilfsantrag vom 03.01.2018 unter II.3 gestellte Feststellungsantrag als unzulässig angesehen werde, so wäre jedoch dem mit Schriftsatz vom 15.06.2018 gestellten Hilfsantrag II. 3 zu entsprechen. Auch dieser sei aus den genannten Gründen zulässig.
Sofern von einer Anschlussberufung auszugehen sei und die Anschlussberufungsfrist nach Ansicht des Senats eingehalten werden müsse, wenn die Anschlussberufung eine Reaktion auf eine erst nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist eingetretene Veränderung der Umstände ist, sei das Verfahren hinsichtlich des Ausgleichsanspruchs abzutrennen und solange auszusetzen, bis der BGH in dem Verfahren zum Az. X ZR 5/17 ein rechtskräftiges Urteil erlassen habe. Dieses Verfahren sei vorgreiflich, da ihm die genannte Konstellation zugrunde liege.
Die Beklagte ist der Ansicht, die Hilfsanträge des Klägers, die eine Klageerweiterung darstellten, seien unzulässig. Gegenstand der Berufung sei gem. § 528 ZPO ausschließlich, was sie mit ihrer Berufung beantragt habe, nämlich die Abänderung des angefochtenen Urteils. Eine Abänderung zu ihrem Nachteil verbiete sich. Wolle der Kläger im Berufungsrechtszug erreichen, dass nicht nur über die Berufung entschieden werde, hätte er Anschlussberufung nach § 524 ZPO erheben müssen. Eine solche sei dem Kläger jedoch wegen Fristablaufs mittlerweile verwehrt. Daran ändere die Vereinbarung gem. Anlage B18 nichts. Sie habe diese Vereinbarung erst nach ihrem Abschluss in den Prozess einführen können, wodurch sie nach § 531 ZPO Prozessstoff geworden sei. Der Kläger habe keinen Wiedereinsetzungsantrag hinsichtlich der versäumten Anschlussberufungsfrist gestellt. Mangels Erfüllung der dazu erforderlichen prozessualen Anforderungen, seien Fragestellungen eines Ausgleichsanspruchs des Klägers nicht zu entscheiden. Anzumerken sei, dass der Kläger aus prozessualer Sorgfalt Hilfsanträge in Bezug auf mögliche Ausgleichsansprüche schon bereits erstinstanzlich hätte stellen müssen. Hätte die Beweisaufnahme zur Bestätigung des Beweisthemas geführt, wäre über die Hilfsanträge des Klägers noch in der ersten Instanz entschieden worden. Selbst wenn der Hilfsantrag im Berufungsverfahren zu berücksichtigen wäre, läge eine unzulässige Verknüpfung vor. Eine isolierte Feststellung über die Wirksamkeit der Abtretung der Miterfinderanteile gem. Anlage B18 könne nicht getroffen werden. Diese Feststellung sei nicht Gegenstand des klägerischen Hauptantrages, so dass diese Feststellung der Wirksamkeit der Vereinbarung bereits keine zulässige innerprozessuale Bedingung im Sinne des § 260 ZPO darstelle. Ungeachtet dessen sei der Kläger unter keinen Umständen berechtigt, nunmehr Leistung an sich persönlich zu verlangen. Die zulässige Verfügung des Zeugen A über seinen Anteil an den streitigen Erfindungen führe nicht dazu, dass er nunmehr, insbesondere Entschädigungs- und Schadenersatzansprüche, unbeschränkt geltend machen könne.
Rein vorsorglich trägt die Beklagte vor, dass dem Kläger weder vor noch nach der hilfsweisen Übertragung vom 10.07.2017 ein Ausgleichsanspruch zustehe. Ein solcher könne grundsätzlich erst ab dem 16.10.2017 vorliegen. Höchst vorsorglich erhebe sie die Einrede der Verjährung etwaig bestehender Ausgleichsansprüche.
Wegen des weitergehenden Sach- und Streitstandes wird auf die zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
I.
Die Berufung der Beklagten ist zum überwiegenden Teil unbegründet. Die Beklagte ist gem. §§ 852 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB verpflichtet, dem Kläger für die unter Ziffer I. 3 lit a) des Tenors des angefochtenen Teilurteils genannten und zwischen dem 24.04.2008 und dem 02.07.2008 begangenen Handlungen eine angemessene Restentschädigung zu zahlen. Sie ist darüber hinaus verpflichtet, dem Kläger wegen der in Ziffern I. 1 bis 4 des Tenors des angefochtenen Teilurteils genannten Handlungen ab dem 01.11.2011 Schadenersatz gem. § 823 Abs. 1 BGB und für die Zeit zwischen dem 01.10.2004 und dem 31.12.2010 Restschadenersatz gem. §§ 852 S. 1, 818, 823 BGB zu leisten (Ziffer II. 2 des Tenors des angefochtenen Teilurteils). Die Schadenersatzpflicht ist indes – und insoweit ist die Berufung erfolgreich – infolge der Vereinbarung von 10.07.2017 (Anlage B18) auf Handlungen bis zum 09.07.2017 beschränkt. Soweit die Entschädigungs- und (Rest-)Schadenersatzansprüche zeitlich bestehen, ist die Beklagte nach §§ 242, 259 BGB zur Auskunft und Rechnungslegung entsprechend Ziffer I. a) und b) des Tenors des angefochtenen Teilurteils verpflichtet. Die Ansprüche stehen dem Kläger jeweils in Gemeinschaft mit dem Zeugen A zu. Dem Kläger steht schließlich gem. § 823 Abs. 1 BGB ein Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten zu.
1)
Zu Recht hat das Landgericht festgestellt, dass dem Kläger als Miterfinder an den Diensterfindungen „Flammpunktprüfung“ und „Härtegradprüfung/Penetrometer“ ein Recht auf das jeweilige Patent gem. § 6 S. 2 PatG zusteht. Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen haben die Diensterfindungen nicht rechtswirksam in Anspruch genommen, weshalb die Erfindungen frei geworden sind. Die Berufung wendet sich gegen diese Feststellung nicht.
2)
Ebenso zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass das Recht des Erfinders gem. § 6 PatG (i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ) als Immaterialgüterrecht an der Erfindung ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB darstellt, weshalb bei einer schuldhaften und rechtswidrigen Vorenthaltung der Schutzrechte durch einen Nichtberechtigten bei Nutzung der Erfindungsgegenstände Schadenersatz zu leisten ist. Die durch die rechtswidrige und schuldhafte Vorenthaltung der Schutzrechte verursachten Vermögensnachteile, die auch darin liegen können, wegen der Vorenthaltung der Schutzrechte Benutzungs- und Verletzungshandlungen aus den Schutzrechten nicht verfolgt haben zu können, können ersetzt verlangt werden (BGH GRUR 1970, 296 – Allzweck-Landmaschinen; OLG Düsseldorf, Teilurteil v. 27.02.2003, 2 U 42/00 – Hub-Kipp-Vorrichtung, juris).
Da die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen unstreitig die frei gewordenen Erfindungen „Flammpunktprüfung“ und „Härtegradprüfung/Penetrometer“ auf ihren Namen jeweils zum Schutzrecht anmeldeten und unter den Schutzbereich der erteilten Schutzrechte fallende Vorrichtungen zur automatisierten Flammpunktprüfung sowie Penetrometer zur Bestimmung des Härtegrades herstellen und vertreiben, ist die Beklagte folglich zum Schadenersatz und bezogen darauf auch zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet, sofern sie nicht (aus anderem Grund) zur Nutzung der Erfindungen berechtigt ist.
a)
Eine solche Berechtigung zur Nutzung der Erfindungen besteht infolge der Übertragung der Miterfinderanteile des Zeugen A auf die Beklagte (erst) ab dem 10.07.2017. Eine vorherige Übertragung der Miterfinderanteile durch eine Vereinbarung gem. § 22 ArbEG ist nicht festzustellen.
aa)
Eine Nutzungsberechtigung der Beklagten als Teil einer Bruchteilsgemeinschaft gem. § 743 Abs. 2 BGB infolge einer einvernehmlichen Übertragung der jeweiligen Miterfinderanteile des Zeugen A an den einzelnen Erfindungen durch eine Vereinbarung im Sinne des § 22 ArbEG in der Zeit seiner Beschäftigung bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten ist, wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, nicht festzustellen. Die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte vermochte ihre dahingehende Behauptung nicht zu beweisen.
aaa)
Eine Vereinbarung im Sinne von § 22 Satz 2 ArbEG kann ausdrücklich getroffen werden oder durch schlüssiges Handeln erfolgen.
Steht der Abschluss einer Vereinbarung durch konkludente Willenserklärungen im Raum, sind strenge Anforderungen zu stellen. Aus dem Verhalten des Arbeitnehmers muss sich nach außen erkennbar unzweideutig ergeben, dass er seine Erfindung dem Arbeitgeber übertragen will, und aus dem Verhalten des Arbeitgebers muss nach außen erkennbar, ebenso unzweideutig hervorgehen, dass er die Übertragung annehmen will (OLG Düsseldorf, Teilurteil v. 27.02.2003, 2 U 42/00 – Hub-Kipp-Vorrichtung, juris; OLG Karlsruhe GRUR 1984, 42 – Digitales Gaswarngerät; Bartenbach/Volz, ArbEG, 5. Aufl., § 22 Rn. 37). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es auf Seiten des Arbeitnehmererfinders um die Aufgabe eines geldwerten Rechts geht und eine vernünftige Partei sich hierzu regelmäßig nur bereitfinden wird, wenn auch über eine geldwerte Gegenleistung Einigkeit erzielt wird. Eine vertragliche Übertragung einer frei gewordenen Diensterfindung wird deshalb in der Regel nur bejaht werden können, wenn auch angenommen werden kann, dass die Vertragsparteien sich über eine Vergütung ebenfalls geeinigt haben (BGH NJW-RR 2006, 1123 – Haftetikett).
Eine konkludente Willenserklärung setzt in der Regel das Bewusstsein des Handelnden voraus, dass eine Willenserklärung wenigstens möglicherweise erforderlich ist (BGH NJW-RR 2006, 1123 – Haftetikett; BGH NJW 1995, 953; OLG Düsseldorf, Teilurteil v. 27.02.2003, 2 U 42/00 – Hub-Kipp-Vorrichtung, juris; Palandt/Ellenberger, BGB, 77. Aufl., Einf. vor § 116, Rn. 17). Für den Fall der Übertragung einer Diensterfindung auf den Arbeitgeber ist mithin das Bewusstsein des Diensterfinders erforderlich, dass es einer Willenserklärung von ihm bedarf, um die Rechte an seiner Diensterfindung auf seinen Arbeitgeber überzuleiten. Fehlt ein Erklärungsbewusstsein (Rechtsbindungswillen, Geschäftswillen) kann gleichwohl (nur dann) eine konkludente Willenserklärung anzunehmen sein, wenn der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass seine Äußerung bzw. sein Handeln nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden durfte und wenn der schutzwürdige Erklärungsempfänger sie tatsächlich auch so verstanden hat (BGH GRUR 2016, 201 – Ecosoil; BGH NJW 2002, 363, 365; BGH NJW 1995, 953; BGH NJW 1984, 2279).
bbb)
Eine ausdrückliche oder eine konkludent geschlossene Vereinbarung im Sinne der obigen Ausführungen ist mittels der vom Landgericht festgestellten Tatsachen, die der Senat gem. § 529 Abs.1 Nr. 1 ZPO zugrunde zu legen hat, nicht festzustellen.
Das Berufungsgericht hat gem. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO die erstinstanzlich festgestellten Tatsachen seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen bestehen und deshalb eine erneute Feststellung geboten ist. Konkrete Anhaltspunkte, welche die Bindung an die vorinstanzlichen Feststellungen entfallen lassen, können sich aus Fehlern ergeben, die dem Gericht erster Instanz bei der Feststellung des Sachverhalts unterlaufen sind (BGH NJW 2014, 74; BGH NJW 2004, 2828). Zweifel im Sinne dieser Vorschrift liegen schon dann vor, wenn aus der für das Berufungsgericht gebotenen Sicht eine gewisse – nicht notwendig überwiegende – Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass im Fall der Beweiserhebung die erstinstanzliche Feststellung keinen Bestand haben wird, sich also deren Unrichtigkeit herausstellt (BGH NJW 2014, 74; BGH VersR 2014, 1018; BGH NJW 2003, 3481).
Anhaltspunkte hierfür können sich aus Verfahrensfehlern ergeben (BGH NJW 2014, 2797), z. B. dann, wenn das Erstgericht entscheidungserhebliches Vorbringen nicht oder nur unvollständig berücksichtigt hat (BGH NJW 2007, 2414), das Gericht erster Instanz seiner Hinweispflicht nach § 139 Abs. 1 ZPO nicht nachgekommen ist (BGH NJW 2007, 2414) oder ihm Fehler im Verfahren der Beweisaufnahme unterlaufen sind (BGH NJW 2004, 2152). Letztere können bspw. in einer unzureichenden Befragung von Zeugen (BGH NZV 2005, 463) oder bei einem Verstoß gegen die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme (BGH GRUR 2012, 895 – Desmopressin; BGH NJW 2000, 2024) gegeben sein. Zweifel können ferner bei verfahrensfehlerfreier Tatsachenfeststellung aus der Möglichkeit unterschiedlicher Wertung erwachsen, wenn das Erstgericht die Aussagen unvollständig gewürdigt hat (BGH BauR 2014, 141) oder das Berufungsgericht das Beweisergebnis anders würdigt (BGH BeckRS 2016, 10120; BGH NJW 2005, 1583), insbesondere die Glaubwürdigkeit eines Zeugen anders beurteilt, seine Aussage anders gewichtet oder sie für ergänzungsbedürftig hält (BGH GRUR 2012, 895 – Desmopressin; BGH NJW 2004, 1876).
Ausgehend von diesen Grundsätzen sind die Feststellungen im angefochtenen Teilurteil vom 22.12.2016 zur fehlenden Überleitung bzw. Übertragung der Miterfinderanteile des Zeugen A auf die Beklagte nicht zu beanstanden. Ein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne des § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO ist nicht festzustellen. Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der insoweit erstinstanzlich festgestellten Tatsachen bestehen nicht. Insbesondere ein Verstoß gegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz der Beweisaufnahme (§§ 355, 375 ZPO) und/oder ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 103 GG) wegen Unterlassen eines notwendigen Hinweises (§ 139 ZPO) sind nicht zu konstatieren. Ebenso wenig ist die Beweiswürdigung des Landgerichts (§ 286 ZPO) in diesem Zusammenhang fehlerhaft.
(1)
Zunächst ist ein Verstoß gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme gem. §§ 355 Abs. 1, 375 Abs. 1a ZPO nicht zu erkennen.
Die Beklagte hebt zwar zutreffend hervor, dass § 355 ZPO die Beweisaufnahme vor dem Prozessgericht und eine (formelle) Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme erfordert. Ebenso zutreffend weist sie darauf hin, dass die mit der Zeugenvernehmung beauftragte Richterin vor der Schlussverhandlung, auf welcher das angefochtene Teilurteil beruht, ausgeschieden ist. Dies ist indes unschädlich.
Das erkennende Gericht darf eine Beweiswürdigung grundsätzlich auch dann vornehmen, wenn es die Beweisaufnahme nicht selbst durchgeführt hat. Ein Wechsel in der Besetzung des Gerichts nach Durchführung der Beweisaufnahme erfordert nicht zwangsläufig die Wiederholung der Beweiserhebung. Frühere Zeugenaussagen können vielmehr im Wege des Urkundenbeweises durch Auswertung des Vernehmungsprotokolls verwertet werden. Das Gericht darf bei der Beweiswürdigung allerdings nur das berücksichtigen, was auf der Wahrnehmung aller an der Entscheidung beteiligten Richter beruht oder aktenkundig ist und wozu die Parteien sich erklären konnten (BGH NJW 2018, 1261; BGH NJW 2017, 1313; BGH GRUR 2012, 895 – Desmopressin). Zieht das Gericht demgegenüber die Glaubwürdigkeit eines Zeugen heran, ohne dass alle erkennenden Richter an dessen Vernehmung teilgenommen und so einen persönlichen Eindruck von dem Zeugen gewonnen haben oder auf eine aktenkundige und der Stellungnahme durch die Parteien zugängliche Beurteilung zurückgreifen können, stellt dies einen Verstoß gegen das Gebot der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme dar, der zur Wiederholung der Beweisaufnahme zwingt (BGH NJW 2018, 1261; BGH GRUR 2012, 895 – Desmopressin; BGH NJW 1997, 1586).
Ein Verstoß gegen das Gebot der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme ist – aus ähnlichen Erwägungen – ebenso anzunehmen, wenn sich die im Zeitpunkt der Übertragung der Anhörung auf ein Mitglied des Prozessgerichts nach § 375 Abs. 1a ZPO zu treffende Prognose, dass das Beweisergebnis auch ohne unmittelbaren Eindruck von dem Verlauf der Beweisaufnahme sachgemäß gewürdigt werden kann, beim Abfassen der Entscheidung im Nachhinein als unzutreffend herausstellt (BGH BeckRS 2017, 126351).
Eine Verletzung des so verstandenen Gebots der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme liegt nicht vor. Eine Wiederholung der Vernehmung war/ist nicht vonnöten. Das Landgericht hat in dem angefochtenen Teilurteil nicht auf die die Persönlichkeit betreffende Glaubwürdigkeit des Zeugen A abgestellt, sondern allein auf den sachlichen Inhalt seiner Zeugenaussage und diese anhand anderweitiger aktenkundiger Umstände gewürdigt. Es hat mithin zulässigerweise (nur) die Glaubhaftigkeit der Aussage des Zeugen im Rahmen der Beweiswürdigung verwendet. Eine Würdigung der Persönlichkeit des Zeugen findet sich insbesondere nicht in den von der Beklagten besonders hervorgehobenen Passagen auf Seite 20 des Urteilsumdrucks letzter Absatz („Bei freier Würdigung der Aussage des Zeugen A, wie sie sich unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung darstellt, …“) oder auf Seite 21 des Urteilsumdrucks im dritten Absatz („Dies unterstreicht den Eindruck der Kammer …“). Auch diese Passagen betreffen allein den Sachgehalt der Aussage. Die Glaubhaftigkeit einer Aussage ergibt sich „aus dem gesamten Inhalt der Verhandlung“; sie ist nach § 286 ZPO „frei zu würdigen“. Die Formulierung „Eindruck“ mag bei isolierter Betrachtung missverständlich sein. Beim Lesen der gesamten Passage erschließt sich jedoch ohne weiteres, dass die Kammer auch hier nur die Sachdarstellung des Zeugen in Bezug genommen hat. Für diese Beurteilung bedarf und bedurfte es eines unmittelbaren Eindrucks von dem Verlauf der Beweisaufnahme nicht.
(2)
Soweit die Beklagte moniert, das Landgericht habe unter Verstoß gegen § 286 ZPO unzulässig eine „geübte Praxis der Nutzung ohne Vergütung“ angenommen, verfängt dies nicht.
Abgesehen davon, dass sich eine derartige Aussage in dem angefochtenen Teilurteil nicht findet, sondern mit Blick auf die Erfindung „Flammpunktprüfung“ lediglich ausgeführt wird, der Zeuge habe ausgesagt, „es seien auch frühere Erfindungen ohne finanzielle Kompensation durch die Rechtsvorgängerin genutzt worden“, beruht diese Feststellung auf der protokollierten Aussage des Zeugen A. Laut Seite 4 des Vernehmungsprotokolls (Bl. 124 GA) hat er nämlich u.a. ausgesagt: „Ich muss auch noch einmal sagen, dass es vorher auch schon mal mehrere Dinge gab, bei denen es keine finanzielle Kompensation gab“ und „Die Prämienvereinbarungen in Bezug auf die Flammpunktprüfung sollten sich nicht auf vorhergehende Erfindungen beziehen, für die keine finanzielle Vereinbarungen getroffen waren“. Darüber hinaus hat er laut Seite 3 des Vernehmungsprotokolls (Bl. 123 GA) bekundet: „Ich wusste, dass man bei der Firma B in Vorleistung gehen sollte und meine vorrangige Motivation war, dass sich das irgendwann finanziell rechnen würde.“. Nach Seite 2 des Vernehmungsprotokolls (Bl. 122 GA) hat er angegeben: „Das Thema Geld zog sich für die Firma durch die Jahre ...“ sowie „Es war das erste Patent, wo es überhaupt eine finanzielle Absprache gab“. In Anbetracht dessen versteht der Senat im Einklang mit dem Landgericht die Aussage des Zeugen A so wie es das Landgericht zusammenfassend in dem angefochtenen Teilurteil festgestellt hat.
Ein Verstoß des Landgerichts gegen § 139 Abs. 1 ZPO ist insoweit nicht zu erkennen. Ein Hinweis dahingehend, dass das Landgericht beabsichtige, die Zeugenaussage deutlich über ihren Wortlaut hinaus auszulegen und ein Hinweis auf die Bedeutung, die die Kammer dem Umgang mit weiteren Patenten beimesse, war nicht erforderlich. Dies schon deshalb nicht, weil das Landgericht anders als die Beklagte meint, eine solche Auslegung nicht vorgenommen und der Nutzung ohne finanzielle Kompensation auch nicht die von der Beklagten behauptete Bedeutung beigemessen hat. Bei der zitierten Feststellung handelt es sich lediglich um eine Hilfserwägung innerhalb der vom Landgericht vorgenommenen Gesamtwürdigung, nicht jedoch um einen (allein) entscheidungserheblichen Gesichtspunkt. Das Landgericht hat vielmehr entscheidend auf den nach seiner Ansicht fehlenden Übertragungswillen bzw. die fehlende Manifestation eines solchen Willens nach außen abgestellt. Allein aufgrund dessen ist nach Auffassung des Landgerichts eine Übertragung des Miterfinderanteils nicht anzunehmen.
Angesichts dessen verspricht der Verweis der Beklagten auf § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO schon im Ansatz keinen Erfolg. Ihr erstmaliger Vortrag in der Berufungsbegründung, es habe sich bei den Erfindungen vor der Erfindung „Flammpunktprüfung“, auf welche der Zeuge A Bezug genommen habe, nicht um ordentlich gemeldete Erfindungen im Sinne des Patentrechts oder des Arbeitnehmererfindergesetzes handelt, ist hiernach (mangels eines Verfahrensfehlers) nicht zu berücksichtigen. Aber selbst wenn dieser Vortrag berücksichtigt und davon ausgegangen wird, dass die Erfindung „Flammpunktprüfung“ das erste Patent überhaupt für die Rechtsvorgängerin war, ändert das an der Feststellung, dass eine Übertragung der Miterfinderanteile gem. § 22 ArbEG nicht stattgefunden hat, nichts. Wie ausgeführt handelt es sich bei dem Gesichtspunkt der Nutzung ohne finanzielle Kompensation keineswegs um einen tragenden Entscheidungsgrund, sondern nur um einen Aspekt, der vom Landgericht zusätzlich aufgegriffen wurde. Selbst wenn es sich um die erste Erfindung im Sinne des Patent- bzw. des Arbeitnehmererfindergesetzes gehandelt haben sollte, folgt allein daraus nicht der erforderliche Übertragungswille.
(3)
Eine falsche oder unvollständige Beweiswürdigung des Landgerichts mit Blick auf die Honorarvereinbarung gem. Anlage B2 ist entgegen den Berufungsangriffen gleichfalls nicht festzustellen. Das Landgericht ist vielmehr zutreffend davon ausgegangen, dass sich aus dieser Vereinbarung keine Anhaltspunkte für eine Übertragung der Miterfinderanteile betreffend die Erfindung „Härtegradprüfung/Penetrometer“ auf die Beklagte ergeben.
Der protokollierten Aussage des Zeugen A sind, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, keine Tatsachen zu entnehmen, aufgrund derer eine Rechteübertragung bezüglich der Erfindung „Härtegradprüfung/Penetrometer“ angenommen werden könnte. Der Zeuge hat an keiner Stelle bekundet, dass es eine ausdrückliche Vereinbarung diesbezüglich gegeben habe. Er hat auch keine Tatsachen bekundet, aus denen sich eine konkludente Vereinbarung ergeben könnte. Angesprochen auf die Anlage B2 sagte der Zeuge A, es handele sich hierbei um einen Honorarvertrag, von dem er selbst überrascht gewesen sei. Dieser Vertrag sei „ja sehr nebulös in Bezug auf das Patent ausgestaltet …“ (Seite 3 des Vernehmungsprotokolls). Der Zeuge ging mithin selbst nicht davon aus, dass Gegenstand dieses Vertrages eine Übertragung seiner Rechte und/oder die Vergütung für seine Erfindung war. Der Honorarvertrag gem. Anlage B2 ist vielmehr, wie das Landgericht anhand des Vertrages selbst erläutert hat, „nur“ ein Honorarvertrag bezüglich beratender Tätigkeiten des Zeugen A betreffend die weitere Entwicklung des Penetrometers PNR12. Dies folgt aus der Überschrift des Vertrages („Honorarvertrag“) und ferner aus dem Inhalt der Vereinbarung, insbesondere den Ziffern 1 und 2. Nach Ziffer 1 „berät (der Zeuge) den Auftraggeber hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Penetrometers PNR12“. Für „seine beratende Tätigkeit“ erhält er sodann nach Ziffer 2 eine „monatliche Pauschale“. In Anbetracht dessen ist es unerheblich, dass das Landgericht in dem angefochtenen Teilurteil hinsichtlich der (vermeintlichen) Motivation der Rechtsvorgängerin der Beklagten für den Abschluss dieser Honorarvereinbarung die Ansicht des Zeugen A möglicherweise etwas stärker formuliert hat als er selbst. Auch wenn es in dem Urteil auf S. 22 des Umdrucks heißt: „Aus seiner Sicht sei es bei dem Vertrag darum gegangen, auf Seiten der Rechtsvorgängerin der Beklagten eine Sicherheit zu schaffen, dass er auch im Nachhinein … noch greifbar war“, während die Aussage auf S. 3 des Vernehmungsprotokolls lautet: „Es kann durchaus sein, dass Herr C sich durch diese Vereinbarung eine Sicherheit verschaffen wollte, damit ich auch im Nachhinein noch zugreifbar war.“, ändert das nichts am vom Landgericht zutreffend ermittelten Inhalt des Vertrages. Zudem kann auch aus dem protokollierten Wortlaut nichts im Sinne der Beklagten hergeleitet werden. Schließlich kann dem angefochtenen Teilurteil auch nicht entnommen werden, dass die Kammer den möglicherweise beabsichtigten Zweck der Greifbarkeit nach dem Ausscheiden des Zeugen A aus dem Betrieb als einzigen Vertragsgegenstand angesehen hätte. Veranlassung für eine erneute Vernehmung des Zeugen A bestand und besteht demnach nicht.
Ähnliches gilt im Übrigen bezüglich der Erfindung „Flammpunktprüfung“. Auch hierfür hat der Zeuge A keine ausdrückliche Übertragungsvereinbarung oder Tatsachen bekundet, die auf eine (konkludente) Vereinbarung schließen lassen. Im Gegenteil, er hat u.a. angegeben, dass es konkrete Absprachen bezüglich seiner Rechte nicht gab (S. 3 Vernehmungsprotokoll). Die Anlage B1, die das Landgericht gleichfalls zu Recht in seine Würdigung einbezogen hat, bietet hierfür gleichsam keine Anhaltspunkte. Aus dieser geht lediglich eine Prämierung betreffend die Erfindung „Flammpunktprüfung“ hervor, nicht indes die Übertragung von Rechten des Zeugen A auf die Rechtsvorgängerin der Beklagten.
(4)
Ohne Erfolg bleibt der Einwand, die Kammer habe in ihrer Beurteilung entgegen § 286 ZPO wesentliche Aspekte des Vortrages der Beklagten außer Acht gelassen und sei infolgedessen zu Unrecht von einem fehlenden Erklärungsbewusstsein des Zeugen A ausgegangen.
Die Beklagte weist zwar zutreffend darauf hin, dass sich in dem angefochtenen Teilurteil im Rahmen der in Streit stehenden Rechteübertragung keine Ausführungen zur Stellung des Zeugen A im Unternehmen der Rechtsvorgängerinnen der Beklagten finden, und die Kammer sich in dem Teilurteil nicht mit der Anlage B3 auseinandersetzt. Dies ist indes im Ergebnis unschädlich.
Selbst wenn dies berücksichtigt wird und auch das weitere – im Tatsächlichen unwidersprochen gebliebene – Vorbringen in der Berufungsinstanz betreffend die Rolle des Zeugen A in Bezug auf die streitgegenständlichen Erfindungen einschließlich der in zweiter Instanz erstmals eingereichten Anlagen B5-B9 in die Betrachtung miteinbezogen wird, ergibt sich hieraus nichts für einen nach außen erkennbaren Übertragungswillen des Zeugen A. Weder die alleinige Führung der Korrespondenz sowie der technischen Diskussion mit den Patentanwälten, die Unterzeichnung deren Vollmacht noch die Erfinderbenennung durch den Zeugen A stellen einen nach außen unzweideutig erkennbaren Willen zur – zeitlich späteren – Übertragung der jeweiligen Miterfinderanteile dar. Sie lassen nicht den Schluss zu, dass der Zeuge A insoweit Erklärungsbewusstsein im erläuterten Sinne hatte. All diese Handlungen besagen insbesondere nichts darüber, dass dem Zeugen klar gewesen ist, dass er als Miterfinder Rechte innehat, zu deren Übertragung es wenigstens möglicherweise einer Willenserklärung von ihm bedarf.
Demzufolge hat der Zeuge A in seiner Vernehmung bezogen auf die Anlage B1 auch ausgesagt, dass er sich darüber, dass er Erfinder sei und mit einer Vereinbarung seine Rechte auf seinen Arbeitgeber übergehen „zum damaligen Zeitpunkt keine Gedanken gemacht hat“. Ferner hat er mit Blick auf die Anlage B3 (Erfinderbenennung gegenüber den Patentanwälten) bekundet, dass er sich keine Gedanken darüber gemacht habe, welche Konsequenzen hieraus entstehen. Es sei aber klar gewesen, „wie immer, dass die Firma die Erfindung nutzen konnte. Über rechtliche Konsequenzen habe ich mir da keine Gedanken gemacht.“. Aus alledem folgt, dass der Zeuge A keinerlei Erklärungsbewusstsein im gennannten Sinne hatte. Ihm war hiernach in keiner Weise bewusst, dass für eine entsprechende Übertragung eine Willenserklärung seinerseits erforderlich war. Von wem ihm die Frage zum Erklärungsbewusstsein gestellt wurde, ist dabei unerheblich. Auch wenn dem Zeugen möglicherweise die juristische Bedeutung des Begriffs „Erklärungsbewusstsein“ nicht geläufig gewesen sein mag, so bietet das Vernehmungsprotokoll keine Anhaltspunkte dafür, dass er die ihm insoweit gestellte(n) Frage(n) nicht verstanden hätte. Im Gegenteil, seine Antworten belegen, dass er jedenfalls laienhaft erfasst hat, nach welchen Tatsachen und Geschehnissen er gefragt worden ist.
(5)
Ein Tatbestand, der es rechtfertigt, auf das Vorliegen der erforderlichen Willensübereinstimmung – trotz Fehlens des Erklärungsbewusstseins – zu vertrauen, kann nicht festgestellt werden.
Soweit die Beklagte auf die Stellung des Zeugen A als Technischer Leiter und seine langjährige Verbundenheit zu ihrem Betrieb bzw. dem Betrieb der Rechtsvorgängerinnen, deren anfänglich unzureichende finanzielle Ausstattung, die (unstreitigen) Zahlungen an den Zeugen A gemäß den Anlagen B1 und B2 in Höhe von insgesamt 95.477,65 € und auf die Korrespondenz mit den Patentanwälten einschließlich der Vollmachtserteilung und der Erfinderbenennung (Anlagen B5-B11) verweist, lässt sich anhand dessen nicht feststellen, dass der Zeuge A bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass dieses Handeln nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden durfte.
Mit Blick auf die Stellung des Zeugen, seine Verbundenheit und die finanzielle Ausstattung seiner jeweiligen Arbeitgeber versteht sich dies von selbst. All dies kann nicht für eine Erklärung betreffend die Übertragung eines Miterfinderanteils fruchtbar gemacht werden. Gleiches gilt für die an den Zeugen geleisteten Zahlungen. Auch wenn diese einen Bezug zu den streitgegenständlichen Erfindungen aufweisen, sind sie, wie ausgeführt, keine Vergütung für die Übertragung des Miterfinderanteils. Schließlich begründet auch die Korrespondenz und Kommunikation mit den Patentanwälten zwecks Anmeldung verschiedener Schutzrechte keinen Vertrauenstatbestand im erforderlichen Sinne. Der Zeuge A handelte stets in seiner Funktion als Vertreter bzw. Ansprechpartner seines Arbeitgebers. Die Zielrichtung seiner hierbei getätigten Handlungen, die Anmeldung der Erfindungen als Schutzrecht, unterscheidet sich deutlich von derjenigen einer Übertragung eigener Rechte auf seinen Arbeitgeber. Überdies ist nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage die Patentanwälte insoweit als Vertreter des Arbeitgebers angesehen werden können sollten, die (vermeintliche) auf Übertragung der Erfindung gerichtete konkludente Handlungen für die Arbeitgeber entgegen nehmen konnten.
bb)
Die Beklagte ist jedoch seit dem 10.07.2017 als Mitinhaberin der jeweiligen Schutzrechte gem. § 743 Abs. 2 BGB berechtigt, die Erfindungen zu benutzen. Eine Pflicht zum Schadenersatz besteht deshalb ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Mit schriftlicher Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18), die erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz zustande gekommen und damit entsprechend § 531 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zu berücksichtigen ist (BGH GRUR 2011, 853 – Treppenlift), übertrug der Zeuge A gem. §§ 413, 398 BGB seine Miterfinderanteile an die Beklagte. In Artikel II Nr. 1 der Vereinbarung erklärte der Zeuge A die Abtretung der in Artikel I genannten Erfindungen, wozu auch die streitgegenständlichen Erfindungen gehören. Die Beklagte erklärte in Artikel II Nr. 1 die Annahme der Abtretung. Sie verpflichtete sich in Artikel III zudem zur Zahlung einer Vergütung für die Übertragung der Rechte an den Erfindungen und für die Nutzung der Erfindung, auf welche frühere Zahlungen der Rechtsvorgängerin nicht angerechnet werden.
Die Wirkung der Abtretung ist gem. § 398 S. 2 BGB der Wechsel in der Gläubigerstellung. Folge der Abtretung des Miterfinderanteils ist der Wechsel in der Mitinhaberschaft. Die zuvor vom Kläger und dem Zeugen A gebildete Bruchteilsgemeinschaft gem. §§ 741 ff. BGB wird aufgelöst; die Beklagte tritt an die Stelle des Zeugen A. Mangels eines entgegenstehenden Beschlusses oder einer Vereinbarung gem. § 745 Abs. 2 BGB darf mithin die Beklagte als Mitinhaberin der Schutzrechte bzw. Teilhaberin der Bruchteilsgemeinschaft die geschützten Erfindungen benutzen, d. h. die geschützten Erzeugnisse herstellen, anbieten usw. oder unmittelbare Verfahrenserzeugnisse anbieten, in Verkehr bringen usw. (BGH GRUR 2005, 663 – gummielastische Masse II).
Maßgeblicher Zeitpunkt für den Wirkungseintritt ist nach § 398 S. 2 BGB das Zustandekommen des Verfügungsgeschäfts (MüKoBGB/Roth/Kieninger BGB § 398 Rn. 91). Eine Rückwirkung ist nicht vorgesehen. Vorliegend traten die Wirkungen der Abtretung demnach am 10.07.2017 ein.
Angesichts der gesetzlichen Regelung ändert die „Bestätigung“ der Parteien in Artikel II Nr. 1, dass die Erfindungen bereits infolge einer wirksamen Inanspruchnahme durch die Rechtsvorgängerin oder durch gesonderte Übertragungsvereinbarung oder auf andere Weise vom Erfinder auf die Beklagte übergangen sind, hieran nichts. Die Bestätigung als solche ist keine Verfügung i. S. d. § 185 BGB; eine rückwirkende Übertragung ist nicht möglich. Die Bestätigung – ggf. als lediglich deklaratorische Erklärung – geht überdies bezüglich der streitgegenständlichen Erfindungen ins Leere, da nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Landgerichts eine ordnungsgemäße Inanspruchnahme nicht erfolgte und nach den nicht zu beanstandenden Feststellungen von einer vorherigen Übertragung der Miterfinderanteile – wie dargelegt – nicht ausgegangen werden kann.
ccc)
Die Übertragung der Miterfinderanteile gemäß Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18) ist wirksam. Jeder Teilhaber einer Bruchteilsgemeinschaft kann gem. § 747 S. 1 BGB ohne Mitwirkung der anderen Teilhaber über seinen Anteil verfügen. Unwirksamkeitsgründe sind von dem hierfür darlegungs- und beweisbelasteten Kläger nicht vorgebracht worden. Die von ihm auf § 242 BGB gestützten Einwände betreffen allein einen rückwirkenden Übertragungszeitpunkt, der indes nicht anzunehmen ist. Eine Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung wegen der Aufnahme von Regelungen in Art. II Nr. 1 mit (vermeintlich) „rückwirkenden“ Charakter ist nicht gegeben.
b)
Eine von der Beklagten als auch insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Partei behauptete Berechtigung zur Nutzung der Erfindungen vor dem 10.07.2017 aufgrund einer positiven Nutzungserlaubnis bzw. einer Lizenz ist nicht festzustellen.
Es kann letztlich dahin stehen, ob der Zeuge A hinsichtlich einer Lizenzeinräumung während seiner Zeit als Arbeitnehmer der Rechtsvorgängerin ein Erklärungsbewusstsein gehabt hat, das sich nach außen manifestierte, und ob der dahingehende Vortrag der Beklagten gem. § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen ist. Das erforderliche Erklärungsbewusstsein tritt jedenfalls in der Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18) zu Tage.
Nach Artikel II Nr. 2 dieser Vereinbarung waren sich die Parteien einig, dass „insbesondere der D [Beklagte] und den mit D verbundenen Unternehmen ein positives unbeschränktes Nutzungsrecht an den Erfindungen nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit eingeräumt wurde bzw. etwaige Nutzungen der Erfindung in der Vergangenheit als genehmigt gelten.“ Diese Vereinbarung beruht auf übereinstimmenden Willenserklärungen der Vertragsparteien, mithin auch auf einer entsprechenden Erklärung des Zeugen A.
Auch wenn gegen die nachträgliche Einräumung eines positiven Benutzungsrechts (einfache Lizenz) und insbesondere gegen eine nachträgliche Genehmigung von Nutzungshandlungen in der Vergangenheit als solches keine grundsätzlichen rechtlichen Bedenken bestehen, so entfaltet Artikel II Nr. 2 der Vereinbarung vom 10.07.2017 vorliegend keine Wirksamkeit gegenüber dem Kläger. Denn auch bei nachträglicher Lizenzgewährung bzw. der nachträglichen Genehmigung von Nutzungshandlungen müssen diese – für den von ihr erfassten Zeitraum – nach §§ 741 ff. BGB rechtlich zulässig sein. Es gelten insoweit keine anderen Anforderungen als bei Erteilung einer in die Zukunft gerichteten Lizenz.
Die Frage, ob einem Miterfinder für sich genommen das Recht zusteht, einseitig an einen Dritten eine Lizenz am gemeinsamen Schutzecht zu erteilen, oder ob es hierzu stets eines Einverständnisses des anderen Teilhabers bedarf, wird in der Literatur uneinheitlich beantwortet (Einverständnis grundsätzlich notwendig: Bartenbach/Kunzmann, Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit Düsseldorf, 2016, S. 37 ff; BeckOK PatG/Fitzner PatG § 6 Rn. 46; Benkard PatG/Melullis PatG § 6 Rn. 67; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 6 Rn. 52; Kraßer/Ann Patentrecht, 7. Aufl., § 19 Rn. 99; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. E Rn. 180; jeweils m. w. Nachw.. A. A. Fischer GRUR 1977, 313).
Nach der Entscheidung „Einstiegshilfe für Kanalöffnungen“ des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf (GRUR-RR 2012, 319) stellt die Einräumung einer Benutzungsgestattung zu Gunsten eines Dritten eine Maßnahme der Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes dar, die nach § 744 Abs. 1 BGB den Teilhabern nur gemeinschaftlich zusteht. Zur „Verwaltung“ gehörten nämlich alle Maßnahmen, die das gemeinschaftliche Interesse aller Teilhaber innerhalb der ungeteilten Gemeinschaft betreffen, insbesondere die Erhaltung bzw. Veränderung des gemeinschaftlichen Gegenstandes und seine Verwendung, d.h. die Bestimmung über die Art der Nutzung und Benutzung. In diesem Sinne beinhalte die Lizenzerteilung an einen Dritten eine Regelung über die Benutzung des gemeinschaftlichen Patents, weswegen sie nur nach Maßgabe des § 745 BGB in Betracht kommen könne. Erforderlich sei deshalb entweder Stimmenmehrheit (Abs. 1) oder ein Anspruch des einzelnen die Lizenz erteilenden Teilhabers auf die Zustimmung zur Lizenzerteilung, weil sie nach billigem Ermessen auch dem Interesse der anderen Teilhaber entspricht (Abs. 2). Dieser Ansicht schließt sich der Senat nach eigener Überprüfung aus den der zitierten Entscheidung zu entnehmenden zutreffenden Gründen an.
Der Kläger hat der Lizenzerteilung an die Beklagte weder zugestimmt noch sie nachträglich genehmigt.
Eine ausdrückliche Zustimmung bzw. Genehmigung seitens des Klägers hat die Beklagte nicht behauptet; weder für die Zeit unmittelbar vor oder nach der Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18) noch für die Zeit zuvor.
Soweit die Beklagte sich darauf beruft, der Kläger sei – was dieser bestritten hat – über sämtliche Produkte des Unternehmens und ihrer Seriennummer genau informiert gewesen, so dass in der jahrelangen – vom Kläger bestrittenen – Duldung der Nutzung durch sie und ihre Rechtsvorgängerinnen ein konkludentes Einverständnis des Klägers zur Lizenzvergabe zu sehen sei, verfängt dies letztlich nicht. Zunächst könnte eine solche behauptete Duldung überhaupt nur für die Zeit bis September 2014 in Betracht kommen. Seit Klageerhebung kann von einer Duldung jedenfalls keine Rede mehr sein. Eine Duldung für den Zeitraum davor lässt sich jedoch auch nicht feststellen. Wie bereits im Hinweisbeschluss vom 12.04.2018 ausgeführt, bedarf es hierfür auch eines konkreten Vortrages der Beklagten dazu, wann der Kläger von der Nutzung welcher Erfindung der einzelnen Schutzrechte durch welche Vorrichtung Kenntnis erlangte und diese dann duldete. Ein konkreter Tatsachenvortrag hierzu ist dem Vortrag der Beklagten, auch nach dem gerichtlichen Hinweises, nicht zu entnehmen. Die Vorlage der Anlagen B10-B17 genügt hierfür ohne weiteren Sachvortrag nicht. Der in Bezug genommenen Anlage B11, die vom Zeugen A stammt, ist allenfalls zu entnehmen, dass dieser mit dem Kläger über die Produktion eines Geräts namens X1 geredet hat. Weshalb sich daraus ergeben soll, dass der Kläger mit der Produktion aller Produkte, die unter die Schutzrechte fallen, bestens vertraut war bzw. davon Kenntnis hatte, ist nicht ersichtlich. Ähnliches gilt hinsichtlich der Anlage K7, auf die die Beklagte in der mündlichen Verhandlung verwiesen hat. Diesem Schreiben der Beklagten an den Kläger vom 13.02.2014, mit dem die Beklagte das Ersuchen des Klägers um Übermittlung von Informationen zurückwies, lassen sich die erforderlichen Tatsachen nicht entnehmen. Der mangelnde Sachvortrag wird durch das Beweisangebot in Form der erneuten Vernehmung des Zeugen A nicht ersetzt. Ausforschungsbeweise, mit denen sich eine Partei erst die Grundlagen für einen ausreichenden Tatsachenvortrag beschaffen will, sind unzulässig (BGH BeckRS 2018, 14931; BGH NJW-RR 1988, 1529; BGH NJW 1986, 246). Hinzu tritt, dass eine Duldung des Weiteren voraussetzen würde, dass dem Kläger – mindestens in seiner Laiensphäre – für den hier maßgeblichen Zeitraum bewusst gewesen wäre, dass ihm (noch) Rechte an den Erfindungen verblieben sind, mit Hilfe derer er ggfs. eine Nutzung durch die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen untersagen könnte. Dies ist indes weder vorgetragen noch sonst wie zu erkennen.
Ein mit Stimmenmehrheit ordnungsgemäß gefasster Beschluss gem. § 745 Abs. 1 S. 1 BGB ist gleichfalls nicht festzustellen. Dies gilt selbst dann, wenn die bestrittene Behauptung der Beklagten zugrunde gelegt wird, dass der Zeuge A einen Miterfinderanteil von 70 % bzw. 80 % an den streitgegenständlichen Erfindungen innehatte.
Zwar bestimmt sich die Stimmenmehrheit entsprechend § 745 Abs. 1 S. 2 BGB nach der Größe der Anteile an der Bruchteilsgemeinschaft, so dass, wenn nur zwei Teilhaber vorhanden und die Anteile verschieden groß sind, derjenige mit dem größeren Anteil von vornherein die Mehrheit hält. Dieser kann infolge dessen auch im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltung formlos einen Mehrheitsbeschluss fassen, wobei dessen Wirksamkeit nicht davon abhängt, dass dem die Minderheit haltenden Teilhaber ausreichende Gelegenheit zur Mitwirkung gegeben wurde (BGH NJW 2013, 166; BGH NJW 1971, 1265; BeckOK BGB/Gehrlein aaO, § 745 Rn. 5; Palandt/Sprau aaO, § 745 Rn. 1). Dass der Kläger an einem entsprechenden Lizenzerteilungsbeschluss des Zeugen A, der nach dem Vortrag der Beklagten die Mehrheit der Anteile halten soll, nicht mitgewirkt hat, stünde der Gültigkeit des Beschlusses folglich nicht entgegen.
Ein etwaig gefasster Beschluss ist jedoch deshalb unwirksam, weil dem Kläger zu keinem Zeitpunkt rechtliches Gehör gewährt wurde. Die Beklagte hat hierzu nichts vorgetragen; weder mit Blick auf den Abschluss der Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18) noch bezüglich eines anderen zu einem früheren Zeitpunkt vermeintlich ggfs. konkludent gefassten Beschlusses. Die Gewährung angemessenen rechtlichen Gehörs lässt sich auch nicht sonst wie der Akte entnehmen. Rechtliches Gehör ist indessen auch der Minderheit einer Bruchteilsgemeinschaft vor Fassung eines Beschlusses zu gewähren (BGH NJW 2013, 166; BGH NJW 1971, 1265; BeckOK BGB/Gehrlein aaO, § 745 Rn. 5; MüKo BGB / Karsten Schmidt BGB § 745 Rn. 19; Palandt/Sprau aaO, § 745 Rn. 1). Die Verletzung des Teilhaberechts führt vorliegend zur Unwirksamkeit des Beschlusses (MüKo BGB / Karsten Schmidt aaO, § 745 Rn. 19. Offen gelassen: BGH NJW 2013, 166; BGH NJW 1999, 781). Anderenfalls würde das schutzwürdige Recht des Teilhabers in unzulässiger Weise verkürzt und sich letztlich als wertlos erweisen.
Dem steht das Urteil des BGH vom 29.03.1971 in der Sache III ZR 255/68 (NJW 1971, 1265) nicht entgegen. In dieser Entscheidung hat der 3. Zivilsenat des BGH zwar ausgeführt, dass aus dem fehlenden rechtlichen Gehör nicht die Fehlerhaftigkeit des Beschlusses folge, sondern ggfs. bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen lediglich ein Schadenersatzanspruch des Minderheitenteilhabers entstehe (so auch: BeckOK BGB/Gehrlein aaO, § 745 Rn. 5; Palandt/Sprau aaO, § 745 Rn. 1). Die Rechtssicherheit verlange, dass der Dritte geschützt wird, der regelmäßig keinen Einblick in die inneren Angelegenheiten der (Erben-)Gemeinschaft und das Zustandekommen des Mehrheitsbeschlusses hat. Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt – aus mehreren Mitgliedern bestehende Erbengemeinschaft, die Eigentümerin eines Grundstücks ist, Grundbesitzverpachtung durch Pachtvertrag mit einem Dritten – ist jedoch mit dem hier zu entscheidenden nicht vergleichbar; der vom BGH angeführte Schutzgedanke ist jedenfalls vorliegend nicht vonnöten.
Soweit eine ggfs. konkludente Beschlussfassung unmittelbar vor dem Vertrag vom 10.07.2017 in den Blick genommen wird, folgt dies zunächst daraus, dass der Kläger spätestens mit Klageerhebung deutlich gemacht hat, dass er als Miterfinder Schadenersatz bzw. Entschädigung beansprucht und dass er das von der Beklagten behauptete, von dem Zeugen A abgeleitete Nutzungsrecht hinsichtlich der streitgegenständlichen Erfindungen bestreitet. Ebenso zu Tage getreten ist, dass die Parteien über die Höhe der Miterfinderanteile uneins sind, wobei stets außer Streit stand, dass die Miterfindergemeinschaft nur durch den Kläger und den Zeugen A gebildet wurde. Spätestens infolge der Vernehmung des Zeugen A in der mündlichen Verhandlung vom 19.04.2016 und der Stellungnahmen des Klägers hierzu war fürderhin klar, dass der Kläger nicht von einer (konkludenten) Lizenzerteilung des vermeintlich die Mehrheit haltenden Zeugen A ausging, er an einer solchen nicht beteiligt war, hierzu von diesem auch nicht befragt worden war und einer solchen auch nicht zustimmte. Die (rechtliche) Problematik einer etwaigen Lizenzerteilung allein durch einen Miterfinder war überdies ebenfalls jedenfalls seit dem angefochtenen Teilurteil bekannt und wurde von den Parteien in der Berufungsinstanz diskutiert. Gerade zur Beseitigung der rechtlichen Unsicherheiten will die Beklagte nach eigenem Vortrag während des laufenden Berufungsverfahrens die Vereinbarung mit dem Zeugen A vom 10.07.2017 abgeschlossen haben. Dass dieser die Vereinbarung mit ihr einseitig – ohne Anhörung des Klägers – schloss, ist der Beklagten mithin nicht verborgen geblieben. Gleichsam waren ihr die dadurch entstehenden rechtlichen Unsicherheiten geläufig. Schutzbedürftig im Sinne der zitierten BGH-Entscheidung ist die Beklagte nach alledem nicht.
Aber auch für eine etwaige ggfs. konkludente Beschlussfassung des Zeugen A in der Zeit zuvor ergibt sich keine Konstellation, die aus Gründen der Rechtssicherheit für die Wirksamkeit einer Lizenzvereinbarung und ein Hintanstellen der Rechte des Teilhabers sprechen würde. Die streitgegenständlichen Erfindungen sind den Rechtsvorgängerinnen der Beklagten ordnungsgemäß gemeldet worden. Diese und die Beklagte nutzten die Erfindungen über Jahre hinweg, obgleich sie nicht ordnungsgemäß in Anspruch genommen waren und jedenfalls dem Kläger keine Vergütung in irgendeiner Form für die Nutzung geleistet wurde. Von Anfang an kamen als Miterfinder lediglich der Kläger und der Zeuge A in Betracht. Beide waren langjährige Arbeitnehmer der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerinnen. Sie konnte(n) mithin jederzeit über einen Zeitraum von mehreren Jahren auf die ihr bekannten Mitglieder der Bruchteilsgemeinschaft zugehen. Mittels einfacher Nachfrage hätte die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerin Kenntnis von den Angelegenheiten der Bruchteilsgemeinschaft erlangen können.
ddd)
Da die Verwaltung der streitgegenständlichen Erfindungen mithin weder durch einstimmigen Beschluss noch infolge eines Beschlusses gem. § 745 Abs. 1 S. 1 BGB geregelt ist, begründet eine Lizenzerteilung allein durch den Zeugen A nur dann wirksam ein Nutzungsrecht, wenn die Lizenzerteilung auch dem Interesse des Klägers nach billigem Ermessen entspricht. Dies ist indes nicht festzustellen.
In diesem Zusammenhang sind zwar, wie der Senat im Hinweisbeschluss vom 12.04.2018 ausgeführt hat, die von der Beklagten vorgebrachten unstreitigen und damit auch in der Berufungsinstanz zu berücksichtigenden Tatsachen von Bedeutung. Sowohl der Umstand, dass keiner der Miterfinder über einen eigenen Geschäftsbetrieb verfügte, als auch der Umstand, dass beide Arbeitnehmer der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerinnen waren, könnte grundsätzlich ebenso wie die Stellung und der Aufgabenbereich des Klägers dafür sprechen, dass eine Verwertung der streitgegenständlichen Erfindungen durch Lizenzvergabe an die Beklagte auch im wohlverstandenen Interesse des Klägers liegt.
Dem steht jedoch entgegen, dass insoweit keine abstrakte Betrachtung, ob grundsätzlich eine Lizenzvergabe im Interesse eines Miterfinders liegt, sondern eine konkrete Betrachtung in der Weise vorzunehmen ist, ob gerade die erteilte Lizenz auch im Interesse des Miterfinders ist. Dies vermag der Senat vorliegend nicht zu erkennen. Die Lizenzierung an die Beklagte bringt für den Kläger keinen (wirtschaftlichen) Vorteil, obwohl die Beklagte durch die Lizenzerteilung ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und als einzige Lizenznehmerin ihre Marktstellung sichern sowie ausbauen kann. Eine Vergütung des Klägers war und ist gleichwohl nicht vorgesehen, obgleich der Kläger selbst nach dem Vortrag der Beklagten zu 20 % bzw. 30 % Miterfinder an den streitgegenständlichen Erfindungen war und auch dieser Anteil von ihr unstreitig benutzt wird bzw. wurde. Die Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18) sieht allein eine Vergütung für den Zeugen A vor. Wenn die (bestrittene) Behauptung der Beklagten zugrunde gelegt wird, der Zeuge A habe bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Nutzungserlaubnis erteilt, so stellt sich die Lage für den Kläger ähnlich dar. Dem Vorbringen der Beklagten ist nämlich auch insoweit nicht zu entnehmen, dass neben dem Zeuge A auch der Kläger eine irgendwie geartete Vergütung erhalten sollte und so an der wirtschaftlichen Verwertung der streitgegenständlichen Erfindungen beteiligt wurde bzw. werden sollte. Die dem Kläger als Erfinder ohne Geschäftsbetrieb vorrangig zur Verfügung stehende wirtschaftliche Verwertung seiner Miterfinderanteile ist demnach nicht erkennbar. Weshalb eine solche Regelung im wohlverstandenen Interesse des Klägers liegen sollte, erschließt sich nicht und wird von der Beklagten auch nicht näher erläutert. Die bloß mittelbare Partizipation als Arbeitnehmer der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerin – bspw. durch deren wirtschaftlichen Erfolg, Erhalt deren Solvenz und/oder deren Existenz, Weiterbeschäftigung des Klägers und Zahlung eines Gehaltes oder Ähnlichem – kann nicht als ausreichend angesehen werden.
Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang behauptet, der Kläger habe jahrzehntelang die Nutzung durch sie geduldet, wird auf die Ausführungen unter bbb) verwiesen.
3)
Nach alledem liegt ein rechtswidriger Eingriff in die Erfinderrechte des Klägers seitens der Beklagten bis zum 10.07.2017 vor. Dieser Eingriff erfolgte, wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, auch schuldhaft. Die Berufung hat hiergegen zu Recht nichts erinnert.
Infolge dessen stehen dem Kläger, unter Beachtung des Ablaufs der Schutzrechte betreffend die Erfindung „Flammpunktprüfung“ und begrenzt auf die Zeit bis zum 10.07.2017, die im angefochtenen Teilurteil zugesprochenen Rechtsfolgen zu. Zwecks Vermeidung von Wiederholungen wird auf die – insoweit rechtsfehlerfreien und als solche nicht gesondert angegriffenen – Ausführungen des Landgerichts unter I. 2, II. – V. der Entscheidungsgründe Bezug genommen. Da der Eintritt der Beklagten in die Bruchteilsgemeinschaft gem. §§ 741 ff. BGB erst zum 10.07.2017 erfolgte, war bis zu diesem Tage der Zeuge A Teil der Miterfindergemeinschaft. Die bis zu diesem Zeitpunkt geltend gemachten Ansprüche stehen dem Kläger deshalb nur in Gemeinschaft mit dem Zeugen A zu. Dass die Beklagte behauptet, sie habe an den Zeugen A die vereinbarte Vergütung (auch) für die Nutzung der Erfindungen in der Vergangenheit bezahlt, ändert hieran nichts.
Die Ansprüche des Klägers sind, wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat und wogegen sich die Berufung auch nicht mehr wendet, nicht verwirkt.
Soweit die Beklagte mit Bezug zu den unter I. a) 1. Spiegelstrich des Tenors des angefochtenen Teilurteils zuerkannten Auskunftsansprüchen einen Verstoß des Landgerichts gegen § 139 ZPO und die (weitere) Einrede der Verjährung dieser Ansprüche geltend macht, bleibt diese ohne Erfolg. Der Senat hat im Hinweisbeschluss vom 12.04.2018 erörtert, dass und weshalb ein Hinweis des Landgerichts zur erforderlichen Darlegung der Kenntnis des Klägers nicht veranlasst war, und darüber hinaus ausgeführt, weshalb selbst bei Berücksichtigung des Vorbringens der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten in der Berufungsinstanz die Verjährungseinrede nicht durchgreift. Zwecks Vermeidung von Wiederholungen wird auf den Hinweisbeschluss des Senats verwiesen. Die Beklagte hat es auch in ihrer Stellungnahme zu diesem Hinweisbeschluss versäumt, zu einer Kenntnis des Klägers vor dem Jahre 2011 konkret vorzutragen. Ihr Vorbringen, der Kläger sei mit der Produktion der Produkte bestens vertraut gewesen und hätte also von Markteinführung an Kenntnis von sämtliche unter die streitgegenständlichen Patente fallenden Produkte ist pauschal und damit unerheblich. Daraus geht nicht hervor, wann der Kläger von welcher Benutzungshandlung und welchem schutzrechtsverletzenden Produkt Kenntnis erlangte. Die vorgelegten Anlagen ersetzen einen Sachvortrag nicht. Der angebotene Zeugenbeweis ist ein Ausforschungsbeweis im bereits erläuterten Sinne. Überdies kann ein Auskunftsanspruch nicht vor dem Hauptanspruch, dem er dient, verjähren (BGH NJW 2017, 2755).
Dem Kläger steht schließlich gem. § 823 Abs. 1 BGB ein Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten in der vom Landgericht zugesprochenen Höhe zu. Die Beklagte hat in der Berufung hiergegen zu Recht nichts erinnert und sich mit der angefochtenen Entscheidung nicht auseinandergesetzt.
II.
Die Anschlussberufung des Klägers ist mangels Wahrung der Anschlussberufungsfrist gem. § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO als unzulässig zu verwerfen.
Die vom Kläger mit Schriftsatz vom 03.01.2018 und 15.06.2018 gestellten (Eventual-)Hilfsanträge II. 3, mit denen er die Feststellung begehrt, dass ihm gegen die Beklagte ab dem 16.10.2017 hinsichtlich der Vorrichtung „Penetrometer“ ein Ausgleichsanspruch gem. § 745 Abs. 2 BGB in Geld für Gebrauchsvorteile, die den Anteil der Beklagten übersteigen, zusteht, stellen eine Anschlussberufung i. S. d. § 524 ZPO dar.
Dass der Kläger die Hilfsanträge nicht als „Anschlussberufung“ bezeichnete, ist unschädlich. Maßgeblich ist das objektive Begehren. Die Anschließung an das Rechtsmittel der Gegenseite kann auch stillschweigend in der Weise erfolgen, dass ein Kläger neben seinem im Übrigen unveränderten Klagebegehren einen weiteren (Hilfs-)Antrag stellt (BGH GRUR 2012, 180 – Werbegeschenke; BGH GRUR 2012, 954 – Europa-Apotheke Budapest; OLG Düsseldorf GRUR 2015, 299 – Kupplungsvorrichtung; OLG Düsseldorf GRUR 2006, 118 – Drehschwingungstilger).
Zudem muss sich ein in erster Instanz obsiegender Kläger nach ständiger Rechtsprechung der Berufung der Gegenseite anschließen, wenn er sich nicht nur auf die Abwehr der Berufung beschränken, sondern seinerseits eine Klageerweiterung vornehmen oder neue Ansprüche einführen will. Daher ist im Fall einer Klageerweiterung oder Klageänderung die Einlegung einer Anschlussberufung erforderlich (BGH NJW 2015, 2812; BGH GRUR 2012, 180 – Werbegeschenke; BGH GRUR 2012, 954 – Europa-Apotheke Budapest; OLG Düsseldorf GRUR 2015, 299 – Kupplungsvorrichtung; OLG Düsseldorf GRUR 2006, 118 – Drehschwingungstilger).
Die Hilfsanträge II. 3 stellen sich als Klageänderung i. S. d. §§ 263, 533 ZPO dar. Ein Fall des § 264 Nr. 2 oder Nr. 3 ZPO liegt nicht vor.
Gegenstand eines Rechtsstreits ist der als Rechtsschutzbegehren oder Rechtsfolgenbehauptung aufgefasste eigenständige prozessuale Anspruch, der sich aus Klageantrag und Klagegrund zusammensetzt (BGH GRUR 2018, 535 – Knochenzement I; BGH GRUR 2016, 1301 – Kinderstube; BGH NJW 2015, 1093; BGH GRUR 2013, 401 – Biomineralwasser). Eine Klageänderung liegt deshalb vor, wenn entweder der Klageantrag oder der Klagegrund ausgewechselt wird.
Zum Klagegrund gehören alle Tatsachen sind, die bei einer vom Standpunkt der Parteien ausgehenden natürlichen Betrachtungsweise zu dem durch den Vortrag der Klagepartei zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehören (BGH GRUR 2018, 535 – Knochenzement I; BGH NZG 2018, 709; BGH NJW 2015, 3040; BGH NJW 2014, 314; BGH GRUR 2013, 401 – Biomineralwasser; BGH NJW 1992, 1172). Das ist dann der Fall, wenn der Tatsachenstoff nicht sinnvoll auf verschiedene eigenständige, den Sachverhalt in seinem Kerngehalt verändernde Geschehensabläufe aufgeteilt werden kann, selbst wenn diese einer eigenständigen rechtlichen Bewertung zugänglich sind. Der Streitgegenstand wird damit durch den gesamten historischen Lebensvorgang bestimmt, auf den sich das Rechtsschutzbegehren der Klagepartei bezieht, unabhängig davon, ob einzelne Tatsachen dieses Lebenssachverhalts von den Parteien vorgetragen worden sind oder nicht, und auch unabhängig davon, ob die Parteien die nicht vorgetragenen Tatsachen des Lebensvorgangs kannten und hätten vortragen können (BGH GRUR 2013, 401 – Biomineralwasser; BGH NJW 1993, 2684). Eine Mehrheit von Streitgegenständen liegt dagegen dann vor, wenn die materiell-rechtliche Regelung die zusammentreffenden Ansprüche durch eine Verselbstständigung der einzelnen Lebensvorgänge erkennbar unterschiedlich ausgestaltet (BGH NJW 2008, 3570).
Vom Streitgegenstand werden damit alle materiell-rechtlichen Ansprüche erfasst, die sich im Rahmen des gestellten Antrags aus dem vom Kläger zur Entscheidung unterbreiteten Lebenssachverhalt herleiten lassen. Dies gilt regelmäßig auch dann, wenn sich die Anspruchsgrundlagen in einzelnen Merkmalen unterscheiden und/oder von einer Anspruchskonkurrenz auszugehen ist, sofern die begehrte Rechtsfolge maßgeblich auf dasselbe Tatgeschehen gestützt wird (BGH NZG 2018, 709; BGH NVwZ 2002, 1535; BGH NJW-RR 1997, 1374).
Nicht als Klageänderung ist es gem. § 264 ZPO anzusehen, wenn der Klageantrag beschränkt oder erweitert (Nr. 2) oder wegen einer später eingetretenen Veränderung das Surrogat gefordert (Nr. 3) wird. Voraussetzung ist in beiden Fällen das Gleichbleiben des Klagegrundes (BGH NJW 1996, 2869).
In Anbetracht von § 264 Nr. 2 ZPO ist deshalb nicht von einer Änderung des Streitgegenstands auszugehen, wenn der Gegenstand eines in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrages als Minus im ursprünglich gestellten und in erster Instanz erfolgreichen Antrag enthalten ist (BGH GRUR 2012, 180 – Werbegeschenke; BGH, GRUR 2012, 954 – Europa-Apotheke Budapest; OLG Düsseldorf GRUR 2015, 299 – Kupplungsvorrichtung). Eine Beschränkung i. S. v. Nr. 2 liegt vor, wenn das geänderte Klagebegehren vom bisherigen Begehren als inhaltsgleiches Minus mit umfasst war und deshalb ohne Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO auch ohne ausdrückliche Änderung des Antrags zugesprochen werden könnte (BGH GRUR 2006, 960 –Anschriftenliste; BeckOK ZPO/Bacher ZPO § 264 Rn. 5). Anerkannt ist dies bspw. bezüglich des Anspruchs auf Zahlung einer Miterfindervergütung, der von dem Anspruch auf Zahlung einer Vergütung als Alleinerfinder umfasst ist (BGH GRUR 2001, 226) und für den Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung gegenüber dem Übertragungsanspruch des Alleinerfinders gegen den Patentinhaber (BGH GRUR 2006, 747 – Schneidbrennerstromdüse). Wird demgegenüber statt eines Minus ein Aliud begehrt, greift § 264 Nr. 2 ZPO nicht ein.
Ausgehend hiervon handelt es sich sowohl bei dem Hilfsantrag II. 3 im Schriftsatz vom 03.01.20189 als auch bei dem Hilfsantrag II.3 im Schriftsatz vom 15.06.2018 um Änderungen des Streitgegenstandes.
Beide (Eventual-)Hilfsanträge II. 3 hat der Kläger erstinstanzlich nicht gestellt. Es handelt sich um neu formulierte Anträge, die zu den – in erster Instanz unter III. 1, 2. und in zweiter Instanz als II. 1, 2 – gestellten Feststellunganträgen (hilfsweise) hinzutreten und bei denen es sich nicht bloß um eine sprachliche Umformulierung bereits gestellter Anträge handelt.
Den (Eventual-)Hilfsanträgen II.3 liegt ein anderer Klagegrund zugrunde als den Feststellungsanträgen gem. III.1, 2 bzw. II.1, 2. Sie sind nicht als Minus in letzteren enthalten.
Mit den Anträgen gem. III.1, 2 bzw. II.1, 2 begehrt(e) der Kläger die Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm für Handlungen ab 2004 bzw. 2008 bzw. 2009 eine angemessene Restentschädigung bzw. (Rest-)Schadenersatz zu leisten. Das von ihm verfolgte Rechtsschutzziel – Kompensation wegen unberechtigter Nutzung – leitet(e) er aus vorsätzlichen unerlaubten Handlungen der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerinnen seit den Jahren 1996 bzw. 2006 ab. Zur Begründung hat er vorgetragen, die Beklagte habe widerrechtlich in seine (Mit-)Erfinderrechte eingegriffen: Mangels ordnungsgemäßer Inanspruchnahme der Arbeitnehmererfindungen seien die Diensterfindungen frei geworden. Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen hätten ihm gleichwohl die streitgegenständlichen Erfindungen durch Anmeldung und Eintragung von Schutzrechten ab 1996 bzw. 2006 allein auf ihren Namen vorenthalten und die streitgegenständlichen Erfindungen – mangels Überleitung der Rechte und mangels Nutzungserlaubnis – widerrechtlich genutzt.
Die (Eventual-)Hilfsanträge II.3 haben für die Erfindung „Penetrometer“ eine Kompensation in Geld als Ziel, wobei der Hilfsantrag II.3 gem. Schriftsatz vom 03.01.2018 verschiedene Parameter für die Höhe des Anspruchs beinhaltet und der Hilfsantrag II.3 gem. Schriftsatz vom 15.06.2018 nur die Zahlungspflicht als solche betrifft. Zur Begründung seiner Anträge trägt der Kläger im Wesentlichen vor, dass aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Zeugen A und der Beklagten vom 10.07.2017 (Anlage B18) die Beklagte an die Stelle des Zeugen A getreten sei, so dass er nunmehr gemeinsam mit ihr eine Bruchteilsgemeinschaft bilde. Da er aus strukturellen Gründen an der Nutzung der streitgegenständlichen Erfindung gehindert sei und die Beklagte von der streitgegenständlichen Erfindung „Penetrometer“ durch eigene Produktions- und Vertriebstätigkeiten in erheblichen Umfang Gebrauch mache, entspräche es billigem Ermessen, dass die Beklagte ab dem 16.10.2017 gem. § 745 Abs. 2 BGB für Gebrauchsvorteile, die den ihren Anteil entsprechenden Bruchteil übersteige, einen Ausgleich in Geld leiste.
Auch wenn beide Anträge letztlich das Ziel der Geldzahlung verfolgen und zur Begründung der (Eventual-)Hilfsanträge II.3 vom Kläger auch Tatsachen vorgetragen werden, die für die Begründung der Anträge gem. III.1, 2 bzw. II.1, 2 ebenso herangezogen werden, und ebenso anzuerkennen ist, dass der Kläger für ein und denselben Zeitraum entweder den einen oder den anderen Anspruch geltend machen kann, ändert dies nichts daran, dass der Kläger seine Anträge auf unterschiedliche Lebenssachverhalte stützt. Der Ausgleichsanspruch beruht nicht auf den angeführten vorsätzlichen rechtswidrigen unerlaubten Handlungen in den Jahren 1996 ff., sondern ergibt sich nach dem Vortrag des Klägers aus der Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18). Ist die Beklagte aufgrund dieser zur Nutzung der Erfindung berechtigt, ist der Kern des Vorwurfs mithin nicht mehr eine unerlaubte Handlung. Denn die entschädigungspflichtigen Benutzungshandlungen der Beklagten stellen kein rechtswidriges, sondern ein rechtmäßiges Verhalten dar. Das Nutzungsrecht jedes Teilhabers endet erst dort, wo durch seinen Gebrauch die Erfindungsbenutzung durch den anderen Teilhaber gestört wird. Die Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18) liegt ferner zeitlich deutlich nach der Vorenthaltung der Schutzrechte durch Anmeldung und Eintragung auf die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerin. Sie wurde überdies von der Beklagten erst während des Berufungsverfahrens mit dem Zeugen A geschlossen. Sie konnte demnach nicht Gegenstand der (ursprünglichen) Klage sein; der Kläger hat sie zur Begründung seiner Entschädigungs- und (Rest-)Schadenersatzansprüche auch nicht vorgetragen bzw. vortragen können.
§ 264 Nr. 2 ZPO greift nicht ein, denn auch insoweit ist erforderlich, dass der Klagegrund unverändert bleibt. Dies ist vorliegend gerade nicht der Fall. Der Ausgleichsanspruch gem. § 745 Abs. 2 BGB ist nach Ansicht des Senats auch nicht als Minus in dem (Rest-)Schadenersatzanspruch gem. § 823 Abs. 1 BGB bzw. §§ 852 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB enthalten. Denn ein Zuspruch dieses Antrages ohne eine ausdrückliche Antragsänderung wäre ein Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO.
An dieser Betrachtungsweise ändern die vom Kläger nach dem Hinweisbeschluss des Senats vom 12.04.2018 explizit in Bezug genommenen Entscheidungen des VII. Zivilsenats (NJW 2015, 2812) und des V. Zivilsenats des BGH (NJW-RR 1997, 1374) nichts.
Der erstgenannten Entscheidungen ist nur zu entnehmen, dass die Einlegung einer Anschlussberufung entbehrlich ist, wenn ohne Änderung des Klagegrundes statt des ursprünglich geforderten Gegenstandes wegen einer späteren Veränderung ein anderer Gegenstand gefordert und mit dem nunmehr geltend gemachten Antrag mehr verlangt wird als erstinstanzlich bereits zuerkannt. Vorliegend hat der Kläger jedoch gerade den Klagegrund geändert.
In der älteren Entscheidung führt der V. Zivilsenat des BGH zwar aus, dass der dort geltend gemachte Schadenersatzanspruch und der in Betracht zu ziehende nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch nicht in Konkurrenz stehen, sondern „im Verhältnis der Alternativität zu einander, weil der Kläger den Schaden – gleich aus welchem Klagegrund – nur einmal geltend mache will.“. Der Entscheidung ist indes nicht zu entnehmen, dass dem Begriff des Klagegrundes eine andere Bedeutung beigemessen werden soll als oben erläutert oder dieser Aspekt für den nach zutreffender Ansicht zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff ohne Belang sein soll. Auch in dem entschiedenen Fall resultierte der begehrte Ersatz des Schadens nämlich aus ein und demselben Lebenssachverhalt bzw. Tatsachenkomplex: Es ging um den Ersatz von Schäden, die bei Ausschachtungsarbeiten auf einem Nachbargrundstück entstanden waren. Dies ist, wie ausgeführt, nicht vergleichbar mit der im hiesigen Verfahren gegebenen Konstellation.
Gemäß § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO ist eine Anschlussberufung nur bis zum Ablauf der dem Berufungsbeklagten gesetzten Frist zur Berufungserwiderung zulässig. Diese Frist hat der Kläger versäumt.
Mit Verfügung vom 28.03.2017 (Bl. 262 ff. GA) ist dem Kläger eine Erwiderungsfrist bis zum 30.06.2017 gesetzt worden. Diese Frist ist wirksam bestimmt worden. Eine beglaubigte Abschrift der Verfügung, mit der die Vorsitzende die Frist zur Berufungserwiderung gesetzt und mit der der Kläger über die Rechtsfolgen einer Fristversäumung nach §§ 524 Abs. 3, S. 2, 521 Abs. 2 S. 2, 277 Abs. 2 ZPO belehrt worden ist, ist dem Klägervertreter zugestellt worden. Da der Kläger die (Eventual-)Hilfsanträge erst in den Schriftsätzen vom 03.01.2018 bzw. 15.06.2018 ankündigte und in der mündlichen Verhandlung vom 12.07.2018 stellte, ist die Anschlussberufungsfrist nicht gewahrt.
Die Geltung der Anschlussberufungsfrist entfällt nicht aufgrund des Umstandes, dass der Anlass für die (Eventual-)Hilfsanträge II.3, die Vereinbarung vom 10.07.2017 (Anlage B18), erst nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist entstanden ist (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2017, 249 – Lichtemittierende Vorrichtung).
Dem Kläger ist zwar darin beizupflichten, dass es ihm aufgrund der zeitlichen Abläufe objektiv nicht möglich war, die Anschlussberufungsfrist zu wahren. Eine Ausnahme von der Einhaltung der Anschlussberufungsfrist für diese Konstellation sieht § 524 Abs. 2 ZPO jedoch nicht. Der Gesetzgeber hat sich mit dem Gesetz zur Reform des Zivilprozesses vom 27.07.2001 dafür entschieden, die Einlegung einer Anschlussberufung nur binnen einer bestimmten Frist zuzulassen, um auf diese Weise das nach der Neukonzeption in erster Linie der Fehlerkontrolle dienende Berufungsverfahren zu straffen und zu beschleunigen (vgl. BT-Drs. 14/4722, 64, 98 f.; vgl. auch BT-Drs. 15/3482, 18). Daran hat er – trotz erheblicher Kritik in Rechtsprechung und Literatur – im 1. Justizmodernisierungsgesetz vom 24.08.2004 (BGBl. I 2004, 2198) festgehalten und eine Ausnahme allein für wiederkehrende Leistungen i.S.v. § 323 ZPO geschaffen (s. § 524 Abs. 2 S. 3 ZPO). Vor diesem Hintergrund ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit guten Gründen eine Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO im Wege der teleologischen Reduktion sowohl für klageerweiternde als auch für klageändernde Anschlussberufungen abgelehnt worden (BGH NJW 2008, 1953; BGH NJW 2009, 1870; offen gelassen BGH NJW 2015, 2812). Dieser Rechtsprechung schließt sich der Senat nach eigener Prüfung auch für die hier maßgebliche Konstellation, in der die Anschlussberufung eine Reaktion auf eine nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist eingetretene Veränderung der Umstände ist, an.
Soweit der Kläger darin einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Gebot der Waffengleichheit sieht, teilt der Senat diese Ansicht nicht. Zur Wirksamkeit, zum Inhalt und zur Wirkung der Vereinbarung vom 10.07.2017 konnte der Kläger Stellung nehmen. Er hat von der ihm zustehenden Möglichkeit rechtlichen Gehörs auch Gebrauch gemacht. Ihm ist auch nicht verwehrt, den seiner Ansicht nach aufgrund der Vereinbarung vom 10.07.2017 bestehenden Ausgleichsanspruch gem. § 745 Abs. 2 BGB gegenüber der Beklagten geltend zu machen. Er wird hierfür „lediglich“ – wegen Versäumung der gesetzlich vorgesehenen Frist – zunächst auf die erste Instanz verwiesen. Soweit er diesbezüglich reklamiert, dies sei (zudem) ein Verstoß gegen den Grundsatz der Prozessökonomie, verfängt dies nicht. Die Prozessökonomie bestimmt sich nicht allein aus Sicht des Klägers. Es mag sein, dass er an einer (vermeintlich) schnelleren Entscheidung nur des Berufungsgerichts zum Ausgleichsanspruch ein Interesse hat. Zu berücksichtigen ist hingegen aber auch, dass hiermit der Beklagten zum Ausgleichsanspruch die erste Instanz „entzogen“ würde, und es für die Frage, ob der Kläger einen Ausgleichanspruch gem. § 745 Abs. 2 BGB hat, der weiteren Feststellung von Tatsachen bedarf, die bislang nicht Gegenstand des Rechtsstreits – weder in erster noch in zweiter Instanz – gewesen sind. Schließlich kann nicht außer Acht gelassen werden, dass die Aufgabe des Berufungsgerichts vorrangig die Fehlerkontrolle der erstinstanzlichen Entscheidung ist. Diese enthält zu dem neuen Streitgegenstand indes keinerlei Feststellungen.
Dem Kläger ist keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.
Es kann dahinstehen, ob, wie die Beklagte geltend macht, eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumen der Anschlussberufungsfrist nach § 233 ZPO analog gewährt werden kann (so OLG Zweibrücken NJW-RR 2003, 1299; MüKo ZPO/Himmelspacher § 524 Rn. 33; Cepl/Voß/Jacobs ZPO § 233 Rn. 7. A.A. BGH NJW 2005, 3067. Offen gelassen BGH NJW 2015, 2812). Selbst wenn eine analoge Anwendbarkeit des § 233 ZPO anzunehmen wäre, würde eine Wiedereinsetzung jedenfalls an der Nichteinhaltung der Wiedereinsetzungsfrist gem. § 234 ZPO (analog) scheitern.
Nach § 234 Abs. 1 S. 2 ZPO beträgt die Frist zur Wiedereinsetzung einen Monat, wenn die Partei verhindert ist, die Frist zur Begründung der Berufung, der Revision, der Nichtzulassungsbeschwerde oder der Rechtsbeschwerde einzuhalten. Bei analoger Anwendung dieser Vorschrift müsste mithin ein Wiedereinsetzungsantrag entsprechend § 236 ZPO binnen einen Monats gestellt werden, wobei die Frist nach § 234 Abs. 2 ZPO mit dem Tag beginnt, an dem das Hindernis behoben ist, und nach § 222 Abs. 1, 2 ZPO i. V. m. §§ 187 ff. BGB berechnet wird.
Einen ausdrücklichen Antrag auf Wiedereinsetzung hat der Kläger zu keinem Zeitpunkt gestellt. Er vertritt vielmehr die Ansicht, eine Wiedereinsetzung verbiete sich bei der vorliegenden Konstellation schon dem Grunde nach.
Aber auch dann, wenn trotz der von ihm bekundeten Ansicht davon auszugehen sein sollte, dass in seinem Schriftsatz vom 03.01.2018 ein konkludenter Wiedereinsetzungsantrag im Sinne des § 236 Abs. 1, 2 ZPO zu sehen oder die versäumte Prozesshandlung nachgeholt worden wäre, so dass es eines Antrages gem. § 236 Abs. 2 S. 2 ZPO nicht bedurfte, geschah auch dies außerhalb der Monatsfrist. Der Gerichtsakte ist zwar nicht zu entnehmen, wann genau der Kläger die Berufungsreplik der Beklagten erhalten hat. Sie ist jedoch laut Vermerk der Geschäftsstelle am 02.10.2017 an den Klägervertreter abgesendet worden. Dass der Schriftsatz nicht binnen einer üblichen Laufzeit zugegangen ist, sondern erst zu einem Zeitpunkt, der dazu führen würde, dass der Schriftsatz des Klägers vom 03.01.2018 noch innerhalb der Ein-Monats-Frist liegt, ist nicht ersichtlich und wird auch vom Kläger nicht geltend gemacht.
4)
Der hilfsweisen Anregung des Klägers, das Verfahren hinsichtlich der (Eventual-)Hilfsanträge II.3 abzutrennen und bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des BGH in der Sache X ZR 5/17 – an der die hiesigen Parteien nicht beteiligt sind – auszusetzen, kommt der Senat in Ausübung seines Ermessens gem. § 145 ZPO nicht nach. Zum einen deshalb nicht, weil die (Eventual-)Hilfsanträge entscheidungsreif sind (Cepl/Voß/Cepl ZPO § 145 Rn. 10). Sie sind als unzulässig zu verwerfen. Zum anderen nicht, weil eine Aussetzung gem. § 148 ZPO eine Vorgreiflichkeit eines anderweitigen anhängigen Verfahrens über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses voraussetzt. Notwendig ist hierfür die präjudizielle Bedeutung des anderweitig anhängigen Verfahrens. Dieses muss das auszusetzende Verfahren rechtlich beeinflussen können. Nicht ausreichend ist eine (nur) tatsächliche Beeinflussung. Vorgreiflichkeit ist deshalb nicht gegeben, wenn über dieselbe Rechtsfrage in einen anderem Rechtsstreit gestritten wird, auch dann nicht, wenn der andere Rechtsstreit bereits beim BGH anhängig ist (BGH GRUR 2005, 615 – Aussetzung wegen Parallelverfahren).
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit finden ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Revision ist zuzulassen. Die Rechtssache hat gem. § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO grundsätzliche Bedeutung. Dies gilt sowohl mit Blick auf die für die Berufung entscheidungserhebliche und in Teilen uneinheitlich beantwortete Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Miterfinder eine Lizenz an der gemeinschaftlichen Erfindung erteilen kann, als auch mit Blick auf die im Rahmen der Anschlussberufung entscheidungserheblichen Frage, ob die Anschlussberufungsfrist auch in den Fällen Geltung beansprucht, in denen die Anschlussberufung eine Reaktion auf einen Umstand darstellt, der erst nach Ablauf der Frist entstanden ist. Darüber hinaus ist die Revision auch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung i. S. d. § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO erforderlich, sofern die Entscheidung des 3. Zivilsenats vom 29.03.1971, Az. III ZR 255/68 bezüglich der Wirksamkeit eines Mehrheitsbeschlusses einer Bruchteilsgemeinschaft bei unterlassenem rechtlichen Gehör als abschließend verstanden werden sollte.
IV.
Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 440.00,00 € festgesetzt. Hiervon entfallen auf den Antrag gem. Ziffer I. (Auskunft und Rechnungslegung) 330.000,00 €, auf den Antrag gem. Ziffer II. (Feststellung) 110.000,00 €. Der Kläger hat zwecks Erzielung eines Vergleichs unter Bezugnahme auf die Anlagen K 19 – K 21 vorgebracht, nach den ihm zur Zeit zur Verfügung stehenden Informationen habe er voraussichtlich einen Vergütungs-/Entschädigungs-/Schadenersatzanspruch in Höhe von insgesamt ca. 1,1 Mio. Euro. Diese Angaben sind für die Streitwertbestimmung relevant. Den Wert der Auskunft und der Rechnungslegung bemisst der Senat hierbei mit 30 % des Wertes des Anspruchs, der mit der Auskunft und Rechnungslegung vorbereitet werden soll. Für den Schadenersatzfeststellungsantrag setzt der Senat 10 % des begehrten Entschädigungs-/(Rest-)Schadenersatzanspruches an. Eine Addition des Wertes der hilfsweise geltend gemachten Anschlussberufung findet gem. § 45 Abs. 1 GKG nicht statt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 852 Satz 1, 818, 823 BGB
§§ 852 Satz 1 BGB, 823 Abs. 1 BGB
§§ 242, 259 BGB
§§ 195, 199 BGB. Sie betrage gem. § 195 BGB drei Jahre und beginne gem. § 199 Abs. 1 BGB
§§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 ZPO
§§ 852 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB
§§ 852 S. 1, 818, 823 BGB
§§ 355, 375 ZPO
§§ 355 Abs. 1, 375 Abs. 1a ZPO
§§ 413, 398 BGB
§§ 741 ff. BGB wird aufgelöst; die Beklagte tritt an die Stelle des Zeugen A. Mangels eines entgegenstehenden Beschlusses oder einer Vereinbarung gem. § 745 Abs. 2 BGB
§§ 741 ff. BGB
§§ 263, 533 ZPO dar. Ein Fall des § 264 Nr. 2 oder Nr. 3 ZPO
§§ 524 Abs. 3, S. 2, 521 Abs. 2 S. 2, 277 Abs. 2 ZPO
§§ 187 ff. BGB
§§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO
§§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 6 PatG
§ 167 ZPO
§ 22 ArbEG
§ 745 BGB
§ 195 BGB
§ 528 ZPO
§ 524 ZPO
§ 531 ZPO
§ 260 ZPO
§ 139 ZPO
§ 286 ZPO
§ 355 ZPO
§ 185 BGB
§ 242 BGB
§ 264 ZPO
§ 323 ZPO
§ 233 ZPO
§ 234 ZPO
§ 236 ZPO
§ 145 ZPO
§ 148 ZPO
§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 823 Abs. 1 BGB
§ 22 Satz 2 ArbEG
§ 852 Satz 1 BGB
§ 852 Satz 2 BGB
§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB
§ 1 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG
§ 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 IntPatÜG
§ 249 Abs. 1 BGB
§ 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 139 Abs. 1 ZPO
§ 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 6 S. 2 PatG
§ 743 Abs. 2 BGB
§ 529 Abs.1 Nr. 1 ZPO
§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 139 Abs. 1 ZPO
§ 375 Abs. 1a ZPO
§ 531 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 398 S. 2 BGB
§ 747 S. 1 BGB
§ 744 Abs. 1 BGB
§ 745 Abs. 1 S. 1 BGB
§ 745 Abs. 1 S. 2 BGB
§ 524 Abs. 2 S. 2 ZPO
§ 745 Abs. 2 BGB
§ 264 Nr. 2 ZPO
§ 308 Abs. 1 ZPO
§ 524 Abs. 2 ZPO
§ 524 Abs. 2 S. 3 ZPO
§ 234 Abs. 1 S. 2 ZPO
§ 234 Abs. 2 ZPO
§ 222 Abs. 1, 2 ZPO
§ 236 Abs. 1, 2 ZPO
§ 236 Abs. 2 S. 2 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 45 Abs. 1 GKG
Art. 103 GG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1970, 296
GRUR 1984, 42
NJW-RR 2006, 1123
NJW 1995, 953
GRUR 2016, 201
NJW 2002, 363, 365
NJW 1984, 2279
NJW 2014, 74
NJW 2004, 2828
VersR 2014, 1018
NJW 2003, 3481
NJW 2014, 2797
NJW 2007, 2414
NJW 2004, 2152
NZV 2005, 463
GRUR 2012, 895
NJW 2000, 2024
NJW 2005, 1583
NJW 2004, 1876
NJW 2018, 1261
NJW 2017, 1313
NJW 1997, 1586
GRUR 2011, 853
GRUR 2005, 663
GRUR 1977, 313
GRUR-RR 2012, 319
NJW-RR 1988, 1529
NJW 1986, 246
NJW 2013, 166
NJW 1971, 1265
NJW 1999, 781
NJW 2017, 2755
GRUR 2012, 180
GRUR 2012, 954
GRUR 2015, 299
GRUR 2006, 118
NJW 2015, 2812
GRUR 2018, 535
GRUR 2016, 1301
NJW 2015, 1093
GRUR 2013, 401
NZG 2018, 709
NJW 2015, 3040
NJW 2014, 314
NJW 1992, 1172
NJW 1993, 2684
NJW 2008, 3570
NVwZ 2002, 1535
NJW-RR 1997, 1374
NJW 1996, 2869
GRUR 2006, 960
GRUR 2001, 226
GRUR 2006, 747
GRUR-RR 2017, 249
NJW 2008, 1953
NJW 2009, 1870
NJW-RR 2003, 1299
NJW 2005, 3067
GRUR 2005, 615
4a O 106/14
4a O 105/14
X ZR 5/17
2 U 42/00
III ZR 255/68