Oberlandesgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg, )
Urteil vom 2025-02-26, Aktenzeichen 6 U 207/23
ECLI: ECLI:DE:OLGKARL:2025:0226.6U207.23.00

Tenor:
I. Auf Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 17. November 2023, Az. 7 O 19/23, berichtigt mit Beschluss vom 13. Dezember 2023, im Kostenpunkt aufgehoben und in der Sache wie folgt geändert:
1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses – in Schriftform – vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte
ein Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie, insbesondere der Laser-Emissionsspektrometrie, bei dem ein gepulster Laserstrahl zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird, bei dem die vom Plasma emittierte Strahlung detektiert und mit dem erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalyse zur Identifikation von Aluminiumschrottteilen durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Plasma-Generierung neben dem Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 ... PN eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden, und nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt wird, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 ... T2] befindet,
(Anspruch 1 der EP 1 520 165 B1)
seit dem 19. April 2008 in der Bundesrepublik Deutschland angewendet und/oder zur Anwendung angeboten hat, und zwar unter Angabe
a. des Umfangs verübter eigener Verfahrensanwendungshandlungen, nämlich der Anzahl durchgeführter Aluminiumsortierverfahren und der aufgrund der durchgeführten Aluminiumsortierverfahren von Dritten erhaltenen Beträge, monatsweise aufgeschlüsselt,
b. der einzelnen Angebote zur Durchführung des Verfahrens, monatsweise aufgeschlüsselt,
c. der betriebenen Werbung, monatsweise aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, den Namen und Anschriften der Empfänger,
d. der nach den einzelnen Kostenfaktoren monatsweise aufgeschlüsselten Gestehungskosten, insbesondere der Betriebskosten des Verfahrens und gegebenenfalls an Dritte gezahlte Lizenzgebühren, und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger sowie der nicht gewerblichen Empfänger direkter Werbung statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen und vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger oder nicht gewerblicher Empfänger direkter Werbung in der Rechnungslegung enthalten ist.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der XyZ GmbH seit dem 19. April 2008 bis zum 25. August 2010 und ihr seit dem 26. August 2010 durch die zu 1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei der Anspruch für Handlungen, die vor dem 1. Januar 2018 begangen worden sind, auf die Herausgabe dessen, was die Beklagte durch diese Handlungen erlangt hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung beschränkt ist.
3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
II. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
IV. Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung hinsichtlich der Verurteilung zur Rechnungslegung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000 € und im Übrigen durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils gegen die Beklagte vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung der Rechnungslegung Sicherheit in der zuvor genannten Höhe und vor der Vollstreckung im Übrigen Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
V. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 1 520 165 (nachfolgend Klagepatent) – nach Erklärung der Erledigung in der Hauptsache hinsichtlich eines in erster Instanz erhobenen Unterlassungsanspruchs und Abweisung (auch) einer mit der Berufung nicht mehr weiterverfolgten Kostenerstattungsforderung – zuletzt noch auf Auskunft und Rechnungslegung in Anspruch und begehrt die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz. Die im vorliegenden Berufungsverfahren streitgegenständlichen Ansprüche sind auf den Patentanspruch 1 gestützt. Weitere gemeinsam mit den hier gegenständlichen Ansprüchen erhobene Ansprüche wegen behaupteter Verletzung desselben Patents im Patentanspruch 15 sind nach Prozesstrennung Gegenstand des vom Landgericht Mannheim unter dem Aktenzeichen des 7 O 156/21 (Berufung beim Senat anhängig unter 6 U 118/23) geführten Rechtsstreits verblieben.
Das Klagepatent wurde durch die F[…] e.V. (nachfolgend: F) am 25. Juni 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 102 29 498 (nachfolgend: DE ´498) vom 1. Juli 2002 angemeldet. Der Hinweis auf seine Erteilung wurde am 19. März 2008 veröffentlicht. Es betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchführung der Emissionsspektrometrie.
Der Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie, insbesondere der Laser-Emissionsspektrometrie, bei dem ein gepulster Laserstrahl zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird,bei dem die vom Plasma emittierte Strahlung detektiert und mit dem erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalyse durchgeführt wird,dadurch gekennzeichnet,dass vor der Plasma-Generierung neben dem Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden,und nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt wird, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befindet.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Patentschrift EP 1 520 165 B1 verwiesen. Das Bundespatentgericht hat eine das Klagepatent betreffende Nichtigkeitsklage der Beklagten (5 Ni 14/21 (EP)) – nach Hinweis gemäß § 83 PatG (AS II 59 = Anlage VP 27; nachfolgend: BPatGH) – mit Urteil vom 23. Oktober 2024 abgewiesen.
Die Klägerin macht die streitgegenständlichen Ansprüche aus eigenem Recht als behauptete Inhaberin einer ausschließlichen, durch den Patentinhaber F erteilten Lizenz am Klagepatent geltend. Sie stützt sich dafür insbesondere auf einen Lizenzvertrag vom 12./29. Januar 2004 (Anlage VP 3a; nachfolgend auch kurz: Lizenzvertrag).
Vor und bei Abschluss des Lizenzvertrags existierten unter eingetragenen Firmen mit den Bestandteilen „XyZ“ und „GmbH“ lediglich die – jeweils in W ansässigen – Gesellschaften XyZ Holding GmbH (nachfolgend: XyZ HOLDING), deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer GP war, und XyZ […] […]technik […] (Handelsregister HRB n; nachfolgend: XyZ […]TECHNIK), deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer HH war. Mit Eintragung im Handelsregister vom 7. April 2006 wurde die XyZ [...]TECHNIK auf die XyZ HOLDING verschmolzen. Die XyZ HOLDING firmierte dabei in XyZ GmbH um und nahm später gemäß Gesellschafterbeschluss vom 11. Januar 2008 die am 24. Februar 2008 in das Handelsregister eingetragene Firma T GmbH (mit Sitz in W) an. Sie wurde mit Eintragung im Handelsregister vom 26. August 2010 auf die zu diesem Zeitpunkt als T GmbH (mit Sitz in M) firmierende Klägerin verschmolzen. Diese nahm gemäß Gesellschafterbeschluss vom 27. Februar 2012 die am 9. März 2012 in das Handelsregister eingetragene Firmierung wie im Aktivrubrum dieses Urteils an.
Mit einem unter dem Briefkopf XyZ®/[…]technik[…] verfassten Schreiben vom 23. Mai 2003 an F (Anlage VP 25; nachfolgend: Schreiben 2003) mit der Absenderangabe „XyZ® GmbH • Postfach […] W“ und dem Betreff „Lizenzvereinbarung“ führte HH für ein in der Unterschriftszeile und dem dortigen Stempel (mit Adressangabe „R[…] W“) als „XyZ® GmbH“ bezeichnetes Unternehmen aus, mit Bezug auf ein Telefonat hinsichtlich eines per E-Mail zugesandten Vertragsentwurfs „teilen wir Ihnen hiermit unser Interesse an der Verwertung der“ DE ´498 mit; „[w]ir erklären uns“ im Grundsatz mit dem Inhalt des Vertrags einverstanden; lediglich in Details sei noch eine Einigung zu erzielen. Die Fußzeilen des Schreibens enthalten die Angaben „Geschäftsführung: GP, HH, GR“ und „Handelsregister: Amtsgericht P HRB-Nr. n“. Das Schreiben trägt die Faxkennung „XYZ GMBH“.
Mit dem Lizenzvertrag vom 12./29. Januar 2004 (in Anlage VP 3a), dessen Fußzeilen die Zeichenfolgen „[…]“ und „[…]“ tragen, räumte F einer dort als „XyZ GmbH“ mit der Anschrift R[…] W bezeichneten und beim Vertragsschluss durch GP und HH vertretenen Gesellschaft eine dort näher definierte ausschließliche Lizenz an den aus der DE ´498 resultierenden Patentanmeldungen und Patenten in u.a. Europa ein. Diese ausschließliche Lizenz ist nach III.1.1 des Lizenzvertrags erteilt „zur Verwertung von Erkennungssystemen auf dem Anwendungsgebiet gemäß II.3.1.“, das dort definiert ist als „die Identifikation von Aluminiumschrottteilen für das materialspezifische Recycling“. Am 5./6. Februar 2008, am 30. Juni/6. Juli 2009 und 21. /26. Mai 20210 wurden jeweils Ergänzungsvereinbarungen (ebenfalls in VP 3a) zum Lizenzvertrag unterzeichnet, die in den ersten beiden Fällen eine als „XyZ GmbH“ und im letzten Fall eine als „T GmbH […] (ehemals XyZ GmbH)“ bezeichnete Gesellschaft als Vertragspartei des zu ergänzenden Vertrags nennen sowie in dem ersten Fall für eine als „XyZ GmbH“ und in den beiden letzten Fällen Fall für eine als „T GmbH“ bezeichnete Gesellschaft auf Lizenznehmerseite unterzeichnet sind. F stellte mit Schreiben vom 8. Mai 2006, 23. Januar 2007, 23. April 2008 und 3. April 2009 (Anlagenkonvolut VP 26) einer Adressatin, die dort jeweils mit „Xyz […]technik GmbH“ oder als „XyZ GmbH […]technik […] GmbH“ mit der vorgenannten Anschrift bezeichnet ist, Schutzrechtskosten und/oder eine jährliche Mindestlizenzgebühr in Rechnung; die Rechnungsschreiben nehmen jeweils Bezug auf einen Lizenzvertrag mit dem oben bezeichneten Datum, auf „Unser Zeichen“ wie in den Fußzeilen des Lizenzvertrags sowie auf „Ziff. III/7.4 des o.g. Vertrages“ und/oder „Ziff. [III./]7.3“.
Mit „Lizenzbestätigung, Prozessstandschaftserklärung“ vom 29. November/3. Dezember 2021 (Anlage VP 3b, in der elektronischen Akte als Anlage KL VP 4 veraktet; nachfolgend: Lizenzbestätigung 2021), unterzeichnet für F durch Dr. SK und – den mit der durch die Vertretungsberechtigten von F ausgestellten Vollmacht gemäß Anlage VP 12a ausgestatteten – TT sowie für die Klägerin durch deren Executive Vice President Dr. VR, wurde im Namen von F
- bestätigt, dass F das Klagepatent der Klägerin „mit Lizenzvertrag 123/03 vom 12.01./29.01.2004 zur ausschließlichen Nutzung auf dem Anwendungsgebiet ‚Identifikation von Aluminiumschrottteilen für das materialspezifische Recycling‘ (‚Anwendungsgebiet‘) überlassen hat und“ die Klägerin „insofern die Position eines ausschließlichen Lizenznehmers innehat“, und
- erklärt, F ermächtigte „hiermit“ die Klägerin „rein vorsorglich, die F aus der Verletzung des Klagepatents insoweit zustehenden Ansprüche in eigenem Namen und auf eigene Rechnung gerichtlich geltend zu machen“.
Mit weiterer „Lizenzbestätigung“ vom 23. Mai/14. Juni 2023 (Anlage VP 27; nachfolgend: Lizenzbestätigung 2023), unterzeichnet für F durch dessen Vorstandsmitglieder EE und Prof. Dr. AK und für die Klägerin durch deren Geschäftsführer, wurde im Namen von F und der Klägerin
- bestätigt, dass die anliegende Lizenzbestätigung 2021 zwischen F und der Klägerin wirksam in deren Namen abgeschlossen worden sei sowie unmittelbar für und gegen diese wirke, und
- höchst vorsorglich bestätigt, dass F das Klagepatent der Klägerin mit Lizenzvertrag 123/03 vom 12./29. Januar 2004 einschließlich der vorgelegten Ergänzungsvereinbarungen („Addenda“) zur ausschließlichen Nutzung auf dem im Lizenzvertrag bezeichneten Anwendungsgebiet mit Wirkung zum 29. Januar 2004 überlassen habe und die Klägerin insofern die Position eines ausschließlichen Lizenznehmers innehabe.
Die Beklagte vertrieb im Inland jedenfalls während der Schutzdauer des Klagepatents unter der Bezeichnung „ABC“ mit der vorliegenden Klage angegriffene, zur Identifikation von Aluminiumschrotteilen geeignete Anlagen, welche nach der sog. LIBS-Technologie („laser induced breakdown spectroscopy“, also laserinduzierte Plasma[emissions-]spektroskopie) mit dem Zweck der Werkstücksortierung am Förderband arbeiten.
Diese Anlagen entsprechen schematisch der folgenden Darstellung:
Sie besitzen insbesondere einen Profilsensor und ein Lasermodul. Bei ihrem Betrieb wird ein zu analysierendes Werkstück mit einer Geschwindigkeit von 3 m/s unter den Laser- und Optikmodulen transportiert. Der Profilsensor nimmt zunächst Messungen in Bezug auf das Werkstück vor, deren Gegenstand und weitere Berücksichtigung im Einzelnen zwischen den Parteien streitig sind. Die Beklagte hat auf ihrer Homepage wie aus der Anlage VP 5 ersichtlich unter dem Unterseitentitel „DAS PRODUKT“ mit dem Untertitel „ABC“ ausgeführt, schnelle Laserscanner vermäßen „die vereinzelten Schrottstücke hinsichtlich ihrer Geometrie“; diese Messung sei „wichtig, um den Massenschwerpunkt für die spätere Sortierung des jeweiligen Teils zu ermitteln“ und diene „gleichzeitig dazu, eine möglichst ebene Fläche auf dem Schrottteil für die Entschichtung und LIBS-Messung zu bestimmen“; durch die intelligente Software sei es „damit möglich den ‚Landepunkt‘ des Lasers genau zu determinieren“. Ein gepulster Laserstrahl zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas wird schließlich automatisch auf das weitertransportierte Werkstück fokussiert, nachdem der von der Anlage bestimmte Abstand der Fokussierungseinrichtung zu der einzigen für die Emissionsspektroskopie mit dem Laser angesteuerten Messstelle des jeweiligen Werkstücks bestimmt wurde. Die Emission des so erzeugten Plasmas wird erfasst und von einem Spektrometer analysiert. Auf dieser Grundlage wird in Bezug auf ein Element oder mehrere Elemente eine Spezifikation der Zusammensetzung erzeugt. Die Beklagte bietet potentiellen Kunden an, dieses Verfahren der Werkstücksortierung zur Erprobung in ihrem Werk anzuwenden, und wendet dieses Verfahren selbst zu Vorführungszwecken an.
Die Klägerin hat – soweit im Berufungsverfahren noch relevant – geltend gemacht, wegen Anbietens und Durchführens des angegriffenen Verfahrens habe sie Patentverletzungsansprüche gegen die Beklagte.
Zu Gunsten der Klägerin als Rechtsnachfolgerin der XyZ GmbH, also der Rechtsnachfolgerin der XyZ [...]TECHNIK, bestehe eine durch F gegenüber einer der beiden letztgenannten Gesellschaften erteilte ausschließliche Lizenz am Klagepatent. Bei der ungenauen Bezeichnung des Lizenznehmers im Lizenzvertrag handele es sich um ein offensichtliches Schreibversehen und liege ein Fall der falsa demonstratio non nocet vor. Danach sei XyZ [...]TECHNIK ursprüngliche Vertragspartnerin gewesen. Dies folge aus dem Schreiben vom 18. Juni 2003, das nach dem Briefkopf der XyZ [...]TECHNIK zuzurechnen sei und auf den Lizenzvertrag Bezug nehme, und den im Archiv gefundenen Rechnungen. Der Lizenzvertrag sei durch F und die XyZ GmbH auch „gelebt“ worden, was insbesondere aus den in den nachfolgenden Jahren erfolgten Änderungen des Lizenzvertrags in Form der drei Addenda folge. Die eingeräumte Lizenz sei jedenfalls seitens F bestätigt worden mit der Lizenzbestätigung 2021, zu der TT bevollmächtigt gewesen sei, und der Lizenzbestätigung 2023, womit jedenfalls ein Neuabschluss des Lizenzvertrags vorliege.
Die Anlage der Beklagten arbeite wie in der Internetdarstellung nach Anlage VP 5 sowie in der Präsentation auf der Messe ALUMINIUM 2022 gemäß Anlage VP 22 beschrieben und – zumindest in den für das vorliegende Verfahren relevanten technischen Aspekten – wie die in den Abschlussberichten (Anlagen VP 6 und VP 7) beschriebenen Prototypen. Sie bestimme mittels des Profilsensors unter Messung und Erstellung eines Oberflächenprofils des Werkstücks (auch quer zur Bewegungsrichtung) neben dem Abstand d (die z-Koordinate) mindestens zwei weitere Geometrie-Parameter für jeden Messpunkt, nämlich die x- und die y-Koordinate, sowie ferner die Neigung der Werkstückoberfläche bezüglich der Laserstrahlachse. Hinterlegte Geometrie-Parameter (Kalibrierdaten) würden mit den so tatsächlich gemessenen Geometrie-Parametern (des erstellten Oberflächenprofils) unter Berücksichtigung eines Toleranzbereichs abgeglichen, der so einzustellen sei, dass u.a. bestimmte Gradienten der Fläche nicht überschritten werden dürften. Das System suche eine (so bestimmte) möglichst ebene Fläche auf dem Werkstück als potenziellen bzw. bestmöglichen Messort für die LIBS-Messung aus. Die angegriffene Ausführungsform sei jedenfalls objektiv geeignet, einen möglichst ebenen Punkt auf dem Werkstück auszuwählen.
Das angegriffene Verfahren falle daher unter Anspruch 1 des Klagepatents aufgrund einer Ermittlung eines Höhenprofils des Schrottteils zur Identifikation eines möglichen Landepunktes beziehungsweise jedenfalls der Ermittlung der x-/y-Koordinaten des konkreten Messpunkts auf einem Werkstück in Relation zu einem Bezugspunkt und auf Basis des Höhenprofils. Soweit der Patentanspruch verlange, dass zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt würden, müssten lediglich insgesamt mindestens zwei Geometrie-Parameter bestimmt werden, von denen einer der Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche sein könne. Das weitere Anspruchsmerkmal, wonach nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt werde, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befinde, verlange nicht, dass mehrere Messungen pro Messobjekt durchgeführt würden. Im Übrigen sei der Patentanspruch auch aus dem Grund verwirklicht, dass die Messung nach dem Vortrag der Beklagten im ersten Punkt außerhalb dieses Randbereichs vorgenommen werde; diese Bewertung folge daraus, dass dieser Punkt (zumindest hinsichtlich des Abstands zum Randbereich) dem Laser mittels Geometrie-Parametern beschrieben werden müsse, nämlich neben seiner z-Koordinate (also der Fokusdistanz) durch den Geometrie-Parameter der Distanz zum Rand.
Eine Aussetzung des Rechtsstreits mit Blick auf die anhängige Nichtigkeitsklage sei nicht geboten.
Die Klägerin hat in erster Instanz den zunächst u.a. erhobenen Unterlassungsantrag betreffend den Patentanspruch in der Hauptsache für erledigt erklärt und sinngemäß beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer und durchsuchbarer Form – hilfsweise in Schriftform – vollständig Auskunft zu erteilen über die Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer der seit dem 19. April 2008 zur Anwendung des Verfahrens zur Durchführung der Emissionsspektrometrie, insbesondere der Laser-Emissionsspektrometrie, bei dem ein gepulster Laserstrahl zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird, bei dem die vom Plasma emittierte Strahlung detektiert und mit dem erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalyse zur Identifikation von Aluminiumschrottteilen durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Plasma-Generierung neben dem Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 ... PN eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden, und nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt wird, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 ... T2] befindet,
in der Bundesrepublik Deutschland verwendeten Vorrichtungen,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer und durchsuchbarer Form – hilfsweise in Schriftform – vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte ein Verfahren nach Nr. 1 seit dem 19. April 2008 in der Bundesrepublik Deutschland angewendet und/oder zur Anwendung angeboten hat, und zwar unter Angabe
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen und vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der XyZ GmbH seit dem 19. April 2008 bis zum 25. August 2010 und ihr seit dem 26. August 2010 durch die zu 2. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei der Anspruch für Handlungen, die vor dem 1. Januar 2018 begangen worden sind, auf die Herausgabe dessen, was die Beklagte durch diese Handlungen erlangt hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung beschränkt ist;
4. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 14.196 € zu zahlen.
Die Beklagte hat sich der Teilerledigungserklärung angeschlossen und beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte hat vorgebracht, die Klageforderungen seien unberechtigt.
Die Klägerin sei mangels zu ihren Gunsten wirkender Lizenzerteilung nicht aktivlegitimiert. Dies folge auch daraus, dass ein schriftliches Einverständnis von F nach Nr. III.3 des Lizenzvertrags erforderlich gewesen wäre, damit bei der Verschmelzung der T GmbH (W) auf die T GmbH (M) ein Übergang der behaupteten Lizenz bewirkt worden wäre.
Zudem mache das angegriffene Verfahren von der in Anspruch 1 beanspruchten technischen Lehre keinen Gebrauch. Abgesehen davon, dass eine Nutzung der Erfindung hier gemäß dem Anwendungsgebiet der behaupteten ausschließlichen Lizenz nicht relevant sei, wenn die Anlage nicht zur Identifikation von Aluminiumschrottteilen verwendet werde, werde die Erfindung mit den Anlagen der Beklagten nicht verwirklicht.
Diese entspreche keinem der in den Abschlussberichten gemäß Anlagen VP 6 und VP 7 dargestellten Prototypen noch der Darstellung in der Präsentation auf der Messe ALUMINIUM 2022, die versehentlich die Funktionsweise der Prototypen beschrieben habe. Anders als Letztere bestimmten die angegriffenen Anlagen ABC nicht die Geometrie des Werkstücks zur Identifikation einer flachen Ebene. Es treffe nicht zu, dass der ABC eine möglichst ebene Fläche auf dem Werkstück als potenziellen Messort auswähle. Die Anlage der Beklagten bestimme zumindest abgesehen von x-, y- und z- Koordinaten eines Messpunkts und insbesondere dem Abstand d der Fokussieroptik zur Werkstückoberfläche nicht weitere Geometrie-Parameter, insbesondere nicht den Neigungswinkel der Werkstückoberfläche. Soweit bei ihr eine Vermessung eines Profilquerschnitts erfolge, diene diese allein der Masseschwerpunktbestimmung, welche für die Arbeitsweise des Lasers nicht entscheidend sei und von dem Laser auch nicht berücksichtigt werde. Ihr Sensor erkenne bei Passieren eines Werkstücks lediglich eine Abweichung von der Nullebene (Förderband) und damit, dass überhaupt und wo ein Werkstück auf dem Förderband befindlich sei, und erfasse dann dessen x- und y-Koordinaten, um anhand dieser den Masseschwerpunkt des Werkstücks zu bestimmen. Eine Speicherung dieser Koordinaten erfolge nicht, vielmehr würden die Werte der y-Koordinaten auf einem x-Wert unmittelbar wieder verworfen, sobald die y-Koordinaten auf dem nächsten x-Wert ermittelt würden. Eine Bestimmung der Abstände d erfolge nicht. Der angesteuerte Messpunkt, an dem das Plasma induziert werde, werde unabhängig von der Werkstoffoberfläche und geometrischen Eigenschaften dieses Punkts bestimmt. Vereinfacht gesagt sei im System lediglich hinterlegt, in dem Randbereich des Werkstücks nicht zu messen; die Messung werde im ersten Punkt außerhalb dieses Randbereichs vorgenommen, egal welche Geometrie-Parameter dieser aufweise. Nur für diesen bestimme der 2D-Sensor den Abstand d für die Einstellung der Autofokussiereinrichtung.
Es fehle daher das Merkmal des Gegenstands des Anspruchs 1, wonach zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellen Messorts auf der Werkstückoberfläche bestimmt würden. Dies folge daraus, dass danach neben dem Abstand d mindestens zwei weitere Geometrie-Parameter, also Werte, bestimmt werden müssten, die den Messpunkt in einer für die Generierung des Plasmas und die nachfolgende Elementanalyse relevanten Weise geometrisch beschrieben, was auf die (bloßen) Koordinaten eines Messpunkts nicht zutreffe, auch nicht auf die (von der Klägerin hilfsweise zur Verletzungssubsumtion herangezogene) Distanz des Messpunkts vom Randbereich. Zudem sei das Merkmal nicht verwirklicht, wonach nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt werde, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befinde, weil damit gefordert sei, dass – anders im angegriffenen Verfahren – eine Mehrzahl von Elementanalysen pro Werkstückoberfläche (oder Werkstück) erfolge – abgesehen davon, dass beim angegriffenen Verfahren auch keine Toleranzbereiche für ohnehin nicht bestimmte Geometrie-Parameter im Sinn des Patentanspruchs vorgegeben seien.
Bei anderer Beurteilung sei der Rechtsstreit bis zur Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren auszusetzen, wo sich das Klagepatent als nicht rechtsbeständig erweisen werde.
Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil, auf dessen tatsächliche Feststellungen und Entscheidungsgründe ergänzend verwiesen wird, die Klage als unbegründet abgewiesen und die Kosten des Rechtsstreits unter Hinweis auf u.a. § 91a ZPO insgesamt der Klägerin auferlegt. Zur Begründung hat es sinngemäß ausgeführt:
Es sei nicht festzustellen, dass der Klägerin eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent erteilt worden sei.
Eine solche ergebe sich nicht aus dem Lizenzvertrag vom 29. Januar 2004. Mangels Bestimmung und Bestimmbarkeit des Vertragspartners, somit der essentialia negotii, seien die darauf gerichteten Willenserklärungen unwirksam. Aus der Auslegung der zum Abschluss des Lizenzvertrags in Stellvertretung abgegebenen Willenserklärung ergebe sich nicht mit hinreichender Sicherheit, dass XyZ [...]TECHNIK vertreten werden sollte. Einer Anwendung des Grundsatzes falsa demonstratio non nocet stehe entgegen, dass nicht festzustellen sei, dass XyZ [...]TECHNIK nach dem übereinstimmenden Willen beider Parteien Lizenznehmer sein sollte. Die Bestimmung des Vertragspartners sei auch nicht entbehrlich gewesen, weil nicht vorgetragen und lebensfremd sei, dass F kein Interesse an der Kenntnis ihres Vertragspartners hatte. Auch zu einem etwaigen Bestimmungsrecht des Vertretenen durch den Vertreter fehle Vortrag, ebenso dazu, dass sich die Vertreter später auf eine der beiden bei Vertragsschluss bestehenden Gesellschaften oder die XyZ GmbH als Vertragspartner geeinigt hätten. Selbst wenn die Vertragsparteien davon ausgegangen wären, es bestehe zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses neben XyZ HOLDING und XyZ [...]TECHNIK bereits eine weitere Gesellschaft XyZ GmbH, würde dies zur Unwirksamkeit der dann für einen konkret bestimmten, aber tatsächlich nicht existenten Vertretenen abgegebenen Willenserklärung führen. Der Vollzug eines unwirksamen Vertrags könne ohne besondere gesetzliche Anordnung eine „Heilung“ nicht herbeiführen. Zu Handlungen vertretungsberechtigter Personen, die als konkludenter Neuabschluss einer Lizenzvereinbarung auszulegen wären, habe die Klägerin nicht vorgetragen.
Etwas anderes ergebe sich auch nicht der Lizenzbestätigung 2021 oder der Lizenzbestätigung 2023. Ein Verständnis als Genehmigung des Lizenzvertrags sei nicht geeignet, einen wirksamen Lizenzvertrag zu begründen. Für ein Angebot zum Neuabschluss eines Lizenzvertrags gebe die Auslegung der Lizenzbestätigungen nichts her; auch eine Umdeutung entsprechend § 141 BGB komme nicht in Betracht.
Die Klägerin habe auch nicht zum Ausdruck gebracht, Rechte von F in Prozessstandschaft geltend zu machen.
Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung, mit der sie ihr erstinstanzliches Begehren weiterverfolgt.
Die Klägerin macht geltend, die Klageabweisung aufgrund der Einschätzung, die Klägerin sie nicht aktivlegitimiert, sei rechtsfehlerhaft. Das Landgericht habe die Anforderungen an eine wirksame Stellvertretung bei unternehmensbezogenen Geschäften überspannt. Der Lizenzvertrag habe lediglich den wahren Unternehmensträger unrichtig bezeichnet, nämlich die XyZ [...]TECHNIK als „XyZ GmbH“, mit dem bei unternehmensbezogenen Geschäften im Allgemeinen der Vertrag zustande komme, wenn der oder die Vertreter überhaupt durch einen Unternehmensträger bevollmächtigt worden seien und der Vertragspartner das Geschäft mit dem (wahren) Betriebsinhaber schließen wolle; da die Klägerin in jedem Fall Rechtsnachfolgerin des wahren Unternehmensträgers geworden sei, sei sie daher aktivlegitimiert. XyZ [...]TECHNIK sei ursprüngliche Vertragspartnerin gewesen. Dies folge aus dem Schreiben vom 18. Juni 2003, das nach dem Briefkopf XyZ [...]TECHNIK zuzurechnen sei und auf den Lizenzvertrag Bezug nehme, und den im Archiv gefundenen Rechnungen. Entgegen der Ansicht des Landgerichts sei auch die Lizenzbestätigung wirksam abgeschlossen worden. Hieraus folge zumindest ein konkludenter Neuabschluss des Lizenzvertrags zwischen F und der Klägerin. Der Einzelvertretungsmacht von TT stehe nicht das in der Vollmachterteilung statuierte „Vier-Augen-Prinzip“ entgegen; das Landgericht verkenne, dass es sich dabei lediglich um eine interne Sicherungsvorkehrung handele, aus der nicht auf Gesamtvertretungsmacht zu schließen sei. Hilfsweise folge aus der Lizenzbestätigung 2023 jedenfalls ein Neuabschluss des Lizenzvertrags. Der Berufungsangriff sei entscheidungserheblich, weil die weiteren Voraussetzungen der streitgegenständlichen Ansprüche vom Landgericht bei der Klageabweisung wegen vermeintlich fehlender Aktivlegitimation nicht geprüft worden seien; im Übrigen verweist die Klägerin auf die näheren tatsächlichen Umstände und das Klagevorbringen, wie sie sich aus dem angefochtenen Urteil ergäben. Zuletzt ergänzt sie ihre Ausführungen zur Patentverwirklichung.
Ergänzend führt sie aus, auch ausgehend von der tatsächlichen Darstellung des angegriffenen Verfahrens durch die Beklagte würden mit den x- und y-Koordinaten, für die der Profilsensor das Kriterium „z ungleich Null“ erkenne, konkrete Geometrie-Parameter im Sinn des Patentanspruchs 1 für die LIBS-Messung bestimmt, die sodann im Sinn dieses Patentanspruch innerhalb eines Toleranzbereichs liegen müssten, damit im angegriffenen Verfahren die betreffende Stelle des Werkstücks als Messort gewählt werde; der Toleranzbereich sei insofern so definiert, dass alle Punkte außerhalb des Randbereich potentielle Messorte seien, oder der Toleranzbereich liege jedenfalls in dem vordefinierten Abstand vom Rand, so dass alle Punkte, die dieses Kriterium erfüllen, potenzielle Messorte seien. Im Übrigen lasse sich – so die Erläuterung der Klägerin in der mündlichen Verhandlung – davon ausgehen, dass bei der angegriffenen Anlage kein exakter Abstand zum Randbereich vorgegeben sei, sondern eine Messung dann erfolge, wenn der Abstand des in Betracht gezogenen Messorts vom Rand sich innerhalb eines bestimmten Wertebereichs befinde.
Die Klägerin b e a n t r a g t,
das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 17. November 2023, Az. 7 O 19/23, aufzuheben und sinngemäß wie in erster Instanz zu 1. bis 3. beantragt, allerdings ohne den Einschub „, insbesondere der Betriebskosten des Verfahrens und gegebenenfalls an Dritte gezahlte Lizenzgebühren,“, neu zu fassen.
Die Beklagte b e a n t r a g t,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagte verteidigt das landgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens. Die Rechtsprechung zu unternehmensbezogenen Geschäften hebele das Offenkundigkeitsprinzip nicht aus und sei – mangels Existenz des vertretenen Unternehmens und wegen der Unterzeichnung durch zwei Geschäftsführer unterschiedlicher existierender Gesellschaften und somit mangels Bestimmbarkeit des Vertretenen – auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar bzw. ändere nichts daran, dass der Lizenzvertrag mangels Übereinkunft über die Partei des Lizenznehmers unwirksam sei. Die zuletzt insbesondere auf das Schreiben 2003 gestützte Behauptung, XyZ [...]TECHNIK sei ursprünglich die Vertragspartnerin von F gewesen, sei unschlüssig. Dieses Schreiben belege vielmehr, dass man im Namen einer Gesellschaft gehandelt habe, die zu diesem Zeitpunkt nicht existiert habe. Dass F Rechnungen an XyZ [...]TECHNIK adressiert habe, bedeute ebenfalls nicht, dass diese nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien die Vertragspartnerin des Lizenzvertrags gewesen sei; im Übrigen seien die Rechnungen fehlerhaft in Ansehung dessen, dass XyZ [...]TECHNIK nicht mehr existiert habe und in der Rechnung von 2009 fehlerhaft bezeichnet sei, woraus folge, dass den Parteien unklar gewesen sei, welche Gesellschaft existiert habe und Vertragspartei sein sollte. Die Lizenzbestätigung 2021 sei nicht als Angebot auf Abschluss eines neuen Lizenzvertrags auszulegen und für F mit Rücksicht auf das „Vier-Augen-Prinzip“ nicht mit Vertretungsmacht unterzeichnet. Auch mit der Lizenzbestätigung 2023 sei nach dem Inhalt der dortigen Erklärungen kein neuer Lizenzvertrag geschlossen worden. Im Übrigen beanstandet die Beklagte die Reichweite der erhobenen Ansprüche in mehrfacher Hinsicht.
Die Beklagte erläutert (allein mündlich in der Verhandlung vom 26. Februar 2025), die Bedingung, ob in z-Lage ungleich Null eine Oberfläche anzutreffen sei, also sich ein Werkstück befinde, werde nur in einem – so zu erkennenden – Randbereich eines Werkstücks geprüft, wobei allerdings nicht bestritten werde, dass für diese Bedingungsprüfung der z-Wert vom Sensor gemessen werde, der allerdings sogleich nach dieser Bedingungsprüfung wieder verworfen werde. Erst an anderer Stelle des so in seinem Randbereich erkannten Werkstücks und nur für diese werde sodann der Abstand d bestimmt. Bei der Bestimmung des Masseschwerpunkts würden keine z-Werte gespeichert. Die Messstelle werde so gewählt, dass die Messung an einer Stelle mit genau vorgegebenem Abstand vom Rand des Werkstücks erfolge, also eine relativ zum Rand „fixe“ Messstelle (ohne Toleranz) vorgegeben sei.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 26. Februar 2025 verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist überwiegend begründet und führt auch zu einer von der Verteilung im angefochtenen Urteil abweichenden Kostenentscheidung.
Die von der Klägerin zuletzt noch begehrte Verurteilung zu Auskunft und Rechnungslegung sowie die nach § 256 Abs. 1 ZPO zulässig beantragte Feststellung der Schadensersatzpflicht sind wegen überwiegender Begründetheit der Klage im hier tenorierten Umfang auszusprechen. Auch die Forderung nach Unterlassung mit der beantragten Ordnungsmittelandrohung nach § 890 ZPO war – bis zu der als erledigendes Ereignis angeführten Vollendung der Schutzdauer des Klagepatents – berechtigt. Diese zulässig erhobenen Ansprüche bestehen – bzw. bestanden bis zum Patentablauf (was die Unterlassung angeht).
Die Klägerin ist nämlich entgegen der Beurteilung des Landgerichts zur Geltendmachung solcher Ansprüche prozessual und in der Sache berechtigt (dazu nachfolgend I.), die sich gemäß Art. 2 Abs. 2, Art. 64 Abs. 1, 3 i.V.m. § 139 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 140a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 PatG und in zu Gewohnheitsrecht erstarkter Anwendung von § 242 BGB aus den hier gegenständlichen Handlungen ergeben, weil das angegriffene Verfahren patentgemäß ist. Da die Beklagte diese Handlungen im Sinn von § 9 PatG hinsichtlich des angegriffenen Verfahrens vorgenommen hat, ist sie im Verletzungsfall hinsichtlich sämtlicher Ansprüche passivlegitimiert (dazu nachfolgend II.), zumal ihre Verantwortlichen eine Verwirklichung des Patentanspruchs zumindest hätten erkennen müssen. Ihre Handlungen unterlagen auch nicht dem Versuchsprivileg nach § 11 Nr. 2 PatG (dazu nachfolgend III.). Nach den hier zu treffenden Feststellungen ist auch davon auszugehen, dass das angegriffene Verfahren dem Patentanspruch 1 unterfällt (dazu nachfolgend IV.). Die Aussprüche im Einzelnen ergeben sich daraus, dass die erhobenen Ansprüche insbesondere in den von der Beklagten gerügten Einzelheiten der begehrten Rechtsfolgen – nur – teilweise zu weit gehen (dazu nachfolgend V.).
I. Die Klägerin ist im Verletzungsfall als Verletzte im Sinn von Art. 64 Abs. 3 EPÜ i.V.m. §§ 139 ff PatG zur Durchsetzung aller aus der Verletzung des Klagepatents durch die Beklagte in dem von den Klageanträgen erfassten Anwendungsgebiet (Identifikation von Aluminiumschrotteilen) und Zeitraum entstandenen Ansprüche befugt und deren Gläubigerin (Aktivlegitimation).
Zu Gunsten der umwandlungsrechtlichen Rechtsvorgängerin und zuletzt der Klägerin bestand insoweit im jeweiligen Handlungszeitpunkt entgegen der Ansicht der Beklagten und des Landgerichts eine wirksame ausschließliche Lizenz am Klagepatent. Die Klageabweisung kann daher insbesondere nicht mit der vom Landgericht gegebenen (allein tragenden) Begründung aufrechterhalten werden, weder hinsichtlich einer Rechtsvorgängerin der Klägerin noch hinsichtlich (wenigstens später) der Klägerin selbst sei festzustellen, dass dieser eine (ausschließliche) Lizenz am Klagepatent eingeräumt worden sei.
1. Nach dem der Berufungsentscheidung zugrunde zu legenden und schon in erster Instanz gehaltenen Sachvortrag ist entgegen der Beurteilung, zu der das Landgericht gelangt ist, bereits davon auszugehen, dass der Lizenzvertrag, der unstreitig auf die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz am Klagepatent zu Gunsten der dort als „XyZ GmbH“ bezeichneten Gesellschaft gerichtet war, zwischen F als Lizenzgeber und XyZ [...]TECHNIK als Lizenznehmerin (wirksam) zustande gekommen ist.
Auf diese Lizenzgewährung haben sich F und XyZ [...]TECHNIK mit den schriftlichen Erklärungen der Unterzeichner des Lizenzvertrags, namentlich von HH seitens der Lizenznehmerin, geeinigt. HH hat damit nach dem insoweit unstreitigen Parteivorbringen innerhalb der ihm als Geschäftsführer der XyZ [...]TECHNIK zustehenden Vertretungsmacht gehandelt. Entgegen der Ansicht des Landgerichts umfassten die übereinstimmenden Vertragserklärungen auch hinsichtlich der Frage, welche Partei Lizenznehmer sein soll, die für eine vertragliche Einigung erforderlichen wesentlichen Vertragsbestandteile (essentialia negotii), indem sie auf einen Vertrag mit XYZ [...]TECHNIK als Lizenznehmerin gerichtet waren, und war die Erklärung von HH im Sinn von § 164 Abs. 1 Satz 1 BGB im Namen von XyZ [...]TECHNIK abgegeben.
a) Nach den gesetzlichen Regeln der Stellvertretung, die auch für organschaftliches Handeln (hier gem. § 35 Abs. 1 Satz 1 GmbHG) gelten, muss eine abgegebene Willenserklärung nicht nur offenlegen, dass sie für einen anderen abgegeben wird (vgl. nur MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl. § 164 Rn. 119 mwN), sondern – nach dem allgemeinen Grundsatz der Privatautonomie und bei Verträgen nach dem allgemeinen Erfordernis einer Erklärung hinsichtlich der wesentlichen Vertragsbestandteile (essentialia negotii; vgl. MünchKommBGB/Busche, 10. Aufl., § 145 Rn. 6 mwN) – auch, wer der Vertretene ist (MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl. § 164 Rn. 122 mwN).
Für die Wirkung einer in Stellvertretung abgegebenen Erklärung macht allerdings keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll (§ 164 Abs. 1 Satz 2 BGB). Für eine Offenkundigkeit der Stellvertretung genügt es, wenn sich die Person des Vertretenen aus der Erklärung des Vertreters durch Auslegung mit Rücksicht auf den objektiven Empfängerhorizont ergibt (MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl., § 164 Rn. 17). Auch bei der Beurteilung der Frage, in welchem Namen der Vertreter einen Vertrag abschließt, kommt es – wie stets im Rechtsverkehr bei der Auslegung von Willenserklärungen – auf den objektiven Inhalt der Erklärung des Vertreters an, also darauf, wie sich die Erklärung nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte für einen objektiven Betrachter in der Lage des Erklärungsgegners darstellt (§§ 133, 157 BGB; vgl. BGH, NJW 2000, 2344, 2343; NJW 2011, 1666 Rn. 11). Bei der Auslegung hinsichtlich der Frage, wer vertreten wird, sind die gesamten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere auch die dem Rechtsverhältnis zu Grunde liegenden Lebensverhältnisse, die Interessenlage, der Geschäftsbereich, dem der Erklärungsgegenstand zugehört, und die typischen Verhaltensweisen (vgl. BGH, NJW 2011, 1666 Rn. 11). Dies hat auch das Landgericht zutreffend ausgeführt. Das gilt insbesondere, wenn wegen der Vertretungsmacht für mehrere Personen ungewiss ist, in wessen Namen der Vertrag geschlossen wird (vgl. BGH, NJW 2000, 2344, 2343; MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl. § 164 Rn. 129 mwN). Dass auf den ersten Blick zweifelhaft ist, für welche von mehreren vertretenen Gesellschaften jemand auftritt, steht daher einem für und gegen einen bestimmten Vertretenen wirkenden Vertreterhandeln nicht entgegen, wenn dies letztlich durch Auslegung gemäß den insoweit allgemein geltenden Maßstäben nach den Umständen zu ermitteln ist (vgl. Staudinger/Schilken, BGB (2024), Vor §§ 164 ff, Rn. 35). Dementsprechend beurteilt sich etwa auch die Frage, für welche von mehreren, insbesondere konzernverbundener und unter ähnliche Firma tätigen Gesellschaften, eine Willenserklärung in Stellvertretung abgegeben worden ist, gemäß §§ 133, 157 BGB nach dem Empfängerhorizont (BGH, NJW-RR 1986, 456, 457).
b) Die Grundsätze über unternehmensbezogene Geschäfte ändern nichts an dem im Vertretungsrecht geltenden Offenkundigkeitsprinzip. Auch in diesen Fällen muss der Vertragspartner, das Unternehmen, für den Geschäftspartner von vornherein eindeutig erkennbar sein. Nur wenn das Geschäft in dem Sinn unternehmensbezogen ist, dass es mit einem bestimmten Handelsunternehmen abgeschlossen und ersichtlich der Inhaber dieses Unternehmens Vertragspartner werden sollte, wird der tatsächliche Unternehmensinhaber Vertragspartner. Es handelt sich bei diesem Grundsatz nicht um eine Beweis-, sondern um eine Auslegungsregel, die voraussetzt, dass der Handelnde sein Auftreten für ein Unternehmen hinreichend deutlich macht (BGH, NJW 2000, 2984, 2985 mwN; MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl. § 164 Rn. 131 mwN). Hat der Vertragspartner keine bestimmten Vorstellungen, welches von mehreren Unternehmen bei einem derart betriebsbezogenen Geschäft Vertragspartei werden sollte, so kann sich daher nur aufgrund einer Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont des Vertragsgegners gegebenenfalls ein bestimmtes Unternehmen als das Vertretene ergeben, das aus den objektiven Umständen als Vertragspartner in Betracht kam (siehe BGH, WM 1978, 1151 [juris Rn. 7]).
c) Das Landgericht hat in diesem Zusammenhang den Umstand hervorgehoben, dass der vorliegende Vertrag auf die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an einem Patent gerichtet ist, die insbesondere hinsichtlich der Identifikation des Lizenznehmers das Interesse des Rechtsverkehrs über die am Vertrag (potentiell) beteiligten Personen hinaus berührt. Dies ändert allerdings nichts an den vorstehenden Maßstäben der Regeln des Allgemeinen Teils des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Rechtsgeschäft, hier zu Auslegung von Willenserklärungen und den Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung.
Das Offenkundigkeitsprinzip dient zumindest insbesondere dem Interesse des Vertragsgegners (Staudinger/Schilken, BGB (2024), Vor §§ 164 ff, Rn. 35 mwN; MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl., § 164 Rn. 17 mwN). Zudem mag es dem Schutz des gesamten Rechtsverkehrs dienen, wenn die an dem Rechtsgeschäft beteiligte Person in diesem Sinn offenkundig sein muss (Staudinger/Schilken, BGB (2024), Vor §§ 164 ff, Rn. 35 mwN; MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl., § 164 Rn. 17 mwN). Ob dieses Ziel mit dem Offenkundigkeitsprinzip eigenständig oder lediglich mittelbar (so Staudinger/Schilken, BGB (2024), Vor §§ 164 ff, Rn. 35 mwN) oder als Reflex (MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl., § 164 Rn. 17 mwN) gefördert wird, muss hier nicht vertieft werden.
Das Landgericht hat zwar mit Recht darauf hingewiesen, dass namentlich bei der hier in Rede stehenden Einräumung einer ausschließlichen Patentlizenz Dritte ein Interesse an der Bestimmung der Person des Lizenznehmers haben können, weil eine solche Lizenz gleichsam dingliche Rechtswirkung gegenüber jedermann entfaltet (vgl. BGHZ 83, 251, 256 - Verankerungsteil; Deichfuß/Tochtermann in Benkard, PatG, 12. Aufl., § 15 Rn. 92 mwN), insbesondere dem ausschließlichen Lizenznehmer ein selbstständiges Benutzungs- und Verbietungsrecht gewährt, das ihn zur Geltendmachung der in §§ 139 ff PatG vorgesehenen Ansprüche gegen Dritte berechtigt (vgl. nur BGHZ 176, 311 Rn. 35 - Tintenpatrone; BGH, GRUR 2013, 1269 Rn. 12 - Wundverband; Deichfuß/Tochtermann in Benkard, PatG, 12. Aufl., § 15 Rn. 97, jeweils mwN). Insoweit ist dem Interesse des Rechtsverkehrs an der Bestimmbarkeit des ausschließlichen Lizenznehmers nicht bereits durch die Möglichkeit einer Eintragung der ausschließlichen Lizenz in das nach § 30 PatG geführte Register genügt. Denn die Eintragung erfolgt nur auf Antrag des Patentinhabers oder Lizenznehmers, wozu keine Verpflichtung besteht, und ist die für die Wirkungen der ausschließlichen Lizenz nicht konstitutiv (vgl. Benkard/Rupp-Swienty, PatG, 12. Aufl., § 30 Rn. 47; BeckOK-PatR/Rothe/Otten-Dünnweber, Stand Okt. 2024, PatG § 30 Rn. 52). Insofern sind Dritte – anders als etwa bei Verfügungen über das Eigentum – nicht notwendig durch eine Publizität wie bei einer Übergabe der beweglichen Sache durch den Besitz oder bei einem Grundstück durch den Grundbucheintrag geschützt (siehe dazu MünchKommBGB/Schubert, 10. Aufl., § 164 Rn. 17). Die allgemeine und für die ausschließliche Patentlizenz besondere Bedeutung der Bestimmung des Vertretenen führt aber nicht dazu, dass im vorliegenden Zusammenhang die Anforderungen an die Offenkundigkeit dahin verschärft wären, dass deren Erfüllung an den Erkenntnismöglichkeiten Dritter zu messen wäre. Ohnehin hängt die Wirksamkeit der Stellvertretung, auch einer dinglich wirkenden ausschließlichen Lizenzeinräumung, nicht davon ab, dass Dritte, die an dem Rechtsgeschäft nicht beteiligt sind, überhaupt davon Kenntnis erlangen. Maßgeblich bleibt vielmehr wie auch sonst der Empfängerhorizont des Vertragsgegners, gegebenenfalls einschließlich der nur diesem bekannten oder erkennbaren Umstände, die auf die Person des Vertretenen schließen lassen. Dritte sind insoweit dadurch geschützt, dass die Geltendmachung einer wirksamen Lizenzerteilung im Prozess ihnen gegenüber die Offenlegung und gegebenenfalls den Beweis dieser für die Auslegung der Vertragserklärung maßgeblichen Umstände erfordert.
Ob die Bedeutung, die eine ausschließliche Patentlizenz für den gesamten Rechtsverkehr haben kann, dazu führt, dass dem Patentinhaber aus Rechtsgründen versagt ist, sich im Rahmen seiner Privatautonomie aus Gleichgültigkeit hinsichtlich der Person des Lizenznehmers auf eine Lizenzierung als ein Geschäft an den, den es angeht, einzulassen, ohne dass ihm gegenüber offengelegt wird, ob oder zumindest für wen sein Gegenüber in Vertretung handelt (siehe dazu allgemein BGHZ 114, 74, 79 f; in: Erman/Finkenauer BGB, 17. Aufl., § 164 Rn. 14 mwN), kann hier dahinstehen. Abgesehen davon, dass ein Fall kaum vorstellbar und auch hier nicht ersichtlich ist, in dem einem Patentinhaber gleichgültig wäre, zu wessen Gunsten eine von ihm erteilte ausschließliche Lizenz begründet werden soll und wer ihm gegenüber als Vertragspartner für die Erfüllung der Pflichten des Lizenznehmers einstehen soll, bedarf es einer solchen Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip hier nicht, um die Wirksamkeit des Lizenzvertrags zu begründen.
d) Im Streitfall liegt nicht nur – worüber die Parteien nicht streiten – ein Handeln der lizenznehmerseitigen Vertragsunterzeichner als Organ einer juristischen Person und also nicht in eigenem Namen vor, sondern ergibt sich auch – entgegen der Ansicht der Beklagten und des Landgerichts – gemäß den vorstehenden Maßstäben der Auslegung, dass die XyZ [...]TECHNIK nach den aus Sicht des Lizenzgebers bei Vertragsschluss offenbaren Umständen die vertretene Gesellschaft sein sollte.
aa) Allerdings enthalten die Vertragserklärungen keine ausdrückliche Bezeichnung des Vertretenen, aus der sich wenigstens unter Heranziehung des Handelsregisters ohne weiteres dessen Identität ergäbe. Denn eine Gesellschaft, deren eingetragene Firma mit der in der Vertragsurkunde gewählten ausdrücklichen Bezeichnung der Lizenznehmerin als „XyZ GmbH“ übereinstimmt, existierte zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Vertrag nimmt auch auf keine sonstigen Unterlagen Bezug, in denen ausdrücklich angegeben würde, welches Unternehmen mit abweichender Firma mit dieser Bezeichnung gemeint oder Lizenznehmer sein sollte. Dies wird nicht einmal in dem – vom Lizenzvertrag auch nicht erwähnten – Schreiben 2003 ausdrücklich angegeben, das zudem wiederum angesichts der dort verwendeten Firma „XyZ® GmbH“ keine Bezeichnung des Vertretenen enthält, die diesen ausdrücklich und eindeutig (jedenfalls unter Heranziehung des Handelsregisters) angäbe.
bb) Dass die XyZ [...]TECHNIK aus Sicht beider Vertragsparteien nach dem jeweiligen Empfängerhorizont als Lizenznehmerin des Lizenzvertrags gemeint war, ergibt sich aber aus den Umständen.
(1) Allerdings sind mehrere der vom Landgericht mit Recht angesprochene Umstände ambivalent. Der Lizenzvertrag ist auf Lizenznehmerseite durch zwei Personen unterzeichnet, die jeweils als Geschäftsführer Organ je einer der beiden in Betracht kommenden „XyZ“-Gesellschaften (XyZ [...]TECHNIK und der XyZ HOLDING) besaßen, was sich auch aus dem Handelsregister, mithin aus Sicht von F ergab. Ferner traf die im Lizenzvertrag an zwei Stellen angegebene Anschrift des Lizenznehmers, soweit (insbesondere für F) ersichtlich, auf beide Gesellschaften mit Sitz in W zu.
(2) Der Inhalt des Lizenzvertrags enthält indes jedenfalls auch nicht umgekehrt Anzeichen, welche XyZ [...]TECHNIK als Vertragspartei ausschließen. Weder die von der eingetragenen Firma abweichende Bezeichnung noch der Umstand, dass der Vertrag durch GP mitunterzeichnet wurde, widerlegen ein organschaftliches Handeln der XyZ [...]TECHNIK. Dies gilt unabhängig davon, dass aus Sicht von F (anhand des Handelsregisters) erkennbar GP kein Organ von XyZ [...]TECHNIK war und es seiner Mitwirkung zur wirksamen Abgabe einer Willenserklärung von XyZ [...]TECHNIK durch den alleinvertretungsberechtigten HH nicht bedurfte. Denn auch umgekehrt hätte es einer Mitwirkung von HH zu einer Vertretung von XyZ HOLDING durch deren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer GP nicht bedurft. Insbesondere eine Mitunterzeichnung eines von einer Konzerngesellschaft geschlossenen Vertrags durch einen Vertretungsberechtigten der Holdinggesellschaft ist aber aus Sicht des Rechtsverkehrs nicht unplausibel. Sie kann etwa auf – von der Wirksamkeit der Stellvertretung losgelösten – Absprachen oder Rechtsbeziehungen im Innenverhältnis des Konzerns beruhen, wonach etwa eine Konzerngesellschaft der Holdinggesellschaft gegenüber bei bestimmten Rechtsgeschäften zur Einholung einer Zustimmung verpflichtet sein mag. Umgekehrt erschiene fernliegend, dass ein durch die Holdinggesellschaft vorgenommenes Erwerbsgeschäft nicht nur durch deren Vertretungsberechtigten, sondern durch das Organ einer Konzernuntergesellschaft mitunterzeichnet würde.
(3) Mangels Anhaltspunkten für die Existenz einer dritten „XyZ“-Gesellschaft, konnte als Lizenznehmer (insbesondere aus Sicht von F) nur eine der beiden bestehenden Gesellschaften gemeint sein. Nichts spricht dafür, dass F hätte annehmen dürfen, der Vertrag werde im Namen einer (noch) nicht existierenden Gesellschaft geschlossen.
(4) Entgegen der Ansicht des Landgerichts sprach insbesondere das Schreiben vom 18. Juni 2003 aus Sicht eines objektiven Empfängers in der Situation von F dafür, dass der damit angebahnte Lizenzvertrag vom 12./29. Januar 2004 auf die Erteilung einer Lizenz an XyZ [...]TECHNIK als Vertragspartei gerichtet war.
Zwar finden sich auch in dem Schreiben 2003 keine ausdrücklich und zutreffend die XyZ [...]TECHNIK bezeichnenden, vielmehr unklare Informationen darüber, für wen mit diesem Schreiben gehandelt werden sollte. Denn auch dort ist das Unternehmen, für das der Unterzeichner sich äußert, in Postanschrift- und Unterschriftszeile als „XyZ® GmbH“ bezeichnet, ebenso in dem Stempel mit der auch im Lizenzvertrag angegebenen Adresse in W. Eine Zuordnung zu einer der beiden „XyZ“-Gesellschaften ist zudem dadurch erschwert, dass die Fußzeile eine Geschäftsführung bestehend aus „GP, HH, GR“ angibt, was auf keine der beiden Gesellschaften zutraf, vielmehr kumulativ insbesondere die jeweiligen Geschäftsführer beider Gesellschaften umfasst. Zudem enthält das Schreiben freilich – unabhängig von seiner Zurechnung zu einer bestimmten Gesellschaft – keine ausdrückliche Erklärung darüber, ob der Lizenzvertrag gerade mit derjenigen Gesellschaft abgeschlossen werden soll, für die das Schreiben verfasst sein soll.
Den weiteren Umständen des Schreibens 2003 ist aber zu entnehmen, dass eine Lizenznahme durch XyZ [...]TECHNIK angestrebt war.
Dies folgt insbesondere daraus, dass nach dem gesamten Inhalt des Schreibens deutlich wird, dass dieses im Namen von XyZ [...]TECHNIK versandt wurde. Dafür spricht zunächst der Briefkopf mit den beiden Zeilen „XyZ®“ und „Daten- und Systemtechnik nach Maß“, die abgesehen von dem Zeichen „®“ gemeinsam gerade die Firma von XyZ [...]TECHNIK ergeben. Die Einfügung des Registriert-Zeichens lässt auf eine eingetragene und von dem in Rede stehenden Unternehmen zumindest verwendete Marke schließen. Dabei ist indes für die Bestimmung dieses vertretenen Unternehmens nicht entscheidend, ob eine solche Marke tatsächlich besteht und zu wessen Gunsten sie eingetragen ist, zumal eine Verwendung auch in Lizenz eines anderen (konzernverbundenen) Markeninhabers (etwa einer Holdinggesellschaft) in Betracht kommt. Zugleich macht dieses Zeichen deutlich, dass es sich bei dem vorangestellten (Wort-)Zeichen „XyZ“ nicht notwendig um die Firma oder das Unternehmenskennzeichen des vertretenen Unternehmens handeln muss, sondern möglicherweise um eine davon abweichende Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen. Der Zusatz „Daten- und Systemtechnik nach Maß“ kann zwar theoretisch eine bloß beschreibende Angabe ohne unternehmensbezeichnende Funktion sein, etwa nach Art eines Werbeslogans. Dies liegt aber hier aus Sicht des Adressaten hier schon deshalb fern, weil – für F erkennbar – (nur) eine der beiden in Betracht kommenden „XyZ“-Gesellschaften, nämlich XyZ [...]TECHNIK, exakt diese Wortfolge in ihrer eingetragenen Firma trägt. Aus der Verwendung der im Wesentlichen übereinstimmenden Zeichenkombination in dem Schaubild auf der letzten Seite der Präsentation gemäß Anlage VP 28 folgt nichts Anderes. Zudem ist fernliegend, dass die gerade andere Gesellschaft, bei der es sich schon nach ihrer Firma ausdrücklich um eine Holdinggesellschaft handelt, im Zusammenhang mit ihrer Unternehmensbezeichnung einen solchen besonderen beschreibenden Zusatz zum Kernbestandteil des „Konzernnamens“ verwenden würde, der auf am Markt erbrachte Leistungen von Waren oder Diensten hinweisen würde. Entsprechendes gilt, soweit das Schreiben zudem auf einen im Zweifel solche Leistungserbringung oder -bewerbung umfassenden Marktauftritt auf einer Internetseite (www.xyz.de) hinweist. Dafür, dass das Schreiben für XyZ [...]TECHNIK versandt worden ist, spricht auch seine – hier alleinige – Unterzeichnung durch HH, der nur Organ dieser Gesellschaft war. Schließlich ergibt sich dies auch aus der eindeutig allein XyZ [...]TECHNIK zuordenbaren einzigen Handelsregisternummer, die in der Fußzeile des Schreibens enthalten ist.
Ist somit das Schreiben 2003 aus Sicht von F der XyZ [...]TECHNIK zuzuordnen, spricht mangels gegenteiliger Anhaltspunkte nichts dafür, dass damit der Abschluss eines Lizenzvertrags mit einer anderen Konzerngesellschaft, insbesondere gar mit einer nicht existierenden Gesellschaft der Firma XyZ GmbH, angebahnt werden sollte. Derartiges findet in dem Inhalt des Schreibens keinen Anklang. Auch sonstige dahingehende Verlautbarungen, etwa während der weiteren Vertragsanbahnung, sind nicht ersichtlich. Die bloße Verwendung einer auf keine der beiden bestehenden „XyZ“-Gesellschaften zutreffenden Unternehmensbezeichnung genügt nicht. Auch die unzutreffende Benennung weiterer Geschäftsführer in dem Schreiben widerlegt aus Sicht des objektiven Empfängers nicht die Zuordnung zu XyZ [...]TECHNIK, deren Handelsregisternummer angegeben ist.
Das Schreiben 2003 und die weiteren in den vorstehenden Erwägungen berücksichtigten Umstände sind der Entscheidung auch unabhängig von der gerügten Verspätung dieses Vorbringens zugrunde zu legen. Die insoweit für die Vertragsauslegung maßgeblichen objektiven Umstände, die damit vorgetragen sind, hat die Beklagte nicht bestritten. Die Berücksichtigung dieses schon in erster Instanz gehaltenen Vortags konnte daher mangels Beweisbedürftigkeit jedenfalls nicht zu einer solchen Verzögerung der Entscheidung, die gerade zur Feststellung dieser Umstände eintreten würde. Unabhängig davon, ob die Zulassung dieses Vortrags aus anderem Grund eine Beweisaufnahme (über sonstige Umstände) erforderlich gemacht und daher eine Verzögerung der erstinstanzlichen Entscheidung bewirkt hätte, von der die Möglichkeit einer Zurückweisung nach § 296 Abs. 1 oder 2 ZPO abhinge, ist dieses Vorbringen jedenfalls im Berufungsrechtszug zu beachten. Denn nach § 531 Abs. 1 ZPO bleiben lediglich Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszug zu Recht zurückgewiesen worden sind, ausgeschlossen. Das Rechtsmittelgericht kann eine – wie hier – von der Vorinstanz unterlassene Zurückweisung nicht nachholen (vgl. nur BGHZ 166, 227 Rn. 12; BGH, NJW 2017, 2288 Rn. 15, jeweils mwN).
Ob im Übrigen die im Berufungsverfahren zuletzt weiter vorgelegte Präsentation vom April 2004 dafür spricht, dass XyZ [...]TECHNIK Vertragspartei des Lizenzvertrags werden sollte, ist nicht mehr entscheidend.
(5) Auch die sonstigen Begleitumstände bei Vertragsschluss und die Verkehrssitte sprechen aus Sicht eines objektiven Empfängers der Vertragserklärungen nicht dagegen, vielmehr dafür, dass der Lizenzvertrag mit XyZ [...]TECHNIK als Lizenznehmerin zustande kommen sollte.
Dafür spricht insbesondere, dass XyZ HOLDING aufgrund der eindeutig auf eine Eigenschaft als Holdinggesellschaft hindeutenden Firma aus Sicht von F keinen erkennbaren eigenen Bedarf an der Patentbenutzung hatte. Solcher Bedarf war vielmehr bei einer operativen Gesellschaft zu erwarten. Zwar hat das Landgericht im Ansatz zutreffend darauf hingewiesen, dass es nicht unüblich ist, dass die im Konzern genutzten Schutzrechte durch eine Konzernobergesellschaft gehalten werden, die weiteren Konzerngesellschaften die zur Benutzung der Schutzrechte erforderlichen Lizenzen erteilen kann. Hier steht allerdings kein Erwerb des Schutzrechts selbst in Rede, sondern die Frage, welcher Partei eine ausschließliche Lizenz an einem – in Inhaberschaft eines Dritten bleibenden – Schutzrecht eingeräumt werden sollte. Dies hat auch das Landgericht nicht verkannt, das auf die Möglichkeit der Unterlizensierung hingewiesen hat. Ob es allgemein üblich oder zumindest verbreitet ist, dass Konzernobergesellschaften Lizenzen an Schutzrechten, deren Gegenstand sie nicht selbst nutzen, nehmen, um das Benutzungsrecht den darauf angewiesenen Konzerngesellschaften durch Unterlizenz zu verschaffen, kann dahinstehen. Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz mag zwar grundsätzlich das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen haben (Deichfuß/Tochtermann in Benkard, PatG, 12. Aufl. § 15 Rn. 104 mwN). Diese Berechtigung statuiert zumindest der vorliegende Lizenzvertrag unabhängig von einer Zustimmung des Patentinhabers, indes mit der Verpflichtung des (Haupt-)Lizenznehmers, den Unterlizenznehmer an den Lizenzgeber mitzuteilen (Nr. III.4.1). Hätte XyZ HOLDING Vertragspartner sein sollen, wäre daher aus Sicht von F zu erwarten gewesen, dass zugleich mit dem Abschluss des Lizenzvertrags eine operative Gesellschaft als Unterlizenznehmerin benannte würde, weil allein die ausschließliche Lizenz einer Holdinggesellschaft noch nicht die beabsichtigte Nutzung des Schutzrechts im operativen Geschäft des Konzerns ermöglicht hätte. Eine solche Benennung ist aber nicht erfolgt. Dies bestätigt, dass F davon ausgehen konnte, die Lizenz solle (unmittelbar) von einer operativen Gesellschaft, im Zweifel der XyZ [...]TECHNIK, genommen werden. Im Übrigen sieht der Lizenzvertrag – ungeachtet der Möglichkeit von Unterlizenzen – eine Pflicht der Lizenznehmerin zur (eigenen) Ausübung der Lizenz vor (Nr. III.2.), ohne anzudeuten, dass schon dies vollständig etwaigen Unterlizenznehmern überlassen werden könnte.
(6) Nach alledem kann dahinstehen, ob im Übrigen die im Nachgang zum Vertragsschluss an XyZ [...]TECHNIK beziehungsweise (nach Verschmelzung) an einen mit deren Firma bezeichneten (so nicht mehr existierenden) Adressaten ausgestellten Rechnungen und die Ergänzungsvereinbarungen oder die Lizenzbestätigungen zusätzliche (nachträgliche) Indizien dafür sind, dass die Parteien die auf den Abschluss des Lizenzvertrags gerichteten Willenserklärungen dahin verstehen konnten und verstanden haben, dass XyZ [...]TECHNIK Lizenznehmerin sein sollte. Dafür streitet allerdings der rechtliche Grundsatz, dass ein späteres Verhalten der Vertragspartner bei Vertragsdurchführung zumindest Rückschlüsse auf den tatsächlichen Willen und das tatsächliche Verständnis der an dem Rechtsgeschäft Beteiligten zulassen und deshalb als Indiz für die Auslegung von Bedeutung sein kann (vgl. nur BGH, GRUR 1998, 561, 563 - Umsatzlizenz; NJW-RR 2007, 529 Rn. 18; NJW 2017, 1887 Rn. 16, jeweils mwN).
(7) Auf die vom Landgericht angestellte Erwägung, ob F „bewusst“ war, mit welcher Gesellschaft der Lizenzvertrag zustande kommen würde und gekommen war, kommt es nicht entscheidend an. Maßgeblich ist vielmehr, wie die Vertragserklärungen aus Sicht der jeweils anderen Partei objektiv zu verstehen waren. War nach diesem Maßstab erkennbar XyZ [...]TECHNIK Lizenznehmerin, bedarf es keines Rückgriffs auf den Grundsatz falsa demonstratio non nocet, der einen vom objektiven Erklärungsgehalt abweichenden, übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien voraussetzen würde (siehe dazu BGH, WM 1972, 1422 [juris Rn. 36]; BGHZ 71, 75, 77 f; NJW 1994, 1528, 1529; NJW 2008, 1658 Rn. 13, jeweils mwN). Dass umgekehrt gar ein vom vorstehenden Auslegungsergebnis abweichender, übereinstimmender Wille der beiderseitigen Unterzeichner des Lizenzvertrags bestanden hätte, eine Lizenz einer anderen Gesellschaft als der XyZ [...]TECHNIK zu begründen, ist jedenfalls weder vorgetragen noch festzustellen.
2. Zu Unrecht hat die Beklagte in erster Instanz einem Lizenzrecht der Klägerin die Auffassung entgegengehalten, ihm stehe ein Erfordernis eines Einverständnisses von F mit einem Übergang der Lizenz auf die Klägerin von der mit dieser (im Jahr 2010) verschmolzenen T GmbH (W) entgegen.
Dieser Einwand mag zwar den gesamten hier im Ergebnis relevanten Zeitraum betreffen, sofern mangels angegriffener Handlungen der (zumindest erst 2018 im Handelsregister eingetragenen) Beklagten vor dieser Verschmelzung keine schon zu Gunsten von T entstandenen Schadensersatzansprüche entstanden sein sollten, welche unabhängig vom Schicksal der Lizenz auf die Klägerin übergegangen wären.
Indes geht auch das Lizenzrecht am gewerblichen Schutzrecht mit der Eintragung der Verschmelzung auf den Übernehmer über (vgl. nur Winter in Schmitt/Hörtnagl, UmwG, UmwStG, 10. Aufl., UmwG § 20 Rn. 87 mwN). Bei dieser kraft Gesetzes eintretenden Rechtsfolge einer Verschmelzung handelt es sich bei zutreffender Auslegung des Lizenzvertrags nicht um eine „Übertragung der Lizenz oder ihre Einbringung in eine Gesellschaft“, wie sie der Lizenzvertrag in Nr. III.3. nur nach vorherigem schriftlichen Einverständnis des Lizenzgebers gestattet. Diese Vertragsbestimmung meint schon nach ihrem Wortlaut und insbesondere bei einem nach beiden Seiten interessengerechten Verständnis aus Sicht einer objektiven Vertragspartei lediglich rechtsgeschäftliche Verfügungen über die Lizenz als solche (etwa als Asset). Der Lizenzvertrag ist auch nicht etwa unter eine auflösende Bedingung gestellt, dass der Lizenznehmer mit einer anderen Gesellschaft verschmolzen wird.
3. Da die mit dem Lizenzvertrag (dort II.3.1, III.1.1) vereinbarte ausschließliche Lizenz die Patentbenutzung „zur Verwertung von Erkennungssystemen auf dem Anwendungsgebiet“ der „Identifikation von [3.1] Aluminiumschrottteilen für das materialspezifische Recycling“ zum Gegenstand hat, bezieht sie sich auf das Anwendungsgebiet, in das auch die in den Klageanträgen bezeichneten Handlungen der Beklagten fallen. Dies stellt die Beklagte nicht in Abrede. Der Gegenstand des Lizenzvertrags ist auch nicht in einer unter diesem Gesichtspunkt relevanten Weise nachträglich beschränkt worden. Das in erster Instanz diesbezüglich gehaltene (und mit der Berufungserwiderung nicht mehr aufgegriffene) Vorbringen der Beklagten, das sich mit etwaigen nachträglichen Modifikationen des Gegenstands der ausschließlichen Lizenz befasst, greift nicht durch.
a) Die mit der Ergänzungsvereinbarung vom 5./6. Februar 2008 eingeführte Bedingung der Erteilung der ausschließlichen Lizenz „auf dem Anwendungsgebiet gemäß II.3.1“ bezieht sich lediglich auf die in derselben Ergänzungsvereinbarung vorgesehene Änderung des unter II.3. definierten und als Gegenstand der ausschließlichen Lizenz vereinbarten „Anwendungsfall“ zu 3.1, die im Übrigen keine (bloße) Beschränkung gegenüber dem ursprünglich vereinbarten Anwendungsgebiet zu 3.1 ist. Dieses Verständnis wird dadurch bestätigt, dass die Bedingung für diese Änderung des Lizenzgegenstands (nach dem mit der Ergänzungsvereinbarung vorgesehenen Unterpunkt III.1.3) darin liegen sollte, dass der Lizenznehmer bestimmte Schritte zur Ausübung des Schutzrechts unternimmt, nämlich die Entwicklung von zwei Prototypen beim Lizenzgeber F bis zu bestimmten Zeitpunkten (für den Prototyp II in den vorgelegten Ergänzungsvereinbarungen zuletzt verlängert bis 31. Dezember 2010) beauftragt, andernfalls der Anwendungsfall zu 3.1 „wieder“ auf den ursprünglichen Anwendungsfall des Lizenzvertrags bezogen werden soll. Schon deshalb ist die – klägerseits bestrittene – erstinstanzliche Vermutung der Beklagten unerheblich, F sei neben der Entwicklung des Prototyps I auch mit der Entwicklung des Prototyps II beauftragt worden.
b) Im Übrigen ist die letztgenannte Behauptung ohnehin ein prozessual unbeachtlicher Sachvortrag. Eine Partei darf zwar auch von ihr nur vermutete Umstände als Behauptung in einen Rechtsstreit einführen, von denen sie mangels entsprechender Erkenntnisquellen oder Sachkunde keine sichere Kenntnis hat, die sie aber nach Lage der Verhältnisse für wahrscheinlich oder möglich hält. Eine Behauptung ist erst dann unbeachtlich, wenn sie ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts willkürlich „aufs Geratewohl“ oder „ins Blaue hinein“ aufgestellt worden ist. Bei der Annahme von Willkür in diesem Sinn ist Zurückhaltung geboten; in der Regel wird sie nur beim Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte gerechtfertigt werden können (vgl. BGH, GRUR 2012, 945 Rn. 33 - Tribenuronmethyl; NJW 2020, 1740 Rn. 8; NJW-RR 2022, 775 Rn. 14; NJW-RR 2024, 1474 Rn. 25 mwN; Senat, Urteil vom 13. November 2024 - 6 U 38/24, GRUR-RR 2025, 26, 33, jeweils mwN; siehe auch BGH, GRUR 1975, 254, 256 mwN - Ladegerät II). So liegen die Dinge aber hier, weil die Beklagte den Auftrag zur Entwicklung des Prototypen II ohne greifbare Anhaltspunkte lediglich willkürlich mutmaßt. Unerheblich ist auch, dass die Beklagten sich in erster Instanz mit Nichtwissen zu der (letztlich rechtlichen) Frage erklärt hat, ob der Lizenzvertrag nach wie vor eine ausschließliche Lizenz auf dem ursprünglich hierzu vereinbarten Anwendungsgebiet zum Gegenstand hat. Dasselbe gilt für die Erklärung der Beklagten mit Nichtwissen dazu, ob der Lizenzvertrag wieder die Identifikation von Aluminiumschrottteilen für das materialspezifische Recycling zum Gegenstand hat, insbesondere ob (nicht) der Auftrag für den Prototyp II erteilt oder der Lizenzvertrag durch weitere Addenda modifiziert worden ist. Damit hat die insoweit darlegungsbelastete Beklagte keine Tatsachen behauptet, die auf einen (teilweisen) Wegfall der einmal begründeten (und spätestens nach Ablauf der Frist vorbehaltlich des Eintritts der Bedingung einer Beauftragung des II. Prototyps „wieder“ bestehenden) ausschließlichen Lizenz auf dem in Rede stehenden Anwendungsgebiet schließen ließen.
4. Bestand nach alledem bis zum Patentablauf die ausschließliche Lizenz zu Gunsten der Klägerin aufgrund des zwischen FRAUHOFER und XyZ TECHNIK wirksam geschlossenen Lizenzvertrags, kommt es nicht mehr auf die vom Landgericht – von dessen Standpunkt aus konsequent – erörterten Fragen an, ob (gemäß der hilfsweisen Argumentation der Klage) der weitere Hergang nach Abschluss des Lizenzvertrags, insbesondere mit dem „gelebten“ Vollzug des Lizenzvertrags oder einer Lizenzbestätigung, geeignet war, auf einen von Anfang an wirksamen und die Klägerin berechtigenden Lizenzvertrag zu schließen zu lassen, oder zu einem späteren Zeitpunkt ein die Klägerin berechtigendes Lizenzverhältnis für die Zukunft oder etwa gar rückwirkend zu begründen.
II. Die Einwände der Beklagten gegen ihre Passivlegitimation sind unerheblich.
1. Die Beklagte befasst sich insoweit mit der Frage nach Benutzungshandlungen hinsichtlich der in den Abschlussberichten gemäß Anlagen VP 6 und VP 7 erwähnten Prototypen. Indes sind nicht solche Handlungen, sondern unstreitig von der Beklagten vorgenommene Benutzungshandlungen betreffend die „ABC“ Anlagen nach der ausdrücklichen Klagebegründung „angegriffen“, bilden also den Klagegrund.
2. Ohne Erfolg vertritt die Beklagte daneben die Ansicht, bezüglich der Anlagen der Beklagten habe die Klägerin nicht dargelegt, dass die Beklagte das Verfahren selbst anwende beziehungsweise zur Anwendung anbiete.
Die Klägerin stützt die Klageforderung, die sie wegen Zuwiderhandlungen gegen § 9 Satz 1, 2 Nr. 2 PatG hinsichtlich des Verfahrens, das Gegenstand des hier geltend gemachten Patentanspruchs 1 ist, nicht etwa darauf, dass die Beklagte die Anlage die Anlage ABC herstellt, anbietet und vertreibt (was lediglich eine Zuwiderhandlung gegen § 10 PatG hinsichtlich des Verfahrens sein könnte). Vielmehr hat die Klägerin nach den nicht angegriffenen und auch in ihrer Richtigkeit nicht zweifelhaften, daher der Berufungsentscheidung zugrunde zu legenden (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) Feststellungen des Landgerichts (LGU 3) unbestritten vorgetragen und die streitgegenständlichen Ansprüche darauf gestützt, dass die Beklagte potentiellen Kunden anbot, das mit der Anlage ABC durchzuführende Verfahren der Werkstücksortierung zur Erprobung in ihrem Werk anzuwenden, und dieses Verfahren selbst anwendete (entsprechend dem mit Schriftsatz vom 31. August 2022, dort S. 19 f = AS I 130 f, wo hinsichtlich des Anbietens auf den Inhalt der Internetseite der Beklagten gemäß Anlage VP 17 verwiesen und auch hinsichtlich des Anwendens im Ergebnis nicht bloß Begehungsgefahr angeführt wird).
III. Aus vorstehenden Gründen steht den Klageforderungen auch keine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 PatG (Versuchsprivileg) entgegen, weil die Beklagte lediglich hinsichtlich der – nicht angegriffenen – Prototypen geltend macht, diese seien zu Versuchszwecken benutzt worden.
IV. Eine Benutzung der Lehre des Klagepatents im Anwendungsgebiet der ausschließlichen Lizenz ist gegeben.
1. Die Erfindung des Klagepatents betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur quantitativen und qualitativen Multi-Elementanalyse von Messobjekten mit der Emissionsspektrometrie, vorzugsweise der Laser-Emissionsspektrometrie (vgl. Abschnitt [0001]).
Die Patentschrift (Abschnitte [0002] ff) beschreibt die herkömmliche Ausgestaltung der Laser-Emissionsspektrometrie als Stand der Technik zur Bestimmung der Konzentration einzelner chemischer Elemente in einer Probe. Dabei erzeugt ein fokussierter Laserstrahl ein Plasma auf der Oberfläche des Messobjekts. Das so induzierte Plasma geht mit Emissionen einher, die von einer Detektoreinheit gesammelt und einem Spektrometer zugeführt werden. Da solche Emissionen elementspezifisch sind, lässt sich durch eine Betrachtung der Spektrallinien der (zeitintegrierten) Emissionen die Konzentration eines Elements (Analyten) in der Probe bestimmen. Letzteres kann auf der Grundlage einer Kalibrierfunktion erfolgen, deren Eingangsgröße aus dem Verhältnis der Emission einer betrachteten Analytlinie zu einer Kombination der Emissionen anderer Spektrallinien bzw. eines für die Gesamtemission des Plasmas repräsentativen Messsignals zu berechnen ist.
Eine beispielhafte schematische Darstellung solchen Stands der Technik, bei dem eine Fokussieroptik (1) einen gepulsten Laserstrahl (2) auf ein Oberflächenelement (4) des Messobjekts fokussiert, gibt die in den Abschnitten [0003] f beschriebene, nachfolgend gezeigte Figur 1:
Die Klagepatentschrift legt der Beschreibung ein dreidimensionales (kartesisches) Koordinatensystem zugrunde, das so definiert ist, dass die z-Achse antiparallel (d. h. parallel verlaufend, jedoch entgegengesetzt gerichtet) zur Propagationsrichtung (3) des Laserstrahls (2) ist. Wie sich im Gesamtzusammenhang aus der Klagepatentschrift ergibt, soll für die Betrachtungen der Patentbeschreibung die x-Achse senkrecht zur Laserstrahlachse gesehen werden, und zwar in der Bewegungsrichtung („Vorschubrichtung“) des Messobjekts, sofern dieses während der Durchführung der Spektrometrie senkrecht zur Propagationsrichtung des Laserstrahls gefördert wird (siehe Abschnitte [0021] f, [0036] f, [0040] ff, Fig. 4a, 4b, 5, 6). Damit entspricht die y-Achse einer diesbezüglich lateralen Erstreckungsrichtung, also einer Richtung gegebenenfalls „quer zur Vorschubrichtung“ (siehe Abschnitt [0034], [0036], [0042], [0044] und die vorgenannten Fig.). Der Winkel zwischen der Normalen (5) des Oberflächenelements und der Achse des Laserstrahls ist mit „α“ bezeichnet. Der Abstand der Fokussieroptik vom Durchstoßpunkt (6) der Propagationsachse mit dem Oberflächenelement des Messobjekts ist mit „d“ bezeichnet (wobei der Durchstoßpunkt definiert ist als das Zentrum der Projektion 7 des Laserstrahlquerschnitts auf dem Oberflächenelement).
Die Beschreibung des Klagepatents (Abschnitte [0006] ff) geht insbesondere auf bestimmte Umstände ein, welche bei dieser Technik die emissionsspektrometrische Erfassung von Messobjekten und deren präzise zutreffende Analyse beschränken oder erschweren, insbesondere bei fester, aber teilweise auch bei variabel einstellbarer Brennweite der Fokussieroptik. Die Klagepatentschrift führt aus, im Fall der Verwendung einer festen Brennweite müsse das Messobjekt bis auf wenige Millimeter genau positioniert werden, um mittels einer zuvor erstellten Kalibrierung eine quantitative Aussage über Analytkonzentrationen im Material des Messobjekts zu gewinnen. Weiteren Schwierigkeiten liegt unter anderem der Umstand zugrunde, dass in dem beispielhaft gezeigten Stand der Technik die Detektoreinheit (9) – mit der Empfangsoptik für die Plasmaemission – in x- und/oder y-Richtung versetzt zur Propagationsachse des Lasers angeordnet ist (wie auch bei dem in Figur 5 gezeigten Beispiel einer erfindungsgemäßen Ausführung; dazu Abschnitt [0037]). Bei einer Änderung der Probenposition relativ zu einer feststehenden Fokuslage des Laserstrahls ändere sich der detektierte Raumwinkel der Plasmaemission bedingt durch den veränderten Abstand der Probenoberfläche zur festgehaltenen Position der Empfangsoptik der Detektoreinheit. Dasselbe gelte unter dem Gesichtspunkt einer partiellen Abschattung des laserinduzierten Plasmas durch das Messobjekt, insbesondere bei einer Änderung der Neigung des Oberflächenelements (siehe auch Abschnitt [0017] und [0044] im Rahmen erfindungsgemäßer Ausgestaltung). Diese Veränderung könne (nur) teilweise (rechnerisch) kompensiert werden, indem das Verhältnis des Messsignals der betrachteten Emissionslinie zu einer Kombination von anderen Linienemissionssignalen und einem zur Gesamtemission des betrachteten Plasmas proportionalen Signal ausgewertet werde („Referenzierung“ oder „interne Standardisierung“; siehe auch Abschnitte [0045] im Rahmen der erfindungsgemäßen Ausgestaltung). Ein weiterer systematischer Fehler ergebe sich aus einer veränderten Charakteristik der Emission des laserinduzierten Plasmas, wodurch eine quantitative Aussage über Analytkonzentrationen im Material des Messobjekts zumindest erschwert beziehungsweise fehlerbehaftet sei. Diese letztgenannte Fehlerursache könne durch eine im Stand der Technik vorgeschlagene Verwendung einer Autofokuseinheit, die den Abstand zur Probenoberfläche mit einem Laser-Triangulationssensor bestimme und die Fokuslage des Analyselasers auf diesen Abstand einstelle, (nur) zum Teil behoben werden.
Der Erfindung liegt die auch in Abschnitt [0009] der Patentschrift zutreffend angegebene Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Emissionsspektrometrie, insbesondere der Laser-Emissionsspektrometrie, mit verbesserter Messgenauigkeit bereitzustellen, und zwar insbesondere für die emissionsspektrometrische Erfassung bewegter Objekte.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent ein Verfahren und eine Vorrichtung nach den voneinander unabhängigen Patentansprüchen 1 und 15 vor. Die Merkmale dieser Ansprüche lassen sich wie folgt gliedern:
Patentanspruch 1
1.1
Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie,insbesondere der Laser-Emissionsspektrometrie,bei dem
1.2
ein gepulster Laserstrahl
1.2.1.
zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas
1.2.2.
automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird,
1.3
die vom Plasma emittierte Strahlung
1.3.1.
detektiert [wird] und
1.3.2.
mit dem erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalysedurchgeführt wird;
dadurch gekennzeichnet, dass
1.4
vor der Plasma-Generierung bestimmt werden:
1.4.1.
neben dem Abstand d der Autofokussieroptikzur Werkstückoberfläche
1.4.2.
zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellenMessortes auf der Werkstückoberfläche;
1.5
nur für diejenigen potentiellen Messorte wird eine Elementanalysedurchgeführt, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichenGeometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenenToleranzbereichs [T1 .. T2] befindet.
Patentanspruch 15
15.1
Vorrichtung für die Emissionsspektrometrie,insbesondere für die Laser-Emissionsspektrometrie,mit
15.2
einem Pulslaser
15.2.1
15.2.2
auf einem relativ zum Laserstrahl bewegten Werkstück,
15.3
einer Autofokuseinrichtung für den Laserstrahl,
15.4
einem Detektor zur Erfassung der vom Plasma emittierten Strahlung,
15.5
einer Einrichtung zur Durchführung einer Elementanalyse,
15.6
ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils querzur Bewegungsrichtung des Messobjekts vorgesehen ist.
Die erfindungsgemäßen Lösungen dieser Hauptansprüche gehen im Kern dahin, die verbesserte emissionsspektrometrische Bewertung des jeweiligen Messobjekts nicht etwa notwendigerweise durch eine Verbesserung der konstruktiven Anordnung der Anlagenteile, die das Verfahren ausüben, oder der Methoden, die zum Empfang und bei der Analyse des laserinduzierten Plasmas verwendet werden, zu erreichen. Ihr Ansatz liegt vielmehr in einer Erfassung geometrischer Eigenschaften der Oberfläche des Messobjekts (Werkstücks; Merkmalsgruppe 1.4, Merkmal 15.6), die zumindest die Möglichkeit eröffnet, daraus – wie nach dem Patentanspruch 1 ausdrücklich gefordert – Konsequenzen für die Durchführung der Elementanalyse zu ziehen, die günstig für die Genauigkeit und Richtigkeit des Analyseergebnisses sind.
Diese Konsequenzen liegen namentlich im Fall des nach Anspruch 1 geschützten Verfahrens in einer von der Geometrie des der Werkstückoberfläche abhängigen, örtlich selektiven Elementanalyse. So wird nämlich nach Merkmal 1.5 nur für diejenigen potentiellen Messorte auf der Werkstückoberfläche eine Elementanalyse durchgeführt, bei denen sich mindestens einer der in einem vorangegangenen Verfahrensschritt bestimmten „zusätzlichen Geometrie-Parameter“ innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befindet. Diese vorgeschlagene Lösung beruht auf der Erkenntnis, dass es ungünstig ist, wenn – wie nach der Darstellung der Patentschrift im Stand der Technik stets – auch Messorte auf dem Messobjekt erfasst werden, deren Oberfläche in geometrischer Hinsicht ungeeignet für eine quantitative Messung ist, weil sie von derjenigen eines zur Aufnahme der Kalibrierkurve des Spektrometers verwendeten Objekts abweicht (vgl. Abschnitt [0012]). Der anspruchsgemäße Toleranzbereich für den jeweiligen Geometrie-Parameter, in den ein an potentiellen Messorten des Messobjekts bestimmter entsprechender Geometrie-Parameter fallen muss, damit für diesen Ort eine Elementanalyse durchgeführt wird (und in das Ergebnis der Konzentrationsbestimmung des Analyten eingehen kann), ist vorgegebenen. Diese Vorgabe kann sinnvollerweise so gewählt sein, dass der jeweilige Toleranzbereich den betreffenden Geometrie-Parameter, der bei der Kalibriermessung vorlag, möglichst gut repräsentiert. Die Grenzen des Toleranzbereichs der Geometrie-Parameter sind der Ausführung durch den Fachmann mit Rücksicht auf die Anforderungen an die – davon abhängende – Genauigkeit der Konzentrationsbestimmung und die Beschränkung durch die verwendeten Komponenten überlassen (vgl. Abschnitt [0013]).
Der Wortlaut des Vorrichtungsanspruchs 15 bestimmt hinsichtlich der geometrischen Erfassung des Messobjekts (Werkstücks) lediglich allgemein, dass die Vorrichtung ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils „quer“ zur Bewegungsrichtung des Messobjekts aufweist (Merkmal 15.6). Er enthält keine Vorgaben zur Ausgestaltung der Vorrichtung unter dem Gesichtspunkt, ob und gegebenenfalls welche Konsequenzen beim Betrieb dieser Vorrichtung für die Behandlung des Werkstücks oder die Auswertung empfangener Plasmaemissionen zu ziehen sind.
Aus der Beschreibung des Klagepatents (Abschnitt [0021]) ergibt sich, dass Mittel zur Vermessung der Probenoberfläche, die „auch quer“ zur Bewegungsrichtung des Messobjekts messen, zu dem Zweck vorgesehen sein können, eine automatische Selektion geeigneter Messpunkte zu ermöglichen. Eine solche Vermessung ist dort als Beispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens beschrieben, wie es insbesondere von einer beispielhaft in der nachfolgenden Figur gezeigten Anordnung (beschrieben in Abschnitt [0037 ff) ausgeführt werden kann:
Die beispielhafte Vermessung durch eine Triangulationseinheit (17) – die in der Anordnung nach Figur 5 dem das Plasma erzeugenden „Analyselaser“ (19) und der zur Erfassung des Plasmas bestimmten Detektoreinheit (9) in Förderrichtung (x-Achse) vorgelagert ist – wird in den Figuren wie folgt veranschaulicht:
Die Triangulationseinheit (17, beispielsweise ein laserbasierter Lichtschnitt-Sensor, eine Multi-Punkt-Triangulationseinheit oder mehrere Triangulationssensoren) misst dort die senkrechten Abstände (s1, s2, s3 etc.) von einer (zur z-Achse orthogonalen) Referenzebene zu diskreten Messpunkten (15), die sich auf der Oberfläche des Messobjekts (Probenoberfläche, 4‘ in Fig. 5) befinden, und zwar auf einer Linie (14) innerhalb derselben zur x-Achse orthogonalen Ebene, also mit übereinstimmender y-Koordinate, aber – wegen des zur Referenzebene nicht parallelen Oberflächenverlaufs – nicht übereinstimmenden z-Koordinaten. Eine solche Messung wird in dieser Ausführung jeweils für mehrere Linien (14, 14‘) durchgeführt, die sich in Ebenen befinden, die entlang der x-Achse um die Strecke DT voneinander beanstandet sind, welche von der Messrate der Triangulationseinheit in Verbindung mit der Fördergeschwindigkeit des Messobjekts abhängt. Der Verlauf der Probenoberfläche (4‘) zwischen den erfassten Triangulationsmesspunkten (15) wird in diesem Beispiel durch Interpolation bestimmt.
2. Das angegriffene Verfahren der Beklagten ist nach den festzustellenden Tatsachen als solches gemäß der Lehre des Patentanspruchs 1 anzusehen.
Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass das angegriffene Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie, insbesondere der Laser-Emissionsspektrometrie geeignet und auch angeboten sowie durchgeführt worden ist (Merkmal 1.1). Unstreitig wird dabei ein gepulster Laser automatisch auf ein Werkstück fokussiert und generiert darauf ein laserinduziertes Plasma (Merkmalsgruppe 1.2). Die Beklagte stellt auch nicht in Abrede, dass gemäß dem Klagevorbringen vor der Plasma-Generierung der Abstand (d) der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche bestimmt wird (Merkmal 1.4.1). Nach dem übereinstimmenden Parteivortrag wird schließlich die vom Plasma emittierte Strahlung detektiert und es wird mit dem erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalyse durchgeführt (Merkmalsgruppe 1.3), wobei der Schutzbereich des Patents freilich nicht auf eine Eignung zur Erkennung von Aluminium beschränkt ist (zur Frage, inwieweit in diesem Punkt die Beschränkung der ausschließlichen Lizenz – bloß – einer die Klägerin betreffenden Verletzung entgegensteht, nachfolgend 4.).
Die Parteien streiten lediglich darüber, ob dieses Verfahren auch die Merkmale 1.4.2 und 1.5 aufweist. Dies ist bei zutreffender Bestimmung des Schutzbereichs und nach dem der Entscheidung über die Berufung zugrunde zu legenden Parteivorbringen betreffend die Ausgestaltung des angegriffenen Verfahrens festzustellen.
a) Der Schutzbereich des Patents wird durch die Patentansprüche in der Fassung der maßgeblichen Verfahrenssprache bestimmt (Art. 69 Abs. 1, Art. 70 Abs. 1 EPÜ). Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Bei der für die Beurteilung der Patentverletzung erforderlichen Auslegung des Patentanspruchs sind der Sinngehalt des Anspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag jedes einzelnen Merkmals zu dem gesamten Leistungsergebnis der Erfindung zu ermitteln (vgl. BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 22 - Wärmetauscher; GRUR 2020, 159 Rn. 18 - Lenkergetriebe; GRUR 2021, 1167 Rn. 21 - Ultraschallwandler). Dabei ist zunächst unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen der technische Sinngehalt zu ermitteln, der dem Wortlaut des Patentanspruchs aus fachmännischer Sicht beizumessen ist, wobei allerdings ein buchstäbliches Verständnis der Patentansprüche nicht zur Erfassung des geschützten Gegenstands geeignet ist (vgl. BGHZ 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung). Entscheidend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die das einzelne technische Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat (vgl. BGHZ 194, 107 Rn. 27 - Polymerschaum; siehe BGH, GRUR 2024, 1515 Rn. 35 - Stereofotogrammetrie; GRUR 2024, 1523 Rn. 24 ff - Waage).
b) Mit dem Merkmal 1.4.2 verlangt der Patentanspruch, dass zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellen Messorts auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden. Nach Merkmal 1.5 wird nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befindet. Das zwischen den Parteien umstrittene Verständnis dieser Merkmale bedarf näherer Erläuterung.
aa) Ein Geometrie-Parameter eines potentiellen Messorts auf der Werkstückoberfläche im Sinn der Merkmale 1.4.2 und 1.5 ist eine Information über eine – gegebenenfalls relativ zur verfahrensausführenden Anordnung betrachtete – geometrische Eigenschaft (betreffend eine Stelle der Oberfläche des Werkstücks, die für eine Laserbeaufschlagung zur Erzeugung von Plasma und Erfassung der so zu bewirkenden Emissionen zur Elementanalyse in Betracht kommt), wie sie sich auch für das Objekt der Kalibrierung angeben lässt, sofern von dieser geometrischen Eigenschaft des potentiellen Messorts die Eignung dieser Oberflächenstelle zur Emissionsspektrometrie abhängen kann.
(1) Die Begriffe der Werkstückoberfläche und dementsprechend deren „Geometrie“ sind dabei weit, insbesondere in einem relativen Sinn zu verstehen. Die im Patentanspruch gelehrte Berücksichtigung von Geometrie-Parametern (Merkmal 1.5; dazu unten) soll sicherstellen, dass Messungen an Orten des Messobjekts erfolgen, deren Oberfläche in geometrischer Hinsicht (innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs) derjenigen bei Aufnahme der Kalibrierkurve nahekommt und deshalb geeignet für eine quantitative Messung ist (vgl. Abschnitt [0012]). Denn als Geometrie-Parameter, der über die Eignung einer Oberflächenstelle zur Messung entscheidet, versteht das Klagepatent ausweislich der Beschreibung (vgl. Abschnitt [0017] ff) und des Unteranspruchs 2 insbesondere die Neigung α der Werkstückoberfläche bezüglich der Laserstrahlachse. Diese Neigung ist keine absolute Oberflächeneigenschaft, sondern bezieht sich auf das geometrische Verhältnis der Oberfläche relativ zu einem in bestimmter Weise ausgerichteten Teil (Laser) einer das Verfahren ausführenden Anordnung. Sie ist mithin zwar durch die Beschaffenheit der Oberfläche des Werkstücks mitbestimmt, hängt aber letztlich situativ insbesondere davon ab, wie das Werkstück bei der Verfahrensausführung ausgerichtet ist. Dementsprechend sieht das Klagepatent auch in dem Abstand d der Werkstückoberfläche zur Fokussieroptik, der ebenfalls nur unter anderem von der „absoluten“ Geometrie des Werkstücks, letztlich aber von dessen Positionierung und Ausrichtung relativ zum Laser abhängt, einen „Geometrie-Parameter“ (vgl. Abschnitte [0016], [0018] f; siehe BPatGH 4).
(2) Ein anspruchsgemäßer Geometrie-Parameter kann sich auf jede Eigenschaft beziehen, die für die Eignung der Oberflächenstelle zu solcher Emissionsspektrometrie relevant sein kann (vgl. Abschnitte [0018], [0019]: „relevante[n] Geometrie-Parameter“), insbesondere für die Beurteilung, ob es – mit Rücksicht auf die geometrischen Verhältnisse der zugrundeliegenden Kalibrierung – der Messgenauigkeit der Emissionsspektrometrie eher zuträglich oder eher schädlich ist, diese Stelle hierfür zu verwenden (vgl. Merkmal 1.5, dazu unten). Die anspruchsgemäße Lehre enthält keine weitergehenden Beschränkungen hinsichtlich des Gegenstands des Geometrie-Parameters, also auf welche geometrischen Eigenschaften der Oberflächenstelle sich die Informationen (mindestens) beziehen müssten. Zudem qualifiziert die beanspruchte Lehre auch nicht das Maß der Aussagekraft, die der Gegenstand des Geometrie-Parameters hinsichtlich der Eignung zur messgenauen Emissionsspektrometrie haben soll. Dies bleibt vielmehr der vom Fachmann bei der Ausführung als zweckmäßig angesehenen Ausgestaltung überlassen (vgl. BPatGH 4), zumal die Erfindung auch nicht auf Anwendungen bei bestimmten Kalibrierungsvorgaben beschränkt ist (siehe auch BPatGH 5). Es genügt, wenn die betroffene geometrische Eigenschaft und letztlich das Maß ihrer Abweichung von den vorbestehenden Kalibrierungsverhältnissen jedenfalls – gegebenenfalls je nach den übrigen geometrischen Verhältnissen und den zur Verfahrensausführung eingesetzten Komponenten, also potentiell – in solchem Maß Rückschlüsse auf die Genauigkeit einer an der jeweiligen Oberflächenstelle potentiell durchzuführenden Emissionsspektrometrie erlauben können, dass ihre Berücksichtigung bei der Wahl des Messorts oder der Messorte zumindest die Wahrscheinlichkeit einer genauen Messung gegenüber einer Messung an zufällig gewählten Stellen erhöhen (jedenfalls wenn dies in einem nicht praktisch unerheblichen Maß der Fall ist). Eine Relevanz in diesem Sinn ist mithin nicht nur dann gegeben, wenn die in Rede stehende geometrische Eigenschaft gerade mit Rücksicht auf die konkret gewählte Verfahrensgestaltung oder die Zielvorstellungen des Verfahrensanwenders hinsichtlich der Analysegenauigkeit erheblich ist.
bb) Im Ergebnis zutreffend geht die Klägerin davon aus, dass es dem Merkmal 1.4.2 genügt, wenn neben dem Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche lediglich ein weiterer Geometrie-Parameter eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt wird.
(1) Dies lässt sich allerdings nicht mit der Lesart der Klägerin begründen, dass der Abstand d als einer von mehreren „zusätzliche[n] Geometrie-Parameter[n]“ im Sinn des Merkmals 1.4.2 verstanden wird.
Dagegen spricht der für sich genommen klare Wortlaut des Patentanspruchs in der Merkmalsgruppe 1.4. Zusätzliche Geometrie-Parameter sind danach gerade nur solche, die „neben“ dem Abstand d, also zusätzlich dazu bestimmt werden.
Die Darstellungen der Patentschrift, die gleichsam als ihr eigenes Lexikon anzusehen ist (vgl. nur BGH, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube; GRUR 2021, 942 Rn. 22 - Anhängerkupplung II), zwingen wohl zu einem abweichenden Verständnis. Soweit dort die Bedeutung der „Geometrie-Parameter“ und deren durch Toleranzen abgesteckten Annäherung an die Kalibrierungsverhältnisse erläutert wird (Abschnitte [0012]), wird dort zwar auch der Abstand d (zutreffend) als („relevante[r]“) „Geometrie-Parameter“ bezeichnet (Abschnitte [0016], [0018]). Er wird dort aber nicht etwa als einer „zusätzlicher“ Geometrie-Parameter bezeichnet. Auch der Umstand, dass in dem Ausführungsbeispiel gemäß Abschnitten [0016] und [0018] f der Abstand d gerade so berücksichtigt wird, wie es Merkmal 1.5 für „zusätzliche Geometrie-Parameter“ verlangt, indem das „Prozessfenster“ zulässiger Messorte auch dahin beschränkt ist, dass der Abstand d in einen definierten Toleranzbereich bezüglich der Kalibrierungsverhältnisse fallen muss, lässt den Abstand d nicht notwendig als „zusätzliche[n] Geometrie-Parameter“ im Sinn des Patentanspruchs erscheinen. Der Patentanspruch verlangt zwingend (nur) für „zusätzliche Geometrie-Parameter“ einen Toleranzabgleich und Konsequenzen für die Messstellenauswahl nach Merkmal 1.5. Dass das Ausführungsbeispiel auch den Abstand d gerade in dieser Weise berücksichtigt, beschränkt den Patentanspruch nicht.
Dies entspricht auch dem Zweck, der erfindungsgemäß mit den Merkmalsgruppen 1.4 und 1.5 verfolgt wird. Damit soll gewährleistet werden, dass bei der Durchführung der eigentlichen Emissionsspektrometrie nicht nur der Abstand d zwischen Fokussieroptik und Werkstückoberfläche, sondern daneben „zusätzliche Geometrie-Parameter“ berücksichtigt werden, die – nach Merkmal 1.5 in Abhängigkeit von der Erfüllung von Toleranzvorgaben – darüber entscheiden sollen, ob an einer bestimmten potentiellen Messstelle eine in die Spektrometrie eingehende Emissionsmessung zugelassen wird (nämlich nur dann, wenn diese die gewünschte Eignung dafür aufweist, siehe oben; vgl. Abschnitt [0012]). Auch in dem Abstand d der Werkstückoberfläche zur Fokussieroptik wird von der Beschreibung zwar ein „Geometrie-Parameter“ gesehen (siehe oben, vgl. Abschnitt [0016]), hinsichtlich dessen eine Wahrung von Toleranzvorgaben (namentlich gemäß dem Bereich, in dem die Autofokussierungseinrichtung zuverlässig arbeitet) für ausreichend erachtet wird, um einen Messort unter diesem Gesichtspunkt als geeignet einzustufen (vgl. Abschnitte [0016], [0018]). Indes verzichtet der Patentanspruch mit der Unterscheidung zwischen dem Abstand d als beschreibungsgemäßer „Geometrie-Parameter“ einerseits und „zusätzlichen Geometrie-Parameter[n]“ andererseits darauf, den Abstand d zwingend (und nicht nur bevorzugt, vgl. Abschnitte [0016], [0018]) als Kriterium für die Entscheidung heranzuziehen, ob an der betreffenden Oberflächenstelle eine Messung vorgenommen werden darf, was Merkmal 1.5 nur für „zusätzliche Geometrie-Parameter“ fordert. Dies ist aus Sicht des Fachmanns technisch nachvollziehbar, weil es aufgrund der im Stand der Technik bekannten Möglichkeit der Autofokussierung weniger problematisch ist, eine Messung an einem Ort bei beliebigen Abständen d – zumal ohnehin bestimmt und der Autofokussierung zugrunde gelegt (vgl. Abschnitt [0015]; siehe auch beispielhaft Abschnitt [0042]) – durchzuführen (vgl. Abschnitt [0008]), als eine Zulassung gewisser anderer Geometrie-Parameter (außerhalb gewisser Toleranzbereiche um die Kalibrierungsbedingungen) es wäre.
(2) Im Ergebnis trifft gleichwohl die Auslegung des Merkmals 1.4.2 durch die Klägerin zu, wonach neben dem Abstand d lediglich ein einziger weiterer Geometrie-Parameter des jeweiligen potentiellen Messorts auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden muss. Dies folgt daraus, dass bei zutreffendem Verständnis des Patentanspruchs für die jeweilige potentielle Messstelle nur mindestens ein „zusätzliche[r] Geometrie-Parameter“, der nicht der Abstand d zur Autofokussieroptik ist, bestimmt werden muss. Eine solche Bestimmung zusätzlicher Geometrie-Parameter sieht die geschützte Lehre nämlich nur gattungsmäßig vor, ohne deren Anzahl vorzugeben.
(a) Allerdings legt die Formulierung des Anspruchswortlauts zunächst nahe, dass die anspruchsgemäße Lehre eine Bestimmung einer Mehrzahl von zusätzlichen Geometrie-Parametern fordert. Denn sie spricht dieses Merkmal mit dem Plural „zusätzliche Geometrie-Parameter“ an. Zudem führt sie dafür die Bezeichnungen „P1, P2 .. PN“ ein, was die Bestimmung von mindestens drei oder vier zusätzliche Geometrie-Parametern andeutet (P1, P2, PN und womöglich mindestens ein weiterer, mit „..“ ausgelassener Parameter). Auch im Merkmal 1.5 wird mit einem weiteren Verfahrensschritt an davor bestimmte Geometrie-Parameter unter Formulierung im Plural („mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter“) angeknüpft.
(b) Nach dem Gesamtzusammenhang der im Anspruch definierten Lehre und dem Inhalt der Patentschrift ist eine solche rein philologische Folgerung aus der Anspruchsformulierung aber hier verfehlt und vielmehr zu erkennen, dass lediglich dem Grunde nach (gattungsmäßig) eine – weder als Mehrzahl noch in einer bestimmten Anzahl gelehrte – Bestimmung zusätzlicher Geometrie-Parameter verlangt ist.
Die Verwendung des Plurals im Patentanspruch in Bezug auf ein Element eines beanspruchten Gegenstands ist jedenfalls dann als Gattungsbezeichnung zu verstehen, die dem Fachmann ohne die Vorgabe einer zu verwendenden Mehrzahl deutlich machen soll, welche Art von Ausgestaltung der beanspruchte Gegenstand aufweisen muss, wenn sich weder aus dem Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs noch aus den sonstigen Eigenschaften des beanspruchten Gegenstands ergibt, dass mindestens zwei dieser Elemente vorhanden sein müssen, und in der Beschreibung des Patents auch Ausführungsformen mit nur einem solchen Bestandteil als erfindungsgemäß erläutert werden (vgl. Senat, Urteil vom 28. Februar 2024 - 6 U 161/22, juris Rn. 111; siehe BGH, GRUR 2011, 701 Rn. 19 - Okklusionsvorrichtung). So liegt es hier.
(aa) Dies folgt schon daraus, dass das grundlegende Ausführungsbeispiel (Abschnitte [0016] ff) neben dem Geometrie-Parameter des Abstands d (zwischen Fokussieroptik und Werkstückoberfläche) die Bestimmung und Berücksichtigung lediglich eines einzigen, zusätzlichen Geometrie-Parameters vorsieht, nämlich der Neigung α der Werkstückoberfläche bezüglich der Laserstrahlachse. Nur diese beiden „Geometrie-Parameter“ werden in der Beschreibung dieses Beispiels als „die relevanten“ bezeichnet, die im Sinn von Merkmal 1.5 sodann im Toleranzbereich liegen müssen, damit die potentielle Messstelle zur Messung ausgewählt werden darf (Abschnitt [0018]); sie „definieren insofern ein Prozessfenster hinsichtlich der Geometrie-Parameter innerhalb dessen die Emissionsspektrometrie betrieben wird“ (Abschnitt [0019]). Die Beschreibung geht gerade nicht davon aus, dass solche Prozessbedingungen „auch auf mehr relevante Geometrie-Parameter verallgemeinert“ werden müssten, sondern weist (aaO) lediglich darauf hin, dass dies „bei Bedarf“ erfolgen „kann“. Der Patentanspruch ist – soweit möglich – so auszulegen ist, dass die in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele von ihm erfasst werden (vgl. BGH, GRUR 2022, 1294 Rn. 41 - Oberflächenbeschichtung), und zwar im Zweifel sämtliche Ausführungsbeispiele (siehe BGH, GRUR 2015, 972 Rn. 23 - Kreuzgestänge), jedenfalls aber nicht sämtliche Ausführungsbeispiele vom Schutz ausgenommen werden (siehe BGH, GRUR 2015, 159 Rn. 26 - Zugriffsrechte; GRUR 2015, 875 Rn. 16 - Rotorelemente). Soweit die Patentschrift in der weiteren Beschreibung nähere Vorschläge macht, wie zusätzliche Geometrie-Parameter zu bestimmen sind, nämlich indem ein Oberflächenprofil mittels eines Triangulationsverfahrens bestimmt wird und aus dem Oberflächenprofil die zusätzlichen Geometrie-Parameter errechnet werden (Abschnitte [0020] ff), enthält der allgemein gefasste Patentanspruch 1 keine Andeutung, die beanspruchte Lehre auf diese beispielhafte Ausgestaltung zu beschränken. Im Gegenteil ist diese bevorzugte Ausführung ausdrücklich erst Gegenstand zusätzlicher Merkmale des Unteranspruchs 4, welche die im Hauptanspruch unter Schutz gestellte Lösung weiter ausgestalten, ohne den Hauptanspruch darauf zu beschränken (vgl. BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 - Wärmetauscher). Abgesehen davon ist auch im Rahmen dieses Beispiels nicht zu erkennen, welche und wie viele zusätzliche Geometrie-Parameter aus dem Oberflächenprofil letztlich mindestens für jeden potentiellen Messort unbedingt abgeleitet werden sollen.
(bb) Auch die Funktion, die dem Merkmal zukommt, insbesondere im Zusammenhang mit der den weiteren Merkmalen der Erfindung, bestätigt, dass es keiner Bestimmung einer Mehrzahl zusätzlicher Geometrie-Parameter neben dem Abstand d bedarf. Zwar ist dem Fachmann klar, dass die Eignung eines Messorts für die Emissionsspektrometrie umso mehr gewährleistet ist, je ausgeprägter die Übereinstimmung seiner geometrischen Eigenschaften mit denen ist, die bei der Kalibrierung vorlagen. Dementsprechend stellt Abschnitt [0020] klar, dass die Genauigkeit des Messergebnisses zunehmend gesteigert wird, wenn alle (der für den potentiellen Messort bestimmten) Geometrie-Parameter innerhalb des Toleranzbereichs liegen. Dies trifft natürlich umso mehr zu, je mehr Geometrie-Parameter zunächst überhaupt bestimmt wurden. Indes verlangen weder die Beschreibung noch der Patentanspruch, dass überhaupt – in einem ersten Schritt – alle der für die Messgenauigkeit potentiell relevanten geometrischen Eigenschaften bestimmt werden oder dass wenigstens alle der – in dem ersten Schritt – bestimmten Geometrie-Parameter im Toleranzbereich liegen müssen, damit – im nachgelagerten Schritt – eine Messung an dem betreffenden Ort erfolgen darf. Vielmehr lässt der klare Wortlaut des Patentanspruchs es genügen, wenn mindestens einer der zusätzlichen (also über den Abstand d hinausgehenden) Geometrie-Parameter im Toleranzbereich liegt. Schon deshalb ist nicht ersichtlich, weshalb die Bestimmung derartiger zusätzlicher Geometrie-Parameter, die nicht Selbstzweck ist, sondern einer (unter Inkaufnahme von Toleranzen geforderten) Annäherung an die Kalibrierungsverhältnisse dient, zwingend mehr als einen zusätzlichen Geometrie-Parameter umfassen müsste.
Die Beschreibung (Abschnitt [0012]) erläutert zwar, dass die Kalibrierkurve nur dann ihre Sollfunktion der Kalibrierung exakt erfüllt, wenn – bei ansonsten festgehaltenen Parametern, wie insbesondere den Laserparametern – bei der Vermessung eines Messobjekts dieselben Geometrie-Parameter wie bei der Aufnahme der Kalibrierkurve vorliegen und eine „möglichst genaue“ Messung voraussetzt, dass die geometrische Beschaffenheit des Messorts weitgehend identisch zu derjenigen ist, welche bei der Aufnahme der Kalibrierkurve vorgelegen hat. Die Erfindung ist aber weder auf eine exakte noch auf eine – in dieser Wertung auch nicht näher definierte – möglichst genaue Spektrometrie beschränkt. Dies bestätigt die Beschreibung in Abschnitt [0013], wonach bei den in Anspruch 1 näher definierten Verfahren lediglich eine – nicht quantifizierte – „Annäherung an dieses Optimum“ in dem Sinn vorgeschlagen wird, dass – nicht näher beschränkte – Geometrie-Parameter an den Messstellen in einen Toleranzbereich fallen sollen, der so gewählt sein soll, dass die Kalibriermessung vorgelegenen Geometrie-Parameter „möglichst gut“ repräsentiert sind, also denen bei Aufnahme der Kalibrierkurve im Rahmen dieser Toleranz „entsprechen“. Den Zielerreichungsgrad dieser Annäherung definieren weder der Patentanspruch noch die Beschreibung. Dort wird vielmehr erläutert, dass die Breite des Toleranzbereichs der Geometrie-Parameter sich aus den Anforderungen der Applikation an die Genauigkeit der Konzentrationsbestimmung und aus der Beschränkung durch die verwendeten Komponenten ergibt. Auf eine Festlegung verzichtet das Klagepatent mithin, um dem Fachmann die Wahl der nach seiner Einschätzung im Einzelfall gebotenen Bedingungen zu überlassen, unter denen eine Oberflächenstelle unter dem Gesichtspunkt ihrer geometrischen Eigenschaften für die Emissionsspektrometrie geeignet ist.
Zudem ergibt sich aus der beispielhaften Erläuterung durch die Patentschrift (siehe oben), dass schon die Beschränkung der Messorte auf solche, bei denen neben dem Abstand d (nur) der eine zusätzliche Geometrie-Parameter, der die Oberflächenneigung bezogen auf die Laserachse kennzeichnet (α), in den tolerierten Bereich fällt, die Messgenauigkeit der Emissionsspektrometrie in einer dem Zweck der Erfindung und der in Rede Merkmale hinreichenden Weise fördert. Dementsprechend lässt sich aus der Beschreibung auch nicht ableiten, dass der Patentanspruch 1 eine möglichst vollständige Erfassung geometrischer Eigenschaften der Werkstückoberfläche und dabei die Bestimmung einer Vielzahl von Geometrie-Parametern für jeden potentiellen Messort verlangen würde.
cc) Entgegen der Ansicht der Beklagten erfordert das Merkmal 1.5 nicht, dass an einer Mehrzahl von Messorten pro Werkstückoberfläche oder Werkstück jeweils eine Elementanalyse erfolgt, mithin mehrere Elementanalysen je Werkstück durchgeführt werden. Vielmehr genügt es zumindest, wenn bei jedem Werkstück an einem Messort, der den Bedingungen nach Merkmal 1.5 hinsichtlich der Toleranzvorgaben genügt, eine (somit einzige) Elementanalyse durchgeführt wird.
Auch hier würde allenfalls eine rein philologische Betrachtung der im Plural gehaltenen Formulierung „Messorte“ im Merkmal 1.5 für die enge Auslegung der Beklagten sprechen. Allerdings deutet schon der Anspruchswortlaut an anderer Stelle, nämlich im Merkmal 1.4.2 mit dem dort verwendeten Singular „eines potentiellen Messortes“ darauf hin, dass die Bestimmung zusätzlicher Geometrie-Parameter und somit Eignungsprüfung für einen einzigen Messort auf der Werkstückoberfläche genügen kann, die dann auch nur an diesem einen Messpunkt – im Fall der Erfüllung der Toleranzbereichsbedingung – zu einer (einzigen) Elementanalyse an diesem Werkstück führen kann. Abgesehen davon greift ein allein am Plural im Merkmal 1.5 ausgerichtetes Verständnis nach den bereits oben dargestellten Grundsätzen der Schutzbereichsbestimmung zu kurz, nach denen vielmehr wiederum von einer generisch verstandenen Formulierung auszugehen ist.
Die Beschreibung und die Figuren des Klagepatents geben keinen Anlass dazu, ein solches, nach dem Wortsinn des Patentanspruchs mögliches generisches Verständnis auszuschließen. Dort werden die technischen Zusammenhänge und Beispiele zwar konsequenterweise mitunter ebenfalls im Plural („Messorte[n]“) und beispielhaft durch ein Verfahren mit mehreren Messungen an einem Werkstück beschrieben (etwa Abschnitte [0014], [0019], [0040]). Dies kann aber ebenso als Gattungsbezeichnung wie im Patentanspruch selbst verstanden werden. Lediglich die Beschreibung von – nicht beschränkenden – Ausführungsbeispielen hebt hervor, dass sich mit der Anzahl der verwertbaren Messpunkte die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Analyse erhöhe (Abschnitt [0024]). Damit ist allerdings nicht gesagt, dass dieser Präzisionsgewinn einer kumulativen Messung an mehreren Orten entspringt. Vielmehr betreffen diese Ausführungen der Beschreibung den Gesichtspunkt, dass eine größere Menge an potentiellen Messorten, die gegebenenfalls zur Elementanalyse ausgewählt werden könnten, die Chancen erhöht, Messungen (nur) an geeigneten Stellen vornehmen zu müssen, indem sie der Gefahr entgegenwirkt, überhaupt nur „wenig geeignete“ Messpunkte zu finden (Abschnitt [0025]). Dazu, wie viele der möglichst vielen potentiellen Messorte dann für eine oder mehrere tatsächliche(n) Messung(en) auszuwählen sind, verhalten sich die angesprochenen Beschreibungsstellen nicht. Erst in der weiteren Beschreibung (insbesondere Abschnitte [0026], [0029], [0036], [0040]) wird – wiederum nur für vorteilhafte Weiterbildungen insbesondere durch geringen Laserpulsabstand – erläutert, dass eine größere Anzahl von ermöglichten Messungen die statistische Genauigkeit des Analyseergebnisses verbessert, womit die Durchführung mehrerer (möglichst vieler, vgl. Abschnitt [0040], Z. 54 f) Messungen pro Werkstück empfohlen wird. Die allgemeine Beschreibung der Erfindung hebt hingegen nicht hervor, dass es zur Lösung der Aufgabe darauf ankäme, kumulativ Messungen an verschiedenen Messorten der Werkstückoberfläche vorzunehmen. Im Übrigen wird gerade der für die Lehre der Erfindung maßgebliche Zusammenhang zwischen einer Annäherung der geometrischen Eigenschaften an diejenigen der Kalibrierung und der Genauigkeit der (Emissionsspektrometrie-) „Messung“ (im Singular) unter Verwendung des Singulars des „Messortes“ beschrieben (Abschnitt [0012], dort Z. 6 f). Entsprechend erläutert Abschnitt [0020], dass die Genauigkeit des Messergebnisses gesteigert wird, wenn nicht nur mindestens ein, sondern alle Geometrie-Parameter „des Messortes“ in den Toleranzbereich fallen. Dagegen, dass es einer Mehrzahl an Messungen bedürfte, spricht auch, dass die Beschreibung keine quantitativen Vorgaben macht, welche Anzahl an (freilich vorteilhaft möglichst vielen) Messungen je Werkstück verlangt würde, und auch nichts dazu aussagt, inwiefern dabei gerade eine (als beliebige Mehrzahl genügende) Anzahl von zwei Messungen einen zur erfindungsgemäßen Lösung des technischen Problems grundlegenden Vorteil gegenüber einer einzigen Messung an einem einzigen Messort bringen sollte.
Eine einzige Messung je Werkstück genügen zu lassen, entspricht auch der Funktion, die dem Merkmal 1.5 im Zusammenhang der Erfindung zukommt. Der Stand der Technik wird in der allgemeinen Beschreibung der Erfindung dahin kritisiert, dass dort stets auch Messorte „erfasst“ würden, also zur Spektrometrie verwendet würden, die aufgrund ihrer geometrischen Oberflächeneigenschaften ungeeignet für eine qualitative Messung seien. Die Lehre des Hauptanspruchs will zunächst (nur) der grundlegenden Erkenntnis Rechnung tragen, dass und wie es vermieden werden sollte, in die Emissionsspektrometrie solche mit Rücksicht auf die Kalibrierungsbedingungen ungeeigneten Orte von der Emissionserzeugung und -spektrometrie auszunehmen (Abschnitt [0012]). Insofern kommt der im Merkmal 1.5 formulierten Bedingung die negative Funktion zu, solche ungeeigneten Messungen auszuschließen. Dies schlägt sich auch im Wort „nur“ des Patentanspruchs nieder. Die Erfindung sieht mithin eine Verbesserung der Messgenauigkeit unter dem Gesichtspunkt vor, wie ein Messort jeweils gewählt werden sollte. Der weitere funktionale Vorteil, eine zuverlässige Aussage über die elementare Beschaffenheit oder Zusammensetzung des Werkstücks dadurch zu erreichen, dass eine statistisch günstige Streuung auf mehrere Messungen am selben Werkstück erfolgt, ist erst Gegenstand bevorzugter Ausgestaltungen.
Ob nach alledem im Übrigen eine Verwirklichung des anspruchsgemäßen Verfahrens auch erfolgen kann, indem in dem Fall, dass der Messort oder die Messorte, für die zusätzliche Geometrie-Parameter bestimmt wurden, sämtlich keine solchen Parameter zeigen, die der im Merkmal 1.5 enthaltenen Bedingung genügen, darauf verzichtet wird, überhaupt an irgendeiner Stelle des Werkstücks eine Elementanalyse durchzuführen, muss hier nicht abschließend erörtert werden. Dagegen mag der Anspruchswortlaut sprechen, wonach der Schritt der Elementanalyse „durchgeführt“ wird. Indes scheint nicht ausgeschlossen, das Merkmal auch insofern im Licht der Beschreibung nur als negative Bedingung zu verstehen, zumal Abschnitt [0023] ausgeführt ist, dass gegebenenfalls „für den Fall, dass kein geeigneter Messort vorliegt, nur ein Pumppuls, aber kein Laserpuls ausgelöst“ werden könnte.
dd) Bei dem vorgegebenen Toleranzbereich im Sinn des Merkmals 1.5 handelt es sich um einen Wertebereich, der mindestens einen Teil der Werte umfasst, welche die nach Merkmal 1.4.2 zu bestimmenden zusätzlichen Geometrie-Parameter von potentiellen Messorten auf Werkstückoberflächen annehmen können. Ob der anspruchsgemäße Toleranzbereich den letztgenannten Bereich das Spektrum möglicherweise anzutreffender Werte voll umfassen darf (so BPatGH 5), kann hier dahinstehen. Jedenfalls sind die Anforderungen an die Weite eines anspruchsgemäßen Toleranzbereichs weder im Anspruchswortlaut noch unter Berücksichtigung der übrigen Patentschrift näher spezifiziert (vgl. BPatGH 5). Dies schließt die Möglichkeit ein, die Erfindung in der Weise auszuführen, dass Toleranzbereich auf genau einen Wert oder zumindest nur einseitig beschränkt ist.
(1) Schon nach dem eindeutigen Wortsinn beider Begriffsbestandteile (Toleranz, Bereich) ist freilich keine punktuelle Beschränkung dahin erforderlich, dass der am Werkstück bestimmte Geometrie-Parameter mit einem genauen Wert, insbesondere dem entsprechenden Wert bei der Kalibrierung identisch sein müsste, damit nach Merkmal 1.5 an diesem Messort eine Elementanalyse zugelassen wird. In Ansehung dessen, dass eine möglichst genaue Messung voraussetzt, dass die geometrische Beschaffenheit des Messortes weitgehend identisch zu derjenigen ist, welche bei der Aufnahme der Kalibrierkurve vorgelegen hat, sollen die Toleranzbereiche (lediglich) so vorgegeben werden, dass sie die bei der Kalibriermessung vorliegenden Geometrieparameter möglichst gut wiedergeben (Abschnitte [0012] f; vgl. BPatGH 5). Wie weit die Grenzen der Toleranz bei der bloß erstrebten „Annäherung an dieses Optimum“ (Abschnitt [0013]) reichen dürfen, ist dem Fachmann überlassen, der zu beurteilen hat, welche Anforderungen die Applikation an die Genauigkeit der Konzentrationsbestimmung er stellt und welche Komponenten er verwendet; daran kann sich dann die sinnvolle Wahl der Breite des Toleranzbereichs der Geometrie-Parameter ausrichten (vgl. Abschnitt [0013]).
(2) Dabei schließt der Patentanspruch aber auch nicht als eine mögliche Ausführung der Erfindung aus, einen Toleranzbereich vorzugeben, der auf einen einzelnen Wert begrenzt ist.
Dass der Anspruchswortlaut die Bereichsgrenzen mit T1 und T2 (in der Schreibweise eines Intervalls [T1 .. T2]) bezeichnet, steht nicht entgegen. Dasselbe gilt für die – ohnehin nicht beschränkenden – beispielhaften Ausgestaltungen der Toleranzbedingungen nach Abschnitt [0018], wo die tolerierten Werte der Geometrie-Parameter einerseits größer gleich andererseits kleiner gleich einem jeweils durch verschiedene Variablen angegebene Werte sein sollen, und nach Abschnitt [0020] mit der Bezeichnung als „Messfenster“. Dies schließt nämlich nicht aus, dass diesen Platzhaltern bzw. Variablen T1 und T2 bzw. – im Ausführungsbeispiel – du und do im Einzelfall derselbe Wert oder – im Ausführungsbeispiel – der Variablen αmax der Wert 0 zugewiesen werden darf. Die Verwendung der Zeichen „[“ und „]“ im Anspruch sowie „≤“ in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels zeigen auch, dass die den anspruchsgemäßen Bereich definierenden Grenzwerte jedenfalls nicht solche sein müssen die außerhalb des Bereichs liegen müssen, sondern inkludiert sein können (missverständlich insoweit BPatGH 5: „Geometrieparameter zwischen einem ersten Wert T1 und einem zweiten Wert T2“, Hervorhebung hinzugefügt). Zwar sprechen die Begriffsbestandteile (Toleranz, Bereich) dagegen, den so erfassten Bereich auch in einer Wertemenge zu erkennen, die nur einen einzelnen Wert umfasst. Indes lassen sie sich bei einem nicht am buchstäblichen, sondern technischen Sinn des Merkmals orientierten Verständnis dahin verstehen, dass die merkmalsgemäße Toleranzvorgabe auch darin liegen kann, dass nur Messorte toleriert werden, bei denen ein bestimmter Geometrie-Parameter in einen auf einen einzigen Wert beschränkten Bereich fällt.
Auch wenn das Klagepatent sich mit einer Annäherung an die Kalibrierungsverhältnisse begnügt, besteht kein technischer Grund, von der Erfindung die insoweit gleichsam ideale Ausführung auszunehmen, bei der am ausgewählten Messort ein bestimmter Geometrie-Parameter exakt einer punktuellen Vorgabe entsprechen muss. Dass eine insofern vorteilhafte Einengung des Toleranzbereichs in einer Wechselwirkung zu dem Nachteil steht, dass sie die Wahrscheinlichkeit reduziert, überhaupt einen den Toleranzvorgaben genügenden Messort zu finden, liegt für den Fachmann zwar auf der Hand. Das Klagepatent überlässt aber dem Fachmann die insoweit nach den konkreten Anforderungen und Verhältnissen sinnvolle Ausgestaltung der Breite des Toleranzbereichs. Mangels Anhaltspunkten für eine absolute Grenze in dem Sinn, wann ein Toleranzbereich vom Klagepatent als zu eng angesehen würde, besteht aus Sicht des Fachmanns auch kein Anlass, die erfindungsgemäße Lehre dahin zu verstehen, dass der äußerte denkbare Fall, nämlich ein nur einen einzigen Wert umfassender Toleranzbereich, ausgeschlossen wäre. Vielmehr kommt auch diese Ausgestaltung in Betracht, wenn sie nach dem Wesen des in Rede stehenden Geometrie-Parameters und den zur Verfahrensausführung verwendeten Mitteln praktikabel erscheint.
(3) Abgesehen davon muss der Toleranzbereich zumindest nicht durch beiderseitig begrenzende Werte bestimmt sein, sondern kann auch bloß einseitig begrenzt sein.
Für eine beiderseitige Begrenzung lässt sich nicht der Begriffsbestandteil „Bereich“ anführen (der auch ein einseitig offenen „Bereich“ aller Werte unterhalb oder oberhalb eines Grenzwerts sein kann), mag allerdings vom bloßen Anspruchswortlaut her noch der Zusatz „[T1 .. T2]“ im Anspruch sprechen, der nach herkömmlichem mathematischem Zeichengebrauch ein beiderseits geschlossenes Intervall anzugeben scheint. Indes schließt auch dies vom allgemeinen Wortsinn her nicht aus, dass ein in einer Richtung offener Toleranzbereich vorgegeben werden kann, indem einer der beiden Werte T1 oder T2 gedanklich auf unendlich (∞) gesetzt wird. Im Übrigen lassen sich Wertebereiche, die sich gleichmäßig beiderseits eines Idealwerts erstrecken nicht nur durch Definition der absoluten Ober- und Untergrenzen des Wertebereichs (wie im Beispiel nach Abschnitt [0018] mit „-αmax“ und „αmax“), sondern auch einfach als durch eine einzige, einseitig begrenzende Vorgabe des Werts angeben, den ein als Betrag der Differenz zwischen dem absoluten Messwert (im Beispiel α) und dem Idealwert (im Beispiel 0°) definierter Geometrie-Parameter (also beispielsweise ein Parameter |α-0°|, d.h. kurz: |α|) annehmen darf. Dies ist lediglich eine Frage des konzeptionellen Beschreibungsansatzes ohne technischen Unterschied.
ee) Ein von den gesamten vorstehenden Erwägungen abweichendes Verständnis, insbesondere hinsichtlich des Merkmals 1.4.2, ergibt sich auch nicht daraus, dass die Klagepatentschrift mitunter von einer „Vermessung“ spricht.
(1) Soweit Abschnitt [0012] die „Vermessung des Messobjekts“ anspricht, wird dort lediglich der funktionale Zusammenhang und das Ideal betreffend die Verhältnisse der Geometrien bei Kalibrierung einerseits und Messung andererseits beschrieben, ohne dass bei der erfindungsgemäß erstrebten „Annäherung an dieses Optimum“ eine in bestimmter Weise vollständige Vermessung verlangt würde. Abgesehen davon fordert erst der Unteranspruch 4 die in Abschnitt [0020] beschriebene Ausgestaltung, wonach zumindest von einem Teilbereich der Werkstückoberfläche das Oberflächenprofil mittels eines Triangulationsverfahrens bestimmt wird, und aus dem Oberflächenprofil die zusätzlichen Geometrie-Parameter errechnet werden. Auf diese Möglichkeit ist der Gegenstand des Hauptanspruchs nicht beschränkt (siehe BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 - Wärmetauscher). Diese bevorzugte Ausführungsform bestätigt lediglich, dass die im Patentanspruch 1 angesprochenen Geometrie-Parameter insbesondere solche geometrischen Eigenschaften sein können, die sich aus einem Oberflächenprofil der Werkstückoberfläche ableiten lassen. Auf eine solche Erstellung eines Oberflächenprofils als Mittel zur Bestimmung von Geometrie-Parametern ist der Patentanspruch 1 aber nicht beschränkt. Er erlaubt auch andere Mittel, ohne vorzugeben, welche und wie viele geometrischen Eigenschaften des einzelnen potentiellen Messortes sich damit bestimmen lassen.
(2) Weitergehende Beschränkungen ergeben sich auch nicht daraus, dass die Klagepatentschrift zur Lösung der Aufgabe neben dem Verfahren nach Anspruch 1 auch eine Vorrichtung nach Anspruch 15 vorschlägt, dessen Wortlaut zusätzliche Merkmale enthält, insbesondere ein Mittel zu einer dort näher definierten Vermessung.
(a) Der Verfahrensanspruch 1 und der Vorrichtungsanspruch 15 beanspruchen als Nebenansprüche voneinander unabhängige Gegenstände und sind eigenständig auszulegen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 1510, 1516 f; BeckOK-PatR/Loth, Stand Okt. 2024, PatG § 14 Rn. 167). Allerdings sind schon nach allgemeinen Auslegungsmaßstäben der Gegenstand und die Beschreibung der Erfindung des Verfahrensanspruchs 1 bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Vorrichtungsanspruchs 15 im Blick zu behalten, auch wenn Letzterer keine Eignung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 fordert (also keinen „Rückbezug“ enthält). Dies folgt schon daraus, dass die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen ist, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben, also beide Teile der Patentschrift als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen verstanden werden; nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (vgl. nur BGHZ 189, 330 Rn. 23 f - Okklusionsvorrichtung; GRUR 2015, 972 Rn. 22 - Kreuzgestänge; GRUR 2016, 361 Rn. 14 mwN - Fugenband). Hinzu kommt, dass den Patentansprüchen 1 und 15 des Klagepatents bei objektivem Verständnis und nach der Beschreibung (Abschnitt [0009]) dieselbe objektive Aufgabe zugrunde liegt und die Beschreibung nicht scharf zwischen der Vorrichtung und dem Verfahren trennt (siehe OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 1510, 1516 f; Urteil vom 10. September 2024 - 2 U 33/24, juris Rn. 109 f).
(b) Danach bestätigt der Patentanspruch 15 zwar, dass die im Patentanspruch 1 angesprochenen Geometrie-Parameter insbesondere solche sein können, die sich aus dem Ergebnis einer Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts ableiten lassen. Soweit der Patentanspruch 15 und darauf passende Beschreibungsstellen wie in Abschnitt [0021] insofern nähere Vorgaben enthalten, gilt das oben gesagte. Ebenso wenig wie der Unteranspruch 4 (siehe oben) erlaubt dies ein beschränkendes Verständnis des unabhängigen Patentanspruchs 1.
ff) Ob ein anspruchsgemäßer zusätzlicher Geometrie-Parameter nach alledem schon jede Information sein kann, die Aufschluss über die (relative) Lage eines potentiellen Messorts (relativ zu Bestandteilen der verfahrensausführenden Anordnung, etwa zur Autofokuseinrichtung) über dessen Abstand d zur Autofokussieroptik hinaus gibt, so insbesondere dessen (relative) Positionierung entlang der Förderrichtung (x-Komponente) und/oder entlang der zur Förderebene parallelen und zur Förderrichtung orthogonalen Achse (y-Komponente), muss hier nicht entschieden werden.
Dagegen mag sich zwar anführen lassen, dass sich eine solche bloße Ortsangabe zumindest kaum als Oberflächeneigenschaft des potentiellen Messorts verstehen lässt, deren Bedeutung für eine Annäherung der geometrischen Eigenschaften der Oberfläche am Messort für die Eignung zur Emissionsspektrometrie die Beschreibung hervorhebt (vgl. Abschnitt [0012]). Dies ist aber nach der anspruchsgemäßen Lehre im Licht der gesamten Beschreibung möglicherweise nicht entscheidend. Ist nämlich danach insbesondere der Abstand d ein – wenngleich nicht „zusätzlicher“ – Geometrie-Parameter, dessen Berücksichtigung die Messgenauigkeit fördert und der bevorzugt in einem Toleranzbereich liegen sollte, und ist auch die vorteilhafterweise als zusätzlicher Geometrie-Parameter zu berücksichtigende Neigung α der Werkstückoberfläche bezüglich der Laserstrahlachse letztlich keine absolute Oberflächeneigenschaft, sondern eine Relation zu Anlagenteilen, so mag auch die bloße Position eines potentiellen Messorts in Bezug auf Anlagenteile eine von Merkmal 1.4.2 erfasste geometrische Eigenschaft sein. Sie mag auch unter dem Gesichtspunkt potentiell relevant für die Eignung dieses Orts als Ziel der Emissionsspektrometrie und einen Abgleich mit den geometrischen Verhältnissen bei der Kalibrierung sein, dass etwa der Auftreffwinkel des Laserstrahls möglichst dem bei der Kalibrierung entsprechen sollte. Auch der Wortlaut des Anspruchs 1 ist nicht auf Geometrie-Parameter beschränkt, die gerade eine Oberflächeneigenschaft beschreiben. Unerheblich ist im Übrigen, inwieweit der geometrischen Lage der potentiellen Messstelle gerade nach der konkret gewählten Verfahrensgestaltung und deren Zielen Bedeutung zukommt. Dass eine konkret verwendete Anlage – wie es die Beklagte für ihre Anlage behauptet – Messungen an jedem beliebigen Ort vornehmen kann, würde daher nicht daran hindern, bei einem mit einer solchen Anlage ausgeführten Verfahren in der Positionsbeschreibung eines potentiellen Messorts einen Geometrie-Parameter zu sehen.
gg) Entgegen der Auffassung der Beklagten kann ein zusätzlicher Geometrie-Parameter im Sinn des Merkmals 1.4.2 jedenfalls insbesondere eine Information darüber sein, ob ein potentieller Messort sich bei einer vorgefundenen Anordnung des Werkstücks auf einem Förderband innerhalb oder außerhalb des „Randbereichs“ der Ausdehnung befindet, die das Werkstück parallel zur der (x-y-) Förderebene hat, gegebenenfalls auch nur in Bezug auf eine axiale Komponente und Ausrichtung, so etwa die (x-) Komponente parallel zur Förderrichtung und bezogen auf die in Förderrichtung „vordere“ Maximalerstreckung des Werkstücks. Eine solche Information kann entweder – gleichsam implizit – in den Koordinaten des Messorts in Verbindung mit den Koordinaten der maximalen Ausdehnung einer Projektion des Werkstücks bezüglich der (x-y-) Förderebene liegen oder – explizit – als der Wert des Abstands (gegebenenfalls im Sinn einer axialen Komponente) des potentiellen Messortes von dem in Rede stehenden „Rand“ des Werkstücks als zusätzlicher Geometrie-Parameter bestimmt werden.
Ob ein potentieller Messpunkt sich in diesem Sinn im Randbereich befindet, kann mit Rücksicht auf die Verhältnisse der Kalibrierung relevant für die Eignung dieser Oberflächenstelle zur Emissionsspektrometrie relevant sein. Sie kann Rückschlüsse auf die (oberflächen)geometriebedingte Genauigkeit einer dieser Stelle potentiell durchzuführenden Emissionsspektrometrie erlauben, deren Berücksichtigung bei der Wahl des Messorts oder der Messorte zumindest die Wahrscheinlichkeit einer genauen Messung gegenüber einer Messung an zufällig gewählten Stellen erhöhen kann. Dies gilt schon deshalb, weil eine Laserbeaufschlagung an einer „randnahen“ Stelle die Gefahr birgt, dass Ungenauigkeiten der Zielsteuerung dazu führen, dass das Werkstück vom Laser nicht oder nicht in ausreichendem Maß getroffen, sondern verfehlt wird. Daneben erlaubt die Zuordnung zu einem Randbereich zumindest eine statistische Aussage darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass an der betreffenden Stelle eine Oberflächenneigung relativ zur Förderebene vorliegt. Dies hängt zwar von der Formgebung des jeweiligen Werkstücks ab, wobei insbesondere bei scharfkantigen Werkstücke kein funktionaler Zusammenhang zwischen Randnähe und Oberflächenneigung bestehen mag. Bei den im Allgemeinen (und insbesondere auf dem Anwendungsgebiet des angegriffenen Verfahrens) häufig auch anzutreffenden unregelmäßigen Werkstückformen und insbesondere bei Werkstücken mit abgerundetem Oberflächenverlauf kann aber eine gewisse Neigung der Oberfläche des auf dem Förderband befindlichen Werkstücks im Verhältnis zur Förderebene umso mehr erwartet werden, je näher die betreffende Oberflächenstelle dem „Rand“ im obigen Sinn ist. Die Beklagte meint zwar, sofern man überhaupt aus der Distanz vom Rand für den Messpunkt etwas ableiten könne, dann sei dies die x-y-Koordinate des Messpunkts, die aber keine für die Elementanalyse relevante geometrische Eigenschaft des Messpunkts beschriebe, wie dies beim Abstand d bzw. dem Neigungswinkel α der Fall sei. Eine nachvollziehbare Erläuterung, inwiefern es – entgegen den vorstehenden, in der mündlichen Verhandlung über die Berufung mit den Parteien diskutierten Erwägungen – dem Parameter des Randabstands an jeder Eignung fehlen sollte, für die zu erwartende Genauigkeit der Spektrometrie relevante Erkenntnisse zu gewinnen, hat die Beklagte aber nicht aufgezeigt.
Ferner lässt sich insoweit auch ein Vergleich eines am Werkstück bestimmten Geometrie-Parameters dieses Inhalts mit entsprechenden, den Abstand vom „Rand“ angebenden Werten von Messorten eines Probeobjekts anstellen, die bei der Kalibrierung verwendet wurden. Mithin lässt sich insofern auch ein Toleranzbereich festlegen, der beispielsweise dadurch definiert sein kann, wie groß der Abstand des Messorts vom „vorderen Rand“ mindestens sein muss und wie groß er höchstens (etwa zur Wahrung eines hinreichenden Abstands vom „hinteren Rand“) sein darf und das Verfahren so durchführen, dass nur dann eine Messung an einem potentiellen Messort erfolgt, wenn dessen Geometrie-Parameter betreffend den Abstand vom Rand in diesen Toleranzbereich fällt.
c) Das angegriffene Verfahren weist die bei diesem Verständnis des Patentanspruchs geforderte Ausgestaltung gemäß den Merkmal 1.4.2 und 1.5, soweit dies hier festzustellen ist, auf.
aa) Auf der Grundlage des von der Klägerin gehaltenen Sachvortrags sind diese Merkmale verwirklicht.
(1) Eine Merkmalsverwirklichung ergibt sich nach dem Klagevorbringen unter dem Gesichtspunkt der Erfassung des Oberflächenprofils des einzelnen Werkstücks.
(a) Die für das angegriffene Verfahren eingesetzte Anlage weist – insoweit unstreitig – einen Profilsensor auf. Dieser ist – ebenfalls unstreitig – dazu geeignet und auch die Anlage ist so eingerichtet, dass beim Anlagenbetrieb vom Profilsensor jede (zumindest im Rahmen eines Abtastungsrasters) ihm gegenübertretende Abweichung bezüglich der z-Achse von der „Nullebene“ (Förderband) registriert wird und für Stellen, an denen eine solche Abweichung erkannt wird, die x- und y-Koordinaten ermittelt werden (die der Erstreckung des Werkstücks parallel zur x-y-Ebene entsprechen). Insoweit geht die Klägerin vor der entsprechenden Schilderung der Beklagten aus. Dies umfasst, auch wenn die Beklagte dies nicht deutlich zum Ausdruck bringt, notwendigerweise Messungen, mit denen der Profilsensor neben den x- und y-Koordinaten auch die z-Koordinate erkennt. Erst deren Bestimmung erlaubt die – insoweit ebenfalls unstreitig - im Betrieb der Anlage stattfindende Berechnung, ob eine Abweichung von der „Nullebene“ vorliegt. So versteht auch die Klägerin die Schilderungen der Beklagten, indem die Klägerin vorträgt, der unbestritten verwendete Profilsensor liefere für jede x-y-Koordinate die dortige Höhe bzw. z-Koordinate.
(b) Unter Zugrundelegung der prozessual beachtlichen Darlegungen der Klägerin sind die Anlagen auch so eingerichtet, dass damit ein Oberflächenprofil insbesondere quer zur Bewegungsrichtung (und im Übrigen in seiner Erstreckung entlang der Bewegungsrichtung, also nicht nur in einer Schnittebene, sondern dreidimensional) erfasst wird, also nicht nur einzelne Messungen erfolgen, sondern diese im Sinn einer anspruchsgemäßen Vermessung zueinander in einer Weise in Beziehung gesetzt werden, dass damit der Oberflächenverlauf beschrieben und damit insbesondere eine Information über den geometrischen Umstand der Oberflächenneigung relativ zur Förderebene und damit der Laserachse gegeben wird.
(aa) Denn nach dem Vortrag der Klägerin beschränkt sich die Objekterfassung beim Betrieb der Anlagen nicht auf eine sukzessive Abarbeitung einzelner Messungen der x-, y- und insbesondere auch z-Lage mehrerer Oberflächenstellen und eine bloße Feststellung und Speicherung, ob danach an bestimmter x-y-Stelle überhaupt eine Abweichung von der z-Lage des Förderbands vorliegt (ob also überhaupt eine Oberfläche vorliegt, ohne Daten über deren Profil zusammenzutragen). Vielmehr behauptet die Klägerin, die Anlage erstelle ein Oberflächenprofil einschließlich der (mehreren) z-Koordinaten auf „jeweils mehreren y-Ebenen“ oder jedenfalls „auf einer y-Ebene“ bzw. „auf der y-Achse“ (meint: in einer y-z-Ebene), aufgrund dessen für die nachfolgende LIBS-Messung eine möglichst ebene Fläche bestimmt werde und im Übrigen der Laserstrahl fokussiert werde.
Jedenfalls ist damit insbesondere vorgetragen, dass die das angegriffene Verfahren ausführenden Anlagen nicht nur den Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche, sondern im Ergebnis eine Information über die Neigung eines potentiellen Messorts bestimmen, mithin einen zusätzlichen Geometrie-Parameter, was wie ausgeführt für die Verwirklichung des Merkmal 1.4.2 genügt.
Wird zudem bei der angegriffenen Verwendung dieser Anlagen – wie nach den vorgetragenen Tatsachen – als Messort eine möglichst ebene Fläche auf dem Werkstück als potenzieller Messort identifiziert, so wird bei ihnen der vorbezeichnete zusätzliche Geometrie-Parameter auch bei der Entscheidung berücksichtigt, ob ein potentieller Messort zur Messung verwendet wird. Bedingung der Verwendung als Messort ist dabei nach dem Klagevorbringen auch nicht etwa bloß eine relative Betrachtung in Bezug auf andere potentielle Messorte des Werkstücks in dem Sinn, dass von mehreren in Betracht gezogenen Stellen lediglich diejenige ausgewählt würden, die dem Ideal einer „ebenen“ Ausrichtung am ehesten entspricht. Vielmehr hängt nach den Darlegungen der Klägerin die Auswahl der Messstelle davon ab, ob sie der Geometrie-Parameter, der die Neigung des potentiellen Messorts beschreibt, in einen vorgegebenen Toleranzbereich fällt, der (ausgehend von einer vorkalibrierten geometrischen Ebene) innerhalb bestimmter Abweichungen (gegenüber dem Ideal der Ebene) liegt. Insbesondere trägt die Klägerin vor, bei der Anlage könnten Toleranzbereiche so eingestellt werden, dass u.a. – wie seitens der Beklagten zu den Prototypen verlautbart – bestimmte Gradienten der Fläche nicht überschritten werden dürften. Bei solcher Ausgestaltung des Verfahrens ist auch das Merkmal 1.5 verwirklicht. Dass nur eine Messung an einer einzigen Stelle des Werkstücks erfolgt, ist bei zutreffender Patentauslegung unerheblich (siehe oben).
(bb) Die klägerische Darstellung der Anlagen der Beklagten und deren Arbeitsweise ist als Sachvortrag prozessual beachtlich. Dem steht nach den oben dargestellten Maßstäben nicht entgegen, dass die Klägerin mangels eigener Anschauung kein sicheres Wissen von den Einzelheiten der Anlagen besitzen mag. Denn die klägerischen Ausführungen zur Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform lassen sich nachvollziehbar insbesondere darauf stützen, dass diese mehrfach der werblichen Außendarstellung aus dem Haus der Beklagten in eben dieser Weise beschrieben worden ist.
Die Beklagte hat das Produkt „LIBSORTR1200“ und dessen Arbeitsweise unstreitig auf ihrer Internetseite dahin beschrieben, dass Laserscanner „die vereinzelten Schrottstücke hinsichtlich ihrer Geometrie“ vermäßen und dies nicht nur einer Ermittlung des Massenschwerpunkts für die spätere Sortierung des jeweiligen Teils, sondern gleichzeitig dazu diene, eine möglichst ebene Fläche auf dem Schrottteil für die Entschichtung und LIBS-Messung zu bestimmen, was ermögliche, den „Landepunkt“ des Lasers genau zu determinieren (Anlage VP 5).
Außerdem hat sie das enthaltene „CLAEN2SORT MODUL“ auf ihrer Internetseite dahin beschrieben, dass dessen hohe Präzision auch eine genaue Positionierung erfordere, weshalb für die Strahlablenkung in x- und y-Richtung eine 2D-Optik zum Einsatz komme, die neben dem Scannen beliebiger Geometrien auch die Kompensation der Vorschubbewegung ermögliche (Anlage VP 15); insbesondere hat die Klägerin nachvollziehbar auf folgenden Ausschnitt aus einem dort (unter der Überschrift „DIE OBJEKTERKENNUNG“) gezeigten Bild hingewiesen und daraus nachvollziehbar geschlossen, der Profilsensor bestimme jedenfalls den Höhenverlauf, also mehrere z-Koordinaten, „auf der y-Achse“ (meint ersichtlich: entlang einer Schnittlinie der Oberfläche mit einer zur Bewegungsrichtung, also der x-Achse, senkrechten [y-z-] Ebene):
Ferner hat Erwin Büchter, ein Gesellschafter der Beklagten, der mit der in die angegriffenen Anlagen gemündeten Entwicklung befasst war, unstreitig in einer Präsentation (Anlage VP 22) auf der Messe ALUMINIUM 2022 im September 2022 dem Publikum zur Erläuterung des Produkts „LIBSORTR1200“ angegeben, bei dessen Betrieb werde die Geometrie des Teils erfasst, weil man wissen müsse, wo der Schwerpunkt liege und wo der „mehr oder weniger ebene“ Bereich sei, der einen guten Landepunkt für Laserreinigung und Laser-LIBS-Technologie biete. Dabei hat er eine schematische Darstellung mit dem Eintrag einer „Object Detection“ gezeigt, die dazu die Angabe „3D analysis via laser profile sensors“ trägt.
Abgesehen davon, dass schon diese Darstellungen jeweils als greifbare Anhaltspunkte für das entsprechende Klagevorbringen genügen, gesteht die Beklagte auch zu, dass die der Entwicklung der angegriffenen Anlagen zugrundeliegenden Prototypen, deren Arbeitsweise in den Abschlussberichten gemäß Anlagen VP 6 und VP 7 so beschriebenen wird, in eben dieser Weise funktionierten. Diese bestimmten auch nach dem Beklagtenvortrag die Geometrie des Werkstücks zwecks Identifikation einer flachen Ebene. Auch schon das Vorliegen solcher Vorstufen der Entwicklung der angegriffenen Anlagen lässt die Vermutung, deren Arbeitsweise sei auch in dem hier interessierenden Punkt in die marktreife Anlage übernommen worden, als zumindest nicht willkürlich erscheinen, umso mehr nachdem die Beklagte die vertriebenen Anlagen öffentlich mit Illustrationen darstellt, die diese Arbeitsweise der Prototypen zeigen. Nachvollziehbar und nicht etwa aufs Geratewohl widerspricht die Klägerin der – zwar nicht ausgeschlossenen, aber bei objektiver Betrachtung wenig wahrscheinlichen – Erklärung, wonach mit dem Unternehmen der Beklagten befasste Personen deren Anlage versehentlich unter ausdrücklicher Schilderung von Eigenschaften dargestellt haben, in denen diese Anlage in Wirklichkeit angeblich (aufgrund grundlegender technischen Überlegungen bei der Weiterentwicklung) von den Prototypen abweiche.
Nachvollziehbar ist bei alledem insbesondere auch, dass die Klägerin die aus dem Haus der Beklagten stammenden Darstellungen so versteht, dass zur Bestimmung des Landepunkts des Lasers nicht jeder Ort gewählt werden kann, der verglichen mit anderen in Betracht gezogenen potentiellen Messorten relativ eben ist, also von den betrachteten Oberflächen am ehesten einer Ebene entspricht, sondern eine – gleichsam absolute – Vorgabe eines Toleranzbereichs hinsichtlich der Neigung gewahrt sein muss, damit eine Messung an der betreffenden Stelle vorgenommen wird. Dafür spricht, dass die Anlagen der Beklagten mit der Erläuterung präsentiert wurden, dass sie den „mehr oder weniger ebenen Bereich“ erfassen, der eine gute Landestelle für den Laser biete. Im Übrigen stellt die Beklagte gerade eine umfassende rechnerische Auswertung des Oberflächenprofils zum Anlagenbetrieb in Abrede, was nahelegt, dass die Messortwahl nicht etwa durch einen Vergleich der Eignung mehrerer potentieller Messorte erfolgt, sondern lediglich danach, ob ein in Betracht gezogener Messort den vorgegebenen Anforderungen an die Ebenheit entspricht, mithin die Neigung am potentiellen Messort in den diesbezüglichen Toleranzbereich fällt.
(c) Die von der Klägerin für ihre Folgerungen herangezogenen Anhaltspunkte sind als solche unstreitig. Daher stellt sich nicht die Frage, ob ihr bereits in erster Instanz erfolgter Vortrag verspätet gewesen wäre. Im Übrigen ließe sich eine somit ohnehin nicht eröffnete und vom Landgericht nicht ausgesprochene Zurückweisung nach § 296 Abs. 1, 2 ZPO vom Rechtsmittelgericht nicht nachholen (siehe oben).
(2) Unabhängig davon lässt sich eine Patentverwirklichung auch auf der Grundlage des von der Klägerin hilfsweise zu Eigen gemachten Beklagtenvorbringens unter dem Gesichtspunkt erkennen, dass bei dem angegriffenen Verfahren eine Messung im Randbereich des Werkstücks ausgeschlossen wird.
(a) Als zusätzlicher Geometrie-Parameter im Sinn des Merkmals 1.4.2 wird nach der dargelegten Ausgestaltung nämlich bestimmt, wie groß bei der vorgefundenen Lage des Werkstücks auf dem Förderband die Abweichung zwischen den x-Komponenten der Positionen eines potentiellen Messorts einerseits und der in Richtung der x-Achse äußerten (vordersten) Oberflächenstelle ist, die mit derselben y-Komponente (also in derselben x-z-Ebene) festgestellt wurde. Eine emissionsspektrometrische Messung findet an dem potentiellen Messort nach dieser Darstellung statt, wenn es sich um den „ersten Punkt außerhalb des Randbereichs“ handelt.
(aa) Danach wird eine Messung an einem potentiellen Messort in Einklang mit Merkmal 1.5 nur dann vorgenommen, wenn dessen Abstand vom „vorderen Rand“ des Werkstücks beziehungsweise die festgestellte x-Komponente des potentiellen Messorts in einen vorgegebenen, zumindest einseitig begrenzten Toleranzbereich fällt, der so gewählt ist, dass er erst mit dem Wert für diesen „ersten Punkt außerhalb des Randbereichs“ beginnt. Der Toleranzbereich in dieser Ausgestaltung ist nämlich als durch den Mindestabstand vom Rand nach unten begrenzter und lediglich nach oben offener Bereich zu erkennen, was wie ausgeführt dem Merkmal 1.5 genügt. Selbst wenn die angegriffene Anlage Messorte mit einem höheren Abstand vom Rand als einer exakt bestimmten Strecke nicht in Betracht ziehen mag, wahrt sie jedenfalls die Anforderung des Merkmals 1.5, nur an solchen Messorten eine Elementanalyse durchzuführen, bei denen der Abstand vom Rand in den (nach oben offenen) Toleranzbereich fällt, dessen Untergrenze durch den vorbestimmten Abstand vom Rand definiert ist.
(bb) Im Übrigen ist das Merkmal 1.5 auch erfüllt, wenn man wegen einer exakten Vorgabe, mit welchem Abstand vom Rand die Messung durchgeführt wird, den Toleranzbereich der angegriffenen Ausführungsform so sehen wollte, dass er unmittelbar oberhalb des Werts endet, der den Mindestabstand vom Rand (Untergrenze des Toleranzbereichs) angibt oder gar Unter- und Obergrenze des Toleranzbereichs denselben Wert haben. Auch einen solchen punktuellen Toleranzbereich lässt das Merkmal 1.5 wie ausgeführt zu.
(b) Erst recht wäre das Merkmal verwirklicht auf der Grundlage der mündlichen Erläuterung der Klägerin vor dem Senat, wonach ohnehin kein exakter Abstand zum Randbereich vorgegeben sei, sondern eine Messung dann erfolge, wenn der Abstand des in Betracht gezogenen Messorts vom Rand sich innerhalb eines bestimmten, sich über ein Intervall erstreckenden Wertebereichs befinde; dann käme es schon nicht auf die Patentauslegungsfrage an, ob das Merkmal 1.5 auch einen Toleranzbereich erlaubt, der nur einseitig begrenzt oder gar auf einen einzigen Wert beschränkt ist.
(c) Daneben wird – worauf es letztlich nicht mehr entscheidend ankommt – bei der angegriffenen Ausführungsform möglicherweise auch der Abstand vom „hinteren“ Werkstückende berücksichtigt, dessen Ausdehnung insbesondere in x-Richtung bestimmt worden ist, damit in jeder Ausdehnungsrichtung eine Messung außerhalb des „Randbereichs“ ausgeschlossen ist. Dann entspräche die Bedingung der Abfrage, ob die festgestellte x-Komponente des potentiellen Messorts sich innerhalb eines Bereichs von Abstandswerten betreffend das eine Ende des Werkstücks befindet, die größer als ein Wert sind, der den hinreichenden Abstand von einem Ende des Werkstücks angibt, und kleiner als ein Wert, der auf einen – mit Blick auf die Gesamtlänge des „Werkstücks“ – noch hinreichenden Abstand vom gegenüberliegenden Ende des Werkstücks schließen lässt. Auch unter diesem Gesichtspunkt ließe sich ein Toleranzbereich erkennen, der durch die beiden genannten Werte (beidseitig) begrenzt ist und in den der Geometrie-Parameter des Abstands vom „vorderen“ Werkstückende fallen muss, damit es zu einer Messung an dem potentieller Messort kommt.
bb) Die Beklagte ist dem Klagevorbringen im Ergebnis nicht mit für die Patentverwirklichung erheblichem Sachvortrag entgegengetreten.
(1) Die Beklagte hat sich in prozessual beachtlicher Weise zu den hier in Rede stehenden Umständen erklärt.
(a) Im Grundsatz hängt die Substantiierungslast des Bestreitenden davon ab, wie eingehend die darlegungspflichtige Gegenpartei vorgetragen hat (BGH, NJW 2011, 1509 Rn. 20 mwN; BGHZ 109, 47, 55; Senat, Urteil vom 25. August 2021 - 6 U 38/20, unveröffentlicht; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. E Rn. 174). Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die nicht darlegungsbelastete Partei dann eine Substantiierungslast trifft, die über das Erfordernis – im Regelfall genügenden – einfachen Bestreitens hinausgeht, wenn der darlegungspflichtige Gegner außerhalb des von ihm darzulegenden Geschehensablaufs steht und die maßgeblichen Tatsachen nicht kennt, während sie der anderen Partei bekannt und ihr ergänzende Angaben zuzumuten sind (BGH, NJW 2011, 1509 Rn. 20 mwN; BGHZ 140, 156, 158; Senat, Urteil vom 25. August 2021 - 6 U 38/20, unveröffentlicht; vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. E Rn. 175).
(b) Die Beklagte ist nicht bei der Behauptung stehen geblieben, die auf den Markt gebrachten Anlagen seien anders als beworben und anders als die Prototypen eingerichtet. Sie hat vielmehr dem diesbezüglichen Klagevorbringen eine eigene, prozessual beachtliche Darstellung der Ausgestaltung dieser Anlagen entgegengesetzt.
(aa) Allerdings ging diese in der mündlichen Verhandlung erster Instanz im Parallelverfahren – bezugnehmend auf die in der Anlage VP15 gezeigte Vermessung eines Profilquerschnitts – zunächst dahin, dass es zutreffe, dass eine solche Vermessung erfolge; diese diene allerdings allein der Masseschwerpunktbestimmung, welche für die Arbeitsweise des Lasers nicht entscheidend sei und von dem Laser auch nicht berücksichtigt werde. Die damit zunächst seitens der Beklagten behauptete Ausgestaltung würde schon deshalb keine Abweichung von der klägerseits behaupteten Ausgestaltung zeigen, die für die Patentverwirklichung erheblich wäre, weil es dafür nicht darauf ankommt, ob das Lasermodul der Anlage dazu eingerichtet oder überhaupt in der Lage ist, von der Vorrichtung durch ein Mittel im Sinn des Merkmals 15.6 im Weg der Vermessung erstelltes Oberflächenprofil (quer zur Bewegungsrichtung) bei der Auswahl eines oder mehrerer Messpunkte zu berücksichtigen. Es würde für die Verwirklichung des Patentanspruchs 15 jedenfalls genügen, wenn die Anlage so eingerichtet wäre, dass bei ihrem Betrieb ein solches Probenoberflächenprofil erstellt wird, das geeignet ist, als Grundlage für Entscheidungen zur Zielsteuerung des Lasers zu dienen. Ob die Maschine gerade auch für Letzteres vorbereitet ist, ist nicht mehr Gegenstand der Merkmale des Patentanspruchs 15.
(bb) Die Beklagte hat aber sodann sinngemäß ausgeführt, der ABC arbeite wie folgt (Schriftsatz vom 30. Juni 2023, dort S. 12 ff = AS I 242 ff): Der über dem Förderband angeordnete 2D-Sensor (meint ersichtlich den in seiner Existenz zugestandenen Profilsensor), den das Werkstück auf dem Förderband passiere, erkenne bei einer bestimmten Anzahl benachbarter Stellen der Werkstückoberfläche eine Abweichung von der Nullebene. Er erkenne damit lediglich, dass überhaupt und wo ein Werkstück auf dem Förderband befindlich sei, und erfasse dann die x- und y-Koordinaten des Werkstücks. Abstände (d) dieser Stellen (also Abstände zur in z-Richtung ebenfalls oberhalb des Förderbands und somit des Werkstücks angeordneten Lasereinheit) würden nicht bestimmt. Die Erzeugung des Plasmas und die Emissionsspektrometrie erfolgten dann unabhängig von den geometrischen Eigenschaften dieses Punktes, lediglich mit der Maßgabe, nicht in dem Randbereich des Werkstücks zu messen. Die Messung werde im ersten Punkt außerhalb dieses Randbereichs vorgenommen. Nur für diesen bestimme der 2D-Sensor den Abstand (d) für die Einstellung der Autofokussiereinrichtung. Im Übrigen ermittele der Sensor (zwar) sämtliche x- und y-Koordinaten des Werkstücks (meint: dessen Ausdehnung parallel zur durch die x- und y-Achse aufgespannten Ebene), aber nur zu dem Zweck den Masseschwerpunkt des Bauteils zu ermitteln, damit die Ventile zwecks Auswerfens der Werkstücke in die entsprechenden Sortierbehälter am Ende des Förderbands entsprechend gesteuert werden könnten. Eine Speicherung dieser Koordinaten erfolge nicht, vielmehr würden die Werte der y-Koordinaten auf einem x-Wert unmittelbar wieder verworfen, sobald die y-Koordinaten auf dem nächsten x-Wert ermittelt würden. Damit hat die Beklagte eine hinreichend konkrete Darstellung gegeben, welche die Anlagen und die nach deren Einrichtung ablaufenden Arbeitsschritte in den hier interessierenden Gesichtspunkten beschreibt. Dabei bleibt es in den entscheidungserheblichen Gesichtspunkten auch nach der in der mündlichen Verhandlung über die Berufung erfolgten Präzisierung durch die Beklagte. Die Beachtlichkeit dieses Vortrags hängt nicht davon ab, wie wahrscheinlich oder überzeugend sein Inhalt aus objektiver Sicht scheint.
(2) Dieser zuletzt gehaltene Sachvortrag der Beklagten ist zwar hinsichtlich der Darlegung einer Verletzung unter dem Gesichtspunkt der Bestimmung und Berücksichtigung von Oberflächenprofil und Neigung am potentiellen Messort erheblich, weil unter seiner Zugrundelegung die Merkmale 1.4.2 und 1.5 nicht schon in dieser Hinsicht verwirklicht wären.
Bei dem vorliegenden Verfahrensanspruch genügt es nicht, dass der Profilsensor („2D-Sensor“) seiner Hardware nach geeignet ist, sämtliche Einzelmessungen betreffend die dreidimensionale Lage mehrere Oberflächenstellen vorzunehmen, derer es bedürfte, um ein Oberflächenprofil als Ergebnis einer diesbezüglichen Vermessung zu gewinnen. Die dafür vielmehr erforderliche Einrichtung des Mittels dazu, im Fall des Betriebs der Anlage tatsächlich eine das Oberflächenprofil charakterisierende Sammlung und Inbezugsetzung solcher einzelner Messergebnisse vorzunehmen, ist bei der konkreten Einrichtung des Profilsenors gemäß dem Vortrag der Beklagten gerade nicht gegeben. Dies gilt letztlich unabhängig davon, dass danach insbesondere die y-Koordinaten nach Abarbeitung einer x-Stelle wieder verworfen werden. Schon dies könnte allerdings der Annahme entgegenstehen, dass der Sensor dazu eingerichtet ist, eine – wenigstens vorübergehend erfasste – Vermessung des Oberflächenprofils, insbesondere entlang einer Schnittlinie zu einer zur Bewegungsachse senkrechten Ebene, zu erstellen. Daran fehlt es jedenfalls deshalb, weil selbst die vorübergehende Sammlung von Messerergebnissen sich nach dem Beklagtenvortrag allein darauf bezieht, ob an bestimmten Stellen, deren x- und y-Werte gemessen und (vorübergehend) aufgezeichnet werden, die z-Koordinate der jeweiligen Stelle überhaupt von derjenigen der Förderebene abweicht. Dies setzt zwar voraus, dass – wie die Klägerin zuletzt ausdrücklich erläutert und die Beklagte bestätigt hat – jeweils auch die z-Komponente der betrachteten Oberflächenstellen (quantitativ) gemessen wird, um mit derjenigen der Förderebene verglichen zu werden. Wird aber gemäß dem Beklagtenvortrag dabei von der Anlage (als Ergebnis dieser Messung) für deren weiteren Betrieb lediglich festgehalten (registriert), dass überhaupt eine Abweichung von der Förderebene (also vom z-Wert 0) vorliegt, mithin ein Bereich des Werkstücks sich an der in x- und y-Richtung bestimmten Oberflächenstelle befindet und nicht auch die gemessene z-Komponente als solche in die gesammelten Daten aufgenommen, findet damit keine Vermessung des Oberflächenprofils statt. Dies meint die Beklagte ersichtlich, soweit sie behauptet, der 2D-Sensor bestimme den Abstand (d) nur für die Einstellung der Autofokussiereinrichtung (und zwar erst und ausschließlich an der für die Messung ausgewählten Stelle, also an einer Stelle des Werkstücks außerhalb des Bereichs, der zunächst unter Messungen der z-Lage als Randbereich erkannt worden sei).
Das mit der Anlage zum Ablauf gebrachte Verfahren umfasst dann schon keine Bestimmung etwa eines oder mehrerer Geometrie-Parameter (neben dem Abstand d), die eine Information über das Oberflächenprofil geben. Insbesondere wird kein Geometrie-Parameter bestimmt, der die Neigung der Werkstückoberfläche zur Laserstrahlachse bzw. zur Förderebene anzeigt. Insoweit würde schon das Merkmal 1.4.2 nicht verwirklicht. Überdies würden solche Informationen über den Oberflächenverlauf und insbesondere die Neigung an potentiellen Messorten bei dem angegriffenen Verfahren nach dem Beklagtenvortrag jedenfalls nicht bei der Auswahl des Messorts berücksichtigt. Die Messung erfolgt nach dem Beklagtenvortrag nämlich unabhängig von Neigung oder Oberflächenprofil stets an der (in Förderrichtung betrachtet) ersten Stelle außerhalb des Randbereichs des Werkstücks. Danach wird nicht nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt, bei denen sich eine bestimmte geometrische Eigenschaft des Oberflächenprofils an dieser Stelle, insbesondere die Neigung (als Geometrie-Parameter), innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs (wie insbesondere eines Bereichs von Neigungswerten bis zu maximal zugelassenen Abweichungen von der Neigung der Förderebene) befindet. Damit wäre auch das Merkmal 1.5 unter diesem Gesichtspunkt nicht verwirklicht.
Dahinstehen kann, ob die bloße Erfassung des Objekts dahin, dass es an bestimmten Stellen überhaupt eine der Förderebene abgewandte Oberfläche besitzt, deshalb als Bestimmung von Geometrie-Parametern im Sinn des Merkmals 1.4.2 anzusehen wäre, weil damit eine Information über die (relative) Positionierung von potentiellen Messorten des Werkstücks (also mit z-Koordinate ungleich derjenigen der Förderebene) entlang der Förderrichtung (x-Komponente) und/oder entlang der zur Förderebene parallelen und zur Förderrichtung orthogonalen Achse (y-Komponente) gewonnen wird (siehe oben zu der insoweit offengelassenen Auslegungsfrage). Denn insofern ist schon klägerseits nicht vorgetragen, dass beim Betrieb der Anlage der Beklagten diesbezügliche Toleranzbereiche definiert sind und so herangezogen werden, dass eine Elementanalyse nur an einem Messort durchgeführt wird, bei dem die sich aus x- und y-Werten bestehenden Geometrie-Parameter bzw. die Position des potentiellen Messorts relativ zu den x-/y-Koordinaten eines Anlagenelements, insbesondere relativ zum Laser, sich innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs befände (abgesehen von Vorgaben betreffend die relative Positionierung bezüglich des „Rands“ des Werkstücks, dazu sogleich). Ohne solche Berücksichtigung der bloßen x-/y-Koordinaten (also solchen) bei der Messstellenauswahl fehlt es insoweit (wiederum) zumindest am Merkmal 1.5. Auch dies gilt im Übrigen erst recht auf der Grundlage des Beklagtenvortrags, wonach die Zulassung des Messorts gerade nur von dessen Abstand zum Werkstückrand abhängt.
(3) Soweit sich die Verwirklichung der Merkmale 1.4.2 und 1.5. aber auch nach dem hilfsweisen Vorbringen der Klägerin ergibt, wonach bei dem angegriffenen Verfahren Messungen im Randbereich ausgeschlossen werden und insbesondere der „erste Punkt außerhalb des Randbereichs“ als Messort ausgewählt wird, hat die Beklagte hingegen die Beklagte die maßgeblichen tatsächlichen Umstände nicht bestritten.
Die Beklagte gesteht vielmehr zu, dass die Anlage ABC, die das angegriffene Verfahren ausführt, so programmiert ist, dass in einem Randbereich des Werkstücks keine Messung erfolgen soll und die Messung im ersten Punkt außerhalb des Randbereichs vorgenommen wird. Aus den oben dargelegten Gründen der Patentauslegung ist unerheblich, dass nach dem Beklagtenvortrag exakt vorgegeben sei, in welchem Abstand vom Randbereich die Messung erfolgt. Denn auch ein nur einseitig begrenzter Toleranzbereich und im Übrigen sogar ein auf den angeblich exakt vorgegebenen Abstandswert beschränkter Toleranzbereich fallen unter das Merkmal 1.5.
cc) Nach alledem kommt es nicht mehr darauf an, ob die Klägerin, die für die ihre Ansprüche begründenden Umstände der Patentverwirklichung die Beweislast trägt, einen Beweis dafür fällig bleibt, dass die Anlagen der Beklagten gemäß dem Klagevorbringen so ausgestaltet sind, dass sie ein Oberflächenprofil des Werkstücks vermessen und als Messstelle nur eine Stelle der Oberfläche des Werkstücks zulassen, die von einer „ebenen“ Ausrichtung nur im Rahmen vorgegebener Toleranzen abweicht.
4. Zudem stellt der Senat fest, dass die angegriffenen Benutzungshandlungen der Beklagten im technisch-sachlichen Bereich der ausschließlichen Lizenz der Klägerin erfolgt und somit im Fall einer Patentverwirklichung Ansprüche der Klägerin zu begründen geeignet sind.
Die Anlagen der Beklagten sind in der hier gegenständlichen Ausgestaltung nach dem Klagevorbringen zur Erkennung geeignet, ob Schrottteile aus Aluminium bestehen. Gegenteiliges macht die Beklagte nicht geltend. Selbst wenn man mit der Beklagten das Anwendungsgebiet der Aluminiumschrotterkennung als lizenzspezifische Beschränkung gleichsam in die Bestimmung des Schutzbereichs des Patentanspruchs hineinlesen wollte (namentlich im Merkmal 1.3.2), den die Klägerin auf der Grundlage ihrer ausschließlichen Lizenz geltend machen kann, wären diese Anlagen daher insoweit davon erfasst. Dies gilt unabhängig davon, dass die Beklagte in ihrer Werbung gerade auf eine solche Verwendungsmöglichkeit ihrer Anlagen hingewiesen hat (Anlage VP 5, S. 14 f: „Reinigung und Messung des exakten Fingerabdrucks erfolgt z.B. bei unlackiertem Aluminium innerhalb von nur sechs Millisekunden“). Insoweit würde nichts Anderes gelten als bei einer in einen Patentanspruch aufgenommenen Zweckangabe. Dabei liegt eine Verletzung eines Vorrichtungsanspruchs selbst dann vor, wenn eine Vorrichtung regelmäßig so bedient wird, dass die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen nicht erzielt werden (vgl. BGH, GRUR 2006, 399 Rn. 21 - Rangierkatze; BGHZ 225, 269 Rn. 37 - FRAND-Einwand). Entsprechend gilt grundsätzlich für in Verfahrensansprüchen enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben, dass der Schutzgegenstand unabhängig von dem Zweck, zu dem er nach den Angaben im Patentanspruch verwendet werden soll, durch die dort umschriebene Merkmale definiert wird (vgl. BGH, GRUR 2010, 1081 Rn. 11 Rn. 11 - Bildunterstützung bei Katheternavigation).
Die Beklagte hat zwar ausgeführt, nur eine Variante des ABC könne eine Elementanalyse zur Identifikation von Aluminiumschrottteilen durchführen; soweit daneben Varianten des ABC zur Identifikation anderer Materialen vorgesehen seien, seien diese nicht dazu vorgesehen, Aluminiumschrotteile zu identifizieren, bzw. nicht zur Identifikation von Aluminiumschrottteilen für das materialspezifische Recycling geeignet. In dem beim Landgericht eingereichten Schriftsatz hat sie zudem ausgeführt, der ABC sei „grundsätzlich“ auf verschiedene Arten von Material „anpassbar“, falls die Beklagte den ABC mit entsprechenden Kalibrierdaten „gefüttert“ und die Vorrichtung programmiert habe; nur dann könne der Nutzer die Maschine per Knopfdruck umschalten; die Möglichkeit der Identifikation von Aluminiumschrotteilen für das materialspezifische Recycling sei nicht standardmäßig als Funktion in jedem ABC hinterlegt, die der Benutzer ohne Weiteres aktivieren könne. Eine konkrete Behauptung dahin, dass tatsächlich zur Verfahrensausführung (oder deren Anbieten) durch die Beklagte verwendete Anlagen – insbesondere allesamt – nach ihrer körperlichen Ausgestaltung oder Programmierung (noch) nicht zur Identifikation von Aluminium „vorgesehen“ oder zur Erkennung in der Lage seien, ob ein Schrottteil aus Aluminium besteht, ist dem aber nicht zu entnehmen.
Darauf, ob die Beklagte neben anderen auch Handlungen vorgenommen hat, denen es an der Durchführung des Verfahrens zur Aluminiumerkennung mangelt, kommt es nicht an. Denn die Klage greift schon ausweislich des Antrags ohnehin lediglich Handlungen hinsichtlich solcher Verfahrensanwendungen an, die zur Erkennung von Aluminium bestimmt waren. So hat die Klägerin auch erläutert, dass sie Ansprüche gerade wegen Handlungen betreffend solche Anlage geltend macht, die auf Knopfdruck auf die Sortierung von Aluminium umschalten können. Davon, dass die Anlagen tatsächlich nicht so kalibriert und programmiert wurden, geht sie dabei ausdrücklich gerade nicht aus („quod non“). Dass sie – im Weg der objektiven Klagehäufung – auch solche, von ihrer Darstellung abweichende Anwendungen zum Klagegrund erheben wollte, ist auch nicht dem Umstand zu entnehmen, dass die Klägerin dabei die Rechtsauffassung vertreten hat, dass eine nach dem Lizenzgegenstand relevante Patentverletzung auch dann vorliegen würde, wenn eine Anlage erst durch Kalibrierung und Programmierung in die Lange versetzt werden könnte, Aluminiumschrott zu erkennen.
V. Die mit dem Klageantrag begehrten Einzelheiten der auszusprechenden Rechtsfolgen sind (nur) teilweise insbesondere aus den von der Beklagten vorgebrachten Erwägungen nicht von den im Verletzungsfall begründeten materiell-rechtlichen Ansprüchen der Klägerin gedeckt. Dies führt zur teilweisen Zurückweisung der Berufung gegen die klageabweisende Entscheidung.
1. Insgesamt unbegründet ist der Klageantrag zu 1, mit dem die Klägerin Auskunft über Namen und Anschriften der Vorbesitzer der zur Ausführung des angegriffenen Verfahrens in der Bundesrepublik Deutschland verwendeten Vorrichtungen verlangt.
Solche Auskünfte nach § 140b Abs. 1, 3 PatG schuldet, wer entgegen §§ 9 bis 13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt. Der Verletzer kann danach von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden. Schon aus dem Wortlaut und der Gesetzessystematik (siehe auch § 140a PatG: „Erzeugnisse, die Gegenstand des Patents sind“; § 140b Abs. 2 PatG: „rechtsverletzende Erzeugnisse“ einerseits, „rechtsverletzende Dienstleistungen“ andererseits), aber auch aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift folgt, dass es lediglich um Herkunft und Vertriebsweg von körperlichen Gegenständen geht, hinsichtlich derer eine dem Patentinhaber vorbehaltene Handlung erfolgt ist, sei es – beim Erzeugnispatent – eine in § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG genannte Handlung betreffend ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, oder – beim Verfahrenspatent – eine in § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genannte Handlung betreffend ein durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis, oder – in beiden Fällen – ein nach § 10 PatG Dritten verbotenes Anbieten oder Liefern eines Mittels zur Patentverwirklichung (mittelbare Patentverletzung). Hingegen sieht § 140b PatG nicht vor, dass derjenige, der entgegen § 9 Satz 1, 2 Nr. 2 PatG ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anwendet oder zur Anwendung im Geltungsbereich des Gesetzes anbietet, Auskunft über die Herkunft eines dazu verwendeten – vom Verfahrenspatentanspruch freilich nicht erfassten, also nicht rechtsverletzenden – Erzeugnisses zu geben hat (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl. Kap. D Rn. 847).
Daher kommt es nicht mehr darauf an, ob der Beklagten im Übrigen zuzustimmen wäre, dass Auskunft über Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der für das angegriffene Verfahren verwendeten Vorrichtungen nach § 140b Abs. 1, 3 Nr. 1 PatG auch aus anderem Grund nicht verlangt werden könnte. Dass die Beklagte nach dem unstreitigen Klagevorbringen die Anlage ABC selbst herstellt, stünde indes entgegen der Ansicht der Beklagten einer Verpflichtung zur Auskunft über Vorbesitzer solcher Anlagen, wären sie grundsätzlich nach § 140b PatG Auskunftsgegenstand, nicht entgegen. Die eigene Produktion schließt nämlich nicht aus, dass die Beklagten daneben auch Anlangen desselben Typs oder kerngleicher Gestaltung bei Dritten bezogen haben kann, die sie (zusätzlich zur eigenen Produktion) mit der Herstellung beauftragt haben kann (siehe Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl. Kap. D Rn. 895). Insoweit liegt auch keine (teilweise) Erfüllung durch „Nullauskunft“ der Beklagten vor, weil diese lediglich auf den Vortrag der Klägerin Bezug nimmt, die Beklagte stelle die genannte Anlage her, ohne sich dazu zu erklären, ob es auch Bezüge bei Dritten gegeben hat.
2. Mit Recht beanstandet die Beklagte die Forderung nach Auskunft in elektronischer Form.
Die Auskunft nach § 140b PatG und nach § 242 BGB i.V.m. § 259 BGB ist grundsätzlich schriftlich, in übersichtlicher, geordneter und verständlicher Form zu erteilen (vgl. BGH, NJW 2008, 917), wie es die Klägerin hier (erst) mit ihrem Hilfsantrag fordert. Eine elektronische Form, wie sie Gegenstand des Hauptantrags der Klägerin ist, ist dagegen nicht geschuldet (Senat, Urteil vom 24. Februar 2016 - 6 U 51/14, juris Rn. 132; Urteil vom 28. Februar 2024 - 6 U 161/22, juris Rn. 194). Besondere Umstände, die im Streitfall etwas Anderes gebieten würden, liegen nicht vor.
3. Dem Auskunftsbegehren für die Zeit vor dem 14. Februar 2018 hält die Beklagte zu Unrecht entgegen, dass die Beklagte erst seit diesem Tag existiere.
a) Dies gilt schon deshalb, weil Handlungen, die bei der gebotenen Auslegung des Klageantrags – als der Beklagten zuzurechnende Haftungsgrundlage – von geltend gemachten Ansprüchen gegen die Beklagte erfasst werden sollen, schon im Zeitraum vor der Existenz, nämlich ab der Errichtung der Beklagten durch deren Gesellschaftsvertrag in Betracht kommen.
aa) Nach § 11 Abs. 1 GmbHG entsteht die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als solche zwar erst mit der Eintragung in das Handelsregister. Zwischen der Gründung durch Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags und der Eintragung im Handelsregister besteht aber eine Vorgesellschaft, die bereits weitgehend dem Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung untersteht – soweit dieses nicht die Eintragung der Gesellschaft voraussetzt (vgl. MünchKommGmbHG/Merkt, 4. Aufl., § 11 Rn. 12 mwN) – und als Träger von Rechten und Pflichten nach außen hin im Rechtsverkehr auftreten kann (vgl. nur BGHZ 91, 148, 151; BGH, NJW 2021, 2036 Rn. 24 mwN), mithin teilrechtsfähig ist (MünchKommGmbHG/Merkt, 4. Aufl., § 11 Rn. 4 f, 12 mwN). Als rechtsfähige Personenvereinigung mit handlungsfähigen Organen und eigenem Gesellschaftsvermögen haftet die Vorgesellschaft für Schäden, die ihre Geschäftsführer oder sonstigen Organmitglieder im Rahmen ihrer Organfunktionen Dritten durch eine zum Schadensersatz verpflichtende Handlung zugefügt haben (Ulmer/Habersack in Habersack/Casper/Löbbe, GmbHG, 3. Aufl., § 11 Rn. 85 mwN; Wöstmann in Rowedder/Pentz, GmbHG, 7. Aufl., § 11 Rn. 105, jeweils mwN), mithin auch für Patenverletzungen. Sobald sich mit der Eintragung in das Handelsregister die Vorgesellschaft die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als juristische Person umwandelt, treffen alle während nach Gesellschaftsgründung entstandenen Aktiva und Passiva die dann rechtlich entstandene Gesellschaft, in der die Vorgesellschaft ohne Weiteres mit allen Rechten und Pflichten aufgeht (vgl. nur BGHZ 91, 148, 151; BGH, NJW 2021, 2036 Rn. 24 mwN). Dies entspricht allgemeiner Auffassung, gleich ob man dies als „Gesamtrechtsnachfolge“ (so BGHZ 105, 300, 303) oder als Konsequenz aus einem Formwechsel des Rechtsträgers bei fortbestehender Identität bezeichnet (so Ulmer/Habersack in Habersack/Casper/Löbbe, GmbHG, 3. Aufl., § 11 Rn. 90 mwN; Altmeppen, GmbHG, 11. Aufl., § 11 Rn. 17 mwN).
bb) Hier ist davon auszugehen, dass die Klägerin als Handlungen der „Beklagten“ auch solche Handlungen seit Abschluss des Gesellschaftsvertrags der Beklagten erfassen will, die eine Haftung einer in der Beklagten aufgegangenen Vorgesellschaft der Beklagten begründet haben würden.
cc) Mangels Vortrags dazu, zu welchem Zeitpunkt der Gesellschaftsvertrag der Beklagten abgeschlossen wurde, ist die Aufnahme eines Anfangszeitpunkts der vom Antrag erfassten Handlungen nicht geboten.
b) Im Übrigen besteht ohnehin kein Anlass, eine ausdrückliche Befristung des Auskunftsgegenstands auszusprechen, soweit deren Auslassung lediglich zur Folge hat, dass die Forderung mangels in Betracht kommender Handlungen vor Gründung der Beklagten gegenstandslos ist. Solche ins Leere gehenden Ansprüche sind schon deshalb nicht erhoben, weil die Forderungen auf Handlungen der Beklagten (einschließlich der Vorgesellschaft) beschränkt sind, die denknotwendig erst seit Bestehen der Vorgesellschaft erfolgt sein können.
4. Zu Unrecht beanstandet die Beklagte, dass die Klägerin verlangt, die Angaben über die betriebene Werbung gemäß dem Klageantrag zu I.2.c monatsweise aufzuschlüsseln.
Zu einer geordneten Rechnungslegung, welche die Beklagte nach § 242 BGB i.V.m. § 259 BGB der Klägerin zur Bezifferung einer Schadensersatzforderung schuldet, gehören – anerkanntermaßen – aussagekräftige Angaben über den Zeitpunkt der einzelnen Verletzungshandlungen (siehe nur Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. D Rn. 986 ff). Dass die Klägerin hier keine abschließende Aufschlüsselung der auskunftspflichtigen Handlungen nach den (genauen) Handlungszeiten verlangt, sondern eine monatsweise Aufschlüsselung genügen lässt, geht über den danach bestehenden Anspruch nicht hinaus. Der Beklagten ist unbenommen, diesem Begehren schlicht durch eine – weitergehende – Nennung der jeweiligen einzelnen Handlungszeitpunkte in chronologischer Ordnung zu entsprechen, womit diese ohne weiteres auch monatsweise eingeteilt wären.
5. Mit Recht fordert die Beklagte, den von der Klägerin in gewissem Umfang zugebilligten Wirtschaftsprüfervorbehalt im Bereich von Handlungen der Beklagten, die sich an Vertreter der Marktgegenseite gerichtet haben, auf nicht gewerbliche Empfänger direkter Werbung auszudehnen.
Ein solcher Vorbehalt kommt (regelmäßig nur) hinsichtlich solcher Angaben in Betracht, die in § 140b PatG nicht genannt werden, wie insbesondere die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger (siehe BGHZ 128, 220 - Kleiderbügel), wenn dies nach Abwägung der beiderseitigen Interessen (§ 242 BGB) gerechtfertigt ist; dazu bedarf es keines Antrags im formellen Sinn (vgl. BGH, GRUR 1981, 535 - Wirtschaftsprüfervorbehalt; Grabinski/Zülch/Tochtermann in Benkard, PatG, 12. Aufl. § 139 Rn. 88c). Wie schon im Klageantrag zum Ausdruck kommt, geht die Klägerin hier davon aus, dass es nach der beiderseitigen Interessenlage geboten ist, der Beklagten vorzubehalten, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger lediglich einem Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, bei dem die Klägerin erfragen kann, ob ein bestimmter Adressat genannt ist. Diese Beurteilung der Interessenlage, an deren Richtigkeit sich keine Zweifel ergeben, trifft gleichermaßen auf die Namen und Anschrift nicht gewerblicher Empfänger direkter Werbung zu. Soweit der Klageantrag im vorliegenden Verfahren hinsichtlich der Angebotsempfänger im Übrigen schlechthin (also nicht auf nicht gewerbliche Empfänger beschränkt) einen Wirtschaftsprüfervorbehalt zubilligt, war eine weitergehende Verurteilung nicht möglich (§ 308 Abs. 1 ZPO).
Dass die Klägerin überhaupt Auskunft über die Namen und Anschriften der Empfänger direkter Werbung verlangt, beanstandet die Beklagte nicht. Dies ist auch vom Rechnungslegungsanspruch nach § 242 BGB i.V.m. § 259 BGB gedeckt (so auch Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. D Rn. 993). Zwar hat der Senat an anderer Stelle betont, dass dann, wenn in der Werbung bereits ein Angebot im patentrechtlichen Sinne enthalten ist, der Verletzer die Angaben über den Empfänger ohnehin zu machen hat. Hieraus hat er geschlossen, dass nicht erkennbar sei, wofür der Verletzte darüber hinaus Angaben zur Identifikation (bloßer) Werbungsempfänger benötige (Senat, Urteil vom 24. Februar 2016 - 6 U 51/14, juris Rn. 131). An diesem Schluss hält der Senat nicht fest. Wie vom Senat (aaO Rn. 127, 130) bereits zu Angaben über Domain, Zugriffszahlen und Schaltungszeiträume bei Internetwerbung ausgeführt, gilt auch hinsichtlich der hier in Rede stehenden Namen und Anschriften von Empfängern direkter Werbung, dass diese der Kontrolle dienen können, ob sämtliche Angebote angegeben worden sind.
6. Zu Unrecht beanstandet die Beklagte, dass die Klägerin den Ersatz auch solcher Schäden verlangt, die der „XyZ GmbH“ seit dem 19. April 2008 bis zum 25. August 2010 und der Beklagten seit dem 26. August 2010 entstanden sind, wobei die letztgenannte Beanstandung sich auf den Zeitraum vor Umfirmierung zum 9. März 2012 bezieht.
Zunächst ist festzuhalten, dass der aus einer Schutzrechtsverletzung folgende Schadensersatzanspruch und der der Bezifferung dieses Anspruchs dienende Auskunftsanspruch jedenfalls nicht auf den Zeitraum seit der vom Gläubiger nachgewiesenen ersten Verletzungshandlung beschränkt sind (vgl. BGHZ 173, 269 Rn. 24 f - Windsor Estate; GRUR 2010, 623 Rn. 54 - Restwertbörse). Aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass Verletzungshandlungen logisch die seinerzeitige Existenz der Beklagten voraussetzen, geht der Anspruch nicht zu weit. Abgesehen davon, dass die Klage ohnehin nur Schäden wegen Handlungen der Beklagten bzw. ihrer Vorgesellschaft zum Gegenstand hat, wären der Klägerin die Schäden im Fall von Verletzungshandlungen der Beklagten oder deren Vorgesellschaft in den hier in Rede stehenden Zeiträumen zu ersetzen.
a) Die Auslegung des Klageantrags ergibt, dass die Klägerin mit Schäden der „XyZ GmbH“ solche meint, die der Gesellschaft entstanden sind, die nach der Verschmelzung der XyZ [...]TECHNIK auf die XyZ HOLDING mit Eintragung im Handelsregister vom 7. April 2006 bestand (zunächst unter der Firma XyZ GmbH). Es handelt sich um dieselbe Gesellschaft, die gemäß Gesellschafterbeschluss vom 11. Januar 2008 lediglich ihre Firma wie am 24. Februar 2008 in das Handelsregister eingetragen in T GmbH (mit Sitz in W) geändert hat. Mithin identifiziert der Klageantrag insoweit zutreffend die im Verletzungsfall geschädigte Lizenznehmerin, lediglich mit einer in dem in Rede stehenden Zeitraum (nach dem Klageantrag nämlich der Zeitraum seit dem 19. April 2008) bereits nicht mehr verwendeten Firmierung.
b) Ebenfalls zutreffend geht der Klageantrag davon aus, dass Schäden im Fall der Patentverletzung im Zeitraum seit dem 26. August 2010 der Klägerin selbst entstanden sind. Denn mit der an diesem Tag erfolgten Eintragung im Handelsregister vom 26. August 2010 wurde die zu diesem Zeitpunkt als T GmbH (mit Sitz in W) firmierende Lizenznehmerin auf diejenige Gesellschaft verschmolzen, welche die Klägerin ist. Dass diese seinerzeit noch als T GmbH (mit Sitz in M) firmierte, ändert nichts an ihrer Identität. Der Klageantrag muss die geschädigte Gesellschaft nicht unter Aufschlüsselung der im jeweiligen Schädigungszeitpunkt verwendeten Firmen aufführen.
VI. Der Senat spricht keine Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Rechtskraft der Entscheidung des Bundespatentgerichts über die vorgreifliche Nichtigkeitsklage aus, die nach § 148 Abs. 1 ZPO im Ermessen des Gerichts steht.
Nach dem Ermessen des Senats ist eine Aussetzung des Rechtsstreits nicht geboten.
Die Ausübung des Aussetzungsermessens erfordert eine Abwägung des mit dem Interesse der beklagten Partei übereinstimmenden Interesses an widerspruchsfreien Entscheidungen im Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren gegenüber dem Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens. Da der Verletzungsrichter an den Erteilungsakt gebunden ist, kommt eine Suspendierung der aus dem erteilten Patent folgenden Wirkungen nur unter besonderen Umständen in Betracht. Regelmäßig erforderlich, aber zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes für den Verletzungsbeklagten auch genügend ist es, den Rechtsstreit dann auszusetzen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Rechtsbestandsangriff nicht standhalten wird (vgl. BGHZ 202, 288 Rn. 4 - Kurznachrichten); die bloße Möglichkeit, dass das Klagepatent in einem verletzungsrelevanten Umfang noch für nichtig erklärt werden wird, reicht nicht aus (Senat, MittdtPatA 2015, 384 [juris Rn. 61]; GRUR 2020, 166, 174 f; Urteil vom 24. März 2021 - 6 U 117/19, unveröffentlicht; siehe auch BGH, GRUR 2012, 93 Rn. 5 - Klimaschrank; GRUR 2012, 1072 Rn. 2 - Verdichtungsvorrichtung).
Danach erachtet der Senat eine Aussetzung des vorliegenden Rechtsstreits nicht für sachgerecht. Dass das Klagepatent der Nichtigkeitsklage trotz deren erstinstanzlicher Zurückweisung durch das Bundespatentgericht letztlich nicht standhalten wird, ist nicht als wahrscheinlich zu erkennen. Das gilt schon deshalb, weil weder eine Absicht zur Einlegung eines Rechtsmittels gegen das Urteil des Bundespatentgerichts noch zu dessen Begründung beabsichtigte Berufungsangriffe aufgezeigt sind.
VII. Die Entscheidung über die Kosten ergeht nach § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Eine Abänderung der erstinstanzlichen Kostenentscheidung ist auch insoweit veranlasst, als das Landgericht auch die Kosten der übereinstimmend für erledigt erklärten Unterlassungsforderung, die aus den vorstehenden Gründen berechtigt war, nach § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO der Klägerin auferlegt hat. Gründe, gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen, liegen nicht vor.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 ff PatG
§§ 133, 157 BGB
§§ 9 bis 13 PatG
§ 83 PatG
§ 91a ZPO
§ 141 BGB
§ 890 ZPO
§ 242 BGB
§ 9 PatG
§ 30 PatG
§ 10 PatG
§ 140a PatG
§ 140b PatG
§ 259 BGB
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 140a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 PatG
§ 11 Nr. 2 PatG
§ 164 Abs. 1 Satz 1 BGB
§ 35 Abs. 1 Satz 1 GmbHG
§ 164 Abs. 1 Satz 2 BGB
§ 296 Abs. 1 oder 2 ZPO
§ 531 Abs. 1 ZPO
§ 9 Satz 1, 2 Nr. 2 PatG
§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 PatG
§ 296 Abs. 1, 2 ZPO
§ 140b Abs. 1, 3 PatG
§ 140b Abs. 2 PatG
§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG
§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG
§ 140b Abs. 1, 3 Nr. 1 PatG
§ 11 Abs. 1 GmbHG
§ 308 Abs. 1 ZPO
§ 148 Abs. 1 ZPO
§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: NJW 2000, 2344, 2343
NJW 2011, 1666
NJW-RR 1986, 456, 457
NJW 2000, 2984, 2985
WM 1978, 1151
BGHZ 83, 251, 256
BGHZ 176, 311
GRUR 2013, 1269
BGHZ 114, 74, 79
BGHZ 166, 227
NJW 2017, 2288
GRUR 1998, 561, 563
NJW-RR 2007, 529
NJW 2017, 1887
WM 1972, 1422
BGHZ 71, 75, 77
NJW 1994, 1528, 1529
NJW 2008, 1658
GRUR 2012, 945
NJW 2020, 1740
NJW-RR 2022, 775
NJW-RR 2024, 1474
GRUR-RR 2025, 26, 33
GRUR 1975, 254, 256
GRUR 2016, 1031
GRUR 2020, 159
GRUR 2021, 1167
BGHZ 189, 330
BGHZ 194, 107
GRUR 2024, 1515
GRUR 2024, 1523
GRUR 1999, 909, 912
GRUR 2021, 942
GRUR 2011, 701
GRUR 2022, 1294
GRUR 2015, 972
GRUR 2015, 159
GRUR 2015, 875
GRUR 2022, 1510, 1516
GRUR 2016, 361
NJW 2011, 1509
BGHZ 109, 47, 55
BGHZ 140, 156, 158
GRUR 2006, 399
BGHZ 225, 269
GRUR 2010, 1081
NJW 2008, 917
BGHZ 91, 148, 151
NJW 2021, 2036
BGHZ 105, 300, 303
BGHZ 128, 220
GRUR 1981, 535
BGHZ 173, 269
GRUR 2010, 623
BGHZ 202, 288
GRUR 2020, 166, 174
GRUR 2012, 93
GRUR 2012, 1072
7 O 19/23
7 O 156/21
6 U 118/23
5 Ni 14/21
6 U 38/24
6 U 161/22
2 U 33/24
6 U 38/20
6 U 51/14
6 U 117/19