Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 1998-07-03, Aktenzeichen 38 O 65/97
ECLI: ECLI:DE:LGD:1998:0703.38O65.97.00

Tenor:
I.
Auf die Widerklage werden die Klägerinnen verurteilt,
1.
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,--, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren zu unterlassen,
in der Bundesrepublik Deutschland für Brillengestelle (Brillenfassungen) eine der nachstehenden Bezeichnungen
U
oder
U ®
U M
zu benutzen,
insbesondere wenn die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. in Deutschland eine der vorgenannten Bezeichnungen auf Brillengestellen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anbringen, unter einer der Bezeichnungen Brillengestelle anbieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken besitzen, unter einer der Bezeichnungen Dienstleistungen für Brillengestelle anbieten oder erbringen, unter einer der Bezeichnungen Brillengestelle einführen oder ausführen und/oder eine der Bezeichnungen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für Brillengestelle benutzen;
2.
der Beklagten und Widerklägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Klägerinnen und Widerbeklagten die im Widerklageantrag I. 1. bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar aufgegliedert nach Kalendervierteljahren und unter Angabe
- der Umsätze (Menge und Verkaufspreise)
- der betriebenen Werbung, die ihrerseits nach Werbeträgern, deren Auflage und deren Verbreitungsgebiet auszugliedern sind.
II.
Auf die Widerklage wird festgestellt, dass die Klägerinnen (Widerbeklagten) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Widerklägerin (Beklagten) allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die im Klageantrag I. 1. Bezeichneten Handlungen der Klägerinnen (Widerbeklagten) entstanden ist und noch entstehen wird.
III.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen.
IV.
Dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,-- DM vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten wird gestattet, die Sicherheitsleistung auch durch selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Großbank oder öffentlichen Sparkasse beizubringen.

Tatbestand:
Die Beklagte ist eine Kapitalgesellschaft nach dem Recht des Staates O. Sie vertreibt weltweit Schmuckwaren und ist nach ihrem Vorbingen ein weltberühmtes Unternehmen mit hervorragendem Ruf. Sie wurde XXX in O gegründet. In Deutschland wurde am XXX eine Firma U & Co. GmbH in das Handelsregister bei dem Amtsgericht N eingetragen; als Gegenstand des Unternehmens ist im Handelsregister angegeben: "Vertrieb von Schmuckartikeln und anderen Produkten aller Art, insbesondere unter dem Warenzeichen "U & Co.". Aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom XXX wurde die Firma in "U & Co. Verwaltungsgesellschaft mbH" und der Gegenstand des Unternehmens in "Vertrieb von Schmuckartikeln und anderen Produkten aller Art, insbesondere unter dem Warenzeichen "U & Co.", sowie Verwaltung von Beteiligungsunternehmen" geändert. Ferner wurde am XXX in das Handelsregister beim Amtsgericht N die "U & Co., Niederlassung Deutschland" – seit dem XXX: "U & Co, Niederlassung N" – eingetragen. Eine weitere Zweigniederlassung unterhält die Beklagte in G.
Die Beklagte ist Inhaberin der am XXX für "Bijouterierwaren und Schmucksachen" eingetragenen Marke (WZ-Nr.XXXXXX):
U & Co.
Ferner wurde am XXX mit Priorität zum XXX für die Beklagte die Marke "U" mit dem nachfolgenden Warenverzeichnis wir folgt eingetragen (WZ-Nr.: XXXXXX):
, U and Company, O, N. Y. (V.St.A).
Vertr. X Pat.-Anwälte,
Geschäftsbetrieb: Vertrieb von Juwelierwaren aller Art, Uhren, Bestecken sowie Porzellan und Steingut.
Waren: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Gegenstände und plattierte Gegenstände, nämlich Becher, Schalen, Tabletts, Teller, Kaffe- und Teeservices, Aschenbecher, Leuchter, Feuerzeuge; Juwelierwaren, echte und unechte Schmuckwaren. Gold- und Silberschmiedewaren, Edelsteine, Uhren und andere Zeitmeßinstrumente; Messerschmiedewaren, Bestecke, insbesondere Gabeln, Messer und Löffel: Waren aus Glas, Porzellan und Steingut (soweit sie in Klasse 2 l enthalten sind), insbesondere Figuren und Geschirr. GK. 14, 8, 21, 34.
Für die U & Co. GmbH, N, S-straße, wurde sodann aufgrund einer Anmeldung vom XXX das Wortzeichen "U & Co." (WZ-Nr.: X) mit dem nachfolgend wiedergegebenen Warenverzeichnis wie folgt eingetragen:
X
X U & Co. GmbH, N 1, S-str..
Geschäftsbetrieb: Vertrieb von Luxus-, Geschenk- und Gebrauchsgütern.
Waren/Dienstleistungen: Seifen, Parfümerie, insbesondere Parfüm und Gesichtswasser, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Körperlotion Badegel, Körper- und Gesichtspuder; Kerzen, Wachslichte; Messerschmiedewaren, einschließlich solcher aus Edelmetallen, Rasiermesser und –apparate, Essbesteck, Messer, Gabeln und Löffel, Auflegebesteck, Kinderbesteck, Maniküretuis, Nagelfeilen, Nagelscheren, Taschenmesser, Gartenschaufeln, Flaschenöffner; Rechenmaschinen, Kaleidoskope; Beißringe und –ketten zum Erleichtern des Zahnens; Lampen und Windlichter, Leuchter; Juwelierwaren aus oder unter Verwendung von Edelmetall, Edelsteinen, Halbedelsteinen, Perlen, Zuchtperlen, Uhren und Wecker, Dekorations- oder Kunstgegenstände aus oder unter Verwendung von Edelmetallen oder Bronze, Trophäen, Pokale, Medaillen und Gedenktafeln, Manschettenknöpfe, Zigaretten- und Zigarrenetuis bzw. –behälter, Kästchen, Aschenbecher Schnapsflaschen, Tischglocken, Kartenhalter, Messerbänkchen, Schlüssel, Schlüsselringe, Schlüsselketten, Geldklammern, Buchzeichen, Schuhlöffeln, sämtliche vorgenannten Waren aus oder unter Verwendung von Edelmetallen, Parfümbehälter, Lippenstifthülsen und –pinsel, Puderdosen, Frisierborge, Haarschmuck, Geldtaschen, Gürtel und Gürtelschnallen aus oder unter Verwendung von Edelmetallen, Tischgeschirr, Tafelaufsätze, Untersetzer, Tabletts, Zucker- und Sahnekännchen, Kaffee- und Teekännchen, Salz- und Pfefferstreuer, Vasen, Servierbesteck, Gewürzstreuer, Obstschalen, Serviettenringe, Becher, Humpen, Suppenschüsseln, Kerzenhalter und Leuchter, Sekquirle, Kragen- und Krawattennadeln, Zahnstocher, Hausbar-Geräte, nämlich Eiszangen, Schüttelflaschen, Korkenzieher aus oder unter Verwendung von Edelmetallen, Kästchen für Spielkarten; Musikspielapparate, Glockenspiele; Papierwaren, nämlich Zettelkästchen, Einladungs- und Glückwunschkarten, Platzkarten, Geschäftskarten, Adressbücher, Merkbücher, Kalender; Bücher aller Art, Buchhüllen, Schreibtischzubehör, insbesondere Schreibfedern, Schreib- und Bleistifte, Rechenschieber, Zeichendreiecke, Hefter, Vergrößerungsgläser, Brieföffner, Schreibgeräthalter, Briefbeschwerer, Briefmarkenkästchen, Spielkarten; Lederwaren, nämlich Gürtel, Handtaschen, Brieftaschen, Scheckbuchtaschen, Brillenetuis, Handkoffer, Aktentaschen, Schmuckkästchen, Reisetaschen. Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Spazierstöcke, Peitschen. Bilderrahmen aus Leder; Spiegel, Rahmen, insbesondere für Fotografien und Kalender; Kämme, Bürsten, Parfümflaschen, Dekorationsgegenstände, Flaschenöffner, Geschirr, Waren aus Porzellan, Steingut und Glas, Servierplatten und –teller, Kompottschüsseln, Eisbecher, Gewürzbehälter, Aschenbecher, kleine Behälter für Haus und Küche, Eimer, Körbe, Schmuckfiguren, Vasen, Kannen, Karaffen, Urnen, Kaffee- und Teesets, Zucker/Sahnesets, Salz/Pfeffersets, Leuchter und Kerzenhalter, Tischsets, insbesondere für Kinder; Tischtücher und Servietten; Bekleidungsstücke, Schals, Pullover, Taschentücher, Krawatten, Schuhe und Hausschuhe; Bänder, Knöpfe, Nadeln, Nähetuis, Fingerhüte, künstliche Blumen; Spiele und Spielzeug, insbesondere Schach- und Backgammon-Spiele, Legespiele, Puzzles, Christbaumschmuck; Raucherartikel, auch aus Edelmetall, nämlich Zigarren- und Zigarettenhalter, Zigarrenabschneider, Feuerzeuge, Zigarren- und Zigarettenkästen, Aschenbecher. GK. 14, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34.
Diese Marke (X) wurde nach einer Mitteilung des Deutschen Patenamtes vom XXX am XXX auf "U & Co., Niederlassung Deutschland, N 2, S-straße umgeschrieben.
Die in H ansässige Klägerin zu 1. wurde am XXX gegründet. Sie befasst sich mit dem Vertrieb von hochwertigen modischen Brillen, die von der Klägerin zu 2. Hergestellt werden. Sie ist Inhaberin der im Internationalen Register für die Waren optische Geräte, Brillen, Brillengläser, Brillengestelle und Brillenetuis am XXX registrierten Wort-/Bildmarke:
M
Im Januar X schloß die Klägerin zu 1. Mit einer deutschen Firma "Q GmbH" einen Vertriebsvertrag, durch den der deutschen Vertragspartei u.a. das Recht eingeräumt wurde, mit der Bezeichnung "U" versehene Brillen in Deutschland zu vertreiben.
Im Januar X nahm die Beklagte eine deutsche Vertriebsfirma der Klägerin zu 2., nämlich die Firma U GmbH, M, vor dem Landgericht Hamburg im Wege der einstweiligen Verfügung auf Unterlassung, Auskunft und Versendung eines Informationsschreibens in Anspruch. Die daraufhin erlassene einstweilige Verfügung (315 O 59/97 LG Hamburg) wurde hinsichtlich des Unterlassungstenors nach erhobenem Widerspruch durch Urteil vom 19. Februar 1997 bestätigt. Die Firma U GmbH hat daraufhin durch ihre Rechtsanwälte eine Abschlusserklärung abgegeben (Anlage B 26).
Aus Anlass dieses Verfügungsverfahrens vor dem Landgericht Hamburg haben die Klägerinnen im vorliegenden Rechtsstreit negative Feststellungsklage erhoben und hierfür die Anträge angekündigt,
festzustellen, dass die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. keine Rechte der Beklagten verletzen, wenn die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. in Deutschland für Brillengestelle (Brillenfassungen) eine der nachstehenden Bezeichnungen
zu benutzen, insbesondere wenn die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. in Deutschland eine der vorgenannten Bezeichnungen auf Brillengestelle oder ihre Aufmachung oder Verpackung anbringen, unter einer der Bezeichnungen Dienstleistungen für Brillengestelle anbieten oder erbringen, unter einer der Bezeichnungen Brillengestelle einführen oder ausführen und/oder eine der Bezeichnungen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für Brillengestelle benutzen;
festzustellen, dass die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. Gegenüber der Beklagten aufgrund des Gebrauchs einer oder mehrerer der vorgenannten Bezeichnungen für Brillengestelle gemäß der vorstehend unter Ziffer 1 angegebenen Handlungen nicht schadensersatzpflichtig und/oder auskunftspflichtig und/oder rechnungslegungspflichtig sind.
Nachdem die Beklagte Widerklage auf Unterlassung der Bezeichnung "U" für Brillengestelle sowie auf Auskunft und Feststellung einer Schadensersatzpflicht der Klägerinnen erhoben hatte, haben die Klägerinnen ihre negative Feststellungsklage in der Hauptsache für erledigt erklärt.
Die Beklagte trägt zur Begründung ihrer Widerklage im wesentlichen vor:
Sie, die Beklagte, sei weltweit bekannt. Diese Bekanntheit habe sie nicht nur durch ihre eigenen geschäftlichen Aktivitäten erlangt, sonder auch durch den zur Weltliteratur gehörenden Roman "G c U" und den gleichnamigen Film. Die Weltbekanntheit des Namens "U" sei auch wiederholt in Gerichtsentscheidungen – etwa in der Volksrepublik China, Österreich, Großbritannien und Norwegen – bestätigt worden. Auch das Bundespatentgericht habe durch einen Beschluss aus dem Jahre 1996 zum Ausdruck gebracht, dass der Wortbestandteil "U" eine nahezu weltweit bekannte und eingeführte Unternehmensbezeichnungen und Produktmarke bilde. Diesem hohen Bekanntheitsgrad könnten die Klägerinnen nicht entgegenhalten, dass die Bezeichnung "U" von Dritten für Milcherzeugnisse und andere fernliegende Waren oder auch für Leuchten verwendet werde. Eine Fremdbenutzung könne nur dort zur Schwächung einer Kennzeichnung führen, wo der Schutzberechtigte auch die rechtlichen Möglichkeiten habe, sich gegenüber den Drittbenutzungen zur Weh zu setzen. Hier liege die Drittbenutzung aber auf Warengebieten, die jenseits der Grenzen lägen, die das Kennzeichnungsrecht der Durchsetzung von Ansprüchen des Zeicheninhabers ziehe.
Darüber hinaus sei sie, die Beklagte, Inhaberin von Marken, die sämtlich prioritätsälter als die geschäftlichen Tätigkeiten der Klägerinnen sei. Dies gelte vor allem für die Marke mit der WZ-Nr. X, deren Benutzungsschonfrist erst am 13. des Jahres X ablaufe. Diese Marke genieße insbesondere auch für die Waren "Vergrößerungsgläser" und "Brillenetuis" Schutz. Sie sei zwar ursprünglich auf die Firma "U & Co. GmbH" eingetragen, dann aber auf die Beklagte umgeschrieben worden. Der Geschäftsbetrieb der "U & Co. GmbH" sei durch einen Vertrag vom 1. Januar 1990 mit allen Aktiva einschließlich der Markenrechte und dem Recht der Unternehmensbezeichnung auf sie, die Beklagte, übertragen worden. Das Deutsche Patentamt habe sich von der Erfüllung aller Voraussetzungen für die Umschreibung der Marke überzeugt und die Umschreibung sodann verfügt.
Zwischen den in den Warenverzeichnissen der Beklagten aufgeführten Waren und den von den Klägerinnen hergestellten bzw. vertriebenen Brillengestelle, für die die Bezeichnung "U" verwendet werde, bestehe auch Warenähnlichkeit. Dies gelte ganz besonders für diejenigen Brillenfassungen der Klägerinnen, die wie Schmuckwaren gestaltet seien und wie ein kostbares Dekor getragen würden. Diese Brillengestelle der Klägerinnen wiesen unmittelbare Berührungspunkte mit den im Warenverzeichnis der Widerklagenden aufgeführten Schmuck- und Bijouterierwaren auf.
Darüber hinaus verfüge sie, die Beklagte, über Schutz an der Unternehmenskennzeichnung "U" und entsprechenden Namensschutz. Ihre geschäftliche Tätigkeit unter dem Firmennamen "U & Co." gehe mindestens bis in das Jahr X zurück. In diesem Jahre habe sie mit einem in Q ansässigen Unternehmen einen Vertrag geschlossen, durch welchen dieses Unternehmen als Einkaufagent der Beklagten für Deutschland und Österreich bestellt worden sei; die Geschäftsverbindung habe bis zum Jahre X bestanden. In den Jahren X bis X habe sie bei diesem Unternehmen Juwelierwaren und andere Erzeugnisse im Werte von 4,3 Mio. US-Dollar eingekauft. Seit dem Jahre X habe sie bei einer in T ansässigen Firma regelmäßig Silberwaren in einem Auftragsvolumen von jährlich etwa 2. Mio. US-Dollar eingekauft. Diese in Deutschland eingekauften Waren seien mit der Bezeichnung "U" oder "U & Co." Versehen worden. Die Benutzung der Bezeichnung "U & Co." sei niemals unterbrochen worden und dauere bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt an. Die in N errichtete Zweigniederlassung habe ihre geschäftliche Tätigkeit schon vor ihrer Eintragung, nämlich im Jahre X aufgenommen. Folglich sei ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland älter als die der Klägerinnen mit der Folge, dass sie Priorität genieße.
Die Beklagte beantragt,
die Klägerinnen zu verurteilen
es bei Meidung eines vom Gericht für den Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,--, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Widerholungsfalle bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
zu benutzen, insbesondere wenn die Klägerin zu 1. und/oder die Klägerin zu 2. in Deutschland eine der vorgenannten Bezeichnungen auf Brillengestellen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anbringen, unter einer der Bezeichnungen Brillengestelle anbieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken besitzen, unter einer der Bezeichnungen Dienstleistungen für Brillengestelle anbieten oder erbringen, unter einer der Bezeichnungen Brillengestelle einführen oder ausführen und/oder eine der Bezeichnungen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für Brillengestelle benutzen;
festzustellen, dass die Klägerinnen (Widerbeklagten) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Widerklägerin (Beklagten) allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die im Klageantrag I. 1. bezeichneten Handlungen der Klägerinnen (Widerbeklagten) entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Klägerinnen beantragen,
die Widerklage abzuweisen.
Die Klägerinnen tragen im wesentliche vor:
Bei der Bezeichnung "U" handele es sich nicht um eine berühmte Marke im Sinne der hierzu entwickelten Rechtsprechung. Hierfür sei eine Alleinstellung oder Einmaligkeit der Kennzeichnung erforderlich. In der Bundesrepublik Deutschland seien indessen mehrere Unternehmen handelsregisterlich registriert, welche die Bezeichnung "U" in ihrer Geschäftsbezeichnung führten. Außerdem sei die Bezeichnung "U" als Gattungsbezeichnung für Lampenschirme aus buntem Glas und darüber hinaus allgemein für buntes Glas als Gattungsbezeichnung bekannt. Außerdem sei "U" ein auch in Deutschland gebräuchlicher weiblicher Vorname. Es handele sich mithin um eine abgenutzte und abgegriffene Bezeichnung.
Die Beklagte genieße aber auch an der Bezeichnung "U" keinen Markenschutz. So handele es sich bei der seit dem X unter der Nummer X registrierten Marke "U & Co." Um eine Marke, die einer Bildmarke nahestehe. Die einzelnen Buchstaben des Bestandteils "U" seien nämlich auf einer gekrümmten Linie angeordnet, welche die zusätzliche Angabe "& Co." Übergriffen, so dass die Gestalt der Marke an die Punzierung eines Schmuckstückes erinnere. Die für die Beklagte unter der Nummer X am X eingetragene Marke "U" sei nicht für optische Apparate, Brillen, Brillengläser, Brillenfassungen oder Brillenetuis registriert. Die unter der Nummer X registrierte Marke "U & Co." Sei nicht wirksam auf die Beklagte übergegangen. Die ursprüngliche Inhaberin dieser Marke, die Firma "U & Co. GmbH" existiere weiterhin, so dass diese Marke ohne den dazugehörigen Geschäftsbetrieb übertragen worden sei. Eine derartige Leerübertragung sei gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 des insoweit anzuwendenden Warenzeichengesetz unwirksam. Im übrigen seien auch für diese Marke die Waren Brillen, Brillengläser und/oder Brillenfassungen im Warenverzeichnis nicht genannt.
Zwischen den Marken der Beklagten und der von ihnen, den Klägerinnen, benutzten Bezeichnung "U M" bestehe aber auch keine Verwechslungsgefahr. Der Bestandteil "M" sei phantasievoll und kennzeichnungskräftig. Zudem würden die Marken der Parteien nicht in Bereichen verwendet, die als ähnlich bezeichnet werden könnten. Insbesondere seien Brillen mit Schmuckwaren nicht gleichartig oder ähnlich. Vielmehr seien Brillen einerseits und Schmuckwaren andererseits Produkte deutlich unterschiedlicher Technologien.
Etwaige Namensrechte der Beklagten hätten gegenüber dem im Herbst erworbenen Namensrecht der Klägerin keine Priorität. Es sei nicht die Beklagte gewesen, die Ende der 80er Jahre in N eine Geschäftstätigkeit aufgenommen habe, sondern eine von der Beklagten verschiedene GmbH deutschen Rechts. Das Namensrecht habe auch nicht ohne das hinter dem Namen stehende Unternehmen übertragen werden können. Die Beklagte habe von der "U & Co. GmbH" deshalb keine Namensrecht erworben. Die spätere Firma "U & Co. Verwaltungsgesellschaft mbH" sei im Geschäftsverkehr nicht in Erscheinung getreten. Auf die Registrierung ihrer ersten deutschen Zweigniederlassung in N könne sich die Beklagte nicht mit Erfolg berufen, da diese Registrierung erst am X erfolgt sei und folglich vor der von ihnen, den Klägerinnen, benutzten Bezeichnung keine Priorität genieße. Im übrigen fehle es auch hinsichtlich der Geschäftsbezeichnungen an einer Verwechslungsgefahr, zumal die Beklagte den Zusatz "& Co." Benutze.
Darüber hinaus habe die Beklagte etwaige Ansprüche aus der Bezeichnung "U" gegen sie, die Klägerinnen, verwirkt. Die Beklagte habe von der Vertriebstätigkeit der Kläger in Deutschland gewusst. So hätten die Parteien in derselben Ausgabe von Zeitschriften geworben und seien sich auf Messen begegnet. Die Beklagte habe seit vielen Jahren Kenntnis davon, dass sie, die Klägerinnen, in Deutschland Brillen unter der Bezeichnung "U" auf den Markt brächten. Sie, die Klägerinnen, hätten im Vertrauen darauf, dass die Beklagte wegen der Benutzung der Bezeichnung "U" nicht gegen sie einschreite, auch einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt.
In Erwiderung auf den Verwirkungseinwand der Klägerinnen trägt die Beklagte vor, sie sei in verschiedenen Teilen der Welt gegen den missbräuchliche Bezeichnung der Kennzeichnung "U" vorgegangen. So habe sie in der Bundesrepublik Deutschland vor dem Landgericht Hamburg gegen die Vertriebsfirma der Klägerinnen, die Firma U GmbH im Februar 1997 eine einstweilige Verfügung erwirkt. Im Übrigen habe selbst ein Großunternehmen wie sie, die Beklagte, nicht die personelle Kapazität, um allen Verletzungen ihrer Namens- und Markenrechte weltweit gleichzeitig nachzugehen. Darüber hinaus fehle es aber auch an einem schutzwürdigen Besitzstand der Klägerinnen. Während des gesamten Zeitraumes ihres Vertriebs in Deutschland hätten die Klägerinnen immer nur einen einzigen Abnehmer gehabt. Die Firma U GmbH müsse die Benutzung der Bezeichnung "U" aufgrund der gegen sie ergangenen einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg aufgeben, so dass sich die Klägerinnen ohnehin eine neue Vertriebsfirma suchen müssten. Unter diesen Umständen sei es den Klägerinnen auch zumutbar, sich eine neue Kennzeichnung, die mit dem Kennzeichen der Beklagten nicht verwechslungsfähig sei, zu suchen.
Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird gemäß § 313 Abs. 2 ZPO auf die vorbereitenden Schriftsätze und die mit ihnen überreichten Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Widerklage ist in vollem Umfang begründet. Dies ergibt sich aus der nachfolgenden gemäß § 313 Abs. 3 ZPO gebotenen kurzen Zusammenfassung der Erwägungen, auf denen die Entscheidung beruht:
Der Beklagten steht gegen die Klägerinnen der geltend gemachte Unterlassungsanspruch jedenfalls aus § 14 Abs. 5 MarkenG in Verbindung mit dem unter der WZ-NR.: X beim Deutschen Patentamt registrierten Wortmarke "U & Co." zu. Ob sich der Anspruch daneben auch aus § 14 Abs. 5 MarkenG in Verbindung mit der Markennummer X oder X oder als bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG oder aus der Benutzung einer Geschäftsbezeichnung (§15 Abs. 5 MarkenG) ergibt, mag auf sich beruhen.
Die Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke "U& Co." (WZ-NR.: 1.128.006), die mit Priorität zum X in das Register des Deutschen Patentamtes eingetragen worden ist. Zwar ist die Eintragung dieser Marke seinerzeit zugunsten der "U & Co. GmbH, N", erfolgt. Jedoch ist das Zeichen im April X auf die Beklagte übertragen worden.
Die Wirksamkeit dieser Übertragung richtet sich freilich nach dem damals geltenden Warenzeichengesetz. Wegen der Herkunftsfunktion, die mit dem Warenzeichen alten Rechts verbunden war, konnte das Warenzeichen nach § 8 WZG nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden. Es soll auch nicht verkannt werden, dass die förmliche Umschreibung durch das Patentamt nicht zwingend den Nachweis ergibt, dass mit dem Zeichen auch der Geschäftsbetrieb übertragen worden ist, da insoweit dem Patentamt nur eingeschränkte Nachprüfmöglichkeiten zur Verfügung standen (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Auflage, Rdnr. 33 zu § 8 WZG). Indessen stellt der Umschreibungsvermerk durch das Patentamt (Anlage B 35; Bl. 175 GA) ein starkes Indiz dafür dar, dass seinerzeit auch der Geschäftsbetrieb mitübertragen worden ist.
Hinzu kommt, dass im Herbst des Jahres 1990 die Firma und der Unternehmensgegenstand der U & Co GmbH geändert und diese Gesellschaft als Verwaltungsgesellschaft fortgeführt wurde. Es spricht alles dafür, dass die – etwas zeitgleich – im selben Hause in N eingerichtete Filiale nunmehr die werbende Tätigkeit der GmbH und die hierfür erforderlichen sachlichen Mittel einschließlich des Markenrechts übernommen hat. Eine Motivation für eine Leerübertragung der Marke von einer Tochtergesellschaft auf eine Filiale eine und desselben Hauptunternehmens ist nicht ersichtlich. Es spricht vielmehr alles dafür, dass die mit dem Zeichen verbundene Geschäftstradition fortgesetzt wird und damit die Gefahr von Irreführungen ausgeschlossen ist. Jedenfalls erscheint unter den gegebenen Umständen eine Leerübertragung – also eine Übertragung des Zeichens ohne den dazu gehörenden Geschäftsbetrieb – so unwahrscheinlich, dass es Sache der Klägerinnen gewesen wäre hierfür konkrete Anhaltspunkte vorzutragen und zu beweisen.
Das von den Klägerinnen benutzte Zeichen "U M" ist dem für die Beklagten geschützten Zeichen auch ähnlich. Diese Ähnlichkeit wird durch die schriftbildliche und phonetische Übereinstimmung des Bestandteils "U", der den Gesamteindruck beider Zeichen prägt, begründet. Im Zeichen der Beklagten ist der Bestandteil "& Co." Ohne jede Eigentümlichkeit und ohne jede Bedeutung für den Gesamteindruck. Diese Bestandteil trifft lediglich eine Aussage über die Gesellschaftsform, wie er für Personalgesellschaften nach dem Firmenrecht (noch: § 19 HGB) vorgeschrieben ist. Im Zeichen der Klägerinnen ist der Bestandteil "M" nur von geringer Kennzeichnungskraft. Es handelt sich hierbei um ein Wort aus der französischen Sprache, das aber auch im Deutschen zur Bezeichnung eines halbkreisförmigen Feldes über Fenstern und Türen bekannt ist (vgl. z. B.: Wahrig, Deutsches Wörterbuch).
Von wesentlicher Bedeutung für die Feststellung, dass die Bezeichnung "U" im Verhältnis zum Bestandteil "M" prägende Bedeutung hat, ist aber vor allem der relativ hohe Bekanntheitsgrad des Wortes "U".
Dieser Bekanntheitsgrad ergibt sich selbst aus dem von den Klägerinnen vorgelegten Gutachten des Umfrageinstituts F (Anlage K 27), das auf einer im Januar 1998 durchgeführten demoskopischen Untersuchung beruht. Danach war 70 % der befragten Personen das Wort "U" - in welchem Zusammenhang auch immer - jedenfalls bekannt. Hieraus folgt - ohne dass es in diesem Zusammenhang darauf ankommt, ob der für eine "bekannte Marke" erforderliche Bekanntheitsgrad erreicht ist -, dass der Wortbestandteil "U" auffällig und einprägsam ist hierin den Bestandteil "M" überragt.
3.
Die mithin vorhandene Ähnlichkeit beider Zeichen begründet auch eine Verwechslungsgefahr. In diesem Zusammenhang spielt auch die Nähe der Waren, für die beide Zeichen benutzt werden, eine Rolle (vgl. BGH GRUR 95, 213 – Oxygenol II). Diese Warennähe und die sich daraus ergebende Verwechslungsgefahr wurde zum einen schon dadurch begründet, dass das Widerklagezeichen auch für "Brillenetuis" eingetragen ist. Darüber hinaus stehen die von den Klägerinnen hergestellten bzw. vertriebenen Brillen Schmuckwaren recht nahe. Dies ergibt sich insbesondere aus dem von der Beklagten vorgelegten Originalkatalog der Klägerinnen. Auf den letzten beiden Seiten dieses Kataloges werden sogar Brillen angeboten, deren Gestelle aus Gold gefertigt sind und die deshalb schon dem Bereich Schmuckwaren zuzuordnen sind. Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang auch von Bedeutung, dass die Klägerinnen für ihren Katalog diejenigen Zeichen verwenden, die einen stilisierten Brillanten enthalten. Hierdurch wird in starkem Maße die gedankliche Verbindung zu Schmuckwaren suggeriert und die Verwechslungsgefahr mit den Waren der Beklagten erhöht. Dies gilt umso mehr, als nach dem vorgelegten F-Gutachten immerhin 18,2 % der befragten Personen das Wort "U" mit "Schmuckwaren, Juwelen" verbinden.
4.
Die Beklagte hat ihre Rechte aus der Marke auch nicht im Verhältnis zu den Klägerinnen verwirkt. Der Verwirkungseinwand setzt nach § 21 MarkenG voraus, dass der Inhaber der Marke die Benutzung während eines Zeitraumes von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Es lässt sich indessen dem eigenen Vortrag der Klägerinnen nicht entnehmen, dass diese mit Brillen unter der Bezeichnung "U" schon vor fünf Jahren auf dem deutschen Markt in Erscheinung getreten ist und die Beklagte hiervon positive Kenntnis hatte; eine bloß fahrlässige Unkenntnis der Beklagten reicht nicht aus (vgl. z. B. Althamer/Ströbel/Klaka, Markengesetz, 5. Auflage, Rdnr. 5 zu § 21 MarkenG). Insbesondere konnte die Beklagte dem im September 1991 erschienen und auf Uhren ausgerichteten italienischen Magazin "P" nicht entnehmen, dass die Klägerinnen mit Brillen unter der Kennzeichnung "U" auf dem deutschen Markt in Erscheinung treten wollten. Auch die im April 1993 in der Zeitschrift "O" veröffentlichte Anzeige ergibt nicht das konkrete Vorhaben der Klägerinnen, den deutschen Markt mit Brillen unter der Bezeichnung "U" zu beliefern. Ebenso wenig sind hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte davon wusste, dass die Klägerin zu 1. seit X die deutsche Vertriebsfirma "P O" mit Brillen unter der Bezeichnung "U" beliefert hat. Jedenfalls hat die Beklagte, nachdem sie von dem M, erfahren hat, diese Vertriebsfirma unverzüglich im Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Hamburg auf Unterlassung in Anspruch genommen und eine einstweilige Verfügung gegen diese Vertriebsfirma, die inzwischen rechtsbeständig geworden ist, erwirkt. Unter diesen Umständen kommt es nicht einmal darauf an, ob die Klägerinnen, wie die Beklagte vorträgt, bei Ingebrauchnahme der Bezeichnung "U" bösgläubig gewesen ist.
Der Antrag auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht der Klägerinnen ist zulässig. Das nach § 256 ZPO erforderliche Rechtsschutzinteresse ergibt sich aus dem Umstand, dass die Beklagte zur Zeit einen Leistungsantrag nicht beziffern kann, andererseits aber Verjährung droht.
In der Sache folgt der Schadensersatzanspruch der Beklagten aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Klägerinnen haben die Verletzungshandlung fahrlässig begangen, da sie die Markenverletzung hätten erkennen können und müssen. Dies ergibt sich im vorliegenden Fall bereits aus dem relativ hohen Bekanntheitsgrad der Bezeichnung "U". Die gesamtschuldnerische Haftung beider Klägerinnen ergibt sich aus § 840 Abs. 1 BGB.
Der mit dem Widerklageantrag zu I. 2. Geltend gemachte Anspruch auf Auskunft hat seine Rechtsgrundlage in den §§ 19 MarkenG, 242 BGB. Die Beklagte kann ohne die begehrte Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen einen Schadenersatzanspruch nicht beziffern. Andererseits ist es den Klägerinnen zumutbar, die für die Erteilung der Auskunft erforderlichen Aufwendungen zu erbringen.
Die Kosten des Rechtsstreit haben gemäß § 91 ZPO die Klägerinnen zu tragen. Soweit die von ihnen ursprünglich erhobene negative Feststellungsklage durch die Widerklage auf Leistung in der Hauptsache erledigt ist, sind keine weiteren Kosten entstanden; der Gegenstandswert der ursprünglichen Klage ist im Gegenstandswert der Widerklage aufgegangen.
Gemäß § 709 Satz 1 ZPO war das Urteil gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Nach § 108 ZPO konnte der Beklagten gestattet werden, die Sicherheitsleistung auch durch Bank- oder Sparkassenbürgschaft zu erbringen.
Streitwert (für Klage und Widerklage zusammen): 500.000,-- DM

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 19 MarkenG, 242 BGB
§ 8 WZG
§ 19 HGB
§ 21 MarkenG
§ 256 ZPO
§ 91 ZPO
§ 108 ZPO
§ 313 Abs. 2 ZPO
§ 313 Abs. 3 ZPO
§ 14 Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
§ 14 Abs. 6 MarkenG
§ 840 Abs. 1 BGB
§ 709 Satz 1 ZPO
§ 8 Abs. 1 Satz 3 des insoweit anzuwendenden Warenzeichengesetz

Zitierte Entscheidungen: GRUR 95, 213
15 O 59/97