Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2018-12-12, Aktenzeichen 4b O 16/17
ECLI: ECLI:DE:LGD:2018:1212.4B.O16.17.00

Tenor:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 € - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
a) Bilddekodierungsvorrichtungen, die gemultiplexte Information dekodieren, die Bildsignale einer jeden Einheit besitzt,
wobei die zu dekodierende Information gemeinsame Information der gesamten Bildsignale und Information enthält, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wobei die Bilddekodierungsvorrichtungen aufweisen:
eine Demultiplexen-Einheit, die geeignet ist zum Demultiplexen der gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale und der Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, aus der gemultiplexten Information;
eine Vielfach-Dekodierungs-Einheit, die geeignet ist zum Dekodieren der demultiplexten gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale durch Benutzen einer Vielzahl von Dekodierungsverfahren;
eine gemeinsame Dekodierungs-Einheit, die geeignet ist zum Dekodieren der demultiplexten Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, durch Benutzen eines einer jeden Einheit gemeinsamen arithmetischen Dekodierungsverfahrens;
und/oder
b) Bilddekodierungsvorrichtungen (Smartphones), die für ein Bilddekodierungsverfahren zum Dekodieren gemultiplexter Information, die Bildsignale einer jeden Einheit besitzt, geeignet sind,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern,
wobei das Bilddekodierungsverfahren charakterisiert ist durch:
einen Demultiplexen-Schritt zum Demultiplexen der gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale und der Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, aus der gemultiplexten Information,
einen Vielfach-Dekodierungs-Schritt zum Dekodieren der demultiplexten gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale durch Benutzen einer Vielzahl von Dekodierungsverfahren, und
einen gemeinsamen Dekodierungs-Schritt zum Dekodieren der demultiplexten Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, durch Benutzen eines einer jeden Einheit gemeinsamen arithmetischen Dekodierungsverfahrens;
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 11. Juli 2014 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei
zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 11. Juli 2014 begangen hat, und zwar unter Angabe:
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter 1. a) bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben;
5. die unter 1. a) bezeichneten, seit dem 11. Juli 2014 In Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 12. Dezember 2018, 4b O 16/17) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu l.1.a) und b) bezeichneten, seit dem 11. Juli 2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000.000,00 EUR, wobei für die teilweise Vollstreckung des Urteils folgende Teilsicherheiten festgesetzt werden:
Ziffer I. 1., I. 4. und I. 5. des Tenors: 3.750.000,00 EUR
Ziffer I. 2. und I. 3. des Tenors: 1.000.000,00 EUR
Ziffer III. des Tenors: 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages:

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des Patents EP X (Klagepatent in Verbindung mit der korrigierten Titelseite als B8-Schrift, vorgelegt als Anlage K 1, auf die wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatzflicht in Anspruch.
Das Klagepatent wurde durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin am 13.08.2002 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität JP X vom 31.08.2001 (vorgelegt als Anlage VP 8 NK12 und in Übersetzung als VP 8 NK 12Ü, auf die wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird) angemeldet. Die Anmeldung wurde am 26.05.2004 veröffentlicht, der Hinweis auf die Erteilung wurde am 28.10.2009 veröffentlicht. Mittlerweile ist die Klägerin Inhaberin des Klagepatents. Die Inhaberänderung wurde mit Verfahrensstandtag vom 11.07.2014 gegenüber dem Patentregister mitgeteilt und am 21.08.2014 eingetragen. Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte hat beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage erhoben mit dem Antrag, das Klagepatent für nichtig zu erklären. Über die Nichtigkeitsklage wurde bislang nicht entschieden.
Die geltend gemachten Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents lauten in der von der Klägerin eingeschränkt geltend gemachten Fassung auf Deutsch:
Bilddekodierungsverfahren zum Dekodieren gemultiplexter Information, die Bildsignale einer jeden Einheit besitzt, wobei die zu dekodierende Information gemeinsame Information der gesamten Bildsignale und Information enthält, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, wobei das Bilddekodierungsverfahren charakterisiert ist durch:
einen Demultiplexen-Schritt zum Demultiplexen der gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale und der Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, aus der gemultiplexten Information;
einen Vielfach-Dekodierungs-Schritt zum Dekodieren der demultiplexten gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale durch Benutzen einer Vielzahl von Dekodierungsverfahren; und
einen gemeinsamen Dekodierungs-Schritt zum Dekodieren der demultiplexten Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, durch Benutzen eines einer jeden Einheit gemeinsamen arithmetischen Dekodierungsverfahrens.
Anspruch 7:
Bilddekodierungsvorrichtung, die gemultiplexte Information dekodiert, die Bildsignale einer jeden Einheit besitzt, wobei die zu dekodierende Information gemeinsame Information der gesamten Bildsignale und Information enthält, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, wobei die Bilddekodierungsvorrichtung aufweist:
eine gemeinsame Dekodierungs-Einheit, die geeignet ist zum Dekodieren der demultiplexten Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, durch Benutzen eines einer jeden Einheit gemeinsamen arithmetischen Dekodierungsverfahrens.
Das Klagepatent bezieht sich auf einen Aspekt von Komprimierungsverfahren für digitale Videos.
Dabei werden diverse bild- bzw. videospezifische Kompressionsverfahren angewendet, die das Bildsignal letztlich in verschiedene digitale Werte umwandeln. Im Anschluss daran wird das Signal mittels jeweils geeigneter längenfestgelegter oder längenvariabler oder arithmetischer Kodierung, kodiert. Dabei handelt es sich um generelle Digitaldaten-Kompressionsverfahren, die nicht bildspezifisch sind.
Das Funktionsprinzip beruht auf der Eliminierung von Redundanzen im Datenstrom, indem sich wiederholende Datenfolgen durch kürzere Codewörter ersetzt werden. Im Falle längenvariabler und längenfestgelegter Kodierung werden diese aus einer Tabelle gewonnen. Dabei werden Datenabschnitten, die sich mit hoher Frequenz wiederholen, Codewörter mit kurzer Länge zugewiesen, während sich mit niedriger Frequenz wiederholenden Sequenzen Codes mit größerer Länge zugewiesen werden.
Im Falle der erheblich effizienteren, aber auch rechenintensiveren arithmetischen Kodierungen wird mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, die den Tabellen entsprechen.
Die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU) entwickelte den Videokompressions-Standard ISO/IEC 14496-10. 2001 schloss sich die ITU-Gruppe mit MPEG-Visual zusammen und führte die Entwicklung gemeinschaftlich fort. Ziel des Projekts war es, ein Kompressionsverfahren zu entwerfen, das im Vergleich zu bisherigen Standards sowohl für mobile Anwendungen als auch im TV‑ und HD-Bereich die benötigte Datenrate bei gleicher Qualität mindestens um die Hälfte reduziert. 2003 wurde der Standard von beiden Organisationen mit identischem Wortlaut verabschiedet. Die ITU-Bezeichnung lautet H.264. Bei ISO/IEC MPEG wird der Standard unter der Bezeichnung MPEG-4/AVC (Advanced Video Coding) geführt. Es ist der zehnte Teil des MPEG-4-Standards zu der ISO/IEC-Nr. 14496-10 (achte Ausgabe 01.09.2014: auszugsweise vorgelegt als Anlage K 5, auszugsweise in deutscher Übersetzung eingereicht als Anlage K 5a, im Folgenden: AVC-Standard).
Dabei handelt es sich um einen Standard, der sich mit Video- und Audiodatenkompression befasst. Der Standard regelt dabei, dass Vollbilder aus der Videosequenz in ein oder mehrere Slices zerlegt werden, die ihrerseits aus Makroblöcken bestehen.
Die Bildinformationen der Makroblöcke werden dabei unter anderem mittels eines „Context-Based Adaptive Binary Arithmetic Coding“ (im Folgenden kurz „CABAC“) kodiert, wenn der Parameter „entropy_coding_mode_flag“ auf 1 gesetzt ist.
Dieser Parameter bezieht sich auf ein oder mehrere Slices und alle in diesen enthaltenen Makroblöcke. Er bleibt solange für alle folgenden Slices gültig, bis er auf 0 gesetzt wird.
Das Klagepatent ist Teil eines AVC/H.264-Patentpools (nachfolgend: Patentpool). Der Patentpool umfasst derzeit ca. 5.000 Patente, die inklusive der Klägerin von knapp 40 Patentinhabern eingebracht wurden (vgl. Anlage K 10 – Exhibit C, Exhibit D). Hierbei handelt es sich um für den AVC-Standard essentielle Patente. Auch die Muttergesellschaft der Beklagten, die B (nachfolgend: Muttergesellschaft), wurde durch Erwerb von Poolpatenten selbst vorübergehend Poolpatentinhaberin. Der Pool wird von der Gesellschaft X, (nachfolgend: X) verwaltet.
Die X hält auf ihrer Internetseite (Xwww.X.) den als Anlage K 10 – Exhibit P, P-a vorgelegten Lizenzvertrag als Standardlizenzvertrag (nachfolgend: Standardlizenzvertrag) vor. Diesen Lizenzvertrag haben derzeit über 2.000 Lizenznehmer mit der X abgeschlossen. Über die genannte Internetseite können Konkordanzlisten/Cross Reference Charts (Anlage K 10 – Exhibit G) abgerufen werden, die einschlägige Standardpassagen den Poolpatenten zuordnen. Ebenso ist eine Liste der Lizenzgeber einsehbar (Anlage K 10 – Exhibit F).
In dem Standardlizenzvertrag finden sich unter anderem folgende Regelungen in deutscher Übersetzung:
„[Präambel]
[…]
Jeder Lizenzgeber verpflichtet sich hiermit dazu, Einzelpersonen, Gesellschaften oder sonstigen Rechtsträgern einzelne Lizenzen bzw. Unterlizenzen nach sämtlichen AVC wesentlichen Patenten zu maßvollen, angemessenen, nicht diskriminierenden Bedingungen entsprechend den hier vereinbarten Geschäftsbedingungen zu erteilen, die vom Lizenzgeber (ohne Zahlungen an Dritte) erteilt werden können.
Jeder Lizenzgeber gewährt dem Lizenzverwalter eine weltweite, nicht-exklusive Lizenz und/oder Unterlizenz an allen vom Lizenzgeber lizenzierbaren oder unterlizenzierbaren für AVC wesentlichen Patenten, um es dem Lizenzverwalter zu ermöglichen, weltweit nicht-exklusive Unterlizenzen an allen diesen für AVC wesentlichen Patenten gemäß der Bestimmungen dieses Vertrages zu gewähren.
Nichts aus der vorliegenden Vereinbarung untersagt den einzelnen Lizenzgebern, die Rechte aus den einzelnen AVC wesentlichen Patenten zur Herstellung, Verwendung, zum Verkauf oder zum Angebot eines Verkaufs zu lizensieren oder als Unterlizenzen zu vergeben, zu denen auch unter anderem die Rechte gehören, die nach der AVC-Patentportfolio-Lizenz vergeben werden.
[…] Der Standardlizenzvertrag sieht zwei Lizenztypen vor. Zum einen eine Lizenz
zum Vertrieb von Endkundenprodukten:
„2. Gewährung durch den Lizenzverwalter
2.1 AVC Produkt(e). Vorbehaltlich der Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Artikel 3 und 7), gewährt der Lizenzverwalter hiermit einem Codec-Lizenznehmer eine gebührenpflichtige, weltweite, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Unterlizenz nach allen AVC wesentlichen Patenten im AVC Patentportfolio, ein AVC Produkt herzustellen, herstellen zu lassen, zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten und einem Verbraucher, dieses AVC Produkt im Zusammenhang mit der Decodierung eines AVC Videos, das von einem Verbraucher codiert wurde oder ein AVC Video für die eigene Nutzung oder Übertragung an einen Verbraucher zu verwenden. DURCH DIESEN ARTIKEL 2.1 WIRD ANSONSTEN KEINE WEITERE IMPLIZIERTE ODER SONSTIGE LIZENZ GEWÄHRT. SO WIRD INSBESONDERE UND OHNE WEITERE EINSCHRÄNKUNG IN DIESEM ARTIKEL 2.1 KEINE LIZENZ ZUR VERWENDUNG EINES AVC PRODUKT(S) IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM KOMMERZIELLEN AVC VIDEO ODER ZUM VERKAUF ODER ANGEBOT DES VERKAUFS EINES OEM-AVC-PRODUKTS GEWÄHRT.“
Zum anderen sieht der Vertrag eine sogenannte OEM-Lizenz vor, zu der es in Art. 2.6 heißt:
„2.6 OEM-Lizenznehmer. Vorbehaltlich der Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Artikel 2, 3 und 7), gewährt der Lizenzverwalter hiermit einem OEM-Lizenznehmer eine gebührenpflichtige, weltweite, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Unterlizenz nach allen AVC wesentlichen Patenten im AVC Patentportfolio, OEM-AVC Produkte zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten. Diese Unterlizenz wird nach Wahl des Lizenznehmers gemäß den Bestimmungen von Artikel 3.1.6 dieser Vereinbarung gewährt. DURCH DIESEN ARTIKEL 2.6 WIRD ANSONSTEN KEINE WEITERE IMPLIZIERTE ODER SONSTIGE LIZENZ GEWÄHRT. SO WIRD INSBESONDERE UND OHNE WEITERE EINSCHRÄNKUNG IN DIESEM ARTIKEL 2.6 KEINE LIZENZ ZUR VERWENDUNG EINES OEM-AVC PRODUKT(S) IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM KOMMERZIELLEN AVC VIDEO ODER ZUM VERKAUF ODER ANGEBOT DES VERKAUFS EINES OEM-AVC PRODUKTS GEWÄHRT.“
Weiter heißt es zur Lizenzhöhe:
„3.
Gebühren und Bezahlung
3.1
Gebühren für die Lizenzen zu den AVC wesentlichen Patenten im AVC-Patentportfolio. Für die Lizenzen, die in Artikel 2 dieser Vereinbarung nach den AVC wesentlichen Patenten im AVC Patentportfolio gewährt werden, muss der Lizenznehmer dem Lizenzverwalter zugunsten der Lizenzgeber für die Laufzeit der vorliegenden Vereinbarung die im Folgenden festgesetzten Gebühren entrichten:
3.1.1.
AVC Produkt(e). Vorbehaltlich der Beschränkung aus Artikel 3.1.9. ist in jedem Kalenderjahr für die nach Absatz 2.1 der vorliegenden Vereinbarung gewährte Unterlizenz bei einem Verkauf nach dem 31. Dezember 2004 eines AVC Encoders, eines AVC Decoders oder eines AVC Codec (die nachstehend in diesem Artikel als „Einheit“ bezeichnet werden) und unabhängig davon, ob eine oder mehrere Einheiten in ein einziges Produkt integriert sind, die folgende Gebühr zu entrichten:
Verkauf von Einheiten in einem beliebigen
Kalenderjahr nach dem 31. Dezember 2004 zu entrichtende Gebühren
0 bis 100.000 Einheiten 0,00.
100.001 bis 5.000.000 Einheiten 0,20 $ pro Einheit
mehr als 5.000.000 Einheiten 0,10 $ pro Einheit
Die Gebühr für die nach Absatz 2.1 der vorliegenden Vereinbarung gewährte Unterlizenz übersteigt jedoch keinesfalls die nachstehend aufgeführten Beträge für den kombinierten Verkauf von AVC Produkten eines Lizenznehmers und seiner Tochtergesellschaften:
Kalenderjahr Zu entrichtende Gebühr nach
Unternehmen pro Jahr
Verkauf 2005 und 2006 3.500.000 $
Verkauf 2007 und 2008 4.250.000 $
Verkauf 2009 und 2010 5.000.000 $
Verkauf zwischen 2011 und 2015 6.500.000 $
Verkauf 2016 8.125.000 $
Verkauf zwischen 2017 und 2020 9.750.000 $“
Weitere Regelungen zum Umfang der gewährten Lizenz sind in Ziffer 2.2 – Ziffer 2.10 vorgesehen, wobei es in Ziffer 2.9 heißt:
„Vorbehaltlich von Artikel 3.1.7 berechtigen die in den Absätzen 2.1 – 2.7 dieser Vereinbarung gewährten Lizenzen den Lizenznehmer nicht, Unterlizenzen zu gewähren. Der Lizenzverwalter ist bereit, jeder Tochtergesellschaft des Lizenznehmers eine AVC Patentportfolio-Lizenz zu gewähren.“
Zum Begriff des AVC Products führt der Vertrag aus:
„1.10 AVC Produkt(e) – bezeichnet jedes Produkt oder jede Sache, in welcher Form auch immer, welche mindestens einen voll funktionstüchtigen AVC Decoder, AVC Encoder oder AVC Codec enthalten oder bilden. AVC Produkte umfassen keine OEM-AVC Produkte.“
Schließlich wird als ein „Codec-Lizenznehmer“ gemäß Ziffer 1.17 des Standardlizenzvertrags eine Person oder ein Rechtsträger bezeichnet, der ein AVC Produkt an (i) einen Codec-Lizenznehmerkunden (vgl. dazu Ziffer 1.18 des Vertrags) bzw. (ii) einen Endkunden verkauft.
Zu Codec-Lizenznehmerkunde führt 1.10 aus:
„1.18 Codec-Lizenznehmerkunde – bezeichnet Parteien, an welche der Lizenznehmer ein AVC Produkt verkauft, welches nicht in ein Computer Betriebssystem integriert ist, (i) sofern der Codec-Lizenznehmerkunde dieses AVC Produkt unter dem Markennamen des Lizenznehmers in einen PC integriert und (ii) der Lizenznehmer unter seinem eigenen Markennamen mehr als eine geringfügige Menge derselben AVC Produkte, die an den Codec-Lizenznehmerkunden verkauft werden, für einen Einsatz in PCs direkt an Endnutzer verkauft.“
Zum Begriff des Computers führt der Vertrag aus:
„1.38 PC - bezeichnet ein Gerät, das an einen Endnutzer verkauft wird und mindestens eine Verarbeitungseinheit und Peripheriegeräte enthält, die von einem Computer-Betriebssystem gesteuert werden oder mit jenem kommunizieren, das in der Lage ist, mehrere Funktionen auszuführen, und zwar mindestens Folgende: Internetzugang, Textverarbeitung, Versenden und Empfangen von E-Mails, Tabellenkalkulationen, Datenbankmanagement, sowie Datenspeicherung und Datenabruf. Ein PC kann auch dazu in der Lage sein, AVC Videos zu codieren oder zu decodieren, wobei es sich im alleinigen Ermessen des Lizenzverwalters dabei nicht um die Hauptfunktion eines Gerätes handeln darf, damit es sich dabei um einen PC handelt. Unter einem PC sind keine Hardwareprodukte zu verstehen, deren Hauptzweck in einer oder mehreren begrenzten Funktion(en) liegt, wie zum Beispiel bei einem Personal Digital Assistant („PDA“), einem Mobiltelefon, einer Set-Top Box, einer Spielekonsole oder einem DVD-Player.“
Zum Begriff der Computerbetriebssysteme führt der Vertrag aus:
„1.21 Computer-Betriebssystem — bezeichnet Programme, die unter anderem zu Steuerung der Zuweisung und Nutzung der Hardwareressourcen eines PCs eingesetzt werden, wie zum Beispiel der Festplatte, der CPU-Zeit, des Speicherplatzes und der Peripheriegeräte. Beim Computer-Betriebssystem handelt es sich um die Basissoftware, von der die anderen Anwendungen abhängen. Zu Computer-Betriebssystemen gehören unter anderem: Linux, Windows, Mac OS und Unix.“
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den als Anlage K 10 – Exhibit P, P-a vorgelegten Vertrag Bezug genommen.
Die Beklagte ist eine deutsche Tochtergesellschaft der in China ansässigen B Corporation, die unter anderem mobile Endgeräte, sogenannte Smartphones, herstellt, die nach dem AVC-Standard kodierte Videoinhalte abspielen können.
Die Beklagte führte diese Geräte, darunter das Axon 7 mini, Blade L6, Axon 7, Blade V7 und C341 (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform) im streitgegenständlichen Zeitraum in die Bundesrepublik Deutschland ein, bot sie hier an und verkaufte sie.
Mit E-Mail vom 8. September 2011 (Anlage K 10 – Exhibit B, B-a) wandte sich die X hinsichtlich des streitgegenständlichen AVC-Standards an die Muttergesellschaft des Konzerns der Beklagten. So heißt es dort in deutscher Übersetzung:
„Sehr geehrter Herr A ,
C hat mir empfohlen, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, da Sie bei B für Patentlizenzierungsfragen zuständig sind. Daher möchte ich mich zunächst vorstellen und Sie zudem auch um Ihre Hilfe bei einer Angelegenheit betreffend einiger Produkte von B bitten.
Wie wir gehört haben, bietet B nun auch mobile Handapparat- und Tablet-Produkte an, die eine […] AVC/H.264-Funktionalität […] umfassen. Daher müssen diese Produkte gemäß Patenten lizenziert werden, die für diese Technologien essentiell sind, und ich möchte B in diesem Zusammenhang auf unsere Lizenzen für das […] AVC-Patentportfolio hinweisen.
Zum Hintergrund: […] unsere AVC-Lizenz [umfasst] mehr als 1000 essentielle AVC-Patente von 25 Patentinhabern […].
Zur Durchsicht übersende ich Ihnen heute Kopien unserer […] AVC-Lizenz […]. Die Lizenzunterlagen sollten Ihnen in den nächsten Tagen per FedEx zugehen. Anbei übersende ich Ihnen zur einfacheren Durchsicht auch eine .pdf-Version aller Lizenzen. […]“
Mit E-Mail vom 15. September 2011 (Anlage K 10 – Exhibit B, B-a) antwortete der IPR-Manager der Muttergesellschaft und bat um Übersendung der Unterlagen an ihn. Die X sandte der Muttergesellschaft den Standardlizenzvertrag im Zusammenhang mit der E-Mail vom 8. September 2011 auch postalisch zu. Das aufgrund der E-Mail vom 8. September 2011 versandte Vertragsdokument erreichte die Muttergesellschaft Ende September 2011. In der Folgezeit kam es zwischen der Muttergesellschaft und der X nicht zu einem Vertragsabschluss.
Zum 26. September 2012 erwarb die Muttergesellschaft AVC-standardessentielle Patente, die Gegenstand des Patentpools waren, von dem Unternehmen DAEWOO. Die Muttergesellschaft wurde nach Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen den Lizenzgebern bezüglich des AVC-Standards, des Licensing Administrator Agreements bezüglich des AVC-Lizenzprogramms und der AVC-Lizenz ihrerseits an den Licensing Administrator X selbst Pool-Mitglied und Lizenzgeberin.
Nach Einleitung des hiesigen Rechtsstreits teilte die Beklagte der Klägerin mit Schreiben vom 22. Mai 2017 (Anlage VP 4, 4a) mit, dass sie dazu bereit sei für das Klagepatent sowie weitere Patente, die im X-Portfolio enthalten seien, deren Inhaberin die Klägerin sei und die für den AVC-Standard essentiell seien, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen.
Mit Schreiben vom 13. September 2018 übermittelte die Beklagte zwei unterzeichnete, mit Lizenznehmerdaten versehene und ansonsten unveränderte Exemplare des Standardlizenzvertrages an die X. Ferner erstellte sie eine Lizenzabrechnung über die in der gesamten Vergangenheit getätigten, weltweit lizenzpflichtigen Verkäufe der Beklagten gemäß den Vorgaben der AVC-PPL und übermittelte sie zusammen mit einer Bankbürgschaft über die geschuldeten Lizenzgebühren an die X (vgl. Anlagenkonvolut VP 12). Die X weigerte sich, den Vertrag gegenzuzeichnen, da sie nur einen Lizenzvertrag mit dem gesamten Konzern der Beklagten und nicht nur mit der Beklagten allein abschließen möchte (Anlage VP 13).
Abgesehen von hiesigem Rechtsstreit ist ein weiteres Verfahren der Klägerin aus demselben Patent gegen die D vor der Kammer anhängig (Az. 4b O 15/17).
Die Klägerin ist der Ansicht, dass die gemeinsamen Informationen der gesamten Bildsignale im AVC-Standard durch die Slice-Header Informationen abgebildet würden, die ausweislich des Standards gemeinsame, auf alle Makroblöcke des jeweiligen Slices bezogene Informationen enthielten.
Der Begriff des Dekodierungsverfahrens sei dabei so auszulegen, dass sowohl längenfestgelegte, als auch längenvariable Verfahren gemeint seien, wie auch der unabhängige Unteranspruch 4 verdeutliche.
Die Klägerin ist weiter der Ansicht, dass der AVC-Standard auch einen Vielfach-Dekodierungsschritt unter Benutzung einer Vielzahl von Dekodierungsverfahren vorsehe. Dies zeige der AVC-Standard in Abschnitt 7.2, dem zufolge der Slice-header drei Variablen bzw. Deskriptoren – se(v), u(n) und ue(v) – enthalte, die auf jeweils verschiedene Dekodierungen verwiesen. Abschnitt 9.1 zeige dabei, dass sich die Dekodierungen jeweils unterscheiden würden.
Die Klägerin ist der Ansicht, der AVC-Standard sehe auch einen gemeinsamen Dekodierungs-Schritt zum Dekodieren der demultiplexten Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, durch Benutzen eines einer jeden Einheit gemeinsamen längenvariablen Dekodierungsverfahrens durch Benutzen eines arithmetischen Dekodierungsverfahrens vor. Dies geschehe durch das im Standard vorgesehene CABAC.
Die Klägerin ist weiter der Ansicht, dass sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf den Grundsatz der Erschöpfung berufen könne. Dazu behauptet sie – von der Beklagten mit Nichtwissen bestritten –, dass Google lediglich über eine Lizenz zum Vertrieb von Endkundenprodukten verfüge. Diese beziehe sich ausdrücklich nicht auf Mobiltelefone, somit auch nicht auf Smartphones.
Auch die gelebte Praxis zeige, dass weithin Einigkeit bestehe, dass Smartphones Mobiltelefone und keine Computer seien, so hätten alle wesentlichen Hersteller von Smartphones, darunter X sowie diverse weitere Unternehmen Lizenzen erworben, was die Beklagte ebenfalls mit Nichtwissen bestreitet.
Die Klägerin behauptet im Zusammenhang mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand, dass die X dazu befugt oder bevollmächtigt sei, für die Klägerin hinsichtlich des Klagepatents tätig zu werden.
Die Klägerin ist weiter der Ansicht, die Grundsätze, die der EuGH in der Entscheidung X aufgestellt habe, fänden in diesem Fall keine Anwendung, sondern die vom BGH aufgestellten Grundsätze aus der Entscheidung „Orange-Book“. Es gebe in der Elektronikbranche einen seit Jahren angebotenen und branchenbekannten Standardlizenzvertrag, so dass keine Informationsasymmetrie bestanden habe, wie sie der Entscheidung „X“ des EuGH zugrunde gelegen habe. Insofern hätten die Beklagte bereits unmittelbar nach Benutzungsaufnahme der AVC-Technologie ein Angebot unterbreiten und laufend Rechnung legen müssen.
Die Klägerin sowie auch die übrigen Mitglieder des Patentpools hätten X das Mandat und die einfache Lizenz erteilt, in ihrem Namen den Standardlizenzvertrag zu schließen. Es sei offenkundig, dass X ein Lizenzverwalter sei und daher die Lizenzvergabe namens und in Vollmacht der Poolmitglieder, also auch der Klägerin, besorge.
Die globale Tätigkeit des B-Konzerns einerseits und die globale Abdeckung des AVC-Standards bzw. der Pool-Patente würden Lizenzgespräche mit der Konzernspitze gebieten. Anderenfalls bestehe darüber hinaus eine Missbrauchsgefahr, dass die hier streitgegenständlichen Mobiltelefone als flüchtige Ware auch in nicht lizenzierten Ländern vertrieben würden. Abgesehen davon handele es sich bei der Muttergesellschaft um die Herstellerin, so dass sie die eigentliche Quelle des patentverletzenden Vertriebs sei, was eine Lizenzierung erforderlich mache. Die X handhabe die Lizenzierung sämtlicher Gesellschaften, die patentverletzende Produkte vertreiben, ohne jegliche Ausnahme. Solange es gewährleistet sei, dass sämtliche Konzerngesellschaften, die eine patentrechtliche Verantwortung trifft, von der Lizenznahme erfasst seien, stehe es zur freien Entscheidung des Lizenznehmers, ob die Konzernspitze für die gesamte Gruppe Lizenznehmerin und Vertragspartnerin des Standardvertrages werde oder ob sämtliche konzernzugehörigen Gesellschaften gesondert und parallel einen Lizenzvertrag schlössen.
Bereits in der E-Mail vom 8. September 2011 sei ein ausreichender Verletzungshinweis zu sehen, weil auf die konkreten Handlungen, den Vertrieb von Mobiltelefonen und Tablets, hingewiesen worden sei. Im Übrigen stelle sich der Verletzungshinweis in der hier vorliegenden Konstellation aber auch als bloße Förmelei dar.
Die Muttergesellschaft der Beklagten habe keine Lizenzwilligkeit bekundet. Obwohl sie über Jahre hinweg über die Notwendigkeit unterrichtet worden sei, dass sie als Pool-Mitglied selbst eine Lizenz nehmen müsse, sei eine Reaktion nicht erfolgt. Sie habe sich vielmehr geweigert, eine Lizenz abzuschließen. Die Bereitschaft, eine Lizenz für bestimmte Produktgruppen zu nehmen, sei eben nicht ausreichend.
Das vermeintliche Auswahlkriterium der Beklagten, ihrer Lizenzwilligkeit in Gestalt einer Individuallizenz nur an Patenten einer klagenden Poolpartei Ausdruck zu verleihen, sei willkürlich und weder kartellrechtlich noch technisch begründbar. Die tausendfache Lizenzierung belege, dass für AVC-standardkompatible Produkte auch eine Lizenz an den Pool-Patenten der nicht klagenden Pool-Mitglieder erforderlich und branchenüblich sei. In diesem Zusammenhang sei das Ansinnen nur eine Individuallizenz zu nehmen, „unfrand“. Soweit die Beklagte auf ihr Schreiben vom 22. Mai 2017 rekurriere, sei dies deutlich verspätet, da die Lizenz nur der Beklagten nicht die FRAND-Bedingungen erfülle und zudem die Muttergesellschaft nie ein solches Ansinnen einer Lizenznahme nur der Beklagten geäußert habe.
Weiter läge auch ein schriftliches FRAND-Angebot seitens der Klägerin vor. Der mit E-Mail vom 6. September 2011 übermittelte Standardlizenzvertrag sei der Vertrag, der nahezu 1.400-mal unverändert ohne jegliche Ausnahme abgeschlossen worden sei. Als Pool-Mitglied sei die Muttergesellschaft mit allen Einzelheiten des AVC-Lizenzprogramms vertraut gewesen.
Es gebe Beispiele unter den Lizenznehmern, die zeigten, dass die parallele Lizenzierung aller verantwortlichen Konzerngesellschaften ebenso möglich sei wie eine zentrale Lizenznahme der Muttergesellschaft unter Einschluss der gesamten Konzerngruppe, was die Beklagte mit Nichtwissen bestreitet.
Im Übrigen habe die Beklagte Mobiltelefone selbst an private Endkunden über ihre Website im Internet angeboten, so dass eben nicht nur ein Verkauf an Groß- und Einzelhändler im Raum stehe.
Die Klägerin ist der Ansicht, die Druckschrift US 5,563,593 (A. Puri) (im Folgenden kurz: NK 5) nehme die Ansprüche des Klagepatents nicht neuheitsschädlich vorweg, denn es werde keine der Varianten von Merkmal 4 offenbart.
Die US X (Matsumura) (im Folgenden kurz: NK 6) offenbare ebenfalls nicht ein längenvariables Kodierungsverfahren, sondern mehrere verschiedene Verfahren, mittels derer die Daten der einzelnen Bildeinheiten kodiert würden.
Die Klägerin ist der Ansicht, der als „JVT-D017draft1“ (vorgelegt als VP 8/NK 13, im Folgenden kurz: NK 13) vorgelegte Entwurf für eine Standardweiterentwicklung des AVC-Standards sei bereits nicht vor dem Anmeldetag veröffentlicht worden. Sie bestreitet mit Nichtwissen, dass die NK 13 zur Vorbereitung eines Standardisierungstreffens in Klagenfurt vom 21. bis 26.07.2012 erstellt und auf dem Treffen auch besprochen worden sei, weil die Beklagte weder darlege, wem genau das Dokument vorgelegt worden sei, noch, dass es keine Geheimhaltungsvereinbarung gegeben habe.
Im Übrigen ergebe sich aus der NK 13 auch nicht, wann sie veröffentlicht worden sei, dies zeige das Erstellungsdatum jedenfalls nicht – was auch für die weiteren im Zusammenhang mit dem Treffen in Klagenfurt vorgelegten Dokumente gelte. Inhaltlich könne die NK13 auch eine Zusammenfassung in Reaktion auf die Erörterungen in Klagenfurt sein. Es sei auch unklar, ob die D017d1, die in den weiteren von der Beklagten benannten Dokumenten zu der Tagung Erwähnung finde, überhaupt die „JVT-D017 draft 1“ in Form der NK 13 sei.
Jedenfalls sei aber die NK 13 nach Ansicht der Klägerin nicht neuheitsschädlich. Denn Merkmal 3 könne nur erfüllt sein, wenn man die Deskriptoren ue(v), me(v) und se(v) als Indikatoren für mehrere Dekodierungsverfahren sehe.
Die Klägerin beantragt,
- wie erkannt -
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise, den Rechtsstreit bis zu einer Entscheidung des Bundespatentgerichts über die am 12. Oktober 2017 gegen das Klagepatent eingereichte Nichtigkeitsklage auszusetzen,
hilfsweise ihr zu gestatten, die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden.
Die Beklagte ist der Ansicht, der AVC-Standard setze in der aktuellen Fassung die Benutzung der technischen Lehre der Ansprüche 1 und 7 schon deswegen nicht voraus, weil das Klagepatent in beiden Ansprüchen vorsehe, dass gemeinsame Informationen des Gesamtbildsignals verarbeitet würden. Die Klägerin nehme zur Verwirklichung dieses Merkmals auf den Standard Bezug und meine, dass diese gemeinsamen Informationen im Standard in den Slice-Headern vorkämen, die verarbeitet würden. Dabei verkenne sie, dass ein Gesamtbild im Sinn des Anspruchs aber immer aus mindestens zwei Slices bestehe. Die im Slice-Header verarbeiteten Headerinformationen beträfen somit eben nicht das Gesamtbild im Sinne des Anspruchs.
Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Klägerin nicht dargelegt habe, dass der Standard nicht eine Vielzahl von Dekodierungsverfahren in einem Vielfachdekodierungsschritt einsetze. Denn die von der Klägerin in Bezug genommenen Passagen zeigten, dass dabei stets dasselbe Dekodierungsverfahren zur Anwendung gelange.
Die Beklagte ist der Ansicht, dass es einer Verwirklichung der geltend gemachten Ansprüche entgegenstehe, wenn auf die Daten der Bildsignale der einzelnen Einheiten mehrere verschiedene Kodierungsverfahren angewendet würden. Eben dies sehe der AVC-Standard jedoch vor und führe daher aus dem Anspruch heraus.
Dabei stütze sich die Klägerin auf die Durchführung des CABAC Verfahrens, das aber nicht zur Anwendung gelange, wenn der Mode „entropy_coding_mode_flag“ gleich „0“ sei. Dass der Wert nach dem Standard aber auch zwingend auf 1 gesetzt sein müsse, sei hingegen nicht dargetan. Zudem zeige sich hieran, dass das CABAC Verfahren somit bei „entropy_coding_mode_flag“ gleich „0“ unstreitig nicht zur Anwendung gelange, sondern ein anderes Kodierungsverfahren, so dass nicht nur ein Verfahren zur Anwendung komme, sondern mehrere.
Das Klagepatent könne auch so verstanden werden, dass kontextabhängige Verfahren – wie CABAC eines ist – nicht zulässig seien, denn das Umschalten zwischen Tabellen solle gerade erspart werden. Letztlich handele es sich bei CABAC nicht um ein Kodierungssystem, sondern, da es kontextabhängig arbeite, um eine Vielzahl arithmetischer Kodierungsverfahren. Dabei sei es zudem ein hochkomplexes und rechenintensives System, während das Klagepatent gerade ein besonders einfaches System voraussetze. Das CABAC-System sei zum Prioritätszeitunkt nicht in der Lage gewesen, auf Mobilgeräten eingesetzt zu werden.
Schließlich sehe das CABAC-Verfahren auch einen Bypass-Modus vor, der abhängig von bestimmten Voraussetzungen den eigentlichen CABAC-Prozess umgehe und auf eine einfache, binäre, arithmetische Kodierung umschalte. Damit handele es sich bei CABAC letztlich um eine Zusammenfassung zweier Kodierungssysteme.
Auch zeigten die von der Klägerin so bezeichneten Ausnahmen, dass letztlich bei Vorliegen bestimmter Bedingungen andere Kodierungsverfahren zur Anwendung gelangten.
Die Beklagte ist der Ansicht, die Rechte aus dem Patent der Klägerin seien hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform erschöpft.
Angesichts des Funktionsumfangs von Smartphones handele es sich bei ihnen um Computer im Sinne der AVC PPL. Alle von Art. 1.38 der AVC PPL vorausgesetzten Merkmale eines Computers würden durch heutige Smartphones erfüllt.
Dies ergebe sich weiter auch daraus, dass seit der ersten Version des Vertrages, die aus der Zeit noch vor der Einführung des ersten iPhones, also dem ersten Smartphone im Sinne heutiger Vorstellungen, die Smartphones nicht wie Mobiltelefone und PDA in die Liste der Ausnahmen aufgenommen worden seien.
Die Beklagte ist im Hinblick auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Ansicht, dass die Grundsätze der X- Rechtsprechung auf hiesigen Fall Anwendung fänden.
Die Beklagte ist weiter der Ansicht, dass die Beklagte weder vor Klageerhebung auf die angebliche Verletzung des Klagepatents hingewiesen habe, noch habe sie ihr ein annahmefähiges Lizenzangebot an dem Klagepatent zu FRAND-Bedingungen unterbreitet.
Die Klägerin sei weder mit der Muttergesellschaft noch mit der Beklagten selbst in Kontakt getreten.
Abgesehen davon, dass es fraglich erscheine, inwiefern die Klägerin ihre kartellrechtlichen Pflichten auf die X übertragen und diese die Pflichten übernehmen könne, habe die X die Beklagte nicht vor Klageerhebung auf eine angebliche Verletzung des Klagepatents hingewiesen.
Die im Internet einsehbare Konkordanzliste erfülle nicht die Anforderungen an den Verletzungshinweis. Ferner sei weder ein konkretes Produkt der Muttergesellschaft noch eine bestimmte Verletzungshandlung in Deutschland noch eine konkrete Patentnummer genannt worden.
Die Beklagte habe aus der reinen Kenntnis des AVC-Pools und der Anzahl der Lizenznehmer nicht erkennen können, dass ihre Produkte angeblich von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen.
Bereits mit der E-Mail vom 15. September 2011 (Anlage K 10 – Exhibit B, B –a) habe die Muttergesellschaft reagiert und ihre Lizenzwilligkeit kundgetan. Indem die Muttergesellschaft im Rahmen ihres Eintritts als Lizenzgeberin in den Patentpool diverse Zusatzvereinbarungen unterzeichnete und in dem gleichen Schreiben der X, mit denen diese Vereinbarungen versendet wurden (Anlage K 10 – Exihibit C, C–a) der Hinweis auf die erwartete Lizenznahme enthalten gewesen sei, habe sie durch schlüssiges Handeln ihre generelle Bereitschaft dazu erklärt, Lizenznehmerin des Patentpools zu werden. Im weiteren Verlauf habe die Muttergesellschaft den Wunsch geäußert, dass jeder relevante Geschäftsbereich der Muttergesellschaft eine eigene Lizenz abschließe, worüber im Jahr 2016 ebenfalls Korrespondenz erfolgt sei. Schließlich habe die Muttergesellschaft während des hiesigen Rechtsstreits nochmals ihre Lizenzbereitschaft erklärt.
Auch die Beklagte selbst habe mit Schreiben vom 22. Mai 2017 (Anlage VP 4, 4a) ausdrückliche ihre Lizenzbereitschaft gegenüber der Klägerin erklärt.
Die X habe der Beklagten auch keinen Standardlizenzvertrag übermittelt, sondern der Muttergesellschaft. Dieses Angebot habe die Beklagte nicht mit umfasst, sondern schließe eine Mitlizenzierung von Konzernunternehmen gerade aus. Gleiches gelte im Übrigen bereits für den Verletzungshinweis.
Die Beklagte verkaufe – anders als ihre Muttergesellschaft und verschiedene andere Konzerngesellschaften – ihre Produkte lediglich an gewerbliche Wiederverkäufer und nicht an Endkunden. Hierfür sei keine Lizenz vorgesehen. Eine weitere Erläuterung des Angebots und des FRAND-Charakters sei ebenfalls nicht erfolgt.
Die Beklagte habe sich angesichts ihres Schreibens vom 13. September 2018 jedenfalls FRAND-konform verhalten, unabhängig davon, ob die Zusendung der Standardlizenzverträge zusammen mit der Rechnungslegung und der Sicherheitsleistung als Annahme des klägerischen Angebots oder als Gegenangebot zu qualifizieren sei. Der Standardlizenzvertrag schließe eine Unterlizenzierung der Beklagten durch die Muttergesellschaft kategorisch aus und der Unterlassungsanspruch sei bewusst nur gegen die Beklagte geltend gemacht worden. Insofern könne die Beklagte allein den Standardlizenzvertrag abschließen.
Sofern man in dem Schreiben vom 13. September 2018 ein Gegenangebot sehe, sei das jedenfalls nicht verspätet, weil die Beklagte bis zur Vorlage der Lizenzverträge objektiv nicht in der Lage gewesen sei zu erkennen, dass ihr Geschäftsmodell von der Standardlizenz umfasst sei.
Ferner sei eine Mitlizenzierung einer Vielzahl von Tochtergesellschaften über die Muttergesellschaft nur möglich durch Abschluss einer Zusatzvereinbarung, wie sie zwischen der X und der E getroffen worden sei. Es sei erst während des Prozesses für die Beklagte ersichtlich geworden, dass auch die Beklagte selbst eine separate AVC-Lizenz nehmen könne unter der Bedingung, dass alle anderen AVC-pflichtigen Konzerngesellschaften des B-Konzerns unter Einschluss der Muttergesellschaft jeweils eine eigenständige AVC-Lizenz parallel und zeitgleich nehmen.
Die Beklagte ist der Ansicht, dass sich das Klagepatent als nicht rechtsbeständig erweisen werde. Die NK 5 offenbare alle Merkmale der Klagepatentansprüche, insbesondere stelle das Benutzen einer Vielzahl von Kode-Tabellen für die Headerdaten die Benutzung einer Vielzahl von Kodierungsverfahren für diese dar, während bei den Daten der einzelnen Bildeinheiten nur ein Verfahren zur Anwendung gelange. Auch die NK 6 offenbare, dass mehrere verschiedene Kodierungsverfahren auf Makroblockheader zur Anwendung kämen und ein einziges, längenvariables Verfahren auf die Bilddaten der einzelnen Blöcke.
Die Beklagte ist weiter der Ansicht, dass das Vorsehen eines arithmetischen Kodierungsverfahrens in Merkmal 4 die Neuheit nicht begründen könne, auch wenn ein arithmetisches Kodierungsverfahren in der NK 5 und NK 6 nicht offenbart werde. Denn auch die prioritätsbegründende Anmeldung habe ein solches nicht offenbart, so dass die Priorität insoweit nicht in Anspruch genommen werden könne.
Noch vor der Anmeldung des Klagepatents sei der Einsatz arithmetischer Kodierung jedoch in der standardsetzenden Organisation offenbart worden.
So sei im H.264-Standardentwurf mit der NK 13 das arithmetische Kodieren als Methode für die Kodierung der einzelnen Bildelemente bereits offenbart. Dieses Dokument sei in Vorbereitung der Standardisierungskonferenz vom 22. bis 26.07.2002 in Klagenfurt erstellt worden, und zwar am 16.07.2002. Es sei auch im Internet vom Server der ITU abrufbar. Es ergebe sich weiter aus der Agenda für das Treffen in Klagenfurt (vorgelegt als Anlage VP 8/NK 14), dass auf dem Treffen vorgeschlagen wurde, die in der NK 13 thematisierten Änderungen einschließlich der arithmetischen Kodierung in den Standard zu übernehmen. Schließlich ergebe sich aus dem Report über den Verlauf des Treffens in Klagenfurt, dass die NK 13 dort tatsächlich erörtert (vorgelegt als Anlage VP 8/NK 15) und als Basis der zukünftigen Weiterentwicklung vorgeschlagen worden sei.
Die Beklagte ist der Ansicht, es fehle auch ein erfinderischer Schritt.
Die Kombination der NK 5 mit der Veröffentlichung „Nobutaka Kuroki et al.: "Lossless image compression by two-dimensional linear prediction with variable coefficients”, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Engineering Sciences Society, Tokyo, JP, Band E75-A, Nr. 7, 1. Juli 1992, Seiten 882-889“ (im Folgenden kurz: NK 8) würde für den Fachmann nahelegen, verschiedene Kodetabellen nach Huffman auf die Headerdaten anzuwenden.
Schließlich würde der Fachmann nach Ansicht der Beklagten kraft seines allgemeinen Fachwissens die arithmetische Kodierung und ihre guten Kompressions- aber schlechten Fehlertoleranzeigenschaften kennen, wie es auch das Klagepatent als Stand der Technik beschreibe. Er würde daher auch erkennen, dass es vorteilhaft sei, für die inhaltlich sensiblen, aber umfangsmäßig begrenzten Headerdaten keine arithmetische Kodierung zu verwenden, wohl aber für die eigentliche Nutzfracht, die einzelnen Bilddaten.
Die Akte 4b O 15/17 ist beigezogen und war Gegenstand der mündlichen Verhandlung.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und die zu den Akten gereichten Unterlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist begründet.
Der Klägerin stehen gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ in Verbindung mit §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB zu.
I.
Das Klagepatent befasst sich mit der Kodierung/Dekodierung der zu übertragenden Bilddaten bei Videokompressionsverfahren und macht zum Stand der Technik und das technische Problem, das sich aus diesem ergebe, folgende Ausführungen:
In den im Stand der Technik bekannten Bilddekodierungen wie H.263 und MPEG-4 werde eine Vielfalt von Signalkonvertierungen/-kompressionen für ein Bildsignal durchgeführt, um ein solches Bildsignal in verschiedene Arten von Werten zu konvertieren. Danach werde entweder längenfestgelegte Kodierung (fixed length coding) oder längenvariable Kodierung (variable length coding) in Übereinstimmung mit Kodetabellen durchgeführt, die entsprechend der Bedeutung jedes umgewandelten Werts angemessen ausgewählt werden. Allgemein werde beim Kodieren ein Kompressionsverhältnis erhöht durch Zuteilung eines Kodeworts mit einer kurzen Kodelänge zu einem Kode mit einer hohen Vorkommenshäufigkeit und durch Zuteilung eines Kodeworts mit einer langen Kodelänge zu einem Kode mit einer kleinen Vorkommenshäufigkeit. Da durch Signalkonvertierung / Kompressionsverarbeitung umgewandelte Werte sich in ihrer Vorkommenshäufigkeit abhängig von der Bedeutung, die solche Werte anzeigen, unterscheiden, werde ein Kompressionsverhältnis der Bildkodierung durch eine passende Auswahl an Kodetabellen, die Kodewörter entsprechend solchen Werten beschreiben, vergrößert. In der herkömmlichen Bilddekodierung, die zusammen mit der herkömmlichen Bildkodierung durchgeführt werde, werde eine ordnungsgemäße Dekodierung unter Verwendung derselben Kodetabelle, wie sie zur Bildkodierung verwendet werde, durchgeführt (Abs. [0007]; Textstellen ohne Bezugsangabe stammen aus der Klagepatentschrift). Das Klagepatent sieht es als Problem an, dass die im Stand der Technik bekannten Bildkodierungsapparate eine Vielzahl von Kodetabellen verwenden, um ein Kompressionsverhältnis zu vergrößern, weil die Verarbeitung zum Umschalten von Kodetabellen kompliziert ist, was vor allem dann ein Problem aufwirft, wenn das Kodieren/Dekodieren in einem mobilen Terminal oder dergleichen mit kleinem Speicher/geringer Rechenleistung erfolgt. Das Umschalten der Kodetabellen sei insbesondere dann kompliziert, wenn es entsprechend einem Syntaxstruktursignal in der Kodetabellen-Auswahleinheit eines Bildkodierungsapparats oder Bilddekodierungsapparats erfolge (Abs. [0021])
Zum längenvariablen Kodieren wird in der Klagepatentschrift ausgeführt, gebe es zwei Typen - die Huffman-Kodierung, bei der das Kodieren unter Verwendung einer relativ leicht zu dekodierenden Kodetabelle durchgeführt werde, und das arithmetische Kodieren, welches ein kompliziertes Kodieren/Dekodieren einschließe, aber eine hocheffiziente Kompression biete. Das arithmetische Kodieren sei eine Art längenvariabler Kodierung, und eine Wahrscheinlichkeit, die zum Kodieren/Dekodieren im arithmetischen Kodieren verwendet werde, entspreche einer Kodetabelle. Wenn jedoch das Huffman-Kodieren und das arithmetische Kodieren in demselben Strom auf eine komplizierte Weise koexistierten, gebe es das Problem, das es für das oben erwähnte mobile Terminal schwierig sei, dies zu realisieren, da die Verarbeitung zum Umschalten zwischen dem Huffman-Kodieren und dem arithmetischen Kodieren im Laufe des Kodierens und Dekodierens hoch kompliziert sei (Abs. [0022]).
In den weiteren Absätzen [0023] bis [0026] beschreibt die Klagepatentschrift Druckschriften und Dokumente, die (De-)Kodierverfahren und (De-)Kodierapparate offenbaren, die jeweils eigene Kompressions- und Umschaltverfahren verwenden.
Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, Bildkodierungsverfahren zur Verfügung zu stellen, die es mobilen Terminals und ähnlichen Geräten mit kleinem Speicher/geringer Rechenleistung gestatten, eine Datenkompression vergleichbar mit herkömmlicher Datenkompression auszuführen (Abs. [0027]).
Das Klagepatent schlägt zur Lösung des technischen Problems ein Dekodierverfahren und eine Dekodiervorrichtung mit den Merkmalen der im Streitfall nur eingeschränkt geltend gemachten Ansprüche 1 (Verfahren) und 7 (Vorrichtung) vor, die sich wie folgt gliedern lassen:
Anspruch 1:
(1) Bilddekodierungsverfahren zum Dekodieren gemultiplexter Information, die Bildsignale einer jeden Einheit besitzt,
(1.1) wobei die zu dekodierende Information gemeinsame Information der gesamten Bildsignale und Information enthält, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft,
(2) einen Demultiplexen-Schritt zum Demultiplexen der gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale und der Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, aus der gemultiplexten Information;
(3) einen Vielfach-Dekodierungs-Schritt zum Dekodieren der demultiplexten gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale durch Benutzen einer Vielzahl von Dekodierungsverfahren; und
(4) einen gemeinsamen Dekodierungs-Schritt zum Dekodieren der demultiplexten Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, durch Benutzen eines einer jeden Einheit gemeinsamen arithmetischen Dekodierungsverfahrens.
(1) Bilddekodierungsvorrichtung, die gemultiplexte Information dekodiert, die Bildsignale einer jeden Einheit besitzt,
wobei die Bilddekodierungsvorrichtung aufweist:
(2) eine Demultiplexen-Einheit (21), die geeignet ist zum Demultiplexen der gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale und der Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, aus der gemultiplexten Information;
(3) eine Vielfach-Dekodierungs-Einheit (22), die geeignet ist zum Dekodieren der demultiplexten gemeinsamen Information der gesamten Bildsignale durch Benutzen einer Vielzahl von Dekodierungsverfahren;
(4) eine gemeinsame Dekodierungs-Einheit (61), die geeignet ist zum Dekodieren der demultiplexten Information, die die Bildsignale einer jeden Einheit betrifft, durch Benutzen eines einer jeden Einheit gemeinsamen arithmetischen Dekodierungsverfahrens.
Das Klagepatent schlägt dabei in Abs. 0062 für den Fall der Verwendung der hocheffizienten arithmetischen Kodierung vor, die „Header-Informationen“, die besonders wichtig und vielfältig sind, weiterhin mit der „gewöhnlichen“ längenvariablen Kodierung zu kodieren, da diese Daten besonders wichtig seien und die Fehlerkorrektur bei der herkömmlichen Kodierung wesentlich besser funktioniere, als bei der ansonsten effizienteren, arithmetischen Kodierung, die dann auf die Nutzdaten Anwendung finden solle.
II.
1.
Der Streit der Parteien gibt Anlass, zunächst Anspruch 1 mit seinen einzelnen Merkmalen auszulegen.
a)
Die Merkmalsgruppe 1 zeigt zunächst den allgemeinen Anwendungsfall des beanspruchten Verfahrens auf. Nach Merkmal 1 handelt es sich um eine Dekodiermethode für gemultiplexte Information, die Bildsignale jeder einzelnen Einheit beinhaltet, wobei die zu dekodierende Information einerseits gemeinsame Informationen des gesamten Bildsignals enthält und andererseits Informationen, die die Bildsignale jeder Einheit betreffen.
Aus dem Anspruch selbst wird dabei deutlich, dass die Verwendung des Begriffs „gemultiplext“ im Klagepatent bedeutet, dass die beiden beschriebenen Informationstypen in einem gemeinsamen Signal bzw. Datenstrom vorliegen, wenn das beanspruchte Verfahren zur Dekodierung dieses Datenstroms ansetzt.
Der Streit der Parteien gibt dabei Anlass, die Merkmalsgruppe 1 besonders hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs der „gesamten Bildsignale“ bzw. „Gesamtbildsignale“ auszulegen.
Die Klägerin und die Beklagte gehen dabei von einem Verständnis aus, dem zufolge das gesamte Bild oder auch das Gesamtbild auf ein Einzelbild aus einer Folge von Einzelbildern referenziert, welche letztlich das Bewegtbildsignal bilden, und orientieren sich damit am Sprachgebrauch des Fachmanns im generellen Kontext der Videokomprimierung.
Bereits aus Merkmal 1 ergibt sich dabei, dass der Begriff „Bildsignal“ sich auch auf das Bildsignal jeder einzelnen „Einheit“ bezieht. Dabei zeigt Merkmal 1, dass die einzelnen „Einheiten“ jedenfalls nur Teile des zu dekodierenden, gemultiplexten Datenstroms sind, und zwar – weil von Bildsignal die Rede ist – Bilddaten enthaltende Teile. Welche genauen Eigenschaften diese Einheiten sonst haben, ist nicht bestimmt. Der Begriff „Bildsignal“ ist somit kein Verweis auf ein gesamtes Einzelbild aus dem Video, sondern verweist auf den Typus der nicht weiter bestimmten Einheiten, die nicht beliebigen Inhalts sind, sondern Bilddaten enthalten.
Aus der Verwendung des Begriffs „gesamt“ – sei es in Form der „gesamten Bildsignale“ oder „Gesamtbildsignale“ - ergibt sich bei funktional orientierter Auslegung, dass dies kein Verweis auf ein gesamtes Einzelvideobild ist, sondern lediglich auf die Gesamtheit der Einheiten, die sich „gemeinsame Daten“ im Datenstrom im Sinne des Merkmals 1.1 teilen.
Dies zeigt auch die Beschreibung des Patents, das insoweit sein eigenes Lexikon ist (vgl. BGH, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube). Sie zeigt, dass die gesamten Bildinformationen oder Gesamtbildinformationen sich auch auf sogenannte Slices beziehen können und sollen - und zwar unabhängig von der Frage, wie viele Slices ein Bild enthält. So wird in Abs. 0045 ausgeführt, dass die Erfindung sich auch auf die bereits im MPEG-1 und MPEG-2 Standard gebräuchliche Slice-Struktur beziehen soll. Dabei zeigt die Beschreibung zunächst an, dass es sich bei den „gemeinsamen Daten“ um diejenigen des sogenannten „Frameheaders“ handele:
„In der in Abb. 6A dargestellten Stromstruktur wird der Frameheader FrmHdr der Framedaten FrmData als gemeinsame Information der gesamten Bildsignale beschrieben.“
Somit wird gesamtes Bild in einem ersten Schritt mit Frame gleichgesetzt.
Dabei sei - wie das Klagepatent in Abs. 0045 weiter ausführt - jedoch zu beachten, dass bei der Slice-Struktur nach MPEG-1 und MPEG-2 sowie der Videopaket Struktur von MPEG-4 ein Frame durch Kombinieren von Makroblöcken entstehe. Ein solcher aus Makroblöcken zusammengesetzter Frame werde Slice genannt. Mithin setzt das Klagepatent Frame mit Slice und damit mit „Gesamtbild“ gleich. Der Header der Makroblock-Kombination könne als gemeinsame Information der gesamten Bildsignale konfiguriert und sich von diesem unterscheidende Daten (Bilddaten) mittels der einzelnen Kodetabelle kodiert werden. Dies zeigt, dass das Klagepatent in der Beschreibung „Slice“ und „gesamtes Bild“ letztlich synonym verwendet. Das Klagepatent differenziert insoweit nicht nach der Anknüpfung für das vorgeschlagene Verfahren danach, dass es sich auf ein vollständiges Einzelvideobild beziehen muss, sondern setzt an der Einteilung an, wie sie in den jeweiligen Standards vorgefunden wird, um ausgehend von der größeren Einheit, ggf. einem Einzelbild, aber auch einem Slice oder auch einem Frame, die in ihr enthaltenen gemeinsamen Daten von den jeweils unterschiedlichen Einzelbilddaten der kleineren Einheit zu trennen, um sie dann unterschiedlich behandeln zu können.
Auch bei funktional orientierter Betrachtung erscheint es danach nicht notwendig, an Gesamtbilder im Sinne von „vollständigem Einzelbild“ respektive „Standbild“ anzuknüpfen, um die Funktionsweise des Klagepatents zu ermöglichen.
Dies verdeutlicht nochmals Abs. 0046 des Klagepatents, der unter Bezugnahme auf Abb. 6B ausführt, dass die Sliceheader-Information die gemeinsame Information im Sinne des Klagepatents sein soll. Auch Abs. 0034 zeigt, dass das Verständnis des Klagepatents dabei nicht den Begrifflichkeiten für Bildteile verhaftet ist, noch der genauen Aufteilung der Bilder. Es wird vielmehr klargestellt, dass sich das Patent auch auf ein Interlace-Verfahren beziehen soll, indem keine Frames, sondern Fields Verwendung finden.
Nichts anderes zeigen auch die Unteransprüche 5 und 6. So stellt Unteranspruch 5 klar, dass die Erfindung auch bei einem Slice System auf einer höheren Ebene ansetzen kann, indem die Headerinformation sich auf das Gesamte Standbild bezieht und die Bildsignale die Slicedaten sind. Dies zeigt umso mehr, dass das Klagepatent beansprucht, möglichst unbeschadet von Begrifflichkeiten stets dort Anwendung zu finden, wo dies möglich ist, was immer dann der Fall ist, wenn es übergeordnete gemeinsame Informationen und untergeordnete einzelne Bildinformationen in einem gemultiplexten Datenstrom gibt. Dies trifft auf das Verhältnis gesamtes Standbild zu den einzelnen Slices, aus denen es besteht, ebenso zu, wie auf das Verhältnis Slice zu Makroblock. Auch auf gemeinsame Daten innerhalb eines Makroblocks, die sich somit auf alle in diesem enthaltene Einzelblöcke beziehen, trifft dies zu, wie Abs. 0045 der Beschreibung zeigt.
Anspruch 6 stellt eine Erweiterung dieses Anwendungsbereichs auch auf Fälle dar, in denen ein Zwischenebene besteht: Dann können die gemeinsamen Header-Daten sich auf die Ebene des Gesamtbildes beziehen und dabei Slice-Header beinhalten, wohingegen als untere Ebene, die nur mittels einer Kodetabelle kodiert wird, nach wie vor die Makroblöcke gelten.
Dass die gesamten Bildsignale oder Gesamtbildsignale sich demgegenüber auf ein vollständiges Video-Einzelbild beziehen müssten, ergibt sich weder aus der Funktionsweise der technischen Lehre, noch ergeben sich Hinweise für ein solches, einschränkendes Verständnis aus Beschreibung und Ausführungsbeispielen.
b)
In Merkmal 2 ist vorgesehen, dass die im Datenstrom enthaltene gemeinsame Information des im Sinne des Merkmals 1 verstandenen, gesamten Bildsignals und die Information der Einzelbildelemente demultiplext werden. Dabei handelt es sich um die Rückgängigmachung des Multiplexens des Signals, welches das Patent in Merkmal 1 als unter gemultiplext eingehend voraussetzt. Im Verfahrensschritt nach Merkmal 2 werden die gemeinsamen Informationen der Gesamtheit der Einheiten einerseits, sowie die auf die Einzeleinheiten bezogenen Bildinformationen aus dem Gesamtdatenstrom wieder hergestellt.
c)
Der Verfahrensschritt nach Merkmal 3, der den nach Merkmal 2 voraussetzt, werden die gemeinsamen Informationen der einzelnen Einheiten nach ihrer Wiederherstellung durch Demultiplexen gemäß Merkmal 2 in einem Vielfach-Dekodierungsschritt durch Nutzung einer Vielzahl von Dekodierungsverfahren dekodiert. „Vielfach“ bzw. „Vielzahl“ bedeutet dabei in diesem Zusammenhang „mindestens zwei“. Qualitative oder weitere funktionale Anforderungen an das Dekodieren formuliert das Merkmal nicht, insbesondere ist im Anspruchswortlaut nicht vorausgesetzt oder beansprucht, dass es durch die Kodierung und Dekodierung zu Kompressionseffekten kommen müsse, auch wenn dies den Hintergrund der Erfindung bildet.
Ein Dekodierverfahren ist dabei zunächst jedes Verfahren, das die Kodierung von Daten rückgängig macht. Die Kodierung von Daten stellt letztlich nach dem im Klagepatent angelegten Verständnis jede Art von Umwandlung der Ausgangsdaten in andere Daten kraft einer bestimmten, rückabwickelbaren Vorgehensweise dar. Dabei beschränkt sich der Anspruch dem Wortlaut nach nicht auf bestimmte Arten von Verfahren, auch qualitative oder quantitative Voraussetzungen an Kodierungs- oder Dekodierungsverfahren werden nicht benannt. In der Beschreibung werden dabei in allgemeinster Form längenfestgelegte und längenvariable Kodierungen als im Stand der Technik bekannt benannt, vgl. Abs. 0022. Merkmal 3 ist mangels inhaltlicher Vorgaben aber durch jedwede Form von Kodier-/Dekodiersystem erfüllt, ohne dass es etwa auf Kodetabellen oder auch Kompressionseffekte ankommt.
d)
Merkmal 4 sieht einen gemeinsamen Dekodierungsschritt zum Dekodieren der die Bildsignale jeder einzelnen Einheit betreffende Information vor. Das vorangegangene Demultiplexen wird logisch vorausgesetzt. Weiter ist dem Merkmal 4 zu entnehmen, dass es sich um ein gemeinsames arithmetisches Kodier-/Dekodierverfahren handeln soll, das auf alle Bildinformationen aller einzelnen Einheiten gleichermaßen zur Anwendung gelangt.
Der Begriff des arithmetischen Kodierungsverfahrens wird dabei in Abs. 0022 des Klagepatents insoweit definiert, als es sich zum einen um eine längenvariable Kodierung handelt. Sie wird weiter von der Huffman-Kodierung abgegrenzt, die auch eine längenvariable Kodierung darstellt, und als dieser gegenüber wesentlich effizienter, aber auch komplexer im Sinne von komplizierter beschrieben. Entsprechende Angaben finden sich auch in Abs. 0062 in der Beschreibung des zweiten Ausführungsbeispiels. Im Übrigen wird auch in Abs. 0022 beschrieben, dass bei arithmetischer Kodierung mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird, die Kode-Tabellen entsprechen. Damit verfolgt das Klagepatent einen Begriff von arithmetischer Kodierung, der dem allgemeinen, technischen Begriffsverständnis in den hier relevanten Punkten entspricht und wonach arithmetische Kodierung eine Form der Entropiekodierung ist und – wie bei jedem Entropiekodierer – Wahrscheinlichkeiten verwendet werden.
Damit, dass „eine“ Wahrscheinlichkeit „einer“ Tabelle bei längenvariabler Kodierung entspreche, ist als grobe funktionale Entsprechung gemeint: Die arithmetische Kodierung arbeitet mit einer Liste von Wahrscheinlichkeiten, die definieren, wie häufig bestimmte Zeichen oder Zeichenfolgen („Symbol“) im zu kodierenden Datenmaterial auftreten. Dabei handelt es sich letztlich um eine Tabelle, die diese Wahrscheinlichkeiten enthält, die den Ausgangspunkt der Kodierung bilden. Aus der jeweiligen Auftretenswahrscheinlichkeit wird dann auf das Symbol zurückgeschlossen. Demzufolge zielt Abs. 0022 des Klagepatents nicht darauf ab, dass das arithmetische Kodieren auf die Verwendung einer Wahrscheinlichkeit im Sinne einer Anzahl „eins“ gemeint ist oder dass die klagepatentgemäße Verwendung auf die Verwendung einer einzigen Wahrscheinlichkeit beschränkt sein soll. Denn eine Beschränkung auf eine einzige Wahrscheinlichkeit ist angesichts der Funktionsweise der arithmetischen Kodierung nicht sinnvoll möglich, da diese darauf beruht, dass eine Vielzahl von Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten einer Vielzahl von jeweiligen Symbolen im zu kodierenden Material zugeordnet ist.
2.
Für die Merkmale des sinnentsprechend formulierten Anspruchs 7, der als Vorrichtungsanspruch eine Vorrichtung, welche die Verfahrensschritte des Anspruchs 1 durchführt, zum Gegenstand hat, gelten die obigen Ausführungen entsprechend.
III.
Durch Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland verletzt die Beklagte das Klagepatent. Denn die angegriffene Ausführungsform entspricht unstreitig den Vorgaben des AVC-Standards, der wiederum die Benutzung der Lehre des Klagepatents voraussetzt (dazu 1.). Dies begründet sowohl eine unmittelbare Verletzung des Klagepatentanspruchs 7 als auch eine mittelbare Verletzung des Patentanspruchs 1 (dazu 2.).
Die Umsetzung der Vorgaben des AVC-Standards setzt die Verwirklichung der Merkmale der Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents voraus:
Der AVC-Standard beschreibt einen Prozess, der einen Bitstrom liest und dekodierte Bilder daraus ableitet (Abschnitt 3.44 des AVC-Standards). Bei dem Bitstrom handelt es sich um eine Sequenz von Bits, die die Darstellung von kodierten Bildern und dazugehörigen Daten, die eine oder mehrere kodierte Videosequenzen bilden, bildet (Abschnitt 3.14 des AVC-Standards). Dabei ist ein Bild in Slices und Makroblöcke unterteilt, wobei ein Slice eine Sequenz von Makroblöcken oder eine Sequenz von Makroblockpaaren ist (Abschnitt 6.3 des AVC-Standards). Für jeden Slice existiert ein Syntaxelement slice_header() und für die eigentlichen Makroblockdaten das Syntaxelement slice_data() (Abschnitt 7.3 mit 7.3.3 bis 7.3.5). Damit ist die Merkmalsgruppe 1 verwirklicht, da bei richtiger Auslegung auch der Slice-Header (oder Makroblock-Header) gemeinsame Information im Sinne des Klagepatents darstellt.
Dass Merkmal 2 verwirklicht wird, steht zwischen den Parteien zu Recht außer Streit.
Der AVC-Standard setzt auch die Verwirklichung von Merkmal 3 des Klagepatentanspruchs 1 voraus, denn die Elemente des Slice-Headers werden durch mindestens zwei verschiedene Dekodierungsverfahren dekodiert. Dabei geschieht dies einerseits durch die Verwendung der Deskriptoren ue(v) und se(v), denn die Deskriptoren führen – insoweit unstreitig – zu unterschiedlicher Entschlüsselung, weil der Deskriptor ue(v) auf eine Kodierung/Dekodierung nur mittels der Tabelle 9-2 verweist, während der Deskriptor se(v) zusätzlich und anschließend noch eine Dekodierung mittels Tabelle 9-3 verlangt.
Ob dabei ein Schwerpunkt auf dem ersten Schritt liegt, kann ebenso dahinstehen, wie die Frage, inwieweit die Grundlage beider Schritte oder der jeweiligen Tabellen das sogenannte Exponential-Golomb Verfahren ist. Denn maßgeblich ist lediglich, dass die zwei Deskriptoren bestimmen, dass auf unterschiedliche Art, also nach unterschiedlichen Regeln - dekodiert wird, und dass diese Regeln nicht miteinander kompatibel sind.
Ob dabei der Deskriptor u(n) ebenfalls auf ein weiteres Kodierungsverfahren verweist, wie die Klägerin meint, kann an dieser Stelle dahinstehen, da jedenfalls zwei verschiedene Kodierungen zum Einsatz kommen.
Die Slice-Data werden nach den Vorgaben des AVC-Standards mittels Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC) dekodiert. Es handelt sich dabei um ein einheitliches arithmetisches (De-)Kodierverfahren im Sinne des Merkmals 4. Dem Klagepatent ist keine qualitative Einschränkung hinsichtlich der Komplexität des zu benutzenden Verfahrens zu entnehmen.
Vielmehr ergibt sich aus Abs. 0022 des Klagepatents, dass arithmetische, kontextabhängige Kodierungsverfahren unter Nutzung von Wahrscheinlichkeiten im Stand der Technik bekannt waren. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Merkmal 4 des Klagepatentanspruchs dahinter zurückbleiben wollte. Dabei weist das im AVC-Standard vorgesehene CABAC die Eigenschaften auf, welche das arithmetische Kodieren auch nach der Beschreibung des Klagepatents hat. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass dieses arithmetische Verfahren wesentlich komplexer als die Huffman-Kodierung sei. Das zu lösende technische Problem wird dementsprechend nicht in der Komplexität der ausdrücklich mit diesen Eigenschaften beschriebenen und in Merkmal 4 ausdrücklich beanspruchten arithmetischen Kodierung gesehen, und somit auch nicht die Lösung des technischen Problems in deren Vermeidung. Ausweislich des Absatzes 0022 soll vielmehr die als sehr kompliziert beschriebene Koexistenz von Huffman-Kodierung und arithmetischer Kodierung im Sinne des Klagepatents vermieden werden. Es soll also eine Entscheidung zugunsten eines Verfahrens erfolgen. Eben dies sieht Merkmal 4 vor. Entsprechende Angaben finden sich in Abs. 0062 und 0063 des Klagepatents, wo nochmals beschrieben wird, dass die arithmetische Kodierung eine kompliziertere, aber auch effizientere Kodierung bereitstelle, dabei aber etwas fehleranfälliger sei als etwa Huffman-Kodierungen. Besonders kompliziert – und daher zu vermeiden – sei hingegen das Umschalten zwischen arithmetischer und gewöhnlicher, längenvariabler Kodierung.
Dabei ist zwischen den Parteien in der mündlichen Verhandlung unstreitig geblieben, dass der Begriff des arithmetischen Kodierens auch nach dem Verständnis des Klagepatents - wie die Beschreibung in Abs. 0025 durch die Verwendung des Begriffs „dynamisches arithmetisches Kodieren“ zeigt - die Kontextadaptivität des arithmetischen Kodierens einschließt, wie sie auch CABAC vorsieht.
Auch dass das CABAC-Verfahren einen internen Bypass-mode für bestimmte, CABAC-interne Programmabschnitte vorsieht, ändert hieran nichts. Es handelt sich gleichwohl um ein einheitliches Verfahren mit einem einheitlichen Kanon an Regeln, zu denen der Bypass gehört. Somit können alle eingespeisten Daten mittels des einheitlichen CABAC-Verfahrens dekodiert werden. Der „eigentliche“ CABAC Prozess wird also entgegen der Ansicht der Beklagten nicht umgangen, sondern der Bypass ist Teil dieses eigentlichen Prozesses. Der „Bypass“ umgeht nur Teile des „vollen“ CABAC-Verfahrens, um das CABAC-Verfahren schlanker zu gestalten. Er sieht aber insbesondere nicht vor, die umgangenen Schritte durch andere, z.B. Versatzstücke aus anderen Kodierverfahren, zu ersetzen. Dies hat die Klägerin unter Verweis auf den Artikel „Kontextbasierte adaptive binäre arithmetische Codierung im H.264/AVC-Videokompressionsstandard“ von Marpe, Schwarz und Wiegand (vorgelegt als Anlage K23a) substantiiert in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen vorgetragen. Danach hat der Bypass-Modus wie auf S. 639 der Anlage K 23a im Einzelnen ausgeführt die Funktion, bestimmte Teile des regulären CABAC Prozesses abzuschalten, um den Prozess für bestimmte Datensymbole weniger komplex zu gestalten und letztlich effizienter zu arbeiten und ihn so zu beschleunigen.
Soweit die Beklagte ursprünglich die Ansicht vertreten hat, die Klägerin habe nicht dargetan, dass es überhaupt Fälle gebe, in denen die Situation auftrete, dass für ein Slice „entropy_coding_mode=1“ gesetzt sei und kein Makroblock vom Typ l_PCM in dem Slice vorhanden sei, hat die Klägerin vorgetragen, dass die Analyse von Videomaterial von der Webseite der Beklagten selbst ergeben habe, dass dieses Material genau so kodiert gewesen sei. Es sei also „entropy_coding_mode=1“ gesetzt gewesen und das gesamte Video habe keinen Block des Typs I_PCM enthalten habe. Dem ist die Beklagte nicht mehr entgegengetreten.
Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform stellen aufgrund der AVC-Standardkompatibilität der angegriffenen Geräte eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents in Form des Patentanspruchs 1 gem. § 9 Nr. 1 PatG dar. Die angegriffene Ausführungsform ist in der Lage, das mit dem Anspruch 1 des Klagepatents geschützte Verfahren zur Dekodierung von standardkompatiblen Videoinhalten durchzuführen und verwirklicht damit alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 7 (Vorrichtungsanspruch).
Weiter verletzt die Beklagte das Klagepatent in Form des Klagepatentanspruchs 1 (Verfahrensanspruch) auch mittelbar im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG.
Handelt es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein Mittel, mit dem das patentgeschützte Verfahren überhaupt erst durchgeführt werden kann, bezieht es sich zugleich auf ein wesentliches Element der Erfindung. Das ist nämlich der Fall, wenn das Mittel geeignet ist, mit einem wesentlichen, nämlich im Patentanspruch genannten Erfindungselement funktional so zusammenzuwirken, dass es zu einer Verwirklichung des Erfindungsgedankens kommt (BGH, GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler; GRUR 2005, 848, 849 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 570, 571 – extracoronales Geschiebe). Im Streitfall kann das klagepatentgemäße Dekodierungsverfahren durch die angegriffene Ausführungsform ins Werk gesetzt werden, weil die angegriffene Ausführungsform entsprechend programmiert bzw. eingerichtet ist, mit dem AVC-Standard kompatibel zu sein.
Es ist für die Beklagte aufgrund der Umstände jedenfalls auch offensichtlich, dass die angegriffene Ausführungsform zur Anwendung des geschützten Verfahrens geeignet und bestimmt ist. Insofern ist maßgeblich, ob im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung nach den gesamten Umständen des Falls die drohende Patentverletzung aus der Sicht des Anbieters oder Lieferanten so deutlich erkennbar war, dass ein Angebot oder eine Lieferung der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist (BGH GRUR 2007, 679, 683 f. – Haubenstretchautomat). Es genügt, wenn aus der Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGH GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung).
Im Streitfall ist die Herstellung der AVC-Standard-Kompatibilität Folge der ziel- und zweckgerichteten Implementierung durch die Beklagte. Das Abspielen von AVC-kompatiblen Videoinhalten ist nur in patentverletzender Weise möglich. Dass die Beklagte subjektiv damit rechnet, dass es praktisch sicher dazu kommt, dass Nutzer AVC-Videos abspielen werden, liegt dabei schon deswegen auf der Hand, weil sie den Nutzern diese Funktion ziel- und zweckgerichtet durch das Vorsehen der entsprechenden Kompatibilität eröffnet.
Auch aus Sicht eines Dritten ist praktisch sicher zu erwarten, dass Nutzer auch AVC-Inhalte abspielen werden. Zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals kann auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden (BGH GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug). Danach gehört das Abspielen von Videoinhalten auf Mobiltelefonen heute zu den Kernfunktionen moderner Smartphones, von der nach allgemeiner Lebenserfahrung praktisch fast jeder Smartphonenutzer Gebrauch macht. Da das mit Abstand gebräuchlichste Videoformat unstreitig das AVC-Format ist, ist die Anwendung des patentgeschützten Verfahrens durch die Abnehmer der angegriffenen Ausführungsform sicher zu erwarten.
IV.
Die Rechte der Klägerin am Klagepatent sind hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform nicht erschöpft.
Darlegungs- und beweisbelastet für den Erschöpfungseinwand ist die Beklagte, die sich vorliegend auf die Erschöpfung beruft (vgl. BGHZ 143, 268, 277 – Karate; BGH GRUR 76, 579, 581 – Tylosin; OLG Düsseldorf GRUR 78, 588, 589 - Inlandsvertreter).
Die Beklagte hat die Voraussetzungen einer Erschöpfung nicht hinreichend vorgetragen.
Sie hat lediglich pauschal behauptet, dass der „Chrome-Browser“, auf den sich die Klägerin berufe, für den Hersteller bzw. Programmierer, das Unternehmen Google, lizensiert sei. Unbeschadet des Umstandes, dass die Klägerin nach dem Verständnis der Kammer die Verletzung nicht allein auf den Chrome-Browser stützt, sondern auf die grundsätzliche Fähigkeit der angegriffenen Ausführungsformen, AVC Inhalte wiederzugeben, ist auch insoweit eine Erschöpfung nicht schlüssig dargetan:
Unstreitig gehört Google zu den Lizenznehmern einer Poollizenz der X. Die Klägerin hat insoweit vorgetragen, dass es nach dem von ihr vorgelegten Standardlizenzvertrag zwei Lizenztypen gebe, die OEM Lizenz und die Endkundenvertriebslizenz, was ebenfalls unstreitig geblieben ist.
Die Klägerin hat weiter vorgetragen, Google verfüge über eine Endkundenvertriebslizenz, die in Artikel 2.1 geregelt sei.
Letzteres bestreitet die Beklagte mit Nichtwissen, wodurch sie ihrer Darlegungslast allerdings nicht genügt.
Sie hat auch nicht vorgetragen, dass sie nicht in der Lage wäre, Informationen von ihrem Lieferanten Google zu beschaffen. Im Übrigen ist unstreitig, dass der Beklagten der von der Klägerin benannte Lizenzvertrag mit Google im Parallelverfahren 4b O 5/17 vorgelegt wurde. Vor diesem Hintergrund obliegt es der Beklagten, vorzutragen, dass und warum es weitere Verträge mit abweichendem Inhalt gebe und warum sich aus diesen eine Lizenz für Google und letztlich eine Erschöpfung ergebe.
Vor diesem Hintergrund kann allenfalls davon ausgegangen werden, dass Google jedenfalls die von der Klägerin vorgetragene Lizenz abgeschlossen hat.
Aus dieser ergibt sich indes keine Erschöpfung für das Klagepatent:
Die Lizenz bezieht sich - auch wenn man die Beklagte als Codec-Licensee im Sinne des Art. 2.1 ansieht - ausweislich des Art. 1.18 ausdrücklich auf AVC-Produkte, die in einen „Personal Computer“ integriert werden. Sie bezieht sich damit ausdrücklich nicht auf eine Verwendung von AVC-Produkten durch „Codec Licensee Customer“ in Mobiltelefonen, die in Art. 1.38 ausdrücklich vom Begriff des „Personal Computer“ ausgeschlossen werden.
Unbeschadet des zwischenzeitlichen technischen Fortschritts und der damit einhergehenden Erweiterung des Funktionsumfangs von heutigen Smartphones handelt es sich bei diesen nach wie vor um Mobiltelefone und nicht um Computer im Sinne des Standardlizenzvertrages.
Dies zeigt auch die Definition des Standardlizenzvertrages von Computer in Art. 1.38: So sind moderne Smartphones angesichts ihrer Rechenleistung zwar in der Lage, auch Textverarbeitungsprogramme oder Tabellenkalkulationssoftware auszuführen, sowie ggf. Datenbankverwaltungssoftware. Angesichts der Größe des Bildschirms und der Eingabemethoden sind sie jedoch ergonomisch allenfalls für eine behelfsmäßige Nutzung in diesen Bereichen geeignet. Auch das Verwalten von Datenbanken stellt eher eine Ausnahme dar.
Auch der Umstand, dass man Smartphones nicht in die Liste der Ausnahmen ausdrücklich aufgenommen hat, kann keine andere Bewertung rechtfertigen. Dies würde nur dann ein durchgreifendes Argument darstellen, wenn Smartphones keine Mobiltelefone im Sinne des Standardlizenzvertrages sind. Eben dies ist jedoch nicht der Fall. Da sowohl nach der Auffassung der Kammer als auch nach der Praxis, in der praktisch alle wesentlichen Hersteller eigene Lizenzen genommen haben, Smartphones als Mobiltelefone verstanden werden, bestand kein Anlass für eine Anpassung des Vertrages. Soweit die Beklagte letzteres mit Nichtwissen bestreitet, ist dies nicht zulässig, nachdem sämtliche Lizenzverträge unstreitig im Parallelverfahren 4b O 5/17 der Beklagten vorgelegt wurden und der Beklagten nunmehr bekannt sind.
V.
Der seitens der Beklagten geltend gemachte kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand greift nicht durch.
Die Kammer kann nicht feststellen, dass die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung (dazu unter 1.) missbräuchlich ausgenutzt hat (dazu unter 2.). Da nach der Verletzungsanzeige bereits fraglich ist, ob sich die Beklagte lizenzwillig gezeigt hat, die Klägerin dennoch ein Angebot abgegeben hat, das angemessen, fair und nicht diskriminierend war, aber die Beklagte kein Gegenangebot vorgelegt hat, das ebenfalls diesen Grundsätzen entspricht, sind der Unterlassungs-, sowie der Rückruf- und Vernichtungsanspruch durchsetzbar.
Die Klägerin hat eine marktbeherrschende Stellung inne.
Unter Marktbeherrschung ist in diesem Kontext die wirtschaftliche Macht zu verstehen, die es einem Unternehmen erlaubt, einen wirksamen Wettbewerb auf dem (zeitlich, räumlich und sachlich) relevanten Markt zu verhindern und sich seinen Wettbewerbern, Abnehmern und den Verbrauchern gegenüber in nennenswertem Umfang unabhängig zu verhalten (OLG Düsseldorf, Urt. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1221 – Mobiles Kommunikationssystem m.w.N.). Die notwendige exakte Abgrenzung des (sachlichen und räumlichen) Markts, auf dem Unternehmen konkurrieren, kann nach Auffassung des OLG Düsseldorfs mittels des so genannten Bedarfsmarktkonzepts erfolgen. Es sind diejenigen Wettbewerbskräfte zu berücksichtigen, denen die betreffenden Unternehmen unterliegen. Ferner werden diejenigen Unternehmen bestimmt, welche tatsächlich in der Lage sind, dem Verhalten der beteiligten Unternehmen Schranken zu setzen und einen Entzug vom Wettbewerbsdruck verhindern. Es ist zu klären, welche Produkte bzw. Dienstleistungen aus der Sicht der Nachfrager funktionell gegeneinander austauschbar sind. Demselben sachlichen Markt wird zugeordnet, was aufgrund der jeweiligen Eigenschaften, Preise und Verwendungszwecke aus Sicht der Nachfrager nicht durch andere Produkte bzw. Dienstleistungen substituierbar ist. Zu berücksichtigen ist dabei ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren (etwa Marktanteil; Unternehmensstruktur; Wettbewerbssituation; Verhalten auf dem Markt; grundsätzlich aber nicht der Preis). Einzelne Faktoren müssen jeweils für sich betrachtet nicht notwendig den Ausschlag geben. Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt – wie jeder Mitgliedstaat – insoweit zugleich einen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Markts dar (vgl. zu allem OLG Düsseldorf, Urt. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1221 – Mobiles Kommunikationssystem).
Im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Rechten aus dem Klagepatent erfolgt die Abgrenzung bezüglich des Lizenzvergabemarktes. Anbieter ist der Patentinhaber, Nachfrager ist der an der geschützten Technologie interessierte Benutzer. Grundsätzlich führt jedes Patent zu einem eigenen sachlich relevanten Markt, es sei denn, es steht eine gleichwertige Technologie für dasselbe technische Problem zur Verfügung. Von einer Marktbeherrschung ist dennoch nur bei weiteren Umständen auszugehen, wenn der Patentinhaber aufgrund des Patents wirksamen Wettbewerb auf einem nachgelagerten Produktmarkt verhindern kann. Ein solcher nachgeordneter Produktmarkt besteht für aufgrund des Patents lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen. Dafür genügt die Standardessentialität nicht allein. Dies ist aber dann der Fall, wenn ohne eine Lizenz am standardessentiellen Klagepatent ein wettbewerbsfähiges Angebot nicht möglich wäre, weil die Technik für den Nachfrager am Produktmarkt eine nicht nur untergeordnete Bedeutung hat (vgl. zu allem OLG Düsseldorf, Urt. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1222 – Mobiles Kommunikationssystem). Die Beklagte trägt für die Marktbeherrschung die Darlegungs- und Beweislast (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1222 – Mobiles Kommunikationssystem).
Als Inhaberin des Klagepatents hat die Klägerin unstreitig eine marktbeherrschende Stellung inne. Abzustellen ist hier – wie gesehen – nicht auf den Lizenzvergabemarkt, sondern auf den nachgelagerten Produktmarkt. Daher handelt es sich nicht um AVC-fähige Produkte im Allgemeinen, vielmehr ist weiter zu differenzieren zwischen einzelnen AVC-kompatiblen Produkten, die gegebenenfalls jedes für sich einen eigenen Produktmarkt begründen können. Im vorliegenden Fall der hier allein angegriffenen mobilen Endgeräte bilden diese einen eigenen Produktmarkt.
Nach dem unwidersprochenen Vortrag der Beklagten sind aktuell so gut wie alle marktfähigen mobilen Endgeräte mit dem geltend gemachten AVC-Standard ausgerüstet. Die Beklagte verweist hierzu auf den Artikel „H.264/AVC Video Compression on Smartphones“ von M P X (Anlage VP 1, 1a). Diesem Vortrag ist die Klägerin nicht entgegengetreten.
In Zeiten, in denen Videoformate jeglichen Angebots (Streaming-Dienste; Mediatheken; Kurzfilme in Nachrichten-Apps, eigene Kurzfilme der Nutzer in messanger-Apps etc.) existieren und auch breit genutzt werden, ist die Dekodierungstechnik zum Abspielen von AVC- Files ein „Must-Have“ für den durchschnittlichen Nutzer von mobilen Endgeräten, insbesondere eines Smartphones. Nicht in diesen relevanten sachlichen Markt fallen andere AVC fähige Aufzeichnungs-, Abspiel- oder Übertragungsgeräte wie Fernseher, Notebooks, PCs, etc., die gegebenenfalls einen eigenen Produktmarkt begründen. Denn ein Kunde, der ein Smartphone erwerben möchte, mit dem er außerdem unterwegs Videos oder Nachrichten in Mediatheken schauen kann, wird nicht stattdessen einen Fernseher, ein Notebook und wahrscheinlich nicht einmal ein Tablet wählen. Diese Produkte sind nicht austauschbar, da die Kunden das Smartphone gerade wegen der überschaubaren Größe, der Möglichkeit eine Telefonverbindung aufzubauen und auch der im Regelfall längeren Akkulaufzeiten wählen. Darüber hinaus ist der AVC-Standard nicht austauschbar, weil das jeweilig verwendete Videoformat durch den Inhalte-Anbieter und nicht den Hersteller des Endgeräts definiert wird. Deswegen unterstützen alle Endgeräte verschiedene Standards, um in jedem Fall eine korrekte Wiedergabe des Videos zu gewährleisten.
Die Klägerin hat daher eine marktbeherrschende Stellung auf dem sachlich relevanten Markt der Smartphones. Der räumlich-relevante Markt ist der weltweite Markt. Smartphones werden als sog. „flüchtige Ware“ weltweit gehandelt und es liegen homogene Wettbewerbsbedingungen vor. Insbesondere für die hier streitgegenständliche Funktion des (mobilen) Abspielens von Bildmaterial bestehen keine regionalen Besonderheiten. Die Abnehmer werden weltweit die unterschiedlichen Modelle der Mobiltelefone – insbesondere hinsichtlich der Videofunktion – für austauschbar halten.
Dies trifft auch für die technische Funktion zu, die das Klagepatent schützt. Die Klägerin selbst beruft sich darauf, dass das Klagepatent standardwesentlich für die Nutzung des AVC-Standards ist (siehe oben unter Ziffer IV).
Es kann hingegen nicht festgestellt werden, dass die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung in missbräuchlicher Art und Weise ausnutzt, indem sie der im Urteil „X“ aufgestellten „Roadmap“ (vgl. EuGH, GRUR 2015, 764; die einzelnen Schritte zusammenfassend statt aller: OLG Düsseldorf, Urt. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1223 – Mobiles Kommunikationssystem) nicht nachgekommen ist.
Sinn und Zweck des skizzierten Verhandlungsablaufs ist es, eine Situation zu erreichen, die derjenigen im freien Wettbewerb am ehesten entspricht. Der Gerichtshof stellt Mindestanforderungen auf, die von redlichen Parteien beiderseitig ernsthaft und ausgeglichen geführte Verhandlungen repräsentieren sollen. Hierfür bedarf es nach einer Verletzungsanzeige seitens des SEP-Inhabers und einem Zeichen der Lizenzwilligkeit des Verletzers eines Lizenzangebotes nach FRAND-Grundsätzen durch den SEP-Inhaber, worauf der Verletzer seinerseits mit einem Gegenangebot nach FRAND-Grundsätzen reagieren muss und – sofern der SEP-Inhaber dies ablehnt – eine Sicherheitsleistung hinterlegen und Auskunft für die Vergangenheit leisten.
Anhand dieser Maßstäbe (dazu unter a)) ist zu beurteilen, ob die Parteien den Abschluss eines Lizenzvertrages anstrebten. Da nach der Verletzungsanzeige (dazu unter b)) bereits fraglich ist, ob sich die Beklagte lizenzwillig gezeigt hat (dazu unter c)), die Klägerin dennoch ein Angebot abgegeben hat, das angemessen, fair und nicht diskriminierend war (FRAND; dazu unter d)), aber die Beklagte kein Gegenangebot vorgelegt hat, das ebenfalls diesen Grundsätzen entspricht (dazu unter e)), sind der Unterlassungs-, sowie der Rückruf- und Vernichtungsanspruch durchsetzbar.
Sofern die Klägerin die Ansicht vertritt, die Grundsätze der X- Rechtsprechung kämen hier nicht zur Anwendung, tritt die Kammer dem nicht näher. Die Grundsätze finden auch auf die streitgegenständliche Fallgestaltung Anwendung.
Das Wortlaut-Argument der Klägerin, in Rn. 64 des Urteils heiße es, außerdem (in der englischen Fassung „furthermore“) sei der Inhaber des SEP, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht seien, in einer besseren Lage als der angebliche Verletzer, um zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzungen der Gleichbehandlung wahre, und daher werde im Falle eines Standardlizenzvertrages das vorgegebene Verhandlungsmuster eben nicht einzuhalten sein, überzeugt nicht. Der Passus markiert keine Ausnahme, sondern ist nur ein zusätzliches Argument für die Verpflichtung zum initiativen Verhalten des Patentinhabers. Gleichermaßen kann auch beim Vorliegen eines Standardlizenzvertrags ein Informationsdefizit seitens des Beklagten hinsichtlich der Benutzung des klägerischen SEPs bestehen (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018 – 4a O 17/17). Erschwerend kommt hinzu, dass das Abgrenzungskriterium der „etablierten Lizenzierungspraxis“ konturlos ist und in der Praxis zu weiteren Abgrenzungsproblemen hinsichtlich der Frage führt, wann eine Lizenzierungspraxis als etabliert zu bezeichnen ist (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018 – 4a O 17/17). Die berechtigten Erwartungen, die der SEP-Inhaber mit der FRAND-Erklärung geweckt hat, werden schließlich vielmehr verstärkt, wenn es bereits eine gelebte Lizenzierungspraxis gibt (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018 – 4a O 17/17).
Es liegt eine hinreichende Verletzungsanzeige seitens der Klägerin vor. Die Verletzungsanzeige ist in der E-Mail vom 8. September 2011 (Anlage K 10, Exhibit B, B–a) zu sehen.
aa)
Unerheblich ist, dass die Verletzungsanzeige gegenüber der Muttergesellschaft der Beklagten erfolgte.
So besteht gar keine Anzeigepflicht, wenn aufgrund der Umstände mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass der angebliche Verletzer Kenntnis von der Benutzung des Klagepatents hat und sein Einwand, der Kläger habe ihm dies nicht angezeigt, als Rechtsmissbrauch erscheint (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1224 – Mobiles Kommunikationssystem). Der Anzeigepflicht ist jedenfalls bereits schon dann genüge getan, wenn Hinweise an den Mutterkonzern des angeblichen Verletzers erfolgen, da regelmäßig davon ausgegangen werden kann, dass dieser die betreffenden Tochtergesellschaften in den einzelnen Ländern, in denen das SEP benutzt wird, in Kenntnis setzen wird (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1224 – Mobiles Kommunikationssystem).
Dass die Weiterleitung der Kommunikation grundsätzlich stattfand, zeigt bereits der Umstand, dass zunächst A bei der Muttergesellschaft angeschrieben wurde und sich daraufhin mit E-Mail vom 15. September 2011 (Anlage K 10 – Exhibit B, B-A) F als der zuständige IPR-Manager im Konzern der Beklagten meldete. Insofern konnte die X davon ausgehen, dass die Muttergesellschaft für die Verhandlungen der Konzernlizenz die richtige Ansprechpartnerin war. Sie durfte daher auch davon ausgehen, dass die Muttergesellschaft ihre 100%igen Tochter- und Vertriebsgesellschaften – wie die Beklagte – entsprechend informierte.
bb)
Die Verletzungsanzeige ist jedenfalls mit Zustimmung der Klägerin erfolgt und stellt damit eine Verletzungsanzeige der Klägerin dar. Sofern es der Beklagten fraglich erscheint, ob die Klägerin ihre kartellrechtlichen Pflichten auf die X übertragen und diese die Pflichten übernehmen kann, bestehen daran keine Zweifel.
Sowohl das Lizenzvertragsangebot (Anlage K 10, Exhibit P, P-a) als auch die Verletzungsanzeige vom 8. September 2011 (Anlage K 10, Exhibit B, B-a), sind als solche der Klägerin anzusehen.
Die Kammer ist nach dem in weiten Teilen unstreitigen Parteivortrag zu den vorgerichtlichen Lizenzverhandlungen der Überzeugung, dass die X Lizenznehmerin der Klägerin ist und mit deren Zustimmung gehandelt hat. Jedenfalls hat die Klägerin spätestens mit Klageeinreichung das Handeln der X genehmigt.
Die Berechtigung der X ergibt sich bereits aus dem Text des übersendeten Standardlizenzvertrages, wonach der Lizenzgeber (Klägerin) dem Lizenzverwalter (X) eine Lizenz gewährt, um ihm die Lizenzverwaltung zu ermöglichen (vgl. Anlage K 10, Exhibit P-a, Seite 1, letzter Absatz). An die X sind auch die Lizenzgebühren zu entrichten (vgl. Art. 3.1, Anlage K 10, Exhibit P-a). Es wird deutlich, dass die X im Interesse der Klägerin gehandelt hat und ihre Verwaltungstätigkeit auch die Anbahnung des Lizenzverhältnisses umfasst.
Erschwerend kommt in hiesigem Fall hinzu, dass die Muttergesellschaft selbst seit dem Jahre 2012 Pool-Mitglied war und diesbezüglich mit der X in Kontakt stand. Es ist unstreitig, dass die Muttergesellschaft entsprechende Vereinbarungen, die die X ihr zusandte (Anlage K 10 – Exhibit C, C-a), unterzeichnete und insofern mit der X korrespondierte. Die Muttergesellschaft wusste also um die Rolle und die Handlungsbefugnisse der X im Rahmen der Lizenzierung des streitgegenständlichen Standards, da die X so dann auch für sie selbst als Lizenzverwalterin tätig wurde.
cc)
Inhaltlich erfordert die Hinweispflicht keine detaillierten (technischen und/oder rechtlichen) Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs, sondern es genügt, wenn der andere Teil in die Lage versetzt wird, sich selbst ein Bild von der Berechtigung des ihm unterbreiteten Vorwurfs machen zu können (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem).
Zwar hat die X weder die Veröffentlichungsnummer, noch konkret die angegriffene Ausführungsform genannt, sondern hat pauschal auf die Verletzungsprodukte Bezug genommen („In particular, we understand that B now offers mobile handset products and tablet products that include […] AVC/H.264 […]“). Im vorliegenden Fall bedarf es indes keiner konkreteren Angaben.
Die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass ihre Muttergesellschaft Kenntnis von den Poolpatenten, den dazugehörigen Passagen im Standard und dem Standardlizenzvertrag hatte. Dies erscheint auch deswegen plausibel, da die Muttergesellschaft ausweislich der Anlage K 10 Exhibit G im Internet unter www.X.com die einschlägige SEP-Liste für den Pool nebst cross-reference-charts unter Nennung der zugehörigen Standard-Abschnitte, die von den zugehörigen SEPs Gebrauch machen, einsehen konnte. Auch wenn es sich hierbei nicht um klassische claim-charts handelt – welche die Düsseldorfer Rechtsprechung in diesem Stadium der Verhandlungen nicht einmal verlangt (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil v. 30.03.2017, Az. I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1223 – Mobiles Kommunikationssystem) – bedurfte es deren auch nicht mehr, weil die Beklagte bereits die Möglichkeit hatte, Kenntnis zu nehmen. Sofern die Beklagte geltend macht, dass die Muttergesellschaft dennoch nicht daraus habe schließen können, dass die angegriffenen Mobiltelefone von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machen, spricht ihr Verhalten nach Erhalt der E-Mail vom 8. September 2011 dagegen. Denn aus der sich in den Jahren 2013 bis 2017 anschließenden Korrespondenz ergibt sich nicht, dass die Muttergesellschaft offene Fragen hinsichtlich der Benutzung der Pool-Patente im Hinblick auf ihre Produkte gehabt hätte. Die Beklagte hat auch nicht mehr um die Übersendung von Claim-Charts gebeten. Hinzu tritt, dass die Muttergesellschaft selbst Pool-Mitglied durch Erwerb von bestimmten Pool-Patenten wurde. Sämtliche Umstände sprechen daher dafür, dass die Muttergesellschaft den Patentpool kannte und sich auch darüber bewusst war, dass ihre Produkte – insbesondere die Mobiltelefone – lizenzpflichtig waren.
Die Kammer hat erhebliche Zweifel, ob die Muttergesellschaft lizenzwillig war, da in einem Zeitraum von ca. vier Jahren seitens der Muttergesellschaft überhaupt keine Lizenzwilligkeit erkennbar war. Letztlich kann dies dahinstehen, da jedenfalls trotz eines FRAND-gemäßen klägerischen Angebots kein Gegenangebot der Muttergesellschaft, sondern nur ein unzureichendes Angebot der Beklagten vorliegt.
An die Lizenzierungsbitte sind keine hohen Anforderungen zu stellen, sondern es genügt eine formlose und pauschale Erklärung des Lizenzsuchers, in der seine Lizenzwilligkeit eindeutig zum Ausdruck kommt, selbst schlüssiges Handeln kann je nach Lage des Einzelfalls ausreichend sein (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil v. 30.03.2017, Az. I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1225 – Mobiles Kommunikationssystem). Allerdings kann eine erklärte Lizenzbereitschaft entkräftet werden, wenn das Verhalten des Verletzers den sicheren Schluss zulässt, dass er in Wahrheit keine Lizenz nehmen möchte, so dass eine ernsthafte und endgültige Lizenzverweigerung vorliegt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 17.11.2016, Az. I-15 U 66/15, Rn. 9 – zitiert nach juris).
Nach diesen Grundsätzen trat ein über Jahre hinweg ambivalentes Verhalten des Verletzers zu Tage. Dem anfänglichen Andeuten von Lizenzwilligkeit folgt eine jahrelange, einseitig geführte Korrespondenz seitens der X letztlich ohne Austausch von Sachargumenten und erst Ende 2015/Anfang 2016 beginnen inhaltliche Gespräche. Es lässt sich darüber hinaus nach Auffassung der Kammer nicht mit dem Bild der redlich verhandelnden Vertragsparteien – als Maßstab des EuGH in der Entscheidung B – in Übereinstimmung bringen, wenn im Rahmen der Korrespondenz bestimmte angebliche Vorbehalte überhaupt nicht angesprochen werden, sondern das erste Mal im Rechtsstreit Erwähnung finden.
Der hier zur Entscheidung gestellte Einzelfall stellt letztlich eine über Jahre praktizierte Lizenzverweigerung dar. Im Einzelnen:
Grundsätzlich liegt in der Antwort des F vom 15. September 2011 auf die E-Mail vom 8. September 2011 (Anlage K 10 – Exhibit B, B-a), in dem er um die Übersendung des Vertragsunterlagen an sich bittet, ein schlüssiges Verhalten in Bezug auf die Lizenzwilligkeit. Daran anschließend versuchen F von der Muttergesellschaft und Herr G von X ein Treffen zu vereinbaren. Es kann also von einer generellen Verhandlungsbereitschaft im Jahr 2011 ausgegangen werden.
Was im Jahr 2012 geschah, ist der Kammer nicht vorgetragen worden.
Im Jahr 2013 bezieht sich die Beklagte darauf, dass ihre Muttergesellschaft bei Eintritt in den Patentpool als Lizenzgeberin bestimmte Vereinbarungen gegenüber der X (vgl. Anlage K 10 – Exhibit C, C-a) unterzeichnet habe und darin ein schlüssiges Verhalten für ihre generelle Bereitschaft zur Lizenznahme liege. Einem solchen Verständnis kann sich die Kammer nicht anschließen, da die Muttergesellschaft in der Folge entgegen der wiederholten Aufforderungen der X gerade keine Lizenz genommen hat. Selbst wenn man ein schlüssiges Verhalten zunächst annehmen wollte, nahm die Muttergesellschaft im Anschluss daran wieder davon Abstand.
So scheiterte ein Meeting der zuständigen Mitarbeiter zu diesem Thema im März 2013 zunächst wegen Terminkollisionen (vgl. Anlage K 10, Exhibit I, I-a, Exhibit J, J-a). Im Rahmen der Korrespondenz von Oktober 2013 bis Februar 2015 (vgl. Anlage K 10, Exhibit K, K-a) zwischen Herrn F von der Muttergesellschaft und Herrn G von der X kam es trotz des Austausches einer Geheimhaltungsvereinbarung auf Bitte der Muttergesellschaft weiter nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages. So führt die Muttergesellschaft Umstrukturierungen und Zuständigkeitswechsel an, wobei monatelang keine Korrespondenz im Jahr 2014 erfolgt. Darüber hinaus wird die Korrespondenz maßgeblich von Seiten der X geführt, die mehrmals nachfassen und erinnern muss, bis sie überhaupt eine Rückantwort erhält. Die Kammer kann in diesem Zeitraum keine ernsthaften Verhandlungen erkennen. Selbst wenn man der Muttergesellschaft keine Blockadehaltung unterstellen möchte, drängt sich der Eindruck auf, dass sie „auf Zeit spielt“ und einen Vertragsschluss verzögert. Das Ganze gipfelt darin, dass die Mitglieder des Patentpools ihre Statuten dahingehend ändern, dass Lizenzzahlungen gegenüber Mitgliedern einbehalten werden, die nicht selbst eine Lizenz am Patentpool nehmen. (vgl. Anlage K 10 – Exhibits M, N ) Darüber wird die Muttergesellschaft ebenfalls mit E-Mail vom 14. Oktober 2015 (vgl. Anlage K 10 – Exhibit O) in Kenntnis gesetzt. Ende 2015/Anfang 2016 versucht G wiederholt vergeblich einen Termin für weitere Verhandlungen zu organisieren (vgl. Anlage K 10 – Exhibit L).
Auffällig ist, dass die ganze Zeit über in der Sache nicht verhandelt wurde, jedenfalls ist das nicht vorgetragen. Aus den E-Mails wird deutlich, dass die Muttergesellschaft offenbar zunächst nur einige Produktgruppen und dann jedenfalls die Produktgruppen getrennt zu verhandeln beabsichtigte.
Schließlich starten diese Verhandlungen dann ab April 2016 (vgl. Anlage VP 10). Also erst zu diesem Zeitpunkt – fast fünf Jahre nach Verletzungshinweis und erstem Angebot – zeigt die Muttergesellschaft (wieder) ernsthafte Anstalten in Lizenzverhandlungen zu treten.
Vor dem Hintergrund des angestrebten Zustandes, dass ernsthafte vorprozessuale Verhandlungen zwischen den Parteien stattfinden sollen, hat die Kammer große Zweifel, dass das Verhalten der Muttergesellschaft überhaupt als ausreichend lizenzwillig angesehen werden kann. Denn faktisch bewegt sich die Muttergesellschaft seit der Verletzungsanzeige fünf Jahre frei im Standard ohne Lizenzen abzuführen. Dabei handelt es sich bereits um einen Zeitraum, der in vergleichbaren Fällen die Laufzeit eines Lizenzvertrages abdeckt. Inwieweit die Erklärung der Lizenzwilligkeit nach Erhebung der Klage nachgeholt werden kann (vgl. Anlage VP 11) erscheint fraglich, da sie im hier zu entscheidenden Fall offensichtlich erst durch den Druck des gerichtlichen Vorgehens gegen die Beklagte erfolgte. Letztlich kann die Frage der Lizenzwilligkeit aber dahinstehen, da es gleichsam auch an einem Gegenangebot der Beklagten, das FRAND-Grundsätzen entspricht, fehlt.
In der Zusendung des Standardlizenzvertrages Ende September 2011 an die Muttergesellschaft liegt ein der Klägerin zurechenbares FRAND-gemäßes Angebot vor. Insofern handelten die an dem Angebotsaustausch beteiligten Personen für die jeweils am Rechtsstreit beteiligten Parteien (dazu unter aa)), die formellen Voraussetzungen eines Angebots nach FRAND-Grundsätzen liegen vor (dazu unter bb)), das Angebot erfasste im Ergebnis auch die Beklagte (dazu unter cc)) und auch die inhaltlichen Anforderungen an ein FRAND-Angebot sind gegeben (dazu unter dd)).
Wie bereits im Rahmen der Verletzungsanzeige ausgeführt wurde, handelt es sich bei der Muttergesellschaft um die richtige Adressatin.
Der Standardlizenzvertrag wurde von der X übersendet und ist ausweislich des Wortlauts der Präambel als ein Angebot der Klägerin an den Konzern der Beklagten zu verstehen. Jeder Lizenzgeber verpflichtet sich dazu, Einzelpersonen, Gesellschaften oder sonstigen Rechtsträgern einzelne Lizenzen bzw. Unterlizenzen nach sämtlichen AVC wesentlichen Patenten zu maßvollen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen entsprechend den hier vereinbarten Geschäftsbedingungen zu erteilen, die vom Lizenzgeber (ohne Zahlung an Dritte) erteilt werden können. Die Lizenzgeberin (die Klägerin) gewährt der Lizenzverwalterin (X) eine Lizenz, um ihr die Lizenzverwaltung zu ermöglichen (vgl. Anlage K 10 Exhibit P-a).
Sofern die Beklagte das Handeln der X der Klägerin nicht zurechnen lassen möchte, mag zwar ein eigenes Handeln der X vorliegen, weil sie eine Unterlizenz vergibt. Dennoch stellt dieses Handeln durch Unterlizenzierung letztlich nur eine Tätigkeit dar, die die X anstelle der Klägerin (und aller anderen Pool-Mitglieder) vornimmt. Dass diese Verwaltungstätigkeit berechtigt erfolgt, ergibt sich aus den genannten Passagen des Standardlizenzvertrages selbst. Die Beklagte bzw. ihre Muttergesellschaft stellte während der gesamten außergerichtlichen Verhandlungen die Berechtigung der X, für die Pool-Mitglieder zu handeln, nicht in Frage. Die Muttergesellschaft war überdies mit der Funktion der X später als Pool-Mitglied vertraut.
Selbst wenn man nicht von einer vorherigen Berechtigung der X hinsichtlich aller Handlungen, die die Lizenzierung des Klagepatents als Bestandteil des Patentpools betrafen, ausgehen wollte, ist jedenfalls in der Klageerhebung eine Genehmigung der Klägerin zu sehen.
Es ist ebenfalls unschädlich, dass der Standardlizenzvertrag an die Muttergesellschaft und den dort zuständigen Mitarbeiter gerichtet war, da es um den Abschluss einer Konzernlizenz ging und Herr F ausdrücklich um die Zusendung der Unterlagen an seine Person bat.
In der Zusendung des Standardlizenzvertrages Ende September 2011 ist aufgrund ihres objektiven Erklärungswerts eine hinreichend konkrete Angebotshandlung zu sehen.
Der für die Koordination der konzernweiten Lizenzverhandlungen zuständigen Person H lag ein vollständiges Vertragsdokument vor, aus dem sämtliche Vertragsbedingungen für eine Lizenz an den AVC-Standard essentiellen Patenten hervorgehen. Insbesondere der Ziffer 3.1.1. lassen sich die erforderlichen Parameter der Lizenzberechnung entnehmen. Art. 2.1. enthält die Gewährung der Lizenz für die AVC Produkte, wobei sich aus Art. 1.10. die Definition der AVC-Produkte ergibt.
Es handelt sich erkennbar um ein in sich geschlossenes Vertragsdokument, das nicht gezielt auf eine der Konzerngesellschaften zugeschnitten ist, sondern als Standardvertrag für eine Vielzahl von Lizenzwilligen gelten soll (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O 17/17). Datum und Name des Lizenznehmers sind frei gelassen. Der Hinweis in der Email der X vom 8. September 2011, dass die elektronischen Kopien lediglich zur Informationszwecken dienen und nicht als Ausfertigungen verwendet werden können, zeigt gerade, dass im Umkehrschluss die postalisch zugesandten Schriftstücke die Funktion als Unterzeichnungsexemplare erfüllen sollen (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O 17/17).
Im Ergebnis ist auch die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ausreichend dargelegt.
Die Düsseldorfer Rechtsprechung fordert in diesem Zusammenhang, dass der SEP-Inhaber die wesentlichen Gründe erläutern muss, aufgrund derer er die von ihm vorgeschlagenen Vergütungsparameter für FRAND hält. Sofern er zuvor bereits Lizenzen an Dritte vergeben hat, hat er je nach den Umständen des Einzelfalls mehr oder weniger substantiiert insbesondere zu begründen, warum die von ihm vorgesehene Lizenzvergütung gerade vor diesem Hintergrund FRAND ist (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219, 1227 – Mobiles Kommunikationssystem). Bei einer ausreichenden Anzahl von Lizenzverträgen und einer so nachgewiesenen Akzeptanz am Markt (beispielsweise über den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebührenhöhe lizenzierten Produkte), werden im Regelfall keine weiteren Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebührenhöhe mehr erforderlich sein (LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, Az.: 4a O 154/15, Rn. 311 – zitiert nach juris; LG Düsseldorf, Urt. v. 11.07.2018, Az. 4c O 77/17, BeckRS 2018, 25099, Rn. 137). Grundsätzlich muss auch die Berechnungserläuterung ebenso wie das Angebot selbst so rechtzeitig erfolgen, dass dem Verletzer eine ausreichende Reaktionszeit verbleibt (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, Az.: 4a O 154/15, Rn. 319 – zitiert nach juris; LG Düsseldorf, Urt. v. 11.07.2018, Az. 4c O 77/17, BeckRS 2018, 25099, Rn. 144). Sofern zum Zeitpunkt des Angebots aufgrund der angesprochenen Einzelfallumstände das Bedürfnis von konkreteren Erläuterungen noch nicht vorliegt, kann dieses während des Prozesses entstehen, wenn einzelne materielle FRAND-Voraussetzungen substantiiert vom Verletzer bestritten werden, so dass jedenfalls dann sämtliche Berechnungsfaktoren konkret darzulegen sind (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016, Az. I-15 U 66/15, Rn. 19 – zitiert nach juris; LG Düsseldorf, Urt. v. 13.03.2016, Az. 4a O 126/14 Rn. 254 – zitiert nach juris). Die konkreten weiteren Angaben dürfen sich freilich nicht zu den ursprünglichen allgemeineren Angaben in Widerspruch setzen, ansonsten ist das Angebot mangels vorliegender FRAND-Bedingungen als missbräuchlich anzusehen.
Zwar enthält der Standardlizenzvertrag selbst keine Ausführungen zur Art und Weise der Berechnung der Lizenz, solche sind aber im konkreten Einzelfall nach den zuvor aufgestellten Maßstäben entbehrlich. Die Klägerin hat einen Standardlizenzvertrag vorgelegt, den sie mit diesen gleichen Bedingungen mit einer Vielzahl von Lizenznehmern geschlossen hat. Je mehr Lizenzverträge mit gleichartigen Lizenzbedingungen abgeschlossen wurden, umso stärker ist die Vermutung, dass die geforderten Lizenzgebühren FRAND sind (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, Az. 4a O 126/14 Rn. 219 – zitiert nach juris). Vorliegend handelt es sich um einen Standardlizenzvertrag, wie es sich bereits aus dem vorformulierten Vertragstext ergibt. Abgesehen davon, dass die Liste der Lizenznehmer, welche den Vertrag bereits abgeschlossen hatten, im Internet abrufbar ist (Anlage K 10 – Exhibit F), ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Muttergesellschaft spätestens im September 2012 aufgrund ihrer Stellung als Pool-Mitglied hinreichende Kenntnis über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren erlangt hat. Hinzu tritt, dass die Beklagte die Berechnung der Lizenzhöhe als solche bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht in Frage gestellt hat.
Schließlich bestehen auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass eine weitere Erläuterung der Berechnungsparameter oder eine Vorlage der geschlossenen Lizenzverträge selbst üblicherweise im Rahmen des Vertragsangebotes erfolgt. Eine dahingehende Branchenüblichkeit ist weder vorgetragen noch ersichtlich.
Ferner sind die Einwände der Beklagten unbehelflich, mit der Zusendung des Angebots an die Muttergesellschaft sei weder eine Lizenzierung der Tochtergesellschaften – sprich der Beklagten – noch eine Lizenzierung des Verkaufs an Groß- und Einzelhändler – wie ihn die Beklagte betreibt – verbunden gewesen.
Das Angebot umfasste vielmehr auch die Beklagte.
Grundsätzlich entspricht es der Branchenüblichkeit, dass die entsprechenden Lizenzverhandlungen mit der Muttergesellschaft eines Konzern geführt werden, zumal diese hier vorliegend ihre Zuständigkeit signalisierte und anfänglich auch eine generelle Bereitschaft, sich auf Verhandlungen einzulassen. Insofern stellt dies auch die maßgebliche Kommunikation für die Beurteilung der Erfolgsaussichten eines später im Prozess erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes dar (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O 15/17).
Vorliegend war es gerade nicht so, dass die konzernverbundenen Tochtergesellschaften nicht von vornherein von dem Vertragsangebot, das der Muttergesellschaft unterbreitet wurde, erfasst waren.
Die Lizenzierung der Tochtergesellschaften war und ist nicht ausgeschlossen. Die Klägerin brachte bereits im Rahmen der Korrespondenz zum Ausdruck, dass sämtliche Konzerngesellschaften, die mit dem Vertrieb der verletzenden Produkte befasst sind, lizenziert werden sollten (vgl. Anlage VP 13, E-Mail vom 29. April 2016, “[…] As discussed, our Licences cover the legal entity offering the end products in the market. Therefore, B would conclude the Licences to provide coverage for all of B´s products that include the applicable technologies. To be clear, B could not conclude the Licenses to only cover a particular business division or product line, with other applicable products not falling under the Licenses. […]”). Die konkrete Ausgestaltung einer Lizenz, die alle Konzerngesellschaften erfasst, wäre im Rahmen von ernsthaften Vertragsverhandlungen zu klären gewesen. Wie bereits ausgeführt, dauerte es fast fünf Jahre bis die Muttergesellschaft sich zu bestimmten Sachfragen innerhalb der Lizenz überhaupt erstmals äußerte. Details der Reichweite der Lizenz und Einbeziehung von Konzerngesellschaften sind typischerweise Gegenstand von Lizenzvertragsverhandlungen, die sich an das Angebot normalerweise hätten anschließen müssen. Des Weiteren ergibt sich aus dem Standardlizenzvertrag in Art. 2.9, dass die X bereit ist, jeder Tochtergesellschaft des Lizenznehmers eine AVC Portfolio-Lizenz zu gewähren. So hat die Klägerin weiter vorgetragen, dass diese Möglichkeit in verschiedenen Varianten umgesetzt werden kann. Entweder nimmt die Konzerngruppenspitze eine zentrale Lizenz unter Einschluss aller konzernzugehörigen Gesellschaften, die AVC-pflichtige Produkte herstellen und/oder vertreiben, oder die einzelnen Tochtergesellschaften nehmen – gegebenenfalls aus steuerlichen Gründen – jeweils separate Lizenzen. Beide Möglichkeiten sind mit Lizenznehmern bereits umgesetzt worden, z.B. mit den Unternehmen B und E Sofern die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass der E -Konzern erst im Laufe der Zeit verschiedene Zusatzvereinbarungen abgeschlossen habe, in denen andere Gesellschaften zugefügt wurden, widerlegt das gerade nicht den klägerischen Vortrag, dass die Einbeziehung grundsätzlich möglich ist.
Ferner steht die Tatsache, dass der Standardlizenzvertrag Vertriebshandlungen an Groß- und Einzelhändler, wie sie die Beklagte praktiziert, nicht erfasst, einer tauglichen Angebotshandlung nicht entgegen. Unbeschadet dessen, dass die Beklagte – wie sich der Anlage K 6 entnehmen lässt – auch selbst Angebotshandlungen gegenüber Endkunden vornimmt, ist nach Vorlage der Lizenzverträge mittlerweile unstreitig, dass das Geschäftsmodell der Vertriebshandlungen an Groß- und Einzelhandelskunden von der Lizenz erfasst wird. Dass dies für die Muttergesellschaft im Zeitpunkt der Angebotshandlung nicht erkennbar war, ist unschädlich. Auch dieser Gesichtspunkt ist typischerweise Gegenstand von sich dem Angebot anschließenden Vertragsverhandlungen und wäre dort zu erörtern gewesen. Die Muttergesellschaft sprach diesen Punkt jedoch überhaupt nicht an. Nach den Maßstäben von Treu und Glauben und anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten wäre aber zu erwarten gewesen, dass die Muttergesellschaft diese Frage in den Verhandlungen adressiert, zumal wenn die Frage für sie so zentral ist, dass sie einen Hinderungsgrund für den Abschluss des Vertrages darstellt. Schließlich ist es auch nur die Muttergesellschaft, die ihre eigenen Konzernstrukturen kennt und der X mitteilen kann, welche Besonderheiten für sie wichtig sind. Abgesehen davon hätte die X die irrige Rechtsansicht der Muttergesellschaft aufklären können und es hätte sich – wie die Beklagte nunmehr selbst festgestellt hat – herausgestellt, dass das Geschäftsmodell des Konzerns der Beklagten durchaus von dem Standardlizenzvertrag erfasst wird.
Sofern die Beklagte in der mündlichen Verhandlung mit Nichtwissen bestritten hat, dass der Standardlizenzvertrag mit anderen Lizenznehmern so gelebt wurde, bleibt hierfür kein Raum mehr. Denn sie selbst hat zur Lizenzierung der E vorgetragen und nach Durchsicht der vorgelegten Lizenzverträge erklärt, dass ihr nunmehr klar geworden sei, dass ihr Geschäftsmodell offenbar von dem Standardlizenzvertrag mit abgedeckt und lizenziert sein soll.
dd)
Das Angebot der Klägerin ist darüber hinaus fair, angemessen und nicht diskriminierend.
(aaa)
Als „faire und angemessene“ Vertragsbedingungen sind solche zu verstehen, die dem Lizenzwilligen nicht unter Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung angeboten werden. Die Vertragsbedingungen müssen zumutbar und dürfen nicht ausbeuterisch sein (OLG Düsseldorf, Beschluss v. 17.11.2016, Az. I-15 U 66/15, Rn. 15 – zitiert nach juris). Ein Angebot des Lizenzgebers kann sich insbesondere dann als unfair/unangemessen erweisen, wenn eine Lizenzgebühr verlangt wird, die den hypothetischen Preis, der sich bei wirksamem Wettbewerb auf dem beherrschten Markt gebildet hätte, erheblich überschreitet, es sei denn, es gibt eine wirtschaftliche Rechtfertigung für die Preisbildung (LG Düsseldorf, Teilurt. v. 31.03.2016, Az.: 4a O 73/14, Rn. 225 – zitiert nach juris; LG Düsseldorf, Urteil vom 9.11.2018, Az. 4a O 17/17). Eine streng mathematische Herleitung ist nicht erforderlich, hinreichend ist – sofern möglich – die Akzeptanz der verlangten Lizenzsätze am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen (LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, Az. 4a O 154/15, Rn. 311 – zitiert nach juris). Die Darlegung über bereits abgeschlossene Verträge ist vorrangig. Über das Ergebnis verschiedener, schon erfolgreicher, tatsächlich Lizenzverträge lässt sich die FRAND-Gemäßheit einfacher belegen und sicherer feststellen, als über den Vortrag der einzelnen Faktoren, die in Lizenzvertragsverhandlungen jeweils eine näher zu bestimmende, mehr oder weniger gewichtige Rolle spielen können oder sollen (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, Az. 4a O 154/15, Rn. 312 – zitiert nach juris). Der allgemeine Einwand (vgl. Kurtz/Straub, GRUR 2018, 136), es handele sich schon nicht um ein taugliches Indiz, weil diese Verträge den Anschein eines Ausnutzen der Marktmacht per se in sich trügen, verfängt schon deswegen nicht, weil zusätzlich zur Vorlage der Verträge ebenfalls die Darlegung der Akzeptanz am Markt notwendig ist, die sich insbesondere aus einer Vergleichbarkeit der Lizenznehmer und der Lizenzsucher ergeben kann.
Das Vertragsangebot hat sich des Weiteren auch im Hinblick auf die übrigen Vertragsbedingungen (lizenzpflichtige Schutzrechte, Lizenzgebiet usw.) als angemessen zu erweisen.
Das Diskriminierungsverbot normiert für das marktbeherrschende Unternehmen eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung, indem es Handelspartnern, die sich in gleicher Lage befinden, dieselben Preise und Geschäftsbedingungen einräumen muss (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, GRUR 2017, 1219, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 173 – Mobiles Kommunikationssystem). In das Gleichbehandlungsgebot sind dabei nur Sachverhalte, die auch vergleichbar sind, einzubeziehen, während auch marktbeherrschende Unternehmen auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert reagieren dürfen. Eine Ungleichbehandlung ist daher zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, GRUR 2017, 1219, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 173 – Mobiles Kommunikationssystem). Der dem Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts grundsätzlich zustehende weite Spielraum für eine sachliche Rechtfertigung ist eingeschränkt, wenn neben die marktbeherrschende Stellung weitere Umstände treten, aus denen sich ergibt, dass die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährdet (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, GRUR 2017, 1219, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 174 – Mobiles Kommunikationssystem). Diese können insbesondere darin bestehen, dass der Zugang zu einem nachgeordneten Produktmarkt von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist oder das Produkt – wie hier – erst bei Benutzung des Patents wettbewerbsfähig ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, GRUR 2017, 1219, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 173 – Mobiles Kommunikationssystem).
Der Lizenzsucher ist darlegungs- und beweispflichtig für eine Ungleichbehandlung (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, GRUR 2017, 1219, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 177 – Mobiles Kommunikationssystem). Jedoch ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Lizenzsucher regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers, insbesondere über mit Dritten bestehende Lizenzverträge und deren Regelungsgehalt, besitzt. Dies rechtfertigt es, dem SEP-Inhaber, der naturgemäß in Kenntnis der Vertragsverhältnisse mit anderen Lizenznehmern ist, und dem nähere Angaben hierzu auch zumutbar sind, insoweit eine sekundäre Darlegungslast aufzuerlegen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, GRUR 2017, 1219, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 177 – Mobiles Kommunikationssystem). Die Angabe zu den Lizenznehmern hat in diesem Zusammenhang vollständig zu erfolgen und darf nicht auf einige namhafte Unternehmen der Branche reduziert werden (LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, 4a O 17/17). Der Vortrag hat auch Angaben dazu zu enthalten, welche – konkret zu benennenden – Unternehmen mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Konditionen eine Lizenz genommen haben (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, GRUR 2017, 1219, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 177 – Mobiles Kommunikationssystem). Steht eine Ungleichbehandlung fest, so obliegt es dem Patentinhaber etwaige die unterschiedliche Behandlung rechtfertigende Umstände darzulegen und ggf. zu beweisen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.03.2017, GRUR 2017, 1219, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 173 – Mobiles Kommunikationssystem).
(bbb)
Gemessen an diesen Maßstäben ist das vorgelegte Angebot der Klägerin auf Abschluss des Standardlizenzvertrages FRAND.
(1)
Der Umstand, dass es sich bei dem Standardlizenzvertrag um eine Pool-Lizenz handelt, macht das Angebot nicht missbräuchlich.
Die Klägerin hat substantiiert dargelegt, dass die angebotene Standardlizenz im Markt akzeptiert ist, da sie bereits tausendfach abgeschlossen wurde, wie die Vorlage der Lizenzverträge zeigt. Dieses Indiz vermochte die insoweit darlegungsbelastete Beklagte nicht zu erschüttern. Ihrem Vortrag lässt sich weder eine Unangemessenheit der Lizenzbedingungen entnehmen, noch hat sie einen sachlichen Grund aufgezeigt, warum nur für sie andere Lizenzbedingungen in Betracht kommen, noch, dass sie mit Lizenznehmern vergleichbar wäre, die ebenfalls nicht den Standardlizenzvertrag zu den aus Anlage K 10 Exhibit P ersichtlichen Konditionen abgeschlossen haben.
Die Poollizenz vereint verschiedene Vorteile in sich, allen voran eine mögliche vereinfachte Nutzung des erfassten Standards, indem die Lizenzsucher die Lizenz aus einer Hand zu einheitlichen Konditionen erhalten (sog. „one-stop-shop“-Lösung; vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O 17/17 m.w.N.). In den Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen vom 28.03.2014 (nachfolgend: Leitlinien) sind die im Grundsatz positiven und wettbewerbsfördernden Wirkungen wie Senkung der Transaktionskosten, Kumulierung von Lizenzgebühren und eine zentrale Lizenzvergabe angeführt (Leitlinien, Rn. 245). Damit einher geht eine bessere Durchsetzungsmöglichkeit der Lizenz für SEP-Inhaber aufgrund der leichteren Kontrolle der Verträge und eine leichtere Verfolgung von Rechtsverstößen. Die Kommission nimmt eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung erst dann an, wenn ein Pool ausschließlich oder zu einem erheblichen Teil aus substituierbaren Technologien besteht, die zu kollektiven Koppelungsgeschäften und Preisfestsetzung zwischen den Wettbewerbern führen (Leitlinien, Rn. 246, 255). Ein Ausbeutungstatbestand wird regelmäßig zu bejahen sein, wenn in einem Pool planmäßig für die Einhaltung des Standards nicht notwendige Schutzrechte Eingang in den Lizenzvertrag finden, so dass der Zweck erkennbar wird, die Lizenzgebühren durch die Aufnahme möglichst vieler Patente ungerechtfertigt zu steigern (LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O 17/17 m.w.N.).
Besondere Umstände, die das Angebot wettbewerbsbeschränkend erscheinen lassen, hat die Beklagte nicht vorgebracht. Die Vergabe der Poollizenzen stellt eine angemessene, branchenübliche Behandlung dar. Der Einwand der Beklagten in der mündlichen Verhandlung, die großen Lizenznehmer seien insoweit nicht indikativ, weil es sich um Pool-Mitglieder handele, greift in zweifacher Hinsicht nicht. Erstens widerspricht sich die Beklagte letztlich selbst, wenn sie unterstellt, dass mit der Pool-Mitgliedschaft besondere Vorteile einhergehen, da sie sich selbst jahrelang als Pool-Mitglied geweigert hat, Lizenznehmerin zu werden. Sie hat unstreitig Kenntnis von den Vereinbarungen der Pool-Mitglieder mit der X, so dass angesichts dessen ihr pauschaler Einwand nicht trägt. Zweitens spricht der Umstand, dass Unternehmen wie X – wobei letzteres reiner Netto-Zahler ist – die Pool-Lizenz abgeschlossen haben, gegen eine Korrelation von eingebrachten Pool-Patenten und Lizenzdaten. Beide Unternehmen haben eine große Marktmacht und sind durchaus in der Lage, in Lizenzverhandlungen angemessene Bedingungen durchzusetzen. Die Tatsache, dass auch sie den Standardlizenzvertrag abgeschlossen haben, spricht dafür, dass die Bedingungen FRAND sind.
(2)
Dass das Angebot eine konzernweite Lizenz beinhaltet, ist weder unangemessen noch diskriminierend.
Eine konzernweite Lizenz wird dem globalen Mobilfunkmarkt und den verschiedenen Konzernstrategien gerecht und ist mit geringeren Transaktionskosten verbunden. Insoweit entfalten auch die vorgelegten Standardlizenzverträge, gegen die die Beklagte nach der Vorlage keine substantiierten Einwände mehr geltend gemacht hat, eine Indizwirkung für die Branchenüblichkeit.
Unstreitig ist auch, dass die Muttergesellschaft die angegriffene Ausführungsform herstellt und durch Tochtergesellschaften weltweit vertreibt. Das besondere Interesse der Klägerin an einer konzernweiten Lizenz ist auch unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt. Damit wird eine Vermischung von lizenzierten und nicht lizenzierten Produkten innerhalb eines Konzerns vermieden, die ansonsten dazu führen würde, dass eine effektive Rechtsdurchsetzung verhindert wird (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O 15/17).
e)
Die Beklagte hat der Klägerin schließlich kein Gegenangebot unterbreitet, dass seinerseits FRAND-Grundsätzen entspricht
Die mit Schreiben vom 13. September 2018 (Anlagenkonvolut VP 12) an die X übermittelten unterzeichneten Standardlizenzverträge stellen ein Gegenangebot und nicht die Annahme des klägerischen Angebots dar. Die bloße Bereitstellung im Internet ist kein Angebot, sondern allenfalls eine invitatio ad offerendum. Das klägerische Angebot ist wiederum allein an die Muttergesellschaft der Beklagten erfolgt.
Ein Standardlizenzvertrag zwischen der X und der Beklagten allein entspricht nicht FRAND-Grundsätzen.
Aus den bereits erörterten Gründen ist eine Konzernlizenz grundsätzlich branchenüblich. Hier steht die Beachtung des Diskriminierungsverbots im Vordergrund, denn der Abschluss des Standardlizenzvertrages entspricht dem mit den anderen Lizenznehmern praktizierten Lizenzmodell. Da die Muttergesellschaft bzw. der Konzern der Beklagten auch unstreitig weltweit tätig ist, erschließt sich nicht, inwieweit die Beklagte einen sachlichen Rechtfertigungsgrund für eine Ungleichbehandlung geltend machen kann.
Ferner kann die Beklagte auch nicht wirksam ins Feld führen, sie könne nur eine Annahme für sich erklären. Zwar ist dieser Einwand im Grundsatz erheblich, weil die Beklagte eine eigenständige juristische Person darstellt. Hier besteht jedoch die Besonderheit, dass die Beklagte eine 100%ige Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft ist. Die Muttergesellschaft bestimmt das Verhalten der Beklagten und kann somit durch eine selbstständige Lizenznahme für einen Gleichlauf der Lizenzen sorgen (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O 15/17). Dies wird auch dadurch bestätigt, dass nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin das „Intellectual Property“-Strategiekommitee, dessen Vorsitz der CEO innehat, die IP-Strategie des Unternehmens kontrolliert und alle wichtigen Entscheidungen überprüft. Eine unangemessene Behandlung der Beklagten ist daher nicht nachvollziehbar. Insoweit kann sich die Beklagte auch nicht auf die durch die nationale Reichweite der Patente bedingte Relativität des gesetzlichen Schuldverhältnisses zurückziehen und anführen, sie sei in diesem Verfahren allein Schuldnerin des Unterlassungsanspruchs. Diese nationale Beschränkung wird den globalen Marktgegebenheiten nicht gerecht und wird durch den Konzern der Beklagten vielmehr ausgenutzt, um unter dem Druck der Klage nur in dem Umfang eine Lizenz zu nehmen, wie sie durch die Reichweite eines Titels erzwungen ist. Faktisch setzt damit aber die Muttergesellschaft ihrerseits eine auf einzelne Unternehmen bezogene Lizenzierung durch, indem sie vermittelt durch die Beklagte lediglich der Lizenznahme einzelner Tochterunternehmen zustimmt (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O 15/17).
Der Eindruck, dass die Muttergesellschaft die Beklagte letztlich nur „vorschiebt“, wird auch durch das bereits geschilderte vorprozessuale Verhalten der Muttergesellschaft erhärtet. Dieses Verhalten ist gerade nicht mit dem Postulat des EuGH (vgl. Urt. v. 16.07.2015, Az. C-170/13 (X), GRUR 2015, 764, Rn. 65, 66) vereinbar, dass der Verletzer auf das klägerische Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren hat, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird. Hier hat die Muttergesellschaft durch ihr ambivalentes Verhalten über Jahre ernsthafte Verhandlungen blockiert und sich überhaupt nicht konkret zu den einzelnen Modalitäten der Lizenz verhalten. Sie hat die Lizenz so lange herausgezögert wie es ihr möglich war. Vor diesem Hintergrund stellt es keine redlichen und ernsthaften Verhandlungen über eine Lizenz im Mobilfunkbereich dar, wenn die Muttergesellschaft sich der Lizenz entzieht und ihre Tochtergesellschaft isoliert unter dem Druck eines drohenden Unterlassungsurteils lizenzieren möchte.
f)
Vor dem Hintergrund, dass der Einwand bereits an dem Gegenangebot scheitert, kommt es nicht mehr darauf an, ob eine hinreichende Sicherheit geleistet worden ist.
VI.
Da die Beklagte die durch die Klagepatentansprüche 1 und 7 geschützte Erfindung im Sinne von § 9 S. 1 und 2 Nr. 1 PatG und § 10 Abs. 1 PatG benutzt, ergeben sich die nachstehenden Rechtsfolgen.
Die Beklagte ist der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet, Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG.
Die Wiederholungsgefahr ergibt sich dabei aus der bereits begangenen Verletzung (vgl. BGH GRUR 2003, 1031, 1033 – Kupplung für optische Geräte).
Die Verhängung eines Schlechthinverbots ist dabei auch gerechtfertigt, soweit der Unterlassungsanspruch auf Benutzungshandlungen im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG gestützt ist. Zwar kommt ein Schlechthinverbot im Rahmen einer nur mittelbaren Patentverletzung regelmäßig dann nicht in Betracht, wenn die angegriffene Ausführungsform auch patentfrei benutzt werden kann (vgl. Schulte/Rinken, PatG 10. Aufl.: § 10 Rn. 40 ff.). Etwas anderes gilt aber dann, wenn weder ein Warnhinweis, noch eine Vertragsstrafenvereinbarung Gewähr dafür bieten können, dass es unter Verwendung des Mittels nicht zu einer Patentverletzung kommt, eine etwaige Patentverletzung für den Schutzrechtsinhaber praktisch nicht feststellbar ist und dem Lieferant ohne weiteres zumutbar ist, das Mittel so umzugestalten, dass es nicht mehr patentgemäß verwendet werden kann (Schulte/Rinken, PatG 10. Aufl., § 10 Rn. 43). Das ist hier der Fall. Denn die Nutzung der patentverletzenden AVC-Anwendung erfolgt erst beim Endabnehmer der angegriffenen Smartphones, regelmäßig einem privaten Endverbraucher. Diesem gegenüber verbieten sich Vertragsstrafenvereinbarungen. Aber auch ein Warnhinweis kommt nicht in Betracht, weil dieser regelmäßig ins Leere liefe: Ein Hinweis, die AVC-Kompatibilität nicht nutzen zu dürfen, ist gegenüber einem Endverbraucher nicht nur unzutreffend, sondern dürfte auch ein ernsthaftes Kaufhindernis darstellen. Gleiches gilt für den Hinweis, dass die angegriffene Ausführungsform nicht AVC-fähig sei. Darüber hinaus lässt sich seitens der Klägerin nicht feststellen, ob die Abnehmer der angegriffenen Ausführungsform entgegen einem Warnhinweis nicht doch die AVC-Dekodierung benutzen. Der Beklagten ist es hingegen ohne weiteres zumutbar, die angegriffene Ausführungsform dergestalt abzuwandeln, dass den Nutzern die AVC-Dekodierung nicht mehr zur Verfügung steht, indem die entsprechenden Codec-Programmbestandteile entfernt werden (auch wenn die Hardware-technischen Voraussetzungen noch gegeben sind).
Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 und 2 PatG.
Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.
Die Beklagte ist zum Schadensersatz verpflichtet, weil sie die Patentverletzung schuldhaft beging. Als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin durch die Schutzrechtsverletzung ein Schaden entstanden ist.
3.
Der Klägerin steht gegen die Beklagte auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
4.
Die Klägerin hat schließlich gegen die Beklagte im tenorierten Umfang einen Anspruch auf Rückruf der unmittelbar patentverletzenden Erzeugnisse aus den Vertriebswegen und deren Vernichtung gemäß § 140a Abs. 1 und 3 PatG.
VII.
Eine Aussetzung der Verhandlung gem. § 148 ZPO bis zur Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens ist nicht veranlasst. Denn die für eine Aussetzung erforderliche hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage lässt sich nicht feststellen (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 16.09.2014, X ZR 61/13, GRUR 2014, 1237, 1238, Rn. 4 – Kurznachrichten).
Denn für die Annahme, dass die Erfindung neu im Sinne des Art. 52 Abs. 1, 4 EPÜ ist (dazu 1.) und auch erfinderisch (dazu unten 2.), sprechen ebenso gewichtige Gründe, wie gegen sie, so dass sich nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit sagen lässt, dass ein Nichtigkeitsverfahren zum Erfolg führen wird.
Die Fig. 3 des Klagepatents ist dabei bereits aus Rechtsgründen kein neuheitsschädlicher Stand der Technik, auch wenn das Klagepatent sie selbst als Stand der Technik bezeichnet. Denn maßgeblich sind nicht die subjektiven – und wohlmöglich irrigen – Vorstellungen des Anmelders davon, was der Stand der Technik sei, sondern die objektive Sachlage und damit allein, ob sich der Inhalt der Fig. 3 neuheitsschädlich aus einer der Entgegenhaltungen ergibt (vgl. BGH Urt. v. 18.11.2014 – X ZR 143/12, BeckRS 2015, 00325, - Fußbodensystem, Rz. 23 mwN.; BGH NJW-RR 1994, 1400, 1401 – Muffelofen).
Neu im Sinne des Art. 52 Abs. 1, 54 EPÜ ist eine Erfindung dann nicht, wenn sie in ihrer Gänze, also in allen beanspruchten Merkmalen, im Stand der Technik offenbart war. Dabei kommt es darauf an, dass eine Entgegenhaltung alle in Rede stehenden Merkmale offenbart (vgl. BGH, GRUR 1980, 283, 284 – Terephthalsäure; GRUR 1989, 494, 495 – Schrägliegeeinrichtung; Urteil vom 04.11.2008, X ZR 154/05, BeckRS 2009, 02615).
Dabei ist neuheitsschädlich einerseits nur, was nicht nur die einzelnen Merkmale unmittelbar und eindeutig offenbart, sondern auch ihre vom Klagepatent vorausgesetzte Kombination (vgl. BGH, GRUR 1992, 599, 600 - Teleskopzylinder).
Zum anderen ist allein maßgeblich, was im Prioritätszeitpunkt an technischen Lehren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und zwar unbeschadet der Frage, wie und wodurch es veröffentlicht wurde (vgl. Mellius in: Benkard, PatG, 11. Aufl, § 3 Rn. 55 f.). Veröffentlicht wird durch eine veröffentlichte Druckschrift ihr gesamter Inhalt, also auch die Beschreibung des (vermeintlichen) Stands der Technik.
Die NK 5 offenbart das Merkmal 4 in der hier nur noch geltend gemachten Variante der arithmetischen Kodierung nicht.
Auch die NK 6 offenbart nicht eine arithmetische Kodierung im Sinne des Merkmals 4, sondern sieht eindeutig und offenkundig ausschließlich die Anwendung längenvariabler Kodierung vor.
Dies ergibt sich nicht allein daraus, dass arithmetische Kodierung nicht erwähnt wird, sondern auch daraus, dass sich die NK 6 auf längenvariable Kodierung ausdrücklich festlegt, die sowohl als Stand der Technik beschrieben als auch als Gegenstand der Erfindung vorgesehen ist. Dies zeigt bereits Spalte 1 Zeile 65, wonach die Verwendung eines einzigen, längenvariablen Kodierverfahrens vorgesehen ist.
Aber auch aus der Fig. 6, die nach der Beschreibung den Stand der Technik zeigt, werden die TCOEFF Daten, die auf der Blockebene enthalten sind, durch ein längenvariables Kodierungsverfahren kodiert und dekodiert, die in Fig. 6 auszugsweise dargestellt wird und wie sich auch aus der Beschreibung in Spalte 5 Zeile 61 ff. ergibt.
Es besteht auch kein erkennbarer Anlass für den Fachmann, angesichts der substantiell verschiedenen Komplexität, der sich daraus ergebenden Anforderungen an die Hardware und der auch sonst unterschiedlichen Funktionsweise, das arithmetische Kodieren in das längenvariable Kodieren hineinzulesen.
Es ist nicht hinreichend wahrscheinlich, dass das Bundespatentgericht die NK 13 als neuheitsschädlich ansieht, denn es ist nicht hinreichend wahrscheinlich, dass das Bundespatentgericht das Merkmal 4 des Klagepatents als durch die NK 13 unmittelbar und eindeutig offenbart ansieht:
Dies ergibt sich noch nicht aus den Syntax-Tabellen 7.3.6.1 und 7.3.6.2. Zu Recht geht die Klägerin zwar davon aus, dass beide Tabellen einen Deskriptor für das Syntaxelement „abp_coeff_idx“ aufweisen, der stets ue(v) lautet und damit auf ein längenvariables Kodierverfahren und kein arithmetisches verweist. Dies zeigen wiederum die Definitionen der NK 13: Danach bezeichnet der Deskriptor ue(v) ein „unsigned Exponential-Golomb-coded Syntax Element“, CABAC- (und somit arithmetisch) kodierte Syntaxelemente werden hingegen durch ae(v) dargestellt (vgl. zu beidem S. 13 der NK 13).
Anders als bei den andern, in den Tabellen vorgesehen Fällen, die für jedes weitere Syntaxelement jeweils ue(v) und ae(v) ausweisen, getrennt durch ein „oder“ Symbol, ist ue(v) im Falle von „abp_coeff_idx“ der einzige vorgesehene Deskriptor. Dass „abp_coeff_idx“ auch CABAC-kodiert sein kann, ist somit nicht offenbart.
Hieraus folgt indes nicht, dass stets zwei Verfahren, Exponential-Golomb einerseits und arithmetische CABAC Kodierung andererseits, zum Einsatz kommen müssten:
Wie die NK 13 an anderer Stelle zeigt, wird diese mit diesem Deskriptor belegte Variable „abp_coeff_idx“ gar nicht immer versendet:
“11.3.5 ABP coefficient index (abp_coeff_idx)
If the explicit B prediction block weighting is in use, abp_coeff_idx indicates the ABP coefficient index. If number_of_abp_coeff_minus1 is 0, then abp_coeff_idx is not sent and regarded as 0. For the skipped macroblock, the ABP coefficient corresponding to abp_coeff_idx=0 is used.”
Wenn sie aber nicht nur mit einem Wert belegt wird, etwa zu Null angenommen, sondern gar nicht gesendet wird, kann sie auch weder kodiert, noch dekodiert werden. Die NK 13 sieht mithin Fälle vor, in denen die „abp_coeff_idx“ im Datenstrom schlicht nicht existiert.
Es lässt sich jedoch nicht mit für eine Aussetzung hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen, dass die NK 13 eindeutig und unmittelbar offenbart, dass ausschließlich und einzig CABAC Kodierung zum Einsatz kommen soll, wie das Klagepatent dies in der geltend gemachten Fassung in Merkmal 4 fordert:
Denn die Syntaxtabellen der NK 13 sind nicht vollständig und befinden sich noch in der Entwicklung, wie die Tabelle 7.6.3.3 (S. 23) zeigt, die überhaupt keine Deskriptoren enthält und seitens des Editors damit überschrieben wurde, dass die Syntax für CABAC anders aussehen müsse.
Es ist daraus folgend nicht eindeutig und unmittelbar offenbart, was sich in diesen Tabellen faktisch finden wird, wenn sie erst einmal bestehen. Die genaue Umsetzung ist letztlich nicht erkennbar. Damit ist nicht eindeutig offenbart, dass diese Tabellen, wenn sie denn einmal fertig sind, ausschließlich CABAC-Deskriptoren enthalten werden und nicht – wie 7.3.6.1 und 7.3.6.2 – daneben auch noch andere.
Es findet sich weiter auch keine Absichtserklärung, die den eindeutigen Schluss darauf, dass jedenfalls ausschließlich CABAC-Kodierung angewendet werden soll, zulässt. Eine solche Erklärung findet sich – worauf die Klägerin zu Recht hingewiesen hat – zwar im späteren Standard, aber in der NK 13 selbst fehlt sie. Gründe, aus denen der Fachmann den Schluss ziehen könnte, dass nach der NK 13 eindeutig allein und ausschließlich CABAC zur Anwendung gelangen soll, wie es das Klagepatent für arithmetische Kodierung in Merkmal 4 beansprucht, und es nicht mit „im Wesentlichen“ oder „wo tunlich“ sein Bewenden haben darf, sind nicht ersichtlich.
Es kann dabei dahinstehen, ob die grundlegende Entscheidung für die Anwendung von CABAC-Kodierung bereits auf Sliceebene in der Syntax getroffen wird, und ob sich daraus die Anwendung des Deskriptors ae(v), der auf CABAC verweist, in allen vorgesehenen und bereits dargestellten Fällen in der NK 13 ergibt.
Denn dies schließt nicht aus, dass sich in den Tabellen auch noch andere Deskriptoren finden, wie gerade 7.3.6.1 und 7.3.6.2 zeigen.
Soweit die NK18 hier bereits weiter gediehen ist, ist indes nicht ersichtlich, dass die nach ihrem Erstellungsdatum drei Tage vor dem Anmeldedatum des Klagepatents erstellte Schrift, auch wenn man sie als output-Dokument des Treffens in Klagenfurt ansieht, innerhalb dieser drei Tage auch veröffentlicht wurde.
Ebensowenig gibt die NK18 – oder eine der anderen, vorgelegten Anlagen – Aufschluss darüber, ob die in ihr enthaltenen Änderungen tatsächlich auf dem Treffen in Klagenfurt besprochen wurden, oder ob dort öffentlich ein grundlegendes Bekenntnis zu CABAC als ausschließlichem Kodierungsverfahren erörtert bzw. beschlossen wurde.
Die Erfindung des Klagepatents beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit, denn sie hat sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, Art. 52 Abs. 1, 56 EPÜ.
Ein erfinderischer Schritt fehlt, wenn der Stand der Technik die zu prüfende, erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat. Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln (vgl. BGH GRUR 2012, 378, 379 – Installiereinrichtung II).
Es bedarf weiter aber auch einer sich aus dem Stand der Technik ergebenden Anregung, den Weg der Erfindung zu beschreiten, um diese als naheliegend im vorgenannten Sinne anzusehen, wobei es eine Frage des Einzelfalles ist, in welchem Maße der Fachmann derartige Anregungen im Stand der Technik benötigt (vgl. BGH GRUR 2012, 378, 379 - Installiereinrichtung II und BGH, Urteil vom 11. März 2014 – X ZR 139/10 – Farbversorgungssystem, Rn. 25 - zitiert nach juris).
Nach diesen Maßstäben ist die Lehre des Klagepatents in der geltend gemachten Fassung nicht im Stand der Technik nahegelegt.
Soweit die Beklagte geltend macht, der Fachmann werde durch die Kombination der NK 5 mit der NK 8 dahin geführt, mehrere Huffman-Tabellen für die Headerdaten zu verwenden, kann dies dahinstehen. Denn wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei der Verwendung mehrere Tabellen nach Huffman nicht um die Verwendung mehrerer Kodierverfahren im Sinne des Merkmals 3.
Auch die Kombination der NK 13, die als einzige Entgegenhaltung artihmetisches Kodieren offenbart, mit anderen Entgegenhaltungen gibt dem Fachmann keine hinreichende Anregung, zu der Erfindung des Klagepatents zu gelangen:
Zwar gibt die NK 13 die Anregung CABAC einzusetzen, und die NK 6 gibt die Anregung, lediglich ein Verfahren einzusetzen. Die NK 6 verfolgt damit aber einen anderen Zweck: Sie will innerhalb des längenvariablen Kodierens die Resynchronisation verbessern, um die Auswirkungen von Übertragungsfehlern zu bekämpfen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Fachmann aus der sich auf ein anderes Verfahren beziehenden Lösung eines anderen Problems der NK 6 die Anregung erhält, den im Klagepatent vollkommen anderen Zwecken dienenden Gedanken der Anwendung nur eines Verfahrens aus der NK 6 zu isolieren, um damit ein anderes Problem – das des Klagepatents - zu adressieren.
VIII.
Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO, diejenige über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 709 S. 1 und 2, 108 ZPO.
Vollstreckungsschutz im Sinne des § 712 ZPO ist der Beklagten nicht zu gewähren, da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt noch gem. § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht hat.
Der Streitwert wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB
§§ 242, 259 BGB
§ 276 BGB
§ 712 ZPO
§ 9 Nr. 1 PatG
§ 10 Abs. 1 PatG
§ 9 S. 1 und 2 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 und 2 PatG
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 140b Abs. 1 PatG
§ 140b Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 1 und 3 PatG
§ 91 Abs. 1 ZPO
§ 709 S. 1 und 2, 108 ZPO
§ 712 Abs. 1 ZPO
§ 714 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1999, 909, 912
GRUR 2004, 758, 760
GRUR 2005, 848, 849
GRUR 2006, 570, 571
GRUR 2007, 679, 683
GRUR 2006, 839, 841
GRUR 2005, 848, 851
BGHZ 143, 268, 277
GRUR 76, 579, 581
GRUR 78, 588, 589
GRUR 2017, 1219, 1221
GRUR 2017, 1219, 1222
GRUR 2015, 764
GRUR 2017, 1219, 1223
GRUR 2017, 1219, 1224
GRUR 2017, 1219
GRUR 2017, 1219, 1225
GRUR 2017, 1219, 1227
GRUR 2018, 136
GRUR 2003, 1031, 1033
GRUR 2014, 1237, 1238
NJW-RR 1994, 1400, 1401
GRUR 1980, 283, 284
GRUR 1989, 494, 495
GRUR 1992, 599, 600
GRUR 2012, 378, 379
4b O 16/17
4b O 15/17
4b O 5/17
15 U 66/15
4a O 17/17
4a O 154/15
4c O 77/17
4a O 126/14 R
4a O 15/17
4a O 73/14
X ZR 61/13
X ZR 143/12
X ZR 154/05
X ZR 139/10