Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2006-06-29, Aktenzeichen 4b O 159/05
ECLI: ECLI:DE:LGD:2006:0629.4B.O159.05.00

Tenor:
I.
Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzuset-zenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € , ersatzweise Ordnungs-haft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ord-nungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist, in der Bundesrepublik zu unterlassen,
Florfenicol (D-threo-3-Fluoro-2-dichloroacetamido-1-(4-methyl-sul-fonyl¬phenyl)-1-propanol) anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu genannten Zwecken in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder zu besitzen, das mittels eines Ver-fahrens zur Herstellung von Florfenicol hergestellt worden ist, bei dem eine Verbindung der Formel (I)
hergestellt wird, in der R H, NO2, CH3SO2 oder C4- bis C6-Alkyl ist; und R“ Aryl, Halogenaryl, Benzyl, substituiertes Benzyl, C1- bis C6-Akyl,C3- bis C7-Cycloalkyl und Halogenalkyl ist, und die Konfiguration des Oxazolinringes 4R-trans ist, indem eine Verbindung der Formel (II)
in der R wie oben beschrieben ist, und R’H, C1- bis C6-Alkyl, C3 bis C7-Cycloalkyl, Benzyl, substituiertes Benzyl oder Aryl ist;
mit einem Reduktionsmittel in einem protischen Lösungsmittel in einem geeigneten Reaktionsgefäß in Kontakt gebracht wird, um eine Verbin-dung der Formel (III) zu erhalten, in der R wie oben beschrieben ist, und dann in demselben Reaktionsgefäß die Verbindung der Formel III mit ei-ner Verbindung der Formel (IV) wobei R“ wie oben beschrieben ist,
zur Reaktion gebracht wird, um eine Verbindung der Formel (I) zu erhal-ten, und die Verbindung der Formel (I) zu Florfenicol umgewandelt wird.
2. der Klägerin unter Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeich-nisses Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die vorstehend zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 01.01.2005 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
b) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, de-ren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;
wobei den Beklagten vorbehalten wird, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die Kosten von dessen Einschaltung übernehmen und ihn zugleich ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 01.01.2005 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III.
Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
IV.
Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,00 € .

Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene und ausschließlich verfügungsberechtigte Inhaberin des europäischen Patents EP A das am 18. August 1997 angemeldet wurde. Die Patenterteilung wurde am 1. Dezember 2004 bekannt gemacht. Das Klagepatent, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, steht für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Kraft.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Zwischenprodukten des Florfenicols (Process for Preparing Intermediates to Florfenicol). Der im vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 5 hat folgenden Wortlaut:
Die deutsche Übersetzung in der Patentschrift lautet:
Patentansprüche 7 und 8 lauten:
Die deutsche Übersetzung hat folgenden Wortlaut:
Die Beklagte zu 1) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in B. Sie hat sich auf die Produktion generischer Arzneimittel sowohl der Human- als auch der Veterinärmedizin spezialisiert. Die Beklagte zu 2) ist eine Tochtergesellschaft der Beklagten zu 1) mit Sitz in C. Die Beklagten betreiben eine Internet-Seite unter der D Auf dieser Internet-Seite waren Informationen verfügbar, die mit "Pharmaceuticals-Generics / Active Substances" betitelt waren. Unter dem Buchstaben F war dort der Begriff "florfenicol" aufgeführt. Auf der mit "Companies" betitelten Seite war unter E", die Beklagte zu 2, verzeichnet. Darüber hinaus verwiesen die Beklagten in einer auf der Internet-Seite verfügbaren Presseerklärung auf einen Besuch des deutschen Botschafters bei der Beklagten zu 1.. Dort hieß es u.a., der Vorstandsvorsitzende von F habe "das Umsatzwachstum auf dem EU-Markt [unterstrichen]" und "über F’s Aktivitäten in Deutschland, wo F seine generischen Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht [habe]," gesprochen.
Nachfolgend sind verkleinerte Screenshots der bezeichneten Internetseiten betreffend "Pharmaceuticals-Generics" und "Companies" eingeblendet.
Die Beklagten beziehen das von ihnen angebotene Florfenicol von der Firma "G", die Florfenicol nach dem aus Anlage L 11 ersichtlichen Verfahren produziert. Die mit "C 1.2.3 Manufacturing Methods" überschriebene Seite der Anlage ist nachfolgend eingeblendet:
Dieses Verfahren entspricht dem vom Klagepatent in den Ansprüchen 5, 7 und 8 gelehrten Verfahren.
Gestützt auf das Klagepatent wendet sich die Klägerin gegen das Angebot und das Inverkehrbringen von nach dem vom Klagepatent geschützten Verfahren hergestellten Florfenicol. Mit ihrer Klage nimmt sie die Beklagten deshalb auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz in Anspruch.
Die Klägerin beantragt sinngemäß,
zu erkennen wie geschehen, wobei sie
Die Beklagten beantragen,
Die Beklagten sind der Auffassung, die Erwähnung des Wirkstoffs "Florfenicol" auf ihrer Internet-Seite stelle kein Anbieten im Sinne von § 9 PatG dar. Es handele sich vielmehr um die reine Darstellung des Portfolios, ohne dass eine Aussage dazu getroffen werde, in welchen Ländern einzelne Wirkstoffe von ihnen angeboten würden. Die Beklagte zu 2) habe überdies schon seit längerem ihren Geschäftsbetrieb eingestellt. Die Klägerin habe auch nicht schlüssig dargelegt, dass die Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machten. Zudem sei Florfenicol kein unmittelbares Verfahrenserzeugnis, da das Klagepatent lediglich die Herstellung von Zwischenprodukten lehre, die - was unstreitig ist - noch weiteren Behandlungsschritten unterzogen werden müssen, um den Wirkstoff Florfenicol zu gewinnen. Darüber hinaus sei Florfenicol auch als bloßer Wirkstoff in der Bundesrepublik Deutschland nicht verkehrsfähig, sondern lediglich als Bestandteil eines Fertigarzneimittels, das sie hingegen zu keinem Zeitpunkt angeboten hätten. Der Auskunftsanspruch sei überdies durch Erfüllung erloschen, da sie hinsichtlich der Angebote und der Werbung eine Negativauskunft erteilt hätten. Das Auskunftsbegehren hinsichtlich der Angebote beziehe sich schließlich auf einzelne Angebote, d.h. voneinander getrennte Angebotshandlungen; hinsichtlich der Werbung sei nur über solche Werbeträger Auskunft zu erteilen, die als " Hardcopy" verteilt würden, da auch nur solche über eine Auflagenhöhe verfügten.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist in der Sache überwiegend gerechtfertigt. Der Klägerin steht gegen die Beklagten ein Anspruch auf Unterlassung des Anbietens und Inverkehrbringens von Florfenicol und ein korrespondierender Anspruch auf Schadenersatz zu. Auch der geltend gemachte Auskunftsanspruch besteht grundsätzlich, nicht jedoch in dem von der Klägerin geltend gemachten Umfang.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Zwischenprodukten des Florfenicols.
Wie die Klagepatentschrift eingangs erläutert, ist Florfenicol ein antibakterielles Mittel mit breitem Spektrum, das in der US-Schrift H offenbart ist und zur Behandlung von Infektionen durch verschiedene Auslöser brauchbar ist. Die beschriebenen Zwischenprodukte können zur Herstellung von Florfenicol verwendet werden, wobei die Klagepatentschrift auf die US-Schrift I Bezug nimmt. Als Vorteil der technischen Lehre des Klagepatents bezeichnet es die Klagepatentschrift, dass sie ein effizientes und wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung von Florfenicol, seinen Analoga und Oxazolinintermediaten ist. Als weiteren Vorteil des Verfahrens bezeichnet die Klagepatentschrift, dass das bekannte Zwischenprodukt Aminodiolsulfon (ADS; von der Klagepatentschrift als Formel III bezeichnet) nicht mehr isoliert werden muss, da beide Reaktionsstufen in demselben Gefäß durchgeführt werden. Diese beiden Gesichtspunkte stellen das - objektiv zu ermittelnde - technische Problem, das der patentgemäßen Erfindung zugrunde liegt, dar.
Zur Lösung sieht Patentanspruch 5 des Klagepatents die Kombination folgender Merkmale vor:
Verfahren zur Herstellung von Florfenicol, bei dem Patentanspruch 8 lehrt die Kombination folgender Merkmale:
X
Die Beklagten haben Florfenicol angeboten, das ein unmittelbares Erzeugnis der technischen Lehre des Klagepatents ist.
1.
Die Beklagten beziehen das von ihr vertriebene Florfenicol von der chinesischen Firma J Diese stellt Florfenicol unstreitig nach der in Anlage L 11 dargestellten Herstellungsmethode und dem darin enthaltenen Arbeitsablaufdiagramm her. Das dort gezeigte Verfahren macht von den Ansprüchen 5, 7 und 8 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Dies hat die Klägerin schlüssig dargelegt und ist von den Beklagten der Sache nach unbestritten geblieben, nachdem die Klägerin ihren konkretisierten Vortrag in den Rechtsstreit eingeführt hat. Aus diesem Grund erübrigen sich weitere Ausführungen.
Da die Patentansprüche 5, 7 und 8 Verfahren zur Herstellung von Florfenicol lehren, ist Florfenicol als unmittelbares Erzeugnis im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG von dessen Verbietungsrecht umfasst. Die Patentansprüche enthalten als letzten Verfahrensschritt die Umwandlung der gewonnenen Verbindung der Formel I zu Florfenicol; es ist daher unerheblich, dass die vorherigen Verfahrensschritte die Gewinnung eines Zwischenproduktes lehren, das im Endprodukt nicht mehr enthalten ist. Auf die Frage, wann ein Endprodukt als unmittelbares Verfahrenserzeugnis anzusehen ist, wenn ein Verfahren zur Gewinnung eines Zwischenprodukts gelehrt wird, kommt es hier nicht an. Das Patent in der erteilten Fassung bezieht sich dem Wortsinn der Ansprüche 5, 7 und 8 nach auf das Endprodukt, nicht lediglich auf Zwischenprodukte, die noch der chemischen Umsetzung bedürfen, um das Endprodukt zu gewinnen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass das Klagepatent als Titel "Verfahren zur Herstellung von Zwischenprodukten des Florfenicols" trägt. Selbst wenn als "unmittelbares Verfahrenserzeugnis" nur ein solches Produkt angesehen wird, das nach Ausführung des letzten vom Patent vorgesehenen Verfahrensschrittes erhalten wird, ist diese Bedingung erfüllt, weil Patentanspruch 5 eben auf ein Verfahren zur Herstellung von Florfenicol gerichtet ist.
2.
Die Beklagten haben Florfenicol auch im Sinne von § 9 Satz 2 Ziffer 1 PatG angeboten, indem auf der in englischer Sprache verfügbaren Internet-Seite K in Rubrik "Pharmaceuticals-Generics" unter "Active Substances" auch "Florfenicol" aufgeführt war und die Beklagte zu 2) als deutsche Vertriebsgesellschaft in der Rubrik "Companies" genannt wurde. Bezüglich letzterem hat die Beklagte zu 2) der im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 30.05.2006 diskutierten Tatsache, dass sie über ihre Erwähnung im Internetauftritt der Beklagten zu 1) informiert war und ihn gebilligt hat, nicht widersprochen.
Der Begriff des "Anbietens" ist rein wirtschaftlich zu verstehen und braucht nicht die Anforderungen an ein rechtsgeschäftliches Angebot im Sinne des § 145 BGB zu erfüllen (BGH GRUR 2003, 1031 [1032] – Kupplung für optische Geräte). Angebote im Sinne von § 9 Satz 2 Ziffer 1 PatG sind alle vorbereitenden Handlungen, die für einen objektiven Betrachter das Zustandekommen eines späteren Geschäftes über einen patentgeschützten Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen (BGH, Kupplung für optische Geräte a.a.O.). Für den objektiven Betrachter entsteht aus dem Umstand, dass die Beklagten auf der Internet-Seite keine Einschränkungen in Bezug auf die räumliche Verfügbarkeit der erwähnten Wirkstoffe machen, dass sich das Angebot auch an Interessenten in Deutschland richtet, die mit den Beklagten über die auf der Internet-Seite genannte Beklagte zu 2) in Kontakt treten können. Schon das Fehlen solcher Einschränkungen (sogenannte "Disclaimer") lässt den Verkehr annehmen, dass das gesamte Produktsortiment über die Beklagte zu 2) auch in Deutschland angeboten wird; erst recht gilt dies angesichts des Umstandes, dass mit der Beklagten zu 2) eigens eine in Deutschland ansässige Handelsgesellschaft erwähnt wird. Die Argumentation der Beklagten, die Erwähnung auf der Internet-Seite besage nicht, dass gerade auch Florfenicol für Deutschland bestimmt sei, führt dazu, dass sich ein Angebot für jeden der genannten Wirkstoffe ablehnen ließe. Vielmehr ist für jeden der erwähnten Wirkstoffe grundsätzlich anzunehmen, dass dieser ohne Einschränkung verfügbar ist, andernfalls gerade ein ausdrücklicher Hinweis auf die Nichtverfügbarkeit angebracht werden müsste.
Solches ergibt sich entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus der Formulierung auf der Internet-Seite "...while we are gradually expanding in the markets of the European Union...". Der durchschnittliche Marktteilnehmer kann daraus keine Beschränkung hinsichtlich der erwähnten Wirkstoffe auf bestimmte Märkte entnehmen. Erst recht ergibt sich für ihn nicht, dass Florfenicol nicht für den deutschen Markt verfügbar wäre.
Da in der Pharmabranche gerichtsbekannt Englisch eine gängige Verkehrssprache ist, wurden auch potentielle deutsche Abnehmer durch den Internetauftritt der Beklagten darüber informiert, dass die Beklagten grundsätzlich Florfenicol vertreiben. Durch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zur Beklagten zu 2) ist überdies ein wirtschaftlich relevanter Bezug zum Inland gegeben (vgl. BGH GRUR 2005, 431 - Hotel Maritime). Dies ergibt sich insbesondere auch daraus, dass sich die Beklagte zu 1) auf der Internet-Seite in der dort verfügbaren Presseerklärung über den Besuch des deutschen Botschafters dahingehend einlässt, auf dem EU-Markt einen Zuwachs bei den Verkäufen erreicht zu haben und auch in Deutschland erfolgreich ihre Generika auf den Markt gebracht zu haben.
Der Einwand der Beklagten, Florfenicol als Wirkstoff sei für sie in Deutschland nicht verkehrsfähig, da sie dies weder als Fertigarzneimittel anböten noch im Besitz einer arzneimittelrechtlichen Zulassung seien, steht einem Anbieten im Sinne der Vorschrift nicht entgegen; der Einwand der Beklagten bezieht sich nur darauf, ob sie aus rechtlichen Gründen den Wirkstoff anbieten darf, nicht aber – was für die Frage des Anbietens maßgeblich ist – ob sie dies tatsächlich kann.
In Bezug auf die Beklagte zu 2) verhilft ihr das Vorbringen, sie habe zum einen als Einkaufsgesellschaft im Konzern der Beklagten fungiert und zum anderen bereits seit längerer Zeit ihre Geschäftstätigkeit eingestellt, nicht zum Erfolg. Für den objektiven Betrachter der Internet-Seite der Beklagten ist die von ihnen behauptete ausschließliche Einkaufstätigkeit nicht ersichtlich, zumal diese auch im Widerspruch zu dem im Handelsregisterauszug vermerkten Geschäftszweck der Beklagten steht (vgl. Anlage L 10). Ob sie ihren Geschäftsbetrieb eingestellt hat, kann dahinstehen, da dies die bereits entstandene Wiederholungsgefahr nicht ausräumt. Die Beklagte zu 2) wäre - falls sie tatsächlich die Geschäftstätigkeit eingestellt hätte - nicht gehindert, diese ohne weiteres wieder aufzunehmen. Die Wiederholungsgefahr hätte nur durch eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ausgeräumt werden können, die die Beklagte zu 2) nicht abgegeben hat.
3.
Das Anbieten von Florfenicol begründet eine Erstbegehungsgefahr für das Inverkehrbringen desselben Wirkstoffs. Jedes Anbieten dient als Vorbereitungshandlung dazu, das betreffende Produkt in Verkehr zu bringen. Ein Angebot begründet daher die unmittelbare Gefahr einer Lieferung. Dies gilt vorliegend insbesondere auch deshalb, weil die Beklagte zu 1) mit der Beklagten zu 2) eigens eine deutsche Vertriebsgesellschaft unterhalten hat.
Da die Beklagten - wie ausgeführt - von der technischen Lehre des Klagepatents widerrechtlich Gebrauch gemacht haben, sind sie der Klägerin zur Unterlassung (Artikel 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG) und, da ihnen als Fachunternehmen ein mindestens fahrlässiges Verschulden zur Last fällt, außerdem zum Schadenersatz (Artikel 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG) verpflichtet. Da die genaue Schadenshöhe derzeit noch nicht feststeht, hat die Klägerin ein berechtigtes Interesse daran, dass die Schadenersatzhaftung der Beklagten zunächst dem Grunde nach festgestellt wird (§ 256 ZPO). Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch beziffern zu können, haben die Beklagten im zuerkannten Umfang Rechnung über ihre Verletzungshandlungen zu legen (Artikel 64 EPÜ, §§ 242, 259 BGB), wobei ihnen hinsichtlich der Angebotsempfänger nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (InstGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger) – auch von Amts wegen – ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen war.
Der Auskunftsanspruch ist entgegen der Auffassung der Beklagten noch nicht erfüllt. Den Beklagten selbst ist bewußt, dass sie über den Umfang und den Zeitraum des Angebots auf der Internet-Seite noch keine Auskunft erteilt haben, da sie dieses nicht für ein Angebot halten. Das Anbieten auf der Internet-Seite stellt aber sowohl ein Angebot als auch eine Werbung für das angegriffene Produkt der Beklagten dar. Da die erteilte Negativauskunft insoweit ersichtlich unvollständig ist, ist noch keine Erfüllung des Auskunftsanspruchs eingetreten; die Klägerin ist auch nicht auf das Verlangen nach Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zu verweisen, sondern die Auskunft ist zunächst zu ergänzen. Die Beklagten gehen überdies fehl, wenn sie meinen, das Auskunftsbegehren beziehe sich nur auf einzeln abgegebene Angebote und die Werbeträger seien nur als "Hardcopy"-Werbung zu verstehen. Gründe, die eine solche einschränkende Sichtweise rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Ausgehend vom Zweck der Auskunft ist der Auskunftsberechtigte umfassend über die Handlungen zu informieren, die für die Bezifferung seiner Ansprüche relevant sind; darunter fallen sämtliche Werbemaßnahmen.
Hingegen schulden die Beklagten nicht die Vorlage von Belegen, da sich der Auskunftsanspruch aus §§ 242, 259 BGB ergibt. Eine Vorlage entsprechender Belege wäre nur von § 140b PatG umfaßt, aus dem sich jedoch kein Anspruch auf Auskunft über Angebote und Werbung ergibt (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.04.2005 – I-2 U 110/03). Auch in Bezug auf die begehrte Auskunft für Umsätze, Kosten und Gewinn bezogen auf die Angebotshandlungen der Beklagten war die Klage abzuweisen, da diese entweder nicht anfallen oder zur Bemessung der Ansprüche der Klägerin nicht benötigt werden.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Ziffer 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.
Der Vollstreckungsschutzantrag der Beklagten ist unbegründet. Die insoweit darlegungspflichtigen Beklagten haben nichts dafür vorgetragen, dass eine Vollstreckung ihnen einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde.
V.
Der Streitwert wird auf 750.000,00 € festgesetzt (§ 63 Abs. 2 GKG, § 3 ZPO).
Dr. Kühnen
Voß
Schmidt

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 242, 259 BGB
§§ 242, 259 BGB ergibt. Eine Vorlage entsprechender Belege wäre nur von § 140b PatG
§§ 709, 108 ZPO
§ 9 PatG
§ 145 BGB
§ 256 ZPO
§ 3 ZPO
§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 63 Abs. 2 GKG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2003, 1031
GRUR 2005, 431
2 U 110/03