Bundespatentgericht (Bundesrepublik Deutschland, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2025-03-11, Aktenzeichen 3 Ni 8/22 (EP)
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2025:110325U3Ni8.22EP.0

Tenor:
BPatG München, 11.03.2025, 3 Ni 8/22 (EP)
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent EP 2 290 454 (DE 60 2010 025 387)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2025 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger sowie die Richterinnen Dipl.-Chem. Dr. Wagner, Dr.-Ing. Philipps und Berner
für Recht erkannt:
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 18. August 2010 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Anmeldung US 546 833 vom 25. August 2009 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 2 290 454 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Toner having titania“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift: „Toner mit Titandioxid“). Die Erteilung des in Kraft befindlichen Streitpatents wurde am 24. Juni 2015 veröffentlicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt führt es unter dem Aktenzeichen 60 2010 025 387.2.
Das Streitpatent umfasst 12 Patentansprüche, darunter den Erzeugnisanspruch 1 betreffend einen Emulsionsaggregationstoner mit den darauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 8 und 10 bis 12, sowie den nebengeordneten Patentanspruch 9, der ein Bild, gebildet mit einem Toner nach Anspruch 1, umfasst.
Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 9 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:
1. An emulsion aggregation toner comprising:
at least one resin; and
at least one colorant comprising an aluminum treated titanium dioxide that has been subjected to an organic treatment,
wherein the toner comprises a white toner having a gloss of from 15 ggu to 70 ggu,
wherein the at least one resin is selected from the group consisting of amorphous polyester resins, crystalline polyester resins, and combinations thereof,
wherein the amorphous resin is a polyalkoxylated bisphenol A-co-terephthalic acid/dodecenylsuccinic acid/trimellitic acid or a polyalkoxylated bisphenol A-co-terephthalic acid /fumaric acid/dodecenylsuccinic acid resin or a combination thereof, and wherein the crystalline resin is a polydodecanedioic acid-co-1,9-nonanediol crystalline polyester resin.
9. An image formed with a toner of claim 1 on a black substrate, the image having a lightness L* of greater than 75, a redness a* of from -5 to 5, and a yellowness b* of from -7 to 7.
In deutscher Sprache lauten sie laut der Streitpatentschrift:
1. Emulsionsaggregationstoner, umfassend:
wenigstens ein Harz; und
wenigstens ein Farbmittel, umfassend ein mit Aluminium behandeltes Titandioxid, welches einer organischen Behandlung unterzogen worden ist,
wobei der Toner einen weißen Toner mit einem Glanz von 15 ggu bis 70 ggu umfasst,
wobei das wenigstens eine Harz ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus amorphen Polyesterharzen, kristallinen Polyesterharzen und Kombinationen davon,
wobei das amorphe Harz ein polyalkoxyliertes Bisphenol A-co-Terephthalsäure/Dodecenylbernsteinsäure/Trimellithsäure-Harz oder ein polyalkoxyliertes Bisphenol A-co-Terephthalsäure/Fumarsäure/Dodecenylbern-
steinsäure-Harz oder eine Kombination davon ist, und wobei das kristalline Harz ein kristallines Polydodecandisäure-co-1,9-Nonandiol-Polyesterharz ist.
9. Bild, gebildet mit einem Toner nach Anspruch 1 auf einem schwarzen Substrat, wobei das Bild einen Helligkeitswert L* von mehr als 75, einen Rotwert a* von -5 bis 5 und einen Gelbwert b* von -7 bis 7 aufweist.
Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche wird auf die Akte verwiesen.
Die Klägerin begehrt mit ihrer Nichtigkeitsklage die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents und stützt diese auf mangelnde Patentfähigkeit in Form fehlender erfinderischer Tätigkeit. Sie stützt ihr Vorbringen insbesondere auf folgende Druckschriften bzw. Dokumente:
TM1
EP 2 290 454 B1 (Streitpatent)
TM4
Handbook of Print Media, Hrsg. Helmut Kipphan, 2001, Kapitel 5, S. 675-758
TM6
JP 2009-151005 A
TM6a
englische Übersetzung der TM6
TM6a*
korrigierte englische Übersetzung der TM6
TM6b
englische Maschinenübersetzung der Japan Platform for Patent Information J-PlatPat v. 08.12.2024
TM7
Datenblatt zu „DuPontTM Ti-Pure® R-706 Titanium Dioxide, Grade Description, 2002, 2 Seiten
TM8
Informationsbroschüre der PCI, Paint & Coatings Industry, "TiO2Basics for Paint Appearance and Performance", abrufbar unter https://www.pcimag.com/articles/83622-tio2basics-for-paint-appearance-and-performance, 26. April 2002, 11 Seiten
TM9
JP 2009-014926 A
TM9a
englische Übersetzung der TM9
TM10
JP 2009-092822 A
TM10a
englische Übersetzung der TM10
TM11
Internetartikel der PCI, Paint & Coatings Industry, « Tailoring TiO2 Treatment Chemistry To Achieve Desired Performance Properties", 22. Februar 2000, 6 Seiten
TM12
US 6 664 017 B1
TM13
Kawaji, H. et al.: Polyester Resin for High-Speed Printer Toner, IS&Ts International Conference on Digital Production Printing and Industrial Applications, 2003, S. 133-135
TM14
US 2007 / 0 196 758 A1
TM15
US 4 943 506 A
TM17
Word Health Organization, IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO HUMANS, Volume 47, 1989, Inhaltsverzeichnis und S. 307-326
TM18
Römpp, Lexikon der Chemie, 10. Auflage, S. 4564-4565
TM19
Produktdatenblatt zu „TIOXIDE® TR52 for quality white inks“ der Huntsman Pigments Division, Oktober 2007, 4 Seiten
TM21
Parfitt, G. D., The Role of the Surface in the Behaviour of Titanium Dioxide Pigments, Croatica Chemica Acta 53, 1980, S. 333-339.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 2 290 454 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 oder 2 gemäß Schriftsatz vom 5. November 2024 erhält.
Wegen des Wortlauts der Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.
Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und ist der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg, da der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit in Form mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Streitpatents in der erteilten Fassung nicht gegeben ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ).
I.
1. Das Streitpatent (SP) betrifft Tonerzusammensetzungen, insbesondere weiße, für elektrofotografische Druckprozesse, die wünschenswerte Eigenschaften wie Glanz aufweisen. Nach der Beschreibung des Streitpatents gibt es verschiedene Herstellungsprozesse für Tonerpartikel, darunter die Emulsions-Aggregation (EA). Dabei würden Kombinationen von amorphen und kristallinen Polyestern eingesetzt, die es ermöglichten, Toner mit einem hohen Glanzgrad und relativ niedrigen Schmelzcharakteristiken (low melt, ultra low melt or „ULM“) bereitzustellen, die ein effektiveres und schnelleres Drucken ermöglichten (vgl. TM1 Abs. 0001-0003). Es bestehe aber ein stetiger Verbesserungsbedarf für die beschriebenen Toner (vgl. TM1 Abs. 0004).
2. Dem Streitpatent, das zwar den Bedarf an Verbesserungen (Abs. 0004) beschreibt, darüber hinaus aber keine konkrete Aufgabe stellt, liegt vor dem Hintergrund des in den Absätzen 0001 bis 0005 beschriebenen Standes der Technik und den genannten erforderlichen Verbesserungen die objektive Aufgabe zugrunde, einen verbesserten farbigen (einschließlich weiß) EA-ULM-Toner mit insbesondere hohem Glanzgrad bereitzustellen.
3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten erteilten Fassung einen Toner vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1 Emulsionsaggregationstoner
1.1 umfassend wenigstens ein Harz, das ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus amorphen Polyesterharzen, kristallinen Polyesterharzen und Kombinationen davon,
1.1.1 wobei das amorphe Harz ein polyalkoxyliertes Bisphenol A-co-Terephthalsäure/Dodecenylbernsteinsäure/Trimellithsäure-Harz oder ein polyalkoxyliertes Bisphenol A-co-Terephthalsäure/Fumarsäure/Dodecenylbernsteinsäure-Harz oder eine Kombination davon ist, und wobei das kristalline Harz ein kristallines Polydodecandisäure-co-1,9-Nonandiol-Polyesterharz ist.
1.2 weiterhin umfassend wenigstens ein Farbmittel,
1.2.1 wobei das Farbmittel ein mit Aluminium behandeltes Titandioxid, welches einer organischen Behandlung unterzogen worden ist, umfasst,
1.3 wobei der Toner einen weißen Toner mit einem Glanz von 15 ggu bis 70 ggu umfasst.
4. Der Fachmann, ein Chemiker (Diplom- oder Masterabschluss) mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Polymerisationstechnik und mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Tonern, der in ein Team aus Materialwissenschaftlern und Drucktechnikern eingebunden ist, wird die erläuterungsbedürftigen Merkmale des Patentanspruchs 1 wie folgt verstehen:
a) Streitpatentgemäße Emulsionsaggregationstoner (EA-Toner, Merkmal 1) werden gemäß Abs. 0047 durch Aggregieren von kleinen Partikeln einer Mischung aus Farbmittel und ggf. Additiven, einer Emulsion aus Harzen und ggf. Tensiden zur gewünschten Partikelgröße und anschließendem Koaleszieren der aggregierten Mischung hergestellt. Ein streitpatentgemäßer Emulsionsaggregationstoner muss somit den Vorgang des Aggregierens einer Mischung aus besagten Farbmitteln und einer Emulsion aus Harzen durchlaufen.
Das Mischen/Kneten von trockenen Ausgangsprodukten eines Toners mit anschließendem Pulverisieren fällt demnach nicht unter einen Emulsionsaggregationstoner nach Merkmal 1.
b) Da das wenigstens eine Farbmittel nach Merkmal 1.2 ein Titandioxid gemäß Merkmal 1.2.1 umfassen soll, fällt auch die Farbe Weiß unter Merkmal 1.2 (vgl. TM1 Abs. 0017).
c) Weder die Art der Aluminiumbehandlung noch die Art der organischen Behandlung gemäß Merkmal M1.2.1 sind im Streitpatent vorgegeben.
d) Es spricht viel dafür, dass im Merkmal M1.2.1 des Streitpatents die zeitliche Reihenfolge der Behandlung mit Aluminium und der organischen Behandlung vorgegeben wird.
aa) Entgegen der Auffassung der Klägerin spiegelt sich bereits im englischen Anspruchswortlaut wider, dass ein mit Aluminium behandeltes Titandioxid („aluminum treated titanium dioxide“) eingesetzt wird, das einer organischen Behandlung unterworfen worden ist („that has been subjected to an organic treatment“), wonach sich die organische Behandlung also auf das mit Aluminium behandelte Titandioxid bezieht. Diese zeitliche Reihenfolge ergibt sich für den Fachmann auch aus der Beschreibung. Denn gemäß Abs. 0035, zweiter Satz, wird ein streitpatentgemäßes Titandioxid an seiner Oberfläche mit Aluminium behandelt und anschließend einer organischen Behandlung unterworfen (vgl. Abs. 0035: „As used herein, an organically treated titanium oxide is a titanium dioxide that has been subjected to alumina surface treatment followed by an organic treatment…“). Bei der vorgenannten Textpassage in Abs. 0035 handelt es sich im Gegensatz zum darauffolgenden Satz („in embodiments“) um eine allgemeine Beschreibung ohne Bezug auf ein Ausführungsbeispiel.
bb) Letztlich kann dahingestellt bleiben, ob im Merkmal 1.2.1 die Reihenfolge von Aluminiumbehandlung und organischer Behandlung konkret vorgegeben wird. Auch unter Zugrundelegung der Auffassung der Klägerin, wonach dies nicht der Fall sei, beruht der Gegenstand nach Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.
e) Gemäß Merkmal 1.3 umfasst der streitpatentgemäße Toner einen weißen Toner mit einem Glanz von 15 ggu bis 70 ggu. Demnach kann es sich bei dem streitpatentgemäßen Toner allein um einen weißen Toner mit dem beschriebenen Glanz oder um einen andersfarbigen Toner handeln, der den besagten weißen Toner aufweist, was auch in Abs. 0041 erster Satz beschrieben wird.
Nach Abs. 0003 des Streitpatents führt eine Kombination von amorphem und kristallinem Polyester u.a. zu hohen Glanzwerten. Gemäß den Absätzen 0040 und 0049 kann auch die Anwesenheit von Aluminium einen Beitrag zum gewünschten Glanz leisten. Die Einheit des beanspruchten Glanzwertes „ggu“ findet der Fachmann in Abs. 0103, wonach es sich um „gloss units“ handelt, die mit einem „BYK Gardner Messgerät“ mit einem Winkel von 75° gemessen wurden („gardner gloss unit“, kurz "ggu").
II.
Von dem von der Klägerin in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten und zu berücksichtigenden Stand der Technik ist der Gegenstand nach den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 9 des Streitpatents in der erteilten Fassung nicht nahegelegt. Diese Patentansprüche sind mithin patentfähig. Die auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 8 und 10 bis 12 werden von Patentanspruch 1 getragen.
1. Bei den Merkmalen nach Patentanspruch 1 handelt es sich im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin nicht um eine Aggregation voneinander unabhängiger, für sich jeweils nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhender Merkmale. Denn das Streitpatent geht bei den Merkmalen aus bestimmten Harzen und auf bestimmte Weise behandeltem Titandioxid von einer Gesamtwirkung auf den Glanz und die Farbwirkung aus. So wird einleitend in Abs. 0003 auf die durch die streitpatentgemäßen Harze erwirkten Schmelzcharakteristiken und den Glanz hingewiesen, der nach den Ausführungen in Abs. 0049 durch Aluminium weiter verstärkt werden kann. Hinzu kommt durch die organische Behandlung des Titandioxids u.a. eine ausgeprägte Farbstärke (Abs. 0035 Ze. 53-55).
2. Ausgehend von Druckschrift TM6 lag es dem Fachmann nicht nahe, zu einem streitpatentgemäßen Toner nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung zu gelangen.
a) Die Druckschrift TM6 betrifft ein elektrofotografisches Bildgebungsverfahren und eine Vorrichtung dafür (vgl. TM6a/b Abs. 0001 u. 0002). Sie befindet sich damit im gleichen technischen Umfeld wie das Streitpatent (vgl. TM1 Abs. 0002). Ziel der TM6 ist es, die Lebensdauer einer entsprechenden Fixiereinheit zu erhöhen und Tonerablagerungen („offset“) zu verhindern (vgl. TM6a/b Abs. 0006 u. 0127).
Um die Fixiereffizienz zu erhöhen, ist im Tonerharz ein Harz mit niedriger Erweichungstemperatur enthalten (vgl. TM6a/b Abs. 0003). Ein „offset“ kann gemäß Abs. 0021 durch Einstellung der viskoelastischen Eigenschaften des Toners kontrolliert werden (vgl. auch Tabelle in Abs. 0179). Dazu können entweder feine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm zugegeben werden, oder es wird – was unter die Lehre des Streitpatents fällt – ein kristallines Harz in Kombination mit einem amorphen Harz verwendet, wobei das kristalline Harz im amorphem Harz fein dispergiert vorliegt (vgl. TM6a/b Abs. 0023). Die Herstellung der Toner erfolgt nach TM6 bevorzugt durch Emulsions-Aggregation (vgl. TM6a/b Abs. 0063). Dazu erfolgt zumindest ein Emulsionsschritt der in wässriger Lösung dispergierten Ausgangssubstanzen wie kristallines Polyesterharz in Kombination mit amorphem Polyesterharz und Farbmittel, ein Aggregationsschritt durch Mischen und ein Verschmelzungsschritt durch Erhitzen der aggregierten Partikel (vgl. Abs. 0026, 0032, 0064 u. 0093).
Bei dem kristallinen Polyesterharz kann es sich (unter vielen Beispielen genannt) um 1,12-Dodecandicarbonsäure als Carboxyl-Säure-Komponente (vgl. TM6 Abs. 0034) und um 1,9-Nonandiol als Diolkomponente handeln (vgl. TM6 Abs. 0039). Nach Abs. 0161 der TM6a* bzw. TM6b wird dieses auch für die Ausführungsbeispiele eingesetzt.
Bei dem amorphen Polyesterharz kann es sich nach Abs. 0158 und 0160 der TM6 um ein polyalkoxyliertes Bisphenol A-co-Terephthalsäure / Fumarsäure / Dodecenylbernsteinsäure-Harz handeln, das sich aus den folgenden Ausgangsprodukten ergibt:
-Bisphenol A propylene oxide 2 mol adduct, 310 parts
-Terephthalic acid 116 parts
-Fumaric Acid12 parts
-Dodecenyl succinic acid 54 parts
-Ti(OBu)4 0.05 parts.
Damit sind die Merkmale M1, M1.1 und M1.1.1 und in TM6 offenbart.
Auch Merkmal M1.2 (Farbmittel) ist in TM6 offenbart, wobei als Beispiel unter etwa 50 genannten Farbmitteln unter anderem Titanoxid aufgelistet wird, das zu den Weißpigmenten zählt (vgl.TM6a/b „colorant“, Abs. 0051 u. 0052).
b) Entsprechend der Auffassung der Klägerin wird in Abs. 0003 des Streitpatents auf einen hohen Glanz Bezug genommen. Dieser werde durch die Kombination von amorphem und kristallinem Polyester erreicht, die einem EA-Verfahren unterzogen werden. Da ─ wie oben dargelegt ─ in TM6 eine Kombination an amorphem und kristallinem Polyester eingesetzt wird, muss sich zwangsläufig ein bestimmter Glanzgrad einstellen.
Ob dieser in TM6 exakt zwischen 15 ggu und 70 ggu gemäß Merkmal M1.3 beträgt, kann dahinstehen, da dieses Merkmal alleine eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen könnte, wenn die diesen Glanz verursachenden eingesetzten Harze identisch mit denen des Streitpatents sind. Denn es liegt im Wissen und Können des Fachmanns, den Glanzgrad auf den gewünschten, dazu sehr breiten, Wertebereich einzustellen.
c) Merkmal M1.2.1 wird in der TM6 nicht vollständig vorweggenommen.
aa) Gemäß Abs. 0053 der TM6 kann bei Bedarf (vgl. TM6 Abs. 0053 „if necessary“) ein oberflächenbehandeltes Farbmittel verwendet werden, wobei der Begriff „oberflächenbehandelt“ („surface-treated“) nicht näher erläutert wird. Das Argument der Klägerin, wonach ebenfalls in Abs. 0053 eine Konzentrationsangabe für die Farbmittel von 1 bis 30 Gew.-% beschrieben wird, was dem Fachmann den Hinweis gebe, dass eine möglichst hohe Menge an Farbmittel dispergiert werden solle, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Denn auch mit diesem Hinweis erfährt der Fachmann nicht, wann konkret eine Oberflächenbehandlung angezeigt ist und wie diese ausgestaltet sein soll.
bb) Auch aus den Anwendungsbeispielen der Absätze 0165 und 0166 erhält der Fachmann keine Anregung, wann eine Oberflächenbehandlung durchgeführt werden soll und wie diese ausgestaltet sein soll. Eine „colorant dispersion (1)“ gemäß Abs. 0165 der TM6 betrifft Cyanpigmente und nicht Titandioxid. Auch die in Abs. 0166 der TM6 vorgestellte zweite Farbmitteldispersion „colorant dispersion (2)“ beinhaltet kein Titandioxid, sondern „Carbon Black R330“.
cc) In dem von der Klägerin weiterhin genannten Abs. 0167 der TM6 wird zwar die Umsetzung der Farbmitteldispersion („colorant dispersion (1)“) mit wässrigem Aluminiumsulfat beschrieben, es fehlt aber die organische Behandlung als zweites Teilmerkmal von Merkmal 1.2.1.
dd) Demzufolge erhält der Fachmann aus TM6 keine weitere Information, welche Oberflächenbehandlung mit „surface treated“ bei Titandioxid zur Anwendung kommen soll.
Wenn der Fachmann daher ausgehend von TM6 einen EA-Toner bereitstellen möchte, der einen "surface treated" weißen Toner umfasst, wird er im Stand der Technik nach Information suchen, welche Vorteile solche oberflächenbehandelten Titandioxid-Pigmente bei der Herstellung eines Emulsionsaggregationstoners mit sich bringen könnten und welche Oberflächenbehandlung angezeigt ist.
(1) Ausgehend von dem Inhalt der Druckschrift TM6 bestand für den Fachmann – anders als die Klägerin geltend macht - schon kein Anlass, die Offenbarung der Druckschriften TM7 oder TM8 zu berücksichtigen. Denn diese betreffen keinen Einsatz von Titandioxid in Tonern.
TM7 betrifft explizit den Einsatz des Produkts Ti-Pure® R-706 in Beschichtungen, die hohen Glanz und lange Haltbarkeit aufweisen sollen (vgl. erste Seite, li. Sp. Beschreibung unter „Product Description“, 4. Zeile ─ „high gloss and excellent durability in coatings“). Als Einsatzmöglichkeiten für diese Beschichtungen werden im selben Absatz Architektur-, Industrie- und Automotive-Anwendungen genannt, wobei es sich um gänzlich von Tonern unterschiedliche technische Gebiete handelt.
Auch die TM8 stellt lediglich darauf ab, dass Titandioxid eine Schlüsselkomponente vieler Beschichtungen und Farben sei, besonders von Farben für Außenbereichsanwendungen (vgl. erste Seite, erste zwei Sätze unter Tabelle 1 i.V.m. zweite Seite le. Abs. vorle. Satz). Dies wird auch durch die in Tabelle 2 gegebenen Eigenschaften nochmals verdeutlicht, wonach eine Eigenschaft der in TM8 vorgestellten Titandioxide die sog. „chalk resistance“ ist, welche die UV- und Wetterbeständigkeit von Farben betrifft (TM8 dritte Seite, Tabelle 2). Im Weiteren stellt die TM8 noch Beschichtungen von Gebäuden („Architectural/Decorative Coatings, S. 4 u. 5) sowie spezielle Industrieanstriche in der Fahrzeugindustrie, Pulverbeschichtungen, Bandbeschichtungen, Beschichtungen im Lebensmittelbereich sowie Unterhaltsanstriche vor (TM8 sechste Seite erster Satz unter „OEM and Special-Purpose Coatings“). All diese genannten Gebiete betreffen nicht die streitpatentgemäße Lehre auf dem Gebiet der Toner.
Vor die streitpatentgemäße Aufgabe gestellt, einen verbesserten farbigen (einschließlich weiß) EA-ULM-Toner mit insbesondere hohem Glanzgrad bereitzustellen, hätte der Fachmann daher ausgehend von der TM6 weder die TM7 noch die TM8 in Betracht gezogen.
Darüber hinaus geben weder die TM7 noch die TM8 einen Hinweis, zu welchen Eigenschaften des Titandioxids eine Aluminiumbehandlung und nachfolgende organische Behandlung in einem streitpatentgemäßen Toner führen soll. Selbst wenn der Fachmann die Produkte gemäß TM7 oder TM8 eingesetzt hätte, hätte er nur zufällig ein Titandioxid mit einer Oberflächenbeschichtung aus Aluminium und organischer Behandlung verwendet, ohne sich dessen Eigenschaften bewusst zu sein. Die von der Klägerin vorgetragene „excellent dispersibility“ (TM7, erste Seite, re. Sp.) durch die Behandlung mit Al2O3 mit ggf. anschließender organischer Behandlung betrifft die Dispersionsfähigkeit des Titandioxids in Alkyd-Harzen (TM7, 1. Seite, re. Sp., vorle. Satz unter „Super Durability“ u. zweiter Satz unter „Excellent Dispersibility“), die jedoch kein Gegenstand des Streitpatents sind. Soweit die Klägerin demnach die Auffassung vertritt, dass auch eine zufällige Offenbarung – vorliegend ausgehend von TM6 – ausreicht, um das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen, übersieht sie, dass eine solchermaßen zufällige Offenbarung bei einem Produktanspruch zwar für eine Neuheitsprüfung in Betracht kommt, es für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit aber stets einer Veranlassung und bewusster Überlegungen des Fachmanns bedarf, um ausgehend von einem gegebenen Stand der Technik gezielt zum streitpatentgemäßen Gegenstand zu gelangen. So bedarf es im vorliegenden Fall gemäß Merkmal M1.2.1 entgegen der Lehre der TM7, dass es sich um Alkyd-Harze handelt, erst einer gezielten Überlegung, ein solchermaßen behandeltes Titandioxid auch in den nach TM6 verwendeten Harzen einzusetzen. Dies war jedoch weder gelehrt noch angeregt (vgl. BGH, Urteil vom 18. November 2003 - X ZR 128/03, juris Rn. 31 a. E. – Kerzenleuchter). Dementsprechend führt das Vorbringen der Klägerin, wonach TM7 von einem hohen Glanz („High Gloss“) oder einer hohen Deckkraft („Good Hiding“) der damit erzeugten Beschichtungen handele, nicht zu einer anderen Einschätzung. Entsprechendes gilt für den Hinweis der Klägerin auf einen „Blue Undertone“, der zu einem helleren Farbeindruck führt (TM7 S. 2 „Blue Undertone“), wenn sich dies auf Farben - wie oben ausgeführt – aus dem technischen Gebiet der Architektur-, Industrie- und Automotive-Anwendungen bezieht, aber nicht auf Farben aus dem technischen Gebiet der Toner.
Wie die Beklagte ausführt, ist den Angaben der TM7 darüber hinaus nicht zu entnehmen, dass Titandioxid-Produkte ohne organische Behandlung prinzipiell schlechter wären als solche mit organischer Behandlung (vgl. S.1 Tab. 1), sodass der Fachmann aus TM7 keinen Hinweis erhält, welchen Vorteil eine organische Behandlung mit sich bringen würde und damit keine Anregung erhält, eine solche vorzunehmen. Auch ist der TM7 entgegen der Auffassung der Klägerin kein Zusammenhang zwischen organischer Behandlung und Teilchengröße der Pigmente zu entnehmen. Die Angaben in Tabelle 1 können rein zufälliger Natur oder auf andere Ursachen zurückzuführen sein, einen zwingenden Hinweis auf einen solchen Zusammenhang gibt es jedenfalls nicht.
Demnach ergibt sich weder für den Fachmann ein Naheliegen, die TM7 oder TM8 ausgehend von TM6 in Betracht zu ziehen, noch bekam er aus TM7 oder TM8 den Hinweis oder eine Anregung, in einem Toner mit den streitpatentgemäßen Harzen gemäß den Merkmalen M1.1 und M1.1.1 ein Titandioxid einzusetzen, das einer Aluminiumbehandlung und (nachfolgenden) organischen Behandlung gemäß Merkmal M1.2.1 unterworfen worden ist.
(2) Auch eine Kombination ausgehend von TM6 mit der TM19, in der die Anwendung von „Tioxide® TR52 für „printing ink applications“ beschrieben wird (vgl. zweite Seite li. Sp., vierter Abs.), lag dem Fachmann nicht nahe. Es wird insoweit auf die vorstehenden Ausführungen zur Kombination mit TM7 oder TM8 verwiesen. Der Vortrag der Klägerin, wonach in dem Fachbuch TM4 unter speziellen Tinten als Beispiel Toner aufgeführt werden (vgl. S. 679, li. Sp. 2. Abs. i.V.m. S. 690, re. Sp., erste beide Sätze unter Ziff. 2 „Inking“) ändert nichts daran, dass der Fachmann im Sprachgebrauch der TM19 mit „ink“ den klassischen Oberflächendruck im Blick hatte (vgl. dritte Seite, li. Sp., erster Abs.). Als Anwendungsbereiche werden Tinten für Flexodruck oder Gravurdruck genannt, die jeweils nicht in das Gebiet der Elektrofotografie fallen, in der Toner zum Einsatz kommen (vgl. vierte Seite, re. Sp., Tabelle „principal applications“). Gemäß den Figuren 1 und 2 auf der zweiten Seite der TM19 werden als Anwendungsbereiche Tinten auf der Basis von Nitrocellulose(ester), Polyamid/Nitrocellulose, Polyvinylbutyral und Acrylharze genannt, die jeweils nicht Bestandteil der streitpatentgemäßen Toner sind, die sich mit Polyestern befassen.
(3) Die TM15, die einen trockenen Herstellungsprozess von Tonern und keinen EA-Prozess betrifft, hat der Fachmann aufgrund der anderen technischen Herstellung nicht in Betracht gezogen, da die jeweiligen Matrices, in die Stoffe eingebunden sind, zu anderen Eigenschaften führen und somit nicht vergleichbar sind.
Das weitere Argument der Klägerin, wonach der Fachmann keinen Grund gehabt habe, davor zurückzuschrecken, ein Farbmittel, das sich bei schmelzgekneteten Tonern bewährt habe, in EA-Tonern wie denjenigen aus TM6 zu verwenden, geht fehl. Denn hierfür bedarf es einer Veranlassung. Es genügt nicht, wenn lediglich kein Hinderungsgrund vorliegt. Denn eine erfinderische Tätigkeit ist nicht schon dann zu verneinen, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern erst dann, wenn das Bekannte dem Fachmann einen Anlass oder eine Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009, X ZR 65/05, GRUR 2010, 407, Ls. und Rn. 17 – einteilige Öse).
(4) Die TM17 betrifft eine Studie über karzinogene Eigenschaften von Pigmenten. Darin wird ausgeführt, dass Titandioxid in Harzen, Lacken, Papier, Plastik, Keramik, Gummi und Tinte weitläufig eingesetzt wird. Der Fachmann erhält hieraus jedoch keine Informationen über den Einsatz von Titandioxid in Tonern und die dazu notwendigen Eigenschaften (TM17 S. 311, vorle. Abs.). Gleiches gilt für das Fachwissen aus der TM18, worin für den Einsatz von Titandioxid Kosmetika, pharmazeutische Spezialitäten, die Lebensmittelindustrie sowie Lacke und Anstrichstoffe aufgeführt sind (TM18, S. 4564, re. Sp., Z. 11 – Z. 3 v.u.).
(5) Auch die TM21, von der Klägerin als Fachwissen zur Kombination mit TM6 herangezogen, betrifft das Gebiet der Beschichtungen, sowie Anwendungen auf Gebieten wie z.B. Kunststoffen, Garnen oder Keramiken (vgl. S. 333 „Introduction“ erster Satz, S. 335 „Relevance of Coating To Pigment Performance“). Insbesondere wird hier auf die UV-Beständigkeit von Beschichtungen Bezug genommen (vgl. S. 334, 2. Satz unter „The Pigment Surface“, S. 337, 1. Satz unter „Durability“ („photo-degradation of paint films“) sowie S. 338 2. Abs. 1. Satz „The destruction of a paint film by exposure to sunlight…“). Nach den Ausführungen der TM21 reduziert u.a. eine gute Dispersionsfähigkeit den Photoabbau der Harze in den Anstrichen (vgl. S. 335, zweiter Abs., 5. bis 8. Zeile). Das Wissen um die UV-Beständigkeit von Beschichtungen/Farbanstrichen nutzt dem Fachmann, der einen verbesserten Toner mit insbesondere hohem Glanzgrad bereitstellen möchte, jedoch nichts. Daher hätte der Fachmann schon allein aus diesem Grund die TM21 nicht in Betracht gezogen.
3. Eine Zusammenschau der Inhalte der Druckschrift TM9 in Kombination mit TM7, TM8 oder TM15 führt entgegen der Auffassung der Klägerin ebenfalls nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des erteilen Patentanspruchs 1.
Die TM9 betrifft eine Bildgebungsvorrichtung in der Elektrofotografie mit einem Toner, der ein kristallines Harz, bevorzugt ein Polyesterharz, enthält, das durch Mischen von zwei oder mehr kristallinen Harzen erhalten wurde und befindet sich damit ebenfalls im gleichen technischen Umfeld wie das Streitpatent. (vgl. TM9a Anspr. 1 u. Abs. 0053). Nach Abs. 0007 sei bekannt, dass Toner, die durch EA-Polymerisation (Merkmal M1) hergestellt werden und die ein kristallines sowie ein amorphes Polymer aufweisen, eine niedrigere Fixiertemperatur und eine gute Bilderzeugung aufweisen. Dementsprechend ist es nach TM9 bevorzugt, dass das Binderharz ein amorphes Harz aufweist (vgl. TM9a Abs. 0083). Um zu vermeiden, dass die beiden Harze ungleiche Erwärmungszeiten aufweisen, sei es wünschenswert, dass bei Verwendung eines kristallinen Polyesterharzes auch das amorphe Harz ein Polyesterharz ist (Merkmal M1.1, vgl. TM9a Abs. 0083 le. Satz). Im Beispiel gemäß Abs. 0140 werden zur Herstellung einer Dispersion von kristallinem Polyesterharz 241 Teile Dodecandisäure und 160 Teile 1,9-Nonandiol eingesetzt. Beispiele für ein patentgemäßes amorphes Harz lassen sich aus der Vielzahl von Möglichkeiten der in Abs. 0084 der TM9a angegebenen Einzelkomponenten (polyalkoxyliertes Bisphenol A-co-Terephthalsäure / Fumarsäure / Dodecenylbernsteinsäure-Harz) ebenso ableiten.
Auch Merkmal M1.3 ist in TM9 offenbart (vgl. TM9a Abs. 0037).
Damit nimmt die Druckschrift TM9 die Merkmale M1, M1.1, M1.2 sowie M1.3 vorweg.
In Abs. 0092 werden weiße Pigmente (Merkmal 1.2) wie Titandioxid genannt, die in dem Toner eingesetzt werden können. Somit ist auch in TM9 Titandioxid genannt. Allerdings ist Merkmal 1.2.1 in der TM9 nicht offenbart, da der Fachmann - im Gegensatz zu TM6 – aus der TM9 nicht einmal einen Hinweis auf eine Behandlung des Titandioxids erhält. Im Übrigen wird insbesondere auf die vorgenannten Ausführungen zur Druckschrift TM6 hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit in Kombination mit der TM7, TM8 oder TM15 verwiesen.
4. Auch ausgehend von Druckschrift TM10 konnte der Fachmann nicht zum streitpatentgemäßen Gegenstand nach Patentanspruch 1 gelangen.
a) Die Druckschrift TM10 betrifft einen Toner für die Elektrofotografie, der ein Binderharz, ein Farbmittel und ein Trennmittel aufweist (vgl. TM10a Anspr. 1). Nach Anspruch 8 handelt es sich um ein Emulsions-Aggregations-Verfahren (Merkmal M1). Das Harz enthält amorphen Polyester (Merkmal M1.1) sowie anorganische Partikel einer bestimmten Partikelgröße (vgl. TM10a Anspr. 4 u. 8). Es kann auch ein kristalliner Polyester zugesetzt sein (vgl. TM10a Anspr. 5 und Abs. 0037). Der amorphe Polyester wird folgendermaßen hergestellt (vgl. TM10a Abs. 0169):
Bisphenol A ethylene oxide 2 mol adduct: 30 mol%
Bisphenol A propylene oxide 2 mol adduct: 20 mol%
Dimethyl terephthalate: 32.5 mol%
Dodecenyl succinic acid: 15 mol%
Trimellitic acid: 2.5 mol%,
was der ersten Möglichkeit für den amorphen Polyester gemäß Merkmal M1.1.1 entspricht. Die zusätzliche Anwesenheit des kristallinen Polyesters ist nicht beansprucht und ist gemäß Merkmal M1.1 auch nur optional.
Bei Zusatz des kristallinen Polyesters, der unter vielen Möglichkeiten auch wieder aus 1,12-Dodecandicarbonsäure (Abs. 0060) und 1,9-Nonandiol gebildet werden kann (Abs. 0067), ist auch ein hoher Glanzgrad (Merkmal M1.3) implizit offenbart, auch wenn kein konkreter Wert genannt ist.
Damit offenbart die TM10 die Merkmale M1, M1.1, M1.1.1 und implizit M1.3.
Nach TM10 enthält der Toner auch ein Farbmittel (vgl. Abs. 0082), darunter Titanoxid als Weißpigment (vgl. Abs. 0088), sodass in TM10 auch Merkmal M1.2 offenbart ist. Die anorganischen feinen Partikel, auf die die Klägerin verweist, können zusätzlich enthalten sein und sollen das Fließverhalten verbessern (vgl. Abs. 0096 u. 0098). Darunter sind hydrophobierte Partikel bevorzugt (Abs. 0097 le. Satz). Nach Abs. 0170 werden hydrophobierte Rutil-Partikel als Beispiel vorgestellt („inorganic fine particles D“).
Bei den dort genannten Beispielen ist jedoch keine Aluminiumbehandlung genannt, weshalb Merkmal M1.2.1 in TM10 nicht offenbart ist.
b) Selbst unter Zugrundelegung der Auffassung der Klägerin, wonach eine Aluminiumbehandlung auf dem Gebiet der weißen Farben Standard ist, was die TM11 aufzeige, hätte der Fachmann ausgehend von TM10 dennoch aus TM11 keine Veranlassung erhalten, ausgerechnet die patentgemäße Behandlung des Titandioxids gemäß Merkmal M1.2.1 anzuwenden. Denn auch hinsichtlich des von der Klägerin in diesem Zusammenhang angeführten Satzes „The most common surface treatments are silica, alumina, zirconia and hydrous titania“ (vgl. TM11, 3. Seite, Kapitel „Finishing“ letzter Absatz) bzw. des Hinweises „Hydrous aluminum oxide is probably the most common treatment on titanium dioxide pigments“ (vgl. TM11, 4. Seite, vorle. Abs., erster Satz), womit konkret eine Behandlung mit Aluminium aufgeführt ist, fehlt auch hier ein Hinweis auf eine (anschließende) organische Behandlung. Eine solche wird zwar allgemein auf der 5. Seite 2. Absatz erwähnt: „Many pigments are treated with an organic coating, but some pigments contain no organic treatment“. Mit dieser Aussage erhält der Fachmann jedoch noch keinen Hinweis, unter welchen Umständen insbesondere das Pigment Titandioxid eine organische Behandlung erhalten soll.
Die Beschreibung der organischen Behandlung des Titandioxids zur Verbesserung der Lagerfähigkeit im selben Absatz der TM11 (vgl. TM11, 5. Seite 2. Absatz, „Organic coatings also reduce agglomeration during storage of the titanium dioxide“) regt den Fachmann ebenfalls nicht dazu an, eine solche Behandlung einem Titandioxid-Pigment in einem EA-Toner zu unterziehen, der einen hohen Glanzgrad und niedrige Schmelzcharakteristiken aufweisen soll. Aus diesen Gründen lag eine Kombination der TM10 mit der TM11 nicht nahe.
c) Da die TM6, wie oben dargestellt, Merkmal M1.2.1 nicht offenbart, konnte der Fachmann auch ausgehend von TM10 in Kombination mit TM6 nicht zum streitpatentgemäßen Gegenstand gelangen.
d) Da die TM15, wie ebenfalls oben dargestellt, keinen EA-Toner betrifft, lag auch eine Kombination der TM10 mit der TM15 lag nicht nahe.
5. Schließlich lag auch eine Kombination der TM12 mit der TM7/TM8 und/oder TM13/TM14 nicht nahe.
a) TM12 betrifft einen EA-Toner (Merkmal M1) für die Xerografie mit einem definierten weißen Glanzgrad von 65 bis etwa 140, insbesondere von etwa 80 bis etwa 130 ggu (gardiner gloss unit, Merkmal M1.3), der ein wasserverdünnbares Polymer und ein Farbmittel (Merkmal M1.2) aufweist (vgl. TM12 Anspr. 1 u. 9 i.V.m. Sp. 1 Z. 10-15, Sp. 2 Z. 60-62, Sp. 3 Z. 19-20). Bei dem Polymer kann es sich um einen Polyester handeln (vgl. TM12 Sp. 7 Z. 24-25 u. 46, Anspr. 18).
Damit offenbart die TM12 die Merkmale M1, M1.2 und M1.3.
b) In TM12 wird jedoch weder ein amorpher noch ein kristalliner Polyester (Merkmal M1.1) genannt, sodass es nach TM12 auf einen bestimmten Polyester nicht ankommt. Daher hatte der Fachmann eine beliebige Anzahl an Möglichkeiten, Polyester auszuwählen. Es war nicht naheliegend, ausgerechnet einen der lediglich drei genannten Polyester nach Merkmal M1.1.1 auszuwählen. Selbst wenn der Fachmann die von der Klägerin hierzu zitierte TM13 in Betracht gezogen hätte, ist er weder konkret auf Dodecenylbernsteinsäure (offenbart ist in Tabelle 1 der TM13 lediglich „Alkenyl succinic anhydrid“) als zwingenden Bestandteil eines amorphen Harzes gemäß Merkmal M1.1.1 noch auf die Zusammensetzung eines kristallinen Harzes gemäß Merkmal M1.1.1 gestoßen. Demnach konnte der Fachmann auch nicht durch Kombination der TM12 mit der TM13 zum patentgemäßen Merkmal M1.1.1 gelangen.
c) Das Farbmittel nach TM12 kann ein weißes Pigment aus Titandioxid sein (vgl. TM12 Anspr. 9 u. Sp. 3 Z. 20). Von einer Oberflächenbehandlung des TiO2 ist in TM12 keine Rede. Entsprechend den Ausführungen zur TM6 und TM9 hatte der Fachmann daher keine Veranlassung, ausgehend von TM12 auch noch die TM7 oder TM8 für die Herstellung eines Toners heranzuziehen.
d) Die von der Klägerin noch zitierte TM14 beschreibt zwar einen EA-Toner (Abs. 0108), der einen amorphen und einen kristallinen Polyester aufweisen kann (vgl. Anspr. 3 u. 6) sowie Titandioxid als Weißpigment (vgl. Abs. 0130), wobei der konkrete kristalline Polyester gemäß Merkmal M1.1.1 beschrieben ist (Abs. 0166 – 0175). Es gibt jedoch auch in TM14 keinen Hinweis auf Merkmal M1.2.1. Demnach konnte der Fachmann auch in Kombination der TM12 mit der TM14 lediglich durch erfinderisches Zutun zu einem patentgemäßen Toner nach Patentanspruch 1 gelangen.
6. Die übrigen Druckschriften liegen weiter ab, weshalb diese Entgegenhaltungen weder für sich gesehen noch in Kombination mit dem genannten Stand der Technik den Bestand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung Frage stellen können. Selbst wenn einzelne Merkmale aus dem Stand der Technik nahegelegen wären, begründet das Naheliegen der Einzelmerkmale einer Vorrichtung für sich noch nicht das Naheliegen der Kombination aus ihnen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 1998, X ZR 115/96, GRUR 1999, 145, Ls. 1 – Stoßwellen-Lithotripter).
7. Auch der Gegenstand nach dem nebengeordneten Patentanspruch 9 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Denn dieser, auf ein Bild, gebildet mit einem Toner nach Patentanspruch 1 gerichtete Patentanspruch zeichnet sich u.a. durch die gleichen technischen Merkmale wie der Patentanspruch 1 aus.
8. Auf die Hilfsanträge kam es daher nicht mehr an.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG
§ 84 Abs. 2 PatG
§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO
§ 99 Abs. 1 PatG
§ 709 S. 1 und S. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2010, 407
GRUR 1999,
    145
3 Ni 8/22
X ZR 128/03
X ZR 65/05
X ZR 115/96