Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2018-02-01, Aktenzeichen I-2 U 33/15
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2018:0201.I2U33.15.00

Tenor:
A.
Die Berufung gegen das am 28. Mai 2015 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen, jedoch mit der Maßgabe,
dass sich die Verpflichtung zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und zum Schadenersatz auf die Zeit bis zum 21. November 2015 beschränkt
und dass lediglich diejenigen Produkte zurückzurufen sind, die in der Bundesrepublik Deutschland in der Zeit vom 30. April 2006 bis zum 21. November 2015 in Verkehr gebracht wurden.
B.
Auf die Anschlussberufung wird im Hinblick auf die Erstreckung der Klage auf den Bereich „Automotive“ wie folgt erkannt:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 1. März 2006 bis zum 31. März 2008
Erzeugnisse, hergestellt mittels eines Verfahrens zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, bei dem eine Opferschicht auf ein Substrat aufgebracht, auf der Opferschicht eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden und schließlich die Opferschicht zumindest teilweise entfernt wird,
in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,
wenn die Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht, d.h. Zug- oder Druckspannung, über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur im Bereich zwischen 600 und 1.200°C eingestellt werden,
wobei
zur Erzeugung einer hohen Schichtspannung eine niedrige Abscheidetemperatur, zur Erzeugung einer geringen Schichtspannung eine hohe Abscheidetemperatur gewählt wird
und wobei
als Reaktor ein Epitaxie-Reaktor eingesetzt wird,
soweit diese Erzeugnisse den Bereich „Automotive“ betreffen,
und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
- die Verkaufsstellen, Einkaufspreise und Verkaufspreise nur für die Zeit seit dem 30. April 2006 anzugeben sind;
- zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
2. dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer B. I. 1. bezeichneten Handlungen in der Zeit vom 13. November 2003 bis zum 31. März 2008 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den erzielten Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
- die Angaben gemäß lit. d) nur für die Zeit ab dem 1. März 2006 erforderlich sind und
- der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
3. die unter Ziffer B. I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 30. April 2006 bis zum 31. März 2008 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die zu Ziffer B. I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 13. November 2003 bis zum 31. März 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadensersatzpflicht auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Nutzung des EP 0 793 736 B1 auf Kosten des Klägers erlangt hat.
C.
Auf die Anschlussberufung wird im Hinblick auf das deutsche Patent DE 44 45 177 C5 wie folgt erkannt:
1. dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen,
a) in welchem Umfang die Beklagte Erzeugnisse, hergestellt mittels eines Verfahrens zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, bei dem eine Opferschicht auf ein Substrat aufgebracht, auf der Opferschicht eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden und schließlich die Opferschicht zumindest teilweise entfernt wird,
in der Zeit vom 14. Dezember 2005 bis zum 17. Dezember 2014 in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,
wenn die Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa und mit einer Abscheiderate von mehreren 100 nm/min abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt werden,
b) in welchem Umfang die Beklagte Erzeugnisse, hergestellt mittels eines Verfahrens zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, bei dem eine Opferschicht aus Siliziumdioxid auf ein Substrat aufgebracht, auf der Opferschicht eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden und schließlich die Opferschicht zumindest teilweise entfernt wird,
wenn vor der Abscheidung der Polysiliziumschicht die Opferschicht mit einer dünnen CVD-Polysiliziumschicht versehen wird und wenn die nach der dünnen CVD-Polysiliziumschicht abgeschiedene Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt werden,
wobei die Auskunftsleistung folgende Angaben beinhaltet:
a) die Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer
b) die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) die Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
- sich die Verpflichtung für den Bereich „Automotive“ im Übrigen nur auf die Zeit vom 1. März 2006 bis zum 31. März 2008 bezieht;
2. dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffern C I. 1. a) und b) bezeichneten Handlungen in der Zeit vom 14. Dezember 2005 bis zum 17. Dezember 2014 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen,-zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
- die Angaben gemäß lit. d) für den Bereich „Automotive“ nur für die Zeit ab dem 1. März 2006 erforderlich sind,
- die Verpflichtung zur Rechnungslegung für den Bereich „Automotive“ auf die Zeit bis zum 31. März 2008 beschränkt ist und
- der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die zu Ziffern C I.1. a) und b) bezeichneten, in der Zeit vom 14. Dezember 2005 bis zum 17. Dezember 2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,
sich die Verpflichtung zum Schadenersatz in Bezug auf den Bereich „Automotive“ nur auf die Zeit bis zum 31. März 2008 erstreckt und sich für die vor dem 1. März 2006 begangenen Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Nutzung des DE 44 45 177 C5 auf Kosten des Klägers erlangt hat.
D.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
E.
Die Kosten des Berufungsverfahrens einschließlich der Anschlussberufung tragen der Kläger zu 15 % und die Beklagte zu 85 %.
F.Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten dürfen die Zwangsvollstreckung des Klägers gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1.550.000,- € abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
G.
Die Revision wird nicht zugelassen.
H.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.550.000,- € festgesetzt, wovon 250.000,- € auf die das DE 44 45 177 C5 betreffende Klageerweiterung und 300.000,- € auf die Erweiterung der Klage auf den Bereich „Automotive“ entfallen.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Der Kläger nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 0 793 736 B1 (nachfolgend: Klagepatent I) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach sowie wegen Verletzung des deutschen Patents DE 44 45 177 C5 (nachfolgend: Klagepatent II) auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Schadenersatz in Anspruch.
Das Klagepatent I wurde am 21. November 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier deutscher Schriften vom 22. November 1994 und vom 17. Dezember 1994 in deutscher Verfahrenssprache angemeldet. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents I erfolgte am 22. September 1999. Das Klagepatent I ist am 21. November 2015 während des zweitinstanzlichen Verfahrens durch Zeitablauf erloschen. Eine durch die Beklagte mit Schriftsatz vom 9. September 2014 erhobene Nichtigkeitsklage hat diese zwischenzeitlich zurückgenommen.
Das Klagepatent I betrifft ein „Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen oder Membranen“. Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt gefasst:
„Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, bei dem eine Opferschicht auf ein Substrat aufgebracht, auf der Opferschicht eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden und schließlich die Opferschicht zumindest teilweise entfernt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht, d.h. Zug- oder Druckspannung, über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur im Bereich zwischen 600 und 1200°C eingestellt werden.“
Der durch den Kläger in Kombination damit geltend gemachte Patentanspruch 3 lautet:
„Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung einer hohen Schichtspannung eine niedrige Abscheidetemperatur, zur Erzeugung einer geringen Schichtspannung eine hohe Abscheidetemperatur gewählt wird.“
Der Kläger macht die Klagepatentansprüche 1 und 3 in Kombination mit Patentanspruch 4 geltend, der wie folgt formuliert ist:
„Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Reaktor ein Epitaxie-Reaktor oder ein Polysilizium-Einzelscheibensystem eingesetzt wird.“
Im Hinblick auf die Formulierung des durch den Kläger lediglich im Wege eines „insbesondere, wenn“ - Antrages geltend gemachten Unteranspruchs 2 wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.
Die nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Figuren 3a bis 3c der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Sie zeigen schematisch einen Prozessablauf zur Herstellung mikromechanischer Strukturen aus Polysilizium.
Das Klagepatent II wurde am 17. Dezember 1994 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 22. November 1994 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 21. Oktober 1999. Am 24. Februar 2015 beantragte der Kläger beim Deutschen Patent und Markenamt die Beschränkung des Klagepatents II gemäß § 64 PatG. Die C5-Schrift des beschränkten Patents wurde am 17. September 2015 veröffentlicht. Das Klagepatent II ist am 17. Dezember 2014 durch Zeitablauf erloschen.
Der durch den Kläger geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepatents II ist wie folgt gefasst:
„Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, bei dem eine Opferschicht auf ein Substrat aufgebracht wird, auf der Opferschicht eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden und schließlich die Opferschicht zumindest teilweise entfernt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa und mit einer Abscheiderate von mehreren 100 nm/min abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt werden.“
Daneben beruft sich der Kläger auch auf eine Verletzung des Patentanspruchs 2, der folgende Formulierung aufweist:
„Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, bei dem eine Opferschicht aus Siliziumdioxid auf ein Substrat aufgebracht, auf der Opferschicht eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden und schließlich die Opferschicht zumindest teilweise entfernt wird, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Abscheidung der Polysiliziumschicht die Opferschicht mit einer dünnen CVD-Polysiliziumschicht versehen wird und dass die nach der dünnen CVD-Polysiliziumschicht abgeschiedene Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt werden.“
Die Unternehmensgruppe der Beklagten A…, in der die Beklagte für das operative Geschäft und den Vertrieb zuständig ist, gehört zu den führenden Herstellern von sog. Mikrosystemen, miniaturisierten Geräten, Baugruppen oder Bauteilen, deren Komponenten kleinste Abmessungen haben und als System zusammenwirken (Micro-Electro-Mechanical System; MEMS). MEMS enthalten Sensoren, Aktoren und eine Steuerungselektronik auf einem Substrat bzw. Chip. Zu den Sensoren gehören insbesondere Beschleunigungssensoren (Accelerometer) und sog. Gyroskope, die Aufgaben wie z.B. Lageerkennung und Bildstabilisierung wahrnehmen. MEMS werden in Fahrzeugen und tragbaren Elektronik-Geräten wie Smartphones, Tablets und Notebooks verbaut. Zu der Produktpalette der A… gehören unter anderem die Beschleunigungssensoren und Gyroskope mit folgenden Produktbezeichnungen (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen):
Nicht vom Klagebegehren umfasst war erstinstanzlich der Bereich „Automotive“.
Die angegriffenen Ausführungsformen werden mit Hilfe des Thelma-Verfahrens (vgl. Anlagen K 10, K 11) hergestellt. Die Abkürzung „Thelma” steht für „Thick Epi-Poly Layer for Micro-Gyroscopes and Accelerometers”. Das „Thelma-Verfahren“ besteht aus mehreren unterschiedlichen Verfahrensschritten, die sich aus der nachfolgend eingeblendeten, der durch den Kläger als Anlage K 11 vorgelegten Publikation „The Dependence of Fatigue in Microelectromechanical Systems on the Environment and Industrial Packaging“ von B…, Vol. 59, Dec. 2012, S. 4938 – 4948, entnommenen Figur 2 erkennen lassen.
Seit dem 1. April 2002 waren das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie, eines der an den Kläger angeschlossenen Forschungsinstitute, und die Beklagte Teilnehmer eines gemeinsamen Forschungsprojektes namens C… mit dem Ziel, verbesserte Vakuumvergusstechnik für MEMS zu entwickeln. Das Fraunhofer Institut koordinierte das Projekt. Nach dem 6-schrittigen Arbeitsplan wurden im ersten Schritt Techniken vorgestellt, auf denen das Forschungsvorhaben aufbauen sollte. Die Beklagte stellte den Projektteilnehmern mit E-Mail vom 2. Januar 2003 in einem Ergebnisbericht (Anlagenkonvolut FBD B 5) das „Thelma-Verfahren“ vor. Diese E-Mail war auch an die Herren D… und E… beide Physiker und Mitarbeiter des Fraunhofer Instituts, adressiert. Mit identischem Wortlaut wurde das „Thelma-Verfahren“ im Abschlussbericht des Projektes C… auf S. 32 ff. dargestellt (vgl. Anlagenkonvolut FBD B 3a).
Im Jahr 2010 startete eine Konzerngesellschaft der Beklagten, die A…, bei einem klägerischen Institut eine Anfrage, gerichtet auf die Herstellung von MEMS nach dem Thelma-Verfahren (Anlage FBD B 6). Diese beschied das Institut im Ergebnis abschlägig.
Nach der durch den Kläger bereits erstinstanzlich vertretenen Auffassung handelt es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um mit Hilfe des durch das Klagepatent I geschützten Verfahrens hergestellte unmittelbare Verfahrenserzeugnisse. Er sieht daher im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents I. Mit seiner Klage hat er die Beklagte deshalb zuletzt auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch genommen.
Die Beklagte hat erstinstanzlich, vorab die fehlende Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf rügend, eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und sich zudem darauf berufen, bei den angegriffenen Ausführungsformen handele es sich um kein unmittelbares Verfahrenserzeugnis i.S.v. § 9 Nr. 3 PatG. Zudem hat die Beklagte die Einrede der Verjährung erhoben und die Ansprüche des Klägers als verwirkt angesehen.
Durch Urteil vom 28. Mai 2015 hat das Landgericht der Klage stattgegeben und wie folgt erkannt:
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wenn die Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht, d.h. Zug- oder Druckspannung, über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur im Bereich zwischen 600 und 1200°C eingestellt werden,
als Reaktor ein Epitaxie-Reaktor eingesetzt wird;
2. dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 13. November 2003 begangen hat, und zwar unter Angabe
c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
3. dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 13. November 2003 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 30. April 2006 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll-und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 13. November 2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Schadensersatzpflicht für die vor dem 31.12.2009 begangenen Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagte durch die Nutzung des EP 0 793 736 B1 auf Kosten des Klägers erlangt hat.
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen und ausschließlich in Bezug auf das erstinstanzlich allein streitgegenständliche Klagepatent I ausgeführt:
Klagepatentgemäß werde die vorgebbare mechanische Spannung in den freistehenden Mikrostrukturen über die Regulierung der Verfahrensparameter Druck und Temperatur bis zu einem gewissen Grad reproduzierbar vorbestimmt. In diesem Zusammenhang sei dem Fachmann bewusst, dass neben dieser Wirkbeziehung weitere Parameter Einfluss auf die endgültig in der Mikrostruktur vorliegende Spannung hätten. Für die angestrebte Reproduzierbarkeit identifiziere das Klagepatent dennoch diese beiden Parameter als relevant. Das klagepatentgemäße Verfahren eröffne die Möglichkeit, durch die Einstellung der Schichtspannung mittels Druck und Temperatur eine im gewissen Umfang vorbestimmte und reproduzierbare Spannung in den Mikrostrukturen zu erhalten. Dabei schließe das Klagepatent I weitere bzw. ergänzende Bearbeitungsschritte bzw. Maßnahmen aber nicht aus.
Nach der technischen Lehre des Klagepatents I würden die Art und der Betrag der Schichtspannung der Polysiliziumschicht über die Höhe des Prozessdruckes und der Temperatur eingestellt. Diese Schichtspannung sei nicht mit der mechanischen Spannung, unter der die Mikrostrukturen nach Entfernung der Opferschicht stehen, identisch. Vielmehr handele es sich um die Schichtspannung, welche die Polysiliziumschicht unmittelbar nach ihrer Abscheidung in einer Ebene parallel zur Substratebene aufweise. Die Einstellung der Schichtspannung erfolge dabei durch die Verwendung eines bestimmten Prozessdruckes und einer bestimmten Prozesstemperatur, um eine nach Art und Betrag reproduzierbare Schichtspannung zu erhalten. Vor dem Hintergrund des Standes der Technik verstehe der Fachmann unter „reproduzierbar“ eine bestimmte Schichtspannung im Rahmen geringer Abweichungen im einstelligen MPa-Bereich, die er wiederholt erzielen könne.
Durch die Einstellung von Prozessdruck und -temperatur würden zwangsläufig freistehende Mikroelemente hergestellt, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stünden. Dem Begriff „vorgebbar“ wohne nach seinem Wortsinn keine zeitliche Komponente inne, aus welcher der Fachmann eine unmittelbare kausale Abhängigkeit zwischen der Schichtspannung der Polysiliziumschicht und der Spannung der Mikrostruktur im Sinne eines bestimmten Wertes folgere. Vielmehr müsse die Spannung lediglich bestimmbar und herstellbar sein.
Soweit das Klagepatent I verlange, dass die Opferschicht schließlich teilweise entfernt werde, folgere der Fachmann allein aus der Angabe „schließlich“ nicht, dass die Opferschicht ausschließlich nach Abscheidung der Polysiliziumschicht ganz oder teilweise entfernt werden müsse. Da das Klagepatent I weitere Bearbeitungsschritte vor, während oder nach den im Anspruch beschriebenen Verfahrensschritten nicht generell ausschließe, kennzeichne der Begriff allenfalls den letzten der im Anspruch beschriebenen Verfahrensschritte.
Davon ausgehend liege eine Verletzung des Klagepatents I vor. Bei der angegriffenen Ausführungsform „Accel-1“ (LIS332AX) werde die EPL-Schicht bei Atmosphärendruck (101.325 Pascal) und im Rahmen des beanspruchten Temperaturbereichs abgeschieden. Durch die Höhe des Prozessdruckes bestimme die Beklagte die Art der Spannung. Auch wenn hierbei eine Streuungsbreite der Spannung der EPL-Schicht auftrete, handele es sich bei dieser Spannung zwischen 0,4 und 1,6 MPa um einen reproduzierbaren Wert, der von allen Wafern, die unter gleichen Bedingungen hergestellt würden, wieder erreicht werde. Dass diese Spannungen nur einmalig auftreten oder von Charge zu Charge variieren, sei weder ersichtlich noch seitens der Beklagten vorgetragen. Die reproduzierbare Schichtspannung in der Polysiliziumschicht bilde den Ausgangswert für das anschließende Tempern zur Veränderung des Spannungsgradienten. Am Ende resultiere bei dem „Thelma-Verfahren“ eine vorgebbare Spannung der Mikrostruktur von 3,5 MPa, die maßgeblich durch die Ausgangsspannung der EPL-Schicht bedingt sei. Letztere sei wiederum durch die spezifischen Druck- und Temperaturverhältnisse eingestellt.
Die gleichen Erwägungen träfen auf die weiteren gemessenen angegriffenen Ausführungsformen zu. Schwankungen, die zwischen den Schichtspannungen nach dem Abscheiden und vor dem Tempern sowie nach dem Tempern bis zu 7,8 MPa (z.B. bei Gyro- 1 L3G4IS) bestehen würden, führten nicht aus der Verletzung heraus. Durch die Einstellung der Temperatur zwischen 1.185 °C und 1.190 °C und dem Atmosphärendruck würden reproduzierbare Spannungsergebnisse im einstelligen MPa-Bereich erzielt. Mehr verlange das Klagepatent I nicht. Die Abweichungen, bedingt durch andere Einflussfaktoren (Schichtdicke; Zusammensetzung des Substrats) und zusätzliche Verfahrensschritte (Tempern), änderten nichts daran, dass im Rahmen dieser Variationsbreite die Spannungsergebnisse reproduzierbar seien.
Der Einwand der Beklagten, sie erhalte bei gleichem Druck und mehr oder weniger gleicher Temperatur bei den anderen vier gemessenen Ausführungsformen Zug- anstatt Druckspannungen, führe nicht aus der Verletzung des Klagepatents heraus. Der Anspruch verlange nicht, dass bei Atmosphärendruck zwingend immer Druckspannung vorliegen müsse. Letzteres beanspruche das Klagepatent erst in Anspruch 2. Bei den untersuchten Ausführungsformen der Beklagten, die Zugspannungen aufweisen, würden andere EPL-Formeln verwendet und die Schichtdicken würden sich unterscheiden. Der Kläger habe unwidersprochen vorgetragen, dass auch andere Parameter neben dem Prozessdruck Einfluss auf die Schichtspannung hätten, nämlich die Unterlage, auf der die EPL-Schicht aufwachse, die Schichtdicke sowie eine gezielte in-situ-Phosphordotierung.
Patentgemäß komme es nicht darauf an, ob bei einer Schichtdicke ab 20 µm regelmäßig zwei Abscheidungsvorgänge durchgeführt würden. Die Beklagte habe in der mündlichen Verhandlung unter Verweis auf die E-Mail-Korrespondenz aus dem Jahre 2010 (Anlage FBD B 6) vorgetragen, dass der Einsatz von 1- bzw. 2-Schrittverfahren maßgeblich von den Reaktoren abhänge und die Mehrheit der Reaktoren, die die Beklagte verwende, im 1-Schritt-Verfahren arbeite (single step for EPI poly grade). Die Schichtdicke ändere trotz ihres Einflusses auf die Spannung nichts an dem Umstand, dass zunächst die gewählte Druckhöhe und Temperatur die Art der Spannung (mit-)regulierten.
Schließlich stehe es einer Verwirklichung der beanpruchten technischen Lehre auch nicht entgegen, dass die Opferschicht bereits vor Aufbringung der Polysiliziumschicht teilweise entfernt werde.
Bei den angegriffenen Ausführungsformen handele es sich auch um unmittelbare Verfahrenserzeugnisse i.S.v. § 9 Nr. 3 PatG. Die angegriffenen Gyroskope und Accelerometer seien mikromechanische Bauelemente, welche die durch das Herstellungsverfahren erhaltenen Qualitäten aufwiesen. Den Charakter als unmittelbares Erzeugnis des durch das Klagepatent I geschützten Verfahrens verlören die angegriffenen Ausführungsformen nicht durch das nach dem Abscheiden durchgeführte Tempern. Das Tempern verändere die mechanische Spannung in den freistehenden Mikrostrukturen und knüpfe an die Eigenschaft an, die mit dem klagepatentgemäßen Verfahren erzielt werden solle. Die Charakteristik, unter einer Spannung im einstelligen MPa-Bereich zu stehen, büßten die angegriffenen Ausführungsformen nicht ein. Die mechanische Spannung der Mikrostrukturen sei maßgeblich durch den Abscheidevorgang der Epi-Poly-Schicht bedingt. Durch das Tempern, das im Wesentlichen dem Beseitigen des Spannungsgradienten diene, werde der einstellige MPa-Bereich hingegen nicht verlassen. So gehe aus den Messungen der Beklagten hervor, dass nach dem Tempern keine EPL-Spannung der dort verwendeten angegriffenen Ausführungsformen die 10 MPa-Marke erreiche. Es sei weder vorgetragen noch ersichtlich, dass dies bei den anderen angegriffenen Ausführungsformen der Fall sei. Dass durch das Tempern bei manchen angegriffenen Ausführungsformen eine vorher bestehende Streuung der Spannungsbeträge eliminiert werde, schade ebenfalls nicht. Insofern stellten die angegriffenen Ausführungsformen nach dem Tempern nur eine andere Erscheinungsform des mit Abschluss des beanspruchten Verfahrens vorliegenden Erzeugnisses dar. Abschließend nehme auch der Einbau der angegriffenen Ausführungsformen, etwa in Chips, ihnen nicht den Charakter als mikromechanische Bauelemente. Sie würden dadurch in ihrer Funktion nicht verändert, sondern nähmen im Gegenteil diese gerade als Bestandteil eines größeren Bauteils wahr.
Die Beklagte sei auch nicht gemäß § 141 S. 1 PatG i.V.m. § 214 BGB berechtigt, die Erfüllung der Schadenersatz- und Auskunftsansprüche zu verweigern. Sowohl die kenntnisabhängige dreijährige Verjährungsfrist als auch die kenntnisunabhängige zehnjährige Verjährungsfrist sei nicht abgelaufen, weil ihr Ablauf jedenfalls durch die Einreichung der Klage gehemmt worden sei. Insbesondere lasse sich im Streitfall nicht feststellen, dass der Kläger von dem angegriffenen Verfahren Kenntnis bzw. fahrlässige Unkenntnis gehabt habe.
Auch der Einwand der Verwirkung greife nicht durch. Neben Zweifeln am Umstandsmoment durch das Bekanntgeben des „Thelma-Verfahrens“ gegenüber den Mitarbeitern der Beklagten fehle es jedenfalls am Zeitmoment. Dies gelte für den Zeitraum ab 2003, da nach dem C…-Projekt keine weiteren Berührungspunkte in Bezug auf das klagepatentgemäße Verfahren ersichtlich seien und erst recht ab 2006, wo erstmals konkretere Informationen über die Prozessdaten zwischen einer Konzerngesellschaft der Beklagten und dem Kläger ausgetauscht worden seien. Diese Zeiträume seien noch nicht derart lang, dass sich die Beklagte auf eine Nichtinanspruchnahme objektiv habe einrichten dürfen.
Gegen dieses, ihren Prozessbevollmächtigten am 28. Mai 2015 zugestellte Urteil hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 25. Juni 2015 Berufung eingelegt. Zur Begründung ihrer Berufung wiederholt und ergänzt die Beklagte ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht im Wesentlichen geltend:
Das Landgericht habe das Klagepatent I fehlerhaft ausgelegt und davon ausgehend zu Unrecht dessen Verletzung bejaht.
Der Begriff des „Einstellens“ sei nicht mit einer bloßen Reproduzierbarkeit gleichzusetzen. Ein „Einstellen“ setze vielmehr voraus, dass der gewünschte Zielwert vorab bestimmt und sodann anhand der Einstellungsparameter erreicht werde. Die Reproduzierbarkeit beschränke sich demgegenüber darauf, denselben Wert (oder nach Ansicht des Landgerichts sogar nur eine gewisse Streuungsbreite) wiederholbar erreichen zu können, ohne die Möglichkeit zu haben, auf dessen Art und Betrag Einfluss zu nehmen. Für die durch das Klagepatent I verlangte Einstellung des Betrages der Schichtspannung bedürfe es eines bestimmten Wertes im Sinne einer konkreten Zahl, ein bloßes Zahlenspektrum sei hierfür nicht ausreichend. Des Weiteren erwarte der Fachmann, dass die Parameter Prozessdruck und -temperatur für die erzielten Spannungswerte maßgeblich seien, d.h., dass sie die anderen Einflussfaktoren dominieren. Das Klagepatent I schließe jedenfalls solche weiteren bzw. ergänzenden Bearbeitungsschritte bzw. Maßnahmen aus, die relevante Spannungsveränderungen verursachen. Darüber hinaus müsse der in der Mikrostruktur erzielte Endwert klagepatentgemäß identisch mit dem Spannungswert sein, der unmittelbar nach der Abscheidung vorherrsche. Selbst wenn die Entfernung der Opferschicht stets zu einer Spannungsreduzierung führen sollte, sei nach dem Wortlaut des Klagepatents I zumindest erforderlich, dass es sich bei der hierbei eintretenden Spannungsreduzierung um ein „fixes Delta“ handele. Die Spannungsreduzierung müsse also vorhersehbar und antizipierbar sein. Dies sei bei dem „Thelma-Verfahren“ jedoch nicht der Fall. Bei diesem werde die Art der Spannung auch nicht durch den Prozessdruck eingestellt, da dort trotz identischem Abscheidedruck sowohl Zug- als auch Druckspannungen resultieren würden. Des Weiteren würden sich bei dem „Thelma-Verfahren“ trotz Abscheidung bei identischem Prozessdruck und identischen Abscheidungstemperaturen erhebliche Unterschiede der Zugspannungswerte ergeben. Bereits die Werte nach Abscheidung und vor dem Tempern würden bis zu 1,5 MPa divergieren. Nach dem Tempern sowie dem Entfernen der Opferschicht ergäben sich sogar Divergenzen zwischen 3,2 und 6,8 MPa. Dies belege, dass der Parameter „Prozesstemperatur“ beim Thelma-Verfahren nicht der Einstellung des Spannungswertes diene. Ferner erfasse das Klagepatent I auch keine weiteren Bearbeitungsschritte, die zu erheblichen Spannungsveränderungen führen, wie dies bei dem beim „Thelma-Verfahren“ eingesetzten Tempern der Fall sei. Außerdem bewerte das Landgericht primär die Messdaten von „Accel-1“ und stützte darauf seine Annahme einer Patentverletzung. Das angegriffene „Thelma-Verfahren“ sei jedoch umfassend und nicht nur bezogen auf ein einzelnes Produkt zu bewerten. Die entscheidende Frage sei, ob beim „Thelma-Verfahren“ die Abscheideparameter Druck und Temperatur generell für die Spannungsverhältnisse der freistehenden Mikrostrukturen verantwortlich seien. Das sei insbesondere deshalb zu verneinen, weil bei identischen Abscheideparametern unterschiedliche Spannungsarten resultieren würden. Unabhängig davon sei dem Urteil des Landgerichts auch nicht zu entnehmen, weshalb die Kammer es als erwiesen ansehe, dass die Beklagte mit ihrem „Thelma-Verfahren“ zur Erzeugung einer hohen Schichtspannung eine niedrige Abscheidetemperatur wähle. Dies sei nicht der Fall.
Das Landgericht habe die angegriffenen Ausführungsformen auch zu Unrecht als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse im Sinne des § 9 Nr. 3 PatG angesehen. Es sei von einem zu weiten Verständnis der „charakteristischen Prägung“ ausgegangen, insbesondere sei ein einstelliger MPa-Bereich nicht prägend. Außerdem habe das Landgericht die Relevanz der eintretenden Spannungsveränderungen und des prägenden Spannungsgradienten beim „Thelma-Verfahren“ verkannt.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts sei auch bereits Verjährung eingetreten. Das Landgericht habe zu Unrecht das subjektive Verjährungselement beim Kläger verneint und seine Beurteilung ganz wesentlich auf die klägerseits behauptete und beklagtenseits bestrittene Organisationsstruktur des Klägers sowie auf die angeblich nicht vorhandene Kenntnis der Mitarbeiter des Instituts des Klägers vom Klagepatent I gestützt. Die Beklagte habe diesen Vortrag in der mündlichen Verhandlung mit Nichtwissen bestritten, da ihr eine weitergehende Stellungnahme zu dem neuen Sachvortrag nicht ohne weitere Vorbereitung möglich gewesen sei. Gleichwohl habe das Landgericht der Beklagten keine Möglichkeit zum weiteren Vortrag eingeräumt und die entsprechenden entscheidungserheblichen Tatsachen zur internen Organisationsstruktur sowie zum internen Informationsfluss und Kenntnisstand der involvierten Parteien trotz des Bestreitens der Beklagten wie Unstreitiges behandelt. Das Landgericht habe somit den Anspruch auf rechtliches Gehör der Beklagten verletzt. Abgesehen davon lägen die Voraussetzungen einer Verjährung jedenfalls deshalb vor, weil die an dem C…-Projekt beteiligten Herren D… und E… spätestens 2003 Kenntnis von dem angegriffenen Thelma-Verfahren gehabt hätten und diese Kenntnis dem Kläger habe zugerechnet werden müssen. Zumindest bestehe bezüglich aller verjährungsrelevanten Umstände einschließlich der damaligen Angebots- und Vertriebshandlungen der Beklagten eine grob fahrlässige Unkenntnis.
Schließlich seien die durch den Kläger geltend gemachten Ansprüche auch verwirkt. Insbesondere sei das Zeitmoment erfüllt. Jedenfalls habe der Kläger im Jahr 2003 bei der gebotenen Wahrnehmung seiner Interessen den (vermeintlichen) Verstoß gegen seine Rechte erkennen müssen, was für den Beginn des Zeitmoments ausreiche. Da bei der Verwirkung das weitere Erfordernis des Umstandsmomentes hinzukomme, sei es gerechtfertigt, Verwirkung auch vor Ablauf der 10-jährigen kenntnisunabhängigen Verjährung anzunehmen, sonst käme ihr ohnehin keine eigenständige Bedeutung mehr zu. Vorliegend habe die Beklagte ihr „Thelma-Verfahren“ in einem gemeinsamen dreijährigen Forschungsprojekt offenbart und den Kläger 2006 mit der Bitte um Herstellung von MEMS nach dem „Thelma-Verfahren“ gebeten. Die Beklagte sei sodann Ende 2013 ohne Vorwarnung und ohne den Versuch einer gütlichen Einigung kurz vor Ablauf des Patentschutzes und damit zu einem Zeitpunkt, zu dem der Schaden für die Beklagte bei einer Verurteilung besonders hoch, das Risiko des Patentverlusts aufgrund einer Nichtigerklärung für den Kläger hingegen besonders gering gewesen sei, mit einer Verletzungsklage überzogen worden. Die klägerseits behauptete interne Wissensorganisation sei treuwidrig und könne nicht zu Lasten der Beklagten gehen. Herr E… könne nicht einerseits der Beklagten als Ansprechpartner in Sachen C… benannt und andererseits in Bezug auf die interne Wissensweiterleitung als unzuständig erklärt werden. Andernfalls wäre es dem Kläger möglich, sämtliche technische Details der Vertragspartner zu erfahren, davon zu profitieren, um sodann nach vielen Jahren unter Berufung auf Nichtwissen gegen genau diese technischen Offenbarungen vorzugehen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 28. Mai 2015, Az. 4b O 117/13 abzuweisen.
Der Kläger beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
Er verteidigt das angefochtene Urteil.
Für das durch die Beklagte für den Begriff des „Einstellens“ geforderte subjektiv-finale Element im Sinne eines bewussten Erreichens eines vordefinierten Zielwertes finde sich im Anspruchswortlaut keine Stütze. Da der Anspruch weitere Parameter nicht ausschließe, bedeute dieses Einstellen lediglich, dass Art und Betrag der Schichtspannung durch den jeweiligen Parameter zumindest ursächlich mitbestimmt würden. Der Anspruch stelle dem Fachmann basierend auf den erkannten Wirkzusammenhängen Lösungsmittel bereit, um Art und Betrag der Schichtspannung einer Polysiliziumschicht zu beeinflussen und infolge dessen freistehende Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stünden, die durch diese Parameter zumindest in gewissem Umfang vorbestimmt sei, reproduzierbar herzustellen.
Des Weiteren sei der Begriff „Betrag einer Schichtspannung“ auch nicht im Sinne eines „konkreten Zahlenwertes“ auszulegen. Vielmehr seien Abweichungen der Schichtspannungswerte unbeachtlich, sofern und solange das Ergebnis trotz der Streuung aus Sicht des Fachmanns die Bildung reproduzierbarer mechanischer Spannungswerte in den Mikrostrukturen nicht beeinträchtige. Dieses Verständnis gestatte eine Streubreite, die speziell bei besonders kleinen Spannungsbeträgen relativ groß sein könne.
Entgegen der Auffassung der Beklagten reiche es für eine Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre aus, dass die Parameter Prozessdruck und-temperatur die Schichtspannung – neben anderen Parametern – mitbestimmen. Weder müssten diese ausschließlich maßgeblich sein noch bedürfe es deren Dominanz. Bei den angegriffenen Ausführungsformen werde die Art und der Betrag der Schichtspannung durch den Prozessdruck und die Prozesstemperatur zumindest mitbestimmt.
Zu Recht habe das Landgericht zwischen der Schichtspannung der Polysiliziumschicht und der mechanischen Spannung der Mikrostruktur unterschieden. Bereits der Anspruchswortlaut unterscheide ausdrücklich zwischen der Schichtspannung der abgeschiedenen Polysiliziumschicht einerseits und der mechanischen Spannung der entstehenden freistehenden Mikrostrukturen andererseits. Auch aus technischer Sicht sei dem Fachmann klar, dass es sich nicht um die gleichen Spannungswerte handeln könne. Denn die Spannungsverhältnisse, die in einer auf der spannungsinduzierten Opferschicht aufsitzenden Polysiliziumschicht herrschen, seien andere als die in einer freistehenden Struktur, da auf Letztere aufgrund ihrer individuellen Ausformung und dem nur punktuellen Aufsitzen auf dem Substrat zwingend andere Kräfte wirken würden.
Das Landgericht habe die angegriffenen Ausführungsformen auch zu Recht als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse i.S.v. § 9 Nr. 3 PatG angesehen. Die angegriffenen Ausführungsformen würden bei der Herstellung gemäß dem klagepatentgemäßen Verfahren dadurch geprägt, dass ein besonders niedriger MPa-Wert der Schichtspannung erzeugt werde, der trotz weiterer Maßnahmen wie dem Tempern auch in den freistehenden Mikrostrukturen in einem praktisch relevanten Ausmaß erhalten bleibe. Durch die im „Thelma-Verfahren“ verwendeten hohen Abscheidetemperaturen würden geringe Schichtspannungswerte erzielt, die maßgeblich mitverantwortlich für die minimale Spannung in den Mikrostrukturen der angegriffenen Ausführungsformen seien. Diese sehr geringe Restspannung präge die angegriffenen Ausführungsformen. Weitere Verfahrensschritte wie das Tempern und das Polieren knüpften an die geringen Schichtspannungswerte der angegriffenen Ausführungsformen an, die durch das klagepatentgemäße Verfahren erzeugt worden seien, ohne ihnen diese Charakteristik zu nehmen. Die durch das anspruchsgemäße Verfahren entstehenden Produkte seien auch neu.
Schließlich sei das Landgericht, ohne das rechtliche Gehör der Beklagten zu verletzen, zutreffend davon ausgegangen, dass der Kläger keine positive Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen gehabt habe. Auch falle dem Kläger keine fahrlässige Unkenntnis zur Last. Seine Ansprüche seien daher weder verjährt noch verwirkt.
Mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2015 hat der Kläger seine Klage auf das Klagepatent II erweitert, dessen Einbeziehung er mit Blick auf § 145 PatG für sachdienlich erachtet. Er meint, die angegriffenen Ausführungsformen machten auch von der technischen Lehre der Patentansprüche 1 und 2 des Klagepatents II wortsinngemäß Gebrauch. Er behauptet, bei dem „Thelma-Verfahren“ erfolge die Abscheidung mit einer Abscheiderate von 1.500 nm/min., so dass die Abscheiderate wie von Patentanspruch 1 gefordert mehrere 100 nm/min. betrage. Des Weiteren bestehe die Opferschicht bei dem Thelma-Verfahren auch aus Siliziumdioxid. Schließlich werde die Opferschicht vor dem Aufbringen der Funktionsschicht auch mit einer dünnen CVD-Polysiliziumschicht versehen.
Der Kläger beantragt daher weiter,
I. die Beklagte zu verurteilen,
1. darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte Erzeugnisse, hergestellt mittels eines Verfahrens zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, bei dem eine Opferschicht auf ein Substrat aufgebracht, auf der Opferschicht eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden und schließlich die Opferschicht zumindest teilweise entfernt wird,
zwischen dem 14. Dezember 2005 und dem 17. Dezember 2014 in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,
wenn die Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa und mit einer Abscheiderate von mehreren 100 nm/min abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt werden;
2. dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte Erzeugnisse, hergestellt mittels eines Verfahrens zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, bei dem eine Opferschicht aus Siliziumdioxid auf ein Substrat aufgebracht, auf der Opferschicht eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden und schließlich die Opferschicht zumindest teilweise entfernt wird,
wenn vor der Abscheidung der Polysiliziumschicht die Opferschicht mit einer dünnen CVD-Polysiliziumschicht versehen wird und wenn die nach der dünnen CVD-Polysiliziumschicht abgeschiedene Polysiliziumschicht bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden wird, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozessestemperatur eingestellt werden,
wobei die Auskunftsleistung nach Ziffern I.1. und I.2. folgende Angaben beinhaltet:
c) die Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
3. dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1. und I. 2. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,-zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die zu Ziffer I.1. und I.2. bezeichneten, seit dem 14. Dezember 2005 und bis zum 17. Dezember 2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagte beantragt insoweit,
die Klage abzuweisen.
Sie verweigert ihre Einwilligung in die Klageerweiterung und hält diese nicht für sachdienlich. Zudem lasse sich der mit der Klageerweiterung geltend gemachte Verletzungsvorwurf auch nicht auf Tatsachen stützen, die der Senat seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrundezulegen habe. Die erweiterte Verletzungsklage sei zudem unbegründet. Das Klagepatent II könne bereits keine Verbietungsrechte mehr zu Gunsten des Klägers entfalten, weil es gegen das in Art. II § 8 IntPatÜG verankerte Doppelschutzverbot verstoße. Im Übrigen machten die angegriffenen Ausführungsformen von der durch das Klagepatent II beanspruchten technischen Lehre auch keinen Gebrauch.
Der Kläger tritt diesem Vorbringen entgegen.
Mit Schriftsatz vom 29. Februar 2016 hat der Kläger erklärt, die Klage solle sich nunmehr auch auf die durch die Beklagte nach dem gleichen Verfahren wie die bereits streitgegenständlichen Produkte hergestellten und in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen Beschleunigungssensoren und Gyroskope für den Bereich „Automotive“ erstrecken. Dies hat er im weiteren Verfahren dahingehend konkretisiert, dass es sich um die Produkte mit den Teilenummern AIS328BQ, AIS326DQ (Beschleunigungssensoren) und A3G4250D (Gyroskop) handele. Der Kläger behauptet, er habe mit Vereinbarung vom 12. Februar 2016 eine ursprünglich dem Unternehmen F… für den Bereich „Automotive“ erteilte ausschließliche Lizenz an den beiden Klagepatenten mit dessen Rechtsnachfolgerin, der G…, rückwirkend in eine einfache Lizenz umgewandelt. Die ursprünglich der F… erteilte, ausschließliche Lizenz an den Klagepatenten für den Bereich „Automotive“ sei dieser im Rahmen einer Forschungs- und Entwicklungs-Rahmenvereinbarung vom 7. März 2007 eingeräumt worden, die durch eine weitere Forschungs- und Entwicklungsrahmenvereinbarung vom 31. März 2008 präzisiert worden sei. Aufgrund dieser ex tunc wirkenden, einfachen Lizenzerteilung sei der Kläger folglich aktivlegitimiert und prozessführungsbefugt.
Die Beklagte ist der Einbeziehung des Bereichs „Automotive“ in das vorliegende Verfahren entgegengetreten. Sie hält diese für unzulässig. Der Kläger habe auf etwaige, diesen Sektor betreffende Ansprüche verzichtet. Außerdem verstoße die mit der Einbeziehung dieses Bereichs verbundene Klageerweiterung gegen Treu und Glauben. Ferner lägen auch die Voraussetzungen einer Einbeziehung nach §§ 533, 529 ZPO nicht vor. Insbesondere sei der entsprechende Tatsachenvortrag nicht unstreitig. Die Beklagte bestreite mit Nichtwissen, dass der Kläger prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert sei und dass tatsächlich eine rückwirkende einfache Lizenz bezüglich der Klagepatente zwischen dem Kläger und seinem Lizenznehmer vereinbart worden sei. Schließlich bestreite der Beklagte die Möglichkeit des Eintritts eines Schadens beim Kläger.
Diesem Vorbringen ist der Kläger entgegengetreten.
Der Senat hat Beweis durch Einholung eines Sachverständigengutachtens erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten von H… vom 10. April 2017 (nachfolgend: Gutachten) sowie auf die ergänzende Stellungnahme vom 19. November 2017 (nachfolgend: ergänzende Stellungnahme) sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. Januar 2018 (Bl. 1124 ff. GA) Bezug genommen.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen verwiesen.
II.
Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagte wegen unmittelbarer Verletzung des Klagepatents I zur Unterlassung, zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zum Rückruf sowie zum Schadenersatz verurteilt. Dem Kläger stehen entsprechende Ansprüche aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu. Nachdem der Kläger die Klage in der Berufungsinstanz zulässigerweise auf den Bereich „Automotive“ erweitert hat, war die Beklagte auf der Grundlage des Klagepatents I im tenorierten Umfang (Tenor Buchst. B) zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zum Schadenersatz zu verurteilen. Schließlich kann der Kläger von der Beklagten auch auf der Grundlage des erstmals in der Berufungsinstanz zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Klagepatents II im tenorierten Umfang Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Schadenersatz verlangen (Tenor Buchst. C).
1.
Da die Beklagte den zutreffenden Ausführungen des Landgerichts zur Zuständigkeit im Berufungsverfahren nicht entgegen getreten ist, kann darauf zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich Bezug genommen werden. In Bezug auf das Klagepatent II gilt Entsprechendes.
2.
Das Klagepatent I betrifft ein Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen oder Membranen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen.
Neben der Volumenmikromechanik (bulk micromachining), bei der dreidimensionale Strukturen mittels antisotroper, selektiver Ätzlösungen aus einem Silizium-Wafer herausgeätzt werden, hat die Oberflächenmikromechanik (surface micromachining) immer mehr an Bedeutung gewonnen. Mit dieser Technik können freistehende, bewegliche Mikrostrukturen auf einer Substratoberfläche hergestellt werden. Basis für diese Strukturen sind Sandwichsysteme aus verschiedenen Schichten, die selektiv zueinander geätzt werden können. Nach Strukturierung der oben liegenden Schicht (z. B. Polysilizium) wird die darunter liegende Opferschicht (z. B. Siliziumdioxid) naßchemisch entfernt, so dass freistehende, beispielsweise brücken- oder zungenförmige Strukturen, entstehen (Abs. [0002]). Diesen Ablauf verdeutlichen die nachfolgend eingeblendeten, der Klageschrift entnommenen Figuren.
Als Material für die mechanischen Strukturen wird hauptsächlich polykristallines Silizium (Polysilizium) eingesetzt. Die hierfür erforderlichen Schichtdicken der Polysiliziumschichten liegen im Bereich von einem μm bis hin zu einigen 10 μm (Abs. [0003]).
Polysiliziumschichten finden auch in elektronischen Bauteilen Verwendung. In diesem Fall liegen die erforderlichen Schichtdicken maximal im Bereich von einigen 100 nm. Die Schichten werden in Niederdruck Chemical Vapor Deposition (LPCVD) Reaktoren abgeschieden, wobei derartige Reaktoren jedoch relativ niedrige Schichtabscheideraten von ca. 20 nm/min. aufweisen. Die innerhalb akzeptabler Prozesszeiten zu erreichende Schichtdicke ist daher in diesen Systemen auf etwa 2 μm beschränkt. Für Anwendungsfälle, in denen Schichtdicken bis zu einigen 10 μm erforderlich sind, ist dieses Abscheideverfahren demnach nicht geeignet (Abs. [0004] a. E.).
Ein weiterer Nachteil der in diesen Systemen hergestellten Polysiliziumschichten ist die entstehende mechanische Spannung im Polysilizium. Die in der Mikroelektronik standardmäßig verwendeten Prozesstemperaturen liegen zwischen 630 °C und650 °C. Bei diesen Temperaturen steht die abgeschiedene Polysiliziumschicht immer unter Druckspannung. Für viele Anwendungsbereiche in der Mikromechanik sind jedoch Zugspannungen im Material erwünscht, da beispielsweise Membranen oder Brückenstrukturen im Fall von Druckspannungen Wölbungen ausbilden (Abs. [0005]).
Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung von Polysiliziumschichten mit Zugspannungen erfolgt die Abscheidung des Siliziums bei Temperaturen kleiner als580 °C, wodurch die abgeschiedene Schicht nicht polykristallin, sondern mehr oder weniger amorph ist. Erst eine nachfolgende Temperaturbehandlung bei 900 °C führt zu einer Kristallisation. Die dabei erfolgende Umordnung der Siliziumatome ist mit einer Volumenkontraktion verbunden, die wiederum zu Zugspannungen im Material führt (Abs. [0006] unter Verweis auf H. Guckel et al., 1988, I… workshop, J..., 6-9 June 1988, pp. 96). Findet jedoch nachfolgend eine Temperung bei Temperaturen oberhalb von 1.000 °C statt, so wandeln sich die Zugspannungen wieder in Druckspannungen um (Abs. [0007]).
Ein weiteres Verfahren zur Steuerung der Schichtspannung im LPCVD-Polysilizium zeichnet sich dadurch aus, dass durch die Wahl der Abscheidetemperatur in der Schicht eine Zugspannung (Temperatur ca. 605 °C) oder eine Druckspannung (Temperatur größer 620 °C) erzeugt wird (Abs. [0008] unter Verweis auf K…., Tech. Digest, I… (Transducers 91), San Francisco, 24-27 June 1991, pp. 949).
Diverse Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass die mit den vorstehend beschriebenen Verfahren erzeugten Spannungswerte in der Polysiliziumschicht nur schlecht reproduzierbar sind. Zudem ist die innerhalb vertretbarer Prozesszeiten erreichbare Schichtdicke auf ca. 2 μm begrenzt, so dass diese Verfahren für freistehende Strukturen, die Schichtdicken bis zu einigen 10 μm erfordern, nicht geeignet sind (Abs. [0009]).
Bei einem aus L…, M…, Bd. 16, S. 147 (1973) bekannnten Verfahren zur Herstellung dicker Polysilizium-Schichten (1-15 μm) wird das Polysilizium mittels Gasphasenabscheidung (CVD) bei (im Vergleich zu LPCVD) erhöhtem Druck abgeschieden. Mit diesem Verfahren werden Abscheideraten von 60 – 500 nm/min. erzielt, so dass Polysiliziumschichten mit einer Dicke von 15 μm hergestellt werden können. Es fehlt jedoch an einem Hinweis, in welcher Weise die Schichtspannungen der Polysilizium-Schichten bei der Abscheidung beeinflussbar sind (Abs. [0010] f.).
Vor dem geschilderten Hintergrund liegt dem Klagepatent I die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen oder Membranen anzugeben, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen (Abs. [0011] a. E.; Gutachten, S. 3 oben), wobei das Verfahren hohe Abscheideraten und damit die Abscheidung dicker Siliziumschichten ermöglicht.
Zur Lösung dieser Problemstellung sehen die durch den Kläger geltend gemachten Patentansprüche 1, 3 und 4 eine Kombination der folgenden Merkmale vor:
1. Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente
1.1. Die Bauelemente weisen freistehende Mikrostrukturen auf.
1.1.1. Die freistehenden Mikrostrukturen stehen unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung.
2. Es wird eine Opferschicht auf ein Substrat aufgebracht.
3. Auf der Opferschicht wird eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden.
3.1 Die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht, d. h. Zug- oder Druckspannung, wird über die Höhe des Prozessdruckes eingestellt.
3.1.1. Die Polysiliziumschicht wird bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden.
3.2. Der Betrag der Schichtspannung wird über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt.
3.2.1. Die Höhe der Prozesstemperatur liegt im Bereich zwischen 600 und 1.200°C.
3.2.2. Zur Erzeugung einer hohen Schichtspannung wird eine niedrige Abscheidetemperatur gewählt.
3.2.3. Zur Erzeugung einer geringen Schichtspannung wird eine hohe Abscheidetemperatur gewählt.
4. Schließlich wird die Opferschicht zumindest teilweise entfernt.
5. Als Reaktor wird ein Epitaxie-Reaktor oder ein Polysilizium-Einzelscheibensystem eingesetzt.
3.
Gegenstand des streitgegenständlichen Patentanspruchs ist somit ein Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente, die freistehende Mikrostrukturen aufweisen, welche unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen. Es handelt sich demnach um kein Arbeits-, sondern um ein Herstellungsverfahren, an dessen Ende ein konkretes Erzeugnis als Ergebnis der Durchführung dieses Verfahrens steht. Das eigentliche und finale Ziel der Erfindung des Klagepatents besteht darin, aus dem Fertigungsprozess wiederholbar immer gleiche mikromechanische Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen einer ganz bestimmten Formgebung zu erhalten, wie sie für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck des Bauelements innerhalb einer ins Auge gefassten integrierten Schaltung benötigt werden. Die Gewährleistung einer immer gleichen (im Einzelfall gewünschten) Formgestaltung erspart es dem Hersteller, jedes einzeln hergestellte mikromechanische Bauelement kostenaufwändig auf seine richtige Form zu überprüfen und falsch geformte Bauteile als Ausschuss auszusortieren (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 3, Bl. 1126 GA; vgl. auch Anlage BK 42, S. 2 und 24).
Um das gewünschte Erzeugnis zu erhalten, sind, wie dies auch bereits aus dem Stand der Technik bekannt war (vgl. Abs. [0002] a. E.), drei wesentliche Schritte vorgesehen. Auf ein Substrat wird eine Opferschicht aufgebracht, auf die wiederum eine Polysiliziumschicht abgeschieden wird. Schließlich wird die Opferschicht (beispielsweise nasschemisch) zumindest teilweise wieder entfernt, so dass freistehende Strukturen aus Polysilizium entstehen (Merkmale 2., 3., 4.). Da der streitgegenständliche Patentanspruch somit am Ende des Verfahrens („schließlich“) lediglich die teilweise Entfernung der Opferschicht verlangt, ist klar, dass diese im Übrigen auch bereits vorab entfernt werden oder auch auf dem Substrat verbleiben kann.
Anders als bei vielen im Stand der Technik bekannten Lösungen erfolgt die Abscheidung nicht in einem LPCVD-Reaktor (und damit bei niedrigem Druck, vgl. Abs. [0004] bis [0009]), sondern in einem Epitaxie-Reaktor oder einem Polysilizium-Einzelscheibensystem (Merkmal 5). Die Abscheidung der Polysiliziumschicht erfolgt dementsprechend auch nicht in einem LPCVD-, sondern in einem CVD-Verfahren, welches im Vergleich zum LPCVD-Verfahren einen erhöhten Druck zulässt (vgl. Abs. [0010], Merkmal 3.).
Während der streitgegenständliche Patentanspruch hinsichtlich der Frage, wie genau die Opferschicht auf das Substrat aufgebracht und zumindest teilweise wieder entfernt werden soll (Merkmale 2. und 4.), keine weiteren Vorgaben enthält und die diesbezügliche Gestaltung des Verfahrens somit in das Belieben des Fachmanns stellt, finden sich in Bezug auf das Aufbringen der Polysiliziumschicht in der Merkmalsgruppe 3. konkrete Vorgaben. Die Polysiliziumschicht wird bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa und bei einer Prozesstemperatur im Bereich von 600 °C bis 1.200 °C abgeschieden (Merkmale 3.1.1. und 3.2.1.).
Zwar legt sich der streitgegenständliche Patentanspruch damit weder in Bezug auf den eingesetzten Prozessdruck noch auf die entsprechende Prozesstemperatur konkret fest, sondern beschränkt sich zunächst einmal auf die Vorgabe eines bestimmten Mindestbetrages (Prozessdruck) bzw. eines bestimmten Korridors (Prozesstemperatur). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Fachmann, der üblicherweise den Abschluss eines Studiums einer wissenschaftlichen Hochschule in Physik, Elektrotechnik mit Schwerpunkt Halbleitertechnik bzw. -technologie oder ggf. Chemie besitzt und häufig von physikalisch- bzw. chemisch-technischen Assistenten und Technikern unterstützt wird (Gutachten, S. 1 unten – S. 2 oben), den Prozessdruck und die Prozesstemperatur innerhalb der somit gesetzten Grenzen frei wählen dürfte.
Wie der Fachmann Merkmal 3.1. entnimmt, hängt die Wahl des jeweils zum Einsatz kommenden Prozessdruckes vielmehr von der Art der angestrebten Schichtspannung der Polysiliziumschicht ab, d.h. davon, ob dort eine Zug- oder eine Druckspannung angestrebt wird (Merkmal 3.1., vgl. auch Gutachten, S. 3 unten). Hinsichtlich der Zuordnung einer bestimmten Spannungsart zu einem bestimmten Prozessdruck legt sich Patentanspruch 1 demgegenüber nicht fest. Für dessen Verwirklichung ist es somit unerheblich, ob etwa eine Zugspannung mithilfe eines hohen Prozessdruckes und eine Druckspannung mittels eines niedrigen Prozessdruckes oder umgekehrt eingestellt wird. Soweit Patentanspruch 2 zur Erzeugung einer Druckspannung den Einsatz von Atmosphärendruck als Prozessdruck und zur Erzeugung einer Zugspannung den Einsatz eines Prozessdrucks im Bereich zwischen 2,7*103 und 13,3*103 vorsieht (vgl. auch Figur 2 nebst der zugehörigen Beschreibung in Abs. [0023]), handelt es sich dabei um ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, auf das die Erfindung nicht reduziert werden darf. Es dient vielmehr der Beschreibung von Möglichkeiten der Verwirklichung des Erfindungsgedankens und erlaubt daher grundsätzlich keine einschränkende Auslegung des die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, GRUR 2007, 778, 779f. – Ziehmaschinenzugeinheit; GRUR 2008, 779, 783 – Mehrgangnabe; Senat, Urt. v. 20.01.2011, Az.: I-2 U 92/09, BeckRS 2011, 08600, sowie Urt. v. 11.02.2016, Az.: I-2 U 29/15, BeckRS 2016, 09774).
Bei welcher Prozesstemperatur das Abscheiden der Polysiliziumschicht erfolgt, richtet sich nach dem angestrebten Betrag der Schichtspannung. Zur Erzeugung einer hohen Schichtspannung wird eine niedrige Abscheidetemperatur gewählt, während es zur Erzeugung einer geringen Schichtspannung einer hohen Abscheidetemperatur bedarf (Merkmale 3.2.2. und 3.2.3.). Strebt der Fachmann somit eine hohe Schichtspannung an, wird er eine Abscheidetemperatur wählen, die sich näher an der in Merkmal 3.2.1. genannten Mindesttemperatur von 600 °C bewegt. Für die Erzeugung einer geringen Schichtspannung bedarf es demgegenüber einer eher am Maximalwert von 1.200 °C orientierten Prozesstemperatur, ohne dass sich der streitgegenständliche Patentanspruch konkret festlegt, bei welcher Prozesstemperatur die Spannung als hoch bzw. gering anzusehen ist. Zwar verweist der streitgegenständliche Patentanspruch in Bezug auf den Betrag der Schichtspannung anders als im Hinblick auf deren Art nicht ausdrücklich auf die Polysiliziumschicht, sondern spricht lediglich allgemein von dem „Betrag der Schichtspannung“. Allerdings spricht er den Betrag der Schichtspannung im Zusammenhang mit dem Aufbringen der Polysiliziumschicht an („… dadurch gekennzeichnet, dass die Polysiliziumschicht…, wobei… der Betrag der Schichtspannung)“. Bereits dies verdeutlicht, dass mit dem Betrag der Schichtspannung auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis nur derjenige der Polysiliziumschicht gemeint sein kann.
Bei der Ermittlung des Sinngehalts der Merkmalsgruppe 3. darf der Fachmann deren Stellung im Gesamtgefüge des Patentanspruchs nicht aus dem Auge verlieren. Für die Ermittlung des Schutzbereichs eines Patentanspruchs sind stets dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die Einzelmerkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen (vgl. BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 - Ziehmaschinenzugeinheit I), zu berücksichtigen. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1122 – Palettenbehälter III; BGH, Urt. v. 13.10.2015, Az. X ZR 74/14, BeckRS 2015, 19864; Senat, Urt. v. 11.02.2016, Az.: I-2 U 29/15, BeckRS 2016, 09774).
Davon ausgehend sieht der Fachmann das in den Merkmalsgruppen 2. bis 4. beschriebene Verfahren stets im Zusammenhang mit dem eigentlichen Ziel des beanspruchten Verfahrens, mikromechanische Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen bereitzustellen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen (Merkmalsgruppe 1., vgl. auch die in Abschnitt [0011] a. E.). Der Zusammenhang zwischen der in der Merkmalsgruppe 3. beschriebenen Einstellung von Prozessdruck und -temperatur und der mechanischen Spannung der Mikrostruktur des am Ende des beanspruchten Verfahrens stehenden mikromechanischen Bauelements wird in Abs. [0013] und [0015] wie folgt beschrieben:
„Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird das Polysilizium als Material für die freistehende Mikrostruktur oder Membran bei einem im Vergleich zum LPCVD-Verfahren erhöhten Prozessdruck, d.h. bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa (z.B. 2,7*103 Pa oder Atmosphärendruck) abgeschieden. Durch geeignete Wahl des Prozessdruckes kann die Art der Schichtspannung (d.h. Zug- oder Druckspannung) der Polysiliziumschicht und damit der freistehenden Mikrostruktur oder Membran, eingestellt werden. Der Betrag der Schichtspannung wird durch die Wahl der Prozesstemperatur bestimmt.
[…]
Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass allein durch Variation der Abscheideparameter Druck und Temperatur der Betrag sowie die Art der Schichtspannung von Druckspannung bis Zugspannung reproduzierbar eingestellt werden kann. Damit lassen sich freistehende Mikrostrukturen oder Membranen mit vorgebbaren mechanischen Spannungen reproduzierbar herstellen.“
Erfindungsgemäß geht es somit darum, reproduzierbar (d.h. wiederholbar) bestimmte Spannungsverhältnisse in der freigelegten Mikrostruktur zu erzielen, aus denen eine bestimmte Formgebung der freistehenden Mikrostruktur resultiert, wobei der Weg zu diesem Ziel darin besteht, der Polysiliziumschicht beim Abscheidevorgang durch einen passenden Prozessdruck und eine passende Prozesstemperatur eine bestimmte, geeignete Spannung aufzuprägen, die sich nach der Befreiung der Mikrostruktur aus der Opferschicht in der angestrebten, für die beabsichtigte Formgebung verantwortlichen mechanischen Spannung der freistehenden Mikrostruktur niederschlägt (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 4 oben, Bl. 1127 GA).
Vor diesem Hintergrund ist klar, in welchem Verhältnis die Merkmalsgruppen 3. und 1.1.1. zueinander stehen. Denn bei dem Prozessdruck und der Prozesstemperatur handelt es sich um die entscheidenden Stellschrauben, um reproduzierbar die letztlich angestrebte mechanische Spannung des mikromechanischen Bauelementes zu erzielen. Mit anderen Worten soll die Form der freistehenden Mikrostruktur (und – dafür ursächlich – die vorherrschende Spannung in der „befreiten“ Mikrostruktur) dadurch kontrolliert werden, dass der Polysiliziumschicht im Zuge ihres Abscheidevorgangs ganz bestimmte Spannungsverhältnisse eingeprägt werden, wobei die Art der Schichtspannung (Zugspannung oder Druckspannung) über die Höhe des Prozessdruckes beim Abscheiden der Polysiliziumschicht eingestellt und der zahlenmäßige Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur beim Abscheiden der Polysiliziumschicht reguliert wird (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 3 unten – S. 4 oben, Bl. 1127 GA). Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Prozesstemperatur keinerlei Einfluss auf die Art der Spannung haben kann. Bewegt sich die Spannung um den Wert Null, kann es vielmehr ggf. bereits bei geringfügigen Prozessänderungen zu einem Wechsel der Spannungsart kommen (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 5 oben, Bl. 1128 GA). Dies ändert jedoch nichts daran, dass es sich bei dem Prozessdruck um den für die Einstellung der Art der Schichtspannung entscheidenden Parameter handelt. Zusammengefasst sind der Prozessdruck und die Prozesstemperatur bei der Durchführung des in den Merkmalsgruppen 2. bis 4. im Einzelnen beschriebenen Verfahrens so zu wählen, dass am Ende des Prozesses ein Bauteil steht, dessen mechanische Spannung vorgebbar und damit letztlich vordefinierbar ist. Nach Ablauf des Herstellungsprozesses liegen somit freistehende Mikrostrukturen vor, die eine definierte gewünschte Spannung aufweisen, wie sie für die jeweils vorgesehene Anwendung des jeweiligen mikromechanischen Systems benötigt werden (Gutachten, S. 3 unten).
Zu Recht ist das Landgericht in diesem Zusammenhang davon ausgegangen, dass die vorgebbare mechanische Spannung des Bauteils nicht zwingend hinsichtlich ihrer Art und ihres Betrages identisch mit der in der Merkmalsgruppe 3. genannten Schichtspannung sein muss (vgl. auch Anlage FBD BK 42, S. 28, Ziff. 83). Vielmehr differenziert der streitgegenständliche Patentanspruch bereits nach seinem Wortlaut ausdrücklich zwischen der Schichtspannung der Polysiliziumschicht (Merkmalsgruppe 3.) und der mechanischen Spannung der freistehenden Mikrostrukturen. Eine solche Differenzierung erscheint auch unter funktionalen Gesichtspunkten geboten, da sich die Spannung unstreitig bereits dadurch ändern kann, dass die Opferschicht zumindest teilweise entfernt und dadurch die bisher in der Polysiliziumschicht „gefangene“ Mikrostruktur „befreit“ wird (so auch Gutachten, S. 4 Mitte, Ziff. b.3); Prot. der mV v. 18.08.2018, S. 3 Mitte, Bl. 1126 GA; Anlage FBD BK 42, S. 31, Ziff. 93). Der in Abs. [0025] zu findende Hinweis, nach der nasschemischen Ätzung entstünden freitragende Strukturen, welche die Spannungswerte der Polysiliziumschicht aufweisen, bezieht sich demgegenüber auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, auf welches die beanspruchte technische Lehre – wie der Senat bereits ausgeführt hat – mangels einer entsprechenden Vorgabe im Patentanspruch nicht reduziert werden darf. Soweit das Klagepatent in Abs. [0013] davon spricht, durch eine geeignete Wahl des Prozessdruckes der Polysiliziumschicht könne die Art der Schichtspannung der freistehenden Mikrostruktur oder Membran eingestellt werden, folgt daraus nichts anderes. Denn dies bedeutet zunächst einmal nur, dass es sich bei dem Prozessdruck der Polysiliziumschicht um die entscheidende Stellschraube handelt, um die Art der Spannung der Mikrostruktur festzulegen, ohne dass es dafür zwingend einer Identität beider Spannungen bedürfte. Dies gilt umso mehr, als sich ein entsprechender Hinweis in Bezug auf den Betrag der Spannung nicht findet. Der lediglich pauschal gehaltenen Feststellung des Bundespatentgerichts in seinem Zwischenbescheid vom 3. Dezember 2015, unter Einbeziehung der Beschreibung des Klagepatents sei nicht von einer Differenzierung zwischen der „vorgebbaren mechanischen Spannung“ und den in der Merkmalsgruppe 3. genannten „Schichtspannungen“ auszugehen (vgl. Anlage BB 6, S. 1), vermag der Senat vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen nicht zu folgen.
Das fehlende Identitätserfordernis bedeutet allerdings nicht, dass die in Merkmal 1.1.1. genannte mechanische Spannung der freistehenden Mikrostrukturen unabhängig von der Schichtspannung der Polysiliziumschicht wäre. Vielmehr handelt es sich – wie bereits ausgeführt – bei dem diese Schichtspannung prägenden Prozessdruck und der Prozesstemperatur um die entscheidenden Stellschrauben, um die Reproduzierbarkeit der für das mikromechanische Bauelement vorgegebenen mechanischen Spannung zu gewährleisten. Die vorgegebene mechanische Spannung des mikromechanischen Bauelements muss dementsprechend ursächlich durch die in der Merkmalsgruppe 3. im Einzelnen beschriebene Einstellung des Prozessdruckes und der Prozesstemperatur erzielt werden.
Obwohl der streitgegenständliche Patentanspruch demnach den Parametern Druck und Temperatur eine besondere Bedeutung zumisst, folgt daraus nicht, dass bei dem beanspruchten Verfahren weitere, Art und Betrag der Schichtspannung beeinflussende Parameter, wie etwa die Schichtdicke, außer Betracht bleiben dürfen (so auch Gutachten, S. 4, Abschn. B, Ziff. b.2) Einleitung sowie Ziff. b.4); Prot. der mV. v. 18.01.2018, S. 5, Bl. 1128 GA; Anlage FBD BK 42, S. 32, Ziff. 95). Wie das Bundespatentgericht, dessen Ausführungen der Senat als fachkundige Stellungnahme zu berücksichtigen hat, zutreffend ausgeführt hat, ist dem Fachmann die Komplexität und damit auch die Vielzahl der bei einem CVD-Verfahren zu beachtenden Parameter bekannt (vgl. Anlage BB 6, Seite 2 Mitte). Soweit diese die Art und den Betrag der Schichtspannung beeinflussen, sind sie mithin bei der Konzeption des beanspruchten Verfahrens, d.h. bei der Festlegung des entsprechenden Prozessdruckes und der Prozesstemperatur, zu berücksichtigen (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 12 unten, Bl. 1135 GA). Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Art und der Betrag der Schichtspannung letztlich gleichwohl über die Stellschrauben Prozesstemperatur und Prozessdruck eingestellt werden.
Der Auffassung der Beklagten, es bedürfe in diesem Zusammenhang stets eines aktiven Einstellens des Prozessdruckes und der Prozesstemperatur im Sinne einer aktiven Beeinflussung des Verfahrens in Abhängigkeit von den jeweils gerade bei der Herstellung des konkreten Bauteils herrschenden Rahmenbedingungen (im Sinne eines aktiven Regelns), vermag der Senat nicht zu folgen (so auch Gutachten, S. 4 oben, Abschn. B, Ziff. b.2) a.E.; Anlage FBD BK 42, S. 30f., Ziff. 91f.). Zwar fordert der streitgegenständliche Patentanspruch ein „Einstellen“ der entsprechenden Parameter. Ein Solches liegt allerdings auch dann vor, wenn zur Erzielung einer vorgebbaren mechanischen Spannung einmalig ein entsprechender Prozessdruck und eine entsprechende Prozesstemperatur gewählt werden, bei denen sodann die (reproduzierbare) Herstellung des entsprechenden Bauteils stattfindet. Auch dann handelt es sich im Übrigen um ein „aktives Einstellen“ der genannten Parameter, so dass sich der Senat mit dieser Auffassung auch nicht in Widerspruch zu den Ausführungen des Bundespatentgerichts (vgl. Anlage BB 6, S. 2, zweiter Absatz) setzt. An einem solchen (aktiven) Einstellen fehlt es nur dann, wenn die Herstellung der mikromechanischen Bauteile unter einem beliebigen Prozessdruck und/oder einer beliebigen Prozesstemperatur erfolgt, ohne dass diese (zumindest bei der Einrichtung der Produktionsstrecke) ausgehend von der angestrebten mechanischen Spannung der freistehenden Mikrostruktur ausgewählt werden.
Auch der durch die Beklagte zitierte Stand der Technik rechtfertigt keine andere Bewertung. Die Schrift „N…“ (EP 0 413 041 B1, vgl. Anlage FBD B 14) kann bei der Auslegung des streitgegenständlichen Patentanspruchs bereits deshalb keine Berücksichtigung finden, weil sie weder in der Patentbeschreibung des Klagepatents I noch auf dessen Deckblatt erwähnt ist (BGH, GRUR 1991, 811, 813 f. – Falzmaschine; Urt. v. 29.07.2014, Az.: X ZR 5/13, BeckRS 2014, 17436; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschnitt A, Rz. 56). Soweit die Beklagte weiterhin auf die in Abs. [0010] f. der Klagepatentbeschreibung gewürdigte Schrift „L…“ verweist, kritisiert das Klagepatent zwar, dass sich dort kein Hinweis finde, in welcher Weise die Schichtspannungen bei der Abscheidung beeinflussbar seien (Abs. [0011] f.). Allein daraus, dass der streitgegenständliche Patentanspruch mit dem Prozessdruck und der Prozesstemperatur zwei solche Parameter nennt, lässt sich jedoch nicht das Erfordernis einer aktiven Beeinflussung dieser Parameter im Sinne einer permanenten Überwachung und Regelung herleiten. Auch bei einem einmaligen initiativen Einstellen der Produktionsanlage erfolgen vielmehr eine (aktive) Beeinflussung und damit eine (aktive) Einstellung dieser Parameter. Der auf dem Deckblatt genannten und damit im Rahmen der Auslegung des Klagepatents zu berücksichtigenden US-A-4 897 360 (vgl. Anlage FBD BK 11a) lässt sich demgegenüber nur entnehmen, dass es sich bei dem Tempern um den maßgeblichen Faktor handelt, um ein gewünschtes Spannungsergebnis zu erzielen. Dem entsprechen nach der durch den streitgegenständlichen Patentanspruch beanspruchten technischen Lehre der Prozessdruck und die Prozesstemperatur. Rückschlüsse auf die Frage des Umfangs des „Einstellens“ lassen sich daraus nicht ziehen.
Entgegen der Auffassung der Beklagten lässt sich auch aus der das Klagepatent II betreffenden Erteilungsakte kein Argument für ein abweichendes Ergebnis herleiten. Zum einen handelt es sich bei der Erteilungsakte von vornherein um kein zulässiges Auslegungsmaterial, weil sie in Art. 64 EPÜ nicht erwähnt und auch nicht allgemein veröffentlicht ist (vgl. BGH, GRUR 2016, 257, 259 – Glasfasern II; BGH, GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung; BGH, GRUR 2002, 511, 513 f. – Kunststoffrohrteil; Senat, GRUR-RR 2014, 185, 196 – WC-Sitzgelenk; GRUR 2015, 875, 876 – Rotorelemente; Kühnen, GRUR 2012, 664; Schulte/Rinken, Patentrecht, 10. Aufl., § 14 Rz. 54). Zwar kann die Erteilungsakte gleichwohl Anhaltspunkte dafür geben, was ein bestimmter Begriff der Patentschrift besagt. Insofern können Äußerungen des Patentinhabers während des Erteilungsverfahrens ein Indiz dafür sein, wie der Fachmann das betreffende Merkmal begreift (vgl. Senat, Urt. v. 05.03.2015, Az.: I-2 U 16/14, BeckRS 2015, 06723; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Rz. 76). Hier kommt jedoch hinzu, dass die entsprechenden Äußerungen, auf die sich die Beklagte bezieht, nicht das Klagepatent I, sondern das Klagepatent II betreffen. Mögen die Schutzrechte auch parallel sein, so ist jedes Schutzrecht doch aus sich selbst heraus unter Heranziehung von dessen Beschreibung und Zeichnungen auszulegen (vgl. Senat, InstGE 10, 248 – Occluder). Vor diesem Hintergrund ist nicht auszuschließen, dass der Fachmann bei der Auslegung beider Schutzrechte trotz ihrer Parallelität möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangt. Letztlich kann dies jedoch sogar offenbleiben. Denn jedenfalls hat der Kläger in dem das Klagepatent II betreffenden Erteilungsverfahren lediglich betont, dass gerade die Art und Weise der Einstellung des Spannungsvorzeichens für die Bereitstellung einer vorgebbaren Spannung der Mikrostrukturen unerlässlich sei. Auf ein aktives Einstellen im Sinne eines permanenten Regelns legt sich der Kläger demgegenüber im Rahmen der durch die Beklagte herangezogenen Äußerung nicht fest.
Solange die in der Merkmalsgruppe 3. genannten Parameter die entscheidenden Stellschrauben zur Festlegung der Spannung der Polysiliziumschicht und damit (zumindest mittelbar) auch der mechanischen Spannung der freistehenden Mikrostrukturen sind, steht es einer Verwirklichung der beanspruchten Lehre auch nicht entgegen, wenn bei der Herstellung der mikromechanischen Bauelemente weitere, im streitgegenständlichen Patentanspruch nicht ausdrücklich genannte Bearbeitungsschritte zum Einsatz kommen. Dass dem so ist, erschließt sich bereits aus den Unteransprüchen 6 und 9. So sieht Unteranspruch 9 vor, dass oberhalb und/oder unterhalb der Polysiliziumschicht weitere Schichten mit hohen inneren Zugspannungen aufgebracht werden (vgl. auch Abs. [0019]). Nach Unteranspruch 6 soll demgegenüber auf den als Substrat verwendeten Siliziumwafer zunächst eine dünne LPCVD-Polysiliziumschicht abgeschieden werden. Davon ausgehend ist dem Fachmann klar, dass der streitgegenständliche Patentanspruch zwar nicht so zu verstehen sein kann, dass dieser beliebige weitere Bearbeitungsschritte zulässt. Derartige weitere Bearbeitungsschritte sind jedoch so lange unschädlich, wie die letztlich zu erzielende mechanische Spannung der freistehenden Mikrostrukturen noch auf der in der Merkmalsgruppe 3. beschriebenen Einstellung der Art und des Betrages der Schichtspannung der Polysiliziumschicht beruht, so dass die mechanische Spannung der mikromechanischen Bauelemente vorgebbar und damit letztlich über die in der Merkmalsgruppe 3. im einzelnen beschriebene Einstellung der Art und des Betrages der Schichtspannung der Polysiliziumschicht reproduzierbar ist.
Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann es sich auch bei einem Tempern um einen solchen zusätzlichen, weiteren Schritt handeln. Der Fachmann entnimmt weder dem streitgegenständlichen Patentanspruch noch der Klagepatentbeschreibung einen Hinweis darauf, dass sich das Klagepatent gerade von solchen Verfahren, bei denen ein Tempern zum Einsatz kommt, abgrenzen will. An dem in Abs. [0006] f. erörterten Verfahren kritisiert das Klagepatent nicht das Tempern an sich, sondern lediglich die schlechte Reproduzierbarkeit der Spannungswerte in der Polysiliziumschicht und die innerhalb vertretbarer Prozesszeiten erreichbare geringe Schichtdicke (vgl. Abs. [0009]). Auch wenn das Klagepatent I in Abs. [0005] Zugspannungen als vorteilhaft bezeichnet und das Tempern nach Abs. [0007] oberhalb einer Temperatur von1.000 °C zu einer Druckspannung führt, legt sich der streitgegenständliche Patentanspruch weder in Bezug auf die Polysiliziumschicht noch im Hinblick auf die freistehenden Mikrostrukturen auf eine bestimmte Art der Spannung fest. Dementsprechend lassen auch diese Hinweise nicht den Schluss zu, das Klagepatent schließe ein Tempern von vornherein aus.
4.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Senat davon überzeugt, dass die Beklagte bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen durch das „Thelma-Verfahren“ von der technischen Lehre des Klagepatents I wortsinngemäß Gebrauch macht.
a)Unstreitig wird bei diesem Verfahren eine Opferschicht aus Siliziumoxid auf ein Siliziumsubstrat aufgebracht und sodann unter Epitaxie-Bedingungen eine Polysiliziumschicht abgeschieden, wobei es sich bei derartigen Epitaxie-Verfahren um spezielle Gasphasenabscheidungs-Verfahren (CVD) handelt. Da die Beklagte auch nicht in Abrede gestellt hat, dass die Opferschicht am Ende zumindest teilweise entfernt wird, lässt sich die Verwirklichung der Merkmale 2., 3., 4. und 5. ohne Weiteres feststellen. Zudem hat die Beklagte auch nicht bestritten, dass es sich bei den mittels des „Thelma-Verfahrens“ hergestellten Erzeugnissen um mikromechanische Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen handelt, so dass auch die Merkmale 1. und 1.1. verwirklicht sind.
b)
Des Weiteren hat die Beklagte eingeräumt, dass die Abscheidung bei dem durch sie eingesetzten „Thelma-Verfahren“ unter Atmosphärendruck erfolgt, hinsichtlich dessen die Klagepatentschrift in Abschnitt [0013] ausdrücklich klarstellt, dass dieser wie von Merkmal 3.1.1. gefordert mehrere 100 MPa beträgt. Schließlich steht es zwischen den Parteien auch nicht im Streit, dass die Abscheidung der Polysiliziumschicht bei Prozesstemperaturen im Bereich von 600 °C bis 1.200 °C erfolgt (Merkmal 3.2.1.).
c)
Bei dem durch die Beklagte zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen eingesetzten „Thelma-Verfahren“ werden schließlich auch die Art und der Betrag der Schichtspannung, wie in der Merkmalsgruppe 3. beschrieben, über den Prozessdruck und die Prozesstemperatur eingestellt, wodurch die freistehenden Mikrostrukturen unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen (Merkmal 1.1.1.).
Zwar hat der Kläger in Bezug auf das „Thelma-Verfahren“ keine eigenen Untersuchungen vorgelegt, sondern sich darauf beschränkt, die durch die Beklagte in ihrer Klageerwiderung genannten Werte zu bestreiten. Ein solches Bestreiten ist unerheblich. Hat sich der Beklagte im Rahmen des Bestreitens des Verletzungsvorwurfs konkret dazu erklärt, ob und gegebenenfalls welches Anspruchsmerkmal von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht sein soll, hat der Kläger seine Verletzungsbehauptung weiter auszuführen, d.h. er muss darlegen, aufgrund welcher Untersuchungen er zu welchen, die Patentverletzung bestätigenden Ergebnissen gelangt ist (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschnitt E, Rz. 147 a. E.). Äußert er sich demgegenüber, wie hier, zu dieser Frage nicht, kommt eine Feststellung des Verletzungstatbestandes und damit eine Verurteilung des Beklagten nur in Betracht, wenn sich bereits anhand der durch den Beklagten behaupteten Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform eine Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre feststellen lässt. Dies ist hier der Fall.
Die Beklagte hat sich in ihrer Klageerwiderung zu den bei der Herstellung einiger der angegriffenen Ausführungsformen eingesetzten Parametern wie folgt erklärt (Markierungen durch den Senat), wobei auch die Beklagte nicht behauptet, dass sich die bei den übrigen angegriffenen Ausführungsformen eingesetzten Parameter hiervon wesentlich unterscheiden. Diese Darlegungen hat sich der Kläger jedenfalls hilfsweise zu Eigen gemacht:
Wie der gerichtliche Sachverständige im Rahmen seiner Anhörung davon ausgehend im Einzelnen erläutert hat, handelt es sich bei dem eingesetzten Druck und der eingesetzten Temperatur zwangsläufig um Parameter, die die Schichtspannung und damit letztlich auch die Spannung in den nach Entfernung der Opferschicht freistehenden Mikrostrukturen maßgeblich beeinflussen, so dass die Beklagte bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen zwangsläufig von der technischen Lehre des Klagepatents I Gebrauch macht (Prot. der mV Verhandlung vom 18.01.2018, S. 18, Bl. 1139 GA). Dass der stets eingesetzte Atmosphärendruck bei dem Produkt „Accel-1“ zu einer Druckspannung und bei den übrigen Produkten zu einer Zugspannung geführt hat, steht dem ebenso wenig entgegen wie die bei einer identischen Abscheidetemperatur (1.185 °C bzw. 1.190 °C) teilweise variierenden Beträge der Spannung.
Bei der Abscheidung einer Polysiliziumschicht auf eine Siliziumschicht unter Atmosphärendruck, wie sie bei dem „Thelma-Verfahren“ erfolgt, wird der Polysiliziumschicht zunächst eine Druckspannung eingeprägt (vgl. Abs. [0013] der Klagepatentbeschreibung). Mit zunehmendem Abstand schwindet diese Prägung mehr und mehr, d.h. die Druckspannung wird in der aufgewachsenen Polysiliziumschicht zunehmend schwächer und geht in der aufwachsenden Schicht bei einer bestimmten Schichtdicke in eine Zugspannung über (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 7f., Bl. 1130f. GA; Schriftsatz der Kläger vom 21. April 2015, Bl. 222 GA). Damit in Einklang weist das Produkt „Accel-1“ bei einer Schichtdicke von 15 µm eine Druckspannung auf, während bei den übrigen Produkten, bei denen die Schichtdicke 22 bis 24 µm beträgt, bereits eine Zugspannung vorliegt. Auch wenn bei den betreffenden Produkten damit lediglich die Schichtdicke und – möglicherweise – die Abscheiderate variiert (Prot. der mV v. 18.01.2017, S. 8, Bl. 1131 GA), lässt dies entgegen der Auffassung der Beklagten nicht den Schluss zu, die Einstellung der Art der Schichtspannung erfolge bei dem eingesetzten „Thelma-Verfahren“ ausschließlich über die Schichtdicke und nicht (auch) über den Prozessdruck. Eine solche, diesen Erwägungen zugrundeliegende produktübergreifende Betrachtung ist nicht zulässig. Vielmehr konzipiert der Fachmann ausgehend von der angestrebten Schichtspannung stets ein Gesamtsystem, das zwangsläufig neben der jeweiligen Schichtdicke (vgl. Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 12 unten, Bl. 1135 GA) auch den jeweiligen Prozessdruck berücksichtigt, der damit (ggf. neben weiteren Faktoren) letztlich der Einstellung der Art der Schichtspannung (und damit im Ergebnis auch derjenigen der freistehenden Mikrostruktur) dient. Bezogen auf das „Thelma-Verfahren“ ist es somit der Atmosphärendruck, der unter Berücksichtigung der für die Art der Spannung ebenfalls stets relevanten Schichtdicke, letztlich zu der gewünschten Art der Schichtspannung und damit im Ergebnis jeweils auch zu der avisierten Oberflächenpannung des konkreten Bauteils führt.
Im Hinblick auf die Prozesstemperatur gilt Vergleichbares. Dass die in der vorstehend eingeblendeten Tabelle für den Zeitpunkt unmittelbar nach der Abscheidung genannten Spannungen hinsichtlich einzelner Produkte um 0,95 MPa variieren, steht der Einstellung eines bestimmten Betrages der Schichtspannung über die Prozesstemperatur nicht entgegen. Wie der Sachverständige H… im Rahmen seiner Anhörung nachvollziehbar erläutert hat, bewegt sich die Beklagte im Rahmen des „Thelma-Verfahrens“ dicht am spannungsfreien Zustand. Die unterschiedlichen Spannungswerte seien Toleranzen, die aufgrund der statistischen Natur der Abscheidung und aufgrund von Unterschieden von Charge zu Charge auftreten (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 9, Bl. 1132 GA). Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass daran zu zweifeln, dass die Beklagte bewusst eine Abscheidetemperatur zwischen 1.185 °C und 1.190 °C einsetzt, um letztlich den gewünschten (nahezu) spannungsfreien Zustand beim Endprodukt zu erreichen (vgl. auch Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 7 unten, Bl. 1130 GA).
Dass sich die Schichtspannung nach dem Abscheiden durch das bei dem „Thelma-Verfahren“ unstreitig zum Einsatz kommende Tempern erhöht, lässt den für eine Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents unabdingbaren Zusammenhang zwischen der Einstellung der Art und des Betrages der Schichtspannung über den Prozessdruck und die Prozesstemperatur und der mechanischen Spannung der freistehenden Mikrostruktur nicht entfallen.
Ein solcher Temperprozess, den das erfindungsgemäße Verfahren, wie der Senat bereits im Einzelnen ausgeführt hat, nicht von vornherein ausschließt, wird vorwiegend dazu verwendet, nicht im thermodynamischen Gleichgewicht abgeschiedene Schichten oder Schichtsysteme näher an das thermodynamische Gleichgewicht zu bringen, wozu im Allgemeinen eine Auslagerung bei deutlich über den für die Herstellung eingesetzten Temperaturen genutzt wird (Gutachten, S. 6, Abschn. B, Ziff. b 2.2); Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 9, Bl. 1132 GA). Wird – wie hier – bei hohen Temperaturen und bei hohem Druck abgeschieden, können nur noch marginale Veränderungen auftreten (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 9f., Bl. 1132f. GA; ergänzende Stellungnahme, S. 2 Mitte), wobei sich die aus der vorstehend eingeblendeten Tabelle für die einzelnen Produkte ersichtlichen Spannungswerte vor und nach dem Tempern im Rahmen dessen halten, was der Durchschnittsfachmann erwarten würde. Es handelt sich aus Sicht des Fachmanns daher nur um sehr kleine Änderungen (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 11, Bl. 1134 GA). Davon, dass das Tempern und nicht die Abscheidetemperatur und der Druck, wie der Privatgutachter der Beklagten meint, den Spannungszustand des Polysiliziums bestimmt (Anlage FBD BK 42, Ziff. 105.), kann dementsprechend keine Rede sein. Durch das Tempern wird das System vielmehr lediglich näher an das thermodynamische Gleichgewicht gebracht, ohne dass die im Wege der Abscheidung erzielten Spannungswerte entscheidend verändert werden; der nach dem Tempern entstehende Spannungsbetrag wird demnach tatsächlich maßgeblich von dem im Rahmen der Abscheidung erzielten Wert geprägt (vgl. auch Gutachten, S. 6 unten – S. 7 oben, Ziff. b.2.4.). Die Abscheidungsbedingungen sind somit trotz des Temperns nach wie vor der bestimmende Parameter (ergänzende Stellungnahme, S. 3 oben).
Schließlich steht auch die im „Thelma-Verfahren“ nach dem Vortrag der Beklagten vor dem Tempern durchgeführte chemisch-mechanische Polierung (CMP) einer Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre nicht entgegen. Zweck eines solchen chemisch-mechanischen Polierens ist es, eine durch große Kristalle hervorgerufene Oberflächenrauigkeit zu beseitigen (Gutachten, Abschn. B, Ziff. b.3; Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 11, Bl. 1134 GA). Erfolgt die Polierung wie bei dem „Thelma-Verfahren“ chemisch-mechanisch, ist die lediglich im Nano- oder im Subnanometerbereich liegende mechanische Belastung der Oberfläche praktisch gleich Null (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 12, Bl. 1135 GA) und hat dementsprechend von vornherein keinen relevanten Einfluss auf die Art und den Betrag der Schichtspannung. Letztlich kann dies jedoch sogar dahinstehen. Denn der Fachmann, der weiß, dass die abgeschiedene Schicht einer derartigen Polierung unterzogen werden soll, wird die Schichtdicke bereits von vornherein um die abzutragende Schicht erhöhen und durch die Einstellung der Spannung im Abscheideprozess nach der Politur berücksichtigen (Gutachten, Abschn. B, Ziff. b.3.; Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 12, Bl. 1135 GA).
5.
Bei den angegriffenen Ausführungsformen handelt es sich um unmittelbare Verfahrenserzeugnisse.
a)
Nach Art. 64 Abs. 2 EPÜ bzw. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG erstreckt sich der Patentschutz auf die durch ein Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse, wenn Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren ist. Hintergrund der in den besagten Vorschriften enthaltenen Regelung ist die Vorstellung des Gesetzgebers, dass der Inhaber eines Verfahrenspatents den ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung nicht in angemessener Weise ausschöpfen kann, wenn ihm nicht auch der Handel mit den durch das Verfahren unmittelbar hervorgebrachten Erzeugnissen vorbehalten bleibt (OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.01.2010, Az.: I-2 U 125/08, BeckRS 2010, 15664; LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 84 – Videosignal-Codierung I, m. w. Nachw.).
Eine „Unmittelbarkeit" zwischen Verfahren und Erzeugnis im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG ist zunächst und ohne Weiteres dann zu bejahen, wenn es sich bei dem angegriffenen Produkt um einen Gegenstand handelt, der mit Abschluss des allerletzten Schritts des geschützten Verfahrens erhalten wird (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.01.2010, Az.: I-2 U 125/08, BeckRS 2010, 15664; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 - SMD-Widerstand; Benkard/Scharen, Patentgesetz, 11. Aufl., § 9 PatG Rz. 55; Schulte/Rinken, Patentgesetz, 10. Aufl., § 9 PatG, Rz. 102). Das patentierte Verfahren muss allerdings nicht in jedem Fall der allerletzte Schritt in der zum angegriffenen Produkt führenden Herstellungskette sein. Losgelöst von der vorstehenden, rein zeitlich-chronologischen Betrachtung ist eine „Unmittelbarkeit" nach zutreffender Auffassung vielmehr auch dann gegeben, wenn sich das angegriffene Erzeugnis zwar nicht als Resultat des zeitlich letzten Verfahrensschritts darstellt, sondern als ein Zwischenprodukt, das im Anschluss an das patentgeschützte Verfahren weiteren Behandlungsmaßnahmen unterzogen worden ist, sofern das patentierte Verfahren zur Hervorbringung des Erzeugnisses bestimmungsgemäß und nach der Verkehrsanschauung wesentlich beigetragen hat und das durch die Erfindung geschaffene Erzeugnis seine charakteristischen Eigenschaften und seine Selbständigkeit durch die weiteren Behandlungsschritte nicht eingebüßt hat (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.01.2010, Az.: I-2 U 125/08, BeckRS 2010, 15664; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand; LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 31, 37 – Halbleiterbauelement; LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 87 – Videosignal-Codierung I; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rz. 55; Schulte/Rinken, a.a.O., § 9 PatG Rz. 108 m.w.N.; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschn. A, Rz. 315).
Davon ausgehend stellen die angegriffenen Ausführungsformen unmittelbare Verfahrenserzeugnisse dar. Weder H… noch der Privatgutachter (vgl. Anlage FBD BK 42, S. 35, Ziff. 108., ergänzende Stellungnahme, S. 3 oben) gehen aufgrund der erst nachträglichen (teilweisen) Entfernung der Opferschicht davon aus, dass bereits vor dem Tempern ein fertiges Produkt vorliegt. Der letzte Schritt des beanspruchten Verfahrens wird somit erst nach dem Tempern realisiert. Dementsprechend handelt es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um Gegenstände, die mit Abschluss des allerletzten Schritts des geschützten Verfahrens erhalten werden. Dem Unmittelbarkeitserfordernis ist somit Genüge getan. Zwar richtet sich die Klage gegen einzelne Komponenten von mikromechanischen Bauteilen in Gestalt von Beschleunigungssensoren und Gyroskopen. Dass die mikromechanischen Bauelemente jedoch nach dem Tempern und der Entfernung der Opferschicht derart verändert werden, dass sie ihre charakteristischen Eigenschaften verlieren, indem insbesondere die mechanische Spannung der freistehenden Mikrostrukturen verändert wird, ist weder hinreichend vorgetragen noch ersichtlich.
6.
Für die Anwendung der in § 139 Abs. 3 PatG verankerten Beweislastumkehr ist zumindest im Hinblick auf das Klagepatent I kein Raum. Die Vorschrift setzt voraus, dass Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses ist. Vorliegend macht der Kläger im Hauptantrag eine Kombination der Patentansprüche 1, 3 und 4 geltend. Dass das dort beanspruchte Verfahren zu einem neuen Erzeugnis führt, behauptet selbst der Kläger nicht. Vielmehr beruft er sich im Zusammenhang mit der Erörterung der Voraussetzungen von § 139 Abs. 3 PatG ausschließlich auf Patentanspruch 6, den er lediglich im Wege eines „insbesondere, wenn“-Antrages und damit hilfsweise geltend macht. Patentanspruch 6 sieht vor, dass auf die Oxidschicht zunächst eine dünne LPCVD-Polysiliziumschicht abgeschieden wird, wobei nach dem Vortrag des Klägers im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents derartige mikroelektronische Bauelemente unbekannt gewesen seien. Auf Bauelemente mit einer solchen zusätzlichen LPCVD-Polysiliziumschicht ist der das Klagepatent I betreffende streitgegenständliche Anspruch jedoch nicht (nur) gerichtet, so dass der Anwendungsbereich von § 139 Abs. 3 PatG hier von vornherein nicht eröffnet ist.
7.
Die auf eine Verletzung des Klagepatents I gestützten Ansprüche des Klägers sind auch nicht (zumindest teilweise) verjährt.
Auf Ansprüche, die erst nach dem 1. Januar 2002 entstanden sind, weil die Benutzungshandlung erst nach diesem Datum stattgefunden hat, sind die durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz vom 26. November 2001 eingeführten Verjährungsregelungen anzuwenden. Danach verjähren Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung drei Jahre nach Anspruchsentstehung und Kenntniserlangung bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis des Gläubigers von den anspruchsbegründenden Tatsachen und der Person des Schuldners, wobei die Frist mit dem Schluss des Jahres beginnt, in dem beides eingetreten ist (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 141 S. 1 PatG i.V.m.§§ 195, 199 Abs. 1 BGB), spätestens aber 10 Jahre ab Anspruchsentstehung (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 141 S. 1 PatG i.V.m. § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB). Für den Anspruch auf Schadensersatz gilt gleiches, jedoch läuft hier zusätzlich eine absolute 30-jährige Verjährungsfrist von der Verletzungshandlung an (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 141 S. 1 PatG i.V.m. §§ 195, 199 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 und 3 BGB).
In Bezug auf Ansprüche, die vor dem 1. Januar 2002 entstanden sind, weil die Benutzung vor dem 1. Januar 2002 stattgefunden hat, gilt: Ansprüche, die am 1. Januar 2002 nach altem Recht verjährt waren, bleiben verjährt (Art. 229 § 6 Abs. 1 S. 1 EGBGB). Nach altem Recht ist auf alle Ansprüche § 141 PatG a.F. anzuwenden, wonach die Ansprüche in drei Jahren von dem Zeitpunkt an verjähren, in dem der Berechtigte von der Verletzung und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 30 Jahren von der Verletzung an. Für vor dem 1. Januar 2002 entstandene, aber noch nicht verjährte Ansprüche gilt nach Art. 229§ 6 Abs. 3, 4 EGBGB Übergangsrecht. Da das neue Recht vorliegend die Verjährungsfrist verkürzt, ist die neue Frist relevant, die allerdings bezüglich der relativen Verjährung nicht mit dem 1. Januar 2002 beginnt, sondern erst mit der Kenntniserlangung (BGH, NJW 2007, 1584; NJW 2007, 2034; NJW 2008, 2576).
Ausgehend von diesen Grundsätzen kann die Beklagte die Einrede der Verjährung nicht mit Erfolg erheben. Da sich die Beklagte zur Begründung der durch sie erhobenen Verjährungseinrede ausschließlich auf Vorgänge aus dem Jahr 2003 als frühesten Zeitpunkt bezieht, ist das Landgericht zu Recht davon ausgegangen, dass für alle geltend gemachten Ansprüche das ab dem 1. Januar 2002 geltende Recht Anwendung findet.
aa)
Unabhängig von den durch die Beklagte angesprochenen, die innere Organisation des Klägers betreffenden Zurechnungsfragen kommt eine Verjährung vorliegend bereits deshalb nicht in Betracht, weil sich vor dem Hintergrund der vorstehenden Auslegung des streitgegenständlichen Patentanspruchs nicht feststellen lässt, dass der Kläger im Zusammenhang mit dem C…-Projekt bereits in einem solchen Umfang Kenntnis von dem „Thelma-Verfahren“ erlangt hat, dass durch ihn auf der Grundlage des entsprechenden Erkenntnisstandes eine Klage mit hinreichender Erfolgsaussicht hätte erhoben werden können (vgl. BGH, NJW 2000, 153; BGH, NJW 2001, 1721; Benkard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl., § 141 Rz. 7). Das klagepatentgemäße Verfahren zeichnet sich nicht nur durch das schrittweise Aufbringen bestimmter Schichten aus. Entscheidend sind vielmehr die in den Merkmalen 1.1.1. sowie 3.1 bis 3.2.3. im Einzelnen beschriebenen Zusammenhänge zwischen dem bei dem Aufbringen der Polysiliziumschicht herrschenden Prozessdruck, der eingesetzten Prozesstemperatur und der Art und dem Betrag der Schichtspannung. Einzelheiten dazu finden sich in dem als Anlage FBD B 3a vorgelegten Abschlussbericht jedoch ebenso wenig wie in den als Anlagenkonvolut FBD B 5a vorgelegten E-Mails. Aus dem als Anlage FBD B 6 vorgelegten E-Mail-Verkehr lassen sich demgegenüber keine Rückschlüsse ziehen, da die entsprechenden E-Mails aus dem Jahr 2010 stammen und dem Verjährungseinwand der Beklagten daher, wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, aufgrund der mit der Klageerhebung eingetretenen Verjährungshemmung (§§ 204 Abs. 1 Nr. 1, 167 BGB) von vornherein nicht zum Erfolg verhelfen können. Es mag sein, dass die Darstellung des „Thelma-Verfahrens“ in dem als Anlage FBD B 5 vorgelegten Abschlussbericht im Wesentlichen der Darstellung in dem Aufsatz von O… (Anlage K 11) entspricht, auf den der Kläger zur Begründung seiner Klage maßgeblich abgestellt hat. Wie jedoch der Senat bereits im Zusammenhang mit der Verletzungsfrage ausgeführt hat, kommt es vorliegend nicht nur auf Einzelheiten zu den eingesetzten Temperaturen und Drücken, sondern auch auf die Bedeutung des Temperns für die mechanische Spannung der freistehenden Mikrostrukturen an. Hinweise dazu finden sich in dem vorgenannten Abschlussbericht jedoch nicht.
Zu Recht hat das Landgericht der Verjährungseinrede auch deshalb den Erfolg abgesprochen, weil sich dem Vortrag der in Bezug auf die Voraussetzungen der Verjährung darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten auch kein Hinweis entnehmen lässt, dass der Kläger tatsächlich bereits 2003 Kenntnis vom Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland hatte. Es mag sein, dass die angegriffenen Ausführungsformen, wie die Beklagte unter Bezugnahme auf die Anlagen FBD B 15 – FBD B 20 vorträgt, bereits 2003 im Internet auch für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten wurden. Allein das objektive Angebot lässt jedoch nicht den Schluss auf eine entsprechende Kenntnis der Beklagten zu.
Soweit der Kläger keine positive Kenntnis einer entsprechenden Verletzungshandlung hatte, handelte er auch nicht grob fahrlässig, § 199 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 BGB. Eine grobe Fahrlässigkeit ist dann anzunehmen, wenn der Gläubiger die Augen vor einer sich geradezu aufdrängenden Kenntnis verschließt, wenn er eine auf der Hand liegende Erkenntnismöglichkeit nicht nutzt oder wenn er sich die erforderliche Kenntnis ohne nennenswerte Kosten und Mühen in zumutbarer Weise verschaffen kann. Grobe Fahrlässigkeit liegt daher schon dann vor, wenn der Gläubiger bei dem Verdacht eines Verstoßes die üblichen Erkenntnis- und Informationsquellen nicht nutzt, mag dazu auch ein gewisser Zeit- und Kostenaufwand erforderlich sein (BGHZ 133, 192, 199; BeckOK Patentrecht, Fitzner/Lutz/Bodewig, 5. Edition, Stand: 26.06.2017, § 141 Rz. 40). Davon kann hier jedoch keine Rede sein. Allein aus der Zusammenarbeit bei dem C…-Projekt lässt sich eine gesteigerte Marktbeobachtungspflicht nicht herleiten. Zum einen wurde dem Kläger das „Thelma-Verfahren“ dort wie bereits ausgeführt in Bezug auf die für die Beurteilung der Verletzungsfrage maßgeblichen Parameter nur unzureichend offenbart. Anhand der vorliegenden Informationen fehlte es demnach bereits an einem konkreten Anhaltspunkt, dass das „Thelma-Verfahren“ von dem streitgegenständlichen Patentanspruch Gebrauch macht. Ohne Kenntnis der dieses Verfahren kennzeichnenden Details bestand von vornherein keine Veranlassung, sich auf die Suche nach möglicherweise in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen, nach diesem Verfahren hergestellten Produkten zu begeben. Zum anderen lässt allein der Einsatz des „Thelma-Verfahrens“ bei der Produktion bestimmter Gegenstände in Italien nicht den zwingenden Schluss zu, die Beklagte böte nach diesem Verfahren hergestellte Produkte auch in der Bundesrepublik Deutschland an. Dies gilt umso mehr, da die Beklagte ihr „Thelma-Verfahren“ zwar in das gemeinsame Projekt einbrachte, Gegenstand des Projektes jedoch nicht die Untersuchung dieses Verfahrens oder zumindest die Bereitstellung einer bestimmten Spannung der Bauteile war. Ziel der Zusammenarbeit war vielmehr die Entwicklung einer verbesserten Vakuumvergusstechnik für MEMS.
bb)
Unterstellt, die an dem C…-Projekt beteiligten Mitarbeiter E… und D… hätten tatsächlich – wie nicht – im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Beklagten hinreichende Kenntnis des „Thelma-Verfahrens“ erlangt, hat das Landgericht zu Recht eine Zurechnung dieses Wissens verneint. Zwar handelt es sich bei dem Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie, für welches Herr E… und Herr D… tätig waren, lediglich um eine rechtlich nicht selbständige Einrichtung des Klägers (vgl. Anlage FBD 4b). Aber auch innerhalb eines Unternehmens genügt für eine Wissenszurechnung nicht die zufällige Kenntnis irgendeines Beschäftigten, sondern es bedarf nach dem Rechtsgedanken des § 166 BGB einer Kenntnis auf Seiten solcher Personen, die nach der betrieblichen Organisation für die Aufnahme und gegebenenfalls Weiterleitung patentrechtlich relevanter Informationen zwecks Verfolgung von Patentverletzungen zuständig sind oder von denen dies aufgrund ihrer Stellung im Unternehmen typischerweise erwartet werden kann (sog. „Wissensvertreter“, vgl. BGHZ 83, 293, 296; BGHZ 133, 129, 139; BGH, NJW 2000, 1411; BeckOK Patentrecht, Fitzner/Lutz/Bodewig, 5. Edition, Stand: 26.06.2017, § 141 Rz. 32; Benkard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl., § 141 Rz. 7). Da es beim subjektiven Verjährungstatbestand somit darauf ankommt, ob der fragliche Mitarbeiter in eigener Verantwortung über die Geltendmachung des Anspruchs zu entscheiden hat, kommt es darauf an, ob es zu seinem Aufgabenkreis gehört, derartige Informationen in eigener Verantwortung weiterzuleiten oder nicht (Benkard, a.a.O.).
Eine solche Feststellung lässt sich in Bezug auf Herrn E… und Herrn D… nicht treffen. Wie sich dem landgerichtlichen Urteil (dort Seite 31) entnehmen lässt, sind die Institute des Klägers nach dessen Vortrag um eine Institutsleitung aufgestellt, die innerhalb eines genehmigten Budgets selbständig agieren kann. Darunter falle weder das Führen von Rechtsstreitigkeiten noch die Anmeldung und Verwertung von Patenten. Die Leitung des Instituts habe im streitgegenständlichen Zeitpunkt einem Herrn P… oblegen. Herr E… sei Gruppenleiter und Herr D… Sachbearbeiter gewesen. Im Rahmen eines Projekts wie C… werde die Institutsleitung üblicherweise von Problemen und Erfolgen unterrichtet, ein so genanntes „day-to-day-briefing“ fände hingegen nicht statt. Die Institutsleitung verfüge daher über Lokales, eher unspezifisches Wissen. Insbesondere hätten die Mitarbeiter das Patentportfolio und damit auch das Klagepatent nicht gekannt. Im Rahmen einer Patentportfolioanalyse habe der Kläger erst 2012 das Klagepatent entdeckt. Davon ausgehend hat das Landgericht eine Berichtspflicht für Herrn D… und Herrn E… zu Recht verneint. Ziel des C…-Projekts war nicht etwa eine Verbesserung oder Untersuchung des Thelma-Verfahrens. Auch beschäftigte sich dieses Projekt nicht mit der Bereitstellung einer bestimmten mechanischen Spannung der Mikrostrukturen. Ziel des C…-Projekts war vielmehr die Entwicklung einer verbesserten Vakuumvergusstechnik für MEMS. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, welcher Anlass für die Herren D… und E… bestanden haben sollte, Einzelheiten des „Thelma-Verfahrens“, soweit diese ihnen überhaupt zur Kenntnis gelangt sind, weiterzugeben. Die als Anlagen FBD B 21 und FBD B 23 vorgelegten Berichte betreffen demgegenüber, worauf das Landgericht zutreffend hingewiesen hat, spätere Zeiträume, so dass ihnen allenfalls eine Indizwirkung für die Zukunft, in der eine weitergehende Etablierung und ein Ausbau eines Rezension- und Patentverwertungssystems gegebenenfalls engere Organisationspflichten nach sich zieht, nicht aber für die Vergangenheit und damit insbesondere für das Jahr 2003 zukommt.
Soweit die Beklagte demgegenüber behauptet, Herr D… habe die Relevanz des „Thelma-Verfahrens“ für das C…-Projekt erkannt und zumindest seinen Gruppenleiter Herrn E… von den Inhalten des Projekts einschließlich der relevanten technischen Verfahren informiert, gleiches gelte für die in dem als Anlage FBD B 23 vorgelegten Vertrag als Ansprechpartnerin für rechtliche Fragen genannte Frau Q…, wobei sich diese mit dem zuständigen Personal der Geschäftsstelle des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik ausgetauscht hätten, die für die Koordination unter den Instituten sowie für die Entwicklung einer Forschungs- und Vermarktungsstrategie zuständig war, rechtfertigt dies bereits deshalb keine andere Bewertung, weil sich die Beklagte insoweit in Widerspruch zu dem Vorbringen des Klägers zur internen Organisationsstruktur setzt, so dass dieser Vortrag streitig ist. Beweis hat die in Bezug auf die im Hinblick auf die Voraussetzungen der Verjährung darlegungs- und beweisbelastete Beklagte (vgl. BGH, NJW 2007, 1584; BGH, NJW 2008, 2578; Palandt/Ellenberger, BGB; 76. Aufl., § 199 Rz. 50) jedoch nicht angetreten, so dass sie insoweit beweisfällig geblieben ist.
Schließlich vermag der Senat auch die Verletzung einer (Wissens-) Organisationspflicht durch den Kläger nicht festzustellen. Es kann dahinstehen, ob der Kläger, wie die Beklagte meint, sich so organisieren muss, dass „ein entsprechender Informationsfluss zu der für die Patentverwaltung zuständigen Stelle erfolgte“. Denn jedenfalls umfasst eine solche Pflicht nicht jedes Detail, welches Mitarbeitern des Klägers im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit zur Kenntnis gelangt. Vor dem Hintergrund, dass Herr E… in der als Anlage FBD B 23a in deutscher Übersetzung vorgelegten Vereinbarung lediglich als Ansprechpartner für wissenschaftliche Fragen und Frau Q… als Kontaktperson für juristische Themen angesprochen wurde, konnte die Beklagte nicht erwarten, dass Herr Q… jedes Detail, welches ihm zur Kenntnis gelangt, unmittelbar weiterleitet. Etwas anderes mag für den als Anlage FBD B 3a vorliegenden Abschlussbericht gelten, in dem das durch die Beklagte eingesetzte Verfahren, wie bereits ausgeführt, jedoch nur unzureichend beschrieben ist. Eine (mögliche) Patentverletzung stellt demgegenüber zumindest solange keinen tauglichen Anknüpfungspunkt für eine Pflicht zur Weitergabe der entsprechenden Information dar, solange es für den betreffenden Mitarbeiter an konkreten Anhaltspunkten für eine solche Patentverletzung fehlt.
cc)
Da der Kläger lediglich Ansprüche seit dem 13. November 2003 geltend macht, ist vor dem Hintergrund der mit der Einreichung der vorliegenden Verletzungsklage eingetretenen Verjährungshemmung auch die kenntnisunabhängige 10-jährige Verjährungsfrist gemäß § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB noch nicht abgelaufen.
8
Die Ansprüche des Klägers sind auch nicht verwirkt. Eine Verwirkung scheidet regelmäßig aus, wenn – wie hier – die in Rede stehenden Ansprüche der kurzen regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren unterliegen und diese Frist noch offen ist, denn dem Gläubiger soll die Regelverjährung grundsätzlich ungekürzt erhalten bleiben, um ihm die Möglichkeit zur Prüfung und Überlegung zu geben, ob er einen Anspruch gerichtlich geltend macht (st. Rspr., BGH, GRUR 2014, 363, 367 – Peter Fechter; BGH, NJW 2011, 212 – Stromnetznutzungsentgelt; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschnitt E, Rz. 626 a. E.). Aber auch unabhängig davon liegen die Voraussetzungen einer Verwirkung hier nicht vor.
Der Verwirkungseinwand ist ein Anwendungsfall des allgemeinen Einwands aus Treu und Glauben (§ 242 BGB). Ein Recht ist verwirkt, wenn sich ein Schuldner, weil sein Gläubiger über einen gewissen Zeitraum hin untätig geblieben ist (Zeitmoment) bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen, weswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt (Umstandsmoment). Aufgrund dieser Wurzel im Grundsatz von Treu und Glauben kann der Verwirkungseinwand auch in Patentverletzungsfällen nicht allgemein ausgeschlossen werden. Im Rahmen des Umstandsmomentes setzt die Verwirkung der hier im Kern (noch) in Rede stehenden Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie auf Schadenersatz keinen schutzwürdigen Besitzstand voraus, wie er für die Verwirkung von Unterlassungsansprüchen erforderlich ist, sondern nur, dass der Schuldner aufgrund eines hinreichend lange dauernden Duldungsverhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen durfte, dieser werde nicht mehr mit Schadenersatzansprüchen wegen solcher Handlungen an ihn herantreten, die er aufgrund des geweckten Duldungsanscheins vorgenommen hat. Statt eines Besitzstandes im Sinne der sachlich-wirtschaftlichen Basis für die künftige wirtschaftliche Betätigung des Verletzers, wie er für den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch entscheidend ist, genügt es, dass der Schuldner sich bei seinen wirtschaftlichen Dispositionen darauf eingerichtet hat und einrichten durfte, keine Zahlung an den Gläubiger (mehr) leisten zu müssen. Andererseits können an die Schutzwürdigkeit des Vertrauens des Schuldners auf diese Leistungsfähigkeit je nach den Gegebenheiten des Einzelfalles auch höhere Anforderungen zu stellen sein als beim Unterlassungsanspruch. Auch wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen, ist stets noch unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob es dem Verletzer zugemutet werden kann, den Ansprüchen des Schutzrechtsinhabers gleichwohl nachzukommen. Zeit- und Umstandsmoment können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, sondern stehen in einer Wechselwirkung. Je länger der Gläubiger untätig bleibt, obwohl eine Geltendmachung seiner Rechte zu erwarten wäre, desto mehr wird der Schuldner in seinem Vertrauen schutzwürdig, der Gläubiger werde ihn nicht mehr in Anspruch nehmen. Die vorstehenden Erwägungen gelten unabhängig davon, ob die hier geltend gemachten Schadenersatzansprüche ganz oder zum Teil verjährt sind, denn die im Falle einer Verjährung übrig bleibenden Ansprüche auf Restschadenersatz unterliegen in Bezug auf die Verwirkung denselben Grundsätzen wie der ursprüngliche Schadenersatzanspruch (vgl. Senat, GRUR-RR 2013, 1, 3 – Haubenstretchautomat; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.12.2015, Az.: I-2 U 30/10, BeckRS 2016, 03303).
Dies vorausgeschickt hat das Landgericht eine Verwirkung der streitgegenständlichen Ansprüche zu Recht verneint. Denn jedenfalls fehlt es am Umstandsmoment. Wie der Senat im Zusammenhang mit der Verjährung im Einzelnen ausgeführt hat, stellen die durch die Beklagte 2003 zu dem durch sie eingesetzten „Thelma-Verfahren“ übermittelten Informationen keine hinreichende Grundlage für eine Verletzungsklage dar, da Angaben zu den einzelnen, durch die Beklagte eingesetzten Parametern fehlen. Dies betrifft insbesondere Angaben zu dem durch sie eingesetzten Tempern. Angesichts des durch sie lediglich in Teilen offenbarten Verfahrens konnte die Beklagte daher nicht damit rechnen, der Kläger werde auf der Grundlage der so offenbarten Informationen das mögliche Vorliegen einer Patentverletzung prüfen und gegebenenfalls gegen die Beklagte vorgehen. Dass auch die Beklagte davon ausging, sie habe das durch sie eingesetzte Verfahren nicht umfassend offenbart, verdeutlichen die als Anlagen K 30 und K 31 vorgelegten Unterlagen aus dem in Italien durchgeführten Besichtigungsverfahren, wo die Beklagte ihre Geheimhaltungsinteressen im Hinblick auf das durch sie eingesetzte Verfahren betont. In Bezug auf die im Rahmen des als Anlage FBD B 6 vorgelegten E-Mail-Verkehrs 2010 erlangten Informationen fehlt es demgegenüber bereits am Zeitmoment.
9.
Dass die Beklagte im Hinblick auf die vorstehend dargelegte Schutzrechtsverletzung zur Unterlassung, Auskunftserteilung, zur Vernichtung, zum Rückruf, und, weil sie das Klagepatent schuldhaft verletzt hat, auch zum Schadenersatz dem Grunde nach verpflichtet ist und der Kläger, um ihr eine Berechnung ihrer Schadensersatzansprüche zu ermöglichen, über den Umfang ihrer Benutzungs- und Verletzungshandlungen Rechnung zu legen hat, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt und die Verurteilung zum Schadenersatz unter Berücksichtigung des Klagebegehrens im Lichte von § 308 ZPO zu Recht teilweise auf den Rest-Schadenersatz beschränkt. Auf diese Ausführungen wird daher zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Im Hinblick auf den zwischenzeitlichen Zeitablauf des Klagepatent I bestand für den Kläger kein Zwang, den Rechtsstreit für erledigt zu erklären. Das Klagepatent I ist erst im Berufungsverfahren und damit in der Rechtsmittelinstanz durch Zeitablauf erloschen. Das in der Vorinstanz erwirkte Unterlassungsurteil kann daher noch als Grundlage der Zwangsvollstreckung von Bedeutung sein und ist damit nicht gegenstandslos geworden, weshalb das Erlöschen des Klagepatents I ausnahmsweise nicht zu einer Erledigung des Rechtsstreits geführt hat (BGH, GRUR 1990, 997, 1001 – Ethofumesat; Benkard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl.,§ 139 Rz. 33).
10.
Die in zulässiger Weise erweiterte, auf das Klagepatent II gestützte Klage ist zulässig und hat im tenorierten Umfang Erfolg.
Die Klageerweiterung ist zulässig.
Die Einführung eines neuen Schutzrechts ist eine Klageerweiterung im Sinne der§§ 533, 263 ZPO. In der Berufungsinstanz ist sie nur unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig, zu denen, wenn die Beklagte – wie im vorliegenden Fall – der Klageänderung nicht zugestimmt hat, gehört, dass das Gericht sie für sachdienlich erachtet.
Die Sachdienlichkeit setzt voraus, dass ein ansonsten drohender neuer Rechtsstreit vermieden wird und der bisherige Streitstoff erster Instanz verwendet werden kann. Das ist in der Regel zu bejahen, wenn mit der Klageerweiterung ein neues Schutzrecht geltend gemacht wird, das dieselbe Erfindung betrifft, mit ihm dieselbe Ausführungsform wie mit dem ursprünglichen Klageschutzrecht angegriffen wird und der Kläger im Falle einer gesonderten erstinstanzlichen Klage ernsthaft damit rechnen muss, dass ihm mit gewichtigen Argumenten der Zwang der Klagenkonzentration nach § 145 PatG erfolgreich entgegen gehalten wird (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 6, 47 – Melkautomat; InstGE 10, 248 – Occluder; InstGE 11, 167 – Apotheken-Kommissioniersystem; Kühnen, Handbuch d. Patentverletzung, 10. Aufl., Abschnitt E, Rz. 81). Da die Einschätzung, ob die Voraussetzungen des § 145 PatG gegeben sind, insbesondere ob der Gegenstand der Klagerweiterung dieselbe oder eine gleichartige Handlung im Sinne dieser Bestimmung betrifft, in jedem konkreten Einzelfall besonderen Schwierigkeiten unterliegt und sich häufig auch nicht hinreichend sicher vorhersehen lässt, wie die in einem erneuten Verfahren mit der Sache befassten Gerichte die Frage entscheiden werden, kann vom Kläger nicht verlangt werden, dass er das Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen dieser Bestimmung zutreffend einschätzt; die Sachdienlichkeit fehlt deshalb erst dann, wenn § 145 PatG ersichtlich nicht einschlägig ist (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, GRUR-RR 2013, 1, 2 – Haubenstretchautomat; InstGE 10, 248 – Occluder; Urt. v. 27.10.2011, Az.: I-2 U 84/10 = GRUR-Prax 2012, 212). Dies ist hier nicht der Fall. Dass sich die Verletzungstatbestände in ihrer durch die Merkmale der Klageanträge konkretisierten Form im Wesentlichen decken, verdeutlicht bereits die auf Seite 7 des Klageerweiterungsschriftsatzes zu findende Gegenüberstellung der streitgegenständlichen Patentansprüche, die nachfolgend eingeblendet ist:
Soweit die das Klagepatent II betreffenden Ansprüche zusätzliche oder abgewandelte Merkmale aufweisen, sind die angegriffenen Handlungen gleichwohl gleichartig, denn es drängt sich aufgrund des engen technischen Zusammenhangs geradezu auf, diese gemeinsam in einer Klage aus mehreren Patenten anzugreifen, damit der Beklagten mehrere Rechtsstreite darüber erspart bleiben (vgl. BGH, GRUR 2011, 411 – Raffvorhang; Benkard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl., § 145 Rz. 7 a. E.). Allen Ansprüchen ist gemein, dass die (vorgebbare) mechanische Spannung der freistehenden Mikrostrukturen über die bei der Abscheidung der Polysiliziumschicht herrschenden Prozessdruck und -temperaturverhältnisse eingestellt wird. Die Frage, wie genau die Beziehung zwischen den unmittelbar nach dem Abscheiden der Polysiliziumschicht herrschenden Spannungsverhältnissen und der mechanischen Spannung der freistehenden Mikrostrukturen ausgestaltet sein muss, stellt sich bei beiden Klagepatenten gleichermaßen. Zwar enthalten die das Klagepatent II betreffenden Patentansprüche teilweise zusätzliche Merkmale. Diese Unterschiede sind jedoch nicht so gravierend, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung über beide Klageschutzrechte nicht mehr als sachdienlich erscheinen würde.
Da sich der Kläger, gestützt auf beide Klagepatente, jeweils gegen die gleichen Ausführungsformen wendet, ergibt sich vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen zugleich, dass der das Klagepatent I betreffende Prozessstoff auch in Bezug auf das Klagepatent II verwendet werden kann. Die erweiterte Klage kann demnach auch auf Tatsachen gestützt werden, die der Senat nach § 529 ZPO ohnehin berücksichtigen muss (vgl. § 533 Nr. 2 ZPO). Dies gilt auch in Bezug auf die zusätzlichen, nur das Klagepatent II betreffenden Merkmale. So hat die Beklagte zwar die durch den Kläger nunmehr erstmalig in der Berufungsinstanz behauptete Abscheiderate von 1.500 nm/min. bestritten. Da sie jedoch gleichzeitig behauptet, sie verwende mehr als doppelt so hohe Abscheideraten, ist zumindest unstreitig, dass die Abscheiderate mindestens so hoch wie durch den Kläger behauptet ist. Unstreitige Tatsachen sind in der Berufungsinstanz stets zu berücksichtigen (BGHZ 76, 133; Zöller/Heßler, ZPO, 32. Aufl., § 531 Rz. 9). Ob eine solche Abscheiderate noch in den Schutzbereich des Klagepatents II fällt, ist demgegenüber eine Rechtsfrage, welche der Senat durch Auslegung zu beantworten hat. Zur Begründung einer Verwirklichung der technischen Lehre des Patentanspruchs 2 des Klagepatents II beruft sich der Kläger demgegenüber im Wesentlichen auf die Anlage K 32 sowie auf den C…-Bericht (Anlage FBD B 3a), welche bereits erstinstanzlich vorgelegt wurden (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Es kann im Übrigen davon ausgegangen werden, dass der Kläger, sofern der Senat seine auf das Klagepatent II gestützte Klage als unzulässig abwiese, seine Ansprüche in einem erneuten Verfahren vor dem Landgericht anhängig machen würde. Diesen neuen Rechtstreit vermeidet die Zulassung der Klageerweiterung durch den Senat.
Der Einbeziehung der erstmalig in der Berufungsinstanz geltend gemachten, auf das Klagepatent II gestützten Ansprüche steht auch nicht entgegen, dass die Berufung durch die Beklagte eingelegt wurde, denn der Kläger hat seinen Klageerweiterungsschriftsatz innerhalb der Berufungserwiderungsfrist zur Akte gereicht und damit die Frist für eine Anschlussberufung (§ 524 Abs. 2 ZPO) gewahrt (vgl. hierzu: BGH, NJW 2008, 1953 Rz. 11; OLG Düsseldorf, GRUR 2015, 299 - Kupplungsvorrichtung; BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 25. Edition, Stand: 15.06.2017, § 263 Rz. 11).
Der durch die Beklagte erhobene Einwand eines Verstoßes gegen das in Art. II § 8 IntPatÜG verankerte Doppelschutzverbot greift nicht durch. Insoweit fehlt es jedenfalls an der Identität der Schutzbereiche der Klagepatente I und II. Zwar tritt der Wirkungsverlust des deutschen Patents ein, soweit der Schutzbereich des europäischen Patents unter Einschluss äquivalenter Verletzungsformen reicht (LG Düsseldorf, GRUR 1993, 812 – Signalübertragungsvorrichtung). Die aus dem deutschen Patent resultierenden Verbietungsrechte entfallen also so weit, wie der Schutzbereich des europäischen Patents unter Einschluss von äquivalenten und verschlechterten Ausführungsformen erstreckt (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschnitt E, Rz. 137). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Schutz aus dem deutschen Patent schon dann und allein deshalb versagt, weil sich die konkret angegriffene Ausführungsform auch mit dem europäischen Patent erfassen lässt. Art. II § 8 IntPatÜG will einen für den Patentinhaber gleichwertigen und damit überflüssigen Patentschutz beseitigen. Für seine Anwendung ist deswegen überall dort kein Raum, wo das deutsche Patent dem Inhaber potentielle Vorteile bei der Rechtsdurchsetzung bietet, die ihm das europäische Patent nicht gewährt. Solches ist unter anderem dann der Fall, wenn das europäische Patent zusätzliche Merkmale aufweist (LG Düsseldorf, InstGE 3, 8 – Cholesterin-Test; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 10. Aufl., § 9 Rz. 123; Kühnen, a.a.O.).
Davon ausgehend steht das Doppelschutzverbot einer erfolgreichen Geltendmachung der auf das Klagepatent II gestützten Ansprüche unabhängig davon, ob sich, wie die Beklagte meint, dem Klagepatent II tatsächlich maximal eine Temperaturspanne von 600 °C bis 1.200 °C entnehmen lässt, nicht entgegen. Denn die streitgegenständlichen Patentansprüche beider Schutzrechte sehen zwar die Einstellung der Art der Spannung über den Prozessdruck und des Betrages der Spannung über die Prozesstemperatur beim Abscheiden der Polysiliziumschicht vor. In einem entscheidenden Punkt sind die das Klagepatent II und damit das deutsche Patent betreffenden Ansprüche jedoch weiter. Denn die in den Merkmalen 3.2.2. und 3.2.3. des das Klagepatent I betreffenden streitgegenständlichen Patentanspruchs genannten Beziehungen zwischen dem Betrag der Schichtspannung und der Höhe der Prozesstemperatur verlangen die aus dem Klagepatent II geltend gemachten Patentansprüche 1 und 2 gerade nicht. Demnach ist es dort keine Voraussetzung, dass zur Erzeugung einer hohen Schichtspannung eine niedrigere Abscheidetemperatur und umgekehrt gewählt wird, so dass das deutsche Patent in diesem Punkt weiter als das europäische Patent ist. Darauf, ob sich in der Praxis bei einer niedrigen Abscheidetemperatur regelmäßig hohe Schichtspannungen und bei einer hohen Abscheidetemperatur niedrige Schichtspannungen einstellen, kommt es demgegenüber bei der Beurteilung der Reichweite des Schutzbereichs des Klagepatents 2 nicht an.
Auch das Klagepatent II betrifft ein Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen.
Die einleitenden Bemerkungen des Klagepatents II sowie der gewürdigte Stand der Technik entsprechen zunächst dem des Klagepatents I, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die diesbezüglichen Ausführungen Bezug genommen werden kann.
Wie das Klagepatent II weiter ausführt, ist aus J. Vac. Sci. Technol. B, Bd. 6, 1988, Seiten 1809 – 1813, ein Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente bekannt. Allerdings verweist auch diese Veröffentlichung hinsichtlich der Einstellung von Schichtspannungen lediglich auf die Erkenntnisse der bereits beschriebenen Verfahren. In T. Bourouina et al., Appl. Surface Sci. 65/66, 1993, pp. 536, wird darauf hingewiesen, dass sich zungenförmige Mikrostrukturen aufgrund eines Spannungsgradienten biegen können und man diese unerwünschten Effekte beispielsweise durch eine Dotierung oder durch eine Temperung im Anschluss an die Schichtabscheidung abmildern kann. Auch hier fehlen jedoch Angaben zur Einstellung der Spannung. In der DE 689 02 141 T2 wird schließlich ein Verfahren zur Herstellung von Sensoren beschrieben, bei dem ein mit einer Mikrospitze versehener, mit einer konformalen Stufenbedeckung abgeschiedener Silizium-Balken durch Entfernung eines Substrats und einer Zwischenschicht freigelegt wird. Die in dem Silizium-Balken herrschenden Spannungsverhältnisse werden jedoch nicht behandelt (Klagepatent II, Abs. [0011] bis [0013]).
Das Klagepatent II bezeichnet es demgemäß als Aufgabe der Erfindung, Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen aus polykristallinen Siliziumschichten mit Schichtdicken bis zu einigen 10 μm anzugeben, mit denen die Schichtspannungen der Siliziumschichten reproduzierbar eingestellt werden können (Abs. [0014]). Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Patentanspruch 1 eine Kombination der folgenden Merkmale vor:
3.1. Die Polysiliziumschicht wird bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden.
3.2. Die Abscheiderate beträgt mehrere 100 nm/min.
3.3. Die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht wird über die Höhe des Prozessdruckes eingestellt.
3.4. Der Betrag der Schichtspannung wird über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt.
Anders als der aus dem Klagepatent I geltend gemachte Patentanspruch legt sich Patentanspruch 1 des Klagepatents II im Hinblick auf die Höhe der Prozesstemperatur nicht fest. Zudem werden die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht zwar über die Höhe des Prozessdrucks und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt (Merkmale 3.3. und 3.4.). Ob jedoch zur Erzeugung einer hohen Schichtspannung eine niedrige Prozesstemperatur oder für eine niedrige Schichtspannung eine hohe Prozesstemperatur gewählt wird, stellt der Patentanspruch in das Belieben des Fachmanns.
Das im Vergleich zu dem das Klagepatent I betreffenden streitgegenständlichen Anspruch neu hinzugekommene Merkmal 3.2. verlangt eine Abscheiderate von mehreren 100 nm/min. und legt sich damit auf eine bestimmte Unter-, nicht aber auf eine Obergrenze fest. Auch bei 1.000 nm/min und mehr handelt es sich deshalb um „mehrere 100 nm/min.“. Abgesehen davon, dass es der gerichtliche Sachverständige im Rahmen seiner Anhörung durch den Senat nicht vermocht hat, konkrete technische Gründe zu benennen, die es rechtfertigen, den Begriff „mehrere 100 nm/min.“ mit einer konkreten Obergrenze zu verbinden (Prot. der mV v. 18.01.2018, S. 13, Bl. 1136 GA), findet sich auch in der Klagepatentbeschreibung kein Anhaltspunkt dafür, dass es dem Klagepatent um eine Beschränkung der Abscheiderate nach oben geht. Mit Bezug auf die Abscheiderate findet sich vielmehr in Abschnitt [0017] der Hinweis, mit dem erfindungsgemäßen Verfahren könnten Abscheideraten von mehreren 100 nm/min. erzielt werden, so dass in vorteilhafter Weise die Herstellung von dicken Schichten (≥ 10 μm) innerhalb vertretbarer Prozesszeiten (< 20 min.) ermöglicht werde. Dies lässt sich zweifellos so verstehen, dass es dem Klagepatent II um die Erzielung einer möglichst hohen Abscheiderate geht, so dass es keiner Begrenzung nach oben bedarf (so auch Gutachten, S. 7, Abschn. C, Ziff. 3.b. i.V.m. S. 8, Abschn. D, Ziff. a)). Das durch die Beklagte zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung herangezogene Schreiben des Bundespatentgerichts vom 24. März 2015 (Anlage FBD BK 6) ist ein Teil der Erteilungsakte, die – wie bereits ausgeführt – kein zulässiges Auslegungsmaterial darstellt. Bei der in Absatz [0031] der Klagepatentbeschreibung genannten Abscheiderate von ca. 500 nm/min. handelt es sich demgegenüber um ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, womit die beanspruchte technische Lehre nicht auf diesen Wert beschränkt werden darf.
Der durch den Kläger daneben geltend gemachte Patentanspruch 2 lässt sich wie folgt gliedern:
2. Es wird eine Opferschicht aus Siliziumdioxid auf ein Substrat aufgebracht.
3. Die Opferschicht wird vor der Abscheidung der Polysiliziumschicht mit einer dünnen CVD-Polysiliziumschicht versehen.
4. Nach Abscheidung der dünnen Polysiliziumschicht wird eine Polysiliziumschicht in einem Reaktor mittels Gasphasenabscheidung (CVD) abgeschieden.
4.1. Die Polysiliziumschicht wird bei einem Prozessdruck von mehreren 100 Pa abgeschieden.
4.2. Die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht wird über die Höhe des Prozessdruckes eingestellt.
4.4. Der Betrag der Schichtspannung der Polysiliziumschicht wird über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt.
5. Schließlich wird die Opferschicht zumindest teilweise entfernt.
Auch Patentanspruch 2 des Klagepatents II kennt somit zunächst die in den Merkmalen 3.2.2. und 3.2.3. des das Klagepatent I betreffenden, streitgegenständlichen Patentanspruchs verlangte Beziehung zwischen einer hohen Schichtspannung und einer niedrigen Abscheidetemperatur und umgekehrt nicht. Des Weiteren wird die Opferschicht dahingehend näher konkretisiert, dass diese aus Siliziumdioxid sein soll. Von den bereits erörterten Ansprüchen unterscheidet sich Patentanspruch 2 aber vor allem durch die in den Merkmalen 3. und 4. angesprochene dünne CVD-Polysiliziumschicht, die vor dem Aufbringen der die eigentliche Funktionsschicht darstellenden Polysiliziumschicht (Merkmalsgruppe 4.) aufgebracht werden soll. Patentanspruch 2 gibt dabei die zeitliche Reihenfolge des Aufbringens der Schichten zwingend vor, denn er fordert, dass die dünne CVD-Polysiliziumschicht vor der Abscheidung der Polysiliziumschicht auf die Opferschicht aufgebracht und dass die Polysiliziumschicht umgekehrt nach der dünnen CVD-Polysiliziumschicht abgeschieden wird. Ein gleichzeitiges Abscheiden der dünnen CVD-Polysiliziumschicht und der die Funktionsschicht bildenden Polysiliziumschicht wird von Patentanspruch 2 demgegenüber nicht erfasst.
d)Nachdem auch die das Klagepatent II betreffenden Ansprüche Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Bauelemente mit freistehenden Mikrostrukturen unter Schutz stellen, die unter einer vorgebbaren mechanischen Spannung stehen, wobei die Art der Schichtspannung der Polysiliziumschicht über die Höhe des Prozessdruckes und der Betrag der Schichtspannung über die Höhe der Prozesstemperatur eingestellt werden, gelten in Bezug auf die Beurteilung der Verletzungsfrage die Ausführungen zum Klagepatent I auch hier entsprechend.
Des Weiteren beträgt die Abscheiderate, wie von Merkmal 3.2. des Patentanspruchs 1 gefordert, mehrere 100 nm/min. Es kann dahinstehen, ob die Abscheiderate, wie von dem Kläger behauptet, bei 1.500 nm/min. liegt oder ob diese sogar, wie von der Beklagten vorgetragen, über 3.000 nm/min. beträgt. In beiden Fällen liegt die Abscheiderate im beanspruchten Bereich. Wie der Senat bereits im Einzelnen ausgeführt hat, entnimmt der Fachmann Patentanspruch 1 des Klagepatents II in Bezug auf die Abscheiderate keine Obergrenze. Ausreichend, aber auch erforderlich ist vielmehr, dass diese zumindest mehrere 100 nm/min. beträgt.
Darüber hinaus macht die Beklagte mit dem durch sie eingesetzten „Thelma-Verfahren“, die Verwirklichung der bereits im Zusammenhang mit dem Klagepatent I diskutierten Merkmale unterstellt, auch von Patentanspruch 2 des Klagepatents II Gebrauch.
In Bezug auf die Ausgestaltung der Opferschicht aus Siliziumdioxid (Merkmal 2.) hat der Kläger vorgetragen, in Figur 3 der Anlage K 32 werde von einer TEOS-Schicht als „TEOS-Opferschicht“ gesprochen, wobei TEOS als Ausgangssubstanz für Siliziumdioxid diene. Das in flüssiger Form vorliegende TEOS werde dabei im CVD-Verfahren verdampft und durch Hydrolyse aufgespalten, wodurch es sich in Form von Siliziumdioxid auf dem Substrat ablagere. Dieser Prozess gehöre zum Basiswissen des Fachmanns, weshalb die Opferschicht in der Anlage K 32 auch schlichtweg verkürzt und damit technisch unscharf als TEOS-Schicht bezeichnet werde. Davon ausgehend hat die Beklagte die Verwendung von Siliziumdioxid nicht erheblich bestritten, sondern sich darauf zurückgezogen, die Verwendung von TEOS führe nicht zwingend zur Herstellung von Siliziumdioxid, weshalb der Verletzungsvorwurf nicht schlüssig dargelegt sei. Nachdem der Kläger in seinem Klageerweiterungsschriftsatz allerdings konkret die Behauptung aufgestellt hat, die Opferschicht bestehe bei den angegriffenen Ausführungsformen aus Siliziumdioxid (Bl.1117 GA), reicht dies für eine hinreichende Darlegung des Verletzungsvorwurfs aus. Weitergehender Ausführungen und Untersuchungen des Klägers bedürfte es erst dann, wenn sich die Beklagte konkret dazu äußert, ob diese Behauptung des Klägers zutrifft oder nicht, ob sie diese mithin bestreitet oder nicht. Daran fehlt es hier jedoch. Der bloße Verweis auf die vermeintliche Unsubstantiiertheit des Klägervortrages genügt nicht den Anforderungen an ein erhebliches Bestreiten (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschn. E, Rz. 147).
Letztlich kann dies aber auch dahinstehen. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Senat davon überzeugt, dass die Opferschicht tatsächlich, wie von Merkmal 2. gefordert, aus Siliziumdioxid besteht. Entsprechendes lässt sich sowohl dem Gutachten von Prof. H… (Gutachten, S. 8, Abschn. D, b.), der ausführt, die Abscheidung anderer Schichtzusammensetzungen als Siliziumdioxid aus dem TEOS-Molekül sei weder in der Halbleiter- noch in der Mikrosystemtechnik üblich und wäre auch nicht möglich, als auch dem durch die Beklagte vorgelegten Privatgutachten (Anlage FBD BK 42, Ziff. 120.) entnehmen. Der Senat hat davon ausgehend keinen Anlass, an einer anspruchsgemäßen Ausgestaltung der Opferschicht zu zweifeln.
Schließlich wird bei dem durch die Beklagte eingesetzten „Thelma-Verfahren“ auch die in Merkmal 3. von Patentanspruch 2 vorgegebene Reihenfolge – 1. Versehen der Opferschicht mit einer dünnen CVD-Polysiliziumschicht; 2. Abscheidung der Polysiliziumschicht – eingehalten. Dies hat der Kläger nicht nur anhand des als Anl. FBD B 3a vorgelegten VABOND-Abschlussberichts schlüssig dargelegt (vgl. Anlagenkonvolut FBD B 3a, S. 34 f., Abbildungen 6 und 7). Vielmehr hat die Beklagte ihr ursprüngliches Vorbringen, die dünne CVD-Polysiliziumschicht und die EPI-Poly Schicht würden bei dem durch sie eingesetzten Verfahren in einem einheitlichen Arbeitsschritt abgeschieden, die in dem C…-Report zu findenden Abbildungen 6 und 7 seien insoweit missverständlich, nunmehr auch dahingehend ergänzt (vgl. Bl. 1043 GA), beide Schichten würden unmittelbar hintereinander in einer Weise abgeschieden (Hervorhebung hinzugefügt), dass am Ende eine einzige Polysiliziumschicht entstehe. Allein dies reicht für eine Verwirklichung des Verfahrensanspruchs 2 aus, der allein auf die zeitliche Reihenfolge des Aufbringens beider Schichten abstellt. Eine dauerhafte Trennung beider Schichten verlangt Patentanspruch 2 nicht. Ob die durch die Beklagte behauptete Aufbringung beider Schichten unter gleichen Bedingungen glaubhaft ist, woran Prof. H… Zweifel äußert (Gutachten, S. 8 unten, Abschn. D c.)), kann dementsprechend offenbleiben. Für die Beurteilung der Verletzungsfrage ist dies nicht entscheidend.
e)
Hinsichtlich des durch die Beklagte erhobenen Verwirkungseinwandes gilt in Bezug auf das Klagepatent II nichts anderes, so dass auf die diese Frage betreffenden Ausführungen zum Klagepatent I Bezug genommen werden kann. Insbesondere rechtfertigt der als Anlagenkonvolut FBD B 6 vorgelegte E-Mail-Verkehr aus dem Jahr 2010 bereits deshalb keine andere Bewertung, weil die Beklagte spätestens mit der Erhebung der das Klagepatent I betreffenden Klage ohne Weiteres damit rechnen musste, dass der Kläger gegen das durch sie eingesetzte Thelma-Verfahren mit den ihm zur Verfügung stehenden Schutzrechten vorgeht.
Da der Kläger die das Klagepatent II betreffenden Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Schadenersatz auf die Zeit ab dem 14. Dezember 2005 beschränkt hat, scheidet auch insoweit eine Verjährung aus. Zwar ist an dieser Stelle aufgrund der erst im Jahr 2015 auf das Klagepatent II erweiterten Klage und der damit verbundenen Verjährungshemmung (§§ 204 Abs. 1 Nr. 1, 167 BGB) nunmehr im Hinblick auf die Frage des Beginns der regelmäßigen Verjährungsfrist auch der als Anlage FBD B 6 zur Akte gereichte E-Mail-Verkehr zu berücksichtigen. Auch dieser E-Mail-Korrespondenz lassen sich die Einzelheiten des durch die Beklagte eingesetzten Verfahrens jedoch nicht derart entnehmen, dass der Kläger davon ausgehend in die Lage versetzt wird, eine mögliche Verletzung des Klagepatents II mit der für die Erhebung einer Verletzungsklage erforderlichen Sicherheit feststellen zu können. Nachdem der Kläger die auf das Klagepatent II gestützten Ansprüche auf die Zeit ab dem 14. Dezember 2005 beschränkt hat, kommt auch die absolute 10-jährige Verjährungsfrist gemäß § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB nicht zum Tragen. Diese ist noch nicht abgelaufen, weil mit der Einreichung des Klageerweiterungsschriftsatzes die Hemmung der Verjährung eingetreten ist, § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 167 ZPO, wobei die Zustellung des Klageerweiterungsschriftsatzes vom 11. Dezember 2015 bereits am 22. Dezember 2015 und damit auf jeden Fall „demnächst“ erfolgte.
11.
Die Einbeziehung der den Bereich „Automotive“ betreffenden Beschleunigungssensoren und Gyroskope (AIS328BQ, AIS326DQ, A3G4250D) in das vorliegende Verfahren ist als neuer Streitgegenstand und ihre Einführung in den Prozess damit als Klageerweiterung zu bewerten. Sie ist, obwohl die Beklagte ihre Einwilligung verweigert hat, gemäß § 533 ZPO als sachdienlich zuzulassen.
a)Entgegen der Auffassung des Klägers ist eine Einbeziehung der den Bereich „Automotive“ betreffenden Ausführungsformen vorliegend nur im Wege der Klageerweiterung möglich, §§ 263, 533 ZPO.
Der Kläger hat den Bereich „Automotive“ zunächst ausdrücklich von seiner Klage ausgenommen (vgl. Klageschrift, S. 18 oben) und damit eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass all diejenigen Produkte, die den vorgenannten Bereich betreffen, nicht von der Klage erfasst und diese dementsprechend auch nicht streitgegenständlich sein sollen. Die den Bereich „Automotive“ betreffenden Gyroskope und Beschleunigungssensoren hat der Kläger damit ausdrücklich nicht zur Entscheidung des Landgerichts gestellt und somit hinsichtlich dieser Ausführungsformen keinen Vollstreckungstitel im Wege der Verurteilung im Erkenntnisverfahren begehrt. Dem Landgericht war es demnach im Lichte von § 308 ZPO versagt, über eine Verletzung des Klagepatents durch die diesen Bereich betreffenden Ausführungsformen zu befinden. Folgerichtig verhält sich das landgerichtliche Urteil hierzu auch nicht. Insbesondere sind die dem „Automotive“-Bereich zugehörigen Beschleunigungssensoren AIS328BQ und AIS326DQ sowie das Gyroskop A3G4250D auch nicht im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils als angegriffene Ausführungsformen aufgeführt, wobei das Landgericht in seinem Tatbestandsberichtigungsbeschluss vom 9. Juli 2017 (Bl. 335 GA) nochmals ausdrücklich klargestellt hat, dass die den vorgenannten Bereich betreffenden Produkte und Produktfamilien nicht zu den konkret angegriffenen und im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils eingeblendeten Produkten (vgl. Urteil des Landgerichts, S. 8 oben) zählen.
Dass es sich bei der Erstreckung der Klage auf den Bereich „Automotive“ um einen weiteren, durch den Kläger zunächst nicht zur gerichtlichen Entscheidung gestellten Streitgegenstand (und nicht nur um eine qualitative oder quantitative Änderung des Klageantrages bei gleichem Lebenssachverhalt) handelt, verdeutlicht nicht zuletzt das weitere Vorbringen der Parteien in der Berufungsinstanz. Im Hinblick auf die diesen Bereich betreffenden Produkte führt der Kläger selbst aus, er sei bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung mit seinem Lizenznehmer daran gehindert gewesen, die Klage auf diesen Bereich zu erstrecken (vgl. Schriftsatz vom 29.02.2016, S. 2, Bl. 627 GA; Schriftsatz v. 09.05.2016, S. 6, Bl. 711 GA). Hinsichtlich der den Bereich „Automotive“ betreffenden Produkte hätte das Landgericht die Klage somit möglicherweise, was hier keiner Entscheidung bedarf, bei einer bereits erstinstanzlichen Einbeziehung in den Prozess teilweise abweisen müssen, weil es dem Kläger an der Aktivlegitimation und/oder der Prozessführungsbefugnis gefehlt hätte und/oder weil möglicherweise ein Prozesshindernis vorlag. Zudem hat die Beklagte nach der durch den Kläger begehrten Erstreckung der Klage auf den Bereich „Automotive“ in Bezug auf das Produkt AIS326DQ auch den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland in Abrede gestellt. Mit diesen Fragen musste sich das Landgericht nicht befassen, da sie lediglich für die nunmehr in den Rechtsstreit eingeführten Ausführungsformen von Relevanz sind. Es fehlt somit bisher an entsprechenden Feststellungen. All dies zeigt, dass das bisherige Begehren nicht nur als inhaltsgleiches Minus zu der nunmehr erfolgten Erstreckung der Klage auf den Bereich „Automotive“ anzusehen ist, so dass es gerechtfertigt erscheint, den vorliegenden Fall nicht lediglich als eine qualitative oder quantitative Änderung des Klageantrages ohne eine Änderung des Klagegrundes (§ 264 Abs. 2 Nr. 2 ZPO), sondern als eine „echte“ Klageerweiterung anzusehen. Es liegt somit ein Fall nachträglicher Klagehäufung vor, auf den die §§ 263, 533 ZPO entsprechend Anwendung finden (BGH, NJW 2015, 1608; NJW 2014, 3314; NJW 2007, 2414; BGH, NJW 1985, 1841; BAG, WM 1976, 598; Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl., § 263 Rz. 2; Musielak/Voit, ZPO, 14. Aufl., § 533 Rz. 6; BeckOK ZPO/Bacher, 25. Edition, Stand: 15.06.2017, ZPO § 263 Rz. 5; Becker-Eberhard in MüKo ZPO, 5. Aufl. 2016, § 263 Rz. 21).
Daraus, dass die den Bereich „Automotive“ betreffenden Gyroskope und Beschleunigungssensoren aufgrund ihrer Herstellung im „Thelma-Verfahren“ möglicherweise in den für die Beurteilung der Verletzungsfrage maßgeblichen Punkten baugleich zu den bereits streitgegenständlichen Produkten sind, folgt nichts anderes. Dass den Gegenstand eines Zwangsvollstreckungsverfahrens unter Umständen auch eine abgewandelte Ausführungsform bilden kann, die selbst nicht Gegenstand des Erkenntnisverfahrens war, über die aber im Rahmen des Erkenntnisverfahrens in der Sache bereits mitentschieden wurde, weil diejenigen Erwägungen zur Patentverletzung, die in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform angestellt worden sind, in gleicher Weise auch für die abgewandelte Ausführungsform zutreffen (OLG München, GRUR-RR 2011, 32 – Jackpot-Werbung II; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschnitt H, Rz. 145), steht dem nicht entgegen. Abgesehen davon, dass die Frage der nachträglichen Subsumtion einer Ausführungsform unter den Tenor nicht ohne Weiteres mit der hier zu beantwortenden Frage des Streitgegenstands des Verletzungsrechtsstreits gleichzusetzen ist, dient das Zwangsvollstreckungsverfahren ausschließlich der Vollziehung eines bestehenden Urteils. Materiell-rechtliche Überlegungen, die über die Entscheidungsgründe des der Zwangsvollstreckung zugrundeliegenden Urteils hinausgehen, verbieten sich daher auch dort. Derartiger Überlegungen bedürfte es aber, wollte der Kläger aus dem landgerichtlichen Urteil auch in Bezug auf die den Bereich „Automotive“ betreffenden Ausführungsformen vollstrecken, denn es fehlen bisher sowohl Feststellungen zum – bestrittenen – Vertrieb der Ausführungsform AIS326DQ in der Bundesrepublik Deutschland als auch zu der Frage, ob das durch den Kläger selbst eingeräumte Hindernis zur Geltendmachung der den Bereich „Automotive“ betreffenden Ansprüche tatsächlich, wie durch den Kläger behauptet, zwischenzeitlich weggefallen ist.
Die Voraussetzungen des § 533 ZPO für eine Einbeziehung der den Bereich „Automotive“ betreffenden Gyroskope und Beschleunigungssensoren in den vorliegenden Rechtsstreit sind im Streitfall gegeben. Die Erweiterung der Klage auf den Bereich „Automotive“ erscheint sachdienlich (§ 533 Nr. 1 ZPO). Zudem kann die Klageerweiterung auch auf Tatsachen gestützt werden, die der Senat als Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin zugrundezulegen hat,§ 533 Nr. 2 ZPO. Schließlich hat der erstinstanzlich obsiegende Kläger auch die Anschlussberufungsfrist gewahrt.
Die mangels Zustimmung der Beklagten zur Erweiterung der Klage erforderliche Sachdienlichkeit setzt voraus, dass ein ansonsten drohender neuer Rechtsstreit vermieden wird und der bisherige Streitstoff erster Instanz verwendet werden kann (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 1, 2 – Haubenstretchautomat). Sie ist nur ausnahmsweise zu verneinen, insbesondere dann, wenn ihre Bejahung zur Beurteilung eines völlig neuen Streitstoffes nötigen würde, ohne dass dafür das Ergebnis der bisherigen Prozessführung verwertet werden könnte. Maßgeblicher Gesichtspunkt ist der Gedanke der Prozesswirtschaftlichkeit (BGH, NJW 2004, 1076, 1077 = MDR 2004, 1075), wobei es allein darauf ankommt, ob und inwieweit die Zulassung geeignet ist, den Streitstoff im Rahmen des anhängigen Rechtsstreits auszuräumen und weiteren Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2014, Az.: I-15 U 106/14, BeckRS 2015, 13306; Urt. v. 25.9.2008, Az.: I-2 U 57/07, BeckRS 2010, 22898; Zöller/Heßler, ZPO, 32. Aufl., § 533 Rz. 6). Ausgehend von diesen Überlegungen bestehen gegen eine Einbeziehung der den Bereich „Automotive“ betreffenden Ausführungsformen in den vorliegenden Rechtstreit unter dem Gesichtspunkt der Sachdienlichkeit keine Bedenken, nachdem diese unstreitig in ihrer technischen Gestaltung den bislang bereits streitgegenständlichen Ausführungsformen entsprechen. Für die Entscheidung über die alle angegriffenen Ausführungsformen betreffenden Ansprüche ist erheblich, ob das durch die Beklagte bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen eingesetzte Verfahren unter Anspruch 1 des Klagepatents I fällt. Die hierzu aus dem bisherigen Verfahren gewonnenen Erkenntnisse und Feststellungen zur Schutzrechtsverletzung gelten in gleicher Weise auch hinsichtlich der nunmehr hinzugekommenen Ausführungsformen. Würde eine Erweiterung der Klage auf den Bereich „Automotive“ nicht zugelassen, müsste der Kläger diesbezüglich seine Ansprüche trotz der Baugleichheit in einem neuen Prozess einklagen, in dem dieselben Fragen nochmals zu erörtern wären; dies ist mit den Grundsätzen der Prozesswirtschaftlichkeit unvereinbar. Dass es hinsichtlich dieser Ausführungsformen in Bezug auf die Berechtigung des Klägers zur Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche sowie zur Verletzungshandlung weiterer Feststellungen bedarf, steht der Sachdienlichkeit nicht entgegen, solange – wie hier – der bisherige Prozessstoff auch in Bezug auf die neu in den Rechtsstreit einbezogenen Ausführungsformen Verwendung finden kann. Ob dies möglicherweise dann anders zu beurteilen ist, wenn es allein in Bezug auf die Klageerweiterung einer umfassenden Beweisaufnahme bedarf, kann dahinstehen. Jedenfalls hier ist dies nicht der Fall.
Der Zulässigkeit der Klageerweiterung auf den Bereich „Automotive“ steht auch § 533 Nr. 2 ZPO nicht entgegen, der voraussetzt, dass die Klageerweiterung auf Tatsachen gestützt werden kann, die der Senat seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat. Entgegen einer teilweise vertretenen Auffassung (OLG Frankfurt/M., Urt. v. 10.07.2013, Az.: 23 U 66/12, BeckRS 2013, 13418; Rimmelspacher in MüKo/ZPO, 5. Aufl. 2016, § 533 Rz. 14; Musielak/Voit, ZPO, 14. Aufl., § 533 ZPO, Rz. 22; Saenger/Wöstmann, ZPO, 5. Aufl.,§ 533 Rz. 12) ist dies nicht so zu verstehen, dass neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur zu berücksichtigen sind, wenn sie nicht nur nach § 531 Abs. 2 ZPO zuzulassen, sondern auch für die Berufung erheblich sind. Eine solche zusätzliche Einschränkung kann schon dem Wortlaut des § 533 Nr. 2 ZPO nicht entnommen werden. Die dortige Formulierung knüpft wörtlich an den Eingangssatz des § 529 Abs. 1 ZPO an. Schon daraus folgt, dass das Tatsachenvorbringen, auf das die Klageänderung (bzw. -erweiterung), Aufrechnung oder Widerklage gestützt wird, nur die in jener Norm enthaltenen Anforderungen erfüllen muss (BGH, NJW-RR 2012, 429, 430). Dies war auch die erklärte Absicht des Gesetzgebers. § 533 Nr. 2 ZPO soll verhindern, dass über die Klageänderung, Aufrechnung oder Widerklage neuer Tatsachenstoff eingeführt wird, der nach § 529 ZPO nicht zu Grunde zu legen ist; umgekehrt soll der Tatsachenstoff ausreichen, um über die Klageänderung, Aufrechnung und Widerklage entscheiden zu können. Nur durch die Bezugnahme auf § 529 ZPO soll eine „Flucht in die Widerklage“ mit dem Ziel der Verfahrensverzögerung in der Berufungsinstanz (BT-Dr 14/4722, S. 102) verhindert werden (BGH, NJW-RR 2012, 429, 430; wohl auch: BGH NJW-RR 2010, 1508, 1509; BGH, NJW 2009, 3722, 3723 – Tripp-Trapp-Stuhl; Cepl/Voß/Cassardt, Prozessrechtskommentar zum Gewerblichen Rechtschutz, § 533 Rz. 36; Stein/Jonas/Althammer, ZPO, 22. Aufl., § 533 Rz. 17; für die Parteierweiterung: Crummenerl, GRUR 2009, 245, 247). Wird im Hinblick auf die nur für die Klageänderung, Aufrechnung oder Widerklage relevanten Tatsachen eine ergänzende Beweisaufnahme erforderlich, kann dies bei fehlender Einwilligung des Gegners allenfalls dazu führen, dass die Sachdienlichkeit i.S.v. § 533 Nr. 1 ZPO zu verneinen ist (BGH, NJW-RR 2012, 429, 430).
Die vorstehenden Überlegungen stehen im Einklang mit den durch die Rechtsprechung zu § 145 PatG entwickelten Grundsätzen. Mit Blick auf § 145 PatG kann der Schutzrechtsinhaber gezwungen sein, in einem Verletzungsrechtstreit Ansprüche wegen der widerrechtlichen Benutzung anderer ihm zustehender Patente mit geltend zu machen, wenn diese weiteren Schutzrechte durch dieselbe oder eine gleichartige Handlung beeinträchtigt werden. Die bestehende Pflicht zur Klagekonzentration, die für die Dauer der Anhängigkeit des Rechtsstreits zu beachten ist und deshalb auch dann eingreift, wenn das weitere Patent für den Verletzungskläger erst während des Berufungsverfahrens über das erste Patent verfügbar wird, muss nicht nur für die Bestimmung dessen, was „sachdienlich“ i.S.v. § 533 Nr. 1 ZPO ist, Berücksichtigung finden (vgl. hierzu: OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.09.2009, Az.: 2 U 96/07, BeckRS 2009, 29993; OLG München, Urt. v. 18.10.2007, Az.: 6 U 3435/06, BeckRS 2007, 32957), sondern selbstredend auch für die Beantwortung der Frage maßgeblich sein, auf welche Tatsachen die Klageerweiterung gestützt werden darf. Nur dann, wenn der Kläger in die Lage versetzt ist, seinen Vortrag, soweit erforderlich, im Hinblick auf das neu in den Rechtsstreit einzuführende Patent auch entsprechend zu ergänzen, kann er dieses Schutzrecht, hinsichtlich dessen ihm der Weg über eine erneute Klage versperrt ist, effektiv durchzusetzen.
Dass die teilweise vertretene Auffassung, Tatsachenvortrag, der für die ursprüngliche Klage nicht entscheidungserheblich ist, dürfe nicht neu in das Berufungsverfahren eingeführt werden (Rimmelspacher in MüKo/ZPO, 5. Aufl. 2016, § 533 Rz. 14; Musielak/Voit, ZPO, 14. Aufl., § 533 ZPO, Rz. 22; Saenger/Wöstmann, ZPO, 5. Aufl.,§ 533 Rz. 12), in dieser Generalität nicht richtig sein kann, wird schließlich daraus deutlich, dass dann eine als Klageänderung geltende Parteierweiterung in der Berufungsinstanz undurchführbar wäre, weil sie regelmäßig einen Vortrag zur Passivlegitimation des neuen Beklagten voraussetzt. Soweit der Vortrag lediglich eine nicht nur beim zuerst, sondern auch beim weiteren Beklagten vorliegende Verantwortlichkeit für den Verletzungstatbestand begründet, handelt es sich um Vorbringen, das schon seiner Natur nach nicht für beide Prozessrechtsverhältnisse gleichermaßen relevant sein kann. Es dient allein dazu, im Wege der Parteierweiterung überhaupt ein zusätzliches Prozessrechtsverhältnis begründen zu können. Dass derartiges in der Berufungsinstanz generell nicht mehr möglich sein soll, lässt sich § 533 Nr. 2 ZPO nicht entnehmen (Crummenerl, GRUR 2009, 245, 247; Stein/Jonas/Altmann, ZPO, 22. Aufl., § 533 Rz. 17).
Nachdem der Kläger durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung (Anlage BB 21) glaubhaft gemacht hat, dass die ihn nach seinem Vortrag zur Einbeziehung des Bereichs „Automotive“ in den vorliegenden Rechtsstreit berechtigende Vereinbarung mit seiner Lizenznehmerin tatsächlich wie von ihm behauptet, erst am 12. Februar 2016 geschlossen wurde, liegen die Voraussetzungen einer Berücksichtigung des die Klageerweiterung betreffenden neuen tatsächlichen Vorbringens im Berufungsverfahren vor, da der neue Vortrag somit nicht auf Nachlässigkeit beruht (§ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO). Zwar lässt sich die Nachlässigkeit im Fall einer Klageerweiterung nicht bereits mit der Begründung verneinen, eines erstinstanzlichen Vortrages habe es deshalb nicht bedurft, weil die entsprechenden Tatsachen erstinstanzlich nicht entscheidungserheblich waren. Ein solches Verständnis liefe darauf hinaus, dass § 531 Abs. 2 ZPO und damit mittelbar auch § 533 Nr. 2 ZPO im Fall der Klageerweiterung leerliefe (so auch BeckOK/Vorwerk/Wolf, ZPO, 25. Edition, Stand: 15.06.2017, § 533 Rz. 13 a.E.; a.A. Stein/Jonas/Althammer, ZPO, 22. Aufl., § 533 Rz. 13). Nachlässigkeit im Sinne von § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO ist jedoch grundsätzlich dann zu verneinen, wenn ein neues Angriffs- und Verteidigungsmittel erst nach Schluss der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung entstanden ist (BGH, GRUR 2011, 853 – Treppenlift; B BGH, GRUR 2010, 400 – Simply the Best!; BGH NJW 2010, 1478; BGH NJW-RR 2005, 1687 f.; Musielak/Ball, ZPO, 14. Aufl., § 531 Rz. 19; Rimmepspacher in: MüKo ZPO, 5. Aufl., § 531 Rz. 25; Zöller/Heßler, ZPO, 32. Aufl., § 531 Rz. 4; Cepl/Voß/Cassardt, Prozessrechtskommentar zum Gewerblichen Rechtschutz, § 531 Rz. 20). Dies ist in Bezug auf die durch den Kläger behauptete Vereinbarung vom 12. Februar 2016 der Fall. Da die Beklagte den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zulässigerweise gemäß § 138 Abs. 4 ZPO mit Nichtwissen bestritten hat (Schriftsatz vom 5. April 2016, S. 7, BL. 702 GA), ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses gemäß § 531 Abs. 2 S. 2 ZPO glaubhaft zu machen (vgl. Musielak/Ball, ZPO, 14. Aufl., § 531 Rz. 20; BeckOK ZPO/Wulf, 26. Edition, Stand: 15.09.2017, § 531 Rz. 20; Rimmelspacher in MüKo ZPO, 5. Aufl., § 531 Rz. 30; Zöller/Heßler, ZPO, 32. Aufl., § 531 Rz. 33). Nachdem der Kläger als Anlage BB 21 eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt hat, nach welcher die Vereinbarung von den im Namen des Klägers Handelnden erst am 12. Februar 2016 und damit an dem Tag, den auch die Vereinbarung als Zeitpunkt des Vertragsschlusses ausweist, unterzeichnet wurde, hat er dem Erfordernis der Glaubhaftmachung ausreichend Genüge getan.
Soweit der Kläger darüber hinaus ergänzend zum Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform AIS326DQ im Inland vorgetragen hat (vgl. Schriftsatz vom 09.05.2016, S. 10 ff., Bl. 745 ff. GA), ist dieser Vortrag unbestritten geblieben und damit von vornherein zu berücksichtigen (BGH, NJW-RR 2005, 437; OLG München, Urt. v. 18.10.2007, 6 U 3435/04, BeckRS 2007, 32957; Cepl/Voß/Cassardt, Prozessrechtskommentar zum Gewerblichen Rechtschutz, § 533 Rz. 35; Rimmelspacher in MüKo ZPO, 5. Aufl., § 533 Rz. 14; Saenger, ZPO, 5. Aufl., § 533 Rz. 12; Prütting/Gehrlein/Oberheim, ZPO, 7. Aufl., § 533 Rz. 14).
Der Kläger hat auch die aufgrund seines erstinstanzlichen Obsiegens zu wahrende Anschlussberufungsfrist des § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO eingehalten.
Ein in erster Instanz obsiegender Kläger muss sich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes der Berufung der Gegenseite anschließen, wenn er sich nicht nur auf die Abwehr der Berufung beschränken, sondern seinerseits eine Klageerweiterung vornehmen oder neue Ansprüche einführen will. Daher ist im Fall einer Klageerweiterung die Einlegung einer Anschlussberufung erforderlich (BGH, NJW 2008, 1953, 1954; NJW 2009, 1870; GRUR 2012, 180 – Werbegeschenke; NJW 2015, 2812; OLG Düsseldorf, GRUR 2015, 299, 303 – Kupplungsvorrichtung; GRUR-RR 2017, 249, 251 – Lichtemittierende Vorrichtung; Musielak/Voit, ZPO, 14. Aufl. 2017,§ 264 Rz. 3). Demzufolge kann auch der in erster Instanz obsiegende Kläger, der in der Berufungsinstanz dieselben Ansprüche wegen Patentverletzung auf eine weitere Ausführungsform erstrecken möchte, die nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war, dieses Ziel jedenfalls dann, wenn wie hier die Frist für eine selbstständige Berufung abgelaufen ist, nur dadurch erreichen, dass er eine Anschlussberufung einlegt (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2017, 249, 251 – Lichtemittierende Vorrichtung m.w.N.).
Der Kläger war nicht deshalb von dem Erfordernis der Einhaltung der Berufungserwiderungsfrist in Bezug auf die Anschlussberufung entbunden, weil die seine Anschlussberufung (vermeintlich) begründenden Umstände, der Abschluss einer neuen Lizenzvereinbarung, am 12. Februar 2016 und damit nach Ablauf der Berufungserwiderungsfrist eintraten. Der Gesetzgeber hat sich mit dem Gesetz zur Reform des Zivilprozessrechts vom 27. Januar 2001 dafür entschieden, die Einlegung einer Anschlussberufung nur binnen einer bestimmten Frist zuzulassen, um auf diese Weise das nach der Neukonzeption in erster Linie der Fehlerkontrolle dienende Berufungsverfahren zu straffen und zu beschleunigen (vgl. BT-Drs. 14/4722, 64, 98f.; vgl. auch BT-Drs. 15/3482, 18). Daran hat er, trotz erheblicher Kritik in Rechtsprechung und Literatur, im 1. Justizrechtsmodernisierungsgesetz vom 24. August 2004 (BGBl. I 2004, 2198) festgehalten und eine Ausnahme allein für wiederkehrende Leistungen i.S.v. § 323 ZPO geschaffen (s. § 524 Abs. 2 S. 3 ZPO). Vor diesem Hintergrund ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit guten Gründen eine Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO im Wege der teleologischen Reduktion sowohl für klageerweiternde Schriftsätze als auch für klageändernde Anschlussberufungen abgelehnt worden (BGH, NJW 2008, 1953; NJW 2009, 1870; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2017, 249, 255 – Lichtemittierende Vorrichtung). Dieser Rechtsprechung schließt sich der Senat – nach eigener Prüfung – auch für die hier maßgebliche Konstellation an.
Der Kläger hat die Anschlussberufungsfrist gewahrt. Gemäß § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO ist eine solche nur bis zum Ablauf der dem Berufungsbeklagten gesetzten Frist zur Berufungserwiderung zulässig. Die dem Kläger wirksam gesetzte und mit Verfügung vom 16. November 2015 (Bl. 425 GA) verlängerte Berufungserwiderungsfrist endete am 31. Dezember 2015. Aus § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO folgt, dass eine Verlängerung der Berufungserwiderungsfrist zugleich auch eine Verlängerung der Anschlussberufungsfrist bewirkt (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2017, 249, 251 – Lichtemittierende Vorrichtung; BeckOK ZPO/Wulf, 25. Edition, Stand: 15.06.2017, § 524 Rz. 19). Innerhalb dieser Frist hat der Kläger seine Klage mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2015 auf das Klagepatent II erweitert und damit zugleich fristgerecht eine („verdeckte“) Anschlussberufung eingelegt. Dass der Kläger seine Klage sodann mit Schriftsatz vom 29. Februar 2016 nochmals erweitert und auch auf die den Bereich „Automotive“ betreffenden Gyroskope und Beschleunigungssensoren erstreckt hat, steht deren Einbeziehung in den Rechtsstreit nicht entgegen. Zweck der Anschlussberufung ist es, diejenige Partei zu schützen, die in Unkenntnis der Gegenpartei trotz eigener Beschwer die Rechtsmittelfrist im Vertrauen auf den Bestand des Urteils verstreichen lässt. Darüber hinaus soll die Anschlussberufung prozessuale Waffengleichheit schaffen, indem sie den Berufungsbeklagten in die Lage versetzt, auf eine Berufung des Gegners ohne verfahrensrechtliche Fesseln reagieren und die Grenzen der neuen Verhandlung mitbestimmen zu können (BGH, NJW 1984, 2951, 2952). Will er die Grenzen neu bestimmen und sich nicht auf die Abwehr der Berufung beschränken, kann er dies nur im Wege der Anschlussberufung erreichen (BGH, NJW 2015, 2812, 2814). Dies hat der Kläger mit der fristgerechten Anschlussberufung getan. Dass der Kläger seine Klage sodann im Rahmen dieser Anschlussberufung auf den Bereich „Automotive“ erweitert hat, steht dem nicht entgegen, nachdem er über die fristgerechte Einlegung der Anschlussberufung die Grenzen der Berufung bereits vorab verschoben und deutlich gemacht hat, dass er nicht nur eine Zurückweisung der Berufung begehrt, sondern zugleich auch eine weitere Verurteilung der Beklagten. Dass die Erweiterung der Anschlussberufung den Anforderungen der §§ 533, 263 ZPO genügt, hat der Senat bereits im Einzelnen dargelegt. Auf die diesbezüglichen Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich Bezug genommen.
d)
Die zunächst erfolgte Beschränkung des Streitgegenstandes auf alle den Bereich „Automotive“ nicht betreffenden Ausführungsformen stellt entgegen der Auffassung der Beklagten keinen Verzicht auf etwaige diesen Bereich betreffende Ansprüche dar. Vielmehr hat der Kläger durch seine Erklärung lediglich zum Ausdruck gebracht, dass diese Ansprüche im Zeitpunkt der Klageerhebung kein Verfahrensgegenstand sein sollten. Nichts gesagt ist damit demgegenüber zu der Frage, ob der Kläger diese ggf. später in das Verfahren einbeziehen will. Insbesondere ist die Erklärung des Klägers auch nicht mit einem die Klagbarkeit ausschließenden Stillhalteabkommen (vgl. hierzu: BGH, NJW-RR 1989, 1048, 1049) vergleichbar, bei dem die Vertragsparteien vereinbaren, bestimmte Ansprüche ganz oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt prozessual nicht geltend zu machen. Eine solche Vereinbarung haben die Parteien nicht geschlossen. Soweit durch die nachträgliche Erweiterung der Klage Rechte der Beklagten betroffen sein können, wird dem bereits durch die sich aus §§ 263, 533 ZPO ergebenden Schranken der Klageerweiterung hinreichend Rechnung getragen.
Aus den vorstehenden Gründen verstößt die Klageerweiterung auch nicht gegen Treu und Glauben, § 242 BGB. Der Kläger hat durch seine Erklärung, die Klage erstrecke sich nicht auf den Bereich „Automotive“, lediglich zu erkennen gegeben, dass er die entsprechenden Ansprüche zumindest im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht zur Entscheidung des Gerichts stellen will. Dazu, ob es auch im weiteren Verfahrensverlauf dabei bleibt oder ob der Kläger – wie hier – seine Klage in den durch die Zivilprozessordnung gezogenen Grenzen erweitert, hat er sich demgegenüber nicht geäußert. Davon ausgehend kann weder davon die Rede sein, der Kläger verhalte sich widersprüchlich, noch davon, der Kläger habe einen Vertrauenstatbestand geschaffen, auf den die Beklagte auch berechtigterweise vertraut habe. Für einen Verstoß gegen Treu und Glauben ist dementsprechend kein Raum.
12.
Der Kläger ist zur Geltendmachung von den Bereich „Automotive“ betreffenden Ansprüchen nur für die Zeit bis zur Einräumung einer ausschließlichen an die F… (nachfolgend: F…) und damit für die Zeit bis zum 31. März 2008 berechtigt. Dass der Kläger bereits zuvor Dritten eine ausschließliche Lizenz an den Klagepatenten erteilt hätte, ist vor dem Hintergrund der zur Akte gereichten Unterlagen nicht ersichtlich. Im Übrigen ist der Kläger in Bezug auf die den Bereich „Automotive“ betreffenden Ansprüche nicht aktivlegitimiert. Zwar ist die G… (nachfolgend: G…) aufgrund der mit dem Kläger geschlossenen Lizenzvereinbarung (Anlagen BB 10/BB 10_dE) lediglich Inhaberin einer einfachen Lizenz am Klagepatent, so dass diese Lizenzerteilung der Aktivlegitimation des Klägers als eingetragenem Inhaber des Klagepatents nicht entgegensteht. Jedoch wurde dieser, an die Stelle der im März 2008 mit F… geschlossenen Vereinbarung tretende Lizenzvertrag erst im Februar 2016 und damit zu einem Zeitpunkt geschlossen, in dem beide Klagepatente bereits durch Zeitablauf erloschen waren. In die Zukunft gerichtete, den Zeitraum ab Abschluss der Vereinbarung mit Maxim (12. Februar 2016) betreffende Ansprüche scheiden daher von vornherein aus. Dass der Kläger (mit Ausnahme der Zeit vor dem 31. März 2008) im Hinblick auf die Vergangenheit zur Geltendmachung von Ansprüchen auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht berechtigt wäre, vermag der Senat nicht festzustellen.
Im Einzelnen:
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes können dem Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung auch dann die in §§ 139 ff. PatG vorgesehenen Ansprüche zustehen, wenn er am Gegenstand des Schutzrechts eine ausschließliche Lizenz vergeben hat. Unterlassungsansprüche stehen dem Inhaber jedenfalls dann zu, wenn er sich mit der Lizenzierung nicht sämtlicher Rechte aus dem Schutzrecht begeben hat (BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone; BGH, GRUR 2011, 711 – Cinch-Stecker). Dem Inhaber des Schutzrechts stehen ferner auch dann eigene Ansprüche zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen. Letzteres ist bejaht worden, wenn der Patentinhaber vom Lizenznehmer die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen kann, deren Höhe vom Umsatz abhängig ist (BGH, GRUR 2011, 711 – Cinch-Stecker m. w. N.), oder wenn als Gegenleistung für die Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart worden ist (BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone). Vorstehende Grundsätze gelten auch, soweit es um Ansprüche auf Schadenersatz geht. Die für eine Klage auf Feststellung der Schadenersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Schutzrechtsinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Schutzrechtsinhaber in einer der genannten Weisen an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone; BGH, GRUR 2011, 711 – Cinch-Stecker). Allgemein gilt, dass der Schutzrechtsinhaber, der eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, eigene Ansprüche gegen den Verletzer geltend machen kann, soweit er durch die Verletzung „betroffen” ist oder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung hat (BGH, GRUR 2011, 711 – Cinch-Stecker m. zahlreichen N. zur Literatur; OLG Düsseldorf Urt. v. 07.02.2013, Az.: I-2 U 8/09, BeckRS 2013, 12505).
Allein die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz hindert den Kläger als eingetragenem Patentinhaber daher nicht ohne Weiteres daran, selbst weiterhin Ansprüche wegen der Verletzung seines Patents geltend zu machen. Nachdem der Kläger jedoch selbst vorträgt, er sei zunächst nicht zur Geltendmachung entsprechender, den Bereich „Automotive“ betreffender Ansprüche berechtigt gewesen, liegt es an ihm, nachvollziehbar darzulegen und – falls erforderlich – auch zu beweisen, weshalb sich dies durch die nunmehr abgeschlossene Vereinbarung geändert haben soll.
Diesen Anforderungen hat der Kläger durch die Vorlage der als Anlagen BB 10 und BB 11 vorgelegten Verträge insoweit entsprochen, als es um die Zeit ab dem Abschluss der mit Maxim geschlossenen Vereinbarung vom 12. Februar 2016 geht. Nachdem beide Klagepatente zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits durch Zeitablauf erloschen waren, hilft dies dem Kläger zur Begründung seiner Aktivlegitimation nicht weiter.
Nach Ziffer 5.3. der zwischen dem Kläger und F… im März 2008 geschlossenen Vereinbarung (Anlage BB 11) räumt der Kläger F… insbesondere an den aus der Anlage 2 der Vereinbarung ersichtlichen Schutzrechten, zu denen auch die Klagepatente gehören, ein ausschließliches, transferierbares, unentgeltliches, weltweites Nutzungsrecht für den „Automotive“-Markt ein. Der Kläger selbst behält lediglich ein nichtausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für eigene Forschungs- und Entwicklungszwecke (Anlage BB 11, Ziff. 5.6.). Das Recht zur Kündigung dieser Rahmenvereinbarung ist erstmals zum 31. Dezember 2017 vorgesehen. Da der Kläger somit – bis auf das Recht zur eigenen Forschungstätigkeit – alle Rechte am Klagepatent abgegeben hat und ihm aus der Lizenzvergabe auch keine fortdauernden materiellen Vorteile erwachsen, war er für die Geltendmachung von den Bereich „Automotive“ betreffenden Ansprüchen zunächst nicht aktivlegitimiert. Dies änderte sich erst mit der als Anlage BB 10 vorgelegten Lizenzvereinbarung zwischen G… als Rechtsnachfolgerin der F.. und dem Kläger. Dort räumt der Kläger G… eine einfache Lizenz ein (Anlage BB 10, Ziff. 2.1), wobei diese Regelung rückwirkend auch auf die früheren Vereinbarungen Anwendung finden soll (Anlage BB 10, Ziff. 2.2.). Zu diesen früheren Vereinbarungen gehört die vorgenannte Vereinbarung mit F… (Anlage BB 10, Ziff. 1., Stichwort: „Frühere Vereinbarungen“ (ii)). Die Klagepatente sind in Anlage 2b des Lizenzvertrages auf Seite 1 ausdrücklich als lizenziertes Schutzrecht aufgeführt. Somit wurde die zunächst bestehende Ausschließlichkeit der Lizenzgewährung in eine einfache Lizenz umgewandelt, so dass der Kläger nunmehr berechtigt ist, auch die den Bereich „Automotive“ betreffenden Ansprüche geltend zu machen.
Die Umwandlung der ausschließlichen in eine einfache Lizenz führt ohne eine weitergehende Regelung nur zu einer Berechtigung des Klägers, Ansprüche für die Zukunft geltend zu machen. Denn erst mit der Umwandlung der ausschließlichen in eine einfache Lizenz fallen die zunächst dem ausschließlichen Lizenznehmer zustehenden Rechte zur Geltendmachung von Ansprüchen aus den §§ 139 ff. PatG (ggf. i.V.m. Art. 64 EPÜ) wieder an den eingetragenen Patentinhaber zurück. Eine Berechtigung des Klägers zur Geltendmachung von den Zeitraum bis zur Umwandlung der ausschließlichen Lizenz in eine einfache Lizenz betreffenden Ansprüchen vermag der Senat nicht festzustellen.
Zwar soll Ziffer 2.1. der mit G… geschlossenen Lizenzvereinbarung, mit der der Kläger G… ein nicht-ausschließliches Recht und damit eine einfache Lizenz einräumt, gemäß Ziffer 2.2. der Vereinbarung rückwirkend auf frühere Vereinbarungen, zu denen auch die Vereinbarung mit F… zählt, Anwendung finden. Eine solche rückwirkende Umwandlung einer ausschließlichen in eine einfache Lizenz scheitert jedoch am dinglichen Charakter der ausschließlichen Lizenz (vgl. BGHZ 83, 251, 256 – Verankerungsteil; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Aufl.,§ 15 Rz. 33). Die ausschließliche Lizenz verleiht dem Lizenzinhaber im Rahmen des Vertrages ein gegen jedermann wirkendes Ausschlussrecht, das sowohl das positive Benutzungsrecht als auch das negative Verbietungsrecht umfasst (Schulte/Moufang, Patentgesetz, 11. Aufl., § 15 Rz. 33; vgl. auch Benkard/Ullmann/Deichfuß, Patentgesetz, 11. Aufl., § 15 Rz. 89 m.w.N.). Dieser gegenüber jedermann wirkende Charakter der ausschließlichen Lizenz schließt es aus, die ausschließliche Lizenz durch eine spätere Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer rückwirkend in eine einfache Lizenz umzuwandeln. Insoweit fehlt den Parteien des Lizenzvertrages die Dispositionsbefugnis.
Eine Berechtigung des Klägers zur Geltendmachung von den Zeitraum der ausschließlichen Lizenzerteilung betreffenden Ansprüchen lässt sich davon ausgehend nicht feststellen. Dass F… dem Kläger entsprechende, diesen Zeitraum betreffende Ansprüche abgetreten oder den Kläger zur Geltendmachung solcher Ansprüche im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft ermächtigt hätte, hat der Kläger, selbst nachdem der Senat die Problematik der Aktivlegitimation in der mündlichen Verhandlung angesprochen und auf die insoweit bestehenden Bedenken hingewiesen hat, weder behauptet noch ist dies ersichtlich. Eine derartige Abtretung findet sich insbesondere auch nicht in dem zwischen dem Kläger und G… geschlossenen Vertrag (Anlagen BB 10/BB 10_de), wobei sich eine solche Abtretung in Ermangelung entsprechender Anhaltspunkte und ohne einen ergänzenden Vortrag des Klägers auch nicht in die Lizenzvereinbarung hineinlesen lässt.
Dafür, dass die durch den Kläger abgeschlossenen Verträge, wie die Beklagte meint, aufgrund eines bewussten kollusiven Zusammenwirkens des Klägers mit seiner Lizenznehmerin unwirksam wären, fehlt es an jedwedem konkreten Anhaltspunkt, so dass der Senat weder deren Unwirksamkeit nach §§ 138, 826 BGB noch nach §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 4 UWG festzustellen vermag.
13.
Nachdem auch die den Bereich „Automotive“ betreffenden Ausführungsformen von der technischen Lehre der Klagepatente Gebrauch machen, stehen dem Kläger als eingetragenem Inhaber der Klagepatente auch insoweit für die Zeit bis zur Erteilung der ausschließlichen Lizenz an F… und damit bis zum 31. März 2008 die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Rückruf (nur bezogen auf das Klagepatent I) sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i. V. m. §§ 242, 259 BGB zu. Aufgrund des zwischenzeitlichen Zeitablaufs der Klagepatente scheidet eine Verurteilung zur Unterlassung demgegenüber von vornherein aus.
Die vorgenannten Ansprüche erfassen auch den Beschleunigungssensor AIS326DQ. Zwar hat die Beklagte in Bezug auf dieses Produkt zunächst den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland bestritten (vgl. Schriftsatz vom 05.04.2016, Bl. 703 GA). Dem ergänzenden Vortrag des Klägers, der anhand von Screenshots detailliert dargelegt hat, dass dieses Produkt über die Internetseite der Beklagten unter der Adresse R… auch in der Bundesrepublik Deutschland erhältlich ist (vgl. Schriftsatz vom 09.05.2017, S. 12, Bl. 747f. GA), ist die Beklagte jedoch nicht mehr entgegengetreten, so dass der Vertrieb dieser Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr streitig ist. Den Vertrieb des Gyroskops A3G4250D in Deutschland hat die Beklagte ebenfalls nicht wirksam in Abrede gestellt. Für ein erhebliches Bestreiten reicht es insbesondere nicht aus, lediglich am Sachvortrag des Klägers zu bemängeln, dieser sei unsubstantiiert. Der Kläger ist seiner Darlegungslast zunächst dadurch nachgekommen, dass er mit der Erstreckung der Klage auf das vorgenannte Produkt zugleich – wenn auch nicht ausdrücklich, so aber doch bei sinnvollem Verständnis hinreichend deutlich – die Behauptung aufgestellt hat, auch das Gyroskop A3G4250D werde durch die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben. Die Notwendigkeit ergänzenden Vortrages ergibt sich erst dann, wenn die Beklagte, wie im Hinblick auf den Beschleunigungssensor AIS326DQ geschehen, den Vertrieb tatsächlich bestreitet (vgl. zur Wechselwirkung zwischen Vortrag und Bestreiten: Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschn. E, Rz. 147). An einem solchen Bestreiten fehlt es jedoch in Bezug auf das Gyroskop, so dass von dessen Vertrieb in Deutschland auszugehen ist.
Nachdem der Kläger die Klage erst mit Schriftsatz vom 29. Februar 2016 auf den Bereich „Automotive“ erweitert hat, ist die Hemmung der Verjährung erst ab diesem Zeitpunkt eingetreten (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 167 ZPO), so dass für die Zeit vor dem 1. März 2006 in Bezug auf den Auskunfts- und Schadenersatzanspruch die absolute 10-jährige Verjährungsfrist greift, § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB bzw. § 199 Abs. 4 BGB. Für die rechtsverjährte Zeitspanne bis zum 28. Februar 2006 beschränken sich die Ansprüche des Klägers auf Schadenersatz lediglich auf den Rest-Schadenersatz. Da es sich bei dem Rechnungslegungsanspruch um einen Anspruch handelt, der dem Verletzten als Hilfsanspruch zu seinem Schadenersatz-, Entschädigungs- oder Restschadenersatzanspruch zusteht, kann der Kläger für den Zeitraum, für den der Beklagte nur den Restschadenersatz schuldet, im Rahmen der Rechnungslegung Angaben über die Gewinnkalkulation nicht verlangen. Der Rest-Schadenersatzanspruch ist auf eine angemessene Lizenzgebühr beschränkt, für deren Berechnung entsprechende Angaben zum Gewinn nicht erforderlich sind (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Abschn. E, Rz. 611f. m.w.N.).
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 533, 529 ZPO
§§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB
§§ 195, 199 Abs. 1 BGB
§§ 195, 199 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 und 3 BGB
§§ 204 Abs. 1 Nr. 1, 167 BGB
§§ 533, 263 ZPO
§§ 263, 533 ZPO
§§ 139 ff. PatG
§§ 138, 826 BGB noch nach §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 4 UWG
§§ 242, 259 BGB
§§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO
§ 64 PatG
§ 214 BGB
§ 145 PatG
§ 529 ZPO
§ 8 IntPatÜG
§ 9 PatG
§ 141 PatG
§ 166 BGB
§ 242 BGB
§ 308 ZPO
§ 529 ZPO
§ 167 ZPO
§ 533 ZPO
§ 323 ZPO
§ 543 ZPO
§ 9 Nr. 3 PatG
§ 141 S. 1 PatG
§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG
§ 139 Abs. 3 PatG
§ 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB
§ 6 Abs. 1 S. 1 EGBGB
§ 6 Abs. 3, 4 EGBGB
§ 199 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 BGB
§ 533 Nr. 2 ZPO
§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 524 Abs. 2 ZPO
§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB
§ 264 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 533 Nr. 1 ZPO
§ 533 Nr. 2 ZPO
§ 531 Abs. 2 ZPO
§ 529 Abs. 1 ZPO
§ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO
§ 138 Abs. 4 ZPO
§ 531 Abs. 2 S. 2 ZPO
§ 524 Abs. 2 S. 2 ZPO
§ 524 Abs. 2 S. 3 ZPO
§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3  PatG
§ 199 Abs. 4 BGB
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 92 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: BGHZ 160, 204, 210
GRUR 2004, 1023
GRUR 2007, 778, 779
GRUR 2008, 779, 783
BGHZ 172, 88
GRUR 2007, 778
GRUR 2012, 1122
GRUR 1991, 811, 813
GRUR 2016, 257, 259
GRUR 2010, 602
GRUR 2002, 511, 513
GRUR-RR 2014, 185, 196
GRUR 2015, 875, 876
GRUR 2012, 664
NJW 2007, 1584
NJW 2007, 2034
NJW 2008, 2576
NJW 2000, 153
NJW 2001, 1721
BGHZ 133, 192, 199
BGHZ 83, 293, 296
BGHZ 133, 129, 139
NJW 2000, 1411
NJW 2008, 2578
GRUR 2014, 363, 367
NJW 2011, 212
GRUR-RR 2013, 1, 3
GRUR 1990, 997, 1001
GRUR-RR 2013, 1, 2
GRUR 2011, 411
BGHZ 76, 133
NJW 2008, 1953
GRUR 2015, 299
GRUR 1993, 812
NJW 2015, 1608
NJW 2014, 3314
NJW 2007, 2414
NJW 1985, 1841
WM 1976, 598
GRUR-RR 2011, 32
NJW 2004, 1076, 1077
MDR 2004, 1075
NJW-RR 2012, 429, 430
NJW-RR 2010, 1508, 1509
NJW 2009, 3722, 3723
GRUR 2009, 245, 247
GRUR 2011, 853
GRUR  2010, 400
NJW 2010, 1478
NJW-RR 2005, 1687
NJW-RR 2005, 437
NJW 2008, 1953, 1954
NJW 2009, 1870
GRUR 2012, 180
NJW 2015, 2812
GRUR 2015, 299, 303
GRUR-RR 2017, 249, 251
GRUR-RR 2017, 249, 255
NJW 1984, 2951, 2952
NJW 2015, 2812, 2814
NJW-RR 1989, 1048, 1049
BGHZ 176, 311
GRUR 2008, 896
GRUR 2011, 711
BGHZ 83, 251, 256
4b O 117/13
2 U 92/09
2 U 29/15
X ZR 74/14
X ZR 5/13
2 U 16/14
2 U 125/08
2 U 30/10
2 U 84/10
15 U 106/14
2 U 57/07
23 U 66/12
2 U 96/07
6 U 3435/06
6 U 3435/04
2 U 8/09