Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2014-11-27, Aktenzeichen 6 U 239/13
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2014:1127.6U239.13.0A

Tenor:
Anmerkung
Ein Rechtsmittel ist nicht bekannt geworden.
Verfahrensgang
Die Berufung der Beklagten gegen das am 08.10.2013 verkündete Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung des erstinstanzlichen Unterlassungsgebots durch Sicherheitsleistung in Höhe von 75.000,-- € und die Vollstreckung im Übrigen durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:
Die Klägerin verfolgt gegen die Beklagte markenrechtliche Unterlassungsansprüche wegen der Verwendung des Zeichens „SAM“. Wegen des Sachverhalts wird gem. § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main Bezug genommen. Ergänzend wird lediglich zur Veranschaulichung des Internet-Auftritts der Beklagten auf die Ablichtung Anlage K 55 zur Berufungserwiderung verwiesen.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, es bei Meidung gesetzlicher Ordnungsmittel gegenüber der A GmbH im geschäftlichen Verkehr Bekleidungsmittel unter der Bezeichnung B & C SAM CREME anzubieten, wenn dies wie in dem Internet-Angebot in Anlage K 1 zur Klageschrift geschieht. Es hat zur Begründung folgendes ausgeführt:
Die Klägerin sei bei Klageerhebung Inhaberin der Wortmarke „SAM“ (DE ...), geschützt für Waren der Klasse 25, darunter Bekleidungsstücke, gewesen. Sie habe die Marke wirksam an die Fa. A übertragen. Die Beklagte habe das Zeichen „SAM“ als Zweitmarke im Rahmen ihres Internet-Angebots für eine Strickjacke (sog. Cardigan) des französischen Mode-Labels B & C benutzt. Ihr Einwand, das Zeichen habe dem Verkehr erkennbar nur als Bestellzeichen für dieses Produkt gedient, könne im Hinblick auf die Struktur und Aufmachung des Internet-Shops nicht verfangen. Ebenso verhalte es sich mit der von der Beklagten erhobenen Einrede der Nichtbenutzung. Die Vernehmung der Zeugen D und E habe ergeben, dass die Klägerin die Marke „SAM“ bis zuletzt an die Fa. F GmbH lizensiert habe, die in erheblichem Umfang Bekleidung mit dem Zeichen SAM versehen und vertrieben habe.
Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Ziel der Klageabweisung weiter. Sie wirft dem Landgericht vor, nicht untersucht zu haben, ob die Klägerin überhaupt die Marke wirksam von der ursprünglich im Markenregister eingetragenen Fa. G GmbH & Co KG erworben habe. Der Verdacht der Scheinbenutzung sei nicht entkräftet. Das Landgericht habe es in diesem Zusammenhang versäumt, im Einzelnen zu untersuchen, in welchem Umfang die Marke in den einzelnen Benutzungsräumen innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Klageerhebung benutzt worden sei.
Das Landgericht habe zu Unrecht angenommen, dass Zeichenidentität bestehe. Es stünden sich nämlich einerseits die Klagemarke, andererseits das Gesamtzeichen, in das die Klagemarke aufgenommen worden sei, gegenüber. Daher müsse geprüft werden, ob Verwechslungsgefahr vorliege. Der Bestandteil „SAM“ sei weder für das Gesamtzeichen prägend noch selbständig kennzeichnend. Im Modebereich sei es üblich, dass Kollektionen unter dem Namen des Designers vertrieben würden, so dass der Verkehr die Zeichen „SAM CREME“ als Designerbezeichnung bzw. als Co-Branding betrachte.
Zuletzt müsse die bisherige Rechtsprechung des Senats zum „Bestellzeicheneinwand“ angesichts einer neueren Entscheidung des LG Köln, bestätigt durch das OLG Köln, überdacht werden. Das LG Köln habe festgestellt, dass sich im Bereich der Schuhwaren eine Gewohnheit entwickelt habe, unterschiedliche Modelle eines Unternehmens mit unterschiedlichen Bezeichnungen, darunter auch Namensangaben zu versehen, die vom Verkehr nicht als Zweitmarke sondern als Bestellzeichen verstünden würden (Anlage B 22 – Bl. 649 d. A.).
Die Beklagte beantragt,
das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Berufungsbegründung (Bl. 598 ff. d. A.) und des Schriftsatzes vom 22. März 2014 (Bl. 644 ff. d. A.) sowie der Berufungserwiderung nebst der damit vorgelegten Unterlagen verwiesen (Bl. 770/872 d. A.).

Entscheidungsgründe:
Das Rechtsmittel der Beklagten hat keinen Erfolg, denn das Landgericht hat ihr mit Recht bei Meidung gesetzlicher Ordnungsmittel verboten, Bekleidung unter der Bezeichnung B & C SAM CREME anzubieten, wenn dies wie in Anlage K 1 zur Klageschrift geschieht. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ergibt sich aus § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
1.
Die Klägerin war zum Zeitpunkt der Klageerhebung als Markeninhaberin im Markenregister eingetragen, was die Vermutung ihrer Rechtsinhaberschaft begründet (§ 28 Abs. 1 MarkenG). Diese Vermutung ist nicht entkräftet. Soweit die Beklagte die Rechtswirksamkeit der Übertragung von der insolventen Fa. Z GmbH & Co. KG auf die Klägerin angezweifelt hatte, ist das Landgericht schon darauf eingegangen und hat zutreffend ausgeführt, dass der verfügungsberechtigte Insolvenzverwalter dieser Übertragung im Vertrag vom 10. 5. 2005 zugestimmt hat (Anlage K 37). Die Klägerin hat ferner durch Vorlage des Auszugs aus dem Markenregister (Anlage K 2) sowie der Handelsregisterauszüge (Anlagen K 49 und K 50, Bl. 814 ff. 820 d. A.) belegt, dass die ursprüngliche Markeninhaberin, die Fa. G GmbH & Co KG ihre Firma in „Z GmbH & Co KG“ geändert hat. Damit ist ein lückenloser Nachweis der Markeninhaberschaft geführt.
2.
Das Landgericht hat im Hinblick auf die Veräußerung der Marke an die Fa. A nach Klageerhebung rechtsfehlerfrei § 265 Abs. 2 S. 1 ZPO angewandt. Dies entspricht der instanzgerichtlichen Rechtsprechung, da der in § 265 Abs. 1 ZPO verwendete Begriff der „streitbefangenen Sache“ aus den vom Landgericht bereits dargelegten Gründen weit verstanden wird (so auch OLG Köln vom 21. 1. 2011 – 6 U 35/07, Tz. 6 bei juris in dem Verletzungsverfahren AIDA/AIDU; OLG Dresden vom 20. 10. 1998 – 14 U 3613/97 = CR 1999, 598 – cyberspace.de).
Die von der Beklagten zitierte Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg vom 23. 4. 2009 (Az.: 5 U 203/07 = BeckRS 2011, 16329) steht dem nicht entgegen, weil sie sich zu dieser Rechtsfrage gar nicht äußert und weil dieser Entscheidung eine zu § 265 Abs. 1 ZPO„umgekehrte“ Fallgestaltung zugrunde lag.
3.
Mit Recht hat das Landgericht auch die Nichtbenutzungseinrede der Beklagten zurückgewiesen. Da die Marke „SAM“ am 27. 9. 1991 eingetragen worden ist, kam es hier darauf an, ob die Marke in den letzten fünf Jahren vor Klageerhebung rechtserhaltend benutzt worden ist (§ 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG). Die Benutzung muss nicht während des gesamten Zeitraums erfolgt sein. Es genügt, wenn sich die Benutzung, auf den gesamten Zeitraum betrachtet, insgesamt als ernsthaft und nicht als bloße Scheinbenutzung darstellt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., Rn 19 zu § 25 MarkenG).
Dies hat das Landgericht durch Auswertung der vorgelegten Verträge, Rechnungen und der Aussagen der Zeugen D und E zutreffend festgestellt. Ergänzend zu den Erwägungen des Landgerichts ist lediglich hervorzuheben, dass die Fa. F GmbH ausweislich der Aussage des Zeugen D nicht nur den Zeugen E für seinen Online-Vertrieb sondern auch die mit vielen Einzelhandelsgeschäften deutschlandweit vertretene Fa. H-Deutschland sowie die Fa. J GmbH mit „SAM“– Bekleidung beliefert hat. Hinreichende Anhaltspunkte für eine Scheinbenutzung kann der Senat daher nicht erkennen.
Die als Anlagen K 8 und K 9 vorgelegten Rechnungen, auf die sich der Zeuge E bezogen hat, belegen, dass die Marke „SAM“ für unterschiedliche Artikel aus dem Bereich der Damenoberbekleidung benutzt worden ist, darunter für sog. „Sweatjacken“ aus Baumwolle.
4.
Es besteht Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
a)
Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen vorliegt.
aa)
Die Bezeichnung „SAM“ wird in der angegriffenen Verletzungsform (Anlage K 1) als eigenständiges Kennzeichen angesehen und nicht nur als Bestandteil eines Gesamtzeichens „B & C SAM CREME“.
Zwar ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Im Regelfall geht der Verkehr deshalb von einem aus mehreren Teilen bestehenden zusammengesetzten Zeichen aus, wenn zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung zwei oder mehr Zeichen verwendet werden (BGH GRUR 2007, 592 Rdnr. 13 bodo Blue Night.).
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr in einer komplexen Aufmachung kein Gesamtzeichen, sondern mehrere selbständige Kennzeichen erkennt, weil er aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion beimisst (vgl. BGH GRUR 2004, 865, Tz. 33 bei juris – Mustang). Ist von zwei selbständigen Zeichen auszugehen, ist dem Zeichenvergleich nur die übereinstimmende oder ähnliche (Zweit)kennzeichnung zugrunde zu legen (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 54 - Gelbe Wörterbücher). So liegt der Fall hier:
Für das Verkehrsverständnis von zwei selbständigen Kennzeichen spricht im Streitfall bereits die grafische Ausgestaltung des Internet-Auftritts. Die Bezeichnung „B & C SAM CREME“ befindet sich in Fettdruck hervorgehoben unmittelbar über dem abgebildeten Bekleidungsstück. Die Verknüpfung der beiden Namen „B“ und „C“ mit dem Zeichen „&“ ist bei Unternehmenskennzeichen weit verbreitet, so dass der Verkehr das Zeichen „B & C“ unschwer als Herstellerkennzeichen erkennt. Dies gilt umso mehr, als es sich unstreitig um ein im Bereich der exklusiven Damenmode bekanntes französisches Modelabel handelt.
Es ist auf dem Gebiet des Bekleidungssektors üblich, dass Bekleidungsstücke neben dem Namen des Herstellers eine Modellbezeichnung tragen, die häufig aus einem männlichen oder weiblichen Vornamen besteht. Dies wird durch die von der Beklagten vorgelegten Anlagen B 6 – B 14 mit Ablichtungen aus Kollektionen bzw. Internet-Angeboten verschiedener Markenartikelhersteller einschließlich des eigenen Katalogs der Beklagten bestätigt.
Dass das angegriffene Zeichen „SAM“ zur Kennzeichnung eines bestimmten Modells benutzt wird, steht der Einordnung als herkunftskennzeichnender Verwendung nicht entgegen. Dies hat der Senat bereits in mehreren vorangegangenen Streitigkeiten um die Klagemarke „SAM“ klargestellt (vgl. Senat vom 15. Mai 2012 – 6 U 2/12– bei juris; Senat, Beschl. v. 23.04.2013 - 6 W 41/13 m. w. N., vgl. auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 8. 11. 2005, Az. 20 U 110/04, Tz. 26 bei juris). Denn der Verkehr sieht in der angegriffenen Verwendungsform des Zeichens „SAM“ nicht allein ein Bestellzeichen, sondern zugleich auch einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Der Verbraucher geht davon aus, dass der Cardigan „SAM“ stets dem zuvor genannten Herstellungsunternehmen zuzuordnen ist. Er nimmt nicht ohne weiteres an, dass auch andere Hersteller ihre Strickjacken mit „SAM“ kennzeichnen.
Das Zeichen CREME wird in dem hier verwendeten Kontext unschwer als Beschreibung der Farbe des Kleidungsstücks verstanden, denn dessen Abbildung befindet sich unmittelbar unter dem Zeichen und die Erläuterung in der Artikelbeschreibung („Dieser cremefarbene Cardigan…“) erläutert die Bedeutung dieses Zeichens. Die Annahme der Beklagten, der Verkehr werde „SAM CREME“ als Namen des Designers des Kleidungsstücks verstehen (ähnlich wie Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs), liegt unter den hiesigen Umständen fern.
Das Landgericht hat deshalb mit Recht aus der hier gewählten Darstellung geschlossen, dass der Verkehr die Bezeichnung „B & C“ als Hinweis auf das Herstellerunternehmen (Erstmarke) und die Bezeichnung „SAM“ als Zweimarke zur Kennzeichnung des konkreten Produkts auffasst.
bb)
Eine markenmäßige Benutzung im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt bei richtlinienkonformer Auslegung voraus, dass das angegriffene Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rdnr. 58 = WRP 2009, 930 L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2010, 726 Rn. 16 - Opel-Blitz II). Die Herkunftsfunktion ist beeinträchtigt, sofern das Zeichen zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet wird (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher). Daran fehlt es, wenn das Zeichen nur als dekoratives Gestaltungsmittel oder in einem rein beschreibenden Sinn verwendet wird.
Ein beschreibender Sinn der Bezeichnung „SAM“ für eine Damenstrickjacke ist nicht feststellbar. Die Bezeichnung steht weder für ein gängiges Schnittmuster noch für sonstige Produkteigenschaften. Die Bezeichnung wird weder rein dekorativ verwendet noch kann sich die Beklagte darauf berufen, dass der Verkehr das Zeichen „SAM“ in einem rein beschreibenden Sinn als bloßes Bestellzeichen auffasst. Der Senat sieht aus tatsächlichen Gründen keinen Ansatz für eine derartige Bewertung.
Eine die markenmäßige Benutzung ausschließende Verwendung als reines Bestellzeichen wurde in der Vergangenheit zum Teil angenommen, wenn aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs die Modellbezeichnung – ähnlich einer Bestellnummer - allein dazu dienen soll, dieses Modell von anderen Modellen desselben Herstellers zu unterscheiden, die Bezeichnung also nach dem Verständnis des Verkehrs gar nicht den Anspruch erhebt, nur von einem einzigen Hersteller verwendet zu werden und damit auf die Herkunft von diesem Hersteller hinzuweisen. Soweit der Bundesgerichtshof in älteren Entscheidungen eine solche Verwendung als reines Bestellzeichen bejaht oder in Erwägung gezogen hat (vgl. die Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rdz. 196 zu § 14), sind Fälle angesprochen, in denen gebräuchliche Vornamen im Rahmen eines branchenüblichen Bestellzeichensystems (etwa „Gaby“ für Damenschuhe; vgl. BGH GRUR 1988, 307 – Gaby) in dieser Weise benutzt und vom Verkehr damit auch als reines Bestellzeichen angesehen werden.
Solche Umstände liegen im Streitfall nicht vor. Hierfür genügt es aus den oben bereits dargelegten Gründen insbesondere nicht, dass die Verwendung von Vornamen im Modebereich üblich ist. Das Landgericht hat außerdem mit Recht darauf abgestellt, dass der Internet-Shop der Beklagten gar nicht mittels eines solchen Bestellsystems organisiert ist, so dass deshalb ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr dem Zeichen „SAM“ den Charakter eines Bestellzeichens beimessen wird.
b)
Zwischen der Wortmarke „SAM“ und dem angegriffen Zeichen „SAM“ besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.
Die Klagemarke hat von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Begriff „SAM“ weist keine beschreibenden Bezüge zu „Bekleidungsstücken“ auf. Ob die Kennzeichnungskraft durch Benutzung gesteigert wurde, kann im Streitfall dahingestellt bleiben.
Es besteht Zeichenidentität. Dem Zeichenvergleich ist aus den o. g. Gründen nur die gleichlautende Bezeichnung „SAM“ und nicht die vollständige Produktüberschrift „B & C SAM CREME“ zugrunde zu legen.
Es besteht auch hochgradige Warenähnlichkeit. Die Marke ist für „Bekleidung“ eingetragen. Da die Benutzungsschonfrist abgelaufen ist, kann die Identitäts- oder Ähnlichkeitsprüfung nur anhand derjenigen Waren durchgeführt werden, für die eine rechtserhaltende Benutzung erfolgt ist (BGH GRUR 2006, 937 Rn. 22 - Ichthyol II). In den oben schon behandelten Rechnungen (Anlagen K 8 und K 9) sind unter anderem verschiedene Damen - Sweatjacken der Marke SAM aufgeführt. Diese sind mit der hier streitgegenständlichen Damen-Strickjacke funktional austauschbar. Es spielt für die hochgradige Warenähnlichkeit keine Rolle, ob die Marke nur für Waren im Niedrigpreissegment benutzt wurde, während das angegriffene Zeichen für Waren im Luxussegment verwendet wird.
Bei Gesamtbetrachtung der maßgeblichen Faktoren (durchschnittliche Kennzeichnungskraft, Zeichenidentität, hochgradige Warenähnlichkeit) ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit bzw. die Schuldnerschutzanordnungen folgen aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Gründe für eine Zulassung der Revision liegen nicht vor, denn die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Die Revisionszulassung ist auch unter dem Gesichtspunkt der Divergenz nicht geboten (§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO), zumal sich die zum Bereich der Schuhbranche getroffenen Feststellungen des LG Köln (Anlage B 22) nicht auf den Bekleidungssektor übertragen lassen.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 25 MarkenG
§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 28 Abs. 1 MarkenG
§ 265 Abs. 2 S. 1 ZPO
§ 265 Abs. 1 ZPO
§ 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 14 II Nr. 2 MarkenG
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2007, 592
GRUR 2004, 865
GRUR 2014, 1101
GRUR 2009, 756
GRUR 2010, 726
GRUR 1988, 307
GRUR 2006, 937
03 O 433/12
6 U 35/07
14 U 3613/97
5 U 203/07
6 U 2/12
6 W 41/13
20 U 110/04