Hanseatisches Oberlandesgericht (Hamburg, )
Urteil vom 2016-07-28, Aktenzeichen 5 U 142/13

Tenor:
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Kammer 16 für Handelssachen, vom 08.10.2013 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass statt des Wortes „Geschmacksmuster“ im Ausspruch zur Widerklage das Wort „Design" verwendet wird.
Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
Dieses Urteil sowie das angefochtene Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des auf Grund des jeweiligen Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, sofern nicht die Beklagte vor der Vollstreckung ihrerseits Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
Die Parteien streiten über die Gültigkeit eines eingetragenen Designs der Klägerin für ein Nähgarnset, aus dem die Klägerin ihre Ansprüche in erster Linie auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz geltend macht.
Die Klägerin ist seit über 40 Jahren im Bereich der Herstellung von Näh- und Handarbeitsprodukten tätig. Sie fertigt nach Kundenwunsch Verkaufssortimente in Kunststoffund Präsentationsverpackungen und beliefert unter anderem Abnehmer wie ... , ... , ... und ... (Anlage K 2).
Die Klägerin ist Inhaberin des am 23.09.2004 angemeldeten und am 18.11.2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen deutschen Designs Nr. 40405562.1 in der Locarno-Warenklasse 03-01 für „Nähausrüstung (Behälter)“ (im Folgenden: Klagedesign, Anlage K 4). Die Darstellungen des Klagedesigns sind die Folgenden (zu der verbalen Beschreibung der Merkmale siehe Bl. 9 d.A.):
Ein vom dem Klagedesign erfasstes „Nähgarn-Sortiment ist unter der Art.-Nr. 574-3 Gegenstand des Sortiments der Klägerin zu einem Großhändlerverkaufspreis von € 3,69 pro Produkt bei einer Verpackungseinheit von je 10 Stück. Die mit dem Produkt erzielten jährlichen Umsätze sind zwischen den Parteien streitig.
Die Beklagte betreibt einen Groß-, Einzel- und Versandhandel mit Konsumgütern und anderen Waren. Sie hat 800 eigene Ladengeschäfte und ca. 5000 sonstige Vertriebsstellen deutschlandweit (Anlage K 3). Aus Deutschland heraus beliefert die Beklagte Wiederverkäufer in ganz Europa sowie ihre Schwestergesellschaften in Österreich und in der Schweiz (Anlage K 10).
Am 17.10.2011 forderte die Beklagte die Klägerin zur Abgabe eines Angebots auf, wonach die Klägerin die Beklagte mit 64-teiligen Nähgarnsets beliefern sollte (Anlage K 6). Zu einem Vertragsschluss kam es allerdings nicht, da die Klägerin die Einkaufsbedingungen der Beklagten nicht akzeptieren konnte.
Am 31.07.2012 erlangte die Klägerin durch einen ihrer Mitarbeiter davon Kenntnis, dass die Beklagte ein Nähgarnset wie abgebildet bewarb (Anlage K 7):
Ausweislich ihres Produktprospektes bot die Beklagte dieses Produkt ab dem 01.08.2012 zu einem Preis von € 12,95 (ca. € 10,88 netto) gegenüber Endkunden an. Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin konnte das Produkt bereits am 31.07.2012 über den Online-Shop der Beklagten unter www….de erwerben (Anlage K 8).
Auf Antrag der Klägerin erließ das Landgericht Hamburg (416 HKO 120/12) nach streitiger mündlicher Verhandlung am 28.08.2012 durch Urteil eine einstweilige Verfügung, wonach der Beklagten die Benutzung der designrechtlichen Gestaltung unter Androhung von Ordnungsmitteln untersagt wurde und die Beklagte (mit geringfügigen Einschränkungen gegenüber dem Verfügungsantrag) zur Auskunftserteilung sowie zur Herausgabe der rechtsverletzenden Gegenstände verurteilt wurde (Urteil vom 28.08.2012 in Anlage K 11). Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden.
Mit E-Mail ihrer Prozessbevollmächtigten vom 31.08.2012 teilte die Beklagte der Klägerin in Erfüllung der tenorierten Auskunftsverpflichtung bestimmte Informationen mit, unter anderem zu den Herstellern, Lieferanten, Produktionszahlen und dem Einkaufspreis (€ 3,04) des streitgegenständlichen Produkts. Mit einer weiteren E-Mail vom 05.09.2012 informierte die Beklagte die Klägerin über den Lagerort der nicht verkauften Produkte und kündigte einen Nachweis der mangelnden Neuheit des Klagedesigns an, der jedoch vorprozessual nicht erbracht wurde. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf Anlagen K 17 und K 18 Bezug genommen.
Die daraufhin folgende umfangreiche Korrespondenz zwischen den Prozessbevollmächtigten der Parteien mit dem Ziel einer gütlichen Einigung und der Abgabe einer Abschlusserklärung blieb ohne Erfolg (Anlagen K 19 bis K 23).
Im Anschluss an die landgerichtliche Verurteilung im Verfügungsverfahren gelang es der Klägerin, einen Teil der von ihr als rechtsverletzend beanstandeten Nähgarnsets durch Gerichtsvollzieher in Verwahrung nehmen zu lassen (Anlage K 24).
In dem vorliegenden Verfahren ist zwischen den Parteien insbesondere streitig, ob das Klagedesign rechtsgültig und ob die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten verwirkt ist. Die Klägerin hat die von der Beklagten dargelegten Entgegenhaltungen aus den Jahren 2003 und 2004 bestritten.
Unwidersprochen sind die entgegengehaltenen Nähgarnsets nicht unter den aktuellen Angeboten der Beklagten zum 05.08.2003 in dem Internetseitenarchiv „http://web.archive.org“ zu finden, welches Internetseiten zum Wiederaufruf speichert. Unstreitig ist außerdem, dass die Klägerin mit ihren Produkten unter anderem die C. T. GmbH beliefert, die wiederum Lieferantin der Beklagten ist. Im Dezember 2004 hat die Beklagte von C. T. GmbH verlangt, dass jegliche Anbringung der Registernummer des Klagedesigns auf dem Produkt unterbleibt.
Die Klägerin hat vorgetragen,die Beklagte habe das für sie geschützte Design in rechtsverletzender Weise übernommen. Ihr Design werde unter anderem von der charakteristischen Anordnung der Fadenspulen, dem transparenten, klappbaren Deckel der Box, den Aussparungen und der Dimensionierung der Gestaltung geprägt. Eine Anordnung in dieser Form sei weder im vorbekannten Formenschatz bekannt noch müsse sie in technischer oder funktionaler Weise so ausgestaltet sein.
Von ihrem Produkt habe sie insgesamt ca. 1.900.000 Stück vertrieben und damit einen Umsatz von deutlich über € 8 Mio. erwirtschaftet (Anlage K 5).
Das streitgegenständliche Produkt der Beklagten sei mit dem Klagedesign praktisch identisch. Es übernehme sämtliche, insbesondere aber die prägenden Merkmale des Klagedesigns in identischer Weise. Das Verletzungsprodukt zeige keine wesentlichen eigenschöpferischen Gestaltungsmerkmale. Etwaige Abweichungen seien gering.
Ihr stehe ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu. Denn die Beklagte habe nach dem Erlass der einstweiligen Verfügung keine Abschlusserklärung abgegeben.
Ihr Auskunftsanspruch gehe über das im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens geltend gemachte Anspruchsbegehren hinaus, weil nunmehr ihr Schadensersatzanspruch zu berechnen sei. Die von der Beklagten bereits gemachten Angaben zu ihrem Gewinn seien zu pauschal; nach der Rechtsprechung seien nur die dem Verletzungsprodukt unmittelbar zurechenbaren Kosten abzugsfähig. Die Beklagte habe nicht mitgeteilt, wie viele der streitgegenständlichen Erzeugnisse sie veräußert habe. Bei der Berechnung des ihr entstandenen Schadens auf der Grundlage des Verletzergewinns sei aber davon auszugehen, dass die Beklagte die streitgegenständlichen Produkte - bis auf wenige von einem Gerichtsvollzieher verwahrte Produkte - vollständig verkauft und dabei einen Gewinn von über € 800.000,- erzielt habe. Auf der Basis der Anlage K 21 müsse der Gewinn der Beklagten mindestens aber € 374.381,- betragen haben. Dabei sei davon auszugehen, dass der Gewinn ausschließlich auf der Gestaltung und Zusammensetzung des Produktes beruhe. Ihr, der Klägerin, sei jedenfalls ein Schaden in der beanspruchten Höhe entstanden. Denn das Klagedesign habe einen ganz erheblichen wirtschaftlichen Wert. Im Zeitraum 2004 - 2011 habe sie mit dem Klagedesign einen Umsatz von knapp 6 Mio. € erzielt. Dieser setze sich zusammen aus den Umsätzen von mit den vom Klagedesign umfassten Einzelprodukten (zwischen € 25.000,- und € 1,13 Mio. pro Jahr) und aus einem weiteren Umsatz i.H.v. mind. € 1,5 Mio. für Produktpakete in Kombination mit anderen Produkten.
Schließlich sei es unumgänglich, dass die angeblich rechtsverletzenden Produkte zurückgerufen und an sie, die Klägerin, zur Vernichtung herausgegeben würden.
Die Klägerin hat erstinstanzlich beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens zwei Jahre, letztere zu vollstrecken an den Geschäftsführern ... , ... , ... und ...) zu unterlassen, Nähgarn-Sets, wie nachstehend dargestellt,
herzustellen, anzubieten (einschließlich zu bewerben), insbesondere im Internet - dort insbesondere auf den Internetseiten unter ….de - in den Verkehr zu bringen, einzuführen, auszuführen und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, oder diese Handlungen begehen zu lassen,
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der Erzeugnisse gemäß Nr. 1 zu geben und Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe der
- Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer- Menge der ausgelieferten Produkte, aufgeschlüsselt nach Lieferzeiten und Lieferpreisen- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagehöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, sowie- der nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten sowie des erzielten Gewinns,
3. der Beklagten aufzugeben, sämtliche Produkte gemäß Ziff. 1., die sich in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befinden, zur Sicherung des Vernichtungsanspruches an einen Gerichtsvollzieher zur Verwahrung herauszugeben,
4. die Beklagte zu verurteilen, die vorstehend unter Ziff. 1. bezeichneten, seit dem 30.04.2006 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem in dieser Sache ergangenen Urteil auf eine Verletzung des deutschen eingetragenen Designs Nr. 40405562.1 erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird,
5. die Beklagte zu verurteilen, in die Vernichtung der nach Deutschland eingeführten Erzeugnisse nach Ziff. 1., die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum stehen, einschließlich der gemäß Ziff. 4. zurückgerufenen, auf ihre Kosten einzuwilligen,
6. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin einen angemessenen Schadensersatz, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens jedoch € 374.381,00, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 04.10.2012 als Schadensersatz zu zahlen,
hilfsweise
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den Handlungen nach Ziff. 1. entstanden ist oder noch entstehen wird.
Die Beklagte hat erstinstanzlich beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte hat vorgetragen,der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche nicht zu.
Das Klagedesign sei mangels Neuheit nichtig. Sie, die Beklagte, habe selbst bereits in den Jahren 2003 und 2004, also vor dem Anmeldetag des Klagedesigns, Nähgarnsets vertrieben, die neuheitsschädlich für das Klagedesign seien. So habe sie im Hauptverkaufszeitraum vom 16. bis 22.07.2003 das folgende Nähgarnset vertrieben:
Dieses Produkt sei von der Firma P. GmbH geliefert worden und u.a. in ihrem, der Beklagten, Bestellmagazin für Juli 2003 (Anlage B 12) und August 2003 abgebildet gewesen (Anlage B 13, weitere Nachweise Anlagen B 10 und B 11, B 14, B 19). Das Nähgarn-Set sei für sie, die Beklagte, von Herrn O. R. bereits im Jahr 2002 entworfen worden (Anlage B 9). Diese Nähgarnsets seien nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Großbritannien und der Schweiz vertrieben worden (Prospekte in Anlagen B 15 bis B 18).
Im Hauptverkaufszeitraum vom 07. bis 13.07.2004 habe sie das nachfolgend dargestellte Nähgarnset der Firma C. T. GmbH vertrieben, das ebenso in ihrem Bestellkatalog abgebildet gewesen sei (Anlage B 3):
Die in den Jahren 2003 und 2004 angebotenen - voneinander leicht abweichenden - NähgarnSet seien umfangreich verkauft worden (Anlage B 21). Alle Bestellmagazine würden standardmäßig in ihren sämtlichen Filialen ausgelegt.
Die beiden entgegen gehaltenen Nähgarnsets seien im Rechtssinne mit dem Klagedesign identisch.
Außerdem seien bereits vor dem Anmeldetag des Klagedesigns - z.T. bereits seit 1992 - weitere nahezu identische Produkte in China produziert und nach Großbritannien exportiert worden, wie dies aus den Anlagen B 4 bis B 8 ersichtlich sei (Abbildungen/Bestätigungen/Rechnungen in englischer und chinesischer Sprache).
Im Vergleich zu den von ihr, der Beklagten, dargelegten Produkten rufe das Klagedesign keinen anderen Gesamteindruck hervor.
Dem Klagedesign fehle zudem jegliche Gestaltungshöhe. Es verfüge deshalb nicht über die erforderliche Eigenart. Die Gesamtgestaltung sei ausschließlich funktionell bedingt. Es handele sich um eine rechteckige Box mit einer Aussparung für den Griff, in der Nähgarne in vier vertikalen Reihen angeordnet seien. Die sich über und unter diesen Reihen befindlichen Fächer für die Unterfadenspulen seien so geformt, damit dort die Spulen - die ihrerseits genormt seien - hineinpassen würden. Es sei rein funktionell gestaltet und deshalb - als banales Muster - dem Designschutz nicht zugänglich.
Die begehrten Auskünfte hinsichtlich der Herkunft der streitgegenständlichen Nähgarnsets, ihren Vertriebsweg, der Lieferzeiten, der Lieferpreise und der Menge der in Deutschland verkauften Produkte habe sie, die Beklagte, bereits vollständig erteilt, so dass der Auskunftsanspruch erfüllt sei. Ein darüber hinausausgehender Auskunftsanspruch stehe der Klägerin nicht zu.
Ein Verwahrungsanspruch bestehe ebenfalls nicht, weil dieser bereits im Wege der einstweiligen Verfügung ausgeurteilt gewesen sei und ohne weiteres von der Klägerin hätte vollstreckt werden können. Ein Rückrufanspruch sei nicht durchsetzbar, weil die Waren ausschließlich an Endverbraucher gelangt seien und sich somit nicht mehr in ihrer, der Beklagten, Verfügungsgewalt befänden.
Zum Schadensersatzanspruch hat die Beklagte vorgetragen,lediglich 81.818 Stück des streitgegenständlichen Produkts seien für den deutschen Markt eingekauft worden, wovon 69.522 Stück verkauft worden seien. Nach dem Abzug der Einkaufskosten inklusive der Frachtkosten, Containerhandling und Zollgebühren i.H.v. € 3,20 je Verkaufseinheit ergebe sich ein Gewinn von € 7,68 je verkaufter Einheit. Davon abzuziehen seien weitere diverse Kosten wie Versandkosten beim Direktvertrieb, Gebühren für den Grünen Punkt, Rabatte und Preisaktionen, so dass der Nettogewinn je Verkaufseinheit bei € 6,03 im Filialvertrieb, € 4,71 im Depotvertrieb und € 5,85 im Onlinevertrieb liege. Dieser sei jedoch keinesfalls vollständig an die Klägerin herauszugeben. Da es sich bei dem Klagedesign um eine Verpackung der eigentlichen Ware handelt, sei nur ein kleiner Anteil des Gewinns auf die vermeintliche Rechtsverletzung zurückzuführen. Vielmehr seien die hohen Verkaufszahlen des streitgegenständlichen Produkts durch viele andere, in ihrer, der Beklagten, Sphäre liegenden Faktoren bedingt. Die Kausalitätsquote bezüglich des erzielten Gewinns könne nur äußerst gering sein.
Ihr sei im Übrigen keine Klageerwiderungsfrist gesetzt worden. Erhalten habe sie lediglich eine Verfügung mit der Festsetzung eines Termins zur Güteverhandlung am 07.05.2013.
Mit ihrer am 03.05.2013 erhobenen Widerklage hat die Beklagte beantragt,
die Nichtigkeit des deutschen eingetragenen Designs Nr. 40405562-0001 festzustellen.
Die Klägerin hat beantragt,
die Widerklage abzuweisen.
Hierzu hat die Klägerin ergänzend vorgetragen,mit ihrer erst am 03.05.2013, also vier Tage vor der mündlichen Verhandlung, eingereichten Klageerwiderung habe die Beklagte die gerichtlich festgesetzte Frist vom 10.04.2013 um drei Wochen überzogen. Die Klageerwiderung sei verspätet, weil der Rechtsstreit dadurch erheblich verzögert werde. Er hätte bereits im frühen ersten Termin abschließend geklärt werden können. Ebenso sei die Widerklage unzulässig. Ihre Erhebung sei rechtsmissbräuchlich und diene nur dazu, das verspätete Vorbringen zu rechtfertigen.
Aufgrund der späten Vorlage dränge sich ihr, der Klägerin, der Verdacht auf, die Beklagte habe mit den von ihr vorgelegten Bestellkatalogen aus 2003 und 2004 neuheitsschädliches Material erst geschaffen. Dies ergebe sich daraus, dass in dem Internetseitenarchiv „http://web.archive.org“, welches Internetseiten zum Wiederaufruf speichert, das behauptete Nähgarnset der Beklagten nicht unter den aktuellen Angeboten der Beklagten zum 05.08.2003 zu finden sei. Zudem habe sie, die Klägerin, die Firma C. T. GmbH - unstreitig - bereits im Jahr 2004 mit ihren Produkten zum Zweck des Weiterverkaufs beliefert. Diese Lieferung liege innerhalb der 12-monatigen Neuheitsschonfrist. Dagegen sei das von der Beklagten benannte chinesische Unternehmen erst im Jahr 2005 gegründet worden (Anlage K 26) und könne deshalb nicht bereits im Jahr 1992 Waren nach Großbritannien geliefert haben. Es handele sich bei den von der Beklagten als Anlagen B 4 bis B 6 vorgelegten Unterlagen um reine Gefälligkeitserklärungen. Auch die übrigen vermeintlichen Nachweise seien unklar und nicht hinreichend erkennbar. Ihre Richtigkeit werde bestritten.
Der Auskunftsanspruch und der Rückrufanspruch seien mit dem Urteil in dem einstweiligen Verfügungsverfahren noch nicht vollständig und endgültig ausgeurteilt worden, weil sie, die Beklagte, mit ihren Produkten nicht nur Endverbraucher, sondern auch ihre Schwestergesellschaften in Österreich und in der Schweiz beliefere (Anlage K 27). Zudem diene der nunmehr verfolgte Auskunftsanspruch nicht - wie im Verfügungsverfahren - der Eingrenzung der Marktdurchdringung der Rechtsverletzung, sondern der Bezifferung des Schadensersatzanspruchs. Ebenso sei auch der Verwahrungsanspruch nur vorläufig und damit nicht rechtskräftig durchsetzbar endgültig ausgeurteilt worden. Hinsichtlich der Höhe des Schadens sei nicht die markenrechtliche Rechtsprechung anwendbar, wonach die Marke nur ein zu berücksichtigender Aspekt der Gewinnerzeugung sei; vielmehr sei zu beachten, dass der Gewinn bei einem eingetragenen Design auf der Gestaltung und Zusammenstellung des Produkts beruhe. Die von der Beklagten ins Blaue hinein behaupteten abzugsfähigen Kostenpositionen konkretisiere sie in keiner Weise.
Das Landgericht Hamburg hat zur Frage der Existenz und des Vertriebs der von der Beklagten als vorbekannt angeführten Nähgarnsets Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen M. K. . Für die Ergebnisse der Beweiserhebung wird auf das Protokoll vom 13.08.2013 verwiesen.
Das Landgericht Hamburg hat mit dem angegriffenen Urteil vom 08.10.2013 die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, das Klagedesign sei nicht neu, weil die Beklagte nachweislich identische Nähgarnsets bereits im Juli und August 2003 in Deutschland vertrieben habe.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin. Die Klägerin verfolgt in zweiter Instanz ihr Klagebegehren unter Vertiefung ihres erstinstanzlichen Sachvortrags weiter.
Die Klägerin trägt vor,das Landgericht habe rechtsfehlerhaft den verspäteten Vortrag der Beklagten zugelassen, obwohl diese ihre Klageerwiderung trotz unveränderter Förderungslage zwischen den Parteien, des vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahrens und ausreichender Klageerwiderungsfrist erst einen Tag vor der mündlichen Verhandlung eingereicht habe.
Das Landgericht habe zudem keine erschöpfende Beweisaufnahme durchgeführt. Es habe nicht die Beweise erhoben, die geeignet gewesen wären, den Sachverhalt widerspruchsfrei aufzuklären. Auch habe es die Widersprüche der erhobenen Beweise nicht gewürdigt. Da es für die Entscheidung des Rechtsstreits maßgeblich auf die Produktgestaltung ankommt, reiche es nicht aus, dass der Zeuge K. ausgesagt habe, dass irgendwelche ähnlich klingenden Produkte im Warenwirtschaftssystem der Beklagten geführt würden. Diese müssten auch abgebildet sein. Rechtsfehlerhaft habe das Landgericht keine Entscheidung zu der Rechtsfrage des Gesamteindrucks des Klagedesigns und seiner Identität mit den angeblich vorbekannten Mustern getroffen, sondern dies als schlichte Tatsachenfrage behandelt. Zudem seien die von der Beklagten vorgelegten Entgegenhaltungen schwammig und unscharf. Es seien keine Seitenansichten vorhanden. Außerdem habe das Landgericht keine Entscheidung zur wettbewerbsrechtlichen Situation getroffen.
Schließlich habe die Beklagte im Jahr 2004 Kenntnis von der Existenz und der Nummer des Klagedesigns gehabt, weil sie im Dezember 2004 von ihrem Lieferanten C. T. GmbH, der die Nähgarnsets seinerseits von ihr, der Klägerin, bezogen hatte, verlangt habe, dass er jegliche Anbringung der Registernummer des Klagedesigns auf dem Produkt unterlasse. Wegen des genauen Inhalts des Schreibens wird auf die Anlage BR 2 verwiesen. Damit sei Verwirkung eingetreten. Die Beklagte könne nicht mehr die Löschung des Klagedesigns verlangen. Denn sie, die Klägerin, habe gewusst, dass C. T. GmbH Dritte mit ihren Nähgarnsets beliefere. Sie habe sich darauf verlassen, dass Dritte nicht gegen ihre Schutzrechte vorgehen würden, nachdem sie bereits vor über 10 Jahren ihr Klagedesign mit einer Schutznummer zur Kenntnis gebracht habe.
Nachdem die Klägerin ihre ursprünglich angekündigten Berufungsanträge auf einen gerichtlichen Hinweis zum Teil korrigiert hat, beantragt sie nunmehr,
I. das Urteil des Landgerichts Hamburg, Az.: 416 HKO 35/13 vom 8. Oktober 2013 aufzuheben, die Beklagte/Widerklägerin und Berufungsbeklagte zu verurteilen,
1. es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, Nähgarn-Sets, wie nachfolgend dargestellt,
herzustellen, anzubieten (einschließlich zu bewerben), insbesondere im Internet - dort insbesondere auf den Internetseiten unter ....de - in den Verkehr zu bringen, einzuführen, auszuführen und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, oder diese Handlungen begehen zu lassen,
2. ihr Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der Erzeugnisse gemäß Nr. I.1. zu geben und Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe der
3. sämtliche Produkte gemäß Nr. I.1., die sich in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befinden, zur Sicherung des Vernichtungsanspruches an einen Gerichtsvollzieher zur Verwahrung herauszugeben,
4. die vorstehend unter Nr. I.1. bezeichneten, seit dem 30.04.2006 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte/Widerklägerin und Berufungsbeklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht mit dem in dieser Sache ergangenen Urteil auf eine Verletzung des deutschen Designs Nr. 40405562.1 erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte/Widerklägerin und Berufungsbeklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird,
5. in die Vernichtung der nach Deutschland eingeführten Erzeugnisse nach Nr. I.1., die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum stehen, einschließlich der gemäß Nr. I.4. zurückgerufenen, auf ihre Kosten einzuwilligen,
6. an die Klägerin/Widerbeklagte und Berufungsklägerin einen angemessenen Schadensersatz, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens jedoch € 374.381,00, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 04.10.2012 als Schadensersatz zu zahlen,
festzustellen, dass die Beklagte/Widerklägerin und Berufungsbeklagte für den Fall, dass die Mindestberühmung in Höhe von € 374.381,- nicht zuerkannt wird, verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den Handlungen nach Nr. I.1. entstanden ist oder noch entstehen wird,
II. die Widerklage abzuweisen.
Hilfsweise:
Das Urteil des Landgerichts Hamburg, Az.: 416 HKO 35/13, vom 8. Oktober 2013 wird aufgehoben, der Rechtsstreit wird zur erneuten Entscheidung an das Landgericht Hamburg zurückverwiesen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass statt des Wortes „Geschmacksmuster“ in der Widerklage das Wort „Design“ verwendet wird.
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil auf der Grundlage des bereits erstinstanzlich gestellten Klagabweisungsantrags und trägt weiter vor,sie habe bereits am 29.07.2003 eine Anfrage für ein mit dem Klagedesign identisches Nähgarnset an den Lieferanten F. N. /C. T. GmbH gestellt. Dieser habe ihr am 11.08.2003 ein Angebot unterbreitet, in dem er sich auf ein Nähgarnset „wie zuletzt in der ...-Aktion verkauft‘ beziehe und damit die Verkaufsaktion im Juli 2003 meine. Außerdem habe sie am 18.09.2003 und damit vor der Neuheitsschonfrist Bilder von einem mit dem Klagedesign identischen Produkt erhalten. Für den genauen Inhalt der Korrespondenz wird auf die Anlagen BE 2 - BE 4 verwiesen. Die Klägerin habe von diesen Produkten Kenntnis gehabt, denn es sei davon auszugehen, dass die C. T. GmbH zunächst bei der Klägerin als Herstellerin nachgefragt habe, bevor ein Angebot an sie, die Beklagte, abgegeben werden könne. Damit habe die Klägerin bei der Anmeldung des Klagedesigns in 2004 positive Kenntnis davon gehabt, dass dieses nicht neu sei.
Die Aussage des Zeugen K. sei glaubhaft. Es könne nicht erwartet werden, dass sich eine Person ohne Rückgriff auf interne Daten an alle einzelnen Produkte aus dem Jahr 2003 erinnern könne, denn sie, die Beklagte, bringe wöchentlich zahlreiche neue Produkte auf den Markt. Die in Anlage B 21 abgebildeten Nähgarnsets seien den Ausdrucken aus dem Warenwirtschaftssystem zuzuordnen, weil sie die gleichen Projektnummern und Produktbezeichnungen hätten. Dies habe auch der Zeuge K. in seiner Aussage erklärt.
Der Verwirkungseinwand der Klägerin sei verspätet, weil er unentschuldigt erst in der Berufungsinstanz geltend gemacht worden sei. Zudem greife er auch in der Sache nicht durch, weil eine Popularklage nicht verwirkt werden könne. Außerdem habe die Klägerin kein konkretes schutzwürdiges Vertrauen auf ihre, der Beklagten, Untätigkeit gehabt. Durch das Anbringen einer Registernummer auf ihren Produkten könne die Klägerin Einwände gegen ihre Schutzrechte nicht präkludieren.
Die Widerklage sei nicht missbräuchlich erhoben worden. Insbesondere sei es ihr, der Beklagten, nicht bereits während der beidseitigen Korrespondenz nach dem Abschluss des Verfügungsverfahrens bekannt gewesen, dass sie selbst vor Eintragung des Klagedesigns identische Produkte vertrieben habe.
Wegen der tatsächlichen Feststellungen im Übrigen wird auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils, daneben wird auf die von den Parteien zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsprotokolle des Landgerichts Hamburg vom 07.05. und 13.08.2013 sowie des Senats vom 04.05.2016 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
A.
Der Senat hat den Rechtsstreit in der Sache selbst zu entscheiden. Dem Hilfsantrag der Klägerin auf Zurückverweisung der Sache zur erneuten Entscheidung an das Landgericht Hamburg war nicht zu entsprechen.
1. Die Klägerin hat bereits nicht näher ausgeführt, in welchem konkreten Fall dieser prozessuale Hilfsantrag zum Tragen kommen soll. Dementsprechend kann auch nicht beurteilt werden, ob die Voraussetzungen für eine Bescheidung des Hilfsantrags eingetreten sind.
2. Unabhängig hiervon wäre der Hilfsantrag aber auch inhaltlich zurückzuweisen. Denn die Voraussetzungen, unter denen nach § 538 Abs. 2 ZPO eine Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Landgericht zulässig ist, liegen ersichtlich nicht vor. Insbesondere sind keine wesentlichen Verfahrensmängel ersichtlich, auf Grund derer eine umfangreiche oder aufwändige Beweisaufnahme notwendig wäre, § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Nur in diesem Fall wäre eine Zurückverweisung zulässig, weil die Voraussetzungen - Verfahrensmangel und Notwendigkeit einer Beweisaufnahme - kumulativ vorliegen müssen.
a. Soweit die Klägerin das Übergehen ihrer Beweisangebote rügt, ist ihr im Ausgangspunkt zuzustimmen, dass hierin ein Verfahrensfehler liegen kann, wenn das Gericht die Beweiserheblichkeit der Tatsachen nicht verneint hat (Heßler in: Zöller, ZPO, 33. Aufl., § 538 Rn. 25). Hier hat das Landgericht das Beweisangebot der Klägerin auf Augenscheineinnahme jedoch nicht übergangen. Eine Beweisaufnahme war vielmehr nicht erforderlich, weil der konkrete Tatsachenvortrag der Klägerin zwischen den Parteien nicht im Streit war.
b. Soweit die Klägerin die konkret erhobenen Beweise rügt, ist daran zu erinnern, dass die Parteien selbst bestimmen, worüber und mit welchen Erkenntnismitteln Beweis erhoben werden soll (Greger in: Zöller, a.a.O., Vor § 284 Rn. 2). Sie können unter den vorhandenen Beweismitteln frei wählen. Eine Auswahl durch das Gericht nach der Nähe zum Beweisgegenstand hat nicht zu erfolgen (Prütting, MüKo-ZPO, 4. Aufl., § 284 Rn. 51). Alles weitere ist Frage der freien Würdigung durch das Gericht, die sich nicht nur auf das konkrete Beweismittel bezieht, sondern den gesamten Inhalt der Verhandlungen und die Ergebnisse der Beweisaufnahme mit einzubeziehen hat, § 286 Abs. 1 ZPO. Dabei darf und muss sich der Richter mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit begnügen, der den Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (BGH NJW 1970, 946, 948 - Anastasia). Diesem Maßstab ist das Landgericht in jedem Fall gerecht geworden. Dementsprechend bestünde auch für den Senat keine Veranlassung, weitere Beweise zu erheben. Schon deshalb käme eine etwaige Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Landgericht nicht in Betracht.
B.
Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.
1. Die Berufung ist zulässig. Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin ihre Berufungsanträge erst nach einem gerichtlichen Hinweis nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist richtig gestellt hat. Zwar muss nach § 520 Abs. 3 Nr. 1 ZPO bereits die Berufungsbegründung die Erklärung enthalten, inwieweit das Urteil angefochten wird und welche Abänderungen des Urteils beantragt werden (Berufungsanträge). Die Fassung dieser Berufungsanträge hat eine bestimmende Funktion für den Umfang des Berufungsverfahrens (OLG Nürnberg BeckRS 1991, 31335394). Allerdings ergibt sich aus der Berufungsbegründung der Klägerin und dem Gesamtzusammenhang mit hinreichender Deutlichkeit, dass die ursprünglich gestellten Berufungsanträge offensichtlich und versehentlich unvollständig und unrichtig gefasst worden waren. Denn es entspricht ersichtlich nicht den Interessen der Klägerin, mit der Berufung zu beantragen, ihre eigene Klage abzuweisen. Dass die Klägerin die nunmehr formulierten Berufungsanträge von Anfang an hat stellen wollen, ergibt sich damit hinreichend aus dem Inhalt der Berufungsbegründung.
2. Die Berufung ist jedoch unbegründet. Das Landgericht hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Das Berufungsvorbringen rechtfertigt keine abweichende Entscheidung.
Klage
Die Klage ist zulässig, jedoch unbegründet.
1. Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist der mit der Klage verfolgte prozessuale Anspruch (Streitgegenstand) hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
a. Aus dem Klagevorbringen ergibt sich, dass die Klägerin ihr einheitliches Klagebegehren aus ihrem Schutzrecht an dem Klagedesign herleitet. Geht die Klagepartei aus einem Schutzrecht vor, wird nach höchstrichterlicher Rechtsprechung der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH GRUR 2012, 630 Rn. 14 - CONVERSE II).
b. Weitere Streitgegenstände sind in dem Klagebegehren nicht enthalten. Entgegen der noch mit der Berufungsbegründung vertretenen Ansicht der Klägerin hat sie keine wettbewerbsrechtlichen Ansprüche geltend gemacht.
aa. Diese bilden nach ständiger Rechtsprechung aufgrund ihrer unterschiedlichen materiell-rechtlichen Regelung einen anderen Streitgegenstand als Ansprüche aus einem Schutzrecht (vgl. BGH GRUR 2013, 285 Rn. 20 - Kinderwagen II; BGH GRUR 2011, 521 Rn. 3; Köhler in: Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl., § 12 Rn. 2.231) und müssen daher hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 ZPO sein. Bestimmt wird der Streitgegenstand nicht (allein) durch den materiell-rechtlichen Anspruch, sondern durch den Klageantrag und den Klagegrund, also den zu seiner Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalt (Köhler in: Bornkamm/Köhler, a.a.O., § 12 Rn. 2.23a).
bb. Zur Begründung ihrer Klage hat die Klägerin jedoch bereits erstinstanzlich keine Tatsachen vorgetragen, die einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch tragen könnten. Ebenso enthält ihre Berufungsbegründung entgegen § 520 Abs. 3 Nr. 2 ZPO lediglich eine pauschale Rüge, das Landgericht habe die wettbewerbsrechtliche Lage außer Acht gelassen. Ausführungen dazu, warum eine Prüfung geboten gewesen wäre oder welche Gesetzesnormen anzuwenden gewesen wären, fehlen völlig. Der gesamte Vortrag der Klägerin setzt sich ausschließlich mit Fragen des Designrechts auseinander. Sie hat insbesondere nicht angegeben, welche konkrete Verletzungsform aus wettbewerbsrechtlicher Sicht beanstandet werden soll. Die Klägerin hat es damit unterlassen, diesen selbständigen Streitgegenstand zweifelsfrei in das Verfahren einzuführen (vgl. BGH GRUR 2003, 798, 800 - Sanfte Schönheitschirurgie). Es bestand insoweit auch keine Hinweispflicht des Gerichts. Denn es ist nicht die Aufgabe des Gerichts, einen Kläger durch Fragen oder Hinweise zu veranlassen, neue Streitgegenstände einzuführen, die in seinem bisherigen Vorbringen nicht einmal andeutungsweise eine Grundlage haben (BGH GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkrais).
cc. Die Klägerin hat auf den Hinweis des Senats in der Senatssitzung am 04.05.2016 nunmehr auch ausdrücklich erklärt, dass sie ausschließlich Ansprüche aus Designrecht geltend mache.
2. Die Klage ist jedoch unbegründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf
- Unterlassung nach § 42 Abs. 1 DesignG,- Auskunft nach § 46 DesignG bzw. § 242 BGB i.V.m. § 42 Abs. 2 DesignG,- Vernichtung- und Verwahrung nach § 43 Abs. 1 DesignG,- Rückruf nach § 43 Abs. 2 DesignG sowie- Schadensersatz nach § 42 Abs. 2 DesignG
gegen die Beklagte nicht zu.
a. Gem. § 74 Abs. 1 DesignG werden Geschmacksmuster, die bis zum Inkrafttreten des Designgesetzes am 01.01.2014 angemeldet oder eingetragen worden sind, ab diesem Zeitpunkt als eingetragene Designs bezeichnet. Dementsprechend ist auch das als Geschmacksmuster eingetragene Schutzrecht der Klägerin in dieser Weise zu bezeichnen.
b. Die Klägerin ist allerdings für die Verfolgung der streitgegenständlichen Ansprüche umfassend aktivlegitimiert. Der Kläger-Vertreter hat in der Senatsverhandlung unwidersprochen erklärt, dass die Aufrechterhaltungsgebühr - über den aus Seite 1 der Anlage K 4 ersichtlichen Zeitraum hinaus - zwischenzeitlich auch für die Folgezeit entrichtet worden ist, so dass sich die Schutzdauer des Designs um weitere 5 Jahre verlängert hat.
c. Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche nach §§ 42 ff. DesignG scheitern jedoch daran, dass eine Verletzung des Klagedesigns nicht vorliegt. Denn das Klagedesign ist nicht rechtsgültig.
aa. Entsprechend § 72 DesignG finden auf den vorliegenden Rechtsstreit die Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes vom 12.03.2004 - nunmehr: Designgesetz - Anwendung. Das Klagedesign ist ausweisliche der Anlage K 4 am 23.09.2004 zur Eintragung angemeldet und sodann am 18.11.2004 in das Register eingetragen worden. Die sich aus den Absätzen 1 bis 4 von § 72 DesignG ergebenden Übergangsvorschriften für Designs, die zu einem früheren Zeitpunkt angemeldet worden sind, finden auf den vorliegenden Rechtsstreit keine Anwendung.
bb. Gemäß § 2 Abs. 1 DesignG wird als eingetragenes Design nur ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein (Eichmann in: Eichmann/von Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 2 Rn. 11). Dies ist vorliegend indes nicht der Fall, denn das Klagedesign verfügt jedenfalls nicht über die erforderliche Eigenart. Zwar streitet insoweit gem. § 39 DesignG zu Gunsten der Klägerin eine Vermutung für die Rechtsgültigkeit ihres Designs. Es ist der Beklagten jedoch gelungen, diese Vermutung mit zivilprozessual berücksichtigungsfähigem Sachvortrag, den sie im Zusammenhang mit der von ihr erhobenen Widerklage in den Rechtsstreit eingeführt hat, zu widerlegen.
aaa. Allerdings ist das Klagedesign „neu“ i.S.v. § 2 Abs. 2 DesignG. Im Sinne dieser Vorschrift gilt ein Design als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Die Beklagte hat nicht darlegen und beweisen können, dass sie bereits im Juli/August 2003 oder im Juli 2004, also vor der Anmeldung des Klagedesigns am 23.09.2004, ein Produkt offenbart hatte, das mit dem Klagedesign identisch ist.
(1) Die von der Beklagten vorgelegten Produktkataloge für Deutschland für Juli 2003 (Anlage B 12) und August 2003 (Anlage B 13) enthalten jeweils auf S. 26 (Vergrößerung in Anlage B 2) und S. 18 ein Komplett-Set von Nähgarnen, dessen Aufbewahrungsbox mit dem Klagedesign erhebliche Ähnlichkeiten aufweist. Die gleiche Abbildung ist auch in den für den österreichischen, englischen und schweizerischen Markt bestimmten Produktkatalogen für Juli bzw. August 2003 zu finden (Anlagen B 15 - B 18). Das von der Beklagten im Juli 2004 angebotene, ebenfalls weitgehend ähnliche Nähgarnset ist aus dem als Anlage B 3 eingereichten Bestellmagazin ersichtlich. Die abgebildeten Produkte sind von der Beklagten auch vertrieben worden.
(2) Diese Entgegenhaltungen der Beklagten sind im vorliegenden Rechtsstreit auch berücksichtigungsfähig. Sie sind - entgegen der Ansicht der Klägerin - insbesondere nicht verspätet in das Verfahren eingeführt worden und mussten deshalb vom Landgericht nicht nach § 296 Abs. 1 ZPO zurückgewiesen werden. Denn die Voraussetzungen der Zurückweisung nach § 296 Abs. 1 ZPO liegen nicht vor.
(a) Für die Beurteilung dieser Frage kann offen bleiben, ob der Beklagten überhaupt (wirksam) eine Frist zur Klagerwiderung gesetzt worden ist, nach deren fruchtlosem Ablauf die Folgen des § 296 Abs. 1 ZPO eintreten könnten. Dafür bedarf es jedenfalls der Zustellung einer beglaubigten Abschrift der richterlichen Verfügung, die eine solche Fristsetzung enthält (BGH NJW 1980, 1167, 1168). Obwohl die Beklagte es bestreitet, die Verfügung erhalten zu haben, war über diese Tatsache kein Beweis zu erheben.
(b) Denn § 296 Abs. 1 ZPO war für das Landgericht bereits deswegen unanwendbar, weil die Verspätung die Erledigung des Rechtsstreits hier nicht verzögern konnte. Dasselbe Vorbringen in der Klageerwiderung, mit dem die Beklagte die Klage bekämpfte, war nämlich auch Grundlage ihrer Widerklage. Bei einer solchen Kombination durfte das Landgericht nach der Rechtsprechung des BGH das Vorbringen zur Widerklage wegen Verspätung nicht unberücksichtigt lassen. Denn die Widerklage ist kein Angriffsmittel i.S.v. § 296 ZPO. Sie ist bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung zulässig (BGH NJW 1981, 1217, 1217 m.w.N.).
(c) Dem steht auch nicht entgegen, dass nach einer in der Literatur vertretenen Ansicht die nunmehr in § 52a DesignG geregelte Nichtigkeitswiderklage als Verteidigungsmittel i.S.d. §§ 282 Abs. 1, 2, 296 Abs. 1, 2 ZPO zu betrachten sei und daher nicht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erhoben werden könne (so Eichmann in: Eichmann/von Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 52a Rn 5). Jedenfalls im vorliegenden Fall ist die Widerklage als Gegenangriff anzusehen, also als Parteihandlung, die kein Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel darstellt und für die die Verspätungsvorschriften nicht gelten (vgl. Prütting in: MüKo ZPO, § 296 Rn 41 f.). Denn die Beklagte hat die Widerklage mit Schriftsatz vom 02.05.2013 zu einem Zeitpunkt erhoben, als das Geschmacksmustergesetz in seiner damaligen Fassung noch zwischen dem Einwand der Ungültigkeit des geltend gemachten Schutzrechts und einer Widerklage differenzierte (vgl. Eichmann in: Eichmann/von Falckenstein, GeschmacksMG, 4. Aufl., § 39 Rn 4). Die Einschränkung in § 52a DesignG, wonach die beklagte Partei die Gültigkeit eines eingetragenen Designs nur noch durch die Erhebung einer Widerklage bekämpfen kann, ist erst durch das Gesetz zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes sowie zur Änderung der Regelungen über die Bekanntmachungen zum Ausstellungsschutz v. 10.10.2013 (BGBl. I 2013, 3799) und damit nach der Erhebung der Widerklage im hiesigen Verfahren in das Designgesetz eingefügt worden. Diese Einschränkung gilt nach der ausdrücklichen gesetzgeberischen Wertung in § 74 Abs. 2 DesignG unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit nur für Designstreitigkeiten, die nach dem 31.12.2013 anhängig geworden sind. Sie erfasst mithin nicht den vorliegenden Rechtsstreit, in dem die Klage bereits am 25.02.2013 erhoben worden ist. Die Erhebung einer zur Verteidigung nicht zwingend erforderlichen Widerklage kann deshalb die von der Beklagten gerügte Verspätung nicht begründen.
(3) Die von der Beklagten vorgelegten Entgegenhaltungen rechtfertigen jedoch nicht deren Annahme, diese stünden der Neuheit des Klagedesign entgegen, weil sie mit diesem „nahezu identisch“ seien. Identisch i.S.v. § 2 Abs. 2 DesignG sind Designs, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden, § 2 Abs. 2 S. 2 DesignG. Demnach stehen für die Beurteilung der Neuheit nicht die Gemeinsamkeiten, sondern die Unterschiede der zu vergleichenden Designs im Vordergrund (Bulling/Langöhrig/Hellwig, Geschmacksmuster, 3. Aufl., Rn. 43). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall indes nicht erfüllt, denn das Klagedesign und die ihm entgegengehaltenen - ihrerseits nicht einheitlichen - Nähgarnsets der Beklagten aus den Jahren 2003 und 2004 unterscheiden sich nicht allein in unwesentlichen Einzelheiten:
(a) Allerdings bestehen zwischen dem Klagedesign einerseits und den Entgegenhaltungen der Beklagten aus den Jahren 2003 und 2004 andererseits in wesentlichen Merkmalen ganz erhebliche Ähnlichkeiten:
- die Aufbewahrungsboxen sind rechteckig und haben einen transparenten, u-förmigen und aufklappbaren Deckel,- die Boxen haben Platz für 32 Garnrollen und 32 Unterfadenspulen, die folgend angeordnet sind: 20 Unterfadenspulen oben, darunter vier Blöcke von Garnrollen zu je 8 Nähgarnspulen, die waagerecht einsortiert sind, darunter je sechs Unterfadenspulen links und rechts von der in der Unterschale ausgesparten Griffleiste,- die einzelnen Blöcke der Garnrollen werden mittels drei vertikaler Leisten voneinander getrennt,- der Grundriss der Unterschale ist weitgehend deckungsgleich mit dem Deckel,- die Unterschale hat eine unten mittig ausgeprägte Griffleiste; eine entsprechende Aussparung hat der Deckel der Box,- die äußeren Abmessungen der Box in der Grundfläche stehen - geschätzt - in einem ähnlichen Verhältnis zueinander.
(b) Indes können bereits geringfügige Abweichungen von vorbekannten Designs die die Neuheit eines Designs begründen (BGH GRUR 1966, 681, 683 - Laternenflasche; Eichmann in: Eichmann/von Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 2 Rn. 9; Bulling/Langöhrig/Hellwig, a.a.O., Rn. 43). Ob solche vorliegen, richtet sich nach dem Gesamteindruck der für die Eigenart des eingetragenen Designs maßgeblichen Erscheinungsmerkmale (BGH GRUR 1969, 90, 95 - Rüschenhaube). Derartige Abweichungen, die nicht lediglich unwesentlich sind, liegen im vorliegenden Fall entgegen der Auffassung der Beklagten jedoch vor.
(c) Das Klagedesign schützt auf der Grundlage der bei der Anmeldung hinterlegten Abbildungen eine Gestaltung, bei der die Garnrollen in Fächern in einer Aufbewahrungsbox aus undurchsichtigem Material liegen. Während die Garnrollen im mittleren Bereich tiefer liegen, ragen die Unterfadenspulen, die im vorderen und hinteren Bereich der Box angeordnet sind, deutlich sichtbar - und zwar fast mit der Hälfte ihres Durchmessers - über die seitlichen Begrenzungen des Unterteils heraus.
Damit korrespondiert die Gestaltung des aus durchsichtigem Material gefertigten Klappdeckels der Aufbewahrungsbox. Dieser kann wegen der herausragenden Unterfadenspulen nicht plan mit dem Unterteil abschließen, sondern ist in der Art eines Gegenstücks seinerseits als eine Art „Box" mit 4 Seitenteilen ausgestaltet, die bewirken, dass der Deckel die herausragenden Unterfadenspulen umfasst und einen Abschluss der Box gewährleistet. Dieses Gestaltungsprinzip wird insbesondere aus der hinterlegten Abbildung 404055623-0001.4 deutlich, bei der die über den Rand hinausragenden Unterfadenspulen gut erkennbar sind. Die seitlichen Begrenzungen des Deckels erreichen dabei zwar nicht die Höhe der Seitenwände der Aufbewahrungsbox, sind jedoch gleichwohl in der Seitenansicht deutlich als Seitenwände erkennbar.
Dieses Konstruktionsprinzip des Klagedesigns bringt es geradezu zwangsläufig mit sich, dass der transparente Deckel der Aufbewahrungsbox im Bereich der Nähgarnrollen drei vertikale, über die Blöcke der Garnrollen angeordnete Querleisten aufweist. Während die höher liegenden Unterfadenspulen durch den Abschluss des Deckels gesichert sind, würden die Nähgarnrollen andernfalls leicht verrutschen. Diese müssen deshalb durch eine technische Konstruktion nach Art der vertikalen Querleisten hiergegen gesichert werden.
(d) Demgegenüber zeigt die Entgegenhaltung der Beklagten aus dem Produktkatalog Juli/August 2003 trotz zahlreicher Übereinstimmungen im Übrigen nicht nur eine abweichende Lagerung der Garnrollen in der Aufbewahrungsbox, sondern - damit notwendigerweise korrespondierend - auch eine abweichende Gestaltung des transparenten Deckels.
Die Nähgarnsets der Beklagten präsentieren sich in einer Aufbewahrungsbox, in der die Nähgarnrollen in der Höhe praktisch bis zum äußeren Rand der Seitenbegrenzungen reichen und die Unterfadenspulen - durch die Ausprägung einer Art länglichen „Fuß“ im vorderen und hinteren Bereich - sogar noch tiefer gelegt sind, so dass auch sie nicht über den äußeren Rand der Seitenteile hinausragen. Damit wiederum korrespondiert ein flacher transparenter Klappdeckel ohne Seitenteile oder Querleisten, der den oberen Teil der Aufbewahrungsbox plan abschließt. Aufgrund der andersartigen Anordnung in der Box besteht bei diesen Nähgarnsets weder ein Bedürfnis für ausgeprägte Seitenteile der Deckelkonstruktion noch für Querleisten als Halterungen.
(e) Damit weisen das Klagedesign einerseits und diese Entgegenhaltung der Beklagten andererseits Unterschiede auf, die nicht nur technisch bedingt sind, sondern jedenfalls bei einer vergleichenden Betrachtung für den informierten Benutzer auch ohne weiteres wahrnehmbar sind. Diese Abweichungen können nach Auffassung des Senats schon wegen der abweichenden Deckelkonstruktion auch nicht als völlig unwesentlich angesehen werden. Damit kann dem erst nachfolgend veröffentlichten Klagedesign aber nicht die „Neuheit i.S.v. § 2 Abs. 2 DesignG abgesprochen werden, denn es ist mit der Entgegenhaltung nicht „identisch“ im Sinne dieser Vorschrift.
(f) Ein abweichendes Bild könnte sich zwar möglicherweise in Bezug auf die weitere Entgegenhaltung der Beklagten aus dem Produktkatalog Juli 2004 ergeben. Aus der vorgelegten Abbildung ist ersichtlich, dass die Unterfadenspulen dort gerade nicht abgesenkt sind, sondern - ebenso wie bei dem Klagedesign - über die Begrenzung der Unterschale der Aufbewahrungsbox hinausragen. Eine derartige Anordnung könnte - wiederum wie bei dem Klagedesign - eine gegenüber der Entgegenhaltung aus Juli/August 2003 abweichende Konstruktion des transparenten Deckels erforderlich machen. Insbesondere erscheint es wenig wahrscheinlich, dass es sich auch insoweit um einen flachen Deckel ohne Außenseiten handelt. Naheliegender wäre auch insoweit ein Deckel mit Seitenteilen, wenngleich diese nicht zwingend erforderlich wären, wenn eine „Haltekonstruktion“ in Bezug auf die Garnrollen anders verwirklicht worden ist. Wie der transparente Deckel bei der Entgegenhaltung aus dem Produktkatalog Juli 2004 konkret ausgestaltet ist, lässt sich allerdings selbst an Hand der von der Beklagten als Anlage B 3 vorgelegten vergrößerten Abbildung nicht zweifelsfrei erkennen. Die Ausgestaltung mit Seitenteilen ist möglich, aber nicht hinreichend wahrnehmbar. Deshalb kann es der Beklagten auch mit dieser Entgegenhaltung jedenfalls angesichts der nur verschwommenen Erkennbarkeit des Deckels nicht gelingen, die zu Gunsten der Klägerin streitende Neuheitsvermutung aus § 39 DesignG zu widerlegen. Im Ergebnis kommt es darauf aber auch nicht an, weil der Anspruch bereits im Hinblick auf die Entgegenhaltung aus dem Jahr 2003 nicht gegeben ist.
bbb. Das Klagedesign besitzt nämlich keine Eigenart i.S.v. § 2 Abs. 1, Abs. 3 DesignG.
(1) Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck eines vorbekannten Designs unterscheidet, § 2 Abs. 2 DesignG. In die Beurteilung einzubeziehen ist der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung. Eine hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers können dazu führen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen, während eine geringe Musterdichte und damit ein größerer Gestaltungsspielraum selbst bei größeren Gestaltungsunterschieden beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken (BGH GRUR 2011, 1112, Rn. 32 - Schreibgeräte, m.w.N.).
(2) Das Klagedesign und die Entgegenhaltungen rufen den gleichen Gesamteindruck hervor, was sich aus der Übernahme aller prägenden, oben bereits aufgezählten Merkmale ergibt. Sie erzeugen den Eindruck einer schlichten, gradlinigen, geradezu „pedantisch“ angeordneten Aufbewahrungsbox. Prägend für den Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Nähgarnsets ist dabei gerade die Anordnung der Garnrollen und Unterfadenspulen, wie sie bereits oben bei dem 2. und 3. Spiegelstrich dargestellt worden ist. Ebenfalls prägend für den Gesamteindruck ist zudem der Umstand, dass die Garnrollen nicht „zufällig“ bzw. „wahllos“, sondern in einer gewissen Sortierung in der Aufbewahrungsbox liegen, die insbesondere den sofort ins Auge fallenden Effekt von „Schattierungsverläufen“ hervorruft. Auch hierdurch vermitteln beide Gestaltungen in gleichgerichteter Weisen den besonderen Eindruck von „Ordnung“ und „Symmetrie“. Die Anordnung in Farbverläufen wird besonders deutlich bei den Entgegenhaltungen, zu denen die Beklagte farbige Abbildungen vorgelegt hat, während das Klagedesign lediglich in Schwarz-Weiß hinterlegt ist. Indes lässt selbst diese Schwarz-WeißDarstellung unzweifelhaft erkennen, dass die Garnrollen und Unterfadenspulen auch im Klagedesign offensichtlich in einer farblichen Sortierung hinterlegt sind, die ebenfalls ins Auge fallende Farbverläufe zur Folge hat, selbst wenn die konkrete Farbgebung als solche nicht zu erkennen ist. Dieser Eindruck prägt sowohl das Klagedesign als auch die Entgegenhaltungen maßgeblich.
Die in ähnlicher Weise erfolgte, prägende Anordnung der Garnrollen und Unterfadenspulen in der Aufbewahrungsbox muss im Ergebnis dazu führen, dass dem Klagedesign gegenüber den Entgegenhaltungen keine designrechtliche „Eigenart‘ zukommen kann. Dies gilt gleichermaßen für die übereinstimmende Einteilung der Aufbewahrungsbox in Fächer. Darüber hinaus führt auch die nach dem Gestaltungsprinzip identische Ausgestaltung der Griffmulde zu einem übereinstimmenden Gesamteindruck. Sowohl bei dem Klagedesign als auch bei den Entgegenhaltungen ist die Griffmulde mittig in der Vorderfront eingelassen, und zwar übereinstimmend wie ein weiteres Fach der Unterfadenspulen rechts und links, allerdings offen und damit zum Durchgriff geeignet. Der Deckel verfügt in diesem Bereich gleichermaßen über eine Aussparung, die zwar technisch bedingt ist, aber dessen ungeachtet auch optisch auffällt.
(3) Die leicht unterschiedlich gestalteten Deckel können diesen übereinstimmenden Gesamteindruck nicht im Ansatz verändern. Denn diese leicht abweichende Deckelgestaltung nimmt an der Prägung des Gesamteindrucks nur in untergeordnetem, letztlich zu vernachlässigendem Umfang teil. Der Senat teilt die Auffassung der Klägerin nicht, der Deckel stehe im Vordergrund der Betrachtung, weil er sofort ins Auge falle. Der informierte Benutzer achtet bei Erzeugnissen aller Art darauf, welche Merkmale das Erscheinungsbild eines Erzeugnisses prägen und welche Merkmale demgegenüber von nachrangiger Bedeutung sind. Unbedeutende Detailgestaltungen treten hierbei in den Hintergrund (Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, a.a.O., GeschmacksMG, § 2 Rn. 21). Im Übrigen offenbaren sich diese Unterschiede der Deckelgestaltung gerade nicht bei der Blickrichtung von oben auf die Produkte, auf welche aber vorrangig abzustellen ist. Zudem ist nichts zu einer hohe Musterdichte in diesem Designbereich mit der Folge vorgetragen worden, dass etwa die durchsichtigen Leisten maßgeblich geeignet wären, einen anderen Gesamteindruck hervorzurufen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Beklagte hat nicht nur mit ihrer Anlage B 7 den großen Gestaltungsspielraum bei der Darstellung von Nähgarnsets dargelegt. Sogar die Klägerin hatte in dem zu Informationszwecken beigezogenen einstweiligen Verfügungsverfahren 416 HKO 120/12 mit Schriftsatz vom 27.08.2012 selbst eindrucksvoll dargestellt, wie außerordentlich groß die möglichen gestalterischen Abweichungen bei praktisch identischer Zielsetzung sind. Vor diesem Hintergrund sind angesichts der gesetzlichen Regelung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 DesignG eher geringfügige Unterschiede nicht geeignet, zur Begründung einer designrechtlichen Eigenart maßgebend beizutragen.
(4) Soweit die Klägerin darauf abstellt, die Eigenart des Klagedesigns ergebe sich aus dem Seitenvergleich beider Produkte, vermag der Senat dieser Ansicht ebenfalls nicht beizutreten. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Seitenansicht des Klagedesigns prägende Merkmale aufweisen würden. Denn der für die Eigenart entscheidende Gesamteindruck wird insbesondere durch die prägenden Merkmale des Designs bestimmt (Bulling/Langöhrig/Hellwig, a. a.O., Rn. 64). In der Seitenansicht des Klagedesigns (Abbildung 404055623-0001.4) sind die farbige Unterschale und der transparente Deckel zu sehen. Es trifft zu, dass insbesondere die Entgegenhaltung aus dem Produktkatalog Juli/August 2003 insoweit die bereits oben dargestellten Abweichungen aufweist. Dort verfügt der Deckel nicht über ein sichtbares Seitenteil, sondern erscheint vollständig flach. Die Unterfadenspulen ragen über den Rand des Unterteils hinaus, das Unterteil ist mit leicht angedeuteten „Füßen“ versehen. Wenngleich es sich hierbei ohne Zweifel um Unterschiede handelt, nehmen diese jedoch an der Prägung des Gesamteindrucks nicht in relevantem Umfang teil. Denn eine Betrachtung der Nähgarnsets aus einem Blickwinkel, der diese - ohnehin nicht sehr erheblichen - Unterschiede offenbart, ist bei Produkten dieser Art, die bestimmungsgemäß in der Sicht von oben wahrgenommen werden, so ungewöhnlich, dass auch hieraus keine maßgebliche Prägung abgeleitet werden könnte, die dem Klagedesign die erforderliche Eigenart i.S.v. § 2 Abs. 3 DesignG zu vermitteln geeignet wäre. Damit ist es der Beklagten der Nachweis gelungen, dass das Klagedesign nicht über die erforderliche Eigenart i.S.v. § 2 Abs. 3 DesignG verfügt.
ccc. Die Beklagte hat ihre Entgegenhaltungen auch i.S.v. § 6 DesignG eigenartschädlich offenbart. Die Offenbarung erfolgte einerseits durch die Bestellkataloge der Beklagten im Juli und August 2003 und andererseits durch den Vertrieb der entsprechenden Nähgarnsets.
(1) Ein Design ist dann offenbart oder öffentlich zugänglich gemacht worden, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, in Verkehr gebracht oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (Bulling/Langöhrig/Hellwig, a.a.O., Rn. 50).
(2) Der Klägerin ist es nicht gelungen, den nachgewiesenen Vortrag der Beklagten, die vorgelegten Kataloge hätten bereits im Juli/August 2003 existiert, zu wiederlegen.
(a) Die Beklagte hat zur Darlegung der Tatsache, dass identische Designs in ihren Katalogen abgedruckt waren, nicht nur die Originalkataloge aus vier nationalen Zielmärkten (Deutschland, Österreich, Schweiz und Großbritannien), sondern auch Entwürfe der Kataloge (Anlagen B 11, B 12) und das Druckauftragsformular für den Katalog August 2003 (Anlage B 14) vorgelegt. Sie hat vorgetragen, dass die Kataloge standardmäßig in allen ihren Filialen ausgelegt und postalisch an den Kundenbestand übermittelt wurden. Diese Behauptung hat auch der hierzu von dem Landgericht Hamburg in der Sitzung am 13.08.2013 vernommene Zeuge M. K. ausdrücklich bestätigt.
(b) Soweit die Klägerin dagegen unter Beweisangebot einwendet, die entgegengehaltenen Produkte seien nicht in der Wiedergabe der Internetseite der Beklagten vom 05.08.2003 im Internetseitenarchiv „http://web.archive.org“ zu finden, kommt eine Beweiserhebung nicht in Betracht. Denn einer Beweiserhebung bedarf es schon nicht, wenn die konkreten Tatsachen unstreitig sind (Greger in: Zöller, ZPO, a.a.O., Vor § 284 Rn. 1). Die Beklagte hat aber den Vortrag der Klägerin weder ausdrücklich noch konkludent bestritten.
Unabhängig davon setzt eine Beweiserhebung aber auch voraus, dass es um entscheidungserhebliche Tatsachenbehauptungen geht, damit sich das Gericht Klarheit darüber schaffen kann, von welcher der einander widersprechenden Sachverhaltsdarstellungen es bei seiner Entscheidung auszugehen hat (Greger in: Zöller, a.a.O., Vor § 284 Rn. 1). Die Klärung der Frage, ob die Produkte in dem genannten Internetarchiv zu finden gewesen sind oder nicht, ist indes nicht entscheidungserheblich. Sie hat keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Beurteilung. Denn es handelt sich dabei lediglich um ein Indiz, das für sich alleine nicht zum Gegenbeweis ausreicht. Es ist bereits weder vorgetragen noch dargelegt worden, dass die Beklagte ihre Produktkataloge im Jahr 2003 überhaupt vollständig im Internet veröffentlicht hat. Insbesondere hat aber das Internetarchiv „http://web.archive.org“ - jedenfalls in der Vergangenheit - das Erscheinungsbild bzw. den Inhalt von Webseiten nicht vollständig und flächendeckend, sondern lediglich punktuell für bestimmte Tage und zum Teil auch nur in Bezug auf die Eingangsseite und ohne aktivierte Links gespeichert. Dieser Umstand ist dem Senat aus anderen Rechtstreitigkeiten bekannt. Gegenteiliges hat auch die Klägerin nicht konkret dargelegt. Die Häufigkeit der Speicherung bei „http://web.archive.org“ variiert zum Teil auch in benachbarten Monaten erheblich und folgt einem jedenfalls für Außenstehende nicht erkennbaren Muster. Auch dies ist gerichtsbekannt. Vor diesem Hintergrund könnte der Inhalt des Internetarchivs allenfalls dann tragfähige Indizien gegen die Beklagte liefern, wenn es vollständig den gesamten hier streitigen Zeitraum (oder zumindest die Tage der Katalogveröffentlichung) abdecken und vollständige Inhalte nicht nur der Eingangsseite, sondern des gesamten Katalogs in seiner damaligen Gestaltung zur Verfügung stellen würde. Dies ist aber ersichtlich nicht der Fall. Dies behauptet und belegt auch die Klägerin nicht, wie sich u.a. aus der von ihr vorgelegten Anlage K 25 ergibt. Schon deshalb kann sie mit dieser Argumentation nicht erfolgreich sein.
Ebenso wenig hat die Klägerin einen aus dem Internetarchiv heruntergeladenen Katalog für Juli bzw. August 2003 vorgelegt, aus dem sich Umstände ergeben könnten, die Zweifel an der Authentizität der von der Beklagten in Papierform vorgelegten Kataloge hervorzurufen geeignet wären. Die von der Klägerin eingereichten Ausdrucke besitzen letztlich keinerlei Aussagekraft. Sie zeigen lediglich einige ungeordnet angeordnete Textbausteine mit Produktnamen und Preis ohne erkennbare Abbildungen der beworbenen Produkte. Es lässt sich anhand dieser Ausdrucke noch nicht einmal feststellen, dass es sich dabei um einen vollständigen Produktkatalog handelt.
(3) Die eigenartschädliche Offenbarung bezog sich auch auf Produkte, die auf Grund ihres Gesamteindrucks geeignet waren, die Eigenart des Klagedesigns zu widerlegen. Es ist der Klägerin zwar darin zuzustimmen, dass eine fehlende Eigenart nicht daraus hergeleitet werden kann, dass ein Zeuge bekundet, es seien bereits vor dem Anmeldetag ähnliche Erzeugnisse von Dritten verbreitet worden, wenn nicht zugleich einzelne Erscheinungsmerkmale dargelegt werden (vgl. BGH GRUR 1966, 681, 683 - Laternenflasche; GRUR 1967, 375, 378 - Kronleuchter; Eichmann/von Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 42 Rn. 40). Eine derartige Situation liegt hier jedoch nicht vor. Die von dem Zeugen genannten Verkäufe bezogen sich auf die konkret streitgegenständlichen Entgegenhaltungen. Dem landgerichtlichen Vernehmungsprotokoll ist zu entnehmen, dass der Zeuge M. K. Einblicke in das Warenwirtschaftssystem der Beklagten erhalten hat, in dem nicht nur die jeweiligen Produktnamen samt Verkaufszahlen, sondern auch Produktabbildungen gespeichert sind. Der Auffassung der Klägerin, der Zeuge K. habe insoweit lediglich Vermutungen geäußert, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Derartiges ergibt sich insbesondere nicht aus dem Inhalt der von dem Landgericht protokollierten Zeugenaussage.
Im Anschluss an die Kammersitzung am 13.08.2013 hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 19.08.2013 als Anlage B 21 die jeweiligen Abbildungen dem Gericht vorgelegt und eine Zuordnung zu den Verkaufslisten über die sowohl bei den Abbildungen als auch in den jeweiligen Tabellen angegebenen, übereinstimmenden Artikelnummern ermöglicht. So korrespondiert etwa die auf Bl. 1 der Anlage B 21 in der Kopfzeile bei der Abbildung angegebene Ziffernfolge „21968“ mit der „Projekt-Nr.“ auf Bl. 2, aus dem Umsätze ersichtlich sind. Hierbei handelt es sich nicht um neuen Sachvortrag, der wegen Verspätung einer Zurückweisung unterliegt, sondern lediglich um eine Ergänzung derjenigen Angaben, die der Zeuge bereits im Termin zur Beweisaufnahme mündlich gemacht hatte, um entsprechende schriftliche Unterlagen. Der Zeuge hatte in seiner auf S. 3 des landgerichtlichen Protokolls wiedergegebenen Vernehmung nicht nur bereits erklärt, dass - wie aus der Anlage B 21 ersichtlich - dem Warenwirtschaftssystem Bilder hinterlegt sind. Er hatte darüber hinaus sogar erklärt, er habe diese Daten dabei, hatte jedoch - nachvollziehbare - Bedenken, diese der Gegenseite ungeschwärzt zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund kann die Vorlage und Berücksichtigung der Anlage B 21 schon gar nicht beanstandet werden.
ddd. Da die Entgegenhaltung vom Juli/August 2003 außerhalb der Schonfrist des § 6 DesignG offenbart worden sind, kommt es auf die Frage, wer der Entwerfer der Entgegenhaltung gewesen ist, insbesondere darauf, ob diese ebenfalls auf die Klägerin zurückgeht, für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht an.
d. Der Umstand, dass der Klägerin Ansprüche aus dem Klagedesign nicht zustehen, hat weiter zur Folge, dass auch die von ihr erhobenen Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf aus den Vertriebswegen und Verwahrung, Vernichtung und Schadensersatzleistung erfolglos bleiben müssen. Weitere Ausführungen des Senats hierzu sind deshalb nicht veranlasst.
Widerklage
Demgegenüber ist die zulässige Widerklage begründet.
1. Die Widerklage ist zulässig.
a. Der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch aus § 34 Satz 1 i.V.m. § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG auf Feststellung der Nichtigkeit des Klagedesigns steht mit den Klageansprüchen aus dem Klagedesign im Zusammenhang. Ein einheitliches Lebensverhältnis beider Klagen i.S.v. § 33 ZPO ist vorhanden. Die unmittelbare Verbundenheit einer Klage wegen Verletzung des Klagedesigns und dem Einwand der fehlenden Rechtsgültigkeit ergibt sich nach neuer Rechtslage unmittelbar aus § 52a DesignG, wonach sich eine Partei auf die fehlende Rechtsgültigkeit eines eingetragenen Designs nur durch die Erhebung einer Widerklage berufen kann. Zwar findet diese Regelung gem. § 74 Abs. 2 DesignG auf den vorliegenden Rechtsstreit keine Anwendung, weil dieser noch vor dem 31.12.2013 anhängig geworden ist. Die gesetzliche Wertung aus § 52a DesignG belegt indes die inhaltlich auch bereits zuvor bestehende Nähe von Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage im Designrecht.
b. Die Beklagte hat auch ein rechtliches Interesse i.S.v. § 256 Abs. 1 ZPO an der Feststellung der Nichtigkeit des Klagedesigns. Grundsätzlich ist jedermann nach § 34 Satz 1 DesignG zur Antragstellung auf Feststellung der Nichtigkeit i.S.v. § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG befugt. Ein eigenes Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit ist nicht erforderlich (vgl. zum Patentrecht: BGH GRUR 83, 725 - Ziegelsteinformling I), weil die Geltendmachung von absoluten Nichtigkeitsgründen im Allgemeininteresse liegt (Eichmann in: Eichmann/von Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 34 Rn. 2). Dies gilt jedoch nur, solange das eingetragene Design besteht (Eichmann in: Eichmann/von Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 34 Rn 2). Der nach Aktenlage am 23.09.2014 abgelaufene Schutz des Klagedesigns ist nach den unwidersprochenen Angaben des Kläger-Vertreters um 5 Jahre verlängert worden. Das Klagedesign besteht damit fort.
c. Die Beklagte ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens (§ 242 BGB) gehindert, ihren Anspruch durchzusetzen.
aa. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei einem Popularantrag - und um einen solchen handelt es sich bei einem Antrag nach § 34 Satz 1 i.V.m. § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG (Eichmann in: Eichmann/von Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 34 Rn. 2) - der Rechteinhaber keine in der Person der Gegenpartei oder zwischen den Parteien begründete Einwendungen geltend machen kann (zum Markenrecht: OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 145, 146; OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2009, 197, 197; Kopacek in: BeckOK-MarkenG, 5. Aufl., § 55 Rn 13; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 55 Rn. 6). Dies ergibt sich aus dem Wesen des Popularantrags, der sich auf ein öffentliches Allgemeininteresse an der Löschung gründet. Allerdings kann nach der neueren Rechtsprechung der Klagebefugnis im Einzelfall der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenstehen (vgl. BGH GRUR 1997, 747 - Cirkulin; BGH GRUR 1986, 315 - Comburtest; OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 145, 146 - OTTO), etwa wenn eine Nichtangriffsabrede durch einen Strohmann umgangen werden soll (OLG Frankfurt a.M. GRUR- RR 2009, 197, 197).
bb. Im vorliegenden Fall liefert der tatsächliche Vortrag der Klägerin jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte ein rechtsmissbräuchliches Verhalten entgegenhalten lassen muss.
aaa. Der Anspruch ist nicht verwirkt.
(1) Obwohl die Klägerin ihren Verwirkungseinwand erst in der Berufungsinstanz erhoben hat und die Beklagte diesem entgegen getreten ist, war er als neues Angriffs- und Verteidigungsmittel dennoch vom Senat zuzulassen. Denn sein Nichtvorbringen im ersten Rechtszug beruhte nicht auf einer Nachlässigkeit der Klägerin, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO.
(a) Nach der Rechtsprechung des BGH liegt eine Nachlässigkeit im Sinne dieser Norm nur dann vor, wenn die Partei gegen ihre Prozessförderungspflicht verstoßen hat. Die Parteien sind auf Grund dieser Pflicht zu konzentrierter Verfahrensführung gehalten. Insbesondere dürfen sie Vorbringen grundsätzlich nicht aus prozesstaktischen Erwägungen zurückhalten. Eine Verpflichtung, tatsächliche Umstände, die der Partei nicht bekannt sind, erst zu ermitteln, ist daraus grundsätzlich jedoch nicht abzuleiten; sie kann nur durch besondere Umstände begründet werden (BGH NJW-RR 2011,211,212 f. m.w.N.).
(b) Die Klägerin hat vorgetragen und dargelegt, dass sie erst am 16.11.2013 die sichere Kenntnis von dem Schreiben der Beklagten an die C. T. GmbH erlangt hat, mit dem die Beklagte um die Entfernung der Schutznummer ersucht hat. Da es sich um eine Korrespondenz außerhalb des direkten Geschäftskreises der Klägerin handelt, konnte von ihr nicht erwartet werden, dass sie derartige Umstände aus eigenem Antrieb ermittelt. Dass die Klägerin dies - nach einem ihr ungünstigen erstinstanzlichen Urteil - dennoch gemacht hat, führt nicht zu einer Zurückweisung des Verwirkungseinwands wegen der Verspätung des zur Begründung angeführten Sachvortrags.
(2) Inhaltlich ist der Verwirkungseinwand jedoch unbegründet.
Zwar können nicht nur Unterlassungs-, sondern auch Löschungsansprüche verwirkt werden (Klaka GRUR 1970, 265, 271). Für die Voraussetzungen der Verwirkung eines Löschungsanspruchs im Designrecht gelten zunächst die allgemeinen Grundsätze. Erforderlich ist, dass das Recht, die Löschung eines eingetragenen Designs zu beantragen, über eine längere Zeitspanne hinweg nicht verwirklicht worden ist - sog. Zeitmoment (Grüneberg in: Palandt, BGB, 70. Aufl., § 242 Rn. 93). Darüber hinaus muss sich der Designinhaber auf Grund des Verhaltens des Antragsberechtigten darauf eingerichtet haben, das Recht werde nicht mehr geltend gemacht werden - sog. Umstandsmoment (Grüneberg in: Palandt, BGB, 70. Aufl., § 242 Rn. 95), wobei Zeit- und Umstandsmoment nicht voneinander unabhängig zu betrachten sind, sondern zueinander in einer Wechselwirkung stehen (vgl. für die Verwirkung im Patentrecht: BGH GRUR 2001, 323 - Temperaturwächter). Notwendig ist, dass der Designinhaber als Folge der Untätigkeit des Anspruchsberechtigten während des genannten Zeitraums tatsächlich darauf vertraut hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen, und hierauf bei objektiver Beurteilung des Verhaltens des anderen auch vertrauen durfte. Er muss im Vertrauen auf die Nichtausübung des Rechts Vermögensdispositionen getroffen haben (Grüneberg in: Palandt, BGB, 70. Aufl., § 242 Rn. 95).
Außerdem ist zu beachten, dass der im gesamten Rechtssystem geltende allgemeine Einwand der Verwirkung nie den Regelfall für das Erlöschen oder die Beendigung eines Rechtsanspruchs darstellen kann. Vielmehr stellt er eine Ausnahme dar, die nur im konkreten Einzelfall und nur nach sorgfältiger Abwägung verschiedenster Umstände angenommen werden kann (Klaka GRUR 1970, 265, 267; Kefferpütz in: Wandtke/Bullinger/Kefferpütz, UrhG, 4. Aufl., § 97a Rn. 31; vgl. auch im Verwaltungsrecht: Meissner in: Schoch/Schneider/Bier/Meissner, VwGO, 29. EL Oktober 2015, § 74 Rn. 47 f.).
(3) Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall nicht von einer Verwirkung des Nichtigkeitsanspruchs ausgegangen werden. Die Geltendmachung dieses Anspruchs stellt sich deshalb unter Berücksichtigung aller Umstände nicht als treuwidrig dar.
(a) Fraglich erscheint bereits, ob im Rahmen einer Popularklage das bloße Nichtausüben des Antragsrechts das für die Verwirkung erforderliche „Zeitmoment‘ begründen kann (nach Klaka GRUR 1970, 265, 271 versagt der Verwirkungseinwand bei einer Popularklage). Denn es besteht - entgegen der Ansicht der Klägerin - keine Obliegenheit oder gar Verpflichtung, einen Nichtigkeitsantrag zu stellen, sobald man von einem möglicherweise nichtigen Design erfährt. Der Wortlaut von § 34 Satz 1 DesignG spricht lediglich von einer Berechtigung, nicht aber von einer Verpflichtung zur Antragstellung. Ebenso kann sich eine solche Verpflichtung nicht aus dem Sinn und Zweck der Popularklage ergeben. Der Sinn und Zweck einer Popularklage liegt in der Reinhaltung des jeweiligen Registers im öffentlichen Interesse (Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 55 Rn. 6). Deswegen ist jedermann dazu berufen, einen Nichtigkeitsantrag zu stellen. Es ginge jedoch zu weit, daraus im Umkehrschluss eine Verpflichtung zur Reinhaltung des Registers abzuleiten. Da die Löschungsklage nach § 33 Abs. 1 DesignG kein eigenes Interesse an der Löschung voraussetzt (vgl. zum Markenrecht: OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 145, 145), würde ein solches Verständnis dazu führen, dass jedermann gehalten wäre, kostenintensive Gerichtsprozesse zu führen, sobald er mit seiner Produktion in den Schutzbereich eines zwar eingetragenen, möglicherweise jedoch nichtigen Designs gerät. Denn ansonsten setzte er sich der Gefahr aus, in einem späteren Verletzungsprozess aus Gründen der Verwirkung keine Nichtigkeitswiderklage mehr erheben zu können. Ein derartiges Verlangen würde zu einer unbilligen Verteilung des Prozessrisikos führen. Dieses soll vielmehr von dem Designinhaber getragen werden. Denn es handelt sich bei einem eingetragenen Design um ein ungeprüftes Recht, das der Berechtigte vor der Eintragung selbst zu überprüfen hat.
(b) Im Übrigen ist aber auch das sog. „Umstandsmoment’ nicht gegeben. Denn zwischen der Klägerin und der Beklagten bestanden keinerlei rechtliche Verbindungen, auf Grund derer die Beklagte hätte davon ausgehen dürfen (oder gar müssen), die Klägerin könne ihrem Verhalten bzw. ihrer Untätigkeit eine rechtliche Relevanz beimessen. Beide Parteien standen nicht in direkten Rechtsbeziehungen zueinander, sondern nur zu der C. T. GmbH, die einerseits Abnehmerin der Klägerin, andererseits Lieferantin der Beklagten war. Selbst wenn man mit der Klägerin die Verpflichtung der Beklagten zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage aus dem Umstand ableiten wollte, dass die Beklagte von der C. T. GmbH die Entfernung der Schutznummer verlangt hat, so könnte dies für eine Verwirkung nicht ausreichen. Denn das Umstandsmoment stellt auf die Kenntnis und das Vertrauen desjenigen ab, der sich auf die Verwirkung beruft. Es ist die Klägerin, die eine positive Kenntnis von dem Umstand erlangt haben müsste, die Beklagte habe ein neuheitsschädliches Produkt offenbart und könne einen Nichtigkeitsantrag stellen. Eine solche Kenntnis hat die Klägerin nicht dargelegt. Dagegen reicht ein allgemeines Abstellen auf Dritte, wie die Klägerin vorträgt, für ein konkretes Vertrauen nicht aus. Die Verwirkung ist - wie ausgeführt - ein Ausnahmetatbestand.
bbb. Das Verhalten der Beklagten gegenüber der Klägerin stellt sich auch nicht aus sonstigen Gründen als rechtsmissbräuchlich i.S. von § 242 BGB dar.
Hinreichende tatsächliche Umstände für die Annahme eines Rechtsmissbrauchs ergeben sich aus dem Vortrag der Klägerin im vorliegenden Fall nicht. Sachfremde Beweggründe für die Erhebung der Widerklage sind nicht ersichtlich. Allein der Umstand, dass Anlass für die Widerklage die Inanspruchnahme der Beklagten durch die Klägerin im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits gewesen ist, reicht insoweit nicht aus. Vielmehr stand es der Beklagten - wie bereits ausgeführt - nach der damaligen Rechtslage frei, ob sie sich in einem Verletzungsverfahren nur mit dem Einwand der fehlenden Schutzfähigkeit verteidigen oder sogleich eine Nichtigkeitswiderklage erheben wollte. Die Erhebung der Widerklage ist in einer derartigen Situation nach der - für den vorliegenden Rechtsstreit indes noch nicht einschlägigen - Vorschrift des § 52a DesignG nunmehr sogar zwingend vorgesehen. Auch dafür, dass die Beklagte durch die Erhebung der Widerklage in erster Linie oder gar ausschließlich einen möglichst großen Schaden auf Seiten der Klägerin herbeiführen wollte, fehlt es an hinreichenden Anhaltspunkten. Soweit die Klägerin schließlich darauf abstellt, dass die Beklagte in dem vorangegangenen Rechtsstreit 416 HKO 120/12 keine Berufung gegen die einstweilige Verfügung eingelegt hat und auch sonst mit der Erhebung der Widerklage gezögert habe, ergeben sich auch hieraus kein Indizien für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten. Auch eine - konkludente - Nichtangriffsabrede, die einer (Wider)Klageerhebung entgegenstehen könnte, kann daraus nicht abgeleitet werden.
2. Die Widerklage ist auch begründet.
Es liegen die in § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG normierten Nichtigkeitsgründe vor. Wie im Rahmen der Klage bereits im Einzelnen ausgeführt, fehlt dem Klagedesign die erforderliche Eigenart i.S.v. § 2 DesignG. Es ist deshalb nichtig und löschungsreif.
Nebenentscheidungen
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Der Rechtsstreit bietet dem Senat keine Veranlassung, gem. § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen. Der Rechtsstreit hat keine grundsätzliche Bedeutung, sondern beschränkt sich auf die Anwendung feststehender Rechtsgrundsätze auf den konkreten Einzelfall. Einer Entscheidung des Revisionsgerichts bedarf es auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 42 ff. DesignG
§§ 282 Abs. 1, 2, 296 Abs. 1, 2 ZPO
§§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 46 DesignG
§ 242 BGB
§ 72 DesignG
§ 39 DesignG
§ 296 ZPO
§ 52a DesignG
§ 6 DesignG
§ 33 ZPO
§ 2 DesignG
§ 97 ZPO
§ 538 Abs. 2 ZPO
§ 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 286 Abs. 1 ZPO
§ 520 Abs. 3 Nr. 1 ZPO
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 253 Abs. 2 ZPO
§ 520 Abs. 3 Nr. 2 ZPO
§ 42 Abs. 1 DesignG
§ 42 Abs. 2 DesignG
§ 43 Abs. 1 DesignG
§ 43 Abs. 2 DesignG
§ 74 Abs. 1 DesignG
§ 2 Abs. 1 DesignG
§ 2 Abs. 2 DesignG
§ 296 Abs. 1 ZPO
§ 74 Abs. 2 DesignG
§ 2 Abs. 2 S. 2 DesignG
§ 2 Abs. 1, Abs. 3 DesignG
§ 2 Abs. 3 Satz 2 DesignG
§ 2 Abs. 3 DesignG
§ 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 34 Satz 1 DesignG
§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO
§ 33 Abs. 1 DesignG
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: NJW 1970, 946, 948
GRUR 2012, 630
GRUR 2013, 285
GRUR 2011, 521
GRUR 2003, 798, 800
GRUR 2003, 436, 439
NJW 1980, 1167, 1168
NJW 1981, 1217, 1217
GRUR 1966, 681, 683
GRUR 1969, 90, 95
GRUR 2011, 1112
GRUR 1967, 375, 378
GRUR 83, 725
GRUR-RR 2003, 145, 146
GRUR-RR 2009, 197, 197
GRUR 1997, 747
GRUR 1986, 315
NJW-RR 2011,211,212
GRUR 1970, 265, 271
GRUR 2001, 323
GRUR 1970, 265, 267
GRUR-RR 2003, 145, 145
16 HKO 120/12
16 HKO 35/13