Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2016-07-07, Aktenzeichen I-2 U 5/14
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2016:0707.I2U5.14.00

Tenor:
A.
Auf die Berufung wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – das am 19. Dezember 2013 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt gefasst:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihren Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu unterlassen,
kraftstoffkompatible Ceroxid-Nanodispersionen, die zum Betreiben eines Dieselmotors geeignet sind,
der mit einer platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtung ausgerüstet ist, welche Partikel wirksam in Kanälen auffangen kann, wenn Abgase dort durchströmen, wobei die Auffangvorrichtung in den Kanälen mit Platin katalysiert ist, um die Partikel in den Kanälen zum Auffangen der Partikel zu sammeln und zu verbrennen, so dass die Auffangvorrichtung eine steady-state Abbrenntemperatur auf einem Anfangsniveau aufweist,
durch Verbrennen eines Gemischs aus Dieselkraftstoff und eben diesen kraftstoffkompatiblen Ceroxid-Nanodispersionen, um aktive Spezies von Cerverbindungen in das Abgas abzugeben, welches sie in die platinkatalysierten Kanäle in dieser Auffangvorrichtung transportiert, wobei die Cerzusammensetzung in einer Menge vorliegt, die effektiv ist zur Verringerung der steady-state Abbrenntemperatur der Auffangvorrichtung vom Anfangsniveau auf ein dauerhaft niedrigeres Niveau als das Anfangsniveau,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern, ohne
a) gegenüber privaten Verbrauchern auf der Vorderseite der Verpackung deutlich und für jeden ohne Weiteres ersichtlich darauf hinzuweisen, dass diese kraftstoffkompatiblen Ceroxid-Nanodispersionen nicht für Kraftfahrzeuge, die mit platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen ausgestattet sind, verwendet werden dürfen, und zwar unter Angabe der Fahrzeughersteller und -typen, die solche platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen werksmäßig aufweisen, bzw. unter Angabe der Produktnummern und -bezeichnungen von nachrüstbaren, platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen;
b) gewerbliche Wiederverkäufer darauf hinzuweisen, dass die kraftstoffkompatiblen Ceroxid-Nanodispersionen nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des europäischen Patents EP 1 009 AAA B1 für die Verwendung in platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen, die mit den vorstehend genannten Merkmalen ausgestattet sind, angeboten oder geliefert werden dürfen;
2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die unter 1. beschriebenen Handlungen seit dem 19. April 2008 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen,-zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten sind;
3. der Klägerin über Herkunft und Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse Auskunft zu erteilen durch Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer der Erzeugnisse sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
wobei die vorstehenden Angaben nur für die Zeit seit dem 19. März 2008 erforderlich und
zugehörige Belege (nämlich Rechnungen) in Kopie mit der Maßgabe vorzulegen sind, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 19. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
B.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin zu 20 % und der Beklagten zu 80 % auferlegt.
C.
Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
D.
Die Revision wird nicht zugelassen.
E.
Der Streitwert wird auf 2.000.000,- € festgesetzt.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen einer mittelbaren Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 1 009 AAA B1 (nachfolgend: Klagepatent), dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.
Das Klagepatent wurde am 16. April 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität der US 43AAB vom 17. April 1997 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 19. März 2008 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents, der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 698 39 AAC geführt wird, ist in Kraft. Ein gegen die Erteilung des Klagepatents eingelegter Einspruch blieb ohne Erfolg.
Das Klagepatent betrifft eine „Methode zur Verringerung des Schadstoffausstoßes von Dieselmotoren“ („Method for reducing emissions from a diesel engine“). Sein hier allein streitgegenständlicher Patentanspruch 1 ist wie folgt gefasst:
„A method for operating a diesel engine with low particulate emissions, comprising:
equipping a diesel engine with a platinum-catalyzed particulate trap (14) effective to trap particulates within channels (18) therein as exhaust gases pass therethrough, the trap being catalyzed with platinum (22) in channels for collecting and burning the particulates within the channels for trapping particulates such that the trap exhibits a steady state burn off temperature at an initial level, and
operating the engine by combusting a blend of diesel fuel and a fuel-soluble cerium composition to release active species of cerium compounds (24) into the exhaust which carries them into said channels catalyzed with platinum within said trap, the cerium composition being present in an amount effective to reduce the steady state burn off temperature of the trap from its initial level to sustainable lower level than the initial level.”
In der eingetragenen deutschen Übersetzung lautet Patentanspruch 1 wie folgt:
„Verfahren zum Betreiben eines Dieselmotors mit niedrigem Partikelausstoß, umfassend:
Ausrüsten des Dieselmotors mit einer platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtung (14), welche Partikel wirksam in Kanälen (18) auffangen kann, wenn Abgase dort durchströmen, wobei die Auffangvorrichtung in den Kanälen mit Platin (22) katalysiert ist, um die Partikel in den Kanälen zum Auffangen der Partikel zu sammeln und zu verbrennen, so dass die Auffangvorrichtung eine steady-state Abbrenntemperatur auf einem Anfangsniveau aufweist, und
Betreiben des Motors durch Verbrennen eines Gemischs aus Dieselkraftstoff und einer kraftstofflöslichen Cerzusammensetzung, um aktive Spezies von Cerverbindungen (24) in das Abgas abzugeben, welches sie in die platinkatalysierten Kanäle in dieser Auffangvorrichtung transportiert, wobei die Cerzusammensetzung in einer Menge vorliegt, die effektiv ist zur Verringerung der steady-state Abbrenntemperatur der Auffangvorrichtung vom Anfangsniveau auf ein dauerhaft niedrigeres Niveau als das Anfangsniveau.“
Die nachfolgend verkleinert eingeblendeten und der Klagepatentschrift entnommenen Figuren 1 und 2 zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung. Bei Figur 1 handelt es sich um eine schematische Darstellung eines Dieselmotors mit einem Abgassystem, das eine erfindungsgemäß katalysierte Partikel-Auffangvorrichtung einschließt.
Figur 2 ist eine vergrößerte, ausgeschnittene schematische Darstellung eines Teils einer erfindungsgemäßen Partikel-Auffangvorrichtung.
Die in Belgien ansässige Beklagte, bei der es sich um eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Gesellschaft B handelt, die Teil der C Inc. ist, vertreibt unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland Kraftstoffadditive. Dazu zählen die über die von der Beklagten betriebene Internetseite www.B.de angebotenen Additive „D“, „E“ sowie „F“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen). Das Produkt „D“ wird in dem durch die Klägerin als Anlage VP 6 zur Akte gereichten Produktkatalog wie folgt beschrieben:
Wie der vorstehend eingeblendeten Produktbeschreibung zu entnehmen ist, soll das Produkt bestimmungsgemäß einem Dieselkraftstoff beigemischt werden, indem es in den Kraftstofftank eingefüllt wird. Die Wirkung des bei diesem Produkt zum Einsatz kommenden Ceriums (Cer) verringert die Verbrennungstemperatur von Ruß, so dass die Rußpartikel schneller verbrennen, und sorgt damit für eine optimale Motorleistung.
Im Hinblick auf die übrigen angegriffenen Ausführungsformen, die vergleichbare Produkteigenschaften aufweisen, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Anlagen VP 7 und VP 9 Bezug genommen.
Die angegriffenen Ausführungsformen nutzen als aktive Komponente „G“, ein von der H Ltd. geliefertes Kraftstoffadditiv, dessen aktive Komponente Ceroxid in Form von Nanopartikeln mit einer Partikelgröße im Bereich von 4 bis 10 nm ist.
Nach Auffassung der Klägerin machen die angegriffenen Ausführungsformen von der technischen Lehre des Klagepatents mittelbar wortsinngemäß, zumindest aber mit äquivalenten Mitteln Gebrauch. Dem stehe nicht entgegen, dass bei den angegriffenen Ausführungsformen – unstreitig – Ceroxid-Partikel zum Einsatz kommen, die so klein gemahlen worden sind, dass sich die Partikel im Nanometer-Bereich bewegen. Bei so kleinen Partikeln dominiere die sog. „Brownsche Molekularbewegung“ die Schwerkraft, so dass sich die Partikel nicht am Boden absetzen würden. Damit werde faktisch die gleiche Löslichkeit erreicht wie bei den im Klagepatent beispielhaft genannten Cer-Verbindungen. Mithin seien die angegriffenen Ausführungsformen „kraftstofflöslich“ im Sinne des Klagepatents, denn der Fachmann werde den Begriff der „Kraftstofflöslichkeit“ im Zusammenhang mit der Erfindung so verstehen, dass eine gleichmäßige, homogene Verteilung der Cer-Verbindungen im Kraftstoff erfolge, bei der es zu keinen Inkompatibilitäten und Ausfällungen komme, so dass die aktiven Spezies von Cer-Verbindungen bei der Kraftstoffverbrennung gleichmäßig und vollständig in einer effektiven Menge ins Abgas abgegeben würden, um in der Auffangvorrichtung die gewünschte katalytische Wirkung entfalten zu können.
Die Beklagte, die um Klageabweisung gebeten hat, hat eine Verletzung des Klagepatents bestritten. Sie meint, der Begriff „kraftstofflöslich“ erfasse lediglich molekular-disperse, nicht aber kolloide Lösungen, bei denen sich die (festen) Partikel in der Flüssigkeit nicht auflösen, sondern nach wie vor vorhanden seien. Letzteres sei bei den angegriffenen Ausführungsformen jedoch der Fall, denn das dort zum Einsatz kommende „Ceroxid“ sei eine anorganische Cer-Verbindung. Wenn es mit Kraftstoff vermischt werde, löse es sich nicht auf, weil die kristalline Struktur des Ceroxids nicht zerfalle. Die angegriffenen Ausführungsformen würden daher notwendigerweise weitere chemische Substanzen beinhalten, um die Dispersion zu stabilisieren. Im Übrigen sei die Abgabe der „aktiven Spezies von Cer“ beim Einsatz der angegriffenen Ausführungsformen auch nicht das Ergebnis einer chemischen Reaktion infolge des Verbrennungsprozesses, durch welche die Zusammensetzung der Moleküle in der Cer-Zusammensetzung geändert werde. Die molekulare Struktur des Ceroxids bleibe vielmehr über den gesamten Verbrennungsprozess hinweg intakt.
Durch Urteil vom 19. Dezember 2013 hat das Landgericht Düsseldorf die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt:
Die angegriffenen Ausführungsformen stellten kein wesentliches Element der Erfindung dar, so dass eine Verurteilung wegen mittelbarer Patentverletzung ausscheide. Die bei den angegriffenen Ausführungsformen vorhandene Cer-Verbindung, nämlich Ceroxid, werde nicht in molekular-disperser Form im Diesel gelöst, sondern bilde mit dem Kraftstoff eine Dispersion. Auch wenn nach dem allgemeinen Verständnis von den Begriffen „Löslichkeit“ bzw. „Lösungen“ sowohl molekular-disperse als auch kolloide Lösungen umfasst seien, gehe das Klagepatent von einer „echten“, nämlich molekular-dispersen Lösung aus. Hierfür spreche zunächst, dass es sich bei den im Absatz [0023] der Klagepatentbeschreibung genannten Ausführungsbeispielen ausschließlich um Organometallverbindungen und damit um Cer-Verbindungen handele, die im Kraftstoff in einer molekular-dispersen Form vorliegen und mithin zusammen mit dem Kraftstoff eine homogene Lösung bilden. Zudem solle der Dieselkraftstoff anspruchsgemäß mit der kraftstofflöslichen Cer-Zusammensetzung ein Gemisch bilden. Die Verwendung des Begriffes „Gemisch“ zusätzlich zum Erfordernis der Kraftstofflöslichkeit verdeutliche, dass mit dem Begriff der „Kraftstofflöslichkeit“ nicht lediglich eine Löslichkeit im weit verstandenen Sinne gemeint sei. Denn käme es dem Klagepatent lediglich auf eine irgendwie geartete Mischung des Dieselkraftstoffes mit der Cer-Zusammensetzung an, bedürfte es des Zusatzes der „Kraftstofflöslichkeit“ der Cer-Zusammensetzung nicht mehr, da bereits durch den Begriff des „Gemisches“ die Bildung einer Lösung von Dieselkraftstoff und Cer-Zusammensetzung gewährleistet wäre. Für dieses Verständnis spreche auch, dass bei den zum Prioritätszeitpunkt bekannten Dispersionen die Gefahr bestanden habe, dass es bei längeren Standzeiten zu einem Ausfällen des Feststoffes kommt mit der Folge, dass beim Zufügen der Dispersion nicht der gesamte Feststoff aus dem Aufbewahrungsbehälter in die Lösung gelangt und Rückstände im Aufbewahrungsbehälter verbleiben. Längere Standzeiten des Dieselkraftstoffes mit der dispergierenden Cer-Verbindung wiederum bewirkten, dass die dispergierte Cer-Verbindung im Tankraum abgesetzt werde und daher die erfindungsgemäße Funktion nicht wahrnehmen könne. Schließlich offenbare auch der in der Klagepatentschrift zitierte Stand der Technik (EP 590 AAD A2) Organometall-Cer-Verbindungen und mithin Cer-Verbindungen, die mit dem Dieselkraftstoff eine echte Lösung bilden. Die angegriffenen Ausführungsformen erfüllten das nicht dem Wortsinn nach verwirklichte Löslichkeitsmerkmal auch nicht mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln, da es zumindest an der Gleichwertigkeit fehle. Patentanspruch 1 enthalte mit Blick auf die Kraftstofflöslichkeit eine Auswahlentscheidung, denn der Fachmann entnehme dem Patentanspruch aufgrund der im Anspruch selbst enthaltenen Angabe „Gemisch aus Dieselkraftstoff und einer kraftstofflöslichen Cer-Zusammensetzung“, dass es dem Patentanspruch entscheidend auf die Ausbildung eines homogenen Gemisches von Dieselkraftstoff und Cer-Zusammensetzung ankomme. Der Fachmann habe zwar erkennen können, dass ein Gemisch aus Dieselkraftstoff und Cer-Zusammensetzung sowohl homogen als auch heterogen gebildet sein könne. Aufgrund der weiteren Voraussetzung, dass die Cer-Zusammensetzung kraftstofflöslich sein solle, erkenne der Fachmann indes, dass die Erfindung auf solche Gemische beschränkt sei, bei denen der Dieselkraftstoff und die Cer-Zusammensetzung eine homogene, mithin molekular-disperse Lösung bilden, denn auf diese Weise werde erreicht, dass die Cer-Zusammensetzung in einer Menge vorliege, die zur Verringerung der steady-state-Abbrenntemperatur der Auffangvorrichtung von einem Anfangsniveau auf ein dauerhaft niedrigeres Niveau effektiv sei.
Gegen dieses Urteil hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 16. Januar 2014 Berufung eingelegt.
Die Klägerin macht in zweiter Instanz geltend, das Landgericht habe sich zunächst unter Ausklammerung jeglicher funktionsorientierter Überlegungen auf eine bestimmte Merkmalsauslegung festgelegt und dieses unrichtige Auslegungsergebnis alsdann zum Anlass genommen, einen funktionsorientierten Auslegungsansatz als unzulässig abzulehnen. Zudem habe das Landgericht der Auslegung des Merkmals „kraftstofflöslich“ eine Begriffsdefinition im Sinne einer „echten Lösung“ beziehungsweise einer „homogenen Lösung“ zugrunde gelegt, die weder im maßgeblichen Patentanspruch noch in der Beschreibung des Klagepatents vorausgesetzt werde.
Bei der Beurteilung einer äquivalenten Patentverletzung verkenne das Landgericht, dass die Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“ und „Digylcidverbindung“ des Bundesgerichtshofs auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden seien, da das Klagepatent in der Beschreibung keine alternative Lösungsmöglichkeit offenbare, die der Anmelder des Klagepatents bewusst vom Patentschutz habe ausschließen wollen. Die Patentschrift schweige sich vielmehr zum Begriff „kraftstofflöslich“ aus. Anhaltspunkte für eine Auswahlentscheidung zugunsten von „molekular-dispers“ und gegen „kolloid-dispers“ fänden sich weder im Anspruch 1 noch in der Beschreibung des Klagepatents und erst recht nicht in den Zeichnungen. Im Übrigen wäre es, die Anwendbarkeit der genannten Entscheidungen unterstellt, entscheidend darauf angekommen, ob der Patentanmelder eine Lösung in Form einer Nano-Dispersion habe ausschließen wollen. Dies sei nicht der Fall.
Die Klägerin beantragt,
I. die Beklagte unter Abänderung des Urteils des Landgerichts zu verurteilen,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihren Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu unterlassen,
kraftstofflösliche Cerzusammensetzungen (hilfsweise: kraftstoffkompatible Ceroxid-Nanodispersionen), die zum Betreiben eines Dieselmotors geeignet sind,
durch Verbrennen eines Gemischs aus Dieselkraftstoff und eben diesen kraftstofflöslichen Cerzusammensetzungen (hilfsweise: kraftstoffkompatiblen Ceroxid-Nanodispersionen), um aktive Spezies von Cerverbindungen in das Abgas abzugeben, welches sie in die platinkatalysierten Kanäle in dieser Auffangvorrichtung transportiert, wobei die Cerzusammensetzung in einer Menge vorliegt, die effektiv ist zur Verringerung der steady-state Abbrenntemperatur der Auffangvorrichtung vom Anfangsniveau auf ein dauerhaft niedrigeres Niveau als das Anfangsniveau,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,
a) ohne auf der Vorderseite der Verpackung deutlich und für jeden Verbraucher ohne Weiteres ersichtlich darauf hinzuweisen, dass diese kraftstofflöslichen Cerzusammensetzungen (hilfsweise: kraftstoffkompatiblen Ceroxid-Nanodispersionen) nicht für Kraftfahrzeuge, die mit platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen ausgestattet sind, verwendet werden dürfen, und zwar unter Angabe der Fahrzeughersteller und -typen, die solche platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen werksmäßig aufweisen, bzw. unter Angabe der Produktnummern und -bezeichnungen von nachrüstbaren, platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen,
sowie
b) im Falle des Anbietens an gewerbliche Wiederverkäufer darauf hinzuweisen, dass die kraftstofflöslichen Cerzusammenset-zungen (hilfsweise: kraftstoffkompatiblen Ceroxid-Nanodisper-sionen) nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des europäischen Patents EP 1 009 AAA B1 für die Verwendung in platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen, die mit den vorstehend genannten Merkmalen ausgestattet sind, angeboten oder geliefert werden dürfen,
und im Falle des Lieferns an gewerbliche Wiederverkäufer diesen unter Auferlegung einer an die Patentinhaberin zu zahlenden Vertragsstrafe von 5.000,- € pro kraftstofflöslicher Cerzusammensetzung (hilfsweise: pro kraftstoffkompatibler Ceroxid-Nanodispersion), mindestens aber 5.000,- € für jeden Fall der Zuwiderhandlung, die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die kraftstofflöslichen Cerzusammensetzungen (hilfsweise: kraftstoffkompatiblen Ceroxid-Nanodispersionen) nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers für die Benutzung mit platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen, die mit den vorstehend genannten Merkmalen ausgestattet sind, aktiv anzubieten, zu bewerben oder zu verkaufen;
2. der Klägerin darüber Auskunft zu geben und Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die unter I. 1. beschriebenen Handlungen seit dem 19. April 2008 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses unter Beifügung der Belege, insbesondere unter Angabe
wobei die zugehörigen Leistungsbelege (Rechnungen in Kopie) mit der Maßgabe vorzulegen sind, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können, und wobei den Beklagten vorbehalten bleiben mag, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten sind;
3. der Klägerin über Herkunft und Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse Auskunft zu erteilen durch Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer der Erzeugnisse sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;
II. unter Abänderung des Urteils des Landgericht festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten, seit dem 19. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Mit ihrem Hilfsantrag (GA 218-221) verfolgt die Klägerin ihre Ansprüche wegen äquivalenter Patentverletzung.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klägerin gegen das am 19. Dezember 2013 verkündete Urteil des Landgerichts Düsseldorf (4c O 49/13) zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Klägerin unter Vertiefung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen.
Die angegriffenen Ausführungsformen machten weder wortsinngemäß noch mit äquivalenten Mitteln von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Während eine wortsinngemäße Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre schon am Fehlen einer kraftstofflöslichen Cer-Verbindung scheitere, fehle es in Bezug auf die Äquivalenz bereits an der Gleichwertigkeit. Nach der beanspruchten technischen Lehre komme es darauf an, dass die „kraftstofflöslichen“ Cer-Verbindungen ohne weitere Maßnahmen infolge ihrer „Löslichkeit“ ein homogenes Gemisch mit dem Dieselkraftstoff bilden. Dies würden nicht-kraftstofflösliche Cer-Verbindungen – auch nicht die im Rahmen der angegriffenen Additive eingesetzten Ceroxide – nicht leisten. Einerseits müssten diese zu Nanopartikeln verarbeitet werden. Andererseits würden die angegriffenen Ausführungsformen zur Stabilisierung ein Dispergier- oder Netzmittel („surfactant“) enthalten, um überhaupt eine angemessene Stabilität der Mischung zu erreichen. Sämtliche angegriffenen Ausführungsformen würden die Dispersion „I“, die nicht-kerosinhaltige Trägerflüssigkeit J 80 sowie ein Dispergiermittel PIBSA (Poly-Isobutylen-Succinamid) enthalten.
Die polare (mit getrennten Ladungsschwerpunkten versehene) Carbonsäuregruppe des Dispergiermittels absorbiere (hafte) an den äußeren Oberflächen der Nanopartikel, während die nicht-polare Alkylkette des Dispergiermittels zur Trägerflüssigkeit hingezogen werde. Das an den Oberflächen der Nanopartikel adsorbierte Dispergiermittel verhindere, dass die Nanopartikel agglomerieren (sich anhäufen) und alsdann sedimentieren (sich absetzen, sog. „sterische Stabilisation“). Wasser destabilisiere die Dispersion, indem es die Interaktion zwischen der Carbonsäuregruppe des Dispergiermittels mit den Oberflächen der Cerdioxid-Nanopartikel störe. Wenn Kondenswasser in den Dieselkraftstoff eindringe, werde es wegen der elektronischen Anziehung infolge seiner Polarität zum Cerdioxid hingezogen. Wenn Wasser an der Oberfläche der Nanopartikel des Cerdioxids hafte, werde die sterische Stabilisation aufgehoben. In der Folge würden benachbarte Nanopartikel agglomerieren, ausflocken und am Boden des Tanks sedimentieren. Wasser sei dabei auch in jedem Tank eines Kraftfahrzeugs enthalten. Es entstehe durch Kondensation an den Tankwänden und finde zudem durch fehlerhafte Füllleitungen und Entlüftungen Eingang in den Tank. Während der Nutzungsdauer einer Tankfüllung trete ca. 1 % Kondenswasser hinzu. Diese Menge sei ausreichend, um Teile des Cerdioxids ausflocken zu lassen, und zwar bis zu 20 % des Cerdioxids.
Der Durchschnittsfachmann hätte die Nanotechnologie im Übrigen auch nicht als Austauschmittel in Betracht gezogen, denn er hätte aufgrund der vielen Probleme, aus nicht-löslichen Cerdioxidpartikeln eine stabile Dispersion herzustellen, immer nur kraftstofflösliche Cerzusammensetzungen in Betracht gezogen, die ohne Weiteres eine stabile Mischung mit Kraftstoff ergeben würden. Zur Herstellung einer stabilen Dispersion mit nicht-kraftstofflöslichen Ceroxidpartikeln bedürfe es demgegenüber einer Vielzahl von durch die Beklagte im Einzelnen aufgeführter Maßnahmen. Diese hätten nicht im handwerklichen Können des Fachmanns gelegen. Zur Herstellung der genauen Formulierung der angegriffenen Produkte habe es einer Vielzahl von Tests, Entscheidungen und auch eines erheblichen theoretischen Wissens bedurft.
Die Klägerin ist diesem Vorbringen entgegen getreten.
Der Senat hat Beweis durch Einholung eines Sachverständigengutachtens erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten von Prof. Dr. K vom 17. Dezember 2015 (GA II Bl. 420 – 430) sowie auf das Protokoll seiner mündlichen Anhörung vom 23. Juni 2016 (GA III, Bl. 494 – 508) verwiesen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Klägerin ist zulässig und hat auch in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Da die Beklagte durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland das Klagepatent mittelbar (und zwar teils wortsinngemäß, teils äquivalent) verletzt, stehen der Klägerin gegen sie aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG,§§ 242, 259 BGB Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadenersatzpflicht zu.
1.
Das Klagepatent betrifft Verfahren, die den Betrieb eines Dieselmotors mit einem niedrigen Partikel- und NOx-Ausstoß ermöglichen.
Wie das Klagepatent einleitend ausführt, stehen der Partikel- und der NOx-Ausstoß insofern in einem inhärenten Zusammenhang, als eine Verringerung der jeweils einen Größe zu einer Erhöhung der jeweils anderen Größe führt. Als Möglichkeiten der Reduzierung von NOx kämen etwa die Rückführung von Abgas oder eine Anpassung der Motoreinstellungen in Betracht. Das Auffangen von Partikeln in einer Auffangvorrichtung könne jedoch einen Verlust der Motorleistung bewirken, wenn der Druckabfall durch die Auffangvorrichtung zu hoch werde.
Mit der im Stand der Technik bekannten Technologie könne, so führt das Klagepa-tent weiter aus, der schnellen Ansammlung von Partikeln auf eine praktische Weise nicht entgegengewirkt werden. Katalysierte Auffangvorrichtungen zur Förderung des Abbrennens der Partikel bei praktisch niedrigen Temperaturen neigten dazu, zu schnell deaktiviert zu werden, um sie als wirtschaftliche Lösung einzusetzen. Ebenso hätten Kraftstoffadditive keine abschließende Antwort bereitgestellt.
In der EP 0 590 AAD A2 werde ein Emissionskontrollsystem für den Partikel- und Abgasausstoß offenbart, bei dem die Auffangvorrichtung Einlass- und Auslasskanäle aufweise. Während die Partikel in den Einlasskanälen gehalten würden, in denen kein Platin vorhanden sei, würden Gase in den Auslasskanälen durch Platin oder einen anderen Oxidationskatalysator oxidiert.
Als weiteren Stand der Technik nennt das Klagepatent die WO 95/02AAE sowie die WO 97/04AAF, die weitere Verfahren zur Verringerung von schädlichen Emissionen aus einem Dieselmotor offenbarten.
Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, das es bei Dieselmotoren ermöglicht, Auffangvorrichtungen wie Fallen oder Filter für Partikel bei einer Verringerung des Gleichgewichtspunktes (= der steady-state Abbrenntemperatur) auf ein praktisch niedriges und dauerhaftes Niveau zu verwenden. Des Weiteren soll der Dieselmotor mit dem bereitgestellten Verfahren auch während der Behandlung von Partikeln mit einem verringerten NOx-Ausstoß betrieben werden können. Darüber hinaus soll ein Verfahren zur passiven Regenerierung bereitgestellt werden, bei dem weniger Kraftstoffadditive, wie etwa Cer, erforderlich sind. Außerdem soll ein Verfahren bereitgestellt werden, das eine gleichzeitige Verringerung von Partikeln, Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid eines Dieselmotors ermöglicht und zugleich den normalerweise mit einem Rußpartikelfilter verbundenen höheren Kraftstoffverbrauch vermeidet und auch bei Altfahrzeugen einsetzbar ist. Schließlich soll ein Verfahren zum Bewahren oder Erneuern der Wirksamkeit einer katalysierten Auffangvorrichtung bereitgestellt werden.
Zur Lösung dieser Aufgaben schlägt Patenanspruch 1 ein „Verfahren zum Betreiben eines Dieselmotors mit niedrigem Partikelausstoß“ vor, das sich durch folgende Verfahrensschritte auszeichnet:
1. Ausrüsten des Dieselmotors mit einer platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtung (14), welche Partikel wirksam in Kanälen (18) auffangen kann, wenn Abgase dort durchströmen.
1.1 Die Auffangvorrichtung (14) ist in den Kanälen (18) mit Platin (22) katalysiert,
1.1.1. um die Partikel in den Kanälen (18) zum Auffangen der Partikel zu sammeln und zu verbrennen.
1.2 Die Auffangvorrichtung (14) weist eine steady-state Abbrenntempe-ratur auf einem Anfangsniveau auf.
2. Betreiben des Motors
2.1 durch Verbrennen eines Gemisches aus Dieselkraftstoff und einer kraftstofflöslichen Cerzusammensetzung,
2.1.2 um aktive Spezies von Cerverbindungen (24) in das Abgas abzugeben, welches (Abgas) sie (die Cerverbindungen) in die platinkatalysierten Kanäle (18) in dieser Auffangvorrich-tung (14) transportiert.
2.2 Die Cerzusammensetzung liegt in einer Menge vor, die effektiv ist zur Verringerung der steady-state Abbrenntemperatur der Auffang-vorrichtung (14) vom Anfangsniveau auf ein dauerhaft niedrigeres Niveau als das Anfangsniveau.
2.
Durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland verletzt die Beklagte das Klagepatent mittelbar (§ 10 PatG).
a)
Die angegriffenen Ausführungsformen beziehen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung.
(1)
Nach gefestigter BGH-Rechtsprechung ist solches der Fall, wenn das Mittel geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 763 – Flügelradzähler; GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug), es sei denn, das fragliche Mittel trägt zum Leistungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfindungsgemäßen Lösung des dem Patent zugrunde liegenden technischen Problems, nichts bei (vgl. GRUR 2007, 769 – Pipettensystem). Das Kriterium der Eignung des Mittels, mit einem wesentlichen Element der Erfindung bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, schließt insofern Mittel aus, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden, die Verwirklichung der technischen Erfindung jedoch nicht fördern (BGH, GRUR 2012, 1230, 1235 – MPEG-Videosignalcodierung; Senat, Urteil v. 13.02.2014, Az.: I-2 U 90/12 = BeckRS 2014, 05734). Leistet ein Mittel allerdings einen solchen Beitrag, wird es im Allgemeinen nicht darauf ankommen, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Patentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element der Erfindung (vgl. BGH, BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler).
(2)
Davon ausgehend beziehen sich die angegriffenen Ausführungsformen auf ein wesentliches Element der Erfindung des Klagepatents. Zwar ist das Landgericht im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die angegriffenen Kraftstoffadditive keine „kraftstofflösliche Cer-Verbindung“ im Wortsinn des Klagepatents enthalten, so dass eine gegenständliche Verwirklichung des Merkmals 2.1. von Patentanspruch 1 ausscheidet. Jedoch benutzen die angegriffenen Ausführungsformen das Merkmal 2.1. mit äquivalenten Mitteln.
(a)
Der Erfindung liegt die Idee zu Grunde, den Schadstoffausstoß eines Dieselmotors durch das Zusammenwirken von mit Platin katalysierten Kanälen einer Rußpartikel-auffangvorrichtung (Katalysator) und diese Kanäle durchströmenden aktiven Spezies von Cerium-Verbindungen zu reduzieren.
Das patentgemäße Vorgehen setzt zunächst eine Auffangvorrichtung voraus, deren Kanäle mit Platin katalysiert sind, um die Partikel in den Kanälen zu sammeln und zu verbrennen (Merkmalsgruppe 1). Da für das Verbrennen der Partikel relativ hohe Temperaturen erforderlich sind, ist es notwendig, die steady-state (kontinuierliche, Absatz [0014]) Abbrenntemperatur, d.h. diejenige Temperatur, bei der die Partikel verbrennen, von einem der Auffangvorrichtung immanenten Anfangsniveau auf ein dauerhaft niedrigeres Niveau zu senken (Merkmale 1.2 und 2.2). Dies soll durch aktive Spezies von Cer-Verbindungen erreicht werden, die über das bei der Kraftstoffverbrennung entstehende Abgas in die platinkatalysierten Kanäle der Auffangvorrichtung (Katalysator) transportiert werden (Merkmal 2.1.2.).
Wie der Fachmann, ein Chemiker mit einer Ausbildung in anorganischer und organischer physikalischer Chemie, der im Bereich Petrochemie arbeitet (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung v. 23.06.2016, S. 2, GA III Bl. 483R), den Merkmalen 2. und 2.1. entnimmt, soll der Motor durch Verbrennen eines Gemisches aus Dieselkraftstoff und einer kraftstofflöslichen Cer-Zusammensetzung betrieben werden, um die aktiven Spezies von Cer-Verbindungen in das Abgas abzugeben. Dadurch, dass der Dieselkraftstoff und die Cer-Zusammensetzung als Gemisch vorliegen und verbrannt werden sollen, ist klar, dass diese dem Motor nicht nacheinander, sondern gleichzeitig und gemeinsam zugeführt werden müssen. Weitere Vorgaben, insbesondere im Hinblick auf die Frage, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt das Gemisch zustande kommt, finden sich im Patentanspruch 1 nicht. Damit kommt es für die Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre insbesondere nicht darauf an, ob die Cer-Zusammensetzung dem Kraftstoff bereits im Tank zugeführt wird oder ob dies erst kurz vor der Verbrennung, etwa über die Zuführung der Cer-Zusammensetzung aus einem das Additiv enthaltenden Zusatztank, erfolgt, solange nur beide Stoffe (Kraftstoff und Additiv) im Zeitpunkt des Verbrennens als Gemisch vorliegen.
Soweit die Beklagte meint, die im Merkmal 2.1.1. angesprochene Abgabe der aktiven Spezies von Cer-Verbindungen sei so zu verstehen, dass sie das Ergebnis einer chemischen Reaktion infolge des Verbrennungsprozesses sei, durch welche die Zusammensetzung der Moleküle in der Cer-Zusammensetzung verändert werde, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Entgegen der Auffassung der Beklagten lässt sich ein solches Erfordernis der Formulierung des Patentanspruchs 1 nicht entnehmen. Nach den Merkmalen 2. und 2.1. soll der Motor durch das Verbrennen des Gemisches aus dem Dieselkraftstoff und der kraftstofflöslichen Cer-Verbindung betrieben werden, und zwar mit dem Ziel, aktive Spezies von Cer-Verbindungen in das Abgas abzugeben (Merkmal 2.1.2.). Konkrete Vorgaben, wie die aktiven Spezies von Cer-Verbindungen hierbei in das Abgas gelangen, gibt Patentanspruch 1 nicht. Insbesondere verlangt Merkmal 2.1.2. nicht, dass die Abgabe der aktiven Spezies der Cer-Verbindungen die unmittelbare Folge des Verbrennens des Gemisches aus Dieselkraftstoff und kraftstofflöslicher Cer-Zusammensetzung ist. Der durch die Beklagte in diesem Zusammenhang herangezogene und ohnehin nur ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel betreffende Abschnitt [0026] rechtfertigt insoweit bereits deshalb keine andere Bewertung, weil auch dort lediglich gefordert wird, dass der Kraftstoff bei der Verbrennung freigesetzt wird, ohne dass es darauf ankäme, ob es sich bei der Abgabe der aktiven Spezies der Cer-Verbindung um die direkte Folge der Verbrennung des Gemisches aus Dieselkraftstoff und kraftstofflöslicher Cer-Zusammensetzung handelt oder ob die Cer-Partikel lediglich – wie bei der angegriffenen Ausführungsform – während der Verbrennung ohne eine chemische Reaktion abgegeben werden. Entscheidend ist, dass die – im streitgegenständlichen Patentanspruch nicht näher definierten – aktiven Spezies von Cer-Verbindungen nach der Verbrennung des Gemisches aus Dieselkraftstoff und (kraftstofflöslicher) Cer-Zusammensetzung vorliegen, in das Abgas abgegeben und über das Abgas in die platinkatalysierten Kanäle der Partikelauffangvorrichtung transportiert werden, um dort ihre temperatursenkende Wirkung zu entfalten.
Das durch die Beklagte vertretene engere Verständnis des Zusammenhangs zwi-schen Verbrennung und Freigabe der aktiven Spezies der Cer-Verbindung ist auch unter funktionalen Gesichtspunkten nicht geboten. Für die Zwecke der Erfindung kommt es allein darauf an, dass die aktiven Spezies der Cer-Verbindungen in das Abgas und mit ihm zu den platinkatalysierten Kanälen gelangen, um so die steady-state Abbrenntemperatur der Auffangvorrichtung dauerhaft abzusenken (Merkmal 2.2 und Abschnitte [0006] und [0025] f. jeweils a. E.). Dafür ist es unerheblich, ob die Freigabe unmittelbar auf der Verbrennung des Kraftstoff-Additiv-Gemisches beruht oder nicht, solange nur die Freisetzung der aktiven Spezies der Cer-Verbindung eine - unmittelbare oder mittelbare - Folge des Verbrennungsvorgangs ist.
Patentanspruch 1 lässt es andererseits aber nicht genügen, dass ein Gemisch aus Dieselkraftstoff und einer beliebigen Cer-Zusammensetzung verbrannt wird. Vielmehr soll die zum Einsatz kommende Cer-Zusammensetzung „kraftstofflöslich“ sein.
Beispiele für solche kraftstofflöslichen Cer-Zusammensetzungen nennt die Klagepatentschrift im Abschnitt [0023], wobei es sich bei den dort genannten Verbindungen unstreitig sämtlich um Organometallverbindungen handelt, die im Kraftstoff molekular-dispers vorliegen und mithin eine homogene Lösung bilden. Dem Fachmann ist somit klar, dass jedenfalls derartige Organometallverbindungen als kraftstofflösliche Cer-Zusammensetzungen im Sinne des Klagepatents anzusehen sind. Dies bedeutet allerdings nicht zwingend, dass die technische Lehre des Klagepatents - umgekehrt - auf die im Absatz [0023] genannten Verbindungen reduziert und beschränkt wäre, hinsichtlich derer die Klagepatentbeschreibung sogar selbst ausdrücklich klarstellt, dass es sich nicht um eine abschließende Aufzählung handelt („Zu den typischen Cer-Verbindungen gehören…“). Allein aus der Nichterwähnung einer bestimmten Ausführungsform in der Patentschrift kann grundsätzlich nie gefolgert werden, dass die betreffende unerwähnte Variante außerhalb des Patents liegt. Ausführungsbeispiele und Zeichnungen erläutern ebenso wie die Unteransprüche den Erfindungsgegenstand nur exemplarisch, aber nicht abschließend (BGH, GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe; GRUR 2012, 1242 – Steckverbindung; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 14 Rz. 34).
Maßgebend für den Schutzbereich eines europäischen Patents ist gemäß Art. 69 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Da „Inhalt“ nicht „Wortlaut“ bedeutet, sondern „Sinngehalt“ meint, kommt es insoweit darauf an, welchen technischen Sinngehalt der von dem Patent angesprochene Durchschnittsfachmann dem im Patentanspruch verwendeten Begriff unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung beimisst. Insoweit ist eine Patentschrift im Hinblick auf die in ihr gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon. Ergibt der technische Gesamtzusammenhang der Schrift, dass ein in ihr benutzter Begriff ausnahmsweise in einem anderen, zum Beispiel in einem engeren Sinne zu verstehen ist, als es dem allgemeinen Sprachgebrauch entspricht, so ist dieser Sinn maßgebend (vgl. dazu BGH, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube). Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2007, 778, 779 – Zieh-maschinenzugeinheit; BGH, GRUR 2011, 313, 315 – Crimpwerkzeug IV; vgl. auch BGHZ 98, 12, 18 = GRUR 1986, 803 – Formstein). Was bei sinnvollem Verständnis nicht so deutlich einbezogen ist, dass es vom Fachmann als zur Erfindung gehörend erkannt wird, kann den Gegenstand dieses Patentanspruchs nicht kennzeichnen (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen, sind zwar unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH, GRUR 2007, 410 – Kettenradanordnung; GRUR 2007, 778, 779 – Ziehmaschinenzugeinheit). Die Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents darf aber nicht zu einer sachlichen Ein-engung – oder inhaltlichen Erweiterung – des durch seinen Wortlaut festgelegten Gegenstandes führen (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2007, 778, 779 – Ziehmaschinenzugeinheit; BGH, GRUR 2010, 602, 605 – Gelenkanordnung; GRUR 2011, 701, 703 – Okklusionsvorrichtung).
Da der Fachmann in der Klagepatentschrift keine Definition des Begriffes „kraftstoff-löslich“ findet, wird er in einer ersten Annäherung auf das ihm geläufige allgemeine Begriffsverständnis zurückgreifen, ohne hierbei allerdings aus dem Auge zu verlie-ren, dass der streitgegenständliche Patentanspruch lediglich von einer „Kraftstofflöslichkeit“ und nicht von einer „Lösung“ spricht, und dass das Merkmal der „Kraftstofflöslichkeit“ im Patentanspruch in Beziehung zur Abgabe der aktiven Spezies von Cer-Verbindungen gebracht ist.
Wie das Landgericht im Ausgangspunkt unter Heranziehung des als Anlage VP 17 vorgelegten Auszuges aus dem Römpp-Lexikon zutreffend ausgeführt hat, werden nach allgemeinem Sprachgebrauch unter einer „Lösung“ homogene Gemische ver-schiedener Stoffe verstanden, wobei noch die winzigsten Teilvolumen der Lösung eine gleichartige Zusammensetzung aufweisen. Unter einer „Lösung im engeren Sinn“ wird nach der Definition im Römpp-Lexikon ein flüssiges Gemisch aus mindestens zwei Komponenten verstanden, in denen die Partner molekular-dispers vorliegen. Davon zu unterscheiden sind sogenannte kolloide Lösungen, wie etwa Sole, Suspensionen und Emulsionen. Auch Letztere werden somit üblicherweise im weitesten Sinne als „Lösungen“ bezeichnet, auch wenn sie gerade nicht homogen, also insbesondere nicht nur fest oder nur flüssig, sind (vgl. Anlage B 8 „Homogen“).
Der Durchschnittsfachmann, der vor diesem allgemeinen sprachlichen Hintergrund den Sinngehalt von Anspruch 1 des Klagepatents ermitteln will, wird sich fragen, ob der Begriff der „Kraftstofflöslichkeit“ neben den im Absatz [0023] genannten molekular-dispersen Lösungen auch heterogene Zusammensetzungen, wie etwa Suspensionen, Emulsionen und Dispersionen, erfasst. Anders als das Landgericht meint, sieht sich der Fachmann an einem derartigen weiten Verständnis der Kraftstofflöslichkeit nicht schon dadurch gehindert, dass Merkmal 2.1. ein Gemisch aus Dieselkraftstoff und kraftstofflöslicher Cer-Zusammensetzung voraussetzt, da auch bei einem heterogene Verbindungen umfassenden Verständnis die Kraftstofflöslichkeit nicht zwingend mit dem Begriff des „Gemisches“ gleichzusetzen ist. Mit dem Erfordernis des Verbrennens eines Gemisches ist zunächst einmal nur die Vorgabe verbunden, dass der Dieselkraftstoff und die kraftstofflösliche Cer-Zusammensetzung im Motor gemeinsam verbrannt werden sollen.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts lässt auch der in der Klagepatentschrift zitierte Stand der Technik nicht den Schluss zu, dass der Schutzbereich des Klage-patents auf Cer-Zusammensetzungen beschränkt ist, die zusammen mit dem Dieselkraftstoff eine molekular-disperse Lösung bilden. Zum Einen wird die durch das Landgericht insoweit zitierte EP 0 590 AAD A2 in der Klagepatentbeschreibung bloß im Zusammenhang mit der Offenbarung eines Emissionskontrollsystems für den Partikel- und Abgasausstoß diskutiert, bei dem die Gase lediglich in den Auslasskanälen durch Platin oder einen anderen Oxidationskatalysator oxidiert werden, nicht aber im Hinblick auf das dort zum Einsatz kommende Kraftstoffadditiv. Entsprechend hatte der Fachmann, anders als das Landgericht argumentiert, auch keinen Anlass zu der Annahme, das Klagepatent wolle vor dem Hintergrund des zitierten Standes der Technik lediglich solche Cer-Zusammensetzungen unter Schutz stellen, die zusammen mit dem Dieselkraftstoff eine molekular-disperse Lösung bilden. Zum Anderen wird der Einsatz einer organometallischen Verbindung in der vorstehend genannten Patentanmeldung auch lediglich in einem Unteranspruch und daher als ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel beschrieben.
Bei seiner Betrachtung wird der Fachmann sein Augenmerk jedoch maßgeblich auf die im Merkmal 2.1.2 zu findende Zweckangabe richten, der zufolge die Verbrennung des Gemisches aus Dieselkraftstoff und kraftstofflöslicher Cerzusammensetzung dazu dient („…, so dass …“), aktive Spezies von Cerverbindungen in das Abgas abzugeben, welches (Abgas) sie (die Cerverbindungen) in die platinkatalysierten Kanäle der Auffangvorrichtung transportiert, um dort die Abbrenntemperatur herabzusetzen. Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch belehren den Fachmann über den möglichen Einsatz- und Gebrauchszweck der patentierten Erfindung. Sie definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand (Sache oder Verfahren) näher dahin, dass dieser nicht nur die räumlich-körperlichen oder verfahrensmäßigen Merkmale erfüllen muss, die der Patentanspruch explizit formuliert, sondern dass die Sache oder das Verfahren darüber hinaus so ausgebildet sein muss, dass sie die im Patentanspruch erwähnte Wirkung oder Funktion herbeiführen können (BGH, GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze). Im Einzelfall kann sich dabei ergeben, dass die in den Patentanspruch aufgenommenen Sachmerkmale bereits alle Bedingungen umschreiben, die aus technischer Sicht zur Erzielung der an-gegebenen Wirkung notwendig sind. Unter derartigen Umständen ist die Wirkungs-angabe für die Verletzungsprüfung irrelevant (BGHZ 112, 140, 155 f. – Befestigungsvorrichtung II). In einem anderen Fall können die Sachmerkmale die technischen Voraussetzungen für den Wirkungseintritt aber auch unvollkommen beschreiben. Hier definiert die Wirkungsangabe – mittelbar – bestimmte weitere räumlich-körperliche oder funktionale Anforderungen an den geschützten Gegenstand, die sich aus den übrigen Sachmerkmalen des Patentanspruchs noch nicht ergeben, die aber eingehalten werden müssen, damit die geschützte Sache oder das unter Schutz gestellte Verfahren die für sie vorgesehene Wirkung zutage bringen kann. Unter solchen Umständen sind Zweck- und Funktionsangaben – wie jedes andere Anspruchsmerkmal – schutzbereichsrelevant (BGH, GRUR 2006, 923 – Luftabscheider für Milchsammelanlage). Sie weisen den Fachmann an, den beanspruchten Gegenstand über die expliziten Sachmerkmale hinaus so auszugestalten, dass die ihm zugedachte Wirkung/Funktion eintreten kann (BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I).
Um einen solchen Fall handelt es sich hier, denn über das im Merkmal 2.1.2. defi-nierte Ziel des Verbrennungsvorgangs, die temperatursenkende Abgabe aktiver Spezies von Cer-Verbindungen in das Abgas zu ermöglichen, werden mittelbar auch die Eigenschaften des im Merkmal 2.1 genannten Gemisches aus Dieselkraftstoff und kraftstofflöslicher Cer-Zusammensetzung konkretisiert. Damit stets die für die im Merkmal 2.2. beschriebene dauerhafte Absenkung der steady-state Abbrenntemperatur erforderliche Menge aktiver Spezies an Cer-Verbindungen in das Abgas abgegeben werden kann, muss die Cer-Zusammensetzung gleichmäßig im Dieselkraftstoff verteilt sein. Es darf beim üblichen Gebrauch des Kraftfahrzeugs, der auch mehrwöchige Stillstandzeiten, etwa aus Anlass einer Urlaubsreise, umfassen kann, weder zu Ablagerungen noch zu Ausflockungen des Cerium kommen, die zur Folge haben, statt des Gemisches im wesentlichen nur Dieselkraftstoff zur Verbrennung gelangt (so auch Gutachten S. 6, GA II, Bl. 425). Nur bei Abwesenheit einer Sedimentation und Ausflockung ist gewährleistet, dass es im Fahrzeugbetrieb zu einer gleichmäßigen und ausreichend effektiven Freisetzung aktiver Spezies der Cer-Verbindung und deren Zuführung in die Auffangvorrichtung kommt. Solange dies der Fall ist, kommt es – rein funktional betrachtet - nicht darauf an, ob es sich bei dem Gemisch aus Dieselkraftstoff und Cer-Zusammensetzung um eine molekular-disperse oder um eine kolloide Lösung in Gestalt etwa einer Suspension, Emulsion oder Dispersion handelt.
Das bedeutet allerdings nicht, dass Cer-Nanopartikel unbesehen als im Kraftstoff gelöst verstanden werden dürfen. Die Auslegung des Klagepatents hat aus dem Blickwinkel des Prioritätstages zu erfolgen, was bedingt, dass die Merkmale des Patentanspruchs vor dem Hintergrund desjenigen Wissens interpretiert werden müssen, das dem Durchschnittsfachmann zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung gestanden hat. Für das Verständnis des Klagepatents und der in ihm verwendeten Begriffe kann deswegen nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Nano-Technologie im Prioritätszeitpunkt unstreitig noch in ihren Anfängen steckte, so dass dem Fachmann die zur Herstellung der für die Bereitstellung einer stabilen Dispersion, bei der es nicht zu einer baldigen Ausfällung oder Ausflockung der Partikel kommt, benötigten sehr kleinen Partikelgrößen noch nicht zur Verfügung standen. Auch wenn allein der Umstand, dass der Fachmann für die Auslegung auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns zum Anmelde- und Prioritätstag zurückgreift (vgl. BGH, GRUR 1989, 903 – Batteriekastenschnur; GRUR 1983, 497 - Absetzvorrichtung; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentrecht, 9. Auflage, § 14 Rz. 53 f.), nicht zwingend und nicht in jedem Fall dazu führt, dass der Schutzbereich eines Patents von vornherein auf solche Gegenstände beschränkt ist, die zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt bereits bekannt oder technisch umsetzbar waren (BGH, GRUR 1991, 518, 519 – Polyesterfäden), hatte der Fachmann, der erkennt, dass die Kraftstofflöslichkeit der Sicherstellung einer gleichmäßigen Verteilung der Cer-Zusammensetzung im zu verbrennenden Dieselkraftstoff und der Verhinderung von Ausflockungen und Ablagerungen dient, und dem zugleich bewusst ist, dass sich diese Ziele mit den im Prioritätszeitpunkt allein herstellbaren und verfügbaren Partikelgrößen nicht verwirklichen lassen, mit seinem im Prioritätszeitpunkt vorhandenen Wissen keinen Anlass, den Begriff „kraftstofflöslich“ anders zu verstehen als so, dass davon lediglich solche Cer-Verbindungen erfasst sein sollten, die zusammen mit dem Dieselkraftstoff eine nach dem damaligen Kenntnisstand für die Zwecke der Erfindung allein brauchbare molekular-disperse Lösung bilden. Denn nur mit einer solchen Lösung ließ sich mit den im Prioritätszeitpunkt vorhandenen Mitteln (die noch keine Nanopartikel umfassten) eine hinreichend stabile Lösung bereitstellen, bei welcher die Cer-Zusammensetzung dauerhaft gleichmäßig im Dieselkraftstoff verteilt bleibt.
(b)
Davon ausgehend sind die angegriffenen Ausführungsformen keine „kraftstofflösli-chen Cer-Zusammensetzungen“ im Sinne des Klagepatents, denn sie nutzen „G“ als aktive Komponente. Dabei handelt es sich um ein Kraftstoffadditiv, dessen aktives Material Ceroxid (Cerdioxid oder Cer(IV)–oxid) ist. Wird Ceroxid mit Kraftstoff gemischt, bildet es zusammen mit dem Kraftstoff keine molekular-disperse Lösung, sondern eine Dispersion. Die festen Partikel bleiben somit erhalten, weil die kristalline Struktur des Ceroxids nicht zerfällt.
(c)
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen Merkmal 2.1. jedoch mit äquivalenten Mitteln.
(aa)
Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, muss regelmäßig dreierlei erfüllt sein. Die Ausführung muss erstens das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit (zwar abgewandelten, aber) objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine im Prioritätszeitpunkt gegebenen Fachkenntnisse den Fachmann befähigt haben, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein. Sind diese Voraussetzungen der Gleichwirkung, der Auffindbarkeit und der Orientierung am Patentanspruch erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (st. Rspr. des BGH; vgl. BGHZ 150, 161 ff. = GRUR 2002, 511 ff. – Kunststoffhohlprofil; BGHZ 150, 149 ff. = GRUR 2002, 515, 518 – Schneidmesser I; BGH, GRUR 2002, 519, 521 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. – Custodiol II; GRUR 2007, 410, 415 f. – Kettenradanordnung; GRUR 2007, 959, 961 – Pumpeinrichtung, GRUR 2007, 1059, 1063 – Zerfallszeitmessgerät; GRUR 2011, 313, 317 – Crimpwerkzeug IV). Der Schutzbereich des Patents wird auf diese Weise nach Maßgabe dessen bestimmt, was der Fachmann auf der Grundlage der erfindungsgemäßen Lehre als äquivalent zu erkennen vermag, und damit an dem Gebot ausgerichtet, bei der Bestimmung des Schutzbereichs einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden (BGH, GRUR 2011, 313, 317 – Crimpwerkzeug IV; vgl. auch Senat, Urteil v. 07.11.2013, Az. I-2 U 29/12 – WC-Sitzgarnitur).
(bb)
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Senat davon überzeugt, dass die angegriffenen Ausführungsformen diesen Anforderungen genügen.
(aaa)
Die angegriffenen Ausführungsformen sind gegenüber molekular-dispersen Lösungen gleichwirkend.
Der gerichtlich bestellte Sachverständige Prof. K hat im Rahmen seiner Anhörung nicht nur ausgeführt, dass die angegriffenen Ausführungsformen als Gebinde eine nahezu unbeschränkte Haltbarkeit aufweisen (Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, S. 3, GA III, Bl. 484). Vielmehr hat er zugleich bestätigt, dass die angegriffenen Ausführungsformen, die unstreitig Stabilisierungsmittel enthalten, auch im Tank eine Haltbarkeit von mehreren Wochen bis zu einigen Monaten haben (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, S. 4, GA III, Bl. 484R). Zwar sind die im Klagepatent in Abschnitt [0023] genannten molekular-dispersen Lösungen den angegriffenen Ausführungsformen dahingehend überlegen, dass es bei ihrem Einsatz naturgemäß zu keinem Zeitpunkt zu einer Sedimentation kommen kann (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, S. 9, GA III, Bl. 487R). Dies allein steht jedoch der Einordnung der angegriffenen Ausführungsformen als gleichwertiges Ersatzmittel solange nicht entgegen, wie sie die gleiche, von dem Klagepatent erstrebte Wirkung zur Lösung des zugrunde liegenden Problems entfalten (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Auflage, Abschnitt A Rz. 98). Es kommt mithin für die Gleichwirkung darauf an, dass sich trotz der gegebenen Abwandlung vom Wortsinn des Patentanspruchs (zumindest im Wesentlichen) diejenigen Wirkungen einstellen, die mit der patentgemäßen Lehre in ihrer Gesamtheit angestrebt werden, und dass darüber hinaus auch speziell diejenigen Vorteile realisiert werden, die von der Erfindung dem ausgetauschten wortsinngemäßen Mittel zugedacht sind (BGH, GRUR 2012, 1122 – Palettenbehälter III; BGH, GRUR 2015, 361 – Kochgefäß; Kühnen, a.a.O.).
Sind die angegriffenen Ausführungsformen über mehrere Wochen bis zu einigen Monaten stabil – nur so lassen sich die Ausführungen des Sachverständigen zur Haltbarkeit der angegriffenen Ausführungsformen im Tank verstehen – werden sie diesen Anforderungen gerecht. Denn dem Klagepatent geht es nicht darum, eine Sedimentation über beliebige lange Zeit – gleichsam auf ewig - zu verhindern; vielmehr soll die Kraftstofflöslichkeit der Cer-Verbindung sicherstellen, dass beim Betrieb des Kraftfahrzeugs (vgl. die Einleitung von Patentanspruch 1 „Verfahren zum Betreiben eines Dieselmotors mit niedrigem Partikelausstoß“) stets die für die im Merkmal 2.2. beschriebene dauerhafte Absenkung der steady-state Abbrenntemperatur erforderliche Menge aktiver Spezies der Cer-Verbindungen abgegeben werden. Die üblichen Nutzungsbedingungen eines Dieselfahrzeuges bilden deshalb den rechtlich entscheidenden Maßstab, und zu ihnen gehört lediglich eine vorübergehende Stillstandzeit, wie sie sich als Folge einer - auch mehrwöchigen - Urlaubsreise oder dergleichen ergeben kann. Dass die im Klagepatent angesprochenen molekular-dispersen Lösungen aufgrund ihrer endgültig dauerhaften Auflösung im Kraftstoff für alle Zeit keinerlei Sedimentationserscheinungen mehr zulassen, zwingt nicht zu dem Schluss, dass es dem Klagepatent um genau dieses – „finale“ - Anforderungsprofil geht. Zu berücksichtigen ist nämlich, dass nach den Verhältnissen im Prioritätszeitpunkt, in dem hinreichend kleine Nanopartikel eben noch nicht verfügbar waren, von vornherein nur die Möglichkeit bestand, entweder Kraftstoff-Cer-Suspensionen vorzuschlagen (was schon nach kürzester Stillstandzeit Ablagerungen des Cerium hervorgerufen hätte und deswegen für die Zwecke der Erfindung offensichtlich untauglich gewesen wäre) oder aber Kraftstoff-Cer-Lösungen zu verfolgen, was – im Sinne des anderen Extrems - die vollständige Abwesenheit jeglicher Sedimentation und Ausflockung auf ewig zur Folge hatte, und zwar ungeachtet dessen, ob es eines solchen maximalen Erfolges für die Zwecke der Erfindung überhaupt bedarf. Dass dem nicht so ist, ergibt sich für den Fachmann aus der schlichten Überlegung, dass mit dem Gegenstand des Klagepatents der gewöhnliche Betrieb eines Dieselfahrzeuges verbessert, aber nicht jedweder noch so exotischen Betriebssituation Rechnung getragen werden soll. Auch nach einem wenige Monate andauernden Stillstand des Fahrzeuges, wie sie gebräuchlichen Benutzungsbedingungen entspricht, kommt es nach den Ausführungen des Sachverständigen bei Verwendung der angegriffenen Kraftstoffadditive zu keinen Ablagerungen, womit die Dispersion (mindestens im Sinne einer verschlechterten Ausführungsform) hinreichend stabil ist. Das gilt umso mehr, als im Falle einer außergewöhnlich langen, viele Monate andauernden Stillstandzeit – nicht zuletzt wegen der einem Dieselmotor immanenten Kraftstoffrückführung – jedenfalls bei der nächsten Fahrt, bei welcher der Dieselmotor erstmalig wieder in Betrieb genommen wird, eine erneut einige Monate anhaltende Durchmischung stattfindet, wodurch ab diesem Zeitpunkt die beim Betrieb des Dieselmotors erforderliche gleichmäßige Zufuhr aktiver Spezies der Cer-Verbindung zur Auffangvorrichtung wieder gewährleistet wäre. Solange das Fahrzeug betrieben wird, käme es somit auch in einem solchen Fall weder zu einem nennenswerten Ausflocken noch zu einer Sedimentation.
Soweit die Beklagte demgegenüber eingewandt hat, bei den angegriffenen Ausführungsformen habe sich bei durch sie durchgeführten Versuchen nach einiger Zeit ein Absetzen und Ausflocken bzw. Ausfällen von Partikeln gezeigt, hat die Klägerin zu Recht kritisiert, es sei weder hinreichend vorgetragen noch ersichtlich, ob und, wenn ja, welche Ablagerungen in den auf den Fotografien gezeigten Flaschen tatsächlich vorhanden sein sollen. Gleichwohl hat die Beklagte ihren diesbezüglichen Vortrag weder ergänzt noch die den Untersuchungsergebnissen zugrunde liegenden Untersuchungsberichte vorgelegt. Im Übrigen ist auch weder ersichtlich, welchen genauen Inhalt die auf den durch die Beklagte in diesem Zusammenhang vorgelegten Fotografien zu sehenden Flaschen hatten, noch, unter welchen Bedingungen die Flaschen gelagert wurden. Es ist auch nicht erkennbar, nach welcher Zeitspanne der Lagerung sich die behauptete Sedimentation eingestellt haben soll. Nach den vorgetragenen Einfülldaten (04 + 05/2012) und dem Zeitpunkt des dazu gehaltenen Sachvortrages im Prozess (Schriftsatz vom 22.10.2013, GA I, Bl. 87 ff.) muss von einer Lagerzeit von ca. 16 Monaten ausgegangen werden. Dass derart lange Zeiträume im Zusammenhang mit der Erfindung von irgendeinem Interesse sind, ist – auch auf den Hinweis des Senats im Verhandlungstermin vom 17. Juli 2014 (Prot. der mündlichen Verhandlung vom 17.07.2014, S. 2, GA II, Bl. 297R) – von der Beklagten weder behauptet worden noch sonst ersichtlich.
(bbb)
Der Einsatz einer Cer-Zusammensetzung, die zusammen mit dem Dieselkraftstoff aufgrund der eingesetzten Nano-Partikel eine hinreichend stabile Dispersion bildet, war für den Fachmann auch ohne erfinderische Leistung als Alternative zu der beanspruchten „kraftstofflöslichen Cer-Verbindung“ auffindbar.
Dem steht zunächst nicht entgegen, dass derartige Nano-Partikel dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt noch nicht geläufig waren. War das Ersatzmittel als solches am Prioritätstag noch unbekannt, weil es erst durch den weiteren Fortgang der allgemeinen technischen Entwicklung bereitgestellt worden ist, so ließe sich zwar theoretisch folgern, dass in seiner Wahl keine äquivalente Benutzung liegen kann, weil das Austauschmittel für einen Durchschnittsfachmann mit dem Wissen des Prioritätstages naheliegend gewesen sein muss. Diese Konsequenz wäre jedoch unhaltbar, wenn es in Kenntnis des Patents keiner über die Routine des Fachmanns hinausgehender Erwägungen bedurfte, um zu erkennen, dass die patentierte Erfindung objektiv gleichwirkend auch mit dem erstmals nachträglich zur Verfügung stehenden Mittel ausgeführt werden kann. Hier beruht die Abwandlung vom Anspruchswortlaut gerade nicht auf besonderen schöpferischen Überlegungen des Fachmanns, sondern darauf, dass dem Verletzer – zufällig – der allgemeine technische Fortschritt „in den Schoß gefallen“ ist. Unter solchen Umständen muss es, damit der Patentinhaber an dem sich außerhalb seiner Erfindung vollziehenden allgemeinen technischen Fortschritt teilhat, für die Einbeziehung in den Schutzbereich ausreichen, dass die Äquivalenzvoraussetzungen des Naheliegens bei Orientierung an der technischen Lehre des Patentanspruchs erfüllt sind, wenn unterstellt wird, dass dem Fachmann das (tatsächlich erst später verfügbar gewordene) Ersatzmittel bereits im Prioritäts-zeitpunkt bekannt gewesen ist (Senat, InstGE 10, 198 – zeitversetztes Fernsehen; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Auflage, Rz. 116; vgl. zu dieser Thematik auch von Falck, GRUR 2001, 905; Benkard/Scharen, Patentgesetz, 11. Auflage, § 14 PatG Rz. 113). Bei einem neu geschaffenen bzw. realisierbar gewordenen Austauschmittel ist somit ein hypothetischer Auffindbarkeitstest durchzuführen: Hätte der Fachmann das moderne Austauschmittel, angenommen es hätte ihm zum Prioritätszeitpunkt bereits zur Verfügung gestanden, mit seinem Wissen und Können zum Prioritätszeitpunkt ohne erfinderische Tätigkeit als gleichwirkenden Ersatz in Betracht gezogen?
Übertragen auf den vorliegenden Fall kommt es somit nicht entscheidend darauf an, ob die Herstellung von Nanopartikeln mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein kann (vgl. dazu Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, S. 7 ff.; GA III, Bl. 486 ff.). Denn ungefähr ab dem Jahr 2000 waren geeignete Nanopartikel nicht nur als Spezialanfertigung, sondern als „Regalware“ erhältlich (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, S. 14, GA III, Bl. 489R). Entscheidend für die Beurteilung der Auffindbarkeit ist vielmehr, ob der Fachmann, wenn er die Nanotechnologie im Prioritätszeitpunkt zur Verfügung gehabt hätte, Cer-Nanopartikel als ein geeignetes Ersatzmittel für die im Absatz [0023] genannten kraftstofflöslichen Verbindungen in Erwägung gezogen und sich für sie entschieden hätte. Dies setzt voraus, dass er ohne eine schöpferische Idee in der Lage war, die sich beim Einsatz derartiger Nanopartikel ergebende Dispersion derart zu stabilisieren, dass es bei den im Tank herrschenden Bedingungen zu keinen Ausflockungen oder Ablagerungen kommt.
Davon ist der Senat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme überzeugt. Zwar hat der gerichtlich bestellte Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten noch ausgeführt, der Einsatz geeigneter Dispergiermittel habe nicht im Rahmen des handwerklichen Könnens gelegen, sondern einer „schöpferischen Idee“ bedurft (vgl. Gutachten, S 10 unten). Diese Einschätzung hat er im Rahmen seiner Anhörung jedoch dahingehend präzisiert und korrigiert, dass sowohl die Herstellung von Dispersionen als auch die Wirkung von Tensiden im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen sind. Es habe daher für den Fachmann, dem auch bekannt gewesen sei, dass es im Tank unvermeidlich zu einer Wasserbildung kommt (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, GA III, S. 6, Bl. 485R), im Rahmen seines handwerklichen Könnens gelegen, die Dispersion mit den ihm im Prioritätszeitpunkt zur Verfügung stehenden Mitteln zu stabilisieren (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, S. 7, GA III, Bl. 486). Dass die Stabilisierung dabei möglicherweise mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden war (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, GA III, S. 9, Bl. 487), steht dem nicht entgegen. Entscheidend ist vielmehr, dass dem chemisch gebildeten Fachmann nicht nur bereits im Prioritätszeitpunkt klar war, dass die in der Klagepatentschrift in Abschnitt [0023] genannten Cer-Verbindungen alle zu Cerdioxid verbrennen (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, S. 5, GA III, Bl. 485). Weiterhin standen dem Fachmann, dem die im Tank herrschende „Wasserproblematik“ ebenfalls bekannt war, auch schon die für die notwendige Stabilisierung der Dispersion erforderlichen Mittel zur Verfügung (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 23.06.2016, S. 6, GA III, Bl. 485R f.). Hätte der Fachmann demnach im Prioritätszeitpunkt bereits Cerdioxid-Nanopartikel zur Verfügung gehabt, ist kein Grund ersichtlich, weshalb es dann noch erfinderischer Überlegungen bedurft haben soll, um diese anstelle molekular-disperser Lösungen, wie sie beispielhaft in Abschnitt [0023] genannt sind, einzusetzen. Im Gegenteil hat der Fachmann erkannt, dass er zur Herabsetzung der Abbrenntemperatur die Dioxidform von Cerium benötigt und an deren direktem Einsatz deshalb gehindert ist, weil er zur Vermeidung einer Sedimentation im Tank auf die im [Abs. 0023] der Patentschrift genannten Vorstufen zurückgreifen muss, die mithin einer Umwandlung in das Dioxid bedürfen. Dieser Mühe ist der Fachmann ohne weiteres enthoben, wenn er sogleich Cer-Dioxid in geeigneter Nanopartikelform einsetzt. Dies zu tun, musste sich dem Fachmann daher unmittelbar aufdrängen, nachdem Cerdioxid-Partikel in Nanogröße verfügbar waren.
(ccc)
Die Überlegungen, die der Fachmann zum Auffinden der Nano-Cer-Partikel enthaltenden Dispersion als äquivalentes Ersatzmittel anstellen muss, sind schließlich auch derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht.
Anders als das Landgericht meint, steht dem nicht entgegen, dass der Patentanspruch im Wortsinn auf eine „kraftstofflösliche Cer-Zusammensetzung“ in dem Sinne beschränkt ist, dass Cer zusammen mit dem Dieselkraftstoff eine molekular-disperse Lösung bildet. Denn der Patentanspruch trifft gerade keine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen, in der Patentbeschreibung offenbarten Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann (vgl. BGH, GRUR 2011, 701, 705 – Okklusionsvorrichtung). Vielmehr ist der Patentanspruch allein aufgrund des beschränkten Fachwissens im Prioritätszeitpunkt so zu verstehen, dass unter einer „kraftstofflöslichen Cer-Zusammensetzung“ (weil andere taugliche Möglichkeiten, insbesondere solche der Nanotechnologie einfach nicht zur Verfügung standen) lediglich Cer-Verbindungen zu verstehen sind, die zusammen mit dem Dieselkraftstoff eine molekular-disperse Lösung bilden, weil nach dem damaligen Wissensstand allein sie den technischen Erfolg herbeiführen konnten. Da im Klagepatent überhaupt nur molekular-disperse Lösungen angesprochen sind, kommt es für die Beurteilung der Anspruchsorientierung auch nicht darauf an, ob sich die abgewandelte Lösung in ihren spezifischen Wirkungen mit der unter Schutz gestellten Lehre deckt und sich in ähnlicher Weise wie diese Lösung von der nur in der Beschreibung, nicht aber im Patentanspruch aufgezeigten Lösungsvariante unterscheidet (vgl. BGH, GRUR 2012, 45, 47 f. – Diglycidverbindung). Entscheidend ist vielmehr, ob der Fachmann sich bei der bereits festgestellten Gleichwirkung und Auffindbarkeit des Ersatzmittels (Nano-Partikel) an dem Gedanken der Erfindung und der technischen Lehre des Klagepatents orientiert und diese – lediglich auf andere Weise – umgesetzt hätte.
Dies ist hier der Fall. Mit dem im Patentanspruch 1 beschriebenen Verfahren soll der Partikelausstoß durch das Zusammenwirken einer platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtung (Merkmalsgruppe 1) und den beim Verbrennen des Gemisches aus Dieselkraftstoff und Cer-Zusammensetzung freigegebenen aktiven Spezies von Cer-Verbindungen reduziert werden, indem die steady-state-Abbrenntemperatur auf ein dauerhaft niedrigeres Niveau abgesenkt wird (Merkmal 2.2.). Es kommt hierbei entscheidend darauf an, dass die für die beabsichtigte Temperaturabsenkung erforderliche Menge aktiver Spezies von Cer-Verbindungen freigegeben wird. Dies setzt neben einer gleichmäßigen Verteilung der Cer-Zusammensetzung im Dieselkraftstoff voraus, dass beim üblichen Gebrauch eines Kraftfahrzeugs keine Ausfällungen oder Ausflockungen entstehen. Solange dies gewährleistet ist, kommt es für die beanspruchte technische Lehre ersichtlich nicht darauf an, welche konkrete Cer-Zusammensetzung gemeinsam mit dem Dieselkraftstoff als Gemisch vorliegt. Entsprechend sieht der Fachmann auch eine solche Lösung als geeignet an, bei welcher der Dieselkraftstoff und die Cer-Zusammensetzung keine molekular-disperse Lösung im engeren Sinne, sondern – wie bei den angegriffenen Ausführungsformen – durch die eingesetzten Cer-Nanopartikel eine hinreichend stabile Dispersion bilden. Dass bei einer derartigen Dispersion gegebenenfalls zur Stabilisierung weitere chemische Substanzen erforderlich sind, rechtfertigt bereits deshalb keine andere Bewertung, weil der Fachmann der Klagepatentschrift keinen Hinweis darauf entnimmt, dass die Kraftstofflöslichkeit der Cer-Zusammensetzung gerade dazu dient, möglichst wenige Zusatzstoffe einzusetzen, Stabilisatoren entbehrlich zu machen oder ein besonders reines Gemisch aus Dieselkraftstoff und Cer-Zusammensetzung zu erhalten.
b)
Die objektive Eignung der angegriffenen Ausführungsformen, für die Erfindung be-nutzt zu werden, lässt sich ohne Weiteres den von der Klägerin vorgelegten Werbe-materialen der Beklagten entnehmen. Danach eignen sich die angegriffenen Aus-führungsformen, die in den Kraftstofftank gegeben und daher mit dem (Diesel-)Kraftstoff gemischt werden, zur Verwendung mit sämtlichen gängigen Partikel-Auffangvorrichtungen und damit auch mit solchen, die platinkatalysiert sind.
c)
Das Vorbringen der Parteien lässt auch die tatrichterliche Feststellung zu, dass die angegriffenen Ausführungsformen dazu bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, wobei diese Verwendungsbestimmung nach den Umständen offensichtlich ist.
Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers ab. Dieser besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand, weshalb nur er die Entscheidung treffen kann, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung der Erfindung – oder außerhalb derselben – zu verwenden (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; BGH, GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; Senat, Urteil v. 13. Februar 2014, Az.: I-2 U 93/12 = BeckRS 2014, 05736; Senat, Urteil v. 21. März 2013, Az.: I-2 U 73/09 = BeckRS 2013, 12504). Da der konkrete subjektive Wille des Abnehmers in der Regel nur schwer nachzuweisen ist, sieht § 10 PatG eine Beweiserleichterung vor. Es ist ausreichend, wenn sich aufgrund der Umstände – bezogen auf den Zeitpunkt des Angebots bzw. der Lieferung – eine offensichtliche Verwendungsabsicht in Bezug auf das Mittel ergibt. Die Offensichtlichkeit kann gegeben sein, wenn der Lieferant eine besondere Verwendung des Mittels empfiehlt oder das Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine patentgemäße Benutzung zugeschnitten ist und zu dem entsprechenden Gebrauch angeboten wird. Ist das Mittel sowohl patentgemäß als auch patentfrei einsetzbar, kommt es auf den Inhalt der Gebrauchsanweisung oder dergleichen an (vgl. BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät; GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat; Senat, Urt. v. 13. Februar 2012, Az.: I-2 U 93/12 = BeckRS 2014, 05736; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 10 Rz. 28 – 30).
Davon ausgehend liegen auch die subjektiven Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung hier vor. Die Beklagte, die die angegriffenen Ausführungsformen an deutsche Händler zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland anbietet, bewirbt diese damit, dass sie in allen Dieselmotoren und damit auch in solchen, die eine mit Platin katalysierte Auffangvorrichtung aufweisen, einsetzbar sind. Nachdem der Beklagten auch bekannt war, dass solche platinkatalysierten Partikel-Auffangvorrichtungen in deutschen Autos eingebaut sind, musste sie zumindest damit rechnen, dass Kunden mit so ausgestatteten Fahrzeugen die angegriffenen Ausführungsformen erwerben und in diesen Fahrzeugen verwenden.
d)
Soweit es sich bei den Angebotsempfängern/Abnehmern der Beklagten um Private handelt, hindert dies die Haftung der Beklagten nicht. Nach der ausdrücklichen Re-gelung in § 10 Abs. 3 PatG verschaffen die Privilegierungstatbestände des § 11 Nr. 1 – 3 PatG im Rahmen des § 10 PatG keine Berechtigung zur Benutzung der Erfindung. Dass der Abnehmer des Mittels im privaten Bereich agiert und somit selbst keinen Verbietungsansprüchen aus dem Patent unterliegt, steht der Verantwortlichkeit des Anbietenden/Lieferanten als mittelbarer Verletzer nicht entgegen.
3.
Da die Beklagte somit sowohl durch das Angebot als auch durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent mittelbar verletzt (§ 10 Abs. 1 PatG), ergeben sich die nachfolgenden Rechtsfolgen.
Der Klägerin steht nach § 139 Abs. 1 PatG gegen die Beklagte ein Unterlassungsanspruch zu. Da für die durch die Beklagte vertriebenen Kraftstoffadditive unstreitig auch eine andere (schutzrechtsfreie) Verwendungsmöglichkeit als im Rahmen des patentgemäßen Verfahrens in Betracht kommt, hat die Klägerin zu Recht insoweit lediglich ein eingeschränktes Verbot beantragt. Es ist, soweit private Kunden in Rede stehen, in Form eines Warnhinweises gerechtfertigt, der für den Empfänger unübersehbar sein muss (Kühnen, GRUR 2008, 218). Er hat in der zuerkannten Form auch seine Wirkung, weil das Verbot der Verwendung zwanglos im Sinne technischer (und nicht bloß vermeintlich rechtlicher) Hinderungsgründe verstanden werden kann. Das Gleiche gilt für Angebote gegenüber Gewerbetreibenden.
Welche Maßnahme in Bezug auf gewerbliche Lieferungen geboten ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles und hier vor allem davon ab, wie vorteilhaft die erfindungsgemäße Verwendung ist und wie groß dementsprechend der Anreiz für den Abnehmer ist, das gelieferte Mittel im Sinne der Erfindung einzusetzen. So kann für Lieferungen die Verpflichtung zu einem Warnhinweis deutlich sichtbar auf der Verpackung reichen, insbesondere in einem Wirtschaftszweig, in dem die Schutzrechtslage erfahrungsgemäß zur Kenntnis genommen und, um Patentverletzungen zu vermeiden, beachtet wird (BGH, GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat). Es kann aber auch notwendig sein, dem Verletzer für den Fall einer Lieferung zur Auflage zu machen, mit seinem Abnehmer eine vertragsstrafengesicherte Vereinbarung dahingehend zu treffen, dass dieser das gelieferte Mittel nicht patentverletzend verwendet, wenn auf andere Weise die Gefahr weiterer Verletzungen nicht ausgeschlossen werden kann und eine solche Auflage die Interessen des Verletzers nicht unangemessen beeinträchtigt (BGH, GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat; GRUR 1961, 627 – Metallspritzverfahren; GRUR 1964, 496 – Formsand II; OLG Düsseldorf, InstGE 2, 115 – Haubenstretchautomat; Mitt 2003, 264, 267 f. – Antriebsscheibenaufzug). Die Darlegungslast für solche Umstände, die einen Warnhinweis als unzureichend und statt dessen eine vertragsstrafengesicherte Unterlassungserklärung als geboten erscheinen lassen, liegt nach allgemeinen Regeln beim Kläger, der ein entsprechend weitreichendes Begehren stellt. Im Streitfall hat die Klägerin keinerlei Ausführungen dazu gemacht, weshalb durch einen Warnhinweis nicht bereits ausreichend Gewähr für das zukünftige Unterbleiben unmittelbarer Verletzungshandlungen gegeben ist.
Zudem haftet gemäß § 139 Abs. 2 PatG auch der mittelbare Verletzer dem Patentin-haber auf Schadenersatz. Hierbei reicht es für den Feststellungsausspruch aus, dass nach der Lebenserfahrung die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer unter Verwendung des Mittels begangenen unmittelbaren Verletzungshandlung besteht. Die Beklagte handelt zumindest fahrlässig, da sie als Fachunternehmen hätte zumindest erkennen können, dass ihre Abnehmer die durch sie angebotenen Kraftstoffadditive im Rahmen des durch das Klagepatent beanspruchten Verfahrens anwenden. Das Feststellungsinteresse (§ 256 Abs. 1 ZPO) ergibt sich aus dem Umstand, dass die Klägerin ohne ihr Verschulden außerstande ist, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, steht ihr zudem ein Rechnungslegungsanspruch gemäß §§ 242, 259 BGB zu. Weil für deren Üblichkeit (§ 259 Abs. 1 BGB) weder etwas vorgetragen noch ersichtlich ist, kann die Klägerin in diesem Zusammenhang die Vorlage von Belegen nicht begehren, wohl aber im Rahmen des ihr nach § 140b Abs. 1 und 3 PatG zustehenden Auskunftsanspruchs. Für letzteren bedarf es wegen seiner Unabhängigkeit von einem Verschuldensmoment nicht der Berücksichtigung einer Karenzfrist, so dass alle Handlungen seit der Veröffentlichung der Patenterteilung auskunftspflichtig sind.
III.
Nachdem die Berufung der Klägerin überwiegend Erfolg hat, sind die Kosten des Rechtsstreits unter Berücksichtigung des beiderseitigen Obsiegens und Unterliegens von beiden Parteien anteilig zu tragen.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 S. 1 und 2, 108 ZPO.
Für eine Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).
X Y Z

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG,§§ 242, 259 BGB
§§ 242, 259 BGB
§§ 708 Nr. 10, 711 S. 1 und 2, 108 ZPO
§ 10 PatG
§ 14 PatG
§ 543 ZPO
§ 10 Abs. 3 PatG
§ 10 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 259 Abs. 1 BGB
§ 140b Abs. 1 und 3 PatG
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: BGHZ 159, 76
GRUR 2004, 763
GRUR 2005, 848
GRUR 2007, 769
GRUR 2012, 1230, 1235
GRUR 2004, 758, 761
GRUR 2008, 779
GRUR 2012, 1242
GRUR 1999, 909, 912
BGHZ 160, 204, 209
GRUR 2004, 1023
GRUR 2007, 778, 779
GRUR 2011, 313, 315
BGHZ 98, 12, 18
GRUR 1986, 803
GRUR 2007, 410
GRUR 2010, 602, 605
GRUR 2011, 701, 703
GRUR 2009, 837
BGHZ 112, 140, 155
GRUR 2006, 923
GRUR 2008, 896
GRUR 1989, 903
GRUR 1983, 497
GRUR 1991, 518, 519
BGHZ 150, 161
GRUR 2002, 511
BGHZ 150, 149
GRUR 2002, 515, 518
GRUR 2002, 519, 521
GRUR 2002, 527, 528
GRUR 2007, 410, 415
GRUR 2007, 959, 961
GRUR 2007, 1059, 1063
GRUR 2011, 313, 317
GRUR 2012, 1122
GRUR 2015, 361
GRUR 2001, 905
GRUR 2011, 701, 705
GRUR 2012, 45, 47
GRUR 2005, 848, 851
GRUR 2006, 839, 841
GRUR 2001, 228
GRUR 2007, 679, 684
GRUR 2008, 218
GRUR 2007, 679
GRUR 1961, 627
GRUR 1964, 496
4c O 49/13
2 U 90/12
2 U 29/12
2 U 93/12
2 U 73/09