Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2019-11-14, Aktenzeichen 15 U 71/18
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2019:1114.15U71.18.00

Tenor:
I.
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 13.09.2018 wird zurückgewiesen.
II.
Die Beklagten tragen die Kosten des Berufungsverfahrens.
III.
Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts - soweit nicht teilrechtskräftig - sind vorläufig vollstreckbar. Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 750.000,- abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
IV.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Die Klägerin ist mit Wirkung vom 01.12.2016 im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (vgl. Auszug vom 24.02.2017, Anlage K6) als alleinige Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents 1 803 XXX („Klagepatent“) eingetragen. Die Anmeldung des Klagepatents erfolgte unter Inanspruchnahme zweier Prioritäten vom 28.12.2005 (JP 2005380XXA und JP 2005380XXB) am 28.12.2006 in englischer Verfahrenssprache. Die Anmeldung wurde am 04.07.2007 offengelegt. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung stammt vom 03.08.2011.
In der B1-Fassung des Klagepatents (Anlage K5; deutsche Übersetzung in Anlage K5-DE) hat der Patentanspruch 1 in der englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:
„An inkjet recording composition comprising an ink composition, wherein the ink composition comprises:
(A) A polymerization initiator;
(B) an ester or amide of (meth)acrylic acid having a 1,3-dioxolane ring skeleton or a 1,3-dioxane ring skeleton; and
(C) a colorant.”
Am 30.01.2017 beantragte die Klägerin beim Europäischen Patent- und Markenamt („EPA“) die Beschränkung des Klagepatents, woraufhin der Patentanspruch 1 laut der am 14.02.2018 veröffentlichten B3-Schrift des Klagepatents (Anlage K5a) in der englischen Verfahrenssprache nunmehr folgende Fassung hat:
„An inkjet recording composition comprising an ink composition, wherein the ink composion comprises:
(C) a colorant,
(D) an additional polymerizable compound which is other than compound (B) an which is selected from the group consisting of 2-hydroxyethyl acrylate, butoxyethyl acrylate, carbitol acrylate, cyclohexyl acrylate, tetrahydrofurfuryl acrylate, benzyl acrylate, bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propane having a weight average molecular weight of more than 360, polyethylene glycol diacrylate having a weight average molecular weight of more than 360, 2-ethylhexyl-diglycol acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate, 2-hydroxybutyl acrylate, hydroxypivalic acid neopentylglycol diacrylate, 2-acryloyloxyethyl phthalic acid, methoxy-polyethylene glycol acrylate, tetramethylolmethane triacrylate, 2-acryloyloxypthyl-2-hydroxyethyl phthalic acid dimethyloltricyclodecane diacrylate, 2-acryloyloxyethyl succinic acid, nonylphenol EO adduct acrylate, modified glycerin triacrylate, bisphenol A diglycidyl ether acrylic acid adduct, modified bisphenol A diacrylate, phenoxypolyethylene glycol acrylate, 2-acryloyloxyethylhexahydrophthalic acid, bisphenol A PO adduct diacrylate, bisphenol A EO adduct diacrylate, dipentaerythritol hexacrylate, pentaerythritol triacrylate, tolylene diisocyanate urethane prepolymer, lactonemodified flexible acrylate, butoxyethyl acrylate, propylene glycol diglycidyl ether acrylic acid adduct, pentaerythritol triacrylate hexamethylene diisocyanate urethane prepolymer, 2-hydroxyethyl acrylate, methoxydipropylene glycol acrylate, ditrimethylolpropane tetracrylate, pentaerythritol triacrylate hexamethylenediisocyanate urethane prepolymer, stearyl acrylate, isoamyl acrylate, isomyristyl acrylate, isostearyl acrylate, and lactone-modifled acrylate.”
Die Beklagte zu 1) reichte die aus dem Anlagenkonvolut B&B1 ersichtliche Nichtigkeitsklage vom 06.07.2017 (früheres Az.: 4 Ni 64/17 (EP), nunmehr Az.: 3 Ni 2/19 (EP)) beim Bundespatentgericht („BPatG“) ein, über die bislang keine Endentscheidung ergangen ist. Das BPatG erteilte mit Beschluss vom 06.08.2019 einen Hinweis gem. § 83 Abs. 1 S. 1 PatG (Blatt 491 ff. GA und Anlage K 31).
Die in den USA ansässige Beklagte zu 1) stellt unter anderem UV-härtende Tinte zur Verwendung in Drucksystemen verschiedener Hersteller her, darunter auch demjenigen der Unternehmensgruppe der Klägerin. Das Produktportfolio der Beklagten zu 1) umfasst unter anderem UV-Tintenserien mit der Bezeichnung „A 702“ und „A 703“ („angegriffene Ausführungsformen“). Der Internetauftritt der Beklagten zu 1) enthält unter der Rubrik „Where to buy“ einen Hinweis auf die Beklagte zu 3) (vgl. Anlage K3).
Ferner enthält der Internetauftritt der Beklagten zu 1) unter der Rubrik „Contact us“ (vgl. Anlage K2) einen Hinweis auf die Beklagte zu 2), welche ein in Großbritannien ansässiges Tochterunternehmen der Beklagten zu 1) ist. Die Beklagte zu 2) ist zudem auf der Verpackung der angegriffenen Ausführungsformen neben der Beklagten zu 1) namentlich erwähnt.
Bei der Beklagten zu 3) handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in „B“, welches nicht dem Konzernverbund der Beklagten zu 1) angehört, sondern rechtlich und wirtschaftlich von der Beklagten zu 1) und der Beklagten zu 2) unabhängig ist. Die Beklagte zu 3) betreibt unter der Adresse www.C-germany.de einen Internetauftritt, und unterhält unter der Adresse www.C-tintenshop.de/ einen Onlineshop, über den sie unter anderem die angegriffenen Ausführungsformen anbietet (Anlagen K11, Anlagenkonvolut K12 und Anlage K12, Anlage K12a).
Zumindest die in der Zeit bis zum 19.04.2016 hergestellten angegriffenen Ausführungsformen („alte angegriffene Ausführungsform“) enthalten (5-Ehyl-1,3-dioxan-5-yl-)methylacrylat (auch bekannt als: cyclic trimethylolpropane formal monoacrylate, „CFTA“). Dabei handelt es sich um ein Ester der Acrylsäure mit einem 1,3 Dioxan-Ringgerüst. Zudem sind in den angegriffenen Ausführungsformen Pigmente enthalten. Ob die nach dem 20.04.2016 produzierten angegriffenen Produkte („neue angegriffene Ausführungsform“) ebenfalls CFTA aufweisen, ist zwischen den Parteien streitig.
Schließlich finden sich in den angegriffenen Ausführungsformen mehrere weitere polymerisierende Bestandteile in Form von monofunktionalen Monomeren, darunter Tetrahydrofurfurylacrylat (THFA), wobei die diesbezügliche Menge zwischen den Parteien streitig ist. Bei THFA handelt es sich um eine andere polymerisierbare Verbindung als die in dem Klagepatentanspruch genannte Komponente (B), die sich einer der in dem Anspruchswortlaut als Komponente (D) genannten Gruppen zuordnen lässt.
Die Klägerin hat die Beklagten vor dem Landgericht auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf aus den Vertriebswegen sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch genommen. Hinsichtlich der Beklagten zu 3) hat sie zudem die Verurteilung zur Vernichtung begehrt. Hierzu hat sie - was die Beklagten mit Nichtwissen bestritten haben - behauptet, alleinige Inhaberin des Klagepatents zu sein. Ferner hat sie geltend gemacht, auch die Beklagte zu 2) biete an und vertreibe die angegriffenen Ausführungsformen. Klagepatentgemäß reiche es aus, wenn die im Anspruch 1 genannten Komponenten in einer solchen Menge vorhanden seien, dass der erfindungswesentliche Erfolg erreicht werde. Letzteres sei bei den angegriffenen Ausführungsformen der Fall, wie ihre Testergebnisse ergeben hätten (Anlage K 16). Eine - tatsächlich gar nicht einmal erfolgte - Veränderung der chemischen Zusammensetzung der neuen angegriffenen Ausführungsformen sei zumindest aufgrund der unveränderten Bewerbung der angegriffenen Ausführungsformen unschädlich. Das Klagepatent sei rechtsbeständig.
Die Beklagten haben geltend gemacht, den neuen angegriffenen Ausführungsformen fehle es an einer chemischen Zusammensetzung mit Ester oder einem Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst (Komponente (B)). Davon abgesehen weise auch die chemische Zusammensetzung der alten angegriffenen Ausführungsformen keine Komponente (B) auf. Erforderlich sei insoweit klagepatentgemäß ein Gesamtgehalt der polymerisierbaren Verbindungen (B) und (D) von 45 - 95 Gew.-%. Demzufolge genügten die von der Klägerin in Bezug auf die angegriffenen Ausführungsformen gemessenen Werte nicht. Hinzu komme, dass die von der Klägerin angewandte Messmethode fehlerhaft sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes, insbesondere der Historie der Antragsfassungen der ersten Instanz wird auf das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 13.09.2018 verwiesen, mit dem wie folgt für Recht erkannt worden ist:
„I. Die Beklagten werden verurteilt:
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist,
zu unterlassen,
Zusammensetzungen für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung, worin die Tintenzusammensetzung umfasst, (A) einen Polymerisationsinitiator, (B) ein Ester oder Amid von (Meth)acrylsäure mit einem 1,3 Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3 Dioxan-Ringgerüst; (C) einen Farbstoff, (D) eine zusätzliche polymerisierbare Verbindung, die eine andere als die Verbindung (B) ist und die aus der Gruppe bestehend aus 2-Hydroxyethylacrylat, Butoxyethylacrylat Carbitolacrylat, Cyclohexylacrylat, Tetrahydrofurfurylacrylat, Benzylacrylat, Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propan mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, Polyethylenglykoldiacrylat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, 2-Ethylhexyl-diglykolacrylat, 2-Hydroxy-3-phenoxypropylacrylat, 2-Hydroxybutylacrylat, Hydroxypivalinsäure-neopentylglykoldiacrylat, 2- Acryloyloxyethylphthalsäure, Methoxypolyethylenacrylat,Tetramethylolmethantriacrylat, 2-Acryloyloxyethyl-2-hydroxyethylphthalsäure, Dimethyloltricyclodecandiacrylat, 2-Acryloyloxyethylbernsteinsäure, Nonylphenol-EO-Addukt-Acrylat, modifiziertem Glycerintriacrylat, Bisphenol A-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, modifiziertem Bisphenol A-Diacrylat, Phenoxypolyethylenglykolacrylat, 2-Acryloyloxyethylhexahydrophthalsäure, Bisphenol A-PO-Addukt-Diacrylat, Bisphenol A-EO-Addukt-Diacrylat, Dipentaerythritolhexaacrylat, Pentaerythritoltriacrylat,Tolylendiisocyanaturethan- Prepolymer, Lacton-modifiziertem flexiblem Acrylat, Butoxyethylacrylat,Propylenglykol-Diglycidylether-Acrylsäure -Addukt, Pentaerythritoltriacrylat-Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, 2- Hydroxyethylacrylat, Methoxydipropylenglykolacrylat, Ditrimethylolpropantetraacrylat, Pentaerythritoltriacrylat- Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, Stearylacrylat, Isoamylacrylat, Isomyristylacrylat, Isostearylacrylat und Lacton-modifiziertem Acrylat ausgewählt ist,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
(Anspruch 1, EP 1 803 XXX);
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 01. Dezember 2016 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
- wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind,
- wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1 bezeichneten Erzeugnisse seit dem 01. Dezember 2016 angeboten haben und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
b) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 01. Dezember 2016 durch das Anbieten der unter Ziff. I.1 bezeichneten Erzeugnisse entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.“
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen angeführt: Die Klägerin sei mit Blick auf die Indizwirkung des Rollenstandes für die Patentinhaberschaft als aktivlegitimiert anzusehen. Die alte angegriffene Ausführungsform, welche die Beklagten angeboten hätten, mache vom Klagepatent Gebrauch. Das Klagepatent erfordere keine Mindestmengen der in der geschützten Verbindung enthaltenen Bestandteile, solange nur die ihnen beigemessenen Wirkungen erreicht würden. Die Beklagten seien den Messungen der Klägerin nicht substantiiert entgegengetreten. Für den Unterlassungsanspruch sei es unerheblich, ob sich relevante Benutzungshandlungen in einem Zeitraum zugetragen hätten, in dem die Klägerin bereits Patentinhaberin war oder nicht. Jedenfalls lägen auch (inländische) Benutzungshandlungen im Zeitraum ab dem 19.04.2016 vor und zwar auch der Beklagten zu 2) und zu 3). Hingegen mache die neue angegriffene Ausführungsform keinen Gebrauch von der technischen Lehre des Klagepatents. Eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits vor dem Hintergrund des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens sei nicht geboten.
Gegen dieses Urteil wenden sich die Beklagten mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten sowie begründeten Berufung im Wesentlichen wie folgt: Der Vortrag der Klägerin betreffend die alte Ausführungsform sei unsubstantiiert, so dass sie sich nicht dazu erklären müssten, d.h. das betreffende Klägervorbringen nicht einmal einfach bestreiten müssten. Abgesehen davon falle die alte angegriffene Ausführungsform nicht in den Schutzbereich des Klagepatents: Im Zusammenhang mit der Beschreibung ergebe sich für den Fachmann, dass der Mindestanteil der Komponenten (B) und (D) 45 Gew. % an der Gesamtmasse betragen müsse. Rechtsfehlerhaft habe das Landgericht eine Festlegung unterlassen, bei welchen Anteilen der technische Effekt der patentgemäßen Lösung denn eintrete. Zugleich habe es den stark wertenden Charakter der Aufgabenstellung des Klagepatents übersehen und die Bedeutung des Indikativs „is“ verkannt. In allen denkbaren Auslegungsvarianten liege entweder keine Verletzung vor oder sei das Klagepatent zumindest nicht rechtsbeständig. In der Weiterverwendung einer Werbung über den Zeitpunkt der Abwandlung der Tintenzusammensetzung hinaus sei hier keine patentverletzende Angebotshandlung zu erkennen; der vorliegende Einzelfall unterscheide sich stark von den bisher in der Rechtsprechung zu dieser Thematik entschiedenen Fällen. Eine Verletzungshandlung vor Beginn der Patentinhaberschaft sei nicht ausreichend, um automatisch einen Unterlassungsanspruch auch des neuen Patentinhabers zu begründen; es mangele hier an der erforderlichen Abtretung des Unterlassungsanspruchs. In Anbetracht der teilweisen Klagerücknahme vor dem Landgericht seien nur Benutzungshandlungen in der Zeit ab dem 01.12.2016 von Relevanz. Hinsichtlich der Beklagten zu 3) ergäben sich folglich anhand der Anlagen K 11, K 12 keine Benutzungshandlungen. Die Anlagen K 12a und K 21 datierten zwar auf einen Zeitpunkt nach dem vorgenannten Datum, jedoch seien diese bloß aufgrund der Archivfunktion abrufbar gewesen, d.h. darüber hätten keine Bestellungen abgegeben werden können. Jedenfalls sei der in jedem Falle erforderliche Sorgfaltsverstoß nicht zu erkennen. Im Übrigen verstünden die angesprochenen Verkehrskreise „chemisch kompatibel“ und „Plug&Play“ gerade nicht im Sinne von „chemisch identisch“. Die Klägerin stelle den Prozess des sog. „profilings“ unzutreffend dar. Weil mit der Produktumstellung auch die Sicherheitsdatenblätter geändert worden seien, hätten die angesprochenen Verkehrskreise auch von der Produktumstellung gewusst. Es ermangele auch unabhängig von alledem an einem Verursachungsbeitrag der Beklagten zu 2). Deren Benennung als „Ansprechpartnerin“ sei nicht ausreichend, vermöge zumindest keine Begehungsgefahr für ein Anbieten zu begründen. Jedenfalls sei das Berufungsverfahren bis zur Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen. Im Nichtigkeitsverfahren macht die Beklagte zu 1) nunmehr auch eine fehlende Ausführbarkeit der technischen Lehre des Klagepatents geltend (Anlage B&B 14).
Die Beklagten beantragen,
unter Abänderung des am 13.09.2018 verkündeten Urteils des Landgerichts Düsseldorf, Az. 4a O 22/17, die Klage abzuweisen,
hilfsweise den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Klagepatent am 6.07.2017 erhobene Nichtigkeitsklage (Az. 3 Ni 2/19) auszusetzen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung der Beklagten gegen das am 13.09.2018 verkündete Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf, Az. 4a O 22/17, zurückzuweisen.
Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil im Wesentlichen wie folgt: Zu Recht sei das Landgericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Komponenten (B) und (D) weder einzeln noch zusammen in einer bestimmten Mindestmenge in der Zusammensetzung vorhanden sein müssten, sofern sie nicht lediglich den Charakter einer Verunreinigung hätten. Ihr Sachvortag zu den Anteilen bei den angegriffenen Ausführungsformen sei sowohl schlüssig als auch substantiiert. Vielmehr mangele es an einem (ausreichenden) Bestreiten der Beklagten. Auch die Beklagte zu 2) habe inländische Benutzungshandlungen vorgenommen, die den vom Landgericht ausgesprochenen Verbotstenor rechtfertigten. Das Landgericht habe sich nicht auf deren Benennung als „Ansprechpartner“ beschränkt, sondern zutreffend auch auf deren Nennung in technischen Datenblättern (Anlage K 21) und einer Broschüre (Anlage K 23) abgestellt. Die früheren Verletzungshandlungen begründeten eine tatsächliche Vermutung für deren Fortsetzung nach einem Wechsel des Patentinhabers; zumindest sei eine Erstbegehungsgefahr anzunehmen. In Anbetracht der unstreitigen unveränderten Weiterverwendung der Artikelbezeichnungen und Bewerbung der Produkte auch nach der Produktumstellung im April 2016 und auch über den 01.12.2016 hinaus sei das Landgericht zu Recht von einem patentverletzenden Angebot der alten angegriffenen Ausführungsform ausgegangen. Eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung wäre für die beteiligten Verkehrskreise eine höchst relevante Information gewesen, deren Anzeige erwartet worden wäre. Die technischen Datenblätter lägen bei der Produktbewerbung im Internet nicht immer vor. Sicherheitsdatenblätter lägen den Produkten nicht bei und würden nicht veröffentlicht.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird ergänzend auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf den Akteninhalt im Übrigen Bezug genommen.
Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet.
Zu Recht hat das Landgericht die Beklagten in zuerkanntem Umfang zur Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie die Schadenersatzpflicht dem Grunde nach festgestellt. Die alte angegriffene Ausführungsform macht von der technischen Lehre des geltend gemachten Anspruch 1 des Klagepatents Gebrauch. Sämtliche Beklagten sind passiv legitimiert. Rechtsfolge der Patentbenutzung ist insbesondere eine Unterlassungsverpflichtung der Beklagten. Eine Aussetzung des Rechtsstreits ist nicht veranlasst.
1.
Dass die Klägerin über die notwendige Aktivlegitimation hinsichtlich sämtlicher geltend gemachter Ansprüche für den zuletzt noch geltend gemachten Zeitraum ab dem 1.12.2016 verfügt, hat das Landgericht zutreffend festgestellt. Hiergegen wendet sich die Berufung auch mit Recht nicht.
2.
Das Klagepatent betrifft eine Tintenzusammensetzung, die für Tintenstrahlaufzeichnungen geeignet ist, sowie ein Tintenstrahlaufzeichnungsverfahren, Druckmaterial erhalten durch Verwendung des Tintenstrahlaufzeichnungsverfahrens, eine Flachdruckplatte, erhalten durch die Verwendung der Tintenzusammensetzung, sowie ein Verfahren zum Herstellen einer Flachdruckplatte (Abs. [0001] der B3-Schrift; Absätze ohne Referenzangabe sind fortan solche der deutschen Übersetzung der B3-Schrift).
Im Rahmen seiner einleitenden Bemerkungen erwähnt das Klagepatent diverse, im Stand der Technik bekannte Verfahren zum Erzeugen eines Bildes oder eines Bildaufzeichnungsmediums und merkt hierzu an, dass für das elektrophotographische Verfahren ein Prozess zum Bilden eines elektrostatisch latenten Bildes auf einer Photorezeptortrommel durch Laden und Aussetzung in Licht notwendig gewesen sei. Daran kritisiert das Klagepatent, dass das System deshalb kompliziert und kostenintensiv gewesen sei (Abs. [0002]). Ferner vorbekannte Wärmetransverfahren seien zwar in kostengünstigen Geräten anwendbar, jedoch erhöhten insoweit notwendige Tintenbänder die Betriebskosten und erzeugten Abfall (Abs. [0002]). Demgegenüber seien Tintenstrahlaufzeichnungsverfahren in kostengünstigen Geräten anwendbar und könnten Betriebskosten reduzieren, weil direkt ein Bild gebildet werde, indem Tinte nur auf Bildabschnitte auf dem Träger bereitgestellt werde (Abs. [0002]). Dies verbessere die Effizienz des Tintenverbrauchs, erzeuge weniger Lärm und führe zu einer hervorragenden Bildgebung (Abs. [0002]).
Alsdann geht das Klagepatent näher auf die Eigenschaften von Tintenzusammensetzungen ein, die durch Bestrahlung härtend seien - etwa aufgrund ultravioletter Strahlung. Strahlungshärtende Tintenstrahltinten müssten eine genügend hohe Sensibilität und die Fähigkeit zum Bilden von Hochqualitätsbildern haben (Abs. [0003]). Bei Erhöhen der Sensibilität solcher Tinten härteten diese bei Anwendung von Bestrahlung effizient aus (Abs. [0003]). Damit gingen zahlreiche Vorteile einher wie etwa ein reduzierter Stromverbrauch, eine längere Lebensdauer des Bestrahlungsgenerators und die Prävention der Erzeugung von gering molekularen Substanzen (Abs. [0003]). Die Verwendung von Tintenzusammensetzungen zum Bilden der Bildbereiche auf Flachdruckplatten führe zu einer höheren Sensibilität sowie zu einer Erhöhung auch der Härtungsfestigkeit der Bildbereiche, wodurch eine höhere Druckbeständigkeit erzielt werden könne (Abs. [0003]).
Zu konventionell erzeugten ultraviolett härtenden Tintenzusammensetzungen merkt das Klagepatent an, dass diese ein Gemisch von mehreren Monomeren seien, die verschiedene Funktionalitätsgrade aufweisen. Konkret erwähnt das Klagepatent den Japanischen Patentantrag JP-A Nr. 5-21XXXD (Abs. [0004]). Gemäß der Kritik des Klagepatents erfordere eine akzeptable Härtungsgeschwindigkeit ein multifunktionales Monomer in einer großen Menge, was Probleme mit der Flexibilität eines Bildes, nachdem eine Tinte darin gehärtet sei, mit sich bringe (Abs. [0004]).
Mit Blick auf die Bildung eines Bildabschnitts einer Flachdruckplatte sei - so das Klagepatent - eine Tintenzusammensetzung wünschenswert, bei welcher die Tintentröpfchen schnell härteten, ohne dass eine Unschärfe bei der Bildgebung entstehe, das gehärtete Bild gleichzeitig eine hervorragende Festigkeit und Haftung auf dem Träger aufweise und der Träger in einem Ausmaß flexibel sei, der das Biegen desselben bei Verwendung in einem Drucker erlaube (Abs. [0005], Abs. [0006]). In diesem Zusammenhang erwähnt das Klagepatent im Absatz [0006] einzelne Druckschriften, ohne diese einer ausdrücklichen Kritik zu unterziehen.
Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet das Klagepatent es unter anderem als seine Aufgabe, ein Verfahren zur Gewinnung einer Tintenzusammensetzung mit verbesserter Flexibilität, erhöhter Ausstoßbarkeit, erhöhter Partikelformhaltbarkeit und erhöhter Haftung an ein Aufzeichnungsmedium bereitzustellen (Abs. [0007]).
Zur Lösung dieses technischen Problems schlägt das Klagepatent in seinem Patentanspruch 1 in der beschränkten Fassung eine Tintenzusammensetzung mit folgenden Merkmalen vor:
1. Zusammensetzung für die Tintenstrahlaufzeichnung, umfassend eine Tintenzusammensetzung.
2. Die Tintenzusammensetzung umfasst:
2.1 (A) einen Polymerisationsinitiator,
2.2 (B) ein Ester oder Amid von (Meth)Acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst,
2.3 (C) einen Farbstoff,
2.4 (D) eine zusätzliche polymerisierbare Verbindung, die eine andere als die Verbindung (B) ist und die aus der Gruppe bestehend aus 2-Hydroxyethylacrylat, Butoxyethylacrylat Carbitolacrylat, Cyclohexylacrylat, Tetrahydrofurfurylacrylat, Benzylacrylat, Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propan mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, Polyethylenglykoldiacrylat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mehr als 360, 2-Ethylhexyl-diglykolacrylat, 2-Hydroxy-3-phenoxypropylacrylat, 2-Hydroxybutylacrylat, Hydroxypivalinsäure-neopentylglykoldiacrylat, 2- Acryloyloxyethylphthalsäure, Methoxypolyethylenacrylat,Tetramethylolmethantriacrylat, 2-Acryloyloxyethyl-2-hydroxyethylphthalsäure, Dimethyloltricyclodecandiacrylat, 2-Acryloyloxyethylbernsteinsäure, Nonylphenol-EO-Addukt-Acrylat, modifiziertem Glycerintriacrylat, Bisphenol A-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, modifiziertem Bisphenol A-Diacrylat, Phenoxypolyethylenglykolacrylat, 2-Acryloyloxyethylhexahydrophthalsäure, Bisphenol A-PO-Addukt-Diacrylat, Bisphenol A-EO-Addukt-Diacrylat, Dipentaerythritolhexaacrylat, Pentaerythritoltriacrylat,Tolylendiisocyanaturethan- Prepolymer, Lacton-modifiziertem flexiblem Acrylat, Butoxyethylacrylat, Propylenglykol-Diglycidylether-Acrylsäure-Addukt, Pentaerythritoltriacrylat-Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, 2- Hydroxyethylacrylat, Methoxydipropylenglykolacrylat, Ditrimethylolpropantetraacrylat, Pentaerythritoltriacrylat- Hexamethylendiisocyanaturethan-Prepolymer, Stearylacrylat, Isoamylacrylat, Isomyristylacrylat, Isostearylacrylat und Lacton-modifiziertem Acrylat ausgewählt ist.
3.
Zweitinstanzlich sind lediglich noch Ausführungen zum wortsinngemäßen Gebrauch des Anspruchs 1 des Klagepatents durch die alte angegriffene Ausführungsform geboten. Dies ist unstreitig mit Blick auf die Merkmale 1, 2, 2.1 und 2.3, gilt indes auch hinsichtlich der Merkmale 2.2 und 2.4.
Nachdem mit dem Urteil des Landgerichts („LGU“) eine Benutzung des Klagepatents durch die neue angegriffene Ausführungsform verneint und die Klage insoweit abgewiesen worden ist (vgl. Tenor zu Ziffer III und die Entscheidungsgründe zu Ziffer III.2 LGU), die Klägerin ihrerseits keine (Anschluss-)Berufung eingelegt hat, ist das LGU insoweit teilrechtskräftig. Entsprechende Ausführungen der Parteien zur neuen Ausführungsform sind mithin überflüssig und eine Adressierung durch den Senat obsolet (§ 322 Abs. 1 ZPO).
a)
Das Merkmal 2.2 erfordert, dass die gelehrte Tintenzusammensetzung „(B) ein Ester oder Amid von (Meth)Acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst umfasst“ (nachfolgend kurz: „B“).
aa)
Das Landgericht hat insoweit - in tatsächlicher Hinsicht - zu Recht angenommen, dass der Vortrag der Klägerin zur Verwirklichung des Merkmals 2.2 schlüssig und substantiiert ist und die Beklagten diesen Sachvortrag nicht erheblich bestritten haben.
Schlüssig ist eine Darlegung, wenn der Kläger Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht als in der Person des Klägers gerechtfertigt erscheinen zu lassen (BGH NJW 2016, 3024; BGH GRUR 1992, 559 – Mikrofilmanlage). Dabei ist unerheblich, wie wahrscheinlich die Darstellung ist und ob sie auf eigenem Wissen oder auf einer Schlussfolgerung aus Indizien beruht. Die Behauptung muss jedoch konkret bzw. substantiiert genug sein, um eine Stellungnahme des Gegners zu ermöglichen (BGH NJW-RR 2003, 69) und ihre Erheblichkeit zu beurteilen (BGH NJW-RR 2010, 1217). Das Gericht muss auf Grund der Darstellung beurteilen können, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der an eine Behauptung geknüpften Rechtsfolgen erfüllt sind (BGH NJW 2009, 2137).
Daran bestehen vorliegend keinerlei Zweifel. Die Klägerin hat die konkrete Behauptung aufgestellt, die alte angegriffene Ausführungsform mache von jedem Merkmal des Patentanspruchs Gebrauch. Sie hat hierzu insbesondere zunächst vorgetragen, dass die alte angegriffene Ausführungsform CTFA enthalte und dass es sich hierbei um einen Ester von (Meth)Acrylsäure mit einem 1,3 Dioxan-Ringgerüst im Sinne von Merkmal 2.2 handele. Sie hat des Weiteren behauptet, dass das Beispielsprodukt LWU703 Yellow 19,5 Gewichts%-Masse CTFA beinhalte und damit die bevorzugten Vorgaben des Absatzes [0017] erfüllt seien. Irgendeines Nachweises hierzu bedurfte es hierfür zunächst nicht. Gleichwohl hat die Klägerin ihre schlüssigen Behauptungen durch Vorlage der Testergebnisse gemäß Anlage K 16 (deutsche Übersetzung Anlage K 16-DE) einschließlich bezifferter Angaben u.a. zu den Mengen der Komponente (B) weiter substantiiert.
Bereits angesichts des schlüssigen Vorbringens der Klägerin hätten die Beklagten den klägerischen Vortrag zunächst einmal (zumindest einfach) bestreiten, mithin unter Beachtung ihrer prozessualen Wahrheitspflicht aus § 138 Abs. 1 ZPO erklären müssen, dass die gegnerischen Tatsachenbehauptungen nicht zutreffend seien (vgl. BGH NJW-RR 1986, 980). Bereits solches vermeiden die Beklagten indes entgegen ihrer prozessualen Erklärungslast aus § 138 Abs. 2 ZPO auch noch in der Berufungsinstanz (vgl. explizit die Berufungsbegründung, S. 4 oben, und Berufungsreplik, S. 6 unten). Soweit die Beklagten meinen, ihnen obliege nicht einmal ein einfaches Bestreiten, übersehen sie, dass selbst allgemeine Behauptungen die Obliegenheit zu einem einfachen Bestreiten auslösen (vgl. BGH NJW-RR 1986, 980; BGH NJW-RR 1990, 78; OLG Düsseldorf BeckRS 2017, 102028; OLG Düsseldorf BeckRS 2016, XXB08; Cepl/Voß/Nielen, 2. A., § 138 Rn. 21 m.w.N.).
Mangels eines erheblichen, einfachen Bestreitens der Beklagten kommt es nicht darauf an, dass der mit Testreihen untermauerte Vortrag der Klägerin sogar von solcher Substanz ist, dass ein qualifiziertes Bestreiten der Beklagten notwendig wäre, um der Rechtsfolge des § 138 Abs. 3 ZPO zu entgehen. Geht es nämlich – wie hier – um die Einhaltung konkreter Werte, muss der jeweilige Beklagte selbst einen konkreten abweichenden Wert benennen, um die Substantiierungsanforderungen zu erfüllen; es verhilft ihm nicht allein zum Erfolg, die klägerische Analytik in Zweifel zu ziehen (OLG Düsseldorf BeckRS 2017, 102028; OLG Düsseldorf BeckRS 2016, XXB08; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. A., Kap. E Rn. 149 f.).
bb)
Entgegen der Berufung ist das Landgericht auch zu Recht davon ausgegangen, dass die Komponenten (B) und (D) in der gelehrten Tintenzusammensetzung bloß in einem zum Erreichen der ihnen beigemessenen technischen Wirkung erforderlichen Umfang vorhanden sein müssen, während das Klagepatent darüber hinaus weder in Bezug auf diese Einzelkomponenten noch in Bezug auf deren kumulierten Gesamtanteil an der Zusammensetzung eine bestimmte Mindestmenge vorgibt. Das Klagepatent fordert aus Sicht des maßgeblichen Durchschnittsfachmanns, einem Diplom-Chemiker oder Master der Chemie mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Zusammensetzungen für die Tintenstrahlaufzeichnung (ebenso Hinweisbeschluss des BPatG v. 06.08.2019, S. 4), keinen Mindestanteil der Komponenten (B) und (D) von mindestens 45 Gew.-% an der Gesamtmasse, weder als Anforderungen des Merkmals 2.4 noch als „ungeschriebenes“ Anspruchsmerkmal. Es genügt vielmehr, dass neben der Komponente (B) zusätzlich die Komponente (D) in der Tintenzusammensetzung enthalten ist, und beide in einem Umfang vorliegen, der zum Erreichen der ihnen beigemessenen technischen Wirkung erforderlich ist.
aaa)
Nach dem Anspruchswortlaut muss die beanspruchte Tintenzusammensetzung vier verschiedene Komponenten bzw. Stoffe umfassen: einen Polymerisationsinitiator (Komponente (A), Merkmal 2.1), ein Ester oder Amid von (Meth)Acrylsäure mit einem 1,3-Dioxolan-Ringgerüst oder einem 1,3-Dioxan-Ringgerüst (Komponente (B), Merkmal 2.2), einen Farbstoff (Komponente (C), Merkmal 2.3) und eine polymerisierbare Verbindung ausgewählt aus der Gruppe der näher aufgeführten Verbindungen (Komponente (D), Merkmal 2.4). Auch wenn in Anbetracht der Forderung, dass die Tintenzusammensetzung die ausdrücklich genannten Komponenten „umfasst“, der Anspruchswortlaut das Vorhandensein weiterer Komponenten oder Stoffe nicht ausschließt (ausdrücklich: Absatz [0066]), so folgt aus ihm gleichwohl, dass das Vorhandensein der in den Merkmalen genannten Komponenten bzw. Stoffe für eine erfindungsgemäße Zusammensetzung zwingend ist.
Weder für die Komponente (B) noch für die Komponente (D) gibt der Anspruch eine bestimmte prozentuale (Mindest)Menge auf Basis der Gesamtmenge vor. In Bezug auf die Komponente (D) wird insoweit lediglich gefordert, dass es sich um eine von der Komponente (B) verschiedene polymerisierbare Verbindung handeln muss und dass diese zusätzliche Komponente aus der näher bestimmten Gruppe von Acrylaten bestehen muss. In welcher Menge diese zusätzliche polymerisierbare Verbindung auf Basis der Gesamtmenge in der Tintenzusammensetzung vorliegen soll oder muss, lässt der Anspruchswortlaut offen.
Ein Merkmal, das sich mit dem gemeinsamen Gehalt der Komponenten (B) und (D) in der Tintenzusammensetzung befasst, ist dem Anspruchswortlaut nicht zu entnehmen. Infolgedessen findet sich im Anspruch auch keine bezifferte Angabe zu einer (mindestens erforderlichen) Menge der beiden Komponenten gemeinsam bezogen auf die Gesamtmenge der Zusammensetzung, mithin auch nicht die Vorgabe von mindestens 45 Gew.-%. Bereits diese Anspruchssystematik, welche hinsichtlich keiner der ausdrücklich vorgegebenen Komponenten eine Mindestangabe enthält, spricht gegen das Verständnis, der Anspruch erfordere zwingend einen Gesamtgehalt der Komponenten (B) und (D) von mindestens 45 Gew.-% an der gesamten Tintenzusammensetzung.
bbb)
Allerdings kommt einem (weitgefassten) Patentanspruch kein bestimmter Schutzbereich zu, der – gleichsam losgelöst von der Patentbeschreibung – aus sich heraus zu bestimmen wäre und den Erläuterungen der Beschreibung eine unüberwindbare Grenze setzte. Vielmehr hat eine Auslegung stets und nicht bloß dann stattzufinden, wenn der Anspruchswortlaut unklar erscheint (BGH GRUR 2015, 875 – Rotorelemente; BGH GRUR 2016, 361 – Fugenband). In jedem Einzelfall muss eine Schutzbereichsbestimmung unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen erfolgen, da die Patentschrift ihr eigenes Lexikon für die von ihr verwandten Begriffe bereithält und demzufolge nur unter deren Heranziehung Aufschluss darüber gewonnen werden kann, was der Anspruch mit einer bestimmten Begrifflichkeit zum Ausdruck bringen will (BGH GRUR 2016, 361 – Fugenband; BGH GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher). Die Patentansprüche und der ihre Erläuterung dienende Beschreibungstext bilden demnach eine zusammengehörige Einheit, die der Durchschnittsfachmann als sinnvolles Ganzes in der Weise zu interpretieren sucht, dass sich keine Widersprüche ergeben (BGH GRUR 2016, 361 – Fugenband). Andererseits darf die zur Erfassung des Sinngehalts eines Patentanspruchs vorgesehene Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Anspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit; BGH GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher).
Für die Auslegung eines Patents ist nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen. Maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen (BGH GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit I). Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (BGH GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III; BGH GRUR 2012, 1126 – Polymerschaum; BGH GRUR 2012, 1122 – Palettenbehälter III; BGH GRUR 2016, 169 – Luftkappensystem).
Entnimmt der Fachmann der Gesamtheit der Schrift unter Berücksichtigung all dessen eine engere Lehre als diejenige, die der Wortlaut eines Merkmals zu vermitteln scheint (BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube; BGH GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe), kann der Inhalt der Patentschrift den Offenbarungsgehalt des Patents begrenzen.
Derartiges kann vorliegend indes nicht festgestellt werden. Weder die Beschreibung des Patents noch die erforderliche funktionsorientierte Auslegung leiten den Durchschnittsfachmann im Ergebnis zu dem von den Beklagten vorgetragenen Verständnis.
(1)
Bei Lektüre der Beschreibung des Klagepatents nimmt der Fachmann zunächst zur Kenntnis, dass sich auch im allgemeinen Beschreibungsteil keine Angaben zu Gewichtsanteilen und/oder bezifferten Mindestangaben für die Gesamtheit der Komponenten (B) und (D) finden. Insbesondere findet sich weder im Rahmen der Erörterung des Standes der Technik noch der Aufgabe ein Anknüpfungspunkt für eine Notwendigkeit eines Gesamtanteils der Komponenten (B) und (D) an der Tintenzusammensetzung von mindestens 45 Gew.-%. Ein solcher ist auch nicht in dem nach Ansicht der Beklagten „stark wertenden Charakter“ der Aufgabenstellung zu erblicken. Die Schrift verwendet zwar bezogen auf die Eigenschaften der erfindungsgemäßen Tintenzusammensetzung u.a. die Begriffe „hoch“, „verbessert“, „erhöht“, die aus sich heraus nicht quantifizierbar sind, sondern eine Bandbreite offerieren und ferner eine Bezugsgröße benötigen. Dass es eine solche gäbe, die zu dem Verständnis führen könnte, dass unter „verbesserter“, „erhöht(er)“ Eigenschaften nur eine solche Tintenzusammensetzung zu begreifen ist, deren Gesamtgehalt der Komponenten (B) und (D) bei mindestens 45 Masse-% liegt, ist jedoch weder dargetan noch sonst wie ersichtlich. Es findet sich insbesondere an keiner Stelle eine Abgrenzung zum Stand der Technik, die sich mit dem Gesamtanteil der genannten Komponenten befasst und einen Vergleich zu den in den gewürdigten Schriften enthaltenen technischen Lehren zieht.
(2)
Setzt der Fachmann das Studium der Patentschrift fort, findet er im besonderen Beschreibungsteil („Detaillierte Beschreibung“) bei der Beschreibung der Komponente (D) sodann in Absatz [0023] den folgenden ersten Satz:
„In der Erfindung liegt ein Gesamtgehalt der polymerisierbaren Verbindungen, nämlich ein Gesamtgehalt des Bestandteiles (B) und ein Gesamtgehalt von der zusätzlichen polymerisierbaren Verbindung (D), die gleichzeitig damit verwendet werden kann, in einem Bereich von 45 bis 95 Gew.-%, und bevorzugt in einem Bereich von 50 bis 90 Gew.-% auf der Basis des Gewichts des Gesamtgehalts der Tintenzusammensetzung.“
Obgleich sich der erste Teil des zitierten Satzes nicht nur wie die Darstellung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels liest, bewegt er den Fachmann letztlich nicht zu einem engeren Verständnis in der Weise, dass nur dann eine anspruchsgemäße Tintenzusammensetzung vorliegt, wenn ein Gesamtgehalt von 45 bis 95 Gew.-% gegeben ist.
Die Benennung der Gesamtgehaltsspanne erfolgt zwar unter Verwendung des Indikativs (im englischen Original: „is“) und es fehlt im ersten Teil des Satzes zudem – anders als im zweiten Teil oder bspw. in den Absätzen [0020], [0028], [0030] – eine Kennzeichnung als „bevorzugt“ („preferably“) oder „noch bevorzugter“. Darüber hinaus kennzeichnet der Satzteil „die gleichzeitig damit verwendet werden kann“ die Erörterungen nicht (mehr) als bloßes Ausführungsbeispiel. Aufgrund der Selbstbeschränkung des Klagepatents ist nun vielmehr die Verwendung der zusätzlichen Komponente (D) zwingend. Ebenso ist es nicht ausgeschlossen, dass Passagen des besonderen Teils einer Beschreibung Ausführungen enthalten, die allgemeines Gedankengut der Erfindung wiedergeben und diese folglich über deren gesamte Breite bestimmen (vgl. Senat, Urteil v. 13.08.2015 – I-15 U 2/14, rkr.: BGH Beschl. v. 09.08.2016 - X ZR 99/15). Schließlich mag ein Fachmann bei Zusammensetzungen grundsätzlich Hinweise für die Mengenanteile in Erfahrung bringen wollen und daher bei Abwesenheit ausdrücklicher Hinweise im Patentwortlaut die Patentschrift im Übrigen befragen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.10.2014 - I-2 U 80/13).
Es ist jedoch zunächst zu beachten, dass sich der Absatz [0023] in der Beschreibung der Komponente (D) befindet, in ihm jedoch keine Menge für diese beschriebene Komponente, sondern eine Mengenangabe für den Gehalt der Komponenten (B) und (D) gemacht wird. Ferner indiziert die Verwendung des Indikativs nicht (ohne weiteres), dass der erste Teil des ersten Satzes des Absatzes [0023] allgemeine Erfindungserwägungen beschreibt. Es lässt sich auch nicht feststellen, dass die Patentschrift stets zwingend den Indikativ verwendet, um allgemeingültige Aussagen zur technischen Lehre zum Ausdruck zu bringen. Und selbst wenn dem so wäre, nimmt der Fachmann keine „grammatikalische“ Untersuchung der Patentschrift vor. Für ihn steht vielmehr, wie ausgeführt, die technische Funktion der Merkmale für sich genommen und in ihrer Gesamtheit im Vordergrund.
Befasst er sich mit dieser, lehrt ihn das Klagepatent zunächst, dass die Komponente (B) gemäß Merkmal 2.2 die Härtungsgeschwindigkeit der Tintenzusammensetzung zum Zeitpunkt der Exposition verbessert (Absatz [0013]). Selbst wenn die Zusammensetzung durch ein monofunktionales Monomer mit hervorragender Härtungssensibilität als ein Hauptbestandteil ohne Zugabe einer großen Menge eines monofunktionalen Monomers dargestellt werde, was zur Verbesserung der Härtungssensibilität nützlich sei, bestehe kein Risiko einer verschlechterten Sensibilität, und der Einfluss der Zugabe eines multifunktionalen Monomers auf Filmeigenschaften könne unterdrückt werden. Auch wenn die „Aktion“ bzw. der Mechanismus dem Klagepatent zufolge nicht klar sei, leistet die erfindungsgemäße Komponente (B) demnach – in Übereinstimmung mit der objektiven Aufgabe (Absatz [0007]) – einen Beitrag zum technischen Zweck der Erfindung, eine Tintenzusammensetzung mit verbesserter Flexibilität, erhöhter Ausstoßbarkeit, erhöhter Partikelformhaltbarkeit und erhöhter Haftung an einem Aufzeichnungsmedium bereitzustellen.
Absatz [0017] verdeutlicht dem Fachmann sodann, dass der in Absatz [0017] bevorzugt geforderte Mengenanteil der Komponente (B) von 3-35 Gew.-% bzw. 4-25 Gew.-% ein Gleichgewicht zwischen der Härtungsgeschwindigkeit, der Haftung des Druckbildes an dem Substrat und der Anpassbarkeit des Tintenstrahls gewährleistet. Die zum Teil gegenläufigen und einander beeinflussenden Ziele der Erfindung werden demzufolge bei Einhaltung des für die Komponente (B) angegebenen Rahmens in Einklang gebracht und ausbalanciert. Dadurch, dass das Klagepatent insoweit nicht (nur) einen einzigen, bestimmten Mengenanteil als erfindungsgemäß benennt, trägt es dem Umstand Rechnung, dass die Gewichtungen der Komponenten in sowie die Anforderungen an Tintenzusammensetzungen unterschiedlich sein können und auch eine Vielzahl von Verbindungen als Komponenten ausgewählt sowie verwendet werden können. Die konkret verwendeten Komponenten und Mengen haben Einfluss aufeinander, so dass je nach konkreter Zusammensetzung ein unterschiedlich großer Gehalt von Komponente (B) – innerhalb der genannten Bandbreite – zu einer Ausbalancierung führt. Der genannte Rahmen für den Gehalt der Komponente (B) verdeutlicht darüber hinaus auch, dass es nach der technischen Lehre des Anspruchs ausreicht, wenn die Komponente (B) einen Gehalt von 3 Masse- % aufweist. Bereits dann erfüllt die Komponente (B) den ihr vom Klagepatent beigemessenen technischen Zweck.
Die Bedeutung der Komponente (D) nach der technischen Lehre des Klagepatents erhellen insbesondere die Absätze [0028] ff. Diese zusätzliche polymerisierbare Verbindung hat die Funktion, eine stabile Tintenausstoßeigenschaft mit einer relativ niedrigen Viskosität sowie guten Polymerisationssensibilität und einer guten Haftung an einem Aufzeichnungsmedium bereitzustellen. Die mit dem Einsatz dieser zusätzlichen Verbindung verfolgten technischen Zwecke decken sich demzufolge mit denjenigen der Komponente (B) bzw. ergänzen diese. Die Komponenten (B) und (D) wirken mithin zur Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolges zusammen; sie tragen gleichermaßen zur Lösung des Klagepatents bei. Dass zum Erreichen der genannten Funktionen zwingend eine bestimmte Menge der Komponente (D) erforderlich wäre, lässt sich der Beschreibung nicht entnehmen.
Die Absätze [0028] ff. verknüpfen die Erläuterungen zur Funktion und zur Wirkung der Komponente (D) nicht mit Mengenangaben. Soweit in Absatz [0030] verschiedene Gewichts-% für Acrylatverbindungen basierend auf einem Gesamtgewicht der zusätzlichen polymerisierbaren Verbindung (30 Gew.-%, 40 Gew.-% oder 50 Gew.-%) beschrieben werden, handelt es sich lediglich um bevorzugte Ausführungsbeispiele, die im Anspruch keinen Widerhall gefunden haben.
Absatz [0023] enthält keine ausdrückliche Mengenangabe für die Komponente (D), sondern befasst sich (nur) mit dem Gesamtgehalt der Komponenten (B) und (D). In Ansehung des Absatzes [0017] kann er deshalb nur so verstanden werden, dass er für die Komponente (D) einen Mengenanteil von 42-10 Gew.-% basierend auf dem Gesamtgewicht der Tintenzusammensetzung angibt. Ein Anhaltspunkt dafür, dass die Komponente (D) den ihr zugeschriebenen Zweck nur erzielen kann, wenn sie mit diesem Mengenanteil in der Tintenzusammensetzung vorhanden ist, bietet sich nicht. Absatz [0023] hält hierzu keinerlei Erläuterungen bereit. Überdies ist nicht ersichtlich oder vorgetragen, dass aus technischen Gründen zwingend ein solcher Mengenanteil erforderlich wäre, um eine stabile Tintenausstoßeigenschaft mit einer relativ niedrigen Viskosität sowie guten Polymerisationssensibilität und einer guten Haftung an einem Aufzeichnungsmedium zu gewährleisten.
Im Anschluss daran gelangt der Fachmann auch nicht zu dem Verständnis, dass Absatz [0023] für den Gesamtanteil der Komponenten (B) und (D) – trotz des offenen Wortlauts des Anspruchs – zwingende Anforderungen aufstellt. Auch in Bezug auf diesen Gesamtanteil lässt sich weder dem angeführten Absatz noch der Patentschrift im Übrigen ein Anhalt dafür entnehmen, dass die vom Klagepatent verfolgten Zwecke in der Tintenzusammensetzung allein bzw. erst dann erreicht werden könnten, wenn die beiden Komponenten zusammen einen Mengenanteil von 45-95 Gew.-% haben. Ein dahingehendes allgemeines Fachverständnis ist weder ersichtlich noch vorgetragen. Selbst die Beklagten behaupten dies nicht; ebenso wenig, dass ein technischer Effekt tatsächlich erst bei einer Mindestmenge von 45 Gew.-% eintritt. Wie der Patentanwalt der Beklagten auf Frage der Vorsitzenden im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausgeführt hat, sei eine gewisse Mindestmenge der Komponenten (B) und (D) erforderlich, um einen bestimmten Effekt, d.h. eine Aushärtung zu erzielen - die Angabe einer kumulierten Mindestmenge sei der Beklagten indes nicht möglich (s. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 7.11.2019, S. 2). Dies belegt, dass die Beklagte selbst auch nicht davon ausgeht, dass eine entsprechende Mindestmenge von 45 Gew.-% zwingend erforderlich ist.
Der Fachmann wird derartiges auch nicht in Betracht ziehen, weil ihm der Anspruch für die Zusammensetzung mit Blick auf die Komponenten (A), (B), (C) und (D) keine konkreten Mengen an die Hand gibt. Weder wird er deshalb automatisch eine in der Beschreibung genannte Mengenangabe als verbindlich ansehen, noch lässt ihn dies ratlos zurück.
Sinn und Zweck eines jeden Patentanspruchs ist es, dem Fachmann eine technische Lehre an die Hand zu geben, bei deren Nacharbeitung sich der beabsichtigte Erfindungserfolg einstellt. Wie spezifiziert der Patentanspruch den Fachmann über das belehrt, was zu tun ist, um zum erfindungsgemäßen Erfolg zu gelangen, kann von Fall zu Fall verschieden sein (OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.06.2013 - I-2 U 78/12). Angesichts dessen sind dem Fachmann auch (zulässige) Verallgemeinerungen in einem Patentanspruch geläufig und ihm ist bekannt, dass in einem Anspruch nicht stets eine bis ins letzte ausformulierte technische Handlungsanweisung präsentiert wird. Derartiges hindert ihn nicht per se, einen Anspruch zu verstehen und die darin verkörperte technische Lehre zu erkennen. Etwaige für den Einzelfall fehlende Parameter wird er mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens ergänzen. Kommt es – wie hier – für das Erreichen einer technischen Wirkung auf das Vorhandensein bestimmter Stoffe (hier: der Komponenten (B) und (D)) an, so gelangt er unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens zu dem Verständnis, dass die Komponenten in einer solchen Menge vorhanden sein müssen, dass sie die vom Klagepatent geforderten Wirkungen erzielen können. Eine Festlegung einer (im Sinne eines Zahlwortes) stets zwingenden Mindestmenge wird er angesichts des bereits Ausgeführten hierfür im Rahmen der Auslegung des Anspruchs nicht für erforderlich halten. Dies auch deshalb nicht, weil die vom Klagepatent in den Blick genommenen zu erzielenden Eigenschaften der Tintenzusammensetzung, wie ausgeführt, einander beeinflussen und zum Teil gegenläufig sind. Je nachdem welche Eigenschaft in besonderem Maße bzw. welche Gewichtung herbeigeführt werden soll und je nachdem welche konkreten Verbindungen als Komponenten ausgewählt und verwendet werden, bedarf es verschiedener Mengenanteile. Welche konkreten Mengen für eine – unter Anwendung der technischen Lehre hergestellte – Zusammensetzung einer bestimmten Tintenzusammensetzung erforderlich sind, wird er sich durch Versuche erschließen.
Entgegen der Berufung scheidet solches auch nicht im vorliegenden Einzelfall aus, weil der zu erzielende Effekt nicht klar definiert sei, weshalb die einzige Möglichkeit, eine ausführbare Offenbarung zu bejahen, es mithin sei, eine an Absatz [0023] der Beschreibung des Klagepatents orientierte Auslegung zu wählen. Abgesehen davon, dass der Schutzgegenstand eines Patents keineswegs danach bestimmt werden darf, was ausführbar bzw. rechtsbeständig wäre, so dass diese Aspekte voneinander zu trennen sind, trifft die Argumentation der Beklagten auch nicht zu.
Das Klagepatent erläutert die Funktion der Komponenten (B) und (D) - wie bereits ausgeführt - und knüpft das Erreichen seiner Ziele an das Vorhandensein der Komponenten, wobei die Komponente (B) mindestens ein Mengenanteil von 3 Gew.-% aufweisen muss. Dem Hinweisbeschluss des BPatG vom 06.08.2019 (Anlage K 31, S. 5) ist zu entnehmen, dass geringe Anteile polymerisierbarer Komponenten möglicherweise untaugliche Ergebnisse in Bezug auf die Härtungsgeschwindigkeit und die Filmqualität herbeiführen, was möglicherweise die Brauchbarkeit der Erfindung in Frage stellen könnte, dahingehend, dass in solchen Fällen die langsam gehärtete Zusammensetzung geforderten Spezifikationen noch nicht genügt. Dass weniger brauchbare Ergebnisse erzielt werden, berühre jedoch nicht die Ausführbarkeit der in im dortigen Streitpatent, aus dem das Klagepatent eine Teilanmeldung ist, vermittelten Lehre. Denn dass die Polymerisation auch mit geringeren Konzentrationen von Monomeren gelingt, stehe außer Frage. Zudem werde der Fachmann eine brauchbare untere Grenze für den Anteil polymerisierbarer Komponenten durch simple Reihenversuche ermitteln (vgl. zum Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung auch: BGH GRUR 2013, 1210 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).
ccc)
Dass die Klägerin nicht (positiv) beziffert hat, welcher Gesamtgehalt der Komponenten (B) und (D) mindestens vorhanden sein muss, damit die erfindungsgemäßen technischen Ziele erreicht werden, ist nicht zu beanstanden. Fehl geht gleichfalls die Rüge der Beklagten, wonach das Landgericht insoweit eine abstrakte Auslegung unterlassen und unzulässig allein festgestellt habe, dass die in der alten angegriffenen Ausführungsform enthaltenen Mengen nicht nur von solch geringen Mengen seien, dass ihnen jedwede technische Wirkung bereits von vornherein abgesprochen werden müsste. Auch die Annahme des Landgerichts, wonach eine geeignete Gesamtmenge ausreiche, ist nicht zu beanstanden.
Dem Ansatz der Beklagten, dass die Klägerin darlegungs- und beweisbelastet für die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre ist, und in diesem Zusammenhang auch die Darlegungs- und Beweislast für tatsächliche Umstände trägt, die für die Bestimmung des Schutzbereichs oder das Verständnis der unter Schutz gestellten Lehre von Bedeutung sind (BGH GRUR 2010, 314 – Kettenanordnung), ist zwar beizutreten. Ebenfalls ist es zutreffend, dass die Auslegung eines Patents von der Frage zu trennen ist, ob die angegriffene Ausführungsform die technische Lehre des Klagepatents verwirklicht, wobei letzteres erst beantwortet werden kann, wenn der Schutzbereich des Patents bestimmt worden ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Auslegung eines Patents ohne Ansehung der angegriffenen Ausführungsform zu erfolgen hätte. Es ist stets im Blick zu halten, welche Fragen sich in Anbetracht der angegriffenen Ausführungsform überhaupt in entscheidungserheblicher Weise stellen können. In Bezug zu diesen ist eine Auslegung eines geltend gemachten Anspruchs vorzunehmen, die in diesem Umfang auch vollständig und eigenständig zu erfolgen hat. Nicht erforderlich ist demgegenüber eine Auslegung, die losgelöst von der angegriffenen Ausführungsform sämtliche „theoretischen“ und/oder denkbaren Fragen oder Ausgestaltungen erörtert.
Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass es keiner abstrakten bzw. grundsätzlichen Feststellung dahingehend bedarf, ab welcher (bezifferten) konkreten Mindestgesamtmenge nach der technischen Lehre des Klagepatents die Zwecke der Erfindung (schon und noch) erzielt werden. Wie oben erörtert, sind die Feststellungen des Landgerichts zum Mengenanteil der Komponente (B) in der alten angegriffenen Ausführungsform auf Grundlage der Anlage K 16 zutreffend. Gleiches gilt für die festgestellten Mengen der Komponente (D). Die jeweils festgestellten Mengen von CFTA und THFA führen – auch wenn der Vortrag der Beklagten zu drei der untersuchten Proben herangezogen wird – zu einem Gesamtgehalt der beiden Komponenten (jedenfalls) von 19,7 Gew.-% bis 37 Gew.-%. Entscheidungserheblich kann folglich nur die Frage sein, ob die technische Lehre des Klagepatents so zu verstehen ist, dass bei Vorliegen derartiger Gesamtmengenanteile der Komponenten (B) und (D) von einer solchen Gesamtmenge auszugehen ist, mit der patentgemäß die den Komponenten beigemessenen technischen Wirkungen erzielt werden. Dies ist zu bejahen. Es ist weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich, dass diese Mengenanteile nach der technischen Lehre des Anspruchs 1 ohne jede Wirkung seien und/oder die technischen Zwecke unerreicht blieben. Aufgrund der Größe der Mengen bietet sich auch keinerlei Anhalt, dass es sich um „Verunreinigungen“ oder um „zu geringe Mengen“ handelt. Mit Blick auf die Komponente (B) verbietet sich all dies im Übrigen schon deshalb, weil das Klagepatent in Absatz [0017] eine Mindestmenge von 3 Gew.-% angibt, die überhaupt in Rede stehenden Mengen allesamt jedoch jeweils darüber liegen.
Bei Zugrundelegung dieses Verständnisses ist die alte angegriffene Ausführungsform anspruchsgemäß. Nach den auf Anlage K 16 gestützten Feststellungen des Landgerichts weisen sie sowohl die Komponente (B) als auch die Komponente (D) auf, und zwar mit einem (Gesamt)Mengenanteil, der eine Tintenzusammensetzung mit verbesserter Flexibilität, erhöhter Ausstoßbarkeit, erhöhter Partikelformhaltbarkeit und erhöhter Haftung an einem Aufzeichnungsmedium bereitstellt. Dass diese Ziele durch die alte angegriffene Ausführungsform nicht erreicht werden, stellen die Beklagten im Übrigen als solches nicht in Abrede. Ihre Kritik des angefochtenen Urteils betrifft insoweit nur die Schutzbereichsbestimmung.
b)
Die vorstehenden Ausführungen zum Merkmal 2.2 gelten sinngemäß für das Merkmal 2.4.
4.
Aus der Verwirklichung des Anspruchs 1 durch die alte angegriffene Ausführungsform erwachsen hinsichtlich dieser die vom Landgericht zuerkannten Rechtsfolgen. Zwecks Vermeidung von Wiederholungen wird hier zunächst Bezug auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil genommen. Mit Blick auf das zweitinstanzliche Vorbringen ist indes Folgendes zu ergänzen.
Ohne Erfolg rügen die Beklagten, dass die vom Landgericht zutreffend herangezogene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs („BGH“) (GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte; GRUR 2005, 667 – Radschützer) eine vom hiesigen Sachverhalt abweichende Sachverhaltskonstellation betreffe und deshalb auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar sei.
Unschädlich ist, dass die Beklagten eine Werbung weiterverwendeten, deren Verknüpfung mit einem verletzenden Gegenstand bei Beginn der Weiterverwendung - so die Beklagten - noch nicht feststand.
Es ist für die Anwendbarkeit der vom BGH entwickelten Grundsätze irrelevant, ob zuvor schon die Unterlassung der weiteren Verwendung der Werbung vom Verletzer bei Vermeidung einer Vertragsstrafe versprochen worden war. Zwar trifft es zu, dass in beiden vom BGH entschiedenen Fällen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung des jeweiligen Beklagten abgegeben worden war. Jedoch spielte dieser tatsächliche Umstand für das Ergebnis der beiden Entscheidungen ersichtlich keine Rolle. Insbesondere war es für den BGH kein entscheidungserhebliches Kriterium, ob die patentverletzende Eigenschaft der dortigen früheren Ausführungsformen den Parteien aufgrund eines Urteils oder aufgrund einer Vertragsstrafenvereinbarung vor der Weiterverwendung der zugehörigen Werbung bekannt war oder nicht. Vielmehr liegt der Grund für eine Haftung aufgrund der Weiterverwendung einer Werbung darin, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei objektiver Betrachtung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalles das beworbene Produkt als schutzrechtsverletzend ansehen. Lässt sich die in Rede stehende Werbung gleichermaßen mit der früheren patentverletzenden wie mit der abgewandelten, nicht mehr verletzenden Ausführungsform in Übereinstimmung bringen, wird der Verkehr, insbesondere der Abnehmer, dem die ursprüngliche, schutzrechtsverletzende Ausführungsform bekannt ist, mit Blick auf eine identische Artikelnummer oder sonstiger ihm für die patentverletzende Ausführungsform geläufigen Bezeichnungen – vorbehaltlich etwa einer allgemeinbekannten Produktumstellung (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 10, 138 – Schlachtroboter) – zu der Annahme verleitet, dass mit der betreffenden Werbung weiterhin das frühere, schutzrechtsverletzende Produkt angeboten wird.
Davon ist auch vorliegend auszugehen. In der streitgegenständlichen Werbung gem. Anlagen K 11 und K 12/12a haben die Beklagten die Artikelbezeichnungen und die Bewerbung der Produkte auch nach der in Rede stehenden Produktumstellung im April 2016 und auch über den 01.12.2016 hinaus völlig unverändert weiter verwendet (vgl. Anlage K 11: „702/703 UV-Tintenserie“ und Anlage K 12). Bildlich und inhaltlich entspricht diese Werbung derjenigen, mit der die alte angegriffene Ausführungsform beworben worden war. Es fehlt jedweder Hinweis auf die Produktabwandlung. Insoweit ist überdies zu beachten, dass die angegriffenen Ausführungsformen – unstreitig – keine Produkte für Privathaushalte sind, sondern Nachahmerprodukte pro Beutel über 200,00 € kosten und in hochpreisigen Flachbett-Spezialdruckern, die modellabhängig mehrere 10.000,00 € kosten (vgl. Anlage K 30), zum Einsatz kommen, was eine entsprechende Aufmerksamkeit der Abnehmer erwarten lässt. Dass sich die chemische Zusammensetzung als solche nicht in der Werbung manifestierte, ist unerheblich: Rechtlich maßgeblich ist allein, dass die Abnehmer das Produkt mit der betreffenden Artikelbezeichnung kannten und deshalb von einer Weiterbewerbung ausgingen.
Der durch die Weiterverwendung der Werbung begründeten Haftung vermögen die Beklagten auch nicht unter Hinweis auf vermeintlich wirtschaftlich extrem unverhältnismäßige, ihrer Reichweite nach unklare Verhaltenspflichten (weltweite Änderung der Produktnamen; Information der Abnehmer, obwohl diese mangels fortbestehenden Verletzungstatbestandes irrelevant sei), die eine notwendige Produktumstellung nach nunmehr über zwei Jahren mit sich brächte, zu entgehen. Auch insoweit machen die Beklagten vergeblich geltend, dass sie nicht damit hätten rechnen können, dass bei der zukünftigen Weiterverwendung der Werbung aus patentrechtlicher Perspektive Vorsicht zu walten war. Was den Unterlassungsanspruch (dazu näher unten) anbelangt, kommt es auf ein Verschulden von vornherein nicht an. Mit Blick auf den Schadensersatzanspruch der Klägerin ist nochmals anzumerken, dass es für die Haftung wegen Weiterverwendung einer Werbung nicht darauf ankommt, ob der Umstand der Verletzung vor Weiterwendung bekannt war oder nicht. Es gilt der Verschuldensmaßstab des § 139 Abs. 2 PatG, so dass selbst einfache Fahrlässigkeit schadet. Es ist überdies die typische Folge einer Patentverletzung durch Anbieten einer früheren Ausführungsform, dass Produktbezeichnungen so geändert werden müssen, dass die Abnehmerkreise nicht mehr von der Möglichkeit des Erwerbs einer patentbenutzenden Ausführungsform ausgehen können. Insofern stellt es eine zumutbare Maßnahme dar, die Abnehmer darüber aufzuklären, dass sich die Zusammensetzung des Produkts verändert hat und so klarzustellen, dass die alte Ausführungsform nicht mehr erhältlich ist.
Ebenso wenig liegt in rechtlicher Hinsicht ein wesentlicher Unterschied der in den BGH-Entscheidungen beworbenen Produkte im Vergleich zu den von den Beklagten beworbenen Produkten vor.
Dass sich die alte angegriffene Ausführungsform in ihrer äußerlichen Erscheinung praktisch nicht von anderen ähnlichen, auf dem Markt vorhandenen Produkten unterscheidet, entbindet nicht von dem Gebot, eine Weiterverwendung der Werbung für patentverletzende Produkte zu unterlassen. Denkt man den Ansatz der Beklagten zu Ende, so dürften - was evident nicht überzeugen kann - patentrechtliche Plagiate sanktionslos weiterbeworben werden, wenn sie sich nur nicht von anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten unterscheiden.
cc)
Auf den Streit der Parteien über die Folge der Weiterbewerbung mit den Worten „chemisch kompatibel“ kommt es nicht entscheidungserheblich an.
Nach dem einschlägigen Branchenverständnis mag – wie auch die Klägerin in der Berufungsduplik klarstellend eingeräumt hat – „chemische Kompatibilität“ lediglich bedeuten, dass eine als kompatibel bezeichnete Tinte in den in der Werbung genannten Druckern funktioniert, aber nicht vom Hersteller stammt. Die angesprochenen Verkehrskreise nehmen also lediglich an, dass die beworbene Tinte mit Herstellertinte vermischt werden kann und die Mischung für den Einsatz in einem Drucker tauglich ist.
Gleichwohl verfängt das Argument der Beklagten, wonach es für die gewerblichen Abnehmer keinen Grund gebe, über die chemische Zusammensetzung Bescheid zu wissen, rechtlich nicht. Denn aus den oben genannten patentrechtlichen Gründen hätte es eines positiven Hinweises durch die Beklagten bedurft, dass sich die weiterverwendete Werbung auf ein abgeändertes Produkt bezog, um dem drohenden Eindruck des kontinuierlich fortgesetzten Vertriebs des früheren Produkts entgegen zu wirken. Denn maßgeblicher rechtlicher Aspekt ist die Pflicht der Beklagten, eine aus dem Schutzgegenstand führende Produktabwandlung nach außen hin kenntlich zu machen, um dem Eindruck entgegenzuwirken, dass die früher vertriebene alte Ausführungsform nach wie vor erhältlich sei und so einem entsprechenden Interesse der Abnehmer a priori vorzubeugen.
Demzufolge ist auch der Streit der Parteien über den tatsächlichen Inhalt und die Bedeutung des sog. „profilings“ (= Prozess beim Tintenstrahldrucken, bei dem eine Computerdatei mit Farbwerten erstellt wird, die mit entsprechenden Werten des Druckers korrelieren) irrelevant.
dd)
Die Ausführungen betreffend die Anlage K 12a (mit Ausnahme derjenigen zum deaktivierten Link) gelten entsprechend für die Anlage K 21.
ee)
Schließlich ist kein rechtlicher Widerspruch darin zu erblicken, dass das Landgericht einerseits ein Angebot auf der Grundlage der Weiterverwendung der Werbung zusammen mit den Sicherheitsblättern angenommen, zugleich aber die Abwandlung der Sicherheitsdatenblätter vor dem maßgeblichen Zeitpunkt als letztlich irrelevant erachtet hat.
Die Beklagten lassen insoweit letztlich außer Acht, dass die Sicherheitsdatenblätter lediglich einer von mehreren tatsächlichen Gesichtspunkten waren, die das Landgericht zur Bejahung einer patentrechtlich unzulässigen Weiterverwendung der Werbung veranlasste. Allein die Möglichkeit, aus der Änderung von Sicherheitsdatenblättern Erkenntnisse über die Änderung der chemischen Zusammensetzung zu gewinnen, genügt nicht für die Einhaltung der oben beschriebenen Pflicht der Beklagten, die angesprochenen Verkehrskreise darüber zu informieren, dass die alte Ausführungsform nicht mehr vertrieben wird. Insoweit kann es dahinstehen, ob die Sicherheitsdatenblätter den Produkten überhaupt beilagen. Denn selbst diese (geänderten) Sicherheitsdatenblätter enthielten immer noch die identischen Produktbezeichnungen und Artikelnummern.
ff)
Dass der Inhalt der Anlage K 12a allein aufgrund der Archivfunktion des Webseitenproviders abrufbar gewesen sei und keine Funktionalität mehr geboten habe, weil darüber keine Bestellungen mehr abgegeben hätten werden können, hindert nicht nicht die Annahme eines patentverletzenden Anbietens durch die Beklagte zu 3). Entgegen der Berufung kann auch ein bereits deaktivierter link entsprechende rechtliche Folgen auslösen (vgl. OLG Celle, Urteil v. 29.01.2015 – 13 U 58/14; Senat, Urteil v. 03.09.2015 – 15 U 119/14; OLG Stuttgart GRUR-RS 2016, 7953; a. A. wohl OLG Zweibrücken, Urteil v. 19.05.2016 – 4 U 45/15). Die betreffenden Grundsätze sind auch dann anwendbar, wenn es nicht um eine bereits titulierte Unterlassungsverpflichtung geht, sondern - wie hier - die Frage zu beantworten ist, ob eine erstmalige patentrechtlich untersagte Angebotshandlung erfolgte. Die maßgeblichen Pflichten gelten unabhängig von einer bereits erfolgten Titulierung.
Die Beklagte zu 2) rügt vergeblich, dass jedenfalls ihrerseits kein patentverletzendes Anbieten der alten angegriffenen Ausführungsform erfolgt sei.
Angebote im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG sind alle vorbereitenden Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäftes über einen unter dem Schutz des Patentes stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen (BGH GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte). Anbieten ist mithin jedes Feilbieten zum Erwerb oder zur Benutzung. Unerheblich ist, ob der Anbieter die angebotene Vorrichtung selbst herstellt oder von einem Dritten bezieht und ob das Erzeugnis schon vorrätig ist oder erst hergestellt werden muss. Ebenso wenig ist eine Lieferfähigkeit und/oder Lieferbereitschaft erforderlich. Es genügt, dass aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs nach den gesamten Umständen eine entsprechende Lieferbereitschaft anzunehmen ist,
„Verletzer“ und damit tauglicher Schuldner sämtlicher Ansprüche wegen Patentverletzung ist zudem, wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen anderen objektiv ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt (BGH GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import).
In Anbetracht dessen bringt die Beklagte zu 2) erfolglos vor, ihre Benennung als „Ansprechpartnerin“ reiche nicht aus, da der bloße Produktsupport kein „Anbieten“ im patentrechtlichen Sinne sei und ihre Benennung als Lieferantin auf der Produktverpackung daher keine Begehungsgefahr für ein Anbieten begründe. Sie übersieht zunächst, dass sie mit dieser Benennung als „Ansprechpartnerin“ den Abschluss von Geschäften (mit der Beklagten zu 1)) jedenfalls fördert und unterstützt. Sie traf zudem die Pflicht, vor ihrer Benennung als „Ansprechpartner“ die Schutzrechtslage zu prüfen. Wegen des arbeitsteiligen Zusammenwirkens mit der Beklagten zu 1) führt die Aufbürdung einer solchen Verpflichtung hier auch nicht zu einer uferlosen Ausdehnung der Prüfpflichten (vgl. BGH GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import). Ferner übergeht die Beklagte zu 2) in diesem Zusammenhang, dass sie darüber hinaus in den technischen Datenblättern (Anlage K 22) und in der Broschüre „Testimonial A 702 UV Ink, Marschall Signs) (Anlage K 22) genannt ist. Für den Rechtsverkehr entsteht damit jedenfalls der Eindruck, dass die Beklagte zu 2) für den Erwerb (und damit auch das Angebot) sowie die Lieferung in Deutschland verantwortlich sei. Auch hiermit ermöglicht und befördert sie das Zustandekommen eines späteren Geschäftes über einen unter dem Schutz des Patentes stehenden Gegenstand. Auch zweitinstanzlich lässt sich die Beklagte zu 2) nicht dazu ein, weshalb sie auf den Verpackungen der angegriffenen Ausführungsform namentlich erwähnt ist (vgl. Anlagenkonvolut K 14).
c)
Schließlich hat das Landgericht die Beklagten auch rechtsfehlerfrei zur Unterlassung verurteilt (§ 139 Abs. 1 PatG).
In diesem Zusammenhang besteht für den Senat kein Anlass zur Klärung der Rechtsfrage, ob in einem Falle, in dem es nur in der Zeit vor dem Übergang eines Patents auf den Rechtserwerber zu Benutzungshandlungen gekommen ist, die Begehungsgefahr ggf. unabhängig von einer strafbewehrten Unterlassungserklärung entfallen kann. Denn - wie oben näher ausgeführt - ist die alte angegriffene Ausführungsform tatsächlich auch noch nach der Eintragung der Klägerin im Patentregister weiterbeworben worden. Das fortgesetzte Anbieten begründet zugleich eine Begehungsgefahr für das Inverkehrbringen, Gebrauchen, Besitzen und Einführen (OLG Karslruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand; OLG Düsseldorf, Urteil v. 6.4.2017 - I-2 U 51/16).
5.
Eine Aussetzung des Berufungsverfahrens bis zur erstinstanzlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren ist nicht veranlasst. Die Anforderungen des § 148 ZPO sind nicht erfüllt. Die Vernichtung des Klagepatents ist infolge des Hinweisbeschlusses des BPatG vom 06.08.2019 (Anlage K 31) nicht wahrscheinlich. Das BPatG hat sich im betreffenden Beschluss mit sämtlichen Nichtigkeitseinwendungen der hiesigen Beklagten zu 1) auseinandergesetzt und ist zu der Einschätzung gelangt, dass das Klagepatent in der hier geltend gemachten Anspruchsfassung rechtsbeständig ist. Evidente Fehler des BPatG haben die Beklagten weder aufgezeigt noch sind solche sonst wie ersichtlich.
6.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
Streitwert der Berufungsinstanz: EUR 750.000,-
R1 R2 R3

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 148 ZPO
§ 543 ZPO
§ 83 Abs. 1 S. 1 PatG
§ 322 Abs. 1 ZPO
§ 138 Abs. 1 ZPO
§ 138 Abs. 2 ZPO
§ 138 Abs. 3 ZPO
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: NJW 2016, 3024
GRUR 1992, 559
NJW-RR 2003, 69
NJW-RR 2010, 1217
NJW 2009, 2137
NJW-RR 1986, 980
NJW-RR 1990, 78
GRUR 2015, 875
GRUR 2016, 361
GRUR 2016, 1031
GRUR 2004, 1023
GRUR 2007, 778
GRUR 2010, 858
GRUR 2012, 1126
GRUR 2012, 1122
GRUR 2016, 169
GRUR 1999, 909
GRUR 2008, 779
GRUR 2013, 1210
GRUR 2010, 314
GRUR 2003, 1031
GRUR 2005, 667
GRUR 2009, 1142
4 Ni 64/17
3 Ni 2/19
4a O 22/17
15 U 2/14
X ZR 99/15
2 U 80/13
2 U 78/12
13 U 58/14
15 U 119/14
4 U 45/15
2 U 51/16