Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2016-10-06, Aktenzeichen 4c O 31/14
ECLI: ECLI:DE:LGD:2016:1006.4C.O31.14.00

Tenor:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
4. Der Streitwert wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

Tatbestand:
Die auf dem Markt der Herstellung und Entwicklung sowie des Vertriebs von Anlagen für die Produktion von Hygieneartikeln tätige Klägerin macht wegen mittelbarer Patentverletzung Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten aus dem deutschen Teil des in Kraft stehenden Europäischen Patents EP X (Anlage K 1, deutsches Aktenzeichen: DE X , in deutscher Übersetzung vorgelegt als Anlage K 3; im Folgenden: Klagepatent) geltend. Das Klagepatent wurde am 02.01.2007 angemeldet und die Anmeldung am 09.07.2008 veröffentlicht. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 11.11.2009 bekanntgemacht.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Hygieneartikeln mit Seitenklappen, insbesondere zur Herstellung von (Baby-)Windeln.
Der maßgebliche Anspruch 1 des – in englischer Sprache angemeldeten und erteilten – Klagepatents lautet:
„1. A method for manufacturing sanitary articles wearable as pants, said articles having a main body (2) that can assume a general U-shaped configuration, with end parts arranged on the front and on the back of the body of the user, with at least one side panel (3) for connecting said end parts on each side of the user, said side panel (3) having a proximal edge (5) to be fixed on said main body (2) and a distal edge (6) carrying a connection formation (7) for closing the article around the waistline of the user, the method comprising the operations of:
- providing two webs (30) of film material for said side panels (3) in the form of two parallel strips each having a longitudinal axis (X30);
- subjecting said webs (30) to segmentation (100) cutting out said strips (3) with cuts (a, b) that are oblique with respect to longitudinal axis (X30) of the strip, so as to obtain, starting from said strips (30), chains of said side panels (3); the method characterized in that it includes the steps of:
- applying said connection formations (7) in staggered positions on the opposite edges of each web (30) with a spacing pitch equal to the average length of said panels (3) in the direction of said longitudinal axis (X30);
- cutting out (100) said strips in a symmetrical way to produce from said two webs (30) two chains of panels (3) wherein:
a) each panel (3) with a proximal edge (5) facing the other chain has in front of it and facing it the proximal edge (5) of a panel in the other chain; and
b) each panel (3) with a distal edge (6) facing the other chain and bearing a connection formation (7) has in front of it and facing it the distal edge (6), bearing a connection formation (7), of a panel in the other chain;
- subjecting in each of said chains each said panel (3) with a distal edge (6) facing the other chain to an operation of rotation chosen between a rotation through 180° (300) in the general plane of the panel (3) and overturning of the panel (3), and
- applying said panels (3) on the main body of said sanitary articles.
Übersetzt lautet der Anspruch 1:
„Verfahren zum Herstellen sanitärer Artikel, die wie Hosen tragbar sind, wobei die Artikel einen Hauptkörper (2) aufweisen, welcher eine allgemeine U-förmige Konfiguration mit Endteilen annehmen kann, die auf der Vorderseite und der Rückseite des Körpers des Benutzers angeordnet sind, mit zumindest einem Seitenelement (3), welches eine proximale Kante (5) aufweist, die an einem Hauptkörper (2) befestigt wird, und eine distale Kante (6), welche eine Verbindungsformation (7) zum Schließen des Artikels um die Hüfte eines Benutzers trägt, wobei das Verfahren folgende Arbeitsschritte umfasst:
- Bereitstellen zweier Netze (30) aus Folienmaterial für die Seitenelemente (3) in Gestalt zweier paralleler Streifen, welche jeweils eine Längsachse (X30) aufweisen;
- die Netze (30) einer Segmentierung (100) zu unterziehen, bei der die Streifen (3) mit Schnitten (a, b) geschnitten werden, die schief in Bezug auf die Längsachse (X30) des Streifens sind, um Ketten der Seitenelemente (3) zu erhalten ausgehend von den Streifen (30) zu erhalten;
- das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst:
- Anbringen der Verbindungsformation (7) in gestaffelten Positionen an entgegengesetzten Kanten jedes Netzes (30) mit einer Abstandsteilung gleich der Durchschnittslänge der Elemente (3) in Richtung der Längsachse (X30);
- Ausschneiden (100) der Streifen in einer symmetrischen Weise, um aus den zwei Netzen (30) zwei Ketten von Elementen (3) herzustellen, wobei
a) bei jedem Element (3) mit einer proximalen Kante (5), welches der anderen Kette gegenübersteht, sich davor und gegenüber die proximale Kante (5) eines Elements in der anderen Kette befindet; und
b) bei jedem Element (3) mit einer distalen Kante (6), welches der anderen Kette gegenübersteht und eine Verbindungsform (7) trägt, sich davor und gegenüber die distale Kante (6), welche eine Verbindungsform (7) eines Elements der anderen Kette trägt, befindet;
- jede der Ketten von jedem der Elemente (3) mit einer distalen Kante (6), welches der anderen Kette gegenüberliegt, einem Arbeitsschritt der Drehung zu unterziehen, welcher aus einer Drehung um 180° (300) in der allgemeinen Ebene des Elements (3) und des Umkippens des Elements (3) gewählt wird, und
- Anbringen der Elemente (3) an dem Hauptkörper der sanitären Artikel.“
Die nachstehend verkleinert wiedergegebenen Zeichnungen sind dem Klagepatent entnommen und erläutern dessen technische Lehre anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele:
Figur 1 zeigt eine allgemeine Draufsicht auf einen erfindungsgemäßen, im gespreizten Zustand dargestellten Sanitärartikel (2) mit Seitenelementen (3, 4) und Verbindungsformen (7) an den unteren Seitenelementen (3). Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung des Endes des in Figur 1 dargestellten Sanitärartikels und Figur 3 beinhaltet weitere erfindungsgemäße Endgestaltungen. Figuren 4-6 stellen die aufeinanderfolgenden Schritte des Verfahrens zur Herstellung und Aufbringen der Seitenelemente dar. Figur 7 zeigt schließlich eine Seitenansicht einer Anlage, die zur Implementierung der in Figuren 4-6 gezeigten Verfahrensschritte verwendet werden kann.
Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2) und 3) sind, ist ein in Rheinland-Pfalz ansässiges Unternehmen, das Spezialmaschinen für die Hygieneindustrie herstellt, u.a. auch Maschinen zur Herstellung von Windeln. Die Beklagte zu 1) bietet ausweislich der Angaben auf ihrer Webseite (Ausdruck der Webseite www.bicma.com vorgelegt als Anlage K 6) auch den Umbau und die Modernisierung vorhandener Maschinen an. Unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ der Webseite www. a.com befindet sich u.a. ein Link zu einem auf Englisch verfassten „Newsletter“ aus Oktober 2007 (Anlage K 8). Darin bietet die Beklagte zu 1) einen sog. „High Speed Baby-Diaper Applicator for Shaped Elastic Ears“ an, der als Maschinenmodul zu bereits bestehenden Windelfertigungsmaschinen hinzugefügt werden kann, um Windeln in der sog. „shaped version“ unter anderem auch in der „zero cutting waste (ZCW)“-Version herzustellen (das Maschinenmodul wird im Folgenden als „angegriffene Ausführungsform“ bezeichnet). Auf Seite 2 des Newsletters befinden sich ein „Schnittmuster“ der sog. ZCW-Version sowie eine exemplarische Hochrechnung für die benötigten Materialkosten. Hinsichtlich des weiteren Inhalts des Newsletters wird auf die Anlage K 8 Bezug genommen. Fotos, die einen Ausschnitt der angegriffenen Ausführungsform zeigen, sind als Anlage K 9 vorgelegt worden. Ein von der Beklagten zu 1) anlässlich der Fachmesse „Index 2011“ herausgegebener, gleichnamiger Newsletter (Anlage K 10) beschreibt den Windeltyp mit „Contoured Ears“ und vergleicht ihn mit dem herkömmlichen Windeltyp „Anatomic Diaper“. Auf Seite 5 des Newsletters Index 11 bietet die Beklage zu 1) den Umbau („upgrade“) bestehender Anlagen durch Hinzufügen einer „Independant Stand Alone Unit“ zur Herstellung von Windeln des Typs mit „Contoured Ears“ an. Hierzu führt der Newsletter aus „... The most modern ear contour is a cut shape which does not cause any trim waste and is therefore called zero-waste.“
Die Klägerin hat die Beklagten vor Klageerhebung nach vorangegangener Berechtigungsanfrage vom 12.12.2013 (vgl. Anlage KE 14) mit Schreiben vom 31.01.2014 (vgl. Anlage KE 15) zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Die Beklagten haben die Abgabe einer Unterlassungserklärung unter Berufung auf ein Vorbenutzungsrecht abgelehnt.
Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffene Ausführungsform sei zur Ausübung des klagepatentgemäßen Verfahrens geeignet. Sie ist der Ansicht, die Beklagten können sich nicht auf ein Vorbenutzungsrecht berufen, da sie vor dem Anmeldetag des Klagepatents weder im Erfindungsbesitz gewesen seien, noch Veranstaltung zur Aufnahme von Benutzungshandlungen getroffen haben.
Die Klägerin beantragt,
I. die Beklagten zu verurteilen,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Geschäftsführern der Beklagten zu 1., den Beklagten zu 2. und 3., zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
Vorrichtungen zum Herstellen sanitärer Artikel, die wie Hosen tragbar sind, wobei die Artikel einen Hauptkörper aufweisen, welcher eine allgemeine U-förmige Konfiguration mit Endteilen annehmen kann, die auf der Vorderseite und der Rückseite des Körpers des Benutzers angeordnet sind, mit zumindest einem Seitenelement, welches eine proximale Kante aufweist, die an dem Hauptkörper befestigt wird, und eine distale Kante, welche eine Verbindungsformation zum Schließen des Artikels um die Hüfte eines Benutzers trägt,
zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,
die geeignet sind für die Ausübung eines Verfahrens zum Herstellen solcher sanitärer Artikel benutzt zu werden, wobei das Verfahren folgende Arbeitsschritte umfasst:
- Bereitstellen zweier Netze aus Folienmaterial für die Seitenelemente in Gestalt zweier paralleler Streifen, welche jeweils eine Längsachse aufweisen,
- die Netze werden einer Segmentierung unterzogen, bei der die Streifen mit Schnitten geschnitten werden, die schief in Bezug auf die Längsachse des Streifens sind, um Ketten der Seitenelemente ausgehend von den Streifen zu erhalten,
- Anbringen der Verbindungsformationen in gestaffelten Positionen an entgegengesetzten Kanten jedes Netzes mit einer Abstandsteilung gleich der Durchschnittslänge der Elemente in Richtung der Längsachse,
- Ausschneiden der Streifen in einer symmetrischen Weise, um aus den zwei Netzen zwei Ketten von Elementen herzustellen,
wobei:
a) bei jedem Element mit einer proximalen Kante, welches der anderen Kette gegenübersteht, sich davor und gegenüber die proximale Kante eines Elements in der anderen Kette befindet,
und
b) bei jedem Element mit einer distalen Kante, welches der anderen Kette gegenübersteht und eine Verbindungsform trägt, sich davor und gegenüber die distale Kante, welche eine Verbindungsform eines Elements der anderen Kette trägt, befindet,
- jede der Ketten von jedem der Elemente mit einer distalen Kante, welches der anderen Kette gegenüber liegt, einem Arbeitsschritt der Drehung unterzogen wird, welcher aus einer Drehung um 180° in der allgemeinen Ebene des Elements und des Umkippens des Elements gewählt wird,
- Anbringen der Elemente an dem Hauptkörper der sanitären Artikel;
2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die vorstehend unter I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 11. Dezember 2009 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen und gegebenenfalls Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen und gegebenenfalls Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Auflagen und Stückzahlen pro Auflage pro Werbeträger, nach Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebieten,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger und der nicht gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
3. an die Klägerin EUR 12.293,80 nebst Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz jährlich darauf seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
II. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher der Klägerin durch die vorstehend unter I.1. bezeichneten und seit dem 11. Dezember 2009 begangenen Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagten behaupten, dass die angegriffene Ausführungsform nicht zur Ausführung eines Verfahrens entsprechend dem erfindungsgemäßen Verfahren gemäß Anspruch 1 des Klagepatents geeignet und bestimmt sei. Zum einen verwende die Beklagte zu 1) mithilfe der angegriffenen Ausführungsform ein Verfahren mit einem sog. 4er-Repitch, während das Klagepatent zwei Arbeitsschritte vorsehe. Insoweit werde bei dem von der Beklagten verwendeten Verfahren nur eine Walze benötigt, wobei anschließend ein kombinierter Dreh-Repitch erfolge, so dass für das Verfahren weniger Arbeitsschritte notwendig seien als bei dem klagepatentgemäßen Verfahren. Darüber hinaus erfolge das Ausschneiden der Streifen bei der Beklagten zu 1) nicht in symmetrischer, sondern in asymmetrischer Weise. Zudem würden die Elemente im von der Beklagten zu 1) angewendeten Verfahren lediglich gedreht, aber nicht auch gekippt, wie es das Klagepatent vorsehe. Schließlich werde kein „Folienmaterial“ verwendet, sondern vorgefertigte Laminate aus Nonwoven mit elastischem Material.
Darüber hinaus berufen sich die Beklagten auf ein privates Vorbenutzungsrecht i.S.v. § 12 PatG. Hierzu behaupten sie, die Beklagte zu 1) habe spätestens am 27.03.2006 die Voraussetzungen für ein Verfahren zur abfallfreien Produktion von Windeln erkannt. Infolge der von ihr durchgeführten Versuche habe sie zudem die gesicherte Erkenntnis gehabt, dass das von ihr entwickelte Verfahren möglich und umsetzbar sei. Nach Abschluss des Versuchsstadiums habe sich die Beklagte zu 1) auf eine Verfahrensart festgelegt, die sie am 13.07.2006 Vertretern der Firma A erläutert und die Produktion einer solchen Maschine bzw. entsprechender Ersatzteile am Sitz der Beklagten zu 1) in Mayen in Aussicht gestellt habe. Nach weiterer Korrespondenz habe der Beklagte zu 2) der Fa. A am 05.09.2006 sodann jeweils ein Layout für eine Umrüstung der bestehenden Maschine auf „abfallarm“ oder „abfallfrei“ präsentiert. Das präsentierte Konzept „abfallfrei“ habe dann – nach Durchführung interner Kalkulationen – in dem konkreten Angebot vom 12.01.2007 an die Firma A gemündet.
In Bezug auf die geltend gemachten Abmahnkosten bestreiten die Beklagten, dass diese infolge eines Verhaltens der Beklagten entstanden seien, weil die Klägerin sowohl in der Berechtigungsanfrage, als auch in dem Abmahnschreiben vom 31.01.2014 keinen Bezug auf den nunmehr beanstandeten Newsletter der Beklagten zu 1) (Anlage K 8) genommen habe. Im Übrigen bestreiten die Beklagten die Angemessenheit der geltend gemachten Abmahnkosten und machen geltend, der angesetzte Streitwert sei überhöht.
Schließlich erheben die Beklagten die Einrede der Verjährung. Die Klägerin habe bereits im Jahre 2006 durch die Mitteilung einer ihrer Mitarbeiter, dass die Firma A mit einem Konkurrenten über ein Verfahren, welches eine asymmetrische, abfallarme Schnitttechnik für Windeln beinhaltete, verhandele, greifbare Anhaltspunkte für Entwicklungen, die das Klagepatent betreffen konnten, erhalten. Da die Klägerin und die Beklagten zu 1) bereits im Jahre 2005 um einen Auftrag für die Firma A konkurriert hätten, der die Repitch-Technik beinhaltet habe, habe der Klägerin bekannt sein müssen, dass es sich bei dem erwähnten Mitbewerber bei der Firma A im Jahre 2006 um die Beklagte zu 1) handelte. Vor dem Hintergrund des extrem kleinen Marktes, auf dem sich – inklusive Klägerin und Beklagte zu 1) – nur fünf relevante Konkurrenten bewegten, habe der Klägerin eine Marktbeobachtungspflicht oblegen, der sie nicht genügt habe, wenn sie behauptet, erst Ende 2013 den Newsletter (Anlage K 8) entdeckt und von dem nunmehr angegriffenen Verfahren der Beklagten zu 1) zu erfahren zu haben. Die Klägerin habe zudem auf der Messe INDEX 2008 in unmittelbarer Nähe zur Beklagten zu 1) einen Messestand betrieben, bei der in Endlosschleife eine Powerpoint-Präsentation mit der angegriffenen Ausführungsform zu sehen gewesen sei, die der Klägerin bei aufmerksamer Messeteilnahme nicht habe verborgen bleiben können, insbesondere auch deshalb, weil auch einer ihrer Mitarbeiter den Stand der Beklagten zu 1) besucht habe. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass – was unstreitig ist – die Klägerin die Beklagte zu 1) im Vorfeld der Messe „INDEX 2008“ in Bezug auf einen auf der Webseite der Beklagten zu 1) befindlichen Slogan „NON STOP INNOVATION“ mit Schreiben vom 02.04.2008 (Anlage KE 18) angeschrieben und aufgefordert hat, die Verwendung des Slogans zu unterlassen. Hieraus ergebe sich, dass die Klägerin die Aktivitäten der Beklagten zu 1) und deren Internetauftritt bereits damals intensiv als Wettbewerberin beobachtet habe. Die Klägerin habe es daher zumindest fahrlässig unterlassen, auch von dem nunmehr beanstandeten und ebenfalls damals auf der Webseite der Beklagten zu 1) verlinkten Newsletter aus Oktober 2007 (Anlage K 8) Kenntnis zu nehmen. Jedenfalls habe die Klägerin ihre Rechte verwirkt, weil die Beklagte zu 1) nach dem Abmahnschreiben vom 02.04.2008 bezüglich des Slogans „NON STOP INNOVATION“ habe annehmen dürfen, dass die Klägerin die Homepage der Beklagten zu 1) im Übrigen nicht beanstande. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Mitarbeiter der Klägerin am 15.04.2008 den Messestand der Beklagten zu 1) auf der INDEX 2008 aufgesucht und einer Mitarbeiterin der Beklagten zu 1) mitgeteilt habe, man sehe die Beklagte zu 1) als „seriösen, fairen Wettbewerber“ an.
Das Gericht hat auf Grundlage des Beweisbeschlusses vom 02.03.2016 Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen B , C und D . Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird Bezug genommen auf das Protokoll der Sitzung vom 30.08.2016 (Bl. 217ff. d.A.). Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird darüber hinaus auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie auf die zu den Akten gereichten Unterlagen ergänzend Bezug genommen

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg.
I.
Die Klage ist unbegründet.
1.
Das Klagepatent betrifft die Herstellung von hosenartig tragbaren Hygieneartikeln, insbesondere Baby-Windeln, verschlossenen Windeln bzw. Höschenwindeln sowie Binden für Inkontinenz.
Zum Stand der Technik führt die Klagepatentschrift einleitend in Absatz [002ff.] aus, dass die Strukturen von Windeln allgemein im Hinblick auf den Tragekomfort kontinuierlich weiterentwickelt wurden. Hierzu gehören einerseits die Verkleinerung des absorbierenden Windelkerns und andererseits eine Modifikation der Struktur (des sog. „Chassis“) von einer Sanduhrform zu einer T-Form. Bei einer T-förmigen Windel bildet der absorbierende Windelkern einen zentralen Abschnitt, an dessen Ende zwei elastische Seitenelemente angebracht werden. Dabei sind die Seitenelemente am hinteren Ende, also dem dem Rücken des Benutzers zugewandten Ende der Windel, angebracht. Im Benutzungszustand bildet der zentrale Abschnitt der Windel eine U-Form um den Dammbereich des Benutzers, und die Seitenelemente können um die Hüfte des Benutzers mit dem vorderen Ende der Windel verbunden werden. Bei einer Höschenwindel wird diese Verbindung bereits in der Herstellung vorgenommen, so dass die Windel hosenartig ausgezogen werden kann.
In Absatz [0008] führt die Klagepatentschrift erläuternd aus, dass es sich bei den Seitenelementen um elastische Schließsysteme handele, welche insbesondere komplex und durchdacht sind. Um die Anforderungen ihrer Verwendung zu erfüllen, müssen die Seitenelemente das Schließen der Windel um die Beine und um den Bereich der Hüfte des Benutzers ermöglichen, gleichzeitig einen maximalen Tragekomfort sicherstellen und die Transpiration des Benutzers ermöglichen. Darüber hinaus muss verhindert werden, dass die Haut des Benutzers infolge der lokalen Akkumulation von Feuchtigkeit aufweicht und die Windel scheuert.
Das für die Seitenflügel verwendete Material, das die erforderliche Elastizität und Atmungsfähigkeit gewährleisten muss, wird von der Klagepatentschrift als hoch entwickelt, teuer und grundsätzlich bekannt bezeichnet. In Bezug auf die Form der Seitenelemente beschreibt das Klagepatent, dass vorbekannt und am Markt bevorzugt Seitenelemente mit anatomischer Form sind, die mit einem unabhängigen Schließelement versehen werden, welches geöffnet werden kann, z.B. ein Streifen oder ein Haftetikett. Dabei ist eine den Hüften zugewandte obere Kante des Seitenelements senkrecht zur Längsachse des zentralen Abschnitts angeordnet und die dem Bein zugewandte innere Kante des Seitenelements bildet einen stumpfen Winkel zur Längsachse des zentralen Abschnitts, so dass das Seitenlement eine asymmetrisch-trapezförmige Form aufweist.
Ein Nachteil bei der bekannten Herstellung anatomischer Seitenelementen konnte darin gesehen werden, dass das Ausschneiden der Seitenelemente zur Materialverschwendung (Verschnitt oder engl. „waste“) führte und eine Kostenerhöhung zur Folge hatte (vgl. Absatz [0013]). In diesem Zusammenhang nimmt die Klagepatentschrift in Absatz [0015] auf den in der Druckschrift FR-A-2 644 694 beschriebenen Stand der Technik Bezug. Darin wird ein kontinuierlich sinusförmiger Schneidepfad zum Schneiden von „Flügeln“ für Slipeinlagen ohne Materialverschwendung beschrieben, wobei die zwei Halbstreifen, die auf diese Weise erhalten werden, dann herumgedreht und Rücken an Rücken verbunden zu werden, um ein netzähnliches Material mit der gewünschten Kontur zu erhalten. An dieser Erfindung kritisiert es das Klagepatent jedoch als nachteilig, dass Verbindungselemente erst nach dem Schnittvorgang angebracht an dem Material befestigt werden können.
Ausgehend von dem geschilderten Stand der Technik formuliert es das Klagepatent als technische Aufgabe (Absatz [0019ff.]), ein Verfahren zur Herstellung von Seitenelementen bereitzustellen, bei dem eine Verschwendung von Rohmaterial vermieden wird und die Möglichkeit besteht, die Seitenelemente bereits vor dem Ausschneiden des einzelnen Seitelements mit Verbindungselementen, z.B. Klebeetiketten oder Klettverschlüssen, auszustatten.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:
1. Verfahren zum Herstellen sanitärer Artikel, die wie Hosen tragbar sind,
wobei
2. die Artikel einen Hauptkörper (2) aufweisen,
2.1. welcher eine allgemeine U-förmige Konfiguration mit Endteilen annehmen kann,
2.2. die auf der Vorderseite und der Rückseite des Körpers des Benutzers angeordnet sind,
3. mit zumindest einem Seitenelement (3),
3.1. welches eine proximale Kante (5) aufweist, die an dem Hauptkörper (2) befestigt wird,
3.2. eine distale Kante (6),
3.2.1. welche eine Verbindungsformation (7) zum Schließen des Artikels um die Hüfte eines Benutzers trägt,
4. wobei das Verfahren folgende Arbeitsschritte umfasst:
4.1. Bereitstellen zweier Netze (30) aus Folienmaterial für die Seitenelemente (3) in Gestalt zweier Streifen, welche jeweils eine Längsachse (X30) aufweisen;
4.2. die Netze (30) einer Segmentierung (100) zu unterziehen, bei der die Streifen (30) mit Schnitten (a, b) geschnitten werden, die schief in Bezug auf die Längsachse (X30) des Streifens sind, um Ketten der Seitenelemente (3) ausgehend von den Streifen (30) zu erhalten;
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte
4.3. Anbringen der Verbindungsformationen (7) in gestaffelten Positionen an entgegengesetzten Kanten jedes Netzes (30) mit einer Abstandsteilung gleich der Durchschnittslänge der Elemente (3) in Richtung der Längsachse (X30);
4.4. Ausschneiden (100) der Streifen in einer symmetrischen Weise, um aus den zwei Netzen (30) zwei Ketten von Elementen (3) herzustellen,
4.4.1. bei jedem Element (3) mit einer proximalen Kante (5), welches der anderen Kette gegenübersteht, sich davor und gegenüber die proximale Kante (5) eines Elements in der anderen Kette befindet;
4.4.2. bei jedem Element (3) mit einer distalen Kante (6), welches der anderen Kette gegenübersteht und eine Verbindungsform (7) trägt, sich davor und gegenüber die distale Kante (6), welche eine Verbindungsform (7) eines Elements der anderen Kette trägt, befindet;
5. jede der Ketten von jedem der Elemente (3) mit einer distalen Kante (6), welches der anderen Kette gegenüber liegt, einem Arbeitsschritt der Drehung zu unterziehen, welcher aus einer Drehung um 180° (300) in der allgemeinen Ebene des Elements (3) und des Umkippens des Elements (3) gewählt wird,
6. Anbringen der Elemente (3) an dem Hauptkörper der sanitären Artikel.
2.
Die von der Beklagten zu 1) angebotene angegriffene Ausführungsform stellt ein Mittel dar, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht und das objektiv geeignet ist, für die unmittelbare Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
Dass die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform anbietet, steht zwischen den Parteien außer Streit. Dass die angegriffene Ausführungsform ein Mittel darstellt, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht, wird von den Beklagten ebenfalls nicht in Abrede gestellt. Die angegriffene Ausführungsform ist zudem auch objektiv geeignet, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Mit dem Einsatz der angegriffenen Ausführungsform zur Anwendung des von der Beklagten zu 1) beworbenen Verfahrens ist eine unmittelbare, wortsinngemäße Patentverletzung möglich.
Die Parteien streiten – zu Recht – ausschließlich über die Frage, ob das von der Beklagten zu 1) angebotene Verfahren die Merkmale 4.1, 4.4 und 5 verwirklicht. Auch diese streitigen Merkmale sind indes verwirklicht.
a)
Die angegriffene Ausführungsform macht Gebrauch vom Merkmal 4.1, gemäß dem bei dem Verfahren für die Seitenelemente zwei Netze aus Folienmaterial in Gestalt zweier Streifen benutzt/bereitgestellt werden, welche jeweils eine Längsachse aufweisen.
1)
In der für die Auslegung maßgeblichen englischen Verfahrenssprache, lautet das Merkmal 4.1:
„providing two webs (30) of film material for said side panels (3) in the form of two parallel strips each having a longitudinal axis (X30)“
Übersetzt:
“Bereitstellen zweier Netze (30) aus Folienmaterial für die Seitenelemente (3) in Gestalt zweier paralleler Streifen, welche jeweils eine Längsachse (X30) aufweisen“
Das Merkmal erfordert, dass es sich bei dem für die Herstellung der Seitelemente verwendeten Material um ein Material handeln muss, das bislang nach dem vorbekannten Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt üblicherweise für die Fertigung der Seitenelemente verwendet wurde und das vorzugsweise zumindest teilweise elastische Fähigkeiten aufweist und zudem noch atmungsaktiv ist, entsprechend dem Material, das im Prioritätszeitpunkt üblicherweise für die Fertigung der Seitenelemente für Windeln verwendet wurde.
Dieses Verständnis ergibt sich aus dem Wortlaut der Patentschrift. Nach Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents zunächst durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Die Auslegung der Patentansprüche dient nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Erläuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung. Abzustellen ist dabei auf die Sicht des Fachmanns, von dessen Verständnis bereits die Bestimmung des Inhalts der Patentansprüche einschließlich der dort verwendeten Begriffe abhängt und das auch bei der Feststellung des über den Wortlaut hinausgehenden Umfangs des von den Patentansprüchen ausgehenden Schutzes maßgebend ist. Bei der Prüfung der Frage, ob die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung benutzt wird, ist daher zunächst unter Zugrundelegung dieses Verständnisses der Inhalt der Patentansprüche festzustellen, d.h. der dem Anspruchswortlaut vom Fachmann beigelegte Sinn zu ermitteln (vgl. BGH GRUR 2002, 515ff. - Schneidmesser I m.w.N.).
Anspruch 1 selbst definiert das zu verwendende „film material“ nicht weiter. In den abhängigen Unteransprüchen 16 und 17 sieht das Klagepatent jedoch vor, dass das „film material“ zumindest teilweise aus elastischem Material besteht und atmungsaktive Eigenschaften aufweist. Dieses Verständnis wird zudem belegt durch die Beschreibung des Klagepatents, die gemäß Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ bei der Auslegung des für den Schutzbereich maßgeblichen Anspruchswortlauts heranzuziehen ist. Im Rahmen der allgemeinen Erfindungsbeschreibung führt das Klagepatent nämlich in Absatz [0052] aus, dass es sich bei dem Material um ein elastisches Material des bekannten Typs handeln soll, das vorzugsweise auch atmungsaktive Eigenschaften hat. In Absatz [0012] und [0014] findet sich der Hinweis, dass das erfindungsgemäße Verfahren üblicherweise im Stand der Technik verwendete Rohmaterial sehr teuer sei und das Klagepatent deshalb gemäß Absatz [0019] sich die Aufgabe gestellt hat, ein Verfahren zu entwickeln, welches das Entstehen von Abfall dieses teuren Materials bei der Herstellung der Seitenelemente vermeidet. Aus der Beschreibung im Klagepatent wird deutlich, dass das Klagepatent kein neues Material für die Verwendung zur Herstellung der Seitenelemente vorschlagen will, sondern – im Gegenteil – das bis dahin bekannte und verwendete Material für die Seitenelemente verwendet werden soll. Die Klagepatentschrift beschäftigt sich infolge dessen auch nicht weiter mit der Beschreibung dieses vorbekannten und üblicherweise im Stand der Technik verwendeten Materials, sondern beschränkt sich auf die Darstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens, das sich ausschließlich mit der Form und der Technik des abfallfreien Zuschnitts der Seitenelemente befasst.
Für den Fachmann ergibt sich durch diese Angaben in den Unteransprüchen und aus der Beschreibung, dass für das erfindungsgemäße Verfahren das bislang im Stand der Technik verwendete Material benutzt werden soll. Dabei soll das „film material“ auch nicht auf einen Folienstoff beschränkt sein. Hiergegen spricht bereits, dass ein Folienmaterial üblicherweise keine Atmungsaktivität aufweist. Insoweit ist die deutsche Übersetzung irreführend und zu eng. Entsprechend dem englischen Begriff „film material“ und der Beschreibung im Klagepatent sieht die Erfindung vielmehr die Verwendung eines dünnen Materials entsprechend der dem Fachmann vorbekannten Art vor.
2)
Diesem Verständnis folgend, verwirklicht die angegriffene Ausführungsform Merkmal 4.1 wortsinngemäß. Soweit die Beklagten geltend gemacht haben, sie benutzten bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen sog. „Nonwoven“ aus elastischem Material, dürfte dieses Material unter den Begriff des „film material“ fallen. Denn die Beklagten haben nicht vorgetragen, dass das Material Nonwoven (zu übersetzen mit „Vliesstoff“) im Anmeldepunkt nicht bereits für die Herstellung von Seitenelementen verwendet worden ist. Soweit die Beklagten geltend machen, ein „Nonwoven“-Material sei kein „Folienmaterial“, verstehen sie das Merkmal zu eng. Denn gemäß dem dargestellten Verständnis sieht das Klagepatent als zu verwendendes Material kein „Folienmaterial“ im engeren Sinne, sondern ein „film material“ vor, das dem üblicherweise im Stand der Technik verwendeten Material entsprechen soll.
b)
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht auch das Merkmal 4.4, welches vorsieht, dass das Ausschneiden der Streifen in einer symmetrischen Weise erfolgt, um aus den zwei Netzen zwei Ketten von Elementen herzustellen.
Das Merkmal ist – entsprechend der zuvor unter Ziff. I.2.a)1) dargelegten Grundsätzen – dahingehend auszuzulegen, dass aus den zwei Netzen zwei Ketten von Seitenelementen ausgeschnitten werden sollen, die (spiegelverkehrt) symmetrisch zueinander sind, d.h. jeweils die gleiche Form aufweisen, lediglich gespiegelt an der Längsachse x1 (dargestellt in Figur 2). Das Merkmal setzt dagegen nicht voraus, dass die Form der ausgeschnittenen Seitenelemente selbst symmetrisch ist.
In der für die Auslegung maßgeblichen englischen Verfahrenssprache lautet das Merkmal:
„cutting out (100) said strips in a symmetrical way to produce from said two webs (30) two chains of panels (3)“
“Ausschneiden (100) der Streifen in einer symmetrischen Weise, um aus den zwei Netzen (30) zwei Ketten von Elementen (3) herzustellen“
Dieses Verständnis der Symmetrie ergibt sich für den Durchschnittsfachmann auch aus der Beschreibung der Patentschrift, insbesondere aus Absatz [0035], der in der englischen Verfahrenssprache lautet:
„The side panels (3) are hence identical to one another and designed to be exposed on the two opposite sides of the main body (2) of the article (1) in conditions of specular symmetry with respect to the principal longitudinal axis x1 of the article 1.“
“Die Seitenelemente (3) sind somit identisch zueinander und so gestaltet, dass sie auf den zwei gegenüberliegenden Seiten des Hauptkörpers (2) des Artikels (1) in Zuständen spiegelnder Symmetrie in Bezug auf die Hauptlängsachse x1 des Artikels 1 freiliegen.“
Es folgt auch aus den in der Patentschrift enthaltenen Zeichnungen, insbesondere aus Figur 2, bei der ersichtlich ist, dass sich die Seitenelemente auf den beiden “Ketten” spiegelbildlich symmetrisch gegenüberliegen.
Für das von den Beklagten vertretene Verständnis, dass die Form der Seitenelemente selbst symmetrisch sein müsse, ergeben sich weder aus dem Wortlaut der Klagepatentschrift, noch aus dem technischen Sinn und Zweck irgendwelche Anhaltspunkte. Im Gegenteil sieht die Beschreibung in Absatz [0032] gerade vor, dass die Seitenelemente selbst die Form eines ungleichen Trapezes („scalene trapezium“) haben können und somit gerade nicht symmetrisch (z.B. gleichschenklig) sein müssen. Diese Form sieht das Klagepatent auch in Unteranspruch 8 ausdrücklich als patentgemäß an. Auch aus Absatz [0042] ergibt sich, dass die Form der Seitenelemente nicht symmetrisch sein muss und noch nicht einmal auf die Form eines ungleichen Trapezes beschränkt ist. Denn in Absatz [0042] sieht die Klagepatentschrift vor, dass die Form der Seitenelemente (beliebig) komplexer gestaltet werden kann, wie z.B. aus Figur 3 ersichtlich, die Seitelemente nicht in der Form von ungleichmäßigen Trapezen zeigt, sondern Seitenelemente mit einer abgerundeten Seite.
Diesem Verständnis folgend verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen auch Merkmal 4.4. Die Beklagten haben nicht bestritten, dass die von ihnen beworbenen Maschinen die Seitenelemente aus zwei Bahnen Material ausschneiden, wobei sich die Seitenelemente auf den beiden Ketten symmetrisch gegenüberliegen.
c)
Die angegriffen Ausführungsform verwirklicht schließlich auch das Merkmal 5, gemäß dem jede der Ketten von jedem der Elemente mit einer distalen Kante, welche(s) der anderen Kette gegenüber liegt, einem Arbeitsschritt der Drehung unterzogen wird, welcher aus einer Drehung um 180° in der allgemeinen Ebene des Elements und des Umkippens des Elements gewählt wird.
Merkmal 5 schreibt vor, dass das patentgemäße Verfahren einen Schritt umfasst, bei denen die Kette mit den Elementen mit einer distalen Kante einer 180°-Drehung in der allgemeinen Ebene unterzogen wird oder aber die Elemente (oder die Kette mit den Elementen) umgekippt („overturned“) wird. Dagegen erfordert das Merkmal 5 nicht, dass die Kette mit den Elementen in der Ebene um 180° gedreht und kumulativ auch noch umgekippt, d.h. auf die andere Seite gedreht wird. In der für die Auslegung maßgeblichen englischen Verfahrenssprache lautet das Merkmal:
„subjecting in each of said panel (3) with a distal edge (6) facing the other chain to an operation of rotation chosen between a rotation between 180° (300) and overturning of the panel (3)“
“jede der Ketten von jedem der Elemente (3) mit einer distalen Kante (6), welches der anderen Kette gegenüberliegt, einem Arbeitsschritt der Drehung zu unterziehen, welcher aus einer Drehung um 180° (300) in der allgemeinen Ebene des Elements und des Umkippens des Elements (3) gewählt wird“
Dieses Verständnis ergibt sich aus dem Wortlaut des Patentanspruchs, besonders deutlich aus dem Wortlaut des für die Auslegung maßgeblichen englischen Fassung des Patentanspruchs. Dort ist die Rede davon, dass eine „operation of rotation“ stattfindet, wobei ausgewählt werden kann, ob diese in einer 180°-Grad Drehung in der Ebene oder in einem Umkippen auf die andere Seite der Kette mit Elementen besteht. Der Wortlaut lässt insoweit keinen Zweifel zu, dass der Anspruch nicht voraussetzt, dass eine Drehung in der Ebene um 180° und kumulativ auch ein Umdrehen/Umkippen erforderlich sind für die Durchführung des patentgemäßen Verfahrens.
Dieses Verständnis wird auch durch die Beschreibung, insbesondere in Absatz [0060] gestützt. Dort wird beschrieben, dass das gleiche Ergebnis, das durch Drehen der Elemente über 180° in der Ebene auch durch Umdrehen oder Kippen der Elemente erreicht werden kann. Schließlich ergibt sich auch aus dem technischen Sinn und Zweck, dass das Merkmal nicht erfordert, dass kumulativ Drehen in der Ebene und Umkippen der Elemente erfolgt. Denn würde man die Elemente zunächst um 180° in der Ebene drehen und dann wiederum kippen / umdrehen, hätte man wieder die Ausgangsposition erreicht (wenn auch die andere Seite), was dem Zweck des Verfahrensschritts widersprechen würde.
Folgt man dem oben dargestellten Verständnis von Merkmal 5, verletzt das von den Beklagten zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen angebotene Verfahren auch Merkmal 5, weil bei dem Verfahren der Beklagten unstreitig eine Drehung der Seitenelemente um 180° in der Ebene erfolgt.
d)
Soweit die Beklagten meinen, das von ihnen angebotene Verfahren verletzte das Klagepatent auch deshalb nicht, weil sie bei ihrem Verfahren einen sog. „4er-Repitch“ verwende, während hierfür beim Klagepatent zwei Arbeitsschritte vorgesehen seien, steht dies einer wortsinngemäßen Verletzung des Klagepatentanspruchs nicht entgegen. Die Beklagten, die keine weiteren Ausführungen im Hinblick auf diesen Vortrag machen, beziehen sich wohl darauf, dass das klagepatentgemäße Verfahren zwei „repitching units“ vorsieht, neben einer „cutting unit“ und einer „rotation unit“, während das von den Beklagten angewendete Verfahren mehrere Arbeitsschritte in einer „unit“ zusammenfasst. Hierauf kommt es jedoch nicht ankommen, weil es für die wortsinngemäße Verletzung ausreicht, wenn das von den Beklagten angebotene Verfahren die im Klagepatent vorgesehenen Arbeits-/Verfahrensschritte verwirklicht, wobei unerheblich ist, in wie vielen Stationen diese Arbeitsschritte vorgenommen werden, weil das Klagepatent hierzu keine Vorgaben macht.
e)
Unerheblich ist der Einwand der Beklagten, auf Grund der von ihnen vorgelegten Schriften EP X (Anlage KE 29) und US X (Anlage KE 30) scheide eine Verletzung aus. Beide Schriften sind – worauf die Klägerin zu Recht hinweist – prioritätsjünger mit der Folge, dass sie zu einer Auslegung der streitgegenständlichen Merkmale nicht herangezogen werden können.
3.
Die Beklagten können sich jedoch mit Erfolg auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen, denn die Voraussetzung für das Bestehen eines Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG sind erfüllt.
Gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 PatG tritt die Wirkung eines Patents gegen denjenigen nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 PatG befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Ein Vorbenutzungsrecht setzt daher zum Einen voraus, dass die die Vorbenutzung einwendenden Beklagten am Prioritätstag im redlich erworbenen Erfindungsbesitz gewesen sein müssen. Darüber hinaus setzt es voraus, dass der Erfindungsbesitz im Prioritätszeitpunkt betätigt worden ist. Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Vorbenutzungsrechts obliegt den Beklagten, da ein solches Recht ihrer Rechtsverteidigung dient. Sie haben insoweit substantiiert zu den tatbestandlichen Voraussetzungen vorzutragen und durch geeignete Unterlagen und/oder Zeugen den Nachweis dafür zu erbringen, dass sie im Prioritätstag den Erfindungsgedanken erkannt und bekräftigt hatten (vgl. Kühnen, a.a.O., Kapitel E, Rn. 379).
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass sich die Beklagte zu 1) jedenfalls im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents am 02.01.2007 im redlichen Erfindungsbesitz befunden hat.
aa)
Für das Vorhandensein eines – ein privates Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG begründenden – Erfindungsbesitz am Anmelde-/Prioritätstag ist es grundsätzlich erforderlich, dass die sich auf das Vorbenutzungsrecht berufende Beklagte den Erfindungsgedanken soweit erkannt haben muss, dass sie den patentgemäßen Erfolg planmäßig im Sinne einer wiederholbaren technischen Lehre herbeiführen konnte (vgl. Kühnen, a.a.O., Kapitel E, Rn. 369). Erfindungsbesitz ist daher gegeben, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (vgl. BGH GRUR 2012, 895, 896 – Desmopressin; GRUR 2010, 47, 48f. – Füllstoff; Scharen in Benkard, Kommentar zum Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 12, Rn. 5). An einer solchen Erkenntnis fehlt es, wenn das technische Handeln über das Stadium von Versuchen noch nicht hinausgegangen ist oder ein Gegenstand benutzt worden ist, der lediglich in einzelnen Exemplaren „zufällig“ die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufgewiesen hat. Denn in beiden Fällen ist das Handeln nicht von einer Erkenntnis getragen, die es jederzeit möglich macht, die technische Lehre wiederholbar auszuführen, so dass es auch nicht gerechtfertigt ist, daran eine Besitzstand vermittelnde Rechtsposition anzuknüpfen (vgl. BGH GRUR 2012, 895, 896 – Desmopressin).
Darüber hinaus muss der Erfindungsbesitz redlich erworben worden sein, d.h. in einer solchen Art und Weise, dass sich der Benutzer sich auf Grund der Umstände für befugt halten durfte, von der von ihm erkannten Lehre Gebrauch zu machen (vgl. BGH GRUR 2010, 47, 48f. – Füllstoff). Davon ist insbesondere auszugehen, wenn der Vorbenutzungsbegünstigte selbst (d.h. in eigener Person und/oder durch fest bei ihm angestellte Mitarbeiter) den Erfindungsgedanken entwickelt hat (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.03.2012, Az. I-2 U 5/11 – Einstieghilfe für Kanalöffnungen – zitiert nach juris; Kühnen, a.a.O., Kapitel E, Rn. 374). In Fällen, in denen nicht der Begünstigte selbst, sondern ein Dritter den erfindungswesentlichen Gedanken erkannt hat, genügt es für die Redlichkeit des Begünstigten, wenn dieser das Wissen um die Erfindung von diesem Dritten erlangt hat und er nach den gesamten dem Wissenstransfer zugrundeliegenden Umständen annehmen durfte, die Erfindung fortan selbstständig ausführen zu dürfen (vgl. Kühnen, a.a.O., Kapitel E, Rn. 374). Daran fehlt es, wenn dem Begünstigten das geheime Erfindungswissen erkennbar hinter dem Rücken des Erfinders zugespielt wird. Soweit die Benutzende als bloße Vertriebsorganisation des Erfinders eingeschaltet wird, darf sie nach den Grundsätzen von Treu und Glauben gleichfalls nicht ohne weiteres davon ausgehen, die Erfindung selbstständig nutzen zu dürfen (vgl. OLG Düsseldorf, a.a.O.).
bb)
Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.
Unter Berücksichtigung der zuvor dargelegten Grundsätze ist es vorliegend unerheblich, ob es die Beklagte zu 1) bzw. deren Geschäftsführer und/oder Mitarbeiter der Firma A waren, die das grundlegende Konzept des abfallfreien Zuschnitts der Ohren aus dem entsprechenden Material als erstes erkannt haben. Denn dieses Konzept ist jedenfalls auf der am 13.07.2006 zwischen den Vertretern der Beklagten zu 1) und der Firma A stattfindenden Besprechung umfassend erörtert worden, wobei zu diesem Zeitpunkt die einzelnen Verfahrensschritte noch nicht bzw. rudimentär feststanden. Dies haben sowohl der für die Beklagte zu 1) an diesem Gespräch teilnehmende Zeuge B wie auch die für die Firma A anwesenden Zeugen C und D übereinstimmend in ihrer in sich jeweils schlüssigen und widerspruchsfreien Aussage bestätigt. Die Zeugen haben insbesondere bestätigt, dass die als Anlage K 5 zur Akte gereichten Skizzen bzw. Zeichnungen im Rahmen der Besprechung gefertigt und – neben weiteren Konzepten (u.a. „abfallarm“) – besprochen worden sind. Sowohl auf der linken Seite der ersten Seite der Anlage wie auch auf der – von dem Zeugen C stammenden – Zusammenfassung auf der letzten Seite der Anlage (dort unter Ziff. A) sind das Konzept eines asymmetrischen Schnittes der mit Tapes versehenen Bänder nebst Drehung jedes zweiten Ohres zu erkennen.
Im Nachgang zur Besprechung im Juli 2006 hat ein Mitarbeiter der Beklagten zu 1), Herr Barth, am 24.08.2006 auf Grundlage einer von der Firma A – insoweit unstreitig – zur Verfügung gestellten Schnittzeichnung der umzurüstenden Höschenwindelmaschine mehrere Konzepte gefertigt, insbesondere auch das Layout für die Umrüstung der Maschine auf das Konzept „abfallfrei“ mit den für die einzelnen Verfahrensschritte erforderlichen (Maschinen-)Teilen (Anlage KE 24). Auf der Layoutzeichnung ist im unteren bzw. mittleren Bereich die Maschine der Firma A in seitlicher Draufsicht zu erkennen. Oberhalb der Maschine sind die bei einer Umrüstung in die Maschine zu implementierenden Teile zu erkennen, wobei der mit „Frontear“ überschriebene linke Teil des Moduls zur Produktion der vorderen Ohren und der rechte Teil des Moduls zur Produktion der hinteren asymmetrischen Ohren mit Tapes dient. Zu erkennen ist, dass in den rechten Teil des Moduls 2 Bahnen des Materials, aus dem die Ohren ausgeschnitten werden, eingeführt und dann von einer Schneideeinrichtung geschnitten werden, bevor sie über zwei Repitches und eine zwischengeschaltete Drehtrommel auf die Windel appliziert werden. Die Zeugen haben übereinstimmend bestätigt, dass die Verfahrensschritte des Schneidens des Bandes in zwei Bahnen („Slitten“) und des Aufbringens der Tapes auf diese Bahnen nicht explizit dargestellt sind, da allen Beteiligten klar war, dass diese Arbeitsschritte zuvor im Rahmen eines Offline-Prozesses, d.h. eines Prozesses außerhalb der Maschine, vorgenommen werden. Weiter ist in der oberen Zeichnung (dort rechts unten) noch ein Modul eingezeichnet, das den ‚alten‘ Tape-Applikator darstellt. Die Darstellung dieses Moduls dient – wie auch die Zeugen übereinstimmend ausgesagt haben – einzig dem Zweck, dem Betrachter eine Orientierung zu ermöglichen und darzustellen, an welcher Stelle der Maschine die neuen Teile eingefügt werden könnten. Entgegen der Behauptung der Klägerin kam diesem ‚alten‘ Modul auch keine Funktion im Rahmen des neuen Prozesses zu. Vielmehr sollte das Modul – wie die Zeugen B , C und D übereinstimmend und trotz Angehörigkeit zu unterschiedlichen Lagern bemerkenswert konsistent bekundet haben – nur deswegen in der Maschine erhalten bleiben, um ggf. den alten Herstellungsprozess, bei dem Tapes direkt auf die Windel geklebt wurden, noch durchführen zu können. Das Layout ist der Firma A – neben einem weiteren Layout – im Oktober 2006 präsentiert worden.
Infolgedessen steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass die Beklagten spätestens zum Zeitpunkt, in dem die Layoutzeichnung erstellt worden ist, die erfindungswesentlichen Verfahrensschritte erkannt hatten und sich folglich im Erfindungsbesitz befanden. Dieser Erfindungsbesitz ist auch redlich erlangt, da die Firma A die Beklagten mit der Entwicklung eines entsprechenden Verfahrens, das Grundlage der Besprechung vom 13.07.2006 war, beauftragt hatten. Die Beklagten durften daher annehmen, das von ihnen zu entwickelnde Verfahren auch selbstständig nutzen zu dürfen. Denn anders als in Fällen, in denen eine Firma als reine Vertriebsorganisation eingesetzt wird, bedurfte es des technischen Know-Hows der Beklagten, das grundlegende Konzept eines abfallfreien Schnitts in ein ausführbares Verfahren zu implementieren.
Die Beklagten hatten den Erfindungsbesitz im Anmeldezeitpunkt auch bereits betätigt.
Ausreichend ist für eine Betätigung des Erfindungsbesitzes ist es, wenn die Beklagten im Inland Benutzungshandlungen nach §§ 9 und 10 PatG vorgenommen oder zumindest Veranstaltungen zur alsbaldigen Benutzung getroffen haben (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.01.2007, I-2 U 65/05, Rz. 87 – zitiert nach juris). Solche Veranstaltungen setzen voraus, dass die Beklagten den festen und endgültigen Entschluss gefasst hatten, die Erfindung gewerblich zu benutzen und dass sie solche Vorkehrungen – technischer oder kaufmännischer Art – initiiert hatten, die die alsbaldige Umsetzung dieses Entschlusses in die Tat vorbereiten (Kühnen, a.a.O., Kapitel E., Rn. 376). Die Benutzung der Erfindung im Sinne der §§ 9, 10 PatG muss somit aufgrund der getroffenen Veranstaltungen und im Anschluss an den Anmelde-/Prioritätstag greifbar zu erwarten gewesen sein. Maßgeblich für die Beurteilung ist nicht die rein subjektive Willenslage, sondern ob die gesamten Umstände für einen unbefangenen Betrachter erkennen lassen, dass die Benutzungsaufnahme bevorsteht. Dabei ist der tatsächliche Geschehensablauf nach dem Anmelde-/Prioritätszeitpunkt insoweit nicht entscheidend, er kann jedoch indizielle Hinweise liefern. In der Anfertigung einer Zusammenstellungszeichnung kann für sich allein noch keine Veranstaltung zur Benutzungsaufnahme gesehen werden. Denn die Zeichnung kann lediglich dem Zweck gedient haben, die betreffende Technik in einer solchen Weise zu dokumentieren, dass sie in den Ideenvorrat des Unternehmens aufgenommen werden kann (LG Düsseldorf, InstGE 2, 253 – Wirbelkammer). Gleiches gilt für die Herstellung eines Funktionsmodells, welches ebenfalls dazu vorgesehen sein kann, die bisher nur theoretischen Überlegungen zu Wirkungsweise, Tauglichkeit und Ausführbarkeit der Erfindungsidee praktisch zu überprüfen (Kühnen, a.a.O.).
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze haben die Beklagten ausreichend dargelegt, dass sie Veranstaltungen zur alsbaldigen Aufnahme der Nutzung der Erfindung vor dem Anmeldezeitpunkt unternommen hatten. Im Einzelnen:
Angestellte der Beklagten zu 1) haben – wie unter Ziff. I.3.a)bb) ausgeführt – im Juli 2006 konkret begonnen, in Abstimmung mit der Firma A eine Umrüstung einer bei der Firma A vorhandenen Fameccanica-Windelmaschine zu planen. Anlässlich einer Besprechung am 13.07.2006 bei der Firma A sind – wie die Beweisaufnahme ergeben hat – die Möglichkeit der Umrüstung der dort vorhandenen Windelmaschine nicht nur auf die „abfallarme“ Variante, sondern auch das Konzept „abfallfrei“ erläutert worden. In der Folgezeit sind umfangreiche Aktivitäten bei der Beklagten zu 1) entfaltet worden, die dann in dem konkret auf das Konzept „abfallfrei“ abstellenden Angebot vom 12.01.2007 gemündet haben, das nur wenige Tage nach Anmeldezeitpunkt des Klagepatents an die Firma A gesendet wurde. So ist der Firma A etwa durch den Beklagten zu 2) am 08. und 09.10.2006 unter anderem das Konzept „abfallfrei“ durch Präsentation der als Anlage KE 24 vorgelegten Konstruktionszeichnung, die alle wesentlichen Verfahrensschritte beinhaltet, erläutert worden. Diese Konstruktionszeichnung diente somit nicht allein internen Zwecken, sondern der Vorbereitung/Umsetzung eines konkreten (Kunden-)Auftrags. Entgegen der Auffassung der Klägerin spricht auch der Umstand, dass die Beklagten der Firma A zwei unterschiedliche Lösungen („abfallfrei“ und „abfallarm“) anhand zweier Konstruktionszeichnungen (Anlage KE 24 und K 23) präsentierten, nicht gegen das Vorliegen ernsthafter Veranstaltungen. Die parallele Entwicklung der beiden Konzepte war vielmehr dem Umstand geschuldet, dass sich die Firma A im Oktober 2006 noch nicht zur endgültigen Realisierung eines bestimmten Konzeptes mit der Beklagten zu 1) entschieden hatte. Der Beklagte zu 3) erstellte am 16.11.2006 zudem eine interne Vorkalkulation, die der Vorbereitung des der Firma A am 12.01.2007 übersandten Angebots diente.
Auf Grund dieser erheblichen Vorarbeiten ist es letztlich unerheblich, dass sich die Anmeldung des Klagepatents und die Abgabe des Angebots an die Firma A zeitlich um wenige Tage überschnitten haben, da das umfassende und sehr detaillierte Angebot ohne vorherige Planungen nicht hätte abgegeben werden können. Etwas anderes ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der seitens der Klägerin in Bezug genommenen Entscheidung des Reichsgericht vom 04.03.1912 (RGZ 98, S. 436ff.). In dem dort zu entscheidenden Fall hatte das Reichsgericht das Vorliegen der Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts unter Verweis auf den fehlenden subjektiven Willen zur sofortigen Benutzung der Erfindung durch den Begünstigten verneint. Dass vorliegend auch ein entsprechender Wille zur Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgelegen hat, ergibt sich aus der konkreten Präsentation des Konzepts bei der Firma A in Verbindung mit der zeitlich eng zusammenhängenden Abgabe eines verbindlichen Angebots.
II.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 und 10 PatG
§§ 9, 10 PatG
§ 12 PatG
§ 709 ZPO
§ 12 Abs. 1 S. 1 PatG
§ 12 Abs. 1 S. 2 PatG
§ 91 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2002, 515
GRUR 2012, 895, 896
GRUR 2010, 47, 48
2 U 5/11
2 U 65/05