Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2022-08-11, Aktenzeichen 6 U 199/21
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2022:0811.6U199.21.00

Tenor:
Anmerkung
Ein Rechtsmittel ist nicht bekannt geworden.
Verfahrensgang
I. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 4.8.2021 teilweise abgeändert:
1. Der Beklagte wird - bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten - verurteilt, es künftig zu unterlassen,
ohne Einverständnis des Klägers im geschäftlichen Verkehr mit Zahnimplantaten, Veneers und Kronen sowie Dienstleistungen des Einsatzes von Zahnimplantaten, und Kronen, des Zahnbleachings und der Durchführung von Schönheitsoperationen, in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „beautysmile“ als Marke zu nutzen,
wenn dies geschieht wie aus der Anlage MK 2 ersichtlich.
2. Der Beklagte wird verurteilt, die Kosten der vorgerichtlichen Inanspruchnahme des Prozessbevollmächtigten des Klägers i.H.v. 2584,09 € nebst Zinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 19.03.2021 zu zahlen.
II. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120.000 € des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:
Die Parteien streiten um markenrechtliche Ansprüche auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten.
Der Kläger ist Kieferorthopäde und betreibt zwei kieferorthopädische Praxen. Er ist Inhaber der deutschen Wortmarke 30764584 „beautysmile“, die in Klassen 3, 5, 10 und 44 unter anderem für Zahnersatz, medizinische Dienstleistungen sowie Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege eingetragen ist.
Der Beklagte ist unter der Bezeichnung „Firma1“ als Vermittler für in der Türkei zu erbringende zahnmedizinische Dienstleistungen Dritter tätig. Er bewirbt seine Leistungen unter der Domain www.(...).de sowie auf Instagram und Youtube (vgl. Anlage MK2).
Das Landgericht hat die auf Unterlassung und Abmahnkostenersatz gerichtete Klage durch Urteil vom 4.8.2021, auf das im Hinblick auf die tatsächlichen Feststellungen gemäß § 540 Abs. 1 ZPO Bezug genommen wird, abgewiesen. Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, es fehle mangels Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen an einer Verwechslungsgefahr. Da nach § 27 Abs. 3 der Berufsordnung für Ärzte ein Arzt für seine berufliche Tätigkeit oder die berufliche Tätigkeit anderer Ärzte nicht werben dürfe, betätigten sich Ärzte in der Regel nicht im Bereich der Vermittlung medizinischer Dienstleistungen noch konkurrierten sie mit Vermittlungsagenturen. Überdies wiesen die Dienstleistungen ihrem Zweck nach keine wirtschaftlichen Berührungspunkte zueinander auf. Da der Beklagte medizinische Dienstleistungen im ästhetischen Bereich ausschließlich in die Türkei vermittele, bestehe kein erkennbares Interesse eines regional im Raum Stadt1 tätigen Kieferorthopäden, potentielle Patienten an Kollegen in einem Drittland mit günstigeren Personalkosten zu vermitteln, anstatt die Behandlung selbst durchzuführen und abzurechnen.
Hiergegen richtet sich die Berufung des Klägers, mit der er seinen erstinstanzlichen Klageantrag weiterverfolgt. Das Landgericht sei zu Unrecht von einer Dienstleistungsunähnlichkeit ausgegangen. Entscheidend für die Beurteilung seien die von Beklagten vermittelten Dienstleistungen, die identisch zu denjenigen sein, für die die Klagemarke Schutz beanspruche. Dies gelte umso mehr, da der Beklagte einen Teil der relevanten Behandlungsleistungen - insbesondere Aufklärungsgespräche, Beratungen und Behandlungsplanung - selbst anbiete. Dabei handele es sich um einen der Behandlung notwendigerweise vorgeschalteten Prozess, welcher im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der späteren zahnärztlichen Behandlung zuzuordnen sei. Das Angebot des Beklagten sei so gestaltet, dass der angesprochene Verkehr ausschließlich den Beklagten als Anbieter der Gesamtdienstleistung wahrnehme und ihm die Behandlungserbringer unbekannt seien. Der Verkehr beziehe die in Rede stehenden Dienstleistungen auf das Unternehmen des Beklagten. Die Tätigkeit des Beklagten erschöpfe sich nicht einer reinen Vermittlung, sondern dieser erbringe eine Vielzahl von Dienstleistungen im Vor- und Nachfeld der Behandlung. Schließlich erscheine es auch nicht fernliegend, dass Teile des relevanten Verkehrs annähmen, dass der Kläger ein kostengünstiges Angebot im Ausland geschaffen habe, welches er neben seinen eigenen Diensten in Deutschland anbiete.
Der Kläger beantragt:
1. Der Beklagte wird bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten, verurteilt, es künftig zu unterlassen, ohne Einverständnis des Klägers im geschäftlichen Verkehr mit Zahnimplantaten, Veneers und Kronen sowie Dienstleistungen des Einsatzes von Zahnimplantaten, und Kronen, des Zahnbleachings und der Durchführung von Schönheitsoperationen, in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen „beautysmile“ als Marke zu nutzen, wenn dies geschieht wie aus der Anlage MK 2 ersichtlich.
2. Der Beklagte wird verurteilt, die Kosten der vorgerichtlichen Inanspruchnahme des Prozessbevollmächtigten des Klägers in Höhe von 2.650,02 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er verteidigt das erstinstanzliche Urteil und verweist im Übrigen auf die in erster Instanz erhobene Nichtbenutzungseinrede. Im Übrigen sei die Kennzeichnungskraft der Klagemarke originär schwach, jedenfalls aber durch erhebliche Benutzung geschwächt. Schließlich liege eine beschreibende Verwendung nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 Var. 4 MarkenG vor.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Dem Kläger stehen sowohl der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG als auch der geltend gemachte Abmahnkostenersatzanspruch - allerdings nicht in der geltend gemachten Höhe - zu.
1. Zwischen der Klagemarke und dem vom Beklagten verwendeten Zeichen besteht eine Verwechselungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG.
a) Entgegen der Auffassung des Landgerichts fehlt es nicht an einer Dienstleistungsähnlichkeit zwischen der im Register in Klasse 44 eingetragen „medizinischen Dienstleistung“ und der von dem Beklagten angebotenen Vermittlung von medizinischen Dienstleistungen.
Bei der Frage nach der Ähnlichkeit von Dienstleistungen kommt es darauf an, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht bzw. derselben betrieblichen Verantwortung erbracht.
Dies ist zu bejahen. So erscheint aus der Sicht des Verkehrs durchaus möglich, dass die Erbringung kieferorthopädischer Dienstleistungen und die Vermittlung solcher Leistungen einen gemeinsamen betrieblichen Ursprung haben. Auf den ersten Blick lässt sich zwar mit dem Landgericht fragen, warum Kieferorthopäden mit der Vermittlung derartiger Dienstleistungen sich selbst das Wasser abgraben sollten. Allerdings erscheint es nicht fernliegend und ist aus anderen Wirtschaftsbereichen auch dem Verkehr bekannt, dass bei Waren für verschiedene Kaufkraftgruppen auch verschiedene Produktlinien angeboten werden. So erscheint es nicht fernliegend, dass auch ein Kieferorthopäde in Deutschland im Sinne einer kaufmännischen Diversifizierung eigene Leistungen anbietet, zugleich aber auch die Vermittlung entsprechender Leistungen im Ausland betreibt, um insoweit an diesem Trend zu partizipieren und Marktanteile im „Low Budget“-Bereich zu sichern.
Soweit das Landgericht auf das Werbeverbot für Ärzte in der Berufsordnung verweist (was keine der Parteien vorgetragen hat), ist schon fraglich, ob der allgemeine Verkehr hiervon überhaupt Kenntnis hat und dies daher in die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit einzubeziehen ist. Das würde im Ergebnis bedeuten, dass eine markenverletzende Handlung nicht sanktioniert werden könnte, wenn sie berufsrechtlich als rechtswidrig anzusehen wäre. Jedenfalls ist unklar, warum das Landgericht auf die Berufsordnung für Ärzte abgestellt hat, obwohl doch hier kieferorthopädische und damit zahnärztliche Dienstleistungen gegenständlich sind. Es wäre daher auf die Berufsordnung für Zahnärzte abzustellen, die der Senat aber nicht in die Beurteilung einbeziehen kann, weil keine der Parteien hierzu vorgetragen hat. Es handelt es sich um Satzungsrecht, dass jedenfalls dem Grunde nach dem Darlegungsgrundsatz unterliegt, soweit es bei der Beurteilung des Verkehrsverständnisses eine Rolle spielt.
b) Da die Zeichenidentität nicht in Frage steht, kommt es schließlich auf die Kennzeichnungskraft der Klagemarke an. Diese ist weder als originär noch als nachträglich reduziert anzusehen.
(1) Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen, ist umfassend zu prüfen, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH C-342/97 in GRUR Int 1999, 734 Rn 22 - Lloyd). Dabei sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls heranzuziehen, wie insbesondere die Eigenschaften, welche die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer ihrer Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (EuGH C-342/97 in GRUR Int 1999, 734 Rn 23 - Lloyd; BGH GRUR 2009, 766 Rn 30 - Stofffähnchen).
Grundsätzlich wird eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft vermutet, sofern keine konkreten Anhaltspunkte dafür vorliegen, welche die Annahme einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft von Haus aus rechtfertigen (BGH GRUR 2020, 870 Rn 41 - INJEKT/INJEX; BGH GRUR 2017, 75 Rn 19 - Wunderbaum II; BGH GRUR 2012, 930 Rn 27 - Bogner B/Barbie B; BGH GRUR 2012, 64 Rn 12 - Malox/Melox-GRY; BGH GRUR 2000, 1031- Carl Link).
(2) Ein Zeichen verfügt regelmäßig von Haus aus nur über unterdurchschnittliche bzw. geringe originäre Kennzeichnungskraft, wenn es sich für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Begriff anlehnt (BGH GRUR 2013, 833 Rn 34 - Culinaria/Villa Culinaria; BGH GRUR 2010, 729 Rn 27 - MIXI; BGH GRUR 2008, 1002 Rn 26 - Schuhpark; BGH GRUR 2008, 909 Rn 17 - Pantogast). Der Senat kann hier keine Anhaltspunkte für eine Kennzeichnungsschwäche erkennen. Es handelt sich um eine - grammatikalisch nicht korrekte - Verknüpfung der Begriffe „Beauty“ und „Smile“, die man etwa mit „Schönheitslächeln“ übersetzen könnte. Würde man bei BeautyfulSmile vielleicht noch sagen können, dass dies für kieferorthopädische Leistungen eher schwach ist, bringt die Substantivierung - oder Verkürzung - am Anfang des Zeichens eine gewisse Originalität mit, die eine Kennzeichnungsschwäche ausschließt.
(3) Anzeichen für eine nachträgliche Schwächung sind nicht erkennbar.
Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens kann nachträglich insbesondere durch die Benutzung von Drittzeichen geschwächt werden, wobei der BGH explizit von einem „Ausnahmetatbestand“ spricht (BGH GRUR 2009, 766 Rn 32 - Stofffähnchen), der nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Es muss sich um eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen handeln, Zudem kommen nur Marken als schwächend in Betracht, die auf gleichen, allenfalls eng benachbarten Waren/Dienstleistungsgebieten verwendet werden (BGH GRUR 1990, 367 - alpi/Alba Moda). Außerdem sind nur Marken zu berücksichtigen, die der älteren Marke ähnlich nahekommen und daher ähnlicher sind als das angegriffene Zeichen. Marken hingegen, die den gleichen oder einen größeren Abstand zu dem älteren Zeichen wie das angegriffene Zeichen aufweisen, können keine Schwächung bewirken (BeckOK MarkenR/Thalmaier MarkenG, 29. Ed. 1.4.2022, § 14 Rn 295; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering § 9 Rn 187 - unter Hinweis auf BGH GRUR 2012, 930 Rn 40 - Bogner B/Barbie B).
Die Entgegenhaltungen des Beklagten werden diesen Anforderungen nicht gerecht. „Beautiful Smile“, „Beauty and Smile“ sowie „Smile and Beauty“ kommen dem klägerischen Zeichen längst nicht so nahe wie das Zeichen der Beklagten. Soweit der Beklagte auf die Mitbewerberin „Firma2“ verweist (Bl. 66 d.A.), die unter „Beautysmile“ Bleaching anbietet, sowie auf die Unternehmerin A, die unter „Firma3“ kosmetische Zahnbehandlungen anbietet, handelt es sich letztlich um zwei (kleine) Wettbewerber, die für eine Schwächung durch Drittzeichen nicht als ausreichend anzusehen sind.
(4) In der notwendigen Gesamtschau ist bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Zeichenidentität und Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechselungsgefahr zu bejahen.
2. Eine herkunftshinweisende Benutzung steht nicht in Frage.
3. Der Verweis des Beklagten auf § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG führt nicht zum Erfolg.
Die Regelung des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Ausprägung des Freihaltebedürfnisses an beschreibenden Angaben. Zweck der in § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG normierten Schutzschranke ist es, allen Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu eröffnen, beschreibende Angaben zur Bezeichnung von Merkmalen oder Eigenschaften ihrer Waren/Dienstleistungen benutzen zu können (BGH GRUR 2009, 678 - POST/RegioPost). Nach Ansicht des BGH fällt die Verwendung von Bezeichnungen mit beschreibenden Anklängen (d.h. ohne unmittelbare Wortbedeutung) nicht unter die Schutzschranke (BGH GRUR 2017, 520 Rn 42 - MICRO COTTON zur Anwendung des Art. 14 Abs. 1 lit. b UMV). Hierzu fehlt aber jeglicher Vortrag. Es liegt schon keine beschreibende Angabe der Tätigkeit des Beklagten vor.
4. Schließlich hat auch die Nichtbenutzungseinrede des Beklagten keinen Erfolg.
Nach § 25 Abs. 1 MarkenG kann der Inhaber einer eingetragenen Marke gegen Dritte Ansprüche nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Die zeitlichen Voraussetzungen hierfür liegen vor, da die Marke am 17.1.2008 und damit vor 14 Jahren eingetragen worden ist.
Der darlegungs- und beweisbelastete Kläger (§ 25 Abs. 2 MarkenG) hat vorgetragen, die Marke seit der Eintragung auf seiner Internetseite sowie in Werbeanzeigen und Branchenbüchern genutzt zu haben (Anlag MK5, Bl. 84 d.A.). Diese Benutzungshandlungen hat der Beklagte nicht bestritten, so dass sie als zugestanden anzusehen sind. Hierin ist eine ausreichende Benutzung zu sehen.
5. In der Folge ist der Beklagte zu Unterlassung verpflichtet.
Der Abmahnkostenersatzanspruch beruht auf §§ 677 ff. BGB. Aufgrund der berechtigten Abmahnung besteht ein Freistellungsanspruch, der mit der endgültigen Leistungsverweigerung durch den Beklagten in einen Zahlungsanspruch gewandelt wurde. Ob der Kläger daher die Anwaltskosten bereits bezahlt hat, ist nicht relevant.
Der Ansatz einer 1,5 Gebühr ist allerdings bisher nicht begründet worden. Nach der Rechtsprechung des BGH kann eine Erhöhung der Geschäftsgebühr über den 1,3-fachen Regelsatz hinaus nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit des Rechtsanwalts umfangreich oder schwierig und damit überdurchschnittlich war, wohingegen die Schwellengebühr von 1,3 die Regelgebühr für durchschnittliche Fälle ist (BGH GRUR-RR 2012, 491 - Toleranzbereich).
Die Forderung einer 1,5-fachen Gebühr ist auch nicht nach der „Toleranzrechtsprechung“ von vornherein der Nachprüfung entzogen. Danach ist die vom Rechtsanwalt im Einzelfall bestimmte Gebühr innerhalb einer Toleranzgrenze von 20 % zwar nicht unbillig im Sinne von § 14 Abs. 1 S. 4 RVG. Diese Toleranzrechtsprechung ist aber nicht in dem Sinne anwendbar, dass für eine weder umfangreiche noch schwierige, mithin nur durchschnittliche Sache eine den 1,3-fachen Gebührensatz übersteigende Vergütung verlangt werden kann, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nach Nr. 2300 VV-RVG vorlägen (BGH GRUR-RR 2012, 491 - Toleranzbereich).
Nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2014, 206) können Gebrauchsmuster- oder Gemeinschaftsgeschmacksmusterschutzsachen nicht allein wegen ihres Gegenstands pauschal als überdurchschnittlich umfangreich oder schwierig bewertet werden; dies dürfte ebenso für Markensachen gelten. Anhaltspunkte, dass es sich im konkreten Fall um eine besonders umfangreiche oder besonders schwierige Sache handelt, hat der Kläger weder vorgetragen noch sind diese sonst ersichtlich.
Dem Kläger steht daher nur ein Ersatzanspruch in Höhe einer 1,3 Gebühr aus 100.000 € zuzüglich Pauschale und Mehrwertsteuer zu; dies führt zu einem Betrag in Höhe von 2.584,09 €.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 709 ZPO.
Die Revision war nicht zuzulassen, da Zulassungsgründe weder vorgetragen noch sonst ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 677 ff. BGB
§ 709 ZPO
§ 540 Abs. 1 ZPO
§ 14 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG
§ 14 Abs. 2 MarkenG
§ 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
§ 25 Abs. 1 MarkenG
§ 25 Abs. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 1 S. 4 RVG
§ 92 Abs. 1 ZPO
§ 27 Abs. 3 der Berufsordnung
Art. 14 Abs. 1 lit. b UMV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2009, 766
GRUR 2020, 870
GRUR 2017, 75
GRUR 2012, 930
GRUR 2012, 64
GRUR 2000, 1031
GRUR 2013, 833
GRUR 2010, 729
GRUR 2008, 1002
GRUR 2008, 909
GRUR 1990, 367
GRUR 2009, 678
GRUR 2017, 520
GRUR-RR 2012, 491
GRUR 2014, 206
06 O 48/21