Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2020-01-23, Aktenzeichen 2 U 13/19
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2020:0123.2U13.19.00

Tenor:
I. Die Berufung gegen am 7. Februar 2019 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.
II. Die Beklagte hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
III. Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
V. Der Streitwert wird auf 500.000,- € festgesetzt.

Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 1 974 XXA, das am 18. Januar 2007 - unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 18. Januar 2006 - angemeldet und dessen Erteilung am 18. Juni 2014 bekanntgemacht worden ist. Zu den Benennungs- und Schutzstaaten gehört die Bundesrepublik Deutschland. Das Klagepatent, dessen Verfahrenssprache Deutsch ist, steht in Kraft. Es war Gegenstand eines Einspruchsverfahrens, in dem das Europäische Patentamt das EP 1 XXB unverändert aufrechterhalten hat (Entscheidung vom 10. Januar 2017, Anlage K 3). Mit Urteil vom 25. Oktober 2018 (Anlage K 11) hat das Bundespatentgericht (7 Ni 12/17) den deutschen Teil des Klagepatents, den die Klägerin in einer Kombination der Patentansprüche 1, 12 und 16 geltend macht - entsprechend einer von der Klägerin allein noch verteidigten Anspruchsfassung – wie folgt aufrechterhalten (Anm.: die Teilvernichtung ist durch Durchstreich kenntlich gemacht):
1. „Scheibenbremse mit einem gegenüber einem Achskörper (1) fest angeordneten Bremsträger (3) mit daran angeordneten Aufnahmeelementen (21) für die Befestigung und schwimmende Lagerung eines Bremssattels, wobei der Bremsträger (3) einen Belagschacht (10) zur Aufnahme eines gegen eine Bremsscheibe der Scheibenbremse anliegenden Bremspads aufweist und jeder weitere Bremspad in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet ist, wobei an dem Belagschacht (10) Führungsflächen (11, 12) zur radialen und tangentialen Führung des Bremspads angeordnet sind, und wobei der Bremsträger (3) direkt an dem Achskörper (1) angeordnet ist und sich im Wesentlichen quer hierzu erstreckt,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Bremsträger (3) als eine ebene Platte, vorzugsweise eine flache Stahlplatte ausgebildet ist, und dass zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) angeordneten Führungsflächen (11, 12) mindestens ein innen an dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschleißblech (40, 40a) vorgesehen ist, an dem eine radiale (11) und eine tangentiale (12) Führungsfläche für den Bremspad ausgebildet ist.“
12. „Scheibenbremse nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bremsträger (3; 3a, 3b) mit dem Achskörper (1) verschweißt ist.
16. „Scheibenbremse nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch an dem Verschleißblech (40, 40a) angeformte Mittel zum Fixieren des Verschleißblechs an dem Belagschacht (10), in Gestalt von sich bis über die Flachseiten (25, 26) des Bremsträgers (3) erstreckenden Abkantungen.“
Über die Berufung gegen das Nichtigkeitsurteil ist derzeit noch nicht entschieden.
Die nachstehend verkleinert wiedergegebenen Zeichnungen zeigen bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung. Das Bezugszeichen (1) markiert die Fahrzeugachse, (3) den Bremsträger und (10) den Belagschacht zur Aufnahme des Bremspad.
Die Beklagte bietet auf ihrer Homepage www.“C“.eu Bremsbelagsätze für Scheibenbremsmodelle der Klägerin an. Zu Testzwecken erwarb die Klägerin in Deutschland Bremspads mit der Teilenummer 1962XXD. Wie die nachfolgende Fotographie verdeutlicht, umfasst die Lieferung nicht nur Bremspads, sondern auch weiteres Einbauzubehör, nämlich zwei Verschleißbleche (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), die in der Abbildung mit einem Pfeil kenntlich gemacht sind.
Die angegriffenen Verschleißbleche können in den Bremstyp BPW TSB XXE bzw. BPW TSB XXF der Klägerin eingebaut werden.
Die wesentlichen Bauelemente des Typs BPW TSB XXF sind nachfolgend wiedergegeben.
Mit anwaltlichem Schreiben vom 31. Juli 2017 mahnte die Klägerin die Beklagte unter Fristsetzung bis zum 14. August 2017 ab (Anlage K 7). In der vorbereiteten Verpflichtungserklärung forderte sie – auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 500.000,- € und einer 1,3-Rechtsanwalts- und 1,3-Patentanwaltsgebühr, jeweils zzgl. einer Auslagenpauschale, jedoch ohne Umsatzsteuer - Erstattung ihrer vorgerichtlichen Abmahnkosten in Höhe von insgesamt 8.393,80 €. Mit Schreiben vom 17. August 2017 (Anlage K 8) bestritt die Beklagte jegliche Haftung.
Mit ihrer Klage nimmt die Klägerin die Beklagte vorliegend aus dem Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung sowie Schadensersatz (einschließlich beziffert geltend gemachter Abmahnkosten) in Anspruch.
Das Landgericht hat der Klage mit folgendem Ausspruch stattgegeben:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
Verschleißbleche, an denen eine radiale und eine tangentiale Führungsfläche für einen Bremspad ausgebildet sind, und die einsetzbar sind in eine
Scheibenbremse mit einem gegenüber einem Achskörper fest angeordneten Bremsträger mit daran angeordneten Aufnahmeelementen für die Befestigung und schwimmende Lagerung eines Bremssattels, wobei der Bremsträger einen Belagschacht zur Aufnahme eines gegen eine Bremsscheibe der Scheibenbremse anliegenden Bremspads aufweist und jeder weitere Bremspad in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet ist, wobei an dem Belagschacht Führungsflächen zur radialen und tangentialen Führung des Bremspads angeordnet sind, und wobei der Bremsträger direkt an dem Achskörper angeordnet ist und sich im Wesentlichen quer hierzu erstreckt,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern,
wenn der Bremsträger als eine ebene, flache Stahlplatte ausgebildet ist, und zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht angeordneten Führungsflächen mindestens ein innen an dem Belagschacht angeordnetes Verschleißblech vorgesehen ist, an dem eine radiale und eine tangentiale Führungsfläche für den Bremspad ausgebildet ist, und der Bremsträger mit dem Achskörper verschweißt ist und an dem Verschleißblech angeformte Mittel zum Fixieren des Verschleißblechs an dem Belagschacht vorhanden sind in Gestalt von sich bis über die Flachseiten des Bremsträgers erstreckenden Abkantungen;
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 18. Juni 2014 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer;
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;
c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die bestellten Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei zum Nachweis der Angaben entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 18. Juli 2014 begangen hat, und zwar unter Angabe:
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, ‑zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten und seit dem 18. Juli 2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 8.393,80 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 15. August 2017 zu zahlen.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr erstinstanzliches Begehren auf Klageabweisung weiterverfolgt. Sie ist der Auffassung, dass es sich bei den streitbefangenen Verschleißblechen nicht um Mittel handele, die sich auf ein wesentliches Element der klagepatentgeschützten Erfindung beziehen. Die Verschleißbleche repräsentierten nämlich zusätzliche Bauteile, die das Gewicht der Scheibenbremse erhöhten und sowohl deren Montage als auch Wartung erschwere, was dem Anliegen des Klagepatents zuwiderlaufe. Sie seien objektiv auch nicht geeignet, mit ihnen eine unmittelbare Patentverletzung zu begehen. Diejenigen Bremsträger der Klägerin, für welche die angegriffenen Verschleißbleche vorgesehen seien, genügten weder der Forderung nach einer „Stahlplatte“ (worunter keine Gussteile zu subsumieren seien, wie sie bei den für die angegriffene Ausführungsform maßgeblichen Bremsträgern der Klägerin vorlägen) noch handele es sich um „ebene“ Bauteile (weil unstreitig verschiedene Oberflächenerhebungen vorhanden seien). Schließlich seien ihre (der Beklagten) Abnehmer auch zur Erfindungsbenutzung berechtigt, weil der Austausch verbrauchter Verschleißbleche aus der Erstausstattung der Scheibenbremse patentrechtlich nicht als Neuherstellung, sondern als Gebrauch eines gemeinfrei gewordenen Patentgegenstandes zu beurteilen sei. Eine weitere Berechtigung zur Erfindungsbenutzung ergebe sich (worauf die Beklagte erstmals in ihrer Berufungsreplik Bezug genommen hat) daraus, dass die Klägerin Verschleißbleche ausschließlich in einem Verkaufsset mit als solche patentfreien Bremspads anbiete. Da beides üblicherweise gemeinsam in Wartungsintervallen ausgetauscht werde, sei sie (die Beklagte) mit einem isolierten Angebot lediglich von Bremspads im Wettbewerb chancenlos, weil kein Besitzer einer Scheibenbremse in Betracht ziehe, bei ihr (der Beklagten) Bremspads zu erwerben, wenn er benötigte Verschleißbleche anschließend bei der Klägerin kaufen müsse, bei der er wegen des Verkaufssets abermals Bremspads erwerben müsse. Die Verkaufsstrategie der Klägerin stelle sich daher als kartellrechtswidriger Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar. Nachdem das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren eingeschränkt worden sei, fehle es an hinreichenden Darlegungen der Klägerin und entsprechenden Feststellungen des Landgerichts dazu, weshalb sie (die Beklagte) ein Verschulden treffe. Sachvortrag und gerichtliche Feststellungen seien auch insofern unzureichend, als völlig unklar bleibe, ob die mit der Klage erstattet verlangten Abmahnkosten bei der Klägerin überhaupt angefallen seien, nachdem ihre Anwälte offensichtlich nach Stundenhonorar abrechneten. Eine Erstattungszahlung könne sie (die Beklagte) in jedem Fall so lange verweigern, bis die Klägerin ihr eine den Anforderungen des § 14 UStG genügende Rechnung erstellt habe. Da sich das Klagepatent im Nichtigkeitsberufungsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen werde, sei es gerechtfertigt, den Verletzungsprozess zumindest einstweilen auszusetzen.
Die Beklagte beantragt,
das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen,
hilfsweise, das Berufungsverfahren bis zur Erledigung des gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsberufungsverfahren auszusetzen,
das Urteil für nicht vorläufig vollstreckbar zu erklären.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend und tritt dem Berufungsvorbringen im Einzelnen entgegen.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
Im Ergebnis zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht in der angegriffenen Ausführungsform eine mittelbare Verletzung des Klagepatents gesehen und die Beklagte aufgrund dessen antragsgemäß zur Unterlassung, zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zur Zahlung vorgerichtlicher Abmahnkosten verurteilt und im Übrigen die Schadenersatzpflicht der Beklagten festgestellt. Das Berufungsvorbringen gibt zu einer anderweitigen Beurteilung und Entscheidung keinen Anlass.
1.
Das Klagepatent betrifft eine Scheibenbremse.
a)
Sie besteht aus einer Bremsscheibe, die fest mit der Radnabe verbunden ist und deshalb mit der Radnabe rotiert. Die Bremsscheibe wird von einem Bremssattel umschlossen, der herkömmlicherweise die Bremsbeläge (typischerweise zwei, ein Bremsbelag auf jeder Seite der Bremsscheibe) trägt, welche bei Betätigung der Bremse gegen die (mit dem Fahrzeugrad drehende) Bremsscheibe gedrückt werden, wodurch die Bremsscheibe - und mit ihr das Rad – aufgrund der Wirkung von Reibungskräften verzögert wird. Der Bremssattel seinerseits wird vom Bremssattelträger, auch Bremsträger genannt, gehalten.
Das Klagepatent nimmt seinen Ausgangspunkt bei der aus der DE 198 57 XXG bekannten Scheibenbremse, und hier genauer bei der ersten in dieser Schrift beschriebenen Ausführungsform, welche das Klagepatent als gattungsbildenden Stand der Technik bezeichnet. Nachfolgend sind zum besseren Verständnis die Figuren 1a bis 1c der DE 198 57 XXH wiedergegeben.
Nach der Würdigung der Klagepatentschrift (Absatz [0003]) zeichnet sich die vorbekannte Scheibenbremse dadurch aus, dass der Bremsträger (1) lediglich den inneren Bremsbelag (zeichnerisch nicht dargestellt) hält und führt, wohingegen der äußere Bremsbelag (zeichnerisch ebenfalls nicht dargestellt) statt im Bremsträger (1) im Bremssattel (2) gelagert ist. Infolge dieser Anordnung ist es erforderlich, dass die durch den äußeren (im Bremssattel (2) gehaltenen) Bremsbelag aufgenommenen Bremsmomente auf den Bremsträger (1) als dem hinreichend stabilen Bauteil innerhalb der Scheibenbremse übertragen werden. Damit dies gelingt, ist der Bremssattel (2) als Schiebesattel mit Schiebeführungselementen ausgebildet, die sich an korrespondierenden Schiebeführungselementen des Bremsträgers (1) abstützen. Sie liegen in Form von Stützarmen (1e, 1f) des Bremsträgers (1) vor, die sich nach außen bis über die Bremsscheibe (zeichnerisch nicht dargestellt) hinaus erstrecken. Die Klagepatentschrift bemängelt an dieser Konstruktion, dass die Stützarme (1e, 1f) als angeformte Bestandteile zu einem hohen Gewicht des Bremsträgers führen.
An einem weiteren, aus der DE 40 36 XXI bekannten Stand der Technik, bei dem der Bremsträger zweigeteilt zu beiden Seiten der Bremsscheibe ausgeführt ist, kritisiert die Klagepatentschrift (Absatz [0002]) die aufwendige Montage der Scheibenbremse an einer Fahrzeugachse. In einem ersten Schritt müsse an das erste, direkt an den Achskörper angeschweißte Bremsträgerteil das zweite Bremsträgerteil angeschraubt werden, bevor anschließend in einem zweiten Schritt der Bremssattel aufgesetzt und mit dem ersten Bremsträgerteil verschraubt werden könne.
Vor dem Hintergrund des geschilderten Standes der Technik bezeichnet es das Klagepatent im Absatz [0005] als seine – mehrteilige - Aufgabe, eine an einem Achskörper montierbare Scheibenbremse vorzuschlagen, die
- sich aus wenigen Einzelteilen zusammensetzt und in wenigen Montageschritten zusammengesetzt werden kann
und
- im Verschleißfall wartungsfreundlich ist.
Zur Lösung schlägt das Klagepatent in der von der Klägerin verfolgten Kombination seiner Patentansprüche 1, 12 und 16 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor (wobei die Merkmale des Anspruchs 12 durch Unterstreichen und die Merkmale des Anspruchs 16 durch Kursivschrift gekennzeichnet sind):
1. Scheibenbremse mit einem Bremsträger (3).
2. Der Bremsträger (3)
a) ist gegenüber einem Achskörper (1) fest und direkt an dem Achskörper (1) angeordnet, wobei der Bremsträger (3; 3a, 3b) mit dem Achskörper (1) verschweißt ist,
b) erstreckt sich im Wesentlichen quer zum Achskörper (1) und
c) ist als eine ebene, flache Stahlplatte ausgebildet.
3. An dem Bremsträger (3) sind Aufnahmeelemente (21) für die Befestigung und schwimmende Lagerung eines Bremssattels (31) angeordnet.
4. Der Bremsträger (3) weist einen Belagschacht (10) zur Aufnahme eines - gegen eine Bremsscheibe der Scheibenbremse anliegenden - Bremspads auf.
5. Jeder weitere Bremspad ist in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet.
6. An dem Belagschacht (10) des Bremsträgers sind Führungsflächen (11, 12) zur radialen und tangentialen Führung des Bremspads angeordnet.
7. Zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10) des Bremsträgers (3) angeordneten Führungsflächen (11, 12) ist mindestens ein innen an dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschleißblech (40, 40a) vorgesehen, an dem eine radiale (11) und eine tangentiale (12) Führungsfläche für den Bremspad ausgebildet ist.
An dem Verschleißblech (40, 40a) sind angeformte Mittel (43) zum Fixieren des Verschleißblechs (40, 40a) an dem Belagschacht (10) des Bremsträgers (3) vorhanden, und zwar in Gestalt von Abkantungen, die sich bis über die Flachseiten (25, 26) des Bremsträgers (3) erstrecken.
b)
Was zunächst die Montagefreundlichkeit anbetrifft, erschließt sich dem Durchschnittsfachmann – einem in der Entwicklung von Bremsen erfahrenen Ingenieur der Fachrichtung Fahrzeugtechnik - aus Absatz [0008] der Klagepatentschrift und den dortigen Vorteilsangaben, dass für sie die Beibehaltung des Konzepts eines direkt am Achskörper befestigten Bremsträgers verantwortlich ist. Sie hat nämlich zur Folge, dass bloß wenige zu handhabende Teile vorliegen, womit sich der Zusammenbau darauf beschränkt, den Bremsträger mit dem Bremssattel zu verbinden. Eine Montage weiterer Bauteile (wie der eines zweiten Bremsträgerteils beim Gegenstand der DE 40 XXJ) entfällt.
c)
Handhabungs- und darüber hinaus Gebrauchsvorteile ergeben sich - ohne dass dieser Gesichtspunkt in der formulierten Aufgabenstellung gesondert herausgestellt wäre - weiterhin daraus, dass der patentgemäße Bremsträger den beim gattungsbildenden Stand der Technik nach der DE 198 57 XXH noch festgestellten Nachteil eines hohen Bremsträgergewichts (S. 2 Z. 22-23) vermeidet, indem der Bremsträger als ebene, flache Stahlplatte ausgebildet ist. „Flach“ meint - dem allgemeinen Begriffsverständnis folgend – eine Geometrie, bei der die Dicke des Bremsträgers im Vergleich zu ihrer Länge vergleichsweise gering ist (BPatG, Urteil vom 25.10.2018, Umdruck S. 11 oben). Und „eben“ ist für den Fachmann eine Oberfläche, die nicht gebogen oder gekrümmt ist und die keine Erhebungen aufweist (BPatG, Urteil vom 25.10.2018, Umdruck S. 11, 2. Absatz). Anders als das Bundespatentgericht (a.a.O.) meint, ist die letztgenannte Anforderung des Fehlens von Erhebungen jedoch nicht im strengsten philologischen Sinne zu begreifen, sondern – wie jedes Merkmal eines Patentanspruchs - mit Rücksicht auf den vom Klagepatent verfolgten technischen Zweck zu verstehen. In diesem Zusammenhang sind zwei Gesichtspunkte von entscheidender Bedeutung, die dem Fachmann klarmachen, dass es bei dem Verzicht auf Erhebungen an der Bremsträgeroberfläche nicht um eine kleinliche Betrachtungsweise geht.
Kritisiert wird am Stand der Technik nicht irgendeine, minimale Oberflächenerhebung; Gegenstand der Kritik ist vielmehr ein hohes Gewicht des Bremsträgers, für welches das Klagepatent explizit die im gattungsbildenden Stand der Technik vorhandenen beiden Stützarme verantwortlich macht, die als bremsmomentaufnehmende Schiebeführungselemente des Bremsträgers notwendigerweise groß und massiv ausgebildet sein müssen. Beides – der Umstand, dass es bei der geforderten „ebenen“ Ausgestaltung des Bremsträgers nicht um ästhetische Aspekte geht, sondern darum, das Gewicht des Bremsträgers durch Verzicht auf massive, auskragende Stützarme herabzusetzen, ebenso wie die Tatsache, dass die im vorbekannten Stand der Technik bemängelten, gewichtsrelevanten Stützarme tatsächlich von ganz erheblicher Größe und Ausdehnung waren - verdeutlichen dem Fachmann denjenigen Maßstab, den es bei der Umsetzung der Forderung des Klagepatents nach einem „ebenen“ Bremsträger anzuwenden gilt. Es sind solche Oberflächenerhebungen zu vermeiden, die für das Gewicht des Bremsträgers Relevanz haben können.
In völliger Übereinstimmung hiermit gestattet es das Klagepatent in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, als Aufnahmeelemente für die Befestigung und schwimmende Lagerung des Bremssattels am Bremsträger (Merkmal 3) separate Gewindebuchsen (22) vorzusehen, die - wie die nachstehend eingeblendete Figur 6 der Klagepatentschrift zeigt –
mit einem radial erweiterten Kragen (22a) über die Ebene des Bremsträgers (3) vorstehen (vgl. auch Absatz [0022]). Da über die Gewindebuchse (22) die auf den Bremssattel einwirkenden Kräfte in den Bremsträger eingeleitet werden, ist sich der Fachmann darüber im Klaren, dass die Gewindebuchsen im Bereich des von der Bremsträgeroberfläche vorstehenden Kragens hinreichend stabil und dementsprechend groß genug ausgebildet sein müssen, um der ihr zugewiesenen technischen Funktion gerecht zu werden. Soweit das Bundespatentgericht (Urteilsumdruck S. 11 unten) die Bedeutung der Gewindebuchsen für die Interpretation der „ebenen“ Ausgestaltung des Bremsträgers – ohne weitere technische Auseinandersetzung - mit dem Hinweis darauf leugnet, dass es sich bei der Gewindebuchse um ein nachträglich in eine Bohrung des Bremsträgers eingesetztes Bauteil handelt, das nicht integraler Bestandteil des Bremsträgers und deshalb für dessen ebene Ausgestaltung bedeutungslos sei, greifen diese Überlegungen zu kurz. Egal, welche technischen Funktionen mit der ebenen Ausbildung des Bremsträgers auch im Einzelnen verfolgt sein mögen, der Umstand, ob die nach oben – „uneben“ - vorstehende Gewindebuchse lösbar oder fest in den Bremsträger eingebracht oder mit diesem einstückig ausgebildet ist, kann keine Bedeutung haben, weil die Art der Anbindung der Gewindebuchse an der äußeren Erscheinung des Bremsträgers, der mit der Forderung nach einer ebenen Fläche angesprochen ist, nicht das geringste ändert. Folgerichtig verbietet sich auch eine Differenzierung nach der Art der Gewindebuchsenkonstruktion. Vor dem Hintergrund dessen, was Ziel der Erfindung des Klagepatents ist, bliebe völlig im Dunkeln, welchen vernünftigen technischen Sinn es machen sollte, einen Bremsträger, dessen vorstehende Gewindebuchse eingeschraubt ist, als patentgemäße „ebene“ Bremsträgerplatte zu akzeptieren (weil sie in Figur 6 der Klagepatentschrift bevorzugt gezeigt ist), einen äußerlich vollkommen gleichen Bremsträger jedoch als „uneben“ vom Schutzbereich des Klagepatents auszuschließen, dessen identisch gestaltete Gewindebuchse in den Bremsträger eingeschweißt oder mit dem Bremsträger werkstoffeinstückig gefertigt ist.
Wartungsfreundlich ist die patentgemäße Scheibenbremse im Verschleißfall dadurch, dass der im Belagschacht des Bremsträgers aufgenommene Bremspad nicht unmittelbar mit den Führungsflächen des Belagschachtes im Kontakt ist, sondern zwischen den Führungsflächen des Bremsträgers und dem Außenumfang des Bremspads vielmehr auswechselbare Verschleißbleche vorgesehen sind. Stellt sich im Laufe der Zeit ein kontaktbedingt unvermeidlicher Verschleiß an den Führungsflächen des Belagschachtes ein, muss nicht der gesamte Bremsträger, an dem der Belagschacht ausgebildet ist, ausgetauscht werden, sondern es genügt, stattdessen die untauglich gewordenen Verschleißbleche zu erneuern (Absatz [0032]).
2.
Mit Recht hat das Landgericht in den streitbefangenen Verschleißblechen eine mittelbare Verletzung des Klagepatents gesehen.
Es handelt sich bei ihnen um körperliche Mittel, die sich schon deshalb auch ein wesentliches Element der patentgeschützten Erfindung beziehen, weil die Verschleißbleche im Kennzeichen des Hauptanspruchs ausdrücklich erwähnt sind und mit ihnen der entscheidende Lösungsbeitrag dafür geleistet wird, dass die patentgemäße Scheibenbremse im Hinblick auf den Verschleiß der Führungsflächen des Belagschachtes im Bremsträger dadurch wartungsarm ist, dass im Verschleißfall nicht mehr der gesamte Bremsträger, sondern nur noch die anstelle der Bremsträgerführungsflächen durch den Bremsbelagkontakt abgenutzten Verschleißbleche ausgetauscht werden müssen. Die Beklagte bietet die Verschleißbleche in Deutschland an und liefert sie hierher, wobei die von ihr selbst vorgenommene Benennung derjenigen Scheibenbremsen der Klägerin, zu denen ihre Verschleißbleche kompatibel sind, offensichtlich macht, dass die Beklagte um den inländischen Verwendungszweck der von ihr bereitgestellten Austauschteile weiß und diesen mit ihrem Lieferangebot fördern will.
Mit dem Einbau der beklagtenseits zur Verfügung gestellten Verschleißbleche in diejenigen Bremsentypen der Klägerin, für die sie vorgesehen sind, entsteht eine (unmittelbar patentbenutzende) Scheibenbremse mit sämtlichen Merkmalen der Patentansprüche 1, 12 und 16. Soweit die Beklagte dies unter Hinweis darauf bestreitet, dass die Bremsträger der Klägerin aus Stahlguss gefertigt seien und verschiedene Oberflächenerhebungen besitzen, wie sie aus der nachfolgenden Abbildung (Anlage K 14, Bl. 1) ersichtlich sind, gehen die Einwendungen der Beklagten sämtlich fehl.
Weder die Gussfertigung der Bremsträger noch die unstreitigen Erhebungen auf der Oberfläche der Bremsträger ändern etwas daran, dass es sich bei ihnen - im Sinne des Klagepatents – um „ebene Stahlplatten“ handelt.
aa)
Was zunächst die im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Selbstbeschränkung betrifft, mit der die Klägerin den Patentschutz von einem Bremsträger, der „als ebene Platte, vorzugsweise als flache Stahlplatte“, ausgebildet ist, auf einen Bremsträger zurückgeführt hat, der „als ebene, flache Stahlplatte“ ausgestaltet ist, könnte im Zusammenhang mit dem Beschreibungstext im Absatz [0019] auf allererste Sicht zwar der Schluss naheliegen, dass dem Klagepatent ein Stahlgussteil nicht mehr unterfällt, weil der Begriff der „Stahlplatte“ in der Patentbeschreibung ausschließlich im Zusammenhang mit geschmiedeten oder konturgefrästen Bremsträgerplatten aufscheint, nicht jedoch im Kontext gegossener Bremsträger Erwähnung findet. A.a.O. heißt es im Wortlaut:
„Der Bremsträger 3 ist … als flache Platte … gestaltet. Er kann z.B. als Stahlgussteil gefertigt werden, wobei sich die gewichtsreduzierenden Ausnehmungen 16a, 16b, 16c beim Gießen ergeben. Alternativ lässt sich der Bremsträger 3 durch Schmieden oder durch Konturfräsen einer Platte und vorzugsweise einer Stahlplatte herstellen. Ebenso ist es möglich, den Bremsträger 3 aus mehreren parallelbeschichteten und entsprechend dünneren Platten zusammenzusetzen. …“
Tatsächlich ist ein derartiger Schluss jedoch nicht gerechtfertigt. Der zitierte Beschreibungstext diskutiert die Fertigung des Bremsträgers sowohl im Hinblick auf das verwendete Material als auch im Hinblick auf die zur Anwendung gebrachte Produktionstechnik gänzlich offen, indem lediglich exemplarisch und keinesfalls abschließend verschiedene mögliche Materialien und Fertigungsverfahren erwähnt werden. Weder in der einen (materialmäßigen) noch in der anderen (verfahrenstechnischen) Hinsicht war Patentanspruch 1 des Klagepatents in irgendeiner Weise beschränkt, was den weit ausgreifenden Inhalt der Patentbeschreibung im Absatz [0019] für den Fachmann unmittelbar plausibel macht. Unter den erteilten Patentanspruch 1 fiel ohne weiteres auch ein ebener Bremsträger, der aus anderem Material als Stahl hergestellt war, und zwar ohne Rücksicht auf die zu Grunde liegende Fertigungstechnik, genauso wie umgekehrt jeder ebene Bremsträger erfasst wurde, der aus Stahl produziert war, völlig unabhängig davon, ob er aus einem Gussverfahren, einem Schmiedeverfahren oder sonst einem beliebigen anderen Herstellungsprozedere hervorgegangen ist. So betrachtet trifft der teilvernichtete Patentanspruch 1 aus der Gesamtmenge dessen, was die Patentbeschreibung in ihrem Absatz [0019] abhandelt, eine Auswahl dahingehend, dass der ebene Bremsträger aus Stahl zu bestehen hat. Irgendeine weitere Festlegung in Bezug auf das Herstellungsverfahren (Gießen, Schmieden, etc.) ist dagegen ersichtlich nicht getroffen, was unmissverständlich auch der geltende Anspruchswortlaut deutlich macht, welcher den Patentschutz eben nur auf eine „Stahlplatte“, aber nicht auf eine z.B. „geschmiedete Stahlplatte“ einschränkt und der von den beanspruchten „Stahlplatten“ auch keine Ausnahmen nach Art eines Disclaimers z.B. für „Stahlgussplatten“ macht. Gerade weil sich Patentanspruch 1 in seiner geltenden Fassung nicht auf ein bestimmtes Fertigungsprozedere festlegt, stellt Unteranspruch 10 als bevorzugte Ausführungsvariante eine Scheibenbremse unter Schutz, deren Bremsträger aus parallel geschichteten Blechen zusammengesetzt ist.
bb)
Wie die Abbildungen des klägerischen Bremsträgers in diesem Urteil veranschaulichen, besitzen sie verschiedene Oberflächenerhebungen, die zwar von ihrer Flächenausdehnung nicht unbeträchtlich sind, die jedoch eine nur marginale Höhe besitzen und die deswegen – wie bereits das Landgericht zutreffend erkannt hat – nicht ansatzweise mit denjenigen groß dimensionierten Stützarmen aus dem gattungsbildenden Stand der Technik vergleichbar sind, die das Klagepatent wegen des mit ihnen verbundenen Gewichts ablehnt. Die Klägerin selbst beziffert den Gewichtsanteil der Erhebungen unwidersprochen auf ca. 1,8 % des Gesamtgewichts eines Bremsensträgers. Für etwas Gegenteiliges legt auch die Beklagte nichts dar. Sie behauptet insbesondere nicht, dass die Erhebungen in ihrer dreidimensionalen Ausdehnung einen Faktor darstellen, der das Gesamtgewicht des Bremsträgers (im Vergleich zu einer Ausführungsform ohne diese Erhebungen) in einem für die Montage und den Betriebsgebrauch nennenswerten Maße heraufsetzt.
Diejenigen Abnehmer der Beklagten, die einen Austauschbedarf haben, sind im Besitz von Bremsscheiben der Klägerin, deren originale Verschleißbleche ersetzt werden sollen. Diese Abnehmer sind nicht im Sinne von § 10 PatG zur Benutzung der Erfindung berechtigt. Der Austausch verbrauchter Verschleißbleche aus der Erstausstattung der Scheibenbremsen gegen solche der Beklagten führt nämlich - patentrechtlich gesehen - zu einer Neuherstellung des erfindungsgemäßen Gegenstandes, die allein der Klägerin als Patentinhaberin vorbehalten ist.
Für die Entscheidung des Rechtsstreits kann davon ausgegangen werden, dass der Pa-tentgegenstand als solcher auf dem Markt gehandelt wird, so dass sich in den Abnehmerkreisen eine Verkehrsauffassung darüber ausgebildet hat, wie ein abnutzungsbedingter Verbrauch der Verschleißbleche zu beurteilen ist. Der Beklagten ist insoweit darin zuzustimmen, dass der Verkehr die verbleibende Scheibenbremse schon wegen der gegebenen Wertverhältnisse ihrer Einzelkomponenten als weiterhin werthaltiges Wirtschaftsgut betrachten wird, so dass das Auswechseln verbrauchter Verschleißbleche gegen neue Bleche als gewöhnliche Wartungsmaßnahme und infolgedessen als Akt des Gebrauchens einer weiterhin verkehrsfähigen Scheibenbremse aus der Quelle des Patentinhabers ansehen wird. Die Klägerin hat nichts anderes geltend gemacht.
Eine Neuherstellung ist unter solchen Umständen nur ausnahmsweise dann anzunehmen, wenn gerade in dem ausgetauschten Verschleißteil die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten, sei es, dass speziell dieses Teil für die patentgemäßen Vorteile verantwortlich ist (indem es einen entscheidenden Lösungsbeitrag für den Erfindungserfolg liefert), sei es, dass die Erfindung dessen Funktionsweise oder Lebensdauer beeinflusst (so dass sich die Vorteile der Erfindung maßgeblich in dem ausgetauschten Teil niederschlagen). Ob der mit dem Austauschteil zur Verfügung gestellte Erfindungsbeitrag zentrale Bedeutung hat und ob sich in dem Austauschteil die Vorteile der Erfindung realisieren, ist anhand des Inhalts der Patentschrift zu beurteilen, wobei es – wie stets – auf die Sicht des Durchschnittsfachmanns mit dem Wissen des Prioritätstages ankommt. Allein die Patentschrift gibt den Stellenwert (wesentlich oder untergeordnet) der Einzelmerkmale und diejenigen Wirkungen vor, die Ziel der Erfindung sind. Für letzteres kommt es darauf an, welche Aufgabe die Merkmale des Patentanspruchs aus fachmännischer Sicht tatsächlich lösen (Senat, Beschluss vom 09.04.2015 – I-2 U 40/14), wobei der Umstand, dass das Ersatz/Verbrauchsteil als solches aus dem Stand der Technik bekannt ist, nicht der Annahme entgegensteht, dass in ihm die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten (OLG Karlsruhe, Urteil vom 11.11.2015 – 6 U 151/14).
cc)
Enthält die Patentschrift mehrere Lösungsmerkmale (oder gar selbständige Erfindungen), von denen jedes (oder jede) der Bewältigung eines anderen technischen Problems dient, so kann sich die zentrale technische Bedeutung des ausgetauschten Verbrauchsartikels grundsätzlich aus jedem der mehreren, im Stand der Technik noch unbewältigten Aufgabenstellungen und ihrem Lösungskonzept ergeben. Darauf, ob die weitere Erfindung formal nebengeordnet geschützt oder bloß Gegenstand eines Unteranspruchs ist, kommt es nicht an.
Exakt so liegt der Entscheidungsfall. Er zeichnet sich dadurch aus, dass das Klagepatent nebeneinander mehrere Zielsetzungen verfolgt, indem – wie oben erläutert – Montagevorteile beibehalten und zusätzlich ein geringes Bremsträgergewicht sowie ein hohes Maß an Wartungsfreundlichkeit im Verschleißfall gewährleistet werden soll. Jede dieser kumulativen Problemstellungen wird mit anderen technischen Maßnahmen bewältigt, die in diesem Punkt zielführend sind, zur Verbesserung auf einem der anderen Gebiete jedoch nichts Nennenswertes beitragen. So verdankt der Bremsträger sein moderates Gewicht der Ausgestaltung als ebene flache Platte, während sich Wartungserleichterungen dadurch einstellen, dass die Führungsflächen des Belagschachtes für das Bremspad mit separat austauschbaren Verschleißblechen geschützt werden. Die Verschleißbleche garantieren somit ganz maßgeblich (und praktisch allein) denjenigen Erfolg, dem sich das Klagepatent in Bezug auf die Verschleißwartung verschrieben hat. In ihnen verkörpert sich daher ein zentrales Lösungsmittel für diesen Teil der (kumulierten) Aufgabenstellung, was zur Annahme einer Neuherstellung führt.
d)
Soweit sich die Beklagte erstmals in ihrer Berufungsreplik auf ein Recht zur Erfindungsbenutzung aus kartellrechtlichen Gründen beruft, bleibt auch dies ohne Erfolg. Ungeachtet der Frage, ob das diesbezügliche Vorbringen im Rechtsstreit überhaupt zuzulassen ist, nachdem die betreffenden Erwägungen bei ordnungsgemäßer Prozessführung schon dem Landgericht hätten unterbreitet werden können, greifen die Einwendungen der Beklagten jedenfalls in der Sache ganz offensichtlich nicht durch.
Nach Auffassung der Beklagten missbraucht die Klägerin ihre Marktmacht dadurch, dass sie Bremspads (für die kein Patentschutz besteht) ausschließlich in einem Verkaufsset mit patentschützten Verschleißblechen vertreibt. Da innerhalb der Wartungsintervalle üblicherweise nicht nur die Bremspads, sondern mit ihnen auch die Verschleißbleche ausgewechselt würden, sei sie (die Beklagte) mit dem isolierten Angebot von Bremspads, deren Verkauf ihr nicht untersagt werden könne und der ihr deshalb rechtmäßig möglich bleiben müsse, im Wettbewerb chancenlos. Denn kein Abnehmer werde bei ihr (der Beklagten) Bremspads erwerben und damit das Risiko eingehen, dass er dann, wenn sich im Zuge der Wartung herausstellen sollte, dass zusätzlich auch die Verschleißbleche ausgetauscht werden müssen oder sollen, bei der Klägerin, um der nötigen Verschleißbleche habhaft zu werden, als Bestandteil des Verkaufssets abermals Bremspads kaufen muss, die er überhaupt nicht mehr benötigt.
Schon die Darlegungen der Beklagten zu einer marktbeherrschenden Stellung der Klägerin (welche dieser erst besondere Verhaltenspflichten im Wettbewerb auferlegen würden) sind völlig unzureichend. Selbst wenn zu Gunsten der Beklagten angenommen wird, dass sich ihre Ausführungen sinngemäß auf das Bundesgebiet als dem räumlich relevanten Markt beziehen, bleibt völlig im Dunkeln, auf welche Weise die Beklagte den sachlich relevanten Markt abgrenzen will. Sollen hierzu nur die Bremssysteme der Klägerin gehören oder sind in den sachlich relevanten Markt auch – und ggf. welche? - konkurrierenden Scheibenbremsensysteme anderer Anbieter einzubeziehen? Erst recht fehlen jegliche Erwägungen dazu, aus welchem Grund der Markt aus der maßgeblichen Nachfragersicht so – und nicht anders – abzugrenzen sein soll. Anstatt hierzu nachvollziehbaren Sachvortrag zu liefern, beschränkt sich die Beklagte darauf, allgemeine Angaben der Klägerin zu ihrer Unternehmensgröße (Konzernstruktur, Mitarbeiterzahl, Gesamtumsatz) und ihrem Geschäftsfeld zu zitieren, die im vorliegenden Zusammenhang der Marktabgrenzung ersichtlich nichtssagend sind.
Selbst wenn – wofür keinerlei belastbare Anhaltspunkte vorgetragen sind – von einer Marktbeherrschung durch die Klägerin auszugehen sein sollte, ergibt sich ein Machtmissbrauch noch keinesfalls daraus, dass die Klägerin patentgeschützte Verschleißbleche ausschließlich in einem Verkaufsset mit patentfreien Bremspads veräußert. Im Bereich der standardessenziellen Patente, von deren Benutzung der Marktzutritt für den Wettbewerber abhängt, schuldet der marktbeherrschende Patentinhaber bloß eine ausbeutungs- und diskriminierungsfreie Lizenz. Dass die Beklagte bei der Klägerin um eine solche erfolglos nachgesucht hätte, wird nicht behauptet. Dementsprechend bewegt sich auch die Behauptung der Beklagten, im Falle einer Lizenznahme habe sie eine Lizenzgebühr auch für die patentfreien Bremspads zu zahlen, gänzlich im Spekulativen.
3.
Dass und warum sich aus der festgestellten mittelbaren Patentverletzung die zuerkannten Rechtsfolgen ergeben, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt. Hierauf nimmt der Senat Bezug. Im Hinblick auf die Einwendungen der Beklagten sind lediglich folgende ergänzende Bemerkungen veranlasst:
Was das ausgesprochene Schlechthinverbot anbetrifft, so hat das Landgericht im Rahmen seiner rechtlichen Erörterungen zutreffend darauf abgestellt, dass sich aus den eigenen Kompatibilitätsangaben der Beklagten in ihrem Angebot das im Zusammenhang mit § 10 PatG erforderliche Wissen um die Verwendungsbestimmung der angesprochenen Abnehmer ergibt. Bremsträger der Klägerin, auf die kein Tauglichkeitshinweis existiert, waren nicht Gegenstand der gerichtlichen Entscheidungsfindung und nehmen deshalb auch nicht an dem Unterlassungsgebot teil. Die Frage, ob solche anderweitigen Bremsträger den Anforderungen des Klagepatents genügen, stellt sich deshalb nicht. Abgesehen davon hat die Klägerin behauptet, dass sämtliche Bremsträger, mit denen die angegriffenen Bremspads verwendet werden können – von unterschiedlichen Dimensionierungen abgesehen – gleich und damit patentgemäß ausgestaltet sind. Eine patentfreie Gebrauchsmöglichkeit existiert deshalb nicht. Für etwas anderes hat auch die Beklagte keinerlei Anhaltspunkte aufgezeigt.
Es entspricht gesicherter Erkenntnis, dass die widerrechtliche Benutzung fremder gewerblicher Schutzrechte das Verschulden des Verletzers indiziert. Weil dem so ist, bedarf es grundsätzlich keiner weiteren Darlegungen dazu, dass der Verletzer bei Vornahme seiner schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft, nämlich mindestens fahrlässig gehandelt hat. Der Schuldvorwurf folgt vielmehr aus der schlichten Tatsache, dass der Verletzer bei Beachtung der von ihm im Geschäftsverkehr einzufordernden Sorgfalt das Klagepatent, welches öffentlich verfügbar ist, hätte auffinden, inhaltlich erfassen und infolgedessen erkennen können, dass sich seine Benutzungshandlungen als rechtswidriger Eingriff in das Klagepatent darstellen. Für Fälle der mittelbaren Patentverletzung gilt insoweit nichts Besonderes. Solange das Patent in irgendeinem vom Verletzer benutzten Umfang rechtsbeständig ist, handelt dieser deshalb bei seinen Benutzungshandlungen nicht nur widerrechtlich, sondern (weil die Rechtswidrigkeit das Verschulden indiziert) auch schuldhaft.
Zu Recht hat das Landgericht der Klägerin einen Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten zugesprochen.
Ein solcher Anspruch steht dem Abmahnenden zwar – eben weil es sich um einen reinen Erstattungsanspruch handelt - nur dann und nur in dem Umfang zu, in dem der Abmahnende selbst seinem Anwalt gegenüber im Innenverhältnis zur Zahlung verpflichtet ist (BGH, GRUR 2019, 763 – Ermittlungen gegen Schauspielerin). Im Kostenerstattungsprozess sind deshalb konkrete Feststellungen zum Inhalt des anwaltlichen Auftrages zu treffen, weil erst sie Aufschluss darüber geben, welche einzelnen Gebühren infolge der Abmahnung verdient worden sind, deshalb vom Abmahnenden geschuldet werden und dementsprechend von ihm ersetzt verlangt werden können (BGH, GRUR 2019, 763 – Ermittlungen gegen Schauspielerin). Der Vortrag hat sich folgerichtig auch dazu zu verhalten, ob die gesetzlichen Gebühren vereinbart wurden oder eine hiervon abweichende Vergütungsregelung getroffen worden ist (BGH, GRUR 2019, 763 – Ermittlungen gegen Schauspielerin).
Auf gerichtlichen Hinweis hin ist die Klägerin dieser Vortragslast nachgekommen. Sie hat unter Vorlage der entsprechenden Rechnungen dargelegt, dass der bei der Abmahnung mitwirkende Patentanwalt eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nebst Auslagenpauschale und USt berechnet hat und die die Abmahnung verfassenden Rechtsanwälte auf der Grundlage von Stundenhonoraren tätig geworden sind, wobei der Klägerin ein die gesetzlichen Gebühren übersteigernder Betrag berechnet worden ist. Nachdem unstreitig ist, dass die Prozessbevollmächtigten der Klägerin die vorgerichtliche Abmahnung verfasst haben, geht auch das Bestreiten der Beklagten ins Leere, die im Rechtsstreit präsentierten Anwaltsrechnungen hätten keinen Bezug zum Streitgegenstand.
Gleichermaßen unberechtigt ist das Begehren der Beklagten, die Abmahnkosten der Klägerin erst nach ihr nachgewiesener Fälligkeit des anwaltlichen Honoraranspruchs und Zug um Zug gegen eine ordnungsgemäße Rechnungsstellung erstatten zu müssen.
Der Anspruch auf Abmahnkostenerstattung bzw. Freistellung von der Honorarverbindlichkeit des Abmahnenden hängt – worauf bereits das Landgericht richtig hingewiesen hat - nicht davon ab, dass dem Abmahnenden bereits eine die Fälligkeit des anwaltlichen Honoraranspruchs begründende und damit seine eigene Zahlungspflicht auslösende Rechnung vorliegt, die den besonderen Anforderungen des § 10 RVG, § 14 UStG genügt (BGH, NJW 2011, 2509). Der Freistellungs- bzw. Erstattungsanspruch wird vielmehr mit Eingehung der Verbindlichkeit, von der freizustellen ist, sofort fällig (OLG Hamm, GRUR-RR 2014, 133 – Zahlung statt Freistellung), unabhängig davon, ob die freizustellende Verbindlichkeit ihrerseits fällig ist (BGH, NJW-RR 2010, 333). Maßgeblich sind daher zwei Bedingungen, nämlich die Mandatserteilung durch den Abmahnenden und die Erbringung der Anwaltsdienstleistung durch die mit der vorgerichtlichen Rechtsdurchsetzung betrauten Anwälte, welche vorliegend beide (spätestens) am Tag des vorgerichtlichen Abmahnschreibens vorgelegen haben.
Gegenüber dem Kostenerstattungsanspruch steht der Beklagten kein Zurückbehaltungsrecht zu. Zwar entspricht es der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2012, 711 – Barmen Live), dass in Fällen einer umsatzsteuerpflichtigen Leistung das Entgelt erst gezahlt werden muss, wenn der Gläubiger der ihm aus § 14 UStG folgenden Pflicht nachgekommen ist, dem Schuldner eine den Anforderungen des Umsatzsteuerrechts genügende Rechnung zu stellen hat. Der Sinn der Rechnungstellung liegt hierbei darin, dass der Leistungsempfänger nur durch sie in die Lage versetzt wird, die ihm berechnete Umsatzsteuer im Wege des Vorsteuerabzuges geltend zu machen. Da die Abmahnung wegen Schutzrechtsverletzung ein umsatzsteuerpflichtiger Vorgang ist, fällt zu Lasten des Abmahnenden die gesetzliche Umsatzsteuer an, welche er folglich als Teil seines Schadens an den Verletzer weiterreichen, d.h. in seine Erstattungsforderung einbeziehen kann. Macht der Gläubiger von dieser Möglichkeit Gebrauch, schuldet er dem Verletzer deshalb eine ihn zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung, deretwegen der Verletzer die Erstattungszahlung zurückhalten kann (§ 273 Abs. 1 BGB). Im Rechtsstreit führt dies zu einer Zug um Zug-Verurteilung des Verletzers (§ 274 Abs. 1 BGB). Anders liegen die Verhältnisse, wenn der Abmahnende dem Verletzer – wie im Streitfall – überhaupt keine Umsatzsteuer aufgibt, sondern lediglich die Netto-Anwaltskosten einfordert. In einem solchen Fall kommt ein Vorsteuerabzug des Verletzers von vornherein nicht in Betracht, weswegen er auch kein berechtigtes Interesse an einer § 14 UStG entsprechenden Rechnung hat (ebenso: OLG Stuttgart, GRUR-RS 2019, 16939 – Ersatz von Abmahnkosten). Es kommt deshalb nicht mehr darauf an, dass die Klägerin der Beklagten inzwischen eine ihrem Erstattungsverlangen entsprechende Rechnung erteilt hat.
Nach allem sind weder der Zahlungs- noch der Zinsausspruch des Landgerichts zu beanstanden.
4.
Nachdem das Klagepatent sowohl einem Einspruchsverfahren als auch einem erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren standgehalten hat, besteht kein Anlass, den Rechtsstreit im Hinblick auf das laufende Nichtigkeitsberufungsverfahren auszusetzen (§ 148 ZPO). Vielmehr überwiegt das berechtigte Interesse der Klägerin daran, ihre Verbietungsrechte aus dem Klagepatent zügig gegen die Beklagte durchzusetzen. Das gilt umso mehr, als sich das Vorbringen der Beklagten im laufenden Nichtigkeitsberufungsverfahren auf dieselben Angriffe und Entgegenhaltungen beschränkt, die bereits vom Bundespatentgericht ausführlich gewürdigt und beschieden worden sind, ohne dass insoweit aus Sicht des Senats durchgreifende Fehler ersichtlich sind.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Die Anordnung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Zur Rechtfertigung ihres Antrages, das Berufungsurteil für nicht vollstreckbar zu erklären, trägt die Beklagte nichts vor. Gleiches gilt, soweit die Beklagte über § 108 ZPO hinaus eine besondere Form der Sicherheitsleistung (durch Bürgschaft einer deutschen Großbank, Volksbank oder öffentlichen Sparkasse) begehrt.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Der Streitfall kann vielmehr auf der Grundlage gesicherter BGH-Rechtsprechung entschieden werden; auch die Beklagte legt nicht ansatzweise dar, worin der Zulassungsgrund liegen sollte. Allein aus der Tatsache, dass die Berufungsentscheidung zu ihrem Nachteil ausfällt, ergibt sich jedenfalls kein Zulassungsgrund.
E F G

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Zur Rechtfertigung ihres Antrages, das Berufungsurteil für nicht vollstreckbar zu erklären, trägt die Beklagte nichts vor. Gleiches gilt, soweit die Beklagte über § 108 ZPO
§ 14 UStG
§ 10 PatG
§ 10 RVG
§ 148 ZPO
§ 543 ZPO
§ 273 Abs. 1 BGB
§ 274 Abs. 1 BGB
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2019, 763
NJW 2011, 2509
GRUR-RR 2014, 133
NJW-RR 2010, 333
GRUR 2012, 711
7 Ni 12/17
2 U 40/14
6 U 151/14