Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2025-03-06, Aktenzeichen 2 U 29/24
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2025:0306.2U29.24.00

Tenor:
I. Die Berufung der Klägerin gegen das am 25.04.2023 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.
II. Der Klägerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
III. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind für die Beklagte wegen ihrer Kosten vorläufig vollstreckbar.
Der Klägerin darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
V. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 9.000.000,00 EUR festgesetzt.

Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters DE X (Anlage B-K1; nachfolgend: Klagegebrauchsmuster), das die Bezeichnung „Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung und Teilchensammel- und Metrologiesystem“ trägt. Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Rückruf und Vernichtung in Anspruch. Ferner begehrt sie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach.
Das aus der europäischen Patentanmeldung EP 17 17 XXX (EP 3 272 XXX, Anlage B 3 inkl. dt. Übersetzung; nachfolgend auch: Stammanmeldung) abgezweigte Klagegebrauchsmuster beruht auf einer unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 20.05.2016 getätigten Anmeldung vom 22.05.2017. Es wurde am 08.12.2020 eingetragen. Die Bekanntmachung der Eintragung im Patentblatt erfolgte am 14.01.2021. Gegen das aus der Stammanmeldung erwachsene europäische Patent EP 3 272 XXX hat die Beklagte Einspruch beim Europäischen Patentamt eingelegt. Einen das Klagegebrauchsmuster betreffenden Löschungsantrag hat die Beklagte nicht gestellt.
Die Klägerin macht das Klagegebrauchsmuster vorliegend in geänderter Fassung geltend, wobei sie ihr Klagebegehren in der Berufungsinstanz vorrangig auf folgende Schutzansprüche 1, 17 und 24 stützt (vgl. Anlage B-K23 sowie das Sitzungsprotokoll vom 06.02.2025, Bl. 948 f. eA OLG):
1. Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) zum Bestimmen einer Zusammensetzung eines Teilchens, wobei die Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) umfasst: eine Substrathalteanordnung (102), die eine Halterung (108), die dafür ausgelegt ist, ein Substrat (18) zu halten, umfasst; eine Spitzenhalteanordnung (104), die eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze) (12) umfasst, wobei die SPM-Spitze (12) über einen Spitzencantilever (132) mit einer Spitzenbühnenanordnung (130) gekoppelt ist; wobei die Substrathalteanordnung (102) und die Spitzenhalteanordnung (104) von einer Basis (106) gehalten werden und die Spitzenbühnenanordnung (130) dafür ausgelegt ist, die SPM-Spitze (12) relativ zu der Basis (106) zu bewegen, um die SPM-Spitze (12) benachbart zu dem Teilchen zu positionieren, während sich das Teilchen auf dem Substrat befindet; Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12), wobei die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze dafür ausgelegt sind, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze (12) zu übertragen und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen um es zu binden, und wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen; eine Strahlungsquelle (204), die dafür ausgelegt ist, das Teilchen auf der SPM-Spitze (12) mit einer ersten einfallenden Strahlung zu bestrahlen, während die SPM-Spitze (12) mit der Spitzenbühnenanordnung (130) gekoppelt ist, wobei die Strahlungsquelle (204) eine Elektronenstrahlquelle umfasst; einen Strahlungsdetektor (206), der dafür ausgelegt ist, eine erste Probenstrahlung von dem Teilchen, die von der ersten einfallenden Strahlung verursacht wird, zu detektieren, wobei der Strahlungsdetektor (206) einen Röntgenstrahlungsdetektor umfasst; und eine Steuerung (136), die dafür ausgelegt ist, ein erstes Signal von dem Strahlungsdetektor (206), das eine Antwort auf die erste Probenstrahlung ist, zu empfangen, das erste Signal zu analysieren und eine oder mehrere Materialeigenschaften des Teilchens auf der SPM-Spitze (12) zu identifizieren.
17. Teilchensammel- und Metrologiesystem (200), umfassend: eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze) (12); eine Bühne (110), die dafür ausgelegt ist, ein Substrat (18) zu halten; ein Aktuatorsystem (118, 124, 126, 134), das funktionell mit mindestens einem von der Bühne und der SPM-Spitze gekoppelt ist, wobei das Aktuatorsystem (118, 124, 126, 134) dafür ausgelegt ist, die SPM-Spitze relativ zu der Bühne zu bewegen; eine Strahlungsquelle (204) in optischer Kommunikation mit einem Messort, der auf zumindest einem Teil der SPM-Spitze (12) angeordnet ist, wobei die Strahlungsquelle (204) eine Elektronenstrahlquelle umfasst; einen Strahlungsdetektor (206) in optischer Kommunikation mit dem Messort, wobei der Strahlungsdetektor (206) einen Röntgenstrahlungsdetektor umfasst; und eine Steuerung (136), die funktionell mit dem Aktuatorsystem (118, 124, 126, 134), der Strahlungsquelle (204) und dem Strahlungsdetektor (206) gekoppelt ist, wobei die Steuerung für Folgendes ausgelegt ist: Bewegen der SPM-Spitze (12) von einem Ort in der Nähe des Substrats (18) zu dem Messort; Verursachen einer ersten Probenstrahlung durch Bestrahlen des Messorts mit einer ersten einfallenden Strahlung von der Strahlungsquelle (204); und Empfangen eines ersten Signals von dem Strahlungsdetektor (206), das auf eine Antwort des Strahlungsdetektors (206) auf die erste Probenstrahlung von dem Messort hinweist; und Analysieren des ersten Signals und Identifizieren von einer oder mehreren Materialeigenschaften eines Teilchens auf der SPM-Spitze (12); wobei die Steuerung (136) außerdem dafür ausgelegt ist, vor dem Bewegen der SPM-Spitze von dem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort die SPM-Spitze (12) benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren, und das Teilchensammel- und Metrologiesystem eine externe Energiequelle umfasst, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen.
24. Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) zum Bestimmen einer Zusammensetzung eines Teilchens, wobei die Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) umfasst: eine Substrathalteanordnung (102), die eine Halterung (108), die dafür ausgelegt ist, ein Substrat (18) zu halten, umfasst; eine Spitzenhalteanordnung (104), die eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze) (12) umfasst, die über einen Spitzencantilever (132) mit einer Spitzenbühnenanordnung (130) gekoppelt ist; wobei die Substrathalteanordnung (102) und die Spitzenhalteanordnung (104) von einer Basis (106) gehalten werden; Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18), das von der Halterung gehalten wird, unter Verwendung der SPM-Spitze (12), die dafür ausgelegt sind, die SPM-Spitze (12) benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat (18) zu positionieren und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen; eine Strahlungsquelle (204), die dafür ausgelegt ist, das Teilchen mit einer ersten einfallenden Strahlung zu bestrahlen, während die SPM-Spitze (12) mit der Spitzenbühnenanordnung (130) gekoppelt ist, wobei die Strahlungsquelle (204) eine Elektronenstrahlquelle umfasst; einen Strahlungsdetektor (206), der dafür ausgelegt ist, eine erste Probenstrahlung von dem Teilchen, die von der ersten einfallenden Strahlung verursacht wird, zu detektieren, wobei der Strahlungsdetektor (206) einen Röntgenstrahlungsdetektor umfasst; und eine Steuerung (136), die dafür ausgelegt ist, ein erstes Signal von dem Strahlungsdetektor (206), das eine Antwort auf die erste Probenstrahlung ist, zu empfangen, das erste Signal zu analysieren und eine oder mehrere Materialeigenschaften des Teilchens zu identifizieren.
Wegen des Wortlauts der in erster Instanz geltend gemachten Anspruchsfassungen wird auf die im Urteil des Landgerichts wiedergegebenen erstinstanzlichen Klageanträge der Klägerin Bezug genommen.
Ferner wird wegen des Wortlauts der eingetragenen Schutzansprüche 1, 2, 3, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34 und 35 auf die Klagegebrauchsmusterschrift Bezug genommen.
Die nachfolgend wiedergegebene Figur 15 der Klagegebrauchsmusterschrift zeigt die Perspektivansicht einer Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) zum Wegnehmen von Fremdkörpern von einem Substrat (18) und zum Untersuchen von Eigenschaften der Fremdkörper.
Die nachstehend ferner wiedergegebene Figur 3 der Klagegebrauchsmusterschrift zeigt die Querschnittsansicht einer Fremdkörperentfernungsvorrichtung (10) mit einer Spitze (12) zur Entfernung von Teilchen (20) aus dem Graben (22) eines Substrats (18).
Die Parteien befassen sich u.a. mit der Entwicklung von Instrumenten für die Herstellung mikroelektronischer Schaltungen, insbesondere auch für die Reinigung von Fotomasken, die bei der Herstellung mikroelektronischer Schaltungen Anwendung finden.
Die Beklagte stellt in Deutschland Mess- und Fertigungsanlagen für die Halbleiterindustrie her und vertreibt diese, darunter das nachfolgend abgebildete „Z. P. R. T.“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform).
Dieses dient zum Entfernen von Teilchen von Fotomasken für die – bei der Herstellung von mikroelektronischen Schaltungen zur Anwendung kommende – Extremultraviolettlithografie (EUV-Lithografie), wobei die Teilchen nach der Entfernung analysiert werden können und deren Zusammensetzung bestimmt werden kann.
Die Klägerin sieht in der Herstellung und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters.
Sie hat vor dem Landgericht u.a. geltend gemacht, dass die angegriffene Ausführungsform eine Vorrichtung bzw. ein System im Sinne der jeweils eingeschränkt geltend gemachten Schutzansprüche 1, 17 und 24 sei. Das Klagegebrauchsmuster beschreibe in seinem Absatz [0113] die chemische Veränderung von fluid, d.h., flüssig oder gasförmig, zu fest als eine chemische Veränderung an der Oberfläche der Spitze, wobei es genüge, dass diese in der Nähe und/oder im Kontakt mit der Oberfläche der Spitze stattfinde. Hiervon ausgehend verletze die Beklagte mit der angegriffenen Ausführungsform das Klagegebrauchsmuster. Denn bei der angegriffenen Ausführungsform komme es bei der Verwendung eines geladenen Elektronenstrahls zu einer chemischen Veränderung dergestalt, dass das eingesetzte Präkursorgas (ein Fluid) zerfalle und u.a. Kohlenstoff (ein Feststoff) gebildet werde. Das Klagegebrauchsmuster sei schutzfähig. Es sei in der eingeschränkt geltend gemachten Fassung nicht unzulässig erweitert und insbesondere gegenüber der entgegengehaltenen US X (Anlage B 5, nachfolgend: D1) auch neu, da dort u.a. eine Positionierung der Spitze benachbart zu dem Fremdkörper nicht offenbart werde. Weiterhin beruhe das Klagegebrauchsmuster auf einem erfinderischen Schritt, da der Fachmann weder durch eine Kombination der D1 mit der US X (Anlage B 6, nachfolgend: D2) noch durch eine Kombination der D1 mit der JP X (Anlage B 7/1, nachfolgend: D3) und der JP X (Anlage B 8/1, nachfolgend: D4) zur erfindungsgemäßen Lehre gelange.
Die Beklagte, die Klageabweisung beantragt hat, hat eine Benutzung des Klagegebrauchsmusters in Abrede gestellt und eingewandt, dass dieses nicht schutzfähig sei. Sie hat vor dem Landgericht u.a. geltend gemacht, dass das Klagegebrauchsmuster strikt zwischen Phasenänderungen als physikalische Veränderungen und chemischen Änderungen differenziere. Soweit das Klagegebrauchsmuster von einem „Phasenübergang von einem Fluid zu einem Festkörper“ spreche, sei damit der Wechsel des Aggregatzustandes gemeint. Eine chemische Änderung erfordere indes eine Veränderung der atomaren Zusammensetzung des Ausgangsstoffes, wobei diese Veränderung im Oberflächenmaterial der Spitze katalysiert werden müsse. Letzteres folge auch aus dem von der Klägerin herangezogenen Absatz [0113] der Klagegebrauchsmusterbeschreibung, der sich ausschließlich mit chemischen Änderungen bzw. Phasenänderungen „der Oberfläche der Spitze“ befasse. Bei der angegriffene Ausführungsform reagiere hingegen das zwischen Spitze und Fremdkörper eingeleitete Präkursorgas und das aus dieser chemischen Reaktion herrührende Zerfallsprodukt (Kohlenstoff) des Gases schaffe als Bindemittel eine Verbindung zwischen Spitze und Fremdkörper. Eine solche Vorgehensweise der Erzeugung eines Bindemittels im Zwischenraum zwischen Spitze und Fremdkörper werde im Klagegebrauchsmuster nicht beschrieben und sei diesem auch grundlegend fremd. Im Übrigen sei das Klagegebrauchsmuster löschungsreif, was sich nicht zuletzt auch aus der Einschätzung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts zum EP X1 (Anlage A-K1) ergebe. Es liege eine unzulässige Erweiterung vor und der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters sei durch die D1 neuheitsschädlich vorweggenommen. Außerdem fehle es an einem erfinderischen Schritt gegenüber einer Kombination der Druckschriften D1 und D3 bzw. D1 und D4.
Mit Urteil vom 25.04.2023 hat das Landgericht Düsseldorf die Klage abgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt:
Soweit der modifizierte Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters eine Spitzenbühnenanordnung verlange, die dafür ausgelegt sei, die SPM-Spitze relativ zu der Basis zu bewegen, um die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen zu positionieren, liege ein „benachbartes Positionieren“ immer dann vor, wenn das Teilchen eingesammelt werden könne; einen darüberhinausgehenden technischen Bedeutungsgehalt habe das Merkmal nicht. Soweit der modifizierte Schutzanspruch in Merkmal 21* vorgebe, dass die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze eine externe Energiequelle umfassten, die dafür ausgelegt sei, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze mechanisch einzufangen und zu binden, handele es bei der Angabe „an der Oberfläche ...“ um eine allgemeine Ortsbestimmung, die klarstelle, dass die chemische Veränderung räumlich an der Oberfläche angeordnet stattzufinden habe. Eine chemische Veränderung der Oberfläche selbst sei hingegen nicht erforderlich. Das Klagegebrauchsmuster sei im Umfang der geltend gemachten Ansprüche löschungsreif. Es liege eine unzulässige Erweiterung vor, da die Stammanmeldung in Absatz [0109] ihrer Beschreibung allein chemische Veränderungen der SPM-Spitze selbst bzw. einer ihr zuzuordnenden Beschichtung offenbare. Hingegen könne der Beschreibungsstelle keine Offenbarung der chemischen Veränderung in bloßer Nähe zur SPM-Spitze entnommen werden. Die Formulierung „change to“ sei in der englischen Sprache eine typische Wendung, um eine Änderung des Gegenstands selbst zu benennen und werde in den letzten beiden Sätzen des Absatzes [0109] auch dementsprechend verwendet. Die Stammanmeldung enthalte auch keine Anhaltspunkte, wie eine solche chemische Veränderung in bloßer Nähe zur SPM-Spitze ablaufen solle. Ein anderes Verständnis sei nicht deshalb geboten, weil der Fachmann wisse, dass das Material der SPM-Spitze fest sei und daher ihren Zustand nicht von fluid zu fest ändern könne. Denn neben der Spitze selbst sei auch die in den Absätzen [0064] ff. beschriebene Zwischenschicht gemeint und dem Fachmann werde durch das Zusammenspiel der Beschreibung in den Absätzen [0063] und [0065] ein Weg aufgezeigt, die Spitze mit einer flüssigen Beschichtung zu versehen. Eine chemische Veränderung in bloßer Nähe zur SPM-Spitze sei daher in der Anmeldung nicht offenbart, wovon auch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in einem Hinweis (Anlage B 9) zum EP X ausgegangen sei, das in den vorliegend relevanten Teilen identisch mit der Stammanmeldung sei. Da die im Anspruch genannte „weitere externe Energiequelle“ in der Stammanmeldung nur im Zusammenhang mit der chemischen Veränderung offenbart sei, liege auch in Bezug auf dieses Merkmal eine unzulässige Erweiterung vor, da insoweit ein untrennbarer Zusammenhang bestehe. Bei Nichtberücksichtigung dieser Merkmale, aus denen keine Rechte hergeleitet werden könnten, offenbare die D1 die Lehre des Klagegebrauchsmusters neuheitsschädlich. Die Erwägungen zum modifizierten Schutzanspruch 1 würden in gleicher Weise auch für die modifizierten Schutzansprüche 17 und 24 gelten, da die für die Entscheidung relevanten Merkmale sinngemäß identisch seien.
Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren mit einem geänderten Hauptantrag und fünf Hilfsanträgen weiterverfolgt. Zur Begründung führt die Beklagte im Wesentlichen aus:
Das landgerichtliche Urteil verenge den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung im Hinblick auf die dort in Absatz [0109] zu findende Passage „Chemical changes to the tip surface…“ unzutreffend auf die SPM-Spitze selbst bzw. einer ihr zuzuordnenden Beschichtung. Richtig sei vielmehr, dass dieser Passus allein aussage, dass eine chemische Veränderung räumlich an der Oberfläche der SPM-Spitze angeordnet stattzufinden habe, weshalb sie diesen für das Klagegebrauchsmuster auch mit „chemische Veränderung […] an der Oberfläche der SPM-Spitze…“ übersetzt habe. Gleichwohl lege sie dieses Verständnis nur ihren Hilfsanträgen 1 und 4 zugrunde, da auch unter der – sich im Hauptantrag und dem Hilfsantrag 3 widerspiegelnden – Zugrundelegung der zu engen Auffassung des Landgerichts eine Gebrauchsmusterverletzung vorliege. Bei der angegriffenen Ausführungsform lagerten sich nämlich die Gasmoleküle des zugeführten Präkursorgases an der Oberfläche an. Durch die mittels lokalen Beschusses mit Primärelektronen ausgelöste Reaktion zerfalle das Gas (ein Fluid) und es bilde sich Kohlenstoff als Festkörper. Die durch angelagertes Gas gebildete Oberfläche ändere sich mithin durch eine chemische Reaktion zu einem Festkörper. Mit ihren Hilfsanträgen 2 und 5 stelle sie auf eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung ab, die ebenfalls in der Stammanmeldung offenbart werde und die bei der angegriffenen Ausführungsform vorliege, da das bei dieser zur Anwendung kommende Präkursorgas eine zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegende Beschichtung darstelle. Eine solche Beschichtung müsse weder fest sein noch die gesamte Spitze umfassen, weshalb auch zeitweise anhaftende Gasmoleküle genügten.
Eine chemische Veränderung sei entgegen der von der Beklagten und deren Privatgutachter K. vertretenen Auffassung nicht strikt von einer Phasenänderung zu trennen. Vielmehr existiere insoweit, wie sich aus den Ausführungen ihres Privatgutachters B. ergebe, eine Schnittmenge. Insbesondere verstehe der Fachmann eine Phasenänderung nicht stets dergestalt, dass diese eine chemische Veränderung des Stoffes ausschließe. Vor diesem Hintergrund sei die Auffassung der Beklagten, dass das Klagegebrauchsmuster in seiner Beschreibung in Absatz [0113] strikt zwischen chemischen Veränderung zur Veränderung der Oberflächenenergie einerseits und (rein physikalischen) Phasenänderungen andererseits unterscheide, nicht haltbar. Es sei daher unschädlich, dass bei der angegriffenen Ausführungsform das Präkursorgas zerfalle. Entscheidend sei, dass bei dieser infolge einer chemischen Reaktion (Zerfall des Gases) aus dem Fluid (Gas) ein Feststoff (Kohlenstoff) hervorgehe. Die Präkursorenschicht transformiere in eine kovalent gebundene Kohlenstofflage, wodurch das Teilchen mechanisch eingefangen werde, um es zu binden.
Das Klagegebrauchsmuster sei rechtsbeständig. Soweit das Landgericht den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung darauf verengt habe, dass diese nur eine Veränderung der SPM-Spitze selbst bzw. einer ihr zuzuordnenden Beschichtung lehre, überzeuge diese rein philologische Betrachtung des Absatzes [0109] der Stammanmeldung nicht. Im Übrigen habe das Landgericht die Funktion gänzlich außer Acht gelassen und ihren Vortrag, dass der Fachmann ausschließlich feste SPM-Spitze kenne, nicht ausreichend gewürdigt. Der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters sei auch neu und erfinderisch. Soweit sich die Beklagte in der Berufungsinstanz auf neue Entgegenhaltungen berufe, seien diese nicht berücksichtigungsfähig.
Die Klägerin beantragt (vgl. Bl. 137-153, 948 f. eA OLG),
I. das Urteil des Landgerichts „aufzuheben“;
II. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, bei der Beklagten zu vollstrecken an ihren jeweiligen Geschäftsführern, zu unterlassen,
1.
a. Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung zum Bestimmen einer Zusammensetzung eines Teilchens, wobei die Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung umfasst:
eine Substrathalteanordnung, die eine Halterung, die dafür ausgelegt ist, ein Substrat zu halten, umfasst;
eine Spitzenhalteanordnung, die eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze) umfasst, wobei die SPM-Spitze über einen Spitzencantilever mit einer Spitzenbühnenanordnung gekoppelt ist;
wobei die Substrathalteanordnung und die Spitzenhalteanordnung von einer Basis gehalten werden und die Spitzenbühnenanordnung dafür ausgelegt ist, die SPM-Spitze relativ zu der Basis zu bewegen, um die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen zu positionieren, während sich das Teilchen auf dem Substrat befindet;
Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze, wobei die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze dafür ausgelegt sind, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze zu übertragen und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, und wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
eine Strahlungsquelle, die dafür ausgelegt ist, das Teilchen auf der SPM-Spitze mit einer ersten einfallenden Strahlung zu bestrahlen, während die SPM-Spitze mit der Spitzenbühnenanordnung gekoppelt ist, wobei die Strahlungsquelle eine Elektronenstrahlquelle umfasst;
einen Strahlungsdetektor, der dafür ausgelegt ist, eine erste Probenstrahlung von dem Teilchen, die von der ersten einfallenden Strahlung verursacht wird, zu detektieren, wobei der Strahlungsdetektor einen Röntgenstrahlungsdetektor umfasst; und
eine Steuerung, die dafür ausgelegt ist, ein erstes Signal von dem Strahlungsdetektor, das eine Antwort auf die erste Probenstrahlung ist, zu empfangen, das erste Signal zu analysieren und eine oder mehrere Materialeigenschaften des Teilchens auf der SPM-Spitze zu identifizieren,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, und/oder zu den vorgenannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
- Modifizierter Anspruch auf Grundlage der Ansprüche 1, 2, 17,
21 und 22 von DE X U1 -
insbesondere, wenn die Vorrichtung zusätzlich umfasst
- ein Aktuatorsystem, das dafür ausgelegt ist, eine Relativbewegung zwischen der SPM-Spitze und mind. einem von der Strahlungsquelle und dem Strahlungsdetektor zu bewirken, wobei die Steuerung funktionell mit dem Aktuatorsystem gekoppelt ist;
- Modifizierter Anspruch auf Grundlage des Anspruchs 3
von DE X U1 -
und/oder
b. ein Teilchensammel- und Metrologiesystem, umfassend:
eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze);
eine Bühne, die dafür ausgelegt ist, ein Substrat zu halten;
ein Aktuatorsystem, das funktionell mit mindestens einem von der Bühne und der SPM-Spitze gekoppelt ist, wobei das Aktuatorsystem dafür ausgelegt ist, die SPM-Spitze relativ zu der Bühne zu bewegen;
eine Strahlungsquelle in optischer Kommunikation mit einem Messort, der auf zumindest einem Teil der SPM-Spitze angeordnet ist, wobei die Strahlungsquelle eine Elektronenstrahlquelle umfasst;
einen Strahlungsdetektor in optischer Kommunikation mit dem Messort, wobei der Strahlungsdetektor einen Röntgenstrahlungsdetektor umfasst; und
eine Steuerung, die funktionell mit dem Aktuatorsystem, der Strahlungsquelle und dem Strahlungsdetektor gekoppelt ist, wobei die Steuerung für Folgendes ausgelegt ist:
Bewegen der SPM-Spitze von einem Ort in der Nähe des Substrats zu dem
Messort;
Verursachen einer ersten Probenstrahlung durch Bestrahlen des Messorts mit einer ersten einfallenden Strahlung von der Strahlungsquelle,
Empfangen eines ersten Signals von dem Strahlungsdetektor, das auf eine Antwort des Strahlungsdetektors auf die erste Probenstrahlung von dem Messort hinweist; und
Analysieren des ersten Signals und Identifizieren von einer oder mehreren Materialeigenschaften eines Teilchens auf der SPM-Spitze,
wobei die Steuerung außerdem dafür ausgelegt ist, vor dem Bewegen der SPM-Spitze von dem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort die SPM-Spitze
benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren, und das Teilchensammel- und Metrologiesystem eine externe Energiequelle umfasst, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen,
- Modifizierter Anspruch auf Grundlage der Ansprüche 23, 24,
26, 27, 31 und 34 von DE X U1 -
insbesondere, wenn
- die Steuerung außerdem dafür ausgelegt ist, vor dem Bewegen der SPM-Spitze von dem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort die SPM-Spitze gegen das Substrat zu kontaktieren und die SPM-Spitze relativ zu dem Substrat zu bewegen, sodass das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze übertragen wird,
- Modifizierter Anspruch auf Grundlage des Anspruch 25 von
DE X U1 -
c. Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung zum Bestimmen einer Zusammensetzung eines Teilchens, wobei die Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung umfasst:
eine Spitzenhalteanordnung, die eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze) umfasst, die über einen Spitzencantilever mit einer Spitzenbühnenanordnung gekoppelt ist;
wobei die Substrathalteanordnung und die Spitzenhalteanordnung von einer Basis gehalten werden;
Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat, das von der Halterung gehalten wird, unter Verwendung der SPM-Spitze, die dafür ausgelegt sind, die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
eine Strahlungsquelle, die dafür ausgelegt ist, das Teilchen mit einer ersten einfallenden Strahlung zu bestrahlen, während die SPM-Spitze mit der Spitzenbühnenanordnung gekoppelt ist, wobei die Strahlungsquelle eine Elektronenstrahlquelle umfasst;
eine Steuerung, die dafür ausgelegt ist, ein erstes Signal von dem Strahlungsdetektor, das eine Antwort auf die erste Probenstrahlung ist, zu empfangen, das erste Signal zu analysieren und eine oder mehrere Materialeigenschaften des Teilchens zu identifizieren.
- Modifizierter Anspruch auf Grundlage des ergänzten Anspruchs 35
von DE X U1 –
2.
hilfsweise zu Ziff. II.1. a., b. und c. [„Hilfsantrag 1“]:
Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze, wobei die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze dafür ausgelegt sind, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze zu übertragen und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen um es zu binden, und wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
21 und 22 von DE U1 -
von DE X1 U1 -
Bewegen der SPM-Spitze von einem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort;
wobei die Steuerung außerdem dafür ausgelegt ist, vor dem Bewegen der SPM-Spitze von dem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren, und das Teilchensammel- und Metrologiesystem eine externe Energiequelle umfasst, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen,
Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat, das von der Halterung gehalten wird, unter Verwendung der SPM-Spitze, die dafür ausgelegt sind, die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
von DE U1 –
0.
hilfsweise zu Ziff. II. 2. a., b. und c. [„Hilfsantrag 2“]:
Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze, wobei die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze dafür ausgelegt sind, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze zu übertragen und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, und wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
21 und 22 von DE X U1 –
wobei die Steuerung außerdem dafür ausgelegt ist, vor dem Bewegen der SPM-Spitze von dem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren, und das Teilchensammel- und Metrologiesystem eine externe Energiequelle umfasst, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen,
Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat, das von der Halterung gehalten wird, unter Verwendung der SPM-Spitze, die dafür ausgelegt sind, die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
4.
hilfsweise zu Ziff. II. 3. a., b. und c. [„Hilfsantrag 3“]:
Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze, wobei die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze dafür ausgelegt sind, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze zu übertragen und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze mechanisch einzufangen, um es zu binden, und wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren, und das Teilchensammel- und Metrologiesystem eine externe Energiequelle umfasst, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen,
Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat, das von der Halterung gehalten wird, unter Verwendung der SPM-Spitze, die dafür ausgelegt sind, die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
5.
hilfsweise zu Ziff. II. 4. a., b. und c. [„Hilfsantrag 4“]:
Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze, wobei die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze dafür ausgelegt sind, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze zu übertragen und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze mechanisch einzufangen um es zu binden, und wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
wobei die Steuerung außerdem dafür ausgelegt ist, vor dem Bewegen der SPM-Spitze von dem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren, und das Teilchensammel- und Metrologiesystem eine externe Energiequelle umfasst, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen,
Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat, das von der Halterung gehalten wird, unter Verwendung der SPM-Spitze, die dafür ausgelegt sind, die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
hilfsweise zu Ziff. II. 5. a., b. und c. [„Hilfsantrag 5“]:
Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze, wobei die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze dafür ausgelegt sind, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze zu übertragen und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze mechanisch einzufangen, um es zu binden, und wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
von DE X -
wobei die Steuerung außerdem dafür ausgelegt ist, vor dem Bewegen der SPM-Spitze von dem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren, und das Teilchensammel- und Metrologiesystem eine externe Energiequelle umfasst, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen,
26, 27, 31 und 34 von DE X -
Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat, das von der Halterung gehalten wird, unter Verwendung der SPM-Spitze, die dafür ausgelegt sind, die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren und eine externe Energiequelle umfassen, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden, wobei die externe Energiequelle dafür ausgelegt ist, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
III. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin in einem geordneten Verzeichnis darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer II. bezeichneten Handlungen seit dem 14.02.2021 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürfte Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin in einem geordneten Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer II. bezeichneten Handlungen seit dem 14.02.2021 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, ‑preisen und Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
V. die Beklagte zu verurteilen, die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen, unter II. bezeichneten Erzeugnisse auf ihre Kosten zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;
VI. die Beklagte zu verurteilen, die vorstehend zu Ziffer II. bezeichneten, seit dem 14.02.2021 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass der Senat mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird.
VII. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I. bezeichneten, seit dem 14.02.2021 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie tritt dem Berufungsvorbringen der Klägerin im Einzelnen entgegen und macht unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens u.a. geltend:
Die angegriffene Ausführungsform sei weder im Klagegebrauchsmuster noch in der Stammanmeldung angedacht, weshalb die Anträge der Klägerin völlig frei von der Ursprungsoffenbarung formuliert seien. Die zeige sich insbesondere darin, dass die Klägerin mit dem Merkmal 21* eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper geltend mache. Der Fachmann verstehe unter einer Phasenänderung allerdings einen rein physikalischen Vorgang, der gerade keine chemische Änderung beinhalte, sondern von dieser strikt zu trennen sei. Die Phasenänderung sei insbesondere keine Untergruppe von chemischen Veränderungen. Dementsprechend könne auch die Beschreibungsstelle des Absatzes [0113] des Klagegebrauchsmusters und des Absatzes [0109] der Stammanmeldung nur so verstanden werden, dass sich die chemischen Veränderungen allein auf die Veränderung der Oberflächenenergie bezögen, nicht hingegen auf die Phasenänderung. Dieses Verständnis werde durch die Ausführungen ihres Privatgutachters K. belegt. Die von der Klägerin angeführten Ausnahmen seien hochspezielle Phänomene, die für den Fachmann im Rahmen der der Lehre des Klagegebrauchsmusters keine Rolle spielten. Soweit die Phasenänderung – gemäß Hilfsanträgen 2 und 5 – eine Beschichtung betreffe, müsse es sich hierbei um eine dauerhafte Veränderung der Oberfläche handeln, die zudem als durchgehende und in sich geschlossene Fläche ausgebildet sein müsse.
Ausgehend von dem vorstehenden Verständnis verletze die angegriffene Ausführungsform das Klagegebrauchsmuster nicht. Die chemische Veränderung des Präkursorgases sei keine Veränderung der Spitze selbst, da die temporär angelagerten Gasmoleküle kein immanenter Bestandteil der Spitze seien und auch nicht als dauerhafte Beschichtung verstanden werden könnten, da ein andauernder Austausch stattfinde. Durch das Wachsen einer Kohlenstoffbrücke zwischen Spitze und Teilchen finde auch kein Einfangen „an der Oberfläche“ der Spitze statt, zumal der punktuelle Kontakt zur Kohlenstoffbrücke mangels hinreichenden Stoffschlusses nicht als mechanisches Einfangen verstanden werden könne. Vielmehr sei das Präkursorgas – bildlich gesprochen – ein Klebstoff, der durch den Beschuss mit Elektronen aktiviert werde.
Das Klagegebrauchsmuster sei zudem löschungsreif. Die Stammanmeldung offenbare keine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper, weshalb insoweit antragsübergreifend eine unzulässige Erweiterung vorliege. Auch sei das Landgericht zutreffend davon ausgegangen, dass der Wortlaut der Beschreibungsstelle in Absatz [0109] der Stammanmeldung keine chemische Veränderung „an der Oberfläche“ offenbare. Die Merkmale 1.7* und 22* seien durch die D1 neuheitsschädlich vorweggenommen. Es fehle weiterhin an einem erfinderischen Schritt im Hinblick auf eine Kombination der D1 und der D3 bzw. der D1 und der D4.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie Privatgutachten (insbesondere Privatgutachten R., Anlage B-K 27a; Privatgutachten B. (1) und (2), Anlagen B-K28 und B-K30; Privatgutachten K. (1) und (2), Anlagen B 13.1 und B 20) sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der technischen Lehre der geltend gemachten Schutzansprüche des Klagegebrauchsmusters in der Fassung des Hauptantrags keinen Gebrauch, weshalb der Klägerin die geltend gemachten, auf diese Fassung gestützten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Schadensersatz nicht zustehen. Das Klagebegehren ist auch nicht nach den von der Klägerin gestellten Hilfsanträgen gerechtfertigt. Entweder macht die angegriffene Ausführungsform auch von der technischen Lehre dieser Anspruchsfassungen keinen Gebrauch oder die Klägerin kann aus den so formulierten Schutzansprüchen keine Rechte herleiten, weil diese unzulässig erweitert sind.
A.
Soweit die Klägerin ihre Klage in zweiter Instanz im Hinblick auf den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5 auf geänderte Schutzansprüche stützt, bestehen hiergegen keine Bedenken. Insbesondere liegt keine Klageänderung nach § 264 ZPO vor. Denn trotz der Modifikation von Anspruchsmerkmalen bleibt der Klagegrund identisch, da das Begehren der Klägerin unverändert auf denselben Lebenssachverhalt und dasselbe Schutzrecht gestützt wird. Die Klägerin verfolgt unverändert das Klageziel, der Beklagten das Anbieten, Inverkehrbringen etc. der angegriffenen Ausführungsform wegen Verletzung desselben Gebrauchsmusters zu untersagen.
B.
Das Klagegebrauchsmuster betrifft eine Fremdkörper- und Metrologievorrichtung und ein Teilchensammel- und Metrologiesystem. Es bezieht sich insbesondere auf Vorrichtungen und Systeme für die Entfernung von Fremdkörpern während und/oder nach Nanobearbeitungsprozessen. Außerdem können diese für das Entfernen von etwas beliebigem Fremden von einem Substrat angewendet werden (Absatz [0001]; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die Klagegebrauchsmusterschrift, soweit nichts anderes angegeben ist).
Wie die Klagegebrauchsmusterschrift in ihrer Einleitung zum technischen Hintergrund ausführt, beinhaltet die Nanobearbeitung definitionsgemäß ein mechanisches Entfernen von Materialvolumen im Nanometerbereich, beispielsweise von einer Fotolithografiemaske, einem Halbleitersubstrat/Wafer oder einer beliebigen Oberfläche, auf der die Rastersondenmikroskopie („scanning probe microscopy“, kurz: SPM) durchgeführt werden kann (Absatz [0002]).
Ein Resultat der Nanobearbeitung ist das Erzeugen von Fremdkörpern auf dem Substrat, insbesondere, wenn von dem Substrat Material entfernt wird. Diese Teilchen verbleiben nach Abschluss der Bearbeitung auf dem Substrat und lassen sich dort oft in Gräben und/oder Hohlräumen finden (Absatz [0005]). Dabei sind Techniken, bei denen keine Pellikel verwendet werden können, im Allgemeinen anfällig für Fehler, die durch eine Verunreinigung mit Teilchen verursacht werden, und durch die die Möglichkeit, das Muster auf den Wafer zu übertragen, blockiert wird. Hierunter fallen nach der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters die Prägelithografie und die Extremultraviolettlithografie (EUV oder EUVL), bei denen es derzeit nicht möglich sei, ein Pellikel zu verwenden, um Teilchen von der zu kopierenden Lithografiefläche fernzuhalten (Absatz [0008]).
Um Fremdkörper, Teilchen oder irgendetwas dem Substrat Fremdes zu entfernen, wurden – so die Klagegebrauchsmusterschrift weiter – insbesondere für Strukturen von Fotolithografiemasken mit hohem Aspektverhältnis und elektronische Schaltungen Techniken der Nassreinigung verwendet. Die hierunter fallenden chemischen Verfahren und Agitationsverfahren können jedoch sowohl Strukturen mit hohem Aspektverhältnis als auch Elemente für die optische Nahbereichskorrektur nachteilig verändern oder zerstören (Absatz [0006]). Bei Formen und Strukturen mit hohem Aspektverhältnis liegt dies darin begründet, dass solche Formen und Strukturen definitionsgemäß einen großen Oberflächeninhalt haben und deshalb thermodynamisch sehr instabil sind. Diese Formen und Strukturen sind als solche sehr anfällig für eine Ablösung und/oder andere Arten der Zerstörung, wenn chemische und/oder mechanische Energie angewendet wird (Absatz [0007]).
Als anderes verfügbares Verfahren zum Entfernen von Verunreinigungen von einem Substrat werden nach den Angaben der Klagegebrauchsmusterschrift kryogene Reinigungssysteme und -techniken verwendet. Beispielsweise kann das Substrat, das die Formen und/oder Strukturen mit hohem Aspektverhältnis enthält, in wirksamer Weise „sandgestrahlt“ werden, wobei anstelle von Sand Kohlendioxidteilchen verwendet werden (Absatz [0009]). Allerdings können auch solche Reinigungssysteme und ‑prozesse Strukturelemente mit hohem Aspektverhältnis in nachteiliger Weise verändern oder zerstören. Sie beeinflussen zudem einen relativ großen Bereich eines Substrats, weshalb auch Bereiche des Substrats, von denen möglicherweise keine Fremdkörper entfernt werden müssen, dem kryogenen Reinigungsprozess und den damit verbundenen, möglicherweise die Strukturen zerstörenden Energien ausgesetzt sind.
Vor dem geschilderten Hintergrund liegt dem Klagegebrauchsmuster die Aufgabe zugrunde, neue Vorrichtungen und Systeme zum Entfernen von Fremdkörpern, Verunreinigungen, Teilchen oder irgendetwas Fremdem auf der Substratoberfläche bereitzustellen, insbesondere neue Vorrichtungen und Systeme, die dafür geeignet sind, Substrate mit Strukturen mit hohem Aspektverhältnis, Elemente für die optische Nahbereichskorrektur von Fotomasken, usw. zu reinigen, ohne solche Strukturen und/oder Elemente im Nanobereich zu zerstören (Absatz [0019]).
Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt das Klagegebrauchsmuster in dem von der Klägerin im Rahmen ihres Hauptantrags als Anspruch 1 geltend gemachten Schutzanspruch, der auf einer Kombination der eingetragenen Ansprüche 1, 2, 17, 21 und 22 basiert, eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor, wobei in der nachfolgenden Merkmalsgliederung ein Sternchen (*) an der Nummerierung solche Merkmale kennzeichnet, bei denen im Vergleich zu den eingetragenen Ansprüchen Änderungen vorgenommen worden sind (aus Gründen der Übersichtlichkeit und zur Vermeidung von Verwirrungen belässt es der Senat bei der Nummerierung des Landgerichts bzw. der Klägerin und verzichtet auf eine neue – fortlaufende – Nummerierung):
1.1 Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) zum Bestimmen einer Zusammensetzung eines Teilchens, wobei die Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) umfasst:
2.1 eine Substrathalteanordnung (102), die eine Halterung (108), die dafür ausgelegt ist, ein Substrat (18) zu halten, umfasst;
2.2* eine Spitzenhalteanordnung (104), die eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze) (12) umfasst, wobei die SPM-Spitze (12) über einen Spitzencantilever (132) mit einer Spitzenbühnenanordnung (130) gekoppelt ist;
2.3 die Substrathalteanordnung (102) und die Spitzenhalteanordnung (104) werden von einer Basis (106) gehalten;
1.7* die Spitzenbühnenanordnung (130) ist dafür ausgelegt, die SPM-Spitze (12) relativ zu der Basis (106) zu bewegen, um die SPM-Spitze (12) benachbart zu dem Teilchen zu positionieren, während sich das Teilchen auf dem Substrat befindet;
1.2* Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12);
2.4* die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12) sind dafür ausgelegt, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze zu übertragen;
21.* die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden;
22. die externe Energiequelle ist dafür ausgelegt, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
1.3 eine Strahlungsquelle (204), die dafür ausgelegt ist, das Teilchen auf der SPM-Spitze (12) mit einer ersten einfallenden Strahlung zu bestrahlen;
2.5 die Strahlungsquelle (204) ist dafür ausgelegt, das Teilchen auf der SPM-Spitze (12) mit der ersten einfallenden Strahlung zu bestrahlen, während die SPM-Spitze (12) mit der Spitzenbühnenanordnung (130) gekoppelt ist;
17.1 die Strahlungsquelle (204) umfasst eine Elektronenstrahlquelle;
1.4 einen Strahlungsdetektor (206), der dafür ausgelegt ist, eine erste Probenstrahlung von dem Teilchen, die von der ersten einfallenden Strahlung verursacht wird, zu detektieren;
17.2 der Strahlungsdetektor (206) umfasst einen Röntgenstrahlungsdetektor;
1.5 eine Steuerung (136), die dafür ausgelegt ist, ein erstes Signal von dem Strahlungsdetektor (206), das eine Antwort auf die erste Probenstrahlung ist, zu empfangen, das erste Signal zu analysieren und eine oder mehrere Materialeigenschaften des Teilchens auf der SPM-Spitze (12) zu identifizieren.
Der ferner geltend gemachte Schutzanspruch 17 basiert auf einer Kombination der eingetragenen Schutzansprüche 23, 24, 26, 27, 31 und 34 und schlägt die Kombination folgender Merkmale vor:
23.1 Teilchensammel- und Metrologiesystem (200), umfassend:
23.2 eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze) (12);
23.3 eine Bühne (110), die dafür ausgelegt ist, ein Substrat (18) zu halten;
23.4 ein Aktuatorsystem (118, 124, 126, 134), das funktionell mit mindestens einem von der Bühne und der SPM-Spitze gekoppelt ist, wobei das Aktuatorsystem (118, 124, 126, 134) dafür ausgelegt ist, die SPM-Spitze relativ zu der Bühne zu bewegen;
23.5 eine Strahlungsquelle (204) in optischer Kommunikation mit einem Messort;
24. der Messort ist auf zumindest einem Teil der SPM-Spitze (12) angeordnet;
34.1 die Strahlungsquelle (204) umfasst eine Elektronenstrahlquelle;
23.6 einen Strahlungsdetektor (206) in optischer Kommunikation mit dem Messort;
34.2 der Strahlungsdetektor (206) umfasst einen Röntgenstrahlungsdetektor;
23.7 eine Steuerung (136), die funktionell mit dem Aktuatorsystem (118, 124, 126, 134), der Strahlungsquelle (204) und dem Strahlungsdetektor (206) gekoppelt ist, wobei die Steuerung für Folgendes ausgelegt ist:
23.7.1 die SPM-Spitze (12) wird von einem Ort in der Nähe des Substrats (18) zu dem Messort bewegt;
23.7.2 durch Bestrahlen des Messorts mit einer ersten einfallenden Strahlung von der Strahlungsquelle (204) wird eine erste Probenstrahlung verursacht;
23.7.3 ein erstes Signal von dem Strahlungsdetektor (206), das auf eine Antwort des Strahlungsdetektors (206) auf die erste Probenstrahlung von dem Messort hinweist, wird empfangen;
31.* die Steuerung (31) ist außerdem dafür ausgelegt, das erste Signal zu analysieren und eine oder mehrere Materialeigenschaften des einen Teilchens auf der SPM-Spitze (12) zu identifizieren;
26.1 die Steuerung (136) ist außerdem dafür ausgelegt, vor dem Bewegen der SPM-Spitze von dem Ort in der Nähe des Substrats zu dem Messort die SPM-Spitze (12) benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat zu positionieren;
26.2* das Teilchensammel- und Metrologiesystem umfasst eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden;
27. die externe Energiequelle ist dafür ausgelegt, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen.
Der außerdem geltend gemachte Anspruch 24 basiert auf dem eingetragenen Schutzanspruch 35 und schlägt eine Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
35.1 Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) zum Bestimmen einer Zusammensetzung eines Teilchens, wobei die Fremdkörpersammel- und Metrologievorrichtung (200) umfasst:
35.2 eine Substrathalteanordnung (102), die eine Halterung (108), die dafür ausgelegt ist, ein Substrat (18) zu halten, umfasst;
35.3 eine Spitzenhalteanordnung (104), die eine Rastersondenmikroskopie-Spitze (SPM-Spitze) (12) umfasst, die über einen Spitzencantilever (132) mit einer Spitzenbühnenanordnung (130) gekoppelt ist;
35.4 wobei die Substrathalteanordnung (102) und die Spitzenhalteanordnung (104) von einer Basis (106) gehalten werden;
35.5 Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18), das von der Halterung gehalten wird, unter Verwendung der SPM-Spitze (12);
35.10* die Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18) sind dafür ausgelegt, die SPM-Spitze (12) benachbart zu dem Teilchen auf dem Substrat (18) zu positionieren;
35.11* die Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden;
35.12* die externe Energiequelle dafür ist ausgelegt, einen geladenen Teilchenstrahl bereitzustellen;
35.6 eine Strahlungsquelle (204), die dafür ausgelegt ist, das Teilchen mit einer ersten einfallenden Strahlung zu bestrahlen;
35.6.1 während die SPM-Spitze (12) mit der Spitzenbühnenanordnung (130) gekoppelt ist;
35.13* die Strahlungsquelle (204) umfasst eine Elektronenstrahlquelle;
35.7 einen Strahlungsdetektor (206), der dafür ausgelegt ist, eine erste Probenstrahlung von dem Teilchen, die von der ersten einfallenden Strahlung verursacht wird, zu detektieren;
35.14* der Strahlungsdetektor (206) umfasst einen Röntgenstrahlungsdetektor;
35.8 eine Steuerung (136), die dafür ausgelegt ist, ein erstes Signal von dem Strahlungsdetektor (206), das eine Antwort auf die erste Probenstrahlung ist, zu empfangen, das erste Signal zu analysieren und eine oder mehrere Materialeigenschaften des Teilchens zu identifizieren.
Die von der Klägerin mit ihren Hilfsanträgen 1 und 2 geltenden gemachten Fassungen der Schutzansprüche 1, 17 und 24 sehen Änderungen bei den Merkmalen 21*, 26.2* und 35.11* dergestalt vor, dass es dort anstelle „der (Spitzen)Oberfläche“ jeweils „an der (Spitzen)Oberfläche“ heißt (Hilfsantrag 1) bzw. stattdessen auf „eine zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung“ abgestellt wird (Hilfsantrag 2). Die betreffenden Merkmale lauten gemäß Hilfsantrag 1
21.* die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden;
26.2* das Teilchensammel- und Metrologiesystem umfasst eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden;
35.11* die Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper an der Oberfläche der SPM-Spitze zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden;
und gemäß Hilfsantrag 2
21.* die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden;
26.2* das Teilchensammel- und Metrologiesystem umfasst eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden;
35.11* die Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden.
Die ferner als Hilfsansprüche 3, 4 und 5 geltend gemachten Fassungen der Ansprüche 1, 17 und 24 entsprechen dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 mit der Maßgabe, dass jeweils die Wörter „zu umgeben und es“ in den Merkmalen 21*, 26.2* und 35.11* entfallen. Diese Merkmale lauten gemäß Hilfsantrag 3
21.* die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze mechanisch einzufangen, um es zu binden;
26.2* das Teilchensammel- und Metrologiesystem umfasst eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden;
35.11* die Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden;
gemäß Hilfsantrag 4
21.* die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung an der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze mechanisch einzufangen, um es zu binden;
26.2* das Teilchensammel- und Metrologiesystem umfasst eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung an der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden;
35.11* die Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung an der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden;
und gemäß Hilfsantrag 5
21.* die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze (12) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze mechanisch einzufangen, um es zu binden;
26.2* das Teilchensammel- und Metrologiesystem umfasst eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem Festkörper zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden;
35.11* die Mittel zum Entfernen des Teilchens von dem Substrat (18) umfassen eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, eine chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung der SPM-Spitze von einem Fluid zu einem zu katalysieren, um das Teilchen an der Spitzenoberfläche mechanisch einzufangen, um es zu binden.
C.
Die Klägerin kann das Klagegebrauchsmuster im vorliegenden Rechtsstreit prinzipiell abweichend von den eingetragenen Schutzansprüchen, nämlich im Umfang der vorstehend wiedergegebenen Merkmale geltend machen. Dass sie keine neu formulierten Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte gereicht hat, ist unschädlich.
In einem Verletzungsverfahren kann ein Gebrauchsmuster in einem auf das Verfahren und auf die angegriffene Ausführungsform zugeschnittenen Umfang geltend gemacht und verteidigt werden (vgl. BGH, GRUR 2003, 867, 868 – Momentanpol I; GRUR 2010, 904 Rn. 48 – Maschinensatz; Senat, Urt. v. 05.07.2024 – 2 U 74/23, GRUR-RS 2024, 22326 Rn. 52 – Fondant). Hintergrund ist die Befugnis der Verletzungsgerichte, innerhalb eines ausschließlich zweiseitigen Verletzungsprozesses über die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters zu befinden. Wer wegen Verletzung eines Gebrauchsmusters in Anspruch genommen wird, kann – anders als beim Patent – nicht nur in einem gesonderten behördlichen Verfahren (§§ 16 f. GebrMG), sondern auch im Verletzungsstreit geltend machen, dass Gebrauchsmusterschutz nach § 11 GebrMG durch die Eintragung nach § 13 Abs. 1 GebrMG nicht begründet worden ist. Dabei dient das weitgehend an das Patentnichtigkeitsverfahren angelehnte Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ähnlich wie jenes der allgemeinverbindlichen Klärung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters. Mit der Berufung auf die fehlende Begründung von Gebrauchsmusterschutz nach § 13 Abs. 1 GebrMG im Verletzungsstreit ist dem aus dem Gebrauchsmuster in Anspruch Genommenen demgegenüber ein einfaches Mittel an die Hand gegeben, sich im Prozess unmittelbar auf einen Sachverhalt zu berufen, den er an sich auf aufwendigere Weise auch im Löschungsverfahren geltend machen könnte. Diese Möglichkeit dient damit allein der Verteidigung im Verletzungsrechtsstreit, anders als das Löschungsverfahren aber nicht einer – im Umfang der Löschung – allgemeinverbindlichen Klärung der Frage, ob und ggf. in welchem Umfang Gebrauchsmusterschutz besteht. Deshalb besteht kein Anlass und keine Notwendigkeit, die Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Verletzungsstreit über das für die Sachentscheidung Erforderliche hinaus auszudehnen. Es genügt deshalb zu prüfen, ob sich der Gebrauchsmusterinhaber auf eine durch die maßgebliche ursprüngliche Offenbarung gestützte und im Rahmen der der Gebrauchsmustereintragung zu Grunde liegenden Schutzansprüche liegende Fassung des Schutzbegehrens zurückgezogen hat, die die angegriffene, Dritten nach § 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG verbotene Handlung erfasst. Dagegen besteht für die Entscheidung des Verletzungsstreits keine Notwendigkeit, den Gebrauchsmusterinhaber in Form einer wie auch immer gearteten, gegenüber der Allgemeinheit verbindlichen Erklärung darauf festzulegen, wieweit er das Gebrauchsmuster verteidigen will. Will der als Verletzer in Anspruch Genommene – etwa aus Gründen einer über den Einzelfall hinausgehenden Rechtssicherheit – das erreichen, so steht es ihm frei, von sich aus das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu betreiben; ist andererseits der Gebrauchsmusterinhaber daran interessiert, gegenüber der Allgemeinheit von sich aus zu erklären, wieweit er das Gebrauchsmuster verteidigen will, so kann er sich hierfür der von der Praxis entwickelten Instrumente bedienen. Maßstäbe dafür, welche Verhaltensweisen dem Gebrauchsmusterinhaber auf die Geltendmachung mangelnder Rechtsbeständigkeit im Verletzungsprozess zur Verfügung stehen, lassen sich hieraus nicht ableiten (BGH, GRUR 2003, 867, 868 – Momentanpol I; Senat, Urt. v. 05.07.2024 – 2 U 74/23, GRUR-RS 2024, 22326 Rn. 52 – Fondant).
Im Hinblick auf den Streit der Parteien bedarf insbesondere das Merkmal 21* des Schutzanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags näheren Erläuterung, wobei die nachfolgenden Ausführungen entsprechend für die Merkmale 26.2* und 35.11* der ferner geltend gemachten Schutzansprüche 17 und 24 in der Fassung des Hauptantrags gelten.
a)
Vorab ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es bei der Auslegung des geltend gemachten Schutzanspruchs nicht auf die Frage ankommt, ob der neu formulierte Schutzanspruch eventuell unzulässig erweitert ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf ein Patentanspruch nicht – zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung – nach Maßgabe des ursprünglich Offenbarten ausgelegt werden, ihm darf also nicht deshalb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt werden, weil sein Gegenstand andernfalls gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert wäre (BGH, GRUR 2012, 1124 Rn. 28 – Polymerschaum I; GRUR 2015, 875 Rn. 17 – Rotorelemente; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.10.2019 – 2 U 11/18, GRUR-RR 2020, 137 Rn. 136 – Bakterienkultivierung; Urt. v. 11.11.2021 – I-15 U 25/20, GRUR-RS 2021, 37635 Rn. 88 – Sanitäre Einsetzeinheit; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 1618 Rn. 53 – Kinderreisesitzbasis, m.w.N.). Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift (BGH, GRUR 2004, 47 – blasenfreie Gummibahn I; GRUR 2012, 1124 Rn. 28 – Polymerschaum; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.10.2019 – 2 U 11/18, GRUR-RR 2020, 137 Rn. 136 – Bakterienkultivierung; Urt. v. 11.11.2021 – I-15 U 25/20, GRUR-RS 2021, 37635 Rn. 88 – Sanitäre Einsetzeinheit; Urt. v. 25.08.2022 – I-2 U 31/18, GRUR-RS 2022, 21391 Rn. 53 – Faserstrangherstellung; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 53 – Kinderreisesitzbasis, m.w.N.). Ein Gebrauchsmuster ist in derselben Weise wie ein Patent auszulegen (BGH, GRUR 2007, 1059 – Zerfallszeitmessgerät; Senat, Urt. v. 08.04.2021 – I-2 U 46/20, GRUR-RS 2021, 9045 Rn. 54 – Roller; Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 72 – Reinigungszentrifuge), weshalb für die Auslegung eines Gebrauchsmusteranspruchs nichts anderes gilt (Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 72 – Reinigungszentrifuge). Wie ein Patentanspruch darf mithin auch ein Gebrauchsmusteranspruch nicht – zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung – nach Maßgabe des ursprünglich Offenbarten ausgelegt werden, ihm darf also nicht deshalb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt werden, weil sein Gegenstand anderenfalls gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert wäre.
b)
Merkmal 21* betrifft die Ausgestaltung der Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze, die gemäß Merkmal 1.2* von der Fremdkörpersammel- und Montagevorrichtung umfasst und gemäß Merkmal 2.4* dafür ausgelegt sind, das Teilchen von dem Substrat auf die SPM-Spitze zu übertragen.
aa)
Nach der Lehre des Klagegebrauchsmusters ist die Spitze das zentrale Bauteil, um ein Teilchen von einem Substrat zu entfernen, wobei das Klagegebrauchsmuster die Begriffe Teilchen, Fremdkörper und Verunreinigung als austauschbar betrachtet, um etwas beliebiges Fremdes auf der Substratoberfläche zu beschreiben (Absatz [0074]). Die Spitze ist gemäß Merkmal 2.2* – in der Ausgestaltung einer Rastersondenmikroskopie-Spitze („scanning probe microscopy tip“, kurz: SPM-Spitze) – Bestandteil einer Spitzenhalteanordnung, die über einen Spitzencantilever mit einer Spitzenbühnenanordnung gekoppelt ist, die gemäß Merkmal 1.7* dafür ausgelegt ist, die SPM-Spitze relativ zur Basis zu bewegen, um die SPM-Spitze benachbart zu dem Teilen zu positionieren. Im Gegensatz zu den einleitend als Stand der Technik beschriebenen und als nachteilig kritisierten Vorgehensweisen der Nassreinigung und der kryogenen Reinigung sollen die Teilchen damit „lokal“ (vgl. Absätze [0089], [0108]) und ohne die Gefahr von Beschädigungen am Substrat entfernt werden können. Das Klagegebrauchsmuster will sich mit dieser Technik des lokalen und zielgerichteten Aufsammelns von Fremdkörpern von den im Stand der Technik verwendeten (großflächigen) Spül- und Strahlmethoden abgrenzen, die den Nachteil der Gefahr von Zerstörungen von auf dem Substrat befindlichen Strukturen mit sich bringen. Um das lokale Aufsammeln zu ermöglichen, muss die Spitze besonders ausgestaltet sein, wofür das Klagegebrauchsmuster dem Fachmann in seiner Beschreibung eine Vielzahl von Möglichkeiten aufzeigt. Diese setzen beispielsweise auf ein mechanisches Einfangen durch an der Spitze befestige Fibrillen (vgl. z.B. Fig. 6 ff.), die vorliegend allerdings keine Rolle spielen, oder aber auf die Veränderung der Oberflächenenergie der Spitze, wie beispielsweise in den nachfolgend eingeblendeten Figuren der Figurengruppe 1 dargestellt, die Querschnittsansichten einer Abfolge von Interaktionen gemäß diesen Aspekten des Klagegebrauchsmusters zeigen (Absatz [0063]).
Ausweislich des Absatzes [0065] der Klagegebrauchsmusterschrift ist in diesen Figuren eine beispielhafte Vorrichtung zum Entfernen von Teilchen gezeigt. In der Ausgangssituation verunreinigt ein Teilchen (2) mit (relativ) hoher Oberflächenenergie ein Substrat (3) (Fig. 1A). Dieses wird im nächsten Schritt von der Oberfläche (6) einer Spitze (5) – die Oberfläche ist dabei mit einer diffusiv beweglichen Beschichtung mit niedriger Oberflächenenergie versehen – festgehalten (Fig. 1B). Anschließend wird das Teilchen mechanisch in dem Material einer weichen Stelle (4) deponiert, wodurch – in diesem Ausführungsbeispiel – die Oberfläche der Spitze zugleich wieder mit dem Material mit niedriger Oberflächenenergie beschichtet wird (Fig. 1C).
bb)
Gemäß Merkmal 21* – in der von der Klägerin als Hauptantrag verfolgten Anspruchsfassung – umfassen die Mittel zum Übertragen des Teilchens auf die SPM-Spitze eine externe Energiequelle, die dafür ausgelegt ist, „eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper)“ zu katalysieren. Diese Vorgabe wird durch eine (doppelte) Zweckangabe („um zu“) ergänzt, wonach die Katalyse der chemischen Veränderung herbeigeführt wird, „um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden“. Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch beschränken dessen Gegenstand regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion. Solche Angaben sind aber gleichwohl nicht bedeutungslos. Sie definieren – wie bei Patenten – den durch das Gebrauchsmuster geschützten Gegenstand regelmäßig dahin, neben der Erfüllung der weiteren räumlich-körperlichen Merkmale auch so ausgebildet zu sein, dass er für den im Gebrauchsmusteranspruch angegebenen Zweck verwendet werden oder die angegebene Funktion erfüllen kann. Er muss mithin objektiv geeignet sein, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen (st. Rspr., vgl. nur BGH, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer; GRUR 2020, 961 Rn. 31 – FRAND-Einwand; GRUR 2021, 462 Rn. 49 – Fensterflügel; GRUR 2022, 982 Rn. 51 – SRS-Zuordnung).
Dies vorausgeschickt bedarf es im Hinblick auf den Streit näherer Erläuterung, was der geltend gemachte Schutzanspruch 1 mit einer chemischen Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper meint (dazu unter (1)), an welcher Stelle diese Veränderung anspruchsgemäß stattfindet bzw. was chemisch verändert wird (dazu unter (2)) und welche zeitliche Abfolge insoweit gelehrt wird (dazu unter (3)).
Das Merkmal 21* des Schutzanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags versteht der Fachmann dahin, dass durch die chemische Veränderung der Oberfläche eine Phasenänderung von flüssig zu fest herbeigeführt wird, um das Teilchen mechanisch einzufangen und (zudem) chemisch und/oder physikalisch zu binden, wobei das Teilchen von dem Stoff, der Gegenstand der Phasenänderung ist, umgeben ist. Merkmal 21* differenziert damit zwischen der durch eine chemische Veränderung herbeigeführten Phasenänderung (dazu unter (1.1.)) und dem damit bezweckten Umgeben, (mechanischen) Einfangen und Binden des Teilchens (dazu unter (1.2.)).
Im Lichte des Absatzes [0113] der Klagegebrauchsmusterschrift ist das in Rede stehende Merkmal 21* dahin auszulegen, dass die chemische Veränderung eine Phasenänderung veranlasst („katalysiert“).
(1.1.1)
Stellt man allein auf den Anspruchswortlaut („chemischen Veränderung […] von einem Fluid zu einem Festkörper“) ab, scheint der Schutzanspruch mit der geforderten Veränderung von einem Fluid zu einem Festkörper eine „chemische Veränderung“ zu meinen. Die Formulierung „von einem Fluid zu einem Festkörper“ könnte vom Fachmann allerdings zugleich auch als Hinweis auf eine Phasenänderung aufgefasst werden. Unter einer Phasenänderung versteht dieser allgemein – zumindest im Grundsatz – einen physikalischen Vorgang, bei dem sich die chemische Zusammensetzung des von der Aggregatszustandsänderung betroffenen Materials nicht verändert (vgl. Privatgutachten K. (1) und (2), Anlage B 13.1, S. 7, Bl. 647 eA OLG bzw. Anlage B 20, S. 2 ff., Bl. 824 ff. eA OLG; differenzierend: Privatgutachten B. (1), Anlage B-K28, S. 9, Bl. 599 eA OLG). Stellt der Fachmann solche Erwägungen an, könnte ihm das in Rede stehende Merkmal als widersprüchlich erscheinen, da die durch die Formulierung „von einem Fluid zu einem Festkörper“ ggf. angesprochene Phasenänderung keine chemische Veränderung ist. Alternativ käme ein Anspruchsverständnis in Betracht, wonach mit der Formulierung „von einem Fluid zu einem Festkörper“ keine Phasenänderung im Sinne der vorstehend wiedergegebenen Definition verlangt wird, sondern es genügt, dass infolge einer chemischen Reaktion eines Fluids irgendein Festkörper entsteht, ohne dass dies eine Phasenänderung im eigentlichen Sinne sein muss.
Zur Ergründung des technischen Sinngehalts des Merkmals 21* wird der Fachmann vor diesem Hintergrund die Gebrauchsmusterbeschreibung und die Zeichnungen heranziehen (§ 12a S. 2 GebrMG). Gleiches gilt aber auch dann, wenn er den Anspruchswortlaut für eindeutig erachtet. Denn die Auslegung eines Patentanspruchs ist stets geboten und darf auch dann nicht unterbleiben, wenn dessen Wortlaut eindeutig zu sein scheint (siehe nur BGH, GRUR 2015, 875, 877 Rn. 16 – Rotorelemente, m.w.N.; GRUR 2021, 942 Rn. 21 – Anhängerkupplung II; Senat, Urt. v. 14.11.2024 – I-2 U 17/24, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. – Spenderteil). Die Auslegung soll nicht nur Unklarheiten beseitigen, sondern ist generell angebracht, um die unter Schutz gestellte technische Lehre in ihrem Inhalt und ihrer Reichweite zu erfassen (BGH, GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente, m.w.N.). Zur Auslegung des Schutzanspruchs sind die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen. Denn die Beschreibung des Gebrauchsmusters kann – ebenso wie die Beschreibung eines Patents – Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein „patenteigenes Lexikon“ darstellen (BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; GRUR 2021, 942 Rn. 22 – Anhängerkupplung II; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 55 – Rohrbearbeitungsvorrichtung, m.w.N.).
(1.1.2)
Ausgangspunkt der Lehre des Klagegebrauchsmusters ist die Erkenntnis, dass die Spitze besonders ausgestaltet sein muss, damit ein Teilchen an dieser „haftet“ und auf diese Weise von der Substratoberfläche entfernt werden kann. Das Klagegebrauchsmuster führt in diesem Zusammenhang in Absatz [0016] den Begriff der „Oberflächenenergie“ ein, der nach den Erläuterungen der Gebrauchsmusterschrift verwendet wird, um auf die thermodynamischen Eigenschaften von Oberflächen zu verweisen, die zur Verfügung stehen, um Arbeit auszuüben – im Rahmen des Klagegebrauchsmusters die Adhäsionsarbeit von Fremdkörpern an Oberflächen des Substrats bzw. der Spitze. Eine Art, diese klassisch zu berechnen, ist dabei die Gibb'sche freie Energie. Die Anhaftung des Fremdkörpers aufgrund unterschiedlicher Oberflächenenergien zwischen Spitze und Fremdkörper wird dem Fachmann in den Absätzen [0065] ff. der Gebrauchsmusterbeschreibung dann näher erläutert, wobei diese Anhaftung – neben dem Einsammeln mittels Nanofibrillen(‑Borsten) (vgl. Absätze [0084], [0090]) – einen Schwerpunkt der Erläuterungen der Klagegebrauchsmusterschrift darstellt. Im bereits angesprochenen Ausführungsbeispiel der Figurengruppe 1 wird beispielsweise die Spitze mit einer Beschichtung mit niedriger Oberflächenenergie versehen, um ein Teilchen mit (relativ) hoher Oberflächenenergie vom Substrat abzulösen. Neben der Verwendung eines Materials mit niedriger Oberflächenenergie kommen nach der Gebrauchsmusterbeschreibung aber auch andere Varianten in Betracht, bei denen typischerweise ein Gradient der Oberflächenenergie (d. h. ein Gradient der Gibb'schen freien Energie) erzeugt wird, der das Teilchen zu der Spitze zieht und danach durch irgendeine andere Behandlung umgekehrt werden kann, um das Teilchen wieder von der Spitze zu lösen (Absatz [0089]).
In Absatz [0113] der Klagegebrauchsmusterbeschreibung werden verschieden Faktoren, die diesen Gradienten der Gibb'schen freien Energie beeinflussen können, benannt. Neben der Temperatur kann danach die elastische Spannung ein solcher Faktor sein, wobei das Klagegebrauchsmuster hierfür u.a. beispielhaft auf Deformationen des Materials der Spitze (z.B. Aufrauhungen oder Nano-Borsten) zum Einfangen der Teilchen verweist. Als letzten Faktor erwähnt die in Rede stehende Beschreibungsstelle die „chemische potenzielle Energie“. Die Klagegebrauchsmusterschrift gibt hierzu an, dass es möglich ist, den chemischen Zustand der Oberflächen der Spitze und/oder der weichen Stelle (zum Abladen des Teilchens) zu modifizieren, um begünstigte chemische Reaktionen zum Verbinden des Materials der Fremdkörper mit der Spitze (oder der weichen Stelle) zu erzeugen. Solche chemischen Bindungen können kovalenter oder ionischer Natur sein. Die Erläuterungen in Absatz [0113] enden mit den folgenden beiden Sätzen:
„Chemische Veränderungen an der Oberfläche der Spitze würden auch gezielte Veränderungen ihrer Oberflächenenergie sowie Phasenänderungen (insbesondere von fluid zu fest) ermöglichen, die den Fremdkörper an der Spitzenoberfläche umgeben (um den Oberflächeninhalt dA zu maximieren) und ihn mechanisch einfangen können, um ihn zu binden. Diese chemischen Veränderungen (ob von der Oberfläche des Spitzenmaterials oder irgendeiner dazwischenliegenden Beschichtung) können durch externe Energiequellen wie z. B. Hitze (Temperatur), ultraviolettes Licht und geladene Teilchenstrahlen katalysiert werden.“
Aus dem vorletzten Satz dieser Beschreibungsstelle geht hervor, dass chemische Veränderungen an der Oberfläche der Spitze auch
- gezielte Veränderungen ihrer Oberflächenenergie sowie
- Phasenänderungen (insbesondere von fluid zu fest)
ermöglichen können. Während in Absatz [0113] zuvor das Entstehen chemischer Bindungen zwischen Spitze und Fremdkörper als gewünschter Effekt der chemischen Änderung der Spitze beschrieben wird, werden dem Fachmann nunmehr als weitere mögliche Effekte eine Veränderung der Oberflächenenergie sowie eine Phasenänderung (insbesondere von fest nach flüssig) offenbart, also jeweils ein physikalischer Effekt. Dass es sich bei der Änderung der Oberflächenenergie (auch) nach dem Verständnis des Klagegebrauchsmusters um einen physikalischen Effekt handelt, ergibt sich u.a. aus den einleitenden Erläuterungen in Absatz [0016] der Klagegebrauchsmusterbeschreibung. Danach wird der Begriff der Oberflächenenergie in der Klagegebrauchsmusterbeschreibung nämlich verwendet, „um auf die thermodynamischen Eigenschaften von Oberflächen zu verweisen, die zur Verfügung stehen, um Arbeit auszuüben (in diesem Fall die Adhäsionsarbeit von Fremdkörpern an Oberflächen des Substrats bzw. der Spitze)“. Absatz [0064] zählt zudem als Beispiele für eine Veränderung der Oberflächenenergie „Kapillar-, Benetzungs- und/oder Oberflächenspannungseffekte“ auf, die ebenfalls physikalische Effekte darstellen. Dass eine Phasenänderung ebenfalls ein physikalischer Effekt ist, ist dem angesprochenen Durchschnittsfachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt.
Das Klagegebrauchsmuster erläutert in Absatz [0113] damit unterschiedliche Arten der Fremdkörperbindung, die mittels einer chemischen Veränderung erreicht werden können. Zum einen sind dies chemische Bindungen, z.B. nach dem in Absatz [0113] erläuterten Schloss und Schlüssel-Prinzip. Zum anderen sind dies physikalische Effekte, worunter das Klagegebrauchsmuster sowohl die Änderung der Oberflächenenergie als auch Phasenänderungen (insbesondere von fluid zu fest) fasst. Die chemische Veränderung der Oberfläche der Spitze hat danach die Funktion, die Spitze zum Festhalten des Teilchens zu ertüchtigen, wobei die angestrebte Bindung nach der Gebrauchsmusterbeschreibung mittels einer chemischen Bindung oder durch physikalische Effekte (Veränderung Oberflächenenergie, Phasenänderung) erfolgen kann. Die chemische Veränderung ist daher nach der Gebrauchsmusterbeschreibung das Mittel zur Ermöglichung der Fremdkörperbindung, die unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Die Phasenänderung von fluid zu fest ist damit nicht die chemische Veränderung an der Spitzenoberfläche, sondern eine Folge von dieser. Die von der Beklagten vertretene Auffassung, dass in der in Rede stehenden Beschreibungsstelle strikt zwischen chemischen Veränderungen zur Veränderung der Oberflächenenergie einerseits und Phasenänderungen andererseits unterschieden wird, vermag vor diesem Hintergrund nicht zu überzeugen.
(1.1.3)
Zieht der Fachmann – wie stets geboten – die Gebrauchsmusterbeschreibung zur Auslegung des Schutzanspruchs heran, erkennt er unschwer, dass das Merkmal 21* die in Absatz [0113] beschriebene chemische Veränderung zur Ermöglichung einer Phasenänderung aufgreift. Er wird den Sinngehalt dieses Merkmals hiervon ausgehend dahin verstehen, dass die chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze eine Phasenänderung von einem Fluid zu einem Festkörper zum Zwecke des Umgebens und mechanischen Einfangens des Teilchens veranlassen soll. Die Änderung von einem Fluid zu einem Festkörper ist demnach keine chemische Veränderung, was sich auch mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns deckt. Das Merkmal 21* ist im Lichte des Absatzes [0113] der Gebrauchsmusterbeschreibung vielmehr dahin zu lesen, dass die „chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze eine Phasenänderung (von einem Fluid zu einem Festkörper)“ katalysiert. Bei diesem Verständnis besteht kein Widerspruch zwischen dem allgemeinen Fachverständnis und dem vorletzten Satz des Absatzes [0113] der Gebrauchsmusterschrift, der – in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Fachverständnis – eine Phasenänderung nicht als chemische Veränderung beschreibt, sondern als Folge einer solchen. Dass es nach dem Verständnis des Fachmanns eine Schnittmenge zwischen chemischen Änderungen und „Phasenänderungen im weiteren Sinne“ geben mag, wie die Klägerin unter Bezugnahme auf die von ihr vorgelegten Privatgutachten B. (1) und (2) (vgl. Anlage B-K28, S. 9, Bl. 599 eA OLG; Anlage B-K30, S. 2 ff., Bl. 875 ff. eA OLG) geltend macht, was zwischen den Parteien allerdings im Einzelnen streitig ist (vgl. Privatgutachten K. (2), Anlage B20, S. 1 ff., Bl. 823 ff. eA OLG) und hier keiner weiteren Vertiefung bedarf, wird den Fachmann hingegen nicht veranlassen, nicht zwischen chemischer Veränderung und Phasenänderung zu differenzieren. Denn solche Überschneidungen zwischen chemischen Veränderungen und Phasenänderungen werden vom Klagegebrauchsmuster nicht erwähnt, so dass der Fachmann keinen Anlass hat, der in Absatz [0113] zum Ausdruck kommenden Differenzierung zwischen der chemischen Veränderung und der hierdurch ausgelösten Phasenänderung keine Bedeutung beizumessen und diese Beschreibungsstelle bei der Auslegung des Merkmals 21* nicht zu berücksichtigen.
Von der grundsätzlichen Differenzierung zwischen den beiden Begrifflichkeiten (chemische Veränderung / Phasenänderung) ist allerdings die Frage zu unterschieden, ob es eine Phasenänderung im Sinne des Klagegebrauchsmusters stets erfordert, dass der Stoff chemisch unverändert bleibt oder ob auch Fälle erfasst werden, in denen die Phasenänderung mit einer chemischen Veränderung einhergeht. Der Begriff der Phasenänderung wird in der Gebrauchsmusterbeschreibung nicht näher erläutert. Der Fachmann wird deshalb entscheidend auf die Funktion des Merkmals 21*, dass er im Lichte des Absatzes [0113] interpretiert, abstellen und dieses funktionsorientiert auslegen. Merkmale eines Patent- oder Gebrauchsmusteranspruchs sind nämlich grundsätzlich entsprechend der Funktion auszulegen, die ihnen im Kontext der Erfindung zukommt (vgl. z.B. BGH, Urt. GRUR 2024, 1515 Rn. 35 – Stereofotogrammetrie; BGH, Urt. v. 09.07.2024 – X ZR 72/22, GRUR-RS 2024, 21918 – Waage). Im Rahmen des Merkmals 21* hat die in dieses Merkmal hineinzulesende Phasenänderung die Funktion, dass durch die Phasenänderung eines Stoffes das Teilchen umgeben und mechanisch eingefangen und dadurch in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt werden soll (dazu sogleich unter (1.2)). Ausgelöst wird die Phasenänderung durch die in Merkmal 21* angesprochene chemische Veränderung, damit das Umgeben und mechanische Einfangen (zeitlich und/oder räumlich) zielgerichtet vorgenommen werden kann, um das Teilchen gezielt mit der hierfür positionierten Spitze aufnehmen zu können. Warum es hierfür darauf ankommen sollte, dass sich durch die Phasenänderung die chemische Zusammensetzung des Stoffes nicht verändert, ist weder dargetan noch ersichtlich. Denkbar ist zwar, dass eine Phasenänderung von fluid zu fest und umgekehrt vorgenommen werden soll, damit das Teilchen durch Wiederherstellung der ursprünglichen Phase wieder von der Spitze entfernt werden kann, indem das mechanische Einfangen aufgelöst wird. Das könnte erfordern, dass der Stoff durch die erste Phasenänderung chemisch nicht verändert wird. Hierfür findet der Fachmann in der Klagegebrauchsmusterschrift indes keinerlei Anhaltspunkte. Vielmehr kommt für die Reinigung beispielsweise auch ein mechanisches Abstreifen in Betracht, wie es in Figur 1C der Klagegebrauchsmusterschrift gezeigt wird. Angesichts dessen dürfte der Fachmann den in Merkmal 21* hineinzulesenden Begriff der Phasenänderung dahin verstehen, dass hierunter eine Änderung der Phase von fluid nach fest fällt, wobei es unschädlich ist, wenn dadurch der Stoff zugleich auch chemisch verändert wird. Mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform muss diese Frage hier letztlich allerdings nicht abschließend entschieden werden, weil es hierauf für die Entscheidung des Streitfalles nicht ankommt. Insoweit kann nachfolgend zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die Phasenänderung gebrauchsmustergemäß mit einer chemischen Veränderung einhergehen kann.
Die herbeigeführte Phasenänderung hat nach der Lehre des Klagegebrauchsmusters den Zweck, dass das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze von dem Stoff, der Gegenstand der Phasenänderung ist, umgeben und mechanisch eingefangen wird, um es (zudem) chemisch und/oder physikalisch zu binden.
Ausgehend von dem vorstehenden Verständnis des Merkmals 21*, nach dem der Fachmann die Herbeiführung einer Phasenänderung mitliest, soll der Stoff, der eine Phasenänderung von fluid zu fest erfährt – also das Oberflächenmaterial (dazu sogleich) – das Teilchen umgeben. Bei der Angabe „um ...“ handelt es sich um eine Zweckangabe, weshalb die Phasenänderung dazu geeignet sein muss, dass das phasengeänderte Oberflächenmaterial das Teilchen umgibt und mechanisch einfängt. Soweit der vorletzte Satz des Absatzes [0113] der Klagegebrauchsmusterschrift davon spricht, dass „Phasenänderungen“ den Fremdkörper an der Spitzenoberfläche umgeben, handelt es sich erkennbar um eine sprachliche Ungenauigkeit, da die Phasenänderung ein physikalischer Vorgang ist, der als solcher den Fremdkörper nicht umgeben kann, sondern nur der Stoff, der seine Phase ändert.
Ein Teilchen ist von einem solchen Stoff „umgeben“, wenn es durch diesen umhüllt bzw. umschlossen ist. Ein vollständiges Umschließen ist dabei nicht erforderlich. Ein dahingehendes Erfordernis lässt sich allein aus dem Wort „umgeben“ nicht herleiten. Denn von einem „Umgeben“ kann auch dann noch gesprochen werden, wenn ein Körper im Wesentlichen bzw. zu einem Großteil von etwas umschlossen ist. Aus der Klagegebrauchsmusterschrift ergibt sich kein abweichendes Verständnis. Dafür, dass es auch hiernach „nur“ darauf ankommt, dass das aufzunehmende Teilchen im Wesentlichen bzw. zu einem Großteil umschlossen wird, spricht vielmehr Tatsache, dass sich das aufzunehmende Teilchen auf dem Substrat befindet, ggf. sogar in der Ecke eines Grabens, wie dies in der im Tatbestand eingeblendeten Figur 3 gezeigt ist. Für ein vollständiges Umschließen müsste in diesem Fall das phasengeänderte Oberflächenmaterial auch zwischen Teilchen und Substrat verbracht werden. Dazu, wie dies zu bewerkstelligen ist, lässt sich der Klagegebrauchsmusterschrift nichts entnehmen, und ein solches Vorgehen wird der Fachmann auch eher als nachteilig ansehen, weil auf diese Weise ein Kontakt mit dem Substrat hergestellt werden muss, was mit der Gefahr von Beschädigungen des Substrats einhergehen könnte. Ein vollständiges Umgeben des Teilchens ist schließlich auch technisch nicht zwingend notwendig. Das von Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags ausdrücklich geforderte Umgeben soll, wie der Klammerzusatz („um den Oberflächeninhalt dA zu maximieren“) in Absatz [0113] verdeutlicht, die Kontaktfläche zwischen Spitze und Teilchen vergrößern. Denn diese Kontaktfläche kann ohne das Ergreifen zusätzlicher Maßnahmen sehr klein sein, wenn beispielsweise Spitze und Teilchen aus glattem Material bestehen und das Teilchen – wie in den Figuren der Klagegebrauchsmusterschrift gezeigt – eine kugelförmige Gestalt hat. Um dem zu begegnen, kann die Spitze – wie in Absatz [0113] beschrieben – beispielsweise aufgeraut werden, das Teilchen durch (starke) chemische Bindungen an die Spitze gebunden werden oder aber – wie in Merkmal 21* vorgesehen – das Teilchen durch einen erzeugten Feststoff umgeben und mechanisch eingefangen werden. Ein vollständiges Umschließen ist hierfür nicht notwendig.
Gleichwohl muss der Feststoff den Fremdkörper aber im Wesentlichen umgeben, damit überhaupt von einer „Maximierung“ des Oberflächeninhalts gesprochen werden kann. Durch den erläuternden Hinweis in Absatz [0113] auf die Maximierung des Oberflächeninhalts bringt das Klagegebrauchsmuster zum Ausdruck, dass durch das Umgeben des Teilchens die Kontaktfläche so weit wie möglich vergrößert werden soll. Der Fachmann wird hierunter im Zweifel eine mindestens über eine gedachte Mittellinie des Teilchens reichende Umschließung verstehen, wodurch das Teilchen zugleich mechanisch eingefangen wird.
„Mechanisch eingefangen“ ist ein Teilchen, wenn dieses fixiert ist, also durch einen physischen Kontakt an einem bestimmten Ort gehalten wird, indem beispielsweise ein flüssiges Material erstarrt und das erstarrte Material das Teilchen umgibt und festhält. Mechanisch eingefangen ist das Teilchen damit nur, wenn es durch einen unmittelbaren körperlichen Kontakt in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird.
Das durch die Phasenänderung der Oberfläche ermöglichte mechanische Einfangen beschreibt das Klagegebrauchsmuster in seinem – zur Auslegung des Schutzanspruchs 1 heranzuziehenden – Absatz [0113] dabei (nur) in Kombination mit einer Bindung. Es wird dort nicht etwa allein erläutert, dass die Phasenänderung es ermöglicht, den Fremdkörper an der Spitzenoberfläche zu umgeben und einzufangen. Vielmehr soll die Phasenänderung das Umgeben und Einfangen des Fremdkörpers ermöglichen, „um ihn zu binden“. Hieran knüpft der maßgebliche Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags an, wenn er vorgibt, dass eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze (von einem Fluid zu einem Festkörper) katalysiert werden soll, „um das Teilchen an der Oberfläche der SPM-Spitze zu umgeben und es mechanisch einzufangen, um es zu binden“. Das Klagegebrauchsmuster differenziert insoweit nicht nur zwischen einem Umgeben und mechanischen Einfangen einerseits und einer Bindung andererseits, sondern verknüpft beides durch eine Zweckangabe („um zu“). Der Fachmann entnimmt dem, dass die Phasenänderung von fluid zu fest zum Umgeben und mechanischen Einfangen des Fremdkörpers dient, der zudem gebunden wird. Da neben dem Umgeben und mechanischen Einfangen ausdrücklich eine Bindung gefordert wird („um es zu binden“), muss zugleich eine Bindung erfolgen, wobei diese Bindung chemischer und/oder physikalischer Natur sein kann. Denn der Schutzanspruch 1 spricht im Einklang mit der Gebrauchsmusterbeschreibung (Absatz [0113]) nicht von „physikalisch zu binden“, sondern nur von „binden“. Auch ist im Anspruch in Bezug auf das Einfangen des Teilchens von einem „mechanischen Einfangen“ und nicht etwa von einem „physikalischen Einfangen“ die Rede. Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags ist vor diesem Hintergrund unter Berücksichtigung des Absatzes [0113] der Gebrauchsmusterbeschreibung dahin zu verstehen, dass ein durch eine Phasenänderung von einem Fluid zu einem Festkörper ermöglichtes Umgeben und Einfangen des Teilchens in Kombination mit einer chemischen und/oder physikalischen Bindung gefordert wird, wobei der Auslöser für die Phasenänderung eine chemische Veränderung ist.
Mit dieser Kombination aus Umgeben und mechanischen Einfangen sowie dem Erzeugen einer Bindung will das Klagegebrauchsmuster sicherstellen, dass das Teilchen sicher vom Substrat entfernt werden kann. Durch die Vorgabe des Umgebens grenzt sich das Klagegebrauchsmuster hierbei von Methoden ab, die das Teilchen durch einen lediglich punktuellen bzw. kleinflächigen körperlichen Kontakt in seiner Bewegungsfreiheit mechanisch einschränken. Anspruchsgemäß soll vielmehr ein Großteil des Teilchens umhüllt und hierdurch mechanisch eingefangen werden, so dass eine durch einen körperlichen Kontakt erreichte Bewegungseinschränkung in möglichst viele Richtungen vorliegt. Das Umgeben gibt damit die Art des mechanischen Einfangens vor, die durch eine möglichst großflächige Umhüllung erfolgen soll, wodurch ein sicheres Einfangen des Teilchens ermöglicht wird.
Nach dem Wortlaut des Schutzanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags soll eine chemische Veränderung „der Oberfläche der SPM-Spitze“ (von einem Fluid zu einem Festkörper) katalysiert werden. Das bedeutet, dass entweder das Oberflächenmaterial der SPM-Spitze selbst oder eine auf der Oberfläche des Spitzenmaterials aufgebrachten Beschichtung chemisch verändert werden soll. Die Angabe „der Oberfläche der SPM-Spitze“ bezieht sich darauf, was chemisch verändert werden soll, also auf den Gegenstand bzw. das Objekt der chemischen Veränderung. Dieses ist die „Oberfläche der SPM-Spitze“. Hiermit ist, wie sich aus der Gebrauchsmusterbeschreibung ergibt, das Oberflächenmaterial der SPM-Spitze oder eine auf der Oberfläche der Spitze aufgebrachten Beschichtung gemeint. Hingegen genügt es nach dem Wortlaut des Schutzanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags nicht, dass eine chemische Veränderung allein in räumlicher Nähe, also bloß örtlich „an“ der Spitzenoberfläche stattfindet.
Aus dem Wortlaut des Merkmals 21* in der Fassung des Hauptantrags („chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Oberfläche“) ergibt sich unmittelbar und eindeutig, dass die Spitzenoberfläche selbst chemisch verändert werden muss. Denn der Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags spricht ausdrücklich von einer chemischen Veränderung „der Oberfläche der SPM-Spritze“, wohingegen im Anspruch unmittelbar im Anschluss im Hinblick auf das mechanische Einfangen des Teilchens von einem Einfangen „an der Oberfläche“ die Rede ist. Anspruchsgemäß soll also eine chemische Veränderung der Spitzenoberfläche stattfinden, um das Teilchen an – im Sinne von auf – der Oberfläche einzufangen.
Die Heranziehung der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters rechtfertigt keine andere Auslegung. Zwar ist im vorletzten Satz des Absatzes [0113] der Klagegebrauchsmusterschrift, der sich – wie bereits ausgeführt – mit der Ermöglichung gezielter Veränderungen der Oberflächenenergie sowie Phasenänderungen mittels chemischer Veränderungen befasst, von chemischen Veränderungen „an der Oberfläche der Spitze“ die Rede. Diese Formulierung lässt sich bei isolierter Betrachtung dahin verstehen, dass nicht das Oberflächenmaterial selbst chemisch verändert werden muss, sondern es vielmehr genügt, dass eine chemische Veränderung (örtlich) an – im Sinne einer bloßen räumlichen Nähe – der Oberfläche stattfindet. Der maßgebliche Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der Fassung des Hauptantrags verwendet diese Formulierung jedoch nicht. Er spricht ausdrücklich von einer chemischen Veränderung „der Oberfläche der Spitze“. Den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Anspruchswortlaut und dem vorletzten Satz des Absatzes [0113] erklärt sich der Fachmann damit, dass in der Gebrauchsmusterbeschreibung in dem letzten Satz des Absatzes [0113] („Diese chemischen Veränderungen (ob von der Oberfläche des Spitzenmaterials oder irgendeiner dazwischenliegenden Beschichtung)...“) weiter beschrieben wird, dass Gegenstand der chemischen Veränderung entweder die Oberfläche des Spitzenmaterials oder eine dazwischenliegende Beschichtung ist. Mit dazwischenliegender Beschichtung ist hierbei eine Beschichtung der Spitze gemeint ist, die beispielsweise auch in den Absätzen [0040], [0065], [0067] ff., [0076], [0079] f.; [0083], [0087], [0102] f. erwähnt wird und die von der in Absatz [0069] erläuterten „Zwischenschicht“ (15) zu unterscheiden ist. Letztere Schicht liegt als weitere Schicht zwischen Spitze und Beschichtung und wird vom Klagegebrauchsmuster nicht als „Beschichtung“ bezeichnet, da sie keine Schicht auf der Oberfläche der Spitze darstellt. Der letzte Satz des Absatzes [0113] bezieht sich auf die in der vorangegangenen Beschreibung angesprochenen chemischen Veränderungen („Diese chemischen Veränderungen ...“), d.h. auf die unmittelbar zuvor im vorletzten Satz des Absatzes [0113] erwähnten chemischen Veränderungen. Nach dem Klammerzusatz („ob von der Oberfläche des Spitzenmaterials oder irgendeiner dazwischenliegenden Beschichtung“) im letzten des Absatzes [0113] beziehen sich die besagten chemischen Veränderungen auf die Oberfläche des Spitzenmaterials oder eine dazwischenliegende Beschichtung, d.h. chemisch verändert wird die Oberfläche des Spitzenmaterials oder eine dazwischenliegende Beschichtung. Wenn in Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags von einer chemischen Veränderung „der Oberfläche der SPM-Oberfläche“ die Rede ist, knüpft der Anspruch mit dieser Formulierung an eben diese Definition bzw. Erläuterung in dem letzten Satz des Absatzes [0113] an, so dass mit der vom Schutzanspruch geforderten chemischen Veränderung der Oberfläche der SPM-Oberfläche eine chemische Veränderung des Spitzen(oberflächen)materials selbst oder einer dazwischenliegenden Beschichtung gemeint ist. Soweit im vorletzten Satz des Absatzes [0113] von chemischen Veränderungen „an der Oberfläche der Spitze“ die Rede ist, interpretiert der Fachmann den Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags daher nicht etwa im Hinblick auf diese Beschreibungsstelle dahin, dass die chemische Veränderung bloß örtlich „an“ der Spitzenoberfläche stattfinden muss.
Auf den Streit der Parteien, ob mit der Formulierung „an der Oberfläche der Spitze“ in Absatz [0113] eine zutreffende Übersetzung der entsprechenden Beschreibungsstelle der Stammanmeldung (dort Absatz [0109]) vorgenommen wurde, kommt es im Rahmen der Auslegung des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters in der Fassung des Hauptantrags nicht an, da die Stammanmeldung, aus der das Gebrauchsmuster abgezweigt wurde, nicht zu den in § 12a S. 2 GebrMG erwähnten Auslegungsmitteln zählt und es bei der Auslegung nicht auf die Frage ankommt, ob der Schutzanspruch eventuell unzulässig erweitert ist (s.o.).
Soweit die Klägerin geltend macht, dass dem Fachmann nur SPM-Spitzen aus festem Material bekannt sind, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Damit mag zwar eine chemische Veränderung des Oberflächenmaterials der SPM-Spitze selbst von fluid zu fest technisch nicht möglich sein. Möglich bleibt aber eine entsprechende chemische Veränderung einer auf der Oberfläche des Spitzenmaterials aufgebrachten (geeigneten) Beschichtung. Dass im Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags nicht (nur) auf die Beschichtung, sondern – weiter – auf die Oberfläche der SPM-Spitze abgestellt wird, so dass theoretisch auch das Spitzen(oberflächen)material selbst Gegenstand der chemischen Veränderung sein kann, erklärt sich der Fachmann damit, dass das modifizierte Merkmal 21* auf den Absatz [0113] der Klagegebrauchsmusterschrift zurückgeht. Die dort beschriebenen chemischen Veränderungen beschränken sich – im Gegensatz zum Schutzanspruch 1 – nicht auf die Herbeiführung einer Phasenänderung, sondern umfassen auch das Herbeiführen von Veränderungen der Oberflächenenergie. Dass die Oberfläche des Spitzenmaterials fester SPM-Spitzen zum Zwecke der Veränderung der Oberflächenenergie chemisch verändert werden kann, steht zwischen den Parteien nicht im Streit. Soweit das Merkmal 21* eine Phasenänderung infolge einer chemischen Veränderung verlangt (s.o.), erkennt der Fachmann, dass sich der Anspruchswortlaut insoweit an der Beschreibungsstelle des Absatzes [0113] orientiert und diese aufgreift. Er geht davon aus, dass sich die Phasenänderung von fluid zu fest jedenfalls auf eine dazwischenliegende Beschichtung der SPM-Spitze bezieht, die ausdrücklich als zweite Alternative im Klammerzusatz des letzten Satzes des Absatzes [0113] genannt wird. Er hat deshalb keinen Anlass, den Begriff bzw. das Teilmerkmal „der Oberfläche“ im Sinne von „an der Oberfläche“ auszulegen.
Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, ist in der Klagegebrauchsmusbeschreibung auch die chemische Veränderung einer dazwischenliegenden Beschichtung offenbart (Absatz [0113] letzter Satz). Diese sieht Fachmann ohne weiteres als von dem Begriff bzw. Teilmerkmal „der Oberfläche“ als erfasst an, da die Beschichtung nach dem Auftragen die Oberfläche der Spitze ist.
Nach der Lehre des Klagegebrauchsmusters muss eine dazwischenliegende Beschichtung, die auch nur einen Teil der Spitze umfassen kann (vgl. Absatz [0076]), nicht fest sein. Zwar könnte der Fachmann unter einer Beschichtung nach seinem allgemeinen Verständnis möglicherweise ausschließlich eine dauerhafte und fest aufgebrachte Schicht verstehen, bei der eine Phasenänderung von fluid nach fest ausscheiden würde. Dies entspricht aber nicht dem Begriffsverständnis des Klagegebrauchsmusters, das insoweit ein eigenes Lexikon darstellt. So ist in Absatz [0065] der Klagegebrauchsmusterschrift ausdrücklich eine „Spitze 5 mit einer diffusiv beweglichen Beschichtung“ erwähnt, die durch das mechanische Deponieren des Teilchens in dem Material der weichen Stelle zugleich „wieder mit dem Material mit niedriger Oberflächenenergie beschichtet“ wird, wie es beispielsweise auch in Absatz [0079] beschrieben wird. Auch wenn zwischen den Parteien im Einzelnen umstritten ist, was eine diffusiv bewegliche Beschichtung in diesem Sinne ist, so kann sich diese auch nach Auffassung der Beklagten, die den Begriff restriktiv auslegt, bei einer Berührung der Spitze mit anderen Objekten lösen und an den anderen Objekten anhaften. Die Beschichtung muss demnach nicht fest sein, sondern kann sich bei Berührung lösen bzw. verschieben und durch Eintauchen in ein entsprechend ausgestaltetes Material der weichen Stelle erneuert werden. Weiterhin kennt das Klagegebrauchsmuster klebrige Beschichtungen (Absatz [0103]), die der Fachmann je nach Ausgestaltung ebenfalls nicht zwingend als fest ansehen wird. Der Gebrauchsmusterbeschreibung ist auch nicht zu entnehmen, warum Beschichtungen im Sinne des Klagegebrauchsmusters zur Erfüllung ihrer Funktion notwendigerweise fest bzw. dauerhaft vorhanden sein müssten. Hierfür ist kein technischer Grund ersichtlich. Vielmehr können für die Zwecke des Klagegebrauchsmusters prinzipiell auch temporäre Anhaftungen bzw. Benetzungen eine Beschichtung darstellen, wenn sie dafür geeignet sind, die Spitze zum Einsammeln des Teilchens zu ertüchtigen.
Nach den Vorgaben des Merkmals 21* muss die Beschichtung fluid sein, damit der Phasenwechsel von fluid nach fest stattfinden kann. Dass es solche Beschichtungen mit einem Fluid gibt und solche dem Fachmann bekannt sind, bestätigt das Privatgutachten R.. Danach gibt es – wenn auch nur einige wenige – Beispiele für die Verwendung eines Fluids zusammen mit SPM-Spitzen, bei denen die Spitzen beispielsweise in ein Fluid eingetaucht werden und diese damit eine dazwischenliegende Beschichtung erhalten (Privatgutachten R., Anlage B-K27a, S. 8 f., Bl. 314 f. eA OLG). Soweit in dem vorgenannten Gutachten in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen wird, dass dies allerdings keine fluide Spitze seien, kommt es hierauf vorliegend nicht an, da das Merkmal 21* keine Phasenänderung der (gesamten) Spitze von fluid nach fest verlangt. Vielmehr muss nur die Oberfläche der Spitze in Gestalt der Beschichtung verändert werden.
Bei dem Fluid kann es sich prinzipiell auch um ein Gas handeln. Im Schutzanspruch ist nicht von flüssig, sondern von einem „Fluid“ die Rede. Ebenso spricht die Klagegebrauchsmusterbeschreibung in Absatz [0113] nicht von flüssig, sondern von fluid, worunter nach der Klagegebrauchsmusterschrift auch gasförmige Substanzen fallen. Denn in Absatz [0013] werden Fluide durch einen Klammerzusatz („sowohl in flüssigen, gasförmigen, als auch gemischten Zuständen)“ als Flüssigkeiten und Gase und Mischformen hieraus definiert, was auch dem allgemeinen Verständnis des Fachmanns entspricht.
Ob auch an die Spitze angelagerte Gasmoleküle eine Beschichtung im Sinne des Klagegebrauchsmusters darstellen können, ist zwischen den Parteien streitig. Dafür könnte sprechen, dass solche Gasmoleküle – auch wenn sie nur temporär an der Oberfläche der SPM-Spitze haften und von dieser wieder unverändert gelöst werden können – zu dem Zeitpunkt, in dem die chemische Veränderung katalysiert wird, der Oberfläche der Spitze zuzuordnen sind, da auf sie andere – von der SPM-Spitze – ausgehende Kräfte wirken als auf die übrigen Gasmoleküle. Insoweit bestätigt das von der Beklagten vorgelegte Privatgutachten K. (2) die im Privatgutachten R. vertretene Auffassung, dass die Adsorption (Lokalisierung auf einer Oberfläche) von Fluidatomen an der Spitzenoberfläche auf physikalisch wirkende Van-der-Waals-Kräfte zurückzuführen ist (vgl. Privatgutachten K. (2), S. 11, Bl. 833 eA OLG). Zumindest einer solchen Zuordnung bedarf es, damit von einer Beschichtung ausgegangen und eine Abgrenzung zum übrigen Gas vorgenommen werden kann. Denn auch bei einer weiten Auslegung des Begriffs bzw. Teilmerkmals der Beschichtung kann eine solche nur angenommen werden, wenn sich eine vom übrigen Gas abgrenzbare Schicht definieren lässt. Abschließend entschieden werden muss die Frage, ob auch (temporäre) Gasanhaftungen eine Beschichtung im Sinne des Klagepatents darstellen können, hier mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform allerdings nicht. Denn selbst wenn man dies bejaht, ist – wie noch ausgeführt wird – eine Benutzung der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters in der Fassung des Hauptantrags durch die angegriffene Ausführungsform zu verneinen.
Der zeitliche Ablauf des Teilcheneinsammelns gestaltet sich gemäß Merkmal 21* hiervon ausgehend bei der unter Schutz gestellten Vorrichtung wie folgt: Zunächst löst die externe Energiequelle eine chemische Veränderung aus („katalysiert“). Diese chemische Veränderung führt ihrerseits zu einer Phasenänderung des Oberflächenmaterials von einem Fluid zu einem Festkörper, die dazu dient, dass das vom (phasengeänderten) Oberflächenmaterial umgebene Teilchen mechanisch eingefangen wird. Außerdem geht mit dem durch die Phasenänderung erreichten mechanischen Einfangen eine chemische oder physikalische Bindung einher, die zeitgleich mit dem mechanischen Einfangen oder diesem zeitlich nachgeordnet stattfinden kann. Soweit Merkmal 21* auch die chemische Veränderung einer zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegenden Beschichtung („dazwischenliegende Beschichtung“) umfasst, muss die chemische Veränderung eine bestehende (vorhandene) Beschichtung betreffen und diese von fluid nach fest ändern, darf diese also nicht erst schaffen.
D.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der technischen Lehre der Schutzansprüche 1, 17 und 24 die in der Fassung des Hauptantrags keinen Gebrauch. Denn sie verwirklicht das Merkmal 21* des Schutzanspruchs 1 bzw. die Merkmale 26.2* und 35.11* der Schutzansprüche 17 und 24 in der Fassung des Hauptantrags nicht wortsinngemäß.
Bei der angegriffenen Ausführungsform wird das Teilchen dergestalt eingesammelt, dass eine Spitze auf bzw. neben dem Teilchen platziert wird. Anschließend wird ein zwischen Teilchen und Spitze befindliches Präkursorgas, dessen Gasmoleküle sich an die Spitze angelagert haben, mit Elektronen beschossen. Durch diesen Beschuss mit Primärelektronen werden Sekundärelektronen erzeugt, was eine chemische Reaktion zu Folge hat, bei der das Präkursorgas zerfällt. Als Ergebnis dieser chemischen Reaktion entsteht u.a. ein Feststoff (Kohlenstoff), der zwischen Teilchen und Spitze eine Kohlenstoffverbindung ausbildet.
Der vorstehende Ablauf ist in der nachfolgend eingeblendeten Abbildung schematisch dargestellt (Anlage B-K9, Figur 5, S. 6, Bl. 289 Anlagenband_K eA LG), wobei Bild 2 den Beschuss durch den Elektronenstrahl (blau) und Bild 3 die zwischen Spitze und Teilchen entstandene Kohlenstoffverbindung (gelb) zeigt.
Durch den Beschuss der Gasmoleküle mit Elektronen entsteht bei der angegriffenen Ausführungsform zwar durch eine chemische Veränderung ein Feststoff. Denn es steht zwischen den Parteien außer Streit, dass das elektronstrahlinduzierte Abscheiden von Kohlenstoff eine chemische Veränderung des Präkursorgases darstellt. Damit liegt eine chemische Veränderung vor, die das Entstehen eines Festkörpers (Kohlenstoff) aus einem Fluid (Gas) verursacht. Ob in der Entstehung eines Festkörpers infolge des Zerfalls eines Gases auch eine „Phasenänderung“ zu erblicken ist, ist indes zwischen den Parteien streitig. Diese Frage muss hier letztlich nicht entschieden werden. Gleichermaßen kann offenbleiben, ob die im Wege der Physisorption unmittelbar an der Spitze anhaftenden Gasmoleküle als eine Beschichtung der Oberfläche der SPM-Spitze im Sinne des Klagegebrauchsmusters anzusehen sind. Denn auch wenn man dies bejaht, ist die durch die chemische Veränderung herbeigeführte Phasenänderung einer solchen Beschichtung jedenfalls nicht geeignet, das Teilchen zu umgeben und mechanisch einzufangen, um es zu binden.
Gemäß Merkmal 21* muss die Vorrichtung dazu in der Lage sein, dass bei ihr eine (phasengeänderte) Spitzenoberfläche bzw. Beschichtung infolge der durch eine chemische Veränderung herbeigeführten Phasenänderung das Teilchen umgibt und mechanisch einfängt, um es zu binden. Dies ist indes bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall. Zur Verdeutlichung wird nachfolgend nochmals das Bild 3 der Figur 5 der Anlage B-K9 vergrößert einblendet, bei dem die Kohlenstoffverbindung zwischen Spitze und Teilchen gelb eingefärbt ist.
Auch wenn die Kohlenstoffverbindung („Kohlenstoffbrücke“) zwischen Spitze und Teilchen danach nicht nur eine schmale Verbindung darstellt, sondern eher den Charakter einer flächigen Anhäufung hat, kann augenscheinlich nicht davon gesprochen werden, dass das Teilchen vom Kohlenstoff „umgeben“ wird. Dies würde voraussetzen, dass zumindest ein Großteil, also jedenfalls mehr als die Hälfte des Teilchens, von der Kohlenstoffanhäufung umfasst wird. Davon kann bei der angegriffenen Ausführungsform indes ersichtlich nicht die Rede sein. Zwar handelt es sich bei der vorstehend eingeblendeten Abbildung nur um eine schematische Darstellung. Dass bei der angegriffenen Ausführungsform die Kohlenstoffanhäufung das Teilchen tatsächlich weiter umfasst bzw. umfassen kann, ist jedoch weder dargetan noch ersichtlich. Hierzu hat die Klägerin auch im Verhandlungstermin vor dem Senat, in dem die Frage eines Umgebens des einzufangenden Teilchens bei der angegriffenen Ausführungsform erörtert worden ist, nichts vorgetragen.
Allein die Tatsache, dass durch die Kohlenstoffanhäufung die Kontaktfläche vergrößert wird, führt nicht zu einer Verwirklichung des Merkmals 21*. Denn zum Zwecke der Entfernung des Teilchens vom Substrat muss nach der Lehre des Klagegebrauchsmusters in der Fassung des Hauptantrags die Kontaktfläche des Teilchens so weit vergrößert werden, dass von einem „Umgeben“ des Teilchens und einer Maximierung des Oberflächeninhalts gesprochen werden kann. Zwar mag es Vorgehensweisen geben, bei denen dies nicht notwendig ist, da ein ausreichendes „Festhalten“ des Teilchens auch anderweitig erreicht werden kann. So führt das Klagegebrauchsmuster in Absatz [0113] als mögliche Methoden das Erzeugen chemischer Bindungen kovalenter oder ionischer Natur an. Im Zusammenhang mit der von den geltend gemachten Schutzansprüchen in der Fassung des Hauptantrags allein beanspruchten Phasenänderung von fluid zu fest bzw. von einem Fluid zu einem Festkörper greift das Klagegebrauchsmuster aber auf die Kombination aus Umgeben und mechanischen Einfangen einerseits sowie einer zusätzlichen Bindung andererseits zurück. Bei der angegriffenen Ausführungsform beruht die Fähigkeit zur Entfernung eines Teilchens von dem Substrat aber gerade nicht auch auf einem Umgeben des Teilchens, sondern offensichtlich auf einer ausreichend starken chemischen Bindung zwischen Kohlenstoff und Teilchen bzw. Kohlenstoff und Spitze, wobei hier nicht geklärt werden muss, ob sich der Kohlenstoff kovalent an die Spitzenoberfläche bindet, wie dies die Klägerin behauptet (vgl. Privatgutachten B. (1), Anlage B-K28, S. 16, Bl. 606 eA OLG), die Beklagten jedoch in Abrede stellt (vgl. Privatgutachten K. (2), Anlage B20, S. 13, Bl. 835 eA OLG). Ein „Umgeben“ des Teilchens findet bei der angegriffenen Ausführungsform jedenfalls nicht statt, weshalb diese nicht den Vorgaben des Klagegebrauchsmusters in der Fassung des Hauptantrags entspricht.
Die Beklagte hat im Verhandlungstermin zudem mit Recht darauf hingewiesen, dass selbst dann, wenn man davon ausgeht, dass die auf der Spitze haftende Monolage des Präkursorgases eine Beschichtung ist, diese einzelne Moleküllage für sich genommen weder geeignet ist, das Teilchen zu umgeben, noch mechanisch einzufangen, noch zu binden. Es liegt auf der Hand und ist von der Klägerin auch nicht in Abrede gestellt worden, dass die Phasenänderung einer bloßen Gas-Monolage keine ausreichende Basis dafür sein kann, ein Teilchen von dem Substrat einzusammeln. Denn eine Monolage aus Gasmolekülen ist für sich betrachtet nicht geeignet, das Teilchen vom Substrat zu entfernen, da sie zu dünn ist. Vielmehr bedarf es hierfür bei der angegriffenen Ausführungsform der flächigen Anhäufung von Kohlenstoff, auf die sich die Klägerin zur Begründung der von ihr geltend gemachten Gebrauchsmusterbenutzung stützt. Entscheidend für deren Entstehung ist aber das übrige Präkursorgas, bei dem es sich weder um die Oberfläche des Spitzenmaterials noch um eine dazwischenliegende Beschichtung im Sinne des Klagegebrauchsmusters handelt. Dass sich nach den Ausführungen des Privatgutachters der Beklagten (Privatgutachten B.1), Anlage B-K28, S. 16, Bl. 606 eA OLG) präferiert Präkursormoleküle zersetzen, die an der Oberfläche gebunden sind oder sich in deren unmittelbarer Nähe befinden, führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn eine bloße räumliche Nähe genügt – wie bereits ausgeführt – für die Verwirklichung des Merkmals 21* in der Fassung des Hauptantrags gerade nicht. Die angegriffene Ausführungsform macht damit nicht von der gebrauchsmustergemäßen Lehre, durch eine Phasenänderung des Oberflächenmaterials der Spitze bzw. einer darauf aufgebrachten Beschichtung das Teilchen einzufangen, Gebrauch. Vielmehr verwendet sie die (unterstellte) Beschichtung nur in einem äußerst geringen, nicht wesentlichen Umfang, nämlich in der Dicke einer bloßen Moleküllage, und nutzt im Übrigen zur Herstellung der Kohlenstoffverbindung das in den Raum eingebrachte Gas. Der auf der SPM-Spitze befindlichen Gas-Monolage fehlt damit die Eignung, das Teilchen nach seiner Änderung zu einem Feststoff zu umgeben und mechanisch einzufangen. Bei der angegriffenen Ausführungsform kann schließlich auch nicht etwas das gesamte Präkursorgas als gebrauchsmustergemäße Beschichtung angesehen werden, weil es insoweit an einer abgrenzbaren Zuordnung zur SPM-Spitze fehlt.
E.
Wie aus Gründen des Sachzusammenhangs bereits an dieser Stellte – vor der Erörterung des Hilfsantrags 1 – festzustellen ist, macht die angegriffene Ausführungsform aus den vorstehenden Gründen auch von der technischen Lehre der geltend gemachten Schutzansprüche 1, 17 und 24 in der Fassung des Hilfsantrags 2, nach welcher Anspruchsfassung eine zwischen Teilchen und SPM-Spitze liegende Beschichtung Gegenstand der chemischen Veränderung gemäß Merkmal 21* (bzw. Merkmal 26.2* bzw. Merkmal 35.11*) ist, keinen Gebrauch. Da eine solche Beschichtung – wie ausgeführt – bereits vom Merkmal 21* (bzw. Merkmal 26.2* und Merkmal 35.11*) in der Fassung des Hauptantrags umfasst wird, kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorstehenden Ausführungen Bezug genommen werden.
F.
Die Klageansprüche sind auch nicht nach dem Hilfsantrag 1 begründet. Entweder macht die angegriffene Ausführungsform ebenfalls von der technischen Lehre der Schutzansprüche 1, 17 und 24 in der Fassung dieses Hilfsantrags keinen Gebrauch oder diese Schutzansprüche sind unzulässig erweitert, so dass die Klägerin aus diesen keine Rechte herleiten kann.
Die Schutzansprüche 1, 17 und 24 in der Fassung des Hilfsantrags 1 unterscheiden sich – wie bereits ausgeführt – von der Anspruchsfassung des Hauptantrags dadurch, dass es in den Merkmalen 21*, 26.2* und 35.11* anstelle „der (Spitzen)Oberfläche“ jeweils „an der (Spitzen)Oberfläche“ heißt.
Im Hinblick auf diese vom Hauptantrag abweichende Anspruchsfassung stellt sich hier die Frage, wie das modifizierte Teilmerkmal „an der (Spitzen)Oberfläche“ zu verstehen ist.
Das Landgericht hat angenommen, dass es sich bei der Formulierung „an der Oberfläche der SPM-Spitze“ um eine allgemeine Ortsbestimmung handele, die klarstelle, dass die chemische Veränderung räumlich an der Oberfläche angeordnet stattzufinden habe. Es müsse hingegen keine chemische Veränderung der Oberfläche selbst stattfinden. Die Gebrauchsmusterbeschreibung nehme in Absatz [0113] ebenfalls explizit Bezug auf chemische Veränderungen an der Oberfläche der Spitze. Soweit diese darin nähergehend spezifiziert werden, dass sie entweder das Spitzenmaterial selbst oder eine dazwischenliegende Beschichtung betreffen, habe dies keinen Eingang in den Anspruchswortlaut gefunden.
Dem Landgericht ist zuzugeben, dass der Anspruchswortlaut insoweit eindeutig erscheint, so dass hiernach eine chemische Veränderung nur in räumlicher Nähe, d.h. bloß örtlich „an“ der Spitzenoberfläche stattfinden muss.
Von chemischen Veränderungen „an der Oberfläche der SPM-Spitze“ ist – wie ausgeführt – auch in der Gebrauchsmusterbeschreibung die Rede, nämlich im vorletzten Satz des Absatzes [0113], der sich mit der Ermöglichung gezielter Veränderungen der Oberflächenenergie sowie Phasenänderungen mittels chemischer Veränderungen befasst. Allerdings werden die besagten chemischen Veränderungen – wie ebenfalls bereits ausgeführt worden ist – unmittelbar im Anschluss hieran im letzten Satz des Absatzes [0113] weiter dahin beschrieben, dass Gegenstand der chemischen Veränderung entweder die Oberfläche des Spitzenmaterials oder eine dazwischenliegende Beschichtung ist. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der Fachmann den entsprechenden Klammerzusatz im letzten Satz des Absatzes [0113] der Gebrauchsmusterbeschreibung als Definition bzw. Erläuterung der auch im geltend gemachten Schutzanspruch enthaltenen Angabe „an der Oberfläche der Spitze“ begreift und dieses Teilmerkmal dementsprechend dahin auslegt, dass – trotz des scheinbar weiteren Anspruchswortlauts – die Oberfläche des Spitzenmaterials selbst oder eine dazwischenliegende Beschichtung chemisch verändert werden muss. Die Beschreibung des Gebrauchsmusters kann – wie ausgeführt – Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein „eigenes Lexikon“ darstellen. Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert, schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung ein Verständnis des Schutzanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent oder Gebrauchsmuster zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht. Nur wenn und soweit dies nicht möglich ist, ist der Schluss gerechtfertigt, dass Teile der Beschreibung zur Auslegung nicht herangezogen werden dürfen (BGH, GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; GRUR 2015, 868 Rn. 26 – Polymerschaum II; GRUR 2015, 1095 Rn. 13 – Bitdatenreduktion).
Ob vorliegend ein solcher Fall vorliegt, wovon das Landgericht ausgegangen zu sein scheint, bedarf keiner weiteren Vertiefung und Entscheidung. Sollte der Fachmann das Teilmerkmal „an der Oberfläche der SPM-Spitze“ – entgegen der Auffassung des Landgerichts – dahin auslegen, dass die Oberfläche des Spitzenmaterials selbst oder eine dazwischenliegende Beschichtung chemisch verändert werden muss, macht die angegriffene Ausführungsform aus den zum Hauptantrag ausgeführten Gründen auch von der technischen Lehre der geltend gemachten Schutzansprüche in der Fassung des Hilfsantrags 1 keinen Gebrauch machen. Nimmt man hingegen – mit dem Landgericht – an, dass es sich bei der Angabe „an der Oberfläche der SPM-Spitze“ um eine allgemeine Ortsbestimmung handelt, so dass es genügt, dass die chemische Veränderung in räumlicher Nähe, also bloß örtlich „an“ der Spitzenoberfläche stattfindet, ist der Schutzanspruch unzulässig erweitert (dazu nachfolgend).
c)
Unterstellt, das Merkmal 21* in der Fassung des Hilfsantrags 1 ist dahin auszulegen, dass es sich bei der Angabe „an der Oberfläche der SPM-Spitze“ um eine bloße Ortsangabe für die chemische Veränderung handelt, ist der Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 unzulässig erweitert, so dass die Klägerin keine Rechte aus diesem Schutzanspruch herleiten kann. Entsprechendes gilt für die Schutzansprüche 17 und 24 in der Fassung dieses Hilfsantrags im Hinblick auf das Merkmal 26.2* (Anspruchs 17) und das Merkmale 35.11* (Anspruch 24).
Nachgereichte bzw. neu formulierte Schutzansprüche gewähren nur Rechte, wenn sie durch die eingetragene Fassung des Gebrauchsmusters und dessen Schutzumfang gedeckt sind (BGH, GRUR 2003, 867, 868 – Momentanpol I). Sind sie unzulässig erweitert, können aus ihnen keine Rechte hergeleitet werden (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2024, 61 Rn. 175 – Rollwagen). Es gibt daher zwei Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen: Erstens muss der Schutzanspruch, wie er durch den Gebrauchsmusterinhaber im Verletzungsrechtsstreit geltend gemacht wird, durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagen gedeckt sein, dieser darf mithin keine unzulässige Erweiterung (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG) beinhalten. Zweitens muss sich der geltend gemachte Schutzbereich innerhalb des Schutzbereichs halten, wie er sich nach § 12a GebrMG aus den der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprüchen im Fall ihrer Schutzfähigkeit hätte ergeben können (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2024, 61 Rn. 175 – Rollwagen; BeckOK PatR/Loth, 34. Ed. 15.10.2024, GebrMG § 12a Rn. 10; BeckOK PatR/Loth, 34. Ed. 15.10.2024, PatG § 14 Rn. 241a; BeckOK PatR/Wuttke/Voß, 34. Ed. 15.04.2024, GebrMG Vor §§ 24–24g (Verletzungsprozess) Rn. 3). In der Entscheidung „Momentanpol“ hat der BGH für die – hier vorliegende – Fallkonstellation, dass der Gebrauchsmusterinhaber keine neu formulierten Schutzansprüche zu Gebrauchsmusterakte gereicht hat, dementsprechend ausgeführt, dass im Verletzungsrechtsstreit (nur) zu prüfen ist, ob sich der Gebrauchsmusterinhaber auf eine durch die maßgebliche ursprüngliche Offenbarung gestützte und im Rahmen der der Gebrauchsmustereintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche liegende Fassung des Schutzbegehrens zurückgezogen hat, die die angegriffene, Dritten nach § 11 Abs. 1 S. 2 GebrMG verbotene Handlung erfasst (BGH, GRUR 2003, 867, 868 – Momentanpol I). In dem von ihm entschiedenen Fall ist er – wie sich aus den Gründen seines Urteils ergibt (BGH, GRUR 2003, 867 – unter II. 2. a)) – davon ausgegangen, dass der Gebrauchsmusterschutz so, wie er durch den dortigen Kläger im Rechtsstreit (hilfsweise) geltend gemacht worden ist, durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagen gedeckt ist und sich der Kläger deshalb zur Beseitigung einer Erweiterung grundsätzlich auf diese Schutzansprüche zurückziehen konnte. Weiter hat der Bundesgerichtshof angenommen, dass sich der geltend gemachte Schutzumfang innerhalb des Schutzbereichs hält, wie er sich nach § 12a GebrMG aus den der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprüchen im Fall ihrer Schutzfähigkeit hätte ergeben können.
Ist der Schutzanspruch, wie er durch den Gebrauchsmusterinhaber im Verletzungsrechtsstreit geltend gemacht wird, durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagen nicht gedeckt, kann der Gebrauchsmusterinhaber aus diesem im Verletzungsrechtsstreit somit keine Rechte herleiten. Ein so gefasster Schutzanspruch wäre auf Antrag in einem Löschungsverfahren zu löschen. Denn es liegt der Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG vor. Hiermit kann sich der Beklagte im Verletzungsrechtsstreit verteidigen. In einem solchen Fall muss im Verletzungsrechtsstreit nicht (zusätzlich) noch geprüft werden, ob der Gegenstand des Schutzanspruchs ohne das nicht offenbarte Merkmal schutzfähig ist, sofern ein entsprechender Schutzanspruch, der das betreffende Merkmal nicht enthält, vom Gebrauchsmusterinhaber mit seiner Klage nicht geltend gemacht wird.
Den Vergleichsmaßstab für eine unzulässige Erweiterung bilden die ursprünglich eingereichten Unterlagen. Es gelten die gleichen Grundsätze wie die im Patentrecht (BeckOK PatR/Eisenrauch, 34. Ed. 15.10.2024, GebrMG § 15 Rn. 21), wonach für die Frage, ob ein erteilter Patentanspruch über die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgeht, die Grundsätze der Neuheitsprüfung zur Anwendung zu bringen. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (vgl. hierzu z.B. BGH, Urt. v. 19.07.2016 – X ZR 36/14, BeckRS 2016, 15769 Rn. 27 – Funkrufsystem mit Standortbekanntgabefunktion; Urt. v. 17.06.2021 – X ZR 39/19, GRUR-RS 2021, 20698 Rn. 62 – Sprachcodierer). Im Falle einer Abzweigung nach § 5 GebrMG bilden die Unterlagen der Patentanmeldung, deren Anmeldetag in Anspruch genommen wird, den Vergleichsmaßstab (BPatG, Beschl. v. 03.07.2023 – 35 W (pat) 406/22, GRUR-RS 2023, 16989 – Energieübertragungsvorrichtung; BeckOK PatR/Eisenrauch, 34. Ed. 15.10.2024, GebrMG § 15 Rn. 23 m.w.N.; vgl. auch BGH, GRUR 2012, 1243 Rn. 17 – Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter). Ist, wie im vorliegenden Fall, das Klagegebrauchsmuster abgezweigt worden, so ist für die Prüfung des Löschungsgrunds der unzulässigen Erweiterung daher der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung maßgebend, aus der das Klagegebrauchsmuster abgezweigt worden ist.
cc)
Unter Anwendung dieser Maßstäbe ist der Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 bei dem unterstellten Anspruchsverständnis im Hinblick auf das Merkmal 21* gegenüber der Ursprungsanmeldung unzulässig erweitert, wobei entsprechendes für die Schutzansprüche 17 und 24 in der Fassung dieser Hilfsanträge im Hinblick auf das Merkmal 26.2* bzw. das Merkmal 35.11* gilt.
Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass das Merkmal 21* in der Fassung des erstinstanzlichen Hauptantrags, die hinsichtlich des Teilmerkmals der chemischen Veränderung „an der Oberfläche“ der SPM-Spitze der Anspruchsfassung gemäß dem in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrag 1 entspricht, bei dem von ihm zugrunde gelegten Verständnis in der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.
Der Streit der Parteien zum Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung konzentriert sich auf den Absatz [0109] der englischsprachigen Stammanmeldung, deren letzte beiden Sätze wie folgt lauten:
„Chemical changes to the tip surface would also allow for targeted changes to its surface energy as well as phase changes (in particular from fluid to solid) that may surround (to maximize surface area dA) and mechanically entrap the debris at the tip surface in order to bond it. These chemical changes (whether to the tip material surface or some intermediary coating) may be catalyzed by external energy sources such as heat (temperature), ultraviolet light, and charged particle beams.“
Dem vorletzten Satz dieser Beschreibungsstelle ist zunächst zu entnehmen, dass chemische Veränderung der Spitzenoberfläche auch („also“) Veränderungen der Oberflächenenergie ebenso wie („as well as“) Phasenänderungen ermöglichen können, insbesondere von fluid zu fest. Wie das Klagegebrauchsmusterschrift (s.o.), beschreibt auch Absatz [0109] der Stammanmeldung zuvor das Herbeiführen chemischer Bindungen, während anschließend – als weitere mögliche Effekte einer chemischen Veränderung der Spitzenoberfläche – eine Veränderung der Oberflächenenergie sowie eine Phasenänderung (insbesondere von fest nach flüssig) erwähnt werden. Die chemische Veränderung ist daher das Mittel zur Ermöglichung der Fremdkörperbindung, die unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Eine Möglichkeit ist das Herbeiführen einer Phasenänderung, die (auch) nach der Beschreibung der Stammanmeldung keine chemische Veränderung ist, sondern eine Folge hiervon.
Das Landgericht hat angenommen, dass in Absatz [0109] der Stammanmeldung allein eine chemische Veränderung der Oberfläche der SPM-Spitze bzw. einer der SPM-Spitze zuzurechnenden Zwischenschicht offenbart ist, wobei es mit „Zwischenschicht“ offensichtlich die – in Absatz [0109] angesprochene – dazwischenliegende Beschichtung („intermediary coating”) und nicht die in Absatz [0066] der Stammanmeldung erwähnte Zwischenschicht („intermediate layer“) zwischen der Oberflächenspitze und einer Beschichtung gemeint hat. Dem ist zuzustimmen.
Für dieses Verständnis des Offenbarungsgehalts der Stammanmeldung spricht zunächst die Differenzierung zwischen „to the tip surface“ und „at the tip surface“ im vorletzten Satz des Absatzes [0109] der Stammanmeldung, die nahelegt, dass mit der Formulierung „to the tip surface“ im Zusammenhang mit „chemical changes“ auf die Spitzenoberfläche selbst abgestellt wird, wie dies auch bei der chemischen Veränderung der Oberflächenenergie der Fall ist, und nicht – wie im weiteren Verlauf des Satzes mit der Wendung „at the tip surface“ – eine rein örtliche Beschreibung erfolgen werden soll.
Zutreffend hat das Landgericht ferner darauf hingewiesen, dass der Klammerzusatz im letzten Satz des Absatzes [0109] dafür spricht, dass die Formulierung „to the tip surface“ keine bloße Ortsangabe darstellt, sondern vielmehr die Präposition „to“ sowohl das Oberflächenmaterial („material surface“) als auch die Beschichtung („coating“) betrifft und in beiden Varianten damit einheitlich eine Veränderung des Materials (Oberflächenmaterial der Spitze / Beschichtungsmaterial) selbst gemeint ist. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte versteht der Fachmann die beiden letzten Sätze des Absatzes [0109] der Stammanmeldung im Gesamtzusammenhang dahin, dass die Angabe „Chemical changes to the tip surface“ im vorletzten Satz dieses Absatzes durch die nachfolgende Formulierung „These chemical changes (whether to the tip material surface or some intermediary coating)“ im letzten Satz des Absatzes [0109] konkretisiert bzw. erläutert wird. Chemisch verändert werden soll danach das Oberflächenmaterial der Spitze oder eine dazwischenliegende Beschichtung, womit eine Beschichtung der Spitze gemeint ist.
Hinweise auf anderweitige Ausgestaltungen bzw. Varianten, bei denen die chemischen Veränderungen nicht die Oberfläche des Spitzenmaterials oder eine auf dieser vorgesehenen Beschichtung betreffen, finden sich in der Beschreibung der Stammanmeldung nicht. Es wird an keiner Stelle angegeben, was chemisch verändert werden soll, wenn nicht das Spitzenmaterial selbst oder eine Beschichtung der Spitze.
Die Stammanmeldung enthält schließlich keinen – dem Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der Fassung des 1. Hilfsantrags entsprechenden – Anspruch, in welchem – im Unterschied zu der Beschreibungsstelle in Absatzes [0109] – von chemischen Veränderungen an der Spitze („at the tip surface“) die Rede ist. Der Fachmann hat aus diesem Grunde keinen Anlass zu der Annahme, die technische Lehre der Stammanmeldung gehe über die in der Beschreibung erwähnte chemische Veränderung der Oberfläche des Spitzenmaterials oder einer auf dieser vorgesehenen Beschichtung zum Zwecke des Einsammelns des Teilchens hinaus. Unmittelbar und eindeutig offenbart sind in der Beschreibung (Absatz [0109]) nur chemische Veränderungen des Oberflächenmaterials der Spitze oder einer Beschichtung der Spitze. Die diesbezügliche Beschreibung in Absatz [0109] der Stammanmeldung erscheint dem Fachmanns klar und eindeutig. Soweit im vorletzten Satz dieser Beschreibungsstelle zunächst von „Chemical changes to the tip surface“ die Rede ist, versteht er diese Angabe jedenfalls im Hinblick auf die weitere Beschreibung im letzten Satz dieses Absatzes im Sinne von „chemische Veränderungen der Oberfläche der Spitze“ und hat keinen Anlass, insoweit weitergehende funktionale Überlegungen anzustellen.
Wenn mit dem Hilfsantrag 1 Schutz für Ausführungsformen beansprucht wird, bei denen eine chemische Veränderung nur (örtlich) an der Oberfläche der SPM-Sitze stattfinden muss, geht dies damit über dasjenige hinaus, was dem Fachmann nach dem gesamten Inhalt der Stammanmeldung als die technische Lehre erscheint, durch die das der „Erfindung“ zu Grunde liegende Problem gelöst wird.
G.
Die geltend gemachten Schutzansprüche in der Fassung der Hilfsanträge 3, 4 und 5 sind ebenfalls unzulässig erweitert. Was den Hilfsantrag 4 anbelangt, gilt dies schon deshalb, weil auch die Schutzansprüche in der Fassung dieses Hilfsantrags lediglich eine chemische Veränderung „an der Oberfläche der SPM-Spitze“ verlangen. Insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Unzulässig erweitert sind die geltend gemachten Schutzansprüche in der Fassung des Hilfsantrags 4 aber auch deshalb, weil ein mechanisches Einfangen des Teilchens ohne ein gleichzeitiges Umgeben in der Stammanmeldung nicht offenbart ist. Aus diesem Grunde sich auch die Schutzansprüche 1, 17 und 24 in der Fassung des 3. und 5. Hilfsantrags unzulässig erweitert, weshalb die Klägerin auch aus diesen Schutzansprüchen keine Rechte herleiten kann.
Der vorletzte Satz des Absatzes [0109] der Stammanmeldung lautet wie folgt (Hervorhebungen hinzugefügt):
„Chemical changes to the tip surface would also allow for targeted changes to its surface energy as well as phase changes (in particular from fluid to solid) that may surround (to maximize surface area dA) and mechanically entrap the debris at the tip surface in order to bond it.“
Die Stammanmeldung offenbart in dieser Beschreibungsstelle allein durch chemische Veränderungen ermöglichte Phasenänderungen (insbesondere von fluid zu fest) „die den Fremdkörper an der Spitzenoberfläche umgeben (um den Oberflächeninhalt dA zu maximieren) und ihn mechanisch einfangen können, um ihn zu binden“, so wie sich dies auch in der Klagegebrauchsmusterschrift findet (vgl. dort Absatz [0113]). In den hilfsweise geltend gemachten Schutzansprüchen in der Fassung der Hilfsanträge 3, 4 und 5 fehlt das Teilmerkmal des Umgebens ersatzlos, da es dort nur heißt: „mechanisch einzufangen und zu binden“. Dem Teilmerkmal des Umgebens kommt nach der Lehre der Stammanmeldung jedoch eine eigenständige Bedeutung zu, weil das Teilchen danach umgeben und mechanisch eingefangen werden soll. Die Stammanmeldung nennt beide Effekte kumulativ und nicht alternativ. Zwar mag ein mechanisches Einfangen des Teilchens prinzipiell auch ohne ein Umgeben im Sinne der Stammanmeldung erreicht werden können, nämlich durch einen ausreichend stark punktuellen mechanischen Kontakt. Derartiges wird dem Fachmann indes in der Stammanmeldung nicht offenbart. Diese will das mechanische Einfangen des Teilchens vielmehr im Wege des Umgebens erreichen, um das Teilchen auf diese Weise sicher in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Daher verbietet sich die Annahme, dass es der Stammanmeldung im Hinblick auf den Einsatz einer chemisch induzierten Phasenänderung nur auf ein mechanisches Einfangen ohne gleichzeitiges Umgeben ankommt. Schon gar nicht kann die technische Lehre der Stammanmeldung dergestalt verallgemeinert werden, dass es hiernach letztlich nur darauf ankommt, dass Teilchen „irgendwie“ dazu zu bringen, an der Spitze zu haften. Denn im Zusammenhang mit dem Herbeiführen einer Phasenänderung setzt die Stammanmeldung auf eine Kombination aus Umgeben und mechanischen Einfangen einerseits und einer (zusätzlichen) Bindung andererseits.
Damit kann die Klägerin auch aus den von ihr hilfsweise geltend gemachten Schutzansprüchen in der Fassung der Hilfsanträge 3, 4 und 5 keine Rechte herleiten.
3.
Da aus unzulässig erweiterten Gebrauchsmusteransprüchen keine Rechte hergeleitet werden können, kommt es nicht mehr darauf an, dass im Hinblick auf die geltend gemachten Schutzansprüche in der Fassung der Hilfsanträge 3 und 5 auch eine Gebrauchsmusterbenutzung zu verneinen wäre. Diese Anspruchsfassungen enthalten zwar – anders als die Schutzansprüche in der Fassung des Hauptantrags – das Teilmerkmal des Umgebens nicht. Allerdings weist – auch unter der Annahme, dass die Monolage aus Gasmolekülen eine Beschichtung darstellt und das Abscheiden des Kohlenstoffs eine Phasenänderung ist – die aus einer Lage Gasmoleküle bestehende Beschichtung nicht die erforderliche Eignung auf, das Teilchen mechanisch einzufangen. Denn es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass allein diese Monolage aus Gasmolekülen bzw. der aus ihr hervorgehenden Kohlenstoff allein geeignet wäre, das Teilchen mechanisch einzufangen, wie es in allen von der Klägerin geltend gemachten Schutzansprüchen verlangt wird. Vielmehr bedarf es hierfür der von der Klägerin angeführten flächigen Anhäufung von Kohlenstoff, die unzweifelhaft über eine Monolage hinausgeht und für deren Entstehung maßgeblich auf das übrige im Raum befindliche Präkursorgas zurückgegriffen werden muss.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).
X

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 16 f. GebrMG
§§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO
§ 264 ZPO
§ 11 GebrMG
§ 12a GebrMG
§ 5 GebrMG
§ 97 ZPO
§ 543 ZPO
§ 13 Abs. 1 GebrMG
§ 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG
§ 12a S. 2 GebrMG
§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG
§ 11 Abs. 1 S. 2 GebrMG
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2003, 867, 868
GRUR 2010, 904
GRUR 2012, 1124
GRUR 2015, 875
GRUR-RR 2020, 137
GRUR 2004, 47
GRUR 2007, 1059
GRUR 2018, 1128
GRUR 2020, 961
GRUR 2021, 462
GRUR 2022, 982
GRUR 2015, 875, 877
GRUR 2021, 942
GRUR 1999, 909, 912
GRUR 2015, 972
GRUR 2016, 361
GRUR 2024, 1515
GRUR 2015, 868
GRUR 2015, 1095
GRUR-RR 2024, 61
GRUR 2003, 867
GRUR 2012, 1243
2 U 74/23
2 U 11/18
15 U 25/20
2 U 67/23
2 U 31/18
2 U 46/20
2 U 27/24
2 U 17/24
2 U 6/20
X ZR 72/22
X ZR 36/14
X ZR 39/19
35 W (pat) 406/22