Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2021-08-12, Aktenzeichen 6 U 102/20
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2021:0812.6U102.20.00

Tenor:
Die Berufung der Beklagten gegen das am 30.4.2020 verkündete Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main wird zurückgewiesen, soweit die Klage nicht zurückgenommen wurde.
Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz hat die Klägerin zu 40 % zu tragen, die Beklagten haben die Kosten als Gesamtschuldner zu 60 % zu tragen.
Die Kosten des Rechtsstreits zweiter Instanz hat die Klägerin zu 8 % zu tragen, die Beklagten haben die Kosten als Gesamtschuldner zu 92 % zu tragen.
Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 220.000 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

Tatbestand:
Die Parteien streiten um marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche.
Die Klägerin ist ein deutsches Tochterunternehmen der H-D U.S.A. LLC, die Herstellerin von Motorrädern unter der Marke Harley-Davidson ist. Die Muttergesellschaft der Klägerin ist Inhaberin der Unionsmarken „H-D“, „Harley“, „Harley-Davidson“ und der Unions-Wort-/Bildmarke „Harley Davidson Motor Cycles“.
Die Beklagte zu 1), die zuvor unter der Firma „A - Harley-Davidson Vertretung Stadt1 GmbH“ tätig war, war von 1997 bis zum 31.12.2017 autorisierte Vertragshändlerin der Klägerin. Der Beklagte zu 2) ist alleiniger Geschäftsführer der Beklagten zu 1).
Ausweislich der „zusätzlichen Vertragsbestimmungen für Händler“ (unter L. b) ist die Beklagte zu 1) verpflichtet, nach Vertragsbeendigung jegliche Nutzung der „Harley-Davidson Marken“ einzustellen.
Nach Vertragsbeendigung prüfte die Klägerin, ob die Beklagte zu 1) die Nutzung der streitgegenständlichen Marken eingestellt und insbesondere ihre Firma geändert hatte. Da dies nicht der Fall war, mahnte die Klägerin die Beklagte zu 1) ab, die sich daraufhin nach Stadt2er Brauch strafbewehrt verpflichtete, es zu unterlassen, „eine Firmierung zu führen, die den Bestandteil Harley-Davidson enthält“ und es weiter zu unterlassen, „durch den Geschäftsauftritt den Eindruck zu erwecken, offizieller Vertragshändler von Harley-Davidson zu sein“.
Nachdem die Klägerin festgestellt hatte, dass die Beklagte zu 1) nach Ablauf einer Aufbrauchsfrist auf der Webseite www.(...).de weiterhin die Bezeichnung „Harley-Davidson Vertretung Stadt1“ verwendete, fordere sie von der Beklagten zu 1) die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 8.000 €. Die Beklagte zu 1) änderte ihren Geschäftsauftritt ab, zahlte die festgesetzte Vertragsstrafe jedoch nicht. Auf ihrer Webseite hieß es anschließend unter anderem:
„Von 1997-2017 waren wir autorisierter Vertragshändler für Buell und Harley-Davidson. ...
Y GmbH (ehemals A - Harley-Davidson Vertretung Stadt1 GmbH) ...“
Daraufhin forderte die Klägerin eine weitere Vertragsstrafe in Höhe von 15.000 €, die ebenfalls nicht bezahlt wurde.
In der Folgezeit gestaltete die Beklagte zu 1) ihren Internetauftritt unter www.hdonlineshop.de und ihr Ladengeschäft wie ersichtlich aus Anlagen K 26 bis K 28 (Bl. 328 ff. d.A.).
Gegen die Zahlungsansprüche der Klägerin erklären die Beklagten hilfsweise die Aufrechnung und machen ein Zurückbehaltungsrecht geltend. Hierzu tragen sie vor, dass ihnen ein Anspruch auf Zahlung Zug um Zug gegen Herausgabe des Warenbestandes der Beklagten zu 1) zustehe. Aus den zusätzlichen Vertragsbestimmungen zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) ergebe sich eine Rücknahmepflicht der Klägerin. Die Klägerin befinde sich im Annahmeverzug.
Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben, wogegen sich die Berufung der Beklagten richtet. Die Berufung ist darauf gestützt, dass die Klägerin sich rechtsmissbräuchlich bzw. treuwidrig verhalte, weil die Beklagte zu 1) noch immer mit sämtlichen Kontaktdaten als Vertragshändlerin in allen Navigationsgeräten der Touringmodelle der Klägerin bis zur Modellpallette 2018 gespeichert sei. Außerdem fehle es an einem Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien.
In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Klägerin die Klage im Hinblick auf den Klageantrag zu 5) bezüglich der verlangten 15.000 € nebst Zinsen zurückgenommen.
Die Beklagten beantragten,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen, soweit ihr das Landgericht stattgegeben hat und die Klage nicht zurückgenommen wurde.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache - soweit nach der Teil-Klagerücknahme noch über sie zu entscheiden war - keinen Erfolg.
A) Die Unterlassungsansprüche gemäß dem Tenor zu 1. a) des angegriffenen Urteils stehen der Klägerin zu.
1. Soweit die Klägerin sich dagegen wendet, dass die Beklagten den Bestandteil „Harley Davidson“ als Zusatz zu ihrer Firmierung nutzen, folgt ihr Unterlassungsanspruch aus Art. 9, 130 UMV. Die Beklagte zu 1) bezeichnet sich in ihrem Internetauftritt als „(Nachfolgegesellschaft der A - Harley Davidson Vertretung Stadt1 GmbH)“.
a) Eine markenmäßige Benutzung im Sinne von Artikel 9 Abs. 3 lit. d) UMV liegt vor. Danach ist es u.a. verboten, das Zeichen als Teil einer Unternehmensbezeichnung zu nutzen. Im Impressum der Beklagten zu 1) heißt es: „Y GmbH (Nachfolgegesellschaft der A - Harley-Davidson Vertretung Stadt1 GmbH)“. Bei dieser Darstellung stellte sich der Klammerzusatz als Firmenzusatz zu der Firmierung „Y GmbH“ dar, denn er dient als Erläuterung der Identität der Y GmbH. Die Voraussetzungen des Artikel 9 Abs. 3 lit. d) UMV liegen daher vor.
b) Der Tatbestand der Verwechslungsgefahr ist angesichts der vorliegenden Doppelidentität unproblematisch erfüllt.
c) Der Anspruch ist nicht gemäß Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV ausgeschlossen. Danach gewährt die Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Unionsmarke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke zu benutzen, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
Die Beklaget zu 1) handelt nach wie vor mit gebrauchten Motorrädern der Marke Harley-Davidson. Dafür ist die Benutzung der Marke - wie geschehen - jedoch nicht erforderlich im Sinne des Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV. Der EuGH hat entschieden, dass die Benutzung einer Marke, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Werbende spezialisiert auf den Kauf von Waren mit dieser Marke ist, oder solche Waren, die unter der Marke von deren Inhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, instand setzt und wartet, eine Benutzung darstellt, mit der auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung hingewiesen wird (EuGH GRUR 2005, 509, Rn 33 - Gillette). Allerdings muss die Benutzung der Marke praktisch das einzige Mittel darstellen, um eine solche Information zu liefern (a.a.O., Rn 35). Die Beklagte zu 1) ist jedoch nicht davon abhängig, auf ihre Eigenschaft als Nachfolgegesellschaft der A - Harley-Davidson Vertretung Stadt1 GmbH hinzuweisen, um die Öffentlichkeit auf ihre Spezialisierung aufmerksam zu machen. Die Beklagten weisen selbst darauf hin, dass es freie Händler gibt, die Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf die Produkte der Klägerin anbieten können, ohne zuvor Vertragshändler gewesen zu sein. Der Hinweis auf die ehemalige Firmierung und damit auf die ehemalige Vertragshändlereigenschaft ist daher nicht erforderlich, um auf eine Spezialisierung der Beklagten zu 1) hinzuweisen.
d) Der Durchsetzung des Anspruchs steht der tu-quoque-Einwand nicht entgegen. Die Beklagten stützen diesen Vorwurf darauf, die Beklagte zu 1) sei in allen Navigationsgeräten (von der Firma B) der Touringmodelle der Klägerin bis zur Modellpalette 2018 gespeichert. Das ist nicht verwunderlich, weil die Beklagte zu 1) bis Ende 2017 tatsächlich Vertragshändlerin der Klägerin war. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Datenbestand bei den festinstallierten Navigationsgeräten nur durch Harley-Davidson KFZ-Vertragshändler durch ein Software-Update korrigiert werden kann. Dazu müssten nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten sämtliche in Frage kommenden Motorräder zu einem Software-Update zurückgerufen werden. Es steht außer Frage, dass ein Rückruf sämtlicher Motorräder, die mit einem entsprechenden Navigationsgerät ausgestattet sind, einzig mit dem Ziel, die Beklagte zu 1) als Vertragshändlerin zu löschen, vollkommen unverhältnismäßig wäre.
Externe Navigationsgeräte können durch den Kunden selbst aktualisiert werden, indem das Gerät über eine USB-Schnittstelle an einen Rechner angeschlossen wird. Die Klägerin behauptet, sie habe der Firma B im Mai 2018 ein Update ausgehändigt. Die Beklagten bestreiten dies. Selbst wenn es jedoch im Mai 2018 nicht zur Aushändigung eines Updates an die Firma B gekommen sein sollte, bei dem die Beklagte zu 1) als Vertragshändlerin gelöscht ist, könnte dies den Vorwurf eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens nicht begründen. Denn insoweit würde es sich erkennbar um ein Versehen der Klägerin handeln. Dies deshalb, weil die Klägerin kein Interesse daran haben kann, dass in der Navigationssoftware ein Unternehmer als Vertragshändler bezeichnet wird, der diesen Status tatsächlich nicht mehr hat. Nachdem die Zusammenarbeit der Klägerin mit der Beklagten zu 1) endete, ist für die Klägerin in dem betroffenen Gebiet eine andere Vertragshändlerin tätig. Es liegt daher in dem Interesse der Klägerin, die neue Vertragshändlerin in der Navigationssoftware kenntlich zu machen. Wenn in der Navigations-Software ein Unternehmen als Vertragshändlerin aufgeführt wird, mit der die Klägerin tatsächlich keine Vertragsbeziehungen mehr unterhält, schadet dies der Klägerin, da ihre Kunden ein Unternehmen ansteuern, zu dem sie keine Vertragsbeziehungen mehr unterhält und stattdessen die aktuelle Vertragshändlerin übersehen.
Die Beklagten versuchen in der Berufungsbegründung ihren Vorwurf der Treuwidrigkeit darauf zu stützen, dass die Klägerin aus dem Vertragshändlervertrag gesteigerte nachvertragliche Treuepflichten träfen und sie insbesondere alles dafür tun müsste, die Beklagte zu 1) nicht „in den Schein der Vertragshändler-Eigenschaft zurückzuziehen“. Dieser Einwand ist schon deshalb nicht verständlich, weil es die Beklagten sind, die nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Klägerin nachhaltig versucht haben, sich so darzustellen, als sei die Beklagte zu 1) nach wie vor Vertragshändlerin der Klägerin. Im Übrigen ist nichts dafür ersichtlich, dass die Klägerin ein Interesse daran haben könnte, die Beklagte zu 1) in den Schein der Vertragshändler-Eigenschaft zurückzuziehen. Da die Beklagte zu 1) nicht mehr Vertragshändlerin der Klägerin ist, liegt es - wie bereits dargelegt - im Interesse der Klägerin, bei ihren Kunden nicht den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, die Beklagte zu 1) sei noch Vertragshändlerin. Sollte der Klägerin dies nicht vollständig gelungen sein - etwa durch verspätete Übermittlung eines Software-Updates an B oder durch Übermittlung eines fehlerhaften Updates, welches die Beklagte zu 1) noch als Vertragshändlerin führt - würde dies erkennbar auf einem Versehen der Klägerin beruhen, das den Vorwurf rechtsmissbräuchlichen Verhaltens nicht zu begründen vermag.
2. Der Klägerin steht gegen die Beklagten auch ein Anspruch zu, es zu unterlassen, den Bestandteil „HD“ als Zusatz zu ihrer Firmierung zu verwenden. Auch dieser Anspruch folgt aus Art. 9, 130 UMV. Eine markenmäßige Verwendung liegt vor, weil die Bezeichnung „HDOnlineshop.de“ gemäß Anlage K 26 in unmittelbarem Zusammenhang mit der Werbung „World‘s Finest Products for Harley Davidson“ steht. Es besteht auch eine Verwechslungsgefahr. Der Verkehr erkennt in der angegriffenen Bezeichnung das Wort „Onlineshop“ und davorgeschaltet die beiden Großbuchstaben HD. Gegen eine Wahrnehmung der großgeschriebenen Buchstaben „HDO“ als Einheit spricht es, dass die sich anschließende Zeichenfolge „nlineshop“ bei dieser Lesart keinen Sinn ergibt. Nur in Verbindung mit dem vorangestellten großgeschriebenen „O“ ergibt sich das Wort „Onlineshop“.
Die Verwendung des Kürzels „HD“ verletzt die Rechte der Klägerin an ihrer Unionsmarke „H-D“. Der Umstand, dass bei der Unionsmarke die Großbuchstaben H und D mit einem Bindestrich voneinander getrennt sind, ändert am Vorliegen des Tatbestands der Verwechslungsgefahr nichts, weil die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen „HD“ und „H-D“ groß genug ist, um die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr mit Rücksicht auf die Warenidentität und die starke Kennzeichnungskraft der Marke „H-D“ zu erfüllen.
Ein Fall von Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV liegt nicht vor, weil die Verwendung des Kürzels „HD“ in dem Domainnamen nicht erforderlich ist, um auf eine Spezialisierung der Beklagten zu 1) hinzuweisen.
B) Die Berufung hat auch keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung gemäß 1. b) des Tenors des angegriffenen Urteils wendet. Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch darauf, es zu unterlassen, durch den beanstandeten Geschäftsauftritt den Eindruck zu erwecken, autorisierter Vertragshändler (oder autorisierte Vertragswerkstatt) von Harley-Davidson zu sein, wenn dies geschieht wie im Tenor des angefochtenen Urteils abgebildet. Der Anspruch folgt aus §§ 8 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3, 5 Abs. 2 UWG.
1. Zwischen den Parteien besteht ein konkretes Wettbewerbsverhältnis. Das Argument der Beklagten zu 1) in der Berufungsinstanz, sie betreibe jetzt vorrangig ein Unternehmen in der Tourismusbranche, verfängt nicht. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, betreibt die Beklagte zu 1) auf ihrer Internetseite auch einen Shop, in dem sie gebrauchte Motorräder der Marke Harley-Davidson anbietet. Vor diesem Hintergrund unterliegt es keinem Zweifel, dass die Parteien in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis stehen, auch wenn sie auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen tätig sind. Die von den Parteien erörterte Frage, wie weit genau der Tatbestand des konkreten Wettbewerbsverhältnisses auszulegen ist, stellt sich nicht.
2. Die angegriffenen Abbildungen erwecken den irreführenden Eindruck, dass die Beklagte zu 1) nach wie vor Vertragshändlerin der Klägerin ist. Aus der Abbildung mit dem Schild „Fahrzeugauslieferung“ ergibt sich das aus dem Umstand, dass links und rechts von dem Schriftzug die Wortbildmarke der Klägerin bzw. ihrer Muttergesellschaft verwendet wird. Unter dem Schild befindet sich eine Fahne, auf der „Harley-Davidson Stadt1 Motorcycles“ steht. Das Bild wurde in der Zeit aufgenommen, als die Beklagte zu 1) Vertragshändlerin der Klägerin war. Die Beklagten haben das Bild mittlerweile aus ihrem Internet auftritt entfernt, jedoch keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben.
3. Auch der Screenshot, der bereits Gegenstand des Unterlassungsantrages zu 1. a) ist, erweckt wegen der Headline „HDOnlineshop.de since 2002 World’s Finest Products for Harley-Davidson“ den irreführenden Eindruck der Vertragshändlereigenschaft der Beklagten zu 1). Dieser Eindruck wird durch die Angaben im Impressum zwar, anders als das Landgericht meint, nicht verstärkt, da die Beklagte zu 1) dort ja gerade darauf hinweist, nur in den Jahren 1997 - 2018 Vertragshändlerin der Klägerin gewesen zu sein. Diese relativ kleingedruckte Passage vermag aber nicht den irreführenden Eindruck aufzulösen, den die Headline vermittelt.
C) Der Antrag auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung ist gemäß Art. 130 UMV, §§ 125b Nr. 1, 14 Abs. 6 MarkenG und 9 UWG begründet.
D) Auch der Antrag auf Auskunft bezüglich des Klageantrages zu 1. a) ist gemäß Art. 130 UMV, §§ 125b Nr. 1, 19 MarkenG begründet.
E) Der Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten ist gemäß §§ 687, 670, 677 BGB begründet.
F) Der Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe gemäß Tenor zu 5. besteht, soweit die Klage nicht zurückgenommen wurde.
1. Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) aus § 339 BGB einen Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 8.000 € wegen der weiteren Verwendung der Bezeichnung „Harley-Davidson Vertretung Stadt1“ auf der Plattform www.(...).de gemäß Anlage K 22 (Bl. 315 d. A.). Denn dort verwendet die Beklagte zu 1) weiterhin die Firmierung „Harley-Davidson Vertretung Stadt1 GmbH“. Das ist im Übrigen zwischen den Parteien unstreitig.
2. Die Beklagte zu 1) kann sich insoweit nicht auf eine Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht berufen.
a) Die Gegenforderung, auf die die Beklage zu 1) sich insoweit beruft, ist ihrerseits - ihr Bestehen unterstellt - mit einer Einrede behaftet. Denn die Klägerin schuldet der Beklagten zu 1) eine Zahlung für den noch bei der Beklagten zu 1) befindlichen Warenbestand unstreitig nur Zug um Zug gegen Herausgabe dieses Warenbestandes. Mit einer Forderung, der eine Einrede entgegensteht, kann jedoch nicht aufgerechnet werden, § 390 BGB. Gleiches gilt für einen Gegenanspruch, der Gegenstand eines Zurückbehaltungsberechtigten sein soll (Palandt-Grüneberg BGB, § 273 Rn 7).
Allerdings gilt § 390 BGB dann nicht, wenn sich der Zurückhaltende (hier also die Klägerin) in Annahmeverzug befindet, wenn die Beklagte zu 1) ihr also vergeblich die Abholung des Warenbestandes angeboten hätte. Die Beklagten behaupten zwar, die Waren seien „abholbereit verpackt“, was die Klägerin jedoch bestritten hat, ohne dass die Beklagten ihren Vortrag substantiiert und unter Beweis gestellt hätten.
b) Darüber hinaus gilt, wie das Landgericht bereits ausgeführt hat, § 393 BGB. Die Beklagte zu 1) hat vorsätzlich gegen ihre vertragliche Unterlassungsverpflichtung verstoßen, indem sie die angegriffene Bezeichnung „Harley-Davidson Vertretung Stadt1 GmbH“ auf der Seite www.(...).de trotz Abgabe der Unterwerfungserklärung nicht entfernt hat.
G) Der Klägerin stehen die unter 7. des angegriffenen Urteils tenorierten Unterlassungsansprüche gemäß Artt. 9, 130 UMV zu.
1. Den Bildern 1 bis 3 und 5 bis 12 ist gemein, dass die Klagemarke „Harley-Davidson“ nicht nur auf das jeweils angebotene Motorrad aufgebracht ist, sondern sich auch auf einem hinter dem Motorrad befindlichen Schild an der Wand befindet. Außerdem findet sich auf den Bildern ein Siegel mit der Aufschrift „HDO“. Diese Art der Verwendung der Klagemarken ist nicht erforderlich, um die angebotenen Motorräder zu bewerben, so dass Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV der Geltendmachung der markenrechtlichen Unterlassungsansprüche nicht entgegensteht.
2. Entsprechendes gilt für das Bild Nr. 4, auf dem ein Motorrad zu sehen ist und darüber ein Baldachin mit www.harley-davidson(...) als Teil der Domain www.harley-davidson-stadt1.de und das Siegel mit der Aufschrift „HDO“.
3. Die Bilder 13 und 14 zeigen Tonnen mit dem Zeichen „Harley-Davidson Stadt1 Motorcycles“ auf einer Messe. Auch damit benutzen die Beklagten die Klagemarken in einer nicht von Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV gedeckten Weise.
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) liegen nicht vor.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 687, 670, 677 BGB
§ 339 BGB
§ 390 BGB
§ 393 BGB
§ 8 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3, 5 Abs. 2 UWG
§ 125b Nr. 1, 14 Abs. 6 MarkenG
§ 125b Nr. 1, 19 MarkenG
§ 92 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO
Art. 9, 130 UMV
Art. 130 UMV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2005, 509