Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2008-06-13, Aktenzeichen 4b O 248/07
ECLI: ECLI:DE:LGD:2008:0613.4B.O248.07.00

Tenor:
I.
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 35.700,00 € nebst Zinsen in Höhe von 6 Prozentpunkten über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank seit dem 16.04.2007 zu zahlen.
II.
Im übrigen wird die Klage abgewiesen.
III.
Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger zu 23 % und der Beklagten zu 77 % auferlegt.
IV.
Das Urteil ist für die Parteien gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Dem Kläger wird nachgelassen, die Vollstreckung der Beklagten hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:
Der Kläger ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents DE 197 31 532 (Anlage B 3, Klagepatent 1). Die Erteilung des Klagepatents 1, das am 25.7.1997 angemeldet wurde, wurde am 25.02.1999 veröffentlicht. Ebenfalls für den Kläger ist das Gebrauchsmuster DE 297 13 013 (Anlage B 2, Klagegebrauchsmuster) eingetragen, welches am 23.7.1997 angemeldet und dessen Eintragung am 11.12.1997 bekannt gemacht wurde. Das Klagegebrauchsmuster ist am 31.07.2007 durch Zeitablauf erloschen.
Beide Schutzrechte betreffen einen Kindernuckel. Der einzige Anspruch des Klagepatents 1 hat folgenden Wortlaut:
"Kindernuckel, bei dem die Verbindung zwischen Lutschkörper und Lippenschild aus einem flachen Transmitterkörper besteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Transmitterkörper (4a, 4b) leicht oder stark abgewinkelt ist."
Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters lautet wie folgt:
"Kindernuckel, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung zwischen Lutschkörper und Lippenschild aus einem flachen Transmitterkörper besteht."
Die nachfolgend verkleinert eingeblendeten Figuren des Klagepatents 1 zeigen einen erfindungsgemäßen Nuckel mit drei unterschiedlich ausgestalteten Transmittern.
Des weiteren hat der Kläger gemeinsam mit Herrn Professor Hinz unter dem 22.03.2002 ein Patent zu dem Aktenzeichen 102 12 847.2 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Anmeldung hat den Titel "Sauger" getragen. Die Rechte an dieser Anmeldung hat der Kläger auf die Beklagte übertragen, die diese Anmeldung als Prioritätsdokument für ein zu ihren Gunsten eingetragenes Patent mit der Nummer DE 102 27 787 (Anlage B 1, Klagepatent 2) benannt hat. Das Klagepatent 2, das ebenfalls den Titel "Sauger" trägt, wurde am 21.06.2002 angemeldet und seine Erteilung am 23.02.2006 bekannt gemacht.
Sein Anspruch 1 lautet:
"Sauger, aufweisend einen Saugkörper (1) sowie einen Schaft (2), wobei der Saugkörper (1) mit einer in Längsrichtung des Saugers verlaufenden Vertiefung versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung, im Längsschnitt gesehen, zum vorderen freien Ende (1a) des Saugkörpers (1) hin im wesentlichen flach ausläuft."
Die nachfolgend eingeblendete Figur 3 des Klagepatents 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Sauger in einer bevorzugten Ausführungsform in Seitenansicht:
Die Parteien schlossen unter dem 26.08. / 05.09.2002 einen Abtretungs- und ausschließlichen Lizenzvertrag (Anlage MDP 2, nachf. nur: Lizenzvertrag), der die vorstehenden Schutzrechte zum Gegenstand hat. Unter Abschnitt III. "Lizenzvergabe" vereinbarten die Parteien, dass der Kläger der Beklagten eine ausschließliche Lizenz für die Herstellung, den Gebrauch und den Vertrieb der Gegenstände der vorstehend bezeichneten Schutzrechte erteilt. Unter § 3 heißt es in Ziffer 2.:
"Als Lizenzgegenstand gilt jedes Produkt, das bzw. dessen Herstellung unter mindestens einen Schutzanspruch des Gebrauchsmusters oder Patentes des Herrn Dr. BROCKHAUS fällt, wie unter I.2 genannt, wie auch der unter I.1 genannten deutschen Patentanmeldung102 12 847.2 der NOVATEX GmbH."
Die Lizenzgebühr vereinbarten die Parteien auf 5 % der Umsätze mit im Inland verkauften und auf 3,5 % der Umsätze mit im Ausland verkauften Beruhigungssaugern, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In § 8 des Abschnitts III wurde eine Mindestlizenzgebühr in Höhe von 30.000,00 € pro Jahr für die Zeit ab 2006 vereinbart. Die Lizenzgebühren sollten jährlich im Voraus zum 31.03. eines jeden Jahres abgerechnet und gezahlt werden. Für den Fall des Verzugs vereinbarten die Parteien eine Verzinsung in Höhe von 6 Prozentpunkten über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank. Wegen der weiteren Einzelheiten des Lizenzvertrages wird die zur Akte gereichte Anlage MDP 2 in Bezug genommen.
Die Beklagte stellt her und vertreibt Kinderschnuller unter der Bezeichnung "Dentistar", die in den Materialien Silikon und Latex in jeweils zwei verschiedenen Größen hergestellt werden.
Mit Rechnung vom 16.03.2007 stellte der Kläger der Beklagten die vertraglich vereinbarte Mindestlizenzgebühr für das Jahr 2007 in Höhe von 30.000,00 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 5.700,00 € in Rechnung.
Die Beklagte erklärte durch Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten vom 15.05.2007, dass eine Zahlung nicht erfolgen werde, da sich herausgestellt habe, dass die von ihr produzierten Schnuller dem Lizenzvertrag nicht unterfielen. Aufgrund dessen habe sie in der Vergangenheit zu viel gezahlt, so dass sie die Aufrechnung in Höhe eines Betrages von 23.752,04 € erkläre.
Der Kläger ist der Ansicht, dass die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Schnuller "Dentistar" den von dem Lizenzvertrag erfassten Schutzrechten unterfielen, weswegen die Beklagte zur Zahlung der Lizenzgebühren verpflichtet sei. Aufgrund dessen könne auch die vorprozessual erklärte Aufrechnung nicht durchgreifen. Zudem habe die Beklagte für die im Jahr 2005 getätigten Auslandsumsätze zu Unrecht einen Verpackungskostenanteil in Höhe von 123.176,00 € in Abzug gebracht, der die geschuldete Lizenzgebühr um einen Betrag in Höhe von 3.695,28 € vermindert habe. Diese Unregelmäßigkeiten seien bei einer Überprüfung seines Steuerberaters zutage getreten, so dass die Beklagte auch insoweit – entsprechend der vertraglichen Vereinbarung – dessen Kosten in Höhe von brutto 1.785,00 € zu tragen habe. Er nehme fortlaufend Bankkredit in die Klageforderung übersteigender Höhe in Anspruch, der mit einem Zinssatz von 12 % zu verzinsen sei.
Für den Fall, dass die "Dentistar" - Schnuller tatsächlich keinen Gebrauch von den technischen Lehren der Vertragsschutzrechte machten, stelle die Werbung und Beschriftung dieser Schnuller eine erhebliche wettbewerbswidrige Täuschung der Verbaucher dar. Die Beklagte werbe nach wie vor damit, dass diese Schnuller eine patentierte Form aufwiesen und auf den Kläger sowie Professor Hinz zurückzuführen seien. Aufgrund dessen habe der Kläger einen Anspruch auf Urteilsveröffentlichung.
Der Kläger beantragt,
die Beklagte zu verurteilen,
1. an ihn 35.700,00 € nebst 12 % Zinsen seit dem 16.04.2007 zu zahlen;
2. an ihn weitere 3.695,28 € nebst 12 % Zinsen seit dem 13.08.2007 zu zahlen;
3. an ihn weitere 1.785,00 € nebst 12 % Zinsen seit dem 13.08.2007 zu zahlen;
4. das Urteil auf Kosten der Beklagten in der Fachzeitung "Eltern" in zwei aufeinander folgenden Ausgaben in normaler Schriftgröße zu veröffentlichen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie behauptet, die "Dentistar" - Schnuller seien keine Lizenzgegenstände. Es fehle – mit Ausnahme des Silikonschnullers Größe 2 – bereits an der erforderlichen Stufe in dem Verbindungsstück zwischen Lutschkörper und Lippenschild, die herstellungstechnisch nicht realisiert werden könne. Bei diesem Verbindungsstück handele es sich auch nicht um einen erfindungsgemäßen Transmitter, der ein gesondertes Bestandteil des Schnullers sei und nicht wie bei den "Dentistar" - Schnullern eine bloße Verlängerung des Lutschkörpers, die bereits im Stand der Technik gebräuchlich gewesen sei. Es fehle den Lutschkörpern darüber hinaus auch an einer erfindungsgemäßen Vertiefung, die im Längsschnitt gesehen zum vorderen freien Ende hin flach auslaufe.
Bei den in Abzug gebrachten Kosten in Höhe von 123.176,00 € handele es sich im übrigen entgegen der Behauptung des Klägers um von ihr zu tragende Herstellungskosten, die lizenzmindernd zu berücksichtigen seien.
Eine Veröffentlichung des Urteils könne der Kläger nicht verlangen, da er sich damit in Widerspruch zu seinem Vortrag setze, dass die Schnuller – wie von der Beklagten beworben – Vertragsgegenstände seien. Zudem habe sie die Verpackungen aufgrund des Rechtsstreits abgeändert, so dass der Hinweis auf den Kläger und Professor Hinz nicht mehr enthalten sei.
Wegen des Sach- und Streitstandes im übrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Unterlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. Die Beklagte schuldet dem Kläger für das Jahr 2007 aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Lizenzvertrag jedenfalls die dort vereinbarte Mindestlizenzgebühr in Höhe von 35.700,00 €, da es sich bei den in Rede stehenden Schnullern "Dentistar" um Vertragsgegenstände handelt, die von der technischen Lehre der Vertragsschutzrechte Gebrauch machen. Die daneben geltend gemachten Ansprüche sind nicht begründet.
Unstreitig ist zwischen den Parteien ein wirksamer Lizenzvertrag geschlossen worden, aufgrund dessen die Beklagte dem Kläger unabhängig vom tatsächlich erzielten Umsatz eine jährliche Mindestlizenzgebühr schuldet (Anlage MDP2, III., § 8). Ebenfalls ist der Vortrag des Klägers unbestritten geblieben, wonach die Höhe der Mindestlizenzgebühr für das in Rede stehende Jahr 2007 auf 30.000,00 € vereinbart wurde. Nach III., § 8 ist zu diesem Betrag die gesetzliche Mehrwertsteuer zu addieren. Dies ergibt die Klageforderung in Höhe von 35.700,00 €.
Bei den von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Kinderschnullern handelt es sich – entgegen der Ansicht der Beklagten – auch um Lizenzgegenstände im Sinne des Abschnitts III., § 3 Ziffer 2. des Lizenzvertrages, da deren Herstellung unter mindestens einen Schutzanspruch der deutschen Patentanmeldung 102 12 847.2 (Prioritätsdokument zu Klagepatent 2) fällt.
1.
a)
Das Klagepatent 2 betrifft einen Sauger, insbesondere einen Beruhigungssauger, für Babys oder Kleinkinder.
Solche Sauger waren im in der Klagepatentschrift 2 gewürdigten Stand der Technik bereits bekannt. Diese vorbekannten Sauger weisen im allgemeinen einen Saugkörper, ein Verbindungsteil bzw. einen Schaft sowie ein mit dem Schaft mittelbar oder unmittelbar verbundenes Lippenschild bzw. eine Mundplatte auf. Der Saugkörper und der Schaft bestehen dabei im allgemeinen aus Elastomeren oder Gummi.
Als nachteilig an diesen Kindersaugern kritisiert es das Klagepatent 2, dass deren Verwendung sowohl zu Fehlstellungen der Zähne als auch zu Fehlbildungen im Kiefer führen kann.
Das Klagepatent 2 stellt sich daher die Aufgabe, einen Sauger, insbesondere einen Beruhigungssauger oder einen Trink- bzw. Flaschensauger, anzugeben, welcher unter kieferorthopädischen Gesichtspunkten günstig ist, wobei er gleichzeitig das Baby / Kleinkind zu einem gleichmäßigen Saugen anregen bzw. der Ruhigstellung dienen soll.
Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Anspruch 1 die Kombination der folgenden Merkmale vor:
Sauger, aufweisend
1. einen Saugkörper (1) und
2. einen Schaft.
3. Der Saugkörper ist mit einer Vertiefung (4) versehen, die in Längsrichtung verläuft.
4. Die Vertiefung (4) läuft, im Längsschnitt gesehen, zum vorderen freien Ende (1a) des Saugkörpers (1) hin im wesentlichen flach aus.
b)
Die von der Beklagten hergestellten Kinderschnuller verwirklichen sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents 2. Dies steht zwischen den Parteien zu Recht nur hinsichtlich des Merkmals 4 im Streit, weswegen sich Ausführungen zu den weiteren Merkmalen an dieser Stelle erübrigen.
Die – ebenfalls unbestritten vorhandene – Vertiefung in dem Saugkörper verläuft erfindungsgemäß zum vorderen freien Ende des Saugkörpers hin im wesentlichen flach aus. Der Fachmann entnimmt diesem Merkmal unter Heranziehung der Beschreibung des Klagepatents, dass die längliche Vertiefung im Saugkörper des erfindungsgemäßen Saugers schaufelförmig ausgebildet ist, das heißt mit einer stärkeren Einkerbung bzw. einer konvexen Krümmung im hinteren Bereich (des Saugkörpers), die zum vorderen Ende hin flach oder nur leicht gekrümmt ausläuft (Anlage B1, Abschn. [0012]). Weiter entnimmt er Abschn. [0021], dass sich gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform die Vertiefung im wesentlichen über die gesamte Länge des Saugkörpers erstreckt. Hiermit wird dem Fachmann aber auch eindeutig die Betrachtungsweise vorgegeben, in der die flach auslaufende Vertiefung feststellbar sein muss. Aufgrund dieser Angaben und des Wortlauts des Patentanspruchs 1 ist für den Fachmann klar, dass der Verlauf der Vertiefung von (nahezu) einem Ende des Saugkörpers hin zu dem anderen freien Ende des Saugkörpers verlaufen muss. In dieser Verlaufsrichtung muss die Vertiefung im Wesentlichen flach auslaufen, das heißt, der Niveauunterschied zwischen der Talsohle der Vertiefung und der mit der Zunge des Kindes in Anlage kommenden Fläche des Saugers wird zum freien Ende des Saugkörpers hin geringer. Die Forderung des flachen Auslaufens lehrt den Fachmann in Abgrenzung zum gewürdigten Stand der Technik, dass dieser Niveauunterschied fließend herbeigeführt wird und nicht in Stufenform.
Die Betrachtungsweise der Beklagten ist vor diesem Hintergrund verfehlt, wenn sie die Vertiefung in einer um 90 ° verdrehten Ansicht betrachtet und auf diese Weise zu dem Ergebnis gelangt, dass die Vertiefung nicht flach auslaufe. Denn das Klagepatent 2 legt sich in dieser Hinsicht eindeutig fest, wie die Betrachtung zu erfolgen hat, nämlich in Längsrichtung des Saugkörpers von dem Schaft des Schnullers hin zu dessen freiem Ende.
Dass die zur Akte gereichten Kinderschnuller der Beklagten sämtlich eine solche flach auslaufende Vertiefung aufweisen, hat die Kammer durch bloße Inaugenscheinnahme feststellen können.
2.
Demgegenüber konnte die Kammer nicht feststellen, dass diese Sauger auch die technischen Lehren der weiteren Klageschutzrechte verwirklichen.
Beide Schutzrechte befassen bzw. befassten sich mit einer Kindernuckel. Die im Stand der Technik vorbekannten Kindernuckel weisen einen Lutschkörper und einen Lippenschild auf, die durch eine Verlängerung des Lutschkörpers miteinander verbunden und befestigt sind. Dabei ist diese Verbindung üblicherweise 15 mm breit und etwa 7 mm stark. Beim Lutsch- und Saugakt schließt sich die Ober- und Unterkieferfrontzahnreihe um diese Verlängerung. Diese stellt mithin eine mechanische Behinderung dar, so dass die Zahnreihen deren Form annehmen, was zu einer Fehlstellung führt, die gemeinhin als offener Biss bezeichnet wird.
Vor diesem Hintergrund stellen das Klagepatent 1 und das Klagegebrauchsmuster sich die Aufgabe, einen Kindernuckel zu schaffen, der die Entstehung eines offenen Bisses verhindert und einen vorhandenen offenen Biss schließen kann.
Zur Lösung dieser Aufgabe sehen das Klagegebrauchsmuster in seinem Schutzanspruch 1 und das Klagepatent 1 in seinem einzigen Anspruch die Kombination der folgenden Merkmale vor:
1. Kindernuckel,
2. bei dem die Verbindung zwischen Lutschkörper und Lippenschild aus einem flachen Transmitterkörper besteht.
Bei dem Klagepatent 1 tritt noch das folgende Merkmal hinzu:
3. Der Transmitterkörper (4a, 4 b) ist leicht oder stark abgewinkelt.
Dass die vier in Rede stehenden "Dentistar" – Schnuller einen solchen erfindungsgemäßen Transmitterkörper aufweisen, kann nicht festgestellt werden.
Beide Klageschutzrechte grenzen sich von dem Stand der Technik dadurch ab, dass abweichend von diesem die Verbindung zwischen dem Lutschkörper und dem Lippenschild nicht durch eine Verlängerung des Lutschkörpers vermittelt wird, sondern hierfür ein besonders ausgeformter Transmitterkörper vorgesehen wird. Dieser Transmitterkörper stellt vom Wortlaut her bereits einen eigenen Bestandteil der Kindernuckel dar. Dass es sich hierbei tatsächlich um einen solchen eigenen Bestandteil handeln soll, wird gestützt von der zeichnerischen Darstellung in den Figuren der beiden Klageschutzrechte, in denen dieses Teil durch Trennlinien von den beiden anderen Teilen (Lutschkörper und Lippenschild) abgesetzt ist. Die Beschreibung lässt zudem erkennen, dass das gesamte System auch in Form eines Baukastenprinzips eingesetzt werden kann, da das Klagegebrauchsmuster 2 in seiner Beschreibung auf Blatt 2 zu Figur 2 ausführt, dass, um eine mechanische Behinderung zu vermeiden nun (nach Verwendung eines geraden Transmitters, wie in Figur 1 dargestellt) ein leicht abgewinkelter Transmitter eingesetzt wird. Dies spricht für ein Verständnis des Fachmanns dahingehend, dass unter Weiterverwendung des Lippenschildes und / oder des Saugkörpers der Transmitter ausgewechselt werden kann.
Die von der Beklagten hergestellten "Dentistar" – Schnuller weisen demgegenüber dem vorbekannten Stand der Technik entsprechende Verlängerungen der Lutschkörper auf, die die Verbindung zwischen Lippenschild und Lutschkörper herstellen.
Da die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen vier Ausführungsformen der "Dentistar"- Schnuller insgesamt Lizenzgegenstände darstellen, ist in der Vergangenheit für die Jahre 2005 und 2006 auch keine Überbezahlung erfolgt, weswegen die vorprozessual erklärte Aufrechnung mit der Klageforderung nicht durchgreift und die Beklagte dem Kläger für das Jahr 2007 jedenfalls die streitgegenständliche Mindestlizenzgebühr schuldet.
Mit dieser Klageforderung befindet sich die Beklagte seit dem 16.04.2007 in Verzug, § 286 Abs. 2 BGB.
Der geltend gemacht Zinsanspruch in Höhe von 12 % war jedoch nicht zuzusprechen, da der Kläger trotz des Bestreitens der Beklagten nicht nachgewiesen hat, dass er tatsächlich Bankkredit in die Klageforderung übersteigender Höhe in Anspruch genommen hat. Statt dessen war der vertraglich vereinbarte Zinssatz zuzuerkennen.
Die weitergehenden Klageansprüche waren jedoch abzuweisen.
Der Kläger hat keinen weitergehenden Anspruch auf Zahlung zu Unrecht einbehaltener Verpackungskosten in Höhe von 3.695,28 € (= 3,5 % von 123.176,00 €). Die Beklagte hat unwidersprochen vorgetragen, dass ihre Abnehmerin für die USA, die Firma Playtex, bei einer Firma ITEM Industries in China direkt die Verpackungen bestellt, in die dann die von der Beklagten hergestellten Schnuller eingepackt und an die Firma Playtex versandt werden. Da die Abnehmerin nur eine Rechnung haben wolle, zahle die Beklagte die von der Playtex bestellten Verpackungen für diese an die Firma ITEM Industries und rechne diesen Betrag dann – zusammen mit den gelieferten Schnullern – bei der Firma Playtex ab. Hierbei handelt es sich dann aber nicht um einen mit Schnullern erzielten Umsatz, so dass diese Beträge (für das Jahr 2005 123.176,00 €) zutreffend für die Ermittlung der Umsatzlizenz außer Betracht geblieben sind.
Den vorstehenden Ausführungen unter IV.1. folgend, handelte es sich bei der Abrechnung für das Jahr 2005 nicht um eine Unregelmäßigkeit, so dass ein vertraglicher Anspruch auf Erstattung der Steuerberaterkosten des Klägers nicht besteht.
3.
Schließlich war auch der geltend gemachte Anspruch auf Bekanntmachung des Urteils in der Zeitschrift Eltern zurückzuweisen. Dieser Anspruch scheitert bereits daran, dass – wie festgestellt – die "Dentistar" – Schnuller der Beklagten die technische Lehre des auf den Kläger und den Miterfinder, Herrn Professor Hinz, zurückgehenden Patents 102 27 787 verwirklichen, so dass eine Irreführung der Abnehmer schon nicht festgestellt werden kann.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709, 708 Nr.11, 711, 108 ZPO.
VI.
Der Wert des Streitgegenstandes wird wie folgt festgesetzt:
35.700,00 € vom 25.05.2007 bis 18.07.2007,
41.180,28 € vom 19.07.2007 bis 14.04.2008,
46.180,28 € seit dem 15.04.2008
Lambrecht Rinken Thomas

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 709, 708 Nr.11, 711, 108 ZPO
§ 286 Abs. 2 BGB
§ 92 Abs. 1 ZPO