Landgericht Frankfurt am Main (Hessen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2016-08-24, Aktenzeichen 2-06 O 426/15
ECLI: ECLI:DE:LGFFM:2016:0824.2.06O426.15.00

Tenor:
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 254.798,51 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 24.12.2015 zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Widerklage der Beklagten (Anträge vom 17.02.2016) sowie die Widerwiderklage der Klägerin werden abgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits - mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Widerbeklagten zu 2) und des Streithelfers der Beklagten - haben die Klägerin 46 % und die Beklagte 54 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten des Widerbeklagten zu 2) hat die Beklagte zu tragen. Der Streithelfer der Beklagten hat seine außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen.
Das Urteil ist für die Klägerin, die Beklagte und den Widerbeklagten zu 2) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen unberechtigter Abnehmerverwarnung auf Schadensersatz in Anspruch. Die Beklagte verlangt von der Klägerin und dem Widerbeklagten zu 2) widerklagend Unterlassung und Feststellung von deren Auskunfts- und Schadensersatzpflicht wegen des Vertriebs eines Konkurrenzprodukts. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung Widerwiderklage auf Feststellung der Nichtigkeit eines zu Gunsten der Beklagten eingetragenen Designs erhoben.Beide Parteien vertreiben jedenfalls seit 1998 Penisextensionsgeräte. Diese dienen einer langfristigen Penisverlängerung.Die Beklagte ist ein mittelständisches Unternehmen. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von urologischen und Medizinprodukten. Deren Einsatz kann insbesondere nach Prostataoperationen erforderlich sein.Die Klägerin bietet (jedenfalls) seit dem Jahr 1998 ein - hier nicht streitgegenständliches - Penisextensionsgerät unter der Bezeichnung "... " an, das zumindest bis 2007 nur eine Silikonschlaufe zur Penisfixierung aufwies:….Die Beklagte nahm den Vertrieb sog. Penisexpander im Jahr 1998 auf, wobei sie zunächst Geräte dritter Hersteller anbot. Aufgrund der Kritik ihrer Kunden an diesen Geräten entwickelte sie mit dem "... " eine eigene Produktlinie. Ihr nachfolgend wiedergegebenes ... -Modell bietet sie jedenfalls seit 2002 am Markt an. Es zeichnet sich gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik durch einen breiten, extraweichen und anatomisch geformten Halteriemen - anstelle zuvor üblicher Schlingen oder Schlaufen mit vergleichsweise geringem Querschnitt und daher weniger schonender Druckflächenverteilung - sowie "Ohren" am Halteriemen aus, die dessen einfaches Lösen und Entfernen ermöglichen:…Die Beklagte ist Inhaberin des am 30.04.2002 angemeldeten und am 08.07.2002 in der Warenklasse 24-04 eingetragenen deutschen Designs mit der Bezeichnung "…:…Am 07.03.2002 meldete sie das deutsche Gebrauchsmuster "Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile" an, das am 29.05.2002 eingetragen und am 04.07.2002 bekanntgemacht wurde. Anspruch 1 dieses im Jahr 2012 durch Zeitablauf erloschenen Gebrauchsmusters lautete:
Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis, die einen Stützring, mindestens eine am Stützring gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und graduell längenverstellbare Streckstange sowie ein am distalen Ende der Streckstange(n) angebrachtes Befestigungsmittel umfasst, dadurch gekennzeichnet , dass das Befestigungsmittel als ein- oder zweiteiliges, im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das betreffende Körperteil ganz oder teilweise elastisch umspannendes Bauteil mit mindestens einem an dessen Außenrand in Längsrichtung verlaufenden seitlich am Umfang an der Streckstange verrastbaren Halteclip ausgebildet ist, wobei der Halteclip als in Längsrichtung durchgehend geschlitzter Zylinder mit federnden Seitenwangen und einer distalen Anschlagplatte ausgebildet ist.Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Registerauszug verwiesen (Nr. 202 03 927.7).Auf Basis dieser Gebrauchsmusteranmeldung und unter Inanspruchnahme ihrer Priorität (07.03.2002) meldete die Beklagte am 06.03.2003 (wohl auf Grundlage ihrer gleichtägigen IR-Anmeldung ... ) ein europäisches Patent (mit Deutschland als benanntem Vertragsstaat) an, das am 21.02.2007 mit Priorität vom 07.03.2002 wie folgt erteilt und veröffentlicht wurde (... ):
Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis, die einen Stützring, mindestens eine am Stützring gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und graduell längenverstellbare Streckstange sowie ein am distalen Ende der Streckstange gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel umfasst, dadurch gekennzeichnet , dass das Befestigungsmittel als im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das betreffende Körperteil ganz oder teilweise weichelastisch umschließendes Bauteil mit nach dem Anlegen des Befestigungsmittels seitlich am Umfang an der Streckstange verrastbaren Halteclips ausgebildet ist.
Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass der mindestens eine Halteclip als in Längsrichtung durchgehend geschlitzter Zylinder mit federnden Seitenwangen und einer distalen Anschlagplatte ausgebildet ist.
Gegen das europäische Patent wurde kein Einspruch eingelegt. Derzeit steht es in vorzitierter Fassung (u.a.) noch für die Schweiz, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Italien "in Kraft".
In Deutschland wurde aufgrund der europäischen Patentanmeldung zunächst ein wortlautidentisches Patent erteilt (... ).
Die Klägerin ersetzte die Silikonschleife ihres Modells "... " ab 2009 durch einen breiten Haltriemen mit "Ohren" (zu ihrer Produkthistorie, vgl. Anlagenkonvolut K 3). Seither bietet sie zudem folgendes, hier streitgegenständliche Modell "... " - ebenfalls mit Haltriemen und "Ohren" - über ihre eigene Internetseite owie über den Erotik-Fachhandel an (vgl. in diesem Zusammenhang die allen ... -Modellen gemeinsame Gebrauchsanweisung in Anlage K 2 sowie Anlagen K 44.1 - 44.5):
…
Alternative Penisexpander Dritter unterscheiden sich - wie nachfolgend noch dargestellt werden wird - deutlich von den streitgegenständlichen beiden Produkten ... und ... .
Für den Internetauftritt ... , über den die drei widerklagend angegriffenen ... -Modelle vertrieben werden, ist der Widerbeklagte zu 2) verantwortlich (Anlagen B 4 bis B 6). Dieser ist Mitgeschäftsführer der Klägerin.
Die Beklagte mahnte zwischen September 2009 und März 2012 mehrere deutsche wie ausländische ... -Abnehmer der Klägerin ab, die daraufhin in erheblichem Umfang Bestellungen bei dieser stornierten und von Neubestellungen absahen.
Gegenstand dieses Rechtsstreits ist das Vorgehen der Beklagten gegen die ... GmbH (im Folgenden "…").
Diese ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der ... (im Folgenden -auch zur Bezeichnung des Konzerns - "... ", vgl. u.a. Anlage K 5). Die ... ist mit dem Vertrieb der Produkte in der Bundesrepublik Deutschland betraut. Im Übrigen erfolgt der weltweite Vertrieb von ... -Artikeln durch die niederländische Großhändlerin "... " (im Folgenden "... "). Diese ist ebenfalls eine 100%-ige Tochtergesellschaft der ... . ... war in der Vergangenheit Hauptabnehmerin der klägerischen ... -Modelle.
Die Beklagte wandte sich mit Rechts- und Patentanwaltsschreiben vom 16.09.2009 erstmalig an die ... , die die Modelle seinerzeit in Deutschland vertrieb. Sie wies diese auf das ihr zustehende Streitdesign (damals noch "Geschmacksmuster", im Folgenden einheitlich "Streitdesign") sowie auf ihr europäisches Patent mit Erstreckung auf Österreich, die Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Italien hin; die drei Registerauszüge (Geschmacksmuster, deutscher Teil des europäischen Patents sowie EP-Patentschrift) fügte sie bei und bat um Erklärung, welche Maßnahmen die ... ergreifen werde, um die Bewerbung und den weiteren Verkauf des ... -Produkts zu stoppen und weitere Rechtsverletzungen ab sofort zu vermeiden. Die Beklagte kündigte an, mit einer Abmahnung und in letzter Konsequenz einer einstweiligen Verfügung gegen die ... vorzugehen, sofern diese bis zum 23.09.2009 keine hinreichende Erklärung abgebe (zu den Einzelheiten, vgl. die nur auszugsweise vorgelegte Anlage B 7).
Mit Anwaltsschreiben vom 25.09.2009 forderte die Beklagte die ... mit der Behauptung eines unmittelbaren gegenständlichen Gebrauchs der Merkmale des in Deutschland in Kraft stehenden Anspruchs 1 ihres europäischen Patents (Verletzung von § 9 PatG) wie auch ihres Streitdesigns durch den Vertrieb des ... -Produkts zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bis zum 02.10.2009 auf, wobei sich Ziffer. 1. der von ihr vorformulierten Unterlassungserklärung nur auf den geschäftlichen Verkehr in Deutschland bezog. Unter Ziffer 2. sollte die ... ihre Verpflichtung anerkennen, im geschäftlichen Verkehr Penisextensionsgeräte - wie dort abgebildet - herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkauf zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen (zu den Einzelheiten, vgl. Anlage K 4).
Unter dem 15.10.2009 stellte die Beklagte daneben eine Berechtigungsanfrage an die Klägerin (Anlage K 7).
Nach Mandatsanzeige durch ... als anwaltliche Vertreter der ... (Anlage B 8) - und im Folgenden auch ... s -, fand am 15.10.2009 ein Treffen zwischen der Beklagten und dem Vorstand von ... statt, in dessen Anschluss die Beklagte deren anwaltlichen Vertretern schrieb, das Gespräch hätte im Wesentlichen den Inhalt gehabt, dass beide Parteien darin übereinstimmten, dass die geltend gemachte Patentverletzung unstreitig vorliege, die seitens ... vorrätigen, rechtsverletzenden ... -Produkte an den Hersteller zurückgegeben oder kurzfristig abverkauft würden und das Produkt ... der Beklagten ins Sortiment von ... aufgenommen werde (vgl. Anlage B 9).
Auf Bitte der Beklagten um den Erhalt einer konkret formulierten Einigung (Anlage B 9, S. 2), übersandten ... eine solche mit Ausnahme der noch offenen Konditionen. In der Vorbemerkung des Vertragsentwurfs heißt es (nach Bezugnahme auf die von der Klägerin gegenüber ... ausgesprochene Abmahnung):
"[…] Beide Seiten möchten eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden und statt dessen geschäftliche Beziehungen aufnehmen und vereinbaren hiermit das nachfolgende, wobei Einigkeit darüber besteht, dass aus dieser Vereinbarung auf Seiten ... sämtliche Unternehmen berechtigt sind, die mit ... im Sinne von § 15 Aktiengesetz verbunden sind."
§ 1 Abs. 1 des Vertragsentwurfs sah eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (allein) der ... in Bezug auf den geschäftlichen Verkehr in Deutschland sowie auf den dort wörtlich wiedergegebenen Patentanspruch zu 1) des europäischen Patents, § 2 eine Aufbrauchfrist bis zum 30.04.2010, § 3 die Pflicht von ... zur Aufnahme des ... in das Sortiment von ... , §§ 4, 5 eine Abgeltung aller Ansprüche gegenüber ... , ... und den mit Letzterer gemäß § 15 AktG verbundenen, konkret aufgelisteten Unternehmen vor (zu den Einzelheiten, vgl. Anlage B 10).
Die dänische Rechtsanwaltskanzlei ... sowie die dänische Patentanwaltskanzlei ... der Klägerin stellten auf die Berechtigungsanfrage der Beklagten hin mit Schreiben vom 29.10.2009 das Vorliegen der geltend gemachten Schutzrechtsverletzungen in Abrede. Sie forderten die Beklagte auf, es zu unterlassen, zu behaupten, das klägerische Produkt ... verletze Patent- und Designrechte der Beklagten (Anlage K 8).
Der Produktmanager von ... teilte dem Widerbeklagten zu 2) mit E-Mails vom 19.11.2009 mit, da sie in der Vergangenheit vergleichbare Fälle gehabt hätten, die sie hohe Summen gekostet hätten, sei ihre Geschäftsführung extrem vorsichtig. Sie habe angewiesen, alle ... -Verkäufe zu stoppen. Er verwies auf die Vereinbarung mit der Beklagten zur Aufbrauchfrist und zur Ersetzung des klägerischen Produkts durch dasjenige der Beklagten (Anlage K 12) und gab sinngemäß an, dass diese Entscheidung ihr ganzes ... -Geschäft in Europa beenden werde (vgl. Anlage K 14).
Unter dem 27.11.2009 erstellte die ... Patentanwaltsgesellschaft mbH (im Folgenden "... ") im Auftrag der Klägerseite ein englischsprachiges Rechtsgutachten ("Opinion") dazu, ob die Ansprüche 1 und 2 des europäischen Patents im Lichte der Prioritätsanmeldung wirksam seien und der ... in den Schutzbereich der beiden ersten Ansprüche des deutschen und europäischen Patents falle. ... gelangte zu dem Schluss, dass Patentanspruch 1 wegen Fehlens zahlreicher, nicht rein optionaler Merkmale des Anspruchs 1) der Gebrauchsmusteranmeldung (u.a. "distal stop plate") nicht deren Priorität in Anspruch nehmen könne und rechtlich nichtig sei; der abhängige Patentanspruch zu 2) könne bei Aufnahme eines entfallenen Merkmals ("one-piece or two-piece component") aber voraussichtlich die Gebrauchsmusterpriorität in Anspruch nehmen (Anlagenkonvolut K 10).
Dieses Gutachten ließ die Klägerin ihren Kunden zukommen.
Nachdem die Klägerseite auf das dänische Anwaltsschreiben vom 29.10.2009 keine Antwort erhalten hatte, wiesen die dänischen Anwälte die Beklagte zunächst mit Schreiben vom 30.11.2009 - unter Beifügung des vorgenannten Gutachtens in Anlage K 10 - darauf hin, der Patentanspruch zu 1) sei nicht neu und daher löschungsreif (Anlage K 9). Ein entsprechender Hinweis erfolgte nochmals mit Schreiben vom 08.12.2009 (Anlage K 11).
Der Produktmanager von ... teilte dem Widerbeklagten zu 2) mit E-Mail vom 19.11.2009 mit, ihr Geschäftsführer habe mit ... eine sechsmonatige Frist zum Abverkauf der Lagerbestände an ... -Produkten ausgehandelt. Im Gegenzug würden sie den ... ins Sortiment nehmen. Sie wüssten beide, dass dies wie ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen sei; es sei nicht davon auszugehen, dass ... den Erfolg haben werde, den sie für ... prognostiziert hätten (zu den Einzelheiten, vgl. Anlage K 12).
Mit Anwaltsschreiben vom 11.12.2009 wiesen ... die Forderung der Beklagten nach Mindestabnahmemengen zurück. Sie erinnerten in diesem Kontext
"noch einmal an die Stellungnahme der anwaltlichen Vertreter der Lieferantin unserer Mandantin [aus Sicht beider Parteien geht es insofern um die ... -Opinion in Anlage K 10]. Würde es nach Scheitern der Vergleichsverhandlungen zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen, so wären die Risiken [der Beklagten] sicherlich nicht gering."
(zu den Einzelheiten, vgl. Anlage B 11).
Unter dem 13.01.2010 übersandten ... der Beklagten einen nahezu finalen Vertragsentwurf und baten dabei zu berücksichtigen, dass Patentanspruch 1 des europäischen Patents ihres Erachtens nicht die Priorität des Basisgebrauchsmusters zukomme, denn ihm fehlten mehrere Merkmale, v.a. die Ausbildung des Halteclips in Form eines "geschlitzten Zylinders mit flexiblen Wangen und distaler Anschlagsplatte", ferner die "ein- oder zweiteilige" Ausbildung der Befestigungsmittel oder die Hinzufügung der Bezeichnung " weich elastisch". Sie stellten sich auf den Standpunkt, dass dem Patent der Beklagten infolgedessen deren Gebrauchsmuster als Stand der Technik entgegengehalten werden könne, mit der Folge, dass dieses Muster für den Patentanspruch 1 neuheitsschädlich sei. Eine Verletzung des verbleibenden Patentanspruchs 2 dürfte mit hinreichender Erfolgsaussicht zu verneinen sein. All diese Fragen könnten jedoch dahinstehen, wenn die Beklagte bereit sei, sich auf Basis des beigefügten Vereinbarungsentwurfs zu einigen. Letzterer sah unter § 1 Abs. 1 - abweichend vom Ausgangsentwurf - eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung von ... (also des Gesamtkonzerns und nicht nur der ... ) bezogen auf den geschäftlichen Verkehr in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien und in den USA vor. Laut § 1 Abs. 3 wird die Unterlassungsverpflichtung gegenstandslos, soweit die in der Vorbemerkung genannten Schutzrechte ablaufen, vernichtet oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam werden. § 2 Abs. 1 enthielt eine verlängerte Aufbrauchfrist bis zum 30.06.2010 (zu den Einzelheiten, vgl. Anlage B 12).
Der korrespondierende Vertragsschluss zwischen ... und der Beklagten erfolgte am 03./26.02.2010 (Anlage B 13).
Im Folgenden tätigten die Tochtergesellschaften von ... keine Bestellungen bei der Klägerin mehr. Der Vertrieb des ... wurde nach Ablauf der Aufbrauchfrist Ende Februar 2010 vollständig eingestellt. Dennoch wurde der ... der Beklagten in der Folgezeit kaum über ... verkauft (vgl. u.a. Anlage B 14).
Die dänische Kanzlei ... der Klägerin erstellte am 24.03.2010 ein Unbedenklichkeitsschreiben zum Versand an alle abgemahnten klägerischen Abnehmer (Anlage K 15). Diese erhielten zudem ein von den dänischen Patentanwälten ... gefertigtes Kurzgutachten vom 19.08.2010 (Anlage K 16).
Mit E-Mail vom 16.09.2010 teilte die Klägerin ... (dort ... ) mit, sie würden jetzt in ein paar Wochen gerichtlich gegen die Beklagtenseite vorgehen, nachdem feststehe, dass diese sich auf viele ihrer Patentansprüche nicht stützen könne. Die Klägerin bot u.a. eine Schadloshaltung an, sofern ihr ... wieder ins Spiel komme (sog. "hold harmless commitment"). ... antwortete am 20.09.2010, sie seien noch interessiert und würden wieder kaufen, sobald sie grünes Licht bekämen; er benötige hierfür eine interne Zustimmung (vgl. Anlage K 19).
Die Klägerin legte gegen die Ansprüche zu 1) bis 8) des deutschen Teils des europäischen Patents der Beklagten am 06.10.2010 beim Bundespatentgericht (BPatG) Nichtigkeitsklage mit dem Argument einer unzulässigen Erweiterung gegenüber der Patentanmeldung sowie wegen fehlender Patentfähigkeit ein (Anlage K 23).
Nachdem sie die Beklagte hierüber informiert hatte (vgl. das Schreiben ihrer dänischen Anwälte in Anlage K 24), behielt sich diese mit - unbeantwortet gebliebenem - Schreiben vom 15.10.2010 vor, alle Abnehmer der Klägerin in Deutschland abzumahnen. Sie schlug jedoch ein Einigungstreffen und die Zahlung einer Lizenzgebühr durch die Klägerin vor. Diese Lösung sei u.a. deshalb am sinnvollsten, weil
"[…] Your client has filed the nullity suit and it seems to have a high likelihood of success for your client. We have the contrary meaning in this regard - and you cannot exclude that the jugdes deciding the case are going to agree on our view. Considered objectively, it is a clear fact that the proceeding is very risky" (Anlage K 25).
Im Jahr 2011 stellte die Beklagte ihr - hier ebenfalls nicht streitgegenständliches -Nachfolgesystem "... PRO" vor (Bl. 104 i.V.m. Bl. 8):
Das BPatG erteilte am 29.08.2012 und 12.10.2012 zwei qualifizierte Hinweise, mit denen es zur Beseitigung der unzulässigen Erweiterung eine geringfügige Änderung des Patentanspruchs zu 1) vorschlug (vgl. Anlagen B 1 und B 2).
Erst in der mündlichen Verhandlung vom 27.11.2012 trat es nach Beratung der klägerischen Auffassung von einer unzulässigen Erweiterung gegenüber dem Inhalt des Prioritätsdokuments bei. Die Beklagte schränkte das deutsche Patent daraufhin dergestalt ein, dass der Patentanspruch zu 2) zum Patentanspruch zu 1) wurde und der Patenanspruch zu 2) entfiel. Hinsichtlich der Patentansprüche zu 3) bis 8) nahm die Klägerin ihre Nichtigkeitsklage zurück (vgl. das Protokoll über die mündliche Verhandlung vor dem BPatG vom 27.11.2012, Anlage B 3).
Das vom BPatG daraufhin am 15.02.2013 teilweise rechtskräftig für nichtig erklärte, geänderte Patent wurde am 25.07.2013 wie folgt veröffentlicht.
Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis, die einen Stützring (1 ), mindestens eine am Stützring (1) gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und graduell längenverstellbare Streckstange (2) sowie ein am distalen Ende der Streckstange (2) gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel (3) umfasst, dadurch gekennzeichnet , dass das Befestigungsmittel (3) als ein- oder zweiteiliges, im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das betreffende Körperteil ganz oder teilweise weichelastisch umschließendes Bauteil (14, 18, 22 bis 24 ) mit an dessen Umfang angebrachten, nach dem Anlegen des Befestigungsmittels (3) seitlich am Umfang der Streckstange (2) verrastbaren Halteclips (15) ausgebildet ist, wobei die Halteclips (15) als in Längsrichtung durchgehende geschlitzte Zylinder mit federnden Seitenwangen (15a) und einer distalen Anschlagplatte (16 ) ausgebildet sind.
NichtigHinsichtlich der weiteren Patentansprüche und Einzelheiten wird auf die "Geänderte Patentschrift" ... verwiesen.
Der Justiziar von ... teilte den dänischen Anwälten der Klägerin unter dem 07.10.2014 mit, "dieser Punkt" ("this issve" - die Unterwertungserklärung) sei für die ganze ... -Gruppe verhandelt und beigelegt worden, um weitere Abmahnungen anderer Konzernunternehmen (z.B. ... ) und deren Kosten zu verhindern (Anlage K 13).
Die Klägerin behauptet, sich spätestens nach der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG am 27.11.2012 um eine Wiederbelebung des Geschäfts mit ... bemüht zu haben. ... nehme jedoch nur zweimal pro Jahr neue Produkte ins Sortiment auf. Grundsätzlich habe zwar bereits im Februar 2013 eine Möglichkeit zur erneuten Produktplatzierung bestanden, diese habe sie aufgrund von internen Turbulenzen bei ... jedoch nicht wahrnehmen können. Eine Möglichkeit zur Produktplazierung habe sich daher erst im September/November 2013 ergeben. Die Vertragsverhandlungen mit ... hätten im Februar 2014 ihren Abschluss gefunden. Unmittelbar danach habe sie diese wieder mit ... beliefert. Aufgrund der durch die Beklagten ausgesprochenen Abnehmerverwanungen sei ihr ein erheblicher Gewinn entgangen, da zahlreiche wichtige Kunden, die eine solche Verwarnung erhalten hätten, in erheblichem Umfang Bestellungen storniert bzw. von weiteren Bestellungen Abstand genommen hätten. Zwischen März 2010 und Januar 2014 hätte sie einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnen müssen, der u.a. ursächlich auf den Bestellstopp von ... zurückzuführen sei. Ihre monatlichen Nettoumsätze seien nach Ablauf der sechsmonatigen Abverkaufsfrist abrupt auf Null gesunken und erst nach Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehung im Februar 2014 wieder angestiegen. Die Klägerin schätzt den ihr entgangenen Gewinn auf Basis eines entgangenen Nettoumsatzes von € 5.298,25 p.m. für die Dauer von 47 Monaten (insgesamt € 249.017,75 ) unter Abzug von ihrer Behauptung nach ersparten Aufwendungen (Herstellungskosten i.H.v. DKK 69,98 pro Stück/ca. € 9,40; durchschnittlicher Verkaufspreis i.H.v. DKK 335,00; klägerische Gewinnmarge von € 79,11 %, vgl. die Stellungnahme des dänischen Wirtschaftsprüfers in Anlage K 40) auf € 196.997,94 . Zu den Einzelheiten des ihr durch den Umsatzausfall abzüglich ersparter Aufwendungen angeblich entgangenen Gewinns, wird auf Seiten 33 ff. der Klageschrift sowie auf die von der Klägerin eigener Behauptung zufolge zwischen Juli 2009 und Ende Februar 2010 an ... gestellten und angeblich auch bezahlten Rechnungen über insgesamt € 42.386 (Anlagenkonvolut K 37) sowie von Februar 2014 bis Dezember 2014 (Anlagenkonvolut K 38) Bezug genommen (siehe insofern auch die Gesamtübersicht in Anlage K 39 sowie Anlage K 40). Außerdem habe die Klägerin von Juli 2009 bis November 2012 Rechtsverteidigungskosten - u.a. für rechts- und patentanwaltliche außergerichtliche Beratung und Korrespondenz und für die Erstellung von Gutachten und Unbedenklichkeitsbescheinigungen (u.a. Anlagen K 8, 9, 11, 13, 22; K 15, 16) - in Höhe von umgerechnet ca. € 76.152,51 gehabt, die ohne die streitgegenständlichen Abnehmerverwarnungen nicht entstanden wären. Für die Zeit von Juli 2009 bis November 2012 seien ihr durch die Tätigkeit ihrer dänischen Kanzlei ... Verteidigungskosten in Höhe von DKK 92.804,40/ca. € 12.376,93 sowie durch die Tätigkeit der Patentanwaltskanzlei ... i.H.v. DKK 474.490,34/ca. € 63.775,58 entstanden (zu den Einzelheiten, vgl. Anlagenkonvolute K 41 - K 43).
Die Klägerin meint, gegenüber der Beklagten gemäß § 823 Abs. 1 BGB Anspruch auf Schadensersatz wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu haben. Die von der Beklagten gegenüber der ... ausgesprochene Abmahnung sei unberechtigt gewesen, wie sich aus der rückwirkenden teilweisen Nichtigerklärung des deutschen Patents ergebe. Ihr Produkt ... verwirkliche den nunmehr geänderten Patentanspruch zu 1) weder wortsinngemäß noch äquivalent. Es weise kein Befestigungsmittel "am distalen Ende" der Streckstange und auch keine distale "Anschlagplatte" auf. Da das Streitpatent nur durch letztgenanntes Merkmal in beschränktem Umfang prioritätswahrend habe aufrecht erhalten werden können, könne der auf eine solche Anschlagplatte gerade verzichtende ... nicht unter Äquivalenzaspekten in den Schutzbereich des Streitpatents fallen (zu den Einzelheiten, vgl. u.a. S. 43 ff. des Schriftsatzes vom 27.10.2015, Bl. 42 ff. d.A.). Ein Verstoß gegen das Streitdesign habe seines engen Schutzumfangs wegen und wegen der wenigen, technisch bedingten Übereinstimmungen zwischen den streitgegenständlichen Konkurrenzprodukten ebenfalls nicht vorgelegen (zu den Einzelheiten, vgl. u.a. S. 51 ff. des vorgenannten Schriftsatzes, Bl. 50 ff. d.A.). Die Beklagte habe rechtswidrig und schuldhaft gehandelt, u.a. weil sie die unzulässige Erweiterung des Patentanspruchs zu 1) hätte erkennen müssen, zumal sie hierauf klägerseitig mehrfach hingewiesen worden sei.
Die Klägerin (zugleich Widerbeklagte zu 1)) beantragt ,
die Beklagte zu verurteilen, an sie € 273.150,45 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 25. September 2009, hilfsweise ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte und ihr Streithelfer beantragen ,
die Klage abzuweisen.
Widerklagend beantragt die Beklagte :
Die Klägerin und Widerbeklagte zu 1) sowie der Widerbeklagte zu 2) werden verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, diese zu vollziehen an dem Geschäftsführer der Klägerin und Widerbeklagten zu 1) oder dem Widerbeklagten zu 2), zu unterlassen, Penisextensionsgeräte gemäß folgender Abbildungen
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland herzustellen und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen.
Es wird festgestellt, dass die Klägerin und Widerbeklagte zu 1) sowie der Widerbeklagte zu 2) verpflichtet sind, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Ziffer I. entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Klägerin und Widerbeklagte zu 1) sowie der Widerbeklagte zu 2) werden verurteilt, der Beklagten über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer I. Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, und zwar durch Vorlage eines geordneten Verzeichnisses, das die Daten, Mengen und Preise der Lieferungen, die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie die Gestehungskosten, die Vertriebskosten und den Gemeinkostenanteil für die gelieferten Erzeugnisse enthält.
Die Widerbeklagten (Klägerin/Widerbeklagte zu 1) und Widerbeklagter zu 2)) beantragen ,
die Widerklage abzuweisen.
Widerwiderklagend beantragt die Klägerin,
festzustellen, dass das Design mit der Nummer ... "... " nichtig ist.
Die Beklagte beantragt ,
die Widerwiderklage abzuweisen.
Die Beklagte und ihr Streithelfer erheben zur Klage die Einrede der Verjährung.
Sie behaupten, in Deutschland seien seit 2003 - mit bedeutendem Markterfolg - insgesamt mindestens 22.000 ... verkauft worden.Sie meinen, die Beklagte habe die ... zumindest bis zur mündlichen Verhandlung vor dem BPatG rechtmäßig wegen der geltend gemachten Patentverletzung abgemahnt. Ungeachtet dessen sei ein Verstoß gegen das (eingeschränkte) Streitpatent gegeben. Etwaige Ersatzansprüche beschränkten sich auf etwaige Umsatzeinbußen der ... , die nicht dargetan seien. Entgangene Umsätze mit anderen Unternehmen unterfielen nicht dem Schutzbereich des § 823 BGB. Darüber hinaus sei die Abmahnung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt gewesen. Da die Beklagte über keinen Patentschutz für die Niederlande verfüge, habe sie gegenüber ... bewusst keine Ansprüche geltend gemacht. Unter anderem deshalb schieden Ansprüche wegen Umsatzausfällen bezogen auf andere Unternehmen des ... -Konzerns (als der abgemahnten ... ) aus. Da die Klägerin keine ihr in der Bundesrepublik Deutschland entgangenen Umsätze dargelegt habe, sei die Klage unschlüssig. Die Abmahnung habe auch nicht adäquat-kausal zur Einstellung des klägerischen Vertriebs über das juristisch eigenständige Unternehmen ... geführt. Beim Vertrag mit ... sei es beiden Vertragsparteien ausschließlich um eine ihren jeweiligen wirtschaftlichen Interessen förderliche gütliche Einigung gegangen. Die Beklagte habe letztlich deutlich mehr bekommen als mit der Abmahnung begehrt. ... sei das Vorliegen einer Patentverletzung letztlich egal gewesen. Mit Blick auf die anwaltliche Beratung und die vom PBatG erst in der mündlichen Verhandlung geänderte Rechtseinschätzung, fehle es außerdem an einem Verschulden der Beklagten. Für den Zeitraum nach der Verhandlung vor dem BPatG (27.11.2012) bestehe kein Zurechnungszusammenhang zu etwaigen Schäden. Jedenfalls müsse sich die Klägerin das mehr als einjährige Zuwarten, bis sie wieder an ... herangetreten sei, sowie die fehlende Benachrichtigung ihrer Abnehmer vom Ausgang des Verfahrens vor dem BPatG als Mitverschulden anrechnen lassen. Da die Klägerin seit September/Oktober 2009 Kenntnis von der schädigenden Handlung gehabt habe (Abmahnung vom 25.09.2009, die dieser kurz darauf bekannt wurde, vgl. Anlage K 8), seien alle geltend gemachten Forderungen mit Ablauf des Jahres 2012, jedenfalls aber die Forderungen betreffend den Zeitraum März 2010 bis Ende 2011, verjährt (Rechnungen in Anlage K 41, vgl. im Übrigen Bl. 146). Die Klägerin hätte seinerzeit schon eine Schadensersatzfeststellungsklage erheben können.
Die von der Klägerin vorgelegten Rechnungen für die acht Monate von Juli 2009 bis Februar 2010 rechtfertigten - den Nachweis ihrer Bezahlung unterstellt - allenfalls die Annahme eines Gesamtumsatzes von € 30.816. Mit Blick auf die klägerischen Umsatzschwankungen wären mindestens die Rechnungen ab März 2009 vorzulegen (mindestens einjähriger Referenzzeitraum vor Ablauf der mit ... vereinbarten Aufbrauchfrist entsprechend der Zeitspanne, die die von der Klägerin als Anlage K 38 vorgelegten Rechnungen abdecken). Angesichts der in Anlage K 40 enthaltenen Rechnung Nr. 593 über € 2.465 (davon € 53 für Shipping) könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Verkäufe an ... aufgrund der Abmahnung auf Null zurückgegangen seien. Die vermeintlich ersparten Aufwendungen seien nicht im Einzelnen und damit nicht nachvollziehbar schlüssig dargelegt. Sie seien auf den Referenzzeitraum (Juli 2009 bis Februar 2010) - und nicht auf das Jahr 2014 (vgl. insofern Anlage K 40) - zu beziehen und nicht nachgewiesen. Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass die Klägerin u.a. Personal-, Werbekosten und weitere Aufwendungen erspart habe. Dass sie sich diese nicht viel früher und intensiver um die Wiederaufnahme von Bestellungen bemüht habe, sei nicht der Beklagten zuzuschreiben. Angesichts der Anlage K 38 liege ferner nahe, dass die Verhandlungen mit ... bereits am 27.01.2014 abgeschlossen gewesen seien. Die dem Grunde und der Höhe nach beklagtenseitig bestrittenen angeblichen Rechtsverteidigungskosten der Klägerin seien u.a. mangels Darstellung des erforderlichen Zeitaufwands für einen bestimmten Sachverhalt nicht nachvollziehbar dargetan. Jedenfalls aber sei die Klageforderung um die bereits im Kostenfestsetzungsbeschluss des BPatG vom 19.05.2014 enthaltene Rechnung der Kanzlei ... i.H.v. € 1.354 zu bereinigen (Anlagen B 18 und B 19).
Die Widerklage sei wegen Verstoßes gegen das Streitdesign, hilfsweise gegen § 4 Nr. 3 UWG, berechtigt. Es könne davon ausgegangen werden, dass die Beklagte ihr i.S.d. § 4 Nr. 3 a) UWG zu Herkunftsverwechslungen führendes Produkt in Kenntnis des Beklagtenmodells geschaffen habe. Daneben liege ein Verstoß gegen den deutschen Teil des europäischen Patents sowie gegen die urheberrechtlichen Nutzungsrechte der Beklagten an dem von ihrem Geschäftsführer designten ... vor, der als Werk der angewandten Kunst anzusehen sei.In Bezug auf die von der Beklagten in Erweiterung ihrer isolierten Drittwiderklage vom 27.02.2016 in der mündlichen Verhandlung vom 08.06.2016 gegen den Widerbeklagten zu 2) gestellten Anträge auf Unterlassung und Abmahnkostenersatz wegen zahlreicher, nicht zum vorliegenden Streitgegenstand gehörender UWG-Verstöße (vgl. den Beklagtenschriftsatz vom 07.06.2016, Bl. 249 ff. d.A.), hat die Kammer das Verfahren mit Beschluss vom 08.06.2016 abgetrennt (vgl. S. 2 ff. der Sitzungsniederschrift, Bl. 243 ff. d.A.). Dieses Verfahren wird seither unter dem Aktenzeichen 2-06 O 292/16 geführt.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 08.06.2016 Bezug genommen (Bl. 242 ff. d.A.).

Entscheidungsgründe:
A. Die zulässige Klage auf Schadensersatz wegen unberechtigter Abnehmerverwarnung ist nur in Höhe von € 254.798,51 begründet. Hinsichtlich der darüberhinausgehenden Hauptforderung sowie eines Teils der Zinsen ist sie unbegründet.
I. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte folgt aus Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 Nr. 2 VO (EU) Nr. 1215/2012 vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO). Aufgrund eines am 16.11.2005 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark geschlossenen Abkommens ist die EuGVVO im Verhältnis zur Klägerin anwendbar, die ihren Sitz im Königreich Dänemark hat (vgl. ABl. EG NR. L 120, S. 22).
Gemäß Art. 7 Nr. 2 EuGVVO besteht eine besondere Zuständigkeit der Gerichte des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist. Gerichtsstand der unerlaubten Handlung ist dabei nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung neben dem Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs auch der Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens (vgl. z.B. BGH (U.v.18.08.2015 - X ZR 2/15), juris, Rn. 8; EuGH (U.v. 18.07.2013 - C-147/12), juris, Rn. 51 m.w.N.).
Unter der im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung zu unterstellenden Prämisse einer unberechtigten Abnehmerverwarnung, besteht hierzulande ein deliktischer Gerichtsstand. Der Handlungsort liegt in der Bundesrepublik Deutschland. Die in Berlin ansässige Beklagte hat mit der ... ein deutsches Unternehmen in Wiesbaden abgemahnt.
II. Die Klage ist jedoch nur in Höhe eines von der Kammer auf € 254.798,51 geschätzten Schadensanspruchs nebst Zinsen auf diesen Betrag in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 24.12.2015 begründet.In vorgenannter Höhe steht der Klägerin gegenüber der Beklagten gemäß §§ 823 Abs. 1 BGB bzw. 9 S.1, 3, 4 Nr. 10 UWG in der bis zum 09.12.2015 geltenden Fassung (im Folgenden "UWG a.F.") ein Anspruch auf Schadensersatz wegen unberechtigter Abnehmerverwarnung zu.
1. Maßstab für die Zahlungsklage ist deutsches Recht.
Dänemark ist gemäß Art. 1 Abs. 4 der ROM-II-VO über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht kein "Mitgliedstaat" im Sinne der ROM-II-VO (VO (EG) Nr. 864/2007; vgl. auch Erwägungsgrund 40). Insofern liegt ein sog. Drittstaatensachverhalt i.S.d. Art. 14 Abs. 3 der ROM-II-VO vor (vgl. Junker in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2015, Art. 1 ROM-II-VO Rn. 46 f.). Aufgrund der universellen Anwendung der ROM-II-VO gemäß deren Art. 3 gilt diese jedoch auch für Entscheidungen durch Gerichte der Mitgliedstaaten im Verhältnis zu Dänemark (Ohly in: Ohly/Sosnitza, UWG, B. 1. B. Internationale Aspekte, Rn. 13a); Spickhoff in: Beck'scher Online-Kommentar BGB, 38. Edition, Stand: 01.02.2013, VO (EG) 864/2007 Art. 1 Rn. 20; Lehmann/Duczek, JuS 2012, 681, 683).
Für den Bereich des UWG führt dies - ausgehend von einer unlauteren Mitbewerberbehinderung i.S.d. Art. 4 Nr. 10 UWG a.F. - gemäß Art. 6 Abs. 1 ROM-II-VO zur Anwendung deutschen UWG (a.F.), soweit die Wettbewerbsbeziehungen zwischen den Parteien hierzulande beeinträchtigt worden sind. Soweit der Zahlungsanspruch der Klägerin nicht auf UWG, sondern (subsidiär) auf § 823 BGB gestützt wird, ist über Art. 6 Abs. 2 die allgemeine Kollisionsnorm des Art. 4 anwendbar. Gemäß Art. 4 Abs. 1 ROM-II-VO ist - soweit die ROM-II-VO nichts anderes vorsieht - auf ein außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Schaden eintritt, unabhängig davon, in welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte Schadensfolgen eingetreten sind. Wenn sich aus der Gesamtheit der Umstände allerdings ergibt, dass die unerlaubte Handlung eine offensichtlich engere Verbindung mit einem anderen als dem in den Art. 4 Abs. 1 und 2 bezeichneten Staat aufweist, ist gemäß Art. 4 Abs. 3 S. 1 ROM-II-VO das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.Bei dem für die Bestimmung des Ortes, an dem der Schaden eingetreten ist, in Rede stehenden Schaden handelt es sich nach dem 16. Erwägungsgrund der Verordnung um den eigentlichen Schaden (vgl. EuGH (U.v. 10.12.2015 - C-350/14), juris, Rn. 23). Für Personen- oder Sachschäden hat der Unionsgesetzgeber im 17. Erwägungsgrund der Verordnung insofern präzisiert, dass unter dem Staat, in dem der Schaden selbst eingetreten ist, derjenige zu verstehen ist, in dem der Personen- oder Sachschaden tatsächlich eingetreten ist. Nach Art. 2 der Rom-II-Verordnung umfasst der Begriff des Schadens dabei sämtliche Folgen einer unerlaubten Handlung. Diesbezüglich kommt es also nicht auf den Handlungs-, sondern ausschließlich auf den Erfolgsort an (vgl. auch G. Hohloch in. Erman, BGG, 14. Aufl. 2014, Art. 4 ROM-II-VO Rn. 9 zur Frage der Einordnung von "Streudelikten"). Dies ist vorliegend allerdings nicht entscheidend. Mit Blick darauf, dass die Beklagte als deutsches Unternehmen wegen ihrer seinerzeit schwerpunktmäßig hierzulande bestehenden Vertriebsinteressen gezielt eine deutsche Abnehmerin der Klägerin abgemahnt hat, besteht i.S.d. Art.4 Abs. 3 ROM-II-VO offensichtlich eine engere Verbindung mit der Bundesrepublik Deutschland als mit Dänemark oder z.B. den Niederländen.
2. Dies zugrunde gelegt, liegt ein Verstoß der Beklagten gegen § 4 Nr. 10 UWG a.F. bzw. - subsidiär - ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Klägerin vor, der diese gemäß §§ 9 UWG a.F. bzw. 823 Abs. 1 BGB dem Grunde nach zu Schadensersatzansprüchen berechtigt. Denn die von der Beklagten mit Anwalts- und Patentanwaltsschreiben vom 25.09.2009 gegenüber der ... ausgesprochene Abnehmerverwarnung war unberechtigt. Die Beklagte machte dieser gegenüber zu Unrecht eine Patent-, eine Designverletzung und/oder einen UWG-Verstoß geltend.
Die Beklagte mahnte die ... mit Rechts- und Patentanwaltsschreiben vom 25.09.2009 förmlich ab. Eine bloße Verwarnung oder Berechtigungsanfrage steht schon mit Blick auf die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bis zum 02.10.2009 und angesichts der Androhung gerichtlicher Schritte nicht in Rede.
a) Sie machte dabei geltend, das von der ... unter der Bezeichnung "... " vertriebene Penisextraktionsgerät mache unmittelbar gegenständlichen Gebrauch von den Merkmalen des Anspruchs 1 des europäischen Patents, dessen einzelne Merkmale im Abmahnschreiben wörtlich wiedergegeben waren (vgl. Anlage K 4).
Diese Abmahnung wegen angeblicher Patentverletzung war objektiv rechtswidrig und damit unberechtigt, denn der Patentanspruch zu 1 ist für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen Vorveröffentlichung des eigenen Modells ... der Beklagten und damit wegen nicht wirksamer Inanspruchnahme der Priorität ihrer Gebrauchsmusteranmeldung gelöscht worden. Eine Verletzung dieses Anspruchs kommt angesichts der Rückwirkung der Löschung und der Ersetzung des in Rede stehenden Patentanspruchs durch den engeren Anspruch 1 des geänderten Streitpatents nicht in Betracht.Es kann daher dahinstehen, ob das Produkt ... vom gelöschten Patentanspruch 1 - wie von der Beklagten in der Abmahnung behauptet - überhaupt wortsinngemäß Gebrauch gemacht hat.Ebenfalls unmaßgeblich ist, ob des Extensionsgerät ... gegen Anspruch 1 des geänderten deutschen Streitpatents verstößt. Denn eine Verletzung des abhängigen Unteranspruchs 2 des europäischen Patents, die zugleich eine Verwirklichung des Anspruchs 1 vorausgesetzt hätte, hat die Beklagte in ihrer Abmahnung nicht geltend gemacht.
b) Die Abmahnung war auch nicht unter dem Aspekt der alternativ behaupteten Geschmacksmusterverletzung berechtigt.
Neben einer Patentverletzung beanstandete die Beklagte in ihrer Abnehmerabmahnung vom 25.09.2009 zu Unrecht, das von der ... angebotene und vertriebene "... "-Produkt stimme im Design mit der mittels des Geschmacksmusters Nr. ... geschützten Form überein; dadurch verletze die Beklagte neben § 9 PatG zugleich das der Beklagten gemäß § 38 GeschmG zustehende ausschließliche Recht, das geschützte Design zu benutzen.
aa) Schutzgegenstand eines Designs ist allein die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebene Erscheinungsform (BGH (U.v. 08.03.2012 - I ZR 124/10) - Weinkaraffe, juris, 1. Leitsatz i.V.m. Rn. 14 f.). Für die Ermittlung des Schutzumfangs eines als Design (vormals Geschmacksmuster) eingetragenen Erzeugnisses kommt es auf den Offenbarungsgehalt der hinterlegten Abbildung an, so wie er sich für den informierten Benutzer ergibt (OLG Frankfurt a.M. (U.v. 20.06.2013 - 6 U 108/12), 1. Leitsatz, Rn. 24; vgl. auch §§ 1 Nr. 1; 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3; § 37 Abs. 1 des deutschen Geschmacksmustergesetztes in der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3799) wie auch des inhaltlich gleichlautenden, nunmehr geltenden DesignG).
Soweit es im Einzelfall zulässig sein kann, für die Ermittlung des Gesamteindrucks auch das reale, musterkonform hergestellte Produkt in die Betrachtung einzubeziehen (vgl. u.a. OLG Frankfurt a.M. (U.v. 20.06.2013 - 6 U 108/12), 1. Leitsatz, Rn. 24), führt dies vorliegend zu keinem anderen Ergebnis. Grenze des Designschutzes bildet die Eintragung, also die im Register hinterlegte und wiedergegebene Abbildung. Die von der Beklagten auf den Markt gebrauchten Produkte können allenfalls insofern als Vergleichsmaßstab herangezogen werden, als es um aus der Registerabbildung ersichtliche Gestaltungsmerkmale geht, nicht jedoch, um "ergänzend" Gestaltungsmerkmale in den Vergleich einzubeziehen, die sich der Eintragung im Designregister nicht entnehmen lassen. Bei der Auslegung eines Designs ist stets das Interesse des Verkehrs zu berücksichtigen, klar erkennen zu können, wofür der Anmelder Schutz beansprucht (vgl. z.B. BGH - Weinkaraffe, a.a.O., Rn. 23 m.w.N.).
bb) An der Schutzfähigkeit des Streitdesigns bestehen auf Grundlage des hierfür maßgeblichen Parteivortrags keine Zweifel.
(1) Vorliegend ist schon deshalb von der Schutzfähigkeit des zu Gunsten der Beklagten eingetragenen Designs auszugehen, weil die Kammer an die bestehende Registereintragung gebunden ist. Soweit die Nichtigkeit des Streitdesigns gemäß § 33 Abs. 3 (i.V.m. § 74 Abs. 1) DesignG neben einem Beschluss des DPMA nur durch ein Urteil aufgrund einer Widerklage im Verletzungsverfahren festgestellt bzw. erklärt werden kann, scheidet vorliegend beides aus. Die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 08.06.2016 erhobene Widerwiderklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Streitdesigns ist unzulässig (vgl. lit. C.).
(2) Daneben ist daher auch davon auszugehen, dass nicht alle Erscheinungsmerkmale des Streitdesigns i.S.d. § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ausschließlich durch ihre technische Funktion bedingt sind (anderenfalls wäre ein Designschutz ebenfalls insgesamt ausgeschlossen).
cc) Der von der ... vertriebene ... der Klägerin fällt auch in den Schutzbereich des Streitdesigns.
(1) Der Schutz umfang eines Designs wird gemäß § 2 Abs. 3 S. 2 GeschmG (nunmehr DesignG) zum einen durch den Gestaltungsspielraum, den der Verwendungszweck des Erzeugnisses dem Entwerfer einräumt, und zum anderen durch den Abstand bestimmt, den das Muster zum vorbekannten Formenschatz hält (OLG Frankfurt a.M. (U.v. 31.01.2013 - 6 U 29/12) - Henkellose Tasse, juris, Leitsatz 1. i.V.m. Rn. 14 f.; BGH (U.v. 12.07.2012 - I ZR 102/11) - Kinderwagen II, 1. Leitsatz i.V.m. Rn. 32). Nach vorgenannter Norm hat ein Geschmacksmuster/Design Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster/Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist, wobei bei der Beurteilung der Eigenart der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt wird.Zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Musters besteht eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers können zu einem engen Schutzumfang des Musters mit der Folge führen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen, während umgekehrt eine geringe Musterdichte, und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers, einen weiten Schutzumfang des Musters zur Folge haben kann, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken (OLG Frankfurt a.M. - Henkellose Tasse, a.a.O., Rn. 14 m.w.N.).
(a) Soweit der Schutzumfang des Klagemusters daneben grundsätzlich durch seinen Abstand zum vorbekannten Formenschatz beeinflusst wird, gilt im Ausgangspunkt, dass je größer dieser ist, desto größer der Schutzumfang des Klagemusters ist. Es kommt insofern auch darauf an, inwieweit der Entwerfer den ihm zur Verfügung stehenden Gestaltungsspielraum tatsächlich genutzt hat (OLG Frankfurt a.M. - Henkellose Tasse, a.a.O., Rn. 15; BGH - Kinderwagen II, a.a.O., Rn. 32 - erreichter Abstand vom Formenschatz).Für die Frage, welchen Abstand das Klagemuster zum vorbekannten Formenschatz hält, ist kein Vergleich einzelner Merkmale des Klagemusters mit einzelnen Merkmalen vorbekannter Muster anzustellen. Maßgeblich ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Muster. Dieser entscheidet darüber, wie groß die Ähnlichkeit des Klagemusters mit dem vorbekannten Formenschatz ist. Dies schließt allerdings nicht aus, dass zunächst die Merkmale bezeichnet werden, die den Gesamteindruck der in Rede stehenden Muster bestimmen, um den Abstand des Klagemusters zum vorbekannten Formenschatz zu ermitteln (vgl. BGH - Kinderwagen II, a.a.O., Rn. 34 m.w.N. zur ständigen Rechtsprechung des BGH).
Das Streitdesign wird geprägt durch den kreisringförmigen, etwas bereiteren, glatten Stützring mit einer im Verhältnis zur Ringbreite flachen Bauhöhe. An diesem Stützring ist an sich gegenüberliegenden Punkten - erkennbar axial beweglich - jeweils ein Gelenk mit einer sich anschließenden, angedeuteten Gewindestange angebracht. Mit Blick auf die Bezeichnung des Streitdesigns als "... " kann davon ausgegangen werden, dass sich die beiden am Stützring befestigten Stangen ausziehen lassen, um einen Streckeffekt zu erzielen. Der vordere Teil des Geräts weist eine gewölbte Auflagefläche mit offenkundig zwei zylindrischen Längsschlitzen auf, die ersichtlich dazu dienen, einen halbkreisförmigen Aufsatz aufzunehmen, der im oberen Bereich zwei "Ohren" über die gesamte Breite der Halterung aufweist. Der obere Teil des Geräts erweckt den Eindruck, fest mit den Stangen verbunden zu sein, so dass die Konstruktion letztlich aus zwei Teilen besteht (zu den aus Beklagtensicht den Gesamteindruck prägenden ästhetischen Merkmalen des Streitdesigns, siehe demgegenüber S. 38 des Schriftsatzes v, 17.02.2016, Bl. 135 d.A.):
….
Im Vergleich zu allen in diesen Rechtsstreit eingeführten, vorbekannten Mustern. Designs, weist das Streitdesign einen deutlich anderen Gesamteindruck auf. Dies gilt schon deshalb, weil keines ein Befestigungsmittel mit einem breiten Haltering mit "Ohren" aufweist, wie nachfolgende Gegenüberstellungen illustrieren:Vorbekanntes Muster A - Fig. 1 .... (Bl. 136 f. d.A., Anlage K 45)…Vorbekanntes Muster B - Fig. 1 .... (Bl. 137 d.A., Anlage K 46)…Vorbekanntes Muster C - Figuren 6, 7 .... (Bl. 137 d.A., Anlage K 46)….Vorbekanntes Muster D - Fig. 1 .... (Bl. 138, Anlage K 47)…Vorbekanntes Muster E - Fig. 2 .... (Bl. 138, Anlage K 48, K 49)…
(b) Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines Geschmacksmusters/Designs ist jedoch auch die Regelung in § 3 Abs. 1 Nr. 1 zu beachten. Diese enthält nicht nur einen Schutzausschließungsgrund für das Muster in seiner Gesamtheit. Es hat auch die Funktion eines "Schutzerschwerungsgrundes" in dem Sinn, dass einzelne Merkmale des Musters/Designs, die im Sinne der Norm ausschließlich technisch bedingt sind, bei der Prüfung der Neuheit und Eigenart "auszublenden" sind (vgl. zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster OLG Frankfurt a.M. (TeilU v. 18.02.2016 - 6 U 245/14) , juris, Rn. 13 m.w.N.; Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Auflage 2010, Art. 8 Rn. 6, 71, 74; Ruhl, GRUR 2010, 692, 694 f.; OLG Hamburg (U.v. 22.08.2012 - 5 U 49/10), juris, Rn. 54, 66). Konkret geltend gemacht ist dies bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung zwar für keines der Einzelmerkmale des Streitdesigns, jedoch kann die Kammer aus eigener Anschauung feststellen, dass zumindest ein Großteil der Merkmale des Streitdesigns technisch bedingt sind und daher bei der Beurteilung seines Schutzumfangs außer Betracht zu bleiben haben.
Diesbezüglich sind nach Einschätzung der Kammer nicht nur solche Elemente vom Musterschutz ausgeschlossen, für die keinerlei gangbare Designalternative besteht, mit der das Erzeugnis seine technische Funktion in zumindest gleicher Weise erfüllen könnte (vgl. insofern z.B. BGH - Verlängerte Limousinen, juris, Rn. 45 sowie die Vorinstanz OLG Stuttgart (U.v. 30.04.2008 - 4 U 236/07), juris, Rn. 51; OLG Düsseldorf (U.v. 31.01.2012 - 20 U 175/11) - Tablet PC I, juris, Rn. 80; OLG Düsseldorf (U.v. 24.07.2012 - 20 W 141/11), juris, Rn. 62; siehe auch OLG Frankfurt a.M. (U.v. 27.03.2014 - 6 U 254/12), juris, Rn. 38; Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Auflage 2010, Art. 8 Rn. 18 ff. m.w.N.; Zentek, WRP 2014, 1289, 1295 Rn. 47 ff.; Becker, GRUR Int. 2012, 312, 317 f.). Ausschließlich technisch bedingt sind vielmehr auch Erscheinungsmerkmale, bei deren Auswahl die technische Funktion des Erzeugnisses der einzige relevante Faktor gewesen ist, die also allein technische Gründe haben. Denn § 3 Abs. 1 Nr. 1 GeschmG/DesignG dient dazu, eine Monopolisierung von Merkmalen, die technisch bedingt sind, durch die Gewährung von Geschmacksmusterschutz auszuschließen, weil dadurch die technische Innovation behindert würde (vgl. zur Parallelvorschrift in Art. 8 GGV z.B. BGH - Verlängerte Limousinen, juris, Rn. 45; zu den Einzelheiten, vgl. Eichmann in: Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 4. Aufl. 2010, § 3 GeschMG Rn. 7 ff. bzw. in: v. Falckenstein/Kühne, DesigG, 5. Aufl. 2015, § 3 Rn. 7 ff.; derselbe in GRUR 2010, 751, 757 ff. ).
Die Beklagte hat (trotz Erörterung dieser Thematik) - sieht man von den "Ohren" und dem Haltering einmal ab - weder in noch nach der mündlichen Verhandlung behauptet, einzelne Merkmale des Streitdesign seien nicht allein aus technischen, sondern vielmehr aus gestalterischen Gründe entsprechend gestaltet worden. Hiergegen sprechen insbesondere auch die korrespondierenden Patentschriften, ausweislich derer die Vielzahl der Merkmale des Streitdesigns ausschließlich technisch bedingt ist. Der anatomisch geformte Halteriemen dient nach eigenem Beklagtenvortrag der schonenden Fixierung des Penis. Er überträgt die zur Streckung notwendigen Druckkräfte großflächiger als Schlaufen oder Schlingen. Die "Ohren" am Halteriemen dienten dessen einfachem Lösen und Entfernen (vgl. S. 6, Bl. 103 d.A.). Mit Schriftsatz vom 19.05.2016 hat die Beklagte ergänzend ausgeführt, die im Streitpatent auch "Zuglaschen" genannten "Ohren" ermöglichten ein schnelles und bequemes Lösen des breiten Halteriemens (S. 5, Bl. 233 d.A.). Dass sich dieses Ziel mit bloßen Vertiefungen im Halteriemen, Griffnippeln oder Schlingen ebenso gut erreichen ließe, ist weder dargetan noch ersichtlich. Die "Ohren" sind insofern eine ergonomisch besonders günstige, anwenderfreundlich und zugleich materialsparende Form. Auch die übrigen Elemente sind, abgesehen vielleicht von der konkreten Gestaltung des Stützrings und der Streckstangen, im Wesentlichen funktionell bedingt. So ermöglichen die zylindrischen Einkerbungen in der Auflagefläche z.B. das Einrasten des Halteriemens durch die an diesem vorhandenen sog. Rastnasen.Im Lichte dessen ist der Schutzbereich des Streitdesigns bei Ausblendung seiner ausschließlich technisch bedingten Merkmale jedenfalls so eng, dass das Produkt ... der Klägerin ihm nicht unterfällt.
Die sich gegenüberstehenden Muster (... und Streitdesign) vermitteln dem informierten Benutzer beim gebotenen konkreten Einzelvergleich keinen übereinstimmenden Gesamteindruck. Zwischen beiden bestehen hinsichtlich der Merkmale, bei denen beklagenseitig unter Umständen ein gewisser Gestaltungsspielraum bestanden hat, Abweichungen, die der Annahme einer Schutzrechtsverletzung durch den Vertrieb des ... entgegenstehen.Maßgeblich für die vergleichende Betrachtung ist das Verständnis desjenigen, der mit medizinischen Streckgeräten einigermaßen vertraut ist, insbesondere über gewisse Kenntnisse über die Elemente verfügt, die diese Produkte regelmäßig aufweisen, und der diese Produkte mit vergleichsweise großer Aufmerksamkeit benutzt und betrachtet. Seine Kenntnisse sowie der Grad seiner Aufmerksamkeit sind zwischen denen eines durchschnittlich informierten, situationsadäquat aufmerksamen Verbrauchers und denjenigen eines Fachmanns anzusiedeln (OLG Frankfurt a.M. - Henkellose Tasse, a.a.O., Rn. 21; EuGH (U.v. 20.10.2011 - C-281/10 P) PepsiCo/Grupo Promer, juris, Rn. 59; OLG Hamburg (U.v. 22.08.2012 - 5 U 49/10), juris, Rn. 77).
Bei Gegenüberstellung der angegriffenen ... -Modelle mit dem Streitdesign, gehen die Parteien von unterschiedlichen Perspektiven bzw. Abbildungen aus.
Während die Klägerin einen Vergleich ihres Produkts im ausgezogenen Zustand bei schräger Draufsicht vornimmt, bezieht sich die Beklagte, wie nachfolgend wiedergegeben, auf einen Mustervergleich aus derselben Perspektive:
Der Haltering mit "Ohren" ist nahezu identisch gestaltet ist, dies hat nach eigenem Vortrag der Beklagten aber technische Gründe. Die Form des Stützrings ist ebenfalls weitgehend anatomisch bedingt, ebenso wie die Art der Befestigung der Streckstangen an ihm und deren Positionierung zueinander.
Bei einem Einzelvergleich weisen die Stützringe allerdings Unterschiede auf, insbesondere wirkt der Ring des Streitdesigns deutlich flacher und zum Körper hin leicht gewölbt. Auch die Befestigung der Stangen und die eigentlichen Befestigungselemente weisen Unterschiede im Detail auf. Die Wölbung ist zwar annähernd dieselbe, auch dies hat aber ersichtlich primär anatomische Gründe. Konkret abweichend ist die Verbindung des Befestigungsmittels an den Stangen. Auch vermittelt die Abbildung des Streitdesigns den Eindruck, als verliefen die Streckstangen im nicht sichtbaren Bereich stufenlos, während sie sich beim ... teleskopartig zum distalen Ende hin verbreitern, wie dessen Ablichtung im ausgezogenen Zustand zeigt. Außerdem entsteht bezogen auf das Streitdesign der Eindruck, als lasse sich nur der Haltriemen lösen und mit dem Gerät verbinden, wohingegen beim ... ausweislich der Anlagen K 1 und K 2 der gesamte, dort grün gestaltete Teil des Befestigungsmittels nebst Halteschlaufe lösbar ist und durch Verrasten mit dem Verlängerungsgerät verbunden werden kann, um auf diese Weise eine leichtere Anwendung zu ermöglichen. Das "Vorderstück" ist dort zwei-, unter Berücksichtigung der "Halteschlaufe" sogar dreigeteilt (vgl. die Wiedergabe der Gebrauchsanleitung in Anlage K 2). Eine entsprechende Konstruktion lässt sich dem Streitdesign nicht entnehmen.
Dieses weist damit bei gebotener Gesamtbetrachtung unter Außerachtlassen der technisch bedingten Elemente keinen übereinstimmenden Gesamteindruck auf.
c) Schließlich war die Abmahnung der ... auch hinsichtlich des von der Beklagten zusätzlich geltend gemachten UWG-Verstoßes unberechtigt.
Entgegen der Beklagtenansicht stellte der Vertrieb des ... durch die ... nicht unter dem Gesichtspunkt einer vermeidbaren Herkunftstäuschung und Rufausbeutung einen Verstoß gegen §§ 3, 4 Nr. 9 UWG (a.F.) dar. Die Beklagte nahm in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf eine "Verletzung der benannten Schutzrechte" Bezug. Eine solche lag jedoch tatsächlich nicht vor.
d) VerschuldenDie Beklagte handelte bei ihrer objektiv rechtswidrigen Abmahnung der ... auch schuldhaft.
Nach anerkannter Rechtsprechung genügt für die Annahme eines Verschuldens zwar nicht die - in Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes stets bestehende - Möglichkeit, dass das beanspruchte Schutzrecht keinen Bestand haben könnte. Etwaige Zweifel an der Rechtslage müssen vielmehr einen konkreten Bezugspunkt aufweisen, der vom Verwarner hätte beachtet werden können. Dabei wird vom Verwarner bei Verwarnungen aus einem ungeprüften Muster ein höheres Maß an Nachprüfung verlangt als bei einem Vorgehen aus einem geprüften Schutzrecht. Dies beruht auf der ersterenfalls größeren Gefährdung des Schutzrechts in seinem materiell-rechtlichen Bestand (BGH (U.v. 19.01.1979 - I ZR 166/76) - Brombeerleuchte, juris, Rn. 82; BGH (U.v. 11.12.1973 - X ZR 14/70) - Maschenfester Strumpf, juris, Rn. 30 ff.).
Wird nicht der Hersteller der beanstandeten Gegenstände, sondern dessen Abnehmer verwarnt, bedarf es bei der gebotenen Abwägung der Interessen des Verwarnenden und des Herstellers jedoch einer besonders sorgfältigen Prüfung der Rechtslage. Der Abnehmer wird im Allgemeinen - wenn er auf Konkurrenzprodukte ausweichen kann - geneigt sein, sich der Verwarnung zu beugen, ohne deren Berechtigung näher zu prüfen, um damit einem Rechtsstreit aus dem Wege zu gehen. Die Gefahren, die solche Verwarnungen für das Unternehmen des Herstellers mit sich bringen, liegen auf der Hand. Die allgemein anerkannte Rechtspflicht eines jeden, sich bei der Verfolgung seiner Rechte unter Berücksichtigung auch der Belange des vermeintlichen Schädigers auf die hierzu notwendigen Mittel zu beschränken, gebietet es, erst dann zur risikoträchtigen Abnehmerverwarnung zu schreiten, wenn die Herstellerverwarnung erfolglos geblieben ist oder bei verständiger Abwägung der besonderen Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise unangebracht erscheint und die vorangegangene sorgfältige Prüfung der Rechtslage den Verwarnenden bei objektiver Betrachtung davon überzeugen konnte, seine Ansprüche seien berechtigt. Wird die Prüfung der Rechtslage den gebotenen erhöhten Anforderungen nicht gerecht, verwarnt der vermeintlich Verletzte aber gleichwohl die Abnehmer und stellt sich diese Verwarnung als objektiv rechtswidrig heraus, trägt er das damit verbundene Risiko (vgl. z.B. BGH (U.v. 19.01.1979 - I ZR 166/76) - Brombeerleuchte, juris, Rn. 83; Koch in: Ullmann, jurisPK-UWG, 4. Aufl. 2016, § 9 UWG Rn. 31).
Hinzu kommt, dass sich ein Schutzrechtsinhaber, der eine Verwarnung ausgesprochen hat, nicht damit begnügen darf, die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt vor Absendung des Verwarnungsschreibens zu prüfen. Zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen ist er gehalten, den einmal eingenommenen Standpunkt bei Bekanntwerden neuer Umstände zu überprüfen und die Verwarnung beispielsweise nicht ungeprüft zu wiederholen. Dies gilt umso mehr, wenn sich die Verwarnung an Abnehmer des Herstellers gerichtet hat, die der Verwarnung Folge geleistet haben. In diesem Fall ist offenbar, dass dem verwarnten Hersteller ein fortlaufender Nachteil entsteht (vgl. z.B. BGH (U.v. 14.02.1978 - X ZR 19/76) - Fahrradgepäckträger II, juris, Rn. 47; Koch, a.a.O., Rn. 32).Vorliegend ist entscheidend, dass die Klägerin die Beklagte bereits Ende Oktober 2009 durch Übersendung des Gutachtens ihrer dänischen Patentanwälte darauf aufmerksam gemacht hat, dass Anspruch 1 des europäischen Patents nicht wirksam die Priorität des deutschen Gebrauchsmusters in Anspruch nehmen könne und daher mangels Neuheit löschungsreif sei (Anlage K 11).
Dennoch hat sie die Vertragsverhandlungen mit ... fortgesetzt und dieser gegenüber zu keinem Zeitpunkt Zweifel an der Wirksamkeit der gegenüber der ... ausgesprochenen Abmahnung erkennen lassen oder diese sogar revidiert.
Der Produktmanager von ... signalisierte gegenüber der Klägerin, nach wie vor Interesse am Vertrieb ihres Produkts zu haben und dieses nach interner Freigabe wieder ins Sortiment aufnehmen zu wollen. Er vertrat die Ansicht, das Beklagtenprodukt werde nicht den für den ... prognostizierten Erfolg haben.
Angesichts dessen sprechen gute Gründe dafür, dass ... bzw. der gesamte ... -Konzern die Geschäftsbeziehung mit der Klägerin - wie letztlich auch geschehen - wieder aufgenommen hätte, wenn die Beklagte mitgeteilt hätte, dass sie an ihrer Abnehmerverwarnung nicht festhalte.
Die Beklagte muss sich daher vorwerfen lassen, die ... nicht nur zu Unrecht abgemahnt, sondern auch den erhobenen Vorwurf einer Patentverletzung nicht zurückgenommen zu haben, nachdem sie aufgrund der Hinweise von Seiten der Klägerin - wie im Übrigen auch durch Rechtsanwälte von ... - hat erkennen können, dass hinsichtlich des seinerzeitigen Patentanspruchs zu 1) Wirksamkeitsbedenken bestanden. Denn eine Unterlassung stellt sich bei einer Handlungspflicht ebenfalls als unerlaubte Handlung i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB dar (vgl. BGH - Fahrradgepäckträger II, a.a.O., Rn. 48 m.w.N.).
e) Durch die unberechtigte Abmahnung der ... ist der Klägerin adäquat-kausal ein Schaden in Höhe des ihr zugesprochenen Betrages entstanden.
aa) Eine Handlung ist im Sinne der Äquivalenzkausalität ursächlich, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der (konkrete) Erfolg entfiele. Besteht die Handlung in einem Unterlassen, ist dieses ursächlich, sofern pflichtgemäßes Handeln den Erfolg verhindert hätte.
Die Schadenszurechnung wird im Wettbewerbsrecht wie im übrigen Zivilrecht durch die Adäquanztheorie und die Lehre vom Schutzzweck der Norm eingeschränkt (BGH (U.v. 17.09.2015 - I ZR 47/14) - Irreführende Lieferantenangabe, juris, Rn. 31; Koch, a.a.O., Rn. 34). Eine Haftung besteht für diejenigen äquivalenten und adäquaten Schadensfolgen, die aus dem Bereich derjenigen Gefahren stammen, zu deren Abwendung die verletzte Norm erlassen (oder die verletzte Vertragspflicht übernommen) wurde. Der geltend gemachte Schaden muss in einem inneren Zusammenhang mit der durch den Schädiger geschaffenen Gefahrenlage stehen; ein "äußerlicher", gleichsam "zufälliger" Zusammenhang genügt nicht. Insoweit bedarf es einer wertenden Betrachtung (vgl. BGH - Irreführende Lieferantenangabe, juris, Rn. 31; BGH (U.v. 22.05.2012 - VI ZR 157/11) - Rektumresektion, juris, Rn. 14 m.w.N.).
Soweit der Schadensersatz nur solche Schäden umfasst, die durch das wettbewerbswidrige Verhalten adäquat verursacht sind, besteht ein derartiger Zusammenhang, wenn eine Tatsache im Allgemeinen und nicht nur unter besonders eigenartigen, ganz unwahrscheinlichen und nach regelmäßigem Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umständen zur Herbeiführung des Erfolges geeignet ist. Konnte der geltend gemachte Schaden nicht ohne ein eigenes Verhalten des Geschädigten (bzw. Abgemahnten) entstehen, das auf einem freien Entschluss beruhte und erst nach dem zum Anlass der Ersatzforderung genommenen Geschehen in den hierdurch in Gang gesetzten Kausalverlauf eingegriffen hat, besteht bei wertender Betrachtung grundsätzlich kein zum Schadensersatz verpflichtender Zusammenhang mehr. Eine Ersatzpflicht kann allerdings nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch dann der Billigkeit entsprechen, wenn für das tatsächliche Verhalten des Geschädigten (bzw. Abgemahnten) nach dem haftungsbegründenden Ereignis ein rechtfertigender Anlass bestand oder dieser durch das Ereignis herausgefordert wurde und eine nicht ungewöhnliche oder unangemessene Reaktion auf dieses darstellte (vgl. z.B. BGH (U.v. 17.09.2015 - I ZR 47/14) - Irreführende Lieferantenangabe, juris, Rn. 31; BGH (U.v. 23.11.2006 - I ZR 276/03) - Abmahnaktion, juris, Rn. 23 m.w.N.; BGH (U.v. 17.10.2000 - X ZR 169/99), juris, Rn. 15; Koch, a.a.O., Rn. 35).Der Betroffene einer unberechtigten Verwarnung kann als Schaden nur diejenige Vermögenseinbuße ersetzt verlangen, die auf den Umständen beruht, die die Wettbewerbswidrigkeit der Verwarnung begründen, nicht jedoch jede infolge der Verwarnung erlittene allgemeine Vermögensbeeinträchtigung (Koch in: Ullmann, jurisPK-UWG, 4. Aufl. 2016, § 9 UWG, Rn. 40).Bei Aufwendungen kommt eine Ersatzpflicht dann in Betracht, wenn ein wirtschaftlich denkender Mensch diese für notwendig halten durfte, um einen konkret drohenden Schadenseintritt zu verhüten (BGH - Abmahnaktion, a.a.O., Rn. 23 m.w.N.).
Dass ... aufgrund der Abmahnung ihrer deutschen Konzerntochter ... insgesamt von einer Einstellung des Bezugs und Vertriebs von ... -Produkten der Klägerin absehen würde, stellt keine gänzlich unwahrscheinliche, nach regelmäßigem Verlauf der Dinge außer Acht zu lassende Reaktion, sondern eine nach der Lebenserfahrung bei Abmahnungen einzelner Konzernunternehmen durchaus übliche, konzerneinheitliche Entscheidung dar, die sich die Beklagte zurechnen lassen muss. Diese hat den wirtschaftlich plausiblen Entschluss des ... -Konzerns, insbesondere auch ... s, durch die gegenüber der ... ausgesprochene Abmahnung herausgefordert und durch die fehlende Rücknahme des Vorwurfs einer Patentverletzung die Neigung von ... bzw. ... , als bloße Abnehmer und Drittanbieter vorerst vom weiteren Vertrieb des ... abzusehen, gezielt zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken ausgenutzt. ... hat nicht aufgrund eines eigenen Willensentschlusses das Produkt der Klägerin durch dasjenige der Beklagten ersetzt, sondern Vorsorge getroffen, um weitere Abmahnungen wie diejenige der Beklagten gegenüber der ... zu vermeiden.Soweit die Beklagte mit Schriftsatz vom 07.06.2016 erstmals geltend gemacht hat, ... habe den ... wegen Qualitätsmängeln insgesamt aus dem Sortiment genommen, hat die Klägerin dies in ihrem nachgelassenem Schriftsatz vom 29.06.2016 zwar nicht explizit bestritten, aus ihrem Gesamtvortrag lässt sich jedoch die Absicht entnehmen, dies zu bestreiten (§ 138 Abs. 3 ZPO). Beweisbedarf bestand insofern nicht. Abgesehen davon, dass der von der Beklagten benannte Zeugen ausweislich Anlage B 27 nur ein solcher vom Hörensagen ist, der bei der behaupteten Äußerung nicht zugegen war, besteht im Lichte der zur Akte gereichten Korrespondenz mit ... kein Grund zur Annahme, dass deren Lieferantenwechsel allein aufgrund einer mangelnden Produktqualität des ... , und damit völlig losgelöst von der Abmahnung, erfolgt sein könnte.
Dass ... bestrebt war, die Situation möglichst weitgehend zum eigenen Vorteil auszunutzen, hindert die Annahme eines adäquat-kausal durch die Beklagte verursachten Schadens nicht. Bis zur rechtskräftigen Teillöschung des deutschen Teils des europäischen Patents durfte und musste ... sogar von einer Patentverletzung durch den klägerischen ... ausgehen. Trotz bestehender Nichtigkeitsbedenken war es dem Konzern nicht zuzumuten, bewusst gegen das offiziell noch in Kraft stehende deutsche Patent der Beklagten zu verstoßen und dadurch gegebenenfalls erhebliche Vermögensnachteile in Kauf zu nehmen.
bb) Infolge der rechtswidrigen Abmahnung und des durch diese verursachten Bestellstopps ist der Klägerin ein Gesamtschaden von € 254.798,51 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 24.12.2015 entstanden. Dieser Betrag setzt sich aus Anwaltskosten in Höhe von umgerechnet ca. € 74.798,51 (Klageforderung von € 76.152,51 abzüglich € 1.354,00) sowie einem entgangenen Gewinn zusammen. Letzteren schätzt die Kammer gemäß §§ 252 BGB, 287 ZPO auf € 180.000,00.
(1) Inhalt und Umfang des wettbewerbsrechtlichen Schadensersatzanspruchs richten sich nach §§ 249 bis 254 BGB. Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat gemäß § 249 S. 1 BGB den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Soweit die Herstellung - wie im Streitfall - nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht ausreichend ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger nach § 251 Abs. 1 BGB in Geld zu entschädigen.
Rechtsverfolgungskosten, insbesondere Anwaltskosten, sind als positiver Schaden ersatzfähig, soweit sie entstanden sind und erforderlich waren (vgl. Koch, a.a.O., Rn. 48).
Der zu ersetzende Schaden umfasst gemäß § 252 S. 1 BGB auch den entgangenen Gewinn. Dieser ist neben dem konkreten Schaden zu ersetzen. An seinen Nachweis dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden. Nach § 252 S. 2 BGB gilt der Gewinn als entgangen, der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Nach § 287 ZPO kann das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung darüber entscheiden, wie hoch ein unter den Parteien streitiger Schaden ist. Beide Normen dienen dazu, dem Geschädigten den Schadensnachweis zu erleichtern. Anstelle der sonst für die gerichtliche Überzeugungsbildung erforderlichen Gewissheit vom Vorhandensein bestimmter Tatumstände zur Begründung des Ursachenzusammenhangs zwischen schädigender Handlung und Schadenseintritt, genügt die bloße Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Geschehensablaufs. Demnach ist ein entgangener Gewinn bereits dann zu bejahen, wenn es nach den gewöhnlichen Umständen des Falles wahrscheinlicher ist, dass der Gewinn ohne das haftungsbegründende Ereignis erzielt worden wäre, als dass er ausgeblieben wäre (vgl. BGH (U.v. 14.02.2008 - I ZR 135/05) - Schmiermittel, juris, Rn. 19 m.w.N.; Koch, a.a.O., Rn. 65 f.). Diese Prognose kann zwar nur dann angestellt werden, wenn der Geschädigte konkrete Anknüpfungstatsachen darlegt und nachweist; an deren Darlegung dürfen aber keine zu hohen Anforderungen gestellt werden (BGH - Schmiermittel, a.a.O., Rn. 19). Eine Schadensschätzung scheidet nur dann aus, wenn sie mangels greifbarer Anhaltspunkte völlig in der Luft hinge (BGH (U.v. 16.11.1989 - I ZR 15/88), juris, Rn. 25 m.w.N.; Koch, a.a.O., Rn. 67). Erforderlich ist also Tatsachenvortrag, der wenigstens im Groben eine Schätzung des entgangenen Gewinns ermöglicht. Zur schlüssigen Geltendmachung eines aus der Verletzung einer geschützten immateriellen Rechtsposition entgangenen Gewinns reicht es aus, wenn der Anspruchsteller darlegt, dass ohne die Verletzung ein entsprechender Verlauf durch ihn und/oder Dritte erfolgt wäre. Hieraus ist dann nach den Grundsätzen der Lebenserfahrung zu folgern, dass die Maßnahme des Verletzers zu einer Beeinträchtigung der Umsatzerwartung des Anspruchstellers geführt hat. Soll dieser Ursachenzusammenhang in Zweifel gezogen werden, ist es Sache des Verletzers darzulegen, dass die vom Anspruchsteller behauptete Einbuße ganz oder teilweise durch andere Gründe als die Verletzung verursacht ist (vgl. BGH (U.v. 22.04.1993 - I ZR 52/91) - Kollektion "Holiday", juris, Rn. 14 m.w.N.; Koch, a.a.O., Rn. 68).
(2) Die Beklagte ist den klägerischen Behauptungen, sie habe von Juli 2009 bis November 2012 Rechtsverteidigungskosten - u.a. für rechts- und patentanwaltliche außergerichtliche Beratung und Korrespondenz und für die Erstellung von Gutachten und Unbedenklichkeitsbescheinigungen (u.a. Anlagen K 8, 9, 11, 13, 22; K 15, 16) - in Höhe von umgerechnet ca. € 76.152,51 gehabt, die ohne die streitgegenständlichen Abnehmerverwarnungen nicht entstanden wären; für die Zeit von Juli 2009 bis November 2012 seien ihr durch die Tätigkeit ihrer dänischen Kanzlei ... Verteidigungskosten in Höhe von DKK 92.804,40/ca. € 12.376,93 sowie durch die Tätigkeit der Patentanwaltskanzlei ... i.H.v. DKK 474.490,34/ca. € 63.775,58 entstanden, nicht konkret entgegengetreten. Die Klägerin hat hierzu schon zu Prozessbeginn die Anlagenvolute K 41 - K 43 vorgelegt und behauptet, die abgerechneten Tätigkeiten beträfen allesamt den streitgegenständlichen Vorgang.Zweifel an der Richtigkeit dieser Behauptung sind weder dargetan noch erkennbar. Soweit die Rechnungen in jenen Anlagen auf Dänisch sind, ist Gerichtssprache gemäß § 184 GVG zwar deutsch, dies gilt aber nicht (auch) für fremdsprachige Anlagen. Diese dürfen grundsätzlich in der Originalsprache eingereicht werden. Dass sich die Beklagte ohne deutsche Übersetzung kein zutreffendes Bild von der Klageforderung hat machen können, ist nicht erkennbar.Soweit die Beklagte ins Blaue hinein bestreitet, dass die Klägerin die in Rede stehenden Rechnungen gestellt habe, war hierüber kein Beweis zu erheben. Für eine Fälschung dieser Rechnungen besteht kein Anhaltspunkt. Ob sie bezahlt wurden kann dahinstehen. Anderenfalls wären der Klägerin jedenfalls Ansprüche in Rechnungshöhe entgangen.Die Beklagte hat auch nichts vorgetragen, was den Schluss auf einen Verstoß der Klägerin gegen deren Schadensminderungspflicht zuließe.Allerdings ist die Klageforderung in Höhe von € 1.354,00 unbegründet. Insofern hat die Beklagte unwidersprochen geltend gemacht, die betreffende Rechnung sei bereits Gegenstand der Abrechnung im Verfahren vor dem BPatG gewesen.
(3) Was den Umfang der klägerischen Gewinneinbuße angeht, sind bei der gebotenen Schadensschätzung die gesamten, von der Klägerin angesetzten 47 Monate zugrunde zu legen, obwohl es theoretisch unstreitig möglich gewesen wäre, dass ... das Produkt der Klägerin schon zeitlich früher wieder ins Sortiment aufnimmt.Die Klägerin behauptet, sich kontinuierlich um eine Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehung zu ... bemüht zu haben. Für die Richtigkeit dieser - von der Beklagten pauschal in Abrede gestellten - Behauptung spricht die zur Akte gereichte Korrespondenz zwischen der Klägern und dem Produktmanager von ... . Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin tatsächlich eine frühere Wiederaufnahme ihres Produkts ins Sortiment von ... hätte erreichen können. Dass bei der "verzögerten" Wiederaufnahme auch interne Gründe von ... eine Rolle gespielt haben mögen, muss sich die Klägerin nicht als Mitverschulden anrechnen lassen. Auch diese zeitliche Verzögerung lässt sich noch adäquat-kausal auf die schuldhaft rechtswidrige Abmahnung der ... zurückführen, ohne die die Geschäftsbeziehung zwischen den Klägerin und Unternehmen des ... -Konzerns zu keiner Zeit unterbrochen worden wäre.Tatsächliche Anknüpfungspunkte für die Schätzung der Schadenshöhe bilden die Rechnungen zu den von der Klägerin in der Vergangenheit mit dem ... im Verhältnis zu ... erzielten Umsätze. Den Rechnungen in Anlagen K 37 und K 38 lässt sich - jedenfalls für die Zeiträume von Juli 2009 bis Ende Februar 2010 und von Februar bis Dezember 2014 - eine Verkaufsstückzahl von insgesamt 2.922 Stück entnehmen. In diesen insgesamt 19 (bzw. ausweislich Anlage K 40 wohl eher 20) Monaten hat ... gegenüber der Klägerin damit monatlich im Schnitt ca. 153 Stück abgerechnet (153,79 Stück). Ausgehend von einem Bestellstopp von 47 Monaten, ergäbe dies rechnerisch eine Umsatzeinbuße von insgesamt 7.191 Stück.Auf Basis des von der Klägerin unwidersprochen behaupteten "Netto"-Stückpreis von DKK 335,00 und einem Umrechnungskurs von 7,44, beträgt der "Netto"-Stückpreis ca. € 45,00. Abzüglich der von der Klägerin behaupteten Aufwendungen von € 9,40 pro Stück, betrüge ihr Reingewinn ca. € 35,60 je Stück (vgl. insofern auch die Wirtschaftsprüferbestätigungin Anlage K 40, dort Annex 3; hiernach beläuft sich die "Profit margin, ... Extra Retail" auf DKK 265,02 und daher umgerechnet ebenfalls auf ca. € 35,60). Der von der Klägerin geschätzte Gewinnausfall von insgesamt € 196.997,94, der gemäß Anlage K 40 auf den konkreten Umsatzgeschäften mit ... aufsetzt, ist daher durchaus plausibel (ausweislich Anlagen K 37, K 38 und K 40 betrug der Stückpreise nicht für jedes Gerät € 45,00, sondern teils € 39,00 und teils z.B. auch € 51,00).
Auf dem von der Klägerin angesetzten Schätzwert von € 196.997,94 hat die Kammer noch einen "Sicherheitsabschlag" von € 16.997,94 vorgenommen, so dass sie den dieser entgangenen Gewinn auf € 180.000,00 schätzt. Der Abschlag beruht auf der Erwägung, dass nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass die Klägerin tatsächlich imstande gewesen wäre, den von ihr zugrunde gelegten monatlichen Durchschnittsumsatz von € 5.298,25 zu erzielen. Hiergegen spricht neben dem sich aus Anlagenkonvolut K 38 ergebenden Verkaufsvolumen für den Zeitraum von Februar bis Dezember 2014 von insgesamt "nur" 1.542 Stück und einem hierdurch erzielten Gesamtnettoumsatz von € 49.302,00 (auf das Gesamtjahr 2014 bezogen im Schnitt € 4.108,50 pro Monat), dass die Übersicht in Anlage K 40 für das Jahr 2015 nur einen einzigen Umsatz in Höhe von € 4.608,00 ausweist (Rechnung vom 12.01.2015), wobei die Gründe dafür dahinstehen können. Da die Klägerin den ... in der streitgegenständlichen Form erst seit 2009 vertreibt, sprechen folglich ernst zu nehmende Gründe dafür, dass sie im Zeitraum unmittelbar nach der Markteinführung höhere Stückzahlen hat absetzen können als dies in den darauffolgenden Jahren der Fall war bzw. hypothetisch der Fall gewesen wäre. Die Kammer hat daher keine verlässliche Grundlage dafür, den der Klägerin monatlich entgangenen Gewinn auf mehr als € 4.000,00 zu schätzen. Dies ergibt auf 47 Monate bezogen rechnerisch € 188.000,00 und abgerundet € 180.000,00.
Dass der klägerische Gewinn aus anderen Gründen noch geringer ausgefallen wäre, ist weder dargetan noch ersichtlich.(4) Grundlage des klägerischen Zinsanspruchs sind §§ 280 Abs. 2, 286 Abs. 1 S. 2 bzw. 291 i.V.m. mit 288 Abs. 1 ZPO. Die Beklagte schuldet der Klägerin seit dem 24.12.2015 Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, da ihr die Klage am 23.12.2015 zugestellt worden ist.
Für eine Verzinsung bereits ab dem Datum der Abmahnung der ... (25.09.2009) besteht keine Rechtsgrundlage, weswegen die Klage auch insoweit teilweise unbegründet ist.f) Die von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzansprüche sind weder ganz noch anteilig verjährt.Nach dem UWG verjähren Ansprüche aus § 9 UWG in sechs Monaten, wobei die Verjährung beginnt, wenn der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen (vgl. vorliegend § 11 Abs. 1 und 2 UWG a.F.).
Im Anwendungsbereich des § 823 BGB beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre.Soweit eine Pflichtverletzung durch positives Tun der Beklagten in Rede steht, bestimmt sich der Beginn der Verjährung nach dem Handlungszeitpunkt. Soweit der klägerische Schadensersatzanspruch darauf gestützt werden kann, dass die Beklagte es schuldhaft unterlassen hat, den durch die Abnehmerverwarnung hervorgerufenen Zustand zu beseitigen, beginnt der Lauf der Verjährungsfrist für jeden infolge der Nichtbeseitigung eintretenden Schaden mit dem Zeitpunkt besonders, in dem der Geschädigte von diesem Schaden Kenntnis erlangt; eine zusammenfassende einheitliche Betrachtung scheidet aus (BGH - Fahrradgepäckträger II, a.a.O. Rn. 49 m.w.N.).Entscheidend für den Beginn der Verjährungsfrist ist vorliegend der Zeitpunkt, ab dem die fehlende Berechtigung der Abmahnung für die Klägerin sicher feststand. Dies war erst am Tag der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG, also der 27.11.2012, der Fall. Zuvor stand der Patentanspruch zu 1) formell noch mit Wirkung zu Lasten der Klägerin und all ihrer Abnehmer in Kraft. Erst durch die rückwirkende Löschung bzw. Änderung des ursprünglichen Patenanspruchs zu 1 stand ausreichend konkret fest, dass die Abmahnung der ... (insgesamt) unberechtigt war. Zuvor wäre der Klägerin eine Feststellungsklage auf Schadensersatz - die aller Voraussicht nach ohnehin wegen Vorgreiflichkeit des vor dem BPatG geführten Verfahrens ausgesetzt worden wäre - mit Blick auf das damit verbundene Unterliegens- und Kostenrisiko nicht zuzumuten gewesen. Denn die Klägerin hätte eine solche Klage nicht nur wegen der streitgegenständlichen Abmahnung, sondern auch wegen weiterer Abmahnungen gegenüber anderen (zumindest inländischen) Abnehmern erheben müssen. Sie durfte vorliegend daher den Ausgang des von ihr ohne zeitliche Verzögerung eingeleiteten Verfahrens vor dem BPatG abwarten, ohne sich im Verhältnis zur Beklagten dem Vorwurf grober Fahrlässigkeit aussetzen zu müssen.Soweit auf einen UWG-Verstoß gestützte Ansprüche jedenfalls teilweise verjährt wären, verjähren Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung im Hinblick auf die Entscheidung des Großen Zivilsenats ausnahmsweise selbständig gemäß §§ 195, 199 BGB, also nicht innerhalb der kurzen Frist des § 11 UWG (vgl. Köhler in: Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl. 2016, § 11 Rn. 1.8. i.V.m. § 4 Rn. 4.180 m.w.N.).
B. Die Widerklage der Beklagten ist zwar zulässig, aber unbegründet.Zulässigkeitsbedenken bestehen nicht, nachdem die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 08.06.2016 klargestellt hat, dass sie ihre Widerklage primär auf eine Designverletzung, sodann auf Patentverletzung, einen UWG-Verstoß und zuletzt auf einen Urheberrechtsverstoß stützt (Bl. 244 d.A.).
Wegen der auf Deutschland beschränkten Anträge und des Internetvertriebs durch die Klägerin und den Widerbeklagten zu 2) ist die - jederzeit von Amts wegen zu prüfende - internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte gegeben.Die isolierte Drittwiderklage der Beklagten gegenüber dem Drittwiderbeklagten zu 2) ist statthaft. Der Widerbeklagte zu 2) kann als für den Internetauftritt verantwortlicher Mitgeschäftsführer der Klägerin unter dem Aspekt eines fliegenden Gerichtsstands wegen der geltend gemachten Verstöße in Deutschland und des Sachzusammenhangs zur Klage neben der Klägerin auf Unterlassung (nebst Annexansprüchen) verklagt werden.
II. Die Widerklage ist jedoch unbegründet.
1. Eine Verletzung des Streitdesigns durch den ... der Klägerin liegt aus den unter lit. A. dargelegten Gründen nicht vor.
2. Das klägerische Produkt ... verstößt auch nicht gegen den deutschen Teil des europäischen Patents (Streitpatent).
Streitgegenständlich ist insofern nur Anspruch 1 des geänderten (deutschen) Patents. Entsprechend der Merkmalanalyse der Parteien weist dieses folgende Merkmale auf:Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung langgestreckter Körperteile, insbesondere des Penis ( Merkmal 1 ),umfassendeinen Stützring ( Merkmal 2 )mindestens eine am Stützring gelenkig befestigte, axial federnd gelagerte und graduell längenverstellbare Streckstage ( Merkmal 3) sowie ein am distalen Ende der Streckstange gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel ( Merkmal 4 ) dadurch gekennzeichnet , dassdas Befestigungsmittel als ein- oder zweiteiliges, im Wesentlichen zylindrisch vorgeformtes und das betreffende Körperteil ganz oder teilweise weichelastisch umschließendes Bauteil mit an dessen Umfang angebrachten, nach dem Anlegen des Befestigungsmittels seitlich am Umfang der Streckstange verrastbaren Halteclips ausgebildet ist ( Merkmal 4.1 ),wobei die Halteclips (ausgebildet sind) als in Längsrichtung durchgehende geschlitzte Zylinder ( Merkmal 4.2 )mit federnden Seitenwangen ( Merkmal 4.2.1 ) undeiner distalen Anschlagplatte ( Merkmal 4.2.2. ).
Das streitgegenständliche Modell ... der Klägerin verwirklicht unstreitig - und für die Kammer auch nachvollziehbar - die Merkmale M 1 (vgl. die Abbildungen in Anlage K 1 i.V.m. der klägerischen Gebrauchsanweisung in Anlage K 2), M 2 (vgl. Anlage K 44.1), (wohl) M 3 (vgl. im Einzelnen Bl. 129 d.A.), M 4.1 (Bl. 130 i.V.m. Anlagen K 44.2 - K 44.4), M 4.2 (Bl. 130 i.V.m. Anlage K 44.5), M 4.2.1 (Bl. 310 f. d.A.).
Problematisch und zwischen den Parteien umstritten ist die Verwirklichung der Merkmale M 4 und M 4.2.2.Hinsichtlich Merkmal M 4 ist zwischen den Parteien streitig, ob die Formulierung "am distalen Ende der Streckstange", die sich auf ein dort gehaltenes, das Körperteil umspannendes Befestigungsmittel bezieht, strikt räumlich im Sinne von punktgenau oder vielmehr funktional im Sinne des Endabschnitts (so die Beklagte) zu verstehen ist. Für Letzteres sprechen zwar die besseren Gründe (arg e Abschnitt [0008] ... ), dies kann aber offen bleiben, da das Produkt ... jedenfalls Merkmal M 4.2.2 des geänderten Patentanspruchs zu 1) nicht enthält.Dieses Merkmal ist - mangels einer distalen Anschlagplatte - unstreitig nicht wortsinngemäß, sondern allenfalls äquivalent verwirklicht.
Die Beklagte verweist insofern auf nachfolgend abgebildete "Halteclips" des ... :…
Sie vertritt die Ansicht, die paarweise vorliegenden Vorsprünge erfüllten im Zusammenwirken mit den Aussparungen an der Streckstange dieselbe - und damit eine gleichwirkende - Lösung für das der Erfindung der distalen Anschlagplatte zugrunde liegenden Problem, nämlich beim Anlegen und bei der ständigen Benutzung eine einfache, komfortable und schmerzfreie Handhabung des Expansionsgeräts zu gewährleisten (Spalte 4, Zeilen 25, 26 EP, Bl. 131 f.). Diese Alternativlösung sei für den Fachmann trotz der klägerischen Patente .... (Anlage B 20) und .... (Anlage B 21) auch naheliegend, da die "Vorsprünge" im Patent .... nicht im Haupt-, sondern erst im Unteranspruch 4 vorkämen (Anlage B 20) und sie im Patent .... nur Gegenstand des Oberbegriffs, der regelmäßig nur den Stand der Technik wiedergebe, nicht jedoch des kennzeichnenden Teils, seien (Anlage B 21). Dem Fachmann sei bekannt, dass Rastverbindungen regelmäßig durch in Aussparungen einrastende sog. Rastnasen bzw. Vorsprünge realisiert würden. Es sei für ihn daher naheliegend gewesen, die distale Anschlagplattte hierdurch zu ersetzen. Eine Gleichwertigkeit sei ebenfalls gegeben, da der Fachmann die abgewandelte Ausführung als aus Sicht des Patents gleichwertige Ersatzlösung betrachte. Die Ausführungsbeispiele in den Figuren der Patentschrift bildeten nur wenige aller möglichen Variationen ab.
Diese Argumentation verfängt nicht. Sie würde zum vollständigen Verzicht auf das Merkmal einer "distalen Anschlagplatte" führen, ohne das das Streitpatent nicht prioritätswahrend hätte aufrecht erhalten werden können. Während der Gesamterfindung die Aufgabe zugrunde liegt, eine Vorrichtung der erwähnten Art so auszubilden, dass beim Anlegen und bei der ständigen Benutzung eine einfache, komfortable und schmerzfreie Handhabung des Expansionsgeräts gewährleistet ist (... , Abschnitt [0004]), hat die distale Anschlagplatte - auch als Steckteil (16) bezeichnet - die Funktion einer Arretierung in Längsrichtung (vgl. Abschnitt [0014] Rn. 25). Das zylindrische Steckteil (16) stellt eine zusätzliche Sicherung zur seitlichen Arretierung dar - insofern genügt allerdings eine obere Begrenzungsplatte am Halteclip (15), um das Herunterrutschen des Befestigungsmittels (3) zu vermeiden.
Im Lichte dessen mögen die "Halteclips" des Befestigungsmittels zwar eine Sicherung gegen das Herunterrutschen des Befestigungsmittels bieten, allerdings fehlt eine zusätzlich Sicherung durch eine distale Anschlagplatte. Da dieses Merkmal vollständig entfiele, obwohl es zwingender Bestandteil des Streitpatents ist, und gerade nicht durch eine äquivalente Sicherung am distalen Ende der Streckstangen ersetzt wäre, ist für die Annahme einer äquivalenten Patentverletzung kein Raum. Denn es sind nur solche fachmännischen Überlegungen an der durch den Patentanspruch geschützten technischen Lehre orientiert, die auch der Auswahlentscheidung des Patentanspruchs Rechnung tragen (BGH - Okklusionsvorrichtung, juris, Rn. 34 f.). Eine vom Wortlaut der Patentansprüche abweichende Ausgestaltung ist nicht unter Schutz gestellt, wenn in dem Patentanspruch eine Auswahlentscheidung zum Ausdruck kommt, die bei der für die Bejahung der Äquivalenz erforderlichen Orientierung am Patentanspruch beachtet werden muss. Diese darf nicht durch die Einbeziehung von anderen Lösungen, die trotz ihrer Gleichwirkung vom Patentschutz ausgeschlossen sind, in ihr Gegenteil verkehrt werden (BGH (B.v. 06.05.2014 - X ZR 36/13) - Begrenzungsanschlag, juris, Rn. 15).
3. Soweit die Beklagte die Widerbeklagten unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes hilfsweise wegen Verstoßes gegen § 4 Nr. 3 UWG n.F. in Anspruch nimmt, ist ein solcher Verstoß (selbst) ausgehend von einer nachschaffenden Entwicklung des klägerischen Produkts in Kenntnis des Beklagtenmodells nicht gegeben.Gemäß § 4 Nr. 3 UWG n.F. handelt unlauter, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat.
Einen Verstoß gegen die beiden letztgenannten Unlauterkeitstatbestände (lit. b) und c)) macht die Beklagte nicht geltend. Sie beruft sich allein auf einen Verstoß gegen das Verbot einer vermeidbaren Herkunftstäuschung (lit. a)). Hierfür fehlen indes greifbare Anhaltspunkte.
Der Vertrieb einer Nachahmung ist gemäß § 4 Nr. 3 UWG n.F. (ebenso wie nach § 4 Nr. 9 UWG a.F.) wettbewerbswidrig, wenn das nachgeahmte Produkt wettbewerbliche Eigenart aufweist und besondere Umstände - wie hier gegebenenfalls eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft (lit. a)) - hinzutreten, aus denen sich die Unlauterkeit ergibt. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (BGH (U.v. 19.11.2015 - I ZR 109/14) - Hot Sox, juris, Rn. 15 m.w.N.).
Ein Erzeugnis besitzt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wettbewerbliche Eigenart, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Ein Erzeugnis hat keine wettbewerbliche Eigenart, wenn der angesprochene Verkehr die prägenden Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses nicht (mehr) einem bestimmten Hersteller oder einer bestimmten Ware zuordnet. Für die wettbewerbliche Eigenart kommt es zwar nicht darauf an, ob der Verkehr den Hersteller der Ware namentlich kennt; erforderlich ist jedoch, dass der Verkehr annimmt, die Ware stamme von einem bestimmten Hersteller, wie auch immer dieser heißen möge, oder sei von einem mit diesem verbundenen Unternehmen in Verkehr gebracht worden (BGH - Hot Sox, a.a.O., Rn. 16 m.w.N.). Er kann sich bei der Frage einer Herkunftstäuschung dabei grundsätzlich nur an den äußeren Gestaltungsmerkmalen einer Ware orientieren (BGH - Hot Sox, a.a.O., Rn. 22).
Die Produkte ... und ... werden nicht nur mit optischen Abweichungen, sondern insbesondere unter verschiedenen Marken in den Verkehr gebracht und beworben. Insoweit kann es für die Annahme einer wettbewerblichen Eigenart zwar unschädlich sein, wenn der Verkehr aufgrund verschiedener Kennzeichen davon ausgeht, es handele sich bei dem beanstandeten Produkt um eine neue Serie oder eine Zweitmarke des Originalherstellers oder es bestünden zu ihm zumindest lizenz- oder gesellschaftsvertragliche Beziehungen (vgl. BGH - Hot Sox, a.a.O., Rn. 27), allerdings würde dies voraussetzen, dass dem Verkehr das Produkt der Beklagten überhaupt geläufig ist. Mit Blick auf die von der Beklagten behauptete (und klägerseitig bestrittene) Absatzmenge von (nur) 22.000 Stück in Deutschland über einen Zeitraum von ca. 13 Jahren, scheint dies fraglich. Der angesprochene Verkehrskreis, der (jedenfalls vorwiegend) aus Endabnehmern besteht, die Bedarf für eine Penisverlängerung haben, wird sich ein solches Gerät üblicherweise einmalig anschaffen und sich zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung einen Marktüberblick verschaffen. Vorliegend scheint es daher bei Gesamtbetrachtung ausgeschlossen, dass der Verkehr zu der unzutreffenden Annahme gelangt, die unter verschiedenen, deutlich voneinander abweichenden Marken in den Verkehr gebrachten Penisextensionsgeräte der Parteien seien Handelsmarken, hinter denen derselbe Hersteller steht (vgl. auch BGH - Hot Sox, a.a.O., Rn. 28 m.w.N.).
4. Schließlich lässt sich auch keine Urheberrechtsverletzung durch den von den Widerbeklagten in Deutschland beworbenen und angebotenen ... feststellen.
Bei einem Gebrauchsgegenstand, wie er hier in Rede steht, können nur solche Merkmale Urheberrechtsschutz als Werk der angewandten Kunst im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG begründen, die nicht allein technisch bedingt, sondern auch künstlerisch gestaltet sind. Eine Gestaltung genießt keinen Urheberrechtsschutz, wenn sie allein aus zwar frei wählbaren oder austauschbaren, aber technisch bedingten Merkmalen besteht und keine künstlerische Leistung erkennen lässt. Allein durch die Ausnutzung eines handwerklich-konstruktiven Gestaltungsspielraums oder durch den Austausch eines technischen Merkmals durch ein anderes entsteht noch kein eigenschöpferisches Kunstwerk (vgl. BGH (U.v. 12.05.2011 - I ZR 53/10) - Seilzirkus, 1. Leitsatz i.V.m. Rn. 19). Der Bundesgerichtshof hat hervorgehoben, dass im System der Rechte des geistigen Eigentums technisch bedingte Merkmale, die nicht (mehr) als technische Erfindungen Patent- oder Gebrauchsmusterschutz genießen, im Hinblick auf das öffentliche Interesse an einer ungehinderten technischen Entwicklung grundsätzlich frei verwendbar sein sollen. Dem widerspräche es, wenn technisch bedingte Merkmale urheberrechtlich schutzfähig wären und der Urheber den freien Stand der Technik für sich monopolisieren könnte (vgl. BGH - Seilzirkus, a.a.O., Rn. 21). Zwar kann auch eine Gestaltung, die nur eine technische Lösung verkörpert, eine ästhetische Wirkung haben, urheberrechtlich geschützt ist jedoch nur die Gestaltung, die auf einer künstlerischen Leistung beruht. Damit bei einem überwiegenden Gebrauchszweck Urheberrechtsschutzfähigkeit besteht, muss der ästhetische Gehalt in die ihrem Zwecke gemäß gestaltete Gebrauchsform eingegangen sein und als solcher ausreichen, um von einer künstlerischen Leistung zu sprechen (BGH - Seilzirkus, a.a.O., Rn. 22 m.w.N.). Wer für einen Gebrauchsgegenstand Urheberrechtsschutz als Werk der angewandten Kunst im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG beansprucht, muss daher prinzipiell genau und deutlich darlegen, inwieweit der Gebrauchsgegenstand über seine von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet ist. Er trägt die Darlegungslast für das Vorliegen einer persönlichen geistigen Schöpfung. Er hat demnach nicht nur das betreffende Werk vorzulegen, sondern grundsätzlich auch die konkreten Gestaltungselemente darzulegen, aus denen sich der urheberrechtliche Schutz ergeben soll (vgl. BGH - Seilzirkus, a.a.O., 2. Leitsatz i.V.m. Rn. 23 ff.).
Unter dieser Voraussetzung kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich beim ... der Beklagten um eine Schöpfung individueller Prägung, und damit um ein Werk der angewandten Kunst, handelt. Denn es ist weder dargetan noch konkret erkennbar, durch welche individuellen Gestaltungsmerkmale, die über den technischen Zweck des Geräts hinausgehen, Urheberrechtsschutz erlangt worden sein könnte. Dass sämtliche Merkmale - jedenfalls auch - einen technischen Zweck erfüllen, ist zwischen den Parteien unstreitig. Angesichts dessen hätte die Beklagte darlegen müssen, dass in das Produkt ... der Klägerin gerade solche Merkmale übernommen worden sind, hinsichtlich derer "künstlerische Freiheit" bestand. Dies ist, wie dargetan, weder geschehen noch mit Blick auf die technische Bedingtheit zahlreicher Merkmale des ... und die gestalterischen Abweichungen zwischen den sich gegenüberstehenden Modellen anzunehmen.
C. Die Widerwiderklage der Klägerin ist bereits deshalb unzulässig, weil die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 08.06.2016 nur einen Klageantrag gestellt, jedoch keinen Vortrag zum Gegenstand und Grund ihrer Nichtigkeitsfeststellungsklage gehalten hat. Dies verstößt gegen das Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 1 Nr. 2 ZPO. Denn die Klägerin hat nicht schlüssig dargelegt, aus welchen Gründen sie das Streitdesign der Beklagten für nichtig hält. Sie hat im Zuge des Rechtsstreits zwar den Standpunkt vertreten, das Streitdesign sei wegen eigener Vorveröffentlichung durch die Beklagte nichtig, da diese bereits seit dem Jahr 2000 Produkte gemäß dem Streitdesign auf den Markt bringe, dieser Vortrag ist aber nicht im Zusammenhang mit der Widerwiderklage auf Nichtigkeitsfeststellungsklage erfolgt. Aus welchen Gründen die Klägerin das Streitdesign für nichtig hält, hat sie erst mit Schriftsatz vom 29.06.2016 konkret dargetan, nämlich wegen angeblicher Vorveröffentlichung, weil es sich um ein komplexes Erzeugnis handele, das die entsprechenden Schutzvoraussetzungen nicht erfülle sowie wegen ausschließlicher technischer Bedingtheit des Gesamterzeugnisses (vgl. 280 ff. d.A.).
Bedarf für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bestand nicht.
Die Klägerin hat zwar Schriftsatznachlass erhalten, allerdings ausweislich des Protokolls allein in Bezug auf die Schriftsätze der Beklagtenseite, sprich auf die beiden Schriftsätze vom 07.06.2016. (vgl. Bl. 243 ff. d.A.). Letztere stehen in keinem Zusammenhang zu ihrer Nichtigkeitsfeststellungsklage. Der eine Schriftsatz der Beklagten vom 07.06.2016 enthält die mit Beschluss vom 08.06.2016 abgetrennte Widerklageerweiterung (Bl. 249 ff. d.A.), der andere Ausführungen zu einem Beschluss des Landgerichts Berlin sowie zur fehlenden Kausalität zwischen Abmahnung und Schadensersatzanspruch (Bl. 246 ff. d.A.).
Anlass dazu, die mündliche Verhandlung gemäß §§ 296 a) i.V.m. 156 Abs. 1 ZPO wiederzueröffnen und der Beklagten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, hat die Kammer in Ausübung des ihr zustehenden Ermessens nicht gesehen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass über die entscheidungsreife Klage sowie über die Widerklage nicht hätte entschieden werden können, obschon die von der Klägerin erst in der mündlichen Verhandlung erhobene Widerwiderklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Streitdesigns für beide Klagen ohne Relevanz ist. Eine damit unter Umständen verbundene erhebliche zeitliche Verzögerung des Rechtsstreits wäre dem zivilprozessualen Beschleunigungsgrundsatz zuwidergelaufen.
Ob eine entsprechende Nichtigkeitswiderwiderklage - insbesondere in der konkreten Verfahrenssituation - überhaupt zulässig ist, kann mit Blick auf den Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatzes offen bleiben.
D. Die mündliche Verhandlung war auch nicht wegen des weiteren Parteivortrags in den erst nach Verhandlungsschluss eingereichten Schriftsätzen wiederzueröffnen. Der Schriftsatznachlass zu Gunsten der Beklagten beschränkte sich auf die von der Klägerin in der Sitzung überreichten Anlagen K 52 und K 53 (vgl. Bl. 243 f. d.A.).
Neuer, nicht nachgelassener Parteivortrag ist nach Durchsicht der Schriftsätze der Klägerin vom 29.06.2016 (Bl. 280 ff. d.A.) und der Beklagten vom 0607.2016 (Bl. 329 ff. d.A.) entweder nicht entscheidungserheblich (so z.B. die von der Klägerin eingereichten Übersetzungen der dänischen Anwaltsrechnungen) oder aus den unter lit. C. genannten Gründen präkludiert.
E. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92, 101 Abs. 1, 2. Halbsatz, 709 S. 1 und 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 252 BGB, 287 ZPO
§§ 249 bis 254 BGB
§§ 195, 199 BGB
§ 9 PatG
§ 15 Aktiengesetz
§ 15 AktG
§ 823 BGB
§ 9 UWG
§ 38 GeschmG
§ 3 GeschMG
§ 287 ZPO
§ 184 GVG
§ 11 UWG
§ 823 Abs. 1 BGB
§ 4 Nr. 3 UWG
§ 4 Nr. 10 UWG
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG
§ 2 Abs. 3 S. 2 GeschmG
§ 138 Abs. 3 ZPO
§ 249 S. 1 BGB
§ 251 Abs. 1 BGB
§ 252 S. 1 BGB
§ 252 S. 2 BGB
§ 280 Abs. 2, 286 Abs. 1 S. 2 bzw. 291 i.V.m. mit 288 Abs. 1 ZPO
§ 11 Abs. 1 und 2 UWG
§ 4 Nr. 9 UWG
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG
§ 253 Abs. 1 Nr. 2 ZPO
Art. 7 Nr. 2 VO
Art. 7 Nr. 2 EuGVVO
Art. 1 Abs. 4 der ROM-II-VO
Art. 14 Abs. 3 der ROM-II-VO
Art. 1 ROM-II-VO
Art. 4 Nr. 10 UWG
Art. 6 Abs. 1 ROM-II-VO
Art. 4 Abs. 1 ROM-II-VO
Art. 4 Abs. 3 S. 1 ROM-II-VO
Art. 4 ROM-II-VO
Art. 8 GGV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2010, 692, 694
GRUR 2010, 751, 757
06 O 292/16
X ZR 2/15
I ZR 124/10
6 U 108/12
6 U 29/12
I ZR 102/11
6 U 245/14
5 U 49/10
4 U 236/07
20 U 175/11
20 W 141/11
6 U 254/12
I ZR 166/76
X ZR 14/70
X ZR 19/76
I ZR 47/14
VI ZR 157/11
I ZR 276/03
X ZR 169/99
I ZR 135/05
I ZR 15/88
I ZR 52/91
X ZR 36/13
I ZR 109/14
I ZR 53/10