Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2011-06-07, Aktenzeichen I-20 U 1/11
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2011:0607.I20U1.11.00

Tenor:
Die Berufung der Antragstellerin gegen das Urteil der 2a. Zivilkam-mer des Landgerichts Düsseldorf vom 24. November 2010 wird zu-rückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Antragstellerin auferlegt.

Tatbestand:
Die Antragstellerin ist eine Anbieterin von ferngesteuerten Modellflugzeugen. Am 1. Mai 2006 unterzeichnete sie eine als "Auftrag zum Generalvertrieb" bezeichnete Vereinbarung mit der chinesischen S. T. H. Company Ltd., nach der es "T. mit der Marke E-Sky" der Antragstellerin ermöglicht, die dort genannten Modellbauprodukte als Generalvertreterin für Deutschland, Österreich und die Niederlande exklusiv zu vertreiben. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die als Anlage AG 7 vorgelegte Vereinbarung Bezug genommen.
Das chinesische Markenregister weist die am 13. Januar 2004 angemeldete und am 21. Februar 2007 eingetragene, nachstehend wiedergegebene Wort-/Bild-marke "E SKY" aus, Registernummer CN 3…, die unter anderem für Spielzeug eingetragen ist:
Diese chinesische Marke bildet die Basis der am 11. März 2008 eingetragenen internationalen Markenregistrierung , Registernummer IR 9…, die für Spielzeug (Klasse 28), unter anderem für Modellhubschrauber, eingetragen ist. Sie nimmt jedoch nicht deren Priorität in Anspruch. Als Inhaberin wird die chinesische Firma S. G. W. Investment genannt.
Die Antragstellerin meldete am 20. April 2007 für sich die deutsche Wortmarke "e-sky", Registernummer DE 3…, an, die am 12. Juli 2007 unter anderem für Modelle von Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen für Spielzwecke sowie ferngesteuerte Fahrzeuge (Spielzeuge) (Klasse 28) eingetragen worden ist.
Die Vereinbarung zwischen der S. T. H. Company Ltd. und der Antragstellerin ist Ende 2007 aufgekündigt worden, wobei die Antragsgegnerin eine Kündigung durch die S. T. H. Company Ltd. wegen der Anmeldung der deutschen Marke "e-sky" durch die Antragstellerin behauptet, während die Antragstellerin eine gegen die Exklusivitätsvereinbarung verstoßenden regelmäßigen Belieferung von Mitbewerbern durch die S. T. W. F. H. Company Ltd. als Grund für die Beendigung ihrerseits anführt.
Die als Inhaberin der internationalen Markenregistrierung , Registernummer IR 9…, ausgewiesene S. G. W. Investment hat vor dem Landgericht Düsseldorf mit Schriftsatz vom 2. November 2010 Klage auf Zustimmung zur Löschung der deutsche Wortmarke "e-sky", Registernummer DE 3…, gegen die Antragstellerin eingereicht, die sie auf § 11 MarkenG und Rechtsmissbrauch stützt. Nach ihrem Vortrag ist die frühere Vertragspartnerin der Antragstellerin, die S. T. W. F. H. Company Ltd., ihre Vertriebstochter.
Die Antragsgegnerin handelt ebenfalls mit ferngesteuerten Modellflugzeugen. Sie bezieht seit 2006 von der S. T. W. F. H. Company Ltd. ferngesteuerte Modellhubschrauber, die sie unter dem Zeichen "Esky" vertreibt. Diese bewirbt sie in großformatigen Anzeigen in den einschlägigen Publikationen, so unter anderem im Heft März 2010 der Zeitschrift "r.", im Heft April/Mai 2010 der Zeitschrift "m." und im Heft Mai 2010 der Zeitschrift "M.", in denen auch die Antragstellerin jeweils Anzeigen platziert hatte.
Die Antragstellerin, die hierin eine Verletzung ihres Markenrechts sieht, hat die Antragsgegnerin mit Anwaltsschreiben vom 25. August 2010 erfolglos abgemahnt. Mit Schriftsatz vom 14. September 2010 hat sie den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt. Durch Beschluss vom 16. September 2010 hat das Landgericht der Antragsgegnerin die Verwendung der Bezeichnung "Esky" für Modellhubschrauber untersagt und sie zur Auskunft über den Vertriebsweg verpflichtet. Auf den Widerspruch der Antragsgegnerin hat das Landgericht die Beschlussverfügung durch Urteil aufgehoben und zur Begründung ausgeführt, es fehle an einem Verfügungsgrund. Die Antragstellerin habe durch ihr Zuwarten gezeigt, dass ihr die Sache selbst nicht so eilig sei. Die Antragsgegnerin sei seit 2006 mit den Esky-Produkten der chinesischen Firma T. W. F. auf dem Markt. Bei der Eingabe des Begriffs "Esky" in der Internetsuchmaschine Google erscheine sie stets unter den ersten Treffern. Im Frühjahr 2010 habe sie Werbeanzeigen in denselben Zeitschriftenausgaben wie die Antragstellerin geschaltet. In Anbetracht dieser Indizien, die für eine frühere Kenntniserlangung seitens der Antragstellerin sprächen, sei die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Antragstellerin, erstmals am 24. August 2010 Kenntnis erlangt zu haben, unzureichend.
Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und innerhalb der Berufungsbegründungsfrist ordnungsgemäß begründeten Berufung.
Die Antragstellerin trägt vor, das Landgericht habe außer Acht gelassen, dass für die Widerlegung der Dringlichkeitsvermutung ein vollständiger Gegenbeweis erforderlich sei. Zudem gehöre die Auswertung der Werbung in Fachzeitschriften ohnehin nicht zum Aufgabenkreis ihres Geschäftsführers, dies sei die Aufgabe der damit betrauten Mitarbeiter. Ihr Geschäftsführer habe von der Markenverletzung der Antragsgegnerin erst am 24. August 2010 und dies auch nur zufällig Kenntnis erlangt. Die Entscheidung über die Einleitung markenrechtlicher Auseinandersetzungen obliege jedoch alleine ihrem Geschäftsführer. Auf ältere Rechte könne sich die Antragsgegnerin nicht berufen. Die internationale Markenregistrierung sei erst am 11. März 2008 angemeldet worden, die Priorität der chinesischen Marke nehme sie nicht in Anspruch. Auf § 11 MarkenG könne sich die Antragsgegnerin ohnehin nicht berufen. Im Übrigen sei mit der S. T. W. F. H. Company Ltd. abgesprochen gewesen, dass sie - die Antragstellerin - die Marke "Esky" auch für sich aufbauen und für eigene Waren nutzen könne.
Die Antragstellerin beantragt,
unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 24. November 2010 - Aktenzeichen 2a O 300/10 - die einstweilige Verfügung vom 16. September 20010 zu bestätigen.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Antragsgegnerin verteidigt das erstinstanzliche Urteil. Zu Recht habe das Landgericht die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Antragstellerin vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Marktpräsenz als zur Glaubhaftmachung unzureichend angesehen. Es sei zudem nicht glaubhaft, dass allein der Geschäftsführer der Antragstellerin zur Entscheidung über die Einleitung markenrechtlicher Verfahren befugt sei, obwohl dieser sich wochenlang im Ausland aufhalte.
Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung mit den Parteien erörtert, dass der Verfügungsgrund nach seiner Auffassung in Kennzeichenstreitsachen nicht vermutet, sondern aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung festgestellt werden müsse. Dabei könne das Interesse der Antragstellerin, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft ihres Zeichens zu verhindern, vorliegend durch den Verzicht auf eine Marktbeobachtung relativiert worden sein, da die Antragstellerin um die Belieferung anderer Firmen durch die S. T. W. F. H. Company Ltd. gewusst habe. Zudem sei die Möglichkeit, dass die Antragstellerin auf die Klage der S. G. W. Investment hin zur Einwilligung in die Löschung ihres Zeichens verurteilt werde, in die Interessenabwägung einzustellen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil, Bl. 104 ff. d. GA., wegen des Parteivorbringens im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg.
Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist das Bestehen eines Verfügungsanspruchs und eines Verfügungsgrundes, §§ 935, 940 ZPO. Vorliegend fehlt es bereits an einem Verfügungsgrund.
Eine Dringlichkeitsvermutung besteht für kennzeichenrechtliche Auseinandersetzungen nicht, § 12 Abs. 2 UWG ist bei Kennzeichenverletzungen nicht anwendbar (Berneke, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 2. Aufl., Rz. 62). Der Gesetzgeber hat die die Dringlichkeitsvermutung anlässlich der Übernahme des § 16 UWG a.F. in das Markengesetz nicht auf das Markenrecht ausgedehnt, obwohl der Streit, in welchem Umfang eine Analogie zu § 25 UWG a.F. (jetzt § 12 Abs. 2 UWG) möglich ist, schon lange bestand (Senat, GRUR-RR 2002, 212 - TopTicket). Der Erlass einer vollstreckbaren Entscheidung aufgrund eines bloß summarischen Verfahrens bedarf einer besonderen Rechtfertigung. Den Nachteilen, die dem Antragsteller aus einem Zuwarten bis zur Hauptsacheentscheidung entstehen können, sind die Nachteile gegenüberzustellen, die dem Antragsgegner aus der Anordnung drohen. Das Interesse des Antragstellers muss so sehr überwiegen, dass der beantragte Eingriff in die Sphäre des Antragsgegners aufgrund eines bloß summarischen Verfahrens gerechtfertigt ist (Berneke, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 2. Aufl., Rz. 51).
Ein solches Überwiegen der Interessen der Antragstellerin ist nicht gegeben. Zwar droht der Antragstellerin bei einen Zuwarten eine unter Umständen nachhaltige Schwächung der Kennzeichnungskraft ihres Zeichens "e-sky". Sie hat jedoch durch ihr eigenes Verhalten gezeigt, dass ihr deren Erhalt nicht so wichtig ist. Nach dem Vortrag der Antragstellerin war der Grund für die Beendigung der Vertriebsvereinbarung mit der S. T. W. F. H. Company Ltd., dass diese unter Verstoß gegen die Exklusivitätsvereinbarung auch Dritte mit ihren Produkten beliefert hat. Da die Antragstellerin folglich wusste, dass auch andere Firmen die Esky-Produkte der S. T. W. F. H. Company Ltd. in ihrem Vertragsgebiet vertreiben, hatte sie allen Grund, einen markenverletzenden Vertrieb von Modellhubschraubern in Deutschland zu vermuten. Wer vor diesem Hintergrund nicht den Markt beobachtet, verschließt sich einer Kenntnisnahme bewusst. Unabhängig von der Frage, ob ein bewusstes Verschließen vor der Kenntnisnahme der positiven Kenntnis vorliegend gleich steht, zeigt eine derartige Nachlässigkeit in eigenen Angelegenheiten jedenfalls, dass dem Inhaber der Erhalt seines Rechts selbst nicht so wichtig ist.
Zudem stehen den möglichen Vorteilen der Antragstellerin gewichtige Nachteile der Antragsgegnerin entgegen. Diese vertreibt seit 2006 Hubschraubermodelle unter dem auch von der chinesischen Herstellerin der Modelle genutzten Zeichen "Esky". Dass ein Zeichen, unter dem ein Produkt seit Jahren vertrieben wird und unter dem es folglich am Markt etabliert ist, einen wertvollen Besitzstand darstellt, bedarf keiner eingehenden Darlegung.
Vor diesem Hintergrund käme der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur bei einer feststehenden, mit keinen nennenswerten Unsicherheiten behafteten Tatsachengrundlage in Betracht (Berneke, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 2. Aufl., Rz. 53). Eine solche ist nicht gegeben, der Bestand der Marke "e-sky", Registernummer DE 3…, der Antragstellerin ist zweifelhaft. Zwar besteht für den Verletzungsprozess grundsätzlich eine Bindungswirkung durch die Eintragung der Schutz beanspruchenden Marke. Dies hindert das Gericht jedoch nicht, die Erfolgsaussicht eines anhängigen Löschungsantrages in die Prüfung der Dringlichkeit einer Rechtsverfolgung einzubeziehen (Senat, GRUR-RR 2002, 212 - TopTicket). Nach Auffassung des erkennenden Senats hat die Klage der S. G. W. Investment auf Zustimmung zur Löschung der Marke eine beträchtliche Erfolgsaussicht, so dass der Erlass der begehrten Untersagungsverfügung nicht gerechtfertigt ist.
Gemäß § 11 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn die Marke ohne Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist. Der Markeninhaber soll auf diese Weise vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter geschützt werden, der sich eine Marke eigenmächtig aneignet, die der Geschäftsherr - regelmäßig im Ausland - früher für sich in Anspruch genommen hat und die für den Agenten typischerweise gerade erst durch die Übernahme der Vertretung von Interesse ist (BGH, GRUR 2008, 611 Tz. 20 - audison). Der Begriff des Agenten oder Vertreters ist nicht streng rechtlich, sondern wirtschaftlich zu verstehen (BGH, a.a.O. Tz. 21 - audison). Hierzu gehören Vereinbarungen über eine Tätigkeit als Absatzmittler des Markeninhabers, insbesondere als dessen Alleinvertriebsberechtigter (BGH, a.a.O. Tz. 33, Tz. 27 - audison).
Die Klägerin verband zum Zeitpunkt der Markenanmeldung eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit der S. T. W. F. H. Company Ltd., in der das Zeichen "E-Sky" ausdrücklich der S. T. W. F. H. Company Ltd. zugewiesen wird. Nach dem Vorbringen der S. G. W. Investment ist die S. T. W. F. H. Company Ltd. ihre Vertriebstochter, so dass ein zweistufiges Agentenverhältnis in Betracht kommt. Zwar erfasst § 11 MarkenG nur solche Eintragungen, die ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt sind. Die Antragstellerin hat vorgetragen, mit der S. T. W. F. H. Company Ltd. sei abgesprochen gewesen, dass sie die Marke "Esky" auch für sich aufbauen und für eigene Waren nutzen könne. Abgesehen davon, dass ein solches Zugeständnis, mit dem sich der ausländische Markeninhaber der Möglichkeit begibt, selbst unter dem Zeichen in Deutschland tätig zu werden, nicht naheliegt, kann diese Frage, die einer eingehenden Tatsachenermittlung bedarf, nicht im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung geklärt werden.
Zudem kommt eine Löschung nach § 50 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in Betracht. Der Anmelder eines Zeichens, der weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, handelt bei der Anmeldung bösgläubig, wenn besondere Umstände hinzutreten, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen anmeldet (BGH, GRUR 2009, 780 Tz. 13 - Ivadal). Die Antragstellerin wusste aufgrund der mit dieser geschlossenen Vertriebsvereinbarung, dass die S. T. W. F. H. Company Ltd. das Zeichen "E-Sky" nutzt und dass sie ihre Produkte unter diesem Zeichen auch den Deutschland über einen Vertriebspartner vertreiben möchte. Ob dies für die Annahme besonderer Umstände ausreicht oder ob die Antragstellerin einen zureichenden sachlichen Grund für die Anmeldung eines eigenen Zeichens hatte, bedarf ebenfalls einer eingehenden Tatsachenermittlung, die im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht zu leisten ist.
Die Kostenentscheidung für das Berufungsverfahren folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Einer Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit bedarf es nicht, die Sache ist kraft Gesetzes nicht revisibel, § 542 Abs. 2 ZPO.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird in Übereinstimmung mit der unbeanstandet gebliebenen erstinstanzlichen Festsetzung mit 50.000,00 Euro bestimmt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 935, 940 ZPO
§ 11 MarkenG
§ 16 UWG
§ 25 UWG
§ 12 Abs. 2 UWG
§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 542 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR-RR 2002, 212
GRUR 2008, 611
GRUR 2009, 780
2a O 300/10