Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2013-07-04, Aktenzeichen 4b O 201/11
ECLI: ECLI:DE:LGD:2013:0704.4B.O201.11.00

Tenor:
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an den Beklagten zu 2) und zu 3), zu unterlassen,
in der Bundesrepublik Deutschland ein Verfahren zur Herstellung eines zahnmedizinischen Gerätes anzuwenden, wobei das Verfahren umfasst:
a) Bereitstellen eines digitalen Datensatzes, der eine modifizierte Zahnanordnung für einen Patienten darstellt;
b) Kontrollieren einer Herstellmaschine, basierend auf dem digitalen Datensatz, um ein positives Modell der modifizierten Zahnanordnung zu erzeugen und
c) Erzeugen des zahnmedizinischen Geräts als ein Negativ des positiven Modells
2. es zu unterlassen, die nach diesem Verfahren unmittelbar hergestellten zahnmedizinischen Geräte in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen;
3. der Klägerin durch Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer I. 1. und I. 2. beschriebenen Handlungen seit dem 27.05.2011 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und – zeiten,
b) der einzelnen Lieferungen aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss der Namen und Anschriften der einzelnen gewerblichen Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Beklagte zu 1) hinsichtlich der Angaben zu b) Kopien von Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine vorzulegen hat und
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstandenen Kosten übernehmen und ihn ermächtigen, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;
4. (nur für die Beklagte zu 1)) die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziffer I. 2. bezeichneten zahnmedizinischen Geräte zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten zu 1) – Kosten herauszugeben;
5. (nur die Beklagte zu 1)) die vorstehend zu Ziffer I. 2 bezeichneten, seit dem 27.05.2011 vertriebenen, im Besitz von gewerblichen Abnehmern befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen, in dem diejenigen gewerblichen Abnehmer, die sich im Besitz dieser Erzeugnisse befinden, darüber schriftlich informiert werden, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Patents EP XXX erkannt hat, ihnen ein Angebot zur Rücknahme dieser Erzeugnisse durch die Beklagte zu 1) unterbreitet und den gewerblichen Abnehmern für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Erstattung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises bzw. eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Erzeugnisse sowie die Übernahme der Verpackungs- und Transport- bzw. Versendungskosten für die Rückgabe zugesagt wird, sowie die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtend sind, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. 1. und I. 2. bezeichneten, seit dem 27.05.2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Beklagten als Gesamtschuldner zu 95 % und die Klägerin zu 5 % zu tragen.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,00 € und für die Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des in englischer Sprache abgefassten europäischen Patents XXX B1 (nachfolgend: Klagepatent, Anlage K 1; deutsche Übersetzung in Anlage K 1a). Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme zweier US-Prioritäten vom 20.06.1997 und vom 08.10.1997 am 19.06.1998 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patentanmeldung erfolgte am 22.12.2010. Der Hinweis auf Erteilung des Klagepatents wurde am 27.04.2011 veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft. Am 26.01.2012 erhob die Beklagte zu 1) gegen das Klagepatent Einspruch (vgl. Anlage CBH 1). Über den Einspruch ist noch nicht entschieden worden.
Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung einer dentalen Vorrichtung“. Der von der Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung wie folgt:
“Verfahren zum Herstellen eines zahnmedizinischen Gerätes (100), wobei das Verfahren umfasst:
Bereitstellen eines digitalen Datensatzes, der eine modifizierte Zahnordnung für einen Patienten darstellt;
Kontrollieren einer Herstellmaschine (322) basierend auf dem digitalen Datensatz, um ein positives Modell der modifizierten Zahnanordnung zu erzeugen; und
Erzeugen des zahnmedizinischen Gerätes (100) als ein Negativ des positiven Modells.“
Zum besseren Verständnis sind nachfolgend zeichnerische Darstellungen abgebildet, die der Klagepatentschrift entnommen sind. Figur 1C stellt einen Kiefer zusammen mit einem Gerät für schrittweise Positionsanpassung dar, das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden ist. Figur 2 ist ein Blockschema, das die Schritte der Erfindung zum Erzeugen eines Systems von Geräten für schrittweise Positionsanpassung darstellt:
Figur 1C:
Figur 2 nach Anlage K 1a (deutsche Übersetzung):
Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) und die Beklagte zu 3) sind, ist am 06.03.2006 in das Handelsregister eingetragen worden. Der Beklagte zu 2) ist seit dem 06.03.2006 Geschäftsführer, die Beklagte zu 3) seit dem 28.11.2008. Die Beklagte zu 1) bietet durchsichtige Zahnkappen an (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), stellt diese her und liefert sie an Zahnärzte aus (vgl. Anlage K 6). Der angegriffene Herstellungsprozess wird von der Beklagten zu 1) in Anlage K 6 mit folgenden Schritten umschrieben: Im ersten Schritt wird ein Abdruck der Zähne gefertigt. Im zweiten Schritt werden Zahnabdrücke, Röntgenaufnahmen und Fotos digitalisiert. In Schritt 3 und 4 erfolgt die Planung und Festlegung der Materialien und Behandlungsziele. Im fünften Schritt werden die angegriffenen Ausführungsformen Stufe für Stufe exakt nach dem Behandlungsplan hergestellt (vgl. auch Bl. 41 ff. GA).
Nachdem die Klägerin ursprünglich auch einen Entfernungsanspruch geltend gemacht hat, beantragt sie nunmehr,
wie erkannt.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise, von der vorläufigen Vollstreckbarkeit gemäß § 712 Abs. 1 Satz 2 ZPO abzusehen bzw. dem Beklagten gemäß § 712 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abzuwenden,
den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den von der Beklagten zu 1) gegen das Klagepatent eingereichten Einspruch vom 26.01.2012 auszusetzen.
Die Beklagten vertreten die Auffassung, dass der in Anspruch 1 des Klagepatents beanspruchte Gegenstand der Erfindung weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Darüber hinaus begehren sie Vollstreckungsschutz und rügen den von der Klägerin vorgetragenen Streitwert als zu hoch.
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13.06.2013 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin stehen gegen die Beklagten die aus dem Tenor ersichtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen Patentverletzung zu. Das angegriffene Verfahren verwirklicht die technische Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents. Die angegriffene Ausführungsform ist unmittelbares Verfahrenserzeugnis des angegriffenen Verfahrens. Veranlassung, den Rechtsstreit auszusetzen, besteht nicht.
I.
Das Klagepatent bezieht sich auf das Gebiet der Kieferorthopädie und betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines zahnmedizinischen Geräts.
Das Klagepatent führt einleitend aus, dass aus dem Stand der Technik Zahnspangen bekannt seien, die der Reposition von Zähnen aus ästhetischen oder anderen Gründen dienten (vgl. zum Stand der Technik: Klagepatentschrift Abs. [0009] bis Abs. [0014]). Diese Zahnspangen umfassten eine Vielzahl von Vorrichtungen, zum Beispiel Brackets, Drahtbögen, Ligaturen (Drähte zum Anbringen des Drahtbogens an den Brackets) und O-Ringe (um den Drahtbogen fester an den Brackets anzuordnen). Bei den Zahnspangen aus dem Stand der Technik werde primär Kraft durch den Drahtbogen erzeugt. Dieser sei flexibel und werde über Schlitze in Brackets an den Brackets angebracht. Der Drahtbogen verbinde die Brackets miteinander und übe Kräfte auf diese aus, um die Zähne allmählich zu bewegen bzw. zu verschieben.
Das Klagepatent kritisiert an dem Einsatz herkömmlicher Zahnspangen, dass dieser ein langwieriges und zeitaufwändiges Verfahren erfordere und mit zahlreichen Terminen beim Kieferorthopäden verbunden sei. Zudem wirke die Zahnspange aus der Perspektive des Patienten unansehnlich, sei unbequem, stelle ein Infektionsrisiko dar und erschwere Bürsten, den Einsatz von Zahnseide sowie andere Verfahren der Zahnhygiene.
Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Klagepatent die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, alternative Verfahren und Systeme zur Reposition von Zähnen zu schaffen, die wirtschaftlich und weniger zeitaufwändig sind. Die Verfahren und Systeme sollen darüber hinaus für den Patienten angenehmer sein, insbesondere unauffälliger, bequemer, weniger anfällig für Infektionen und besser mit der Zahnhygiene vereinbar.
Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Patentanspruch 1 des Klagepatents ein Verfahren vor, das durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
1. Verfahren zum Herstellen eines zahnmedizinischen Gerätes (100), wobei das Verfahren umfasst:
2. Bereitstellen eines digitalen Datensatzes, der eine modifizierte Zahnordnung für einen Patienten darstellt.
3. Kontrollieren einer Herstellmaschine (322), basierend auf dem digitalen Datensatz, um ein positives Modell der modifizierten Zahnanordnung zu erzeugen.
4. Erzeugen des zahnmedizinischen Gerätes (100) als ein Negativ des positiven Modells.
II.
Das angegriffene Verfahren macht von der in Anspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellten technischen Lehre unstreitig unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch. Weitere Ausführungen der Kammer hierzu erübrigen sich.
Da die angegriffene Ausführungsform durch das patentierte Verfahren unmittelbar hergestellt wird, kann sich die Klägerin – wie bei einem Sachpatent – auch gegen das Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen dieses unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses als jeweils rechtlich selbstständiger Verletzungshandlung zur Wehr setzen (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Auflage Rn. 187).
III.
Angesichts der Patentbenutzung stehen der Klägerin die aus dem Tenor ersichtlichen Ansprüche gegen die Beklagten zu, wobei die Beklagte zu 3) und der Beklagte zu 2) als gesetzliche Vertreter der Beklagten zu 1) haften.
1)
Der Unterlassungsanspruch beruht auf §§ 9 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3, 139 Abs. 1 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes ohne Berechtigung erfolgt.
2)
Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, der aus § 139 Abs. 2 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ folgt. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte zu 1) die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
3)
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte zu 1) ein Anspruch auf Auskunft im zuerkannten Umfang zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Die weitergehende Auskunftspflicht folgt aus §§ 242, 259 BGB i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Für nicht gewerbliche Abnehmer und die Angebotsempfänger ist der Beklagten zu 1) ein Wirtschaftsprüfervorbehalt zu gewähren (OLG Düsseldorf InstGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger). Die Klägerin ist im Übrigen auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte zu 1) wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
4)
Die Beklagte zu 1) ist gemäß §§ 9, 140a Abs. 3, S. 1, 1. Alt. PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ zum Rückruf in der aus dem Tenor ersichtlichen Weise verpflichtet.
5)
Der Vernichtungsanspruch gegenüber der Beklagten zu 1) findet seine Grundlage in §§ 9, 140a Abs. 1, S. 1 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit der Vernichtung gem. § 140a Abs. 4 PatG sind weder vorgetragen noch ersichtlich.
IV.
Eine Aussetzung gemäß § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem Einspruchsverfahren ist nicht veranlasst.
Nach ständiger Rechtsprechung (BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker; LG Düsseldorf, Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus) stellt die Erhebung eines Einspruchs als solcher noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber einem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert würde, kommt eine Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchsverfahrens nur dann in Betracht, wenn ein Widerruf des Klageschutzrechtes nicht nur möglich, sondern mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner – zeitlich ohnehin begrenzten – Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen Widerruf des Klagepatents kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der ihm am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht keine Veranlassung zur Aussetzung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits. Aus dem Vorbringen der Beklagten ergibt sich nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents widerrufen wird.
Eine überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit des Einspruchs wegen fehlender Neuheit gemäß Art. 100a i.V.m. Art. 54 EPÜ lässt sich nicht feststellen.
Nach Art. 54 EPÜ gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Dass die Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents zum Stand der Technik im Zeitpunkt der Patentanmeldung gehört hätte, ist nicht feststellbar.
a)
Die US XXX (Anlage E 4/ Ü 4), die im Klagepatent in Abs. [0013] gewürdigt ist, offenbart ein Verfahren zur Bestimmung der Position einer kieferorthopädischen Klammer. Die Schrift beschreibt zunächst das bekannte „Straight-Wire“-Konzept, bei dem Klammern und Draht verwendet werden. Die E 4 kritisiert an dem „Straight-Wire“-System, dass die Klammerkraftvektoren für spezifische Zahntypen für die durchschnittliche Bevölkerung hergestellt werden, es bestehe keine individuelle Anpassungsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund stellt sich die E 4 die Aufgabe, ein Verfahren zum Platzieren einer kieferorthopädischen Vorrichtung unter Verwendung von individualisierten Parametern zu schaffen. Dieses Verfahren weist den Schritt zum Erzeugen digitaler Information auf, die die Form und Lage des Zahns mit Fehlbiss im Kiefer des Patienten definiert, von der ein mathematisches Modell des Zahns und des Kiefers erstellt wird. Die gewünschte Position des Zahns nach der Behandlung („Endposition“) wird bestimmt. Es wird dann die korrekte Position, an der eine Klammer auf dem Zahn angeordnet werden soll, um den Zahn zur Endposition zu bewegen, von dem mathematischen Modell und der Endposition berechnet. Die korrekte Klammerposition ist als die Position definiert, bei der sich in allen Richtungen eine Kraft von null ergibt, wenn der betrachtete Zahn sich mit dem installierten Bogendraht in seiner idealen Position befindet. Die Kräfte für die Durchführung der Behandlung werden durch die Bogendrähte erzeugt.
Bereits diese Zusammenfassung der Erfindung zeigt, dass sich die E 4 an dem bekannten System aus Klammern und Draht orientiert und dieses Konzept durch Berechnung der korrekten Position einer Klammer mit Hilfe der Endposition und eines mathematischen Modells zwar verbessern, aber grundsätzlich beibehalten möchte. Anders als das Klagepatent geht es der E 4 nicht darum, das Verfahren und das System für den Patienten unauffälliger, weniger unbequem, weniger anfällig für Infektionen und besser mit der täglichen Zahnhygiene vereinbar zu gestalten. Aus diesem Grund lässt sich nicht feststellen, dass Merkmal 4 des Anspruch 1 des Klagepatents („zahnmedizinisches Gerät als ein Negativ des positiven Modells“) offenbart ist. Denn das Klagepatent zielt auf Zahnschienen oder ähnliche Vorrichtungen ab, die exakt das Negativ zu dem positiven Modell der Zahnanordnungen darstellen können. Das Klagepatent meint ausdrücklich nicht die aus dem Stand der Technik bekannten Klammern, von denen es sich distanziert. Zwar wird in der E 4 teilweise allgemein von kieferorthopädischen Vorrichtungen gesprochen. Mangels vollständiger Übersetzung der E 4, insbesondere der Patentansprüche, kann jedoch nicht festgestellt werden, dass diese in der E 4 genannten „kieferorthopädischen Vorrichtungen“ das „Negativ des positiven Modells“ im Sinne des Klagepatents offenbaren.
b)
Die US XXX (Anlage E 3/ Ü 3), die im Klagepatent in Abs. [0012] gewürdigt ist, offenbart ein Verfahren zum Herstellen einer Zahnspange. In der Zusammenfassung, auf die die Beklagte Bezug nimmt, ist ebenfalls nur die Rede von „Klammern“, so dass auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden kann.
c)
Die WO XXX(Anlage E 2/ Ü 2) offenbart ein Verfahren zur Erzeugung eines orthodontischen Brackets. Das Verfahren soll der Platzierung eines Brackets auf einem fehlstehenden Zahn im Kiefer eines Patienten dienen, um die Fehlstellung zu korrigieren. Dazu soll digitalisierte Information generiert werden, die die Form des Zahns und seine Lage bezüglich des Kiefers anzeigen. Darüber hinaus soll eine Datenverarbeitungsausrüstung verwendet werden, um aus den digitalisierten Daten ein mathematisches Modell des Zahns, wie er im Kiefer angesiedelt ist, zu generieren und die Endposition im Kiefer zu berechnen, in die der Zahn bewegt werden soll. Die Form des Brackets und seine Platzierungsposition auf dem Zahn sollen bestimmt werden, um den Zahn in einem ausgewählten Verlauf der orthodontischen Behandlung in die Endposition zu bewegen. Das Bracket soll bereit gestellt werden (Anlage Ü 2, Seite 2, Absatz 2).
In der von den Beklagten genannten Stelle (Anlage Ü 2, Seite 10, Absatz 1 i.V.m. Seite 4, Absatz 3) findet sich kein Hinweis darauf, dass ein zahnmedizinisches Gerät als Negativ eines positiven Modells erzeugt werden soll (Merkmal 4). Zudem lässt sich dem Zitat kein „Kontrollieren einer Herstellmaschine basierend auf dem digitalen Datensatz, um ein positives Modell der modifizierten Zahnanordnung zu erzeugen“ entnehmen.
d)
Soweit die Beklagten darauf hinweisen, Anspruch 1 beinhalte mit der Formulierung „um ein positives Modell der modifizierten Zahnanordnung zu erzeugen“ eine Zweckangabe, die bei der Beurteilung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik unberücksichtigt bleiben müsse, ist nicht zu erkennen, dass aufgrund dessen Anspruch 1 des Klagepatents widerrufen werden wird. Es erschließt sich bereits nicht, für welchen der in Art. 100 EPÜ abschließend aufgezählten Einspruchsgründe der von der weiteren Argumentation der Beklagten losgelöste Absatz fruchtbar gemacht werden soll. Zweckangaben in einem Anspruch sind weder per se unzulässig noch bedeutungslos. Sie haben vielmehr regelmäßig die Aufgabe, zur Festlegung der Erfindung beizutragen und den durch das Patent geschützten Gegenstand dahingehend zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch genannten Zweck verwendbar bzw. geeignet sein muss (für das Nichtigkeitsverfahren: BGH GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze).
Es lässt sich auf der Grundlage des Beklagtenvortrages nicht feststellen, dass der Einspruch wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit überwiegend wahrscheinlich erfolgreich sein wird.
Nach Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine erfinderische Tätigkeit nicht vorliegt, wenn der Fachmann aus dem Stand der Technik sowohl Rückschlüsse hinsichtlich der Problemstellung des Klagepatents, als auch in Bezug auf die Problemlösung mit Mitteln des Klagepatents ziehen kann. Dies ist vorliegend nicht ersichtlich.
Die Schrift „XXX“ (Anlage E 6/ Ü 6) offenbart unstreitig nicht die Merkmale 2 und 3 des Patentanspruch 1 des Klagepatents. Es ist nicht feststellbar, das der Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit und ausgehend von der E 6 zu diesen Merkmalen gelangen würde. Insbesondere wird der Fachmann aus der E 6 keine Rückschlüsse hinsichtlich der Problemstellung des Klagepatents ziehen: Die E 6 beschreibt die Invisible Retainer als einfach konstruierbar, leicht lieferbar und kostengünstig. Warum der Fachmann vor diesem Hintergrund Anlass gehabt haben sollte, sich mit alternativen Herstellungsvorgängen zu beschäftigen, erklären die Beklagten nicht ausreichend. Aus diesem Grund kann hier dahinstehen, ob der Kieferorthopäde oder Zahntechniker die Zähne in eine Endposition verschiebt oder sich schrittweise an eine Endposition „herantastet“.
In der Schrift „XXX“ (Anlage E 8/ Ü 8) wird eine Methodik zur rechnerunterstützen Konstruktion und rechnerunterstützten Herstellung (CAD/CAM) fixierter Zahnprothesen beschrieben. Unter „zukünftiger Entwicklungen“ wird betont, dass sich die beschriebene Methodik nur auf die Erzeugung und Herstellung von Einzelelement-Prothesen oder von Prothesen mit begrenzter Größe bezieht. Es heißt weiter, dass seit Juli 1987 die Systeme auch für Diagnosezwecke in der Kieferorthopädie sowie die Herstellung der Klammern und Schienen geeignet ist. Aus diesem Satz kann nicht geschlossen werden, dass es für den Fachmann ausgehend von der E 8 nahliegend ist, eine Zahnschiene als Negativ des positiven Modells einer modifizierten Zahnanordnung zu erzeugen.
Einen Anlass für den Fachmann, die E6 mit der E 8 zu kombinieren, haben die Beklagten nicht dargetan.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 709 ZPO.
Der Antrag auf Vollstreckungsschutz gem. § 712 ZPO bleibt ohne Erfolg. Vollstreckungsschutz kann allenfalls in Bezug auf das Unterlassungsgebot, die Vernichtung und das Rückrufgebot in Betracht kommen, da ein Schadenersatz-feststellungsanspruch keinen vollstreckungsfähigen Inhalt hat und im Rahmen der Auskunft und Rechnungslegung ein Wirtschaftsprüfervorbehalt eingeräumt wurde (OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117 – Fahrbare Betonpumpe; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe). Ausreichenden Schutz gegenüber der Vollstreckung aus der Kostengrundentscheidung bietet § 717 Abs. 3 S. 2 ZPO. Hinsichtlich des Unterlassungstitels (und der übrigen Ansprüche) gilt jedoch, dass im Rahmen der nach § 712 ZPO vorzunehmenden Interessenabwägung in der Regel von einem überwiegenden Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines zeitlich begrenzten Anspruchs auszugehen ist (OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.07.2009 – I-2 U 23/08, BeckRS 2010, 21820; OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117 – Fahrbare Betonpumpe; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe). Grundsätzlich ist deshalb ein erweiterter Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO in Patentstreitigkeiten zu verweigern. Er kann nur unter besonderen Umständen gerechtfertigt sein, die im Einzelnen vorzutragen und gem. § 714 ZPO Abs. 2 ZPO glaubhaft zu machen sind. Dem Vorbringen muss insbesondere zu entnehmen sein, dass es sich bei den vorgebrachten Nachteilen um solche handelt, die über die üblichen Folgen eines Unterlassungs- und/oder Rückrufgebotes hinausgehen und nicht wieder gut zu machen sind.
Ein in diesem Sinne nicht zu ersetzender Nachteil ist weder hinreichend dargetan noch glaubhaft gemacht.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Beklagte zu 1) ein „Ein-Produkt-Unternehmen“ ist, ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte zu 1) eine Alternative zur Nutzung des angegriffenen Verfahrens hat. Aus dem Stand der Technik sind bspw. physische Modelle bekannt, anhand derer eine anfängliche Zahnanordnung mittels Repositionierung einzelner Zähne in eine schließliche Zahnanordnung gebracht werden kann und die dazu geeignet sind, auf der Grundlage dieses Modells Zahnschienen zu fertigen. Zudem hat die Klägerin unter Verweis auf die Anlage K 16 substantiiert vorgetragen, dass andere Wettbewerber für den Herstellungsprozess der Zahnschienen die „traditionelle manuelle Methode“ verwenden. Dass die alternative manuelle Erstellung der Modelle nicht konkurrenzfähig bzw. keine wirtschaftliche Möglichkeit sei, wie die Beklagten behaupten, kann mithin vor allem angesichts der Anlage K 16 nicht festgestellt werden. Überdies ist dem Vortrag der Beklagten nicht zu entnehmen, was sie unter „konkurrenzfähig“ verstehen. Welche konkreten Zahlen und Kosten hinter dieser Ansicht stehen, ist nicht erläutert. Eine Gegenüberstellung der Umsätze, Kosten und/oder Gewinne, die im Zusammenhang mit der Anwendung bzw. dem Anbieten und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform entstehen, mit den voraussichtlichen Umsätzen, Kosten und/oder Gewinne für den Fall, dass eine manuelle Erstellung der Modelle erfolgt, fehlt.
Auch der Vortrag der Beklagten, es drohe bei einem Verbot der angegriffenen Ausführungsform eine Lahmlegung des Geschäftsbetriebs und die Insolvenz, greift nicht durch. Er ist pauschal und führt nicht zu der – für § 712 ZPO notwendigen Überzeugung der Kammer, dass infolge der Verurteilung tatsächlich eine Insolvenz eintritt (Zöller/Herget, ZPO, 28. Auflage, § 712 Rn. 1). Darüber hinaus ist das Vorbringen nicht – wie von § 714 Abs. 2 ZPO gefordert, worauf die Klägerin hingewiesen hat – glaubhaft gemacht. Der Vortrag, im Jahre 2012 „sei gerade die Gewinngrenze überschritten worden“, genügt für sich genommen nicht. Die Beklagte zu 1) existiert seit 2006. Welche konkreten Zahlen, Geschäftsergebnisse, Umsätze, Kosten etc. hierhinter stehen, erschließt sich nicht ohne Weiteres. Auch mittels der Bestätigung der Steuerberaterin zur Höhe der aufzubringenden Sicherheiten (Anlage CBH 4) ist nicht glaubhaft gemacht, dass eine Verurteilung zur Insolvenz der Beklagten zu 1) führen wird. Der Bestätigung ist vielmehr zu entnehmen, dass der Beklagte zu 2) „zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung“ eine betragsmäßig beschränkte Patronatserklärung in Höhe des bestehenden nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages ausgesprochen hat.
VI.
Der Streitwert des Verfahrens wird auf 500.000,00 € festgesetzt, wobei von diesem Gesamtstreitwert 111.111,00 € auf die Feststellung der gesamtschuldnerischen Schadensersatzpflicht der Beklagten (Tenor III.) entfallen (BGH, GRUR-RR 2008, 460, 461).
Ist Gegenstand des Verfahrens ein Unterlassungsanspruch, ist für die Streitwertbemessung entscheidend, mit welchen Nachteilen der Kläger bei einer Fortsetzung des beanstandeten schutzrechtsverletzenden Verhaltens rechnen muss. Die Wertfestsetzung hat insoweit dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Rechtsschutzziel nicht in einer Sanktion für den oder die bereits vorliegenden, die Wiederholungsgefahr begründenden Verstöße besteht, sondern dahin geht, den Kläger vor künftigen Verletzungshandlungen zu bewahren. Das Interesse an der Rechtsverfolgung richtet sich demgemäß weniger nach dem mit der begangenen Zuwiderhandlung verbundenen wirtschaftlichen Schaden der Partei; ausschlaggebend ist vielmehr das wirtschaftliche Interesse an einer Abwehr der mit weiteren Verstößen verbundenen Nachteile. Werden durch eine angegriffene Ausführungsform mehrere Schutzrechte verletzt, führt dies nicht zu einer Reduzierung des Streitwertes.
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang zunächst die bei Klageerhebung noch gegebene Restlaufzeit des Klageschutzrechts. Zu berücksichtigen sind darüber hinaus einerseits die Verhältnisse beim Kläger (wie dessen Umsatz, Größe und Marktstellung), die Aufschluss über den voraussichtlich drohenden Schaden aus der behaupteten Schutzrechtsverletzung geben, andererseits Art, Ausmaß und Schädlichkeit der Verletzungshandlungen sowie die Intensität der Begehungs- oder Wiederholungsgefahr. Werden mit der Klage – neben dem Unterlassungsanspruch – Ansprüche auf Rechnungslegung, Auskunft und Schadensersatz geltend gemacht, so ist der in der Vergangenheit (bis zur Einreichung der Klage) bereits entstandene Kompensationsanspruch überschlägig zu schätzen und der entsprechende Betrag dem Streitwert für den Unterlassungsanspruch hinzuzurechnen, um einen Gesamtstreitwert zu bilden. In diesem Gesamtstreitwert haben zudem die Streitwerte für den geltend gemachten Vernichtungs- und den Rückrufanspruch einzufließen.
Ausgehend hiervon war der oben genannte Streitwert festzusetzen. Das Klagepatent hatte bei Klageeinreichung eine Restlaufzeit von ca. 7 Jahren. In dem hier relevanten Markt der durchsichtigen Zahnschienen hat die Klägerin einen Marktanteil von 10 %; in Deutschland hat sie 2011 mit den von ihr vertriebenen Zahnschienen 24.5 – 28 Mio. € (7 - 8 % von 350 Mio. €) Umsatz erzielt. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Preisunterschied zwischen den Behandlungen durch die Klägerin und durch die Beklagten nach dem Vorbringen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung bei 700,00 € und bei Zugrundelegung des Beklagtenvortrages sogar bei 1.100,00 € (800,00 € im Verhältnis zu 1.200,00 € + 700,00 €) liegt. Berücksichtigt man die Angaben der Beklagten, dann hat die Beklagte zu 1) im Jahr 2012 ca. 1.400 Behandlungen durchgeführt, wodurch sie in diesem Jahr 1.120.000,00 € Umsatz (1.400 x 800,00 €) erwirtschaftet hat. Hochgerechnet für die noch verbleibende Restlaufzeit wäre dies ein Betrag von insgesamt 7.840.000,00 €. Bezogen auf den Zeitraum für den Schadenersatz zu leisten ist (25.06.2011), ist bei Zugrundelegung des Vortrages von einem Umsatz von ca. 2.240.000,00 € auszugehen.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3, 139 Abs. 1 PatG
§§ 242, 259 BGB
§§ 9, 140a Abs. 3, S. 1, 1. Alt. PatG
§§ 9, 140a Abs. 1, S. 1 PatG
§§ 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO
§ 256 ZPO
§ 148 ZPO
§ 709 ZPO
§ 712 ZPO
§ 714 ZPO
§ 712 Abs. 1 Satz 2 ZPO
§ 712 Abs. 1 Satz 1 ZPO
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 140b Abs. 1 PatG
§ 140b Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 4 PatG
§ 717 Abs. 3 S. 2 ZPO
§ 714 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1987, 284
GRUR 1979, 188
GRUR 2009, 837
GRUR-RR 2008, 460, 461
2 U 23/08