Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2018-05-04, Aktenzeichen 34 O 28/17
ECLI: ECLI:DE:LGD:2018:0504.34O28.17.00

Tenor:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung von 110 % des zu vollstreckenden Betrages.
Streitwert: 100.000,-- €

Tatbestand:
Die Klägerin ist mit Sitz in Deutschland ein weltweit führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen.
Die Unternehmensgruppe der Beklagten ist historisch mit der Klägerin verbunden. Im Jahre 1917 wurde die A & Co Inc. ein selbständiges Unternehmen mit Sitz in den USA. Die Beklagte ist ein Tochterunternehmen der B, die wiederum ein Tochterunternehmen der C ist. Auch die Unternehmensgruppe der Beklagten ist ein weltweit führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen.
Im Jahre 1970 schlossen die A und die D eine Abgrenzungsvereinbarung hinsichtlich der Verwendung der Bezeichnung E. Danach ist die Unternehmensgruppe der Beklagten grundsätzlich berechtigt, die Bezeichnung E in den USA und Kanada zu führen; die Unternehmensgruppe der Klägerin ist grundsätzlich berechtigt, die Bezeichnung E in der Europäischen Union und in Deutschland zu führen. Außerhalb der USA und Kanada nutzt die Unternehmensgruppe der Beklagten die Bezeichnung F. Zu den Einzelheiten der Abgrenzungsvereinbarung vom 01.01.1970 und den Nachfolgevereinbarungen wird auf Anlage K 19 verwiesen.
Im Jahre 2012 bewarb die Beklagte sich bei der G um drei generische Top Level Domains (im folgenden: H), nämlich um die H „.E“, „.I“ und „.J“. Dabei handelt es sich um sog. Brand Top Level Domains, bei denen der Name des Unternehmens als generische H verwendet wird.
Die C teilte der Beklagten die generischen H „.E“ und „.I“ zu, die Beklagte nutzt sie aber noch nicht. Die dritte von der Beklagten und der Klägerin beantragte generische H “.F“, teilte die C weder der Beklagten noch der Unternehmensgruppe der Klägerin zu.
Zur Bewerbung bei der C um die H „.E“ füllte die Beklagte bei der C ein umfassendes Antragsformular aus, das als Anlage K 25 vorliegt und auf das verwiesen wird. In Abschnitt 18.1 gab die Beklagte an:
„18.1 Mission and Purpose of .EI Registry Holdings, Incorporatedʹs (“J”) parent company, B, Corp. (J”), is a leading healthcare company serving the wide-ranging needs of end-users and providers around the world, with approximately 86,000 employees in more than 140 countries. J serves a variety of retailers, physicians, veterinarians, managed health care providers, food chain and mass merchandiser outlets, hospitals, and government agencies.J’s stated mission is to discover, develop, and provide innovative products and services that save and improve lives.
J has operations in several main business segments:
-PHARMACEUTICAL: (…)
-ANIMAL HEALTH: (…)
-CONSUMER CARE: (…)
-ALLIANCES: J partners with a variety of corporations, organizations and educational institutions in product development and research efforts across the world.
The potential use of the .K by these or other business segments will primarily be driven by J’s future business strategies as identified in its annual report and investor filings, see http:⁄⁄www.A.com⁄investors⁄home.html.
The intended future mission and purpose of the .J is to serve as a trusted, hierarchical, and intuitive namespace for J and end-users, and potentially J’s qualified subsidiaries and affiliates and potentially its licensees and other strategic parties.
Recognizing the potential dynamic evolution of the .H as a trusted brand namespace, J has decided to utilize a wholly owned subsidiary, K, as the entity to file this application and bring the .H to market. […]”
Übersetzt lautet dieser Abschnitt wie folgt:
„18.1 Mission und Ziel von .E
Die Muttergesellschaft der J Registry Holdings, Incorporated (“”), J, ( J“) ist ein führendes Unternehmen der Gesundheitsbranche, das mit circa 86.000 Mitarbeitern in über 140 Ländern die weitreichenden Bedürfnisse von Endnutzern und Dienstleistern rund um die Welt befriedigt. J beliefert eine Vielzahl von Einzelhändlern, Ärzten, Tierärzten, Therapeuten, Lebensmittel- und Großhandelsgeschäften, Krankenhäuser und Regierungsbehörden. Js erklärte Mission ist es, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entdecken, zu entwickeln und zu erbringen, um Leben zu retten und zu verbessern.
J ist in mehreren Hauptgeschäftsfeldern tätig:
-Pharmazie: (…)
-Tiergesundheit: (…)
-Consumer Care: (…)
-Allianzen: J arbeitet weltweit mit einer Vielzahl von Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen in den Bereichen Produktentwicklung und Forschung zusammen.
Die mögliche Nutzung der K durch diese oder andere Geschäftsbereiche wird primär durch die zukünftige Geschäftsstrategie von J bestimmt, wie sie in dem Geschäftsbericht und Investorenberichten angegeben werden, siehe http:⁄⁄www.A.com⁄investors⁄home.html.
Die geplante zukünftige Mission und Zweck der K ist es, einen verlässlichen, hierarchischen und eingängigen Namensraum für J und Endnutzer und potentiell für qualifizierte Tochter- und verbundene Unternehmen von J sowie potentiell für seine Lizenznehmer und andere strategische Partner darzustellen.
Da Jdie mögliche dynamische Entwicklung der K als verlässlichen Marken-Namensraum erkannt hat, hat sich J dafür entschieden, eine 100%-ige Tochtergesellschaft, K, einzusetzen, um diese Bewerbung einzureichen und .K auf den Markt zu bringen. […]“
In Abschnitt 23.1.1, iv. und in Abschnitt 26.1.1b führt die Beklagte aus, dass L ein US-Unternehmen, dass die H „.com“ und „.net“ hält, auch Provider der Beklagten sein werde und in der Europäischen Union „Save Harbor“-zertifiziert sei.
Die Klägerin behauptet, dass die Beklagte die H „.C“ in der Europäischen Union nutzen wolle, und zwar für Waren und Dienstleitungen aus dem pharmazeutischen Bereich, auch für Waren und Dienstleistungen der F und mit ihr verbundener Unternehmen.
Sie vertritt die Auffassung, dass hinsichtlich der Benutzung der H in Europa eine Erstbegehungsgefahr bestehe; an eine Erstbegehungsgefahr seien keine besonders hohen Anforderungen zu stellen. Ein „hinreichend relevanter Inlandsbezug“ sei nur bei der Darstellung ausländischer Waren und Dienstleistungen erforderlich, während die Beklagte selbst Schwestergesellschaften in der EU habe. Die Beklagte und die F Corp. beabsichtigten, in den unter „.B“ zugänglichen Websites die Waren und Dienstleistungen der F. sowie ihrer verbundenen Unternehmen darzustellen. Eine so teure H solle weltweit genutzt werden. Dafür sprächen auch, die zwei Server-Standorte in der EU, die das EU-zertifizierte Unternehmen L anbiete. Disclaimer seien nicht ausreichend, um die Gefahr der Benutzung der H „.F“ in der EU auszuschließen.
Die Klägerin beantragt,
der Beklagten unter Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, ersatzweise von Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall von Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, die Ordnungshaft zu vollziehen an den Organen der Beklagten,
zu verbieten
1. im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union unter der generischen Top Level Domain .F die Waren und Dienstleistungen der E. und/oder mit ihr verbundener Unternehmen aus dem pharmazeutischen Bereich darzustellen, insbesondere wie in ihrer Bewerbung um diese Domain (Anlage K 25), dort namentlich in den Abschnitten 18.1, 18.2.3, 18.2.5, 23.1.1 iv., 26.1.1b angekündigt,
hilfsweise
1.a. im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union unter der generischen Top Level Domain .F Waren und Dienstleistungen aus dem pharmazeutischen Bereich darzustellen oder darstellen zu lassen,
1.b. im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union unter der generischen Top Level Domain .F Waren und Dienstleistungen aus dem pharmazeutischen Bereich darzustellen oder darstellen zu lassen,
wenn auf der unter der generischen Top Level Domain F zugänglichen Website Kontaktdaten für Deutschland angegeben werden und/oder nach in Deutschland durchgeführten Studien gesucht werden kann und/oder Kontaktdaten eines deutschen Ansprechpartners für die Studien angegeben werden und/oder Einkaufsbedingungen für Deutschland bereit gehalten und/oder Stellenangebote für Deutschland angezeigt werden und/oder auf von einer Website in deutscher Sprache mit der Top Level Domain .de auf die generische Top Level Domain .F verwiesen und/oder verlinkt wird, insbesondere wenn dies geschieht wie in Anlage K 20.
2. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der generischen Top Level Domain .F das Unternehmen der E Corp. und/oder mit ihr verbundener Unternehmen im pharmazeutischen Bereich darzustellen, insbesondere wie in ihrer Bewerbung um diese Domain (Anlage K 25), dort namentlich in den Abschnitten 18.1, 18.2.3, 18.2.5, 23.1.1 iv., 26.1.1b angekündigt.
2.a. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der generischen Top Level Domain .F das Unternehmen der ECorp. und/oder mit ihr verbundener Unternehmen im pharmazeutischen Bereich darzustellen oder darstellen zu lassen,
2.b. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der generischen Top Level Domain .F das Unternehmen der E Corp. und/oder mit ihr verbundener Unternehmen im pharmazeutischen Bereich darzustellen oder darstellen zu lassen,
wenn auf der unter der generischen Top Level Domain .F zugänglichen Website Kontaktdaten für Deutschland angegeben werden und/oder nach in Deutschland durchgeführten Studien gesucht werden kann und/oder Kontaktdaten eines deutschen Ansprechpartners für die Studien angegeben werden und/oder Einkaufsbedingungen für Deutschland bereit gehalten und/oder Stellenangebote für Deutschland angezeigt werden und/oder auf von einer Website in deutscher Sprache mit der Top Level Domain .de auf die generische Top Level Domain .F verwiesen und/oder verlinkt wird, insbesondere wenn dies geschieht wie in Anlage K 20.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte vertritt die Auffassung, die Klage sei schon unzulässig, weil der Gerichtsstand missbräuchlich gewählt sei und die Klageanträge unbestimmt seien.
Die Klage sei jedenfalls unbegründet, weil es an der Erstbegehungsgefahr der Benutzung der TLD „.F“ in Deutschland und in der EU fehle. Eine Kennzeichenrechtsverletzung in Deutschland und in der EU zeichne sich derzeit überhaupt nicht konkret ab. So könne die H in Deutschland und der EU zum Beispiel mit der second-level-domain M“ auch wirksam verwendet werden, wenn der Inhalt der Seite nicht auf die EU oder Deutschalnd ausgerichtet sei.
Da die E auch die H „.F“ habe registrieren lassen, gehe von der H „.F“ keine Gefahr für eine rechtsverletzende Benutzung in Deutschland und in der EU aus; die E werde in jedem Einzelfall überlegen, ob die Benutzung welcher H nicht verletzend sei wegen nationaler deutscher oder gemeinschaftsweiter Kennzeichenrechte der Klägerin.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten und zur Gerichtsakte gelangten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll vom 21.03.2018 verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage hat jedenfalls in der Sache keinen Erfolg.
Die Klägerin hat nicht ausreichend dargelegt, dass schon zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung am 21.03.2018 eine Gefahr der rechtsverletzenden Benutzung der generischen Top Level Domain „.F“ in der Europäischen Union oder in der Bundesrepublik Deutschland besteht. Deshalb kann die Klägerin derzeit nicht Unterlassung der Top Level Domain „.F“ in dem mit den Haupt- und Hilfsanträgen bestimmten Umfang gemäß Artt. 126 Abs. 2, 125 Abs. 5, 9 Abs. 2 Satz 1 Ziffer b) Unionsmarkenverordnung in der seit dem 01.10.2017 geltenden Fassung und nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG geltend machen.
I.
Es kann dahinstehen, ob die Klage zulässig ist.
1.
Sie ist insbesondere nicht unzulässig wegen rechtsmissbräuchlicher Anrufung des Landgerichts Düsseldorf.
Das Landgericht Düsseldorf ist als Markenverletzungsgericht für Unionsmarken im Land Nordrhein-Westfalen zuständig nach Artt. 125 Abs. 5, 126 Abs. 2 UMV. Es steht den Parteien frei, das einstweilige Verfügungsverfahren an einem anderen Gericht durchzuführen als das Hauptsacheverfahren. Darüber hinaus steht es den Parteien nach § 35 ZPO auch frei, negative Feststellungsklage vor einem dritten Gericht zu erheben. Dass die Klägerin den Verfahrensgegenstand durch die Wahl des Landgerichts Düsseldorf sachfremd aufgespalten hat, hat die Beklagte nicht ausreichend dargelegt. Auch die Beklagte selbst hatte schon die negative Feststellungsklage nicht am Gerichtsstandort des einstweiligen Verfügungsverfahrens in Frankfurt, sondern in Hamburg erhoben.
2.
Es kann dahinstehen, ob die möglicherweise inhaltlich nicht ausreichend konkretisierten Klageanträge – Haupt- und/oder Hilfsanträge - schon die Klage unzulässig machen (so das Oberlandesgericht Frankfurt, 6 U 151/16, Urteil vom 02.02.2017 Seite 7).
II.
Denn jedenfalls sind die geltend gemachten Unterlassungsansprüche aus der Marke nach Art. 9 Abs. 2 Satz 1 Ziffer b) UMV und aus dem Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG nicht begründet, weil die Klägerin keine Erstbegehungsgefahr für eine kennzeichenverletzenden Verwendung der Top Level Domain „.F“ vorgetragen hat.
Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch setzt voraus, dass ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte für eine in naher Zukunft konkret drohende Rechtsverletzung bestehen. Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (BGH, Urteil vom 04.05.2016, I ZR 58/14, Rdn. 32). Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine kennzeichenverletzende Verwendung innerhalb der Europäischen Union beziehen.
Die Anmeldung und Zuteilung der Top Level Domain „.F“ an sich begründet noch nicht die konkrete Gefahr einer Rechtsverletzung. Denn die H hat - wie jede domain - in Verbindung mit einer second level domain an sich nur eine Adressfunktion (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2012, I ZR 82/11, Rdn. 27). Erst die Verwendung der TLD mit einer second level domain und einer im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage wird als Herkunftshinweis verstanden.
Die Angaben der Beklagten in dem Antrag auf Zuteilung der H „.F“ bei der J begründen ebenfalls noch keine konkrete Gefahr der Benutzung der H als Marke oder Unternehmenskennzeichen in der Europäischen Union oder in Deutschland.
Zwar ergibt sich aus den Angaben in Abschnitt 18.1 eindeutig, dass die E, die in 140 Ländern tätig ist, die H „.F“ markenmäßig verwenden will und zwar auch im Geschäftsfeld der pharmazeutischen Produkte und auch für qualifizierte Tochter- und verbundene Unternehmen. Weiter ergibt sich aus dem Abschnitt 18.2.3, dass die Beklagte bzw. ihre Muttergesellschaft, die E Corp. Die H .F nicht nur für Informationen über die Unternehmen der Beklagten verwenden will, sondern dort auch ihre Waren und Dienstleistungen Millionen von Endnutzern vorstellen will.
Daraus folgt aber nicht konkret die Gefahr, dass diese beabsichtigte markenmäßige Benutzung von „.F“ in der Europäischen Union und Deutschland erfolgen soll.
Gerade wenn die Muttergesellschaft der Beklagten 86.000 Mitarbeiter in über 140 Ländern hat, besteht bei der Zuteilung einer generischen Top Level Domain noch nicht die Gefahr, dass diese kennzeichenverletzend genutzt wird. Denn erst mit der Bezeichnung der Second Level Domain wird konkreter, wo und wie die Top Level Domain im Geschäftsverkehr eingesetzt werden soll.
Deshalb sind auch die erheblichen Ausgaben der Beklagten für die Zuteilung der generischen Top Level Domain „.F“ kein Indiz für eine konkrete Verwendung der streitgegenständlichen Domain in der Europäischen Union und Europa. Denn bei Unternehmen in 140 Ländern bleiben ohne die 28 Länder der Europäischen Union 112 weitere mögliche Länder, in denen die streitgegenständliche H möglicherweise nicht kennzeichenverletzend benutzt werden kann. Ein weltweit tätiger Konzern mag ein erhebliches Interesse an einem einheitlichen Internetauftritt haben, das spricht aber nicht für die konkrete Gefahr einer kennzeichenverletzenden Nutzung.
3.
Auch die Tatsache, dass die Beklagte in dem Antrag auf Zuteilung der H in Abschnitt 23.1.1, iv. erklärt, dass ihr Service Provider L auch zwei Standorte in Europa habe und in Abschnitt 26.1.1b, dass ihr Service Provider L „EU Safe Harbor-zertifiziert“ sei, spricht nicht für eine konkrete kennzeichenverletzende Nutzung der H „.F“ in der EU und Deutschland. Denn die Beklagte hatte bei L gleichzeitig drei H beantragt: „.J“, „.A“ und „.F“. Es ist für die Kammer gut nachvollziehbar, dass die Beklagte jedenfalls die Angaben für L in Abschnitt 23 „Registry Services“ für alle drei Domains gleich ausgefüllt hat. Dies bietet sich insbesondere deshalb an, weil die Beklagte für alle drei Domains die Dienste von M nutzt. Jedenfalls für die H „.F“ mögen zwei Server in der EU für einen schnellen und stabilen Verbindungsaufbau nützlich für die Beklagte sein.
4.
Die Klägerin kommt ihrer Pflicht zur Darlegung einer konkreten Erstbegehungsgefahr auch aus folgendem Grund nicht ausreichend dar. Auch wenn an die Erstbegehungsgefahr für einen Inlandsbezug grundsätzlich keine hohen Anforderungen zu stellen sind, liegt der Fall hier wegen der Abgrenzungsvereinbarung von 1970 und den nachfolgenden Vereinbarungen der Parteien bzw. ihrer Unternehmensgruppen anders. Die Beklagte und ihr Mutterunternehmen sind durch die Abgrenzungsvereinbarung und die Nachfolgevereinbarungen hinsichtlich der Benutzung der Marken und Unternehmenskennzeichen A vertraglich gebunden.
Deshalb hat die Klägerin eine erhöhte Darlegungslast, die Erstbegehungsgefahr dazulegen, der die vertraglichen Bindung der Parteien bzw. ihrer Muttergesellschaften entgegensteht; schon bei der Erstbegehung verstieße die Beklagte gegen vertraglich festgelegte Kennzeichennutzungen.
Gerade in dieser besonderen, schon lange vertraglich festgelegten Ausgangslage, lehnt das Oberlandesgericht Frankfurt (Urteil vom 02.02.2017, 6 U 151/16, Seite 10 ff.) eine Erstbegehungsgefahr ab. Es lässt die Darstellung als globales Unternehmen, die fehlende Angabe einer territorialen Beschränkung, die EU Safe Harbour Zertifizierung und den Betrieb der H von zwei Servern in Europa nicht ausreichen, um einen Inlandsbezug und eine konkret bevorstehende Kennzeichenverletzung in der Europäischen Union und Deutschland zu bejahen. Entscheidend ist, dass die Beklagte trotz der 59 Seiten langen Bewerbung bei L an keiner Stelle erwähnt hat, die Domain „.F“ in Europa und Deutschland verwenden zu wollen. Demgegenüber hatte die Beklagte in Kenntnis der Abgrenzungsvereinbarung von 1970 keine Veranlassung, in dem L-Antrag einen disclaimer dahingehend aufzunehmen, sie wolle die H „.F“ nicht in der EU verwenden.
Erhebliche konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte durch Nutzung der H „.F“ gegen die vertragliche Abgrenzungsvereinbarung verstoßen will, trägt die Klägerin nicht vor.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 35 ZPO
§ 91 ZPO
§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG

Zitierte Entscheidungen: 6 U 151/16
I ZR 58/14
I ZR 82/11