Oberlandesgericht Hamm (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2001-11-08, Aktenzeichen 4 U 93/01
ECLI: ECLI:DE:OLGHAM:2001:1108.4U93.01.00

Tenor:
Die Berufung der Klägerin gegen das am 11. Mai 2001 verkündete Urteil der VIII. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Berufung.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar und beschwert die Klägerin mit 100.000,- DM.
Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 20.000,--DM abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in dieser Höhe leistet.
Die Sicherheit kann durch unbedingte, unwiderrufliche, unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft eines als Zoll- und Steuerbürge anerkannten Kreditinstituts in der Europäischen Union erbracht werden.

Tatbestand:
Die Parteien sind Wettbewerber im Handel mit Schuhen. Die Klägerin ist seit 1988 Inhaberin der österreichischen Marke K, die sie am 23. Mai 1989 als IR-Marke Nr. ###1 auch in Deutschland angemeldet hat. Nach Einführung der Marke wollte sie diese durch den Zusatz Schuhpark ergänzen. Sie meldete mit Zeitrang 1. April 1996 die Wortmarke Nr. ###8 "K Schuhpark" und am 6. August 1999 die Wort-/ Bildmarke Nr. ###3 K Schuhpark an.
Die Beklagte hat gegen die Eintragung dieser beiden Gemeinschaftsmarken Widerspruch eingelegt. Für sie ist seit dem 3. September 1980 in der Markenrolle des Deutschen Patent- und Markenamtes unter der Nummer ###0 die Marke "Schuhpark" eingetragen (Bl.4 d.A.). Bereits am 1.Juli 1980 war für sie die Marke "Schuhpark G" unter der Nummer ###3 (Bl.104 d.A.) eingetragen worden. Diese Marke hat die Beklagte unstreitig benutzt. Streitig ist, ob auch die Marke "Schuhpark" benutzt worden ist.
Nachdem einem markenrechtlicher Antrag der Klägerin auf Löschung dieser Marke durch das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 53 Abs. 1 MarkenG wegen Nichtbenutzung von der Beklagten widersprochen worden war, hat die Klägerin mit der Klage einen Löschungsanspruch gegen die Beklagte geltend gemacht. Sie hat sich zunächst darauf berufen, dass die Marke nicht benutzt worden sei, und dazu auf eine von der Firma D durchgeführte Benutzungsrecherche (Bl.9–22 d.A.) verwiesen. Sie hat später die Meinung vertreten, dass es für eine Benutzung nicht genüge, dass die geschützte Marke als Handelsname für den Betrieb der Beklagten oder in Kombination mit dem weiteren Wort G verwendet worden sei.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung der deutschen Marke
###0 "Schuhpark" beim Deutschen Patent- und Markenamt
einzuwilligen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie hat geltend gemacht, dass die Marke in Deutschland rechtserhaltend benutzt worden sei und noch benutzt werde. Dazu hat sie sich auf eine eidesstattliche Versicherung ihres Verkaufsleiters N vom 14. November 2000 (Bl.44 f. d. A.), auf Beispiele der Benutzung der Marke "Schuhpark" im Bereich der Werbung und auf Etiketten bezogen, die seit 1994 in mehrere tausend Paar von der Firma J Schuhe GmbH gelieferte Schuhe eingenäht worden seien.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat zur Begründung ausgeführt, dass die Klägerin eine Nichtbenutzung der Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruches nicht hinreichend dargelegt habe. Jedenfalls das unstreitige Aufnähen der Etiketten in von der Beklagten vertriebene Schuhe stelle eine Benutzung der Marke im Sinne von § 26 MarkenG dar. Unschädlich sei, dass diese Etiketten nicht identisch mit der geschützten Marke seien. Die kaum lesbare Hinzufügung des Namens "G" zu der Wortmarke werde vom Betrachter nicht wahrgenommen und verändere damit deren kennzeichnenden Charakter nicht. Die Änderung der graphischen Gestaltung des Wortes "Schuhpark" dahin, dass die Bestandteile "Schuh" und "Park" jeweils farblich anders gestaltet worden seien, sei für das Verkehrsverständnis gleichfalls ohne Bedeutung.
Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin mit der Berufung. Sie vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht geltend, dass die Benutzung der Wortmarke "Schuhpark" nur in einer Form erfolgt sei, die gegenüber der eingetragenen Marke wesentliche Abweichungen aufweise. Die Schreibweise von "Schuhpark" sei dergestalt so geändert worden, dass sich die jeweiligen Randbuchstaben nach außen lehnten. Der Wortbestandteil "Schuh" sei weiß dargestellt, der Wortbestandteil "Park" dagegen orange. Dadurch werde das Wort optisch getrennt. Außerdem erscheine in kleinerer Schrift unter dem Wort "Schuhpark" das weitere Wort "G".
Die Klägerin verweist darauf, dass solche Abweichungen nur ausnahmsweise unschädlich seien. Eine solche Ausnahme liege schon deshalb nicht vor, weil bereits die Hinzufügung des Wortes G den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert habe. Das Wort G werde von dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher, der zur Unterscheidung genau auf die konkrete Marke zu achten pflege, nicht übersehen, auch wenn es erheblich kleiner gestaltet worden sei. Seine Hinzufügung sei schädlich, weil es sich insoweit um ein Element mit eigenständiger Kennzeichnungskraft handele. Das Wort G präge den Gesamteindruck des verwendeten Zeichens mit, weil der Bestandteil Schuhpark rein beschreibend oder jedenfalls ohne große Kennzeichnungskraft sei. Es komme hinzu, dass auch die Veränderungen am Wort Schuhpark selbst beachtlich seien. Das Verziehen der Schrift an den Randbuchstaben und die Trennung des Wortes durch die andere farbliche Gestaltung machten die Wortmarke zu einer Wort-/ Bildmarke. Ein solcher Wechsel der Markenform sei grundsätzlich nicht rechtserhaltend. Jedenfalls in der erforderlichen Gesamtschau seien die vorgenommenen Änderungen schädlich.
Erstmals macht die Klägerin geltend, dass sich die Beklagte rechtsmissbräuchlich verhalte, weil sie gegen die angemeldeten Gemeinschaftsmarken K Schuhpark nicht etwa im Hinblick auf ihre benutzte Marke Schuhpark G, sondern unter Hinweis auf die unbenutzte Marke Schuhpark Widerspruch eingelegt habe. Dies sei ihr verwehrt, nachdem sie durch die unterbliebene Benutzung der Marke Schuhpark den Eindruck erweckt habe, dass sie lediglich an der tatsächlich benutzten Marke Schuhpark G interessiert sei. Die Marke müsse deshalb auch zur Vermeidung weiteren Rechtsmissbrauchs gelöscht werden.
Die Klägerin beantragt,
in Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte
zu verurteilen, in die Löschung der deutschen Marke
Nr. ###0 "Schuhpark" gegenüber dem Deutschen
Patent- und Markenamt einzuwilligen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil. Sie macht unter Vertiefung des Vorbringens erster Instanz weiterhin geltend, dass kein Löschungsanspruch bestehe, weil die Marke jahrelang bis heute rechtserhaltend durch die Etikettierung von Schuhen und durch die Verwendung der Marke in Werbebroschüren und Anzeigen und auf Tragetaschen benutzt worden sei. Die vorgenommenen Abweichungen stünden einer solchen Benutzung nicht entgegen, weil sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert hätten.
Das abweichend benutzte Zeichen werde vom Verkehr auch bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt. Die Veränderungen am Wort "Schuhpark" selbst seien unbeachtlich, weil weder das Verziehen der Schrift an den Randbuchstaben noch die unterschiedliche farbliche Gestaltung der Wortteile "Schuh" und "Park" vom Verkehr, der derartige werbeübliche Umbildungen des Schriftbildes gewöhnt sei, als Änderung der Wortmarke empfunden würden. Sie machten die benutzte Form auch nicht zu einem Wort-/ Bildzeichen. Ein Fall einer formübergreifenden Markenabweichung liege gerade nicht vor. Auch die Zufügung des Namens ihres Geschäftsführers und Gesellschafters verändere den Charakter der Marke nicht. Das Wort "Schuhpark" sei in Schriftbild und Buchstabengröße so dominant, dass der Verkehr dem im Vergleich dazu verschwindenden und kaum lesbaren Zusatz "G" keine Aufmerksamkeit schenke. Es habe den Charakter einer bedeutungslosen austauschbaren Zutat. Das werde noch dadurch verstärkt, dass allein das Wort "Schuhpark" durch den symbolhaften Hinweis "R im Kreis" gesondert als eingetragene Marke gekennzeichnet werde.
Selbst wenn das Verkehrsverständnis zweifelhaft bliebe, sei die Abweichung unschädlich.
Nach der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes seien nach dem Grundsatz "im Zweifel für die Marke" nur noch krasse Fälle abweichender Benutzungen, welche die Marke praktisch völlig veränderten, als nicht mehr rechtserhaltend angesehen worden. Ein solcher Fall sei vorliegend nicht gegeben.
Die berechtigte Wahrnehmung der Rechte aus ihrer Marke sei nicht rechtsmißbräuchlich, sondern vielmehr geboten.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet. Der Klägerin steht der von ihr geltend gemachte Löschungsanspruch wegen Verfalls gegen die Beklagte im Hinblick auf deren eingetragene Wortmarke "Schuhpark" nach §§ 49 Abs.1, 55 Abs.1 MarkenG nicht zu. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beklagte den materiellen Benutzungsanforderungen des § 26 MarkenG nicht entsprochen hat.
1) Die Klägerin ist im Rahmen der durch § 55 Abs.2 Ziffer1 MarkenG eröffneten Popularklage klagebefugt. Die Klage ist entsprechend ihrem eigentlichen Charakter als Löschungsbewilligungsklage (Ingerl / Rohnke, Markengesetz, § 55 Rdn.8) zutreffend gegen die Beklagte als im Register eingetragene Markeninhaberin gerichtet worden.
2) Die Klägerin macht in der Berufungsinstanz nicht mehr geltend, dass die zu Gunsten der Beklagten eingetragene Marke "Schuhpark" überhaupt nicht oder jedenfalls nicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung für die Ware "Schuhe" im Sinne des § 26 Abs.1 MarkenG benutzt worden ist. Das würde auch keinen Erfolg versprechen, nachdem die Beklagte Formen der Benutzung dargelegt hat und jedenfalls der Vertrieb der mit den eingenähten Etiketten mit der Bezeichnung "Schuhpark" (Hülle Bl.63) als Unterscheidungskennzeichen versehenen Schuhe in den dargelegten und nicht bestrittenen Mengen eine solche Benutzung darstellt.
3) Diese Benutzung der Marke in einer allerdings unstreitig von der Eintragung abweichenden Form gilt als rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG.
a) § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG ist zwar als Ausnahmeregelung zu dem in § 26 Abs. 1 geregelten Grundsatz zu verstehen, dass eine Marke in der eingetragenen Form benutzt worden sein muss (BGH, GRUR 1997, 744, 746 –Ecco). Sinn und Zweck des Benutzungszwanges rechtfertigen es aber nicht, bei jeder noch so geringfügigen Abweichung der benutzten von der eingetragenen Form Rechtsbestand und Durchsetzbarkeit der Marke zu verneinen und den Inhaber zu neuer Anmeldung mit späterer Priorität zu zwingen. § 26 Abs.3 MarkenG soll die Abgrenzung unschädlicher von schädlichen Abweichungen ermöglichen, um dem Markeninhaber einen angemessenen Gestaltungsspielraum bei der Verwendung des eingetragenen Zeichens zu ermöglichen (Ingerl / Rohnke, a.a.O., § 26 Rdn.76).
Entscheidend für diese Abgrenzung ist es, ob das abweichend benutzte Zeichen vom Verkehr gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird. Verkehrsteile, die das eingetragene Zeichen bereits kennen, dürften keine wesentliche Veränderung feststellen. Bleibt das Verkehrsverständnis über die Markenidentität nur zweifelhaft, so ist die Abweichung unschädlich. Es gilt dann der Grundsatz: "Im Zweifel für die Marke" (Ingerl / Rohnke, a.a.O., § 26 Rdn.83). Darauf hat die Berufungserwiderung zutreffend hingewiesen.
b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist vorliegend im Rahmen der anzustellenden Gesamtbetrachtung von einer unschädlichen Abweichung auszugehen. Der Verkehr sieht in den hier bestehenden Unterschieden zwischen der Eintragungs- und der Benutzungsform keine wesentliche Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke. Allenfalls ist das Verkehrsverständnis insoweit zweifelhaft.
aa) Die Änderungen der geschützten Bezeichnung "Schuhpark" in farblicher und graphischer Hinsicht sind nicht von besonderer Bedeutung. Gerade solche Änderungen der Schreibweise in gestalterischer Hinsicht sollen nach der Intention des Gesetzgebers ebenso möglich bleiben wie eine –auch uneinheitliche- farbliche Darstellung der Wortbestandteile. Die rein optische Ausgestaltung lässt den Klang und die Bedeutung der Wortmarke nämlich unverändert. Diese Abweichungen sind angesichts ihrer Geringfügigkeit für den Verkehr ohne Bedeutung und ändern damit den Charakter der Marke in kennzeichenrechtlicher Hinsicht nicht ( vgl. BGH, a.a.O. –Ecco S.746). Sie führen auch nicht etwa dazu, dass aus der reinen Wortmarke eine Wort-/ Bildmarke wird.
bb) Mit dem Namen des Geschäftsführers der Beklagten wird der geschützten Bezeichnung allerdings ein weiteres Wort hinzugefügt. Das Hinzufügen neuer Zeichenbestandteile hat die frühere Rechtsprechung streng behandelt und nur dann als unschädlich angesehen, wenn der Verkehr den Herkunftshinweis ausschließlich dem mitverwendeten eingetragenen Zeichen entnahm und die zusätzlichen Bestandteile als zeichenrechtlich bedeutungslose, austauschbare Zutaten, nicht aber als den Gesamteindruck und Schutzbereich wesentlich mitprägend ansah (BGH, GRUR 1986, 892, 893 -Gaucho; BGH, GRUR 1984, 872, 873 –Wurstmühle; BGH, GRUR 1984, 813, 814 –Ski-Delial; BGH, GRUR 1985, 46, 47 –Idee-Kaffee; BGH, GRUR 1979, 856, 858 –Flexiole; Ingerl / Rohnke, a.a.O., § 26 Rdn.93; Fezer, Markenrecht, 3.Auflage, § 26 Rdn.108 ff.). Auf diese Grundsätze stellt in etwa auch die neuere Rechtsprechung ab, wobei sie aber zusätzlich berücksichtigt, dass sich der Gesetzgeber mit der grundsätzlichen Anerkennung abgewandelter Benutzungsformen von der als zu streng empfundenen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz lösen wollte (BGH, WRP 2000, 1164, 1166 –FRENORM / FRENON; BPatG, GRUR 1997, 301, 302 –LORDS /LORD). Es kommt jetzt schon nach dem Gesetzeswortlaut allein und entscheidend darauf an, ob in dieser geänderten Benutzungsform der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert ist. Diese Frage ist bei der gebotenen Gesamtbetrachtung aufgrund der besonderen Umstände eher zu verneinen. Auch in der Benutzungsform erscheint allein "Schuhpark" als die spezielle Kennzeichnung der mit den Etiketten versehenen Ware der Beklagten im Verkehr.
aaa) In der Benutzungsform steht das Wort "Schuhpark" im Vordergrund. Es ist groß geschrieben und sowohl farblich als auch graphisch besonders hervorgehoben. Dem gegenüber ist der Zusatz "G" sehr klein, unscheinbar und schlecht zu lesen. Er ist in der Gesamtsicht so ausgestaltet, dass er auch dem Verkehr angesichts der bewussten Hervorhebung des Wortes "Schuhpark" nicht als Kennzeichnung auffällt und dadurch den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke unverändert bleiben lässt (vgl. BGH a.a.O. –Ecco S.746).
bbb) Dieser Gesamteindruck wird aus Sicht des Verbrauchers noch dadurch bestärkt, dass hinter dem Wort "Schuhpark" ein "R im Kreis" eingefügt wurde. Zwar könnte ein solcher Eintragungshinweis allein die Marke nicht zu einer benutzten Marke machen (BGH GRUR 1971, 355 –Epigran II). Er verdeutlicht aber im vorliegenden Fall durch seine Positionierung für den Verkehr die vorgesehene weitere Verwendung der Eintragungsform als Marke ungeachtet eines verwendeten Zusatzes (BGH GRUR 1985, 926 –topfitz/topfit; Ingerl / Rohnke, a.a.O. § 26 Rdn.56).
ccc) Der der Ursprungsmarke hinzugefügte Zusatz "G" ist zwar nicht rein beschreibender Natur. Das führt aber nicht dazu, dass er sich in der Gesamtbetrachtung der Benutzungsmarke prägend auswirkt und den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert. Selbst wenn der Betrachter den Zusatz überhaupt bewusst wahrnimmt, sieht er in ihm in Bezug auf die Marke gerade wegen der unterschiedlich großen und auch sonst unterschiedlichen Schreibweisen keine zusätzliche Kennzeichnung. Das gilt auch, weil dem Verbraucher die Bedeutung dieses klein geschriebenen Wortes nicht aus sich heraus klar ist.
ddd) Wenn der Verbraucher mit den Unternehmensverhältnissen bei der Beklagten nicht vertraut ist, erscheint ihm "G" nicht als ein Familienname. Es könnte sich dabei genauso um einen Hinweis auf eine Modelinie oder sonst einen erläuternden Zusatz ohne kennzeichnende Bedeutung handeln. Dafür könnte insbesondere die auseinandergezerrte und sehr fein gehaltene Schreibweise sprechen, die eine eher dekorative Wirkung entfaltet. Gerade auf einer Ware und einem Etikett finden sich neben der Marke regelmäßig auch andere Angaben oder bildliche Darstellungen, die vom Verkehr als austauschbare Zutat nicht ernst genommen werden (BPatG, a.a.O. –LORDS/LORD S.302, BPatGE 25, 60 –Louvre/ LOUVRE DE PARIS). Auch wenn besonders im westfälischen Raum der Bezug zum Firmennamen erkannt würde, so wird auch dieser Teil des Verkehrs die Zufügung des Namens des Geschäftsführers in dieser Form nicht als kennzeichnend empfinden. Bei der Hinzufügung eines Firmennamens ist nämlich davon auszugehen, dass der Verkehr grundsätzlich die Waren nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern nach der Marke, besonders wenn diese auch noch erkennbar als solche hervorgehoben wird (Fetzer, a.a.O. § 26 Rdn. 122 g).
eee) Es ist auch nicht so, dass die Marke "Schuhpark" dem Verkehr überhaupt noch nicht begegnet ist. Die Beklagte hat jedenfalls in der Werbung die Bezeichnung "Schuhpark" in einem Wort auch ohne den Zusatz "G" (Bl.61 f. d.A.) gebraucht. Die vorgelegte Benutzungsrecherche der Firma D hat allenfalls deutlich gemacht, dass der Begriff "Schuhpark" für sich allein als Handelsname bekannt ist und auf die im westfälischen Raum stark vertretene Kette der Beklagten hinweist. Auf die Herkunft der etikettierten Schuhe aus diesem Unternehmen weist dann die Marke "Schuhpark" schon für sich hin, ohne dass es des Zusatzes des Namens des Inhabers zur genaueren Kennzeichnung bedurft hätte.
4) Nach alledem kommt auch ein außermarkenrechtlicher Löschungsanspruch wegen rechtsmissbräuchlicher Behinderung der Klägerin, nicht in Betracht.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs.1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus 708 Nr.10, 711 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 49 Abs.1, 55 Abs.1 MarkenG nicht zu. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beklagte den materiellen Benutzungsanforderungen des § 26 MarkenG
§ 26 MarkenG
§ 53 Abs. 1 MarkenG
§ 26 Abs.1 MarkenG
§ 26 Abs. 3 MarkenG
§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG
§ 26 Abs.3 MarkenG
§ 97 Abs.1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1997, 744, 746
GRUR 1986, 892, 893
GRUR 1984, 872, 873
GRUR 1984, 813, 814
GRUR 1985, 46, 47
GRUR 1979, 856, 858
GRUR 1997, 301, 302
GRUR 1971, 355
GRUR 1985, 926
BPatGE 25, 60