Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2017-03-09, Aktenzeichen I-20 U 220/11
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2017:0309.I20U220.11.00

Tenor:
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 24.10.2011 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – hinsichtlich der Beklagten zu 1) mit der Maßgabe, dass die Verurteilung auf den Zeitraum bis zum 9. Februar 2016 beschränkt wird - insoweit abgeändert, soweit
die Beklagten zu 1.) und 2.) nach Ziffer I. 1. Buchstabe a) und e) des Tenors zur Unterlassung verurteilt worden, insoweit zu I. 2. zur Auskunft verurteilt worden sind, zu Ziffer II. deren Schadensersatzpflicht insoweit festgestellt worden ist und sie in Ziffer III. zur Freistellung von Abmahnkosten in Höhe von Rechtsanwaltskosten in 1.190,00 € übersteigender Höhe und Patentanwaltskosten verurteilt worden sind
und
die Beklagten zu 3) und 4) nach Ziffer IV. 1. Buchstabe a), b) und c) des Tenors zur Unterlassung verurteilt worden, insoweit zu IV. 2. zur Auskunft verurteilt worden sind, zu Ziffer V. deren Schadensersatzpflicht insoweit festgestellt worden ist und sie in Ziffer VI. zur Freistellung von Abmahnkosten in Höhe von Rechtsanwaltskosten in 1.190,00 € übersteigender Höhe und Patentanwaltskosten verurteilt worden sind
und soweit die Beklagten zu 1.) und 3.) gemäß Ziffer VII. zur Vernichtung verurteilt worden sind.
Im Umfang der Abänderung wird die Klage abgewiesen, hinsichtlich des Beklagten zu 2.) auch hinsichtlich des Hilfsantrags zu I. 1. a).
Es wird festgestellt, dass sich der Rechtsstreit hinsichtlich der Beklagten zu 1.) in Bezug auf die Ansprüche zu Ziffer I. 1. Buchstabe b), c) und d) sowie der daraus sich ergebenden Auskunfts- und Schadensersatzansprüche mit Wirkung ab dem 9. Februar 2016 in der Hauptsache erledigt ist.
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin die Klägerin zu 7/11, die Beklagten zu 1) und 2) zu 2/11 und die Beklagten zu 3) und 4) ebenfalls zu 2/11. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) und 2) trägt die Klägerin zu 5/7, im Übrigen tragen die Beklagten zu 1) und 2) ihre außergerichtlichen Kosten selbst. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 3) und 4) trägt die Klägerin zu ½ und im Übrigen die Beklagten zu 3) und 4) selbst.
Dieses und das angefochtene Urteil, soweit es nicht abgeändert wurde, sind vorläufig vollstreckbar. Den Beklagten zu 2.), 3.) und 4.) bleibt nachgelassen, eine Vollstreckung der Klägerin in der Hauptsache durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von jeweils 50.000,00 € abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor Beginn der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Im Übrigen bleibt den Parteien nachgelassen, eine Vollstreckung der jeweils anderen Partei durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110% des beitreibbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei vor Beginn der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
A)
Hinsichtlich des Sach- und Streitstandes erster Instanz wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen, die allerdings gemäß § 319 ZPO wie folgt berichtigt werden: …
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht
I. die Beklagten zu 1) und zu 2) verurteilt,
1. es bei Vermeidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen,
a) im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland und in der Europäischen Union für First- und Gratrollen die Bezeichnungen
- VENT ROLL- X… VENT ROLL- X…-VENT ROLL- X…-VENT-ROLL
gleichviel in welcher Schreibweise zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbesondere unter dieser Bezeichnung derartige Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben,
b) in der Werbung mit dem Hinweis zu agieren, die Firma Y habe im Rahmen des vormals mit der Beklagten zu 1) bestehenden Vertrages die von der Beklagten zu 1 produzierten und patentgeschützten First- und Gratrollen unter ‘‘Z– VENT ROLL‘‘ in den Verkehr gebracht und die Beklagte zu 1 vermarkte die von ihr hergestellten Rollen unter ‘‘X… – VENT ROLL‘‘ nun selbst und in unmittelbarem textlichen Zusammenhang hiermit vor Plagiaten zu warnen, wie beispielhaft im landgerichtlichen Urteil wiedergegeben,
c) in der Werbung vor ‘‘nachgebauten‘‘ und zudem überteuerten First- und Gratrollen zu warnen, die durch den von der Beklagten zu 1) zwischenzeitlich verklagten ‘‘Plagiator‘‘ in den Verkehr gebracht werden verbunden mit rechtlichen Konsequenzen für Wiederverkäufer dieser ‘‘Plagiate‘‘, wie beispielhaft im landgerichtlichen Urteil wiedergegeben,
d) in der Werbung durch vergleichende Gegenüberstellung in Text und Bild die von der Klägerin vertriebenen First- und Gratrollen als Nachahmung der First- und Gratrollen der Beklagten zu 1) darzustellen, insbesondere wenn dies geschieht wie beispielhaft im landgerichtlichen Urteil wiedergegeben,
e) in der Werbung mit dem Hinweis zu agieren, die First- und Gratrolle X… – VENT ROLL sei viele Jahre durch die Firma Y unter deren Dachmarke ‘‘Z‘‘ in Verbindung mit dem Produktnamen der Beklagten zu 1) vertrieben worden, wie im angefochtenen Urteil beispielhaft wiedergegeben,
2. die Beklagten zu 1) und 2) zur Auskunft verurteilt und II. deren Schadensersatzpflicht festgestellt; sowie die Beklagten zu 1) und 2) zur Freistellung der Klägerin von vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von 2.380,80 € und Patentanwaltskosten in gleicher Höhe verurteilt (III.);
IV. die Beklagten zu 3) und zu 4) verurteilt,
a) im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für First- und Gratrollen die Bezeichnungen
- VENT ROLL- X… VENT ROLL- X…-VENT ROLL- X-VENT-ROLL
gleichviel in welcher Schreibweise zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbesondere unter dieser Bezeichnung derartige Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder die Domains ‘‘ventroll.com‘‘ und ‘‘vent-roll.de‘‘ in Zusammenhang mit First- und Gratrollen zu benutzen, insbesondere unter diesen Domains First- und Gratrollen anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben,
b) in der Werbung mit dem Hinweis zu agieren, die Firma Y habe im Rahmen des vormals mit der Beklagten zu 1) bestehenden Vertrages die von dieser produzierten First- und Gratrollen in den Verkehr gebracht und dabei zu betonen, dass die Beklagte zu 1 die Produkte nun selbst vermarktet sowie in diesem Zusammenhang anzumerken, dass ‘‘Z‘‘ eine für die Firma Y geschützte Marke sei, ohne aber darauf hinzuweisen, dass es sich bei ‘‘VENT ROLL‘‘ ebenfalls um eine zugunsten der Klägerin geschützte Marke handelt, wie im angefochtenen Urteil wiedergegeben,
c) in der Werbung darauf hinzuweisen, dass es sich allein bei der von der Beklagten zu 1 hergestellten und von der Beklagten zu 3) angebotenen First- und Gratrolle um das Original handelt, das teilweise nur mit ‘‘VENT ROLL‘‘ bezeichnet wird, wie im angefochtenen Urteil wiedergegeben,
d) in der Werbung hervorzuheben, dass die Beklagte zu 3) nur die Originale der Beklagten zu 1) verkaufe und keine Plagiate, wobei ein direkter Link auf die unter der Domain ‘‘X..com‘‘ eingestellten Webseiten der Beklagten zu 1) gesetzt und im Begleittext auf die dort zu findenden Infos zur Produktpiraterie verwiesen wird, wie im angefochtenen Urteil wiedergegeben,
2. die Beklagten zu 3) und 4) zur Auskunft verurteilt und V. deren Schadensersatzpflicht festgestellt; sowie die Beklagten zu 3) und 4) zur Freistellung der Klägerin von vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von2.380,80 € und Patentanwaltskosten in gleicher Höhe verurteilt (VI.); sowie
VII. die Beklagten zu 1) und zu 3) verurteilt, die in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände, die mit dem Zeichen ‘‘VENT ROLL‘‘, ‘X VENT ROLL‘‘, ‘‘X-VENT ROLL‘‘ oder ‘‘X-VENT-ROLL‘‘ gekennzeichnet sind, insbesondere First- und Gratrollen, Verpackungen und Kataloge zu vernichten.
sowie
die Widerklage der Beklagten zu 1) und des Beklagten zu 2), die darauf gerichtet war,
die Gemeinschaftsmarke 003 817 491 „VENT ROLL“ für die Waren „Baumaterialien aus Metall; Firstabdeckungen, Gratabdeckungen aus Metall, insbesondere mit Kunststoffeinsätzen oder Kunststoffhinterfütterung; Metallbahnen für Bauzwecke in der Warenklasse 06 „Dichtungsmaterial für Bauzwecke, Dichtungsbahnen, Unterspannbahnen, Dichtungsmittel als Kunststoff“ in der Warenklasse 17 und „Baumaterialien nicht aus Metall“; technische Gewebe und Gewirke für Bauzwecke; Firstabdeckungen, Gratabdeckungen „nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoffeinsätzen oder Kunststoffhinterfütterung“ in der Warenklasse 19 für nichtig zu erklären,
hilfsweise,
die Gemeinschaftsmarke 003 817 491 „VENT ROLL“ durch Einfügung der Wörter „ausgenommen First- und Gratrollen“ jeweils nach den Wörtern „Baumaterialien aus Metall“, „Gratabdeckungen aus Metall, insbesondere mit Kunststoffeinsätzen oder Kunststoffhinterfütterung; „Metallbahnen für Bauzwecke“ in der Warenklasse 06, jeweils nach den Wörtern „Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial für Bauzwecke“, „Dichtungs- und Isolierbahnen“, „Dichtungs- und Isoliermittel aus Kunststoff“ in der Warenklasse 17 und jeweils nach den Wörtern „Baumaterialien (nicht aus Metall)“; „technische Gewebe und Gewirke für Bauzwecke“; „Firstabdeckungen, Gratabdeckungen nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoffeinsätzen oder Kunststoffhinterfütterung“ in der Warenklasse 19 für teilweise nichtig zu erklären,
abgewiesen.
Dagegen wenden sich die Beklagten mit ihrer Berufung, mit der sie unter vertiefender Wiederholung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages im Wesentlichen geltend machen, die Gemeinschaftsmarke 003 817 491 „VENT ROLL“ sei für die Waren, für die sie ausschließlich verwendet werde, nämlich First- und Gratrollen mit Belüftungsfunktion, glatt beschreibend und daher nicht schutzfähig. Für die übrigen Einträge des Warenverzeichnisses fehle eine ernsthafte Benutzung. Darüber hinaus habe die Klägerin die Marke missbräuchlich angemeldet, da sie gewusst habe, dass es sich um eine vom Beklagten zu 2) erdachte und von der Beklagten zu 1) schon vor Beginn der Kooperation mit ihrer Tochtergesellschaft verwendete Produktbezeichnung gehandelt habe. Insoweit seien auch die Angaben in den jeweiligen Internetauftritten zutreffend. Insbesondere träfe es zu, dass „Nachbauten“ der von der Beklagten zu 1) entwickelten First- und Gratrollen auf dem Markt seien. Aus den Internetauftritten sei auch nicht ersichtlich, dass es sich bei diesen Plagiaten um die nunmehr von der Tochtergesellschaft der Klägerin unter der Bezeichnung „Z VENT ROLL“ vertriebenen Rollen handele.
Die Klägerin ist dem entgegen getreten und verteidigt das erstinstanzliche Urteil ebenfalls unter vertiefender Wiederholung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages.
Während des Berufungsverfahrens ist die Klagemarke, die zu Beginn des Rechtsstreits für folgende Waren eingetragen war:
Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Firstabdeckungen, Gratabdeckungen aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung; Metallbahnen für Bauzwecke; Trenn‑, Schutz-, Dichtungs- und Drainagebahnen aus Metall
Klasse 17: Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial für Bauzwecke; Schläuche (nicht aus Metall), für Bauzwecke; Dichtungs- und Isolierbahnen, Unterspannbahnen, Trägerbahnen, Noppenbahnen, Steildachplanen, Kunststoffisolierfolien; Kunststoff-Folien und Gegenstände daraus, nämlich Bespannungen für Lagerräume und in Gartenbau; Schutz- und Dränagebahnen aus Kunststoff; Isolierfolien, Isoliergewebe; Isoliermittel für Gebäude; Dichtungs- und Isoliermittel aus Kunststoff
Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Verkleidungsteile für Bauten, nicht aus Metall; Kunststoff Verbundplatten, Dämmplatten; gespritzte, gepresste und gegossene Kunststoff-Bauteile; verstärkte und unverstärkte Trenn-, Schutz- und Drainagebahnen, Trägerbahnen, Noppenbahnen für Bauzwecke; Abdeck- und Gerüstplanen für Bauzwecke; Geotextilien; Baumaterialien für den Mauer- und Fundamentschutz sowie zur Bodenstabilisierung und –dränierung, soweit in Klasse 19 enthalten; Firstabdeckungen, Gratabdeckungen nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoffeinsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung
zunächst durch Entscheidung der Löschungsabteilung des HABM (jetzt: EUIPO) vom 27.02.2012 (4854 C) mit Wirkung ab dem 13.10.2010 für zahlreiche Waren für verfallen erklärt worden, so dass Schutz für nachfolgende Waren verblieben ist:
Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; nämlich Firstabdeckungen, Gratabdeckungen aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung; Metallbahnen für Bauzwecke; Trenn-, Schutz-, und Dichtungsbahnen aus Metall
Klasse 17: Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate), nämlich Dichtungs- und Isolierbahnen, Unterspannbahnen, Schutzbahnen aus Kunststoff.
Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), nämlich Firstabdeckungen, Gratabdeckungen nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoffeinsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung, verstärkte und unverstärkte Trenn-, Schutzbahnen.
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Beschluss der Löschungsabteilung des HABM vom 27.02.2012 Bezug genommen.
Mit Entscheidung vom 21.09.2012 hat die Löschungsabteilung des HABM die Klagemarke für weitere Waren für nichtig erklärt (4654 C), so dass die Klagemarke danach noch für folgende Waren Schutz beansprucht:
Klasse 6: Trenn-, Schutz-, und Dichtungsbahnen aus Metall
Klasse 17: Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate), nämlich Dichtungs- und Isolierbahnen, Schutzbahnen aus Kunststoff.
Klasse 19: verstärkte und unverstärkte Trenn-, Schutzbahnen.
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den genannten Beschluss der Löschungsabteilung, die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 30. Januar 2014 (R 2156/2012-4) sowie das Urteil des Gerichts der Europäischen Union (Vierte Kammer) vom 25. November 2015 (T-223/14) Bezug genommen.
In Bezug auf den gelöschten Teil der Klagemarke ist diese auf Antrag der Klägerin insoweit in die nationale Marke DE 3… am 27. September 2016 umgewandelt worden, die Schutz beansprucht für
Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; nämlich Firstabdeckungen, Gratabdeckungen aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung; Metallbahnen für Bauzwecke
Klasse 17: Unterspannbahnen.
Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), nämlich Firstabdeckungen, Gratabdeckungen nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoffeinsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung,
Die Beklagte zu 1) ist mit Wirkung vom 9. Februar 2016 erloschen.
Hinsichtlich der Widerklage haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Klägerin hat darüber hinaus den Rechtsstreit hinsichtlich der gegen die Beklagte zu 1) gerichteten Klage ab dem 9. Februar 2016 für erledigt erklärt; insoweit hat sich die Beklagte zu 1) der Erledigungserklärung nicht angeschlossen.
Im Übrigen beantragen die Beklagten,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils im Umfang ihrer Verurteilung die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
hilfsweise gegenüber des Beklagten zu 2) zu Ziffer I. 1. Buchstabe a),
unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung dessen Verurteilung wie folgt aufrecht zu erhalten:
den Beklagten zu 2) unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen
im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für First- und Gratrollen die Bezeichnungen
- VENT ROLL
- X VENT ROLL
- X-VENT ROLL
- X-VENT-ROLL
Hinsichtlich aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.
B)
Soweit die Klägerin die Berichtigung des erstinstanzlichen Urteils nach § 319 ZPO beantragt hat, konnte hierüber der Senat entscheiden (Zöller-Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 319 Rn. 22 m.w.N.). Danach war das angefochtene Urteil wegen offenbarer Unrichtigkeit wie vorstehend geschehen zu berichtigen, weil hinsichtlich der Parteibezeichnungen und Daten die von der Klägerin mit Recht aufgezeigten Fehler festzustellen waren.
Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache den aus dem Tenor ersichtlichen Erfolg. Der Klägerin stehen gegen die Beklagten Ansprüche nur insoweit zu, als die Beklagten die von der Tochtergesellschaft der Klägerin vertriebenen Grat- und Firstrollen als Nachahmungen der Firstrolle der Beklagten zu 1) darstellen; im Übrigen stehen die geltend gemachten Ansprüche der Klägerin nicht zu. Soweit die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben, sind die Kosten der Klägerin aufzuerlegen, denn diese wäre ohne das erledigende Ereignis unterlegen.
Es besteht zunächst keine Veranlassung, den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über den neuerlichen Verfallsantrag bezüglich der Unionsmarke hinsichtlich der verbliebenen Waren beziehungsweise über den Löschungsantrag hinsichtlich der umgewandelten nationalen Marke auszusetzen, denn auf deren Rechtsbestand kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht an. Selbst wenn man deren Rechtsbestand unterstellt, was allerdings zweifelhaft ist, kann eine Verletzung der Markenrechte der Klägerin durch die Beklagten nicht festgestellt werden.
Die Klage ist hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs zu I. 1 a) unbegründet. Der Klägerin steht gegen den insoweit verbliebenen Beklagten zu 2) kein Anspruch darauf zu, dass dieser unterlässt, in der Europäischen Union für First- und Gratrollen die Bezeichnungen „VENT ROLL“, “X VENT ROLL“, „-VENT ROLL“ oder „X-VENT-ROLL“ zu benutzen. Ein solcher Anspruch stand der Klägerin auch gegen die Beklagte zu 1) bis zu deren Erlöschen nicht zu, so dass die Klage auch insoweit abzuweisen war, wie sie auf Grund der einseitig gebliebenen Erledigungserklärung auf die Feststellung der Erledigung gerichtet ist. Schließlich ist die Klage auch insoweit unbegründet, wie sie hilfsweise auf die im Wege der Umwandlung aus der Unionsmarke hervorgegangene Deutsche Marke DE 3 „VENT ROLL“ gestützt ist.
Auf den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch findet das Gesetz in seiner zum Zeitpunkt dieser Entscheidung geltenden Fassung, also die Unionsmarkenverordnung (UMV) in ihrer seit dem 23.03.2016 geltenden Fassung, Anwendung. Eine die Wiederholungsgefahr begründende Verletzungshandlung liegt aber nur dann vor, wenn diese auch zum Zeitpunkt ihrer Begehung verboten war. Soweit für den hier zu entscheidenden Rechtsstreit relevant, hat sich allerdings durch die Neufassung sachliche keine Änderung ergeben, so dass es einer nach Zeitabschnitten gesonderten Prüfung nicht bedarf.
Ein Anspruch der Klägerin ergibt sich nicht aus Art. 9 Abs. 3, Abs. 2 Buchstabe b) UMV, denn es fehlt bereits aus Rechtsgründen an einer Verwechslungsgefahr. Entgegen der Annahme der Klägerin steht nämlich der Annahme einer Warenähnlichkeit zwischen den von den Beklagten vertriebenen Dichtungsrollen mit Belüftungsfunktion einerseits und den Waren, die nach dem Nichtigkeitsverfahren noch im Warenverzeichnis der Unionsmarke verblieben sind, nämlich
entgegen, dass nach der vom Gericht der Europäischen Union bestätigten Entscheidung des HABM (jetzt: EUIPO) das Zeichen „VENT ROLL“ für First- und Gratrollen nach Art. 7 Abs. 1 Buchstabe c) UMV beschreibend und daher nicht schutzfähig ist. Mit dieser Wertung wäre es nicht zu vereinbaren, wenn die Marke es der Klägerin erlauben würde, die Zeichennutzung gerade für diejenigen Waren, für die die Schutzunfähigkeit fest steht, zu verbieten. Genau dies ist aber der Fall. Schutz kann die Marke danach nur für solche Waren beanspruchen, für die ihre Schutzunfähigkeit nicht fest steht, also solche Waren, die nicht First- und Gratrollen, insbesondere solche mit Lüftungsfunktion, darstellen. Die Waren sind damit von Rechts wegen unähnlich, so dass es an der für ein Verbot erforderlichen Verwechslungsgefahr schon deshalb fehlt.
Aber selbst dann, wenn man dies entgegen der Ansicht des Senats anders sehen wollte, würde der klägerische Unterlassungsanspruch jedenfalls daran scheitern, dass die Beklagten zur Verwendung der Angabe „VENT ROLL“ für die von ihnen hergestellten und vertriebenen Grat- und Firstrollen mit Belüftungsfunktion jedenfalls nach Art. 12 Abs. 1 Buchstabe b) UMV berechtigt sind, weil es sich um eine danach erlaubte Angabe über die Art und Beschaffenheit der Ware handelt.
Die Angabe wird nicht nur im Englischen, sondern auch für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise, produktbeschreibend verstanden für eine Rolle mit einer Dichtungsbahn, die zugleich die Belüftung gewährleistet (VENTilation), es ist also eine „Belüftungsrolle“. Diese Produktbeschreibung kann die Klägerin den Beklagten nicht verbieten. Dem steht entgegen der Ansicht der Klägerin auch nicht die Art und Weise der Benutzung entgegen. Soweit die Klägerin meint, im Falle einer kennzeichenmäßigen Verwendung sei die Anwendung von Art. 12 UMV ausgeschlossen, trifft dies nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union nicht zu. Der Gerichtshof hat ausdrücklich entschieden, dass auch eine markenmäßige Verwendung durch Art. 12 UMV (bzw. Art. 6 der Markenrichtlinie) gerechtfertigt sein kann (EUGH GRUR 2004, 134 Rn. 15 – Kerry Spring / Gerry).
Die Benutzung durch die Beklagten entspricht schließlich auch den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe, Art. 12 Abs. 2 UMV. Die Beklagten weisen auf die Art und Beschaffenheit beziehungsweise den Einsatzzweck ihres Dichtungsbandes hin. Dem steht nicht entgegen, dass die Beklagten zu 1) und 3) zuvor eine Tochtergesellschaft der Beklagten mit den First- und Gratrollen beliefert haben, die mit der Dachmarke der Klägerin – „Delta“ und der Angabe „VENT ROLL“ versehen waren. Denn zum einen wurde auch hier die Angabe als Beschreibung des Produkts (Die Ventilationsrolle von Delta) verstanden; zum anderen vertreiben die Beklagten insoweit das identische Produkt; es ist vielmehr die Klägerin beziehungsweise deren Tochtergesellschaft, die nunmehr die Bezeichnung für ein – nach ihren Angaben – unterschiedliches Produkt verwendet.
Soweit die Klägerin sich hilfsweise nunmehr auf ihre aus der Unionsmarke hervorgegangene deutsche Marke DE 30 1016 019 680 stützt, hat die Klage ebenfalls keinen Erfolg. Insoweit kann offen bleiben, ob diese nicht – was nicht fern liegt – ebenfalls im anhängigen Verfahren zu löschen sein wird; ebenso kann dahin stehen, ob die in der Vergangenheit erfolgten Markenanmeldungen der Beklagten eine Erstbegehungsgefahr begründen.
Denn selbst dann, wenn dies der Fall wäre, besteht eine Begehungsgefahr nur hinsichtlich einer Benutzung für First- und Gratrollen mit Belüftungsfunktion. Es ist nicht anzunehmen – und wäre wohl auch irreführend – wenn die Beklagten die Bezeichnung VENT ROLL für andere First- und Gratrollen verwenden würden. Für derartige First- und Gratrollen liegt aber auch in der deutschen Sprache eine beschreibende Verwendung vor, die nach § 23 Nr. 2 MarkenG zulässig ist.
Wie oben bereits ausgeführt verstehen auch die inländischen Verkehrskreise die Angabe als Produktbeschreibung für eine in Rollenform angebotene Dach- und Firstrolle, die zugleich die Belüftung sicherstellt. Entgegen der Ansicht der Klägerin steht dieser Annahme nicht entgegen, dass das HABM in seiner Entscheidung allein die beschreibende Wirkung in der englischen Sprache berücksichtigt hat, denn es konnte sich - wie in Rn. 27 der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ausgeführt – darauf beschränken, weil die zu bejahende beschreibende Wirkung in der englischen Sprache zur Feststellung der Schutzunfähigkeit der Unionsmarke ausreichte. Damit ist aber nichts darüber ausgesagt, ob und gegebenenfalls in welchen weiteren Sprachen der Union ebenfalls eine beschreibende Angabe anzunehmen ist (s. auch Schreiben des DPMA vom 12.01.2011, Anlage B 17).
Im Übrigen gilt das oben zu Art. 12 UMV ausgeführte auch hier, insbesondere stellt sich die Verwendung der Angabe „VENT ROLL“ für Firstrollen mit Belüftungsfunktion auch nicht als sittenwidrig dar.
Insoweit bestehen daher mangels Verletzungshandlung weder die unter I. 2. tenorierte Auskunftspflicht, noch die unter II. festgestellte Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 1) und zu 2).
Ohne Erfolg wenden sich die Beklagten zu 1) und 2) gegen ihre Verurteilung hinsichtlich ihrer Verurteilung in Bezug auf Ziffer I. 1. Buchstabe b), c) und d) des Tenors und die daraus folgenden Auskunfts- und Schadensersatzansprüche, so dass insoweit die Berufung zurückzuweisen und – wegen der einseitig gebliebenen Erledigungserklärung – die Erledigung des Rechtsstreits hinsichtlich der Beklagten zu 1) ab dem 9. Februar 2016 festzustellen war.
Der Unterlassungsanspruch ergibt sich in diesem Umfang aus § 8 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG, nicht aber – wie das Landgericht angenommen hat – auch aus § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG, denn aus den vorgenannten Gründen fehlt es an einer unlauteren Rufausnutzung der Bezeichnung VENT ROLL. Die zum 10.12.2015 in Kraft getretene Neufassung des UWG hat auch im Bereich der vergleichenden Werbung nicht zu sachlichen Änderungen geführt, so dass auch insoweit keine gesonderte Prüfung erforderlich ist.
Die streitgegenständlichen wettbewerbsrechtlichen Ansprüche kann die Klägerin im Wege der Prozessstandschaft für ihre Tochtergesellschaft, die Y, geltend machen. Die Klägerin als Konzernmutter ihrer mit dem Vertrieb der unter der Bezeichnung Z VENT ROLL vertriebenen Grat- und Firstrollen befassten Tochtergesellschaft hat ein eigenes wirtschaftliches Interesse auch diese Wettbewerbsverstöße zu verfolgen und ist hierzu von dieser auch ermächtigt (vgl. BGH GRUR 2006, 329 Tz. 29 – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem).
Bei den zu I. 1. Buchstabe b), c) und d) angegriffenen Werbeaussagen der Beklagten zu 1) handelt es sich um unlautere vergleichende Werbung, weil die Tochtergesellschaft der Beklagten als Lieferantin der als „Nachbau“ beziehungsweise „Plagiat“ der von der Beklagten zu 1) hergestellten und durch technische Schutzrechte gesicherten Grat- und Firstrollen dargestellt wird, dieser Vorwurf indes nicht gerechtfertigt ist.
Unbehelflich ist der Einwand der Beklagten, es befänden sich Plagiate eines polnischen Herstellers auf dem Markt. Die unter b), c) und d) angegriffenen Werbeaussagen werden von den angesprochenen Verkehrskreisen im Gesamtzusammenhang als eindeutige Bezugnahme auf die von der Tochtergesellschaft der Klägerin unter der Bezeichnung Z VENT ROLL vertriebenen Produkte verstanden.
Die streitige Werbung richtet sich – wie das gesamte Warenangebot der Parteien – an Fachkreise, die im Allgemeinen eine gewisse Marktkenntnis besitzen.
Bei der unter b) angegriffenen Werbung ergibt sich für die Verkehrskreise der Zusammenhang daraus, dass nach einer (inhaltlich korrekten) Wiedergabe des Umstandes, dass die Beklagte zu 1) bisher die Tochtergesellschaft der Klägerin exklusiv mit den von dieser unter der Bezeichnung Z VENT ROLL vertriebenen Grat- und Firstrollen belieferte und diese nunmehr selber vertreibt, ohne jeden weiteren Zusammenhang auf „Plagiate“ hingewiesen wird. Da die angesprochenen Verkehrskreise wissen, dass die Tochtergesellschaft der Klägerin weiterhin unter der angegebenen Bezeichnung Grat- und Firstrollen vertreibt, müssen sie geradezu zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass diese es ist, die die auf Schutzrechten der Beklagten zu 1) basierenden Grat- und Firstrollen plagiiert.
Nichts anderes gilt letztlich für die unter c) und d) angegriffene Werbung. Zum einen ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Fachkreise wissen, dass die Tochtergesellschaft der Klägerin weiterhin unter der Bezeichnung „Z Vent Roll“ derartige Produkte anbietet, weshalb sie die gleiche Schlussfolgerung ziehen werden, dass es sich dabei um die angesprochenen Nachbauten/Plagiate handelt. Zum anderen sind aber an der angegriffenen Stelle auch unstreitig die von der Tochtergesellschaft der Klägerin vertriebenen Rollen abgebildet.
Dass die Bezeichnung als Plagiat die Waren der Klägerin bzw. ihrer Tochtergesellschaft verunglimpft, bedarf keiner näheren Erörterung. Es ist auch nicht einmal ausreichend vorgetragen, dass die von der Tochtergesellschaft der Klägerin nunmehr vertriebenen Rollen schutzrechtsverletzende Kopien der Produkte der Beklagten zu 1) darstellen. Damit liegt eine unlautere vergleichende Werbung vor.
In diesem Umfang sind die Beklagten zu 1) und 2) auch zur Auskunft verpflichtet, § 242 BGB, weil die Klägerin zur Berechnung des Schadensersatzanspruches auf diese Auskunft angewiesen ist. Zugleich besteht auch ein Schadensersatzanspruch, § 9 UWG, denn die Beklagten handelten ersichtlich auch schuldhaft.
Die Beklagten zu 1) und zu 2) sind indes nicht verpflichtet, es gemäß dem Tenor zu I. 1. e) zu unterlassen, in der Werbung mit dem Hinweis zu agieren, die First- und Gratrolle X – VENT ROLL sei viele Jahre durch die Firma Y. unter deren Dachmarke ‘‘Z‘‘ in Verbindung mit dem Produktnamen der Beklagten zu 1) vertrieben worden.
Entgegen der Annahme des Landgerichts handelt es sich dabei nicht um eine Anschwärzung im Sinne von § 4 Nr. 2 UWG (§ 4 Nr. 8 UWG a.F.). Das Landgericht hat angenommen, die Beklagten zu 1) und zu 2) behaupteten damit, die Tochtergesellschaft der Klägerin verwende die Bezeichnung „VENT ROLL“ zu Unrecht, weil sie – die Beklagte zu 1) „Inhaberin“ dieser „Produktbezeichnung“ sei und dies unzutreffend sei, weil es sich um eine Marke der Klägerin handele.
Dem vermag der Senat nicht zu folgen: Wie oben ausgeführt, kann die Klägerin in Bezug auf First- und Gratrollen mit Belüftungsfunktion keine Ausschließlichkeitsrechte auf die insoweit beschreibende Produktbezeichnung „Vent Roll“ erheben. Dabei spricht schon einiges dafür, dass die Klägerin nicht mit Nichtwissen bestreiten kann, dass die Beklagte zu 1) diese Bezeichnung für die streitgegenständlichen First- und Gratrollen schon vor Beginn der Zusammenarbeit ihrer Tochtergesellschaft mit der Beklagten zu 1) verwendet hat. Es ist kaum anzunehmen, dass diese die Beklagte zu 1) in Unkenntnis der bisherigen Produktbezeichnung exklusiv als Lieferantin ausgewählt hätte. Darauf kommt es indes nicht an. Nicht jede Produktbezeichnung ist auch eine Marke. Handelt es sich – wie hier – um eine nicht monopolisierbare beschreibende Angabe, kann es auch mehrere Anbieter mit der gleichen Produktbezeichnung geben. Mit der angegriffenen Werbung ist daher nicht die Behauptung verbunden, die Tochtergesellschaft der Klägerin verwende nunmehr die Produktbezeichnung „Vent Roll“ in rechtswidriger Weise.
Mangels Verletzungshandlung scheiden insoweit auch die Folgeansprüche aus.
Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten ergibt sich aus § 12 Abs. 1 S. 2 UWG, allerdings nur in Höhe von Rechtsanwaltskosten und insoweit nur in Höhe von 1.190,00 €.
Die Klägerin hat beide Beklagte zu einem Streitwert von 200.000,00 € abmahnen lassen und dafür sowohl Rechtsanwalts- als auch Patentanwaltskosten in Höhe von jeweils 2.380,00 € geltend gemacht.
Die Kosten des Patentanwaltes sind schon im Ansatz nicht erstattungsfähig. Abgesehen davon, dass die Abmahnung – wie sich aus vorstehenden Erörterungen ergibt – hinsichtlich der markenrechtlichen Ansprüche ohnehin unbegründet war, ergibt sich dies schon daraus, dass die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG auf die Abmahnung weder entsprechend, noch unmittelbar Anwendung findet (BGH GRUR 2011, 754 Rn. 14 ff. – Kosten des Patentanwalts II). Es hätte daher selbst im Falle einer begründeten markenrechtlichen Abmahnung der Darlegung bedurft, inwieweit die Abmahnung Tätigkeiten erfordert hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH a.a.O. Rn. 27 f.). Das ist bei der gegebenen Sachlage schon nicht ersichtlich.
Im Übrigen war die Abmahnung nur hinsichtlich der wettbewerbsrechtlichen Ansprüche in Bezug auf die Plagiatsbehauptung berechtigt, so dass die Abmahnkosten auch nur teilweise zu erstatten sind. Der Senat beurteilt dabei das Interesse der Klägerin an den begehrten Unterlassungen als in etwa gleichwertig, so dass es gerechtfertigt ist, den Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten auf die Hälfte zu kürzen.
Die Berufung der Beklagten zu 3) und 4) hat im Wesentlichen aus den gleichen Gründen Erfolg, soweit sich diese gegen ihre Verurteilung zu Ziffer IV. 1. Buchstabe a), b) und c) wenden, insoweit gegen ihre Verurteilung zur Auskunft (I. 2.), Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten wenden. Ferner auch hinsichtlich des Vernichtungsanspruchs. Ohne Erfolg wenden sie sich gegen die Verurteilung zu IV. 1. Buchstabe d) und die darauf beruhenden Nebenansprüche.
Soweit die Beklagten zu 3) und 4) gemäß Ziffer IV. 1. Buchstabe a) verurteilt worden sind, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für First- und Gratrollen die Bezeichnungen „VENT ROLL“, „X VENT ROLL“, „X-VENT ROLL“ oder „X-VENT-ROLL“ zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbesondere unter dieser Bezeichnung derartige Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder die Domains ‘‘ventroll.com‘‘ und ‘‘vent-roll.de‘‘ in Zusammenhang mit First- und Gratrollen zu benutzen, insbesondere unter diesen Domains First- und Gratrollen anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben steht der Klägerin ein entsprechender Anspruch nicht zu, denn ebenso wenig, wie die Klägerin den Beklagten zu 1) und 2) die Benutzung der Produktbezeichnung Vent-Roll verbieten kann, kann sie die identische Verwendung durch die Beklagten zu 3) und 4) verbieten. Es gilt daher das oben Gesagte in gleicher Weise. Auch die Beklagten zu 3) und 4) sind jedenfalls berechtigt, die Angabe „Vent Roll“ zur Beschreibung der von ihnen vertriebenen Grat- und Firstrollen zu verwenden.
Hinsichtlich des Anspruches zu IV. 1. Buchstabe b) ergibt sich die Unbegründetheit des Anspruchs aus den oben zum dortigen Klageantrag zu I. 1. Buchstabe e) gemachten Ausführungen: Durch die beanstandete Verwendung der Bezeichnung „Vent Roll“ ohne Hinweis auf die Markenrechte der Klägerin verletzen die Beklagten zu 3) und 4) deren Rechte nicht, denn für die hier fraglichen Grat- und Firstrollen kann die Marke keinen Schutz beanspruchen. Die beschreibende Angabe als Produktbezeichnung enthält nicht zugleich die Behauptung, die Klägerin bzw. deren Tochtergesellschaft griffe etwa in Rechte der Beklagten zu 1) ein.
Nichts anderes gilt für die Angabe, die von der Beklagten zu 1) hergestellten Rollen seien das Original. Diese Angabe ist im Gesamtzusammenhang nicht irreführend. Gemeint ist nämlich lediglich, dass es sich um diejenigen Rollen handelt, die die Tochtergesellschaft der Klägerin über fünf Jahre lang als „Z VENT ROLL“ vermarktet hat. Das trifft aber unstreitig zu, da diese Tochtergesellschaft tatsächlich die von der Beklagten zu 1) hergestellten Rollen vertrieben hat.
Dass insoweit weder Auskunfts- noch Schadenersatzansprüche bestehen, liegt danach auf der Hand.
Ebenso aus den Gründen, die oben zu den Klageanträgen zu I. 1. Buchstabe b), c) und d) ausgeführt wurden, sind die Beklagten indes im Sinne des Tenors zu IV. 1. Buchstabe d) verpflichtet, es zu unterlassen, die Tochtergesellschaft der Klägerin des Plagiats zu bezichtigen.
Dabei können sich die Beklagten zu 3) und 4) nicht darauf berufen, lediglich auf die Seiten der Beklagten zu 1) verlinkt zu haben. Zunächst einmal haben sie selbst hervorgehoben, nur Originale und keine Plagiate zu verkaufen und in diesem Zusammenhang auf jene Webseiten der Beklagten zu 1) verlinkt, auf denen diese – wie oben dargestellt – einen Zusammenhang zwischen dem von ihr behaupteten Vertrieb von Nachahmungen einerseits und der Tochtergesellschaft der Klägerin andererseits herstellt. Dies war als ausdrücklicher Verweis darauf zu verstehen, dass dort nähere Informationen über die vermeintlichen Plagiate zu erhalten sind. Damit haben sie es aber nicht bei einem bloßen Verweis belassen, sondern sich die dortigen Ausführungen zu eigen gemacht. Daran ändert erst recht nichts der im Widerspruch dazu stehende Disclaimer im Impressum, man wolle nicht für Links haften.
Insoweit sind auch die Nebenansprüche begründet.
Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten besteht ebenfalls – wie bereits bei der Abmahnung der Beklagten zu 1) und 2) nur in Höhe der hälftigen Rechtsanwaltskosten. Patentanwaltskosten scheiden von vorneherein aus, weil auch gegenüber den Beklagten zu 3) und 4) keine markenrechtlichen Ansprüche bestehen und im Übrigen auch insoweit nicht ersichtlich ist, warum die Hinzuziehung eines Patentanwalts zur Abmahnung erforderlich war. Schließlich war auch die Abmahnung der Beklagten zu 3) und 4) nur zur Hälfte begründet, weshalb die durch die Abmahnung entstandenen Anwaltskosten auch nur zur Hälfte zu erstatten sind.
Ein Vernichtungsanspruch scheitert daran, dass die Beklagten zu 1) und 3) aus den vorstehend erörterten Gründen die Marke(n) der Klägerin nicht verletzt haben.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91a, § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1, 100 Abs. 2 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
Dabei waren die Kosten der Widerklage nach der insoweit übereinstimmenden Erledigungserklärung der Parteien der Klägerin aufzuerlegen § 91a ZPO, weil sie ohne das erledigende Ereignis unterlegen wäre.
Soweit die Beklagten zu 1) und 2) die Löschung der Unionsmarke begehrt haben, ist diese zwischenzeitlich – teilweise wegen Verfalls, teilweise mangels Unterscheidungskraft erfolgt. Dies auch zu Recht, insoweit kann auf die Begründungen des Amtes Bezug genommen werden. Dabei haben die Beklagten zu 1) und 2) von Anfang an nicht nur geltend gemacht, die Marke sei missbräuchlich angemeldet worden – was das Amt bei seiner Entscheidung letztlich nicht zu bescheiden hatte – sondern auch, dass die Marke für die Waren, für die sie allein verwendet wurde, nämlich First- und Gratrollen mit Belüftungsfunktion, beschreibend und damit nicht schutzfähig und für andere als diese Waren nicht benutzt worden sei. Die Nichtigkeitswiderklage war damit von Anfang an auf alle drei Gründe (missbräuchliche Anmeldung, beschreibend, Verfall) gestützt. Ohne die Entscheidungen des Amtes wäre die Klagemarke danach auch auf die Widerklage zu löschen gewesen, soweit die Beklagten zu 1) und 2) deren Löschung im Wege der Widerklage beantragt haben. Das alleine bereits rechtfertigt es, im Rahmen der nach § 91a ZPO zu treffenden Billigkeitsentscheidung die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
Streitwert: 450.000,00 € (zugleich in Abänderung der erstinstanzlichen Festsetzung)
Davon entfallen auf die Berufung der Beklagten zu 1) und 2) 250.000,00 €, nämlich200.000,00 € auf die Klage und 150.000,00 € auf die Widerklage, von denen allerdings100.000,00 € den gleichen Gegenstand wie die Klage betreffen. § 45 Abs. 1 S. 3 GKGund auf die Berufung der Beklagten zu 3) und 4) 200.000,00 €.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 319 ZPO
§ 242 BGB
§ 9 UWG
§ 711 ZPO
§ 91a ZPO
§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 23 Nr. 2 MarkenG
§ 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG
§ 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG
§ 4 Nr. 2 UWG
§ 4 Nr. 8 UWG
§ 12 Abs. 1 S. 2 UWG
§ 140 Abs. 3 MarkenG
§ 97 Abs. 1, 100 Abs. 2 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
Art. 12 UMV
Art. 12 Abs. 2 UMV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2004, 134
GRUR 2006, 329
GRUR 2011, 754