Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2012-04-26, Aktenzeichen I-2 U 24/11
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2012:0426.I2U24.11.00

Tenor:
I.
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 15.02.2011 wird zurückgewiesen.
II.
Die Kosten des Berufungsverfahrens hat der Kläger zu tragen.
III.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Kläger bleibt nachgelassen, die Vollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
IV.
Der Streitwert für die Berufung wird auf 250.000,- € festgesetzt.
V.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Die Parteien streiten um vom Kläger beanspruchte Arbeitnehmererfindervergütung.
Der Kläger ist graduierter Chemiker und war bis zum 30.06.2009 bei der Beklagten angestellt. In der Zeit vom 01.05.1991 bis zum 31.08.2004 war er für sie als Produktreferent für Polyethylen tätig, was neben dem Verkauf von Produkten auch die Planung und Erarbeitung von Marketing-Strategien beinhaltete. In diesem Zusammenhang hatte der Kläger u.a. mit den Firmen B und C Kontakt.
Die Beklagte war bis Anfang 2001 Inhaberin der niederländischen Gesellschaft D B.V., die am 09.06.2000 unter Inanspruchnahme einer europäischen Unionspriorität vom 11.06.1999 das in englischer Sprache verfasste europäische Patent 1 185 XXX B1 (Streitpatent) anmeldete. Da die Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamtes am 06.03.2001 Bedenken im Hinblick auf eine mögliche neuheitsschädliche Vorwegnahme der ursprünglich formulierten Patentansprüche 1 bis 3 durch die Entgegenhaltung US 5,418,XXY (Anlage OC-B5) äußerte, änderte die Anmelderin diese Ansprüche und machte sie mit Schreiben vom 05.07.2001 (Anlage OC-B9) in der Form geltend, in der sie sodann auch erteilt wurden. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 22.09.2004 veröffentlicht. Das Streitpatent steht derzeit noch in den Vertragsstaaten DE, FR, GB, IT und NL in Kraft und liegt als Anlage K 1a in der vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichten Übersetzung (DE 600 14 XXZ T2) vor. Seine unabhängigen Ansprüche 1, 4, 5 und 7 haben in dieser Fassung folgenden Wortlaut:
"1. Klebstoffzusammensetzung umfassend:
i) ein Blockcopolymer enthaltend wenigstens zwei Blöcke eines Poly-(monovinylaromatischen Kohlenwasserstoffs) und wenigstens einen Block eines hydrierten Poly(konjugierten Diens);
ii) 20 bis 80 Gewichtsteile eines wenigstens teilweise hydrierten Harzes zur Erhöhung der Klebrigkeit auf 100 Gewichtsteile des Blockpolymers;
iii) 0 bis 40 Gewichtsteile eines aromatischen Harzes auf 100 Gewichtsteile des Blockcopolymers;
iv) 10 bis 60 Gewichtsteile eines Poly-1-butens auf 100 Gewichtsteile an Blockpolymer, wobei das Poly-1-buten ein massegemitteltes Molekulargewicht im Bereich von 60.000 bis 1.000.000 aufweist und wobei das Poly-1-buten ein Homopolymer oder Poly-1-butencopolymer ist, bei dem der Gehalt an Comonomer, der nicht Buten ist, im Bereich von 1 bis 50 Mol-% liegt; und
v) 0 bis 25 Gewichtsteile eines Weichmachers auf 100 Gewichtsteile an Blockcopolymer.
4. Verfahren zur Herstellung von Pellets enthaltend eine Klebstoffzusammensetzung umfassend:
i) die Zugabe eines Blockcopolymers, das wenigstens zwei Blöcke eines Poly-(monovinylaromatischen Kohlenwasserstoffs) enthält und wenigstens einen hydrierten Block eines Poly-(konjugierten Diens), oder eine Mischung des Blockcopolymers mit bis zu 25 Gewichtsteilen eines Weichmachers auf 100 Gewichtsteile an Blockcopolymer; 20 bis 80 Gewichtsteile eines wenigstens teilweise hydrierten Harzes zur Erhöhung der Klebrigkeit auf 100 Gewichtsanteile an Blockcopolymer; 10 bis 60 Gewichtsteile eines Poly-1-butens auf 100 Gewichtsteile an Blockpolymer, und wobei das Poly-1-buten ein massegemitteltes Molekulargewicht im Bereich von 60.000 bis 1.000.000 aufweist und wobei das Poly-1-buten ein Poly-1-butenhomopolymer oder ein Copolymer ist, bei dem der Gehalt des Comonomers, das kein Buten ist, im Bereich von 1 bis 50 Mol-% liegt und wahlweise bis zu 40 Gewichtsteile eines aromatischen Harzes auf 100 Gew.% an Blockcopolymer, zu getrennten Zufuhreinlassöffnungen bei einem Extruder oder die Zugabe einer Mischung dieser Komponenten in den Extruder;
ii) das Vermischen und das Extrudieren der Bestandteile im Extruder, um ein Extrudat zu erhalten;
iii) das Pelletisieren des Extrudats mit einer Unterwasserpelletisiermaschine, um nasse Pellets zu erhalten; und
iv) das Trocknen der nassen Pellets, um Pellets zu erhalten, die die Klebstoffzusammensetzung enthalten; und wahlweise das Behandeln der nassen oder trockenen Pellets mit einem Streupuder in einer Menge von 0,05 bis 10 Gew.-% bezogen auf die gesamte Klebstoffzusammensetzung.
5. Schutzfilm umfassend eine Klebstoffschicht und eine Substratschicht, und wobei die Klebstoffschicht folgendes umfasst:
i) ein Blockcopolymer enthaltend wenigstens zwei Blöcke eines Poy(monovinylaromatischen Kohlenwasserstoffs) und wenigstens einen Block eines hydrierten Poly-(konjugierten Diens);
ii) 20 bis 80 Gewichtsteile eines wenigstens teilweise hydrierten Harzes zur Erhöhung der Klebrigkeit auf 100 Gewichtsteile an Blockcopolymer;
iii) 0 bis 40 Gew.% eines aromatischen Harzes auf 100 Gew.% des Blockcopolymers;
iv) 10 bis 60 Gewichtsteile eins Poly-1-butens auf 100 Gewichtsteile an Blockcopolymer, und wobei das Poly-1-buten ein massegemitteltes Molekulargewicht im Bereich von 60.000 bis 1.000.000 aufweist und wobei das Poly-1-buten ein Poy-1-butenhomopolymer oder Copolymer ist, bei dem der Gehalt an Copolymer, der kein Buten ist, im Bereich von 1 bis 50 Mol-% liegt; und
v) 0 bis 25 Gew.% eines Weichmachers auf 100 Gewichtsteile an Blockcopolymer.
7. Verfahren zur Herstellung eines Schutzfilms durch Coextrusion einer extrudierbaren Substratschicht und einer Klebstoffschicht, wie sie in Anspruch 5 definiert sind, wobei das Verfahren das Zuführen einer Klebstoffzusammensetzung zur Bildung der Klebstoffschicht in einen ersten Extruder umfasst und das Zuführen einer Substratzusammensetzung zur Bildung der Substratschicht in einem zweiten Extruder, das Schmelzen der Klebstoffzusammensetzung und der Substratzusammensetzung und das gleichartige Transportieren der im Wesentlichen geschmolzenen Klebstoffzusammensetzung und der Substratzusammensetzung aus dem ersten bzw. dem zweiten Extruder zu einer Düse, die in einer hydraulischen Verbindung mit dem ersten und zweiten Extruder steht und das Coextrudieren eines Films umfassend die Klebstoffschicht und die Substratschicht."
Wegen der abhängigen Ansprüche 2, 3, 6 und 8 wird auf die Streitpatentschrift in deren Übersetzung Anlage K 1a verwiesen.
Gegenüber dem EPA wurde der Kläger nachträglich als Miterfinder des Streitpatents benannt.
Er behauptet, er sei auch Miterfinder. Die Ansprüche des Streitpatents gingen in vollem Umfang unmittelbar auf ihn zurück. Er sei im Rahmen einer "Gedankenerfindung", d.h. ohne Laborversuche o.ä., auf die Idee gekommen, unter Verwendung der bereits bekannten Komponenten "E G" und "F" durch Coextrusion eine haftende Schutzfolie mit Trägerschicht und Klebeschicht herzustellen. Nach seinen Vorgaben seien die Formulierungen und Rezepturen labormäßig zwar durch Mitarbeiter der Beklagten optimiert worden, was aber keinen erfindungsgemäßen Gedanken, sondern nur noch technische Verbesserungen dargestellt habe. Sein Miterfinderanteil sei daher mit 81 % zu bewerten. Die Idee habe er im Rahmen eines Verkaufsgesprächs bei der Firma B im Juni 1991 entwickelt. Die Kombination von "E G" und "F" sei neu gewesen, während das Mischungsverhältnis der anderen Bestandteile, wie Tackifier, Plastifizierer, Antioxidantien und aromatischen Harzen dem aus anderen Rezepturen entsprochen habe. 1993 sei er erneut, dieses Mal bei der Firma C auf eine universelle Oberflächenschutzfolie angesprochen worden und habe seine ursprüngliche Idee dahingehend weiterentwickelt, anstatt gecrackter Polybuten-1-Typen ungecrackte zu verwenden. Am 07.06.1994 habe er Herrn G von C quasi dieselbe Mischung vorgeschlagen wie 1991 der Firma B. Auch gegenüber der Beklagten habe er seine Idee kommuniziert. Das Zustandekommen seiner Erfindung habe er ihr durch Email vom 07.08.2000 (Anlage K 11) und Schreiben vom 14.12.2000 (Anlage K 13) erläutert. Trotzdem habe diese ihn aus dem Anmeldeverfahren heraushalten wollen.
Die Beklagte behauptet demgegenüber, Miterfinder seien lediglich die Zeugen H, I und L. Die Mischung von J mit Polybutylen und Polypropylen sei – auch zur Herstellung einer Folie – bereits seit 1990 aufgrund der Erfindung ihres Mitarbeiters K zu "Polymermischungen zur Verwendung als ablösbare Warmsiegelmassen" (EP 0 444 XXZ, deutsche Übersetzung (DE 691 13 XYX) Anlage OC-B24) Stand der Technik gewesen. Die hierauf aufbauende Entwicklung der streitgegenständlichen Erfindung sei auf die Zeugen I und L zurückzuführen. Vorsorglich wendet die Beklagte Erfüllung des klägerischen Auskunftsbegehrens und Verjährung ein.
Das Landgericht hat die Klage nach Vernehmung der Zeugen H, I, M und N abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, es lasse sich nicht feststellen, dass der Kläger Miterfinder der technischen Lehre des Streitpatents sei. Hierzu bedürfe es eines schöpferischen Beitrags, der über das hinausgehe, was aus dem Stand der Technik bekannt sei, wobei unerheblich sei, ob die Beteiligten von diesem Stand der Technik Kenntnis hatten. Für eine Erfinderstellung des Klägers spreche weder der Umstand, dass er in der Streitpatentschrift als Miterfinder genannt wird, noch die von Herrn G unterzeichnete Erklärung Anlage K 26. Ersteres habe keinen Beweiswert, letztere sei vom Kläger selbst verfasst. Der vom Kläger benannte Zeuge O habe keine eigenen Wahrnehmungen von Relevanz bekunden können, seine Angaben beruhten auf reinem Hören-Sagen. Er habe im Wesentlichen nur das ausgesagt, was er vom Kläger gehört bzw. mit diesem rekonstruiert habe. Das genüge nicht zur erforderlichen Überzeugungsbildung. Vor diesem Hintergrund komme es auf die Aussagen der gegenbeweislich vernommenen Zeugen nicht mehr an.
Hiergegen wendet sich der Kläger mit der Berufung. Er macht geltend, das Landgericht habe die erhobenen Beweise unzutreffend gewürdigt. Nach den Aussagen der vernommenen Zeugen stehe fest, dass er den entscheidenden Beitrag zur streitgegenständlichen Erfindung geleistet habe. Dies habe der Zeuge H bekundet. Woher dieser sein Wissen habe, sei unerheblich. Aber auch die Aussage des Zeugen I, die das Landgericht nicht habe ignorieren dürfen, belege die Richtigkeit seines Vortrags. Dieser habe den Vorschlag der Kombination von J und Polybutylen zur Herstellung von Schutzfolien nicht für sich beansprucht. Da dies auch der Zeuge H nicht getan habe, bleibe nur er – der Kläger – als Urheber dieser Idee übrig. Die Anlage K 26 habe das Landgericht nicht ignorieren dürfen, da sie zwar von ihm verfasst, aber von Herrn G, den er nunmehr als Zeugen benenne, unterzeichnet sei.
Der Kläger beantragt im Wege der Stufenklage,
unter Abänderung des am 15.02.2011 verkündeten Urteils des Landgerichts Düsseldorf – 4b 23/09 –
die Beklagte zu verurteilen, Auskünfte zu erteilen,
die Beklagte zu verurteilen, die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben an Eides statt zu versichern;
die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger eine Vergütung nach Maßgabe des Arbeitnehmererfindergesetzes in einer nach Erteilung der Auskunft noch zu bestimmenden Höhe nebst 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit des Verfahrens zu bezahlen;
für den Fall, dass das Gericht entscheidet, dass kein Anspruch auf eine Vergütung nach Maßgabe des Arbeitnehmererfindungsgesetztes besteht, weil keine wirksame Inanspruchnahme der Erfindung stattgefunden hat, zumindest bzgl. des Miterfinderanteils des Klägers, so dass der Antrag gemäß Ziffer III unbegründet ist, die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger einen, nach Erteilung der Auskunft in der Höhe noch zu bestimmenden Schadensersatz und Ersatz für die gezogenen Nutzungen zu leisten;
vorsorglich
nach einer Entscheidung über die Auskunftsstufe den Rechtsstreit zur Entscheidung über die zweite Stufe zurückzuverweisen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens als zutreffend und macht insbesondere geltend, der Kläger habe auch nach 10 Jahren Streitdauer nicht konkret darzulegen vermocht, wann er was zum Streitpatent beigetragen habe.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Die Klage ist unbegründet. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche nicht zu, da er nicht darzulegen und zu beweisen vermocht hat, dass er einen relevanten Beitrag zur streitgegenständlichen Erfindung geleistet hat. Damit fehlt es an einer dem Kläger zurechenbaren Diensterfindung, so dass er weder Anspruch auf eine entsprechende Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbNErfG noch auf eine dies vorbereitende Auskunft, § 242 BGB, hat. Auch liegen weder eine positive Vertragsverletzung durch die Beklagte noch eine von ihr begangene unerlaubte Handlung, § 823 BGB, vor.
1.)
Ob jemandem eine Mitberechtigung an einem Patent einzuräumen und wie hoch der Bruchteil der Mitberechtigung zu bemessen ist, hängt von seinem Anteil an der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung ab. Als Beurteilungskriterium ist hierfür seine Beteiligung an der erfinderischen Leistung heranzuziehen, die in dem Gegenstand des Patents zum Ausdruck kommt. Ausschlaggebend für die Zuerkennung einer Mitberechtigung und für die Bemessung der Größe des Anteils ist das Gewicht, das den Einzelbeiträgen der an der Erfindung Beteiligten zueinander und im Verhältnis zu der erfinderischen Gesamtleistung zukommt. Hierfür ist zunächst der Gegenstand der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung zu ermitteln, sodann sind die Einzelbeiträge der Beteiligten am Zustandekommen dieser Erfindung festzustellen und schließlich ist deren Gewicht im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung zu bemessen (BGH, GRUR 1979, 540 (541) – Biedermeiermanschetten; BGH, GRUR 2009, 657 – Blendschutzbehang).
Miterfinder ist dabei überhaupt nur derjenige, der zu der unter Schutz gestellten Erfindung einen schöpferischen (allerdings nicht notwendig selbst erfinderischen) Beitrag geleistet hat (BGH, GRUR 1969, 133, 135 – Luftfilter; BGH, GRUR 1977, 784, 787 – Blitzlichtgeräte; BGH, GRUR 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit; BGH, Mitt 1996, 16, 18 – Gummielastische Masse). Rein handwerkliches Mitarbeiten und technische Hilfsleistungen genügen ebenso wenig wie Hinweise auf technische Zwangsläufigkeiten, die sich für den Durchschnittsfachmann aus der gestellten Aufgabe aufdrängen, oder Ratschläge mit allgemein geläufigen Erkenntnissen. Bei einer Gesamtleistung von geringerer Erfindungshöhe, bei der die einzelnen Anteile der mehreren Beteiligten das jeweilige Maß durchschnittlichen Fachkönnens auf dem betreffenden Gebiet kaum übersteigen, kann es gerechtfertigt sein, nur sehr geringe Anforderungen an den Erwerb einer Mitberechtigung zu stellen, anderenfalls sich ein individueller Erfinder für eine solche Erfindung überhaupt nicht ermitteln ließe (vgl. BGH, GRUR 1966, 558, 559 f.); so kann es genügen, eine in einem Unteranspruch beschriebene Ausbildung des im Hauptanspruch dargestellten Gegenstandes entwickelt zu haben. Da die geistige Mitarbeit, die das Vorliegen eines schöpferischen Beitrages begründet, bei der Problemlösung stattfinden muss, genügt es aber nicht, dass lediglich eine Aufgabe gestellt oder noch nicht Gestalt angenommene Ideen vermittelt werden. Auch das Beisteuern eines Ausführungsbeispiels nach Vorliegen der fertigen Erfindung genügt ebenso wenig wie deren Ausgestaltung mit einer aus dem Stand der Technik entnommenen bekannten Maßnahme oder die Mithilfe bei der Abfassung der Anmeldungsunterlagen.
Die Frage, ob ein Vorschlag über das rein Handwerkliche hinausgeht und ihm schöpferische Qualität im geforderten Sinne zuzubilligen ist, beurteilt sich nach objektiven Kriterien und nicht vom (ggf. unzureichenden) subjektiven Kenntnisstand des Urhebers (so schon Senat, Urteil vom 12.03.2009 – I-2 U 71/04). Zwar sind Kombinationserfindungen denkbar, die sich dadurch auszeichnen, dass als solche jeweils vorbekannte Elemente mit synergistischem Effekt zu einer neuen technischen Lehre kombiniert werden (Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., § 1 PatG Rn. 304). Unter derartigen Umständen kann – und wird regelmäßig – das Beisteuern eines der wechselwirkenden Elemente, obwohl für sich betrachtet im Stand der Technik geläufig, einen schöpferischen Rang haben. Anders verhält es sich hingegen, wenn objektiv Bekanntes im Sinne einer Aggregation bloß übertragend zu einer schon anderweitig vorhandenen Erfindung addiert wird, indem z.B. für gattungsgemäße Gegenstände im Sinne bevorzugter Ausführungsformen gebräuchliche Ausstattungsmerkmale ohne wechselwirkenden Effekt auf den erfindungsgemäßen Gegenstand angewandt werden. Wird in einer solchen Konstellation nur Vorbekanntes beigetragen, enthält der Vorschlag noch nicht einmal handwerkliches Gedankengut. Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn derjenige, der den Vorschlag unterbreitet, in Unkenntnis darüber ist, dass sein Beitrag tatsächlich nichts Neues enthält, sondern längst Stand der Technik ist.
Wer eine Miterfinderstellung reklamiert, ist nach allgemeinen Grundsätzen für diejenigen Tatsachen darlegungs- und beweispflichtig, die seine die beanspruchte Quote rechtfertigende schöpferische Mitwirkung bei der Erfindung ergeben.
2.)
Die Anwendung der dargelegten Grundsätze auf den vorliegenden Fall führt zu dem Ergebnis, dass der Kläger keinen Anteil an der erfindungsgemäßen Lehre des Streitschutzrechtes für sich beanspruchen kann.
a)
Das Streitpatent betrifft Klebstoffzusammensetzungen für Schutzfilme und entsprechende Schutzfilme, insbesondere solche, die eine Klebstoffschicht auf einem flexiblen Substrat enthalten.
Schutzfilme sind Haftklebeverbände oder Folien, die zur zeitweisen Verwendung auf einer Oberfläche bestimmt sind, um diese vor Anhaftungen von Staub etc. und/oder Beschädigung zu schützen. Sie finden z.B. Anwendung auf laminierten Folien zur Dekoration und beschichteten Metalloberflächen von Autos während deren Montage im Werk und des Transports zum Händler. Um ihren Zweck erfüllen zu können, müssen Schutzfilme genügend klebrig und stabil sein, eine ausreichende Haltekraft aufweisen und von der zu schützenden Oberfläche entfernbar sein, ohne Klebstoffspuren zu hinterlassen.
Solche Schutzfilme waren im Stand der Technik bekannt.
Die vom Streitpatent zunächst aufgegriffene Schrift EP 0 519 XYY beschreibt eine Schutzfolie, die ein Substrat enthält, auf dessen einer Seite ein auf einem Gummi basierender Haftklebstoff aufgebracht ist. Dieser Haftklebstoff besteht im Wesentlichen aus einem A-B-A-Blockcopolymer, wobei A ein Styrolblock und B ein hydrierter Butadienblock ist. Außerdem werden ein hydriertes Harz zur Erhöhung der Klebrigkeit und wahlweise ein Acrylpolymer beigefügt. Der so zusammengesetzte Haftklebstoff ist jedoch – so das Klagepatent – zu klebrig, was die Entfernung oder manuelle Aufbringung erschwert, und in seiner Zusammensetzung schwierig zu handhaben. Zudem muss er durch Auftragen einer Lösung oder Schmelze auf das Substrat aufgebracht werden. Dies alles erachtet das Klagepatent als nachteilig.
Aus der US 5,427,XYZ bekannt ist desweiteren ein Schutzfilm, der im Wesentlichen aus einem A-B-A-Blockcopolymer (A = Styrolblock, B = wahlweise hydrierter Butadien- oder Isoprenblock), einem Harz zur Erhöhung der Klebrigkeit und einem handelsüblichen Polyolefin besteht. Letzeres muss jedoch zuvor einer Extraktionsbehandlung unterzogen werden, was sich bereits nach der US 5,427,XYZ als nicht unproblematisch darstellt. Das Streitpatent bezeichnet deshalb eine Klebstoffzusammensetzung ohne Polyolefine, die einer Extraktionsbehandlung unterzogen worden sind, als erstrebenswert. Die in der US 5,427,XYZ u.a. beschriebene Herstellung des Schutzfilms durch eine Zweischicht-Coextrusion von Schutzfilmträger (Polyethylen) und Haftklebstoff erachtet das Streitpatent hingegen für vorteilhaft.
Vor diesem Hintergrund hat sich die streitgegenständliche Erfindung zur Aufgabe gemacht, eine Haftklebstoffzusammensetzung zur Verfügung zu stellen, die den Anforderungen an die Klebstoffschicht eines Schutzfilms vollständig genügt, mit einem Schutzfilmträger zum Herstellen eines Schutzfilms coextrudiert werden kann und es erlaubt, die Klebstoffzusammensetzung unabhängig von der Herstellungsanlage des Schutzfilms herzustellen, zu transportieren und zu lagern.
Dieses Ziel wird mittels der in Streitpatentanspruch 1 genannten Klebstoffzusammensetzung erreicht, die in Form einer Merkmalsanalyse des Anspruchs wie folgt zu beschreiben ist:
Streitpatentanspruch 4 sieht darauf aufbauend ein Verfahren zur Herstellung von Pellets mit einer entsprechenden Klebstoffzusammensetzung vor. Seine Merkmalsanalyse lautet wie folgt:
Streitpatentanspruch 5 befasst sich wie folgt mit dem Schutzfilm als solchem:
Streitpatentanspruch 7 hat schließlich die Herstellung durch Coextrusion zum Gegenstand und sieht hierzu folgende Merkmale vor:
b)
Welchen konkreten Beitrag der Kläger zu dieser Erfindung durch welche Tätigkeit geleistet haben will, ist bereits nach seinem eigenen Vorbringen nicht eindeutig zu bestimmen. Sein diesbezüglicher Vortrag ist allgemein gehalten und hat im Laufe der Zeit erhebliche Abänderungen erfahren. Differenziert man nach den grundsätzlich möglichen Beiträgen, ist folgendes zu sagen:
aa) Die Formulierung der Aufgabe, Schutzfolien für bestimmte Einsatzbereiche bereit zu stellen, stellt nach dem Gesagten per se keinen Erfindungsbeitrag dar. Hinzu kommt vorliegend, dass die von vorliegend angestrebten Schutzfolie zu erfüllenden Anforderungen von der Firma C aufgestellt worden sind.
bb) Die Kombination von J und Polybuten war im Stand der Technik bekannt. Sie wurde u.a. im Bereich der Schmelzklebstoffformulierungen verwendet. Insofern existierte auch eine Polybuten-Klebstoffbroschüre der Beklagten, in der eine Beispielsrezeptur mit J und Polybuten, Tackifier etc. enthalten war. Auf letztere – so der Kläger – hat er gegenüber Herrn G von der Firma C bei dem Gespräch 1994 Bezug genommen (siehe die vom Kläger verfasste Anlage K 26).
Aus der Erfindung K (EP 0 444 XXZ B1, deutsche Übersetzung DE 691 13 XYX T2 Anlage OC-B24) war seit Beginn der 90er Jahre in neuheitsschädlicher Weise desweiteren bekannt, E G und Q Polybutylen zu kombinieren (siehe Seiten 6 und 9 der genannten Anlage), das (jedenfalls auch) zum Zweck der Folienherstellung (siehe Seite 1), u.a. im Wege der Coextrusion (siehe Seite 14) und – im Rahmen eines bevorzugten Ausführungsbeispiels – zum Zwecke der Aufsiegelung der Folie mit einem Film (Unteranspruch 12 des genannten Patents).
cc) Wenn der – nach eigenem Bekunden zu diesem Zeitpunkt nicht über vertiefte Kenntnisse im einschlägigen Bereich verfügende – Kläger gemäß seinen Angaben in der Anlage K 26 gegenüber Herrn G eine (unspezifizierte) Kombination von E G und Q Polybutylen für die Zwecke von C vorgeschlagen hat, um bei C Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Beklagten zu wecken, war dies kein schöpferischer Beitrag zu einer späteren Erfindung, sondern ein seinem Aufgabengebiet entsprechendes Bewerben der Fähigkeiten der Beklagten. Dass ein solches Bewerben durch den Kläger stattgefunden hat, kann – nicht nur aufgrund der Aussage des Zeugen H – unterstellt werden. Es mündete in den vom Zeugen I bekundeten und im übrigen unstreitigen Gesprächen bei C, an denen Spezialisten der Beklagten sowohl aus dem Bereich J als auch aus dem Bereich Polybutylen teilgenommen haben, und die der Beginn der Entwicklung der streitgegenständlichen Erfindung waren.
dd) Dass der Kläger zu dieser Entwicklung außer dem pauschal in den Raum gestellten Vorschlag der grundsätzlichen Verwendung von E G und Q Polybutylen weiteres beigesteuert hat, ist von der Beklagten zulässigerweise bestritten worden. Dabei hat sie sich nicht auf ein Bestreiten mit Nichtwissen beschränkt und sich auch ausreichend im Sinne von § 138 Abs. 2 ZPO erklärt, indem sie behauptet hat, alle Beiträge zur streitgegenständlichen Erfindung seien seitens der Zeugen H, I und L erbracht worden. Mehr war nicht erforderlich. Insbesondere oblag der Beklagten nicht, die einzelnen Beiträge konkret den einzelnen Zeugen zuzuordnen. Denn die Erklärungslast des § 138 Abs. 2 ZPO ist in Bestehen und Umfang davon abhängig, wie die darlegungspflichtige Partei vorgetragen hat. Je substantiierter dies geschieht, umso höher sind die Anforderungen an den Gegner (vgl. Zöller-Greger, ZPO, 28. Aufl., § 138 Rdnr. 8 m.w.N.).
Keiner der vom Landgericht vernommenen Zeugen hat bekundet, dass der Kläger innerhalb der Forschungsgruppe zu verwendende Zusatzstoffe (wie z.B. einen speziellen Klebstoff) und/oder Mengenverhältnisse der zu verwendenden Stoffe vorgeschlagen hat. Der Zeuge I hat dies verneint, der Zeuge H hatte hieran keine Erinnerung.
Selbst wenn der Kläger weiterhin die Behauptung aufstellen will, er habe Herrn G 1994 vorgeschlagen, E G mit einem Anteil von 75 bis 30 %, F mit einem Anteil von 18 bis 8 %, Klebemittel mit einem Anteil von 15 bis 30 %, aromatisches Harz mit einem Anteil von 0 bis 15 % sowie Plastifizierer und Antioxidiantien zu verwenden, und dies durch die erstmalig in der zweiten Instanz erfolgte Benennung des Zeugen G unter Beweis gestellt ist, bedarf es keiner diesbezüglichen Vernehmung des Zeugen G. Ein entsprechender Beitrag an der streitgegenständlichen Erfindung läge nämlich nur dann vor, wenn der Vorschlag gegenüber der Forschungsgruppe gemacht worden wäre, die später die Anmeldung betrieb. Das wird vom Kläger nicht in das Wissen des Zeugen G gestellt. Ein Vorschlag allein gegenüber Dritten – mag er auch mit der späteren Erfindung zufälligerweise übereinstimmen – ist unerheblich. Dass C in den Gesprächen mit Forschungsmitarbeitern der Beklagten unter Nennung des Klägers auf die genannten Mengenangaben zurückgekommen ist, behauptet der Kläger nicht.
Entgegen seiner Ansicht hat die Beweisaufnahme auch nicht ergeben, dass alle von der Beklagten als (Mit-)Erfinder benannten Personen als solche ausscheiden. Seine Behauptung, nach den Aussagen der Zeugen H und I komme allein er als Erfinder in Betracht, weil diese verneint hätten, den vom Kläger beanspruchten Beitrag selber geleistet zu haben, ist, was die Bekundung des Zeugen I anbelangt, unzutreffend. Dieser hat ausgesagt, er sei bei diesem Projekt "der" Entwicklungsingenieur und damit beauftragt gewesen, die Rezepturen zu entwickeln und mit einem Laboranten die Versuche durchzuführen. Nicht bekundet hat er, dass bestimmte Entwicklungsschritte ohne sein Zutun erfolgt sind. Eine Zusammenarbeit mit dem Zeugen H hat er demgegenüber bestätigt, eine solche mit dem Kläger ebenso verneint wie den Erhalt einer Rezeptur durch den Kläger.
c)
An dieser Beurteilung ändert auch der Umstand nichts, dass der Kläger in der Streitpatentschrift als Miterfinder benannt ist.
Die Erfinderbenennung hat zwar Indizwirkung (vgl. BGH GRUR 2006, 754 – Haftetikett; Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Aufl., § 5, Rdnr. 51.2), welche aber widerlegbar ist. Der Arbeitgeber ist nicht an seine frühere Erfinderbenennung gegenüber den Schutzrechtserteilungsbehörden gebunden (Bartenbach/Volz, a.a.O.). Die Erfinderbenennung bewirkt keine Beweislastumkehr und begründet keinen Anscheinsbeweis. Sie bildet lediglich, weil sie nach § 37 Abs. 1 Satz 1 PatG in Verbindung mit § 124 PatG wahrheitsgemäß sein muss, einen Hinweis darauf, dass der Arbeitgeber selbst jedenfalls im Zeitpunkt der Anmeldung der Auffassung war, dass der Kläger Miterfinder sei und es andere als die genannten Erfinder nicht gebe (BGH, a.a.O. – Haftetikett, Tz. 18). Das Bestehen eines solchen Hinweises ändert aber nichts daran, dass der Kläger seine Erfinderschaft beweisen muss und die zu seinen Gunsten erfolgte Erfinderbenennung für ihn ungünstige oder unergiebige Zeugenaussagen nicht ersetzen kann. Auch angesichts der in Bezug genommenen Ausführungen des Bundesgerichtshofs ist es dabei geblieben, dass die Erfinderbenennung die Erfinderschaft des Klägers nur stützen kann, wenn auch den Aussagen der Zeugen hinreichend tatsächliche Umstände zu entnehmen sind, die die Erfinderschaft belegen. Sind die Aussagen dagegen inhaltlich unergiebig oder nicht glaubhaft, kann die Erfinderbenennung darüber nicht hinweg helfen. Dass Zweifel daran, dass der Arbeitgeber die Erfinderbenennung entsprechend seiner damaligen Kenntnis abgegeben hat oder Zweifel an der Richtigkeit der Erfinderbenennung ihren Indizwert schmälern bzw. beseitigen, hat der Bundesgerichtshof ebenfalls anerkannt. Da solche Zweifel nicht zuletzt durch die Aussagen von Zeugen geweckt werden können, versteht es sich von selbst, dass die Erfinderbenennung die Vernehmung von Zeugen nicht ersetzt und auch vorhandene für den Anspruchsteller unergiebige oder ihm nachteilige Aussagen nicht ungeschehen machen kann. Solche liegen hier vor. Unabhängig davon hat der Zeuge N, der als Patentanwalt mit der Vorbereitung der Anmeldung des Streitpatents beauftragt war, bekundet, bereits zum damaligen Zeitpunkt habe Unklarheit darüber geherrscht, ob der Kläger Miterfinder sei. Nach rechtlicher Beratung sei man zu der ausdrücklich als "Zwischenergebnis" bezeichneten Bewertung gelangt, es sei besser, den Kläger vorsorglich als Miterfinder zu benennen und sich bzgl. der Erfinderschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt endgültig festzulegen. Auch dies widerlegt die von der Erfinderbenennung zunächst ausgehende Indizwirkung.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.
Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, die keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen aufwirft, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.
X Y Z

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 708 Nr.10, 711 ZPO
§ 9 PatG
§ 242 BGB
§ 823 BGB
§ 1 PatG
§ 124 PatG
§ 9 Abs. 1 ArbNErfG
§ 138 Abs. 2 ZPO
§ 37 Abs. 1 Satz 1 PatG
§ 97 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1979, 540
GRUR 2009, 657
GRUR 1969, 133, 135
GRUR 1977, 784, 787
GRUR 2001, 226, 227
GRUR 1966, 558, 559
GRUR 2006, 754
2 U 71/04