Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2009-03-05, Aktenzeichen 4b O 242/07
ECLI: ECLI:DE:LGD:2009:0305.4B.O242.07.00

Tenor:
I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwider¬handlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ord¬nungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederhol¬ter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland
Mittel, enthaltend Salmeterol und/oder ein physiologisch verträgliches Salz davon und Fluticasonpropionat zur gleichzeitigen Verabreichung durch Inha¬lieren bei der Be¬handlung respiratorischer Erkrankungen
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genann¬ten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.
II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin zu einem Drittel und der Be¬klagten zu zwei Dritteln auferlegt.
IV. Das Urteil ist für die Klägerin vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleis-tung in Höhe von 10.000.000,00 EUR, für die Beklagte gegen Sicherheits-leistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
V. Der Streitwert wird auf 15.000.000,00 EUR festgesetzt, nämlich für den Unter¬lassungsantrag (Klageantrag zu I.1.) auf 10.000.000,00 EUR, für die Anträge auf Auskunft und Rechnungslegung (Klageantrag zu I.2.) sowie auf Vernichtung (Klageantrag zu I.3.) auf jeweils 800.000,00 EUR und für den Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht (Klageantrag zu II.) auf 3.400.000,00 EUR.

Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP X (Anlage K 1, im Folgenden: Klagepatent). Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 08.09.1989 am 07.09.1990 angemeldet; seine Erteilung wurde am 12.01.1994 veröffentlicht. Es betrifft Medikamente, die Salmeterol und Fluticason enthalten, und steht auch in Deutschland in Kraft. Eine deutschsprachige Übersetzung wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE X (Anlage K 2) geführt. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 15.01.2009 (Anlagenkonvolut B 5) Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhoben.
Anspruch 1. des Klagepatents lautet:
"1. Mittel enthaltend Salmeterol und/oder ein physiologisch verträgliches Salz davon und Fluticasonpropionat bei der Herstellung von Arzneimitteln zur gleichzeitigen Verabreichung durch Inhalieren bei der Behandlung respiratorischer Krankheiten."
Mit Anwaltsschreiben vom 28.06.2007 (Anlage K 5, deutsche Übersetzung Anlage K 5a), welches den Vermerk "without prejudice" – zu deutsch: "ohne Präjudizwirkung" – trug, wandte sich die Beklagte, die als Generika-Herstellerin am Markt auftritt, an den anwaltlichen Vertreter der Klägerin in Großbritannien. In dem Schreiben hieß es:
"We are writing to you as representatives of your client X Ltd (X) [sc: die Klägerin] on behalf of our client X Limited [sc.: die Beklagte]. […]
X Ltd is intending to market in Germany next year a salmeterol/fluticasone combination product with selected national distributors.
We are aware of your client’s patent EP X [sc.: das Klagepatent]. We and our client have formed the view that this patent is clearly invalid and that a German court would come to the same view as the UK court on your client’s corresponding UK patent X (Judgement 19 March 2004). Accordingly, we and our client expect that the German patent will also be revoked.
However, notwithstanding our conclusions on the validity of the patent, our client has no wish to launch its product without first bringing its plans to your client’s attention. Whilst we will not hesitate to seek revocation of the patent prior to launch of our product in Germany if necessary, our client does not wish to embark upon the confrontational path of revocation if there is an alternative commercial solution acceptable to both parties.
We are writing, therefore, in good faith and on this without prejudice basis, to seek your views on the possibility of reaching a mutually acceptable commercial arrangement in relation to the marketing of the product in Germany. As you know, this is something the German courts will expect our respective clients to attempt in any event. Our client has recent experience of the German courts procedures through its successful actions.
For example, X, may be prepared to consider entering into a licence arrangement under the Patent or agreeing not to commence a revocation action in return for your agreement not so initiate infringement proceedings. These are two options from a variety of possible commercial solutions which may be appropriate in this case.
You will appreciate that this is a matter of considerable importance to X and, as such, we look forward to hearing from you at your earliest convenience so that discussions between the parties can begin.”
Zu deutsch:
"Wir schreiben Ihnen als Vertreter Ihres Mandanten X Ltd. (X) [sc.: die Klägerin] im Namen unseres Mandanten X Limited [sc.: die Beklagte]. […]
X Limited beabsichtigt, im nächsten Jahr ein Salmeterol/Fluticason-Kombinationsprodukt durch ausgewählte inländische Vertriebsunternehmen in Deutschland zu vertreiben.
Wir haben Kenntnis vom Patent EP X Ihres Mandanten. Wir und unser Mandant sind zu der Auffassung gelangt, dass dieses Patent eindeutig nichtig ist, und dass ein deutsches Gericht zur gleichen Auffassung gelangen wird wie das englische Gericht hinsichtlich des entsprechenden englischen Patents X Ihres Mandanten (Entscheidung vom 19.03.2004). Dementsprechend erwarten wir und unser Mandant, dass das deutsche Patent ebenfalls widerrufen wird.
Dennoch, ungeachtet unserer Schlussfolgerung hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit des Patents, möchte unser Mandant sein Produkt nicht auf den Markt bringen, ohne seine Pläne zuvor Ihrem Mandanten zur Kenntnis zu bringen. Obwohl wir nicht zögern werden, um den Widerruf des Patentes nachzusuchen, bevor wir unser Produkt in Deutschland auf den Markt bringen, falls dies notwendig sein sollte, möchte unser Mandant den konfrontativen Weg eines Widerrufs nicht beschreiten, wenn es eine kommerzielle Alternativlösung gibt, die für beide Parteien akzeptabel ist.
Wir schreiben Ihnen daher im guten Willen und ohne Präjudizwirkung, um Ihre Meinung hinsichtlich der Möglichkeit einer gegenseitig akzeptablen geschäftlichen Vereinbarung über den Vertrieb des Produktes in Deutschland einzuholen. Wie Sie wissen, werden die deutschen Gerichte in jedem Fall von unseren Mandanten erwarten, dies zu versuchen. Unser Mandant hat durch seine erfolgreichen Klagen kürzlich Erfahrungen mit deutschen Gerichtsverfahren gesammelt.
X ist, beispielsweise, möglicherweise bereit, den Abschluss eines Lizenzvertrages für das Patent in Betracht zu ziehen oder sich zu verpflichten, kein Nichtigkeitsverfahren zu betreiben im Gegenzug für ihre Zustimmung, keine Verletzungsklage einzuleiten. Dies sind zwei Alternativen einer Reihe möglicher kommerzieller Lösungen, die in diesem Fall angemessen sein könnten. In einem "Geiste guten Willens" wäre unser Mandant gerne bereit, sich mit Vertretern Ihres Mandanten zu treffen, um die oben genannten Vorschläge vertraulich und ohne Präjudizwirkungen zu diskutieren. […]
Sie werden verstehen, dass diese Angelegenheit von erheblicher Bedeutung von X ist und wir daher Ihrer Antwort schnellstmöglich entgegensehen, so dass die Diskussion zwischen den Parteien beginnen kann."
Die Beklagte vertreibt bislang auf dem deutschen Markt kein Generikum oder sonstiges Arzneimittel, das von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.
Die Klägerin ist der Auffassung, es bestehe Wiederholungsgefahr für eine Patentverletzung, da die Beklagte ausweislich ihres eigenen Schreibens vom 28.06.2007 (Anlage K 5) einen Markteintritt mit inländischen Vertriebsunternehmen angekündigt habe. Aufgrund dieses Schreibens bestehe jedenfalls eine Erstbegehungsgefahr für eine Verletzung des Klagepatents. Mit diesem Schreiben habe sich die Beklagte des Rechtes berühmt, patentverletzende Gegenstände im Inland in Verkehr zu bringen, indem sie ankündigte, diese Gegenstände in Kenntnis des Klagepatents in Verkehr zu bringen. Auch stehe zu befürchten, dass ein Produkt der Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machen werde. Schon aus dem Gesamtzusammenhang des Schreibens vom 28.06.2007 (Anlage K 5) ergebe sich, dass die Beklagte eine Kopie des Originalpräparats auf den Markt bringen wolle. Etwaige Modifikationen, die aus dem Schutzbereich des Klagepatents herausführen könnten, seien aus pharmakologischen Gründen nicht praktisch umsetzbar.
Die Klägerin beantragt,
die Beklagte wie zuerkannt zur Unterlassung zu verurteilen
und darüber hinaus
I. die Beklagte zu verurteilen,
2. der Klägerin unverzüglich schriftlich und vollständig Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 12. Januar 1994 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses unter Beifügung der Belege, insbesondere unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und -zeiten bzw. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den einzelnen unter I.1. näher bezeichneten Mitteln zugeordnet werden;
3. die in ihrem Besitz oder Eigentum in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen, unter I.1 bezeichneten Mittel zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter I.1 bezeichneten und seit dem 12. Februar 1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
hilfsweise: der Beklagten gemäß § 142 ZPO aufzugeben, binnen zwei Wochen die folgenden Urkunden bzw. Abschriften hiervon vorzulegen:
a. Vereinbarungen und Vereinbarungsentwürfe mit ausgewählten deutschen Vertriebspartnern über die Vermarktung bzw. Belieferung mit einem generischen Salmeterol/Fluticasonpropionat-Kombinationspräparat und sonstige Korrespondenz (per Brief, Fax, E-Mail etc.), die auf den Absatz eines generischen Salmeterol/Fluticasonpropionat-Kombinationspräparats in Deutschland gerichtet ist;
b. Vereinbarung über die strategische Allianz mit X hinsichtlich der Vermarktung eines Salmeterol/Fluticasonpropionat-Kombinationsprodukts in Europa.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise: den Rechtsstreit auszusetzen bis das Bundespatentgericht über die von der Beklagten eingereichte Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des EP X (DE X) entschieden hat.
Die Beklagte ist der Auffassung, eine Erstbegehungsgefahr bestehe aufgrund ihres Anwaltsschreibens vom 28.06.2007 nicht. Dieses Schreiben sei nach britischem Recht zu beurteilen. Aufgrund dessen habe der Vermerk "without prejudice" eine besondere Bedeutung, er privilegiere nämlich nach britischem Recht Äußerungen, die im Rahmen von Verhandlungen getätigt werden. Aus so gekennzeichneten Äußerungen könne aus Rechtsgründen keine Erstbegehungsgefahr für ein rechtswidriges Handeln folgen. Diese Rechtslage nach britischem Recht folge aus einem Urteil des High Court of Justice vom 10.11.2004 (Anlage B 1, deutsche Übersetzung Anlage B 2), dem ein paralleler Fall zugrunde gelegen habe. Aus dieser Entscheidung ergebe sich, dass nach britischem Recht Äußerungen, wie diejenigen im Schreiben vom 28.06.2007, bloße Verhandlungspositionen seien. Hinsichtlich einer solchen Äußerung dürfe die Beklagte darauf vertrauen, dass diese nicht in einem Gerichtsverfahren gegen sie verwendet wird.
Ferner ist die Beklagte der Auffassung, das Klagepatent werde sich nicht als rechtsbeständig erweisen, da es nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagte den geltend gemachten Anspruch auf Unterlassung gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 PatG. Die weiteren geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, §§ 139, 140a, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB stehen ihr hingegen nicht zu.
I.
Das Klagepatent betrifft Medikamente enthaltend Salmeterol und Fluticason. Es bezweckt die verbesserte Behandlung von Asthma und anderen respiratorischen Erkrankungen durch die kombinierte Verwendung eines bronchodilatorischen Arzneimittels mit einem steroiden antiinflammatorischen Arzneimittel. Asthma ist ein krankhafter Zustand gekennzeichnet durch eine schwankende und reversible Obstruktion der Luftwege, welche durch einen komplexen inflammatorischen Prozess hervorgerufen wird. Dementsprechend zeigt das Krankheitsbild zwei Komponenten: die Verkrampfung der Bronchialröhren einerseits und die Entzündung und/oder das Anschwellen der Bronchialröhren andererseits. Beide Komponenten sind behandlungsbedürftig.
Es ist bekannt, zur Behandlung der Verkrampfung der Bronchialröhren als bronchodilatorische Arzneimittel Stoffe aus der Gruppe der (2-Adrenozeptorstimulatoren ((2-Sympathomimetika) einzusetzen. Am längsten bekannt ist insofern der Stoff Salbutamol, an dem sich allerdings seine nur vier- bis sechsstündige Wirkungsdauer als nachteilig erwiesen hat, was nämlich für die Behandlung mancher Patienten, insbesondere bei nächtlichem Asthma, zu kurz ist. Ferner ist aus der X als Bronchodilator aus der Gruppe der (2-Adrenozeptorstimulatoren der Stoff Salmeterol (systematisch: 4-Hydroxy-(1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-1,3-benzoldimethanol) bekannt.
Hinsichtlich der Behandlung des inflammatorischen Aspekts von Asthma ist bekannt, dass antiinflammatorische Corticosteroide zur Therapie geeignet sind. Als ein solches ist aus der X Fluticasonpropionat (systematisch: 6(,9(-Difluor-11(-hydroxy-16(-methyl-17(-proiponyloxy-3-oxoandrosta-1,4-dien-17(-thiocarbonsäure-S-fluor-methylester) bekannt.
Schließlich ist bekannt, dass zur Asthmatherapie eine Kombination von Bronchodilator für den unmittelbaren Rückgang (des Spasmus) einerseits und eines antiinflammatorischen Corticosteroids andererseits sinnvoll ist. Die vorbekannten Kombinationen unter Verwendung von Salbutamol und Beclomethasondipropionat (Handelsnamen etwa X) weisen den auf der begrenzten Wirkungsdauer von Salbutamol beruhenden Nachteil auf, dass sie einen etwa vierstündigen Dosierungsplan erforderlich machen, was beispielsweise für die Behandlung nächtlichen Asthmas nicht geeignet ist.
Das Klagepatent stellt sich vor diesem Hintergrund die Aufgabe (Seite 2, Zeilen 21 bis 28), eine Kombinationstherapie bei der Behandlung von Asthma, insbesondere nächtlichem Asthma zur Verfügung zu stellen, die eine beträchtlich größere Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit der bronchodilatorischen Wirkung aufweist als bislang bekannte Kombinationen, und einen zweimal-täglichen Dosierungsplan ("bis in diem", "b.i.d.") erlaubt.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent ein Arzneimittel mit folgenden Merkmalen vor:
1. Mittel, enthaltend
2. Salmeterol und/oder ein physiologisch verträgliches Salz davon, und
3. Fluticasondipropionat
4. zur gleichzeitigen Verabreichung durch Inhalation
5. bei der Behandlung respiratorischer Erkrankungen.
Das Klagepatent erläutert, dass die Kombination von Salmeterol und/oder einem physiologisch verträglichem Salz hiervon (Säureadditionssalze von anorganischen und organischen Säuren) einerseits und Fluticasondipropionat andererseits in einer zur Verabreichung durch Inhalation geeigneten Form (Dosieraerosol mit FCKW oder als trockene Pulverformulierung z.B. in X- oder X-Inhalatoren) als hoch wirksame Behandlung und/oder als prophylaktische Therapie für Asthmatiker geeignet ist.
II.
Der Klägerin steht aus dem Klagepatent ein vorbeugender Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu.
1.
Aus dem anwaltlichen Schreiben der Beklagten vom 28.06.2007 (Anlage K 5) folgt im Zusammenhang mit den konkreten Umständen des vorliegenden Falles eine Erstbegehungsgefahr für eine Verletzung des Klagepatents.
a)
Ob eine Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents bereits eingetreten ist oder jedenfalls droht, mithin also die Frage nach der Begehungsgefahr, ist auch bei der vorliegenden Konstellation der Inanspruchnahme eines britischen Unternehmens durch eine britische Patentinhaberin nach deutschem Recht zu beurteilen. Die – bereits eingetretene oder noch drohende – Verletzungshandlung in Deutschland ist Tatbestandsvoraussetzung für einen Anspruch aus dem Klagepatent nach deutschem Patentrecht in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Unerheblich ist dabei, ob die Anknüpfungstatsachen, die für die Annahme einer Verletzungshandlung in Betracht kommen, innerhalb oder außerhalb Deutschlands eingetreten sind, also auch, ob Handlungen der Beklagten, hinsichtlich derer die Klägerin eine (Erst-)Begehungsgefahr geltend macht, im Inland oder im Ausland begangen wurden. Dabei ist allerdings auf alle konkreten Umstände des Einzelfalles abzustellen. Sofern Erklärungen der Beklagten gegenüber der Klägerin im Ausland als Anknüpfungstatsache in Betracht kommen, sind diese Erklärungen vor dem Hintergrund der im Ausland üblichen Geschäftspraxis zu würdigen, sofern die Klägerin aus ihrem objektiven Empfängerhorizont den Zusammenhang zwischen der Erklärung und der im Ausland herrschenden Geschäftspraxis erkennen konnte.
b)
Eine Erstbegehungsgefahr ist anzunehmen, wenn ein Patenteingriff zwar noch nicht erfolgt ist, aber ernsthafte und greifbare Tatsachen dafür vorliegen, dass sich der in Anspruch Genommene in naher Zukunft rechtswidrig verhalten werde (BGH GRUR 1992, 318, 319 – Jubiläumsverkauf; BGH GRUR 1994, 57, 58 – Geld-zurück-Garantie; BGH GRUR 1993, 53 55 – ausländischer Inserent; BGH GRUR 1999, 1097, 1099 – Preissturz ohne Ende; BGH GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe). Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn sich der in Anspruch Genommene des Rechts berühmt, bestimmte Handlungen vornehmen zu dürfen (BGH GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; BGH GRUR 1987, 125, 126 – Berühmung; BGH GRUR 1990, 678, 679 – Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen; BGH GRUR 1992, 404, 405 – Systemunterschiede; BGH GRUR 1992, 618, 619 – Pressehaftung II; BGH GRUR 1994, 638, 639 – fehlende Planmäßigkeit; BGH GRUR 1995, 595, 598 – Kinderarbeit; BGH GRUR 1999, 1097, 1099 – Preissturz ohne Ende; BGH GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe; BGH GRUR 2002, 360, 366 – "H.I.V. POSITIVE" II; BGH GRUR 2003, 428, 431 – Big Bertha).
Dabei stellt die bloße Äußerung der Auffassung, zu einem bestimmten Handeln berechtigt zu sein noch keine Berühmung dar, sofern sie nicht in der Weise erfolgt, dass die Inanspruchnahme des Rechts als ernstliche Gefahr der Begehung erscheint (BGH GRUR 1999, 1097 – Preissturz ohne Ende; BGH GRUR 2001, 1174, 1175 – Berühmungsaufgabe). Äußerungen zu einer angeblichen Berechtigung zum Handeln, die im Rahmen eines Rechtsstreits getätigt werden, können grundsätzlich auch als Berühmung beurteilt werden und eine Erstbegehungsgefahr begründen, aber nur, wenn die Erklärung die Bereitschaft erkennen lässt, sich im Sinne der zur Rechtsverteidigung vertretenen Auffassung zu verhalten, weswegen namentlich etwa an die Begründung der Erstbegehungsgefahr durch Erklärungen im Rahmen von Vergleichsgesprächen strengere Anforderungen zu stellen sind (BGH GRUR 1990, 687, 688 – Anzeigenpreis II; BGH GRUR 1992, 404, 405 – Systemunterschiede; BGH GRUR 1992, 627, 630 – Pajero). Außerhalb einer Berühmung begründet die Tatsache, dass die technischen Voraussetzungen zur Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents geschaffen werden, für sich genommen noch keine Erstbegehungsgefahr (BGH GRUR 1992, 612, 614f. – Nicola).
c)
Unter Anwendung dieser Grundsätze begründet das anwaltliche Schreiben der Beklagten vom 28.06.2007 (Anlage K 5) eine Erstbegehungsgefahr. Schon aus dem Wortlaut des Schreibens ergeben sich greifbare Anhaltspunkte dafür, die Beklagte werde in naher Zukunft rechtswidrig von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machen. Hierbei ist auf den objektiven Empfängerhorizont der Beklagten abzustellen, also darauf, wie ein objektiver Dritter bei vernünftiger Beurteilung der ihm bekannten oder erkennbaren Umstände die vom Erklärenden gewählten Ausdrucksformen hätte verstehen können und müssen (für die Bestimmung des objektiven Empfängerhorizonts bei der Auslegung empfangsbedürftiger Willenserklärungen vgl. BGH NJW 2006, 286, 287; Bamberger/Roth, BeckOK BGB, Edition 10, § 133 Rn. 27).
Die Beklagte kündigt an, im "nächsten Jahr", also im Jahr 2008 ein kombiniertes Salmeterol/Fluticason-Produkt in Deutschland auf den Markt bringen zu wollen, verbunden mit der Einschätzung, das ihr – der Beklagten – durchaus bekannte Klagepatent würde in einem etwaigen Nichtigkeitsverfahren keinen Bestand haben. Die Ankündigung des Markteintritts wird unbedingt ausgesprochen und nicht etwa von einer Mitwirkung oder Zustimmung seitens der Klägerin abhängig gemacht. Vielmehr bringt die Beklagte aus Sicht der Klägerin zum Ausdruck, ein Verbietungsrecht der Klägerin erkenne sie deshalb nicht an, weil aus ihrer Sicht der deutsche Teil des Klagepatents ebenso mangels Rechtsbeständigkeit widerrufen würde wie bereits der britische Teil durch die Entscheidung vom 19.03.1994 tatsächlich widerrufen wurde.
Hieran ändert der Abschnitt des Schreibens nichts, in welchem die Beklagte der Klägerin, eine "kommerzielle Alternativlösung" andient und dabei beispielhaft den Abschluss eines Lizenzvertrages oder einer Nichtangriffsabrede anbietet. Dieses bloße Gesprächsangebot bleibt im Ergebnis unverbindlich, was aus Sicht der Klägerin schon daran erkennbar ist, dass die Beklagte schreibt, sie wolle ihr Produkt nicht auf den Markt bringen, ohne dies vorher der Klägerin "zur Kenntnis zu bringen". Damit ist – wie auch aus Sicht der Klägerin erkennbar ist – für die Beklagte der Markteintritt mit einem patentverletzenden Produkt nicht von einer Zustimmung der Klägerin oder dem Erzielen einer Übereinkunft mit ihr abhängig. Die Beklagte beschränkt sich vielmehr darauf, ihr Vorhaben der Klägerin als bevorstehend anzukündigen. Sie will ihr Vorhaben gleichsam nicht von der Klägerin genehmigen lassen, sondern es ihr lediglich anzeigen. Ersichtlich betriff das von der Beklagten unterbreitete Gesprächsangebot nur das "wie" des bevorstehenden Markteintritts, nicht aber, ob dieser Markteintritt überhaupt stattfinden wird.
Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass die Beklagte hinsichtlich ihres Gesprächsangebots klarstellt, sie werde trotz einer Bemühung darum, den "konfrontativen Weg des Widerrufs nicht [zu] beschreiten", gleichwohl "nicht zögern […], um den Widerruf des Patents nachzusuchen", wobei sie erläuternd ausführt, dass nach ihren (angeblich erfolgreichen) Erfahrungen mit deutschen Gerichtsverfahren die Gerichte erwarten würden, dass sich die Parteien um eine gütliche Einigung bemühen. Der Bezug zwischen dem Gesprächsangebot einerseits und der drohenden Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent andererseits besteht somit (auch) in der Weise, dass das Gesprächsangebot aus Sicht der Beklagten eine Voraussetzung für die Durchführung des Nichtigkeitsklageverfahrens ist. Jedenfalls kann umgekehrt die Klägerin nicht davon ausgehen, es läge im Rahmen ihrer Möglichkeiten, eine Nichtigkeitsklage der Beklagten dadurch abzuwenden, dass sie auf deren Gesprächsangebot eingeht. Im Übrigen erscheint aus Sicht der Klägerin der Verhandlungsspielraum gegenüber der Beklagten hinsichtlich beider beispielhaft genannter Möglichkeiten eines Übereinkommens eingeschränkt: Sofern die Beklagte anbietet, die Parteien könnten einen Lizenzvertrag abschließen, darf die Klägerin nicht erwarten, einen hinreichend hohen Lizenzsatz durchsetzen zu können, weil ja die Beklagte von der Vernichtbarkeit des zu lizenzierenden Schutzrechts ausgeht und damit nicht bereit sein dürfte, durch Inanspruchnahme einer Lizenz ein wirtschaftlich hohes Wagnis einzugehen. Entsprechendes gilt für das Angebot einer Nichtangriffsabrede: Die Beklagte gibt ihrer deutlichen Einschätzung Ausdruck, sie könne das Klagepatent erfolgreich anfechten; angesichts dessen verbleibt der Klägerin kaum eine Alternative, als die Anfechtung dadurch zu vermeiden, dass sie der Beklagten zusagt, etwaige Nutzungshandlungen nicht anzugreifen.
Auch der Zusatz "without prejudice" im Schreiben der Beklagten steht der Annahme einer Erstbegehungsgefahr nicht entgegen. Soweit die Beklagte einwendet, in dieser Weise gekennzeichnete Anwaltsschreiben seien nach britischem Recht prozessual nicht verwertbar, greift dies nicht durch. Wie oben bereits ausgeführt, ist die materiell-rechtliche Situation im Hinblick auf eine (Erst-)Begehungsgefahr nach deutschem Recht zu prüfen, wenngleich im Hinblick auf die Besonderheiten des konkreten Falles. Das anzuwendende Prozessrecht ist ebenfalls dem deutschen Recht zu entnehmen, und zwar nach dem Grundsatz der lex fori. Ein Verwertungsverbot wie von der Beklagten geltend gemacht ist dem anwendbaren deutschen Prozessrecht aber fremd. Im Gegenteil ist anerkannt, dass auch Erklärungen im Rahmen von Vergleichsgesprächen eine Erstbegehungsgefahr begründen können, wenngleich insoweit strengere Maßstäbe anzulegen sind (BGH GRUR 1990, 687, 688 – Anzeigenpreis II; BGH GRUR 1992, 404, 405 – Systemunterschiede; BGH GRUR 1992, 627, 630 – Pajero).
Bedeutung kann der Zusatz "without prejudice" daher nur innerhalb der materiellrechtlichen Prüfung in dem Sinne erlangen, dass ein solcher Zusatz – was auch die Klägerin nicht in Abrede stellt – nach britischen Gepflogenheiten grundsätzlich dazu dient, Vergleichsverhandlungen als solche zu kennzeichnen und der Gegenseite zu verdeutlichen, dass die "without prejudice" gemachten Äußerungen zum Zwecke von Vergleichsverhandlungen gemacht werden. Indes hat die Beklagte mit ihrem anwaltlichen Schreiben vom 28.06.2007 eine Verhandlungssituation nur insofern eröffnet, dass der Klägerin Gespräche darüber angeboten wurden, ob ein ohnehin und unbedingt bevorstehender Markteintritt der Beklagten mit einem von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch machenden Produkt durch den Abschluss einer Vereinbarung flankiert werden könnte. Ob ein solcher Markteintritt überhaupt stattfinden würde, hat die Beklagte nicht zur Disposition gestellt und damit nicht zum Gegenstand von Vergleichsverhandlungen gemacht. Der Zusatz "without prejudice" bezieht sich auf diesen Aspekt daher inhaltlich nicht. Die Beklagte kann sich daher nicht mit Erfolg darauf berufen, ihre unbedingte Ankündigung eines Markteintritts dürfe wegen dieses Zusatzes keine Rechtsfolgen auslösen. Aus Sicht der Klägerin war dieser Zusatz nicht geeignet, die Besorgnis einer bevorstehenden Patentverletzung zu beseitigen.
Schließlich ist die von der Beklagten geschaffene Erstbegehungsgefahr auch nicht dadurch entfallen, dass die Beklagte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung un- streitig kein klagepatentgemäßen Produkt in Deutschland auf den Markt gebracht hat. Damit ist zwar ein erheblicher Zeitraum von mehr als achtzehn Monaten zwischen dem Schreiben von Ende Juni 2007 und dem Schluss der mündlichen Verhandlung Ende Januar 2009 eingetreten, in dem der angekündigte Markteintritt ausgeblieben ist. Dieses gegen bevorstehende Verletzungshandlungen sprechende Indiz wird aber dadurch aufgewogen, dass die Beklagte auch nach Ablauf dieser Zeitspanne nicht bereit war – weder im Termin zur mündlichen Verhandlung noch im nachgelassenen Schriftsatz vom 10.02.2009 – zu erklären, sie werde auch zukünftig innerhalb der Geltungsdauer des Patentschutzes nicht auf dem deutschen Markt eintreten. Damit ist auch aus Sicht der Klägerin nicht hinreichend deutlich, dass der eingetretene Zeitablauf auf einer willentlichen Entscheidung der Beklagten beruht, von einem Markteintritt bis zum Ablauf des Patentschutzes Abstand zu nehmen. Ebenso gut möglich erscheint es, dass die Beklagte, die mit einem Nachahmerprodukt ein arzneimittelrechtliches Genehmigungsverfahren durchlaufen müsste, bislang noch nicht die öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen für einen Markteintritt schaffen konnte. Auch diese Möglichkeit hätte die Beklagte durch eine entsprechende Erklärung innerhalb des Rechtsstreits ausräumen können, jedoch hat sie sich auch zu einem etwaigen Genehmigungsverfahren – dessen Einleitung noch keine Patentverletzung darstellen würde – nicht erklärt. Damit wird der Umstand des seit dem Schreiben der Beklagten verstrichenen Zeitraums im Ergebnis durch das prozessuale Verhalten der Beklagten ausgeglichen.
Hinzu kommt ein weiterer für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr wesentlicher Umstand: Die Beklagte hat eingeräumt, mit dem Medikamentenhersteller X bei der Vermarktung eines Medikaments im Vereinigten Königreich zu kooperieren, das sämtliche Merkmale des Klagepatents erfüllt. Auch wenn solche Vertriebshandlungen kein Schutzrecht der Klägerin verletzen, weil ein zum Klagepatent paralleles britisches Patent vernichtet wurde, trägt dieser Umstand gleichwohl auch für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr in Deutschland bei. Er belegt nämlich, dass es der Beklagten ohne weiteres möglich wäre, klagepatentverletzende Produkte von der Fa. X zu beziehen, wobei unerheblich ist, unter welchem Namen diese Produkte im Vereinigten Königreich vertrieben werden. Der Beklagten stünden damit jederzeit patentverletzende Gegenstände für eine Vermarktung in Deutschland zur Verfügung, indem sie etwa für den britischen Markt bestimmte Erzeugnisse auf den deutschen Markt umlenken könnte. Damit erscheint ein Markteintritt durch die Beklagte nicht nur als ein rein verbal angekündigter Akt. Vielmehr bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte in der Lage ist, ihr angekündigtes Vorhaben eines Markteintritts in Ansehung des ihr bekannten Klagepatents auch tatsächlich umzusetzen.
Überdies trägt es zu einer Erstbegehungsgefahr bei, dass die Beklagte grundsätzlich Vertriebsunternehmen an der Hand hat, um Medikamente auf dem deutschen Markt zu vertreiben. Sie ist der klägerischen Behauptung nicht entgegengetreten, sie habe bereits Kontakt mit bestimmten, von der Klägerin freilich nicht im Einzelnen benannten Vertriebsunternehmen aufgenommen. Dieses Vorbringen gilt damit gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden, so dass davon auszugehen ist, dass die Beklagte jederzeit auf eine funktionierende Vertriebsstruktur für die Verbreitung klagepatentverletzender Produkte in Deutschland zurückgreifen kann. Es ist ihr demnach nicht nur der Bezug, sondern auch der Vertrieb klagepatentverletzender Erzeugnisse ohne weiteres und innerhalb kurzer Zeit möglich.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Klägerin aufgrund ihres nur noch geringe Zeit laufenden Patentschutzes die Möglichkeit eines effektiven Rechtsschutzes eröffnet werden muss. Wäre sie darauf angewiesen, trotz des angekündigten und technisch leicht möglichen Markteintritts abzuwarten, dass die Beklagte tatsächlich patentverletzende Produkte vermarktet, wäre der ihr zu Gebote stehende präventive Rechtsschutz übermäßig eingeschränkt. Sie könnte auf derartige Verletzungshandlungen nur noch im Wege des Eilrechtsschutzes effektiv reagieren, nicht mehr im Zuge eines Hauptsacheverfahrens. Dabei wäre die Klägerin dem Risiko ausgesetzt, im Hinblick auf die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 15.01.2009 erhobene Nichtigkeitsklage (Anlagenkonvolut B 5) den Rechtsbestand des Klagepatents dartun zu müssen. Das damit verbundene prozessuale Risiko ist – wie dem Gericht aus eigener Anschauung bekannt ist – gerade bei der Durchsetzung von pharmazeutischen Patenten gegen Generikahersteller im Eilrechtsschutz erheblich.
d)
Die aufgeführten Umstände lassen als ernsthafte und greifbare Tatsachen befürchten, dass Verletzungshandlungen durch den Markteintritt der Beklagten mit patentgemäßen Produkten bevorstehen, die sämtliche Merkmale des Klagepatents verwirklichen. Aus der Formulierung des anwaltlichen Schreibens der Beklagten vom 28.06.2007 (Anlage K 5) ergibt sich, dass die Beklagte die Markteinführung eines patentgemäßen Medikaments in Deutschland beabsichtigt. Dies folgt bereits eingangs aus dem Hinweis darauf, dass ihr, der Beklagten, das – schon in der Betreffzeile genannte – Klagepatent bekannt sei, und dass sie im Zusammenhang mit der Markteinführung einer "Salmeterol-Fluticason-Kombination" die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erwäge. Daraus lässt sich nur der Schluss ziehen, dass die Beklagte selber davon ausgeht, ihr auf dem Markt einzuführendes Produkt verwirkliche die technische Lehre des Klagepatents. Ginge sie hiervon nicht aus, hätte sie keinen ersichtlichen Anlass, das Klagepatent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen. Auch bringt sie in dem Schreiben nicht zum Ausdruck, dass sie sich von dem Klagepatent abgrenzen wolle durch eine Ausführungsform, die die technische Lehre des Klagepatents nicht verwirklichen würde. Überdies entspricht die von der Beklagten gewählte Wortwahl einer "Salmeterol-Fluticason-Kombination" der Angabe des Klagepatents zu seinem Gegenstand ("Medikamente enthaltend Salmeterol und Fluticason").
Demgegenüber lassen die von der Beklagten insoweit angeführten Umstände nicht erkennen, das von ihr in Aussicht genommene Produkt verwirkliche nicht sämtliche Patentmerkmale. Soweit sie einwendet, das Klagepatent lehre gemäß Merkmal 2. als Inhaltsstoff Salmeterol und/oder ein physiologisch verträgliches Salz hiervon, während die Formulierung im Schreiben vom 28.06.2007 lediglich auf eine "Salmeterol-Fluticason-Kombination" gerichtet sei, ist auf die Terminologie des Klagepatents zu verweisen, welches in der Angabe des Gegenstandes der Erfindung und in der Patentbeschreibung (beispielsweise Seite 2, Zeile 30; Seite 3 Zeilen 5, 20f. und 25f.) Salmeterol und dessen physiologisch verträgliche Salze stets begrifflich einheitlich als klagepatentgemäß beschreibt. Der im Schreiben verwendete Begriff "Salmeterol" wird im Zusammenhang mit dem Klagepatent verwendet und ist damit – auch aus Sicht der Klägerin – in der Weise zu verstehen, dass er neben der eigentlichen Substanz Salmeterol auch die physiologisch verträglichen Salze dieser Substanz im Sinne einer "und/oder"-Beziehung mit umfasst.
Auch die Einwendung der Beklagten, klagepatentgemäß sei gemäß Merkmal 3. nur die Kombination mit Fluticasonpropionat, nicht mit Fluticason selber, steht der Annahme einer Erstbegehungsgefahr nicht entgegen. Die Beklagte macht geltend, Fluticason selber entspreche als Bestandteil nicht der Lehre des Klagepatents und könne nicht ohne weiteres gegen Fluticasonpropionat ausgetauscht werden. Dass die Beklagte mit ihrem Schreiben vom 28.06.2007 zum Ausdruck bringen wollte, sie habe eine Ausführungsform gefunden, die pharmazeutisch von der Lehre des Klagepatents abweicht und die gleichwohl therapeutisch geeignet sei, lässt sich jedoch nicht erkennen. Die Beklagte legt auch nicht dar, dass eine Kombination mit Fluticason überhaupt therapeutisch geeignet ist.
Eher fernliegend sind schließlich die Einwendungen der Beklagten gegen eine Verwirklichung der Merkmale 4. und 5. durch eine Ausführungsform, deren Markteinführung zu befürchten steht. Die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass gemäß der Lehre des Klagepatents gerade die gleichzeitige Verabreichung beider Wirkstoffe geeignet ist, einen therapeutischen Effekt mit einer zweimal täglichen Verabreichung zu erzielen, die insbesondere Beschwerden der Patienten in der Nacht verhindert. Eine zeitversetzte Verabreichung beider Wirkstoffe würde den praktischen Nutzen derart schmälern, dass ein derartiges Produkt gegenüber einem klagepatentgemäß gestalteten kaum wettbewerbsfähig wäre. Gleiches gilt für die Erwägung der Beklagten, die Substanzen könnten anders als durch Inhalation verabreicht werden. Andere Darreichungsformen (etwa Injektion) als die Inhalation mögen zwar technisch möglich sein, sind aber so aufwendig, dass ein entsprechendes Produkt sich gegen ein Inhalationsprodukt nicht durchsetzen könnte. Schließlich ist nicht ersichtlich – und von der Beklagten auch nicht dargetan –, dass die Kombination von Salmeterol und Fluticasonpropionat für andere Indikationen als respiratorische Erkrankungen überhaupt in Betracht kommt.
2.
Hingegen steht der Klägerin gegen die Beklagte ein Unterlassungsanspruch nicht unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungsgefahr zu. Die Klägerin hat nicht hinreichend dargetan, dass die Beklagte bereits Verletzungshandlungen begangen hat, deren Wiederholung zu befürchten steht. Bei der Darlegung bereits eingetretener Verletzungshandlungen beschränkt sich die Klägerin auf die Argumentation, aufgrund der Wortwahl im anwaltlichen Schreiben der Beklagten vom 28.06.2007, wonach die Beklagte beabsichtige, ein "Salmeterol/Fluticason-Kombinationsprodukt durch ausgewählte inländische Vertriebsunternehmen in Deutschland zu vertreiben", sei es "kaum vorstellbar", dass die Beklagte nicht schon in patentverletzender Weise Produkte in Deutschland im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG angeboten habe. Hierdurch zeigt die Klägerin zwar in durchaus nachvollziehbarer Weise auf, dass Handlungen der Beklagten denkbar sind, welche unter die genannte Vorschrift als rechtswidrige Verletzungshandlungen subsumiert werden könnten. Es erscheint möglich, dass ein Anbieter von Generika, wie es die Beklagte ist, an Vertriebsunternehmen herantritt in einer Weise, die bereits ein Anbieten im Sinne dieser Vorschrift darstellt. Indes beschränkt sich das klägerische Vorbringen darauf, denkbare Verletzungshandlungen der Beklagten vage zu umschreiben. Ob die von der Klägerin angeführten – und von der Beklagten nicht bestrittenen – Kontaktaufnahmen der Beklagten mit bestimmten deutschen Vertriebsunternehmen bei Subsumtion unter § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG allerdings tatsächlich zu einer Patentverletzung führen, lässt sich auf Grundlage des klägerischen Vorbringens nicht feststellen. Ebenso gut ist es möglich, dass derlei Handlungen der Beklagten unterhalb der – auch von der Klägerin aufgezeigten – Schwelle zur Verletzungshandlung blieben, dass sie nämlich womöglich nicht auf das Zustandekommen eines konkreten Geschäfts über den Vertrieb patentverletzender Erzeugnisse gerichtet waren (vgl. BGH GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte). Ferner ist denkbar, dass die Kontaktaufnahmen der Beklagten nur konzernintern, nämlich gegenüber zu demselben Konzern gehörende Gesellschaften, erfolgt sind. Dies würde aber noch kein Anbieten im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG bedeuten. Eine Prüfung der entsprechenden Tatbestandsvoraussetzungen ist mangels hinreichend konkreten Vorbringens der Klägerin nicht möglich.
Es kommt aus diesem Grunde auch nicht darauf an, dass die Beklagte ihrerseits Kontaktaufnahmen mit deutschen Vertriebsunternehmen im Hinblick auf etwaige patentverletzende Produkte nicht bestritten, sondern sich auf das Vorbringen beschränkt hat, sie wolle sich nicht an Spekulationen der Klägerin beteiligen.
III.
Da eine widerrechtliche Benutzung des Klagepatents durch die Beklagte im Sinne einer Erstbegehungsgefahr zu befürchten steht, ist sie gemäß Artikel 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG der Klägerin zur Unterlassung der Benutzungshandlungen verpflichtet (BGH GRUR 1970, 358, 360 – Heißläuferdetektor).
Eine Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz ist demgegenüber nicht ersichtlich. Wie oben ausgeführt, lassen sich tatsächlich bereits begangene Verletzungshandlungen der Beklagten, welche Schadensersatzansprüche gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG ausgelöst haben könnten, nicht feststellen. Mangels ersichtlicher Schadensersatzansprüche hat die Klägerin auch keine Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäß § 140b PatG, §§ 242, 259 BGB, auf welche die Klägerin nur zur Bezifferung von Schadensersatzansprüchen der Höhe nach angewiesen wäre.
Schließlich ist von der Klägerin nicht dargetan, dass die Beklagte Besitz an patentverletzenden Gegenständen im Inland hatte, so dass sie keinen Anspruch auf Vernichtung solcher Gegenstände gemäß § 140a PatG hat.
IV.
Den prozessualen Anträgen der Parteien auf Aussetzung des Rechtsstreits bzw. Verpflichtung zur Vorlage von Dokumenten war jeweils nicht zu entsprechen.
Zur Aussetzung des Rechtsstreits gemäß § 148 ZPO besteht kein Anlass. Hinsichtlich der Aussetzungsentscheidung ist für das Verletzungsgericht ein Ermessen eröffnet. Nach der Auffassung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung, BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die durch das Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe) und den Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug) bestätigt wurde, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung der Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine dem Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen.
Diese Interessensabwägung fällt regelmäßig zu Lasten der die Aussetzung beantragenden beklagten Partei aus, wenn die Nichtigkeitsklage so kurzfristig vor dem Haupttermin im Verletzungsprozess erhoben wird, dass dem Patentinhaber ein angemessene Erwiderung auf das Nichtigkeitsvorbringen nicht mehr möglich ist (LG Düsseldorf, InstGE 3, 54 – Sportschuhsohle). In einer solchen Konstellation überwiegt nämlich grundsätzlich das Interesse des Patentinhabers, sein zeitlich begrenztes Schutzrecht, dessen Erteilung das Verletzungsgericht im Ausgangspunkt anerkennen muss, zeitnah durchsetzen zu können.
Vorliegend hat die Beklagte zwar schon in der Klageerwiderung vom 31.07.2008 eine Nichtigkeitsklage angekündigt. Tatsächlich hat sie eine solche jedoch erst beinahe ein halbes Jahr später, nämlich mit Schriftsatz vom 15.01.2009 (Anlagenkonvolut B 5) erhoben, mithin erst 12 Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung und nach Ablauf der gemäß Beschluss vom 22.04.2008 (Bl. 59 GA) auf den 12.01.2009 bestimmten Duplikfrist. Der Klägerin ist nicht annähernd die Zeit verblieben, die für eine sinnvolle Erwiderung auf das Nichtigkeitsvorbringen der Beklagten – die fehlende erfinderische Tätigkeit vor allem gegenüber den Entgegenhaltungen N3 bis N6 geltend macht – angemessen wäre.
Hinzu kommt, dass die Beklagte entgegen der ihr im Beschuss vom 22.04.2008 (Bl. 59 GA) gemachten Auflage die Entgegenhaltungen N3 bis N6 aus dem Nichtigkeitsverfahren, auf welche sie ihr Nichtigkeitsvorbringen vorrangig stützt, nicht in deutscher Sprache, sondern nur in der englischsprachigen Originalfassung vorgelegt hat. Eine sachgerechte Überprüfung dieser Schriften ist damit ausgeschlossen.
Auch der Antrag der Klägerin, der Beklagten die Vorlage von Dokumenten gemäß § 142 ZPO aufzugeben, bleibt ohne Erfolg. Diese allgemeine prozessuale Bestimmung ist je nach den Erfordernissen verschiedener Rechtsgebiete, namentlich im Zusammenhang der Geltendmachung technischer Schutzrechte, differenziert zu betrachten und anzuwenden. Bei Rechtsstreitigkeiten über technische Schutzrechte kann eine Vorlageanordnung – zumal im Hinblick auf völkerrechtliche Vorgaben und europarechtlich bindende Normen wie das TRIPS-Übereinkommen und die Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums – nach § 142 ZPO getroffen werden, wenn die Vorlegung zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich sowie verhältnismäßig und angemessen ist (BGH GRUR 2007, 157 – Restschadstoffentfernung). Die Prüfung, ob die Vorlageanordnung geeignet (und erforderlich) ist, setzt notwendiger Weise voraus, dass die vorzulegende Urkunde hinreichend identifizierbar bezeichnet ist. Ohne ein gewisses Maß an Identifizierbarkeit lässt sich die gebotene Interessensabwägung zwischen den Parteien nicht vornehmen, weil nicht nachvollziehbar ist, welche Bedeutung die Urkunde für die die Vorlage beantragende Partei hat, und welche Belastungen mit der Vorlage für die andere Partei verbunden sind (vgl. zur gebotenen Interessensabwägung BGH, a.a.O., Tz. 42; zum Erfordernis der Identifizierbarkeit Zöller/Greger, ZPO, 27. Aufl., § 142 Rn. 6). Ein Anlass zur Vorlageanordnung kann bestehen, wenn die Benutzung des Gegenstandes des Schutzrechtes wahrscheinlich ist; unter dieser Voraussetzung steht auch ein Ausforschungsverbot der Vorlageanordnung nicht entgegen (BGH a.a.O., Tz. 43).
Diesen Anforderungen an den Erlass einer Vorlageanordnung trägt das klägerische Vorbringen nicht Rechnung.
Soweit die Klägerin die Anordnung von Vereinbarungen, Vereinbarungsentwürfen und Korrespondenz "mit ausgewählten deutschen Vertriebspartnern" begehrt, fehlt es evident an einer hinreichenden Identifizierbarkeit. Es lässt sich weder aus Sicht des Gerichts noch aus der Perspektive der Beklagten verlässlich nachvollziehen, welche Schriftstücke unter eine etwaige Vorlageanordnung fallen könnten. Es ist nicht erkennbar, welche Unternehmen überhaupt als "Vertriebspartner" in Betracht kommen, und welche als "ausgewählte Vertriebspartner" anzusehen sind. Auch ergibt sich aus dem klägerischen Vorbringen – wie oben bereits ausgeführt – lediglich eine, wenngleich durchaus nachvollziehbare, Mutmaßung darüber, dass die Beklagte Kontakt zu Vertriebsunternehmen in Deutschland aufgenommen hat. Dass aus solchen Kontaktaufnahmen auch schriftliche Unterlagen stammen, ist nicht vorgebracht und nicht einmal nachvollziehbar vermutet.
Im Hinblick auf den Antrag auf Anordnung der Vorlage eines Dokuments, aus dem sich eine "strategische Allianz" der Beklagten mit der Fa. X ergeben könnte, lässt sich nicht erkennen, dass die Vorlage eines solchen Dokuments zum Nachweis einer Benutzungshandlung erforderlich ist. Eine Erstbegehungsgefahr ist bereits auf Grundlage des vorgelegten Dokuments (Schreiben der Beklagten vom 28.06.2007, Anlage K 5) festzustellen. Relevant ist deshalb allein, ob sich aus dem Dokument einer "strategischen Allianz" mit der Fa. X der Nachweis einer eine Wiederholungsgefahr (sowie weitergehende Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Vernichtung auslösende) bereits begangenen Verletzungshandlung ergeben könnte. Dies lässt sich dem klägerischen Vorbringen jedoch nicht entnehmen. Die Klägerin legt schon nicht dar, was unter einer "strategischen Allianz" konkret zu verstehen ist. Sollte es sich dabei um eine (Rahmen-)Vereinbarung über den Vertrieb patentverletzender Produkte in Deutschland handeln, wäre eine solche Vereinbarung in die Zukunft gerichtet. Es steht nicht zu erwarten, dass eine solche Vereinbarung auch nur Hinweise auf bereits begangene Verletzungshandlungen der Beklagten enthalten könnte, denn eine solche Vereinbarung wäre nach dem klägerischen Vorbringen Voraussetzung für die Aufnahme von Verletzungshandlungen. Wäre eine solche "strategische Allianz" bereits vor einiger Zeit abgeschlossen worden, ließe sich auch diesem Umstand nicht sicher entnehmen, dass sie in der Zwischenzeit tatsächlich praktisch umgesetzt wurde. Insoweit ist daran zu erinnern, dass die Beklagte bislang kein klagepatentverletzendes Produkt auf dem deutschen Markt vertrieben hat.
Es ist – wie oben ausgeführt – auch nicht hinreichend wahrscheinlich, dass die Beklagte bereits Verletzungshandlungen begangen hat. Das klägerische Vorbringen ist zu vage, um eine Subsumtion unter die Vorschrift des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG zu gestatten. Dass Kontaktaufnahmen der Klägerin zu Vertriebsunternehmen in Deutschland als Anbieten im Sinne dieser Vorschrift zu bewerten sind, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht in ausreichendem Maße wahrscheinlich.
Schließlich ist im Hinblick auf die gebotene Interessensabwägung nicht von der Klägerin dargetan, dass sie sich in einem Beweisnotstand befindet, der eine Anwendung von § 142 ZPO – entsprechend der Ratio der materiellrechtlichen Vorschrift des § 809 BGB – erforderlich macht. Die Klägerin hat nur pauschal behauptet, alle ihr vernünftiger Weise zur Verfügung stehenden Beweismittel vorgelegt zu haben. Sie hat nicht dargelegt, welche weiteren, ihr nicht zumutbaren Anstrengungen erforderlich wären, um der nach ihrem Antrag vorzulegenden Dokumente, also insbesondere der "strategischen Allianz" zwischen der Beklagten und der Fa. X, habhaft zu werden. Die Klägerin insinuiert zwar, dass die Beklagte mit der Fa. X im selben Lager steht, das lässt aber nicht erkennen, dass eine etwaige Anfrage bei der Fa. X zum Bestehen und zum Inhalt einer "strategischen Partnerschaft" mit der Beklagten von vornherein aussichtslos wäre.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Kosten waren den Parteien nach dem Verhältnis des Werts der geltend gemachten und nur teilweise zugesprochenen Klageanträge aufzuerlegen.
Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139, 140a, 140b PatG
§§ 242, 259 BGB
§ 142 ZPO
§ 139 PatG
§ 140b PatG
§ 140a PatG
§ 148 ZPO
§ 809 BGB
§ 709 ZPO
§ 138 Abs. 3 ZPO
§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 58 Abs. 1 PatG
§ 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1992, 318, 319
GRUR 1994, 57, 58
GRUR 1993, 53
GRUR 1999, 1097, 1099
GRUR 2001, 1174, 1175
GRUR 1992, 612, 614
GRUR 1987, 125, 126
GRUR 1990, 678, 679
GRUR 1992, 404, 405
GRUR 1992, 618, 619
GRUR 1994, 638, 639
GRUR 1995, 595, 598
GRUR 2002, 360, 366
GRUR 2003, 428, 431
GRUR 1999, 1097
GRUR 1990, 687, 688
GRUR 1992, 627, 630
NJW 2006, 286, 287
GRUR 2003, 1031, 1032
GRUR 1970, 358, 360
GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 284
GRUR 2007, 157