Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2021-03-11, Aktenzeichen 6 U 273/19
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2021:0311.6U273.19.00

Tenor:
Anmerkung
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Verfahrensgang
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom 6.11.2019 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Es wird festgestellt, dass die Unterlassungsklage in der Hauptsache erledigt ist.
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 775,95 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 25.1.2018 zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits in erster Instanz haben die Beklagte ¾ und die Klägerin ¼ zu tragen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Die Parteien streiten um Ansprüche wegen Markenverletzung.
Die Klägerin ist auf dem Sektor der Herstellung sowie des Angebots und Vertriebs von Bekleidung, Accessoires und Schuhwaren im Groß- und Einzelhandel tätig. Sie war Inhaberin der für Bekleidungsstücke eingetragenen deutschen Marke „MO“. Im Juli 2017 übertrug die Klägerin die Klagemarke auf die Firma A. Diese ermächtigte die Klägerin, sämtliche bereits anhängigen Prozesse betreffend die Marke “MO“ im eigenen Namen fortzuführen.
Die Beklagte betreibt eine Boutique in Nordirland und bietet Produkte über ihren Online-Shop „www.(...).uk“ an. Ihr Internetshop ist nur in englischer Sprache verfügbar; die Preise werden in britischen Pfund angegeben. Die Homepage der Beklagten verweist unter der Rubrik „Shipping“ - also Versand - auf die Möglichkeit einer internationalen - also weltweiten - Zustellung, die mit 20 GBP berechnet wird (Anl. BB2).
Ein von der Klägerin beauftragter Testkäufer bestellte bei der Beklagten das streitgegenständliche Halstuch, das im Internetshop der Beklagten unter der Bezeichnung „Tommy Hilfiger MO Logo Scarf“ beworben wurde. Die Beklagte versandte das bestellte Halstuch am 18.1.2017. Hierauf mahnte die Klägerin die Beklagte erfolglos ab.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte zunächst neben Auskunfts-, Schadenersatzfeststellungs-, und Abmahnkostenersatzansprüchen auch einen Unterlassungsanspruch geltend gemacht. Nach dem die Beklagte eine Unterlassungserklärung abgegeben hat, hat die Klägerin im ersten Rechtszug hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs sowie eines Teils der Folgeansprüche eine einseitige Erledigungserklärung abgegeben.
Das Landgericht hat durch Urteil vom 6.11.2019, auf das gemäß § 540 Abs. 1 ZPO im Hinblick auf die tatsächlichen Feststellungen Bezug genommen wird, festgestellt, dass die Unterlassungsklage in der Hauptsache erledigt ist und die Beklagte zudem verurteilt, Abmahnkosten in Höhe von 996,95 € zu zahlen.
Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, es fehle nicht an der internationalen und örtlichen Zuständigkeit. Die beanstandete Markenverletzung sei als unerlaubte Handlung im Gerichtsbezirk begangen worden, indem die Beklagte die Halstücher unter der angegriffenen Bezeichnung über das Internet angeboten habe. Dabei sei allein der Umstand, dass die Internetseite der Beklagten weltweit und damit auch in Deutschland abrufbar gewesen sei, kein ausreichender Anhaltspunkt dafür, dass die Beklagte den räumlichen Tätigkeitsbereich von Deutschland nach Großbritannien oder darüber hinaus habe ausdehnen wollen. Jedenfalls aber durch die Ausführung der Testkaufbestellung habe die Beklagte dies dokumentiert. Der Erledigungsfeststellungsantrag sei begründet, da die Unterlassungsklage ursprünglich zulässig und begründet gewesen sei. Zwischen der Marke der Klägerin und der angegriffenen Kennzeichnung bestehe Identität, da der Verkehr daran gewöhnt sei, einer Gesamtaufmachung einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängig Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen. Dies sei im Bekleidungssektor und auch hier der Fall, weil Bekleidungsstücke neben dem Namen des Herstellers häufig eine Modellbezeichnung trügen, der eine eigenständige, von den übrigen Bestandteilen unabhängige, kennzeichnende Stellung zukomme. Die Benutzung sei kennzeichenmäßig erfolgt. Im Modebereich werde der angesprochene Verkehr zwar häufig in der Herstellerangabe den Herkunftshinweis sehen. Daher könne zwar nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass eine hinzugefügte Modellbezeichnung ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden werde. Wenn jedoch - wie hier - die Modellbezeichnung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet werde, verstehe der angesprochene Verkehr das Zeichen „MO“ als herkunftshinweisende Zweitmarke. Das Vorgehen der Klägerin sei auch nicht rechtsmissbräuchlich. Die Durchführung eines Testkaufs sei nicht als Tatprovokation zu werden, da durch die Angaben der Beklagten auf ihre Internetseite eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gegeben gewesen sei, dass die Beklagte auch nach Deutschland liefere.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren erstinstanzlichen Klageabweisungsantrag weiterverfolgt.
Sie rügt, dass weder eine internationale Zuständigkeit noch eine örtliche Zuständigkeit bestehe. Die Internetseite der Beklagten sei ausschließlich auf Englisch abrufbar und die Preise seien in britischen Pfund angezeigt gewesen. Die Beklagte habe daher ihr Angebot nicht an den deutschen Verkehr gerichtet. Die Umstände deuteten darauf hin, dass die Beklagte kein Interesse an einer Ausweitung ihrer Geschäfte auf dem deutschen Markt gehabt habe. Die Klage sei Übrigen auch nicht begründet, da die Klägerin nicht aktivlegitimiert gewesen sei - zum Zeitpunkt der Klageerhebung habe sie sämtliche Ansprüche abgetreten. Zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen bestehe schließlich wieder Identität noch Verwechslungsgefahr. Die Beklagte habe das Zeichen „MO“ auch nicht herkunftshinweisend verwendet. Schließlich sei der von der Klägerin durchgeführte Testkauf rechtsmissbräuchlich und damit unzulässig. Zum Zeitpunkt des Testkaufs hätten keine Anhaltspunkte für eine Rechtsverletzung in Deutschland vorgelegen. Eine Lieferung nach Deutschland sei einzig und allein aufgrund des absurd teuren Angebotes des Testkäufers der Berufungsbeklagten herbeigeführt worden.
Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 6.11.2019, Az. 2-06 O 83/17 abzuändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil.
Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache im Wesentlichen keinen Erfolg.
1. Das Landgericht hat im Ergebnis zu Recht eine internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bejaht. Diese findet ihre Grundlage in der EuGVVO.
a) Da die UMV mangels Vorliegen einer Gemeinschaftsmarke nicht anwendbar ist, regelt die EuGVVO abschließend, welches Gericht zuständig ist; für eine Bestimmung der internationalen Zuständigkeit nach den Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit der ZPO ist daher kein Raum mehr (MüKoZPO/Patzina, ZPO, 6. Aufl. 2020, § 12 Rn 81).
Nach Art. 7 Nr. 2 EuGVVO kann im Falle einer unerlaubten Handlung die Klage nach Nr. 2 auch vor dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht. Der Begriff der unerlaubten Handlung bezieht sich in verordnungsautonomer Interpretation (EuGH NJW 2002, 3159; EUGH NJW 2009, 3501) auf alle Klagen, mit denen eine Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht wird und die nicht an einen Vertrag im Sinne der Nr. 1 anknüpfen (EuGH NJW 2005, 811). Dies betrifft auch Klagen wegen Verletzung von Urheber- und verwandten Schutzrechten (EuGH NJW 13, 3627; EuGH 14, 1793; EuGH WRP 2015, 332 zum UrhR).
b) Unter dem - danach zuständigkeitsbegründenden - Ort des schädigenden Ereignisses verstehen EuGH und BGH sowohl den Ort, an dem der Schaden eingetreten ist, als auch den Ort des ursächlichen Geschehens.
Der BGH hat der in der „Hotel Maritime“-Entscheidung (GRUR 2005, 431) zum inhaltsgleichen Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ ausgeführt:
„Der Ort des schädigenden Ereignisses im Sinne von Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ liegt in Deutschland, weil hier die (behauptete) Verletzung des geschützten Rechtsguts eingetreten ist. Ob für die Begründung des Gerichtsstands der unerlaubten Handlung nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ - gleiches würde für Art. 5 Nr. 3 EuGVVO gelten - auf Grund einer Kennzeichenverletzung im Internet erforderlich ist, dass sich der Internetauftritt bestimmungsgemäß auch auf das Inland richtet, ist umstritten (bejahend Fezer, MarkenR, 3. Aufl., Einl. Rdnr. 216; v. Schultz, MarkenR, Anh. zu § 5 Rdnr. 21; Baumbach/Hefermehl/Köhler, § 14 Rdnr. 16; Ubber, MarkenR im Internet, S. 210; Hoeren, NJW 1998, 2849 [2851]; zu § 32 ZPO, § 24 UWG a.F.: OLG Frankfurt a.M., CR 1999, 450 = NJW-CoR 1999, 302; OLG Bremen, CR 2000, 770 [771]; LG Düsseldorf, GRUR 1998, 159 [160]; a.A. OLG Karlsruhe, MMR 2002, 814 [815] - Intel; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., Einl. Rdnr. 48; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 141 Rdnr. 8; Bettinger/Thum, GRUR Int 1999, 659 [669]; zu § 32 ZPO, § 24 UWG a.F.: KG, NJW 1997, 3321; OLG München, GRUR-RR 2002, 109 = NJW 2002, 611 = CR 2002, 449 [450]). Die Frage braucht im Streitfall nicht abschließend entschieden zu werden, obwohl viel für eine Begrenzung einer ansonsten bestehenden Vielzahl von Gerichtsständen auf diejenigen spricht, in deren Zuständigkeitsbereich eine Interessenkollision tatsächlich eingetreten sein kann. Denn die unter der Internet-Domain abrufbare Homepage der Beklagten richtet sich auch inhaltlich bestimmungsgemäß an die Verkehrskreise im Inland. Die Beklagte wirbt in ihrem Internetauftritt in deutscher Sprache für ihr Hotel und wendet sich mit der Werbung daher auch an das deutsche Publikum, für das sie zusätzlich eine Online-Reservierungs- und Buchungsmöglichkeit bereithält.“
Auch im vorliegenden Fall ist in Deutschland ein Schaden eingetreten. Das Internet-Angebot der Beklagten richtete sich bestimmungsgemäß jedenfalls auch an deutsches Publikum. Zwar fehlt es an einem Angebot in deutscher Sprache; dem dürfte jedoch im Internet-Zeitalter und der zunehmenden grenzenübergreifenden Versandmöglichkeit und -üblichkeit eine eher geringe Bedeutung beizumessen sein, solange das Angebot in der universellen englischen Sprache abrufbar ist. Die Beklagte hat auf ihrer Homepage einen weltweiten Versand ausdrücklich angeboten. Ob dies allein ausreichen würde, um eine internationale Zuständigkeit zu begründen, kann dahinstehen. Durch die tatsächliche Durchführung eines Versandes nach Deutschland im Rahmen eines Testkauf hat die Beklagte durch ihr Verhalten deutlich gemacht, dass das Angebot auf ihrer Internetseite nicht nur zufällig als „weltweit“ ausgewiesen war, sondern tatsächlich die Bereitschaft bestand, auch nach Deutschland zu liefern. Deutlicher als durch die Lieferung nach Deutschland kann nicht klargemacht werden, dass das der Lieferung zugrundeliegende Angebot sich auch an deutsche Kunden richtete und daher eine Interessenkollision tatsächlich eingetreten ist.
Hinsichtlich des Versandes nach Deutschland selbst ist der Inlandsbezug unzweifelhaft. Die Argumentation, der Versand sei durch den Testkauf „provoziert“ worden, führt ersichtlich ins Leere. Der Testkäufer hat eine vom Kläger angebotene Bestellmöglichkeit nach Deutschland ausgenutzt und keineswegs die Klägerin zur Lieferung nach Deutschland gedrängt.
Die Zuständigkeit ist schließlich nicht davon abhängig, dass durch die Benutzung eines Kennzeichens im Internet tatsächlich eine Verletzung des nationalen Rechts erfolgt. Es reicht vielmehr aus, dass eine Verletzung behauptet wird und diese nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (vgl. Bettinger/Thum GRUR Int 1999, 659, 665; Kur, WRP 2000, 935, 936). Dies ist hier der Fall.
Soweit die Beklagte auf das Urteil „Profil“ des BGH verweist (GRUR 1978, 194), ist dieses schon deshalb nicht einschlägig, da es zu § 32 ZPO und nicht zu Art. 7 Nr. 2 EuGVVO ergangen ist.
Im Übrigen betraf dies eine Presseveröffentlichung, für die der BGH auch heute schon andere Maßstäbe anlegt. Es sei - so der BGH - nicht unbedenklich, auf diese Weise den ausländischen Herausgeber oder Redakteur stets den im deutschen Recht für die Verletzung von Persönlichkeitsrechten entwickelten Rechtsregeln zu unterwerfen, selbst wenn er mit einer Verletzung der Persönlichkeitssphäre des Betroffenen außerhalb des Verbreitungsgebiets seines Presseerzeugnisses nicht rechnet, mithin meinen kann, er brauche nur die Normen zu beachten, die die Rechtsordnung im Verbreitungsgebiet vorgibt. Hier ist die Situation eine grundlegend andere: Die Beklagte musste natürlich damit rechnen, dass die Ware außerhalb ihres Landes verkauft wird, da sie dies selbst veranlasst hat. Die Lieferung nach Deutschland war daher nicht das Ergebnis eines über Umwege initiierten Testkaufs in ein Land, mit dem die Beklagte nicht rechnen musste, sondern vielmehr die bewusste und zielgerichtete Entscheidung, die Ware in Deutschland zu vertreiben.
Nach den obigen Ausführungen lässt dies den Rückschluss darauf zu, dass auch das Angebot zielgerichtet an Deutschland gerichtet war.
c) Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hat - unabhängig von der Frage möglicher Übergangsregelungen im Austrittsabkommen, die für den Zivilprozess soweit erkennbar nicht existieren - keine Auswirkungen.
Die perpetuatio fori des § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO ist nach ganz h.M. auch auf die internationale Zuständigkeit anzuwenden. Deutsche Gerichte bleiben bei veränderten Umständen nach § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO zuständig (BGHZ 188, 203 Rn 23 m.w.N.; BGH NJW 2013, 2597 Rn 20; Zöller/Greger ZPO, § 261 Rn 12). Es handelt sich hier zwar nicht um eine Veränderung eines begründenden Umstandes, sondern um eine Rechtsänderung. Dies ist jedoch ebenso ohne Einfluss auf die Zuständigkeit, denn auch insoweit bewirkt Abs. 3 Nr. 2, dass die Gerichte zuständig bleiben, bei denen die Sache vor Inkrafttreten des Gesetzes rechtshängig war, es sei denn, dass gesetzliche Sonderregelungen Ausnahmen machen (MüKoZPO/Becker-Eberhard, 6. Aufl. 2020, ZPO § 261 Rn 89; BGH NJW 1978, 1163, 1164).
2. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich im Anwendungsbereich der EuGVVO ausschließlich nach dieser. Art. 7 Nr. 2 EuGVVO regelt daher nicht nur die internationale, sondern auch die örtliche Zuständigkeit und überlagert § 14 UWG (Ahrens WRP 2018, 17, 20)
Das Angebot der Beklagten richtete sich nach den obigen Ausführungen an ganz Deutschland, so dass insoweit auch ein fliegender Gerichtsstand besteht. Es kann daher dahinstehen, ob bei der durch die EuGVVO begründeten örtlichen Zuständigkeit eine Überprüfung durch das Berufungsgericht entgegen § 513 Abs. 2 ZPO möglich ist (was bejaht wird, wenn internationale und örtliche Zuständigkeit von denselben Voraussetzungen abhängen: BGH NJW-RR 2015, 941 Rn 17; MüKoZPO/Rimmelspacher, 6. Aufl. 2020, ZPO § 513).
3. Die Klage ist auch begründet. Der aktivlegitimierten Klägerin stand ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Marke „MO“ aus § 14 Abs. 5 MarkenG zu, der durch die Unterlassungserklärung der Beklagten erledigt ist. Die Beklagte hat den streitgegenständlichen Schal auch in Deutschland angeboten; ein rechtsmissbräuchliches Verhalten hat die Beklagte nicht substantiiert vorgetragen.
a) Soweit die Beklagte die Aktivlegitimation in Frage stellt, hat sie damit keinen Erfolg. Die Klägerin war zum Zeitpunkt der Klageerhebung zwar nicht (mehr) Markeninhaberin, da die Marke im Juli 2017 auf die A GmbH übertragen wurde und die Klage ausweislich des Tatbestandes zu einem nicht näher feststellbaren Zeitpunkt zwischen dem 9.11.2017 und dem 23.1.2018 zugestellt und damit rechtshängig wurde. Die Markeninhaberin hat die Klägerin allerdings am 2.9.2017 ermächtigt, sämtliche nach der Markenübertragung anhängigen Prozesse betreffend die Marke „MO“ in eigenem Namen fortzuführen.
b) Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass eine Benutzung im Inland vorlegen hat.
(1) Nach dem im Immaterialgüterrecht maßgeblichen Territorialitätsprinzip richtet sich der Schutz der inländischen Kennzeichen nach dem Recht des Schutzlands und damit nach deutschem Recht (BGH GRUR 2005, 431 - Hotel Maritime). Auf Grund des Territorialitätsprinzips ist der Schutzbereich einer inländischen Marke indes auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG setzt deshalb eine das Kennzeichenrecht verletzende Benutzungshandlung im Inland voraus. Diese ist regelmäßig gegeben, wenn im Inland unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen angeboten werden.
(2) Nicht jede Kennzeichenbenutzung im Internet ist dem Schutz von Kennzeichen gegen Verwechslungen nach der nationalen Rechtsordnung unterworfen. Dies würde ansonsten zu einer uferlosen Ausdehnung des Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und - im Widerspruch zur Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV (vgl. hierzu EuGH NJW 2004, 139, 140 Rn 54 f. - Gambelli) - zu einer unangemessenen Beschränkung der Selbstdarstellung ausländischer Unternehmen führen (BGH GRUR 2005, 431 - Hotel Maritime). Damit einhergehen würde eine erhebliche Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten von Kennzeichenrechten im Internet, weil die Inhaber verwechslungsfähiger Kennzeichenrechte, die in verschiedenen Ländern geschützt sind, unabhängig von der Prioritätslage wechselseitig beanspruchen könnten, dass die Benutzung des Kollisionszeichens unterbleibt. Die Anwendung des Kennzeichenrechts in solchen Fällen darf nicht dazu führen, dass jedes im Inland abrufbare Angebot ausländischer Dienstleistungen im Internet bei Verwechslungsgefahr mit einem inländischen Kennzeichen kennzeichenrechtliche Ansprüche auslöst. Erforderlich ist vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug („commercial effect”) aufweist (vgl. OLG Karlsruhe MMR 2002, 814). Ob ein derartiger Inlandsbezug besteht, ist aufgrund einer Gesamtabwägung der Umstände festzustellen (BGH GRUR 2005, 431; 433 - Hotel Maritime; BGH GRUR 2012, 621 Rn 36 - Oscar; BGH GRUR 2014, 601 Rn 45 - englischsprachige Pressemitteilung). Dabei sind einerseits die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers zu berücksichtigen. Andererseits ist maßgebend, ob und inwieweit die Rechtsverletzung sich als unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte darstellt, auf die der in Anspruch Genommene keinen Einfluss hat, oder ob dieser etwa durch die Schaffung von Bestellmöglichkeiten aus dem Inland oder die Lieferung auch ins Inland zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiert (BGH GRUR 2018, 417 - Resistograph; BGH GRUR 2005, 431, 433 - Hotel Maritime; BGH GRUR 2012, 621 Rn 36 - Oscar; BGH GRUR 2014, 601 Rn 45 - englischsprachige Pressemitteilung).
(3) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe kann ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug des Anbietens auf der Internetseite nicht verneint werden.
Das Angebot der Beklagten war in englischer Sprache dargestellt. In der Hotel-Maritime-Entscheidung (GRUR 2012, 621 Rn 34) hat der BGH allerdings, obwohl dort das Angebot in deutscher Sprache gehalten war, eine inländische Benutzung mit folgender Begründung abgelehnt: „Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Werbung und des Angebots der Leistungen der Beklagten für ihr Stadthotel in Kopenhagen auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerin in Deutschland nur geringfügig. Ist die Beeinträchtigung der Klägerin auf Grund des Angebots der ausländischen Dienstleistungen der Beklagten im Inland aber nur unwesentlich und ist deshalb von einem Fehlen wirtschaftlicher Auswirkungen auf den Schutz der Kennzeichenrechte der Klägerin auszugehen, haben ihre Interessen im Rahmen einer Gesamtabwägung zurückzutreten.“
Diese Begründung lässt sich indes nicht auf das Angebot von Kleidung übertragen. Während nachvollziehbar ist, dass die Werbung für ein Hotel in Kopenhagen unwesentliche Auswirkungen auf den Schutz der deutschen Marke hat - weil die Nutzung eines Hotels in Deutschland nicht durch die Nutzung eines Hotels in Dänemark substituierbar ist-, ist bei Bekleidung aufgrund der nicht unüblichen grenzüberschreitenden Bestell- und Versandmöglichkeit jedenfalls innerhalb der EU eine solche Auswirkung naheliegend. Es ist ein Leichtes, über Suchmaschinen ein bestimmtes Kleidungsstück europa- und weltweit zu suchen und zu entscheiden, ob unter Einbeziehung der Versandkosten der Kauf im Ausland wirtschaftlich vorteilhafter ist als der Kauf im Inland.
In der Entscheidung „Oscar“ (GRUR 2012, 612) und Club Robinson (GRUR 2020, 647) hat der BGH als Indiz für einen commercial effect ausdrücklich auf die Schaffung einer Bestellmöglichkeit aus dem Inland und die Lieferung auch ins Inland abgestellt, da der in Anspruch Genommene zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiert und die Beeinträchtigung des Zeicheninhabers dadurch nicht nur unwesentlich ist. Bei Kombination dieser beiden Indizien und unter Berücksichtigung der zunehmenden grenzüberschreitenden Bestellung gerade im Europäischen Binnenmarkt kann ein commercial effect im vorliegenden Fall nicht verneint werden. Soweit die Beklagte auf die hohen Versandkosten (20 GBP) im Verhältnis zu dem Preis des Schals (45 GBP) abstellt, ist dem entgegenzuhalten, dass zum einen Wechselkursvorteile ggf. auch hohe Versandkosten rechtfertigen können, zumal bei der Bestellung von mehreren Produkten sich die Versandkosten relativieren. Zum anderen können auch andere Faktoren wie z.B. (fehlende) Verfügbarkeit dazu führen, einer Bestellung in einem ausländischen Internet-Shop innerhalb des EU-Binnenmarktes den Vorzug zu geben.
(4) Hinsichtlich des Inverkehrbringens kann ein Inlandsbezug nicht ernsthaft in Frage stehen.
Die oben dargestellten besonderen Feststellungen sind nicht in jedem Fall einer inländischen Kennzeichenbenutzung mit Auslandsberührung erforderlich. Ob eine relevante Verletzungshandlung im Inland vorliegt, bedarf erst dann besonderer, im Wege der Gesamtabwägung der betroffenen Interessen und Umstände zu treffenden Feststellungen, wenn das dem in Anspruch Genommenen vorgeworfene Verhalten seinen Schwerpunkt im Ausland hat (BGH GRUR 2012, 621 Rn 35 - Oscar; BGH GRUR 2018, 417 Rn 37 - Resistograph). Nur in einem solchen Fall droht die Gefahr, dass es zu einer uferlosen Ausdehnung des Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und zu einer unangemessenen Beschränkung der wirtschaftlichen Entfaltung ausländischer Unternehmen kommen kann (BGH GRUR 2012, 621 Rn 35 - Oscar). Dass Inverkehrbringen in Deutschland hat unzweideutig seinen Schwerpunkt nicht im Ausland.
c) Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Unterlassungsantrages ist begründet. Der Klägerin stand gegen die Beklagte ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens „MO“ auf der Internetseite (Anlage zum Antragstenor I, Bl. 12 d.A.) aus § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu, der sich durch die Abgabe der Unterlassungserklärung erledigt hat.
(1) Die Beklagte hat die Bezeichnungen „MO“ auf ihrer Internetseite nach Art einer Marke benutzt.
Die in Rede stehende Benutzung kann der Markeninhaber nur verbieten, wenn sie Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Die Hauptfunktion der Marke wird beeinträchtigt, wenn die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- und Leistungsabsatzes zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen verwendet wird. Das Verständnis als Herkunftshinweis muss positiv festgestellt werden. Es muss festgestellt werden, „wie“ der Verkehr das Zeichen versteht (BGH GRUR 2019, 1289 Rn 30 - Damen Hose MO). Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen „auch“ als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht. Die Verkehrsauffassung wird durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt. Dabei ist maßgeblich auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen, insbesondere auf die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden. Im Bekleidungssektor gibt es verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten (BGH GRUR 2019, 1289 Rn 25 - Damen Hose MO). Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Wird ein Zeichen auf der Verpackung oder in der Werbung für Bekleidungsstücke verwendet, kann z.B. seine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen (BGH, GRUR 2012, 1040 Rn 19 - pjur/pure; BGH GRUR 2017, 520 Rn 26 - Micro Cotton).
(2) Der Durchschnittsverbraucher sieht in der Modellbezeichnung „Tommy Hilfiger MO LOGO SCARF“ einen Herkunftshinweis im Sinne einer Zweitmarke.
aa) Hierfür reicht es nach den Grundsätzen des BGH im „MO“-Urteil (GRUR 2019, 1289) nicht aus, dass die Modellbezeichnung originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend verstanden wird. Es genügt für sich genommen auch nicht, dass der Verkehr allgemein und im Bekleidungssektor im Besonderen an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist (BGH a.a.O., Rn 28 f.). Denn im Modebereich sieht der angesprochene Verkehr nach Ansicht des BGH häufig in der Herstellerangabe den alleinigen Herkunftshinweis (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Herstellerangabe - wie hier - vorangestellt ist (BGH GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN) oder in besonderer Weise hervorgehoben ist. Wird in einem Angebot für Bekleidungsstücke neben der Herstellerangabe ein weiteres Zeichen als Modellbezeichnung verwendet, kann deshalb nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass eine solche Modellbezeichnung ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden wird (BGH GRUR 2019, 1289 – Mo, Rn 37, 38). Dies hängt vielmehr von der konkreten Art der Verwendung und der Angebotsgestaltung ab. Für ein Verständnis als betrieblicher Herkunftshinweis können die blickfangmäßige Herausstellung, die Bekanntheit der Dachmarke und der Modellbezeichnung (z.B. „Levi's“ und „501“) oder der unmittelbare Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke sprechen. Gegen ein Verständnis als betrieblicher Herkunftshinweis kann es sprechen, wenn die Modellbezeichnung an unauffälliger Stelle verwendet wird oder wenn es sich bei ihr um einen häufig vorkommenden Vornamen handelt, den der Verbraucher im Bekleidungssektor aufgrund der ihm bekannten Verkehrsübung als „bloße“ Modellbezeichnung ohne Herkunftsfunktion ansieht (BGH a.a.O., Rn 25 - 35).
bb) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sieht der von dem Internetangebot nach Anlage zum Antragstenor der Beklagten angesprochene Durchschnittsverbraucher in der Angabe „MO“ keine „bloße“ Modellbezeichnung, sondern zugleich einen Herkunftshinweis im Sinne einer Zweitmarke. Er geht davon aus, dass das Herstellerunternehmen die Bezeichnung „MO“ als weitere Marke unter der Dachmarke „Tommy Hilfiger“ einsetzt, um das konkrete Schalmodell der Herkunft nach zu kennzeichnen (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 3.9.2020 - 6 U 94/19 - zum identischen Schalmodell).
Die Bezeichnung „MO“ ist den angesprochenen Verbrauchern als Marke nicht bekannt. Dazu müsste sich die Marke bei einem bedeutenden Teil des Publikums durchgesetzt haben. Ausreichenden Vortrag hat die Klägerin insoweit nicht gehalten. Die Behauptung, es handele sich um eine „etablierte“ Marke, genügt nicht.
Für ein Verständnis als Zweitmarke spricht jedoch die gesamte Angebotsgestaltung. Ist von der Bekanntheit nicht auszugehen, kann für ein markenmäßiges Verständnis der Umstand sprechen, dass das Zeichen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke oder in hervorgehobener Position verwendet wird. Beides ist vorliegend der Fall. Die Herstellerbezeichnung „Tommy Hilfiger“ wird am Beginn derselben Zeile neben dem Zeichen „MO“ verwendet. Es besteht damit ein klarer räumlicher Zusammenhang beider Zeichen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, Zweitmarken in unmittelbarem Zusammenhang mit der Dachmarke vorzufinden. Die Bezeichnung „MO“ ist Teil der hervorgehobenen Angebotsüberschrift. Sie ist zwar innerhalb der Wortkombination nachgestellt, aber nicht versteckt. Der Fall unterscheidet sich in diesem Punkt maßgeblich von der Senatsentscheidung „SAM“, bei der das Zeichen an unauffälliger Stelle innerhalb eines Beschreibungstextes positioniert war (OLG Frankfurt am Main GRUR-RR 2020, 70 - SAM).
Aufgrund der genannten Umstände versteht der Verkehr die Bezeichnung „MO“ als Herkunftshinweis. Er geht davon aus, dass der Hersteller die Bezeichnung „MO“ als Zeichen zur Unterscheidung eines bestimmten Schalmodells von den Schals anderer Hersteller verwendet. Der Bezeichnung „Tommy Hilfiger“ misst er dabei die Funktion einer Dachmarke zu. Sie bezeichnet als bekanntes Kleidungslabel eine ganze Produktlinie unterschiedlichster Kleidungsstücke.
(3) Es besteht schließlich auch Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung und „TOMMY HILFIGER MO LOGO SCARF“. Da die Marke „MO“ keinen erkennbaren beschreibenden Anklang aufweist, ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Es besteht Warenidentität. Der Gesamteindruck der angegriffenen Zeichen wird jeweils durch den Bestandteil „MO“ geprägt. Der Verkehr erkennt, dass die weiteren Bestandteile „SCARF“ und „LOGO SCARF“ eine beschreibende Funktion erfüllen und das Zeichen „TOMMY HILFIGER“ die Dach- bzw. Herstellermarke ist. Es besteht damit ein durchschnittlicher Grad an Zeichenähnlichkeit. In der Gesamtabwägung ist bei der gegebenen Warenidentität, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und der durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.
d) Soweit die Beklagte im Hinblick darauf, dass sie (nur) auf einen Testkauf hin nach Deutschland hin geliefert hat, einen Rechtsmissbrauch nach § 242 BGB annimmt, dringt sie hiermit nicht durch.
(1) Der Einwand des Rechtsmissbrauchs ist auch im Markenrecht zulässig, und zwar sowohl dann, wenn eine Marke in rechtsmissbräuchlicher Absicht angemeldet wird, als auch dann, wenn in missbräuchlicher Weise Ansprüche aus einem zunächst mangelfrei erworbenen Kennzeichenrecht erhoben werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG, Rn 321 vor § 14 ff.; OLG Frankfurt am Main GRUR-RR 2012, 119).
Die Zulässigkeit von Testkäufen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes richtet sich nach den von der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen Grundsätzen. Danach sind Testkäufe grundsätzlich zulässig. Bei Vorliegen besonderer Umstände sind sie jedoch als sittenwidrig anzusehen, insbesondere, wenn mit ihnen lediglich die Absicht verfolgt wird, den Mitbewerber "hereinzulegen", oder wenn verwerfliche Mittel angewandt werden, um ein unzulässiges Geschäft herbeizuführen. Hierunter fallen insbesondere die in den Bereich der Strafbarkeit reichenden oder anderweitig verwerflichen Mittel, u.a. auch die Anwendung besonderer Verführungskunst. Verwerfliche Mittel sind auch rechtswidrige Handlungen des testenden Mitbewerbers, und zwar nicht nur Straftaten, sondern auch sonstige von der Rechtsordnung verbotene Handlungen, weil grundsätzlich nicht deshalb Rechtsverletzungen hingenommen werden können, damit konkurrierende Unternehmen ihre wettbewerblichen Interessen besser verfolgen können (BGH GRUR 1992, 612, 614 - Nicola; BGH GRUR 1989, 113, 114 Mietwagen-Testfahrt).
Diese im Wettbewerbsrecht entwickelten Grundsätze finden auch bei Schutzrechten Anwendung (vgl. BGH a.a.O. - Nicola - zum Sortenschutzrecht). Überwachungsmaßnahmen der Schutzrechtsinhaber durch Testkäufe sind grundsätzlich nicht zu beanstanden. Testkäufe können allerdings insbesondere dann als unzulässig anzusehen sein, wenn der Überwacher oder der von ihm Beauftragte verwerfliche Mittel einsetzt, um einen der Schutzrechtsverletzung Verdächtigen zu überführen.
(2) Derartige Anhaltspunkte sind hier nicht ersichtlich. Der Testkäufer der Klägerin hat lediglich eine bestehende Bestellmöglichkeit für das Ausland ausgenutzt, die die Beklagte angeboten hat. Der genaue Ablauf der Bestellung ist nicht vorgetragen; es liegt nur die Bestellbestätigung der Beklagten vor, die erahnen lässt, dass es sich um ein automatisiertes System handelt. Es ist nicht vorgetragen oder sonst erkennbar, dass der Testkäufer zur Markenverletzung angestiftet oder Mittel eingesetzt hätte, die als verwerflich anzusehen sind. Die bloße Inanspruchnahme einer von der Beklagten selbst geschaffenen Bestellmöglichkeit in das Ausland reicht zur Annahme eines unzulässigen Testkaufs nicht aus.
e) Der Abmahnkostenersatzanspruch besteht nur aus einem Gegenstandswert von 50.000,- €. Der von der Klägerin angesetzte Gegenstandswert von 100.000 € ist angesichts der besonderen Umstände des Einzelfalls (reduzierter Angriffsfaktor) als übersetzt anzusehen. Bei Zugrundelegung einer 0,65 Gebühr führt diese zu einem Betrag in Höhe von 775,95 € netto. Hinsichtlich des vom Landgericht darüber hinaus ausgeurteilten Betrages hat die Berufung Erfolg.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97, 92 Abs. 2 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.
Die Zulassung der Revision ist nicht veranlasst, da Zulassungsgründe weder vorgetragen noch sonst ersichtlich sind. Die wesentlichen Rechtsfragen, insbesondere zur internationalen Zuständigkeit und der Frage der Reichweite des nationalen (Marken-)Rechts sind durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geklärt. Insoweit hat der Senat nur anerkannte Rechtsgrundsätze auf den Einzelfall angewendet. Der Senat weicht - wie oben dargestellt - auch nicht von der „Profil“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs ab.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 32 ZPO
§ 24 UWG
§ 14 UWG
§ 242 BGB
§ 540 Abs. 1 ZPO
§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO
§ 513 Abs. 2 ZPO
§ 14 Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 14 ff.; OLG
§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO
Art. 7 Nr. 2 EuGVVO
Art. 5 Nr. 3 EuGVVO
Art. 56 AEUV

Zitierte Entscheidungen: NJW 2002, 3159
NJW 2009, 3501
NJW 2005, 811
NJW 13, 3627
GRUR 2005, 431
NJW 1998, 2849
GRUR 1998, 159
NJW 1997, 3321
GRUR-RR 2002, 109
NJW 2002, 611
GRUR 1978, 194
BGHZ 188, 203
NJW 2013, 2597
NJW 1978, 1163, 1164
NJW-RR 2015, 941
NJW 2004, 139, 140
GRUR 2012, 621
GRUR 2014, 601
GRUR 2018, 417
GRUR 2005, 431, 433
GRUR 2012, 612
GRUR 2020, 647
GRUR 2019, 1289
GRUR 2012, 1040
GRUR 2017, 520
GRUR 2004, 865, 866
GRUR 1996, 774, 775
GRUR-RR 2020, 70
GRUR-RR 2012, 119
GRUR 1992, 612, 614
GRUR 1989, 113, 114
6 O 83/17
06 O 83/17
6 U 94/19