Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Grund- und Teilurteil vom 2014-08-07, Aktenzeichen I-2 U 91/13
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2014:0807.I2U91.13.00

Tenor:
I. Auf die Berufung wird das am 28. November 2013 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert:
1. Der Klägerin steht gegen die Beklagte dem Grunde nach ein Ausgleichsanspruch in Geld wegen Benutzung des deutschen Teils der europäischen Patente und durch die Beklagte zu.
2. Es wird festgestellt, dass die Höhe des Ausgleichsanspruchs gemäß Ziffer 1. nach Lizenzgrundsätzen zu bestimmen ist.
3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte)
a) Sektionaltore mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen (2, 3) bestehenden mehrteiligen Torblatt, wobei das oberste Paneel (2) des Torblattes (1) an beiden Seiten des Torblattes (1) in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene (6) geführt ist, wobei weitere Paneele (3) des Torblattes (1) in einer Bogenschiene geführt sind, die einen im Wesentlichen vertikalen Abschnitt (9) parallel zur Torzarge, einen im wesentlichen horizontalen Abschnitt (10) direkt unterhalb der oberen Laufschiene (6) und einen beide Abschnitte verbindenden Bogen (11) aufweist, und wobei für die Öffnungs- und Schießbewegung des Torblattes (1) mindestens ein Antriebsmotor (8) vorgesehen ist, der in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene (6) verfahrbar ist, und über ein Verbindungselement (18) an das oberste Paneel (2) angeschlossen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die oberen Laufschienen (6) einen vorderen vertikalen Endabschnitt (21) aufweisen, in den ein in der oberen Laufschiene (6) geführtes Laufrad (4) des obersten Paneels (2) in der Schließstellung des Torblattes (1) eingreift,
dass an der oberen Laufschiene (6) ein längs der oberen Laufschiene (6) verlaufendes, flexibles und von der oberen Laufschiene (6) abnehmbares Strangelement vorgesehen ist, das als Zahnriemen (13) ausgebildet ist,
dass der Antriebsmotor (8) ein als Ritzel (14) ausgebildetes Antriebsrad aufweist, welches in der oberen Laufschiene (6) geführt und vom Strangelement teilweise umschlungen ist,
dass der Antriebsmotor (8) zwei Führungsrollen (15) aufweist, die in Längsrichtung der Laufschiene (6) beidseits des Antriebsrades angeordnet sind und über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen,
wobei bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades der Antriebsmotor (8) durch Formschluss mit dem Strangelement längs der oberen Laufschiene (8) verfahrbar ist;
b) Tore mit einem elektrischen Torantrieb zum Öffnen und Schließen eines ein- oder mehrteiligen Torblattes (1), das bei einer Öffnungs- und Schießbewegung in im Wesentlichen horizontalen Laufschienen (6) geführt ist, mit
einem Antriebsmotor (8), der durch ein Verbindungselement (18) mit dem oberen Viertel des Torblatts (1) verbunden ist, und
einem Zahnriemen (13), der auf dem Laufschienenboden einer der horizontalen Laufschienen (6) vorgesehen und unter Vorspannung gesetzt ist, wobei der Antriebsmotor (8) ein in der Laufschiene (6) geführtes und von dem Zahnriemen (13) teilweise umschlungenes Antriebsrad (14) sowie beidseits des Antriebsrades angeordnete Führungsrollen (15) aufweist, wobei die Führungsrollen (15) über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen und wobei der Antriebsmotor (8) bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades (14) durch Formschluss mit dem Zahnriemen (13) längs der Laufschiene (6) verfahrbar ist.
seit dem 1. September 2005 in der Bundesrepublik Deutschland oder von dort aus vertrieben hat,
und zwar unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses, das Angaben zu enthalten hat über die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie Typenbezeichnungen, sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer,
wobei der Beklagten nachgelassen wird, die Auskünfte bezüglich der Abnehmer statt der Klägerin einem ihr zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sondern die Beklagte die Kosten seiner Einschaltung trägt und ihn berechtigt und verpflichtet, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob darin eine oder mehrere bestimmte Abnehmer enthalten sind.
II. Im Umfang des über Ziffer I.3. hinausgehenden Rechnungslegungs- und Belegvorlageanspruchs sowie im Umfang des über Ziffer I.2. hinausgehenden Feststellungsantrages (Herausgabe des Verletzergewinns) wird die Berufung zurückwiesen.
III. Im Übrigen bleibt die Entscheidung dem Schlussurteil vorbehalten.
IV. Das Urteil ist für die Klägerin hinsichtlich des Ausspruchs zu I.3. vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung von 20.000,-- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
V. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
Die Parteien dieses Rechtsstreits befassen sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Toren, insbesondere Garagentoren. Die Klägerin begehrt von der Beklagten Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Zahlung eines Ausgleichsbetrags in Höhe von 827.500 € sowie Feststellung der über diesen Betrag hinausgehenden weiteren Zahlungspflicht der Beklagten auf der Grundlage einer Mitberechtigung an zwei Patenten.
Die Beklagte reichte am 28. Juli 2000 zwei ein Sektionaltor betreffende Patentanmeldungen ein, nämlich die EP (Streitpatentanmeldung 1, Anlage K 1) und die EP (Streitpatentanmeldung 2, Anlage K 2).
Streitpatentanmeldung 1 hatte folgenden Wortlaut:
Sektionaltor mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen (2, 3) bestehenden mehrteiligen Torblatt (1), wobei das oberste Paneel (2) des Torblattes (1) an beiden Seiten des Torblattes (1) in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene (6) geführt ist, die einen vorderen vertikalen Endabschnitt (21) aufweist, wobei für die Öffnungs- und Schießbewegung des Torblattes (1) mindestens ein Antriebsmotor (8) vorgesehen ist, der in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene (6) verfahrbar ist, wobei in der Schließstellung des Torblattes (1) das in der oberen Laufschiene (6) geführte Laufrad (4) des obersten Paneels (2) in den vertikalen Endabschnitt (21) der oberen Laufschiene (6) eingreift.
Streitpatentanmeldung 2 hatte folgenden Wortlaut:
Tor, insbesondere Garagentor, mit einem einteiligen oder mehrteiligen Torblatt (1), im wesentlichen horizontalen Laufschienen (6), in denen das Torblatt (1) bei einer Öffnungs- und Schließbewegung geführt ist, und einem elektrischen Torantrieb zum Öffnen und schließen des Torblattes (1), dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einer Laufschiene (6) ein flexibles Strangelement vorgesehen ist, und dass bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades der Antriebsmotor (8) durch Formschluss und/oder Reibschluss des Antriebsrades mit einem Strangelement längs der Laufschiene (6) verfahrbar ist.
An den den Patentanmeldungen zugrundeliegenden Erfindungen war der inzwischen verstorbene L. W. beteiligt. Dieser trat mit Vereinbarung vom 27./28. November 2002 sämtliche ihm möglicherweise in Bezug auf die Streitpatentanmeldungen zustehenden Rechte an die Klägerin ab. Unter dem 30. Oktober/4. November 2002 schloss die Klägerin mit Herrn W. einen „Zusammenarbeitsvertrag“ (Anlage B 3). Gemäß § 1 dieses Vertrages erhielt Herr W. bei Vertragsunterzeichnung 50.000 €; weitere 50.000 € sollte Herr W. erhalten, sofern im Vindikationsverfahren entschieden werde, dass die Streitpatentanmeldungen ganz oder zum Teil auf die Klägerin zu übertragen seien. Weiter verpflichtete sich die Klägerin, an Herrn W. in diesem Fall für jeden Antrieb, der von der streitgegenständlichen Erfindung Gebrauch macht, 0,50 € zu zahlen.
Die Klägerin hat daraufhin gegenüber der Beklagten Vindikationsansprüche geltend gemacht, die die Beklagte vorgerichtlich zurückwies. Mit ihrer vor dem Landgericht Düsseldorf erhobenen Vindikationsklage (4a O 43/03) hat die Klägerin die vollständige Übertragung der Streitpatentanmeldungen verlangt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen legte die Klägerin mit Schriftsatz vom 3. Februar 2014, eingegangen bei Gericht am 4. Februar 2014, Berufung ein. Mit Schriftsatz vom 16. Juli 2009 (Anlage B1) hat die Klägerin ihre Klageanträge umgestellt und hilfsweise zusätzlich beantragt, ihr eine Berechtigung als Mitinhaberin der Streitpatentanmeldungen einzuräumen und die Beklagte zur Duldung der Zwangsvollstreckung zum Zweck der Auflösung der Gemeinschaft an den Streitpatentanmeldungen zu verurteilen. Mit Urteil vom 22. Dezember 2011 (I-2 U 15/04; Anlage K 3) hat der Senat entschieden, dass die Beklagte der Klägerin eine Mitberechtigung an den Streitpatentanmeldungen einzuräumen und gegenüber dem registerführenden Patentamt in die Eintragung der Klägerin als Mitinhaberin einzuwilligen hat. Der Senat hat außerdem festgestellt, dass der auf die Klägerin entfallende ideelle Anteil an den Streitpatentanmeldungen 5 % und der auf die Beklagte entfallende Anteil demnach 95 % beträgt. Den Antrag der Klägerin, die Beklagte zur Duldung der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Auflösung der Gesellschaft zu verurteilen, hat der Senat abgewiesen. Das Urteil ist rechtskräftig.
Während des vorgenannten Berufungsverfahrens hatten sich die anwaltlichen Vertreter der Klägerin mit Schreiben vom 1. September 2005 (Anlage K 4) an die Beklagte gewandt und die folgenden Forderungen gestellt:
„In erster Linie macht unsere Mandantin die Ansprüche geltend, die darauf gestützt werden können, dass Herr W. Alleinerfinder ist. Hilfsweise, für den Fall, dass Herr W. nur Miterfinder ist, macht unsere Mandantin die Ansprüche geltend, die auf § 745 Abs. 2 BGB gestützt werden können, nämlich eine nach billigem Ermessen dem Interesse der Teilhaber entsprechende Verwaltung und Benutzung. Dazu fordern wir zunächst Auskunft über Art und Umfang der von Ihrer Mandantin vorgenommenen Benutzungshandlungen. Dabei möge Ihre Mandantin alle Einnahmen und sonstigen Vorteile angeben, die sie dadurch erzielt hat, dass sie die oben genannten Anmeldungen genutzt hat. Wenn die Auskunft erteilt ist, wird unsere Mandantin einen konkreten Vorschlag für eine Vereinbarung unterbreiten.“
Das Patenterteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt wurde auf Antrag der Klägerin mit Wirkung zum 14. März 2005 ausgesetzt. Im Hinblick auf die Entscheidung des Senats vom 22. Dezember 2011 im Vindikationsverfahren hat die Klägerin beim Europäischen Patentamt beantragt, als Mitinhaberin der Streitpatentanmeldungen eingetragen zu werden. Die Streitpatente sind zwischenzeitlich erteilt. Die Erteilung des Streitpatents 1 ist am 27.11.2013 (Anlage BK 1), diejenige des Streitpatents 2 am 19.02.2014 bekanntgemacht worden. Klägerin und Beklagte sind jeweils als Mitinhaberinnen eingetragen.
Hauptanspruch 1 des Streitpatents 1 (EP ) hat folgenden Wortlaut:
Sektionaltor mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen (2, 3) bestehenden mehrteiligen Torblatt, wobei das oberste Paneel (2) des Torblattes (1) an beiden Seiten des Torblattes (1) in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene (6) geführt ist, wobei weitere Paneele (3) des Torblattes (1) in einer Bogenschiene geführt sind, die einen im Wesentlichen vertikalen Abschnitt (9) parallel zur Torzarge, einen im wesentlichen horizontalen Abschnitt (10) direkt unterhalb der oberen Laufschiene (6) und einen beide Abschnitte verbindenden Bogen (11) aufweist, und wobei für die Öffnungs- und Schießbewegung des Torblattes (1) mindestens ein Antriebsmotor (8) vorgesehen ist, der in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene (6) verfahrbar ist, und über ein Verbindungselement (18) an das oberste Paneel (2) angeschlossen ist,
wobei bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades der Antriebsmotor (8) durch Formschluss mit dem Strangelement längs der oberen Laufschiene (8) verfahrbar ist.
Streitpatent 2 (EP B1) lautet in seinem Hauptanspruch 1 wie folgt:
Elektrischer Torantrieb zum Öffnen und Schließen eines ein- oder mehrteiligen Torblattes (1), das bei einer Öffnungs- und Schießbewegung in im Wesentlichen horizontalen Laufschienen (6) geführt ist, mit
einem Zahnriemen (13), der auf dem Laufschienenboden einer der horizontalen Laufschienen (6) vorgesehen und unter Vorspannung gesetzt ist,
wobei der Antriebsmotor (8) ein in der Laufschiene (6) geführtes und von dem Zahnriemen (13) teilweise umschlungenes Antriebsrad (14) sowie beidseits des Antriebsrades angeordnete Führungsrollen (15) aufweist, wobei die Führungsrollen (15) über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen und wobei der Antriebsmotor (8) bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades (14) durch Formschluss mit dem Zahnriemen (13) längs der Laufschiene (6) verfahrbar ist.
Die nachstehende Abbildung zeigt zur näheren Illustration Figur 2 der Streitpatente.
Die Klägerin hat am 24. Juli 2012 vor dem Landgericht Auskunfts- Zahlungs- und Feststellungsklage erhoben und vorgetragen: Die Beklagte vertreibe seit dem Jahr 2001 unter dem Namen „N.“-Sektionaltore mit einem Antrieb gemäß den Streiterfindungen. Dieser sei insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor im horizontalen Bereich der oberen Laufschienen verfahrbar sei, wodurch sich die benutzbare Raumhöhe in der Garagenmitte vergrößere; außerdem gewährleiste der vordere vertikale Endabschnitt der oberen Laufschiene, dass das oberste Paneel gegen Aufdrücken geschützt sei. Der Antrieb sei in der Lage, beim Öffnen des Tores über ein Verbindungselement das oberste Paneel aus dem vertikalen Endabschnitt herauszuheben. Die Klägerin sei berechtigt, einen angemessenen Ausgleich für die alleinige Nutzung der streitpatentgemäßen Erfindungen durch die Beklagte für den Zeitraum seit dem 1. September 2005 zu beanspruchen. Ein finanzieller Ausgleich entspreche dem billigen Ermessen beider Mitinhaber der Streitpatente. Die Höhe der Entschädigung sei nach den Gewinnen der Beklagten, die diese mit den erfindungsgemäßen Toren erzielt habe, und damit nach dem tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen zu berechnen. Die Beklagte habe im Zeitraum seit September 2005 durchschnittlich pro Jahr mindestens 50.000 streiterfindungsgemäße Sektionaltore vertrieben. Im Jahr 2011 habe die Beklagte insgesamt zwischen 122.000 und 123.000 Sektinaltore mit Antrieb verkauft, wovon 56.000 bis 57.000 Stück auf die erfindungsgemäßen Antriebe entfielen. Für das Jahr 2012 ergebe sich eine entsprechende voraussichtliche Stückzahl von 62.000 bis 63.000 Stück. Bei einem durchschnittlichen Stückpreis von 650 € belaufe sich der Gesamtabsatz der Beklagten für die Zeit bis zur Klageerhebung im Juli 2012 auf 325.000 Stück, was einem Umsatz von 198.575.000 € entspreche. Der ihr (der Klägerin) zustehende Anteil an den Streitschutzrechten von 5 % entspreche daher einem anteiligen Umsatzbetrag von 9.930.000 € (5 % von 198.575.000 €). Bei einer angenommenen Kostenquote der Beklagten von 75 % ihres Umsatzes verbleibe ein ihr (der Klägerin) gebührender Gewinn von 2.482.400 € (25 % von 9.930.000 €). Unter der Annahme, dass ein Anteil von 1/3 dieses Gewinns kausal auf die Nutzung der Streiterfindungen zurückgehe, ergebe sich ein Entschädigungsanspruch von 827.500 €. Die Klägerin behalte sich allerdings vor, nach Erteilung der Auskunft durch die Beklagte einen höheren Anteil als ein Drittel zu fordern. Mindestens sei der Ausgleichsanspruch jedoch in Höhe einer Lizenzgebühr von 3 % der Umsatzerlöse gerechtfertigt.
Die Beklagte hat vor dem Landgericht vorgetragen, der Klägerin stehe ein Ausgleichsanspruch nicht zu. Die Beklagte ziehe keine Gebrauchsvorteile aus der Erfindung, die dem 5 %-igen Anteil der Klägerin entsprächen. Die Vorteile der „N.-Sektionaltore“ beruhten allein auf der erfinderischen Tätigkeit der Beklagten. Außerdem fehle es an einem Verlangen der Klägerin auf Nutzungsausgleich. Die Beklagte hat außerdem die Einrede der Verjährung in Bezug auf etwaige Ansprüche der Klägerin auf Ausgleichsentgelt für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2008 erhoben.
Mit Urteil vom 28.11.2013 hat das Landgericht die Klage abgewiesen und ausgeführt, Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Zahlung stünden der Klägerin nicht zu. Die Beklagte sei zum Gebrauch der Erfindung berechtigt gewesen; eine Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der Klägerin durch die Gebrauchshandlungen der Beklagten sei nicht ersichtlich. Eine vertragliche Abänderung der Regel kostenfreier Nutzung der gemeinsamen Erfindungen durch jeden Mitinhaber sei nicht erkennbar. Insbesondere habe die Klägerin keinen aus § 745 Abs. 2 BGB folgenden Anspruch geltend gemacht. Dem Schreiben vom 1. September 2005 könne nicht entnommen werden, dass die Klägerin für die unterbliebene Nutzung in Bezug auf ihren ideellen Anteil finanziell entschädigt werden wolle. Vielmehr habe die Klägerin stets eine Alleininhaberschaft an den Streitpatentanmeldungen durchsetzen wollen. Auch habe die Klägerin im Vindikationsverfahren keinen für die Geltendmachung eines Ausgleichsverlangens notwendigen, flankierenden Ausgleichsanspruch erhoben. Außerdem habe die Klägerin mit Schriftsatz vom 16. Juli 2009 beantragt, ihr eine Mitberechtigung einzuräumen und die Beklagte zur Duldung der Zwangsvollstreckung zum Zweck der Auflösung der Gemeinschaft an den Streitpatentanmeldungen zu verurteilen. Der mit L. W. abgeschlossene Zusammenarbeitsvertrag (Anlage B 3), in dem eine Stücklizenz vereinbart worden war, habe ebenfalls darauf schließen lassen, dass die Klägerin die Streitpatente tatsächlich habe nutzen wollen. Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.
Gegen das landgerichtliche Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und trägt ergänzend vor, dass ihre Ansprüche weder durch das Schreiben vom 1. September 2005 noch durch ihr späteres Verhalten untergegangen seien. So stelle das Schreiben vom 1. September 2005 ein wirksames Ausgleichsverlangen dar, das einen Zahlungsanspruch auslöse. Auch liege kein widersprüchliches Verhalten der Klägerin vor, weil diese sich im Vindikationsverfahren auf die Alleininhaberschaft an den Streitpatentanmeldungen berufen habe. Vielmehr habe sie hilfsweise für den Fall, dass Herr W. nur Miterfinder sein sollte, die Ansprüche geltend gemacht, die sich aus § 745 Abs. 2 BGB ergeben. Dass die Klägerin im Vindikationsverfahren keine Auskunftsansprüche reklamiert habe, lasse nicht den Schluss zu, dass sie die Forderungen nicht durchsetzen wolle.
Die Klägerin beantragt,
das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 28. November 2013 aufzuheben und
I. die Beklagte zu verurteilen,
1. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die am Ende dieser Ziffer I. bezeichneten Tore bzw. Tore mit den am Ende dieser Ziffer I. bezeichneten Torantrieben seit dem 1. September 2005 an Abnehmer im In- und Ausland vertrieben hat, und zwar unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses, das Angaben zu enthalten hat über
a) die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie Typenbezeichnungen, sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) die Gestehungskosten, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kostenfaktoren einschließlich der variablen Gemeinkosten, und den erzielten Gewinn;
2. im Umfang der Auskunftsverpflichtung nach Ziffer 1. Belege bzw. Belegkopien herauszugeben (Rechnungen und Lieferscheine), wobei Angaben über sonstige Verkäufe sowie sonstige Preise auf den Belegen geschwärzt werden können:
Streitpatent 1, Anspruch 1:
Streitpatent 2, Anspruch 1:
wobei der Antriebsmotor (8) ein in der Laufschiene (6) geführtes und von dem Zahnriemen (13) teilweise umschlungenes Antriebsrad (14) sowie beidseits des Antriebsrades angeordnete Führungsrollen (15) aufweist, wobei die Führungsrollen (15) über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen und wobei der Antriebsmotor (8) bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades (14) durch Formschluss mit dem Zahnriemen (13) längs der Laufschiene (6) verfahrbar ist;
3. an die Klägerin 827.500 € zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 15. Mai 2012 zu bezahlen;
II. festzustellen, dass der von der Beklagten für die Benutzung der unter I.2. bezeichneten Patente geschuldete Ausgleichsanspruch nach den Regeln der Herausgabe des Verletzergewinns (wobei der herauszugebende Gewinn der Beklagten nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten den Toren gemäß Ziffer I.2. unmittelbar zugeordnet werden), hilfsweise nach Lizenzgrundsätzen zu bemessen ist.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen;
hilfsweise,
ihr vorzubehalten, die gemäß Ziffer I.1 und 2 geltend gemachten Auskünfte statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sondern die Beklagte die Kosten seiner Einschaltung trägt und diesen berechtigt und verpflichtet, der Klägerin auf Antrag mitzuteilen, ob darin eine oder mehrere bestimmte Abnehmer enthalten sind.
Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil und tritt – ihr erstinstanzliches Vorbringen ergänzend – den Ausführungen der Klägerin entgegen. Sie betont insbesondere, dass die Klägerin bereits dem Wortlaut ihres Anforderungsschreibens nach kein Ausgleichsverlangen gestellt habe. Hierfür sei eine konkrete Anspruchsformulierung in Gestalt der Geltendmachung einer entgeltlichen Nutzungsentschädigung erforderlich gewesen.
Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Beklagten ist insoweit erfolgreich, als der Klägerin gegenüber der Beklagten dem Grunde nach ein nach den Regeln der Lizenzanalogie zu bestimmender Anspruch auf Zahlung eines Ausgleichs für die Benutzung der Streitpatente sowie ein vorbereitender Rechnungslegungsanspruch zusteht. Da zur Zeit die genaue Höhe der Ausgleichsansprüche nicht abzusehen ist, macht der Senat von der Möglichkeit Gebrauch, über den entscheidungsreifen Teil der Klage durch Grund- und Teilurteil zu entscheiden (§§ 301, 304 Abs. 1 ZPO).
A.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf billige Entschädigung wegen der Benutzung der Streitpatente.
1.
Der Beklagten steht gemeinsam mit der Klägerin das Recht auf die Streitpatentanmeldungen 1 und 2 sowie das Recht an den zwischenzeitlich daraus hervorgegangenen Streitpatenten 1 und 2 zu, an denen sich die gemeinsame Inhaberschaft und beiderseitige Berechtigung nach erfolgter Patenterteilung fortgesetzt hat. Von der Berufung unangefochten und in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 162, 342 = GRUR 2005, 663 – gummielastische Masse II, Senat, GRUR-RR 2012, 319 – Einstiegshilfe für Kanalöffnungen) hat das Landgericht festgestellt, dass die Klägerin und die Beklagte als gemeinschaftliche Inhaber der Streitpatentanmeldungen/Streitpatente eine Bruchteilsgemeinschaft i.S.v. § 741 BGB bilden. Nach den für eine solche Gemeinschaft geltenden rechtlichen Regeln (§ 743 Abs. 2 BGB) steht jedem Teilhaber ein Nutzungsrecht am Vermögensgegenstand der Bruchteilsgemeinschaft zu, soweit dadurch nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird (BGH, GRUR 2005, 663, 664 – Gummielastische Masse II). Dies hat zur Folge, dass jeder Teilhaber berechtigt ist, die Erfindung zu benutzen. Der Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents wird dabei durch die in ihm geschützte Lehre zum technischen Handeln repräsentiert, die im Falle eines Sachpatents dadurch benutzt wird, dass erfindungsgemäße Erzeugnisse hergestellt, angeboten oder in Verkehr gebracht werden. Der Gebrauch durch einen Teilhaber bedeutet insofern stets auch eine Nutzung des Anteils der anderen Teilhaber, weswegen der Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents von einem Teilhaber an sich nur mit Zustimmung des anderen Teilhabers oder durch gemeinschaftliches Handeln aller Teilhaber zu nutzen wäre. Dieser (unbefriedigenden) Situation trägt § 743 Abs. 2 BGB dadurch Rechnung, dass jedem Teilhaber ausdrücklich die Befugnis eingeräumt wird, den gemeinschaftlichen Gegenstand unabhängig von dem jeweiligen Anteil des anderen zu gebrauchen. Kann und will ein Teilhaber die Erfindung nicht selbst gebrauchen und wurde keine einvernehmliche Regelung über die Nutzung der Streitpatentanmeldung durch einstimmigen oder mehrheitlichen Beschluss erzielt, so kann jeder Teilhaber von den anderen im Rechtswege die Zustimmung zu einer dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Verwaltung und Benutzung beanspruchen (§ 745 Abs. 2 BGB). Sie kann insbesondere darin bestehen, dass der alleine oder übermäßig benutzende Teilhaber die anderen für seine über den eigenen Patentanteil hinausreichenden Benutzungshandlungen entschädigt. Mit der Geltendmachung des Anspruchs nach § 745 Abs. 2 BGB entsteht ein finanzieller Ausgleichsanspruch, wenn es die materielle Gerechtigkeit erfordert, dass der die (Gesamt-)Erfindung Benutzende für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil übersteigenden Bruchteil übertreffen, einen Ausgleich in Geld an die übrigen Mitberechtigten leistet (BGH, GRUR 2005, 663, 664 – Gummielastische Masse II). Die erstmalige Beanspruchung ist für die Anspruchsentstehung ausreichend (BGH GRUR 2005, 663, 664 – Gummielastische Masse II). Eine ausdrückliche Zahlungsaufforderung ist für die Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs ebenso wenig erforderlich wie eine Erklärung des den Ausgleich fordernden Mitinhabers, die Erfindung selbst nicht nutzen zu wollen.
Im Streitfall hat die Klägerin mit Schreiben vom 1. September 2005 einen Ausgleichsanspruch geltend gemacht, der den Anforderungen des § 745 Abs. 2 BGB entspricht. Der Wortlaut des Schreibens ist eindeutig. Die Klägerin macht mit ihm die „Ansprüche geltend […], die auf § 745 Abs. 2 BGB gestützt werden können, nämlich eine nach billigem Ermessen dem Interesse der Teilhaber entsprechende Verwaltung und Benutzung.“ Selbst wenn darüber hinaus eine Konkretisierung des Verlangens dahingehend erforderlich sein sollte, welche Art der Benutzungs- oder Verwaltungsmaßnahme die Klägerin für geboten hält, ist sie in dem Schreiben vom 1. September 2005 hinlänglich enthalten. Die Klägerin fährt nämlich fort: „Dazu fordern wir zunächst Auskunft über Art und Umfang der von ihrer Mandantin vorgenommenen Benutzungshandlungen. Dabei möge ihre Mandantin alle Einnahmen und sonstigen Vorteile angeben, die sie dadurch erzielt hat, dass sie die oben genannten Anmeldungen genutzt hat.“ Das in Bezug auf die vorgenommenen Patentbenutzungen und die damit für die Beklagte verbundenen Einnahmen gestellte Auskunftsverlangen macht mit der zitierten Zusatzbemerkung ausreichend deutlich, dass es der Klägerin um eine finanzielle Beteiligung an denjenigen Umsätzen ging, welche die Beklagte durch Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer Sektionaltore erwirtschaftet. Der Sache nach bedeutet dies – wie für die Beklagte ohne jeden Zweifel zu erkennen war – das Verlangen nach einem finanziellen Ausgleich, der vernünftigerweise ohnehin allein als billige Verwaltungs- und Benutzungsmaßnahme zwischen den Parteien infrage kommen konnte.
Die Gesamtumstände lassen nicht den Schluss zu, dass die Klägerin – entgegen dem von ihr ausdrücklich Erklärten - keine Ausgleichszahlung verlangen wollte bzw. nachträglich auf diese verzichtet hat. Dass die Klägerin den Anspruch auf Verwaltung und Benutzung (und damit auf einen finanziellen Ausgleich für Benutzungshandlungen der Beklagten) nur hilfsweise, nämlich für den Fall erhoben hat, dass ihr keine Alleininhaberschaft an den Streitpatentanmeldungen zuerkannt werden würde, steht der Wirksamkeit des Ausgleichsverlangens nicht entgegen. Die Klägerin musste ihren Anspruch auf Vollübertragung schon grundsätzlich nicht aufgeben, um als „Weniger“ zu diesem Anspruch eine Teilhaberschaft und einen damit verbundenen Entschädigungsanspruch in Geld geltend machen zu können. Im Streitfall gilt dies ganz besonders, weil die Frage der Allein- oder Mitinhaberschaft und die Größe einer etwaigen Mitberechtigung der Klägerin im Wesentlichen eine Frage des gerichtlichen Nachweises der von Herrn W. beigesteuerten Erfindungsbeiträge und deren Abwägung mit etwaigen Zutaten der Beklagten war. Der Umfang der vor dem Senat durchgeführten Beweisaufnahme zeugt von der außerordentlichen Komplexität dieser Feststellungen. Weder für die Klägerin noch für die Beklagte war im Vorhinein abzusehen, wie der Vindikationsprozess letztlich ausgehen würde. Vor diesem Hintergrund liegt es vollkommen fern, dass die Klägerin, obwohl sie mit der Beklagten in einen aufwändigen Prozess um die Berechtigung an den Streitpatentanmeldungen verstrickt war, irgendeine ihr möglicherweise zustehende Rechtsposition (und sei es auch nur eine „Rückfallposition“) zugunsten der Beklagten aufgeben wollte.
2.
Die beiderseitige Interessenlage erfordert es nach den gesamten Umständen, dass die Beklagte für ihre seit dem 1. September 2005 unternommene Benutzung der Streitpatente eine Geldentschädigung an die Klägerin leistet.
a)
Sowohl über die Haftung dem Grunde nach als auch über deren Höhe entscheiden Gesichtspunkte der Billigkeit. Ob eine Ausgleichzahlung im Einzelfall ein Gebot der materiellen Gerechtigkeit ist, hängt maßgeblich vor allem von zwei Umständen ab, nämlich einerseits vom Umfang der beiderseitigen Erfindungsbenutzung und andererseits von der Größe des Erfindungsanteils, der den Teilhabern und namentlich dem Entschädigungsgläubiger zusteht. Ist dessen Anteil gering, kann es dennoch die Billigkeit verlangen, dem Entschädigungsgläubiger einen finanziellen Ausgleich zuzuweisen, wenn die alleinige oder überschießende Benutzung durch den Entschädigungsschuldner erheblich ist. Umgekehrt wird die Notwendigkeit eines finanziellen Ausgleichs selbst für einen gleichrangig Beteiligten im Allgemeinen zu verneinen sein, wenn der Entschädigungsschuldner nur wenige (überschießende) Benutzungshandlungen mit überschaubarem wirtschaftlichem Ertrag vorgenommen hat. In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass jeder Ausgleichsanspruch für den Schuldner mit einem Pflichtenkatalog verbunden ist, der außer der reinen Zahlungsplicht Auskunftsobliegenheiten mit sich bringt, die vielfach gegenüber einem Wettbewerber zu erfüllen sind (vgl. dazu unten). Es bedarf deshalb eines objektiv hinreichenden Anlasses zur Auslösung dieses Pflichtengeflechts, wobei der notwendige Anlass vordringlich in wirtschaftlichen Vorteilen liegt, die durch die Nutzung der Gesamterfindung über den eigenen Erfindungsanteil hinaus gezogen werden. Sofern von einem Teilhaber in Anspruch genommene erhebliche Gebrauchsvorteile einen Geldausgleich zugunsten des anderen Teilhabers gebieten, kann dem Entschädigungsbegehren nicht mit Erfolg entgegen gehalten werden, dass es im vitalen Interesse des ausgleichspflichtigen Teilhabers liegt, die Erfindung möglichst entschädigungslos benutzen zu können. Das gesetzliche Kriterium der Billigkeit verlangt eine objektive Bewertung der beiderseitigen Interessenlage, was Zugeständnisse und Gegenleistungen einschließt, auf die sich der benutzende Teilhaber in Anbetracht der gegenläufigen Interessenlage des anderen Teilhabers auch zu seinem Nachteil redlicherweise einlassen muss. Keine Bedeutung hat, ob die Erfindungsnutzung durch den einen Teilhaber freiwillig unterbleibt oder aber bestimmten äußeren, ggf. sogar zwingenden Gründen (wie der geringen Größe seines Geschäftsbetriebes, dem notwendigen Investitionsvolumen für eigene Benutzungshandlungen oder den gegebenen Marktverhältnissen) geschuldet ist. Auch derjenige, der benutzen könnte, aber hiervon aus welchen Gründen auch immer absieht, kann eine Ausgleichszahlung verlangen, wenn es bei objektiver Würdigung der Gesamtumstände unbillig ist, ihn angesichts des vom anderen Teilhaber mitbenutzten eigenen Erfindungsanteils nicht an dessen Erträgnissen zu beteiligen. Abzuwägen sind insoweit die (Einzel-) Interessen aller Teilhaber, nicht die Belange der Erfindungsgemeinschaft als Ganzes.
b)
Nach den dargelegten Regeln erweist sich im Streitfall ein Ausgleichsanspruch als gerechtfertigt. Zwar ist der der Klägerin zustehende Anteil an den Streitpatenten vergleichsweise gering; gleichzeitig sind die alleinigen Benutzungsaktivitäten der Beklagten jedoch ganz erheblich, weswegen sie redlicherweise nicht entschädigungslos bleiben können.
aa)
Wie der Senat mit Urteil vom 22.12.2011 rechtskräftig festgestellt hat, entfällt auf die Klägerin an den Patentanmeldungen, die den Streitpatenten zugrunde liegen, ein ideeller Anteil von jeweils 5 %. Formalrechtlich betrachtet gebührt der Klägerin damit der ihr zuerkannte Anteil am gesamten Gegenstand der Streitpatente, und somit auch an den jeweiligen Hauptansprüchen 1, deren Benutzung die Klägerin allein behauptet und zum Gegenstand ihres Klagebegehrens gemacht hat. Bei Beantwortung der Frage, ob eine überschießende oder alleinige Benutzung des mehreren Mitinhabern zustehenden Patentes durch einen einzelnen Teilhaber diesen billigerweise verpflichtet, zu Gunsten des anderen Teilhabers eine Entschädigungszahlung zu leisten, kommt es allerdings nicht auf diese ideelle Beteiligung am Gesamtschutzrecht an, sondern darauf, ob bei Ausübung der (überschießenden oder alleinigen) Patentbenutzung von demjenigen Erfindungsbeitrag Gebrauch gemacht wird, den der nicht oder weniger benutzende andere Teilhaber beigesteuert hat (vgl. BGH, GRUR 2009, 657 [Rn. 18] – Blendschutzbehang). Denn genau von dieser Verwertung einer fremden Erfindungsleistung hängt es ab, ob eine Patentbenutzung gerechterweise zu einer Teilhabe des Dritten an den wirtschaftlichen Erträgen der Benutzungshandlungen verpflichtet. Sofern mit der Erfindungsbenutzung nur von derjenigen technischen Lehre Gebrauch gemacht wird, die auf den benutzenden Teilhaber selbst zurückgeht, gebietet es die Billigkeit offensichtlich nicht, den anderen Teilhaber an den Erlösen einer solchen Patentbenutzung zu beteiligen, die durch den von ihm beigesteuerten Erfindungsbeitrag in keiner Weise gefördert worden sein können. Ein Beispiel für eine derartige Konstellation bildet der Fall, dass das in Bruchteilsgemeinschaft gehaltene Patent mehrere Ansprüche umfasst, der ideelle Anteil des nicht nutzenden Mitinhabers dessen Beiträgen zu einzelnen Unteransprüchen geschuldet ist und die Benutzungshandlungen des anderen Teilhabers ausschließlich die Merkmale des Hauptanspruchs zum Gegenstand haben, der auf ihn allein zurückgeht.
Im Streitfall kommt es für den Ausgleichsanspruch somit darauf an, ob der der Klägerin zurechenbare Erfindungsbeitrag des Zeugen W. irgendeinen Niederschlag in den Hauptansprüchen der Streitpatente gefunden hat und, wenn ja, wie hoch der diesbezügliche Beitrag zu der technischen Lehre der fraglichen Patentansprüche zu bemessen ist. Die maßgebliche Basis für diese Abschätzung bildet – wogegen auch die Parteien keine Einwände erheben – das Senatsurteil vom 22.12.2011. Nach den dortigen Feststellungen (S. 11 – 13) war es – soweit für die Streitpatente 1 und 2 von Belang (Anlagen rop 11, K 4) – das Verdienst des Zeugen Weil, einen motorisch angetriebenen Laufwagen für das Verschwenken der Torblattglieder eines Sektionaltores entwickelt zu haben, wobei der Laufwagen in einer zweiten oberen Schiene längs eines Zahnriemens bewegt wird, der ein Antriebsrad des Motors halb umschlingt und das Antriebsrad seinerseits von zwei Führungsrollen flankiert wird, wie dies aus der nachstehenden Abbildung (S. 13 unten) ersichtlich ist.
(1)
Was zunächst das Streitpatent 1 (EP ) betrifft, lässt sich die technische Lehre von dessen Anspruch 1 wie folgt gliedern (wobei durch Unterstreichen diejenigen Passagen gekennzeichnet sind, die bereits zur Zeit des Vindikationsurteils Inhalt des Hauptanspruchs waren, und für bis zur Patenterteilung zusätzlich aufgenommene Anspruchsmerkmale deren Herkunft aus einem bestimmten Unteranspruch vermerkt ist):
1. Sektionaltor mit einem aus gelenkig verbundenen Paneelen (2, 3) bestehenden mehrteiligen Torblatt (1).
2. Das oberste Paneel (2) des Torblattes (1) ist an beiden Seiten des Torblattes (1) in einer im Wesentlichen horizontalen oberen Laufschiene (6) geführt, die einen vorderen vertikalen Endabschnitt (21) aufweisen.
3. Weitere Paneele (3) des Torblattes (1) sind in einer Bogenschiene geführt, die
a) einen im Wesentlichen vertikalen Abschnitt (9) parallel zur Torzarge,
b) einen im Wesentlichen horizontalen Abschnitt (10) direkt unterhalb der oberen Laufschiene (6) und
c) einen beide Abschnitte (9, 10) verbindenden Bogen (11) aufweist. (vgl. Unteranspruch 2)
4. Für die Öffnungs- und Schließbewegung des Torblattes (1) ist mindestens ein Antriebsmotor (8) vorgesehen, der
a) in dem horizontalen Bereich der oberen Laufschiene (6) verfahrbar ist,
b) über ein Verbindungselement (18) an das oberste Paneel (2) angeschlossen ist.
5. In der Schließstellung des Torblattes (1) greift ein in der oberen Laufschiene (6) geführtes Laufrad (4) des obersten Paneels (2) in den vertikalen Endabschnitt (21) der oberen Laufschiene (6) ein.
6. An der oberen Laufschiene (6) ist ein als Zahnriemen (13) ausgebildetes Strangelement vorgesehen, das längs der oberen Laufschiene (6) verläuft, flexibel und von der oberen Laufschiene (6) abhebbar ist. (vgl. Unteranspruch 3)
7. Der Antriebsmotor (8) weist
a) ein als Ritzel (14) ausgebildetes Antriebsrad auf, welches in der oberen Laufschiene (6) geführt und von dem Strangelement teilweise umschlungen ist; (vgl. Unteranspruch 3)
b) zwei Führungsrollen (15) auf, die in Längsrichtung der Laufschiene (6) beidseits des Antriebsrades angeordnet sind und über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13) laufen.
8. Bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades ist der Antriebsmotor (8) durch Formschluss mit dem Strangelement längs der oberen Laufschiene (6) verfahrbar. (vgl. Unteranspruch 3)
In seinem Urteil vom 22.12.2011 hat der Senat der Klägerin – bezogen auf die seinerzeitige Anspruchsfassung der Anmeldeschrift – die nachfolgenden Beiträge zuerkannt, wobei der Senat – sachverständig beraten – davon ausgegangen ist, dass aus Gründen unzulässiger Erweiterung nicht beansprucht werden könne, dass der Antriebsmotor lediglich „an der oberen Laufschiene geführt“ wird, sondern die Anmeldung auf eine Führung des Antriebsmotors in der Laufschiene beschränkt sei. Dieser Vorbehalt hat weiterhin Bedeutung, weil das Streitpatent 1 mit der letztgenannten, engen Formulierung zur Erteilung gelangt ist. Bei den „N.“-Toren der Beklagten sind die Antriebsmotoren – wie zwischen den Parteien außer Streit steht – auch tatsächlich in der Laufschiene geführt.
Anspruch 1 erfordert die Möglichkeit, gleichzeitig den Antriebsmotor horizontal zu verfahren (Merkmal 3) und das Laufrad des obersten Paneels in den vertikalen Endabschnitt einlaufen zu lassen (Merkmal 4b). Weder ein vertikaler Endabschnitt noch eine Anbindung, die das Einfahren des Antriebsmotors in einen solchen Endabschnitt ermöglichen könnte, ist aus der insoweit allein in Betracht kommenden, dem Zeugen W. zuzurechnenden Anlage ROP 11 ersichtlich. Zwar zeigt die Abbildung eine scharnierartige Verbindung zwischen oberstem Torblattpaneel und Antriebsmotor. Wie der gerichtliche Sachverständige (Sitzungsprotokoll vom 24.02.2011, S. 9 ff.) überzeugend ausgeführt hat, bedeutet dieses Ausstattungsmerkmal aber keineswegs, dass damit auch die erfindungsgemäße Möglichkeit gegeben ist, den Antriebsmotor horizontal zu bewegen und das Laufrad des obersten Paneels dennoch in einen vertikalen Endabschnitt (sofern er denn vorhanden wäre) einfahren zu lassen. Die Verwendung eines vertikalen Endabschnitts ist dem Zeugen Weil aus den oben genannten Gründen auch nicht ansonsten zuzuweisen. Desweiteren ist bei der Konstruktion gemäß Anlage ROP 11 das Antriebsrad des Motors und der Zahnriemen nicht in der oberen Laufschiene (sondern räumlich darüber) angeordnet. Dies (d.h. die Positionierung von Antriebsrad und Strangelement in der Laufschiene) sowie die Verwendung einer oberen Laufschiene mit vertikalem Endabschnitt bei einem motorisierten Torantrieb und die damit verbundene, allein streitpatentgemäße Einbruchsicherung sind deshalb der Beklagten zuzurechnen.
Bezüglich der Unteransprüche 2 und 3 gilt Folgendes:
Die beschriebene Antriebsmechanik (motorbetriebenes Antriebsrad, das dank benachbarter Führungsrollen (15) von einem Zahnriemen teilweise umschlungen wird, so dass sich das Antriebsrad an dem Zahnriemen entlang bewegen kann) ist - für sich betrachtet – in der Anlage ROP 11 dargestellt und somit der Klägerin zuzurechnen. Nicht offenbart ist, dass der Eingriff zwischen Antriebsrad und Zahnriemen in der oberen Führungsschiene stattfindet, weswegen dieser Teil des Unteranspruchs 3 der Beklagten zugute zu halten ist.
Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass sämtliche Anregungen des Zeugen W., die im Vindikationsprozess die Bruchteilsquote der Klägerin von 5 % getragen haben, im mittlerweile erteilten Streitpatent 1 Eingang in dessen Hauptanspruch gefunden haben. Soweit die Beklagte beim Vertrieb ihrer Sektionaltore vom erteilten Anspruch 1 des Streitpatents 1 Gebrauch gemacht hat, ist deswegen die Feststellung gerechtfertigt, dass sie hierbei zwangsläufig auch von den der Klägerin zustehenden Erfindungsbeiträgen des Zeugen W. profitiert hat. Mit Blick auf die technische Lehre von Patentanspruch 1 ist eine Berechtigungsquote von 5 % (Klägerin) und 95 % (Beklagte) gerechtfertigt. Maßgeblich hierfür ist zunächst der Umstand, dass die Unteransprüche der Anmeldungsschrift – und damit auch die der Beklagten zustehenden, bei den „N.“-Toren nicht mitbenutzten Merkmale - nach den Feststellungen im Senatsurteil vom 22.12.2011 (S. 56 f.) keinen nennenswerten Ausschlag bei der Zuweisung der Miterfinderanteile gegeben haben, weil sie sämtlich gängige Ausstattungsdetails betreffen, die im Stand der Technik hinlänglich bekannt gewesen sind. Die vorgenommene Aufteilung der Patentanmeldung zwischen den Parteien beruhte vielmehr darauf, dass der Zeuge W. mit seinen Vorschlägen einen bereits bekannten Zahnstangen/Zahnrad-Antrieb gegen einen vorhersehbar funktionsgleichen Zahnriemen/Zahnrad-Antrieb ausgetauscht und diesen alternativen Antrieb im Detail handwerklich so ausgestaltet hat, dass eine zuverlässige Übertragung der Antriebskraft vom Zahnrad auf den Zahnriemen stattfinden kann (S. 50 – 53). Der Beklagten hat der Senat demgegenüber die – weitaus kreativere – Leistung zugutegehalten, eine bewährt einbruchsichere Garagentorkonstruktion mit vertikalem Endabschnitt der oberen Laufschiene, die bislang nur mit einem manuell zu betätigenden Sektionaltor einsetzbar war, durch die Kombination mehrerer Maßnahmen (sic.: einer Anordnung des Antriebsmotors als in der oberen horizontalen Schiene verfahrbare Einheit, das Vorsehen eines Verbindungselementes zwischen oberstem Torblattpaneel und Antriebsmotor und dem vertikalen Endabschnitt der oberen Führungsschiene) so weiterentwickelt zu haben, dass ein Einbruchschutz auch für zeitgemäße motorisch angetriebene Garagentore gewährleistet werden kann (S. 53 – 56). Diejenigen technischen Beiträge, die den Senat im Vindikationsprozess zu einer Berechtigungsquote von 5 % : 95 % bewogen haben, finden sich nunmehr sämtlich im erteilten Hauptanspruch des Streitpatents 1. Auch für dessen Lehre hat deshalb die im Vorprozess zuerkannte Inhaberquote von 5 % (Klägerin) und 95 % (Beklagte) ihre Berechtigung.
(2)
Anspruch 1 des Streitpatents 2 (EP ) betrifft einen elektrischen Torantrieb mit folgenden Merkmalen (wobei wiederum durch Unterstreichen diejenigen Passagen kenntlich gemacht sind, die bereits zur Zeit des Vindikationsurteils Inhalt des Hauptanspruchs waren, und für bis zur Patenterteilung zusätzlich aufgenommene Anspruchsmerkmale deren Herkunft aus einem bestimmten Unteranspruch vermerkt ist):
1. Elektrischer Torantrieb zum Öffnen und Schließen eines ein- oder mehrteiligen Torblatts (1), das bei einer Öffnungs- und Schließbewegung in im wesentlichen horizontalen Laufschienen (6) geführt ist.
2. Der Torantrieb hat
a) einen Antriebsmotor (8) und
b) einen Zahnriemen (13). (vgl. Unteranspruch 2)
4. Der Zahnriemen (13) ist auf dem Laufschienenboden einer der horizontalen Laufschienen (6) vorgesehen und unter Vorspannung gesetzt.
5. Der Antriebsmotor (8)
a) ist durch ein Verbindungselement (18) mit dem oberen Viertel des Torblatts (1) verbunden, (vgl. Unteranspruch 5)
b) weist ein in der Laufschiene (6) geführtes und von dem Zahnriemen (13) teilweise umschlungenes Antriebsrad (14) auf sowie beidseits des Antriebsrades (14) angeordnete Führungsrollen (15). (vgl. Unteranspruch 3)
6. Die Führungsrollen (15) laufen über den ungezahnten Rücken des Zahnriemens (13).
7. Bei einer Antriebsbewegung des Antriebsrades (14) ist der Antriebsmotor (8) durch Formschluss mit dem Zahnriemen (13) längs der Laufschiene (6) verfahrbar.
In Bezug auf die dem Streitpatent 2 (EP ) zugrunde liegende Anmeldung, die noch auf ein Garagentor mit Antrieb gerichtet war, hat der Senat in seinem Urteil vom 22.12.2011 zur Verteilung der Erfinderanteile ausgeführt:
Für die Gewichtung der beiderseitigen Beiträge zum Anmeldungsgegenstand gilt exakt dasjenige, was für die Streitanmeldung 2 (Anm.: gemeint ist die EP ) ausgeführt worden ist. Beide Anmeldeschriften haben nämlich – abgesehen von marginalen Unterschieden – denselben Inhalt. Lediglich die Hauptansprüche sind auf einen anderen technischen Aspekt gerichtet: Die Streitanmeldung 2 (Anm.: EP ) setzt den Schwerpunkt beim Eindrückschutz, während die Streitanmeldung 3 (Anm.: EP ) die Antriebskonstruktion in den Mittelpunkt stellt. Der jeweils andere Inhalt ist jedoch in Form von Unteransprüchen wechselseitig ebenfalls zum Anmeldungsgegenstand gemacht. Ein Überschuss der Streitanmeldung 3 gegenüber der Gesamtoffenbarung der Streitanmeldung 2 existiert nur in Bezug auf einige wenige technische Details, die für die Beteiligungsquote allerdings vernachlässigt werden können. […]
Diese Überlegungen haben keine Berechtigung mehr, nachdem das Streitpatent 2 mit sämtlichen Ansprüchen auf den Torantrieb beschränkt ist und sich darüber hinaus (abgesehen von einer einzigen Beschreibungsstelle im Absatz [0019] der Patentschrift) nicht mehr mit einem Eindrückschutz durch einen vertikalen Endabschnitt der oberen Laufschiene befasst. Die von der Beklagten benutzten Merkmale des Hauptanspruchs 1 bedürfen vielmehr einer neuen Abwägung, wobei allerdings die im Senatsurteil vom 22.12.2011 (S. 59 – 61) vorgenommene Zuweisung bestimmter technischer Vorschläge an eine der Parteien weiterhin Gültigkeit hat. Zugunsten der Klägerin sind daher die von dem Zeugen W. verwandte Kombination zweier Laufschienen mit einem Zahnriemen/Zahnrad-Antrieb sowie der von ihm dank der benachbarten Führungsrollen gewählte hohe Umschlingungswinkel von Zahnriemen und Antriebsrad zu berücksichtigen [Merkmale 1., 2., 5.b), 6., 7.], während der Beklagten die Idee zuzuschreiben ist, den Eingriff zwischen Strangelement und Antriebsrad in (statt außerhalb) der Laufschiene stattfinden zu lassen (Merkmal 3.) und den Antriebsmotor über ein Verbindungselement an das obere Viertel des Torblatts anzuschließen [Merkmal 5.a)]. Wie hoch genau die beiderseitigen Erfindungsbeiträge im Verhältnis zueinander zu veranschlagen sind, bedarf an dieser Stelle keiner abschließenden Entscheidung. Eindeutig und für die im Moment zu treffende Teilentscheidung ausreichend ist, dass der Anteil der Klägerin in jedem Fall auch insoweit bei mindestens 5 % liegt. Die Quote ist – entgegen der Auffassung der Beklagten – auch vor dem Hintergrund der EP gerechtfertigt, die den aus den nachfolgenden Abbildungen (Figuren 1 und 4 der Druckschrift) ersichtlichen Torantrieb offenbart.
Der vorbekannte Antrieb zeichnet sich zwar bereits durch einen im Bereich der Garagendecke auf gespannten Zahnriemen (4) und ein damit zusammenwirkendes Treibrad (31) auf, das von zwei Umlenkrollen (38) flankiert wird. Wesentlich für dessen Funktionsweise ist jedoch, dass beim Öffnen und Schließen des Garagentores die Antriebseinheit nicht nur – wie bei der auf den Zeugen W. zurückgehenden Lösung – ausschließlich horizontal im Deckenbereich verfahren wird, sondern gleichermaßen den sich daran anschließenden Bogenbereich passiert sowie sich - im Anschluss daran - auch vertikal abwärts und aufwärts bewegt. Der damit verbundene technische Fortschritt kann nicht als völlig belanglos abgetan werden. Dies belegt bereits der Inhalt der von der Beklagten formulierten Streitpatentschrift 2. Im Absatz [0012] weist die Beklagte selbst – zutreffend – darauf hin, dass der von der Erfindung angestrebte problemlose und funktionssichere sowie gleichzeitig konstruktiv wenig aufwändige Torantrieb auch darauf beruht, dass der Antriebsmotor während des Öffnungs -und Schließvorgangs lediglich horizontal verfahren wird, womit vertikale Führungsabschnitte für den Antriebsmotor (wie sie im Stand der Technik nach der EP noch erforderlich waren) entbehrlich sind (Sp. 2 Z. 58 bis Sp. 3 Z. 5).
bb)
Zur gleichen Zeit ist der Benutzungsumfang auf Seiten der Beklagten beträchtlich. Zwar kann auf Grundlage des bisherigen Sachvortrags das Maß der Nutzung der Streiterfindungen durch die Beklagte noch nicht endgültig abgesehen werden. Tatrichterlich feststellen lässt sich allerdings bereits jetzt, dass es in der Vergangenheit zu ganz erheblichen Erfindungsbenutzungen dadurch gekommen ist, dass die Beklagte patentgemäße „N.“-Sektionaltore hergestellt und vertrieben hat. Die Klägerin, die selbst bedeutsame Teilnehmerin auf dem Markt für Garagentore ist, hat für das Jahr 2011 Verkaufszahlen der Beklagten von 56.000 bis 57.000 Stück und für das Jahr 2012 voraussichtliche Verkaufszahlen von 62.000 bis 63.000 Stück vorgetragen und hieraus für die relevante Zeitspanne seit dem 01.09.2005 auf jährliche Verkaufsmengen der Beklagten von durchschnittlich 50.000 Garagentore geschlossen. Dieser Ansatz erscheint insofern plausibel, als die Beklagte unstreitig bereits im Jahr 2001 mit dem Vertrieb patentgemäßer sektionsnahe Tore begonnen hat immer was es angesichts ihrer Marktpräsenz und Unternehmensgröße nachvollziehbar macht, dass die Beklagte Ende 2005 bereits über eine gefestigte Marktposition verfügt hat, die ihr auch in der weiteren Zukunft beträchtliche Absatzzahlen sichern konnte. Den Verkaufspreis eines erfindungsgemäßen Garagentores hat die Klägerin ebenfalls konkret mit durchschnittlich 611 € für die Vergangenheit und 650 € für das Jahr 2012 beziffert. Diese Angaben können angesichts der Einblicke, die die Klägerin aufgrund ihrer einschlägigen Marktstellung naturgemäß besitzt, nicht als ins Blaue hinein aufgestellt abgetan werden und hätten deshalb einer gleichermaßen substantiierten Erwiderung durch die Beklagte bedurft. Sie wäre zwar nicht im Sinne einer detaillierten Rechnungslegung erforderlich gewesen, zu der die Beklagte erst im Zuge des vorliegenden Rechtsstreits verurteilt werden soll. Zumutbar waren der Beklagten jedoch Angaben zur Größenordnung ihrer Liefermengen und Verkaufspreise, die wenigstens eine ungefähre Abschätzung des für die Erfindungsgegenstände in Betracht zu ziehenden Umsatzvolumens erlaubt hätten. Nachdem die Beklagte sich stattdessen über weite Strecken des Rechtsstreits auf ein pauschales Bestreiten zurückzieht, haben die Behauptungen der Klägerin gemäß § 138 ZPO als unstreitig zu gelten, womit das von der Klägerin vorgetragene Zahlenwerk der rechtlichen Beurteilung des Ausgleichsanspruchs zu Grunde zu legen ist. Das gilt umso mehr, als die Beklagte zuletzt (GA 209) wenigstens Verkaufszahlen mitgeteilt hat, die für den Zeitraum von 2009 bis 2014 eine Gesamtmenge von 389.943 Stück ergeben und insofern die Behauptungen der Klägerin tendenziell bestätigen. Die Absatz- und Umsatzzahlen dokumentieren, dass die Beklagte seit vielen Jahren auf einem Markt für eher hochpreisige und in jedem Fall langlebige Erzeugnisse konstant hohe Verkäufe tätigt und dementsprechend verlässlich Jahr für Jahr beträchtliche zweistellige Millionenumsätze (ca. 28.000.000 €/Jahr) erzielt. Auch wenn der mitbenutzte Erfindungsanteil der Klägerin – zumindest was das Streitpatent 1 betrifft - relativ bescheiden sein mag, dürfen derart umfangreiche Gebrauchsvorteile, die eben auch dem der Klägerin zuzurechnenden Erfindungsbeitrag zu verdanken sind, nicht entschädigungslos bleiben.
3.
Die Ausgleichsforderung ist nicht durch das Verhalten der Klägerin verwirkt (§ 242 BGB).
Die Beklagte hatte keinen Grund, sich darauf einzurichten, dass die Klägerin ihr Recht auf einen finanziellen Ausgleich nicht mehr geltend machen würde. Dazu genügt an sich bereits der Verweis auf den in der Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz, dass ein Erfinder in der Regel von seinem Recht so wenig wie möglich aufgeben will (BGH, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung; BGH, GRUR 2006, 401 [Rn. 21] - Zylinderrohr). Im Streitfall lagen die Verhältnisse besonders klar. Zwischen den Parteien war seit Anfang des Jahres 2003 eine Vindikationsklage anhängig, die in der Folgezeit über beinahe 10 Jahre hinweg erbittert geführt worden ist. Die Beklagte musste allein schon deshalb davon ausgehen, dass die Klägerin Ansprüche wegen der für sich reklamierten Erfindungsbeiträge, in welcher Form sie ihr auch immer zustehen sollten, umfassend und restlos würde durchsetzen wollen. Aus der Tatsache, dass sich die Klägerin im Vindikationsverfahren auf eine alleinige Inhaberschaft an den Streitpatentanmeldungen - und mithin auf eine besonders weitreichende Berechtigung – berufen hat, konnte die Beklagte selbstverständlich nicht den Schluss ziehen, die Klägerin wolle auf die ihr zustehenden Befugnisse und Ansprüche verzichten, die sich im Falle einer bloßen Teilinhaberschaft ergeben würden. Ohne jeden Aussagewert in diese Richtung ist ebenfalls der Umstand, dass die Klägerin im Nachgang zu ihrer vorgerichtlichen Aufforderung nicht parallel zu ihrer Vindikationsklage auch den jetzt streitbefangenen Anspruch auf Ausgleichszahlung verfolgt und gerichtlich anhängig gemacht hat. Solange der Klägerin eine alleinige Inhaberschaft an den Streitpatentanmeldungen nicht rechtskräftig aberkannt war, gab es – auch aus der verständigen Sicht der Beklagten - keinen vernünftigen Grund für die Klägerin, sich mit einem Ausgleichsanspruch wegen einer bloßen Mitberechtigung an den Streitpatentanmeldungen zu befassen, dessen Verfolgung weitere finanzielle und personelle Mittel gebunden hätte und dessen Ergebnisse im Falle einer tatsächlichen Vollberechtigung der Klägerin möglicherweise nicht, jedenfalls nicht vollständig, verwertbar gewesen wären. Die Umstellung der Klageanträge im Vindikationsverfahren mit Schriftsatz vom 16. Juli 2009 lässt ebenso wenig irgendeinen Schluss auf einen Verzichtswillen der Klägerin zu; sie trägt lediglich dem damaligen Stand der Beweiserhebungen Rechnung, aufgrund dessen die Klägerin die Möglichkeit in Betracht ziehen musste, ggf. lediglich eine Mitberechtigung an den Streitpatentanmeldungen nachweisen zu können. Schließlich versagt auch die Erwägung, die Klägerin habe keine Ausgleichsansprüche gegen die Beklagte geltend machen wollen, weil sie die Streitpatentanmeldungen selbst zu nutzen beabsichtigt habe. Zwar sahen die getroffene vertraglichen Absprachen vor, dass Herr W. im Wege der Stücklizenz an Umsätzen der Klägerin mit den Anmeldungsgegenständen beteiligt wird. Daraus lässt sich allerdings kein Anhaltspunkt dafür entnehmen, dass die Klägerin selbst die erfindungsgemäßen Gegenstände produzieren wollte. Denn die Stücklizenz hätte eine Vergütung nur für den Fall gewährt, dass die Klägerin eine solche Nutzungsentscheidung getroffen hätte. Abgesehen davon schließt eine eigene Nutzung des gemeinsamen Erfindungsgegenstandes den Ausgleichsanspruch nicht aus. Er kommt auch in Fällen beiderseitiger Benutzung in Betracht, wenn die Umstände es unter Billigkeitsgesichtspunkten erfordern, dass die Nutzung des einen (z.B. weil sie deutlich weiter reicht und umfangreicher ist) nicht ohne finanzielle Entschädigung zugunsten des anderen stattfindet. Zu guter Letzt entspricht es der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2014, 363 - Peter Fechter), dass sich vor Ablauf der Verjährungsfrist die Annahme einer Verwirkung regelmäßig verbietet, weil dem Gläubiger die durch die Regelverjährung von Gesetzes wegen vorgegebene Zeitspanne verbleiben soll, um die Anspruchslage zu prüfen und seine Entscheidung für oder gegen eine Anspruchsverfolgung zu treffen. Exakt diese Situation ist – wie sogleich dargelegt werden wird - im Streitfall gegeben.
4.
Der Ausgleichsanspruch ist nämlich nicht verjährt.
Vorliegend kommt allenfalls eine relative Verjährung (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB) in Betracht. Sie tritt nach Ablauf von 3 Jahren ein, gerechnet von dem Schluss desjenigen Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Berechtigte von den seinen Anspruch begründenden Tatsachen sowie der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen können. Die ha f tungsbegründenden Tatsachen zu „Tat und Täter“ müssen so vollständig und sicher bekannt sein, dass sie einen zwar nicht risikolosen, aber doch einigermaßen au s sichtsreichen Erfolg einer Klage versprechen und dem Verletzten daher bei verstä n diger Würdigung der S achlage eine Klage zuzumuten ist (BGH, GRUR 2012, 1279 - DAS GROSSE RÄTSELHEFT ). Ausreichend ist die Möglichkeit, eine Feststellungs- oder Stufenklage zu erheben, was bedeutsam ist, wenn dem Gläubiger Kenntnisse zur Anspruchshöhe fehlen , die eine abschließende Bezifferung des fraglichen A n spruchs ermöglichen (BGH, GRUR 2012, 1248 - Fluch der Karibik ).
Auf Seiten der Klägerin hat eine hinreichende Kenntnis erst nach dem Senatsurteil vom 22.12.2011 und dessen Rechtskraft bestanden, weil mit ihm die Grundlagen für einen (wie auch immer der Höhe nach zu bemessenden) Ausgleichsanspruch nach § 745 Abs. 2 BGB gelegt worden sind. Wie oben dargelegt, gehört die Mitberechtigungsquote der Bruchteilsinhaber zu den zentralen Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine bestimmte Erfindungsnutzung aus Gründen der Billigkeit entschädigungslos bleiben darf oder nicht. Bevor feststeht, dass der Anspruchsteller nicht alleiniger Inhaber des vindizierten Schutzrechts ist, und bevor die Höhe seines ideellen Anteils an der verwerteten Schutzrechtsanmeldung nicht geklärt ist, lässt sich vernünftigerweise keine Billigkeitsentscheidung darüber treffen, ob Nutzungshandlungen gerechterweise entschädigt werden müssen. Erst die gerichtliche Feststellung der wechselseitigen Erfindungsbeiträge und die Bewertung ihres Gewichts im Verhältnis zum vorbekannten Stand der Technik sowie zueinander erlaubt im Benutzungsfall eine Einschätzung dazu, ob der mit benutzte fremde Erfindungsbeitrag von hinreichender Schwere ist, um angesichts des Umfangs der Benutzungshandlungen einen Ausgleichsanspruch zu begründen. Jede andere Sicht der Dinge hätte die inakzeptable Konsequenz, dass der Entschädigungsgläubiger den Prozess um den Ausgleichsanspruch beginnen müsste, bevor der eigentliche und hinsichtlich seines Ausgangs vorgreifliche Vindikationsprozess, in dem die beiderseitigen Erfindungsanteile verbindlich geklärt werden, beendet ist. Der Gläubiger wäre mithin zu einer parallelen Prozessführung gezwungen, was weder für ihn zumutbar noch objektiv prozessökonomisch ist.
5.
Die Klägerin kann – wie geschehen - unmittelbar auf Zahlung klagen. Eine vorgeschaltete Einwilligung in eine Verwaltungsregelung ist nicht erforderlich (BGH, NJW 1974, 364, 365; MüKoBGB-K.Schmidt, 6. Aufl. 2013, § 745 Rn. 38). Die Klage aus § 745 Abs. 2 BGB ist nicht auf eine rechtsgestaltende Entscheidung gerichtet, sondern auf eine Leistung. Der Zahlungsanspruch der Klägerin setzt allerdings die vom Senat inzident zu treffende Feststellung voraus, dass die Beklagte der erstrebten Verwaltungsvereinbarung zuzustimmen verpflichtet ist. Auf diese Weise wird den Anforderungen des § 745 Abs. 2 BGB genügt (BGH, NJW 1974, 364, 365). Da im Zuge der Entscheidung über das Zahlungsbegehren über den Inhalt der Ausgleichsregelung entschieden wird, ist der Anspruch der Klägerin nicht auf die Zeit ab Klageerhebung beschränkt. Der Anspruch kann vielmehr rückwirkend schon von dem Zeitpunkt an geltend gemacht werden, in dem die Klägerin von der Beklagten die Durchführung einer Verwaltungsregelung gefordert hat, mithin vom 1. September 2005 an.
B.
Über die Höhe des Ausgleichsanspruchs kann der Senat mangels ausreichenden Sachvortrages der Parteien zur Zeit nicht entscheiden. Da jedoch feststeht, dass die Klägerin von der Beklagten einen Billigkeitsausgleich nach § 745 Abs. 2 BGB verlangen kann, ist die Haftung der Beklagten dem Grunde nach auszusprechen sowie festzustellen, dass sich der von der Beklagten geschuldete Ausgleichsanspruch nach Lizenzregeln bestimmt. Schließlich ist die Beklagte zu vorbereitender Rechnungslegung zu verurteilen.
Die aus Gründen der Billigkeit geschuldete Geldkompensation (§ 745 Abs. 2 BGB) ist im Wege einer angemessenen Lizenzgebühr zu bestimmen.
Die entschädigungspflichtigen Benutzungshandlungen der Beklagten stellen kein rechtswidriges, sondern ein rechtmäßiges Verhalten dar. Denn das Nutzungsrecht jedes Teilhabers endet – wie dargelegt - erst dort, wo durch seinen Gebrauch die Erfindungsbenutzung durch den anderen Teilhaber gestört wird (§ 743 Abs. 2 BGB). Derartiges ist hier nicht denkbar, weil die Klägerin den Gegenstand der Streitpatente unstreitig nicht selbst benutzt und sie deshalb durch die Aktivitäten der Beklagten, wie weitreichend sie auch sein mögen, nicht beeinträchtigt sein kann. Das Begehren der Klägerin geht folgerichtig auch nicht dahin, der Beklagten irgendwelche Benutzungshandlungen für die Zukunft untersagen, sondern sie (die Klägerin) an den wirtschaftlichen Erträgen ihrer (der Beklagten) alleinigen Erfindungsbenutzung teilhaben zu lassen.
Das Recht der technischen Erfindungen kennt an mehreren Stellen Ansprüche auf Geldentschädigung wegen rechtmäßiger Erfindungsbenutzung. Zu nennen sind der Anspruch wegen Benutzung einer offengelegten Patentanmeldung (§ 33 Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG) sowie der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders für eine vom Arbeitgeber in Anspruch genommene Diensterfindung (§ 9 Abs. 1 ArbEG). Für beide Ansprüche ist anerkannt, dass sie nicht auf die Herausgabe eines aus der Erfindungsbenutzung erzielten Gewinns gerichtet, sondern nach den Regeln der Lizenzanalogie zu berechnen sind (für den Entschädigungsanspruch vgl. BGHZ 107, 161, 169 – Offenendspinnmaschine; für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers vgl. BGH, GRUR 1998, 689 – Copolyester II; GRUR 2002, 801, 802 f. – Abgestuftes Getriebe; GRUR 2003, 789 – Abwasserbehandlung; GRUR 2010, 223, 224 – Türinnenverstärkung). Im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder entspricht der Lizenzgedanke in besonderem Maße der Billigkeit, weil er gewährleistet, dass der Gläubiger an den tatsächlichen Früchten der Benutzung seiner Erfindung partizipiert und gleichzeitig die vom vergütungspflichtigen Arbeitgeber erzielten wirtschaftlichen Vorteile den Erfindungswert am besten widerspiegelten, da der Arbeitgeber im eigenen Interesse bestrebt sein wird, die Erfindung so auszunutzen, wie dies im Interesse eines möglichst großen Erfolges seiner unternehmerischen Tätigkeit sachlich möglich und wirtschaftlich vernünftig ist. Aufgrund derselben Erwägungen lässt sich auch der Erfindungswert für die Nutzung einer gemeinsamen freien Erfindung durch einen Teilhaber auf diese Weise in geeigneter Form ermitteln, da der nutzende Teilhaber zu seinem eigenen Vorteil in gleichem Maße wie ein Arbeitgeber an der gewinnbringenden Verwertung des Schutzrechts interessiert ist. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof (GRUR 2006, 401 [Rn. 30] – Zylinderrohr) bereits bei der Bestimmung des Inhalts einer einvernehmlich zustande gekommenen Nutzungsregelung in einer Erfindergemeinschaft für den Zahlungsanspruch des nicht nutzenden Teilhabers auf die Grundsätze des § 9 Abs. 1 ArbEG zurückgegriffen und ausgeführt, dass ebenso wie eine angemessene Lizenz in besonderer Weise geeignet sei, für einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmererfinders zu sorgen, eine angemessene Lizenzgebühr als Grundlage für die Berechnung des Ausgleichsanspruchs eines nicht nutzenden Teilhabers gegen den nutzenden Teilhaber in Betracht kommt.
Lizenzgrundsätze sind auch im vorliegenden Fall heranzuziehen, in dem - anders als in der soeben zitierten Zylinderrohr-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 401) – keine einvernehmliche Nutzungsregelung im Rahmen der Erfindergemeinschaft zustande gekommen ist. Da der Senat anlässlich der Entscheidung über die Zahlungsklage nach § 745 Abs. 2 BGB inzident festzustellen hat, dass der Beklagte zum Abschluss einer einvernehmlichen Nutzungsregelung verpflichtet ist, müssen für die Bestimmung des Inhaltes der Nutzungsregelung parallele Erwägungen gelten. Es macht für die Bestimmung des Ausgleichsanspruchs nach § 745 Abs. 2 BGB keinen Unterschied, ob der Inhalt einer bereits bestehenden vertraglich vereinbarten Nutzungsregelung durch das Gericht lediglich konkretisiert (BGH, GRUR 2006, 401 - Zylinderrohr) oder ob diese Nutzungsregelung insgesamt durch das Gericht ersetzt wird. Die Behandlung des Ausgleichsanspruchs nach Lizenzgrundsätzen führt darüber hinaus zu einer Gleichbehandlung mit den sonstigen Fällen einer Entschädigung wegen rechtmäßiger Erfindungsbenutzung. Sie gewährleistet zugleich, dass zwischen den Teilhabern keine sensiblen Geschäftsdaten (wie solche zu den Kosten und Gewinnen) ausgetauscht werden müssen, was mit Rücksicht auf das zwischen den Parteien bestehende Wettbewerbsverhältnis unangemessen wäre.
Die Maßgeblichkeit der Lizenzregeln bei der Berechnung des Ausgleichsanspruchs ist gemäß § 256 Abs. 2 ZPO durch Zwischenfeststellungsurteil gesondert festzustellen. Der dahingehende Antrag der Klägerin ist zulässig, weil er auf die Feststellung eines für die Entscheidung der Hauptsache vorgreiflichen Rechtsverhältnisses gerichtet ist.
„Rechtsverhältnis“ bezeichnet eine bestimmte, rechtlich geregelte Beziehung einer Person zu anderen Personen oder einer Person zu einer Sache (BGH, NJW 2009, 751). Darunter sind auch einzelne auf einem umfassenderen Rechtsverhältnis beruhende Ansprüche oder Rechte zu verstehen, nicht hingegen einzelne Vorfragen (BGH, NJW 2013, 1744). Beispielsweise kann ein Kündigungsgrund oder die Frage, ob eine Kündigung als freie oder als außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund zu betrachten ist, allein das Rechtsverhältnis darstellen, wenn die Kündigung oder ihre Rechtsnatur selbst bereits zu bestimmten Rechtsfolgen führt (BGH, WM 1967, 419; NJW 2013, 1744). Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei der auf den Ausgleichsanspruch anzuwendenden Berechnungsart um ein - zwischen den Parteien streitiges - Rechtsverhältnis, weil hiervon im Hinblick auf § 242 BGB (Umfang der Rechnungslegung) und § 745 Abs. 2 BGB (Höhe der Entschädigung) jeweils unterschiedliche Rechtsfolgen abhängen.
Die Zwischenfeststellungsklage ist auch insoweit zulässig, als es dem Kläger mit ihr ermöglicht werden soll, neben einer rechtskräftigen Entscheidung über seine Klage auch eine solche über nach § 322 Abs. 1 ZPO der Rechtskraft nicht fähige streitige Rechtsverhältnisse herbeizuführen, auf die es für die Entscheidung des Rechtsstreits ankommt. Das Vorgreiflichkeitserfordernis bedingt zwar, dass sich die begehrte Feststellung auf einen Gegenstand bezieht, der über den der Rechtskraft fähigen Gegenstand des Rechtsstreits hinausgeht, weswegen für eine Zwischenfeststellungsklage grundsätzlich kein Raum ist, wenn mit dem Urteil über die Hauptklage die Rechtsbeziehungen der Parteien erschöpfend geregelt werden (BGHZ 169, 153). Eine Zwischenfeststellungsklage ist jedoch zulässig, wenn mit der Hauptklage mehrere selbständige Ansprüche aus dem Rechtsverhältnis verfolgt werden, mögen sie auch in ihrer Gesamtheit die Ansprüche erschöpfen, die sich aus ihm überhaupt ergeben können (BGH, NJW 2013, 1744). Dies wird damit begründet, dass in beiden Fällen Teilurteile ergehen können und deshalb die Entscheidungen über das zugrundeliegende Rechtsverhältnis für nachfolgende Teilurteile und das Schlussurteil von Bedeutung sein können. Exakt so liegt der Fall auch hier. Von der auf den Ausgleichsanspruch anzuwendenden Berechnungsmethode hängt der Inhalt des Rechnungslegungsanspruchs genauso ab wie die Höhe der der Klägerin zuzusprechenden Entschädigungszahlungen. Über das Auskunftsbegehren wird mit diesem Urteil, über den Ausgleichsanspruch als solchen erst im späteren Schlussurteil entschieden. Prinzipiell darf ein Teilurteil nur erlassen werden, wenn die Gefahr widersprechender Entscheidungen ausgeschlossen ist (BGH, BauR 2003, 381, 382). Die Gefahr der Widersprüchlichkeit kann indes gerade dadurch beseitigt werden, dass über eine für die mehreren nacheinander zu bescheidenden Ansprüche vorgreifliche Frage ein Zwischenfeststellungsurteil gemäß § 256 Abs. 2 ZPO ergeht (BGH, BauR 2012, 1391).
Da die Klägerin als nicht nutzende Teilhaberin nicht in der Lage ist, sich ein hinreichendes Bild über den Umfang der Benutzungshandlungen durch die Beklagte zu machen, die Beklagte jedoch, ohne unbillig belastet zu sein, die dazugehörigen Angaben erteilen kann, steht der Klägerin nach §§ 242, 259 BGB als Hilfsmittel zur Ermittlung der Höhe der ihr zustehenden Entschädigung ein Rechnungslegungsanspruch zur Seite. Er erfasst sämtliche Angebots- und Vertriebshandlungen, welche die Beklagten von Deutschland aus vorgenommen hat, auch solche, bei denen der Abnehmer im Ausland residiert. Dieser Anspruch ist allerdings begrenzt. Er ist zunächst nur in dem Umfang zu gewähren, wie die Klägerin der Informationen bedarf, um ihren Zahlungsanspruch durchzusetzen (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rn. 1174). Der Rechnungslegungsanspruch umfasst überdies eine Belegvorlage nur dann, wenn sie der Üblichkeit entspricht (§ 259 Abs. 1 BGB).
Nachdem die Klägerin von der Beklagten einen Billigkeitsausgleich nur in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr verlangen kann, richtet sich der vorbereitende Rechnungslegungsanspruch nur auf diejenigen Informationen, die im Rahmen eines solchen Ausgleichsanspruchs nötig sind. Dazu gehören keine Angaben über die mit den Benutzungshandlungen verbundenen Kosten und Gewinne (BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I), weswegen sich der Rechnungslegungsanspruch auf ein einheitliches, geordnetes Verzeichnis richtet, das Angaben zu enthalten hat über die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen, Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer. Eine Vorlage von Belegen kann nicht verlangt werden. Es ist weder von der Klägerin dargelegt noch sonst ersichtlich, dass es auf dem hier betroffenen Geschäftsfeld der Üblichkeit entspricht, im Falle einer Lizenzerteilung und sich daran anschließender rechtmäßiger Benutzungen zum Nachweis der vergütungsrelevanten Auskünfte zu Art und Umfang der Benutzung Belege zu präsentieren. Dass in dem von der Beklagten ausgeübten patentbenutzenden Geschäftsverkehr (Vertrieb von Sektionaltoren) Belege (in Form von Rechnungen und Lieferscheinen) üblich sind, hat – anders als die Beklagte meint – keine Bedeutung, weil es für § 259 Abs. 1 BGB allein darauf ankommt, ob eine Belegvorlage im Verhältnis zum Rechnungslegungsgläubiger und der insoweit entfalteten Geschäftstätigkeit der Verkehrssitte entspricht (Lorenz in BeckOK zum BGB, § 259 Rn. 11 m.w.N.; BGH, NZM 2006, 340, 342). Soweit dies – wie hier – nicht der Fall ist, erschöpft sich die Pflicht zur Rechnungslegung in einer geordneten Zusammenstellung der auskunftspflichtigen Daten, deren Richtigkeit der Schuldner, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Angaben nicht mit der gebotenen Sorgfalt gemacht worden sind, an Eides statt zu versichern hat (§ 259 Abs. 2 BGB).
Der Beklagten ist jedoch bzgl. der Abnehmer ein Wirtschaftsprüfervorbehalt zu gewähren, da ihr schützenswertes Geheimhaltungsinteresse zu berücksichtigen ist. Beide Parteien sind mit Herstellung und Vertrieb von Konkurrenzprodukten befasst. Bei der Klägerin handelt es sich um eine unmittelbare Wettbewerberin der Beklagten. Zwischen den Parteien waren – und sind bis heute – zahlreiche Rechtsstreitigkeiten anhängig. Die Kunden der Beklagten kommen auch als Kunden der Klägerin in Betracht. Die Beklagte hat vor diesem Hintergrund ein berechtigtes Interesse daran, dass die Klägerin nicht in den Besitz ihrer Kundendaten gelangt und diese für ihre geschäftlichen Zwecke nutzen kann. Die bestimmte Abnehmer betreffenden Lieferungen und Lieferpreise sind, was letztlich für die Gewährung des Wirtschaftsprüfervorbehalts entscheidend ist, für die Klägerin als Wettbewerber von hohem Interesse, weil diese hierdurch die Möglichkeit erhalten würde, ihre Preise denen der Beklagten anzupassen und diese bei künftigen Angeboten ggf. zu unterbieten. Der Beklagten ist vor diesem Hintergrund die namentliche Nennung ihrer Abnehmer unter Zuordnung zu den einzelnen Lieferungen ohne Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts nicht zumutbar.
C.
Die Kostenentscheidung ist dem Schlussurteil vorzubehalten, da das endgültige Maß des beiderseitigen Obsiegens und Unterliegens derzeit noch nicht absehbar ist. Soweit das Urteil einen vollstreckungsfähigen Inhalt hat, folgt die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die in § 543 ZPO hierfür aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung wirft die Rechtssache keine entscheidungserheblichen Fragen auf, die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Fortbildung des Rechts einer Entscheidung durch den Bundesgerichtshof als Revisionsgericht bedürfen.
Dr. K. F. Prof. Dr. H

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 301, 304 Abs. 1 ZPO
§§ 195, 199 Abs. 1 BGB
§§ 242, 259 BGB
§§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 741 BGB
§ 138 ZPO
§ 242 BGB
§ 543 ZPO
§ 745 Abs. 2 BGB
§ 743 Abs. 2 BGB
§ 745 Abs. 2 BGB
§ 745 Abs. 2 BGB
§ 33 Abs. 1 PatG
§ 1 Abs. 1 IntPatÜG
§ 9 Abs. 1 ArbEG
§ 256 Abs. 2 ZPO
§ 322 Abs. 1 ZPO
§ 259 Abs. 1 BGB
§ 259 Abs. 1 BGB
§ 259 Abs. 2 BGB

Zitierte Entscheidungen: BGHZ 162, 342
GRUR 2005, 663
GRUR-RR 2012, 319
GRUR 2005, 663, 664
GRUR 2009, 657
GRUR 2000, 788
GRUR 2006, 401
GRUR 2014, 363
GRUR 2012,
1279
GRUR 2012,
1248
NJW 1974, 364, 365
BGHZ 107, 161, 169
GRUR 1998, 689
GRUR 2002, 801, 802
GRUR 2003, 789
GRUR 2010, 223, 224
NJW 2009, 751
NJW 2013, 1744
WM 1967, 419
BGHZ 169, 153
GRUR 2008, 896
NZM 2006, 340, 342
4a O 43/03
2 U 15/04