Bundespatentgericht (Bundesrepublik Deutschland, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Beschluss vom 2024-10-10, Aktenzeichen 25 W (pat) 556/21
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2024:101024B25Wpat556.21.0

Tenor:
BPatG München, 10.10.2024, 25 W (pat) 556/21
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 30 2019 009 691.2
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Oktober 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Butscher
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 12. November 2020 aufgehoben, soweit die Markenanmeldung 30 2019 009 691.2 zurückgewiesen wurde.

Tatbestand:
Das Zeichen
ist am 23. April 2019 zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:
Klasse 9:
Optoelektronisch gespeicherte Verzeichnisse, nämlich Branchen-Telefonbücher und -verzeichnisse auf CD-ROM; Computersoftware [gespeichert oder herunterladbar]; Apps, nämlich Anwendungen für Smartphones, Tablet-PCs, E-Reader und sonstige mobile oder stationäre IT-Geräte [herunterladbar]; CD-ROMs; Datenbanken oder über das Internet gelieferte Veröffentlichungen [herunterladbar]; Computer-Hardware; Apparate zum Empfang, zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten;
Klasse 16:
Papier; Pappe [Karton]; Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Druckereierzeugnisse; gedruckte Telefonbücher und -verzeichnisse; Schreibwaren; gedruckte Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Buchbindeartikel;
Klasse 35:
Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Werbung; Werbung in bzw. für elektronische und gedruckte Telefonbücher, Telefon- und Branchen-Verzeichnisse, Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Zusammenstellung von Verzeichnissen zur Veröffentlichung im Internet [Büroarbeiten]; Zusammenstellen, Systematisieren und Pflege von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Büroarbeiten; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckereierzeugnissen für Werbezwecke;
Klasse 41:
Unterhaltung; Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen [nicht herunterladbar] über IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen [ausgenommen für Werbezwecke] auch gespeichert auf analogen und digitalen Datenträgern und Smartphone-Applikationen [Apps]; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen und gedruckten Branchen-Telefonbüchern und -verzeichnissen;
Klasse 42:
Programmierung und Design von Webseiten im Internet; Bereitstellen von Suchmaschinen im Internet und über andere IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Speicherung von Daten in Computerdatenbanken; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; elektronische Speicherung von Daten für Dritte; Erstellen und Wartung von Software insbesondere Datenbanksoftware; Bereitstellung von Apps [nicht herunterladbar]; IT-Dienstleistungen; Software as a Service [SaaS].
Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, vom 12. November 2020 wurde die Anmeldung teilweise für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:
Papier; Pappe [Karton]; Papierwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Druckereierzeugnisse; gedruckte Telefonbücher und -verzeichnisse; gedruckte Informations- und Auskunftsverzeichnisse;
Werbung; Werbung in beziehungsweise für elektronische und gedruckte Telefonbücher, Telefon- und Branchen-Verzeichnisse, Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Zusammenstellung von Verzeichnissen zur Veröffentlichung im Internet [Büroarbeiten]; Zusammenstellen, Systematisieren und Pflege von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckereierzeugnissen für Werbezwecke;
Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen [nicht herunterladbar] über IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen [ausgenommen für Werbezwecke] auch gespeichert auf analogen und digitalen Datenträgern und Smartphone-Applikationen [Apps]; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen und gedruckten Branchen-Telefonbüchern und -verzeichnissen;
Zur Begründung wird unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom20. September 2019 ausgeführt, dass dem Anmeldezeichen insoweit die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Es setze sich aus den Wortelementen „Gelbe Seiten“ und „Vermittlungsservice“ sowie einem Bildbestandteil zusammen. Das dem Wort „Seiten“ vorangestellte Adjektiv „Gelb“ bringe zum Ausdruck, dass die Seiten in der Farbe Gelb ausgeführt seien. „Seite“ könne unter anderem das auf beiden Seiten beschriebene oder bedruckte Blatt eines Hefts, Druck-Erzeugnisses oder von etwas Ähnlichem sein oder als wörtliche Übersetzung des englischen Begriffs „page“ in der EDV- und Telekommunikationsbranche im Sinne einer abrufbaren grafischen Darstellung, die Informationen biete, verstanden werden. „Vermittlungsservice“ beschreibe lediglich ergänzend die Funktion und Zweckbestimmung von „Gelbe Seiten“ als eines nach Branchen sortierten Telefon- und Adressverzeichnisses. Erhebliche Teile der Verkehrskreise würden das Anmeldezeichen als Synonym für ein Branchenverzeichnis mit den charakteristischen Funktionen eines Vermittlungsservices verstehen. Diese Bedeutung werde mit allen von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht, da sie solche Verzeichnisse darstellten, im Zusammenhang mit Branchenfernsprechbüchern stünden oder diese zum Gegenstand hätten. Als weiteres Indiz für die Schutzunfähigkeit spreche, dass sich neben dem Bestandteil „Gelbe Seiten“ auch das weitere Element „Vermittlungsservice“ nachhaltig am Markt etabliert habe. In Kombination mit dem auf die Farbe hinweisenden Bestandteil „Gelbe“ reduziere sich die Anzahl der vielen möglichen Bedeutungen und vermittele für eine Vielzahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die im Vordergrund stehende Sachaussage, dass diese gelbfarbige Seiten in gedruckter oder elektronischer Form beinhalteten oder zum Gegenstand hätten. Das Bildelement verstärke dieses Verständnis, da der gelbe Untergrund auf das Wort „Gelb“ Bezug nehme. Zudem spreche jedenfalls das gewachsene historische Verständnis gegen die originäre Schutzfähigkeit des in Rede stehenden Zeichens in Verbindung mit „Branchenverzeichnisse“ betreffende Waren und Dienstleistungen. Es bestünden hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Begriffe „Gelbe Seiten“ und „Branchenverzeichnis“ gegeneinander austauschbar seien, mithin sich „Gelbe Seiten“ auf irgendein Branchenverzeichnis bezögen. Gegen die Annahme, dass das angemeldete Zeichen als Herkunftshinweis aufgefasst werde, spreche auch, dass 16 verschiedene Verlage „Gelbe Seiten“ herausgeben würden. Dass diese als Gesellschafter der Anmelderin rechtlich in irgendeiner Form miteinander verbunden seien und die Produkte zusammen mit einer weiteren Gesellschafterin der Anmelderin, der De Te Medien GmbH, veröffentlichen würden, sei für die Adressaten oder Nutzer häufig nicht erkennbar. Ebenso sei die graphische Gestaltung nicht geeignet, dem Anmeldezeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG könne auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden, da ein ausreichender Nachweis fehle.
Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 16. Dezember 2020. Sie trägt vor, das Anmeldezeichen sei in Bezug auf alle beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig. Die Wörter „Gelb“ bzw. „Gelbe Seiten“ seien nicht zur Beschreibung von Branchenverzeichnissen geeignet und stellten auch kein Synonym für diese dar. Dies ergebe sich aus der vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Google-Recherche, deren Top-Treffer auf Produkte der Beschwerdeführerin bzw. ihrer Partnerverlage verwiesen. Ebenso sei die Farbe kein Merkmal der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Der Begriff „Gelbe Seiten“ genieße eine große Bekanntheit als Marke. Ein großer Teil der Bevölkerung verbinde mit ihr die aus dem Hause der Beschwerdeführerin stammenden Branchenverzeichnisse im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises. Zwischen den Angeboten „Gelbe Seiten“ und „Das Telefonbuch“ bestehe kein enger Zusammenhang. Nicht von Bedeutung sei auch, dass die Branchenverzeichnisse von einer Mehrzahl von Verlagen herausgegeben und verlegt würden. Diese seien im Rahmen der Gelbe-Seiten-Zeichen-GbR Inhaber aller „Gelbe-Seiten“-Marken. Seit jeher würden die Branchenverzeichnisse mit der Absenderkennung „Ihre Gelbe Seiten Verlage“ versehen, wodurch eine klare Zuordnung erlaubt werde. Dadurch sei die betriebliche Herkunft der Branchenverzeichnisse deutlich erkennbar. Bei dem Anmeldezeichen handele es sich auch nicht um eine beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Selbst wenn von mangelnder originärer Schutzfähigkeit der Bezeichnung „Gelbe Seiten“ ausgegangen werde, wäre sie jedenfalls aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG einzutragen.
Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 12. November 2020 aufzuheben, soweit die Markenanmeldung zurückgewiesen wurde.
Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.
Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens als Marke stehen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere fehlt ihm weder die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301, Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; GRUR 2004, 428, Rn. 30 f. - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482, Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270, Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, aber einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen aufweisen (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).
a) Von den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42, bei denen es sich u. a. um Waren aus dem IT-Bereich, Papiererzeugnisse, werbliche und auf Veröffentlichungen bezogene Tätigkeiten, Büroarbeiten sowie IT-Dienstleistungen handelt, werden nicht nur Fach- und Geschäftsleute, sondern auch die normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher angesprochen.
b) Es kann nicht festgestellt werden, dass dem Zeichenbestandteil „Gelbe Seiten“ die Funktion einer die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Angabe zum Zeitpunkt der Markenanmeldung am 23. April 2019 zukam, der vorliegend für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des beanspruchten Gesamtzeichens maßgeblich ist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 21).
(1) Als Synonym für Branchenverzeichnisse im Allgemeinen, die auch Gegenstand von hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sind, wurde er damals nicht verwendet.
So führt zwar das Duden-Synonymwörterbuch vom 8. Mai 2019 zu dem Stichwort „Telefonbuch“ die Begriffe „Gelbe Seiten“, „Telefonverzeichnis“ und „veraltend: Fernsprechbuch“ auf (vgl. Munzinger-Archiv unter „https://www.munzinger.de“). Dies belegt aber nicht, dass es sich bei „Gelbe Seiten“ um eine Bezeichnung für Branchenverzeichnisse jedweder Herkunft handelt. Nur die Pluralform „Verzeichnisse“ oder „Bücher“ würde eine generische Verwendung nahelegen. Zudem erscheint die Wortfolge „Gelbe Seiten“ mit großen Anfangsbuchstaben, was ebenfalls den Charakter eines Eigennamens unterstreicht (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 100/10 - Gelbe Seiten II).
Gestützt wird diese Annahme, wenn nach dem Zeichenbestandteil „Gelbe Seiten“ selbst gesucht wird. Im Duden-Wörterbuch vom 8. Mai 2019 finden sich hierzu ebenfalls die Umschreibungen „Telefonbuch“, „Telefonverzeichnis“ und „veraltend: Fernsprechbuch“ in Singularform (vgl. Munzinger-Archiv, a. a. O.)
Auch im Lexikon „Duden-Online“ vom Juni 2017 werden die Begriffe „Telefonbuch“, „Telefonverzeichnis“ und „Fernsprechbuch“ synonym für die Wortfolge „Gelbe Seiten“ verwendet (vgl. Duden unter „https://web.archive.org/web/20170628101156/https://www.duden.de/rechtschreibung/Telefonbuch“). Außerdem ist ihr das auf eine eingetragene Marke hinweisende Symbol „®“ nachgestellt. Auch dieser Umstand macht deutlich, dass sie knapp zwei Jahre vor der Markenanmeldung nicht als Gattungsbezeichnung aufgefasst wurde. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass sie sich anschließend zu einer solchen entwickelt hat, liegen nicht vor.
Der von der Markenstelle herangezogene Wikipedia-Auszug (Stand: 15. August 2019) belegt gleichfalls nicht, dass es sich bei der Wortkombination „Gelbe Seiten“ um ein Synonym für Branchenverzeichnisse im Allgemeinen handelt. Sowohl der Einleitungssatz „Gelbe Seiten sind ein nach Branchen sortiertes Telefon- und Adressverzeichnis“ als auch die Erläuterung zu Deutschland „Das Branchenverzeichnis Gelbe Seiten wird in Deutschland von 16 Verlagen gemeinsam mit DTM Deutsche Tele Medien aufgelegt“ sprechen aufgrund der Verwendung der Singularform „Verzeichnis“ dagegen. Gleichfalls findet sich in den Ausführungen durchgängig die Schreibung mit großen Anfangsbuchstaben, deren Bedeutung bereits oben angesprochen worden ist. Ergänzend fällt auf, dass auf den bestehenden Markenschutz der Wortfolge „Gelbe Seiten“ im Text als auch durch Abbildung der entsprechenden Marke samt Angabe „Warenzeichen der Gelben Seiten in Deutschland“ hingewiesen wird.
Ebenfalls vermag die von der Markenstelle in Bezug genommene Google-Recherche vom 20. September 2019 mit 52.500.000 Treffern nicht die Annahme, bei „Gelbe Seiten“ handele es sich um ein Synonym für Branchenverzeichnisse, zu stützen. Bei der Suche wurde - wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt - der Begriff „Gelbe Seiten“ nicht in Anführungszeichen gesetzt, so dass die Treffer Verwendungen der Wörter „Gelbe“ bzw. „Gelb“ und „Seiten“ jeweils in Alleinstellung mit umfassen. Darüber hinaus beruht die hohe Trefferzahl auf dem Umstand, dass das Branchenverzeichnis „Gelbe Seiten“ mehrere Millionen Einträge aufweist, die unter Verwendung der Marke im Internet abrufbar sind. Dem Ergebnisausdruck lassen sich dementsprechend auch Treffer von Produkten der Anmelderin bzw. ihrer Partnerverlage entnehmen. Erkennbar erfolgt die Verwendung des Zeichens „Gelbe Seiten“ dabei markenmäßig. Die Markenstelle hat im Übrigen keine Google-Fundstelle benannt, in der die Wortfolge „Gelbe Seiten“ im Sinne ihrer Auffassung, sie bezeichne irgendein Branchenverzeichnis, gebraucht wird.
Belege dafür, dass es sich bei „Gelbe Seiten“ um ein Synonym für Branchenverzeichnisse im Allgemeinen handelt, konnten ansonsten vom Senat nicht ermittelt werden.
(2) Die Recherchen des Senats haben allerdings ergeben, dass mit der Wortfolge „Gelbe Seiten“ Expertenverzeichnisse benannt werden, die ebenfalls von beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen umfasst sein können. Wenn in einer Organisation Wissen und Expertise zu einem bestimmten Thema benötigt wird, kann über die Gelben Seiten schnell Kontakt zu den dort tätigen Wissensträgern aufgenommen werden (vgl. Online-Enzyklopädie Wikipedia unter „https://de.wikipedia.org/wiki/Expertenverzeichnis“). Die ermittelten Fundstellen lassen jedoch darauf schließen, dass es sich hierbei lediglich um eine Anlehnung an die Bezeichnung „Gelbe Seiten“ für das von der Beschwerdeführerin herausgegebene Branchenverzeichnis handelt. So werden Expertenverzeichnisse als (Online-)Branchenbücher oder als interne „Gelbe Seiten“ umschrieben (vgl. Wissensportale in Unternehmen unter „https://www.grin.com/document/...“; Wisentro unter „https://www.wisentro.de“). Ähnlich wie ein Branchen- ist ein Expertenverzeichnis aufgebaut. In ihm sind die einzelnen Fachleute, ihre Kompetenzen („Branche“) sowie ihre Kontaktdaten aufgelistet. Es fällt weiterhin auf, dass in sämtlichen Fundstellen im Zusammenhang mit Expertenverzeichnissen die Wortkombination „Gelbe Seiten“ mit großen Anfangsbuchstaben, also wie der in Rede stehende Zeichenbestandteil erscheint, wodurch ebenfalls die Bezugnahme auf das Branchenverzeichnis der Beschwerdeführerin deutlich wird (vgl. u. a. INOSOFT AG unter „https://inosoft.de“; TRANSCRIPT.OPEN unter „https://www.transcript-open.de“). Den Belegen lässt sich demgegenüber nicht mit der notwendigen Sicherheit entnehmen, dass sich die Wortkombination „Gelbe Seiten“ zu einer eigenständigen Fachbezeichnung für Expertenverzeichnisse entwickelt hat.
(3) Selbst wenn Teile des Verkehrs das Zeichenelement „Gelbe Seiten“ zusammen mit dem gelben Hintergrund lediglich im Sinne von gelb eingefärbte (Papier-)Seiten verstehen sollten, so vermittelt es keinen die Unterscheidungskraft ausschließenden Hinweis auf die Farbe von Seiten in beschwerdegegenständlichen Waren, insbesondere „Optoelektronisch gespeicherte Verzeichnisse, nämlich Branchen-Telefonbücher und -verzeichnisse auf CD-ROM“ (Klasse 9) sowie „Papier; Pappe [Karton]; Papierwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Druckereierzeugnisse; gedruckte Telefonbücher und -verzeichnisse; gedruckte Informations- und Auskunftsverzeichnisse“ (Klasse 16), die auch Gegenstand von Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 sein können. Ein entsprechender Sachbezug setzt voraus, dass ein durch das Zeichen wörtlich benanntes Ausstattungselement wesensbestimmende oder zumindest wichtige Merkmale der Waren oder Dienstleistungen verkörpert. Dies gilt für Farbangaben, soweit sie wesentliche Eigenschaften oder die Bestimmung einer Ware beschreiben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 656). Der Umstand, dass beschwerdegegenständliche Waren tatsächlich ganz oder teilweise gelb eingefärbt sein können (wie auch in jeder anderen Farbe) ändert nichts daran, dass Farbe nicht ihre wesentliche Eigenschaft ist oder symbolisiert (vgl. BPatG 25 W (pat) 538/18 - YELLOWLINE). Dies gilt auch für Telefonbücher und Branchen- oder sonstige Auskunftsverzeichnisse, bei denen es sich um nach bestimmten Kriterien geordnete Datensammlungen handelt. Hierbei kommt es von Hause aus auf die Qualität und den Umfang der Daten, nicht jedoch auf die Farbe des Datenträgers (z. B. Papier) oder der elektronischen Darstellung (z. B. auf einem Computer-Monitor) an.
(4) Die Zeichenkomponente „Gelbe Seiten“ kann auch nicht deshalb als beschreibende Angabe angesehen werden, weil im englischen Sprachraum Branchentelefonbücher üblicherweise mit „Yellow Pages“ bezeichnet werden (vgl. Online-Enzyklopädie Wikipedia unter „https://de.wikipedia.org/wiki/Yellow_Pages“). Selbst wenn diese Wortfolge gelegentlich auch im Inland verwendet wird, so lassen sich aus ihrer Bedeutung keine Rückschlüsse darauf ziehen, wie der deutschsprachige Begriff „Gelbe Seiten” von den inländischen Verkehrskreisen, auf dessen Verständnis allein abzustellen ist, aufgefasst wird (vgl. BPatG 27 W (pat) 100/10 - Gelbe Seiten II). Hierbei kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie ihm lediglich die Bedeutung einer deutschen Übersetzung der englischen Wortfolge „Yellow Pages“ beimessen. Anders als diese bezieht sich ausweislich obiger Belege der Zeichenbestandteil „Gelbe Seiten“ nämlich nur auf ein bestimmtes Branchenverzeichnis.
c) Für die Bejahung der Unterscheidungskraft reicht es aus, wenn ein Bestandteil eines Kombinationszeichens so hervortritt, dass er als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 250). Dies ist bei dem Element „Gelbe Seiten“ der Fall, so dass dem Anmeldezeichen unabhängig davon, wie die Schutzfähigkeit des gelben Farbhintergrunds und des Wortbestandteils „Vermittlungsservice“ zu beurteilen ist, die notwendige Unterscheidungskraft zukommt.
d) Soweit die Markenstelle anmerkt, dass die Vielzahl der Verlage, die zur Markennutzung berechtigt seien, gegen die Unterscheidungskraft spreche, weil der Verkehr die rechtlichen Hintergründe nicht kenne, kann dem nicht gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass das Branchenverzeichnis „Gelbe Seiten“ von verschiedenen unabhängigen Verlagen gemeinsam mit der X … GmbH, die sich in der Y … -GbR zusammengeschlossen haben, herausgegeben wird. Maßgeblich kommt es jedoch nicht darauf an, wer zur Nutzung der Wortfolge „Gelbe Seiten“ als Marke berechtigt ist, sondern, ob der Verkehr die markenmäßige Verwendung erkennt, wovon ausweislich der vorliegenden Nachweise auszugehen ist.
e) Der Annahme der Markenstelle, die früheren Beschlüsse des Bundespatentgerichts 27 W (pat) 211/09 - Gelbe Seiten und 27 W (pat) 100/10 - Gelbe Seiten II könnten die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht begründen, kann insoweit gefolgt werden, als die den Gegenstand dieser Verfahren bildenden Zeichen zu früheren Zeitpunkten angemeldet worden sind. Insofern können die damals herangezogenen Belege nicht ohne Weiteres auf vorliegendes Anmeldeverfahren übertragen werden. Im Übrigen sind die den besagten Entscheidungen zugrundeliegenden Fallgestaltungen mit der hier in Rede stehenden vergleichbar, zumal es vorliegend auch um die Schutzfähigkeit der Wortfolge „Gelbe Seiten“ und identische Waren geht. Insofern kommt den Beschlüssen unabhängig von der Frage einer Bindungswirkung zumindest indizielle Bedeutung zu.
2. Aus oben genannten Gründen unterliegt das Anmeldezeichen auch nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Jedenfalls der schutzfähige Bestandteil „Gelbe Seiten“ stellt im Rahmen der Gesamtmarke einen „Überschuss“ dar, auf den der Schutz der Marke bezogen und ggf. beschränkt werden kann (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 639). Es kann folglich dahingestellt bleiben, ob an den weiteren Zeichenkomponenten „Vermittlungsservice“ und „gelb gestalteter rechteckiger Hintergrund“ ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltebedürfnis besteht.
3. Auf die Frage einer etwaigen Verkehrsdurchsetzung des Anmeldezeichens in seiner Gesamtheit oder einzelner Bestandteile gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG kommt es somit vorliegend nicht mehr an.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
§ 8 Abs. 3 MarkenG
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2014,
    569
GRUR 2013, 731
GRUR 2012, 1143
GRUR 2012, 270
GRUR 2010, 1100
GRUR 2010,
    825
GRUR 2006, 850
GRUR 2018, 301
GRUR 2003, 604
GRUR 2014, 565
GRUR 2006, 411
GRUR
    2004, 943, 944
GRUR 2004, 428
GRUR 2006,
    850
GRUR
    2013, 1143, 1144
GRUR 2014, 872
GRUR 2014, 482
GRUR 2004, 674
GRUR 2009, 778
GRUR 2010, 640
25 W (pat) 556/21
27 W (pat) 100/10
27 W (pat) 211/09