Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2011-04-14, Aktenzeichen I-2 U 21/10
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2011:0414.I2U21.10.00

Tenor:
A.
Die Berufung der Kläger gegen das am 22.12.2009 verkündete Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.
B.
Auf die Berufung des Beklagten wird das genannte Urteil unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
I.
Der Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
Vorrichtungen zum Reinigen von öligen Flüssigkeiten, insbesondere von Speiseölen, mittels eines Filters, welcher einer Pumpe nachgeschaltet ist,
anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
bei denen die Pumpe in einem Tauchgehäuse und der Filter in einem Filtergehäuse angeordnet sind und beide zusammen in die zu reinigende Flüssigkeit einsetzbar sind, wobei zwischen Pumpe und Filter ein Schacht zum Zuführen der Flüssigkeit vorgesehen ist und dem Tauchgehäuse das Filtergehäuse entfernbar zugeordnet ist,
2. den Klägern über den Umfang der vorstehend zu I. 1. bezeichneten und seit dem 04.10.2003 begangenen Handlungen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe
a. der Namen und Anschriften der Hersteller, der Lieferanten und der anderen Vorbesitzer sowie der Mengen der erhaltenen und bestellten Vorrichtungen,
b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei dem Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt den Klägern einem von diesen zu bezeichnenden, ihnen gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern der Beklagte dessen Kosten trägt und ihn sogleich ermächtigt und verpflichtet, den Klägern auf konkrete Anfrage Auskunft darüber zu erteilen, ob ein bestimmt bezeichneter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;
3. an die Kläger einen Betrag in Höhe von 1.083,20 € nebst 5 Prozent Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 27.06.2009 zu zahlen.
II.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, den Klägern allen Schaden zu ersetzen, der ihnen durch die vorstehend zu Ziffer I. 1. Bezeichneten, in der Zeit vom 04.10.2003 bis zum 31.10.2010 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
C.
Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz werden gegeneinander aufgehoben.
Die Kosten der Berufung haben die Kläger zu tragen.
D.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Den Parteien bleibt nachgelassen, die Vollstreckung der jeweils anderen Partei durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
E.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Die Kläger sind gemeinschaftlich eingetragene Inhaber des Gebrauchsmusters DE 200 23 240 U1 (Klagegebrauchsmuster). Dieses nimmt den Anmeldetag der nicht weiter verfolgten und deshalb am 01.05.2007 erloschenen Patentanmeldung DE 100 49 635 (05.10.2000) in Anspruch und wurde in der angemeldeten Fassung am 31.07.2003 eingetragen. Die entsprechende Veröffentlichung erfolgte am 04.09.2003. Auf den Löschungsantrag einer Frau J. G. löschte die Gebrauchsmusterabteilung beim Deutschen Patent- und Markenamt das Klagegebrauchsmuster mit Beschluss vom 02.08.2007. Diese Entscheidung hob das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 29.10.2008 teilweise auf und hielt das Klagegebrauchsmuster im Umfang der von den Klägern unter dem 24.07.2006 beschränkt verteidigten Schutzansprüche aufrecht. Seit dem 01.11.2010 ist das Klageschutzrecht, das eine Vorrichtung zum Reinigen von Flüssigkeiten betrifft, infolge Ablaufs der Höchstlaufzeit erloschen.
Sein vorliegend allein streitgegenständliche Anspruch 1 lautet in der durch das Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Fassung:
„Vorrichtung zum Reinigen von öligen Flüssigkeiten, insbesondere von Speiseölen, mittels eines Filters (25), welcher einer Pumpe (8, 11, 12) nachgeschaltet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpe in einem Tauchgehäuse (1) und der Filter in einem Filtergehäuse (2) angeordnet sind und beide zusammen in die zu reinigende Flüssigkeit einsetzbar sind, wobei zwischen Pumpe (8, 11, 12) und Filter (25) ein Schacht (20) zum Zuführen der Flüssigkeit vorgesehen und dem Tauchgehäuse (1) das Filtergehäuse (2) entfernbar zugeordnet ist.“
Die nachfolgende Abbildung (Figur 2 der Klagegebrauchsmusterschrift) verdeutlicht den Gegenstand der Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Form einer Seitenansicht:
Im unteren Teil ist links das mit der Bezugsziffer 1 versehene Tauchgehäuse zu sehen. Rechts daneben befindet sich das mit der Bezugsziffer 2 gekennzeichnete Filtergehäuse.
Der Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung „M. E.“ F.-Reinigungsgeräte.
Abbildungen einer ersten Variante dieser Geräte (angegriffene Ausführungsform 1) werden nachfolgend eingeblendet. Sie zeigen die angegriffene Ausführungsform 1 einmal in zusammengebautem Zustand (links) und einmal in auseinandergebautem Zustand (rechts). Die sich anschließende Skizze zeigt einen Querschnitt durch den unteren Teil der angegriffenen Ausführungsform 1 in zusammengebautem Zustand.
Nachdem die Kläger den Beklagten mit Schreiben ihres Patentanwalts vom 05.05.2006 erfolglos zur Abgabe einer strafbewerten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung aufgefordert hatten, wurde dem Beklagten durch Beschluss des Landgerichts Düsseldorf vom 08.12.2008, aufrechterhalten mit Urteil vom 13.02.2009, auf Antrag der Kläger im Wege der einstweiligen Verfügung untersagt, die angegriffene Ausführungsform 1 anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Der anschließenden anwaltlichen Aufforderung der Kläger auf Abgabe einer Abschlusserklärung kam der Beklagte nicht nach.
Er bot nach Erlass der einstweiligen Verfügung eine weitere Ausführungsform von „M. E.“ Frittieröl-Reinigungsgeräten an, die sich – wie aus dem nachfolgend eingeblendeten, aus dem Internetauftritt des Beklagten stammenden Bild ersichtlich – von der angegriffenen Ausführungsform 1 dadurch unterscheidet, dass das Filtergehäuse mit dem Tauchgehäuse mittels Schrauben verbunden und von diesem abklappbar ist (angegriffene Ausführungsform 2).
Die Kläger, die das Klagegebrauchsmuster für schutzwürdig erachten, haben die Ansicht vertreten, beide angegriffenen Ausführungsformen machten von der technischen Lehre des Klagegebrauchsmusters wortsinngemäßen Gebrauch, und den Beklagten deshalb auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Zahlung außergerichtlicher Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten in Anspruch genommen. Sie haben behauptet, die Schrauben des Filtergehäuses der angegriffenen Ausführungsform 2 seien lösbar. Selbst wenn dies nicht der Fall sei, so ihre Auffassung, liege eine Entfernbarkeit des Filtergehäuses im Sinne des Klagegebrauchsmusters vor, da die Möglichkeit des Abklappens hierfür ausreiche. Jedenfalls verwirkliche die angegriffene Ausführungsform 2 die Lehre des Schutzanspruchs 1 auf diese Weise mit äquivalenten Mitteln.
Der Beklagte hat das Klagegebrauchsmuster für nicht schutzfähig gehalten und eine Verletzung desselben in Abrede gestellt. Bei der angegriffenen Ausführungsform 1, so hat er gemeint, fehle es an einem erfindungsgemäßen Schacht. Ausführungsform 2, so hat er behauptet, verfüge nicht über eine lösbare Verbindung zwischen Tauchgehäuse und Filtergehäuse. Eine solche, so hat er gemeint, sei erfindungsgemäß zu fordern, da nur dann eine entfernbare Zuordnung beider Gehäuse im Sinne des Klagegebrauchsmusters gegeben sei.
Mit seinem von beiden Parteien angefochtenen Urteil hat das Landgericht das Begehren der Kläger wie folgt beschieden:
3. an die Kläger einen Betrag in Höhe von 2.843,40 € nebst 5 Prozent Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 27.06.2009 zu zahlen.
Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, den Klägern allen Schaden zu ersetzen, der ihnen durch die vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 04.10.2003 entstanden ist und noch entstehen wird.
Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, das Klagegebrauchsmuster sei schutzfähig. Es werde durch die angegriffene Ausführungsform 1 verletzt, die über einen erfindungsgemäßen Schacht verfüge. Insoweit sei auch die außergerichtliche Rechtsverfolgung der Kläger berechtigt gewesen und der Beklagte zum Ersatz der hierdurch entstandenen Kosten verpflichtet. Anzusetzen sei insofern ein Streitwert von 100.000,- €. Bemessen nach diesem Streitwert seien für die Abmahnung 1,3-fache Patentanwaltsgebühren und für die Aufforderung zur Abgabe eines Abschlussschreibens 0,8-fache Rechtsanwaltsgebühren zu erstatten. Dass ein Patentanwalt an dieser Aufforderung mitgewirkt habe, sei nicht festzustellen. Die angegriffene Ausführungsform 2 verletze das Klagegebrauchsmuster hingegen weder wortsinngemäß noch äquivalent. Das Filtergehäuse sei dem Tauchgehäuse nicht entfernbar zugeordnet. Wie sich in der mündlichen Verhandlung durch Inaugenscheinnahme eines Exemplars der angegriffenen Ausführungsform 2 gezeigt habe, seien die Schrauben, mittels derer beide Gehäuse verbunden sind, verschweißt und nicht mit einem Schraubenzieher zu lösen. Mindestvoraussetzung für eine erfindungsgemäße Entfernbarkeit sei aber, dass beide Gehäuse ohne Gewaltanwendung und zerstörerische Substanzeingriffe räumlich getrennt und wieder miteinander verbunden werden können. Dieses Erfordernis diene dem in der Klagegebrauchsmusterschrift u.a. genannten Zweck, auch das Filtergehäuse leicht zu reinigen. Dieser Zweck werde durch die bei der angegriffenen Ausführungsform 2 gegebene Abklappbarkeit nicht in gleichem Maße verwirklicht, so dass es auch an der für eine Äquivalenz notwendige Gleichwirkung fehle. Die Bereiche, in denen die Gehäuse miteinander verbunden sind, seien weiter beim Reinigen schwer zugänglich.
Diese Klageabweisung im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 2 greifen die Kläger mit ihrer Berufung ebenso an wie die teilweise Klageabweisung im Hinblick auf die geltend gemachten außergerichtlichen Kosten. Sie machen geltend, dem Klagegebrauchsmuster gehe es nur um die Reinigung des Filters und der durchströmenden Flüssigkeit. Als Vorteil der entfernbaren Zuordnung im Sinne des Klageschutzrechts habe auch das Bundespatentgericht das schnelle Wechseln und Reinigen des Filters angesehen, welches auch bei der angegriffenen Ausführungsform 2 gewährleistet sei, so dass jedenfalls eine äquivalente Verletzung des Klagegebrauchsmusters durch die angegriffene Ausführungsform 2 gegeben sei. Die Kläger behaupten, die mitwirkenden Patentanwälte seien auch für die Aufforderung zur Abgabe einer Abschlusserklärung beauftragt worden, was erforderlich gewesen sei, da zu diesem Zeitpunkt der Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters im Verhältnis zum Beklagten weiter ungeklärt gewesen sei.
Die Kläger beantragen,
das Urteil des Landgerichts teilweise abzuändern und
festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat, soweit sie ursprünglich beantragt haben,
den Beklagten desweiteren zu verurteilen,
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
bei denen die Pumpe in einem Tauchgehäuse und der Filter in einem Filtergehäuse angeordnet sind und beide zusammen in die zu reinigende Flüssigkeit einsetzbar sind, wobei zwischen Pumpe und Filter ein Schacht zum Zuführen der Flüssigkeit vorgesehen ist und dem Tauchgehäuse das Filtergehäuse durch eine abklappbare Verbindung entfernbar zugeordnet ist:
1.)
ihnen über den Umfang der vorstehend zu I. 1 bezeichneten, in der Zeit vom 04.10.2003 bis zum 31.10.2010 begangenen Handlungen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe
2.)
an sie einen Betrag in Höhe von 1.083,20 € nebst 5 Prozent Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, den Klägern allen Schaden zu ersetzen, der ihnen durch die vorstehend zu Ziffer I. 1 bezeichneten, in der Zeit vom 04.10.2003 bis zum 31.10.2010 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung der Kläger zurückzuweisen.
Er verteidigt das erstinstanzliche Urteil, was die Klageabweisung im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 2 anbelangt, und wiederholt in diesem Zusammenhang die Auffassung, das Klagegebrauchsmuster sei nicht schutzfähig. Er ist zudem der Ansicht, zu Unrecht zur Zahlung außergerichtlicher Kosten verurteilt worden zu sein. Diese schulde er nicht, da die Kläger mit beiden außergerichtlichen Schreiben mehr verlangt hätten, als ihnen zustehe. Die Abmahnung habe sich auf eine angesichts der Teillöschung zu weite Fassung des Klagegebrauchsmusteranspruchs 1 bezogen. Die Abschlusserklärung gehe aus mehreren, von ihm näher ausgeführten Gründen über das hinaus, was den Klägern zugestanden habe. Außerdem hat der Beklagte mit seinem Rechtsmittel zunächst auch begehrt, seine Verurteilung im Hinblick auf die Ausführungsform 1 zeitlich zu befristen, um dem zwischenzeitlichen Schutzdauerablauf Rechnung zu tragen. Er beanstandet weiter die Streitwertfestsetzung des Landgerichts und die von diesem ausgeworfene Kostenquote.
Der Beklagte beantragt nach Rücknahme seiner weitergehenden Berufung,
das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 22.12.2009 unter Abweisung der diesbezüglichen Klage abzuändern, soweit er nach Ziffer I. 3. des landgerichtlichen Tenors zur Zahlung von 2.843,40 € nebst Zinsen verurteilt worden ist.
die Berufung des Beklagten zurückzuweisen.
Sie treten dem Begehren des Beklagten im Einzelnen entgegen und machen insbesondere geltend, sie hätten außergerichtlich nie mehr verlangt, als ihnen nach dem Schutzumfang des Klagegebrauchsmusters zustehe.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Beide Rechtsmittel sind zulässig. In der Sache hat die Berufung der Kläger keinen Erfolg, die Berufung des Beklagten nur zum Teil.
I. Berufung der Kläger
Das Landgericht hat die Klage hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform 2 und der für das Aufforderungsschreiben geltend gemachten Patentanwaltskosten zu Recht abgewiesen.
Die angegriffene Ausführungsform 2 verletzt Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nicht.
a)
Das Klagegebrauchsmuster betrifft nach seiner einleitenden Erläuterung eine Vorrichtung zum Reinigen von Flüssigkeiten, insbesondere Speiseölen, mittels eines Filters. Solche Reinigungsvorrichtungen waren im Stand der Technik bekannt. Allerdings musste die zu reinigende Flüssigkeit abgesaugt werden, um sie dem Filter zuführen zu können. Das Klagegebrauchsmuster hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, eine Vorrichtung zu schaffen, mit welcher die Flüssigkeit wesentlich einfacher, schneller und ggf. ohne Zugabe von Reinigungspulver gereinigt wird. Diese Aufgabe wird mit der streitgegenständlichen Erfindung dadurch erreicht, dass der Filter einer Pumpe nachgeschaltet ist und beide in die zu reinigende Flüssigkeit einsetzbar sind.
In seinem Hauptanspruch sieht das Klagegebrauchsmuster demgemäß die Kombination folgender Merkmale vor:
1. Vorrichtung zum Reinigen von öligen Flüssigkeiten, insbesondere von Speiseölen,
2. mit einer in einem Tauchgehäuse (1) angeordneten Pumpe (8, 11, 12) und
3. mit einem Filter (25), welcher
a. der Pumpe (8, 11, 12) nachgeschaltet ist und
b. in einem Filtergehäuse (2) angeordnet ist.
4. Das Tauchgehäuse (1) und das Filtergehäuse (2) sind beide zusammen in die zu reinigende Flüssigkeit einsetzbar.
5. Zwischen Pumpe (8, 11, 12) und Filter (25) ist ein Schacht (20) zum Zuführen der Flüssigkeit vorgesehen.
6. Dem Tauchgehäuse (1) ist das Filtergehäuse (2) entfernbar zugeordnet.
Mit der Vorgabe der entfernbaren Zuordnung von Tauchgehäuse und Filtergehäuse in Merkmal 6 trägt das Klagegebrauchsmuster dem Umstand Rechnung, dass Tauchgehäuse und Filtergehäuse aufgrund des unmittelbaren Kontaktes mit der zu reinigenden Flüssigkeit nach deren Filtrierung selber der Reinigung bedürfen. So heißt es auf S. 3 Z. 12 – 15 der Klagegebrauchsmusterschrift, „dass die Gehäuse so miteinander gekoppelt sind, dass sie auch schnell auseinander genommen werden können, wodurch die Reinigung erleichtert wird“. Dass es sich hierbei nach der Klagegebrauchsmusterschrift um die Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform handelt, hat nach der beschränkten Aufrechterhaltung des Anspruchs 1, durch die Unteranspruch 10 in den Hauptanspruch aufgenommen wurde, keine Bedeutung mehr. Die genannte Beschreibungsstelle kann der Durchschnittsfachmann sowohl grammatikalisch als auch funktionell nur dahingehend verstehen, dass die Reinigung beider Gehäuse mit all ihren Bestandteilen und nicht nur die Reinigung des sich im Filtergehäuse befindenden Filters gemeint ist. Denn nicht nur der Filter, sondern beide eingetauchten Gehäuse bedürfen nach dem Gebrauch der Vorrichtung der Säuberung. Das wird bestätigt durch S. 7 Z. 27 – 29 der Klagegebrauchsmusterschrift, wo darauf hingewiesen wird, dass „durch die Lösung des Filtergehäuses vom Tauchgehäuse das Filtergehäuse leicht gereinigt werden kann“. Dies widerlegt zum einen die Auffassung der Kläger, dass es dem Klagegebrauchsmuster nur um die Reinigung der Flüssigkeit und des Filters gehe, was beides einen schnellen Zugriff auf den Filter voraussetze, der durch die entfernbare Zuordnung (allein) ermöglicht werden solle. Es bedeutet aber auch, dass eine komplette Lösbarkeit der beiden Gehäuse voneinander durch Aufhebung ihrer Kopplung erfindungswesentlich und mit dem Merkmal „entfernbar zugeordnet“ umschrieben ist. Denn nur eine komplette Lösbarkeit gewährleistet die leichte Reinigung, da nur dann zwei separat handhabbare Teile erzielt werden, die zudem beide an allen ihren Außenseiten uneingeschränkt der Reinigung zugänglich sind.
In diesem Sinne hat auch das Bundespatentgericht das Klagegebrauchsmuster verstanden. Sein diesbezüglicher Beschluss vom 29.10.2008 im Löschungsverfahren 5 W (pat) 455/07 (Anlage K 6) stellt, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, eine sachverständige Stellungnahme dar. In diesem Beschluss heißt es auf S. 14 Mitte und S. 19 Mitte, dass das Filtergehäuse erfindungsgemäß am Tauchgehäuse nicht so fest angeordnet sein soll, dass es nur schwierig, nur mit Werkzeugen und nur durch Fachpersonen lösbar ist, wie z.B. fest in ein Auto eingebaute Motorteile. Es soll sich vielmehr leicht und einfach lösen lassen, wie z.B. der Aschenbecher in einem Auto, der sich mit einem Handgriff aus seinem Fach herausziehen lässt. Auf S. 19 heißt es zudem: „Eine leichte Abtrennbarkeit des ganzen Filtergehäuses zieht die (Entgegenhaltung) D5 demnach nicht in Betracht.“, was im Umkehrschluss zum Ausdruck bringt, dass das Klagegebrauchsmuster eine solche leichte Abtrennbarkeit des ganzen Filtergehäuses lehrt.
b)
Dass die angegriffene Ausführungsform 2 eine entfernbare Zuordnung von Filtergehäuse und Tauchgehäuse im gerade genannten Sinn aufweist, behaupten die Kläger nicht (mehr). Die nach Inaugenscheinnahme eines Exemplars der angegriffenen Ausführungsform 2 vom Landgericht getroffene Feststellung, die dort vorhandenen Schrauben seien verschweißt und nicht ohne Substanzverletzung lösbar, wird von ihnen nicht angegriffen.
c)
Zutreffend hat das Landgericht desweiteren festgestellt, dass die angegriffene Ausführungsform 2 die Vorteile der streitgegenständlichen Erfindung auch nicht mit äquivalenten Mitteln verwirklicht. Die durch die Abklappbarkeit des Filtergehäuses vom Tauchgehäuse erreichte Erleichterung der Reinigung bleibt hinter derjenigen zurück, die durch eine komplette räumliche Trennung beider Gehäuse erzielt wird und soeben beschrieben worden ist.
Zu Recht hat das Landgericht auch einen Anspruch der Kläger auf Erstattung der für das Abschlussschreiben geltend gemachten Patentanwaltskosten verneint.
Zwar steht die grundsätzlich auch solche Kosten umfassende Schadensersatzpflicht des Beklagten gemäß § 24 Abs. 2 GebrMG wegen Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform 1 rechtskräftig fest, da der Beklagte gegen das landgerichtliche Urteil insoweit keine Berufung eingelegt hat.
Die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten für die Mitwirkung an einem Abschlussschreiben setzt jedoch die Feststellung voraus, dass die Hinzuziehung eines Patentanwalts erforderlich war (vgl. OLG Düsseldorf InstGE 9, 35 – Patentanwaltskosten für Abschlussschreiben). Die Kläger haben diese Erforderlichkeit auf Nachfrage des Senats in der Sitzung vom 03.03.2011 damit begründet, dass der Rechtsbestand des KIagegebrauchsmusters im Verhältnis zum Beklagten weiter ungeklärt gewesen sei. Das vermag nicht zu überzeugen. Zwar entfaltet die Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts vom 29.20.2008 im Löschungsverfahren 5 W (pat) 455/07 keine Rechtskraft gegenüber dem an diesem Verfahren nicht beteiligten Beklagten. In Kenntnis dieser Entscheidung, die sich mit diversen, von dritter Seite gegenüber dem Klagegebrauchsmuster erhobenen Einwendungen auseinander setzt, haben die Kläger jedoch im Vertrauen auf die Bestandskraft des Klagegebrauchsmusters die einstweilige Verfügung vom 08.12.2008 gegenüber dem Beklagten erwirkt. Dass und weshalb ihnen anschließend Zweifel gekommen sind, die eine Prüfung der Bestandskraft vor Abfassung des Abschlussschreibens notwendig machten, ist weder ersichtlich noch dargelegt.
II. Berufung des Beklagten
Die Berufung des Beklagten ist im noch zur Entscheidung gestellten Umfang zum Teil begründet und zum Teil unbegründet.
Den Klägern steht der ihnen vom Landgericht in Höhe von 2.843,40 € zugesprochene Anspruch auf Erstattung vorprozessualer Kosten nur in Höhe von 1.083,20 € zu. Der ihnen in Höhe von 1.760,20 € zugesprochene Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist unbegründet.
Die Abmahnung mit Schreiben vom 05.05.2006 (Anlage K 13) war unberechtigt, da sie sich auf eine nicht bestandsfähige Fassung des Klagegebrauchsmusteranspruchs 1 stützt. Sie bezog sich auf die durch Eingabe vom 24.04.2006 beschränkte Fassung des Klagegebrauchsmusteranspruchs 1. Dies folgt sowohl aus dem Anschreiben vom 05.05.2006 selbst als auch aus dem Text der beigefügten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Nach der Eingabe vom 24.04.2006, auf die im Anschreiben vom 05.05.2006 Bezug genommen wird und die diesem Anschreiben beigefügt war, lautet Anspruch 1 wie folgt:
dass Pumpe und Filter zusammen in die zu reinigende Flüssigketi einsetzbar sind und zwischen Pumpe (8, 11, 12) und Filter (25) ein Schacht (20) zum Zuführen der Flüssigkeiten vorgesehen ist.“
Dementsprechend ist auch die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung formuliert. Die Beschränkung mit Eingabe vom 24.04.2006 besteht – wie es im Schreiben vom 24.04.2006 an das Deutsche Patent- und Markenamt (Anlage B-K 3) auch ausdrücklich hervorgehoben wird – in einer Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2. Dies entspricht jedoch nicht der durch das Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Fassung des Anspruchs 1. Vielmehr hat in diese noch der ursprüngliche Unteranspruch 10 Eingang gefunden. Wie dem vorliegenden Beschluss des Bundespatentgerichts vom 29.10.2008 (Anlage K 6, dort S. 6) zu entnehmen ist, beruht dies auf einer weiteren Beschränkung der verteidigten Ansprüche mit Eingabe der Kläger vom 24.07.2006.
Dass die Abmahnung gegenüber dem Beklagten erfolgreich auf diese weiter eingeschränkte Fassung hätte gestützt werden können, führt nicht zur Erstattungsfähigkeit der Kosten für die auf die nicht bestandsfähige Fassung des Klagegebrauchsmusters gestützte Abmahnung. Denn die Rechtswidrigkeit der Abmahnung entfällt nicht bereits dadurch, dass die Verwarnung auf eine andere Rechtsgrundlage (z.B. anstatt auf einen schutzunfähigen Hauptanspruch auf eine schutzfähige Anspruchskombination) hätte gestützt werden können (vgl. Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl., Rdnr. 442).
Hingegen schuldet der Beklagte Ersatz der Rechtsanwaltskosten, die den Klägern durch die Aufforderung zur Abgabe einer Abschlusserklärung entstanden sind. Die hiergegen gerichteten Einwendungen des Beklagten greifen nicht durch.
aa) Dass der Beklagte zu den in der Abschlusserklärung beschriebenen Rechtsfolgen verpflichtet war, steht nach seiner rechtskräftigen, weil von ihm dem Grunde nach nicht angegriffenen Verurteilung bzgl. der angegriffenen Ausführungsform 1 fest und ist nicht mehr zur Überprüfung durch den Senat gestellt. Von daher bedarf es keiner Ausführungen zur Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters.
bb) Dass die Abschlusserklärung keine ausdrücklich auf die Höchstdauer des Klageschutzrechts hinweisende zeitliche Befristung enthielt, steht der Berechtigung des klägerischen Begehrens auf Abgabe einer solchen Erklärung nicht entgegen. So wie beim Klageantrag davon ausgegangen wird, dass er und die mit ihm erstrebte Entscheidung immanent auf den nach dem Gesetz höchstens in Betracht kommenden Schutzzeitraum beschränkt ist (vgl. BGH GRUR 2010, 996 – Bordako), ist gleiches auch bei dem außergerichtlichen Begehren auf Abgabe einer entsprechenden Abschlusserklärung der Fall.
cc) Die dem Beklagten vorgelegte Erklärung war auch ausreichend bestimmt, um das ihr zugrunde liegende Schutzrecht und damit die Höchstdauer der Verpflichtung bestimmen zu können. Dass die Erklärung (Anlage B 7, Bl. 125 f GA) auf die einstweilige Verfügung des Landgerichts Düsseldorf vom 08.12.2008 – Az.: 4a O 288/08 – Bezug nahm, in der das Schutzrecht nicht ausdrücklich genannt ist, ändert daran nichts. Zur Bestimmung des in Rechtskraft erwachsenden Entscheidungssatzes sind ohnehin Tatbestand und Entscheidungsgründe, bei Entscheidungen ohne solche sogar das Parteivorbringen heranzuziehen, um den Streitgegenstand bestimmen zu können (vgl. Zöller-Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., Vor § 322 Rdnr. 31 m.w.N.). Vorliegend enthält das die einstweilige Verfügung bestätigende Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 13.01.2001 alle zur Bestimmung des Entscheidungssatzes notwendigen Angaben, u.a. die Bezeichnung des der Verurteilung zugrunde liegenden Schutzrechts.
dd) Mit dem in der Abschlusserklärung vorformulierten Verzicht auf die Rechte aus §°927 ZPO hätte sich der Beklagte nicht der Möglichkeit begeben, bei einem späteren vorzeitigen Wegfall des Klageschutzrechtes Vollstreckungsgegenklage oder Restitutionsklage zu erheben. Da ein solcher Verzicht den Gläubiger nicht besser stellen soll, als er bei einem rechtskräftigen Hauptsachetitel stünde, braucht die Abschlusserklärung solche Einwendungen nicht auszuschließen, die der Schuldner mit einer Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO auch gegen einen rechtskräftigen Unterlassungstitel in der Hauptsache geltend machen könnte. Wird in einer Abschlusserklärung auf die Rechte aus §§ 924, 926 und 927 ZPO ohne ausdrückliche Einschränkung verzichtet, so kann dem Verzicht nach Treu und Glauben kein weitergehender Erklärungsinhalt beigemessen werden, als er für den Zweck der Abschlusserklärung, die angestrebte Gleichstellung des vorläufigen mit dem Hauptsachetitel zu erreichen, erforderlich ist (vgl. BGH GRUR 2009, 1096 – Mescher weiß).
ee) Weshalb sich aus dem vom Beklagten behaupteten Verhalten des Klägers zu 2) ein berechtigtes Interesse des Beklagten an der Aufhebung der einstweiligen Verfügung vom 08.12.2008 ergeben soll, ist weder ersichtlich noch vom Beklagten erläutert.
ff) Ob die Kläger das entsprechende Honorar ausgeglichen haben, was nicht vorgetragen ist, kann offen bleiben. Haben sie es nicht getan und stand ihnen deshalb zunächst „nur“ ein Freistellungsanspruch gegenüber dem Beklagten zu, ist dieser Anspruch nach der endgültigen Erfüllungsverweigerung durch den Beklagten in einen Zahlungsanspruch übergegangen (vgl. OLG Köln, OLGR 2008, 430).
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1, 516 Abs. 3 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.
Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, die keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen aufwirft, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.
IV.
Der Streitwert für die erste Instanz wird in Abänderung der landgerichtlichen Festsetzung auf 150.000,- € festgesetzt, § 63 Abs. 3 GKG. Dass dieser Betrag das mit der Klage verfolgte klägerische Interesse im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 1 zutreffend widerspiegelt, ist zwischen den Parteien unstreitig. Unstreitig ist jedoch auch, dass die angegriffene Ausführungsform 1 nach Erlass und Aufrechterhaltung der gegen sie gerichteten einstweiligen Verfügung vom Beklagten durch die angegriffene Ausführungsform 2 ersetzt worden ist und zu keiner Zeit beide angegriffenen Ausführungsformen nebeneinander vertrieben wurden. Dies rechtfertigt es, es trotz der Klageerweiterung im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 2 bei dem Streitwert von 150.000,- € zu belassen.
Streitwert für die Berufung: bis 80.000,- €
Davon entfallen auf die Berufung der Kläger 75.000,- €. Dieser Betrag erscheint im Verhältnis zum Streitwert erster Instanz unter Berücksichtigung des zwischenzeitlichen Ablaufs des Klageschutzrechts angemessen. Das Begehren des Beklagten ist keinesfalls mit mehr als 5.000,- € anzusetzen.
Dr. T. K. F. S.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 924, 926 und 927 ZPO
§§ 92 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1, 516 Abs. 3 ZPO
§§ 708 Nr.10, 711 ZPO
§ 767 ZPO
§ 24 Abs. 2 GebrMG
§ 63 Abs. 3 GKG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2010, 996
GRUR 2009, 1096
5 W (pat) 455/07
4a O 288/08