Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2006-11-21, Aktenzeichen I-20 U 83/06
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2006:1121.I20U83.06.00

Tenor:
Auf die Berufung der Beklagten zu 1. wird das am 7. April 2006 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf geändert und wie folgt neu gefasst:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz werden wie folgt verteilt: Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin tragen diese selbst zu 56 % und die Beklagte zu 2. zu 44 %. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1. trägt die Klägerin. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2. trägt diese selbst.
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Schadensersatz aus § 14 Abs. 6 MarkenG oder auf Entschädigung aus Art. 9 Abs. 3 GMVO wegen einer Verletzung der am 26.5.1997 angemeldeten und am 8.12.1998 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. … "A.T.". Zwar ist § 14 Abs. 6 MarkenG gemäß § 125b Nr. 2 MarkenG auch auf die hier geltend gemachte Verletzung einer Gemeinschaftsmarke anwendbar. Indes steht der Geltendmachung von Rechten der Klägerin im vorliegenden Fall Art. 95 Abs. 3 GMVO entgegen. Danach kann gegen Verletzungsklagen der Einwand des Verfalls der Gemeinschaftsmarke auch außerhalb einer Widerklage erhoben werden. Das hat die Beklagte zu 1. mit Erfolg getan. Hier liegen die Voraussetzungen eines Verfalls gemäß Art. 50 Abs. 1 a) GMVO vor. Die Gemeinschaftsmarke ist nämlich zumindest innerhalb der letzten fünf Jahre für die Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
1. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung zum deutschen Markenrecht wird eine eingetragene Marke rechtserhaltend im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG benutzt, wenn der Verkehr die Verwendung des Zeichens auf Grund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ansieht (vgl. nur OLG Köln GRUR-RR 2005, 186). Eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichnung Verwendung findet (vgl. BGH GRUR 2003, 428 – BIG BERTHA; OLG Köln a.a.O.), es sei denn, dass es in einer einzigen Verwendungshandlung gleichzeitig als Marke und als Unternehmenskennzeichnung benutzt wird (BGH und OLG Köln a.a.O.). Das gilt auch für Dienstleistungsmarken (OLG Köln a.a.O.). Für die rechtserhaltende Benutzung nach der GMVO kann nichts anderes gelten. Im Gegenteil folgt aus den im Senatstermin erörterten neueren Entscheidungen des EuGH (GRUR 2005, 153, 155, Nr. 59 und 64 – Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2003, 143, 145, Nr. 34 – Robelco/Robeco) für das Gemeinschaftsmarkenrecht die Notwendigkeit, sogar auf Verletzerseite eine schärfere Trennung zwischen der Verwendung eines Zeichens als Unternehmensbezeichnung und als Marke vorzunehmen.
2. Die Klägerin hat die Marke in erster Linie als Bestandteil ihrer Firma verwendet. Das folgt aus der Vielzahl von Briefbögen, die die Klägerin dem Senat vorgelegt hat, zum Beispiel dem im Senatstermin überreichten und als Anlage zum Protokoll genommenen Muster (Bl. 221 GA). Der Bogen ist unter anderem überschrieben mit "A.T. Gesellschaft m.b.H.". Entsprechendes gilt für die weiteren bei den Akten befindlichen Unterlagen, auch die nach dem Senatstermin nachgereichten Vorlagen für Faxschreiben oder E-Mails. Dies reicht zur rechtserhaltenden Benutzung nach den vorstehenden, allgemein anerkannten Grundsätzen nicht aus. Gerade die Verbindung mit dem die Gesellschaftsform wiedergebenden Zusatz "m.b.H." macht die lediglich firmenmäßige Verwendung des Zeichens deutlich (vgl. auch OLG Köln a.a.O.).
3. Darüber hinaus findet sich das Zeichen "A.T." nirgends in Alleinstellung. Das gilt auch für die über die Verwendung als Unternehmenskennzeichen hinaus in der Korrespondenz und auf der Internetseite noch anzutreffende Bezeichnung "A. A.T. Logistik [Logistics oder Logistic] & Administration[s] System", gelegentlich mit dem Zusatz "the easier way" bzw. "der leichtere Weg". Das stellt keine Verwendung der Wortmarke "A.T." dar. Wenn man hierin überhaupt eine markenmäßige Verwendung sehen möchte, so kann sich dies nach dem Verkehrsverständnis allenfalls auf die Zeichen "A.", "A.T. Logistik [Logistics oder Logistic] & Administration[s] System" oder beides zusammen beziehen. So lautet die Gemeinschaftswortmarke indes nicht. Der Umstand allein, dass ihre beiden Bestandteile als unselbständiger Teil einer umfassenderen Bezeichnung wiederkehren, führt nicht zu der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke. Die Betonung in dem verwendeten Zusammenhang liegt in erster Linie auf der andersartigen, nämlich als Abkürzung gestalteten Bezeichnung "A.". Die folgenden Worte dienen der Auflösung dieser Abkürzung. Die hierin enthaltenen Bestandteile "A.T." sind als eigenes Kennzeichen für die beworbenen Dienstleistungen nicht zu erkennen.
4. Der Senat sieht davon ab, das vorliegende Verfahren gemäß Art. 100 Abs. 1 GMVO auszusetzen. Zwar ist beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt nach der Mitteilung der Parteien wegen der Nichtbenutzung der Klagemarke ein Antrag auf Erklärung des Verfalls anhängig. Es bestehen indes besondere Gründe für die Fortsetzung des Verfahrens. Die Bedeutung der Nichtbenutzungseinrede der Beklagten zu 1. reicht nicht über das vorliegende Verfahren hinaus, weil die Beklagte zu 1. daneben keine Widerklage (Art. 95 Abs. 1, Art. 96 GMVO) erhoben hat. Zudem liegt die Nichtbenutzung nach den im vorliegenden Verfahren vorgetragenen Umständen – wie dargelegt – auf der Hand.
Die Frage, ob Art. 100 Abs. 1 GMVO bereits deshalb nicht anwendbar ist, weil er sich nur auf vor Klageerhebung beim Amt anhängige und nicht auch auf beim Amt – wie hier – nachträglich gestellte Anträge bezieht (vgl. einschränkend in letztgenanntem Sinne Hans. OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 251) kann vor diesem Hintergrund dahin stehen.

Entscheidungsgründe:
Die Klägerin hat auch keine Ansprüche wegen einer Verletzung der am 19.12.2002 angemeldeten und am 5.1.2006 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. … "A.".
1. Ein Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6, § 125b Nr. 2 MarkenG besteht bereits deshalb nicht, weil die Gemeinschaftsmarke erst durch Eintragung erworben wird, Art. 6 GMVO. Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann gemäß Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GMVO Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden. In ähnlicher Weise bestimmt § 4 Nr. 1 MarkenG, dass der Markenschutz erst mit Eintragung des Zeichens als Marke entsteht. Im Zeitpunkt der Eintragung am 5.1.2006 hatte die Beklagte zu 1. indes bereits ihre Unternehmensbezeichnung geändert. Sie führte das Kennzeichen "A." als Teil ihrer Firma nur bis zum 29.12.2005 und kann bis zu diesem Zeitpunkt die später eingetragene Klagemarke nicht verletzt haben.
2. Die Klägerin hat auch keinen Entschädigungsanspruch aus Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMVO. Zwar setzt dieser Anspruch nicht die Eintragung, sondern nur die Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke voraus. Die Beklagte zu 1. hat indes ab diesem Zeitpunkt keine Handlungen vorgenommen, die nach Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Klagemarke verboten wären. Das folgt bereits daraus, dass die Beklagte zu 1. die Gemeinschaftsmarke der Klägerin nicht markenmäßig, sondern ausschließlich im Rahmen ihres Unternehmenskennzeichens verwendet hat. So stützt sich bereits die Klageschrift lediglich darauf, dass die Beklagte zu 1. unter der Bezeichnung "a.b.l. gGmbH" firmiert habe. Ebenso ist die Abmahnung der Klägerin vom 19.9.2005 (Anlage K 4 = Bl. 17 GA) auf die Führung dieser geschäftlichen Bezeichnung der Beklagten zu 1. gestützt. Eine entsprechende Firmenangabe enthielt der Briefkopf der Beklagten zu 1., wie er etwa aus der Antwort auf die klägerische Abmahnung (Anlage K 5 = Bl. 19 GA) ersichtlich ist. Sie lautet "I. a.b.l. gGmbH". Eine weitergehende Benutzung des Zeichens "A." hat die Klägerin auch nach der Erörterung im Senatstermin nicht vorgetragen.
Dies genügt für eine Markenverletzung nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht (EuGH GRUR 2005, 153, 155, Nr. 59 und 64 – Anheuser-Busch/Budvar). Nach dieser, zu Art. 5 Abs. 1 der Markenrichtlinie ergangenen Entscheidung muss die Ausübung des Markenrechts auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (a.a.O. Nr. 59 unter Hinweis auf EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Nr. 51 und 54 – Arsenal FC). Von Art. 5 Abs. 1 der Markenrichtlinie nicht erfasst ist dagegen der Fall, dass das Zeichen zu einem anderen Zweck als dem der Unterscheidung der betroffenen Erzeugnisse verwendet worden ist, insbesondere als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung (EuGH GRUR 2005, 153, 155, Nr. 64 – Anheuser-Busch/Budvar). Das bedeutet, dass nunmehr nach europäischem Recht – anders als nach traditioneller Rechtsprechung zum deutschen Markenrecht (z. B. BGH GRUR 2004, 512 – Leysieffer; Urteil des Senats vom 30.8.2005 – I-20 U 152/04) – jedenfalls ein – wie hier – ausschließlich firmenmäßiger Gebrauch eines Zeichens vom Schutzbereich der Marke ausgenommen ist (Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 14 MarkenG Rn. 107). Für die GMVO kann nichts anderes als für Art. 5 Abs. 1 der Markenrichtlinie gelten.
Das schließt nicht aus, die bisherige deutsche Rechtsprechung zu § 14 MarkenG zumindest teilweise fortzuführen und nach deutschem Recht einen weitergehenden Schutz der Marke anzunehmen. Das hat der Europäische Gerichtshof mit Blick auf Art. 5 Abs. 5 der Markenrichtlinie ausdrücklich zugelassen. Ähnliche Möglichkeiten eröffnet Art. 14 Abs. 2 GMVO. Näheres hierzu, auch zu den Voraussetzungen eines weiteren nationalen Schutzes kann dahin stehen. Wie bereits dargelegt, knüpft das deutsche Markenrecht Schadensersatzansprüche wegen Verletzung einer Marke an deren Eintragung. Eine dem Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMVO entsprechende Bestimmung gibt es im deutschen Recht nicht.
III.
Die Klägerin hat auch keinen Schadensersatzanspruch aus § 15 Abs. 5 MarkenG wegen der Verletzung ihres älteren Unternehmenskennzeichens durch das jüngere der Beklagten zu 1. Die Verwechslungsgefahr der Zeichen im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG ist zu verneinen. Dabei kann die von der Beklagten bezweifelte Zeichenähnlichkeit dahin stehen. Es fehlt jedenfalls an einer Branchennähe der Parteien.
Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind (BGH GRUR 2002, 898, 899 f. – defacto). Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein (BGH a.a.O. m. w. Nachw.). In die Tätigkeitsbereiche der Parteien einzubeziehen sind aber auch nahe liegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche (BGH a.a.O. m. w. Nachw.). Entscheidend ist letztlich eine Gesamtschau derjenigen von Branche zu Branche und von Produkt zu Produkt unterschiedlichen Umstände, die für die Bildung der Verkehrsauffassung über Zusammenhänge maßgeblich sein können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. 2003, § 15 Rn. 60). Maßgeblich ist der gegenwärtige Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit aus der Sicht des Verkehrs, das heißt die typischen Arbeitsgebiete und Waren, nicht aber völlig untergeordnete, untypische und nebenher wahrgenommene Aufgaben (Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rn. 65).
Danach kann von einer Branchennähe im vorliegenden Fall nicht die Rede sein, auch wenn beide Parteien in weiterem Sinne auf dem Gebiet des Transportwesens tätig sind. Die Klägerin ist als Spediteurin nahezu ausschließlich mit dem Transport von großen Wirtschaftsgütern befasst. Das sind überwiegend Maschinen- oder Maschinenteile, wie sich aus den von der Klägerin vorgelegten Rechnungen ergibt. Auch sonstige Teile, wie etwa Kartonnagen oder Kataloge, sind nur in einem Umfang erkennbar, der das Gewicht von Tonnen erreicht. Das entspricht der Darstellung des im Senatstermin anwesenden Gesellschafters der Klägerin. Soweit danach einzelne Kataloge an gewerbliche Kunden verteilt worden sein sollten, betrifft dies Einzelfälle und ist nicht typisch für die Speditionstätigkeit der Klägerin.
Die Beklagte zu 1. dagegen befasst sich mit der Briefzustellung im M. K., und zwar beschränkt auf Briefe über 100 g bis maximal 1000 g. Diese Tätigkeit ist derjenigen einer international tätigen Spedition von Großgütern auch nicht ansatzweise vergleichbar. Berührungspunkte der wirtschaftlichen Tätigkeit der Parteien, die die Annahme einer Branchennähe rechtfertigen könnten, sind nicht erkennbar. Das gilt selbst dann, wenn man gewisse Ausdehnungstendenzen der Beklagten zu 1. berücksichtigt, die die Klägerin in ihrem nachgelassenen Schriftsatz aufführt und die sich daraus ergeben könnten, dass sie ihr Angebot auch an Firmenkunden richtet. Aber auch dies betrifft die Briefzustellung und macht die solcherart gegenständlich und zudem räumlich beschränkte Tätigkeit der Beklagten zu 1. nicht mit der Tätigkeit der Klägerin als Spedition verwechselbar. Berührungspunkte wie der Betrieb eines Call-Centers in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Fall defacto (a.a.O.), der dort für eine der Parteien sogar prägend war, sind im vorliegenden Fall nicht ersichtlich.
IV.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 91a ZPO. Die Kosten sind der Klägerin grundsätzlich auch hinsichtlich des für erledigt erklärten Teils der Klage (gerichtet auf Unterlassung und Löschung) aufzuerlegen, weil ihre Klage auch insoweit aus den vorstehenden Gründen keinen Erfolg gehabt hätte. Das gilt zunächst zugunsten der Beklagten zu 1., die im Senatstermin klargestellt hat, dass ihr Rechtsmittel sich auch auf die Anfechtung der Kostenentscheidung in dem Teil bezieht, der auf § 91a ZPO beruht. Eine Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung kommt allerdings insoweit nicht in Betracht, als sie die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten zu 2. auferlegt hat. Diese hat nämlich kein Rechtsmittel (§ 91a Abs. 2 ZPO) gegen die ihr nachteilige Kostenentscheidung eingelegt. Bei der Bestimmung der Quote ist berücksichtigt, dass die Beklagte zu 2. am erstinstanzlichen Rechtsstreit nur teilweise, nämlich nur hinsichtlich des Unterlassungsantrags zu 1. beteiligt gewesen ist.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 713 ZPO.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die maßgeblichen Fragen zu einer Markenverletzung nach europäischem Recht durch Führung eines Unternehmenskennzeichens sind – wie erörtert – in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs jedenfalls für Konstellationen der vorliegenden Art geklärt.
Streitwert für das Berufungsverfahren: 6.780,-- €.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 91, 91a ZPO
§ 14 MarkenG
§ 91a ZPO
§ 713 ZPO
§ 14 Abs. 6 MarkenG
§ 125b Nr. 2 MarkenG
§ 26 Abs. 1 MarkenG
§ 4 Nr. 1 MarkenG
§ 15 Abs. 5 MarkenG
§ 15 Abs. 2 MarkenG
§ 91a Abs. 2 ZPO
Art. 9 Abs. 3 GMVO
Art. 95 Abs. 3 GMVO
Art. 100 Abs. 1 GMVO
Art. 96 GMVO
Art. 6 GMVO
Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GMVO
Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMVO
Art. 14 Abs. 2 GMVO

Zitierte Entscheidungen: GRUR-RR 2005, 186
GRUR 2003, 428
GRUR 2005, 153, 155
GRUR 2003, 143, 145
GRUR-RR 2005, 251
GRUR 2003, 55, 57
GRUR 2004, 512
GRUR 2002, 898, 899
20 U 152/04