Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2005-05-03, Aktenzeichen 4b O 247/04
ECLI: ECLI:DE:LGD:2005:0503.4B.O247.04.00

Tenor:
Die auf Zahlung weiteren Schadenersatzes wegen Patent- und Gebrauchsmusterverletzung gerichtete Klage ist zulässig.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des europäischen Patents X und des deutschen Gebrauchsmusters X beziffert auf Zahlung weiteren Schadenersatzes nach der Berechnungsmethode "Herausgabe des Verletzergewinns" in Anspruch.
Beide Schutzrechte betreffen Zerkleinerungsvorrichtungen mit einem trichterartigen Behälter, in dessen Auslaßbereich zwei zueinander parallele Brecherwalzen gelagert sind, welche gegenläufig antreibbar sind.
Die Beklagte stellte her und vertrieb unter der Bezeichnung "X" eine Zerkleinerungsmaschine, die nach Ansicht der Klägerin eine Verletzung ihrer Klageschutzrechte darstellte. Sie nahm deshalb die Beklagte in dem Verfahren 4 O 29/97 vor dem Landgericht Düsseldorf auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch. Mit – rechtskräftigem - Urteil der Kammer vom 7.4.1998 wurde die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung und Rechnungslegung verurteilt. Außerdem stellte die Kammer fest, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr bzw. den vormaligen Schutzrechtsinhabern durch die Verletzungshandlungen entstanden ist.
In der Folgezeit erteilte die Beklagte Auskunft über die Verkäufe und Vermietungen der von ihr hergestellten Vorrichtungen, welche sie mit Schreiben vom 27.11.1998 ergänzte. Die Auskünfte wiesen einen Gesamtumsatz in Höhe von 5.642.052 DM aus. Nach Abzug näher spezifizierter Kosten teilte die Beklagte einen bei ihr entstandenen Gewinn von 242.829,17 DM mit. Nachdem die Parteien sich in anschließenden Verhandlungen nicht auf einen Lizenzsatz einigen konnten, nahm die Klägerin die Beklagte in dem Verfahren 4 O 288/99 (OLG Düsseldorf - 2 U 69/00) auf Zahlung von Schadenersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie in Anspruch. Unter Zugrundelegung eines – ihrer Ansicht nach angemessenen, auf den erzielten Umsatz bezogenen - Lizenzsatzes von 6 % machte sie klageweise einen Betrag von 333.367 DM nebst Zinsen geltend. Die Beklagte hielt lediglich einen Lizenzsatz von 0,5 – 1 % für angemessen. Die Kammer entschied durch Urteil vom 30.3.2000, dass die Beklagte der Klägerin – unter Zugrundelegung eines angemessenen Umsatzlizenzsatzes von 5 % - Schadenersatz in Höhe von 280.473,60 DM nebst Zinsen zu leisten habe; die weitergehende Klage wies die Kammer ab.
Gegen das Urteil vom 30.3.2000 legte die Beklagte – die weiterhin einen Lizenzsatz von 1 % verteidigte - form- und fristgerecht Berufung ein. Mit Schriftsatz vom 18.12.2000 schloss sich die Klägerin der Berufung unselbständig an, indem sie ihr ursprüngliches Klagebegehren (Zahlung von 333.367 DM) weiterverfolgte. Unter dem 31.8.2002 kündigte die Klägerin während des Berufungsrechtszuges an, dass sie die Berechnungsmethode wechseln wolle und nunmehr die Herausgabe des Verletzergewinns begehre. Mit weiterem Schriftsatz vom 17.6 2002 erhöhte die Klägerin, gestützt auf die neue Berechnungsmethode, ihre Klageforderung auf insgesamt 410.569,73 € (803.004,60 DM). Die Beklagte nahm darauf hin mit Schriftsatz vom 24.6.2002 ihre Berufung zurück.
Nach Aufforderung der Klägerin vom 10.8.2002 zahlte die Beklagte in Vollzug des erstinstanzlichen Urteils (4 O 288/99) einen Betrag in Höhe von 199.419 €.
Die Klägerin ist der Ansicht, dass sie rechtzeitig – nämlich zu einer Zeit, als über den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch noch nicht rechtskräftig entschieden gewesen sei - erklärt habe, dass sie den Schadenersatzanspruch nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns geltend mache. Infolge dessen handele es sich bei dem Urteil vom 30.3.2000 nur um ein Teilurteil, mit der Folge, dass nur dieser Teil des Schadenersatzes in Rechtskraft erwachsen sei. Es stehe ihr daher frei, den weiteren, ihr entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.
Zu dessen Begründung trägt die Klägerin vor: Die Beklagte habe bis Juli 2000 die Auskünfte fehlerhaft bzw. unvollständig erteilt. Insbesondere könnten die ausgewiesenen Garantieleistungen, Fertigungslohn- und Gemeinkosten nicht gewinnmindernd berücksichtigt werden. Zudem fehlten jegliche Angaben zu dem mit einer an die Firma X vertriebenen Maschine erzielten Gewinn; erzielte Skonti bei Zulieferern seien nicht berücksichtigt worden. Der tatsächlich herauszugebende Gewinn übersteige daher den ursprünglich ausgewiesenen Betrag in Höhe von 242.829,17 DM deutlich.
Die Klägerin, die ihre Schadenersatzansprüche abgetreten hat und nunmehr in gewillkürter Prozessstandschaft klagt, beantragt daher,
die Beklagte zu verurteilen, an die Landesbank X , 405.235,51 € zuzüglich Zinsen
- von 82.877,35 € seit dem 1.2.1996,
- von 185.157,65 € seit dem 1.2.1997,
- von 158.814,31 € seit dem 1.2.1998,
- von 21.613,80 € seit dem 1.2.1999,
jeweils in Höhe von 3,5 % über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz, ab dem 1. Januar 1999 in Höhe von 3,5 % über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie ist der Ansicht, dass nach ihrer Berufungsrücknahme in dem Rechtsstreit 4 O 288/99 das dort ergangene erstinstanzliche Urteil vom 30.3.2000 in Rechtskraft erwachsen sei, weswegen es der Klägerin verwehrt sei, nunmehr erneut Klage auf Zahlung von Schadenersatz auf der Grundlage derselben Verletzungshandlungen zu erheben. Das der Klägerin ursprünglich zustehende Wahlrecht sei durch die rechtskräftige Entscheidung, jedenfalls aber durch die im August 2002 erfolgte vorbehaltlose Entgegennahme der Schadenersatzleistung, verbraucht. Die vorliegende Klage sei daher wegen entgegenstehender rechtskräftiger Entscheidung unzulässig.
Die erteilten Auskünfte seien in Ansehung der bis dahin geltenden Rechtsprechung nicht fehlerhaft gewesen. Falsche Angaben seien nicht gemacht worden.
Die Kammer hat in der mündlichen Verhandlung am 31.3.2005 angeordnet, dass über die Zulässigkeit der Klage vorab entschieden werden soll.
Wegen des Sach- und Streitstandes im übrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Unterlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist zulässig.
I.
Die von der Beklagten erhobene Prozesseinrede entgegenstehender Rechtskraft ist nicht begründet. Die Klägerin kann dem Grunde nach von der Beklagten nach den Regeln der Herausgabe des Verletzergewinns die Zahlung eines weitergehenden Schadenersatzes verlangen.
1.a)
Dem Verletzten stehen zur Berechnung seines Schadenersatzanspruchs drei Berechnungsmethoden offen: Er kann den ihm unmittelbar entstandenen Schaden (einschließlich des durch die Verletzungshandlungen entgangenen Gewinns) liquidieren, er kann statt dessen die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr beanspruchen, die er von einem dritten Benutzer des Klageschutzrechts erhalten haben würde, und er kann schließlich die Herausgabe desjenigen Gewinns einfordern, den der Verletzer durch die Schutzrechtsverletzung erzielt hat (Benkard/Rogge, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 139 PatG Rn. 61; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 PatG Rn. 125, jeweils m. w. Nachw. aus der Rspr.). Zwischen den drei Berechnungsmethoden steht dem Berechtigten ein freies Wahlrecht zu (BGH, GRUR 1980, 841 – Tolbutamid; GRUR 2000, 715, 717 – Der blaue Engel). Es erlischt nicht schon dadurch, dass unter Heranziehung einer bestimmten Berechnungsart eine bezifferte Höheklage erhoben wird (BGH, GRUR 1993, 55, 57 – Tchibo/Rolex II). In Fortfall gerät das - auf materiellem Gebiet liegende - Wahlrecht des Verletzten vielmehr erst dann, wenn - a) der nach einer bestimmten Methode ermittelte Schadenersatzanspruch vom Schuldner erfüllt oder wenn - b) über den nach einer bestimmten Methode bezifferten Schadenersatzanspruch rechtskräftig entschieden worden ist (BGH, GRUR 1993, 55, 57 –Tchibo/Rolex II; GRUR 2000, 226, 227 - Planungsmappe). Die genannten Beschränkungen finden ihren gemeinsamen sachlichen Grund darin, dass dem Gläubiger ein einziger, einheitlicher Schadenersatzanspruch zusteht, der lediglich auf verschiedene Art und Weise berechnet werden kann. Mit seiner Erfüllung erlischt dieser – eine – (zB nach Lizenzgrundsätzen ermittelte) Schadenersatzanspruch (§ 362 BGB). In Bezug auf einen nicht mehr bestehenden (sic.: untergegangenen) Anspruch kann es kein Wahlrecht geben. Ganz ähnliche Überlegungen gelten für einen Schadenersatzanspruch, über den eine rechtskräftige Entscheidung getroffen ist. Mit Eintritt der Rechtskraft steht der Anspruch auf Schadenersatz – ex nunc - nicht mehr zur Disposition des Gläubigers. Er kann von ihm weder erneut noch mit anderem Inhalt geltend gemacht werden.
Aus dem Gesagten folgt unmittelbar, dass das Wahlrecht in dem Augenblick zum Erliegen kommt, in dem die Erfüllungswirkung bzw. die Rechtskraft eintritt, und nicht vorher. Hat deshalb der Gläubiger gegen das seiner (z.B. nach Lizenzgrundsätzen berechneten) Höheklage teilweise stattgebende erstinstanzliche Urteil kein oder nur ein unselbständiges Rechtsmittel eingelegt, kann er sein materiell-rechtliches Wahlrecht wirksam noch dadurch anderweitig ausüben, dass er seine bisherige Klage als Teilklage deklariert und weitergehende Ansprüche nach einer von ihm neu gewählten anderen Berechnungsmethode ankündigt. Voraussetzung für deren spätere Berücksichtigung ist nur, dass die besagten Erklärungen abgegeben werden, bevor der Schuldner sein Rechtsmittel gegen das erstinstanzliche Urteil zurückgenommen hat. Zwar lässt die Rücknahme des selbständigen Rechtsmittels das erstinstanzliche Urteil in Rechtskraft erwachsen; die Rechtskraftwirkung tritt allerdings nur mit Wirkung ex nunc ein, wenn im Zeitpunkt der Rücknahme die Berufungsfrist für beide Parteien abgelaufen ist und der Gegner kein selbständiges Rechtsmittel eingelegt hat (Rimmelspacher in Münchener Kommentar zur ZPO, Bd. 2, 2. Aufl., § 515 Rn. 29).
Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes rechtfertigen keine andere Beurteilung. Nach rein verfahrensrechtlichen Grundsätzen kann sich ein Beklagter, dessen Gegner ein zum Teil klageabweisendes Urteil nicht oder nur mit einem unselbständigen Rechtsmittel angreift, zwar darauf einstellen, dass er im Rechtsmittelzug keine weitergehende Verurteilung zu befürchten hat als sie in der ersten Instanz zu seinen Lasten erfolgt ist, weil er den "status quo ante" durch Zurücknahme seines selbständigen Rechtsmittels einseitig herstellen kann. Beruht die Verurteilung zur Schadenersatzleistung beispielsweise auf der vom Kläger gewählten Berechnungsmethode der Lizenzanalogie, so bedeutet der aus dem unselbständigen Rechtsmittel des Klägers resultierende Vertrauensschutz indessen nur, dass die beklagte Partei davor sicher ist, wegen der streitgegenständigen Verletzungshandlungen nicht zu weiteren Zahlungen verurteilt zu werden, die sich daraus ergeben, dass mit dem Anschlussrechtsmittel z.B. ein höherer Lizenzsatz als bisher oder (bei unverändertem Lizenzsatz) eine umfassendere Bezugsgröße geltend gemacht wird. Von dem sich aus der zivilprozessualen Verfahrenslage ergebenden Vertrauensschutz völlig unberührt bleibt das im materiellen Recht verankerte Wahlrecht des Verletzten zwischen den Berechnungsmethoden. Es fällt – wie eingangs dargelegt - mit der Erfüllung bzw. der rechtskräftigen Entscheidung über den Schadenersatzanspruch – und nicht eher - weg. Solange deshalb das erstinstanzliche Urteil noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist, muss auch der Beklagte stets damit rechnen, dass der Verletzte die Berechnungsart wechselt, und sich deswegen weitergehende Forderungen ergeben als sie bislang eingeklagt sind.
b)
Vorliegend ist eine Konstellation gegeben, bei der das Wahlrecht rechtzeitig erneut ausgeübt worden ist.
Die Klägerin, die sich der Berufung der Beklagten gegen das erstinstanzliche Urteil der Kammer vom 30.3.2000 lediglich unselbständig angeschlossen hatte, hat mit Schriftsatz vom 31.8.2001 (4 O 288/99, Bl. 142 ff.) angekündigt, dass sie ihre Schadensberechnung voraussichtlich auf die Methode "Herausgabe des Verletzergewinns" umstellen werde. Entsprechendes hat sie sodann mit Schriftsatz vom 12.9.2001 tatsächlich getan und einen Schadenersatzbetrag von 563.004 DM gefordert, welchen sie im weiteren Verlauf des Berufungsverfahrens weiter erhöht und zu dem sie mit Schriftsatz vom 10.5.2002 ferner "klargestellt" hat, dass es sich bei der ursprünglichen Klage nur um eine Teilklage gehandelt habe. Mit Schriftsatz vom 24.6.2002 (4 O 288/99, Bl. 191) hat die Beklagte (und Berufungsklägerin) ihre Berufung zurückgenommen, so dass das erstinstanzliche Höheurteil vom 30.3.2000 am 25.6.2002 (Eingang der Berufungsrücknahme bei Gericht) in Rechtskraft erwachsen ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Klägerin die Berechnungsmethode bereits umgestellt, weswegen die Berufungsrücknahme den zulässigen Wechsel der Berechnungsmethode im nachhinein nicht mehr unzulässig machen konnte.
2.
Der die wirksam geänderte Berechnungswahl berücksichtigenden Klageerhebung steht der Einwand anderweitiger Rechtskraft nicht entgegen.
In materieller Rechtskraft erwächst nur der Entscheidungssatz, wobei jedoch der Tatbestand und die Entscheidungsgründe mit herangezogen werden müssen, wenn der Streitgegenstand und damit der Umfang der Rechtskraft bestimmt werden sollen. Wird der Streitgegenstand als Vor- oder Hauptfrage erneut zur Entscheidung gestellt, so hindert die Rechtskraft das Gericht an einer abweichenden Beurteilung. Individualisiert ausnahmsweise die rechtliche Einordnung den Streitgegenstand, kann auch diese Einordnung in Rechtskraft erwachsen (Zöller/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., vor § 322, Rn. 35).
Ein solcher Fall ist vorliegend gegeben. In dem Verfahren 4 O 288/99 war erstinstanzlich Streitgegenstand die Höhe des der Klägerin nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zustehenden Schadenersatzanspruches. Über diesen Streitgegenstand mit den dazugehörenden Tatsachen (wie die Höhe des Umsatzes und die Angemessenheit der Lizenzgebühr) ist mit Urteil vom 30.3.2000 entschieden worden. Andere Fragen und insbesondere andere Berechnungsmethoden sind nicht Gegenstand des Streits und der (rechtskräftigen) Entscheidung gewesen, weil anderes als die Schadenersatzlizenz von der Klägerin nicht, auch nicht hilfsweise, geltend gemacht worden ist.
3.
Der Klägerin ist die Geltendmachung eines weitergehenden Schadenersatzanspruches schließlich nicht deshalb verwehrt, weil sie den in dem vorangegangenen Höheverfahren 4 O 288/99 erstinstanzlich ausgeurteilten Betrag gegenüber der Beklagten vollstreckt hat. Wie oben dargelegt, kann eine Erfüllung des Schadenersatzanspruches nach einer von dem Verletzten gewählten Berechnungsmethode zwar den Wechsel zu einer anderen Berechnungsmethode unzulässig machen. Vorliegend greift dieser Gesichtspunkt indessen schon deshalb nicht durch, weil die Klägerin die Berechnungsart längst gewechselt hatte, als sie den ihr rechtskräftig zuerkannten Schadenersatz(teil)betrag gegen die Beklagte durchgesetzt hat.
II.
Zulässigkeitsbedenken ergeben sich nicht daraus, dass die Klägerin nach erfolgter Abtretung der Klageforderung an die Landesbank Hessen-Thüringen-Girozentrale im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft klagt. Die Forderungsinhaberin hat die Klägerin zu dieser Art der Prozssführung ermächtigt; das eigene Interesse der Klägerin an der Rechtsverfolgung ergibt sich daraus, dass die Klägerin an den zugunsten der Landesbank erstrittenen Schadenersatzbeträgen vereinbarungsgemäß partizipiert.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 139 PatG
§ 362 BGB

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1980, 841
GRUR 2000, 715, 717
GRUR 1993, 55, 57
GRUR 2000, 226, 227
4 O 29/97
4 O 288/99
2 U 69/00