Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2008-05-15, Aktenzeichen I-2 U 36/07
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2008:0515.I2U36.07.00

Tenor:
I.
Die Berufung der Beklagten gegen das am 17. April 2007 verkündete Teilurteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.
II.
Auf die Anschlussberufung des Klägers wird das vorbezeichnete Teilurteil teil-weise abgeändert und die Beklagte weiterhin verurteilt, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die in Abschnitt I. des landgerichtlichen Urteilsausspruches angegebenen Handlungen in der Zeit vom 20. August 1999 bis zum 31. Dezember 2003 ausgeübt hat, und zwar unter Angabe der in Abschnitt I. des landgerichtlichen Urteilsausspruches näher bezeichneten Einzelauskünfte.
III.
Die weitergehende Anschlussberufung des Klägers wird zurückgewiesen.
IV.
Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten auferlegt.
V.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,-- Euro abzuwenden, falls nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
VI.
Der Streitwert für die Berufung und die Anschlussberufung wird auf jeweils 10.000,-- Euro festgesetzt.

Tatbestand:
Die Berufung der Beklagten ist zulässig. Die in § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO genannte Summe der Beschwer von 600,-- Euro ist überschritten. Der Wert der Beschwer eines Schuldners, der sich gegen seine Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung wendet, ist anders als die Beschwer eines erstinstanzlich abgewiesenen Auskunftsklägers nicht nach dessen Interesse an der Zuerkennung der geforderten Auskünfte zu berechnen, sondern nach dem Interesse des Auskunftsschuldners, die ihm auferlegte Auskunft nicht erteilen zu müssen; dieses Interesse berechnet sich danach, welche Kosten und Mühen die Erteilung der dem Schuldner auferlegten Auskünfte bereitete (vgl. BGH NJW 1995, 664, 2000, 3074; MDR 2001, 709; FamRZ 2005, 1064). Dabei können die für eine einzusetzende Hilfskraft aufzuwendenden Kosten angesetzt werden (BGH NJW-RR 1992, 697; 1994, 600, 661; 2002, 145; Zöller/Gummer/Heßler, ZPO, 26. Aufl., vor § 511, Rdnr. 19c; Muslielak/Ball, ZPO, 5. Aufl., § 511, Rdnr. 23 mit weiteren Nachweisen). Die Beklagte hat hierzu auf entsprechenden Hinweis des Senats in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, die Zusammenstellung der Einzelangaben werde in ihrem Hause 2 Personen über mindestens 2 Wochen beschäftigen; zusätzlich müssten die für die ausländischen Produktionsstätten zuständigen Geschäftsführer über eine Dauer von jeweils 2 bis 3 Wochen pro Werk die betreffenden Daten ermitteln. Angesichts der 6stelligen Jahresgehälter der heranzuziehenden Personen werde das einen geschätzten Gehaltsaufwand von 30.000 bis 50.000,-- Euro verursachen. Der Kläger hat der Höhe dieses Betrages zwar widersprochen, er hat aber auf entsprechende Anfrage des Senats in der mündlichen Verhandlung nicht in Zweifel gezogen, dass die Erteilung der Auskünfte für die Beklagte auf jeden Fall mit Kosten von mehr als 600,-- Euro verbunden wäre. Die Angaben der Beklagten lassen die Einschätzung zu, dass der Aufwand an Personalkosten für die Erteilung der Auskünfte jedenfalls nicht unter 10.000,-- Euro liegen wird.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Beklagten ist unbegründet. Zu Recht ist sie vom Landgericht dazu verurteilt worden, dem Kläger über die im angefochtenen Urteil genannten Handlungen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen.
Zwar schuldet sie eine Vergütung nach den Bestimmungen des ArbEG nur, soweit die Erfindung auf sie übergegangen ist; fehlt es daran, kommen zur Abgeltung der Erfindungsbenutzung Bereicherungsansprüche in Betracht (BGH GRUR 2006, 754, 759, Textziffern 34 ff. – Haftetikett), die die der Beklagten auferlegte Verpflichtung ebenfalls rechtfertigten.
a) Im Rahmen der Berufung geht es jedoch nur um einen Anspruch des Klägers auf (weitere) Erfindervergütung. Vor Beginn der für die Berufung relevanten Zeitspanne vom 1. Januar 2004 an war die Erfindung durch vertragliche Vereinbarung auf die Beklagte übergeleitet worden; dementsprechend hat auch die Beklagte durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung zugesagt, dem Kläger hierfür die geschuldete Vergütung zu zahlen, und für die Nutzung in ihrem eigenen Unternehmensverbund bis zum Jahre 2004 einschließlich auch ausgezahlt.
aa) Nach den Bestimmungen des ArbEG, die nach den von seiner Dienstherrin mit dem Kläger getroffenen Vereinbarungen auch auf die Vertragsbeziehungen zum Kläger anwendbar sein sollen, stand das Recht, die Erfindung für sich in Anspruch zu nehmen, grundsätzlich seiner damaligen Dienstherrin zu, in deren Diensten die Erfindung entstanden ist und die im Gegenzug im Falle der Benutzung der Erfindung auch die Arbeitnehmererfindervergütung geschuldet hätte. Im vorliegenden Fall ist das Recht zur Inanspruchnahme der Erfindung jedoch auf die Beklagte übergegangen. Die auf die Beklagte überzuleitende Grundlage für ihre Berechtigung, die Erfindung in Anspruch zu nehmen, kann im vorliegenden Fall nicht das ArbEG unmittelbar sein, sondern nur eine dahingehende vertragliche Vereinbarung seiner Geltung, denn der Kläger war als Geschäftsführer seiner damaligen Dienstherrin nicht Arbeitnehmer, sondern Organmitglied der Beklagten und unterlag aufgrund dieser Stellung nicht dem ArbEG (vgl. BGH, GRUR 1965, 302 - Schellenreibungskupplung). Die Grundlage hierfür hat das Landgericht zu Recht in § 12 des Dienstvertrages von 1997 gesehen, der galt, als die hier in Rede stehende Erfindung entstand. Die dort statuierte Verpflichtung des Klägers, das Unternehmen unverzüglich schriftlich über alle Erfindungen gemäß den Bestimmungen des ArbEG zu unterrichten, ist dahin auszulegen, dass der Kläger jeweils eine Erfindungsmeldung abzugeben hatte, die formell und inhaltlich den Anforderungen des § 5 ArbEG genügte. Diese Verpflichtung bestand zwar grundsätzlich "gegenüber dem Unternehmen" (im englischen Originaltext "the Company"), also derjenigen Person, in deren Diensten der Kläger stand, die mithin seine Dienstleistungen zu fordern berechtigt war. Das war die damalige B-Werke GmbH, die im Vertrag auch im Zusammenhang mit ihrer Stellung als Gläubigerin der Dienstleistungsansprüche als "Company" bezeichnet ist (siehe § 1.1 und 1.2 des Dienstvertrages von 1997). Da indessen unstreitig das Erfindungswesen bei der Beklagten abgewickelt wurde und die Dienstherrin des Klägers keine eigene Patentabteilung unterhielt, hätte es zwei Wege gegeben, wie der Kläger seiner Meldepflicht hätte genügen können, nämlich durch Abgabe der Meldung entweder, wenn keine besonderen Bestimmungen getroffen wurden, an die B GmbH selbst, die sie dann hätte an die Beklagte weiterleiten müssen, oder durch Abgabe an die Beklagten, sofern eine entsprechende Reglung bestand. Zu keiner der beiden Alternativen hat der Kläger jedoch Näheres vorgetragen.
(1) Dass der Kläger die B GmbH oder die Beklagte in diesem Sinne schriftlich über die Erfindung und seine Beteiligung daran informiert hat, lässt sich nicht feststellen. Der Kläger behauptet zwar (S. 9 seines erstinstanzlichen Schriftsatzes vom 28. November 2006 (Bl. 39 d.A.(), er habe die Beklagte insoweit schriftlich informiert, er legt aber das diesbezügliche Schreiben nicht vor, sondern leitet eine schriftliche Information letztlich nur daraus ab, bis zum 20. August 1999 habe er der Beklagten Zeichnungen vorgelegt. Das reicht nicht aus zur Beurteilung der Frage, ob die Anforderungen des § 5 ArbEG eingehalten sind, weil die Zeichnungen nicht vorgelegt worden sind und auch nicht dargetan ist, ob diese Zeichnungen für die Beklagte ohne besondere Erläuterungen verständlich waren und ob und in welchem Umfang der Zeichnung Erläuterungen beigefügt waren.
Die in § 12 Satz 2 des Dienstvertrages 1997 statuierte Erklärungspflicht, die zunächst auch nur die Dienstherrin des Klägers und nicht die Beklagte traf, kann unter diesen Umständen nur ausgelöst worden sein, wenn die Dienstherrin auf andere Weise Kenntnis von der Diensterfindung erhält (BGH, a.a.O. S. 757, r. Sp. – Haftetikett). Auf die Kenntnis der Beklagten kommt es nur an, wenn diese der Dienstherrin zurechenbar ist. Es kann in diesem Zusammenhang davon ausgegangen werden, dass die zu § 5 ArbEG entwickelte Rechtsprechung zu den Konsequenzen einer unterlassenen Meldung infolge der Verweisung auf dieses Gesetz auch im Rahmen des Dienstvertrages heranzuziehen ist, weil sie die dort festgelegte Meldepflicht bzw. deren Erfüllung ergänzt und die Gründe, aus denen eine Meldung ausnahmsweise entbehrlich sein kann, auch bei Erfindungen eines Geschäftsführers im Verhältnis zu der von ihm vertretenen Gesellschaft Bedeutung erlangen können und dann auch gleich beurteilt werden müssen wie in Dienstverhältnissen mit Arbeitnehmern.
Zu demjenigen, was der Arbeitgeber, dem eine Diensterfindung nicht oder nicht ordnungsgemäß gemeldet wird, auf andere Weise zur Kenntnis bekommen muss, damit seine Verpflichtung zur Entscheidung über die Inanspruchnahme ausgelöst wird, gehören nicht nur die inhaltlichen Erfordernisse in Bezug auf die neuentwickelte technische Lehre, sondern auch die Kenntnis von der Person des Erfinders, ohne die der Dienstherr nicht wissen kann, wem gegenüber er die Inanspruchnahmeerklärung abgeben muss. Die Beklagte hat jedenfalls, wie ihr Schreiben vom 18. Mai 2001 (Anl. K 4) an den Kläger ergibt, von der Erfindung und der Beteiligung des Klägers als Miterfinder am 20. August 1999 Kenntnis erhalten. Von diesem Tag an lief die Inanspruchnahmefrist.
(2) Weder die B GmbH noch die Beklagte haben jedoch innerhalb der vertraglich festgelegten Frist von 4 Monaten ab Kenntniserlangung von der Erfindung gegenüber dem Kläger die erforderliche Erklärung abgegeben, ob und in welchem Umfang sie bzw. "das Unternehmen" von der Erfindung Gebrauch machen will; mit diesen Anforderungen wird im Vertrag nur mit anderen Worten umschrieben, was im ArbEG als Reaktion des Arbeitgebers auf eine Erfindungsmeldung vorgesehen ist, nämlich eine Erklärung, ob er die ihm gemeldete Diensterfindung durch Inanspruchnahme auf sich überleiten will oder nicht. Entgegen der Ansicht der Beklagten enthält die vom Kläger unterzeichnete Bevollmächtigung ihrer patentanwaltlichen Vertreter vom 7. August 2000 zur internationalen Anmeldung der Erfindung (Anlage B 3) keine Inanspruchnahmeerklärung. Die Bevollmächtigung richtet sich an die patentanwaltlichen Vertreter der Beklagten und ist nicht zugleich eine Erklärung, die der Kläger als ihr Geschäftsführer gewissermaßen gegenüber sich selbst als Miterfinder in Bezug auf seine Erfinderrechte abgab. Dass auch die Beklagte diesen Vorgang vorgerichtlich nicht für eine von ihr durch den Kläger abgegebene Inanspruchnahmeerklärung gehalten hat, zeigt ihr Schreiben vom 18. Mai 2001, mit dem sie die Inanspruchnahme erstmals erklärt.
Als Inanspruchnahmeerklärung nach § 12 Satz 2 des Dienstvertrages von 1997 war die Erklärung vom 18. Mai 2001 indes eindeutig verspätet. Als der Kläger das Schreiben erhielt, war der Beklagten, die nach dem Inhalt dieses Schreibens seit dem 20. August 1999 hierüber unterrichtet war, die Erfindung und die Beteiligung des Klägers nahezu 22 Monate bekannt.
bb)
Dennoch unterliegt die Beklagte den geltend gemachten Ansprüchen nur ergeben, weil sowohl die Erfindung als auch die Vergütungspflicht durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung auf sie übergegangen sind. Zwar enthält auch der Geschäftsführervertrag aus dem Jahr 2000 hierzu keine Überleitungsbestimmungen (jedenfalls sind sie in dem vorgelegten Auszug nicht enthalten), die entsprechende Vereinbarung geht jedoch aus dem bereits erwähnten Schreiben vom 18. Mai 2001 hervor. Eine solche rechtsgeschäftliche Überleitung ist möglich, setzt aber voraus, dass den Parteien bewusst ist, dass der Erfinder über sein Recht verfügt und dass eine solche Erklärung zumindest möglicherweise erforderlich ist, um den Rechtsübergang zu bewirken, und für diesen Fall auch gewollt ist (BGH, a.a.O., - Haftetikett). In der Regel ist dazu auch notwendig, dass angenommen werden kann, die Parteien haben sich zugleich über die hierfür an den Erfinder zu leistende Vergütung geeinigt. Diesen Anforderungen genügt das Schreiben gemäß Anlage K 4. Auch wenn es in erster Linie als Inanspruchnahme-Erklärung formuliert ist, enthält es gleichzeitig eine Aufforderung der Beklagten an den Kläger zur Übertragung seines Anteils an der Erfindung auf sie. Aus der Sicht des Klägers als Empfänger dieses Schreibens ging die Beklagte davon aus, dass sie bisher noch nicht Rechtsinhaberin war, sie meinte nur unzutreffend, sie könne jetzt noch die Erfindung durch einseitige Erklärung auf sich überleiten. Gleichzeitig und vorsorglich hat sie aber auch das Einverständnis des Klägers mit dem Rechtsübergang erbeten. Das musste der Kläger als Erklärungsempfänger dahin verstehen, die Beklagte wolle den Übergang auf jeden Fall, und wenn nicht einseitig, dann aber, falls nötig, einvernehmlich. Sein Einverständnis mit dem Rechtsübergang hat der Kläger erklärt, indem er wie von der Beklagten für diesen Fall erbeten, ein Exemplar des Schreibens vom 18. Mai 2001 unterschrieben an die Beklagte zurücksandte.
b) Durch dieses Schreiben und durch die vom Kläger vorgenommene Rücksendung des gegengezeichneten Exemplars ist nicht nur der Anteil des Klägers an der Erfindung auf die Beklagte übergegangen, sondern auch das grundsätzliche Einvernehmen der Parteien darüber erzielt worden, dass die Beklagte – und nicht die ehemalige Dienstherrin des Klägers – für die Übertragung der Erfindung dem Kläger eine Erfindervergütung zu leisten hat. In dem Schreiben ist ihm eine Vergütung dem Grunde nach versprochen worden. Der darin enthaltene Satz "über die Ihnen zustehende Vergütung werden wir nach Patenterteilung gemäß § 12 ArbEG entscheiden" enthält die Zusage der Beklagten, für die Übertragung seiner Erfinderrechte stehe dem Kläger grundsätzlich eine Vergütung zu, und lediglich die Berechnung des auszuzahlenden Betrages werde erst nach Patenterteilung erfolgen. Vorbehalte, wie sie etwa in Formulierungen "über eine Ihnen möglicherweise zustehende Vergütung ..." bzw. "ob und in welchem Umfang Ihnen Vergütung zusteht ..." zum Ausdruck gekommen wären, hat die Beklagte nicht geäußert. Die somit vorliegende Vergütungszusage ist von der Beklagten abgegeben worden und dementsprechend auch von ihr zu erfüllen. Damit werden die notwendigen Folgerungen daraus gezogen, dass sie unstreitig das Erfindungswesen auch für die damalige Dienstherrin des Klägers abwickelte und auch über die Berechtigung und Berechnung der Erfindervergütungen entschied. Die Zusage beseitigt damit auch mögliche Unklarheiten, die dadurch entstanden waren, dass der Dienstvertrag 1997 im Zeitpunkt der Vergütungszusage nicht mehr bestand, nachdem das Dienstverhältnis auf die Beklagte übergeleitet und der Dienstvertrag 1997 durch denjenigen aus dem Jahr 2000 ersetzt worden war, der aber seinerzeit, als die Erfindung entstand, noch nicht galt. Das Schreiben stellt klar, dass die Übertragung der Erfindung von der Beklagten zu vergüten ist. Wie die späteren Berechnungsschreiben zeigen, hat auch die Beklagte das Schreiben als Vergütungszusage verstanden.
c)
Grundsätzlich ist auch die Benutzung der Erfindung im Rahmen der Lizenzaustauschvereinbarung vergütungspflichtig. Dass der Dienstvertrag nur von einer Benutzung durch das Unternehmen spricht, steht dem nicht entgegen. Der generelle Verweis auf das ArbEG und die Richtlinie stellt klar, dass jede im ArbEG und in den Richtlinien genannte Benutzungshandlung, an der die Beklagte oder die von ihr eingeschaltete A B Königswinter GmbH beteiligt ist, auch in die dem Kläger zustehende Vergütung einzubeziehen ist.
aa)
Erfolglos wendet die Beklagte ein, die hier in Rede stehende Erfindung sei nicht kausal für den Abschluss der Lizenzaustauschvereinbarung gewesen; diesen Einwand hat schon das Landgericht zutreffend mit dem Hinweis nicht gelten lassen, die C GmbH habe Wert auf die Einbeziehung der Erfindung in den Austauschvertrag gelegt; daher sei sie für den Abschluss dieses Vertrages zumindest mitursächlich, weil es C darauf angekommen sei, diese Erfindung benutzen zu dürfen. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Berufung enthalten nichts, das eine abweichende Beurteilung rechtfertigte. Die Vorteile bzw. der Nutzen für die Beklagte bestehen darin, die für die C GmbH geschützte Erfindung lizenzgebührenfrei nutzen zu können (vgl. dazu Reimer/Schade/Schippel, Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Auflage, RL17 Rdnr. 2); ob der demgegenüber der Beklagten entstandene Nachteil, für die Benutzung ihrer Erfindung durch C und die anderen Vertragspartner keine Lizenzgebühren fordern zu können, den aus der Ersparnis von Lizenzgebühren für die Nutzung fremder Schutzrechte resultierenden Vorteil der Beklagten in vollem Umfang aufwiegt oder ob und inwieweit daraus ein positiver Gesamtnutzen zugunsten der Beklagten verbleibt, muss im Höheverfahren geklärt werden und berührt den Auskunftsanspruch nicht.
Die Ansprüche für die Zeit vom Jahre 2004 an sind nicht verfallen, denn sie waren bei Abschluss des Geschäftsführervertrages noch nicht fällig und konnten deshalb auch noch nicht dem Grunde nach geltend gemacht werden. Zutreffend hat das Landgericht darauf hingewiesen, dass ein Ausschluss auch künftiger Ansprüche einer eindeutigen Regelung bedurft hätte und Fälligkeit für die Ansprüche aus 2004 erst mit deren Berechnung zu Beginn des folgenden Jahres fällig geworden sind. Wie die Schreiben gemäß Anlage K 8 und CBH 22 zeigen, hat die Beklagte das zunächst auch so gesehen und nach Ablauf der Ausschlussfrist fällig werdende Ansprüche auf Vergütung zugesagt, anstatt sich auf die Verfallklausel zu berufen. Auf einen Irrtum kann sie sich insoweit nicht mit Erfolg berufen. Die genannten Schreiben sind vom Empfängerhorizont aus zu beurteilen, und für den Kläger als Empfänger war dieser Irrtum nicht erkennbar. Die Beklagte hat sich auch in der Folgezeit nicht ausdrücklich von diesen Schreiben distanziert. Auch aus dem Schreiben gemäß CBH 22 ergibt sich nichts Gegenteiliges. Da die europäische Patentanmeldung dieselbe Erfindung betrifft wie das Gebrauchsmuster, begründete es nach Ablauf des Gebrauchsmusters weitere Vergütungsansprüche für die Laufzeit des europäischen Patentes.
cc)
Zutreffend ist das Landgericht auch zu dem Ergebnis gekommen, das Schreiben vom 6. Dezember 2001 (Anlage K 5) enthalte keine verbindliche Festsetzung der Erfindervergütung durch die Beklagte, die mangels Widerspruchs verbindlich geworden sei. Für den Vergütungsberechtigten muss zweifelsfrei ersichtlich sein, dass der Dienstherr einseitig die darin bezeichnete Vergütung abschließend und verbindlich festlegt, wofür Vergütungsberechnungen oder –abrechnungen nicht ausreichen (Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Auflage, § 12 Rdnr. 50; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage, § 12 ArbEG Rdnr. 17). Das Schreiben der Beklagten vom 6. Dezember 2001 lässt durch den ersten Halbsatz seines letzten Absatzes nicht eindeutig erkennen, ob die darin mitgeteilten Berechnungsmodalitäten eine einseitige Festsetzung sein sollen oder nur ein Vorschlag, an den die Beklagte sich halten will, wenn der Kläger nicht widerspricht. Dem letzten Satz des Schreibens kann zwar entnommen werden, dass die Beklagte sich für diesen Fall an die dargelegten Berechnungsmodalitäten halten wird, es ist aber nicht deutlich, ob sie notfalls auch gegen den Willen des Klägers gelten sollten (vgl. dazu Bartenbach/Volz, a.a.O., Fußnote 67 e) oder ob die Beklagte bereit war, auf einen Widerspruch des Klägers hin die Berechnung zu ändern. Diese Zweifel gehen zu Lasten der Beklagten (vgl. Busse/Keukenschrijver, a.a.O.).
dd)
Was die Benutzung der Erfindung in ausländischen Werken betrifft, ist zu unterscheiden.
(1)
Soweit die Beklagte die Erfindung selbst im Ausland hat benutzt oder benutzen lassen, bestehen Vergütungsansprüche grundsätzlich nur, soweit die Beklagte in den entsprechenden Staaten über parallele Schutzrechte verfügt oder im schutzrechtsfreien Ausland hergestellte Gegenstände in den räumlichen Geltungsbereich eines der Vertragsschutzrechte importiert und von dort aus vertreibt; das Landgericht hat aber zu Recht unter Hinweis auf die Entscheidung "Haftetikett" des Bundesgerichtshofes den Auskunftsanspruch damit gerechtfertigt, als Hauptanspruch komme ein Anspruch des Klägers auf Schadenersatz wegen positiver Vertragsverletzung in Betracht, weil die Beklagte den Kläger nicht rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dass er in den entsprechenden Staaten parallele Schutzrechte selbst anmelden könne, und der Umstand, dass er zur Zeit der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldungen im außereuropäischen Ausland Geschäftsführer der Beklagten war, allenfalls ein Mitverschulden zu seinen Lasten begründen könne. Die Berufungsangriffe der Beklagten hiergegen verfangen nicht. Unwiderlegt hat der Kläger vorgetragen (S. 9 ff. der Berufungserwiderung vom 30. Oktober 2007 [Bl. 197 ff. d.A.]), er habe selbst seinerzeit keinen Einfluss auf die Durchführung bestimmter Auslandsanmeldungen gehabt; Vorsitzender der Geschäftsleitung der Beklagten sei damals Klaus Jünger gewesen, und die Verwertung der Schutzrechte habe nicht zu seinen – des Klägers – Aufgaben gehört, sondern allein im Verantwortungsbereich von Werner Kermelk als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Beklagten gelegen. Hierzu hat die Beklagte in ihrem letzten Schriftsatz nichts Substantielles mehr vorgetragen.
(2)
Die Benutzung der Erfindung im Ausland durch Partner der Lizenzaustauschvereinbarung ist für sich allein noch kein wirtschaftlicher Vorteil, weil die Beklagte hierfür keine Lizenzgebühren bekommt; ihr Vorteil kann dann – wie bereits ausgeführt wurde – nur in demjenigen bestehen, was ihr ihre Vertragspartner für diese Erlaubnis als Gegenleistung zugewandt haben, nämlich die Erlaubnis, auch ihre Schutzrechte kostenlos zu benutzen, insbesondere das C-Patent. In den vom Kläger benannten Ländern Brasilien, Türkei und Indien gibt es aber keine Parallelschutzrechte der C GmbH und da es um die Benutzung von Fremdschutzrechten geht, hätte die Beklagte daran auch nichts ändern können, weil die Anmeldung dieser Schutzrechte nicht in ihrer Macht stand. Daher gibt es insoweit auch keinen Schadenersatz. Dass die Lizenzaustauschvereinbarungen die Beklagte in die Lage versetzt und auf den Gedanken gebracht hat, Räder nach dem C-Patent auch im schutzrechtsfreien Ausland zu fertigen, reicht nicht aus, weil die Beklagte dort eben keine Monopolstellung gehalten hat. Anders wird es nur, wenn im schutzrechtsfreien Ausland hergestellte Gegenstände in das Schutzrechtsterritorium importiert werden.
e)
Aus den vom Landgericht zutreffend dargelegten Gründen sind die geltend gemachten Ansprüche auch weder verwirkt noch verjährt. Die Ausführungen des Landgerichts zur Verwirkung geben lediglich zu folgenden ergänzenden Ausführungen Anlass:
Ein Arbeitnehmer verwirkt seinen Anspruch auf Erfindervergütung, wenn er mit dessen Geltendmachung so lange zuwartet, dass der Arbeitgeber bei verständiger Würdigung aller Umstände des Einzelfalls dem Verhalten des Arbeitnehmers entnehmen dürfte, dieser werde seinen Anspruch nicht mehr geltend machen, und sich in seinen Vermögensentscheidungen hierauf eingerichtet hat und hat einrichten dürfen, der Arbeitnehmer werde auch künftig von der Geltendmachung seines Anspruches absehen. So lange für die Erfindung Schutzrechtsanmeldeverfahren noch schweben oder in denen auf die Anmeldung von Diensterfindungen erteilte Schutzrechte in Kraft stehen und vom Arbeitgeber benutzt werden, kann der Arbeitgeber regelmäßig nicht damit rechnen, der Arbeitnehmererfinder werde keine Vergütung von ihm verlangen (vgl. BGH GRUR 2003, 237 – Ozon; 1977, 784 – Blitzlichtgeräte).
Geht man hiervon aus, begründet allein der Zeitablauf kein schutzwürdiges Vertrauen des Arbeitgebers, der Arbeitnehmer werde mit Vergütungsansprüchen an ihn nicht mehr herantreten. So lange mangels eine Vergütungsvereinbarung die Pflicht zur (einseitigen) Festsetzung der Vergütung beim Arbeitgeber liegt, kann der Arbeitnehmer mit der Geltendmachung seines Erfindervergütungsanspruches grundsätzlich zuwarten, bis auf die Diensterfindung das Patent erteilt ist und der Arbeitgeber unter Ausschöpfung der Endfrist des § 12 Abs. 3 Satz 2 ArbEG die Vergütung festsetzt. Ein Zuwarten des Arbeitnehmererfinders während dieser Zeit ist nach dem Grundgedanken des Gesetzes nicht geeignet, bei einem Verpflichteten des Anspruchs den Eindruck zu erwecken, er werde künftig von Ansprüchen verschont bleiben. Deshalb kann dieses Zuwarten auch nicht als dem Arbeitnehmer zurechenbares und vertrauensbildendes Verhalten qualifiziert werden, das bei der Gegenseite einen schutzwürdigen Vertrauenstatbestand begründen könnte, angesichts dessen die Geltendmachung des Vergütungsanspruchs erst nach Erteilung des Schutzrechts als widersprüchliches Verhalten erscheinen kann. Auch wenn der Erfindervergütungsanspruch grundsätzlich mit dem Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme beim Arbeitnehmererfinder dem Grunde nach entsteht – an deren Stelle hier der Zugang der vertraglichen Überleitungserklärung bei der Beklagten tritt, so dass der Arbeitnehmererfinder den Vergütungsanspruch grundsätzlich auch bereits von diesem Zeitpunkt an dem Grunde nach geltend machen kann, ist er hierzu im Hinblick auf die den Arbeitgeber treffenden vorbezeichneten Pflichten nicht gehalten (BGH, a.a.O., S. 237, 238 f. – Ozon). Diese Grundsätze gelten auch im vorliegenden Fall, denn die Beklagte hatte mit ihrem Überleitungsschreiben selbst angekündigt, sie werde nach Patenterteilung nach § 12 ArbEG über die dem Kläger zustehende Vergütung entscheiden, worin die Ankündigung einer verbindlichen Festsetzung nach § 12 ArbEG zu sehen ist. Die Erteilung des europäischen Patentes auf die Diensterfindung des Klägers ist jedoch erst am 17. August 2005 im Patentblatt bekannt gegeben worden. Wenn der Kläger sich an diesen von der Beklagten selbst angekündigten und vereinbarten Zeitpunkt hält, kann das bei der Beklagten keinen Vertrauenstatbestand auslösen, wenn der Kläger mit der Geltendmachung weiterer Ansprüche noch 4 Monate gewartet hat. Da die Beklagte in der Vergangenheit auf vertraglich vereinbarter Grundlage bereits Vergütungsansprüche gezahlt hat, konnte bei ihr unter den hier gegebenen Umständen auch nicht die schutzwürdige Annahme aufkommen, der Kläger werde mit weiteren Vergütungsansprüchen nicht mehr an sie herantreten. Das ergibt sich zwar noch nicht aus dem Umstand, dass sich die Vergütung ausweislich der Schreiben auf die Benutzung "durch unser Unternehmen" bezog, denn auch die Einbeziehung der Erfindung in die Lizenzaustauschvereinbarung und die Erteilung der Benutzungserlaubnis alle die übrigen Vertragsbeteiligten ist eine solche Benutzung durch das Unternehmen bzw. den Unternehmensverbund, dem die Beklagte angehört, sie gilt aber, was an der Berechnungsgrundlage eindeutig zu erkennen ist, nur die von der Beklagten bzw. innerhalb der A-Gruppe vorgenommene Eigenproduktion an Rädern, während irgendwelche Nutzungen im Rahmen der Lizenzaustauschvereinbarung in den Abrechnungen nicht ausgewiesen sind.
Auch der Umstand, dass der Kläger Geschäftsführer der Beklagten war, als die Erfindung auf die Beklagte übergeleitet wurde und die Beklagte ihre Vergütungszusage abgegeben hat, verleiht der unterbliebenen Geltendmachung der Vergütungsansprüche kein besonderes Gewicht. Im Grundsatz besteht allerdings zwischen dem Zeit- und dem Umstandsmoment des Verwirkungstatbestandes eine Wechselwirkung, und das Unterlassen der Geltendmachung eines Rechts kann als zur Verwirkung führendes Umstandsmoment gewertet werden, wenn für den Berechtigten Anlass bestand, seine Rechte geltend zu machen. Auch aus der Parteistellung und den persönlichen Beziehungen kann ein solches Umstandsmoment erwachsen; dies kann etwa der Fall sein, wenn beide Parteien gemeinsam Gesellschafter sind, wenn der Berechtigte seine Ansprüche kennt und damit rechnet, die Gegenseite werde aus dem Unterlassen der Rechtsverfolgung Schlüsse ziehen, so dass es in aller Regel für die Zurechenbarkeit des vertrauensbildenden Vorverhaltens genügt, wenn die fraglichen vertrauensbildenden Umstände in die Risikosphäre des Berechtigten fallen, so dass für ihn Anlass bestand, seine Rechte geltend zu machen. Deshalb kann von einem Arbeitnehmererfinder, der als Leiter der Patentabteilung und als Berater in Patent- und Gebrauchsmustersachen beschäftigt wird und dem auch die Bearbeitung der Erfinderangelegenheiten übertragen ist, erwartet werden, dass er den Arbeitgeber auf seine Vergütungsansprüche aufmerksam macht (vgl. BGH, a.a.O., S. 239 – Ozon; GRUR 1977, 784 – Blitzlichtgeräte). Dafür, dass auch der Kläger im Verhältnis zur Beklagten eine entsprechende Stellung bekleidete, ist nichts ersichtlich. Er war zwar Geschäftsführer der Beklagten, hat aber unwiderlegt vorgetragen, das Erfindungs- und Patentwesen habe außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches gelegen, dementsprechend ist auch das Überleitungsschreiben vom 18. Mai 2001 ebenso wie die Erfindervergütungsabrechnungen auf "Arbeitgeber"seite von anderen Personen unterzeichnet worden. Daraus, dass der Kläger die Bevollmächtigung der patentanwaltlichen Verträge zur X-Anmeldung der Erfindung unterzeichnet hat, ergibt sich nichts Gegenteiliges; dieser Umstand kann auch darauf zurückzuführen sein, dass er die Beklagte als beteiligter Miterfinder bei der Tätigung der Schutzrechtsanmeldungen unterstützt hat.
2.
Die Anschlussberufung des Klägers
Die Anschlussberufung des Klägers ist mit dem im Verhandlungstermin klargestellten Antrag zulässig und im Wesentlichen auch begründet.
Der Senat geht in diesem Zusammenhang davon aus, das der in der Anschlussberufungsschrift zu Ziffer 2. angekündigte Feststellungsantrag nur versehentlich in den Schriftsatz aufgenommen worden ist; da dieser Antrag vom Landgericht noch nicht beschieden worden und deshalb noch in erster Instanz anhängig ist, hätte er mit der Anschlussberufung auch nicht verfolgt werden können (vgl. BGH NJW 1959, 1824; 1983, 1311, 1313; Musielak/Ball, ZPO, 5. Aufl., § 524, Rdnr. 8; Münchener Kommentar/Rimmelspacher, AB, BL 19; Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, § 521, Rdnr. 10; Zöller/Gummer/Heßler, ZPO, 26. Aufl., § 524, Rdnr. 20). Dass das Vorbringen des Klägers sich mit der Begründung der Feststellungsbegehrens nicht befasst, belegt, dass der Kläger hierüber auch keine Entscheidung durch das Berufungsgericht anstrebte; dementsprechend hat er in der mündlichen Verhandlung auf Hinweis des Senats klargestellt, der Antrag zu 2. solle nicht verlesen werden.
Die Frist nach § 524 Abs. 2 Satz 2 bis zum Ablauf der Berufungserwiderungsfrist ist eingehalten; am Tag des Fristablaufs am 30. Oktober 2007 ist die Anschlussberufungsschrift bei Gericht eingegangen.
Die Anschlussberufung erscheint auch im Wesentlichen begründet. Der Kläger hat auch Vergütungsansprüche für die Zeit vom 20. August 1999 bis zum 31. Dezember 2003.
Das Landgericht hält Vergütungsansprüche aus der Zeit bis zum 31. Dezember 2003 für verfallen. Es hat hierzu ausgeführt, die hier streitigen Ansprüche seien von der Verfallsklausel des § 13.9 aus dem Dienstvertrag erfasst. Soweit Rechtsprechung und Literatur grundsätzlich verlangten, dass der Ausschluss auch von Ansprüchen aus dem ArbEG einer ausdrücklichen Regelung bedürfe, gelte das im vorliegenden Fall nicht, weil sich die Vergütungsansprüche des Klägers als seinerzeitiger Geschäftsführer nicht unmittelbar aus dem ArbEG selbst, sondern kraft individualvertraglicher Regelung aus dem Dienstvertrag ergäben. Dem kann nicht beigetreten werden.
Durch die Verweisung auf die Vergütungsregelung des ArbEG im Dienstvertrag haben die Vertragsparteien den Kläger insoweit einem Arbeitnehmer gleichgestellt. Das trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Fremdgeschäftsführer, wie es der Kläger war, im Verhältnis zur ihn anstellenden Gesellschaft in einem ähnlichen sozialen Abhängigkeitsverhältnis stand wie ein Arbeitnehmer, indem sein Angestelltenverhältnis kündbar und er zu Diensten verpflichtet war, der Treuepflicht und einem Wettbewerbsverbot unterlag und je nach Höhe seines Gehaltes auch wirtschaftlich von der Dienstherrin abhängig ist; auch die Fürsorgepflicht können Fremdgeschäftsführer grundsätzlich in Anspruch nehmen (vgl. BGHZ 49, 30 = NJW 1968, 396 betr. Unverzichtbarkeit des Zeugnisanspruchs nach § 630 BGB; Palandt/Putzo, BGB, 67. Auflage, § 630 Rdnr. 1). Infolgedessen gelten durch die vertragliche Gleichstellung nicht nur die im ArbEG und den Richtlinien niedergelegten Grundsätze zur Vergütungsberechnung, sondern auch die qualifizierten Anforderungen an eine Verfallbarkeit seiner Ansprüche auf Erfindervergütung. Dass die Beklagte dem Kläger durch eindeutigen Hinweis die Tragweite der Verfallklausel und ihre Geltung auch für die Erfindervergütung vor Augen führt, ist ihr durchaus zuzumuten, zumal in aller Regel solche Verfallklauseln erst aus Anlass der Beendigung eines Dienstverhältnisses vereinbart werden, hier die Vereinbarung aber schon bei der Begründung des Dienstverhältnisses erfolgt ist. Spätestens im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden hätte die Beklagte den Kläger deshalb darauf aufmerksam machen müssen, dass Erfindervergütungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung verfallen. Dass sie dies zunächst auch selbst so gesehen hatte, zeigen ihre Schreiben aus der Zeit nach seinem Ausscheiden (vgl. u.a. CBH 22).
Der Kläger hat nicht nur für die Zeit von der durch das Schreiben vom 18. Mai 2001 veranlassten Überleitung der Erfindung auf die Beklagte an, sondern bereits für Nutzungen der Erfindung von deren Kenntnis an. Die Beklagte ist auch dafür vergütungspflichtig, dass sie an der Erfindung Nutzungsmöglichkeiten wahrgenommen hat, welche sie nur aufgrund des Dienstverhältnisses zum Kläger und der im Rahmen dieses Verhältnisses gemachten Diensterfindung erhalten konnte, die ihr als Dienstherrin mangels ordnungsgemäßer Inanspruchnahme oder Übertragung der Diensterfindung jedoch nicht zugewiesen waren. Das auf diese Weise Erlangte muss sie deshalb als auf Kosten auch des Klägers erfolgte ungerechtfertigte Bereicherung herausgeben. Diese Verpflichtung beschränkt sich nicht auf Benutzungshandlungen, die nach der Erteilung des Patentes oder der Eintragung des Gebrauchsmusters begangen wurden. Denn die besondere Ausgestaltung, die das Recht auf das Patent und das Gebrauchsmuster durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen erfahren hat, führt dazu, dass der Arbeitgeber, der keine Rechte an der Diensterfindung erworben hat, jedenfalls seit einer Schutzrechtsanmeldung, aus der sich ergibt, dass er, wie es das Gesetz verlangt, umfassend über diese informiert ist, sich mit deren Nutzung im Widerspruch zu deren gesetzlicher Zuweisung setzt. Diese Kenntnis hatte die Beklagte ausweislich ihres Überleitungsschreibens am 20. August 1999 erlangt. Von diesem Zeitpunkt geht auch der Kläger im Grundsatz aus (vgl. S. 4, 7, 9 und 12 seiner erstinstanzlichen Replik vom 28. November 2006; Bl. 34, 37, 39 und 42 d.A. sowie S. 7 seiner Anschlussberufungsschrift vom 30. Oktober 2007, Bl. 220 d.A.).
Der Verurteilung zur Auskunft ab diesem Tag steht auch der Umstand nicht entgegen, dass die Lizenzaustauschvereinbarung erst am 16. Mai 2005 in Kraft getreten ist. Um seine Vergütungsansprüche nunmehr abschließend berechnen zu können, hat der Kläger ein Interesse daran zu erfahren, ob und in welchem Umfang die Beklagte weitere Benutzungshandlungen vorgenommen hat; aus dem Vorbringen der Beklagten ist auch nicht eindeutig zu entnehmen, dass sie geltend machen will, weitere Benutzungen nicht vorgenommen zu haben; insbesondere hat sie keine diesbezüglichen Angaben zum Zwecke der Auskunftserteilung gemacht.
Um die Ihm erteilten Auskünfte auf ihre Richtigkeit und Plausibilität überprüfen zu können, hat der Kläger für den gesamten von der Berufung und der Anschlussberufung erfassten Benutzungszeitraum auch Anspruch auf Angabe der Nahmen und Anschriften der Lizenznehmer, der Abnehmer, der Kaufvertragsparteien etc.
Als im Berufungsverfahren unterlegene Partei hat die Beklagte nach §§ 92 Abs. 2 ZPO, 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen; dass sie für einen 10 Tage länger dauernden Zeitraum Auskunftsansprüche erhoben hat, war eine lediglich geringe Zuvielforderung des Klägers, die keine besonderen Mehrkosten verursacht hat.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen; als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Entscheidung des Revisionsgerichts nach § 543 Abs. 2 ZPO.
R1 R2 R3

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 und 12 ArbEG
§§ 92 Abs. 2 ZPO, 97 Abs. 1 ZPO
§§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 12 ArbNErfG
§ 22 ArbEG
§ 5 ArbEG
§ 12 ArbEG
§ 630 BGB
§ 12 Abs. 4 ArbEG
§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB
§ 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 12 Abs. 3 Satz 2 ArbEG
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: NJW 1995, 664, 2000
MDR 2001, 709
FamRZ 2005, 1064
NJW-RR 1992, 697
GRUR 2006, 754, 759
GRUR 1965, 302
GRUR 2003, 237
GRUR 1977, 784
NJW 1959, 1824
BGHZ 49, 30
NJW 1968, 396
68 Euro und 8.16