Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2015-01-29, Aktenzeichen I-15 U 23/14
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2015:0129.I15U23.14.00

Tenor:
für R e c h t erkannt:
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 02.07.2013, Az. 4a O 61/12, wird zurückgewiesen.
Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,- Euro abwenden, wenn die Klägerin nicht vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
Die Klägerin ist seit dem 18.06.2007 eingetragene Inhaberin und alleinige Verfügungsberechtigte des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 302 AAA B1 (im Folgenden Klagepatent, Anlage K 9); die eingetragene deutsche Übersetzung wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 698 25 AAB T2 geführt (Anlage K 9a). Das Klagepatent wurde am 30.12.1998 unter Inanspruchnahme einer schwedischen Priorität in englischer Verfahrenssprache angemeldet und hat eine Andockvorrichtung für ein selbstfahrendes arbeitendes Werkzeug zum Gegenstand. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 11.08.2004 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft.
Die Beklagte hat im März 2012 Teilnichtigkeitsklage gegen Anspruch 1 des Klagepatents erhoben (Anlage B 10). Das Bundespatentgericht hat die Teilnichtigkeitsklage – nach der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 11.12.2014 – abgewiesen (Az. 4 Ni 12/12).
Der von der Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet in der eingetragenen deutschen Übersetzung wie folgt:
„Ankopplungssystem (1), das im Wesentlichen umfasst
a) mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgerät (3), vorzugsweise für die Bearbeitung eines Bodens oder Fußbodens, wie Rasenmähen, Moosentfernung, Bewässerung, Staubsaugen, Polieren, Transportieren, etc., mit einem Körper (16),
b) mindestens eine Ankopplungsstation (2) für das mindestens eine Arbeitsgerät (3),
c) wobei die Ankopplungsstation und das Gerät durch ausgesendete Signale miteinander Kontakt aufnehmen können, so dass das Gerät in die Ankopplungsstation fahren kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
d) die Ankopplungsstation mit mindestens einem ersten Übertragungsteil (5, 6, 5', 6') versehen ist und das Arbeitsgerät mit mindestens einem kooperierenden zweiten Übertragungsteil (7, 8) versehen ist für die Übertragung von Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerät,
e) wobei die Ankopplungsstation mit mindestens einem hochstehenden oder ansteigenden Teil (10, 11, 12, 13) versehen ist, von denen mindestens ein Teil zur Montage des oder der ersten Übertragungsteile(s) dient,
f) wobei das oder die zweiten Übertragungsteil(e) (7, 8) des Arbeitsgeräts an der Oberseite des Körpers angeordnet ist oder sind.“
Die nachfolgenden Figuren aus der Klagepatentschrift zeigen bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung. Figur 2 zeigt in perspektivischer Ansicht wie das Arbeitsgerät, etwa ein Rasenmäher, an eine Ankopplungsstation gefahren ist und eine Ankopplungsposition eingenommen hat.
In Figur 3 ist dargestellt, wie die Übertragungsteile des Geräts und der Ankopplungsstation aus Figur 2 miteinander in Kontakt getreten sind.
Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Garten- und Forstgeräte. Sie bezog unter anderem von ihrer Muttergesellschaft in China Mähroboter unter der Marke „B“ bzw. der Bezeichnung „C“, welche die weiteren Bezeichnungen WG AAC E (angegriffene Ausführungsform) und WG AAD E.1 (abgewandelte Ausführungsform) tragen. Die angegriffene Ausführungsform bot die Beklagte im Frühjahr / Sommer 2011 der Baumarktkette „D“ an und lieferte diese an die Baumärkte. Über die Baumärkte wurden diese Mähroboter anschließend in Prospekten sowie im Internet beworben und an Abnehmer weiterveräußert.
Die nachfolgenden Lichtbilder zeigen die angegriffene Ausführungsform, bei der die Kontaktteile zur Übertragung an der Oberseite des Mähroboters angeordnet sind:
Die Beklagte hat in der Folgezeit die abgewandelte Ausführungsform vertrieben, bei der sich diese Kontaktteile nunmehr an der Frontseite befinden, wie die nachfolgenden Lichtbilder zeigen:
Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform mache wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Sie mahnte die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 30.11.2011 (Anlage K 14) unter anderem wegen einer Verletzung des Klagepatents ab, wobei sie sich ausschließlich auf die angegriffene Ausführungsform, nicht aber auf die abgewandelte Ausführungsform bezog. Außerdem forderte sie die Beklagte zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung sowie zur Übernahme von Rechts- und Patentanwaltskosten in Höhe von jeweils 4.494,00 Euro zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer auf. Die Beklagte gab mit Schreiben vom 19.12.2011 (Anlage K 15) eine Unterlassungserklärung ab. Diese wies die Klägerin mit der Begründung zurück, dass sich die Formulierung nicht am Anspruchswortlaut des Klagepatents orientiere (Anlage K 16). Sie hat daraufhin Klage erhoben und die Beklagte zunächst auf Unterlassung, Erteilung von Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Ersatz der vorprozessualen Abmahnkosten und Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach sowie der Pflicht zur Zahlung von Zinsen auf die von ihr eingezahlten Gerichtskosten in Anspruch genommen.
Nachdem die Beklagte ihrerseits die Klägerin vergeblich dazu aufgefordert hatte, eine Freistellungserklärung bezüglich der abgewandelten Ausführungsform abzugeben, hat die Beklagte negative Widerfeststellungsklage erhoben, die sie allerdings in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht wieder zurückgenommen hat. Im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform hat die Beklagte Auskunft erteilt (Anlage B 11), Rechnung gelegt (Anlage B 12) und erklärt, dass alle nicht verkauften Mähroboter der angegriffenen Ausführungsform von ihr zerlegt worden seien. Ferner hat die Beklagte eine weitere strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, wobei sie sich für den Fall, dass das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahrens entweder für nichtig erklärt oder eingeschränkt würde, eine Kündigung ihrer Erklärung vorbehalten hat.
Die Parteien haben daraufhin den Rechtsstreit hinsichtlich der angekündigten Anträge auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Vernichtung übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Beklagte hat neben Klageabweisung im Übrigen hilfsweise die Aussetzung des Rechtsstreits bis zum Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens beantragt und dies damit begründet, das Klagepatent sei mangels erfinderischer Tätigkeit nicht schutzfähig.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen.
Das Landgericht hat der Klage mit Urteil vom 02.07.2013 wie folgt überwiegend – mit Ausnahme eines Teils der vorgerichtlichen Abmahnkosten – stattgegeben:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 EUR — ersatzweise Ordnungshaft — oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,
Ankopplungssysteme, die im Wesentlichen umfassen mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgerät, vorzugsweise für die Bearbeitung eines Bodens oder Fußbodens, wie Rasenmähen, Moosentfernung, Bewässerung, Staubsaugen, Polieren, Transportieren, etc., mit einem Körper; mindestens eine Ankopplungsstation für das mindestens eine Arbeitsgerät, wobei die Ankopplungsstation und das Gerät durch ausgesendete Signale miteinander Kontakt aufnehmen können, so dass das Gerät in die Ankopplungsstation fahren kann, wobei die Ankopplungsstation mit mindestens einem ersten Übertragungsteil versehen ist und das Arbeitsgerät mit mindestens einem kooperierenden zweiten Übertragungsteil versehen ist für die Übertragung von Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerät, wobei die Ankopplungsstation mit mindestens einem hochstehenden oder ansteigenden Teil versehen ist, von denen mindestens ein Teil zur Montage des oder der ersten Übertragungsteile(s) dient, wobei das oder die zweiten Übertragungsteil(e) des Arbeitsgeräts an der Oberseite des Körpers angeordnet ist oder sind,
(Patentanspruch 1)
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
5. die vorstehend zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 18.06.2007 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird;
II. Es wird festgestellt,
1. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 18.06.2007 begangenen Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird;
2. dass die Beklagte verpflichtet ist, auf die von der Klägerin eingezahlten Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz des § 247 BGB Zinsen seit dem Zeitpunkt der Einzahlung der Kosten bei der Gerichtskasse bis zum Tage des Eingangs des Kostenfestsetzungsantrags bei Gericht nach Maßgabe der ausgeurteilten Kostenquote zu zahlen;
III. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 6.196,- zu zahlen.
IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.“
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, die Klägerin habe gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf, Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach und der Pflicht zur Zahlung von Zinsen auf die eingezahlten Gerichtskosten sowie auf Erstattung von Abmahnkosten in Höhe von 6.196,- Euro aus Art. 64 EPÜ, §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3 PatG, weil die angegriffene Ausführungsform unstreitig von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch mache. Die Beklagte sei der konkreten Darlegung der Klägerin, dass und wo sämtliche Merkmale an der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht werden sowie dass sie diese in Deutschland angeboten und in Verkehr gebracht habe, nicht substantiiert entgegengetreten.
Wegen der Patentverletzung habe die Klägerin gegen die Beklagte zunächst einen Anspruch auf Unterlassung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG. Dieser sei durch die Unterlassungserklärung mit Schriftsatz vom 10.04.2012 nicht untergegangen. Vielmehr bestehe die Wiederholungsgefahr fort, weil die Erklärung inhaltlich unzureichend sei, indem sie unter Ziffer 2 ein Kündigungsrecht enthalte, das unter einer unzulässigen Bedingung stehe.
Weiter sei die Beklagte, die schuldhaft gehandelt habe, der Klägerin gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG zu Schadenersatz verpflichtet. Die Klägerin habe ein rechtliches Interesse an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach, da die genaue Schadenshöhe derzeit noch nicht feststehe, es aber ausreichend wahrscheinlich sei, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden sei und dieser von ihr noch nicht beziffert werden könne, weil sie ohne eigenes Verschulden den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht kenne.
Weiter stehe der Klägerin gegen die Beklagte ein Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen zu, der für ab dem 01.09.2008 in Verkehr gelangte Gegenstände aus § 140a Abs. 3 PatG und für die Zeit davor aus §§ 139 Abs. 1 PatG, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog i. V. m. Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie) folge. Es bestünden keine Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit im Sinne von § 140a Abs. 4 PatG.
Die Klägerin habe zuletzt gegen die Beklagte einen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten aus §§ 670, 683, 677 BGB, welcher allerdings der Höhe nach auf einen Betrag von 6.196,- Euro beschränkt sei, und auf Verzinsung der durch sie verauslagten Gerichtskosten nach Maßgabe der ausgeurteilten Kostenquote gemäß §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB.
Für eine Aussetzung des Rechtsstreits bestehe keine Veranlassung, da eine Vernichtung des Klagepatents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, worauf die Beklagte ihren Aussetzungsantrag allein stütze, nicht überwiegend wahrscheinlich sei. Dagegen spreche bei den Entgegenhaltungen US 5,440,AAE (Anlage B10/N5) und US 5,324,AAF (Anlage B10/N4), auf die sich die Beklagte im Verletzungsrechtsstreit ausschließlich berufe, bereits der Umstand, dass es sich insoweit um bei der Erteilung des Klagepatents geprüften Stand der Technik handle. Im Übrigen seien die Erfolgsaussichten ihrer Nichtigkeitsklage deswegen nicht feststellbar, weil die Beklagte entgegen der Auflage im Hinweisbeschluss vom 06.04.2012 keines der mit ihrer Teilnichtigkeitsklage vom 20.03.2012 dem Klagepatent entgegengehaltenen Dokumente N3, N4 und N5 in deutscher Übersetzung zur Akte gereicht habe. Soweit die Beklagte in der Klageschrift des Nichtigkeitsverfahrens ausführe, dem Fachmann hätten zur Lösung der dem Klagepatent zugrunde liegenden Aufgabe grundsätzlich drei Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, nämlich bezogen auf das Arbeitsgerät die Kontakte unten, frontseitig oder oben anzuordnen, erkläre dies nicht, dass der Fachmann ausgehend von den Entgegenhaltungen Anlass gehabt hätte, gerade die im Klagepatent gewählte Anordnung der Kontakte vorzusehen. Dies sei auch deshalb eher fernliegend, weil die Beklagte selbst vortrage, dass mit der in der Druckschrift N5 vorgeschlagenen Lösung einer frontseitigen Anordnung bereits eine praktikable Lösung zur Vermeidung von Verschmutzungen beim Rasenmähen zur Verfügung gestanden habe.
Dagegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Beklagten, mit der sie ihren erstinstanzlichen Klageabweisungsantrag weiterverfolgt und die Aussetzung des Rechtsstreits bis zur erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren beantragt.
Die Beklagte trägt zur Begründung vor: Das Landgericht habe zu Unrecht einen Anspruch auf Feststellung von Schadenersatz dem Grunde nach zuerkannt. Entgegen den Ausführungen im angefochtenen Urteil bestehe kein Feststellungsinteresse, weil die Klägerin nach ihrer umfassenden und vollständigen Auskunftserteilung und Rechnungslegung in der Lage sei, einen Schadenersatzanspruch betragsmäßig zu beziffern und geltend zu machen. Daher sei die Feststellungsklage insoweit als unzulässig abzuweisen.
Ferner sei die Verurteilung zum Rückruf unverhältnismäßig, da sie ausschließlich im Frühjahr/Sommer 2011 insgesamt 45 Mähroboter der angegriffenen Ausführungsform an Baumärkte geliefert habe und diese bis spätestens Ende August 2011 an Endverbraucher weiterveräußert worden seien. Da bei den Baumärkten keine Exemplare mehr vorhanden seien und über die Namen der Käufer dort keine Aufzeichnungen existierten, wären die Baumärkte überhaupt nicht in der Lage, einer Aufforderung zur Rückgabe nachzukommen. Deshalb und wegen der kurzen Verkaufsperiode, der geringen Stückzahl und des vergangenen erheblichen Zeitraums erscheine die Rückrufverpflichtung als bloße Schikane.
Abgesehen davon sei das Berufungsverfahren bis zur erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Teilnichtigkeitsklage auszusetzen, da Anspruch 1 des Klagepatents nicht rechtsbeständig sei. Dabei stütze sie sich im Verletzungsverfahren nur auf den Einwand der mangelnden Erfindungshöhe gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Gegenüber den Entgegenhaltungen US 5,324,AAF (Anlage B 10/N 4) und US 5,440,AAE (Anlage B 10/N 5), die unstreitig jeweils sämtliche Merkmale bis auf die Anordnung des Übertragungsteils an der Oberseite des Körpers offenbaren und sich vom Klagepatent nur dadurch unterscheiden, dass das oder die Übertragungsteil(e) des Arbeitsgeräts an der Frontseite des Arbeitsgeräts angeordnet ist (sind), fehle es an einer erfinderischen Tätigkeit. Denn die erfindungsgemäße Aufgabe, das oder die Übertragungsteil(e) vor Schmutz zu schützen, sei im Stand der Technik, insbesondere nach der US 5,440,AAE durch die frontseitige Anordnung der Kontakte bereits gelöst, indem diese Ausgestaltung sowohl vor Verschmutzungen von unten als auch von oben schütze. Demgegenüber biete die Verlegung der Kontakte auf die Oberseite des Arbeitsgeräts nach der Lehre von Anspruch 1 des Klagepatents nur einen eingeschränkten Schutz vor Verschmutzungen, indem die Kontakte witterungsbedingten Verschmutzungen von oben ungeschützt ausgesetzt seien. Da Anspruch 1 des Klagepatents gegenüber dem Stand der Technik keinen Vorteil oder überraschenden Effekt bezüglich der bekannten Lösung biete und die Aufgabe zudem nur teilweise löse, fehle es an der Erfindungshöhe.
Die Beklagte beantragt,
1. das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 02.07.2013, Az. 4a O 61/12, abzuändern und die Klage abzuweisen;
2. das Berufungsverfahren bis zum Vorliegen der erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren 4 Ni 12/12 (EU) betreffend den deutschen Anteil DE 698 25 AAB T2 des EP 0 1 302 AAG auszusetzen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil und trägt vor: Ein Feststellungsinteresse sei im Hinblick auf den Schadenersatzanspruch gegeben. Sie bestreite mit Nichtwissen, dass die an Baumärkte gelieferten Mähroboter der angegriffenen Ausführungsform bereits vollständig an Endverbraucher weiterveräußert worden seien und den Baumärkten die Namen der Abnehmer nicht bekannt seien. Doch selbst wenn dies zutreffen sollte, wäre ein Rückruf nicht unverhältnismäßig. Es sei auch nicht auszuschließen, dass einzelne Abnehmer die Mähroboter an die Baumärkte zurückgegeben oder gewerbliche Abnehmer diese noch nicht weiterveräußert hätten.
Die Klägerin wendet sich ferner gegen eine Aussetzung des Rechtsstreits.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist nicht begründet.
I.
Das Landgericht hat der Klage zu Recht im tenorierten Umfang stattgegeben. Die Klägerin hat gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf, Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach sowie der Pflicht zur Zahlung von Zinsen auf von der Klägerin eingezahlte Gerichtskosten sowie auf Ersatz vorprozessualer Abmahnkosten in Höhe von 6.196,- Euro gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3 PatG, §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1, 677, 683, 670 BGB.
1.
Das Klagepatent lehrt ein Ankopplungssystem für ein selbstfahrendes Arbeitsgerät zur Behandlung des Bodens, das mittels ausgesendeter Signale Kontakt mit einer Ankopplungsstation aufnehmen und zu der Ankopplungsstation fahren kann, wobei das Arbeitsgerät und die Ankopplungsstation mit kooperierenden Übertragungsteilen zur Übertragung von Energie ausgestattet sind.
Nach der Beschreibung in der Klagepatentschrift sind aus der US 5 324 AAH A und aus der US 5 440 AAI A Ankopplungssysteme bekannt, bei denen die Ankopplungsstation jeweils eine Basisplatte und einen aufsteigenden Teil umfasse, an dem der Aufladekontaktstift bzw. Ladestecker horizontal montiert seien. Dieser kooperiere mit einer Buchse bzw. Ladesteckdose am Roboter, die nach außen in horizontaler Richtung zeige. Die Richtung, in welcher der Kontaktstift in die Buchse eingeführt werde, sei deshalb dieselbe wie die Richtung des Roboters, wenn er sich der Ankopplungsstation nähere. Der Roboter ruhe in der angekoppelten Position auf der Basisplatte der Ankopplungsstation.
Das Klagepatent stellt sich ausgehend von diesem Stand der Technik die Aufgabe, ein Ankopplungssystem zu schaffen, das vor Schmutz geschützt ist.
Zur Lösung dieses technischen Problems sieht Patentanspruch 1 eine Andockvorrichtung für ein selbstfahrendes arbeitendes Werkzeug mit den folgenden Merkmalen vor, die mit dem maßgeblichen Wortlaut der englischen Fassung übereinstimmen:
1. Es handelt sich um ein Ankopplungssystem (1).
2. Das Ankopplungssystem umfasst im Wesentlichen mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgerät (3), vorzugsweise für die Bearbeitung eines Bodens oder Fußbodens, wie Rasenmähen, Moosentfernung, Bewässerung, Staubsaugen, Polieren, Transportieren, etc., mit einem Körper(16)
3. und mindestens eine Ankopplungsstation (2) für das mindestens eine Arbeitsgerät (3).
4. Die Ankopplungsstation (2) und das Gerät (3) können durch ausgesendete Signale miteinander Kontakt aufnehmen, so dass das Gerät (3) in die Ankopplungsstation (2) fahren kann.
5. Die Ankopplungsstation (2) ist mit mindestens einem ersten Übertragungsteil (5, 6, 5‘, 6‘) und das Arbeitsgerät (3) mit mindestens einem kooperierenden zweiten Übertragungsteil (7, 8) versehen für die Übertragung von Energie zwischen der Ankopplungsstation (2) und dem Arbeitsgerät (3).
6. Die Ankopplungsstation (2) ist mit mindestens einem hochstehenden oder ansteigenden Teil (10, 11, 12, 13) versehen, von denen mindestens ein Teil zur Montage des oder der ersten Übertragungsteile(s) (5, 6, 5‘, 6‘) dient.
7. Das oder die zweiten Übertragungsteil(e) (7, 8) des Arbeitsgeräts (3) ist oder sind an der Oberseite des Körpers (16) angeordnet.
2.
Wie das Landgericht überzeugend ausgeführt hat, macht die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch, indem sie sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 verwirklicht. Dem ist die Beklagte mit der Berufung zu Recht nicht entgegengetreten, so dass der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Feststellungen im angefochtenen Urteil verweist.
3.
Da die Beklagte außerdem unstreitig die angegriffene Ausführungsform entgegen § 9 S. 2 Nr. 1 PatG in Deutschland angeboten sowie vertrieben hat und damit die patentierte Erfindung widerrechtlich benutzt hat, ist sie gegenüber der Klägerin nach Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet.
Dies stellt die Beklagte ebenfalls mit der Berufung nicht mehr in Abrede, wobei zur Begründung, dass und warum die Unterlassungserklärung vom 10.04.2012 nicht ausreicht, um die Wiederholungsgefahr zu beseitigen, wiederum auf die zutreffenden Ausführungen im Urteil des Landgerichts Bezug genommen wird.
4.
Nach Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG hat die Beklagte außerdem den Schaden zu ersetzen, welcher der Klägerin nach dem 18.06.2007 aus den patentverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Der Feststellungsantrag ist zulässig. Die Klägerin hat entgegen der Auffassung der Beklagten ein rechtliches Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz dem Grunde nach feststellen zu lassen. Dem steht nicht entgegen, dass die Beklagte während des Rechtsstreits umfassend und vollständig Auskunft erteilt (Anlage B 11) sowie Rechnung gelegt hat (Anlage B 12) und die Klägerin infolgedessen mittlerweile ihren Schadenersatzanspruch betragsmäßig beziffern und gerichtlich geltend machen könnte. Der Kläger ist zwar berechtigt, aber nicht dazu verpflichtet, von einer zulässigen Feststellungsklage gemäß § 264 Nr. 2 ZPO zur Leistungsklage überzugehen. Besaß er im Zeitpunkt der Klageerhebung ein Feststellungsinteresse, so bleibt die Feststellungsklage daher zulässig, auch wenn der Schaden nachträglich im Laufe des Rechtsstreits bezifferbar wird (BGH, GRUR 1975, 434 – Bouchet; BGH, NJW 1978, 210; BGH, NJW-RR 2004, 79; BGH, NJW 2006, 439 Zigann/Werner, in: Cepl/Voß, Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz,1. Aufl., § 256 Rn.7).
Der Feststellungsantrag ist auch begründet. Voraussetzung dafür ist, dass die sachlichen und rechtlichen Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs vorliegen, also ein haftungsrechtlich relevanter Eingriff gegeben ist, der zu möglichen künftigen Schäden führen kann (vgl. BGH, MDR 2007, 792). Das ist der Fall: Die Beklagte hat das Klagepatent schuldhaft verletzt, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 S. 2 BGB. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie als Fachunternehmen erkennen können, dass die angegriffene Ausführungsform vom Klagepatent Gebrauch macht. Zudem ist hinreichend wahrscheinlich, dass die Klägerin durch die patentverletzenden Handlungen der Beklagten geschädigt worden ist.
5.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte weiter einen Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen, wobei – wie bereits das Landgericht ausgeführt hat – Anspruchsgrundlage für ab dem 01.09.2008 in Verkehr gelangte Gegenstände § 140a Abs. 3 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ ist und für die Zeit davor §§ 139 Abs. 1 PatG, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog i. V. m. Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie).
Die Beklagte macht in der Berufungsinstanz vergeblich geltend, dass ein Rückruf gemäß § 140a Abs. 4 PatG unverhältnismäßig sei. Es handelt sich dabei um einen Ausnahmetatbestand, der eng auszulegen und insbesondere beim Rückrufanspruch auf extreme Ausnahmefälle beschränkt ist. Die Interessen des Verletzers und des Eigentümers sind zu diesem Zweck gegeneinander abzuwägen, wobei von einem Rückruf nur abzusehen ist, wenn berechtigte Belange des Verletzers deutlich überwiegen. Dabei sind unter anderem zu berücksichtigen ein Verschulden und der Verschuldensgrad, die Schwere des Eingriffs in das Schutzrecht, das Bestehen und das Ausmaß einer Wiederholungsgefahr sowie der Gedanke der Generalprävention und der Sanktionscharakter des Rückrufs (Rinken in: Fitzner/Lutz/ Bodewig, aaO, § 140a Rn. 27 und 47). Sogar wenn der Rückruf – insbesondere wegen Ablaufs der Schutzdauer des Klagepatents – tatsächlich nicht mehr dazu geeignet ist, die Folgen der Patentverletzung zu beseitigen, kann dieser Umstand im Rahmen der Abwägung gleichwohl nur zu einer Unverhältnismäßigkeit führen, wenn im Einzelfall eine generalpräventive Einwirkung auf die Allgemeinheit und eine Bestrafung des Patentverletzers entbehrlich erscheinen, z. B. weil die Schuld des Verletzers außerordentlich gering oder der eingetretene Schaden sehr klein ist (OLG Düsseldorf, InstGE 13, 15 – Faktor VIII-Konzentrat; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung,7. Aufl., Rn. 1406-1408; Rinken in: Fitzner/Lutz/ Bodewig, aaO, § 140a Rn. 32 und 48).
Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist eine Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs nicht allein deshalb zu bejahen, weil seit den Verletzungshandlungen ein erheblicher Zeitraum von mehr als drei Jahren vergangen ist und deswegen ein erfolgreicher Rückruf selbst bei einzelnen Abnehmern zumindest sehr unwahrscheinlich, wenn nicht sogar als nahezu ausgeschlossen erscheint. Auch die Kürze der Verkaufsperiode, die geringe Stückzahl der veräußerten Mähroboter und die angesichts des Vertriebs einer abgewandelten, nicht mehr patentverletzenden Ausführungsform seit dem Jahr 2011 als gering anzusehende Wiederholungsgefahr sind zwar im Rahmen der Abwägung zugunsten der Beklagten zu berücksichtigen, führen aber im vorliegenden Fall nicht zu dem Ergebnis, dass ihre Belange deutlich überwiegen. So spricht bereits gegen eine Unverhältnismäßigkeit, dass der wirtschaftliche Wert der angegriffenen Ausführungsformen trotz der kleinen veräußerten Stückzahl nicht bloß geringfügig ist, indem ein Mähroboter ausweislich der Anlage K 6 zum Preis von 895,- Euro veräußert wurde und sich dies bei 45 verkauften Mährobotern auf einen Betrag von über 40.000,- Euro summiert. Insbesondere aber wirkt sich zu Lasten der Beklagten aus, dass ihr Verschulden als erheblich einzustufen ist, weil sie eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform ohne großen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand feststellen konnte. Sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 des Klagepatents sind äußerlich am zusammengebauten Arbeitsgerät sichtbar, weshalb ihre Verwirklichung ohne Zuhilfenahme eines Sachverständigen durch bloße Inaugenscheinnahme der angegriffenen Ausführungsform zu erkennen war. In Anbetracht dieser offenkundigen Patentverletzung haben zudem der Sanktionscharakter der Norm und auch der generalpräventive Aspekt, durch die einschneidende Maßnahme eines Rückrufs drohenden zukünftigen Schutzrechtsverletzungen effektiv entgegenzuwirken, im vorliegenden Fall erhebliches Gewicht. Das gilt umso mehr, als die Beklagte mit der angegriffenen Ausführungsform gleichzeitig auch das im Parallelverfahren vor dem Senat mit dem Az. 15 U 22/14 streitgegenständliche Patent verletzt. Aus diesen Gründen ist der Rückruf nicht unverhältnismäßig.
6.
Gegen die weiteren vom Landgericht zuerkannten Rechtsfolgen – Ersatz vorprozessualer Abmahnkosten in Höhe von 6.196,- Euro und Verzinsung der durch sie verauslagten Gerichtskosten nach Maßgabe der ausgeurteilten Kostenquote – wendet sich die Beklagte mit der Berufung zu Recht nicht. Die Ausführungen im angefochtenen Urteil des Landgerichts, auf die der Senat vollumfänglich Bezug nimmt, lassen keinen Rechtsfehler erkennen.
II.
Der Rechtsstreit ist nicht gemäß § 148 ZPO wegen des laufenden Nichtigkeitsverfahrens betreffend den Klagepatentanspruch auszusetzen.
Dem entsprechenden Antrag der Beklagten auf Aussetzung „bis zur erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts“ steht bereits entgegen, dass das Bundespatentgericht inzwischen – wenn auch erst nach der mündlichen Verhandlung vor dem Senat – die Teilnichtigkeitsklage abgewiesen hat.
Auch soweit die Aussetzung nach § 148 ZPO von Amts wegen angeordnet werden kann, besteht dazu im vorliegenden Fall kein Anlass. Die Aussetzung eines Patentverletzungsrechtsstreits wegen eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens gegen das Klagepatent ist regelmäßig nicht angezeigt. In der Berufungsinstanz kommt sie zwar unter erleichterten Voraussetzungen in Betracht, wenn – wie hier – ein erstinstanzliches Urteil zugunsten des Patentinhabers vorliegt, aus dem dieser gegen Sicherheitsleistung vollstrecken kann. Es genügt allerdings nicht, wenn die Vernichtung bzw. der Widerruf des Klagepatents bloß möglich ist, sondern sie muss vielmehr mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein (BGH, GRUR 2014, 1237).
Zu dieser Feststellung sieht sich der Senat schon deshalb außerstande, weil hier keine Erkenntnisse darüber vorliegen, ob die Beklagte überhaupt Berufung gegen das klageabweisende Urteil des Bundespatentgerichts einlegt. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass dieses Urteil zu einem unrichtigen Ergebnis gelangt ist und der Klagepatentanspruch deswegen wahrscheinlich in einem etwaigen Berufungsnichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt werden wird.
Insbesondere ergibt sich dies nicht aus dem Vorbringen der Beklagten im Verletzungsverfahren nebst den von ihr als Anlagen B 10 und BBf 1 eingereichten Schriftsätzen aus dem Nichtigkeitsverfahren (Teilnichtigkeitsklage vom 20.03.2012 und Replik vom 20.12.2012). Gründe, die für eine unzulässige Erweiterung oder eine neuheitsschädliche Vorwegnahme der Lehre des Klagepatents sprechen könnten, hat die Beklagte damit ohnehin nicht vorgebracht, sondern sich vielmehr ausdrücklich auf den Einwand fehlender Patentfähigkeit gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit beschränkt. Die dazu von ihr angeführten Argumente führen indes ebenfalls nicht zu der Einschätzung, dass ein eventuell in der Berufungsinstanz fortgeführtes Nichtigkeitsverfahren wahrscheinlich Erfolg haben wird, zumal sich das sachkundige Bundespatentgericht mit den von der Beklagten angeführten Entgegenhaltungen bereits in seinem qualifizierten Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 S. 1 PatG vom 09.05.2014 (Anlage BB 1) ausführlich auseinandergesetzt und gleichwohl verneint hat, dass sich die Lehre des Klagepatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.
Dort hat das Bundespatentgericht überzeugend ausgeführt, dass beide Entgegenhaltungen dem Fachmann keine Veranlassung geben, die Kontakte von der Frontseite der Reinigungsvorrichtung bzw. des Roboters auf die Oberseite zu verlegen, weil die Aufgabe des Klagepatents, das Ankopplungssystem vor Schmutz zu schützen, durch beide Entgegenhaltungen bereits gelöst erscheint. Denn es genügt für ein Naheliegen nicht, wenn der Fachmann mit seinen durch Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Vielmehr hat der Stand der Technik ihm am Prioritätstag den Gegenstand der Erfindung erst nahegelegt, wenn er darüber hinaus Anlass dazu hatte, den Weg der Erfindung auch tatsächlich zu beschreiten. Dafür bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, GRUR 2012, 378 – Installiereinrichtung II). Dazu hat die Beklagte im Verletzungsverfahren nichts vorgetragen und auch keine Gründe angeführt, dass und warum die vom Bundespatentgericht erteilten Hinweise fehlerhaft seien.
Soweit die Beklagte geltend macht, Anspruch 1 des Klagepatents biete gegenüber dem Stand der Technik keinen Vorteil oder überraschenden Effekt bezüglich der bekannten Lösung, führt dies nicht zu einer anderen Beurteilung. Vielmehr spricht es sogar für eine erfinderische Tätigkeit, wenn die patentgemäße Lösung gegenüber dem Stand der Technik keinen – ohne weiteres erkennbaren – technischen Vorteil aufweist, weil sie gerade aus diesem Grund überraschend ist. Dass die Anordnung der Kontakte an der Ober- statt an der Frontseite des Arbeitsgerätes eine „einfache“ Lösung darstellt, spricht daher nicht gegen, sondern für die notwendige Erfindungshöhe (vgl. Moufang in: Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar, 9. Aufl., § 4 Rn. 95), zumal die Klägerin unwidersprochen vorgetragen hat, dass diese Lösung inzwischen auf dem Markt mehrere Nachahmer gefunden hat.
Der Einwand der Beklagten, dass der Klagepatentanspruch die Aufgabe nur teilweise löse, indem die Kontakte witterungsbedingten Verschmutzungen von oben ungeschützt ausgesetzt seien, überzeugt ebenfalls nicht, weil die Lehre des Klagepatents – wie aus der Beschreibung in den Absätzen [0014] und [0031] der Klagepatentschrift hervorgeht – zwischen Verschmutzung und Witterungseinflüssen differenziert. Bei der objektiven Aufgabe des Klagepatents geht es demnach um einen Schutz des Ankopplungssystems vor Verschmutzung, die infolge der Behandlung des Bodens auftritt. Die Anordnung der Kontakte an der Oberseite des Arbeitsgerätes bietet jedoch einen ebenso wirksamen Schutz etwa vor Rasenschnitt oder aufgewirbelten Partikeln wie eine Anordnung an der Frontseite. Ein besonderer Wetterschutz wird hingegen – wie der Fachmann anhand von Absatz [0014] der Klagepatentschrift und Unteranspruch 7 erkennt – (erst) im Rahmen einer speziellen Ausführungsvariante erreicht.
Nach alledem ist der Rechtsstreit nicht gemäß § 148 ZPO auszusetzen.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Anordnung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO die Revision zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern.
IV.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 250.000,- Euro festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3 PatG
§§ 139 Abs. 1 PatG, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB
§§ 670, 683, 677 BGB
§§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB
§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG
§§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3 PatG, §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1, 677, 683, 670 BGB
§§ 708 Nr. 10, 711 ZPO
§ 247 BGB
§ 148 ZPO
§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 140a Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 4 PatG
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 264 Nr. 2 ZPO
§ 276 Abs. 1 S. 2 BGB
§ 83 Abs. 1 S. 1 PatG
§ 97 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 S. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1975, 434
NJW 1978, 210
NJW-RR 2004, 79
NJW 2006, 439
MDR 2007, 792
GRUR 2014, 1237
GRUR 2012, 378
4a O 61/12
4 Ni 12/12
15 U 22/14
1 PatG vom 09.05