Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Hessen, )
Urteil vom 2014-12-04, Aktenzeichen 6 U 141/14
ECLI: ECLI:DE:OLGHE:2014:1204.6U141.14.0A

Tenor:
Anmerkung
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Verfahrensgang
Auf die Berufung der Antragstellerin wird das am 24.06.2014 verkündete Urteil der 6. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt abgeändert.
Der Antragsgegnerin wird es bei Meidung von Ordnungsgeld bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, für jeden Fall der Zuwiderhandlung untersagt,
im geschäftlichen Verkehr Bekleidung unter den Bezeichnungen
„X WOLLMANTEL SAM“ und/oder „X WOLLBLAZER SAM“
anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlagen Ast 1 und Ast 2 ersichtlich geschieht.
Die Kosten des Eilverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen.
Das Urteil ist rechtskräftig.

Tatbestand:
Die Antragstellerin möchte der Antragsgegnerin die Benutzung einer als Marke geschützten Bezeichnung verbieten lassen.
Die Antragstellerin ist Inhaberin der nationalen Wortmarke „SAM“ mit Priorität vom 03.05.1991, die für Waren der Klasse 25, unter anderem „Bekleidungsstücke“, eingetragen ist (Reg.Nr. ...). Lizenznehmer der früheren Markeninhaberin, der Z GmbH, nutzten die Marke zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken wie aus den Anlagen Ast 6, Ast 7 ersichtlich.
Die Antragsgegnerin betreibt unter der Domain „....com“ ein Online-Verkaufsportal für Mode. Unter anderem bietet sie Kleidung der Marke „X“ an. Unter der Artikelnummer ...a bot sie einen Mantel unter folgender Bezeichnung an (Anlage Ast 1):
„X WOLLMANTEL SAM“
Unter der Artikelnummer ...b bot sie eine Jacke unter folgender Bezeichnung an (Anlage Ast 2):
„X WOLLBLAZER SAM“
Die Bezeichnungen befanden sich jeweils neben einem Foto des betreffenden Kleidungsstücks.
Im Übrigen wird gemäß § 540 I Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug genommen.
Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Frankfurt (3. Zivilkammer) vom 26.02.2014 erwirkt (2-03 O 67/14), mit der der Antragsgegnerin untersagt worden ist, im geschäftlichen Verkehr Bekleidung unter den genannten Bezeichnungen anzubieten. Im Widerspruchsverfahren hat die Antragsgegnerin die Abgabe des Verfahrens an die Kammer für Handelssachen beantragt. Das Landgericht (6. Kammer für Handelssachen) hat die einstweilige Verfügung mit Urteil vom 24.06.2014 aufgehoben und den Antrag auf ihren Erlass zurückgewiesen.
Dagegen richtet sich die Berufung der Antragstellerin. Im Berufungsrechtszug wiederholen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen.
Die Antragstellerin beantragt, der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung aufzugeben,
es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr Bekleidung unter der Bezeichnung
anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlagen Ast 1 ersichtlich geschieht
und/oder
anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlage Ast 2 ersichtlich geschieht.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.
1. Es besteht ein Verfügungsgrund.
a) Aufgrund der von jeder Markenverletzung ausgehenden Gefährdung für die geschützte Marke besteht ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers, weitere Verletzungshandlungen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes alsbald zu unterbinden; insoweit kann der in der Dringlichkeitsvermutung gem. § 12 Abs. 2 UWG zum Ausdruck kommende allgemeine Rechtsgedanke auch auf das Markenrecht angewendet werden (Senat, WRP 2014, 981 m.w.N.). Die Eilbedürftigkeit entfällt grundsätzlich nur dann, wenn die Antragstellerin längere Zeit untätig geblieben wäre, obwohl sie Kenntnis von Tatsachen hatte, die die Markenverletzung begründen, oder sich bewusst dieser Kenntnis verschlossen hätte. Solche Umstände hat die Antragsgegnerin nicht vorgebracht.
b) Nach der Rechtsprechung des Senats kann ein Verfügungsgrund auch dann nicht bejaht werden, wenn es die Antragstellerin bewusst unterlässt, gegen den – als Hauptverletzer anzusehenden - Hersteller vorzugehen und sich auf die Verfolgung der Händler beschränkt (Senat, Beschl. v. 23.04.2013, 6 W 41/13, juris). Denn in einem solchen Fall geht es der Antragstellerin offensichtlich nicht um eine schnelle und effektive Rechtsdurchsetzung, sondern es müssen andere Motive unterstellt werden. Die Antragsgegnerin hat sich erstinstanzlich darauf berufen, die Antragstellerin gehe nur gegen Händler vor, die Kleidung in der angegriffenen Weise kennzeichnen, nicht jedoch gegen die Herstellerin als Quelle der angeblichen Schutzrechtsverletzung. Zur Glaubhaftmachung hat sie ein Schreiben der Xl LLC vorgelegt, in dem diese bestätigt, nicht abgemahnt worden zu sein (Anlage Ast11, Bl.133 d.A.). Für eine bewusste Schonung der „Quelle“ liegen indessen keine Anhaltspunkte vor. Die von der Antragsgegnerin benannte Herstellerin ist in den USA ansässig. Die Antragstellerin bestreitet, dass sie vor Einleitung des Verfügungsverfahrens wusste, dass die X LLC die Bezeichnung „Wollmantel SAM“ bzw. „Wollblazer SAM“ initiiert haben soll. Dies geht im Übrigen auch aus dem Schreiben (Anlage Ast 11) nicht klar hervor. Aus Sicht der Antragstellerin war es ebenso gut vorstellbar, dass eine Tochtergesellschaft der Herstellerin, ein Importeur oder die Antragsgegnerin selbst erstmals diese Kennzeichnung vornahmen. Selbst wenn die Bezeichnung von der Herstellerin stammte, war nicht ersichtlich, dass die Ware seitens der Herstellerin für den deutschen Markt bestimmt war. Die Klagemarke beansprucht allein Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Herstellerabmahnung war daher nicht veranlasst.
2. Der Antragstellerin steht gegen die Antragsgegnerin ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.
a) Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen vorliegt.
aa) Hierfür muss im Streitfall zunächst untersucht werden, ob Bestandteile der komplexen Gesamtbezeichnung ggf. als eigenständige Kennzeichen wahrgenommen werden. Die Bezeichnung „SAM“ wird in der angegriffenen Verletzungsform (Anlagen Ast 1, Ast2) als eigenständiges Kennzeichen angesehen und nicht nur als Bestandteil des Gesamtzeichens „X - WOLLMANTEL SAM“ bzw. „X - WOLLBLAZER SAM“.
(1) Zwar ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Im Regelfall geht der Verkehr deshalb von einem aus mehreren Teilen bestehenden zusammengesetzten Zeichen aus, wenn zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung zwei oder mehr Zeichen verwendet werden (BGH GRUR 2007, 592 Rdnr. 13 bodo Blue Night.). Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr in einer komplexen Aufmachung kein Gesamtzeichen, sondern mehrere selbständige Kennzeichen erkennt. Denn in vielen Branchen ist er an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Ist von zwei selbständigen Zeichen auszugehen, ist dem Zeichenvergleich nur die übereinstimmende oder ähnliche (Zweit)kennzeichnung zugrunde zu legen (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 54 - Gelbe Wörterbücher).
(2) Für zwei selbständige Kennzeichen spricht im Streitfall zunächst die grafische Ausgestaltung. Die Bezeichnung „X“ ist in einem wesentlich größeren Schrifttyp gehalten und räumlich durch eine eigene Zeile abgesetzt. Hinzu kommt, dass dem Verkehr geläufig ist, dass häufig neben dem Schlagwort eines Herstellerunternehmens (zB Bayer“) eine Bezeichnung zur Identifizierung des konkreten Produkts (zB „Aspirin”) verwendet wird. Ebenso verhält es sich bei bekannten Serienzeichen oder Dachmarken, die eine ganze Produktfamilie bezeichnen (BGH, GRUR 1961, 280 (282) Tosca; GRUR 2005, 515 (516) FERROSIL; GRUR 2007, 592 Rn. 14 bodo Blue Night). Für eine selbstständige Zweitmarke können also nach der Verkehrsanschauung die Bekanntheit des Erstzeichens und seine erkennbare Eigenschaft als Unternehmenskennzeichen sprechen. Dieser Erfahrungssatz gilt - entgegen der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vertretenen Ansicht der Antragsgegnerin - auch im Bekleidungssektor. Vorliegend ist unstreitig, dass die Bezeichnung „X“ eine hohe Bekanntheit genießt (Bl. 332 d.A.). „X“ ist außerdem Unternehmensschlagwort der Herstellerin X LLC. Die Bezeichnung „X“ wird deshalb vom Verkehr als Hinweis auf das konkrete Herstellerunternehmen (Erstmarke), die Bezeichnung „SAM“ als Zweitmarke zur Kennzeichnung des konkreten Produkts aufgefasst. Die Begriffe „Wollmantel“ bzw. „Wollblazer“ sind für die angebotenen Waren glatt beschreibend und werden nicht als Zeichenbestandteil aufgefasst.
bb) Eine markenmäßige Benutzung im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt bei richtlinienkonformer Auslegung voraus, dass das angegriffene Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rdnr. 58 = WRP 2009, 930 L'Oréal/Bellure; BGH GRUR 2010, 726 Rn. 16 - Opel-Blitz II). Die Herkunftsfunktion ist beeinträchtigt, sofern das Zeichen zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet wird (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher). Daran fehlt es, wenn das Zeichen nur als dekoratives Gestaltungsmittel oder in einem rein beschreibenden Sinn verwendet wird.
(1) Ein beschreibender Sinn der Bezeichnung „SAM“ für Wollmäntel oder Wollblazer ist nicht feststellbar. Die Bezeichnung steht weder für ein gängiges Schnittmuster noch für sonstige Produkteigenschaften. Die Bezeichnung wird auch nicht rein dekorativ verwendet. Dies könnte angenommen werden, wenn sie blickfangmäßig auf dem Kleidungsstück selbst angebracht wäre (BGH GRUR-RR 2010, 359 Rn. 20 - CCCP). Hierfür gibt es keine Anhaltspunkte.
(2) Die Bezeichnung „SAM“ wird auch nicht als bloßes Bestellzeichen aufgefasst. Eine die markenmäßige Benutzung ausschließende Verwendung als reines Bestellzeichen wurde zum Teil angenommen, wenn aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs die Modellbezeichnung – ähnlich einer Bestellnummer - allein dazu dienen soll, dieses Modell von anderen Modellen desselben Herstellers zu unterscheiden, die Bezeichnung also nach dem Verständnis des Verkehrs gar nicht den Anspruch erhebt, nur von einem einzigen Hersteller verwendet zu werden und damit auf die Herkunft von diesem Hersteller hinzuweisen. Soweit der Bundesgerichtshof in älteren Entscheidungen eine solche Verwendung als reines Bestellzeichen bejaht oder in Erwägung gezogen hat (vgl. die Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Rdz. 196 zu § 14), sind Fälle angesprochen, in denen gebräuchliche Vornamen im Rahmen eines branchenüblichen Bestellzeichensystems (etwa „Gaby“ für Damenschuhe; vgl. BGH GRUR 1988, 307 – Gaby) in dieser Weise benutzt und vom Verkehr damit auch als reines Bestellzeichen angesehen werden.
(3) Solche Umstände liegen im Streitfall nicht vor. Hierfür genügt insbesondere nicht, dass – wie die Antragsgegnerin glaubhaft gemacht hat – die Verwendung von Vornamen im Modebereich üblich ist und auch die Bezeichnung „SAM“ von einigen Herstellern für unterschiedliche Kleidungsstücke (z.B. Desigual Kleid Sam, TommyHilfiger Herrenhemd Sam, Anlage AG10) verwendet wird. Die Funktion, dass das angegriffene Zeichen zur Kennzeichnung eines bestimmten Modells benutzt wird, steht der Einordnung als markenmäßige Verwendung nicht entgegen (Senat, Beschl. v. 23.04.2013 - 6 W 41/13 m.w.N.). Denn der Verkehr sieht in der angegriffenen Verwendungsform des Zeichens „SAM“ nicht allein ein Bestellzeichen, sondern zugleich auch einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Der Verbraucher geht davon aus, dass der „Wollmantel SAM“ stets einem bestimmten Herstellungsunternehmen zuzuordnen ist. Er nimmt nicht ohne weiteres an, dass auch andere Hersteller ihre Mäntel mit „SAM“ kennzeichnen.
b) Zwischen der Wortmarke „SAM“ und dem angegriffen Zeichen „SAM“ besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.
aa) Der Klagemarke ist von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen. Der Begriff „SAM“ weist keine beschreibenden Bezüge zu „Bekleidungsstücken“ auf. Ob die Kennzeichnungskraft durch Benutzung gesteigert wurde, kann im Streitfall dahingestellt bleiben.
bb) Es besteht Zeichenidentität. Dem Zeichenvergleich ist im Streitfall nur die gleichlautende Bezeichnung „SAM“, nicht der komplette Text „X - WOLLMANTEL SAM“ bzw. „X - WOLLBLAZER SAM“ zugrunde zu legen (vgl. oben a) aa) (2).
cc) Es besteht auch hochgradige Warenähnlichkeit. Die Marke ist für „Bekleidung“ eingetragen. Die Antragsgegnerin kann der Marke nicht mit Erfolg den Einwand der teilweisen Nichtbenutzung entgegenhalten (§ 25 II 1 MarkenG). Die Marke wurde 1991 eingetragen. Die Benutzungsschonfrist ist abgelaufen. Ist eine Marke – wie hier – für einen Warenoberbegriff eingetragen, hat die Identitäts- oder Ähnlichkeitsprüfung nur anhand derjenigen Waren zu erfolgen, für die eine rechtserhaltende Benutzung erfolgt ist (BGH GRUR 2006, 937 Rn. 22 - Ichthyol II). Die Antragsgegnerin bestreitet nicht, dass die Marke durch Lizenznehmer für die in den Anlagen Ast 6, Ast 7 aufgeführten Waren innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung benutzt wurde. Dort sind unter anderem verschiedene Sweatjacken der Marke SAM aufgeführt. Jacken und Mäntel sind funktional austauschbar und damit der gleichen Unterkategorie zuzuordnen. Es spielt für die hochgradige Warenähnlichkeit keine Rolle, dass die Marke angeblich nur für Waren im Niedrigpreissegment benutzt wurde, während das angegriffene Zeichen für Waren im Luxussegment verwendet wird.
dd) Bei Gesamtbetrachtung der maßgeblichen Faktoren (durchschnittliche Kennzeichnungskraft, Zeichenidentität, hochgradige Warenähnlichkeit) ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 I ZPO. Eine Zulassung der Revision ist nicht möglich (§ 542 II S. 1 ZPO).

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 540 I Nr. 1 ZPO
§ 12 Abs. 2 UWG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 14 II Nr. 2 MarkenG
§ 25 II 1 MarkenG
§ 92 I ZPO
§ 542 II S. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2007, 592
GRUR 2014, 1101
GRUR 1961, 280
GRUR 2005, 515
GRUR 2009, 756
GRUR 2010, 726
GRUR-RR 2010, 359
GRUR 1988, 307
GRUR 2006, 937
06 O 25/14
03 O 67/14
6 W 41/13