Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2014-10-30, Aktenzeichen 4a O 114/13
ECLI: ECLI:DE:LGD:2014:1030.4A.O114.13.00

Tenor:
I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall von Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 1) an dem jeweiligen Geschäftsführer ihrer Komplementärin zu vollziehen ist, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland die nachfolgenden Erzeugnisse
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen:
System zum Behandeln eines Wirbelkörpers mit einer Knochenrinde (Kortikalis), die ein inneres Volumen umgibt, das zumindest teilweise von spongiösem Knochen (Spongiosa) eingenommen wird, das umfasst:
aa) eine erste äußere Führungshülse zum Bereitstellen eines ersten Zugangspfades in das innere Volumen des Wirbelkörpers,
bb) eine zweite äußere Führungshülse zum Bereitstellen eines zweiten Zugangspfades in das Innere desselben Wirbelkörpers, wobei sich der zweite Zugangspfad von dem ersten Zugangspfad unterscheidet,
cc) einen ersten expandierbaren Körper, der so groß und derart gestaltet ist, dass er durch eine der ersten und zweiten Führungshülse in das innere Volumen eingeführt wird, um vergrößert zu werden, um einen ersten Hohlraum in dem spongiösen Knochen zu bilden, und
dd) einen zweiten expandierbaren Körper, der so groß und derart gestaltet ist, dass er durch die andere der ersten und zweiten Führungshülse in das innere Volumen eingeführt wird, um vergrößert zu werden, um einen zweiten Hohlraum in dem spongiösen Knochen zu bilden, der sich von dem ersten Hohlraum unterscheidet;
(selbständiger Anspruch 1 des deutschen Teils des EP A)
2. der Klägerin Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 7. Juli 2010 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen für die die Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1. bestimmt waren, und
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1. sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei
• zum Nachweis der Angaben die entsprechende Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, Auftragsbestätigungen oder Zollscheine, in Kopien vorzulegen sind,
• auf den Kaufbelegen geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 7. August 2010 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und der Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebieten, und
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden und der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Mitteilung enthalten ist;
4. nur hinsichtlich der Beklagten zu 1): die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder im Eigentum der Beklagten zu 1) befindlichen Erzeugnisse entsprechend vorstehender Ziffer I.1. zu vernichten;
5. nur hinsichtlich der Beklagten zu 1): die vorstehend zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 07.07.2010 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der B, X, allen Schaden zu ersetzen,
der der C, X, durch die vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneten, zwischen dem 07.08.2010 und dem 25.04.2013 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird sowie
der der B, X, durch die vorstehend zu Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 26.04.2013 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 1.250.000,00; daneben ist das Urteil hinsichtlich des Auskunfts- und Rechnungslegungstenors (Ziffern I.2 und I.3.) auch gesondert gegen Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt EUR 75.000,00 vorläufig vollstreckbar; ferner ist die Kostenentscheidung gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter unmittelbarer Patentverletzung des deutschen Teils des in englischer Sprache erteilten Europäischen Patents EP A (im Folgenden kurz: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft- und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.
Die B wurde am 02.10.2013 als Inhaberin des Klagepatents im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen. Ursprünglich war die C, X, Inhaberin des Klagepatents. Diese übertrug das Klagepatent am 25.04.2013 auf die B und trat ihr gleichzeitig alle Ansprüche aus der Verletzung des Klagepatents ab. Die Klägerin und die B schlossen am 11.10.2013 einen Lizenzvertrag, für dessen Einzelheiten auf die Anlage B&B1d (der beigezogenen Akte des Parallelverfahrens, Az. 4a O 92/13) verwiesen wird. Die Gültigkeit eines weiteren, auf den 14.04.2014 datierenden Vertrages (Anlage B&B16 der beigezogenen Akte des Parallelverfahrens, Az. 4a O 92/13) zwischen der Klägerin und der B ist zwischen den Parteien streitig.
Das Klagepatent trägt den Titel „System zur Behandlung gebrochener oder erkrankter Knochen mithilfe dehnbarer Elemente“ und wurde am 01.06.1998 unter Inanspruchnahme des Prioritätsdatums 09.06.1997 der US D, des 15.08.1997 der US E sowie des 15.08.1997 der US F angemeldet. Das Europäische Patentamt erteilte das Klagepatent und veröffentlichte am 07.07.2010 den Hinweis auf dessen Erteilung. Das Klagepatent hat ein Einspruchsverfahren durchlaufen, in dem es unverändert aufrecht erhalten wurde. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde als Anlage B&B13 zur Akte gereicht. Das Klagepatent steht in Kraft.
Die Beklagte zu 1) hat eine Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent vor dem Bundespatentgericht erhoben, über die noch nicht entschieden wurde. Die mündliche Verhandlung wurde in dem dortigen Verfahren auf den 21.07.2015 terminiert.
Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet wie folgt:
„System zum Behandeln eines Wirbelkörpers mit einer Knochenrinde (Kortikalis), die ein inneres Volumen umgibt, das zumindest teilweise von spongiösem Knochen (Spongiosa) (32) eingenommen wird, umfassend:
eine erste äußere Führungshülse (72A) zum Bereitstellen eines ersten Zugangspfades in das innere Volumen des Wirbelkörpers,
eine zweite äußere Führungshülse (72B) zum Bereitstellen eines zweiten Zugangspfades in das innere Volumen desselben Wirbelkörpers, wobei sich der zweite Zugangspfad von dem ersten Zugangspfad unterscheidet,
einen ersten expandierbaren Körper (56A), der so groß und derart gestaltet ist, dass er durch eine von der ersten und zweiten Führungshülse in das innere Volumen eingeführt wird, das zu vergrößern ist um vergrößert zu werden, um einen ersten Hohlraum (84A) in dem spongiösen Knochen zu bilden, und
einen zweiten expandierbaren Körper (56B), der so groß und derart gestaltet ist, dass er durch die andere von der ersten und zweiten Führungshülse in das innere Volumen eingeführt wird, das zu vergrößern ist um vergrößert zu werden, um einen zweiten Hohlraum (84B) in dem spongiösen Knochen zu bilden, der sich von dem ersten Hohlraum unterscheidet.“
Die unterstrichenen Teile wurden gegenüber der deutschen Anspruchsfassung im Klagepatent korrigiert. In der nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ maßgeblichen, englischen Anspruchsfassung heißt es insoweit:
“a first expandable body (56A) sized and configured to be introduced through one of the first and second guide sheaths into the interior volume to be enlarged to form a first void (84A) in the cancellous bone”
wobei „to be enlarged“ in der deutschen Anspruchsfassung des Klagepatents mit „das zu vergrößern ist“ übersetzt wurde. Allerdings bezieht sich „to be enlarged“ in der maßgeblichen englischen Fassung auf den expandierbaren Körper und nicht auf den Hohlraum, so dass zutreffend „um vergrößert zu werden“ zu formulieren ist. Im Folgenden wird von der korrigierten Anspruchsfassung ausgegangen.
Zur Illustration wird nachfolgend Fig. 13 aus dem Klagepatent eingeblendet:
Fig. 13 zeigt einen Wirbelkörper 26, in dem zwei äußere Führungshülsen 72A und 72B zwei separate Zugänge für zwei expandierbare Körper 56A und 56B von verschiedenen Seiten des Wirbelkörpers 26 bereitstellen. Dabei wird der spongiöse Knochen 32 im Inneren des Wirbelkörpers durch die expandierbaren Körper 56A/56B zusammengedrückt, so dass ein Hohlraum im spongiösen Knochen entsteht.
Die Klägerin ist ein deutsches Unternehmen, dessen Gegenstand unter anderem der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Vermögen ist.
Die Beklagte zu 1) (im Folgenden auch: „die Beklagte“) ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der G, X, bei der es sich um einen im Bereich der Medizinprodukte weltweit tätigen Konzern handelt. Der Beklagte zu 2) ist der Geschäftsführer der Komplementärin der Beklagten zu 1). Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung „H“ ein System zur Behandlung von Wirbelkompressionsfrakturen („Ballon-Kyphoplastie-System“) mit verschiedenen Instrumenten, die in unterschiedlichen Abmessungen – je nach den Bedürfnissen des zu behandelnden Patienten – erhältlich sind. Das H-Set besteht unter anderem aus einer Zugangskanüle und einem Ballonkatheter (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform). Nachfolgend wird ein Bild der angegriffenen Ausführungsform eingeblendet:
Der Ballonkatheter kann durch die Zugangskanüle in das Innere eines menschlichen Wirbelkörpers geschoben werden; der Ballon kann dort ausgedehnt werden, wobei er den spongiösen Knochen zusammendrückt. Die Beklagte vertreibt die angegriffene Ausführungsform auch in einem 3er-Set, das insgesamt drei Zugangskanülen und drei Ballonkatheter umfasst.
Die Beklagte bewarb die angegriffene Ausführungsform über ihre Internetseite sowie mit Werbeanzeigen in den Programmheften von verschiedenen Fachkongressen. In einer Werbeanzeige der Programmhefts für die 6. Jahrestagung des Deutschen Wirbelsäulenkongress in Hamburg 2011 (Anlage B&B8a, S. 28) ist neben der Adresse der Beklagten zu 1) auch die Internetadresse I angegeben. Auf dieser Internetseite finden sich in englischer Sprache weitere Informationen zur angegriffenen Ausführungsform. Hierbei wird auch ein „bipedicular approach“ („bipedikulärer Zugang“), d.h. der Einsatz von zwei Zugangskanülen und Ballonkathetern in einem Wirbelknochen gezeigt (vgl. Anlage B&B10a, Anlage B&B10b). Nachfolgend wird ein Ausschnitt aus Anlage B&B10b (dort: unten rechts) eingeblendet:
Ein solcher „bipedikulärer Zugang“ ist auch in einer deutschsprachigen Broschüre der Beklagten zu 1) zur angegriffenen Ausführungsform (Anlage M3) angesprochen. Hieraus wird nachfolgend eine Abbildung eingeblendet:
X
Ferner wird in einem Video der Beklagten (Anlage B&B7a) diese bipedikuläre Anwendung der angegriffenen Ausführungsform beschrieben. Schließlich wird in von der Beklagten in Auftrag gegebenen medizinischen Schulungen zur angegriffenen Ausführungsform ebenfalls die bipedikuläre Anwendung gezeigt. Dabei wird jeweils darauf hingewiesen, dass ein H-Set stets nur zur Einmalnutzung geeignet ist.
Die Klägerin behauptet, sie sei zur Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert. Dies ergebe sich aus dem Vertrag vom 14.04.2014 (Anlage B&B16 im Parallelverfahren). In allen hier relevanten Punkten stimme dieser Vertrag mit dem Vertrag vom 11.10.2013 (Anlage B&B1d im Parallelverfahren) überein. Dieser Vertrag sei auch von zeichnungsberechtigten Personen unterschrieben worden. Die Klägerin habe auch ein eigenes Interesse an der hiesigen Prozessführung.
Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform verletzte das Klagepatent wortsinngemäß, wobei stets zwei H-Sets ein patentgemäßes System bildeten. Die Zugangskanülen in der angegriffenen Ausführungsform seien dabei die patentgemäße erste und zweite Führungshülse, während die Ballonkatheter den patentgemäßen ersten und zweiten expandierbare Körper darstellten.
Die Beklagte weise durch die Beschreibung des bipedikulären Zugangs auch auf die Benutzung der angegriffenen Ausführungsform in der patentgeschützten Art hin. Auch durch den – unstreitigen – Hinweis auf die nur einmalige Nutzbarkeit (etwa in Anlage B&B10b) sei klar, dass hierbei jeweils zwei Zugangskanülen und zwei Ballonkatheter zum Einsatz kämen.
Eine Aussetzung des Rechtsstreits sei nicht angezeigt, da sich das Klagepatent auf die Nichtigkeitsklage hin als rechtsbeständig erweisen werde.
Die Klägerin beantragt:
wie zuerkannt, wobei in Ziffer I.1 dd) die Schreibweise gegenüber dem Antrag ohne Bedeutungsänderung korrigiert wurde, indem statt „zweiten expandierenden Körper“ richtig „zweiten expandierbaren Körper“ formuliert wurde.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen;
hilfsweise:
den vorliegenden Rechtstreit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des den deutschen Teils DE J des europäischen Patents EP A betreffenden Nichtigkeitsverfahren auszusetzen.
Die Beklagten stellen ferner hilfsweise einen Antrag auf Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO.
Die Beklagten tragen vor, die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert und nicht prozessführungsbefugt. Der Vertrag vom 11.10.2013 sei durch den Vertrag vom 14.04.2014 ersetzt worden und daher nicht mehr gültig. Auf Grundlage des Vertrags vom 14.04.2014 könne die Klägerin ihre Aktivlegitimation und Prozessführungsbefugnis nicht nachweisen. Die Beklagten bestreiten zudem, dass dieser Vertrag von vertretungsbefugten Personen unterzeichnet wurde. Ferner fehle es der Klägerin an einem eigenen Interesse zum Vorgehen im Wege der Prozessstandschaft, da sie keine klagepatentgemäßen Produkte vertreibt.
Die Beklagten sind der Ansicht, das Klagepatent sei zudem nicht verletzt. Die angegriffene Ausführungsform weise weder eine zweite äußere Führungshülse noch einen zweiten expandierbaren Körper auf. Die von der Beklagten vertriebenen Sets enthielten nur eine Zugangskanüle und nur einen Ballonkatether. Bei den 3er-Sets seien drei Einzelpackungen aus rein versandtechnischen Gründen zusammengefasst. Das Video nach Anlage B&B7a oder die Broschüre nach Anlage M3 etc. würden nur ein mögliches chirurgisches Verfahren beschreiben. Da chirurgische Verfahren aber vom Patentschutz ausgeschlossen seien, könne die zweifache Anwendung einer vorbekannten Vorrichtung nicht gegen Patentrechte verstoßen.
Zumindest sei das Verfahren im Hinblick auf die anhängige Nichtigkeitsklage der Beklagten nach § 148 ZPO auszusetzen. Eine Patentverletzung könne man allenfalls annehmen, wenn die Lehre des Klagepatents alleine aus einer „Verdoppelung“ einer vorbekannten Vorrichtung bestände. Zumindest bei einer solchen Auslegung sei das Klagepatent aber eindeutig nicht rechtsbeständig. Das Klagepatent werde neuheitsschädlich vorweggenommen von der US K(Entgegenhaltung NK5, Anlage M5/M5a), der US L(Entgegenhaltung NK7, Anlagen M6/M6a) sowie der US M(Entgegenhaltung NK6, Anlage M7/7a).
Da die Klägerin und die Patentinhaberin – unstreitig – weder patentgemäße Produkte herstellen oder vertreiben, noch forschen und ferner die Muttergesellschaft der Patentinhaberin ein Unternehmen sei, das andere Unternehmen bei der Monetarisierung von deren geistigem Eigentum unterstützt, sei bei der Ermessenentscheidung über die Aussetzung hier ein großzügigerer Maßstab als üblicherweise anzuwenden.
Jedenfalls sei den Beklagten Vollstreckungsschutz zu gewähren. Die Beklagte sei dabei, sich einen gewissen Marktanteil aufzubauen. Dieser würde bei Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs unweigerlich verloren gehen, weil sich Kunden im Falle eines Lieferstopps nach Wettbewerbsprodukten umsehen würden.
Für die Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 02.10.2014 (Bl. 163 f. GA) verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist begründet. Die Klägerin ist prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert; ihr stehen die geltend gemachten Ansprüche aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 1, Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Die Beklagten verletzen das Klagepatent wortsinngemäß. Den Beklagten wird kein Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO gewährt. Das Verfahren wird nicht in Bezug auf die anhängige Nichtigkeitsklage ausgesetzt.
I.
Die Klägerin ist für die geltend gemachten Ansprüche aus dem Klagepatent prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert.
1.
Hinsichtlich der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung ist die Klägerin aufgrund gewillkürter Prozessstandschaft berechtigt, die Rechte aus dem Klagepatent für die Patentinhaberin (B) geltend zu machen.
Die Prozessführungsbefugnis ist eine Prozessvoraussetzung, die in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen ist (st. Rspr., BGH, GRUR 2002, 238, 239 m.w.N.). Voraussetzungen einer gewillkürten Prozessstandschaft sind eine wirksame Ermächtigung des Prozessstandschaftlers zur gerichtlichen Verfolgung der Ansprüche des Rechtsinhabers sowie ein eigenes schutzwürdiges Interesse des Ermächtigten an dieser Rechtverfolgung, das auch durch ein wirtschaftliches Interesse begründet werden kann (st. Rspr., BGH, GRUR 2004, 763, 764 – Nachbauvergütung; GRUR 2002, 238, 239 m.w.N – Nachbau-Auskunftspflicht; Zöller/Vollkommer, ZPO, 30. Aufl. 2014, Vor. § 50 Rn. 44; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. Rn. 991).
a)
Die Patentinhaberin hat die Klägerin wirksam zur Prozessführung ermächtigt. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Vertrag vom 14.04.2014 wirksam abgeschlossen wurde.
aa)
Die von der Beklagten bestrittene Vertretungsbefugnis der den Vertrag vom 14.04.2014 unterzeichnenden Personen ist aus Sicht der Kammer derzeit nicht ausreichend nachgewiesen. Die Befugnis von Frau N, für die B den Vertrag vom 14.04.2014 zu unterzeichnen, ist nur durch eine notariell beurkundete Eigenerklärung im Parallelverfahren 4a O 92/13 belegt worden. Die Erklärung einer Person, sie selbst sei zur Vertretung berechtigt gewesen, ist ohne weitere Umstände naturgemäß aber kaum zum Nachweis einer solchen Behauptung geeignet.
Sollte der Vertrag vom 14.04.2014 aber wirksam sein, so ergäbe sich die Ermächtigung zur Prozessführung aus der dortigen Clause 8.
bb)
Nimmt man dagegen aufgrund einer nicht nachgewiesenen Vertretungsbefugnis an, der Vertrag vom 14.04.2014 sei nicht wirksam geschlossen worden, so ergäbe sich die Prozessführungsermächtigung aus der insoweit gleichlautenden Clause 8 des Vertrages vom 11.10.2013. Denn wenn der Vertrag vom 14.04.2014 nicht wirksam ist, gilt dies auch für dessen Clause 13, mit der die vorangegangenen Vereinbarungen aufgehoben werden. Ohne eine solche Aufhebung gilt der zeitlich frühere Vertrag vom 11.10.2013 weiter. Dessen Wirksamkeit haben die Beklagten nicht in Abrede gestellt. Die Vertretungsbefugnis der unterzeichnenden Personen wurde hinsichtlich dieses Vertrages von der Beklagten nicht bestritten. Dieses Bestreiten beschränkt sich auf den späteren Vertrag vom 14.04.2014.
Aber selbst wenn man annehmen würde, das Bestreiten der Vertretungsbefugnis sollte auch in Bezug auf den früheren Vertrag gelten, wäre dies als verspätet nach §§ 296 Abs. 2, 282 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. Nach diesen Vorschriften kann unter anderem ein Bestreiten als Verteidigungsmittel zurückgewiesen werden, wenn dessen Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht. Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Der „License Contract“ vom 11.10.2013 wurde von der Klägerin bereits mit Schriftsatz vom 31.10.2013 (Bl. 71 f. GA) im zu diesem Zeitpunkt noch nicht getrennten Verfahren eingereicht. Die Vertretungsbefugnis (in Bezug auf den späteren Vertrag) haben die Beklagten dagegen erst mit Schriftsatz vom 24.09.2014 (Bl. 159 ff. GA) bestritten, worauf die Klägerin mit Schriftsatz vom 29.09.2014 im Parallelverfahren 4a O 92/13, auf den sie sich in der hiesigen mündlichen Verhandlung vom 02.10.2014 bezogen hat, Stellung genommen hat. Bei dieser Sachlage wäre von einer groben Fahrlässigkeit des verspäteten Bestreitens der Vertretungsbefugnis auszugehen, wenn man dieses auf den früheren Vertrag denn überhaupt erstrecken möchte. Ein Grund dafür, warum ein früheres Bestreiten nicht möglich war, ist nicht ersichtlich. Schließlich würde die Zulassung des Bestreitens die Erledigung des andernfalls entscheidungsreifen Rechtsstreits auch verzögern, da eine Beweiserhebung zu diesem Punkt einen weiteren Termin erforderlich machen würde.
Aufgrund von Clause 8 des „License Contracts“ vom 11.10.2013 ist von einer rechtsgültigen Ermächtigung zur Prozessführung durch die Patentinhaberin auszugehen. Hierin wird die Klägerin ermächtigt, gegen alle Verletzungen des Klagepatents vorzugehen. An der Wirksamkeit dieser, nach Clause 15 deutschem Recht unterstehenden Ermächtigung bestehen keine Zweifel, sofern man von der Unwirksamkeit des späteren Vertrages vom 14.04.2014 ausgeht.
b)
Die Klägerin hat auch ein schutzwürdiges (Eigen-) Interesse an der hiesigen Prozessführung. Sie ist einfache Lizenznehmerin an dem Klagepatent, wie aus Clause 3 i.V.m. Clause 1 des „License Contracts“ (sowohl vom 11.10.2013 als auch vom 14.04.2014) zwischen ihr und der Patentinhaberin B hervorgeht. Bei einem einfachen Lizenznehmer ergibt sich das eigene Interesse an der Prozessführung aus dessen Berechtigung zur Benutzung der patentgeschützten Erfindung (Benkard/Ullmann, PatG, 10. Aufl. 2006, § 15 Rn. 101). Vorliegend wird dies auch nicht dadurch berührt, dass die Klägerin derzeit kein patentgemäßes Produkt herstellt oder vertreibt. Auch ohne eine solche Eigennutzung kann ein berechtigtes Interesse an der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs bestehen. Dieses Interesse besteht vorliegend über die vertraglich eingeräumte Befugnis, Unterlizenzen zu vergeben (Clause 3 des Vertrages vom 11.10.2013 und vom 14.04.2014) und hierdurch die patentgeschützte Lehre wirtschaftlich auszuwerten. Dies würde erschwert, wenn es der Klägerin nicht möglich wäre, gegen unrechtmäßige, nicht lizenzierte Nutzungen des Erfindungsgegenstandes vorzugehen.
2.
Hinsichtlich der Ansprüche auf Schadensersatz und Rechnungslegung kommt eine Prozessstandschaft nicht in Betracht, da die entsprechenden Ansprüche abtretbar sind (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 992). Die Klägerin ist insoweit jedoch aktivlegitimiert, da die Patentinhaberin ihr in beiden Verträgen eine Einzugsermächtigung für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Klagepatents erteilt hat (zur Zulässigkeit eines solchen Vorgehens vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 994). Hierbei kann dahingestellt bleiben, ob der Vertrag vom 14.04.2014 wirksam abgeschlossen wurde und die Einzugsermächtigung somit aus dessen Clause 8 erfolgt. Denn sollte sich dieser Vertrag als unwirksam erweisen, würde die Einzugsermächtigung aus Clause 8 des Vertrages vom 11.10.2013 weiter Gültigkeit besitzen. Auf die obigen Ausführungen zur Prozessführungsbefugnis wird verwiesen.
Für die Zeit vor dem 25.04.2013 geht die Klägerin aus an die B abgetretenem Recht der C vor. Die Einzugsermächtigung erstreckt sich auch auf diese Ansprüche. Für Ansprüche aus dem Klagepatent vor diesem Datum war die C aktivlegitimiert. Die Klägerin hat hierzu unbestritten vorgetragen, die C habe das Klagepatent mit Wirkung von diesem Datum an die B übertragen. Ebenfalls unstreitig geblieben ist die Abtretung der Rechte aus dem Klagepatent für die Zeit bis zur Übertragung von der C an die B. Insofern legt die Klägerin zum Beleg ein Assignment Agreement vor (Anlage B&B1a, Übersetzung in Anlage B&B1b).
3.
Die Klägerin ist auch zur Geltendmachung des Auskunftsanspruchs aus § 140b PatG prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert. Dieser Anspruch dürfte im Wege der Prozessstandschaft von einem Dritten geltend gemacht werden können. Letztlich kann aber dahingestellt bleiben, ob der Auskunftsanspruch aus § 140b PatG im Wege einer Prozessstandschaft oder im Rahmen einer Einzugsermächtigung geltend gemacht werden kann, da die Klägerin vorliegend nach beiden Varianten entsprechend berechtigt ist.
II.
Das Klagepatent betrifft die Behandlung von krankhaften Knochenzuständen. In seiner einleitenden Beschreibung schildert das Klagepatent (im Folgenden nach Abs. zitiert ohne das Klagepatent explizit zu nennen), dass bei verschiedenen Erkrankungen von spongiösen Knochen, etwa bei Osteoporose, die umgebende Knochenrinde (Kortikalis) für einen Kompressionsbruch oder Zusammenbruch des Knochens stärker anfällig wird. Grund hierfür ist, dass bei derartigen Erkrankungen der spongiöse Knochen keine innere Stütze mehr für die umgebende Knochenrinde bietet.
Im Stand der Technik (US O und US P) sind Vorrichtungen und Verfahren zur Fixierung von Brüchen sowohl bei osteoporotischen als auch bei nicht osteoporotischen Knochensystemen bekannt. Hierbei wird ein expandierbarer Körper angewendet, um spongiösen Knochen zusammenzudrücken und um so einen Hohlraum im Inneren des Knochens zu schaffen. Dieser Hohlraum wird mit einem Füllmaterial aufgefüllt, wodurch eine neue innere Stütze für die Knochenrinde entsteht (Abs. [0004]).
Das Klagepatent bezeichnet es jedoch als problematisch, dass viele innere Bereiche des Körpers – etwa die Blutgefäße und innere Knochen – komplexe, asymmetrische Geometrien besitzen (Abs. [0005]). Aber selbst dann, wenn ein innerer Körperbereich etwas symmetrischer ist, kann es schwierig sein, entlang der natürlichen Achse der Symmetrie einen Zugang zu gewinnen. In diesen Fällen ist die Ausdehnung eines expandierbaren Körpers nicht symmetrisch mit Bezug auf die natürliche Achse des Zielbereichs der Behandlung (Abs. [0006]). Das Klagepatent schildert ferner Probleme im Hinblick auf die Größe und den Oberflächenbereich der expandierbaren Struktur (etwa eines Ballons). Aufgrund des Einsetzens über einen engen Kanal ist der mögliche Durchmesser der expandierbaren Struktur – im Unterschied zu deren Länge – begrenzt. Jedoch ist im eingesetzten Zustand der Durchmesser des Ballons entscheidend für seinen Erfolg. Je größer jedoch der Ballondurchmesser ist, desto länger ist das konische Ende, was einen Zielkonflikt zwischen einer maximalen wirksamen Länge und einem maximalen wirksamen Durchmesser erzeugt. Dieser Zielkonflikt macht die Optimierung der herkömmlichen Strukturen in inneren Strukturen mit definierten Längen, wie etwa bei Knochen, problematisch (Abs. [0007]).
In Abs. [0008] verweist das Klagepatent auf die US P, die ein Verfahren zur Fixierung eines Wirbelkörpers unter Verwendung eines expandierbaren Elements offenbart. Hierbei wird ein Hohlraum in einem Wirbelkörper durch Einführung eines expandierbaren Elements in das Innere des Knochens hergestellt. Das expandierbare Element wird dabei über eine perkutane Zugangsstelle, die durch eine Kanüle oder einen Führungsstift bereitgestellt wird, eingeführt. Ferner wurden im Stand der Technik EP-Q mehrfache, durch Schläuche bereitgestellte Zugangskanäle beschrieben (Abs. [0009]). Dabei dient der erste Kanal letztlich zur Schaffung eines Hohlraums und dem anschließenden Einsetzen von Stützelementen, während der zweite Kanal zur Einführung eines Beobachtungsinstruments verwendet wird.
Vor diesem Hintergrund nennt es das Klagepatent in Abs. [0010] implizit als seine Aufgabe, durch verbesserte Systeme zur Herstellung und zur Anwendung von expandierbaren Körper die Behandlung von Knochenkrankheiten gegenüber dem erläuterten Stand der Technik zu verbessern und wirksamer zu machen.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent in Anspruch 1 ein System vor, das sich im Wege einer Merkmalsgliederung wie folgt darstellen lässt:
1. System zum Behandeln eines Wirbelkörpers mit einer Knochenrinde (Kortikalis), die ein inneres Volumen umgibt, das zumindest teilweise von spongiösem Knochen (Spongiosa) (32) eingenommen wird, umfassend:
2. eine erste äußere Führungshülse (72A) zum Bereitstellen eines ersten Zugangspfades in das innere Volumen des Wirbelkörpers,
3. eine zweite äußere Führungshülse (72B) zum Bereitstellen eines zweiten Zugangspfades in das innere Volumen desselben Wirbelkörpers,
3.1 wobei sich der zweite Zugangspfad von dem ersten Zugangspfad unterscheidet,
4. einen ersten expandierbaren Körper (56A), der so groß und derart gestaltet ist, dass er durch eine von der ersten und zweiten Führungshülse in das innere Volumen eingeführt wird,
4.1 um vergrößert zu werden, um einen ersten Hohlraum (84A) in dem spongiösen Knochen zu bilden, und
5. einen zweiten expandierbaren Körper (56B), der so groß und derart gestaltet ist, dass er durch die andere von der ersten und zweiten Führungshülse in das innere Volumen eingeführt wird,
5.1 um vergrößert zu werden, um einen zweiten Hohlraum (84B) in dem spongiösen Knochen zu bilden,
5.2 der sich von dem ersten Hohlraum unterscheidet.
Der Schutzbereich eines Patents wird durch die Ansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen sind (vgl. § 14 S. 1 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ). Die Auslegung hat aus Sicht eines Durchschnittsfachmanns im Prioritäts- bzw. Anmeldezeitpunkt zu erfolgen (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 76). Maßgebend ist der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche und ergänzend – im Sinne einer Auslegungshilfe – der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat (BGH, GRUR 1999, 909, 911 – Spannschraube; GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Hierbei ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt.
c)
Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Klagepatent ein System zur Behandlung eines Wirbelkörpers vor, das dazu geeignet ist, über zwei expandierbare Körper zwei verschiedene Hohlräume in dem inneren Volumen des Wirbelkörpers zu bilden. Durch die Verwendung von zwei expandierbaren Körpern (beispielsweise in der Form von Ballonkathedern) ermöglicht die patentgemäße Lehre eine bessere Anpassung der expandierbaren Körper und der von ihnen geschaffenen Hohlräume. Dies erlaubt die Herstellung eines letztlich symmetrischen Hohlraums auch dann, wenn kein Zugang über die Symmetrieachse eines Wirbelknochens möglich ist. Ferner ermöglicht die Verwendung von zwei expandierbaren Körpern auch eine flexiblere Anpassung an die Gegebenheiten eines möglicherweise asymmetrischen Knochens.
Das Klagepatent sieht ein System aus zwei äußeren Führungshülsen (Merkmale 2./3.) und zwei expandierbaren Körpern (Merkmale 4./5.) vor. Die weiteren Anspruchsmerkmale stellen Zweckangaben dar. Solchen Zweckangaben kommt regelmäßig keine unmittelbare schutzbereichsbeschränkende Wirkung zu (vgl. BGH, GRUR 1996, 747 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH, GRUR 1991, 436 - Befestigungsvorrichtung II; Schulte-Rinken/Kühnen, PatG, 9. Aufl. 2014, § 14 Rn. 35). Allerdings können sie mittelbar eine bestimmte, in den übrigen Merkmalen nicht zum Ausdruck kommende Konstruktion umschreiben, nämlich dergestalt, dass diese Bauteile so ausgebildet sein müssen, dass sie die im Patentanspruch erwähnte Wirkung herbeiführen können (BGH, GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze; BGH, GRUR 2012, 475 – Elektronenstrahltherapiesystem; OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.05.2014 – Az. I-2 U 74/13, S. 31 des Urteilsumdruck; Schulte-Rinken/Kühnen, PatG, 9. Aufl. 2014, § 14 Rn. 84).
Hiernach müssen die äußeren Führungshülsen dazu geeignet sein, einen Zugangspfad in das innere Volumen des Wirbelkörpers bereitzustellen, der zumindest teilweise von spongiösem Knochen eingenommen wird und von einer Knochenrinde umfasst ist (Merkmale 1. und 2./3.). Weitere Vorgaben enthält das Klagepatent insoweit nicht. Soweit in den Merkmalen 2., 3. und insbesondere 3.1 gelehrt wird, dass sich die von den äußeren Führungshülsen geschaffenen Zugangspfade voneinander unterscheiden müssen, hat dies ersichtlich keine Auswirkung auf die Ausgestaltung der Führungshülsen selbst.
Die beiden expandierbaren Körper werden in den Merkmalen 4.1 – 5.2 über ihren Zweck in zweifacher Hinsicht vom Anspruch näher definiert.
Sie müssen sich zunächst durch eine der Führungshülsen in das innere Volumen eines Wirbelknochens, das zumindest teilweise aus spongiösem Knochen besteht, einführen lassen (Merkmale 4./5). Dies erfordert, dass die expandierbaren Körper eine solche Größe und Gestalt haben, die das Einführen durch die zum System gehörenden Führungshülsen erlaubt. Notwendig ist also eine räumlich-körperliche Abstimmung der expandierbaren Körper auf die Führungshülsen. Dabei reicht es aus, wenn je ein expandierbarer Körper durch eine der beiden Führungshülsen in das Knocheninnere eingeführt werden kann, wie sich aus dem Wortlaut der Merkmale 4. und 5. in der Zusammenschau ergibt. Danach muss der jeweilige expandierbare Körper, „so groß und derart gestaltet“ sein, dass er durch „eine von der ersten und zweiten Führungshülse“ (Merkmal 4.) bzw. „die andere von der ersten und zweiten Führungshülse“ (Merkmal 5.) in das innere Volumen eingeführt werden kann. Das Klagepatent erlaubt es also, zwei gleiche Führungshülsen und zwei gleiche expandierbare Körper oder alternativ zu jeder von zwei unterschiedlichen Führungshülsen jeweils einen passenden expandierbaren Körper bereitzustellen.
Ferner lehrt das Klagepatent in den Merkmalen 4.1 bzw. 5.1,
„um vergrößert zu werden, um einen ersten/zweiten Hohlraum (84A) in dem spongiösen Knochen zu bilden“,
die expandierbaren Körper so auszugestalten, dass sie durch ihre Expansion jeweils einen Hohlraum in dem spongiösen Knochen bilden können. Die expandierbaren Körper müssen also auf einen Druck ausgedehnt werden können, der das Zusammendrücken des spongiösen Knochens bewirkt.
Merkmal 5.2, wonach sich die beiden geschaffenen Hohlräume voneinander unterscheiden müssen, enthält dagegen keine Vorgaben für die Gestaltung der expandierbaren Körper.
Weitere Vorgaben lassen sich weder dem Anspruch noch der Patentbeschreibung entnehmen. Vielmehr wird in Abs. [0101] explizit dem Fachmann überlassen, ob die Größe und Form der beiden expandierbaren Körper gleich oder unterschiedlich ausgestaltet wird.
cc)
Diese vier Instrumente müssen darüber hinaus nach Merkmal 1 ein Behandlungssystem bilden. Dies bedeutet aber lediglich, dass die beiden Führungshülsen und die beiden expandierbaren Körper nur gemeinsam ein patentgemäßes Erzeugnis bilden. Eine weitergehende, über das erläuterte notwendige Zusammenpassen von mindestens jeweils einem expandierbaren Körper zu einer Führungshülse hinausgehende Abstimmung der einzelnen Elemente des Systems aufeinander lässt sich dem Klagepatent nicht entnehmen.
Vor dem Hintergrund dieser Auslegung wird das Klagepatent von den Beklagten durch die Hinweise auf den bipedikulären Zugang und die Lieferung von (jeweils mindestens) zwei Sets der angegriffenen Ausführungsform verletzt.
Zwei H-Sets bilden zusammen ein patentgemäßes System. Es steht nicht im Streit, dass es sich bei der Zugangskanüle des H-Sets um eine äußere Führungskanüle im Sinne von Merkmal 2. bzw. 3./3.1 handelt. Ebenso unstreitig ist es, dass ein in der angegriffenen Ausführungsform vorhandener Ballonkatether einen patentgemäßen expandierbaren Körper (Merkmale 4./4.1 bzw. 5./5.1/5.2) bildet. Weitere Anforderungen stellt das Klagepatent an das anspruchsgemäße System wie ausgeführt nicht.
Die H-Sets bietet die Beklagte auch als patentgemäßes System entgegen § 9 S. 2 Nr. 1 PatG an.
Für ein patentrechtliches Anbieten ist nicht erforderlich, dass das Angebot die Voraussetzungen eines wirksamen und verbindlichen Vertragsangebotes im Sinne von § 145 BGB erfüllt. Maßgeblich ist vielmehr nur, ob mit der fraglichen Handlung tatsächlich eine Nachfrage nach dem schutzrechtverletzenden Gegenstand geweckt wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.02.2014 – Az. 2 U 42/13). Ein Angebot im Sinne von § 9 PatG kann auch durch vorbereitende Handlungen erfolgen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen patentgeschützten Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt. Dies kann in dessen Ausbieten derart geschehen, dass Interessenten Gebote auf Überlassung abgeben können (BGH, GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte). So liegt ein Angebot bereits im Verteilen eines Werbeprospekts, der eine Darstellung eines dem Gegenstand des Patents entsprechenden Erzeugnisses enthält. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Werbemittel selbst die Merkmale des Patents offenbart, wenn bei objektiver Betrachtung ein Erzeugnis dargestellt ist, das diese Merkmale aufweist (BGH, GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte).
Ein Angebot nach diesen Grundsätzen liegt vor. Die Beklagte zeigt in ihren werbenden Publikationen unter anderem einen bipedikülaren Einsatz von zwei H-Sets und gibt Bestellnummern für ein entsprechendes 3er-Set an (vgl. Anlage M3). Hiermit befördert sie die Nachfrage nach einem patentgemäßen System. Dem steht nicht entgegen, dass ein einzelnes H-Set (d.h. nur eine Führungshülse und ein expandierbarer Körper) kein patentgemäßes System bildet. Durch die Darstellung des bipedikulären Zugangs bewirbt die Beklagte erkennbar das patentgemäße System. Dass eine angegriffene Ausführungsform alleine nicht dem Klagepatent unterfällt, ist insoweit nicht relevant.
Die Beklagte verletzt das Klagepatent zudem durch das Inverkehrbringen des geschützten Erzeugnisses (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG). Die von der Beklagten vertriebenen Sets mit drei H-Sets enthalten ein patentgemäßes System.
Dass auch die Einzelnutzung der drei Sets möglich ist, steht einer Verletzung des Klagepatents nicht entgegen. Auch die Einzellieferung eines Sets verletzt unter den gegebenen Umständen das Klagepatent. Denn eine unmittelbare Patentverletzung ist auch dann anzunehmen, wenn die jeweils einzelne Teile des geschützten Erzeugnisses nach und nach geliefert werden, der Verkäufer aber erkennen kann, dass der Abnehmer die komplette Vorrichtung herstellen will (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 02.04.2014 – Az. I-2 W 3/12; OLG Düsseldorf, GRUR 1984, 651, 652 – Abschnittsweiser Einzelteilekauf). Bei einem Kombinationspatent (wie hier) liegt eine unmittelbare Patentverletzung in Form des Inverkehrbringens vor, wenn das Zusammenfügen der Einzelkomponenten zu der geschützten Gesamtvorrichtung beim Abnehmer sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen ist (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 222). Dies ist hier der Fall. Es ist unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform auf eine Weise verwendet werden kann und auch verwendet wird, bei der zwei Zugangskanülen und zwei Ballonkatheder in einen Wirbelknochen eingeführt werden. Auf die patentrechtliche Unzulässigkeit einer solchen Nutzung weist die Beklagte nicht hin. Vielmehr befördert sie die patentverletzende Zusammenfügung von zwei angegriffenen Ausführungsformen zu einem anspruchsgemäßen System, indem sie ausdrücklich auf die Möglichkeit des bipedikulären Zugangs hinweist. Dies gilt umso mehr, da die Beklagte ein 3er-Set liefert, wodurch das Zusammenfügen insofern erleichtert wird, dass keine zwei Einzelsets erworben werden müssen, um von der erfindungsgemäßen Lehre Gebrauch zu machen.
III.
Angesichts der Patentbenutzung durch die angegriffene Ausführungsform stehen der Klägerin die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagten zu, wobei der Beklagte zu 2) als gesetzlicher Vertreter der Beklagten zu 1) haftet.
Der Unterlassungsanspruch beruht auf § 139 Abs. 1 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes ohne Berechtigung erfolgt.
Die B als Patentinhaberin, deren Rechte die Klägerin einklagt, hat gegen die Beklagten dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, der aus § 139 Abs. 2 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ folgt. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte zu 1) die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der noch nicht beziffert werden kann, weil der Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne Verschulden nicht im Einzelnen bekannt ist, ist ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
Damit die B in die Lage versetzt wird, den Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagten aus §§ 242, 259 BGB i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ ein Anspruch auf Auskunft im zuerkannten Umfang zu. Sie ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ.
4.
Der Rückrufanspruch gegenüber der Beklagten zu 1) basiert auf § 140a Abs. 3 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Gegenüber der Beklagte zu 1) steht der Klägerin aus fremdem Recht des Weiteren gemäß § 140a Abs. 1 PatG i. V. m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ auch ein Anspruch auf Vernichtung zu. Eine Unverhältnismäßigkeit ist hinsichtlich beider Ansprüche weder ersichtlich noch dargetan.
5.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 100 Abs. 4, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit basiert auf § 709 ZPO. Auf Antrag der Klägerin waren Teilsicherheiten für die Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge sowie die Kostenentscheidung festzusetzen.
IV.
Den Beklagten ist kein Vollstreckungsschutz zu gewähren. Nach § 712 Abs. 1 ZPO kann das Gericht dem Schuldner gestatten, die Vollstreckung eines Urteils durch Sicherheitsleistung (ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers) abzuwenden, wenn die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. In Betracht kommen Fälle, in denen die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz des Schuldners sicher erscheint (Musielak/Lackmann, ZPO, 11. Aufl. 2014, § 712 Rn. 1a; Münchener Kommentar zur ZPO/Götz, 4. Aufl. 2012, § 712 Rn. 3). Erforderlich sind irreparable Fakten durch die Vollstreckung, die so gut wie sicher zu erwarten sind, wobei zu beachten ist, dass der Schuldner bereits durch den Schadensersatzanspruch aus § 717 Abs. 2 ZPO und eine Sicherheitsleistung vor den Folgen einer unberechtigten Vollstreckung geschützt ist (Musielak/Lackmann, ZPO, 11. Aufl. 2014, § 712 Rn. 1a).
Aufgrund der zeitlichen Beschränkung der Patentrechte ist ein Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO in Patentsachen in der Regel zu verweigern (OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188, 189 – Flachdachabläufe). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einstellung der Produktion der angegriffenen Ausführungsform und der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten übliche Folgen des Unterlassungsgebots sind, die alleine die Gewährung von Vollstreckungsschutz nicht rechtfertigen können (OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117, 121 Tz. 16 – Fahrbare Betonpumpe; LG Mannheim, Urteil vom 18.02.2011 – Az. 7 O 100/10 – Tz. 243 bei Juris). Ein unersetzbarer Nachteil durch die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs setzt daher grundsätzlich voraus, dass dessen Vollstreckung zur Insolvenz der Anspruchsschuldnerin führt (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 2359). Diese Grundsätze gelten entsprechend für den Rückruf- und den Vernichtungsanspruch, deren wirtschaftliche Auswirkungen mit dem Unterlassungsanspruch vergleichbar sind.
Vor diesem Hintergrund war den Beklagten kein Vollstreckungsschutz zu gewähren. Die Beklagten haben nicht aufgezeigt, dass die Vollstreckung des Unterlassungsgebots für sie existenzbedrohende Folgen hätte.
Der Umstand, dass die Klägerin und die Patentinhaberin mit dem Unterlassungsanspruch keine derzeit bestehende, eigene Marktposition schützen, mag möglicherweise für die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach § 719 ZPO relevant sein (so OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2010, 120 – Patentverwertungsgesellschaft). Dies lässt sich aber nicht auf den Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO übertragen, da beide Vorschriften unterschiedliche Voraussetzungen haben (OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2010, 120, 121 – Patentverwertungsgesellschaft). Für die Frage, ob dem Schuldner ein nicht zu ersetzender Nachteil entsteht, sind die Verhältnisse beim Gläubiger zunächst unerheblich. Erst wenn ein solcher unersetzlicher Nachteil glaubhaft gemacht ist – wie hier nicht – käme es nach § 712 Abs. 2 ZPO darauf an, ob ein den drohenden Nachteil des Schuldners überwiegendes Interesse des Gläubigers besteht.
Soweit die Beklagten vortragen, es bestehe die Gefahr, dass die medizinische Versorgung der Bevölkerung Schaden nimmt, kann dies ebenfalls Vollstreckungsschutz nicht rechtfertigen. § 712 Abs. 1 ZPO betrachtet nur die dem Schuldner entstehenden Nachteile, nicht die von Dritten (vgl. für die Interessen der Arbeitnehmer des Schuldners: OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117, 121 Tz. 17 – Fahrbare Betonpumpe). Öffentliche Interessen lassen sich im Patentrecht vielmehr über § 24 PatG (Zwangslizenz) berücksichtigen. Darüber hinaus ist ohnehin davon auszugehen, dass im Falle der Vollstreckung des Unterlassungstenors die Versorgung des Marktes durch Konkurrenzprodukte gesichert ist. Die Existenz von Konkurrenzprodukten tragen die Beklagten selbst vor. Hiernach würde ein Lieferstopp dazu führen, dass sich Abnehmer der Beklagten nach Konkurrenzprodukten umsähen.
Hinsichtlich der anderen Ansprüche scheidet die Gewährung von Vollstreckungsschutz ebenfalls aus. Der Feststellungsantrag besitzt keinen vollstreckungsfähigen Inhalt und hinsichtlich des Kostentenors sind die Beklagten durch die zu leistende Sicherheit ausreichend geschützt (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 2356 u. 2358). Einen nicht zu ersetzenden Nachteil durch die Auskunftserteilung und Rechnungslegung haben die Beklagten nicht ansatzweise vorgetragen.
V.
Eine Aussetzung nach § 148 ZPO im Rahmen einer Ermessensentscheidung der Kammer war vorliegend nicht angezeigt.
Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der angenommenen Verletzung des Schutzrechtes hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt aber ohne Weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist (BGH GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; OLG Düsseldorf, Urteil vom 31.08.2006, Az. I-2 U 49/05, Rn. 65 bei Juris; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 1856; Haedicke/Timmann-Bukow, Hdb. des Patentrechts, 2012, § 9 Rn. 167).
Die Frage der Aussetzung wird nicht entscheidend dadurch beeinflusst, dass im Nichtigkeitsverfahren Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 21.07.2015 angesetzt ist. Zwar ist die Dauer des Nichtigkeitsverfahren ein bei der Aussetzungsentscheidung zu berücksichtigender Faktor (Schulte-Voß/Kühnen, PatG, 9. Aufl. 2014, § 139 Rn. 283), da hiervon abhängt, wie lange der Patentinhaber seine Rechte aus dem Streitpatent im Falle einer Aussetzung nicht durchsetzen kann. Jedoch liegen zwischen mündlicher Verhandlung im hiesigen Verfahren und dem Termin im Nichtigkeitsverfahren vorliegend ca. 9,5 Monate. Ein solcher Zeitraum ist zu lang, um die Ermessensentscheidung im Rahmen von § 148 ZPO maßgeblich zu beeinflussen, da ein Patentinhaber bei der Aussetzung für diesen Zeitraum einen substanziellen Teil des nach § 16 PatG zeitlich beschränkten Patentschutzes nicht durchsetzen könnte.
Für den Aussetzungsmaßstab nicht relevant ist der Umstand, dass die Klägerin und die Patentinhaberin keine patentgemäßen Produkte herstellen oder vertreiben. Die Rechte aus einem Patent stehen auch solchen Unternehmen zu, deren Tätigkeit sich auf die Lizenzierung von Patenten beschränkt. § 139 Abs. 1 PatG gewährt den Unterlassungsanspruch ohne Berücksichtigung der Verhältnisse beim Patentinhaber. Entsprechend kann es für die Frage der Aussetzung auch nicht darauf ankommen, ob ein Patentinhaber mit einer Patentverletzungsklage eigene, patentgemäße Produkte schützen möchte oder er einen Patentverletzer zum Abschluss eines Lizenzvertrages bringen möchte.
Die Lehre des Klagepatents wird von den drei Entgegenhaltungen, welche die Beklagten im Rahmen der Rechtsbestandsdiskussion anführt, nicht neuheitsschädlich vorweggenommen.
Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Zu ermitteln ist nicht, in welcher Form der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen kann oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln kann, sondern ausschließlich, was der Fachmann einer Schrift unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (BGH, Urteil vom 23.05.2013 – Az. X ZR 32/12).
Das Klagepatent ist neu gegenüber der Entgegenhaltung US K(Entgegenhaltung NK5, Anlage M5/M5a). Es fehlt zumindest an einer Offenbarung von zwei expandierbaren Körpern, die so gestaltet sind, dass sie durch ihre Vergrößerung jeweils einen Hohlraum in dem spongiösen Knochen eines Wirbelkörpers bilden können (Merkmale 4./4.1 und 5./5.1). In der Entgegenhaltung NK5 wird ein Ballonkatheder beschrieben, dessen Ballon im aufgeblasenen Zustand einen Röhrenknochen zusammenhalten soll. Hierzu heißt es auf S. 6 Abs. 1 Anlage M5a (= Sp. 3 Z. 27 – 32 Anlage M5):
„Der aufgeblasene Ballon 16 wird durch den auf die intramedullären Wände des Knochens angewendeten Überdruck sicher an Ort und Stelle gehalten. Sobald der Ballon 16 an seinem Platz über der Frakturstelle 41 hinaus verankert ist, kann der daran befestigte Katheterschlauch 14 festgezogen werden. Das Festziehen des Katheters mit dem an Ort und Stelle fixierten Ballon richtet die Fraktur aus und komprimiert die proximalen und distalen Stücke des frakturieren Knochens zusammen.“
Damit ist in der Entgegenhaltung NK5 keine Eignung des Ballons unmittelbar und eindeutig offenbart, spongiösen Knochen so zu komprimieren, dass ein Hohlraum entsteht. Es findet sich keine eindeutige Offenbarung eines mit einem ausreichenden Druck beaufschlagbaren expandierbaren Körper.
Das Klagepatent wird auch nicht von der US L(Entgegenhaltung NK7, Anlagen M6/M6a) neuheitsschädlich vorweggenommen. Es fehlt zumindest an einer Offenbarung von zwei expandierbaren Körpern gemäß der Merkmale 4./5. und 4.1/5.1 des Klagepatents.
Merkmal 4.,
„einen ersten expandierbaren Körper (56A), der so groß und derart gestaltet ist, dass er durch eine von der ersten und zweiten Führungshülse in das innere Volumen eingeführt wird“ ,
ist in der Entgegenhaltung NK7 nicht offenbart (gleiches gilt entsprechend für Merkmal 5.). Nach Ansicht den Beklagten stellen die Bandscheibenprothesenkapseln 10/10a in der Entgegenhaltung NK7 patentgemäße expandierbare Körper dar. Diese Bandscheibenprothesenkapseln sind aber nicht dazu geeignet, durch in der Entgegenhaltung offenbarte Führungshülsen in das innere Volumen eines Wirbelkörpers eingeführt zu werden. Entsprechende Führungshülsen sind in der Entgegenhaltung nicht gezeigt. Die Beklagten möchten in dem „kleinen Schlauch 22“ (S. 10 vorletzter Abs. Anlage M6a = Sp. 6 Z. 24 Anlage M6) eine solche Führungshülse sehen. Es findet sich aber in der NK7 kein Anhaltspunkt dafür, dass eine Bandscheibenprothesenkapseln 10/10a durch den Schlauch 22 eingeführt werden kann. Dieser dient vielmehr der Zufuhr eines Gels 20 zur Befüllung der Bandscheibenprothesenkapseln und hat – wie auch in Fig. 4 NK7 ersichtlich – einen deutlich kleineren Durchmesser als die Bandscheibenprothesenkapseln. Letztere werden vielmehr durch Fenster und Bohrungen in die Bandscheibe eingeführt (S. 10 letzter Abs. Anlage M6a = Sp. 6 Z. 35 – 45 Anlage M6). Diese Öffnungen bilden aber ersichtlich keine Führungshülsen im Sinne der Merkmale 2./3. des Klagepatents.
Merkmal 4.1,
„um vergrößert zu werden, um einen ersten Hohlraum (84A) in dem spongiösen Knochen zu bilden“,
wird ebenfalls von der Entgegenhaltung NK7 nicht offenbart, was entsprechend für Merkmal 5.1 gilt. Aus der Entgegenhaltung geht nicht unmittelbar und eindeutig hervor, dass die Bandscheibenprothesenkapseln 10/10a geeignet sind, durch ihre Vergrößerung einen Hohlraum in dem spongiösen Knochen eines Wirbelknochens zu bilden. In der Entgegenhaltung dienen die Bandscheibenprothesenkapseln 10/10a dem Stützen der Wirbelsäule.
Entgegen der Auffassung der Beklagten kann aus S. 6 letzter Abs. Anlage M6a (= Sp. 4 Z. 11 Anlage M6), wo es heißt:
„Falls eine implantierte Bandscheibenprothesenkapsel eine Umformung des Wirbelkörperknochens verursacht, (…)“,
nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, dass mit den Bandscheibenprothesenkapseln eine Hohlraumbildung in einem spongiösen Knochen möglich ist. Die Klägerin hat dies bestritten und vorgetragen, dass bei der von der Entgegenhaltung NK7 beschriebenen Befüllung einer Bandscheibenprothesenkapsel 10/10a durch eine selbstversiegelnde Membran keine hierfür ausreichenden Drücke erzeugt werden können. Für das nichtfachkundige Gericht ist nicht festzustellen, welche Darstellung zutreffend ist.
Darüber hinaus geht aus der zitierten Stelle in der Entgegenhaltung NK7 nicht hervor, dass die „Umformung des Wirbelkörperknochens“ durch eine Vergrößerung der Bandscheibenprothesenkapsel erfolgt. Vielmehr dürfte die Implantation der Kapsel diese Umformung verursachen. Die Merkmale 4.1 und 5.1 des Klagepatents verlangen jedoch, dass der expandierbare Körper durch dessen Vergrößerung einen Hohlraum im spongiösen Knochen bilden kann.
Schließlich nimmt auch die US M(Entgegenhaltung NK6, Anlage M7/7a) die Lehre des Klagepatents nicht neuheitsschädlich vorweg. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Entgegenhaltung NK6 bereits als Entgegenhaltung D1 im Einspruchsverfahren berücksichtigt und von der Einspruchsabteilung als nicht neuheitsschädlich angesehen wurde (vgl. S. 3 letzter Abs. Anlage B&B13). Ferner erörtert das Klagepatent die Entgegenhaltung NK6 in den Abs. [0004] und [0008].
Eine Aussetzung kann regelmäßig nicht in Betracht kommen, wenn der dem Klageschutzrecht entgegen gehaltene Stand der Technik demjenigen entspricht, der bereits in einem erfolglos durchgeführten Einspruchsverfahren berücksichtigt worden ist (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 7. Aufl. 2014, Rn. 1858). Die unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommene Entscheidung der Einspruchsabteilung hat das Verletzungsgericht grundsätzlich hinzunehmen. Nur wenn im Einzelfall ganz besondere Umstände vorliegen, kann Veranlassung für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bestehen.
Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Die Einspruchsabteilung hat vielmehr zutreffend entschieden, dass in der Entgegenhaltung NK6 kein System mit einer zweiten äußeren Führungshülse (Merkmal 3.) und einem zweiten expandierbaren Körper (Merkmal 5.) offenbart ist. Entgegen der Auffassung der Beklagten wird die Verwendung einer zweiten Führungshülse weder in Fig. 8 noch in S. 9 Abs. 1 Anlage M7 (= Sp. 5 Z. 47 – 51 Anlage M7a) beschrieben. Beide Stellen zeigen nur alternative Zugangspfade, nicht jedoch die Verwendung von zwei Führungshülsen als System zur Behandlung desselben Wirbelknochens. Zudem zeigt Fig. 8 jeweils nur einen Zugangspunkt für unterschiedliche Wirbel. Patentgemäß muss das System jedoch geeignet sein, zwei unterschiedliche Zugangspfade in das desselben Wirbelkörpers bereitzustellen (Merkmal 3.).
Schließlich kann entgegen der Auffassung der Beklagten die Zusammenfassung von zwei an sich vorbekannten Vorrichtungen („Verdoppelung“) in einem System die Neuheit dieses Systems begründen, wenn dieses System im Stand der Technik nicht bekannt war und eine solche Zusammenfassung auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Dass dies – entgegen dem Erteilungsakt und der Aufrechterhaltung im Einspruchsverfahren – hinsichtlich der geschützten Lehre nicht der Fall ist, konnten die Beklagten nicht aufzeigen.
VI.
Der Streitwert wird auf EUR 1.250.000 festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 1, Abs. 2, 140a Abs. 1, Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB
§§ 296 Abs. 2, 282 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. Nach diesen Vorschriften
§§ 242, 259 BGB
§§ 100 Abs. 4, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO
§ 712 ZPO
§ 148 ZPO
§ 712 ZPO
§ 140b PatG
§ 145 BGB
§ 9 PatG
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 709 ZPO
§ 719 ZPO
§ 24 PatG
§ 16 PatG
§ 14 S. 1 PatG
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 140b Abs. 1 PatG
§ 140b Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 1 PatG
§ 712 Abs. 1 ZPO
§ 717 Abs. 2 ZPO
§ 712 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2002, 238, 239
GRUR 2004, 763, 764
GRUR 1999, 909, 911
GRUR 2004, 1023, 1024
GRUR 1996, 747
GRUR 1991, 436
GRUR 2009, 837
GRUR 2012, 475
GRUR 2003, 1031
GRUR 1984, 651, 652
GRUR 1979, 188, 189
GRUR-RR 2010, 120
GRUR-RR 2010, 120, 121
GRUR 1987, 284
4a O 92/13
2 U 74/13
2 U 42/13
2 W 3/12
7 O 100/10
2 U 49/05
X ZR 32/12