Bundesgerichtshof (Bundesrepublik Deutschland, )
Beschluss vom 2025-03-06, Aktenzeichen I ZR 89/23
ECLI: ECLI:DE:BGH:2025:060325BIZR89.23.0

Tenor:
(Revisionszulassung bei Nichtigerklärung der Marke im Markenverletzungsstreit - Nanotank)
Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe - 6. Zivilsenat - vom 10. Mai 2023 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Streitwert: 50.000 €

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
I. Die Klägerin und die Beklagte zu 1 sind Wettbewerber im Bereich der Aquaristik. Die Beklagten zu 2 und 3 sind Geschäftsführer der Beklagten zu 1.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin der Unionswortmarke "Nanotank", die unter anderem für die Warenklasse 21 "Aquarien: Aquarien (Zimmer-); Zimmeraquarien; Abdeckung für Aquarien" eingetragen war (Klagemarke). Die Beklagte zu 1 verwendet für Aquarien Umverpackungen mit dem Wort "NANOTANK", daneben Zahlen (20, 30 oder 60) und teilweise das Wort "LED" und das Wort "System" darunter. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung der Klagemarke und hat die Beklagten nach erfolgloser Abmahnung auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung und Abmahnkostenerstattung in Anspruch genommen.
Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Die Revision gegen sein Urteil hat das Berufungsgericht nicht zugelassen. Dagegen wenden sich die Beklagten mit ihrer Nichtzulassungsbeschwerde.
Während des Verfahrens der Nichtzulassungsbeschwerde hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum mit Entscheidung vom 24. Oktober 2023 die Klagemarke für die im Streitfall relevanten Waren der Klasse 21 für nichtig erklärt. Der Senat hat das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren daraufhin bis zur Rechtskraft dieser Entscheidung ausgesetzt (BGH, Beschluss vom 11. Dezember 2023 - I ZR 89/23, juris). Mit Beschluss vom 11. September 2024 hat die fünfte Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum die Beschwerde der Klägerin gegen die Entscheidung der Löschungsabteilung zurückgewiesen. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.
Mit Verfügung vom 13. Januar 2025 sind die Parteien darauf hingewiesen worden, dass der Senat seine Beratung über die Nichtzulassungsbeschwerde nicht vor dem 6. März 2025 fortsetzen wird.
II. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist auf Kosten der Beklagten zurückzuweisen.
1. Die Nichtigerklärung der Klagemarke hat im Streitfall keine Auswirkungen auf das Beschwerdeverfahren.
a) Nach Art. 62 Abs. 2 UMV gelten die in der Unionsmarkenverordnung vorgesehenen Wirkungen der Unionsmarke in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten. Eine solche Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu berücksichtigen und führt zur Erledigung der Hauptsache (vgl. BGH, Urteil vom 30. Januar 2014 - I ZR 107/10, GRUR 2014, 385 [juris Rn. 16] = WRP 2014, 443 - H 15; Beschluss vom 15. Dezember 2017 - I ZR 258/14, GRUR 2018, 335 [juris Rn. 14] = WRP 2018, 478 - Aquaflam). Erledigungserklärung(en) haben die Parteien im Streitfall jedoch nicht abgegeben.
b) Für das Beschwerdeverfahren ergeben sich aus der rückwirkenden Vernichtung der Klagemarke für die angegriffenen Waren keine unmittelbaren Folgen. Es ist - wie in jedem Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren - zu prüfen, ob die Beschwerde zulässig und begründet ist. Liegt kein Zulassungsgrund vor, ist die Beschwerde zurückzuweisen. Die Beklagten können dann gegebenenfalls Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO erheben (zur Erledigungserklärung durch den Kläger in einem durch den Beklagten eingeleiteten Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren vgl. BGH, GRUR 2018, 224 [juris Rn. 16] - Aquaflam).
aa) Die Nichtigerklärung der Klagemarke erfüllt zwar den Revisionszulassungsgrund der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO (zum Patent vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 - X ZR 17/13, BGHZ 213, 238 [juris Rn. 17] - Vakuumtransportsystem; vgl. auch BGH, Beschluss vom 1. März 2007 - I ZR 249/02, GRUR 2007, 448 [juris Rn. 14]; Beschluss vom 7. Mai 2015 - I ZR 176/12, juris Rn. 2). Die Beklagten haben die Nichtigerklärung aber nicht als Zulassungsgrund geltend gemacht; von Amts wegen darf die Revision nicht zugelassen werden (vgl. BGHZ 213, 238 [juris Rn. 19 f.] - Vakuumtransportsystem).
bb) Die Beklagten haben auch keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde gestellt. Ist bei Nichtigerklärung der Marke eine Nichtzulassungsbeschwerde anhängig und die Frist zu ihrer Begründung bereits abgelaufen, ist der Beschwerdeführer gehalten, den Zulassungsgrund nachträglich geltend zu machen und auf Wiedereinsetzung in die (insoweit) versäumte Begründungsfrist anzutragen (zum Patent vgl. BGHZ 213, 238 [juris Rn. 22] - Vakuumtransportsystem; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 52 Rn. 37).
2. Im Streitfall ist die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten zwar zulässig, aber unbegründet. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, die auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten Rügen greifen nicht durch und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts auch im Übrigen nicht (§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Von einer näheren Begründung wird gemäß § 544 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen.
Koch Löffler Schwonke
Feddersen Schmaltz

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 767 ZPO
§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO
§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO
§ 544 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO
Art. 62 Abs. 2 UMV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2014, 385
GRUR 2018, 335
GRUR 2018, 224
BGHZ 213, 238
GRUR 2007, 448
BGHZ 213,
    238
I ZR 89/23
I ZR 107/10
I ZR 258/14
X ZR 17/13
I ZR 249/02
I ZR 176/12