Oberlandesgericht Hamm (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2010-05-06, Aktenzeichen I-4 U 5/10
ECLI: ECLI:DE:OLGHAM:2010:0506.I4U5.10.00

Tenor:
Die Berufung des Beklagten gegen das am 17. November 2009 verkündete Teilanerkenntnis- und Schlussurteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld wird zurückgewiesen.
Der Beklagte trägt die Kosten der Berufung.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin der eingetragenen Wortmarke "L GELDSCHRANK & TRESORANLAGENBAU" mit dem Schutzbereich für die Klassen 6 und 20, insbesondere Panzerschränke und Tresore. Sie ist ferner Lizenznehmerin zweier Wortmarken, deren Inhaber der Kläger zu 2) des landgerichtlichen Prozesses ist, nämlich "W GELDSCHRANK & TRESORANLAGENBAU" mit dem Schutzbereich wie vor und "C" für Waren der Klasse 6, nämlich Tresore. Das Verfahren des Klägers zu 2) wurde vor dem Landgericht durch Anerkenntnis beendet.
Die Klägerin macht eine Verletzung ihrer Markenrechte geltend, die darin liegen soll, dass der Beklagte am 19.01.2008 verschiedene Internetdomains, darunter die Domain *Internetadresse* - registrieren und mit seinen Webauftritten verlinken ließ. Die genannte Domain wurde auf die Domain *Internetadresse1* weitergeleitet, die der Beklagte bzw. Gesellschaften, deren Gesellschafter er ist, für ihren Geschäftsbetrieb (Objektschutz, Tresore) nutzen.
Die Klägerin mahnte den Beklagten mit anwaltlichem Schreiben vom 5.3.2009 ab und teilte mit; dass die Patentanwälte L an dem Fall mitwirkten. Der Beklagte unterwarf sich strafbewehrt mit Erklärungen vom 6.4.2009. Die Parteien streiten über die Höhe der Abmahnkosten.
Die Klägerin verlangt nach einem Gegenstandswert von 50.000,- Euro die Erstattung einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts, d.h. jeweils 1.359,80 € zuzüglich einer Portopauschale von 20,- Euro. Der Beklagte verpflichtete sich lediglich, eine 1,3-fache Geschäftsgebühr eines Rechtsanwalts nach einem Streitwert von 30.000,- Euro zu erstatten und zahlte dementsprechend 1.005,40 Euro. Die Klägerin macht den Restbetrag von 1.734,20 Euro geltend.
Die Klägerin hat gemeint, die Domainregistrierungen und die Verlinkungen stellten Markenrechtsverletzungen dar. Der Gegenstandswert sei zu Recht auf Basis eines Regelstreitwerts in Markenverletzungsprozessen beziffert worden. Die Kosten eines Patentanwalts seien nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig, auch ohne dass die Erforderlichkeit seiner Einschaltung begründet werden müsse.
Die Klägerin hat folgenden Antrag gestellt:
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin zu 1) vorgerichtliche Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten in Höhe von 1.734,20 Euro zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Der Beklagte hat beantragt,
die Klage (der Klägerin zu 1) abzuweisen.
Er hat vorgetragen, die Klägerin habe auf ihren Namen verschiedenste Marken historischer Tresorhersteller registriert, die den Herstellungsbetrieb eingestellt hätten. Die Klägerin könne insoweit gar keine Tresore mehr verkaufen. Soweit sie Dienstleistungen erbringe, sei zu berücksichtigen, dass sie die Marke nur für Waren habe schützen lassen. Der Beklagte hat den Gegenstandswert von 50.000,- Euro für unangemessen gehalten. Die Hinzuziehung eines Patentanwalts sei unnötig gewesen, weil die Prozessbevollmächtigten der Klägerin ausreichend sachkundig seien.
Der Beklagte hat gegenüber der Klageforderung die Aufrechnung mit einem Vertragsstrafeanspruch aus einer behaupteten Markenverletzung durch die Klägerin erklärt. Dem liegt folgender unstreitiger Sachverhalt zugrunde:
Die Parteien haben in einem vorangegangenen Prozess einen Vergleich geschlossen, mit dem sie hinsichtlich verschiedener Marken Auseinandersetzungsvereinbarungen getroffen haben. In diesem Zusammenhang hat die Klägerin, die bis dahin die Bezeichnung "I Sicherheitstechnik" in Anspruch nahm, sich gegenüber dem Beklagten u.a. verpflichtet, es zu unterlassen die deutsche Marke "I" im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der hiervon beanspruchten Produkte zu verwenden.
Die Klägerin hat als Inhaberin und administrative Ansprechpartnerin der Denic für die Domain "*Internetadresse2*" als Domaininhaberin "I Sicherheitstechnik" angegeben, was bei einer "who is-Abfrage" offenbart wird. Damit, so hat der Beklagte gemeint, habe die Klägerin das Zeichen "I" entgegen der vertraglichen Unterlassungsverpflichtung im geschäftlichen Verkehr als Marke benutzt und die Vertragsstrafe verwirkt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Aufrechnung für nicht erfolgreich gehalten. Die Registrierung und Nutzung der Domain "*Internetadresse*" verletzte die Markenrechte der Klägerin, so dass die vorgerichtliche Abmahnung erforderlich gewesen sei. Der Gegenstandswert sei mit 50.000,- Euro angemessen, und zwar auch, wenn sich der Umsatz der Klägerin in dem Warenbereich, für den die Marke Schutz genießt, nur auf 200.000,- Euro belaufe. Die Aufrechnung sei erfolglos, weil der Anspruch auf die Vertragsstrafe erfordere, dass die Bezeichnung "I" als Marke benutzt worden sei. Nicht genügend sei hingegen, dass sie lediglich benutzt worden sei, um den Inhaber einer Internetdomain zu bezeichnen, ohne gleichzeitig auch eine Verbindung zu den Waren oder Leistungen der Klägerin herzustellen.
Gegen dieses Urteil wendet sich der Beklagte mit seiner Berufung. Er vertieft seinen erstinstanzlichen Vortrag zum Erfolg der erklärten Aufrechnung und trägt vor, indem die Klägerin gegenüber der DENIC angebe, über eine Domain mit der Bezeichnung "I" verfügen zu dürfen, benutze sie diese Domain auch als Marke. Jedenfalls werde eine Verbindung zu den Waren der Klägerin hergestellt.
Der Beklagte beantragt,
das Berufungsurteil abzuändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angegriffene Urteil und trägt vor, die Klägerin firmiere weder unter dem Namen "I Sicherheitstechnik" noch benutze sie das Zeichen "I" für ihren Warenbereich. Um an die Wiedergabe der Bezeichnung I Sicherheitstechnik zu gelangen, müsste der Suchbegriff "*Internetadresse2*" eingeben werden, auch danach würde man nur zur Inhaberbezeichnung, nicht aber zur Angabe von Waren- oder Dienstleistungsangeboten gelangen. Diese Abfrage erfolge nicht einmal im geschäftlichen Verkehr, weil sie nicht der Absatzförderung diene.

Entscheidungsgründe:
Die form- und fristgerecht eingelegte und zulässige Berufung ist unbegründet. Das landgerichtliche Urteil erging daher zu Recht.
1. Die Klägerin kann für eine erforderliche vorprozessuale Abmahnung grundsätzlich die Erstattung ihrer Anwaltskosten aus §§ 670, 677, 683 Satz 1 BGB ersetzt verlangen, denn die vorgerichtliche Abmahnung war berechtigt.
Die zu geschäftlichen Zwecken erfolgende Registrierung eines geschützten Zeichens als Domain greift in die markenrechtlichen Befugnisse des Markeninhabers ein, wenn die Domain – wie hier – für identische Waren (Tresore) registriert wird (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 19 – Metrosex). Bereits die Registrierung des kennzeichnungskräftigen Teils der Marke (L) begründet die Gefahr einer künftigen Benutzung (BGH aaO.). Darüber hinaus hat der Beklagte durch Weiterverlinkung dafür gesorgt, dass aufgrund einer Eingabe der registrierten Bezeichnung Interessenten auf das identische Warenangebot des Beklagten (Tresore) geleitet wurden. Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn bei Eingabe der Domain Nutzeranfragen auf eine Webseite umgeleitet werden, die nicht von dem Markeninhaber betrieben wird und deren Inhaber auch keine geschäftlichen Verbindungen zu dem Markeninhaber unterhält (OLG Köln GRUR-RR 2006, 370). Die Angebotstexte auf der Zielseite (fair-consult.de) waren nicht auf die Durchführung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tresoren beschränkt, sondern erweckten den Eindruck des Angebots von Waren, die mit denjenigen, für welche die Marke Schutz genießt, identisch sind. Der von dem Beklagten in erster Instanz geäußerte Vorwurf, dass die Klägerin Bezeichnungen von nicht mehr produzierenden Wertschrankherstellern als Marke registrieren ließ, führt noch nicht dazu, dass hierfür kein Markenschutz entstehen kann, solange nicht vorgebracht wird, dass diese Bezeichnungen tatsächlich nicht als Marke benutzt wurden und die Benutzungsschonfrist abgelaufen ist.
2. Der von der Klägerin angegebene Gegenstandswert von 50.000,- Euro wurde vom Landgericht zu Recht nicht gerügt. Der Gegenstandswert für die Abmahnung entspricht dem der Hauptsache. In Hauptsacheverfahren werden für den Unterlassungsanspruch Streitwerte nicht unter 25.000,- Euro angesetzt, die Mehrzahl der Gerichte beziffert den Wert auf Beträge ab 50.000,- Euro (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufll. 2009, § 142 Rn 4). Der BGH hält diesen Wert im Markeneintragungsverfahren für gerechtfertigt (BGH GRUR 2006, 704 – Markenwert). Er wurde auch im Verletzungsverfahren von Gerichten gelegentlich als Regelstreitwert in der Zeit vor dem Inkrafttreten des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes am 1.7.2004 angesetzt (vgl. die Darstellung bei OLG Nürnberg GRUR 2007, 815 – Kennzeichenstreitwert; OLG Frankfurt WRP 2006,1272, 1273). Unabhängig von der Frage, ob von Regelstreitwerten im Markenverletzungsprozess noch ausgegangen werden darf, ist stets maßgeblich das Interesse der Klägerin an der Unterbindung der Verletzung. Relevant dafür sind der Wert der Marke, die Gefährlichkeit und Verbreitung der Verletzungshandlung, deren räumlicher Umfang sowie der Grad des Verschuldens. Anhaltspunkt für die Bezifferung des Interesses ist typischerweise der betroffene Jahresumsatz. Im vorliegenden Fall ist entscheidend, dass die Nutzung der Domain "*Internetadresse*" im Internet als Mittel zur Umleitung von Kundenströmen einen wichtigen Werbezugang bundesweit beeinflusst hat. Die Registrierung durch den Beklagten erfolgte, ohne dass es ein eigenes Kennzeichnungsinteresse an dieser Bezeichnung gab. Umstände, die dafür sprechen, dass das Verhalten eine Bagatelle betraf, sind nicht ersichtlich.
3. Erstattungsfähig sind die Kosten für die Hinzuziehung eines Patentanwalts, ohne dass nachgewiesen werden muss, dass die Hinzuziehung des Patentanwalts erforderlich war. Es genügt, dass der Patentanwalt an dem Verfahren mitgewirkt hat, sei es auch nur durch Beratung. Das ist vorgetragen und von dem Beklagten nicht bestritten worden. Die Erstattungsfähigkeit folgt aus § 140 Abs. 3 MarkenG. Die Vorschrift ist so zu verstehen, dass Gebühren eines mitwirkenden Patentanwalts in voller Höhe auch im vorprozessualen Abmahnungsverfahren erstattungsfähig sind, wenn die Mitwirkung – wie hier - nach § 4 PatAnwO zulässig war (vgl. BGH GRUR 2003, 639 – Kosten des Patentanwalts; Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 140 Rn 40; ebenso für die wortgleiche Vorschrift in § 52 Abs. 4 GeschmG BGH GRUR 2006, 702). Soweit es um den Gebührenanspruch geht, kommt es auf die Erforderlichkeit der Kosten nur an, soweit es um die Auslagen des Patentanwalts (etwa Reisekosten) geht.
4. Die Aufrechnungserklärung des Beklagten ging ins Leere und brachte den Kostenerstattungsanspruch der Klägerin nicht zum Erlöschen, denn der Vertragsstrafeanspruch aus der im Jahr 2008 vor dem Landgericht Bielefeld geschlossenen Unterlassungserklärung wurde nicht verwirkt. Die Klägerin hat nämlich nicht gegen die vor dem Landgericht Bielefeld im Jahr 2008 geschlossene Unterlassungsvereinbarung verstoßen. In der vom Landgericht zutreffend als Abgrenzungsabrede angesehenen Vereinbarung hat sich die Klägerin nur dazu verpflichtet, einen identischen oder verwechslungsfähigen Gebrauch des Zeichens "I" zu unterlassen. Ausdrücklich ist davon die Rede, dass die Klägerin eine Verwendung der "deutschen Marke ### I" unterlassen wird.
Das von der Beklagten einzig als mögliche Verletzungshandlung vorgetragene Verhalten ist keine Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr nach § 14 Abs. 2 bis 4 MarkenG, sondern äußerstenfalls ein firmenmäßiger Gebrauch. Ein allein firmenmäßiger Hinweis ist aber keine markenrechtliche Benutzungshandlung im Sinne des § 14 MarkenG. Er zieht nämlich nicht bereits für sich genommen eine markenmäßige Herkunftsverwechslung nach sich (vgl. BGH GRUR 2008, 254 Tz. 22 in Anlehnung an EuGH GRUR 2007, 971 Tz. 21 – Céline). Zwar haben die Gerichte das bislang auf Art. 9 der Gemeinschaftsmarkenverordnung bezogen. Diese Norm ist jedoch nicht nur im Wortlaut durch § 14 MarkenG nachgebildet, auch in der Sache ist eine identische Auslegung des nationalen und des europäischen Markenrechts geboten. Die Marke ist definitionsgemäß ein Produktkennzeichen, die Firma ein unternehmensbezogenes Kennzeichen. Eine allein markenmäßige Benutzung ohne Bezug zu einer Produktnutzung unter den Schutzbereich des Kennzeichens zu rechnen, ist weder zum Schutz des Publikums vor Verwechslungen noch zur Sicherstellung der Herkunftsfunktion geboten.
Die Klägerin hat lediglich als Inhaberin der Domain "*Internetadresse2*" die "I Sicherheitstechnik" angegeben, ferner in der Registrierung die "I Sicherheitstechnik" als "Organisation" nennen und sie der Geschäftsadresse der Klägerin zuordnen lassen. Hingegen ist nicht vorgetragen, dass die Klägerin auch Waren oder Dienstleistungen unter dieser oder einer ähnlichen Bezeichnung angeboten oder beworben hat. Bei der nicht über Suchmaschinen möglichen Abfrage der Domain "*Internetadresse2*" im Rahmen einer "whois-Abfrage" erhält der Interessent nur eine Mitteilung über Inhaberschaft und administrative oder technische Ansprechpartner für diese Domain. Die daraus mögliche Fehlzuordnung über die Person des Geschäftsinhabers ist allenfalls firmenmäßiger Gebrauch, weil bei ihr eine Zuordnung zu den vom Geschäftsinhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen fehlt und auch nicht ohne weitere Benutzungshandlungen möglich ist.
III.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 670, 677, 683 Satz 1 BGB
§§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO
§ 4 PatAnwO
§ 14 MarkenG
§ 140 Abs. 3 MarkenG
§ 140 Abs. 3 MarkenG
§ 52 Abs. 4 GeschmG
§ 14 Abs. 2 bis 4 MarkenG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2008, 912
GRUR-RR 2006, 370
GRUR 2006, 704
GRUR 2007, 815
GRUR 2003, 639
GRUR 2006, 702
GRUR 2008, 254
GRUR 2007, 971