Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2013-07-18, Aktenzeichen I-2 U 100/11
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2013:0718.I2U100.11.00

Tenor:
A.
Auf die Berufung der Beklagten wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – das am 4. Oktober 2011 verkündete Urteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt gefasst:
I.
Die Beklagten werden verurteilt,
1
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-- Euro ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
L-Lysin in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, das
mittels eines Verfahrens hergestellt wurde, welches die Stufe umfasst, bei der ein Mikroorganismus, welcher zur Gattung Escherichia gehört und L-Lysinproduktivität hat,
und worin das Lysindecarboxylasegen, das definiert ist durch die Aminosäuresequenz gemäß SEQ ID No:4 des Sequenzprotokolls oder durch eine Aminosäuresequenz mit Substitution, Deletion oder Insertion von 3 Aminosäureresten oder weniger in der Aminosäuresequenz der SEQ ID No:4 des Sequenzprotokolls ohne wesentliche Beeinträchtigung der Lysindecarboxylaseaktiviät,
durch Deletion eines oder mehrerer Nukleotide in der Nukleotidsequenz des Gens modifiziert ist, wobei die Aktivität einer durch das Gen kodierten Lysindecarboxylase in Zellen verringert oder beseitigt worden ist,
in einem flüssigen Medium kultiviert wird;
2.
den Klägerinnen unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 22. März 2006 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei
- sämtliche Angaben gegenüber der Klägerin zu 2. erst ab dem5. Dezember 2006 zu machen sind,
- die Angaben zu den Einkaufspreisen sowie den Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 1. September 2008 zu machen sind und
- die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu lit. a) und b) die entsprechenden Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, in Kopie vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
II.Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind,
1 der Klägerin zu 1. allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 22. März 2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,
2 der Klägerin zu 2. allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 5. Dezember 2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III.Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
B.
Die erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits werden wie folgt verteilt: Die Beklagten haben 35/40 der Gerichtskosten und ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten, 18/20 der außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1. und 17/20 der außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2. zu tragen. Die Klägerin zu 1. hat 2/40 der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Beklagten und 2/20 ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten zu tragen. Die Klägerin zu 2. hat 3/40 der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Beklagten sowie 3/20 ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten zu tragen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagten zu tragen.
C.
Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,-- Euro abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zwangsweise durchzusetzenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
D.
Die Revision wird nicht zugelassen.
E.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 750.000,-- Euro festgesetzt.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Die in Japan geschäftsansässige Klägerin zu 1. ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 796 XXX (Klagepatent; Anlage K C 12; deutsche Übersetzung [DE 695 34 XXY T2] Anlage K C 13) betreffend ein neues Lysin-Decarboxylase-Gen und ein Verfahren zur Herstellung von L-Lysin.
Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 5. Dezember 1995 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 9. Dezember 1994 eingereicht. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 22. Februar 2006. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 695 34 XXZ geführt. Das Klagepatent steht in Kraft.
Die im vorliegenden Rechtsstreit in Kombination geltend gemachten Ansprüche 9, 8, 5 und 1 des Klagepatents lauten in der Verfahrenssprache:
1.
A gene which codes for lysine decarboxylase having an amino acid sequence definded in the following (A) or (B):
(A) an amino acid sequence shown in SEQ ID NO:4,
(B) an amino acid sequence having substitution, deletion or insertion of 3 amino acid residues or less in the amino acid sequence shown in SEQ ID NO:4 and having lysine decarboxylase aktivity.
5.
A microorgansim belonging to the genus Escherichia, wherein the gene according to claim 1 or 2, a promoter sequence of the gene or a region between an SD sequence and an initiation codon of the gene is modified by substitution, deletion, insertion, addition or inversion of one or a plurality of nucleotides in the nucleotide sequence or the region between an SD sequence and an initiation codon, whereby the activity of a lysine decarboxylase encoded by the gene is decreased or disappeared in cells.
8.
The microorganism according to any one of claims 5, 6 and 7, which belongs to the genus Escherichia and has L-lysine productivity.
9.
A method of producing L-lysine comprising the step of cultivating a microoganism according to claim 8 in a liquid medium.
Die in der Klagepatentschrift mitgeteilte deutsche Übersetzung lautet in Übereinstimmung mit der vom Deutschen Patent- und Markenamt zu dem Aktenzeichen 695 34 XXZ.9 veröffentlichten Übersetzung (Anlage KC 13) wie folgt:
1.Gen, das für Lysindecarboxylase mit der in (A) oder (B) definierten Aminosäuresequenz kodiert:
(A) Aminosäuresequenz der SEQ ID No:4 des Sequenzprotokolls
(B) Aminosäuresequenz mit Substitution, Deletion oder Insertion von 3
Aminosäureresten oder weniger in Aminosäuresequenz der SED ID No:4
des Sequenzprotokolls mit Lysindecarboxylaseaktivität.
Mikroorganismus der Gattung Escherichia, worin das Gen nach Anspruch 1 oder 2, eine Promotorsequenz des Gens oder ein Region zwischen einer SD-Sequenz und enem Initiationskodon des Gens durch Substitution, Deletion, Insertion, Addition oder Inversion eines oder mehrerer Nukleotide in der Nukleotidsequenz des Gens, der Promotorsequenz oder der Region zwischen einer SD-Sequenz und einem Initiationskodon modifiziert ist, wobei die Aktivität einer durch das Gen kodierten Lysindecarboxylase in Zellen verringert oder beseitigt worden ist.
Mikroorganismus nach einem der Ansprüche 5, 6 und 7, welcher zur Gattung Escherichia gehört und L-Lysinproduktivität hat.
Verfahren zum Herstellen von L-Lysin, welches die Stufe umfasst, bei der ein Mikroorganismus nach Anspruch 8 in einem flüssigen Medium kultiviert wird.
Im Einspruchsverfahren hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes mit Entscheidung vom 30. Januar 2009 (Anlage B 33) dahin eingeschränkt, dass am Ende des Anspruches 1 die Worte „mit Lysindecarboxylaseaktivität“ durch die Worte „ohne wesentliche Einschränkung der Lysindecarboxylaseaktivität“ ersetzt worden sind. Die hiergegen gerichteten Beschwerden der Parteien hat die Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 10. Januar 2012 zurückgewiesen.
Die Klägerin zu 2. ist eine in Frankreich geschäftsansässige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1. Sie schloss mit der Klägerin zu 1. am 14. September 1994 ein „Licence Agreement“ (Anlage K 34a; nachfolgend: Lizenzvertrag), mit welchem ihr die Klägerin zu 1. eine ausschließliche Herstellungs- und Vertriebslizenz für die im dortigen Appendix 3 aufgelisteten Patente erteilte. Mit „Memorandum“ vom 25. Juni 2008 (Anlage K 34b) änderten die Klägerinnen den Lizenzvertrag mit Wirkung zum 5. Dezember 2006 ab; u. a. wurde der ursprüngliche Appendix 3 zum Lizenzvertrag durch einen neuen Appendix 3 (Anhang 1 zum Memorandum) ersetzt, in welchem erstmals das Klagepatent aufgeführt ist. Unter dem Datum des 25. August 2010 schlossen die Klägerinnen eine weiteres „Licence Agreement“ (Anlage K 41; deutsche Übersetzung Anlage K 41a), mit welchem der bestehende Lizenzvertrag, geändert durch das Memorandum, hinsichtlich des Gebiets Deutschlands klargestellt und ergänzt wurde. Wegen der Einzelheiten der vorgenannten Verträge wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils sowie auf die von den Klägerinnen zur Akte gereichten Vertragsablichtungen nebst den überreichten deutschen Übersetzungen Bezug genommen.
Die Beklagte zu 1. ist ein chinesisches Unternehmen, das auf den Cayman Islands eingetragen ist und seine Hauptverwaltung sowie seinen Geschäftssitz unter der im Rubrum angegebenen Adresse hat. Die Beklagte zu 3., bei der es sich um ein Tochterunternehmen der Beklagten zu 1. handelt, stellt unter anderem Aminosäuren her. Diese vertreibt sie auch über die Beklagte zu 2. Zu der Produktpalette gehört L-Lysin, das u.a. an die in Hamburg geschäftsansässige B AG (nachfolgend: B) geliefert und von dieser weitervertrieben wurde..
Im Jahre 2005 teilte die Beklagte zu 1. in einer Mitteilung gegenüber einem Analysten (Anlage K 6) und in einer Pressemitteilung (Anlage K 5) mit, bei der Herstellung ihres Lysins komme ein neuartiger Stamm von Mikroorganismen zum Einsatz, was mit verschiedenen Vorteilen verbunden sei. In der Folgezeit kam es in den Niederlanden, Belgien und Polen zu Patentrechtsstreitigkeiten, die (auch) das Klagepatent zum Gegenstand haben bzw. hatten.
In den Niederlanden leiteten die Klägerinnen Anfang 2006 ein Besichtigungsverfahren ein, welches von der B AG in die Niederlande geliefertes Lysin betraf, das aus der Quelle der Beklagten stammte. Die aus dem besichtigten Lysin genommenen Proben wurden von dem niederländischen C Institut (Anlage K 22, deutsche Übersetzung K 22a) untersucht. Gestützt auf diese, auf den 26. Juni 2006 datierende Analyse erkannte das D gegenüber den Beklagten sowie der B AG mit Urteil vom 22. August 2007 (Anlage K 4) auf eine Verletzung des Klagepatents in den Niederlanden. Mit Urteil vom 29. März 2011 (Anlage K 48; deutsche Übersetzung K 48a) bestätigte der Gerechtshof’s Gravenhage als Berufungsgericht die Verletzung sowie den Rechtsbestand des niederländischen Teils des Klagepatents.
In Belgien ordnete das Handelsgericht Antwerpen im Frühjahr 2008 eine Besichtigung bzw. Beschlagnahme der Lager-/Büroräume der F sowie eines von der B AG genutzten Lagerhauses der Firma E an. Der gerichtliche Sachverständige stellte in seinem Bericht vom 4. August 2008 (Anlage K 2, deutsche Übersetzung Anlage K 2b) hierzu fest, dass ein erheblicher Teil des in dem Lagerhaus der Firma E befindlichen Lysins im Eigentum der B AG stand und für den Transport nach Deutschland bestimmt war. Beides bestätigte die B AG im Rahmen eines Schriftsatzes, mit dem sie aus eben diesen Gründen eine Aufhebung der Beschlagnahme begehrte (Schriftsatz vom 6. Juni 2008, Anlage K 17, deutsche Übersetzung K 17a). Als Hersteller eines Großteils des beschlagnahmten Lysins ermittelte der gerichtliche Sachverständige die Beklagten zu 1. und 2. Proben des aufgefundenen Lysins ließ der gerichtliche Sachverständige durch das Institut M BV (deutsche Übersetzung Anlage K 16a) untersuchen. Die Untersuchung veranlasste den gerichtlichen Sachverständigen zu der Schlussfolgerung, dass für die Herstellung aller (bis auf eine) Proben ein E.coli-Stamm eingesetzt wurde, der ein mutiertes dapA-Gen enthält.
Im Auftrag der Klägerinnen wurden in Deutschland zwei Säcke à 25 kg Lysin erworben (Anlage K 9). Diese Säcke waren an einen deutschen Abnehmer, die G GmbH, geliefert worden. Auf den Säcken wird die Beklagte zu 3. als Herstellerin genannt. Darüber hinaus findet sich auf den Säcken ein Hinweis auf die Homepage der Beklagten zu 1. Der niederländische Prozessbevollmächtigte der Klägerinnen leitete die beiden Säcke an das niederländische Testinstitut C weiter, welches unter dem 10. September 2008 einen Untersuchungsbericht (Anlage K 10/10a) erstellte.
Die Klägerinnen sehen im Angebot und Vertrieb dieses Lysins in Deutschland eine Verletzung des Klagepatents. Mit ihrer Klage haben sie deshalb die Beklagten und B u.a. auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Rückruf, sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadenersatz in Anspruch genommen. Nach Abtrennung des Verfahrens gegen B hat das Landgericht den Klägerinnen die gegenüber dieser geltend gemachten Klageansprüche durch Urteil vom 3. November 2009 (4b O 189/09) im Wesentlichen zugesprochen. Die von B gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung hat der Senat mit Urteil vom 28. April 2011 (I-2 U 147/09; Anlage K 44) im Wesentlichen zurückgewiesen. Die gegen das Berufungsurteil eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 5. Februar 2013 (X ZR 63 /11) zurückgewiesen.
Die Klägerinnen haben vor dem Landgericht geltend gemacht: Die Analyse des Instituts C (Anlage K 10/10a) der aus den in Deutschland auf den Markt gebrachten Säcken gezogenen Proben belege eine Verwirklichung des Klagepatents. Die dortigen Experimente 1 und 2 hätten sichtbar gemacht, dass in den untersuchten Lysin-Proben DNA des Bakteriums Escherichia Coli (im Folgenden: E.coli) vorhanden sei, die für einen Teil des Dihydrodipicolinatsynthase (nachfolgend: DDPS) Enzyms kodiert sei, und bei der der Histidinrest an der Position 118 gegen einen Tyrosinrest ausgetauscht worden sei. Es sei mithin in dem Lysin DNA einer anspruchsgemäßen Mutation des E.coli Bakteriums gefunden worden. Dies folge auch aus dem zur Akte gereichten Privatgutachten von Prof. Dr. H vom 11. September 2009 (Anlage K 11), welches die von dem Institut C durchgeführten analytischen Experimente im Einzelnen erläutere sowie deren Richtigkeit bestätige. Die Beklagten seien passivlegitimiert. Für die Beklagten zu 1. und 3. ergebe sich dies u.a. aufgrund ihrer Benennung auf den in Deutschland erworbenen Lysin-Säcken. Die Verantwortlichkeit der Beklagten zu 2. ergebe sich aufgrund des – unstreitigen – Umstandes, dass diese auf Rechnungen, welche an die B AG gesandt worden seien und Lysin zum Gegenstand gehabt hätten, als Absender genannt werde.
Die Beklagten, die um Klageabweisung und hilfsweise um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage gebeten haben, haben die Aktivlegitimation der Klägerinnen bestritten und außerdem geltend gemacht, die Klägerinnen hätten eine Verletzungshandlung nicht substantiiert vorgetragen. Insbesondere finde sich keine irgendwie geartete Verbindung zwischen den in der Anlage K 9 gezeigten Säcken und der Beklagten zu 2. Außerdem hätten die Klägerinnen eine Verletzung des Klagepatents nicht schlüssig dargetan. Die Vorlage des Analyseberichts des Instituts C vom 10. September 2008 reiche nicht aus. Es handele sich lediglich um eine Analyse des Endprodukts. Damit sei eine Aussage über das Herstellungsverfahren des Lysins nicht möglich. Soweit in dem Analysebericht die Feststellung getroffen werde, dass in den untersuchten Proben DNA von Bakterien der Gattung E.coli aufgefunden worden sei, sei die Herkunft des Bakteriums völlig unklar. Der Bericht schließe nicht aus, dass es sich um eine bloße Verunreinigung handele. Das Institut C habe es außerdem unterlassen zu untersuchen, ob in der Probe etwa auch DNA des Corynebakteriums enthalten sei. Erheblich mit Lücken behaftet sei darüber hinaus der Vortrag der Klägerinnen, dass in der Probe eine DNA mit den spezifischen Mutationen des E. coli-Bakteriums gefunden worden sei. Aus dem allenfalls relevanten Analysebericht des Instituts C vom 26. Juni 2006 lasse sich eine Verwirklichung des Klagepatents ebenso wenig ableiten. Ihm stünde dieselbe Kritik entgegen wie dem C-Bericht aus dem Jahre 2008. Die Identität des angeblich zur Herstellung des Lysins verwendeten Organismus sei nicht nachgewiesen. Die Klägerinnen verfügten – unstreitig – nicht über eine vollständige DNA dieses Organismus. Der Testbericht sage auch nichts darüber aus, in welcher Menge dieser Organismus in den Proben vorhanden war und ob nicht zusätzliche weitere Organismen vorgefunden worden sind. Darüber hinaus hätten die Klägerinnen nicht berücksichtigt, dass das von ihnen getestete Lysin nicht-funktionale DNA-Sequenzen enthalte. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe in seiner Entscheidung „Monsanto/Cefetra“ jedoch einen Patentschutz für eine DNA-Sequenz ohne eine funktionale Angabe abgelehnt. Überdies stelle das Lysin kein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG dar.
Mit Urteil vom 4. Oktober 2011 hat das Landgericht dem Klagebegehren nach den zuletzt gestellten Anträgen im Wesentlichen entsprochen, wobei es in der Sache wie folgt erkannt hat:
2
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
f) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,
g) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
h) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
i) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
j) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei sämtliche Angaben gegenüber der Klägerin zu 2) erst ab dem 5. Dezember 2006 zu machen sind,
wobei die Angaben zu den Einkaufspreisen sowie den Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 1. September 2008 zu machen sind und
wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu lit. a) und b) die entsprechenden Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, in Kopie vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3.die gemäß dem unter Ziffer I. 1. beschriebenen Verfahren hergestellte L-Aminosäure gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den durch das Urteil der Kammer vom heutigen Tage gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, gegebenenfalls bereits gezahlte Kaufpreise bzw. sonstige Äquivalente zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten und mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, soweit die Erzeugnisse nach dem 30. April 2006 angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen wurden,
wobei diese Verpflichtung gegenüber der Klägerin zu 2) erst für Erzeugnisse besteht, die nach dem 5. Dezember 2005 angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen wurden.
II.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind,
1) der Klägerin zu 1) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 22. März 2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird,
2) der Klägerin zu 2) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 5. Dezember 2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt:
Die Beklagten vertrieben auf dem deutschen Markt Lysin, welches nach der technischen Lehre des Klagepatents hergestellt worden sei. Alle drei Beklagten seien passivlegitimiert. Die Beklagte zu 3. werde auf den in Deutschland von den Klägerinnen erworbenen Lysin-Säcken als Herstellerin genannt. Die Beklagte zu 1. werde unter ihrer Internetadresse auf diesen Säcken genannt, wodurch sie als Anbieterin von Lysin auftrete. Bei der Beklagten zu 2. handele es sich nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten um ein mit der Beklagten zu 3. verbundenes Unternehmen, das im Bereich des Vertriebs der von der Beklagten zu 3. hergestellten Erzeugnisse tätig sei. Es bestehe kein vernünftiger Zweifel daran, dass die Beklagte zu 2. auch für den Vertrieb der streitgegenständlichen Lysin-Säcke in Deutschland verantwortlich sei.
Die Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens bei der Herstellung des Lysins sei von den Klägerinnen substantiiert und schlüssig vorgetragen worden. Ihren Vortrag hätten die Klägerinnen mit der Vorlage des Analyseberichts des Instituts C vom 10. September 2008 (Anlage K 10/10a) und dem Privatgutachten von Prof. Dr. H vom 11. September 2008 (Anlage K 11) untermauert. Sowohl dem Analysebericht als auch dem Privatgutachten sei erstens zu entnehmen, dass die Proben des untersuchten Lysins DNA-Material des Mikroorganismus E.coli aufgewiesen hätten und dass zweitens die DNA des in den Proben gefundenen Bakteriums E.coli ein mutiertes dapA-Gen enthalten habe, was eine Kodierung der Aminosäure Tyrosin statt der Aminosäure Histidin an der Aminosäureposition 118 des entstehenden Enzyms DDPS zur Folge habe. Dem schlüssigen und substantiierten Vortrag der Klägerinnen seien die Beklagten nicht in erheblicher Weise entgegen getreten. Einer weitergehenden Auseinandersetzung mit den Einwendungen der Beklagten gegen den Analysebericht des Instituts C vom 10. September 2008 bedürfe es vor diesem Hintergrund nicht, wobei allerdings anzumerken sei, dass die von den Beklagten hiergegen erhobenen Einwände nicht verfingen.
Bei dem angegriffenen Lysin handele es sich um ein unmittelbares Verfahrensprodukt im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG. Unerheblich sei, dass sich das angegriffene Lysin in seinen stofflichen Eigenschaften nicht von außerhalb des patentgeschützten Verfahrens hergestelltem Lysin unterscheide. Das unmittelbare Verfahrenserzeugnis müsse nicht mit bestimmten, durch das patentgeschützte Verfahren vermittelten spezifischen Eigenschaften versehen sein. Dass der eigentliche Fermentationsprozess, aus dem das Lysin hervorgehe, durch die in der geltend gemachten Patentanspruchskombination gelehrten Maßnahmen nicht berührt werde, sei ohne Bedeutung. Bei dem angegriffenen Lysin handele es sich auch um ein „unmittelbar“ durch das geschützte Verfahren körperlich hervorgebrachtes Erzeugnis. Die in dem erfindungsgemäßen Verfahren vorgenommene Mutation des die DDPS kodierenden Gens durch die Desensibilisierung der Feedback-Hemmung führe unstreitig zu einer Steigerung der Lysinausbeute, auch wenn diese, wie die Beklagten vortrügen, „nur 6%“ betrage. Die Steigerung der Ausbeute habe ihre Ursache in dem erfindungsgemäßen Verfahren und hafte dem Verfahrenserzeugnis auch nach Durchführung der weiteren Verfahrensschritte an.
Die von den Beklagten in Bezug genommene Entscheidung des EuGH sei im Streitfall nicht einschlägig, weil es hier nicht um Stoffschutz für eine Gensequenz gehe, sondern um ein Verfahrensprodukt, das unter Benutzung des klagepatentgeschützten Verfahrens hergestellt worden sei. Die in Rede stehende EuGH-Entscheidung führe auch nicht zu einer anderen Beurteilung der Frage, was unter einem unmittelbaren Verfahrenserzeugnis zu verstehen sei.
Aus der festgestellten Patentverletzung ergäben sich die zuerkannten Klageansprüche. Sowohl die Klägerin zu 1. als Patentinhaberin als auch die Klägerin zu 2. als ausschließliche Lizenznehmerin seien insoweit aktiv legitimiert.
Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen.
Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie eine vollständige Abweisung der Klage erstreben. Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens machen sie geltend:
Die Klägerinnen besäßen über das tatsächlich angewandte Herstellungsverfahren keine Erkenntnisse und hätten dazu keine Untersuchungen angestellt. Ihre Argumentation beruhe allein auf Schlussfolgerungen, die sie aus Untersuchungen von Lysin-Proben zögen. Dieses Lysin unterscheide sich indes in nichts von Lysin, das von nicht modifizierten Bakterien produziert worden sei. Die Indizien, auf die sich die Klägerinnen stützten, seien Spuren eines Bakteriums und DNA-Spuren, die zwar nach dem Vortrag der Klägerinnen in den gezogenen Proben enthalten seien. Wenn überhaupt, befänden sich diese Spuren in den Proben aber zusätzlich zu dem Lysin. Das Lysin selbst sei nicht etwa durch die Spuren modifiziert worden. Es handele sich mithin um Spuren, deren Herkunft sich auch nach dem Vortrag der Klägerinnen nicht eindeutig zuordnen lasse. Der Bericht des Instituts C vom 10. September 2008 reiche nicht aus, um schlüssig darzulegen, dass die Spuren zu einem Mikroorganismus gehörten, der das Lysin hergestellt habe. Denn dem Lysin lasse sich nicht ansehen, von welchem Organismus es produziert worden sei. Der Rückschluss von dem Vorhandensein der DNA-Spuren auf den für die Produktion des Lysins eingesetzten Mikroorganismus stelle eine hypothetische Möglichkeit dar, sei aber keineswegs zwingend. Ebenso seien Verunreinigungen denkbar, aufgrund derer die festgestellten DNA-Spuren in die Proben gelangt sein können.
Zu Unrecht sei das Landgericht davon ausgegangen, sie seien dem Vortrag der Klägerin nicht in erheblicher Weise entgegengetreten. Tatsächlich sei der Vortrag der darlegungs- und beweisbelasteten Klägerinnen unsubstanziiert.
Darüber hinaus stelle das Lysin kein unmittelbares Verfahrenserzeugnis dar und sei vom Patentschutz nicht mehr erfasst. Es fehle sowohl an der Unmittelbarkeit als auch an einem Herstellungsverfahren. Die patentgemäßen Verfahrensschritte beträfen Eingriffe in die DNA des Bakteriums, das sodann Lysin herstelle. Diese Modifikationen sollten dazu führen, dass die Rückkopplungshemmung nicht eintrete und somit das von dem Bakterium erzeugte Lysin die weitere Produktion des Lysins nicht selbst hemme. Die Art und Weise der Produktion des Lysins selbst bleibe hiervon völlig unberührt. Insbesondere seien diese Verfahrensschritte nicht an der Erzeugung des Lysins beteiligt. Das Verfahren nach dem Klagepatent sei daher kein Herstellungsverfahren. Außerdem fehle es auch an der Unmittelbarkeit des Verfahrenserzeugnisses. In den natürlichen Produktionsprozess des Lysins werde nämlich durch die Verfahrensschritte nicht eingegriffen. Ebenso wenig verliehen die patentgemäßen Verfahrensschritte dem Lysin seine Eigenschaften. Keiner der erfindungsgemäßen Verfahrensschritte sei an der Herstellung des Lysins beteiligt. Dafür sei allein der Mikroorganismus verantwortlich.
Zu Unrecht habe das Landgericht die „Monsanto“-Entscheidung des EuGH nicht berücksichtigt. Die Klägerinnen wendeten sich mit dem Klagepatent gegen ein Produkt, das nicht-funktionale genetische Informationen enthalte. Dafür könne nach den Grundsätzen dieser Entscheidung Patentschutz nicht gewährt werden.
Die Beklagte beantragen,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen.
Die Klägerinnen beantragen,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen das angefochtene Urteil als zutreffend und treten den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens im Einzelnen entgegen, wobei sie insbesondere weiterhin geltend machen, bei dem angegriffenen Lysin handele es sich um ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
Die Berufung der Beklagten ist zulässig, aber im Wesentlichen unbegründet. Zutreffend ist das Landgericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland Lysin in den Verkehr gebracht haben, das nach dem im Klagepatent unter Schutz gestellten Verfahren hergestellt worden ist. Ferner ist das Landgericht mit Recht davon ausgegangen, dass es sich bei diesem Lysin um ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinn des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG handelt. Das Berufungsvorbringen der Beklagten rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Wegen der Verletzung des Klagepatents stehen den Klägerinnen die gegen die Beklagten zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Schadensersatz zu. Etwas anderes gilt lediglich hinsichtlich des den Klägerinnen vom Landgericht auch zugesprochenen Rückrufanspruchs, weil ein solcher Anspruch gegen die im Ausland geschäftsansässigen Beklagten nicht besteht. Der Senat hat die Klage deshalb insoweit unter teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils abgewiesen, wobei er das landgerichtliche Urteil entsprechend neu gefasst hat.
1.Das Klagepatent betrifft ein neues Lysin-Decarboxylasegen und ein Verfahren zur Herstellung von Lysin. Lysin ist eine essentielle Aminosäure und damit ein Proteinbaustein, den tierische Organismen für ihr Wachstum und die Wiederherstellung von Gewebe benötigen. Lysin ist darüber hinaus eine limitierende Aminosäure, deren Mengenanteil in der Nahrung die Fähigkeit des Tieres begrenzt, Proteine zu synthetisieren. Da Lysin nicht im tierischen Körper selbst erzeugt werden kann, sondern in Pflanzen und Mikroorganismen aus Asparaginsäure biosynthetisiert wird, wird es regelmäßig über das Tierfutter zugeführt.
Industriell wird Lysin mit Hilfe von Fermentationsverfahren hergestellt. Hierbei werden Rohstoffe wie Glucose in einen Fermentationsbehälter gefüllt, in dem dann durch Einsatz spezifischer Mikroorganismen durch deren Metabolismus (Stoffwechsel) in mehreren chemischen Umwandlungsschritten Lysin erzeugt wird. Als Mikroorganismen können insbesondere Bakterien der Gattung Escherichia coli verwendet werden.
Nachfolgend wird der Biosyntheseweg für Lysin in Escherichia coli (nachfolgend:E.coli), einem typischen Mikroorganismus der Gattung Escherichia, in einer Grafik dargestellt. In der linken Spalte wird die mehrschrittige Umwandlung von Aspartat als Ausgangssubstanz in Lysin beschrieben. In der mittleren Spalte ist das jeweilige Enzym bezeichnet, das die chemische Umwandlung bewirkt. In der letzten Spalte findet sich die Bezeichnung des entsprechenden Gens.
Zur besseren Veranschaulichung wird nachfolgend der Biosyntheseweg für Lysin in E.coli nochmals etwas ausführlicher dargestellt:
Das zur Lysinproduktion verwendete Bakterium E.coli baut jedoch während des Produktionsprozesses Teile des produzierten Lysins wieder ab bzw. braucht sie auf. Dieser bei der industriellen Herstellung unerwünschte Abbau wird durch ein Enzym, eine Decarboxylase, katalysiert, das Carboxyl-Gruppe aus dem Lysin-Molekül entfernt, wodurch das Abbauprodukt Cadaverin entsteht. Dieses Enzym wird entsprechend seiner Funktion als Lysindecarboxylase bezeichnet.
Dies war nach den einleitenden Ausführungen der Klagepatentschrift im Stand der Technik ebenso bekannt wie der Umstand, dass die Codierung der Lysin Decarboxylase durch das cadA-Gen erfolgt, wobei auch über die Nucleotidsequenz des CadA-Gens berichtet wurde. Bekannt waren ferner eine E.coli-Mutante mit Lysin-Überproduktion, die eine cadA-Mutation trägt, welche die Aktivität der Lysindecarboxylase beeinflusst und den Lysinabbau vermindert, und Beschreibungen zweier Arten von Lysindecarboxylaseaktivität in E.coli (Klagepatentschrift, deutsche Übersetzung [sofern nicht besonders angegeben, beziehen sich die Zitate stets auf die deutsche Übersetzung] Absätze [0002] bis [0004]).
Wie die Klagepatentschrift weiter ausführt (Abs. [0008]) hat sich herausgestellt, dass in E.coli-Bakterien neben dem bereits bekannten cadA-Gen ein weiteres Lysindecarboxylasegen vorhanden ist, das ebenso Cadaverin als Abbauprodukt von Lysin produziert, auch wenn das cadA-Gen zerstört worden ist. Dieses neue Lysindecarboxylasegen trägt die Bezeichnung „Idc-Gen“ und codiert für die in SEQ EG NO: 4 des Klagepatents spezifizierte Aminosäuresequenz oder für eine limitierte Abänderung dieser Sequenz (vgl. Klagepatentschrift Abs. [0017] bis [0020]).
Die Aufgabe (das technische Problem) der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfindung liegt darin, ein neues Lysin Decarboxylasegen von E.coli zu erhalten und einen Lysin produzierenden Mikroorganismus der Gattung Escherichia zu erzeugen, der eingeschränkte Expression des Gens und/oder des cadA-Gens aufweist und ein Verfahren zur Herstellung von Lysin durch Codieren des Mikroorganismus der Gattung Escherichia bereitzustellen (Klagepatentschrift Abs. [0006]).
Diese Aufgabe soll nach dem Vorschlag des Klagepatentes in der geltend gemachten aufrecht erhaltenen Anspruchskombination durch ein Verfahren mit folgenden Merkmalen gelöst werden:
Lysin wird hergestellt, wobei ein Mikroorganismus in einem flüssigen Medium kultiviert wird.
Der Mikroorganismus gehört zur Gattung Escherichia und hat Lysinproduktivität.
3.
Der Mikroorganismus hat ein Gen,
a) das für Lysin Decarboxylase mit der in (A) oder (B) definierten Aminosäuresequenz codiert: (A) Aminosäuresequenz der SEQ ID NO: 4 des Sequenzprotokolls
b) Aminosäuresequenz mit Substitution, Deletion oder Insertion von drei Aminosäureresten oder weniger in Aminosequenz der SEQ ID NO: 4 des Sequenzprotokolls ohne wesentliche Beeinträchtigung der Lysindecarboxylaseaktivität,
c) das Gen, eine Promotorsequenz des Gens oder eine Region zwischen einer SD-Sequenz und einem Initiationskodon des Gens ist durch Substitution, Deletion, Insertion, Addition oder Inversion eines oder mehrere Nucleotide in der Nucleotidsequenz des Gens, der Promotorsequenz oder Region zwischen einer SD-Sequenz und einem Initiationskodon modifiziert;
d) Die Aktivität einer durch das Gen codierten Lysin Decarboxylase in Zellen verringert oder beseitigt worden.
Durch diese Modifikation wird das Idc-Gen inaktiviert (Klagepatentschrift Abs. [0021] ff.).
2.Zutreffend ist das Landgericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland Lysin in den Verkehr gebracht haben, das nach dem schutzbeanspruchten Verfahren hergestellt worden ist.
a)Das Landgericht hat unangefochten und auch zutreffend festgestellt, dass alle drei Beklagten wegen des Vertriebs des angegriffenen Lysins in Deutschland passivlegitimiert sind.
b)Mit dem Landgericht ist ferner davon auszugehen, dass das untersuchte Lysin nach einem Verfahren hergestellt worden ist, wie es in der geltend gemachten Kombination aus den Klagepatentansprüchen 9, 8, 5 und 1 beschrieben ist. Die Klägerinnen haben diese Übereinstimmung durch die Untersuchungen des C-Instituts aus dem Jahre 2008 (Anlage K 10/10a) hinreichend belegt und durch das Privatgutachten Prof. Dr. H (Anlage K 11) ausreichend substantiiert vorgetragen. Die Untersuchungen und die Ausführungen des Privatgutachters der Klägerinnen sind nachvollziehbar und tragen entgegen der Auffassung der Beklagten die vom Landgericht gezogenen Schlussfolgerungen. Es gilt insoweit nichts anderes als in dem vom Senat durch Urteil vom 28. April 2011 (I-2 U 147/09; Anlage K 44) rechtskräftig entschiedenen Verfahren gegen die von den Beklagten belieferte B AG, in welchem die Klägerinnen diese ebenfalls wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch genommen haben.
aa)Dass das Lysin der Beklagten durch die Kultivierung eines Mikroorganismus in einer geeigneten Kultur hergestellt wurde, steht außer Frage. Aus dem von den Klägerinnen vorgelegten Untersuchungsbericht des Instituts C aus dem Jahre 2008 ergibt sich, dass bei der fermentativen Herstellung des Lysins einE.coli-Wirtsorganismus verwendet worden sein muss. Denn in den untersuchten Lysin-Proben C 101 und C 102 wurden jeweils DNA-Spuren einesE.coli-Wirtsorganismus gefunden. Dass es sich bei der gefundenen DNA um die eines E.coli-Bakteriums handelt, haben die in dem Analysebericht beschriebenen (Anlage K 10a, Seiten 4 bis 12) und vom Privatgutachter der Klägerinnen näher erläuterten (Anlage K 11, Seiten 1 bis 3) Experimente 1A und 1B ergeben.
(1)
Im Rahmen des Experiments 1A wurde mittels einer Polymerasenkettenreaktion(PCR)-Versuchsreihe untersucht, ob in den Proben eine DNA-Sequenz aus dem cysG-Gen von E.coli aufzufinden ist. Das cysG-Gen kodiert in E.coli ein bekanntes Enzym der Biosynthese des Häm Cofaktors; es findet sich nicht in der Gattung des ebenfalls im Rahmen von Fermentationsprozessen von Lysin verwendeten Corynebakteriums. Zur Feststellung, ob eine DNA-Sequenz des cysG-Gens vorhanden ist, wurden den Proben – entsprechend den in der Biochemie gebräuchlichen und etablierten Nachweismethoden – Primer, d. h. kurzeDNA-Sonden, die sich spezifisch an in der Sequenz komplementäre Bereiche der Ziel-DNA anlagern, zugefügt. Die ausgewählten Primer amplifizieren keine Corynebakterien. Bei der sich anschließenden PCR vervielfältigten sich dieDNA-Stücke, die zwischen den Primern lagen. Nach Auftrennung wurden sie in dem Verfahren der Gelelektrophorese sichtbar gemacht. Die mittels der Gelelektrophorese identifizierten DNA-Stücke wiesen dem Analysebericht zufolge die Länge auf, nämlich 120 Basenpaare, die sie infolge der eingesetzten spezifischen Primer haben sollten bzw. die vorausgesagt war. Aus den ermittelten Daten schlussfolgert der Analysebericht, dass es praktisch sicher ist, dass die aus den Proben gewonnenen PCR-Produkte von 120 Basenpaaren die Amplifikation von in der jeweiligen Probe vorhandenen E.coli- oder Shigella-DNA-Fragmenten darstellen (Anlage K 10a, Seite 8). Gemäß den Erläuterungen des Privatgutachters der Klägerinnen zeigt bereits das Experiment A, dass die beiden Lysin-Proben mit großer Wahrscheinlichkeit E.coli-DNA enthalten und dass das E.coli-cysG-Gen in beiden Proben auch in signifikanter Menge vorhanden ist (Anlage K 11, Seite 2).
Um sicher auszuschließen, dass es sich bei der in den Proben aufgefundenen DNA nicht um das mit E.coli verwandte Bakterium Shigella handelt, wurde das Experiment 1B durchgeführt. Im Rahmen dieses Versuchs wurde untersucht, ob in den Proben eine DNA-Sequenz aus einem weiteren E.coli-Gen, dem yhfZ-Gen, aufzufinden ist. Die hierzu verwendeten Primer erkennen dieses Gen; sie wurden so gewählt, dass sie eine Unterscheidung zu dem mit E.coli verwandten Shigella-Bakterium ermöglichen (vgl. Anlage K 11, Seite 2). Im Rahmen dieses weiteren Experiments zeigte sich, dass die beiden Lysin-Proben E.coli-DNA enthalten, in der das entsprechende yhfZ-Gen mit E.coli spezifischer Sequenz auftritt. Eine Vergleichsprobe, die Coryne-DNA enthielt, zeigte hingegen keine positive Reaktion. Der Analysebericht kommt deshalb zu dem nachvollziehbaren Ergebnis, dass es praktisch sicher ist, dass die aus den Proben gewonnenen PCR-Produkte von 101 Basenpaaren die Amplifikation von in der jeweiligen Probe vorhandenen E.coli-DNA-Fragmenten darstellen (Anlage K 10a, Seite 12). Wie auch der weitere Privatgutachter der Klägerinnen, Prof. Dr. H, bestätigt hat, ist damit in den untersuchten Proben DNA von E.coli identifiziert worden (Anlage K 11, Seiten 1 bis 3).
(2)Soweit die Beklagten eingewandt haben, eine Analyse des Lysins selbst könne keine Informationen über die Methode seiner Herstellung ergeben, hat bereits das Landgericht mit Recht darauf hingewiesen, dass das von den Klägerinnen mit der Analyse der Lysin-Proben beauftragte Institut nicht „das Lysin“, sondern dieLysin-Proben untersucht hat, um darin befindliche DNA des Bakteriums E.coli zu identifizieren. Die Identifikation und Analyse der aufgefundenen E.coli-DNA-Spuren lässt Rückschlüsse auf die Herstellungsmethode des Lysins zu, weil gerade diese Mikroorganismen in Fermentationsprozessen eingesetzt werden. Etwas anderes würde nur gelten, wenn die Beklagten einen anderweitigen (plausiblen) Grund für das Vorhandensein der E.coli-DNA-Spuren in den untersuchten Lysin-Proben angeben könnten. Das ist jedoch nicht der Fall.
(2.1)Der Hinweis der Beklagten auf eine mögliche Verunreinigung des Lysins ist nicht geeignet, die Aussagekraft des von den Klägerinnen vorgelegten Untersuchungsberichts in Zweifel zu ziehen. Dafür, dass das im Rahmen der von den Klägerinnen in Auftrag gegebenen Analyse in den Lysin-Proben aufgefundenen E.coli-DNA-Spuren von E.coli-Bakterien stammt, die infolge einer Verunreinigung in das Lysin bzw. die untersuchten Proben gelangt sind, fehlt jeglicher Anhaltspunkt. Die Beklagten behaupten insbesondere nicht, dass sie von ihnen stammendes Lysin ebenfalls untersucht und hierbei keine E.coli-DNA gefunden hätten. Allein eine bloß theoretische Möglichkeit einer Kontamination von Trinkwasser und/oder Lebensmitteln mit E.coli-Bakterien liefert keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine derartige Verunreinigung bei der Herstellung und/oder Untersuchung des hier in Rede stehenden Lysins tatsächlich erfolgt sein könnte. Abgesehen davon, sind auch in den in Belgien und den Niederlanden genommenen Lysin-Proben E.coli-DNA-Spuren identfifiziert worden. Es ist lebensfremd, dass sämtliches von den Beklagten stammende Lysin „Verunreinigungen“ aufweist. Außerdem handelt es sich bei dem in den Lysin-Proben nachgewiesenen E.coli-Bakterium – wie noch ausgeführt wird – nicht um den E.coli-Wildtyp, sondern um ein modifiziertes E.coli-Bakterium. Wie ein solches E.coli-Bakterium infolge einer „Verunreinigung“ in das Lysin geraten sein sollte, ist weder dargetan noch ersichtlich. Letztlich haben die Beklagten in dem niederländischen Verfahren selbst eingeräumt, dass sie für die Herstellung von Lysin einen E.coli-Stamm verwenden (vgl. Anlage K 4, Seite 14 Ziff. 5.27). Vor diesem Hintergrund kann eine Verunreinigung mit E.coli ausgeschlossen werden.
(2.2)Andere Gründe, die das Vorhandensein der E.coli-DNA-Spuren in den untersuchten Lysin-Proben erklären könnten, führen die Beklagten nicht an und solche sind auch nicht ersichtlich.
(2.3) Kann aber eine Verunreinigung ausgeschlossen werden und ist auch kein anderer Grund für das Vorhandensein der E.coli-DNA-Spuren in den untersuchtenLysin-Proben ersichtlich, kann das Vorhandensein dieser DNA-Spuren nur eine Ursache haben, nämlich dass es sich hierbei um Materialien handelt, die im Herstellungsprozess verwendet und nicht vollständig entfernt wurden.
bb)Der Untersuchungsbericht des Instituts C aus dem Jahre 2008 rechtfertigt ferner den Schluss, dass das zur Herstellung des Lysins eingesetzte Bakterium der Gattung Escherichia eine DNA enthält, die dem Idc-Gen entspricht,, von dem ein Teil deletiert wurde und die mit dem in der Merkmalsgruppe 3 definierten Anforderungen übereinstimmt. Das folgt insbesondere aus dem Experiment 4 des C-Berichts (vgl. Anlage K 10a, Seiten 40 bis 45).
(1)In diesem Experiment ist untersucht worden, ob das Idc-Gen von E.coli anspruchsgemäß modifiziert worden ist. Dazu sind die beiden genannten Proben mit einer Probe von der Klägerin hergestellten Lysins und einem E.coli-Wildtyp verglichen worden, der die anspruchsgemäße Modifikation naturgemäß nicht aufweist. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Amplikon beim nicht modifizierten Wildtyp um ein vielfaches größer war als bei den durch Deletion modifizierten Proben. Der nur beim Wildtyp vorhandene Deletionsbereich ist von den passenden Primern beim modifizierten Typ nicht erkannt worden; die Primer banden nicht an. Das belegt, was auch schon der Mengenvergleich implizierte, nämlich dass bei der DNA-Sequenz der untersuchten Proben gegenüber dem Wildtyp ein Bereich durch Deletion weggelassen war. Dem kann die Beklagte nicht mit Erfolg entgegenhalten, aus den Untersuchungen lasse sich nicht ablesen, dass die Aminosäuresequenz diejenige war, wie sie im Sequenzprotokoll zu SEQ ID NO: 4 beschrieben ist. Nicht in Abrede gestellt worden ist, dass Gegenstand der Untersuchung das Idc-Gen war. Aus der Klagepatentbeschreibung (Übersetzung Abs. [0017] bis [0020]) ergibt sich, dass das erfindungsgemäße Idc-Gen grundsätzlich der Aminosäuresequenz Nr. 4 entspricht; das bedeutet, dass eine andere Aminosäuresequenz grundsätzlich auch zu einem anderen Gen führt. Die einzige Ausnahme ist die in Anspruch 1 angegebene Sequenz (B), von der die Klagepatentbeschreibung sagt, die dortige Sequenz sei im wesentlichen das gleiche wie das Idc-Gen (Absätze [0018] und [0019]). Der Untersuchungsbericht Anlage K 10 zeigt auf Seite 41 oben, dass mit dem Experiment 4 gezielt das Idc-Gen auf das Vorhandensein einer Deletion untersucht worden ist, die eingesetzten Primer waren spezifische Primer in Bezug auf das modifizierte Idc-Gen. Wenn sie anbinden, hat das Landgericht zu Recht daraus gefolgert, dass es sich um ein Idc-Gen handelt, das für die Lysindecarboxylase gemäß der Sequenz Nr. 4 kodiert. Wenn ein modifiziertes Idc-Gen vorhanden ist, spricht dies dafür, dass zuvor ein aktives Enzym Lysindecarboxylase vorgelegen hat, anderenfalls eine Modifikation überflüssig wäre. Dass nach der Deletion nicht mehr festgestellt werden kann, welche Teilsequenz der aus der ursprünglichen Sequenz deletierte Abschnitt hat, liegt auf der Hand, weil er nach der Deletion eben nicht mehr vorhanden ist. Gleichwohl halte ich diese Lücke für unschädlich, weil bisher kein Zweifel daran bestand, dass tatsächlich das Idc-Gen untersucht worden ist, von dem die Klagepatentschrift ausdrücklich sagt, es habe die Aminosäuresequenz Nr. 4. Das bedeutet, dass man aus einem Untersuchungsbefund, der ein durch Deletion modifziertes Idc-Gen feststellt, darauf rückschließen kann, dass dieses Gen vor der Deletion der Aminosäuresequenz Nr. 4 entsprach. Unter diesen Umständen wäre es Sache der Beklagten gewesen, aufzuzeigen, dass es entgegen den Ausführungen der Klagepatentschrift auch ein Idc-Gen mit einer anderen Aminosäuresequenz innerhalb des Bakterienstammes Escherichia coli gibt.
(2)Ergänzend ergibt sich das auch aus dem – von der I in Bezug genommenen (vgl. Anlage K 4, Seite 14 Ziff. 5.26, 5.28 und 5.29) – C-Bericht aus dem Jahre 2006 (Anlage K 22; deutsche Übersetzung Anlage K 22a) betreffend die Proben mit den Nummern 1016 und 1017. Dass die Lieferung, aus der diese Proben enCmmen worden sind, von der Beklagten stammt, war im niederländischen Parallelverfahren unstreitig; dort hatte die Beklagte lediglich eingewandt, die Klägerinnen hätten diese Lieferung provoziert (vgl. Anlage K 4, Seiten 7 f. Ziff 5.1). Die Klägerinnen haben darüber hinaus auch belegt, dass das Lysin tatsächlich aus der Lieferung der Beklagten stammt. Ausweislich der Rechnung gemäß Anlage K 21 hat die Beklagte 15.000 kg Lysin aus der Herstellung von J in Amsterdam geliefert, wobei die Ware nach Vlaardingen geliefert werden sollte und ausweislich des als Anlage BB 5 vorgelegten Frachtbriefes auch dorthin zur Firma K geliefert worden ist. Der Gerichtsvollzieher nahm ausweislich des als Anlage BB 5 vorgelegten Berichtes einen der bei K vorgefundenen 600 Säcke mit, während für die Klägerin zu 1. ihr niederländischer Rechtsanwalt Mr. L 5 Säcke mitnahm und dass die vorgelegten Urkunden tatsächlich mit den in den Ablichtungen dokumentierten Inhalt erstellt worden sind, zieht die Beklagte ersichtlich nicht in Zweifel. In den seinerzeit untersuchten Proben mit den Nummer 1016 und 1017 ist ebenfalls DNA von E.coli identifiziert worden, bei der es sich nicht um DNA des Wildtyps von E.coli handelte. Das Experiment 4 führte auch dort zu dem Ergebnis, dass beide Proben DNA aus dem dapA-Gen von Escherichia coli enthalten und eine vergleichbare Deletion in dem Idc-Gen wie diejenige in dem montierten klagepatentgemäßen Material aufweisen (vgl. Anlage K 22a, Seite 22-25).
(3)Bestätigt wird dies schließlich auch durch die Ergebnisse des belgischen Verfahrens. Dort wurden mehrere Proben aus dem Warenbestand der B AG im Lager von E von dem Institut M analysiert, wobei die Proben 1, 2, 4, 5, 1n und 3n aus von der Beklagten zu 1. bzw. der Beklagten zu 3. hergestelltem Lysin enCmmen wurden (vgl. Anlage K 2b, Seite 33 Ziff. 93). Im Rahmen der Analyse der Proben 2, 4, 5, 1n und 3n wurde ausweislich des Berichts des gerichtlichen Sachverständigen wiederum eine Punktmutation des dapA-Gens von E.coli im Vergleich zu dem Wildtyp-E.coli-dapA-Gen nachgewiesen, bei der die Cytosin-Base an Position 623 durch eine Thymin-Base ersetzt wurde (vgl. Anlage K 2b, Seite 39 Ziff. 107 und 108). Wie bereits ausgeführt, weist hierdurch die durch dieses Gen kodierte DDPS in der abgeleiteten Aminosäuresequenz eine Mutation in Form des Ersatzes eines Histidinrestes durch einen Tyrosinrest an der Position 118 der SEQ ID Nr. 3 auf (vgl. Anlage K 2b, Seite 39 Ziff. 109).
(4)Dass das in den Niederlanden und Belgien aufgefundene Lysin anders hergestellt wurde als dasjenige Lysin, welches im Auftrag der Klägerinnen in Deutschland erworben wurde (Anlage K 9), behaupten die Beklagten nicht und hierfür ist auch nichts ersichtlich. Dagegen spricht die Mitteilung (Anlage K 5) der Beklagten zu 1. aus dem Jahre 2005, in der es heißt, dass der neuartige Stamm von Mikroorganismen in der zweiten Hälfte des Jahres in allen Produktionsbereichen voll zum Einsatz kommen werde. Dass die Produktionsmethode in der Folgezeit geändert worden sei, behaupten die Beklagten nicht.
cc)Eine (weitere) Untersuchung, ob neben den gefundenen E.coli-DNA-Spuren auch DNA-Material des Corynebakteriums in dem Lysin vorhanden ist, war und ist nicht erforderlich. Wenn anspruchsgemäß mutierte E.coli-Bakterien zur Herstellung des Lysins verwendet werden, wovon nach den vorliegenden Untersuchungsberichten auszugehen ist, ist weder ein technischer noch ein wirtschaftlicher Sinn für die Verwendung eines weiteren Mikroorganismus zu erkennen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb in den nach den eigenen Angaben der Beklagten im niederländischen Verfahren zur Herstellung des Lysins verwendeten E.coli-Stamm neben der an dem dapA-Gen vorgenommenen patentgemäßen Mutation auch ein heterologes Gen aus einem Bakterium der Gattung Corynebakterium eingeführt worden sein sollte, was die Beklagten im Übrigen auch gar nicht behaupten.
In dem niederländischen Verfahren haben die Beklagten zwar offenbar auch ausgeführt, dass sie anfänglich für die Herstellung von Lysin vor allem ein Coryne-Bakterium verwendet hätten und seit 2005 „daneben“ einen Stamm des E.coli-Bakteriums verwendeten (Anlage K 48a, Ziff. 11.4). Entsprechendes haben die Beklagten vorliegend aber nicht behauptet. Abgesehen davon ist dem Vorbringen der Beklagten in dem niederländischen Verfahren nicht zu entnehmen, dass sämtliches Lysin, insbesondere auch das nach Deutschland gelieferte Lysin, unter Verwendung eines E.coli-Bakteriums und eines Corynebakterium hergestellt wird. Das dortige Vorbringen der Beklagten lässt sich ohne Weiteres auch dahin verstehen, dass es zum einen Lysin gibt, das mit dem seit 2005 verwendeten Stamm des E.coli-Bakteriums hergestellt wird, und dass es zum anderen („daneben“) auch Lysin geben soll, für dessen Herstellung ein Corynebakterium verwendet wird.
Auch wenn es hierauf nicht mehr entscheidend ankommt, vermag der Senat im Übrigen nicht zu erkennen, dass das Klagepatent zusätzliche Maßnahmen wie die Verwendung eines weiteren Bakteriums ausschließt.
Es erschließt sich dem Senat des Weiteren nicht, weshalb es im vorliegenden Rechtsstreit auf die genaue Feststellung der Menge der Organismen in den Proben ankommen soll. Insbesondere kommt es für die Frage der Patentverletzung nicht darauf an, ob in den untersuchten Lysin-Proben auch DNA vorhanden ist, die für nicht desensibilisierte DDPS kodiert. Entscheidend ist, dass in den untersuchten Lysin-Proben in bedeutendem Maße DNA identifiziert worden ist, die der DNA-Sequenz für desensibilisierte DDPS mit der anspruchsgemäßen Mutation entspricht. Schließlich ist auch nicht ersichtlich, weshalb es hier auf die Kenntnis der vollständigen DNA des zur Herstellung des Lysins eingesetzten Mikroorganismus ankommen sollte.
c)Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 Abs. 1 ZPO) ist aus den vorstehenden Gründen davon auszugehen, dass das angegriffene Lysin nach dem klagepatentgemäßen Verfahren hergestellt worden ist.
Dass die Klägerinnen keine unmittelbaren Erkenntnisse über das tatsächlich angewandte Herstellungsverfahren besitzen und den zur Herstellung des angegriffenen Lysins eingesetzten Mikroorganismus nicht untersucht haben, ist entgegen der Auffassung der Beklagten unschädlich. Die Benutzung des unter Schutz gestellten Verfahrens kann auch indirekt anhand von Indizien dargetan und belegt werden, die logische Rückschlüsse auf die Anwendung dieses Verfahrens und damit auf den unmittelbaren Beweistatbestand zulassen (zum Indizienbeweis vgl. Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 286 Rdnr. 9a m.w.N.). So verhält es sich hier. Die Klägerinnen haben hinreichende Umstände dargetan, die darauf schließen lassen, dass das angegriffene Lysin durch das klagepatentgemäße Verfahren hergestellt worden ist. Diese Indizien haben die Beklagten nicht zu entkräften vermocht. Ihr Bestreiten ist insgesamt unzureichend. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, stellt es regelmäßig kein erhebliches Bestreiten dar, wenn sich der Beklagte darauf beschränkt, am Sachvortrag des Klägers lediglich zu bemängeln, dessen Ausführungen zum Verletzungstatbestand seien unsubstanziiert. Ebenso reicht es nicht aus, lediglich auf theoretische Möglichkeiten hinzuweisen, die einer Patentbenutzung entgegenstehen könnten. Es hätte den Beklagten vielmehr angesichts des substanziierten, durch Analyseberichte belegten Sachvortrages der Klägerinnen oblegen, konkret darzutun, welches Merkmal aus welchem Grunde nicht verwirklicht sein soll. Hieran fehlt es jedoch. Weder haben die Beklagten konkret dargetan, dass sie ihr Lysin auf anderem Wege als durch das klagepatentgemäße Verfahren herstellen, und dies näher erläutert, noch haben sie eigene Untersuchungsberichte vorgelegt, die die von den Klägerinnen überreichten Analyseberichte sowie das von den Klägerinnen vorgelegte Privatgutachten in Zweifel ziehen. Dass ihnen entsprechendes Vorbringen ohne Offenbarung von Betriebsgeheimnissen schlechterdings nicht möglich sei, zeigen die Beklagten nicht auf, und hierfür ist auch nichts ersichtlich.
3.Zutreffend hat das Landgericht auch entschieden, dass das angegriffene Lysin als nach dem in den geltend gemachten Ansprüchen des Klagepatents beschriebenen Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis nach § 9 Nr. 3 PatG vom Schutz des Klagepatents erfasst ist.
a)
Nach Art. 64 Abs. 2 EPÜ bzw. § 9 Nr. 3 PatG erstreckt sich der Patentschutz auf die durch ein Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse, wenn Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren ist. Hintergrund der in den besagten Vorschriften enthaltenen Regelung ist die Vorstellung des Gesetzgebers, dass der Inhaber eines Verfahrenspatents den ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung nicht in angemessener Weise ausschöpfen kann, wenn ihm nicht auch der Handel mit den durch das Verfahren unmittelbar hervorgebrachten Erzeugnissen vorbehalten bleibt (vgl. Senat, Urt. v. 28.01.2010 – I-2 U 131/08, NJOZ 2010, 1781, 1783 – interframe dropping; LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 84 – Videosignal-Codierung I m.w.N.).
b)Zutreffend ist, dass die § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG, Art. 64 Abs. 2 EPÜ einen (das Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen, Besitzen) umfassenden Sachschutz nicht uferlos, sondern (nur) für diejenigen Erzeugnisse vorsehen, die durch das patentierte Verfahren unmittelbar hergestellt sind. Bereits die Gesetzesformulierung macht insofern deutlich, dass der derivative Erzeugnisschutz nicht auf jedwedes Verfahren anwendbar ist, sondern nur für solche Verfahren gilt, die ein Erzeugnis hervorbringen. Es entspricht von daher zu Recht gefestigter Auffassung, dass § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG allein bei Vorliegen eines Herstellungsverfahrens einschlägig ist, welches sich dadurch auszeichnet, dass mit ihm ein Erzeugnis hervorgebracht oder ein Erzeugnis äußerlich oder hinsichtlich seiner inneren Beschaffenheit irgendwie verändert wird. Demgegenüber bleiben reine Arbeitsverfahren, bei denen kein Erzeugnis geschaffen oder in seiner Konstitution variiert, sondern – im Gegenteil – veränderungsfrei auf eine Sache eingewirkt (diese z. B. bloß untersucht, gemessen oder befördert) wird, außerhalb des Anwendungsbereichs von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG (vgl. Senat, InstGE 12, 258, 260 – Blut/Gehirnschranke; Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 53 f.; Benkard/Jestaedt/Osterrieth, EPÜ, 2. Aufl., Art. 64 Rdnr. 22; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 101; Mes, PatG GebrMG, 3. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 63; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 82 f.; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 6. Aufl., Rdnr. 189; Haedicke/Timmann, Hdb. PatR, § 8 Rdnr. 48; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., S. 773).
Das vom Klagepatent unter Schutz gestellte Verfahren ist ein Herstellungs- und nicht bloß ein Arbeitsverfahren. Gegenstand der hier geltend gemachten Patentanspruchskombination ist ein Verfahren zur Herstellung von Lysin (Merkmal 1). Das Verfahren, welches den Einsatz eines modifizierten Bakterium vorsieht, umfasst dessen Kultivierung in einem geeigneten Medium. Die Kultivierung des modifizierten Bakteriums in dem Medium dient, wie dem Fachmann ohne Weiteres klar ist, der Produktion und Anhäufung von Lysin in dem Kulturmedium sowie der Gewinnung des Lysins aus dem Kulturmedium (vgl. Anlage K C 13, Abs. [0033] ff.). Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird so aus einem Ausgangsstoff bzw. Ausgangsstoffen – im Wesentlichen Glukose – ein neues körperliches Erzeugnis hergestellt. Das Lysin wird körperlich durch das unter Schutz gestellte Verfahren hervorgebracht, wobei es gegenüber dem Ausgangsstoff ersichtlich etwas Neues darstellt.
Vergeblich wenden die Beklagten in diesem Zusammenhang ein, das angegriffene Lysin unterscheide sich in seinen stofflichen Eigenschaften nicht von außerhalb des patentgeschützten Verfahrens hergestelltem Lysin. Der Schutz des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG erfordert lediglich, dass das patentgeschützte Verfahren einen Gegenstand hervorgebracht hat, der vorher noch nicht vorhanden war und in diesem Sinne neu sein muss, sich aber in seinen Eigenschaften nicht von auf anderem Wege hergestellten gleichartigen Gegenständen zu unterscheiden braucht (vgl. Senat, Urt. v. 28. April 2011 – I-2 U 147/09, Anlage K 44, Seite 32; RGSt 46, 262, 263; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 100; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 53). Dass das als unmittelbares Verfahrenserzeugnis geschützte Produkt keine von gleichartigen Gegenständen abweichende Eigenschaft aufzuweisen braucht, ergibt sich nicht zuletzt aus § 139 Abs. 3 PatG, der für Erzeugnisse mit neuen Eigenschaften eine Beweiserleichterung vorsieht, indem bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche von einem anderen hergestellte Erzeugnis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Diese Regelung hätte nicht auf neuartige Erzeugnisse beschränkt zu werden brauchen, wenn ohnehin keine anderen Erzeugnisse vom Schutz des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG erfasst wären (Senat, Anlage K 44, Seite 2; vgl. a. Kühnen, a.a.O., Rdnr. 203).
Entgegen der Ansicht der Beklagten ist es auch ohne Bedeutung, dass der eigentliche Fermentationsprozess, aus dem das Lysin hervorgeht, durch die in der geltend gemachten Patentanspruchskombination gelehrten Maßnahmen nicht berührt wird. Auch mikrobiologische Verfahren sind Herstellungsverfahren, die unmittelbare Verfahrenserzeugnisse hervorbringen können (Senat, a.a.O., Seite 32; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 53, letzter Abs.; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 101; Schulte/Kühnen, a.a.O., § 9 Rdnr. 82). Dieses Verfahren muss lediglich die Schutzvoraussetzungen erfüllen, ohne dass es darauf ankommt, an welcher Stelle des Verfahrens seine unter Schutz gestellte Besonderheit liegt. § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG schafft einen bedingten Erzeugnisschutz und erfasst jedes Erzeugnis, das durch das geschützte Verfahren unmittelbar hergestellt wird, so, als seien sie durch ein Erzeugnispatent unter Schutz gestellt (Benkard/Scharen a.a.O., Rdnr. 53, Abs. 1 a.E. m.w.N.). Hierbei kommt es nicht nur auf die einzelnen Verfahrensschritte an, die zur Herstellung des unmittelbaren Erzeugnisses ausgeführt werden müssen, sondern die Besonderheit kann auch darin bestehen, dass andere Randbedingungen des Verfahrens verändert werden und der Erfolg dieser Veränderung darin besteht, dass die ansonsten gleich gebliebenen Verfahrensschritte zu einer höheren Erzeugnisausbeute führen oder den Herstellungsvorgang beschleunigen. Zur erstgenannten Kategorie gehört auch das im Klagepatent unter Schutz gestellte Verfahren, bei dem der Mikroorganismus, aus dem Lysin hergestellt wird, ein Gen besitzt, dessen Lysindecarboxylaseaktivität beseitigt oder zumindest verringert worden ist. Hierdurch erhöht sich die Lysinausbeute, indem der sonst stattfindende Abbau von Lysin zu Cadaverin verringert oder beseitigt wird. Auch diese Beeinflussung der Erzeugnisausbeute kann Teil eines unter Schutz gestellten Verfahrens sein (Senat, Urt. v. 28.4.2011 – I-2 U 147/09, Anlage K 44, Seite 33 f.). Im Streitfall führt die in dem erfindungsgemäßen Verfahren vorgenommene Mutation des die DDPS kodierenden Gens durch die Desensibilisierung der Feedback-Hemmung unstreitig zu einer Steigerung der Lysinausbeute, auch wenn diese, wie die Beklagten geltend machen, „nur 6%“ betragen sollte. Diese Steigerung der Lysinausbeute hat ihre Ursache in dem erfindungsgemäßen Verfahren.
Soweit die Beklagten mit der Berufung geltend machen, nicht die Produktion des Lysins durch den Mikroorganismus sei unter Schutz gestellt, und sie ferner einwenden, die patentgemäßen Verfahrensschritte beträfen lediglich Eingriffe in die DNA des Bakteriums und keiner der erfindungsgemäßen Verfahrensschritte sei an der Herstellung des Lysins beteiligt, trifft dies so nicht zu. Gegenstand des Klagepatents ist – wie ausgeführt – ein Verfahren zur Herstellung von Lysin unter Einsatz eines in bestimmter Weise modifizierten Bakteriums. Dem Einsatz dieses Bakteriums kommt dabei entscheidende Bedeutung zu, weil die erfindungsgemäße Mutation der DNA dazu führt, dass die Lysindecarboxylaseaktivität verringert oder vollständig ausgeschaltet wird, so dass die Lysinausbeute sich erhöht. Dass Lysin – in geringerer Ausbeute – auch mit einem nicht anspruchsgemäß modifizierten Bakterium erzeugt werden kann, vermag nichts daran zu ändern, dass bei dem unter Schutz gestellten Verfahren unter Einsatz eines modifizierten Bakteriums als Endprodukt Lysin erzeugt wird.
c)Entgegen der Ansicht der Beklagten steht dem von den Klägerinnen geltend gemachten Patentschutz auch nicht entgegen, dass sich der Schutz des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG auf unmittelbar durch das geschützte Verfahren hergestellte Erzeugnisse beschränkt. Denn auch diese Eigenschaft weist das angegriffene Lysin auf.
Die von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG geforderte „Unmittelbarkeit“ ist problemlos zu bejahen, wenn das Erzeugnis direkt durch das patentierte Verfahren erhalten worden ist, dem patentgemäßen Verfahren also keine weiteren Bearbeitungs- oder Behandlungsmaßnahmen nachgefolgt sind, um zu dem mit der Verletzungsklage angegriffenen Erzeugnis zu gelangen (vgl. Senat, Urt. v. 28. Januar 2010 – I-2 U 131/08, NJOZ 2010, 178, 1784 – interframe dropping; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 55; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 106; Mes, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 64; Mes, GRUR 2009, 305, 307; Schulte/Kühnen, a.a.O., § 9 Rdnr. 84; Kühnen, a.a.O., Rdnr. 192). Unter welchen Voraussetzungen anschließende Bearbeitungs- oder Weiterbearbeitungsmaßnahmen dem nach dem geschützten Verfahren hergestellten Erzeugnis die Selbständigkeit oder seine prägenden Eigenschaften nehmen oder in relevanter Weise beeinträchtigen, braucht im Streitfall nicht entschieden zu werden, denn ein Endprodukt, das aus einem geschützten Verfahren hervorgeht, wie es auf das hier angegriffene Lysin und das unter Schutz gestellte Verfahren zutrifft, ist in jedem Fall ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 3 (Senat, Urt. v. 28.April .2011 – I-2 U 147/09, Anlage K 44, Seite 33 f.; Schulte/Kühnen, a.a.O., Rdnr. 84 a.E. Abs. 4).
Entgegen der erstmals im Verhandlungstermin geäußerten Ansicht der Beklagten handelt es sich bei dem Lysin keineswegs nur um ein „Zwischenprodukt“. Nach dem maßgeblichen Patentanspruch ist – wie ausgeführt – ein Verfahren zur Herstellung von Lysin unter Schutz gestellt. Das durch das erfindungsgemäße Verfahren erzeugte Lysin ist kein Zwischen-, sondern das Endprodukt. Denn es gelangt so, wie es aus dem Fermentationsprozess hervorgegangen ist, in den Verkehr. Es wird keinen Behandlungs- oder Bearbeitungsmaßnahmen mehr unterworfen. Zwar werden bei der Produktion von Lysin unter Einsatz einesE.coli-Bakteriums Teile des produzierten Lysins zu Cadaverin abgebaut, sofern das Bakterium nicht entsprechend der Lehre des hiesigen Klagepatentes modifiziert und der Abbau von Lysin zu Cadaverin hierdurch beseitigt ist. Da das Klagepatent diesen Abbau aber verringert oder beseitigt, bleibt der nicht abgebaute Teil des Lysins unverändert erhalten und gelangt so in den Verkehr.
Die weiteren Erwägungen der Beklagten geben zu einer anderen Beurteilung ebenfalls keinen Anlass. Richtig ist, dass die Schutzerstreckung auf unmittelbare Verfahrenserzeugnisse ihre innere Rechtfertigung darin findet, dass sich der Wert einer Verfahrenserfindung ganz maßgeblich in dem aus dem patentierten Verfahren hervorgegangenen Produkt verkörpert (Kühnen, a.a.O., Rdnr. 201). Im Unterschied zu Arbeitsverfahren haben Herstellungsverfahren – um die es im Rahmen von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG geht – ein Erzeugnis zum Ergebnis, das dank des patentierten Verfahrens äußerlich oder stofflich verändert oder gänzlich neu hervorgebracht ist. Die für § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG relevante Verfahrensführung ist insoweit kein ergebnisloser Selbstzweck, sondern zielgerichtet darauf angelegt, ein Erzeugnis bestimmter (nämlich mit der Verfahrensführung verbundener) Beschaffenheit, Wirkungs- oder Funktionsweise zu erhalten (Kühnen, a.a.O., Rdnr. 201). Hier wird durch das unter Schutz gestellte Verfahren aber ein gegenüber dem Ausgangsstoff neues Erzeugnis hervorgebracht, nämlich Lysin. Mehr verlangt § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG nicht. Dass sich das nach dem patentgeschützten Verfahren erzeugte Lysin der Beklagten in seinen stofflichen Eigenschaften nicht von außerhalb des patentgeschützten Verfahrens hergestelltem Lysin unterscheidet, ist aus den bereits angeführten Gründen ohne Bedeutung.
Soweit die Beklagten unter Verweis auf Kraßer (Patentrecht, 6. Aufl., S. 775) einwenden, dass es an der von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG geforderten Unmittelbarkeit fehle, wenn sich die Besonderheiten eines Herstellungsverfahrens nicht auf die Beschaffenheit des Erzeugnisses, sondern nur in wirtschaftlichen Vorteilen wie Kostenersparnis oder höherer Ausbeute auswirken, kann der Senat der in Bezug genommenen Literaturstelle schon nicht entnehmen, dass es hiernach in derartigen Fallkonstellationen immer an der Unmittelbarkeit fehlen soll. Die in Bezug genommene Aussage dürfte sich dem Kontext nach vielmehr auf Fälle beziehen, in denen das Erzeugnis nach Abschluss des patentierten Herstellungsverfahrens noch Gegenstand von weiteren Bearbeitungs- oder Behandlungsmaßnahmen ist, was hier nicht der Fall ist. Jedenfalls vermag der Senat der Auffassung der Beklagten, wonach es an der Unmittelbarkeit stets dann fehlen soll, wenn sich die Besonderheiten eines Herstellungsverfahrens nicht auf die Beschaffenheit des Erzeugnisses, sondern nur in wirtschaftlichen Vorteilen wie Kostenersparnis oder höherer Ausbeute auswirken, aus den bereits angeführten Gründen nicht beizutreten. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, kann es für die Beurteilung, ob ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis vorliegt, grundsätzlich keinen Unterschied machen, ob die mit der Verfahrenserfindung hervorgerufenen Eigenschaften ihren Niederschlag in einer neuartigen Ausgestaltung oder in einer verbesserten Funktionsweise des Erzeugnisses gefunden haben oder darin liegen, dass ein strukturell sowie in Bezug auf sein Wirkungsprofil bereits bekanntes Erzeugnis im Vergleich zum Stand der Technik (lediglich) preiswerter gefertigt werden kann (vgl. Kühnen, a.a.O., Rdnr. 203). Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass Patente auf Herstellungsverfahren, mit denen sich Produktionskosten einsparen lassen, wertvoller sein können als Schutzrechte auf Verfahren, mit denen dem erhaltenen Erzeugnis gegenüber dem Bekannten eine neue (innere oder äußere) Konstitution und/oder eine verbesserte, ggf. sogar zusätzliche Funktionalität verliehen wird (Kühnen, a.a.O., Rdnr. 203). Gleiches trifft auf Patente zu, die zu einer Steigerung der Produktivität führen. Solche Patente dennoch kategorisch vom ergänzenden Sachschutz auszunehmen, ist weder aus betriebs- noch aus volkswirtschaftlicher Sicht vernünftig und auch im Hinblick auf den Zweck gewerblicher Schutzrechte nicht angebracht (Kühnen, a.a.O., Rdnr. 203; vgl. a. Haedicke/Timmann, a.a.O., § 8 Rdnr. 70). Der mit einer Patentgewährung verfolgte Belohnungsgedanke, der zugleich den Anreiz dafür schafft, Neuerungen nicht geheim zu halten, sondern der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, verlangt im Gegenteil, dass jeder Erfindung ein Monopolschutz zuteil wird, der dem Wert entspricht, um den der Stand der Technik durch sie bereichert worden ist. Kostensenkende oder die Produktivität steigernde Herstellungsverfahren unterscheiden sich insoweit nicht in entscheidungserheblicher Weise von solchen Verfahren, die ein strukturell verändertes Produkt hervorbringen, weswegen beide Kategorien von Herstellungsverfahren auch im Hinblick auf den ihnen zugebilligten Erzeugnisschutz grundsätzlich gleich zu behandeln sind. Aus gutem Grund stellt deshalb auch der Gesetzeswortlaut von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG einzig und allein darauf ab, dass mit dem Verfahren, in Bezug auf das ein ergänzender Sachschutz in Rede steht, ein Erzeugnis hergestellt wird, und ist darüber hinaus in § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG nicht zur – weiteren – Bedingung gemacht, dass das mittels des Verfahrens hergestellte Erzeugnis neu zu sein hat. Die einzige Rechtsfolge, die das Gesetz an die Neuheit des Verfahrenserzeugnisses knüpft, ist die in § 139 Abs. 3 PatG vorgesehene Darlegungs- und Beweiserleichterung, der zufolge bei einem Verfahrenspatent zur Herstellung eines „neuen“ Erzeugnisses bis zum Nachweis des Gegenteils das von einem anderen hergestellte gleiche Erzeugnis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt (Kühnen, a.a.O., Rdnr. 203).
d)Die von den Beklagten in Bezug genommene Entscheidung des EuGH „Monsanto/Cefetra“ (GRUR 2010, 989, 990 = GRUR Int. 2010, 841) steht dem von den Klägerinnen geltend gemachten Patentschutz nicht entgegen.
Der EuGH hat mit dem vorgenannten Urteil entschieden, dass Art. 9 derEU-Biotechnologierichtlinie 98/44/EG (nachfolgend: BioTRl) dann, wenn das patentierte Erzeugnis in dem Verarbeitungserzeugnis (Sojamehl) enthalten ist, wo es nicht die Funktion erfüllt, für die es patentiert ist, diese Funktion jedoch zuvor in der Pflanze erfüllt hat, aus der dieses Verarbeitungserzeugnis (Sojamehl) gewonnen wurde, oder wenn das Erzeugnis diese Funktion möglicherweise erneut erfüllen könnte, nachdem das Material aus dem Verarbeitungserzeugnis (Sojamehl) isoliert und dann in die Zelle eines lebenden Organismus eingebracht worden ist, keinen patentrechtlichen Schutz gewährt und abweichenden nationalen Regelungen („absoluter Stoffschutz“) entgegensteht. Die Entscheidung befasst sich mit der Reichweite des Stoffschutzes auf Gensequenzen gerichteter Patentansprüche. In dem dortigen Fall ging es um Patentschutz für eine Gensequenz, deren Einschleusung in die DNA Soja-Pflanzen resistent gegen das Herbizid Glyphosat machte, während die im dortigen Patent enthaltenen relevanten Verfahrensansprüche auf die Herstellung Glyphosat-resistenter Pflanzen gerichtet waren und das aus den Bohnen entsprechend veränderter Sojapflanzen hergestellte Sojamehl kein Verfahrensprodukt im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG war. Hier geht es jedoch nicht um Stoffschutz für eine in dem angegriffenen Produkt enthaltene Gensequenz, sondern um den Schutz eines Verfahrensproduktes (Lysin), das unter Benutzung eines patentgeschützten Verfahrens, welchen den Einsatz eines modifizierten Mikroorganismus umfasst, hergestellt worden ist. Die in den untersuchten Lysin-Proben aufgefundenen DNA-Spuren des Herstellungsorganismus dienen im Streitfall nur als Nachweis, dass der zur Herstellung des Verfahrenserzeugnisses verwendete Mikroorganismus anspruchsgemäß modifiziert wurde, sie bilden aber nicht den Grund der Patentverletzung (Senat, a.a.O., Anlage K 44, Seite 31). Für die patentverletzende Eigenschaft des angegriffenen Lysins spielt es keine Rolle, ob sich in dem von den Beklagten in Verkehr gebrachten Lysin noch DNA-Spuren des zur Herstellung benutzten Mikroorganismus finden lassen.
Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, führt die von den Beklagten in Bezug genommene EuGH-Entscheidung auch nicht zu einer anderen Beurteilung der Frage, was unter einem „unmittelbaren Verfahrenserzeugnis“ zu verstehen ist. Zum einen hat sich der EuGH mit dieser Thematik überhaupt nicht befasst. Zum anderen übersehen die Beklagten, dass es sich bei dem klagepatentgemäß hergestellten Lysin nicht um „biologisches Material“ handelt. Biologisches Material ist nach der mit Art. 2 Abs. 1 a) BioTRl übereinstimmenden Legaldefinition in § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG ein Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Das hier unter Schutz gestellte Verfahren dient der Herstellung von Lysin. Dieses enthält keine genetische Informationen. Das klagepatentgemäße Verfahren ist deshalb kein Verfahren zur Herstellung von biologischem Material im Sinne von § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG, so dass bei der Frage, ob es sich bei Lysin um ein unmittelbares Verfahrensprodukt handelt, auch nicht die von den Beklagten geforderte Bedeutung der dem biologischen Material innenwohnenden Funktion berücksichtigt werden muss. Soweit die Beklagten in diesem Zusammenhang einen deutlichen Widerspruch in der Begründung des Landgerichts sehen, weil dieses darauf abstelle, dass Lysin kein biologisches Material sei, andererseits aber darauf hinweise, dass auch mikrobiologische Verfahren Herstellungsverfahren sein könnten, liegt ein solcher Widerspruch tatsächlich nicht vor. Nach § 2a Abs. 2 PatG (vgl. a. Art. 2 Abs. 1 b) BioTRl) ist ein „mikrobiologisches Verfahren“ ein Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Erfüllt ein Verfahren auch nur eine der genannten Bedingungen, ist es als mikrobiologisch anzusehen (Schulte/Moufang, a.a.O., § 2a PatG Rdnr. 52). Bei dem klagepatentgemäßen Verfahren wird zur Herstellung von Lysin ein modifiziertes Bakterium und damit mikrobiologisches Material verwendet, weshalb es sich um ein mikrobiologisches Verfahren im Sinne von § 2a Abs. 2 PatG handelt. Das durch dieses Verfahren erzeugte Lysin ist zwar ein durch ein mikrobiologisches Verfahren gewonnenes Erzeugnis. Es ist aber kein biologisches Material im Sinne von § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG, für das § 9a PatG eine Sonderregelung enthält.
e)Der Senat bleibt deshalb bei seiner im Urteil vom 28. April 2011 (I-2 U 147/09; Anlage K 44) vertretenen Auffassung, dass das unter Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens gewonnene Lysin als unmittelbares Verfahrenserzeugnis Gegenstand des Verbotsrechts des Patentinhabers aus § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG ist. Gegen diese Beurteilung hat der Bundesgerichtshof offenbar keine Bedenken gehabt. Andernfalls hätte er die von der deutschen Abnehmerin der Beklagten eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde nicht zurückgewiesen.
4.Dass die Beklagten, nachdem sie entgegen § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG ein Erzeugnis in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und in den Verkehr gebracht haben, das als unmittelbares Produkt des im Klagepatent beschriebenen Verfahrens vom Klagepatent mit unter Schutz gestellt ist, den Klägerinnen in zuerkanntem Umfang zur Unterlassung, zum Schadenersatz, zur Rechnungslegung und zur Auskunft verpflichtet sind, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt (Abschnitt III.1.– 3. der Entscheidungsgründe; Seiten 24 – 27 des Urteilsumdruckes); auf die dortigen – von der Berufung nicht gesondert angegriffenen – Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
Soweit das Landgericht die Beklagten antragsgemäß auch zum Rückruf des patentverletzenden Lysins verurteilt hat, kann der diesbezügliche Urteilsausspruch allerdings keinen Bestand haben, weil alle drei Beklagten im Ausland geschäftsansässig sind. Ein Vernichtungsanspruch nach § 140a Abs. 1 PatG gegen einen im Ausland ansässigen Beklagten besteht nur, wenn der ausländische Beklagte verletzende Gegenstände – im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung – im Inland noch im Besitz/Eigentum hat (Senat, InstGE 7, 139 – Thermocycler; Kühnen, a.a.O., Rdnr. 1207). Dies haben die Klägerinnen nicht dargetan, weshalb sie den gegen die Beklagten zunächst ebenfalls geltend gemachten Vernichtungsanspruch in erster Instanz zu Recht zurückgenommen haben. Ein im Ausland ansässiger Verletzer, der – mangels inländischen Besitzes/Eigentums im Verurteilungszeitpunkt – keinem Vernichtungsanspruch unterliegt und dessen Rückruf nur dazu führt, dass ein für § 140a PatG unzureichender ausländischer Besitz/Eigentum begründet wird, unterliegt aber auch keinem Rückrufanspruch aus § 140 Abs. 3 PatG (Kühnen, a.a.O., Rdnr. 1237).
5.Zutreffend hat das Landgericht beide Klägerinnen als zur Geltendmachung der von ihm zuerkannten Ansprüche aktivlegitimiert angesehen. Insoweit wird ebenfalls auf die zutreffenden – von der Berufung nicht angegriffenen – Darlegungen im angefochtenen Urteil (Abschnitt III. 1. und 2., Umdruck Seiten 25 – 27 oben) Bezug genommen, denen der Senat in vollem Umfang beitritt.
Dass zum 1. November 2011 im Konzern der Klägerinnen neue Patentlizenzvereinbarungen geschlossen worden sind, hat auf die Aktivlegitimation der Klägerinnen keinen Einfluss. Die Klägerin zu 1. ist weiterhin Patentinhaber. Sie hat nunmehr unstreitig der Ajinomoto Animal Nutrition Group. Inc. (nachfolgend nur: Ajinomoto AANG) als neuer Muttergesellschaft der Klägerin zu 2. eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent erteilt, verbunden mit der Befugnis zur Erteilung von Unterlizenzen an verbundene Unternehmen. Da der geschlossene Lizenzvertrag den bestehenden Lizenzvertrag nur klarstellt (vgl. Anlage FBD 1/1a Ziff. 1), ist davon auszugehen, dass es im Verhältnis zur Ajinomoto AANG als neuen (Haupt-) Lizenznehmerin bei den Lizenzregelungen, die bislang im Verhältnis zur Klägerin zu 2. galten, geblieben ist. Die Ajinomoto AANG hat in Ausübung des ihr eingeräumten Rechts der Klägerin zu 2. eine ausschließliche (umsatzabhängige) Lizenz an dem Klagepatent erteilt, so dass die Klägerin zu 2. weiterhin ausschließliche Lizenznehmerin ist. Dies wird von den Beklagten auch nicht bestritten.
III.
Die Kostenentscheidung folgt hinsichtlich der ersten Instanz aus §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO und hinsichtlich des Berufungsverfahrens aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
X Y Z

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO und hinsichtlich des Berufungsverfahrens aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO
§ 9 PatG
§ 9 PatG
§ 2a PatG
§ 9a PatG
§ 140a PatG
§ 543 ZPO
§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG
§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG
§ 286 Abs. 1 ZPO
§ 9 Nr. 3 PatG
§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG
§ 139 Abs. 3 PatG
§ 139 Abs. 3 PatG
§ 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG
§ 2a Abs. 2 PatG
§ 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG
§ 140a Abs. 1 PatG
§ 140 Abs. 3 PatG
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: RGSt 46, 262, 263
GRUR 2009, 305, 307
GRUR 2010, 989, 990
4b O 189/09
2 U 147/09
2 U 131/08