Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2015-06-16, Aktenzeichen I-20 U 42/14
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2015:0616.I20U42.14.00

Tenor:
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 12. Februar 2014 verkündete Urteil der 2a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf abgeändert und die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:
Der Kläger ist Inhaber der am 3. Dezember 2002 angemeldeten und am 27. März 2003 eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen deutschen Wort-/Bildmarke mit der Registernummer DE …, die für Schmuck (Klasse 14) eingetragen ist:
Er betreibt unter „www...de“ einen Onlineshop, wo er aus dem Muscheldeckel (Operculum) der Turban- oder Kreiselschnecke gefertigte Schmuckstücke anbietet, welche über eine charakteristische spiralförmige Zeichnung verfügen.
Die Beklagte betreibt unter dem Mitgliedsnamen „X.“ einen Onlineshop auf der Internetplattform eBay. Dort hat sie am 31. Januar 2013 eine Kette mit einem spiralförmig gezeichneten Anhänger mit der nachfolgend wiedergegebenen Aussage beworben:
„Modeschmuck Shiva Kette Kette Shiva Auge Neu“
Der Kläger, der hierin eine Verletzung seiner Wort-/Bildmarke sieht, hat die Beklagte mit Anwaltsschreiben vom 5. Februar 2013 abmahnen lassen. Die Beklagte hat die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegeben. Die gleichfalls geforderte Übernahme der Abmahnkosten und die Zahlung einer Lizenzgebühr hat sie hingegen mit Begründung verweigert, der Begriff „Shiva Auge“ habe als bekannte Bezeichnung für das Operculum der Turbanschnecke für den daraus gefertigten Schmuck rein beschreibenden Charakter.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Auskunft, Lizenzzahlung sowie Freistellung von den Kosten der Abmahnung verurteilt und zur Begründung ausgeführt, die Beklagte habe mit Bewerbung der Kette ein der Klagemarke verwechslungsfähiges Zeichen benutzt. Jedenfalls bei der Prüfung der klanglichen Zeichenähnlichkeit sei weiterhin der Wortbestandteil maßgebend. Dieser besitze auch zumindest schwache Kennzeichnungskraft, er beschreibe den Deckel der Turbanschnecke, nicht den Schmuck, zu dem dieser weiterverarbeitet werden könne. Die Verwendung sei auch nicht zur Beschreibung der Merkmale erforderlich, die Beklagte habe auf Umschreibungen ausweichen können.
Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie trägt vor, der Wortbestandteil „Shiva Auge“ der Wort-/Bildmarke habe keine Unterscheidungskraft und trete daher vollständig hinter den Bildbestandteil zurück. Auch habe sie „Shiva Auge“ lediglich beschreibend verwandt. Die Üblichkeit der Bezeichnung „Shiva Auge“ für Schmuck aus dem Operculum der Turbanschnecke belege die von ihr vorgetragene Verwendungspraxis durch eine Vielzahl von Händlern. Zudem sei die Eintragung einer Marke mit einem religiösen Bestandteil wie Shiva wegen der damit einhergehenden Störung des religiösen Empfindens grundsätzlich sittenwidrig.
Die Beklagte beantragt,
unter Abänderung des am 12.02.2014 verkündeten Urteils des Landgerichts Düsseldorf die Klage abzuweisen.
Der Kläger beantragt,
die Berufung zurückzuweisen;
hilfsweise, die Revision zuzulassen.
Der Kläger verteidigt das landgerichtliche Urteil. Von einer beschreibenden Verwendung könne keine Rede sein, die Beklagte habe nicht einmal vorgetragen, dass die Bezeichnung „Shiva Auge“ für das Operculum der Kreisel- oder Turbanschnecke Verkehrsdurchsetzung erfahren habe. Hierfür sei ein Verkehrsgutachten notwendig, die Verwendungspraxis einiger weniger Händler reiche hierfür nicht. Es gehe auch nicht um eine Monopolisierung des Begriffs „Shiva“.
Der Senat hat den Kläger darauf hingewiesen, dass sich die Frage einer beschreibenden Verwendung nicht erst im Rahmen des § 23 MarkenG, sondern bereits beim Tatbestandsmerkmal der markenmäßigen Verwendung stelle und die Prägung einer kombinierten Wort-/Bildmarke durch den Wortbestandteil die Feststellung voraussetze, dass diesem für sich genommen nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen sei, weshalb es zunächst seine Sache sei, einen kennzeichnenden Gehalt von „Shiva Auge“ darzutun.
Dem ist der Kläger entgegengetreten. Er vertritt die Auffassung, es sei grundsätzlich von einer normalen Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen, eine Schwächung dazulegen sei Sache des Verletzers. Es sei auch nicht Sache des Markeninhabers, im Verletzungsverfahren das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen darzulegen und den Einwand des Bestehens absoluter Schutzhindernisse auszuräumen. Der Begriff „Shiva Auge“ sei im Übrigen vor Eintragung der Marke in Deutschland völlig unbekannt gewesen und habe erst durch seine Verwendung im Zusammenhang mit seinen Schmuckgegenständen Bekanntheit erlangt. Auch heute noch verbänden sowohl die privaten als auch die gewerblichen Verkehrskreise die Marke „Shiva Auge“ nur mit seinen Produkten.
Der Senat hat mit den Parteien die Sach- und Rechtslage erörtert. Der Kläger sei nicht Inhaber einer Marke „Shiva Auge“, er sei Inhaber einer Wort-/Bildmarke, die ausgeprägte Bildelemente aufweise. Der Schutzbereich könne daher nicht einfach auf den Wortbestandteil reduziert werden. Dies bedürfe einer Begründung und setzte die Feststellung voraus, dass der Wortbestandteil für sich genommen kennzeichnend sei. Die Verneinung der isolierten Schutzfähigkeit des Wortbestandteils habe nichts mit der Bindung an die Eintragung der Marke und der Vermutung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft zu tun, da die für die Eintragung der Marke erforderliche Unterscheidungskraft bei einer Wort-/Bildmarke auch allein auf den Bildelementen beruhen könne. Es komme auch nicht darauf an, ob eine bestimmte Begrifflichkeit im Zeitpunkt der Markenanmeldung bereits im Inland zur Beschreibung der Art der Ware gebräuchlich gewesen sei, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründe ein Schutzhindernis schon für solche Zeichen, die zur Beschreibung dienen könnten. Dabei sei der interkulturelle Austausch im Binnenmarkt zu berücksichtigen, der den Import von Begrifflichkeiten aus dem Ausland begünstige. Im angelsächsischen Raum sei „Shiva`s eye“ eine gebräuchliche Bezeichnung für Schmuckstücke aus dem Operculum der Turban- oder Kreiselschnecke. Ein Monopol für den inländischen Erstverwender gebe es nicht. Im Übrigen habe der Kläger selbst „Shiva Auge“ in seinem Internetauftritt neun Jahre lang bis Juni 2012 in diesem Sinne beschreibend verwandt.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil, Bl. 101 ff. d. GA., wegen des Parteivorbringens im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Beklagten hat auch in der Sache Erfolg.
Der Kläger hat gegenüber der Beklagten keinen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Höhe von 500,00 Euro aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG. Die Verwendung der Aussage „Modeschmuck Shiva Kette Kette Shiva Auge Neu“ zur Bewerbung einer Kette mit dem Operculum der Turban- oder Kreiselschnecke verletzt die Rechte des Klägers aus seiner deutschen Wort-/Bildmarke Registernummer DE … nicht.
Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr der Verwechslung besteht. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich zum einen nach der Kennzeichnungskraft der Schutz beanspruchenden Marke und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und zum anderen nach dem Abstand der Waren, für die die Marke registriert ist und für die das angegriffene Zeichen benutzt wird. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, GRUR 2010, 833 Rn. 20 - Malteserkreuz II; GRUR 2002, 542, 543 - BIG).
Marken können auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken, die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist folglich nach deren Ähnlichkeit im Klang, im Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen (BGH, GRUR 2006, 859 Rn. 17 - Malteserkreuz). Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; EuGH, GRUR 1998, 387 Tz. 23 f. - Sabèl). Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen (BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 23 - airdsl). Dabei kann bei einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht dem Wortbestandteil entscheidende Bedeutung zukommen, weil dieser bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke in der Regel die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke darstellt. Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, dass dem Wortbestandteil - für sich genommen - nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist; der schutzunfähige Wortbestandteil einer kombinierten Wort-/Bildmarke kann ohne Verkehrsdurchsetzung aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (BGH, GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder).
Eine isolierte Schutzfähigkeit des Wortbestandteils „Shiva Auge“ ist nicht festzustellen. Diesem steht das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, wonach Marken, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Beschreibung der Art der Ware dienen können, von der Eintragung ausgeschlossen sind.
„Shiva-Auge“ ist eine gebräuchliche Bezeichnung für das Operculum der Turban- oder Kreiselschnecke und der aus diesem gefertigten Schmuckstücke. Insoweit muss sich der Kläger an seinen eigenen Äußerungen festhalten lassen. So hat er in seinem als Anlage B 24 vorgelegten, vom 23. August 2003 bis 26. Juni 2012 verwandten Internetauftritt ausgeführt, der weitläufigste Name des Operculums sei wohl „Shiva-Auge“, verarbeitet zu Ketten oder Anhängern erschienen die Shiva-Augen in ihrem strahlendsten Gesicht; es handele sich um einen besonderen Schmuckstein mit einer einzigartigen und geheimnisvollen Ausstrahlung. Nach der von ihm verfassten, als Anlage B 3 vorgelegten Wikipedia-Version vom 16. Dezember 2012, 18.06 Uhr sind die Opercula in der Schmuckindustrie unter Handelsbezeichnungen wie „Shivas Auge“, „Buddhas Auge“, „Katzenauge“, „Tigerauge“ (Südostasien), „Geld der Meerjungfrauen“ (Südafrika), „Naxos-Auge“ (Griechenland), „L´occhio di Santa Lucia“ (Italien) oder auch allgemein „Meeresaugen“ bekannt.
Dies deckt sich im Übrigen mit der englischsprachigen Wikipedia, wonach „Shiva`s eye“ neben „cats eye“ eine geläufige Bezeichnung für das Operculum der Turbanschnecke ist und zwar gerade bei seiner Verwendung als organischer Schmuckstein (Anlage B 4 unter Human uses - As a gemstone). Auch in der österreichischen Publikation „Lexikon der Zaubersteine“ von 1989 wird „Shiva Auge“ auf Seite 96 als Synonym für das Operculum der Turbanschnecke verwandt (Anlage B 25). Die Gebräuchlichkeit der Verwendung von „Shivaauge“ beziehungsweise „Shiva Auge“ für hieraus gefertigte Schmuckstücke belegt die Vielzahl von Angeboten auf den Internetplattformen Amazon und eBay (Anlage B 6) sowie der Katalogauszug Anlage B 18.
Es spielt keine Rolle, ob der Begriff „Shiva Auge“ in Deutschland erstmals vom Kläger verwandt worden ist. Es kommt auch nicht darauf an, ob „Shiva Auge“ für derartige Schmuckstücke Verkehrsgeltung erlangt oder ob Umschreibungen möglich wären. Es genügt im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass die Angabe im Verkehr zur Bezeichnung der Art dieser Schmuckstücke dienen kann. Die Vorschrift setzt noch nicht einmal ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis voraus (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 35 - Chiemsee).
Diese Voraussetzung war vor dem Hintergrund der Gebräuchlichkeit von „Shiva`s eye“ für Schmuckstücke aus dem Operculum der Turban- oder Kreiselschnecke bereits 2002 gegeben. Im gemeinsamen Binnenmarkt ist auch der Import von sprechenden Bezeichnungen unter Übertragung in die jeweilige Landessprache angelegt. Zudem hat die Übertragung in die deutsche Sprache schon 1989 stattgefunden, der Begriff „Shiva Auge“ findet sich - wie ausgeführt - bereits in der österreichischen Publikation „Lexikon der Zaubersteine“ von 1989. Von daher war im Jahr 2003 eine Verwendung von „Shiva Auge“ in Deutschland, sollte der Begriff seinerzeit tatsächlich noch nicht gebräuchlich gewesen sein, jedenfalls bereits angelegt, was für ein Freihaltebedürfnis genügt.
Vorliegend ist ohnehin die heutige Situation entscheidend, die von einer Vielzahl von Verwendungen zur Beschreibung von Schmuckstücken aus dem Operculum der Turbanschnecke geprägt ist (Anlage B 6). Auf die Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Marke und die Situation im Eintragungszeitpunkt kann sich der Kläger demgegenüber nicht berufen, da er nicht Inhaber einer Wortmarke „Shiva Auge“ ist. Die Wirkung der Eintragung bezieht sich auf die eingetragene Wort-/Bildmarke, mit der keinerlei Festlegungen hinsichtlich der isolierten Schutzfähigkeit des Wortbestandteils einhergehen. Der Wort-/Bildmarke DE … mag aufgrund ihrer Bildelemente durchaus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommen, an der aber der Wortbestandteil keinen Anteil hat.
Da folglich der Wortbestandteil „Shiva Auge“ der Klagemarke aus Rechtsgründen den Gesamteindruck der kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann, fehlt es bereits an der für eine Markenverletzung erforderlichen Verwechslungsgefahr. Die Beklagte hat die Bildelemente der Klagemarke gerade nicht übernommen.
Im Übrigen würde die Aussage „Modeschmuck Shiva Kette Kette Shiva Auge Neu“ auch keine markenmäßige Verwendung von „Shiva Auge“ darstellen. Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wird. Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, GRUR 2003, 55 Rnrn. 51 ff - Arsenal FC). Die Rechte aus der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, deren Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 57 - O2 und O2 [UK]/H3G; BGH, GRUR 2009, 502 Rn. 22 - pcb; GRUR 2010, 1103 Rn. 25 - Pralinenform II). Aus der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Klagemarke folgt nicht, dass eine mit der geschützten Klagemarke identische Bezeichnung oder Gestaltung in der konkreten Verletzungsform vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird (BGH, GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGH, GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2010, 1103 Rn. 26 - Pralinenform II). Maßgeblich ist Verständnis des durchschnittlich informierten angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers (BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 20 - DDR-Logo).
„Shiva Auge“ ist das Auge von Shiva und damit schon von der Wortbildung her beschreibend. Eine Übertragung auf Schmuckstücke liegt gerade bei einem Bezug zu einer Gottheit nahe. Das Auge Gottes ist ein Symbol für Wachsamkeit, Allwissenheit und behütende Allgegenwart Gottes. In der hinduistischen Mythologie gilt das dritte Auge Shivas als Zeichen Erkenntnis und Weisheit. Derartige Symbole werden gerne als Schmuck getragen. Dabei unterstützt die konkrete Formulierung ein beschreibendes Verständnis, da der Aussageteil „Kette Shiva Auge“ ersichtlich der näheren Konkretisierung des vorangestellten „Kette Shiva“ dient. Es handelt sich also um eine auf die hinduistische Gottheit „Shiva“ bezugnehmende Kette, die das dritte Auge Shivas symbolisieren soll.
In Ermangelung einer Verletzung ist auch für die weiteren Ansprüche auf Auskunft und Erstattung der Abmahnkosten kein Raum.
Eine Aussetzung im Hinblick auf das anhängige Löschungsverfahren ist nicht veranlasst. Wie eingangs ausgeführt, folgt aus Eintragung der Klagemarke weder, dass deren Wortbestandteil für sich genommen schutzfähig ist, noch, dass eine mit der geschützten Klagemarke identische oder ähnliche Bezeichnung in der konkreten Verletzungsform vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 713 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Die relevanten Rechtsfragen sind durch die zitierten höchstrichterlichen Entscheidungen beantwortet. Die Anwendung der dort entwickelten Grundsätze ist Sache des Tatrichters. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird in Übereinstimmung mit der erstinstanzlichen Festsetzung auf 1.911,48 Euro festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 23 MarkenG
§ 713 ZPO
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
§ 91 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2010, 833
GRUR 2002, 542, 543
GRUR 2006, 859
GRUR 2009, 1055
GRUR 1998, 387
GRUR 2003, 1040, 1043
GRUR 1999, 723
GRUR 2003, 55
GRUR 2008, 698
GRUR 2009, 502
GRUR 2010, 1103
GRUR 2005, 414, 416
GRUR 2005, 414, 415
GRUR 2010, 838