Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2011-06-24, Aktenzeichen I-2 U 26/10
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2011:0624.I2U26.10.00

Tenor:
A.
Die Berufung der Beklagten gegen das durch Beschluss vom 18.03.2010 be-richtigte Urteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 21.01.2010 wird zurückgewiesen.
B.
Auf die Berufung der Klägerin wird das genannte Urteil teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:
I. Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlas-sungsantrag (Antrag zu I.1. der Klageschrift vom 08. April 2004) erledigt ist.
II. Die Beklagten zu 1) und 2) werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 02. November 2002 bis zum 26. April 2008
analytische Testgeräte, umfassend einen trockenen porösen Träger, unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand stromabwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die flüssige Testprobe, die möglicherweise die Nachweissubstanz enthält und die auf das Gerät aufgebracht wird, markiertes Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone dringen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
a) der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist;
b) der poröse Träger innerhalb des hohlen Gehäuses enthalten ist, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem festen Material aufgebaut ist und mit Mitteln zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) versehen ist, bis zu dem das markierte Reagenz in der zu beobachtenden Nachweiszone gebunden wird;
c) der poröse Träger mit einem porösen Probenaufnehmer ver-bunden ist und indirekt mit dem Äußeren des hohlen Gehäuses über den porösen Probenaufnehmer in Verbindung steht, auf den die flüssige Testprobe aufgebracht wird und von dem die aufgebrachte flüssige Testprobe in den porösen Träger dringen kann, und
d) das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des hohlen Gehäuses enthalten ist,
e) wobei der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von po-rösem Material umfasst,
in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben,
und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Vorbesitzer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Ange¬¬bots-mengen,
-zeiten und –preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Ge-stehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.
III. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer II. bezeichneten, in der Zeit vom 02. November 2002 bis zum 26. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird.
C.
Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz werden der Klägerin zu 17 % und den Beklagten zu 83 % auferlegt.
Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagten zu tragen.
D.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,- Euro abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
E.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf bis zu 1.000.000,- € festge-setzt.

Tatbestand:
Die vormals als A GmbH firmierende Klägerin ist seit dem 29. August 2002 als Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 560 YYY (Klagepatent, von den Parteien auch "Patent III" genannt; Anlage MBP-C 1, deutsche Übersetzung (DE 38 56 ZZZ T2) Anlage MBP-C 3) eingetragen, das aus einer Teilanmeldung zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 3093 744.2, EP 0 291 XXY (von den Parteien auch "Patent I" oder "Stammpatent" genannt) hervorgegangen ist. Letzteres ist Gegenstand des von den Parteien des hiesigen Verfahrens ebenfalls betriebenen Rechtsstreits 4b O 109/03 LG Düsseldorf – I-2 U 62/04 OLG Düsseldorf.
Das Klagepatent ("Patent III") beruht auf einer Anmeldung vom 26. April 1988. Seine Erteilung wurde am 02. Oktober 2002 bekannt gemacht, seine Ansprüche in deutscher Übersetzung am 20. Dezember 2001 veröffentlicht. Es ist seit dem 26. April 2008 infolge Zeitablaufs erloschen.
Der vorliegend allein streitgegenständliche Patentanspruch 1 des Klagepatentes hat in der deutschen Übersetzung folgenden Wortlaut:
"Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (510), unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (517) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die flüssige Testprobe, die möglicherweise die Nachweissubstanz enthält und die auf das Gerät aufgebracht wird, markiertes Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone (517) dringen kann, dadurch gekennzeichnet, dass
Im Hinblick auf die durch den Bundesgerichtshof erfolgte teilweise Einschränkung des Stammpatents durch Urteil vom 04. November 2008 - X ZR 54/05 – (Anlage MBP-C 7) macht die Klägerin diesen Anspruch nunmehr mit der Maßgabe geltend, dass es unter a) heißt: "der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist" und nach lit.d): "e) wobei der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst".
Die nachstehenden Abbildungen (Figuren 1 und 2 der Klagepatentschrift) zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung, Figur 1 als isometrische Darstellung eines erfindungsgemäßen Testgerätes, Figur 2 als Querschnitt des Testgeräts nach Figur 1:
Die Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. ist, bietet an und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung "B" Schwangerschaftstestgeräte (angegriffene Ausführungsform), wie sie aus den von der Klägerin überreichten Anlagen MBP-C 5 – MBP-C 5b ersichtlich sind.
Im Inneren des Testgerätes der Beklagten befindet sich ein poröser Träger mit einer Nachweiszone, in der Kaninchen-Anti-t-hCG-Antikörper immobilisiert sind. Stromaufwärts der Nachweiszone ist auf einem Glasfaserkissen, welches auf dem porösen Träger aufliegt, eine Reaktionszone vorgesehen, die als Bindungsreagenz markierte Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper aufweist. Die Reaktionszone trägt außerdem unmarkierte Maus-Anti-ß-hCG-Antikörper. Beide Antikörper bilden – spätestens mit dem Aufbringen einer flüssigen Probe – einen Komplex. Wird das Testgerät in Gebrauch genommen, bindet in der Testprobe vorhandenes hCG zunächst im Bereich der Reaktionszone an die unmarkierten Maus-Anti-ß-hCG-Antikörper. In der stromabwärts folgenden Nachweiszone bindet sodann der Kaninchen-Anti-t-hCG-Antikörper (als Anti-α-Antikörper) an ein Epitop auf der α-Kette des hCG-Hormons. Stromabwärts der Nachweiszone verfügt der poröse Träger über eine Kontrollzone mit Ziege-Anti-Kaninchen-Antikörpern, welche an die markierten Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper der Reaktionszone binden.
Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatents. Sie hat die Beklagten deshalb nach teilweiser Klagerücknahme zuletzt in erster Instanz auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung sowie Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit vom 02. November 2002 bis zum 26. April 2008 in Anspruch genommen und die Feststellung der Erledigung des Rechtsstreits in Bezug auf den bis zum Ablauf des Klagepatents zudem geltend gemachten Unterlassungsanspruch begehrt. Die Klägerin hat vor dem Landgericht geltend gemacht, dass das Schwangerschaftstestgerät der Beklagten wortsinngemäß, jedenfalls aber mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch mache. Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents. Sie – die Klägerin – sei insgesamt aktivlegitimiert. Die Firma C habe ihr neben dem Klagepatent und dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb auch die ihr – der C – zustehenden Schadensersatzansprüche abgetreten.
Die Beklagten, die um Klageabweisung gebeten haben, haben eine Verspätung der vorliegenden Klage gerügt, die Aktivlegitimation der Klägerin bestritten und mit folgender Begründung eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt:
Wenn in dem Klagepatent davon die Rede sei, dass das markierte Reagenz und das unmarkierte Bindungsagens "spezifisch" für die Nachweissubstanz zu sein hätten, so besage dies für den Durchschnittsfachmann, dass das Reagenz und das Bindungsagens nur mit der Nachweissubstanz (und mit keinem anderen Stoff) eine Bindung eingehen könne. Bei der angegriffenen Ausführungsform liege eine derartige Spezifität nicht vor, weil der in der Nachweiszone immobilisierte Antikörper nicht nur mit dem hCG-Hormon, sondern gleichermaßen mit anderen im Urin unabhängig von einer Schwangerschaft vorkommenden Hormonen, nämlich Lutropin (LH), Follitropin (FSH) und Thyrotropin (TSH), reagieren könne. Das markierte Bindungsagens der Reaktionszone sei in dem gleichen Sinne ebenso wenig spezifisch für das hCG-Hormon. Das Agens befinde sich überdies nicht auf dem porösen Träger (in einer ersten Zone), sondern in einem davon gesonderten Glasfaserkissen.
Außerdem haben die Beklagten die Auffassung vertreten, das Klagepatent sei aufgrund von Übersetzungsfehlern unwirksam, da die Überschrift "Description" am Anfang der englischen Fassung nicht und der Begriff "casing or housing" (Seite 3 Zeile 47) nur mit "Gehäuse" übersetzt worden ist, was die Beklagten für unvollständig halten.
Das Landgericht hat der Klage unter Abweisung im Übrigen wie folgt stattgegeben:
analytische Testgeräte, umfassend einen trockenen porösen Träger, unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand stromabwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die flüssige Testprobe, die möglicherweise die Nachweissubstanz enthält und die auf das Gerät aufgebracht wird, markiertes Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone dringen kann, dadurch gekennzeichnet, dass
(a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
(b) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse,
wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben.
111. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Eine Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform hat es bejaht, das Klagepatent selber für wirksam und die in Bezug auf das Klagepatent vorgenommene Klageerweiterung für zulässig erachtet. Die teilweise Klageabweisung hat das Landgericht damit begründet, dass eine materiell-rechtliche Inhaberschaft der Klägerin am Klagepatent nicht festgestellt werden könne.
Hiergegen wenden sich beide Seiten mit selbständigen Berufungen.
Die Klägerin trägt zur Firmen- und Patentübertragung näher vor.
Sie beantragt:
Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 02. November 2002 bis zum 26. April 2008
in der Bundesrepublik Deutschland
analytische Testgeräte, umfassend einen trockenen porösen Träger, unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand stromabwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die flüssige Testprobe, die möglicherweise die Nachweissubstanz enthält und die auf das Gerät. aufgebracht wird, markiertes Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone dringen kann, bei denen
angeboten, in den Verkehr gebracht haben oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben, und zwar unter Angabe
(a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und
Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
(b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten
und -preisen (gegebenenfalls der Marken und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,
(c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten
und -preisen (gegebenenfalls der Marken und/oder Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
(d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren
Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
(e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs-
kosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben und (a) und (b) die entsprechenden Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten gesamtschuldnerisch tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
Die Beklagten beantragen,
die Berufung der Klägerin zurückzuweisen,
das landgerichtliche Urteil teilweise abzuändern, die Klage im Hinblick auf das geltend gemachte Auskunftsbegehren abzuweisen und der Klägerin auch die Kosten des erledigten Teils des Rechtsstreits (Unterlassungsbegehren) aufzuerlegen.
Sie vertreten die Auffassung, im Rahmen der Aktivlegitimation komme es auch für die Zeit nach Eintragung der Klägerin in die Patentrolle für den Rechnungslegungs- und Schadensersatzanspruch auf die materiell-rechtliche Berechtigung der Klägerin an. Die angegriffene Ausführungsform verfüge weder über spezifische Bindungsreagenzien noch über einen porösen Träger im Sinne des Klagepatents. Letzteres sei zudem unwirksam, da jede Auslassung in der Übersetzung zur Unwirksamkeit des Patents führe. Im Übrigen sei sämtlicher Sachvortrag das Klagepatent betreffend vom Landgericht zu Unrecht zugelassen worden. Er sei verspätet, da die Klägerin das Klagepatent erst durch eine zu spät vorgenommene Klageerweiterung rechtshängig gemacht habe.
Die Klägerin tritt den Ansichten der Beklagten unter Wiederholung und Vertiefung ihres entsprechenden erstinstanzlichen Vorbringens entgegen und beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Beide Berufungen sind zulässig. In der Sache Erfolg hat nur die Berufung der Klägerin. Die Klage ist im noch geltend gemachten Umfang begründet.
Der von den Beklagten in der Berufung wiederholte Verspätungseinwand gegenüber sämtlichem Klagevorbringen verfängt nicht. Das Landgericht hat diesen Vortrag zugelassen. Dabei hat es ohne Überprüfung der Richtigkeit zu verbleiben. Das im Rechtszug übergeordnete Gericht darf eine von der Vorinstanz unterlassene Zurückweisung nicht nachholen (vgl. BGH NJW 2006, 1741 m.w.N.; MüKo-Prütting, ZPO, § 296 Rdnr. 182).
1.
Das Klagepatent betrifft Assays, insbesondere Immunoassays und analytische Testgeräte dafür. Es umfasst analytische Testgeräte zur Feststellung einer Schwangerschaft oder Empfängnisbereitschaft, die zur Verwendung zuhause, in der Klinik oder in der Arztpraxis geeignet sind und in kurzer Zeit ein Analyseergebnis liefern sollen, wobei nur ein Minimum an Geschicklichkeit und Aufwand seitens der Benutzerinnen gefordert wird.
Bei Immunoassays handelt es sich um bioanalytische Verfahren, welche sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern (auch: spezifische Bindungspaare), insbesondere die von Antikörpern und Antigenen, zunutze machen, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können. Zum Nachweis der oft nicht direkt sichtbaren Bindungsreaktionen wurden im Stand der Technik Verfahren zur indirekten Beobachtung eingesetzt, die die Markierung eines der Glieder des spezifischen Bindungspaares mit einem Radioisotop, einem Chromophor, einem Fluorophor oder die eine enzymatische Markierung vorsahen. Radiomarkierungen, Chromophore bzw. Fluorophore können mittels Strahlungsdetektoren, Spektrophotometern oder mit dem bloßen Auge nachgewiesen werden; bei Enzymmarkierungen wird ein nachweisbares Signal durch die Aktivierung einer Verbindung wie etwa eines Farbstoffs im Rahmen eines Reaktionssystems erzeugt (vgl. die Ausführungen des BGH zum Stammpatent, Urt. v. 04.11.2008 – X ZR 154/05 (im folgenden "Nichtigkeitsurteil", abgekürzt "NU" genannt), Anlage MBP-C 7, Seite 11, Tz. 9).
Der Beschreibung des Klagepatents zufolge ist bei spezifischen Bindungsassays wie Immunoassays auch die Verwendung von mit Reagenzien imprägnierten Teststreifen vorgeschlagen worden. Dabei bewegt sich die auf einen Teil des Teststreifens aufgetragene Probe mit Hilfe eines eluierenden Lösungsmittels, wie Wasser, durch das Material des Teststreifens in oder durch eine dort vorgesehene Nachweiszone, in der ein für die in der Probe vermutete Nachweissubstanz spezifisches Bindungsreagenz immobilisiert ist, um die Nachweissubstanz gegebenenfalls zu binden. Das Maß dieser Bindung kann mit markierten Reagenzien bestimmt werden, die ebenfalls im Teststreifen enthalten sind oder anschließend darauf aufgebracht werden (vgl. DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3), S. 1 unten bis S. 2 oben; vgl. a. BGH, NU, Seite 12 erster Abs., Tz. 10). Der Klagepatentschrift zufolge erfordern alle kommerziell erhältlichen Geräte die Durchführung einer Reihe von aufeinander folgenden Arbeitsschritten, bevor das Testergebnis ablesbar ist, was notwendigerweise Zeit erfordere und Fehlerquellen einführe (vgl. DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3) S. 1 Mitte; BGH, NU, Seite 12 erster Abs., Tz. 10).
Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet die Klagepatentschrift die Bereitstellung eines Testgerätes, das von einer ungeübten Person leicht benutzt werden kann und vorzugsweise nur erfordert, dass ein gewisser Teil des Gerätes mit der Probe in Kontakt gebracht wird, worauf vor der Feststellung eines Analyseergebnisses keine weiteren Arbeitsschritte vom Benutzer mehr nötig sind (vgl. DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3) S. 1 Mitte).
Dazu schlägt Anspruchs 1 des Klagepatents in der von der Klägerin nunmehr geltend gemachten, am das Stammpatent betreffenden Nichtigkeitsurteil orientierten Fassung ein analytisches Testgerät mit folgenden Merkmalen vor:
Abweichend vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents, in dem es lediglich heißt, dass "der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist", heißt es in Merkmal (2) der vorstehenden Merkmalsgliederung, dass die Markierung eine Direktmarkierung "in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchens" ist, weil die Klägerin das Klagepatent vorliegend – in Anlehnung an den im Nichtigkeitsverfahren neu gefassten Anspruch 1 des Stammpatents – mit dieser Maßgabe geltend macht. Hiergegen bestehen keine Bedenken, weil hierin eine – der Klägerin freigestellte – Einschränkung des Patentanspruchs liegt. Mit dem Wegfall des dem Begriff "Direktmarkierungsstoff" beigefügten Worts "teilchenförmig" ist eine Schutzbereichserweiterung nicht verbunden. Als Markierungsstoffe kommen nach dem erteilten Patentanspruch 1 jegliche Direktmarkierungsstoffe in Betracht. Diese werden in der Patentschrift als Einheiten definiert, die in natürlichem Zustand entweder mit bloßem Auge oder mit Hilfe eines optischen Filters und/oder einer angelegten ("applied") Stimulation, z. B. UV-Licht zum Hervorrufen einer Fluoreszenz, leicht sichtbar sind. Als besonders geeignete Beispiele werden winzige farbige Teilchen, z. B. Farbsole, Metallsole (wie Goldsole) und gefärbte Latexteilchen angesprochen (vgl. Anlage MBP-C 3, Seite 8 3. Abschnitt). Insoweit mag zweifelhaft sein, ob der ausdrücklichen Aufnahme eines Hinweises auf den Teilchencharakter der Markierung überhaupt sachliche Bedeutung zukommt (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 letzter Abs., Tz. 15). Dass diese Eigenschaftsangabe in dem Berufungsantrag der Klägerin entfallen ist, kann schon deshalb nicht zu einer Erweiterung der Klage bzw. des Schutzbereichs des Patentanspruchs führen, weil sich der teilchenförmige Charakter der Direktmarkierung zwingend aus der abschließenden Aufzählung derjenigen Markierungsstoffe ergibt, für die mit dem Antrag noch Schutz beansprucht wird und die allesamt teilchenförmig sind. Die Formulierung "in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen" im neu gefassten Berufungsantrag ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Sie bringt nur zum Ausdruck, dass die drei genannten Direktmarkierungsstoffe allein noch vom Schutzbegehren der Klägerin erfasst werden sollen (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 erster Abs., Tz. 14).
Abweichend vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents heißt es in Merkmal (8) (a) der vorstehenden Merkmalsgliederung ferner, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst, weil die Klägerin den Patentanspruch 1 des Klagepatents nunmehr nur noch mit dieser weiteren Einschränkung geltend macht. Eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patentanspruchs ist auch mit der Aufnahme dieses Merkmals nicht verbunden (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 letzter Abs. bis Seite 16 erster Abs., Tz. 15).
2.
Angesichts des Streits der Parteien bedürfen der Begriff "spezifisches Bindungsreagens" sowie die den "porösen Träger" betreffenden Merkmale näherer Erläuterung.
a)
Was die Forderung nach einem für den Analyten "spezifischen Bindungsreagenz" (Merkmale (1) (b), (1) (c)) anbelangt, kommt es – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – nicht entscheidend darauf an, was der Fachmann allgemein unter einem "spezifischen" Bindungsreagenz versteht. Selbst wenn insoweit ein bestimmter Begriffsinhalt feststellbar sein sollte, was dahinstehen kann, ist dieser hier nicht ausschlaggebend. Handelt es sich nämlich bei dem auslegungsbedürftigen Begriff (hier: spezifisch) um einen Ausdruck, der in dem betreffenden Fachgebiet gebräuchlich und mit einem bestimmten Inhalt versehen ist, so darf nicht unbesehen dieser nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gegebene Inhalt zugrunde gelegt werden. Denn es ist stets die Möglichkeit in Rechnung zu stellen, dass das Patent den Ausdruck gerade nicht in diesem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden (z. B. weitergehenden oder engeren) Sinne verwendet. Die Merkmale eines Patentanspruchs dürfen deswegen nicht anhand der Definition in Fachbüchern, sondern sie müssen aus der Patentschrift selbst ausgelegt werden. Die Patentschrift bildet gewissermaßen ihr eigenes Lexikon; maßgeblich ist nur der aus der Patentschrift ersichtliche Begriffsinhalt. Dieser methodische Ansatz kann sowohl zu einem weiteren Begriffsinhalt führen, als ihn eine dem allgemeinen Sprachgebrauch folgende Betrachtung ergeben würde. Er kann, weil der übliche Wortsinn nicht den Mindestinhalt eines Merkmals vorgibt, aber ebenso zu einem engeren Verständnis führen. Unter Heranziehung des Beschreibungstextes ist deshalb in jedem Fall eine Auslegung vorzunehmen. Sie hat nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ vom Inhalt der Patentansprüche auszugehen, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Die Auslegung der Patentansprüche dient dabei nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Erläuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (vgl. BGHZ 98, 12, 18 f. = GRUR 1986, 803 – Formstein; BGHZ 105, 1, 10 = GRUR 1988, 896 – Ionenanalyse; BGHZ 125, 303, 309 = GRUR 1994, 597 – Zerlegvorrichtung für Baumstämme; BGH, GRUR 1992, 594, 596 – mechanische Betätigungsvorrichtung; GRUR 2002, 515, 516 f. – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519, 521 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. – Custodiol II).
Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, entnimmt der Durchschnittsfachmann vorliegend der Klagepatentbeschreibung, dass es eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung darstellt, als markiertes Reagenz einen "hochspezifischen Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper" und als immobilisiertes Bindungsreagenz einen "hochspezifischen unmarkierten Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper" zu verwenden. Auf S. 9 3. Absatz der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift (DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3)) heißt es nämlich (Hervorhebungen hinzugefügt):
"Das immobilisierte spezifische Bindungsreagenz in der zweiten Zone ist bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper, insbesondere ein monoklonaler Antikörper. In der die Sandwich-Reaktion beinhaltenden Ausführungsform der Erfindung ist das markierte Reagenz auch vorzugsweise ein hochspezifischer Antikörper, und insbesondere ein monoklonaler Antikörper."
Dass diese Begriffsbildung für Schwangerschaftstests nicht gelten soll, vermag auch der Senat der Klagepatentschrift nicht zu entnehmen. Insbesondere gibt die Beschreibungsstelle auf S. 6 2. Absatz der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift hierfür nichts her. Zwar enthält der poröse Träger des dort beschriebenen Schwangerschaftstestgerätes sowohl in der ersten Zone als auch in der Nachweiszone einen "hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper". Besagter Beschreibungsstelle lässt sich aber nicht entnehmen, dass bei der Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes zwingend sowohl in der ersten Zone als auch in der zweiten Zone ein "hochspezifischer" Anti-hCG-Antikörper enthalten sein muss. Vielmehr lässt sich die Textstelle zwanglos dahin begreifen, dass nicht nur die Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes als solche eine bevorzugte Variante der Erfindung darstellt, sondern dass es gleichermaßen bevorzugt (und damit keinesfalls zwingend) ist, hierbei hochspezifische Anti-hCG-Antikörper zu verwenden.
Wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann bei Lektüre der Klagepatentschrift aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zur Antigen-Antikörper-Reaktion annehmen, dass der in der Klagepatentbeschreibung verwendete Begriff eines "hochspezifischen Antikörpers" eine ganz spezielle Ausführungsform der Erfindung betrifft, nämlich diejenige, bei der der als Markierungsreagenz oder Fängersubstanz eingesetzte Antikörper eine besonders ausgeprägte Spezifität für die in Rede stehende Nachweissubstanz besitzt, indem der Antikörper (praktisch) nur an den nachzuweisenden Analyten, aber an kein anderes Antigen binden kann. Bereits anhand der der Klagepatentschrift eigenen Begrifflichkeit "hochspezifischer Antikörper" wird ihm deutlich, dass die von Patentanspruch 1 vorausgesetzte "Spezifität für den Analyten" ein Weniger beinhaltet und nicht dahin verstanden werden kann, dass als "spezifisch" nur ein solcher Antikörper anzusehen ist, der praktisch ausschließlich an die eine bestimmte Nachweissubstanz (z. B. hCG) binden kann.
Auch aus technischer Sicht hat der Fachmann – wie das Landgericht gleichfalls zutreffend herausgearbeitet hat – keine Veranlassung, das Wort "spezifisch" im Sinne von "hochspezifisch" zu verstehen. Der Fachmann erkennt, dass es für die Erfindung wesentlich ist, zunächst in einer ersten Zone einen markierten Antikörper vorzusehen, der eine Bindungsreaktion mit dem zu detektierenden Analyten (z. B. hCG) eingehen kann. Ihm ist klar, dass sich hierzu bei einem Schwangerschaftstest in besonderer Weise ein Epitop auf der ß-Kette des hCG-Hormons eignet und anbietet, weil die ß-Kette zwei Epitope besitzt, die einzigartig sind und – anders als die Epitope auf der α-Kette – bei keinem anderen im Test-Urin vorkommenden Hormon (z. B. LH, FSH, TSH) vorhanden sind. Die Hormone hCG, LH, FSH und TSH bestehen jeweils aus zwei Polypeptid-Ketten, einer so genannten α-Kette und einer so genannten ß-Kette. Die α-Ketten der Hormone sind identisch. Auf die Strukturhomologie zwischen den α-Untereinheiten von hCG und LH wird auch in der Klagepatentschrift hingewiesen (DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3) S. 21 1. Absatz). Die ß-Kette des hCG-Hormons besitzt dagegen zwei Epitope, die nicht mit den Epitopen der ß-Ketten der Hormone LH, FSH und TSH übereinstimmen. Ein für diese beiden ß-Ketten-Epitope spezifischer Anti-ß-hCG-Antikörper bindet daher – abgesehen von nie ganz zu vermeidender Kreuzreaktivität – nur mit diesen Epitopen, nicht aber mit Epitopen auf den ß-Ketten von LH, FSH und TSH. Verwendet der Fachmann einen solchen (hoch-)spezifischen Antikörper, kann er deshalb sicher sein, dass praktisch ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Um diese in der Testanordnung sichtbar zu machen, sieht die Erfindung vor, in der stromabwärts gelegenen zweiten Zone, der so genannten Nachweiszone (Detektionszone), einen weiteren Antikörper als "Fänger" zu immobilisieren, der spezifisch für den betreffenden Analyten (z. B. hCG) ist. Sinn dieser Anweisung ist es, eine Antigen-Antikörper-Reaktion herbeizuführen, in der sich das (zuvor eingefärbte) Hormon an den in der Nachweiszone permanent immobilisierten Antikörper anlagert, infolgedessen in der Nachweiszone fixiert wird und durch die dort eintretende Färbung das Vorhandensein des Hormons anzeigt. Vergegenwärtigt sich der Fachmann diesen erfindungsgemäßen Ablauf, erkennt er, dass als Antikörper in der Nachweiszone prinzipiell jedes Reagenz in Betracht kommt, welches das zuvor eingefärbte Hormon binden und damit fixieren kann. Die Möglichkeit zur Bindung und Fixierung besteht dabei gleichermaßen im Hinblick auf die hochspezifischen ß-Ketten-Epitope wie auch im Hinblick auf die bei anderen Substanzen im Test-Urin identisch vorkommende α-Kette der Hormone. Vorausgesetzt ist lediglich, dass der als "Fänger" eingesetzte Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das markierte Bindungsreagenz "verbraucht" ist. Demgemäß wird in der Patentbeschreibung auch betont, dass die beiden Bindungsreagenzien Spezifitäten für unterschiedliche Epitope auf der Nachweissubstanz haben müssen (vgl. DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3) S. 4 2. Absatz). Entgegen der von den Beklagten in diesem Zusammenhang geäußerten Auffassung geht hierbei aus der zuletzt genannten Beschreibungsstelle nicht hervor, dass es sich zwingend jeweils um eine Spezifität für ein Epitop auf der ß-Kette handeln muss.
Entscheidet sich der Fachmann für einen Antikörper in der Nachweiszone, der räumlich komplementär zur α-Kette ist (z. B. Anti-α-hCG-Antikörper), so besteht lediglich das Problem, dass die betreffenden Antikörper von anderen Hormonen im Test-Urin mit identischer α-Kette (z. B. LH, FSH, TSH) blockiert werden können. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann hieraus jedoch nicht den Schluss ziehen, dass ein für die α-Kette des Hormons spezifischer Antikörper (z. B. Anti-α-hCG-Antikörper) für die Zwecke der Erfindung nicht geeignet ist. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ist der Fachmann sich vielmehr darüber im Klaren, dass er z. B. durch einen hinreichenden Überschuss an Antikörpern in der Nachweiszone dafür sorgen kann, dass trotz des Vorhandenseins von LH, FSH und TSH ausreichend Bindungspartner für hCG verbleiben. Hierdurch lässt sich in der Konstellation "Schwangerschaft gegeben; hcG und LH im Test-Urin; Anti-ß-hCG-Antikörper in der ersten Zone; Anti-α-hCG-Antikörper in der zweiten Zone" verhindern, dass ein falsches Negativergebnis angezeigt wird.
Umgekehrt gilt – für den Fachmann erkennbar – dasselbe. Wird in der ersten Zone ein markierter Antikörper (z. B. Anti-α-hCG-Antikörper) verwendet, der nicht nur an die fragliche Nachweissubstanz (z. B. hCG), sondern auch an andere Substanzen (z. B. LH, FSH) binden kann, so ist zwar voraussehbar, dass nicht allein der nachzuweisende Analyt (hCG) eingefärbt wird, sondern gleichermaßen die mit derselben, räumlich komplementären α-Kette versehenen Hormone LH, FSH und TSH. Die vorhandene Spezifität reicht jedoch für die Zwecke der Erfindung aus, wenn in der Nachweiszone ein hochspezifischer Antikörper (z. B. Anti-ß-hCG-Antikörper) verwandt wird, der praktisch ausschließlich die Nachweissubstanz (z. B. hCG) einfangen kann, die übrigen, ebenfalls eingefärbten Substanzen (z.B. LH, FSH) hingegen nicht. Auch in diesem Fall ist nämlich gewährleistet, dass es in der Nachweiszone nur dann zu einem Farbsignal kommen kann, wenn in der Probe diejenige Substanz (z. B. hCG) vorhanden ist, deren Nachweis der Test dienen soll.
Der Inhalt des Begriffs "spezifisch" lässt sich bei dem dargelegten Verständnis zwar nicht einheitlich bestimmen. Er hängt vielmehr maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitzt (Wechselwirkung). Wird in der ersten Zone (Reaktionszone) ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlangt die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Umgekehrt gilt dasselbe. Wird die Nachweiszone mit einem für die Nachweissubstanz hochspezifischen Antikörper versehen, genügt für die erste Zone (Reaktionszone) eine Spezifität in dem Sinne, dass der markierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Eine derartige – wechselwirkende – Interpretation des Begriffs "spezifisch" ist mit dem Landgericht aber als ohne weiteres möglich anzusehen.
Für die Richtigkeit des vorstehenden Verständnisses spricht, dass die Klagepatentschrift unter der Überschrift "Markierungsstoffe/Herstellung der Markierungsstoffe" in Bezug auf die "Goldsolherstellung" (DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3) S. 18 2. Absatz), betreffend die Verwendung "gefärbter Teilchen" (DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3) S. 20 2. Absatz) sowie in Bezug auf die Herstellung des "Anti-hcG-Farbsols" (DE 38 56 ZZZ T2 (Anlage MBP-C 3) S. 20 3. Absatz) ausdrücklich "anti-alpha-Humanchoriongonadotropin" als Antikörperpräparat vorschlägt. In den angegebenen Beschreibungsstellen wird die Herstellung eines markierten Bindungsreagenz auf Grundlage des Antikörpers α-hCG, d. h. eines nicht allein für das hCG-Antigen spezifischen Antikörpers beschrieben. Die Beschreibung dieser Herstellungsbeispiele auf Basis eines Antikörpers gegen α-hCG zeigt, dass unter den Begriff des "spezifischen Bindungsreagenz" auch durchaus Antikörper fallen können, welche nicht ausschließlich spezifisch für das hCG-Hormon sind. Dass die beschriebenen Ausführungsformen nicht unter den Patentanspruch fallen, vermag der Senat nicht zu erkennen.
Dementsprechend ist auch die fachkundige Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in ihrer das - aus derselben Patentfamilie stammende - EP 0 560 411 (von den Parteien auch "Patent II" genannt) betreffenden Einspruchsentscheidung im Hinblick auf die entsprechende Beschreibung des Patents II davon ausgegangen, dass es erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einen Anti-α-Antikörper einzusetzen, wenn in der Nachweiszone ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Sie hat in dieser Einspruchsentscheidung nämlich ausgeführt (Entscheidung in Originalsprache Anlage B 10 , in der den Parteien und dem Senat aufgrund des Parallelverfahrens I-2 U 62/04 bekannten Übersetzung Seite 11 zweiter Abs., Tz. 4.1; Unterstreichungen hinzugefügt):
"Die Beschreibung der Patentschrift (Seite 10, Zeile 33, bis Seite 12, Zeile 36) erläutert ein hCG-Sandwich-Assay. Der Antikörper, der nur für hCG spezifisch ist (d. h. anti-beta) ist in der Detektionszone mobilisiert worden. Der andere Antikörper (anti-alpha, der mit LH, FSH, TSH und hCG reagieren kann) ist mit der partikelförmigen Direktmarkierung markiert worden, um das trockene markierte Reagenz in der Aufbringzone der Testvorrichtung zu bilden. Nach Aufbringen der Probe auf die Testvorrichtung kann das markierte Reagenz mit LH, FSH, TSH hCG reagieren und die jeweiligen Komplexe bilden. Es ist jedoch nur der markierte Komplex "an hCG gebundener Anti-Alpha-Antikörper" zu einer spezifischen Bindung an die Detektionszone imstande, da der Antikörper in der Detektionszone nur für hcG und nicht für die anderen Hormone spezifisch ist. Somit gibt es nur dann ein Signal der Detektionszone, wenn hCG in der Probe anwesend ist, was in einem spezifischen Bindungsessay für hcG ohne jede kreuzende Aktivitäten mit LH, FSH und/oder TSH resultiert."
Dem ist zu entnehmen, dass das Patent II auch nach Auffassung der fachkundigen Einspruchsabteilung nicht verlangt, dass in der ersten Zone und in der zweiten Zone jeweils ein Anti-ß-Antikörper eingesetzt wird, sondern dass es vielmehr ausreicht, wenn in der ersten Zone ein Anti-α-Antikörper und in der Nachweiszone (Detektionszone) ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Die Stellungnahme der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes ist als (erhebliche) sachverständige Äußerung zu würdigen (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; BGH, GRUR 2010, 950, 951/952 – Walzenformgebungsmaschine). Sie betrifft zwar unmittelbar nur das Patent II. Was die in Rede stehende "Spezifität" anbelangt, unterscheidet sich dieses jedoch weder vom Stammpatent noch vom Klagepatent.
Wenn es danach erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einen Anti-α-Antikörper und in der Nachweiszone einen Anti-ß-Antikörper zu verwenden, muss gleiches – womit sich die Einspruchsabteilung nicht befasst hat – auch für die umgekehrte Konstellation (Verwendung eines Anti-ß-Antikörpers in der ersten Zone und Einsatz eines Anti-α-Antikörpers in der Nachweiszone) gelten. Jede andere Auslegung wäre nicht konsistent.
Der Auffassung der Beklagten, das Klagepatent setze in beiden Zonen – in der ersten Zone und in der Nachweiszone – einen hochspezifischen Antikörper (z. B. Anti-ß-hCG-Antikörper) für die Nachweissubstanz (z. B. hCG) voraus, weil bei der naturgesetzlich gegebenen Kreuzreaktivität nur auf diese Weise ein falsch positives Ergebnis mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vermieden werden könne, kann vor diesem Hintergrund nicht gefolgt werden. Ein hochspezifischer Antikörper kann in einem gewissen, nicht vermeidbaren Umfang eine Bindung mit anderen Substanzen eingehen, für die er an sich nicht spezifisch ist, weil er zu Kreuzreaktionen mit diesen Substanzen in der Lage ist. Auch ein für ein singuläres ß-Ketten-Epitop des hCG-Hormons spezifischer Antikörper kann deshalb in einzelnen Fällen und unvermeidlich mit in der Testprobe enthaltenem LH, FSH und TSH binden, so dass in der Reaktionszone – trotz Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers – die Hormone LH, FSH und/oder TSH markiert werden können. Liegt keine Schwangerschaft vor und enthält die Probe deshalb kein hCG, kann es infolge dessen trotz Einsatzes eines Anti-α-hCG-Antikörpers in der Nachweiszone zu einem falschen positiven Signal kommen, weil das zuvor markierte LH, FSH und/oder TSH in der Nachweiszone gebunden wird. Befindet sich dagegen auch in der Nachweiszone ein für hCG hochspezifischer Antikörper (z. B. Anti-ß-hCG-Antikörper), wird einem solchen falsch positiven Testergebnis zwar entgegengewirkt. Da auch der in der Nachweiszone vorgesehene Anti-ß-hCG-Antikörper Kreuzreaktivität aufweist, kann es allerdings auch in diesem Fall sein, dass das in der ersten Zone gebundene und dadurch markierte LH oder FSH in der Nachweiszone gebunden wird und dadurch – trotz der Verwendung eines Anti-ß-hCG-Antikörper auch in der Nachweiszone – ein falsch positives Ergebnis erzeugt wird. Diese Möglichkeit wird bei der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in beiden Zonen nur stark reduziert. Wenn aufgrund der naturgesetzlich gegebenen Kreuzreaktivität aber selbst bei einem hochsensibel eingestellten Test die Gefahr eines positiven Fehlsignals existiert, kann der Fachmann die technische Lehre des Klagepatents sinnvollerweise nur dahin verstehen, dass dieses Risiko aus der Sicht des Klagepatents eben hinzunehmen ist, weil ihm selbst mit der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in der Nachweiszone nicht vollständig begegnet werden kann. Für alle anderen Fälle geringerer Sensibilität entsteht die von den Beklagten aufgezeigte Problematik eines positiven Fehlsignals von vornherein nicht, weil die Kreuzreaktivität nur zahlenmäßig selten zu einer falschmarkierenden Bindung mit LH, FSH oder TSH führt und eine derart geringe Menge falschmarkierter LH-, FSH- oder TSH-Hormone bei entsprechend eingestellter Sensibilität des Tests noch nicht zu einem sichtbaren (Fehl-)Signal in der Nachweiszone führt.
b)
Was den "porösen Träger" anbelangt, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil betreffend den Patentanspruch 1 in der geltend gemachten Fassung zutreffend ausgeführt, dass sich dieser nicht dazu verhält, dass der poröse Träger, der die Reaktions- und die Nachweiszone beherbergen soll, "einteilig" zu sein hat. Von einer Einteiligkeit" oder "Einstückigkeit" ist im Anspruch nirgends die Rede; dieser lässt vielmehr offen, ob der poröse Träger als einteiliges oder mehrteiliges Bauteil konzipiert wird.
Dass der poröse Träger nicht zwingend einteilig ausgeführt sein muss, ergibt sich für den Fachmann auch aus der Klagepatentbeschreibung, in der es auf S. 9 5. Absatz bis S. 10 1. Absatz der deutschen Übersetzung heißt (Unterstreichungen hinzugefügt):
"Falls gewünscht, kann das Gerät gemäß der Erfindung zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenphasenmaterial, z. B. getrennte Streifen oder Folien, beinhalten, die jeweils bewegliche und immobilisierte Reagenzien tragen. …"
Dementsprechend hat auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in ihrer Entscheidung vom 4. Juli 2002 (T 694/01, Anlage MBP 5a, deutsche Übersetzung Anlage MBP 5b) festgestellt, dass sich das Stammpatent in der Fassung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht auf einen einstückigen porösen Träger beschränkt, sondern gleichermaßen mehrteilige Ausführungsformen umfasst. Patentanspruch 1 enthalte keine Angaben darüber, ob der poröse Träger aus einem oder mehreren Teilen bestehe. Keines der Merkmale besage, dass der poröse Träger zwingend einteilig ausgeführt sein müsse. Aus der Patentbeschreibung (siehe oben) gehe vielmehr hervor, dass der Träger in dem hohlen Gehäuse auch aus verschiedenen Teilen bestehen könne, solange die Anordnung ein Eindringen der Flüssigkeit von einem Teil des porösen Trägers in den nächsten zulasse. Der Wortlaut des Anspruchs 1 decke solche unterschiedlichen Ausführungsformen ab. Wie die Technische Beschwerdekammer in ihrer Beschwerdeentscheidung vom 4. Juli 2002 ferner ausgeführt hat, lässt sich aus ihrer vorangegangenen Beschwerdeentscheidung nichts Gegenteiliges herleiten. Danach war es für die Zuerkennung erfinderischen Charakters unerheblich, ob der poröse Träger in dem hohlen Gehäuse aus einem oder mehreren miteinander in Verbindung stehenden Teilen besteht.
Dadurch, dass das Stammpatent im Nichtigkeitsverfahren durch die Aufnahme des Merkmals (10) (b) in den Patentanspruch 1 beschränkt worden ist, hat sich daran, dass das Stammpatent nicht zwingend eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers verlangt, prinzipiell nichts geändert. Das neu hinzugekommene Merkmal (10) (b), das die Ausgestaltung des porösen Trägers betrifft, besagt nur, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie "umfassen" soll. Das bedeutet nicht, dass der poröse Träger zwingend aus einem einstückigen bzw. einteiligen Streifen bestehen muss. Dabei kann vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform dahinstehen, ob es angesichts der eher weiten Formulierung des Merkmals ("umfassen") ausreicht, dass der Träger – neben einem weiteren Teil – auch aus einem Streifen oder einer Folie besteht. Jedenfalls schließt es Merkmal (10) (b) nicht aus, den porösen Träger aus zwei oder mehreren Streifen zu konzipieren. Erforderlich ist bei einer solchen Ausgestaltung nur, dass die einzelnen (nämlich jeder) Streifen aus porösem Material bestehen und so zueinander positioniert werden, dass die Flüssigkeitsprobe ihren Weg von der ersten Zone zu der Nachweiszone nehmen kann. Erreicht werden kann dies z. B. dadurch, dass die einzelnen Streifen hintereinander angeordnet sind, wobei sie an ihren zugewandten Enden verbunden sind bzw. sich an ihren Enden berühren. Unter das Merkmal (10) (b) fällt dementsprechend ohne weiteres auch eine Ausgestaltung, bei der auf einem Trägermedium in Gestalt eines Streifens zusätzlich ein als kurzer Streifen oder Streifenstück ausgebildetes Glasfaserkissen angeordnet ist, wenn dieses zusammen mit dem Trägermedium einen porösen Träger bildet, der insgesamt als Teststreifen angesehen werden kann.
Davon, dass das Stammpatent eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers nicht verlangt, ist offenbar auch der Bundesgerichtshof in seinem dieses Patent betreffenden Nichtigkeitsurteil ausgegangen. Denn er hat dort hinsichtlich der Zulässigkeit der im Nichtigkeitsverfahren erfolgten Beschränkung von Patentanspruch 1 ausgeführt (Anlage MBP-C 7, Seite 16 letzter Absatz bis Seite 17 erster Absatz, Tz. 17; Unterstreichungen hinzugefügt):
"Mit der Beschränkung, dass der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material "umfasst" (Merkmale 2, 2.1), geht die von Anspruch 1 in der verteidigten Fassung beschriebene Ausgestaltung des porösen Trägers nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder das erteilte Patent hinaus. Danach sollte das Trägermaterial vorzugsweise in Form eines Streifens oder einer Folie bestehen. Das Gerät konnte gemäß der Erfindung daher auch, falls gewünscht, zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien für die Aufnahme von Reagenzien, vereinigen, und zwar, entgegen der Ansicht der Klägerin, nicht ausschließlich parallel nebeneinander angeordnet (NK 1 S. 5 Z. 20 ff.). Demnach blieb es dem Fachmann überlassen, den porösen Träger den jeweiligen Erfordernissen entsprechend unterschiedlich auszugestalten. Diesen Rahmen überschreitet das Streitpatent in der verteidigten Fassung nicht; insbesondere wird durch die Aufnahme der Merkmale des früheren Anspruchs 6 in den Hauptanspruch entgegen der Ansicht der Klägerin keine von der Ursprungsoffenbarung nicht erfasste "Zwischenebene" geschaffen"
Auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs musste der poröse Träger nach der Lehre des erteilten Anspruchs 1 danach keineswegs zwingend einteilig konzipiert sein. Dass sich durch die im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Beschränkung des Patentanspruchs 1 hieran etwas geändert hat, lässt sich den Ausführungen des Bundesgerichtshofs entgegen der Auffassung der Beklagten nicht entnehmen. Vielmehr sprechen diese gerade dafür, dass eine Einteiligkeit – nach wie vor – nicht verlangt wird.
Mit dem Schwangerschaftstestgerät "B" haben die Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht.
Dass die angegriffene Ausführungsform bei der unter B. dargelegten Auslegung alle Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 wortsinngemäß verwirklicht, ist zwischen den Parteien – zu Recht – unstreitig. Die dies bejahenden Feststellungen des Landgerichts, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, sind von den Beklagten in der Berufung auch nicht angegriffen worden.
Das Klagepatent ist wirksam. Dass Auslassungen in einer fristgerecht eingereichten Patentübersetzung nicht zur Unwirksamkeit des Patents führen, ist seit der Entscheidung "Nabenschaltung II" des BGH auch höchtsrichterliche Rechtsprechung (vgl. GRUR 2010, 708). Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Landgericht ausgeführt, dass weder das Fehlen der Überschrift "Beschreibung" noch die Übersetzung von "housing or casing" durch "Gehäuse" in der deutschen Übersetzung einen schutzbereichsrelevanten Fehler darstellen. Einwendungen hiergegen werden von den Beklagten in der Berufung auch nicht erhoben.
Die Klägerin ist hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert.
Die Eintragung in der Patentrolle legitimiert den eingetragenen Patentinhaber als den Berechtigten, und zwar auch für den Verletzungsprozess (vgl. Senat, Mitt. 1998, 153, 155 – Kartoffelsorte Cilena; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 30 PatG Rdnr. 20; Benkard/Schäfers, a.a.O., § 30 PatG Rdnr. 8a; Rogge, GRUR 1985, 734, 736 m. w. Nachw.; vgl. a. BGH, GRUR 1979, 145, 146 – Aufwärmvorrichtung).
Wird das Klagepatent übertragen, so entscheidet gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG der Rollenstand des Patentregisters darüber, wer prozessführungsbefugt und anspruchsberechtigt ist. Solange die Umschreibung auf den neuen Inhaber nicht erfolgt ist, können Ansprüche wegen Patentbenutzung deswegen nur von dem noch eingetragenen Altinhaber geltend gemacht werden, selbst wenn dieser (wegen der Wirksamkeit der Patentübertragung) materiell rechtlich nicht mehr Inhaber des Klageschutzrechts ist. Ist andererseits die Umschreibung erfolgt, so ist der neu eingetragene Erwerber prozessführungsbefugt, und zwar unabhängig davon, ob er tatsächlich materiell rechtlich Inhaber des Patents geworden ist oder nicht. Grund für diese an den schlichten Rollenstand anknüpfende Legitimation ist die Überlegung, dass die Patentbehörden und -gerichte von der ggf. aufwändigen Prüfung der materiellen Rechtslage hinsichtlich der Patentinhaberschaft enthoben sein und sich an der ebenso einfach wie verlässlich feststellbaren Eintragung im Patentregister orientieren sollen. Wird ein (in die Zukunft gerichteter) Unterlassungs-, Auskunfts-, Rückruf- oder Vernichtungsanspruch geltend gemacht, kann deshalb die Wirksamkeit der materiellen Übertragung auf sich beruhen, weil es für die Klageberechtigung ohnedies nur auf den formellen Rollenstand ankommt.
Die Maßgeblichkeit des Registerstandes gilt aber auch für den (rückwärts gerichteten) Schadenersatzanspruch. Demgemäß hat der Senat bereits früher in der zum Sortenschutzrecht ergangenen Entscheidung "Kartoffelsorte Cilena" (Mitt, 1998, 153, 155) nicht zwischen einzelnen Anspruchsarten differenziert, sondern den eingetragenen Sortenschutzinhaber auch zur Geltendmachung der miteingeklagten Schadenersatzansprüche für berechtigt gehalten. Übergreift der schadenersatzpflichtige Zeitraum sowohl die Periode, in der der Veräußerer materieller Inhaber und/oder in der Rolle eingetragen war, als auch diejenige Periode, in der der Erwerber materieller Inhaber und/oder in der Rolle eingetragen war, ist der Schadenersatzantrag darauf zu richten, dass in Bezug auf Benutzungshandlungen während des erstgenannten Zeitraumes der Schaden des Veräußerers und in Bezug auf Benutzungshandlungen während des letztgenannten Zeitraumes der Schaden des Erwerbers zu ersetzen ist. Damit der zu ersetzende Schaden im genannten Sinne "personalisiert" werden kann, muss die materielle Übertragung, d.h. ihre Wirksamkeit und ihr Zeitpunkt, nicht aufgeklärt werden. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG hat zwar keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage am Patent. Die Vorschrift regelt andererseits aber auch nicht bloß eine Legitimationsvermutung. Sie bestimmt vielmehr abschließend und unwiderleglich, wer im Verletzungsprozess berechtigt ist, Ansprüche wegen Patentbenutzung geltend zu machen. Indem § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG als Berechtigten den in der Rolle Eingetragenen vorsieht, nimmt das Gesetz bewusst in Kauf, dass die Ansprüche von einer Person verfolgt werden, die materiell rechtlich (z. B. wegen – unerkannter – Unwirksamkeit des Übertragungsgeschäftes) überhaupt nicht Anspruchsinhaber ist. Für diesen Fall regelt § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG also eine gesetzliche Prozessstandschaft dahingehend, dass der Eingetragene objektiv fremde Ansprüche (nämlich die des materiell tatsächlich Berechtigten) im eigenen Namen (d.h. auf Leistung an sich) einklagen kann – und muss. Damit der Verletzungsprozess von einer – wie ausgeführt – unerwünschten Aufklärung der materiellen Rechtslage am Klagepatent befreit bleibt, muss der Rollenstand, soweit es um Schadenersatzansprüche geht, nicht nur darüber entscheiden, wer die Forderungen einklagen kann. Der Registerstand muss darüber hinaus auch festlegen, mit welchem Inhalt die Ansprüche geltend gemacht werden können, d.h. wessen Schaden zu ersetzen ist. Anderenfalls wäre allein für diesen Teilaspekt des Schadenersatzanspruchs eine ggf. mühselige und schwierige Rechtsaufklärung zu leisten, von der § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG gerade suspendieren will. Der in der Rolle als Patentinhaber Eingetragene ist daher aufgrund seiner Registereintragung befugt, Ersatz seines Schadens zu verlangen, die durch Benutzungshandlungen eingetreten sind, welche seit seiner Rolleneintragung vorgefallen sind (Senat, Urt. v. 13.1.2011 – I-2 U 56/09, InstGE 12, 261 – Fernsehmenü-Steuerung). Bei Unwirksamkeit der Patentübertragung agiert er dabei in gesetzlicher Prozessstandschaft für den materiell Berechtigten. Ersatz desjenigen Schadens, die durch Benutzungshandlungen während der Rolleneintragung des Voreingetragenen entstanden sind, kann – entsprechend dem für die betreffende Zeitspanne gegebenen Registerstand – der Voreingetragene geltend machen, wobei insoweit der ihm entstandene Schaden zu ersetzen ist (Senat, a.a.O. – Fernsehmenü-Steuerung). Ihm bleibt es freilich überlassen, seine Schadenersatzansprüche abzutreten, womit ein Dritter (welches z. B. der aktuell eingetragene Patentinhaber, sein kann) klageberechtigt wird (Senat, a.a.O. – Fernsehmenü-Steuerung). Vom Verletzungsgericht ist in einem solchen Fall allerdings die Wirksamkeit der Abtretung zu verifizieren.
Weil sich der Ausspruch zur Schadenersatzhaftung strikt nach dem Rollenstand richtet, ist nicht nur ein Bestreiten der materiellen Rechtslage durch den Verletzungsbeklagten unerheblich; auch der eingetragene Kläger selbst kann sich nicht darauf berufen, dass er bereits vor der Umschreibung materiell rechtlich Inhaber des Patents geworden sei und deshalb schon im Hinblick auf vor dem Umschreibungstag begangene Verletzungshandlungen die Verpflichtung zum Ersatz seines Schadens (und nicht des Schadens des Voreingetragenen) festzustellen sei (Senat, a.a.O. – Fernsehmenü-Steuerung). Die Bindung an den Rollenstand kann damit zwar Nachteile bei der Schadensberechnung mit sich bringen. Ist die Umschreibung beispielsweise über Jahre verzögert worden, so dass der Verletzungsbeklagte – dem Rollenstand folgend - dazu verurteilt worden ist, für einen bestimmten Zeitraum den Schaden des voreingetragenen Veräußerers zu ersetzen, und hatte dieser seinen Geschäftsbetrieb bereits im Zusammenhang mit der weit vor der Umschreibung erfolgten Patentübertragung dahingehend umgestellt, dass er keine gattungsgemäßen Produkte mehr vertrieben hat, so wird er seinen Schaden mit Aussicht auf Erfolg nicht nach dem ihm entgangenen Gewinn konkret berechnen können, während diese Berechnungsmethode auf Seiten des Erwerbers erfolgversprechend wäre, aber daran scheitert, dass dessen Schaden für den fraglichen Zeitraum wegen des Registerstandes nicht ersatzfähig ist. Den hieraus resultierenden Nachteil den Kläger tragen zu lassen, ist jedoch nicht unbillig, weil es seine Sache gewesen wäre, beizeiten für eine Umschreibung zu sorgen, damit der formelle Rollenstand zügig mit der materiellen Rechtslage in Übereinstimmung kommt. Der Rechtsfolge des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG kann der noch nicht eingetragene Erwerber nicht dadurch entgehen, dass er als gewillkürter Prozessstandschafter des noch eingetragenen Altinhabers klagt.
Die Klägerin ist unstreitig als neue Inhaberin der Klagepatente in der Patentrolle eingetragen, und zwar – wie zwischen den Parteien außer Streit steht – seit dem 29. August 2002. Da sie Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz nur noch beginnend mit dem 02.11.2002 geltend gemacht, ist sie aufgrund des Gesagten insoweit allein aufgrund ihrer Rolleneintragung aktivlegitimiert. Aus der Rolleneintragung folgt auch ihre Aktivlegitimation in Bezug auf den für erledigt erklärten Unterlassungsanspruch zum Zeitpunkt der Erledigung. Darauf, ob und wann das Klagepatent rechtswirksam von der C N.V. auf die Klägerin übertragen worden sind, kommt es deshalb hier nicht an.
F.
Aus den oben dargelegten Schutzrechtsverletzungen ergeben sich folgende Rechtsfolgen:
Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG haben die Beklagten der Klägerin wegen der unmittelbaren Verletzung des Klagepatents Schadensersatz zu leisten.
Die Beklagte zu 1. hat die ihr zur Last gelegten schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB, und das gleiche gilt für den Beklagten zu 2., der als ihr gesetzlicher Vertreter für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen hatte und nach § 840 Abs. 1 gesamtschuldnerisch mit der Beklagten zu 1. haftet. Hätten sie als einschlägig tätige Gewerbetreibende die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätten sie sich vor der Aufnahme der Verletzungshandlungen über die Schutzrechtslage informiert. Im Rahmen dieser Nachforschungen wären sie auf die Klagepatente gestoßen und hätten jedenfalls bei zutreffender rechtlicher Beratung ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass die angegriffenen Schwangerschaftstestgeräte von den dort unter Schutz gestellten Lehren Gebrauch machen und dass ihnen kein Recht zur Benutzung der Klagepatente zusteht.
Die Klägerin hat auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO notwendige Feststellungsinteresse daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst nur dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen. Dass ihr die schutzrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schaden zugefügt haben, erscheint hinreichend wahrscheinlich. Beziffern kann die Klägerin die ihr daraus erwachsenden Ansprüche jedoch erst, wenn die Beklagte ihr über den Umfang der begangenen angegriffenen Handlungen Rechnung gelegt hat.
2. Damit die Klägerin die ihr zustehenden Schadenersatzansprüche berechnen und etwaige weitere Verletzer aufspüren kann, sind die Beklagten nach §§ 242 BGB, 140 b PatG verpflichtet, der Klägerin unter Angabe der im Urteilsanspruch aufgeführten Einzeldaten über den Umfang ihrer schutzrechtsverletzenden Handlungen Rechnung zu legen. Die Klägerin kennt die zur Bezifferung ihrer Ansprüche notwendigen Einzelheiten ohne eigenes Verschulden nicht; demgegenüber werden die Beklagten durch die Erteilung der ihr abverlangten Auskünfte nicht unverhältnismäßig belastet und können sie auch ohne Schwierigkeiten geben.
3.
Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, stand der Klägerin gegen die Beklagten bis zum Ablauf des Klagepatents ein Unterlassungsanspruch zu, weil die Beklagte zu 1) entgegen § 9 Nr. 1 PatG eine patentierte Erfindung unmittelbar benutzt hat. Dies rechtfertigt die vom Landgericht ausgesprochene Feststellung der Erledigung des diesbezüglichen Rechtsstreits.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.
Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, die keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen aufwirft, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.
X Y Z

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO
§§ 708 Nr.10, 711 ZPO
§ 30 PatG
§ 242 BGB
§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG
§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 276 Abs. 1 Satz 2 BGB
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 9 Nr. 1 PatG

Zitierte Entscheidungen: NJW 2006, 1741
BGHZ 98, 12, 18
GRUR 1986, 803
BGHZ 105, 1, 10
GRUR 1988, 896
BGHZ 125, 303, 309
GRUR 1994, 597
GRUR 1992, 594, 596
GRUR 2002, 515, 516
GRUR 2002, 519, 521
GRUR 2002, 527, 528
GRUR 1996, 757, 759
GRUR 1998, 895
GRUR 2010, 950, 951
GRUR 2010, 708
GRUR 1985, 734, 736
GRUR 1979, 145, 146
4b O 109/03
2 U 62/04
X ZR 54/05
X ZR 154/05
2 U 56/09