Landgericht Frankfurt am Main (Hessen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2024-03-25, Aktenzeichen 2-06 O 142/24
ECLI: ECLI:DE:LGFFM:2024:0325.2.06O142.24.00

Tenor:
Anmerkung
Die Entscheidung ist anfechtbar.
1. Die einstweilige Verfügung – Beschluss – der Kammer vom 25.03.2024 wird bestätigt.
2. Die weiteren Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens werden der Verfügungsbeklagten auferlegt.

Tatbestand:
Die Parteien (im Folgenden statt Verfügungsklägerin: Klägerin und statt Verfügungsbeklagte: "Beklagte") streiten im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens um markenrechtliche Unterlassungsansprüche.
Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke "SAM" (DE 2004517), eingetragen u.a. für Bekleidungsstücke (Anlage ASt 2, Bl. 10 d.A.). Sie hat die Marke "SAM" von der vorherigen Rechteinhaberin – der X-GmbH – übertragen bekommen.
Die Beklagte betreibt unter URL … einen Onlineshop und vertreibt über diesen u. a. auch bundesweit Bekleidungsstücke (Impressum der Beklagten, Anlage ASt 5, Bl. 49 d.A.).
Am 23.02.2024 (Anlage ASt 3) stellte die Klägerin fest, dass die Beklagte in ihrem Onlineshop unter der URL … eine Bluse unter der Bezeichnung
anbot (Anlage ASt 1, Bl. 9 d.A.).
Die Klägerin mahnte die Beklagte daraufhin erfolglos ab (Anlagen ASt 6 und ASt 7).
Auf den Antrag der Klägerin vom 22.03.2024 hin hat die Kammer der Beklagten mit Beschluss vom 25.03.2024 – einstweilige Verfügung (Bl. 74 ff. d.A.) – unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt,
in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr Bekleidung unter der Bezeichnung
zu bewerben, wenn dies wie in Anlage ASt 1 ersichtlich geschieht und ihr die Kosten des Eilverfahrens auferlegt.
Die Beschlussverfügung vom 25.03.2024 wurde dem Klägervertreter am 25.03.2024 zugestellt (Bl. 79 d.A.). Mit Schriftsatz vom 02.04.2024 (Bl. 80 d.A.) beantragte die Klägerin die Auslandszustellung der Beschlussverfügung, die in der Folge veranlasst wurde. Die Beklagte verweigerte am 08.07.2024 die Zustellung aufgrund der verwendeten Sprache (Bl. 176 d.A.). Dies wurde dem Klägervertreter mit Verfügung vom 07.08.2024, abgesandt am 12.08.2024 (Bl. 185 d.A.) mitgeteilt. Dieser beantragte sodann mit Schriftsatz vom 21.08.2024 (Bl. 186 d.A.) die förmliche Zustellung nebst Übersetzung der Beschlussverfügung.
Gegen die ihr am 12.11.2024 (Bl. 313 d.A.) zugestellte einstweilige Verfügung hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 20.12.2024 (Bl. 211 d.A.) Widerspruch eingelegt.
Die Klägerin behauptet, dass die Marke "SAM" von der X-GmbH als vorheriger Markenrechtsinhaberin bis zur Übertragung der Marke auf die Klägerin zur Kennzeichnung von Bekleidungstücken über Lizenznehmer genutzt worden sei und bezieht sich auf Benutzungsnachweise für die Jahre 2020 und 2021 in Anlage ASt 4, Bl. 13 ff d.A. und auch von der Klägerin in derselben Form weiter genutzt werde (vgl. eid. Vers. v. 14.03.2024, Anlage ASt 3, Bl. 12 d.A.).
Die Marke "SAM" sei seit ihrer Eintragung im Jahr 1991 durchgehend für Bekleidung genutzt worden. Die Klägerin habe die Marke "SAM" bis in das Frühjahr 2021 an die Y-GmbH lizensiert, genauso wie es zuvor bereits die Schwesterfirma X-GmbH als vorherige Markenrechtsinhaberin getan habe. Es handele sich um die gesetzlich ausdrücklich vorgesehene Benutzung der Marke durch Dritte mit Zustimmung des Inhabers, die als eigene Benutzung durch den Inhaber selbst gelte gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG. Die Benutzung der Marke durch "Y" sei auf Grundlage eines Lizenzvertrages vom 17./25.11.2011 erfolgt, welcher von der X-GmbH als Rechtsvorgängerin der Klägerin u. a. hinsichtlich der Marke "SAM" abgeschlossen worden sei und an welchen die Klägerin für die Dauer der Vertragslaufzeit (Beendigung: 30.11.2016) gebunden gewesen sei (Lizenzvertrag Anlage ASt 8, Bl. 344 ff. d.A.).
Ab dem 01.12.2016 habe eine Ergänzungs- und Verlängerungsvereinbarung vom 29.04.2015 zu dem Lizenzvertrag vom 17./25.11.2011 gegolten, mit welcher u. a. die streitgegenständliche Marke "SAM" in unverändertem Umfang – zunächst bis zum 31.12.2019 – an "Y" lizenziert und durch diese mit Zustimmung der Klägerin genutzt worden sei (Anlage ASt 9, Bl. 366 ff d.A.).
Die Ergänzungs- und Verlängerungsvereinbarung vom 29.04.2015 zum Lizenzvertrag vom 17./25.11.2011 zwischen Y und der X-GmbH sei mit Wissen und Wollen der Klägerin zustande gekommen. Die Klägerin habe der X-GmbH in Bezug auf die betroffenen Marken – insbesondere die hier streitgegenständliche Marke "SAM" – sämtliche erforderlichen Rechte in dem in § 3 Ziffer 2 der Ergänzungs- und Verlängerungsvereinbarung aufgezeigten Umfang eingeräumt.
Bei "Y" handele es sich um ein weltweit agierendes Unternehmen, das die Marke "SAM" für Bekleidung auf dem deutschen Markt für die Klägerin platziert, entsprechend Kleidung unter der Marke "SAM" als Lizenznehmerin verkauft und die Marke wirtschaftlich für die Klägerin verwertet habe. Über die Produktion und den Vertrieb von "Y", das auf eine über 100-jährige Firmengeschichte zurückblicke, sichere die Klägerin die – von der vorherigen Markeninhaberin geschaffenen und seit Jahrzehnten bestehenden – Marktanteile für die Marke "SAM". Seit 2008 sei "Y" eine Tochterfirma der Z-Gruppe, einer der größten Handelsgruppen der Welt (...).
Die Y-GmbH habe auch am 04.05.2021 bestätigt, dass sie die Marke "SAM" seit 2011 bis 2021 durchgehend und umfangreich genutzt habe und dass sie mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidung der Marke "SAM" in den Jahren 2017 bis 2019 Umsätze i.H.v. 70.000,00 EUR bis 200.000,00 EUR erwirtschaftet habe, u.a. über "...", "..." und "..." (Anlage ASt 11, Bl. 382 d.A.).
Am 14.10./23.10.2020 habe die X-GmbH als Lizenznehmerin der Klägerin mit der Y-GmbH einen Lizenzvertrag geschlossen, der auch die Marke "SAM" zum Gegenstand gehabt habe (Anlage ASt 12, Bl. 384 ff. d.A.). Seitdem habe die Y-GmbH in erheblichem Umfang Bekleidungsstücke unter der Marke "SAM" verkauft, u.a. über ..., ..., ..., und ... (Erklärung vom 07.06.2023, Anlage ASt 15, Bl. 471 d.A.). Ferner habe sie den Onlineshop … betrieben, in dem über 200 Produkte unter der streitgegenständlichen Marke "SAM" angeboten worden seien (Anlagen ASt 13, ASt 15, ASt 16, ASt 17). Der Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der X-GmbH sei zunächst im Jahr 2012 mündlich geschlossen und mit Vereinbarung vom 05.03.2020 (Anlage ASt 14, Bl. 472 ff. d.A.) schriftlich bestätigt worden.
Der Lizenzvertrag mit der Y-GmbH sei zum 31.12.2023 gekündigt worden (Anlage ASt 18). Die Y-GmbH habe nach Beendigung des Vertrags den Restbestand abverkaufen dürfen. Dies sei bis Ende des Jahres 2024 erfolgt. Anfang 2025 sei der Onlineshop geschlossen worden (Anlage ASt 19).
Zum Ende des Jahres 2024 habe die Klägerin eine neue Lizenzvereinbarung mit der V-GmbH über die Herstellung und den Vertrieb von Bekleidungsstücken unter der Marke "SAM" mit entsprechend lizensierter Kennzeichnung geschlossen (Anlagen ASt 20 und ASt 21).
Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Beschlussverfügung vom 25.03.2024 ordnungsgemäß vollzogen worden sei. Die Klägerin habe aufgrund des in deutscher Sprache gehaltenen Onlineshops (einschließlich AGB in deutscher Sprache) davon ausgehen dürfen, dass die handelnden Personen der Beklagten der deutschen Sprache mächtig seien. Im Übrigen sei die Klägerin zu jedem Zeitpunkt zügig tätig geworden.
Die Klägerin habe die einstweilige Verfügung auch nicht unmittelbar an die Beklagte zustellen müssen, da das Land Polen einen unmittelbare Zustellung nach Art. 20 EuZVO ausschließe (vgl. Anlage ASt 22).
Die Klägerin ist weiter der Ansicht, dass ihr ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2, Abs. 5 MarkenG zustehe.
Die blickfangmäßige Herausstellung des Zeichens "SAM" in der hiesigen Angebotsüberschrift stelle eine markenmäßige Verwendung dar. Das Zeichen werde graphisch durch Fettdruck und Positionierung hervorgehoben und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Herstellerbezeichnung "Desigual" verwendet. Das Zeichen "SAM" sei auch nicht beschreibend.
Zeichen- und Warenidentität lägen vor. Es bestehe Verwechslungsgefahr.
Neben den Zeichen "DESIGUAL" und "SAM" würden ausschließlich rein beschreibende Zeichen verwendet. Es bestehe die Gefahr, dass der Verkehr das Zeichen "SAM" als Herkunftshinweis verstehe. Der Verkehr sei an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Es liege keineswegs fern, dass nicht unerhebliche Teile des Verkehrs "SAM" zumindest als weiteren Hinweis auf die Herkunft der Ware auffassen.
Da es sich beim Bekleidungssektor um einen Massenmarkt handele, würden zunehmend intensiver verschiedene weitere herkunftshinweisende Zeichen neben der Herstellerkennzeichnung für ein und dasselbe Bekleidungsstück verwendet, um dieses möglichst stark zu individualisieren. Der Verkehr sei daher geneigt, auch im Falle von Mehrfachkennzeichnungen die einzelnen Zeichen isoliert als herkunftshinweisend anzusehen.
Die Klägerin beantragt,
den Beschluss – einstweilige Verfügung – vom 25.03.2024 zu bestätigen.
Die Beklagte beantragt,
unter Aufhebung des Beschlusses vom 25.03.2024 – einstweilige Verfügung – den auf seinen Erlass gerichteten Antrag vom 22.03.2024 zurückzuweisen.
Die Beklagte wendet ein, dass die einstweilige Verfügung wegen fehlender ordnungsgemäßer Vollziehung aufzuheben sei. Zum einen sei die Auslandzustellung über eine Übermittlungsstelle erfolgt und nicht unmittelbar nach Art. 20 der VO (EU) 2020/1784. Zum anderen sei die einstweilige Verfügung nicht innerhalb der Monatsfrist vollzogen worden. Die Klägerin habe nach Verweigerung der Annahme der Beschlussverfügung mangels polnischer Übersetzung am 07.08.2024 erst am 21.08.2024 die Übersetzung in die polnische Sprache beantragt. Aufgrund dessen sei die Übersetzung nicht so schnell wie möglich übersandt worden und der Zustellungsmangel somit nicht geheilt. Die Beklagte habe die Entgegennahme der Beschlussverfügung zu Recht verweigert. In ihrem Unternehmen seien keine Mitarbeiter in ausreichendem Maße der deutschen Sprache mächtig. Sie arbeiteten für ihre deutschen Texte durchgehend mit Übersetzern (vgl. Eid. Vers. Anlage AG 5). Die Übersetzung sei auch nicht innerhalb eines Monats ab Eingang der Mitteilung über die Zurückweisung der Zustellung übersandt worden.
Die Beklagte ist der Ansicht, dass ein Verfügungsanspruch nicht bestehe.
Sie erhebt die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG und bestreitet insoweit, dass ein Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der U bestanden habe, auf deren Grundlage der Lizenzvertrag in Anlage ASt 9 gelten solle.
Die Klägerin habe keine Nachweise für den relevanten Nutzungszeitraum vorgelegt. Die mit Anlage ASt 13 vorgelegten Verkaufsangebote seien irrelevant, weil sie keine Rückschlüsse auf Umsatzzahlen erlaubten, was für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung relevant sei. Die Angebote beträfen zum großen Teil auch Bekleidungsstücke, die mit anderen Zeichen, nämlich "U Sam" und "$AM" gekennzeichnet seien. Zudem bestreitet die Beklagte mit Nichtwissen, dass diese Angebote von der B angeboten worden seien.
Die URL … sei jedenfalls am 26.03.2025 nicht aufrufbar gewesen (anwaltliche Versicherung). Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass unter einem unter dieser URL aufrufbaren Webshop über 200 Produkte unter der Marke "SAM" angeboten worden seien.
Es liege keine markenmäßige Verwendung vor. Der Verkehr fasse vorliegend in der Gesamtaufmachung das Zeichen "SAM" nicht als Herkunftshinweis auf. Die Marke "SAM" sei nicht bekannt, was gerichtsbekannt sei.
Dem angesprochenen Verkehr sei vorliegend klar, dass Ware unter der Marke "Desigual" angeboten werde. Er habe keinen Zweifel daran, dass alleine "DESIGUAL" auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb hinweise, denn er erkenne in dem ersten und wichtigsten Zeichen, der Herstellerangabe, die eigentliche Marke. Das Zeichen "Sam" werde in diesem Kontext als nicht herkunftshinweisende, unbedeutende Modellbezeichnung angesehen, die austauschbare Massenprodukte bezeichne.
Daneben sei die Marke "DESIGUAL" auch prominent als Logo abgebildet gewesen. Auch sei in der Produktbeschreibung der Hinweis "Marke Desigual" ohne Hinweis auf weitere Marken enthalten gewesen. Das Zeichen "Sam" sei vorliegend auch nicht blickfangmäßig herausgestellt, sondern allein die Bezeichnung "Desigual".
Der Verkehr sei an eine bestimmte Syntax in Onlineangeboten gewöhnt, bei der die Modellbezeichnung unmittelbar im Anschluss an die Marke oder nach einem beschreibenden Wort benannt werde (vgl. Anlagenkonvolut AG 2, Bl. 239 d.A.).
Eine Benutzung als "Zweitkennzeichen" sei vorliegend ausgeschlossen. Ein "Co-Branding" werde nie für einzelne Modelle, sondern nur für gesamte Kollektionen genutzt. Zudem würden Markenkooperationen nur mit bekannten Marken und Designern eingegangen; eine Markenkooperation mit einer unbekannten Marke wie "Sam" sei fernliegend.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Auf den zulässigen Widerspruch der Beklagten war der Beschluss der Kammer – einstweilige Verfügung – vom 25.03.2024 auf seine Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen. Dies führte zu ihrer Bestätigung.
1. Die Beschlussverfügung wurde ordnungsgemäß vollzogen gemäß § 929 Abs. 2 ZPO.
a. Nach dem vorliegend anwendbaren Art. 20 Abs. 1 VO (EU) 2020/1784 ("Zustellungs-VO") kann jeder an bestimmten Gerichtsverfahren Beteiligte gerichtliche Schriftstücke unmittelbar durch Amtspersonen, Beamte oder sonstige zuständige Personen des Mitgliedstaats, in dem Zustellung beantragt wird, zustellen lassen, sofern eine solche unmittelbare Zustellung nach dem Recht dieses Mitgliedstaats zulässig ist.
Zwar ist umstritten, ob einer Privatpartei, die eine Zustellung im Parteibetrieb ins Europäische Ausland zu besorgen hat, einzig die unmittelbare Zustellung offensteht und es ihr nicht freisteht, nach ihrem Belieben eine Ersetzung dieser Zustellungsart auf ihre Veranlassung durch das Gericht zu verlangen – es sei denn der Privatpartei steht keine Möglichkeit der Zustellung mehr nach der EuZVO (so OLG Frankfurt a.M., NJW-RR 2022, 211 zu Art. 15 ZustVO a.F.) oder ob die Möglichkeit, unmittelbar einen ausländischen Gerichtsvollzieher im Zustellungsstaat mit der Zustellung zu beauftragen, einer Parteizustellung unter Vermittlung des erlassenden Gerichts nicht entgegensteht (so OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2024, 327).
Vorliegend kommt es darauf aber nicht an. Denn eine unmittelbare Zustellung in Polen gemäß Art. 20 EuZVO ist nicht zulässig. Nach den Angaben im Europäischen Justizportal (vgl. BeckOK ZPO/Hiss/Ruster, 55. Ed. 1.12.2024, EuZVO Art. 20 Rn. 11) unter https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters/serving-documents-recast/pl_de#artikel-3-absatz-1--%C3%BCbermittlungsstellen wird zu Art. 20 mitgeteilt, dass Polen die in diesem Artikel genannte Zustellungsform in seinem Hoheitsgebiet nicht zulässt. Dieser Umstand ist im Termin zur mündlichen Verhandlung erörtert worden. Ein Zustellungsmangel wegen nicht erfolgter unmittelbarer Zustellung liegt demnach nicht vor.
b. Die Unterlassungsverfügung ist auch nicht wegen Nichteinhaltung der Vollziehungsfrist aufzuheben.
Zur fristgerechten Vollziehung einer Unterlassungsverfügung gegenüber einem im Ausland ansässigen Titelschuldner reicht es aus, wenn der Gläubiger innerhalb der Vollziehungsfrist den Antrag auf Auslandszustellung bei Gericht einreicht und die tatsächliche Zustellung "demnächst" im Sinne von § 167 ZPO, das heißt insbesondere ohne jede vom Gläubiger zu vertretende Verzögerung, bewirkt wird. Der Wahrung der Vollziehungsfrist steht es dabei grundsätzlich nicht entgegen, wenn entsprechend dem eingereichten Antrag zunächst ein Zustellungsversuch ohne Anfertigung von Übersetzungen unternommen werden soll, weil davon ausgegangen werden kann, dass der Empfänger die deutsche Sprache versteht. Verweigert der Zustellungsempfänger jedoch mit Recht die Annahme und wird der Gläubiger auf die Verweigerung der Annahme hingewiesen, muss der Gläubiger zur fristgerechten Vollziehung unverzüglich auf die Zustellung einer Übersetzung der zustellenden Schriftstücke hinwirken (OLG Frankfurt a.M., GRUR-RR 2015, 183; vgl. OLG Dresden, Hinweisbeschluss v. 07.04.2020 - 4 U 2805/19, BeckRS 2020, 7500).
Hier hat die Klägerin den Antrag auf Auslandszustellung eine Woche nach Zustellung der Beschlussverfügung an sie, also innerhalb der Vollziehungsfrist, gestellt. Die Zustellung an die Beklagte erfolgte auch ohne zu vertretende Verzögerung seitens der Klägerin.
Die Klägerin durfte aufgrund des in deutscher Sprache gehaltenen Webauftritts (einschließlich AGB) der Beklagten auch davon ausgehen, dass mit der Sache befasste Mitarbeiter in ausreichendem Maße der deutschen Sprache mächtig sind. Die Beklagte durfte die Zustellung der Beschlussverfügung ohne polnische (oder ggf. englische) Übersetzung aber gemäß Art. 12 Abs. 1 EUZVO (VO (EU) 2020/1784) verweigern, weil keiner ihrer Mitarbeiter Deutsch versteht, was die Beklagte mit eidesstattlicher Versicherung (Anlage AG 5) glaubhaft gemacht hat.
Nachdem die Klägerin über die Annahmeverweigerung mangels Übersetzung informiert worden war, hat sie innerhalb der ihr gesetzten Frist die Übersetzung der Beschlussverfügung beantragt. Mit Zustellung der Beschlussverfügung samt Übersetzung wurde der Zustellungsmangel geheilt.
2. Ein Verfügungsanspruch ist gegeben. Die Klägerin hat einen Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG.
a. Die Nichtbenutzungseinrede der Beklagten gemäß § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG greift nicht durch. Die Klägerin hat hinreichend glaubhaft gemacht, dass sie ihre Marke "SAM" (durch Dritte) in relevanten Benutzungszeitraum gemäß § 26 MarkenG im Inland ernsthaft benutzt worden ist.
Eine rechtserhaltende, ernsthafte Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke in einer Weise verwendet wird, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber denjenigen anderer Unternehmer zu gewinnen oder zu behalten (BGH, Beschl. v. 18.05.2017 – I ZR 178/16, GRUR-RS 2017, 126762 Rn. 17 – Glückskäse; BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 12 – Orion). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Symbolische Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen, sind jedoch ausgeschlossen (BGH, Beschl. v. 18.05.2017 – I ZR 178/16 GRUR-RS 2017, 126762 Rn. 18 – Glückskäse). Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen. Insoweit kommt es auf die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie den Umfang und die Häufigkeit der Benutzung an (EuGH, EuZW 2014, 828 Rn. 29 – Walzer Traum/Walzertraum).
Die Klägerin hat vorliegend zur gemäß dem Maßstab der §§ 294, 286 ZPO hinreichenden Überzeugung der Kammer glaubhaft gemacht, dass am 14.10./23.10.2020 die X-GmbH, die mit der Klägerin einen Lizenzvertrag über die streitgegenständliche Marke geschlossen hatte (Anlage ASt 14), mit der Y-GmbH einen (Unter-)Lizenzvertrag u.a. über die streitgegenständliche Marke "SAM" geschlossen hat (Anlage ASt 12). Weiter hat sie glaubhaft gemacht, dass die Y-GmbH seit Vertragsschluss bis jedenfalls Mitte 2023 in hinreichendem Umfang Bekleidungsstücke unter der Marke "SAM" u.a. über ..., ..., ... und ... (Anlagen ASt 3 und ASt 15) verkauft hat und dass diese den Onlineshop … mit zeitweise über 200 Produkten der Marke "SAM" im Angebot betrieben hat (Anlagen ASt 13, ASt 15, ASt 16, ASt 17).
Die Klägerin hat zudem glaubhaft gemacht, dass sie zum Ende des Jahres 2024 eine neue Lizenzvereinbarung mit der W über die Herstellung und den Vertrieb von Bekleidungsstücken unter der Marke "SAM" mit entsprechend lizensierter Kennzeichnung geschlossen hat (Anlagen ASt 20 und ASt 21).
Zudem hat die Klägerin Benutzungsnachweise für das Jahr 2021 (Anlage ASt 4, Bl. 27 ff.) und für das Jahr 2024 (Anlage ASt 13) in Form von datierten Screenshots von Onlineangeboten vorgelegt.
Damit besteht nach Ansicht der Kammer eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Marke im relevanten Benutzungszeitraum seit April 2020 im Inland ernsthaft benutzt wurde.
b. Die Beklagte hat das Zeichen "SAM" markenmäßig verwendet und damit in den Schutzbereich der klägerischen Marke eingegriffen.
Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warensektor abzustellen. Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 26 m.w.N. - SAM; BGH, GRUR 2019, 1289 Rn. 22 m.w.N. – Damen Hose MO; BGH, Urt. v. 14.11.2019 – I ZR 217/18, GRUR-RS 2019, 35712 Rn. 22 m.w.N.).
Für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung genügt es nicht, dass ein Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend erfolgt. Sie muss vielmehr anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 41 - SAM; BGH, GRUR 2019, 1289 Rn. 28 – Damen Hose MO; BGH, Urt. v. 14.11.2019 – I ZR 217/18, GRUR-RS 2019, 35712 Rn. 28).
Der Annahme einer markenmäßigen Verwendung eines Vornamens steht zwar entgegen, wenn dieser Vorname von mehreren Herstellern für ihre Bekleidungsstücke als Modellbezeichnung verwendet werden und dies dem angesprochenen Verkehr geläufig wäre (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 43 - SAM). Der Name "Sam" ist den deutschen Verkehrskreisen zwar als Vorname geläufig, nicht jedoch als Modellbezeichnung unterschiedlicher Hersteller. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Verkehr annimmt, dass identische Vornamen von verschiedenen Herstellern verwendet werden. Somit steht der Umstand, dass es sich bei der streitgegenständlichen Marke um einen Vornamen handelt, der Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung nicht entgegen.
Der angesprochene Verkehr kennt die Übung in der Textilbranche, für Bekleidungsstücke neben der Erstmarke Vornamen in Katalogen oder Preislisten zu verwenden. Dies führt aber nicht zwingend zu der Annahme, dass ein Vorname in einem Angebot für ein Bekleidungsstück in jedem Fall als Herkunftshinweis erkannt wird. Bei besonders häufig vorkommenden Vornamen kann die Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung ausgeschlossen sein, weil der Verkehr sie als bloße Modellbezeichnungen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis versteht. Daraus kann aber nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass weniger gebräuchliche Vornamen wie der Vorname "Sam" unabhängig von den konkreten Umständen des Einzelfalls stehts als Herkunftshinweis verstanden werden (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 48 m.w.N. – SAM; vgl. BGH, GRUR 2019, 1289 Rn. 26 m.w.N. – Damen Hose MO).
Bei der Beurteilung, ob eine Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten im Internet als Herkunftshinweis erkannt wird, sind diese Angebote in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Ist eine Modellbezeichnung bekannt, spricht viel dafür, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Ist eine Modellbezeichnung nicht bekannt, muss die Gestaltung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die Art ihrer Verwendung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Dies kann insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird; nicht jedoch, wenn sie an einer unauffälligen Stelle steht (vgl. BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 52 ff. - SAM; vgl. BGH, GRUR 2019, 1289 Rn. 33 ff. – Damen Hose MO; BGH, Urt. v. 14.11.2019 – I ZR 217/18, GRUR-RS 2019, 35712 Rn. 33).
In der Modebranche sieht der angesprochene Verkehr häufig in der Herstellerangabe den Herkunftshinweis. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Herstellerangabe vorangestellt oder in besonderer Weise hervorgehoben ist. Wird in einem Angebot für Bekleidungsstücke neben der Herstellerangabe ein weiteres Zeichen als Modellbezeichnung verwendet, kann deshalb nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass eine solche Modellbezeichnung ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden wird (BGH, Urt. v. 11.04.2019 – I ZR 108/18, GRUR 2019, 1289 Rn. 38 m.w.N. – Damen Hose MO; BGH, Urt. v. 14.11.2019 – I ZR 217/18, GRUR-RS 2019, 35712 Rn. 36).
Andererseits ist mit der Einordnung als Modelbezeichnung noch nicht gesagt, dass eine markenmäßige Benutzung zu verneinen ist. Die Begriffe "Modellbezeichnung" und "Zweitmarke" schließen sich nicht aus. Vielmehr ist eine Zweitmarke regelmäßig auch eine Modellbezeichnung. Sie dient nämlich neben der für eine ganze Produktlinie vorgesehenen Dachmarke der Kennzeichnung eines konkreten Modells (z.B. VW Golf; Levi’s – 501, kinder – bueno). Allerdings kommt nicht jeder Modellbezeichnung die Funktion einer Zweitmarke zu. Das setzt vielmehr voraus, dass der Verkehr die Modellbezeichnung einem bestimmten Hersteller zuordnet und nicht davon ausgeht, dass nur ein allein der internen Zuordnung dienendes Bestellzeichen vorliegt, das auch andere Hersteller zur internen Individualisierung ihrer Modelle verwenden können (OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 19.11.2021 – 6 W 97/21, GRUR-RS 2021, 37728 Rn. 7).
Die Verkehrsauffassung wird auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt. Im Bekleidungssektor gibt es verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten. Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Wird ein Zeichen auf der Verpackung oder in der Werbung für Bekleidungsstücke verwendet, kann seine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen. Erforderlich ist jedoch in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 42 m.w.N. - SAM; BGH, GRUR 2019, 1289 Rn. 25 m.w.N. – Damen Hose MO; BGH, Urt. v. 14.11.2019 – I ZR 217/18, GRUR-RS 2019, 35712 Rn. 26 m.w.N.).
Unter Anwendung dieser Grundsätze ist zunächst festzustellen, dass der Umstand allein, dass die Marke "SAM" in Bezug auf Bekleidungsstücke originär unterscheidungskräftig und nicht glatt beschreibend ist, noch nicht für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung ausreicht. Da es sich bei der Marke "SAM" nicht um eine bekannte Marke handelt, muss die konkrete Gestaltung des Angebots in den Blick genommen werden.
Das Zeichen "SAM" wird vorliegend zum einen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Herstellerkennzeichnung "Desigual" verwendet, was für eine markenmäßige Verwendung spricht. Insbesondere wird das Zeichen "SAM" vorliegend aber auch blickfangmäßig besonders herausgestellt, was ebenfalls für eine markenmäßige Verwendung spricht. Dies geschieht zum einen dadurch, dass das Zeichen "SAM" Teil der Angebotsüberschrift ist um zum anderen dadurch, dass es im Vergleich zur bzw. gegenüber der Herstellermarke "Desigual" zusätzlich mit Fettdruck und durch eine größere Punktschrift hervorgehoben wird. Das Angebot stellt sich hingegen nicht so dar, dass die Herstellerangabe blickfangmäßig fett gedruckt als Überschrift erscheint oder sonst prominent ins Blickfeld gerückt wird und das Zeichen "SAM" hingegen nur untergeordnet erscheint. Vielmehr wird das Zeichen "SAM" vorliegend markentypisch hervorgehoben.
Hinzu kommt, dass neben den Zeichen "DESIGUAL" und "SAM" ausschließlich rein beschreibende Zeichen ("Bluse" Relaxed Fit") verwendet werden und dass sich das Zeichen "SAM" nicht in eine mehrere Informationen enthaltende Unterüberschrift einreiht, sondern auf seiner mittigen Überschriftsebene einzig und allein neben den beschreibenden Begriff "Bluse" gestellt wird. Das Zeichen "SAM" wird demnach aus Sicht des angesprochenen Verkehrs nach Art einer Zweitmarke und somit markenmäßig verwendet.
Unschädlich ist hingegen, dass die Marke "DESIGUAL" an entfernterer Stelle als Logo abgebildet wird und in der Produktbeschreibung der Hinweis "Marke Desigual" ohne Hinweise auf weitere Marken enthalten ist. Dies schließt nicht aus, dass das Zeichen "SAM" als Zweitkennzeichen aufgefasst wird.
Die Marke "SAM" der Klägerin ist für Bekleidung durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Es besteht zudem Zeichen- und Warenidentität. Folglich besteht Verwechslungsgefahr.
3. Ein Verfügungsgrund liegt vor. Die Beklagte hat die Vermutung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht widerlegt. Zudem hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass sie am 23.02.2024 Kenntnis von der Verletzungshandlung erhalten hat (Anlage ASt 3).
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die Beklagte trägt auch die weiteren Kosten des Verfahrens, da sie voll unterlegen ist.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 294, 286 ZPO
§ 167 ZPO
§ 26 MarkenG
§ 26 Abs. 2 MarkenG
§ 14 Abs. 2, Abs. 5 MarkenG
§ 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG
§ 929 Abs. 2 ZPO
§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG
§ 26 Abs. 1 MarkenG
§ 140 Abs. 3 MarkenG
§ 97 Abs. 1 ZPO
Art. 20 EuZVO
Art. 20 der VO
Art. 20 Abs. 1 VO
Art. 15 ZustVO
Art. 12 Abs. 1 EUZVO

Zitierte Entscheidungen: NJW-RR 2022, 211
GRUR-RR 2024, 327
GRUR-RR 2015, 183
GRUR 2012, 1261
GRUR 2019, 522
GRUR 2019, 1289
1 VO (EU) 2020/17
4 U 2805/19
I ZR 178/16
I ZR 217/18
I ZR 108/18
6 W 97/21