Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2017-07-19, Aktenzeichen 2a O 200/13
ECLI: ECLI:DE:LGD:2017:0719.2A.O200.13.00

Tenor:
I.
Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, höchstens bis zu zwei Jahren, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland
a. unter den Bezeichnungen
KARACA
und/oder
KRC
die Waren Teller, Tassen, Unterteller, Schüsseln, Kannen, Löffelhalter, Teegläser, Gabeln, Löffel, Kochtöpfe, Pfannen, Vasen, elektrische und nicht elektrische Teekocher anzubieten, feilzuhalten und/oder zu vertreiben;
b. für einen auf den Vertrieb von Teller, Tassen, Unterteller, Schüsseln, Kannen, Löffelhalter, Teegläser, Gabeln, Löffel, Kochtöpfe, Pfannen, Vasen, elektrische und nicht elektrische Teekocher gerichteten Geschäftsbetrieb
aa. die Firma
Karaca
Karaca E KRC
bb. die Internet-Domain
www.karacahome.de
zu verwenden.
II.
Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem 1. November 2010 begangen hat, und zwar unter Angabe
a. der Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
b. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und andere Vorbesitzer der Erzeugnisse,
c. der einzelnen Lieferungen, aufzuschlüsseln nach Liefermenge, Lieferzeiten und Preisen sowie die vollständigen Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
d. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmenge, Angebotszeit und Preisen sowie vollständigen Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
e. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
f. der nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.
III.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem 1. November 2010 entstanden ist und noch entstehen wird.
IV.
Die Beklagte wird verurteilt,
a. die vorstehend unter Ziffer I. a. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Waren aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung der Klagemarke DE 30 2009 015 493 „KARACA“ erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Waren eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Waren wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,
b. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer I. a. bezeichneten Waren zum Zwecke der Vernichtung an einen Gerichtsvollzieher herauszugeben und zu dulden, dass diese auf ihre Kosten vernichtet werden.
V.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
VI.
Die Widerklage wird abgewiesen.
VII.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. Die außergerichtlichen Kosten der Streithelferinnen zu 1) und 2) tragen diese selbst.
VIII.
Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, und zwar hinsichtlich Ziffer I. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 90.000,00 €, hinsichtlich Ziffer II. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000,00 €, hinsichtlich Ziffer IV. a. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 7.500,00 €, hinsichtlich Ziffer IV. b. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000,00 € und im Übrigen in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand:
Die vorliegende Klage ist das Hauptsacheverfahren zum einstweiligen Verfügungsverfahren 2a O 180/13.
Der Kläger betreibt in München ein Groß- und Einzelhandelsgeschäft, in dem er Haushaltswaren unter der Bezeichnung „KARACA“ verkauft. Zuvor wurde das Geschäft seit 1996 von seiner Mutter und ab Anfang 2008 von seinem älteren Bruder L5 betrieben. Von diesem übernahm der Kläger das Geschäft im November 2009. Zwischen den Parteien ist streitig, ob und seit wann dort Waren unter der Bezeichnung „KARACA“ angeboten wurden.
Die Beklagte betreibt in E ein Geschäft, in dem Haushaltswaren, Textilien, Keramik, Glas und Geschenkartikel verkauft werden. Ausweislich einer Auskunft der IHK war Gewerbebeginn der 20.09.2010. Die Beklagte wird von der Streithelferin zu 1), der türkischen Firma L ve Sanayi A.S. mit Sitz in J, beliefert, wobei zwischen den Parteien streitig ist, seit wann das der Fall ist. Sie ist Inhaberin der Domain www.karacahome.de.
Die Streithelferin zu 1) ist als ein türkisches Familienunternehmen im Bereich der Haushaltswaren tätig und stellt Porzellan, Bestecke, Glaswaren und Kochgeschirrprodukte unter den Eigennamen „KARACA“ und „KRC“ her. Ferner unterhält sie die Domain www.krc.com, über die auch ein Online-Shop www.krcshop.com zu erreichen ist.
Die Streithelferin zu 2) ist eine Tochtergesellschaft der Streithelferin zu 1) in den O1, die die Beklagte ebenfalls beliefert bzw. belieferte.
Der Kläger ist Inhaber der deutschen Wortmarke „KARACA“ DE 30 2009 015 493 (Klagemarke) mit Priorität vom 12.03.2009, die am 08.06.2009 für folgende Waren eingetragen wurde:
Klasse 8: Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel), Bestecksets (Essbestecke), Messer, Messersets (Messerschmiedewaren)
Klasse 11: elektrische Kochgeräte, elektrische Kaffeemaschinen, Samowar (elektrisch), elektrische Wasserkessel, Grillgeräte (Küchengeräte), Schnellkochtöpfe (elektrisch), Toaster
Klasse 21: Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Bratpfannen, Dampfkochtöpfe (nicht elektrisch), Kochgeschirr, Kochkessel (nicht elektrisch), Kochtöpfe, Keramikerzeugnisse für den Haushalt, Küchengeschirr, Küchengeräte, Salatschüsseln, Schnellkochtöpfe (nicht elektrisch), Tafelgeschirr, Tafelservice (Geschirr), Tassen, Teekannen, Teeservice, Teller, Trinkgläser, Teegläser.
Die Streithelferin zu 1) leitete gegen diese Marke vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein Löschungsverfahren wegen bösgläubiger Markenanmeldung ein (Az.: S 293/10 Lösch). Das DPMA wies den Löschungsantrag mit Beschluss vom 16.02.2012 zurück. Mit Schreiben vom 28.03.2013 beantragte die Streithelferin zu 1) im Löschungsverfahren Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Diesen Antrag wies das BPatG mit Beschluss vom 29.05.2013 zurück (Az.: 26 W (pat) 85/12).
Die Streithelferin zu 2) leitete mit Antrag vom 16.07.2013 ebenfalls ein Löschungsverfahren gegen die streitgegenständliche deutsche Wortmarke wegen bösgläubiger Markenanmeldung ein (Az.: S 208/13 Lösch). Der Löschungsantrag wurde vom DPMA mit Beschluss vom 28.01.2015 als unzulässig verworfen, weil die Streithelferin zu 2) nach Auffassung des DPMA als „Strohmann“ der Streithelferin zu 1) tätig geworden sei. Die Streithelferin zu 2) legte gegen die Entscheidung Beschwerde zum Bundespatentgericht ein, über die noch nicht entschieden ist.
Darüber hinaus legte die Streithelferin zu 1) gestützt auf eine prioritätsältere notorisch bekannte Marke KARACA Widerspruch gegen die Klagemarke ein. Dieser Widerspruch wurde durch Beschluss des DPMA vom 01.04.2014 zurückgewiesen, da der Bestand des Widerspruchskennzeichens nicht nachgewiesen wurde. Das Widerspruchsverfahren war damit am 06.05.2014 abgeschlossen.
Des Weiteren ist der Kläger Inhaber der Unionswortmarke „KARACA“, EU 8434921, mit Priorität vom 29.06.2009, die für die oben genannten Waren am 22.10.2010 eingetragen wurde. Auch gegen die Eintragung dieser Marke leitete die Streithelferin zu 1) vor dem damaligen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt einen Antrag auf Löschung wegen bösgläubiger Markenanmeldung ein. Dieses Verfahren wurde im Hinblick auf das vor dem DPMA geführte Löschungsverfahren ausgesetzt und am 24.01.2013 wieder aufgenommen. Im Hinblick auf das vorliegende Verfahren ist es am 17.01.2014 erneut ausgesetzt worden.
Die Streithelferin zu 1) war jedenfalls bis 2013 Inhaberin der am 30.12.1994 unter der Registernummer 94 014255 eingetragenen türkischen Wort-/Bildmarke KARACA für „sämtliche Töpfe, Pfannen, Teller, Schüsseln, Gläser, Karaffen, Vasen, Gabeln und Löffel, Popcornmaschinen, Obstpressen, Wasserklärgeräte, Thermoskannen, Bügeltische, Yoghurtmaschinen, Öfen, Küchenroboter, Tee- und Kaffeemaschinen, Toaster, hergestellt aus Aluminium, Stahl, Emaille, Keramik, Porzellan, Glas, Mika, Teflon, Gold, Silber, Bronze, Kupfer“ in den Klassen 7, 8, 11, 14 und 21. Darüber hinaus ist sie Inhaberin der am 11.06.1998 eingetragenen türkischen Marke „KRC“ für entsprechende Waren.
Die Buchstabenkombination „KRC“ wird in der türkischen Sprache „Käräcä“ bzw. „Karäca“ ausgesprochen.
Das Wort „Karaca“ ist das türkische Wort für das Tier Reh. Dieses Zeichen findet in der Türkei Verwendung für eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren von verschiedenen Herstellern bzw. Anbietern. Karaca ist auch ein häufig anzutreffender Familienname wie in Deutschland Müller oder Meier. Allein in J gibt es eine Vielzahl von Firmen namens Karaca, u.a. auch eine große Anzahl an Firmen im Bereich Haushaltstextilien und Haushaltswaren.
Der Kläger ist im Übrigen Inhaber einer Reihe von Geschmacksmustern, die er mit einer Ausnahme sämtlich am 12.10.2010 angemeldet hat, und hinsichtlich derer im Einzelnen auf die Seiten 16 – 24 der Klageerwiderung (Bl. 64 – 72 d.A.) und auf das Anlagenkonvolut B 06 verwiesen wird.
Die Streithelferin zu 1) ist ebenfalls Inhaberin einer Reihe von Geschmacksmustern. Gestützt auf zwei ihrer Geschmacksmuster im Hinblick auf Porzellandekore hatte sie den Kläger wegen deren angeblicher Verletzungen in zwei einstweiligen Verfügungsverfahren vor den Landgerichten Frankfurt (3-08 O 173/11) und München I (17 HK O 210/12) in Anspruch genommen. Nachdem die einstweiligen Verfügungen zunächst erlassen worden waren, wurden sie im Widerspruchsverfahren wieder aufgehoben und die Anträge zurückgewiesen, da die deutschen Geschmacksmuster der Streithelferin zu 1) aufgrund eigener Vorveröffentlichungen in der Türkei als vorbekannt galten.
Der Kläger war auch Inhaber der Marke „Varta“, die er am 09.02.2010 für die Klassen 7, 8, 11, und 21 angemeldet hatte und die am 14.12.2010 auf seinen Antrag wieder gelöscht wurde.
Sein Bruder L5 ist Inhaber der deutschen Wortmarke „Merinos“ mit Priorität vom 21.02.2013 für Waren der Klassen 8, 11 und 21 und war Inhaber der deutschen Wortmarke „L7“ ebenfalls mit Priorität vom 21.02.2013 für Waren der Klassen 20, 24 und 27, auf die er zwischenzeitlich wieder verzichtet hat. Bei den Firmen Merinos und L7 handelt es sich ebenso wie bei der Streithelferin zu 1) um türkische Markenhersteller in den Bereichen Heimtextilien bzw. Haushaltswaren. Des Weiteren meldete der Bruder des Klägers am 22.02.2012 beim DPMA die Marke „KPC“ für Waren der Klassen 8, 11 und 21 an, hinsichtlich derer eine Eintragung indes nicht möglich war, so dass die Eintragung als zurückgenommen gilt.
Am 06.11.2012 führte der Kläger in dem Geschäftslokal der Beklagten einen Testkauf durch und erwarb ein Porzellan-Essservice, ein Besteckset, ein Glasset sowie ein Porzellan-Frühstücksset mit den Kennzeichnungen KARACA bzw. KRC. Auf den den Kauf ausweisenden Quittungen finden sich die Bezeichnung „Karaca“ sowie die Website www.karacahome.de. Auf einer der beiden Quittungen befindet sich außerdem ein Stempel mit der Aufschrift „Karaca E KRC“. Zum Zeitpunkt des Testkaufs wurden in dem Ladenlokal auch Kochtöpfe, Pfannen, Vasen sowie elektrische und nicht elektrische Teekocher angeboten.
Auf den Antrag des Klägers erließ das Landgericht Berlin am 27.12.2012 eine einstweilige Verfügung (Az.: 15 O 575/12), mit der der Beklagten untersagt worden ist,
a) die Waren Tassen, Teller, Unterteller, Schüsseln, Kannen, Löffelhalter, Teegläser, Gabeln, Löffel, Kochtöpfe, Pfannen, Vasen, elektrische und nicht elektrische Teekocher unter den Bezeichnungen „KARACA“ und / oder „KRC“ anzubieten, feilzuhalten und / oder zu vertreiben
b) für einen auf den Vertrieb von Tassen, Tellern, Untertellern, Schüsseln, Kannen, Löffelhalter, Teegläser, Gabeln, Löffel, Kochtöpfe, Pfannen, Vasen, elektrische und nicht elektrische Teekocher gerichteten Geschäftsbetrieb
aa) die Firma Karaca und / oder Karaca E KRC und /oder KRC
bb) die Internet-Domain karacahome.de zu verwenden.
Des Weiteren wurde die Beklagte zur Auskunftserteilung sowie zur Herausgabe der streitgegenständlichen Waren an einen Gerichtsvollzieher zur Verwahrung zum Zwecke der späteren Vernichtung verurteilt.
Die einstweilige Verfügung wurde am 31.01.2013 vollzogen.
Mit anwaltlichem Schreiben vom 04.03.2013, den Bevollmächtigten der Beklagten zugestellt am 26.03.2013, forderte der Verfügungskläger die Verfügungsbeklagte zur Abgabe einer Abschlusserklärung auf. Für dieses Schreiben macht der Kläger nur noch Rechtsanwaltskosten in Höhe einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr auf der Grundlage eines Streitwertes von 125.000,00 € geltend, nachdem er den Anspruch auf Erstattung von Patentanwaltskosten zurückgenommen hat.
Auf den Widerspruch der Beklagten gegen die einstweilige Verfügung erklärte sich das Landgericht Berlin für örtlich unzuständig und verwies das Verfahren an das Landgericht Düsseldorf. Die Kammer hob die einstweilige Verfügung durch Urteil vom 04.09.2013 (Az.: 2a O 180/13) mangels Vorliegen eines Verfügungsgrundes auf und wies den auf ihren Erlass gerichteten Antrag als unzulässig zurück.
Mit der Widerklage begehrt die Beklagte die Feststellung, dass der Kläger verpflichtet ist, ihr den Schaden aufgrund der Einstellung des Vertriebs von KARACA-Waren durch die Vollziehung der einstweiligen Verfügung zu ersetzen. Des Weiteren begehrt sie die Löschung der Klagemarke sowie der Unionsmarke.
Der Kläger behauptet, in dem zuvor von seiner Mutter und seinem Bruder betriebenen Geschäft seien bereits seit ca. 1998 bis nach Anmeldung der Klagemarke unterschiedliche Haushaltswaren, insbesondere Pizzapfannen, Decken, Bestecke und Töpfe umfangreich unter der streitgegenständlichen Bezeichnung „KARACA“ angeboten und verkauft worden. In den Jahren 2005, 2006 und 2008 seien jährlich Umsätze in Höhe von 40.000,00 € bis 50.000,00 € unter Verwendung dieser Kennzeichnung erzielt worden.
Seit der Übernahme des Geschäfts von seinem Bruder arbeite er ohne diesen vollständig allein. Sein Bruder habe keinerlei Befugnisse im Zusammenhang mit seinem Geschäft und er bespreche sich auch nicht mit ihm.
Von dessen Markenanmeldungen „L7“ und „Merinos“ habe er zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung keine Kenntnis gehabt.
Der Kläger bestreitet mit Nichtwissen, dass die Streithelferin zu 1) in der Türkei Inhaberin der am 30.03.1993 unter der Registernummer 142240 eingetragenen Wort-/Bildmarke „KARACA“ sei, die Schutz genieße für „Töpfe, Fritteusen, Kannen zur Zubereitung von Tee, Stilgefäßen zur Zubereitung von türkischem Kaffee, Samowar-Sets, Gabel- und Löffelsets“ in den Klassen 11 und 21. Er bestreitet des Weiteren die rechtserhaltende Benutzung der Marken der Streithelferin zu 1) mit Nichtwissen und bestreitet darüber hinaus die Verlängerung der unter der Registernummer 94014255 eingetragenen Marke, die in 2013 erforderlich geworden wäre.
Er behauptet, es handele sich bei der Streithelferin zu 1) um ein kleines Unternehmen, das in den Jahren 2007 und 2008 nur geringe Umsätze erwirtschaftet habe.
Hintergrund seiner Geschmacksmuster-Anmeldungen sei gewesen, dass er auf der Kanton-Messe in China 2010 durch chinesische Händler, die Firmen X1 Co. Ltd. und G1 Hardware Products Ltd., auf einen Katalog aufmerksam gemacht und ihm mitgeteilt worden sei, dass die dort abgebildeten Muster von ihm genutzt werden könnten und insoweit auch keine Rechte Dritter bestünden. Daraufhin habe er sich zu den Anmeldungen entschlossen.
Er stellt die Rechtsbeständigkeit der für die Streithelferin zu 1) eingetragenen Geschmacksmuster in Abrede, insbesondere deren Neuheit und Eigenart und bestreitet die Verwendung irgendeines der in der Klageerwiderung abgebildeten Designs in der Türkei oder sonst wo auf der Welt. Bei den in den Verfahren vor den Landgerichten Frankfurt und München I geltend gemachten Mustern handele es sich um Motive, die bereits die Osmanen auf Keramikfliesen verwendet hätten. Die Tulpe sei mit der türkischen Kultur untrennbar verbunden. Tulpenmuster fänden seit Jahrhunderten auf Haushaltswaren und insbesondere Geschirr in der Türkei Anwendung. Im Übrigen verfüge er auch über weitere Abbildungen der Geschmacksmuster, die mit denen der Streithelferin zu 1) nichts gemein hätten, sowie über ein weiteres, das unterschiedliche Rollräder für Gepäckstücke zum Gegenstand habe, das ebenfalls mit der Streithelferin zu 1) in keinerlei Zusammenhang stehe.
Schließlich seien nur sechs der von der Beklagten der Firma Karaca zugeordneten Geschmacksmuster tatsächlich auf diese eingetragen. Von den Geschmacksmustern habe er erstmals im einstweiligen Verfügungsverfahren Kenntnis erlangt.
Er ist der Ansicht, eine Verwechslungsgefahr liege vor. Auch zwischen der Klagemarke und dem Zeichen „KRC“ bestehe Zeichenähnlichkeit, da beide gleich ausgesprochen würden und die maßgeblichen Verkehrskreise – zu denen auch türkischsprachige Mitbürger gehörten - sie als ein- und dasselbe Zeichen verstünden, was auch die Beklagte eingeräumt habe.
Er ist der Ansicht, eine bösgläubige Markenanmeldung liege nicht vor. Hierzu behauptet er, er habe weder wissen müssen noch erkennen können, dass die Streithelferin zu 1) vor seiner Markenanmeldung die streitgegenständliche Kennzeichnung überhaupt genutzt habe, geschweige denn, dass diese sich 35 Jahre nach ihrer Gründung dazu entschließen würde, ihre Waren in Deutschland zu vertreiben. Die Anmeldung der Klagemarke sei allein im Lichte der bereits seit vielen Jahren erfolgten Benutzung der Kennzeichnung „Karaca“ für Haushaltswaren bis heute, zunächst durch das Geschäftslokal seiner Mutter sowie dann im Rahmen der Fortführung durch seinen Bruder bzw. ihn selbst, zu sehen.
Nachdem der Kläger die Klage im Hinblick auf einen Teil des Auskunftsanspruchs, einen Teil des Rückrufanspruchs, einen Teil des Vernichtungsanspruchs sowie im Hinblick auf die zunächst geltend gemachten Patentanwaltskosten zurückgenommen hat, beantragt er,
I. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, höchstens bis zu zwei Jahren, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland
zu verwenden;
II. die Beklagte zu verurteilen, ihm darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem 1. November 2010 begangen hat, und zwar unter Angabe
f. der nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
III. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem 1. November 2010 entstanden ist und noch entstehen wird;
IV. die Beklagte weitergehend zu verurteilen,
b. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer I. a. bezeichneten Waren zum Zwecke der Vernichtung an einen Gerichtsvollzieher herauszugeben und zu dulden, dass diese auf ihre Kosten vernichtet werden;
V. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 1.880,30 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte und die Streithelfer beantragen,
die Klage abzuweisen.
Im Wege der Widerklage beantragt die Beklagte,
I. festzustellen, dass der Kläger verpflichtet ist, ihr sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr aus und im Zusammenhang mit der Vollziehung der einstweiligen Verfügung im Verfahren mit dem Az. 2 a O 180/13 entstanden sind und zukünftig noch entstehen werden.
II. den Kläger zu verurteilen, unwiderruflich in die Löschung der deutschen Wortmarke Nr. 302009015493 „KARACA“ einzuwilligen;
III. den Kläger zu verurteilen, unwiderruflich in die Löschung der Unionsmarke Nr. #####/#### „KARACA“ einzuwilligen;
hilfsweise
den Kläger zu verurteilen, es zu unterlassen, Ansprüche aus der Unionsmarke Nr. #####/#### „KARACA“ ihr gegenüber, gegenüber den Streitverkündeten und/oder Dritten in der Bundesrepublik Deutschland geltend zu machen.
Die Beklagte behauptet, der Kläger arbeite eng mit seinem älteren Bruder L5 zusammen.
Die Streithelferin zu 1) sei bereits seit 1973 im Bereich der Haushaltswaren tätig und stelle her und vertreibe Produkte unter den Bezeichnungen „KARACA“ und „KRC“ schon seit den 90er Jahren. Diese so gekennzeichneten Produkte erfreuten sich auf dem türkischen Markt einer großen Beliebtheit. Im Jahr 2008 habe die Streithelferin zu 1) Umsätze in Höhe von über 50 Millionen TRY erwirtschaftet, was bei dem heutigen Wechselkurs einem Betrag von 16,52 Millionen EUR entspreche. Im Jahr 2009 beliefen sich die Umsätze auf 96 Millionen TRY, was einem Betrag von 31,7 Millionen EUR entspreche.
Bei den Zeichen „KARACA“ und „KRC“ handele es sich um in der Türkei bekannte bzw. sogar berühmte Marken. Das habe das Türkische Patentinstitut in der als Anlage B 01 vorgelegten Bestätigung vom 10.09.2012 ausdrücklich festgehalten. Im Bereich Porzellanwaren nähmen die Marken „KARACA“ und „KRC“ bei der spontanen Markenbekanntheit mit einem Wert von 69 % bzw. 68 % den zweiten Q-Platz ein, in der Kategorie Besteck erzielten die beiden Marken gemeinsam mit der Marke „Jumbo“ die Spitzenposition, wie sich aus dem von ihr als Anlage B 16 vorgelegten Verkehrsbefragungsgutachten vom 13.09.2010 ergebe.
Im Januar 2009 habe die Streithelferin zu 1) aufgrund einer hohen Händlernachfrage nach „KARACA-Produkten“ erste Gespräche mit Vertriebspartnern in Deutschland geführt. Im Mai 2009 habe sie ihren ersten deutschsprachigen Produktkatalog herausgebracht und auch Waren an die im Katalog genannten Vertriebspartner nach Deutschland geliefert, wobei die Lieferungen an die Firma F bereits im April 2009 erfolgt seien. Schon zuvor seien Karaca-Waren in einem gewissen Umfang in Deutschland verkauft worden, und zwar seit 2003 durch Herrn B5 über sein damaliges Ladengeschäft B in Frankfurt. Auch sie – die Beklagte – sei vor der direkten Belieferung durch die Streithelferin zu 1) über Jahre hinweg eine Kundin von Herrn B5 gewesen.
Um die in Deutschland ansässigen Kunden auf ihren unmittelbar bevorstehenden Marktauftritt in Deutschland aufmerksam zu machen, habe die Streithelferin zu 1) in der Zeit vom 02. bis 06.03.2009 das Hauptsponsoring für eine türkische Ausgabe der Sendung „Das perfekte Dinner“ übernommen, darin Werbeblöcke geschaltet und das Sendeformat mit Bestecken, Geschirr, Gläsern und Kochutensilien ausgestattet. Die Sendung sei eigens für den westeuropäischen Markt, insbesondere für das türkischstämmige Publikum in Deutschland und den angrenzenden Nachbarstaaten produziert worden. Als Gastgeber für die Sendung seien in Deutschland lebende türkischstämmige Personen ausgewählt und die Sendung sei von einer Medienagentur in Köln an Ort und Stelle produziert worden. Der Sender Show-TV sei bestimmungsgemäß auch in Deutschland abrufbar.
Die Beklagte behauptet weiter, der Kläger habe die Klagemarke nur deshalb angemeldet, um die Streithelferin zu 1) zu ihrem Erwerb zu veranlassen. Für den Fall, dass die Streithelferin zu 1) hierauf nicht eingehen würde, hätten der Kläger und sein Bruder gemeinsam mit Kooperationspartnern geplant, die Streithelferin zu 1) vom deutschen Markt auszusperren und ein eigenes Vertriebssystem mit Produktnachahmungen aus chinesischer Billigproduktion aufzubauen, was sie dann auch umgesetzt hätten. Dies ergebe sich auch aus dem Gespräch zwischen dem Bruder des Klägers, Herrn L5, und Herrn B im Mai 2010.
Dem Kläger sei die Nutzung des Zeichens „KARACA“ durch die Streithelferin zu 1) im Übrigen auch positiv bekannt gewesen; dies habe der Bruder des Klägers gegenüber Herrn B in diesem Gespräch ausdrücklich eingeräumt.
Die Kenntnis des Klägers von der Streithelferin zu 1) ergebe sich auch daraus, dass er knapp ein Jahr vor seiner Markenanmeldung mit E-Mail vom 18.05.2008 bei der Streithelferin zu 1) den Preis eines Tee-Sets angefragt habe.
Es hätte sich dem Kläger im Übrigen aufdrängen müssen, dass die Streithelferin zu 1) unter ihrem Zeichen alsbald auf dem deutschen Markt auftreten würde. Es entspreche der Lebenserfahrung, sich zunächst im Heimatland zu etablieren, um danach weitere Märkte zu erschließen.
Hinsichtlich der Löschung der für den Kläger eingetragenen Marke „Varta“ sei davon auszugehen, dass es insoweit zu einer Vereinbarung mit der Firma Varta gekommen sei.
Die Beklagte ist der Ansicht, die von dem Kläger angemeldeten Geschmacksmuster entsprächen den Geschmacksmustern der Streithelferin zu 1). Der Kläger habe die Geschmacksmuster nur zu dem Zweck angemeldet, um Produktnachahmungen von Original-Designs der Streithelferin zu 1) in Deutschland zu vertreiben und andere einschließlich der Streithelferin zu 1) selbst hiervon auszuschließen.
So habe der Kläger auch über seinen L4-Shop im Internet Nachahmungen von Karaca-Waren angeboten. Bei dem angebotenen Porzellanservice in floralem Design handele es sich um eine Nachahmung des im Hause der Streithelferin zu 1) entworfenen und vertriebenen floralen Dekors mit den Nummern 1607, 1606 bzw. 1590.
Die Beklagte erhebt den Einwand des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens. Hierzu ist sie der Ansicht, sämtliche Indizien ließen nur den Rückschluss darauf zu, dass der Kläger die Klagemarke bösgläubig angemeldet habe.
Für die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung der Klagemarke sprächen im Übrigen die weiteren Markenanmeldungen des Klägers und seines Bruders, die ebenfalls als bösgläubig zu beurteilen seien. Mit der Anmeldung der Marke „KPC“ habe der Bruder des Klägers darauf abgezielt, die Streithelferin zu 1) in Bezug auf deren Zweitmarke „KRC“ zu behindern.
Auch das Vorgehen im Hinblick auf die Marke Merinos spreche für eine Bösgläubigkeit des Klägers. So habe der Bruder des Klägers einem Vertriebsmitarbeiter der Firma Merinos mitgeteilt, dass er die Marke „Merinos“ für Küchenutensilien angemeldet habe und beabsichtige, diese Waren im deutschen Großhandel zu vertreiben. Er werde in München ein neues Geschäft mit dem Namen Merinos eröffnen und damit die Firma Merinos daran hindern, Waren unter dem Namen „Merinos Home“ zu vertreiben. Entsprechendes sei ihm schon mit der Firma Karaca gelungen.
Hinsichtlich des zusammengefassten Vortrags zur Bösgläubigkeit wird Bezug genommen auf die Übersicht im Schriftsatz der Beklagten vom 11.12.2015, Seiten 14 ff. (Bl. 463 ff.).
Im Übrigen erhebt die Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung der Klagemarke.
Zur Widerklage trägt die Beklagte vor, mit der Zustellung der einstweiligen Verfügung in dem Verfahren 2a O 180/13 am 31.01.2013 bis zu deren Aufhebung mit Urteil vom 04.09.2013 und der anschließenden Freigabe der beschlagnahmten Waren durch den Gerichtsvollzieher habe sie keine Haushaltswaren unter den streitgegenständlichen Zeichen vertreiben können. Aufgrund der Länge des einstweiligen Verfügungsverfahrens im Hinblick auf die Anrufung des unzuständigen Gerichts seien ihr nicht nur Einnahmen aus Verkäufen entgangen, sondern habe sie auch Stammkunden verloren und damit nachhaltige Umsatzeinbußen erlitten. Da sie ihren Kundenstamm erst langsam wieder aufbaue und zudem auch einen Imageschaden erlitten habe, sei die Schadensentwicklung noch nicht abgeschlossen.
Die Widerklage auf Löschung der Unionsmarke stützt die Beklagte auch auf die Vorschriften des unlauteren Wettbewerbs und ist insoweit der Ansicht, dass dies möglich sei. Für den Fall, dass die erkennende Kammer dies anders sehe, sei jedenfalls der Hilfsantrag begründet.
Der Kläger beantragt,
die Widerklage abzuweisen;
die auf Löschung der Unionsmarke gerichtete Widerklage auszusetzen.
Er bestreitet zur Widerklage einen Schaden der Beklagten mit Nichtwissen und behauptet, die Beklagte habe aus freien Stücken ohne Grund ihr Geschäftslokal Ende Januar 2013 geschlossen. Auch die behaupteten Umsatzzahlen bestreitet er mit Nichtwissen.
Den Löschungsantrag gegen die Unionsmarke hält er im Hinblick darauf für unzulässig, dass diese nicht Gegenstand der Klage ist.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst allen Anlagen ergänzend Bezug genommen.
Das Gericht hat gemäß Beweisbeschluss vom 15.08.2016 (Bl. 580 f. d.A.) durch Vernehmung von Zeugen Beweis erhoben. Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 14.12.2016 verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist mit Ausnahme des geltend gemachten Anspruchs auf Ersatz der Kosten für das Abschlussschreiben begründet. Die Widerklage ist insgesamt unbegründet.
A. Klage
Der Kläger hat gegenüber der Beklagten die tenorierten Unterlassungsansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Danach ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, bzw. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
1. Unstreitig ist, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG im Hinblick auf die Kennzeichnung „KARACA“ vorliegen. Die Klagemarke verfügt über eine normale Kennzeichnungskraft und die sich gegenüberstehenden Waren und Zeichen sind jeweils identisch.
Die Anspruchsvoraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG sind aber auch im Hinblick auf die Kennzeichnung „KRC“ erfüllt, da insoweit jedenfalls klangliche Zeichenähnlichkeit vorliegt, da die Zeichen „KARACA“ und „KRC“ unstreitig gleichermaßen „käräcä“ oder „karäcä“ ausgesprochen werden. Dies ist den türkischsprechenden Bevölkerungskreisen, an die sich die Parteien in erster Linie mit ihren Waren wenden, auch bekannt.
2. Die Einrede der Nichtbenutzung seitens der Beklagten greift schon deshalb nicht durch, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist des § 25 Abs. 1 MarkenG noch nicht abgelaufen ist. Denn gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens. Da das Widerspruchsverfahren am 06.05.2014 abgeschlossen war, endet die Benutzungsschonfrist damit erst am 05.05.2019.
3. Den Ansprüchen kann auch nicht der Einwand des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens gemäß §§ 3, 4 Nr. 4, 8 UWG wegen wettbewerbswidriger Behinderung entgegengehalten werden.
Zwar kann eine wettbewerbswidrige Behinderung grundsätzlich auch durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstandes angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen (vgl. nur BGH, Urteil vom 12.07.2007 – I ZR 148/04 – CORDARONE Rn. 18; BGH, Urteil vom 10.01.2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS Rn. 21; BGH, Beschluss vom 15.10.2015 – I ZB 69/14 – GLÜCKSPILZ Rn. 17).
Die deutsche Rechtsprechung hat zu der Frage des rechtsmissbräuchlichen Erwerbs eines Kennzeichenrechts im Laufe der Zeit drei Fallgruppen entwickelt (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Vor §§ 14 ff. Rn. 333 ff.; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 838). Dabei ist für die Beurteilung der Bösgläubigkeit auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke abzustellen (BGH, Beschluss vom 15.10.2015, Az. I ZB 69/14 – Glückspilz, Rn. 12, 13). Dies schließt allerdings eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (BGH, Beschluss vom 15.10.2015, Az. I ZB 69/14 – Glückspilz, Rn. 14).
Die Voraussetzungen von einer der drei Fallgruppen sind im Streitfall indes nicht erfüllt.
a) Vorbenutzung im Inland
Ein Handeln ist dann unlauter und damit bösgläubig, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt und der Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen (BGH, Urteil vom 10.01.2008 – I ZR 38/05 – AKADAMIKS Rn. 21).
Diese Fallgruppe liegt schon deshalb nicht vor, weil die Beklagte nicht hinreichend dargelegt hat, dass die Streithelferin zu 1) im Inland vor Anmeldung der Klagemarke am 12.03.2009 bereits einen schutzwürdigen Besitzstand begründet hatte. Das Sponsern und die Werbung in einer Fernsehsendung wenige Tage zuvor und die Lieferung von Karaca-Waren „in einem gewissen Umfang“ an den Zeugen B, der diese über sein Ladengeschäft in Frankfurt vertrieb, sind hierfür jedenfalls unzureichend, so dass es schon nicht darauf ankommt, ob dieser Vortrag überhaupt hinreichend substantiiert ist. Im Übrigen erfolgte der Vertrieb durch den Zeugen B nach seiner Aussage auch nur in der Zeit zwischen 2001 und 2005 und es handelte sich auch nur um Waren 2. Wahl.
Auch soweit die Beklagte sich auf den von der Streithelferin zu 1) erzielten Umsatz bezieht, ist dieser für die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes unzureichend. So erwirtschaftete die Streithelferin zu 1) im Jahr 2008 nur einen Umsatz von umgerechnet knapp 40.000,00 € außerhalb der Türkei. Selbst wenn sie diesen Umsatz ausschließlich in Deutschland erzielt hätte, reicht dies für die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes auch nicht ansatzweise aus. Auch der in 2009 bis zur Anmeldung der Klagemarke Mitte März erzielte Umsatz von ca. 125.000,00 € (600.000,00 €/Jahr ./. 12 Monate x 2,5 Monate) ist, selbst wenn der Umsatz nur Deutschland betreffen würde, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich bei den mit der Marke gekennzeichneten Produkten um Massenware handelt, hierfür unzureichend.
Im Übrigen trägt die Beklagte auch selbst vor, Lieferungen an die Firma F, mit der die Streithelferin zu 1) in Geschäftsverhandlungen stand, seien erst ab April 2009, mithin nach Anmeldung der Klagemarke erfolgt. Soweit sie vorträgt, auch an weitere in ihrem Katalog von Mai 2009 genannte Vertriebspartner geliefert zu haben, ist mangels konkreten Vortrags nicht ersichtlich, dass dies vor Anmeldung der Klagemarke gewesen wäre.
Darüber hinaus ergibt sich aus der unter I. 3. c. näher dargestellten Aussage des Zeugen B, dass die Streithelferin zu 1) im Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke noch gar nicht auf dem Europäischen Markt präsent war. Auch die Beklagte hat ihren Gewerbebetrieb erst 1 ½ Jahre nach Anmeldung der Klagemarke angemeldet.
b) Vorbenutzung im Ausland
Als zweite Fallgruppe ist anerkannt die ohne eigenes schutzwürdiges Interesse erfolgte Anmeldung eines Zeichens, das von dem Dritten zwar im Inland noch nicht oder kaum benutzt ist, jedoch im Hinblick auf eine im Ausland überragende Verkehrsgeltung oder zumindest wertvolle Position einen Besitzstand in Gestalt einer gewissen inländischen Bekanntheit erreicht hat, die auch inländischen Fachkreisen und dem Anmelder selbst bekannt ist (BGH, Urteil vom 12.07.2007 – I ZR 148/04 – CORDARONE Rn. 19; BGH, Urteil vom 10.01.2008 – I ZR 38/05 – AKADAMIKS Rn. 26). Die bloße Kenntnis von der Vorbenutzung im Ausland allein genügt hierfür aber schon angesichts des Territorialitätsprinzips nicht, wenn der Anmelder weder die Absicht der Benutzung im Inland kennt, noch damit rechnet und sich ihm dies auch nicht aufdrängt. Vielmehr muss als besonderer Umstand mit hinreichendem Inlandsbezug eine unlautere Störungs- oder Sperrungsabsicht hinzutreten, um die Annahme von Rechtsmissbrauch zu rechtfertigen. Dabei reicht es aus, dass eine Kenntnis der Auslandsbenutzung beim Anmelder jedenfalls hinreichend wahrscheinlich ist und sich ihm eine aufgrund der branchentypischen Gepflogenheiten naheliegende Inlandsbenutzungsabsicht des Dritten aufdrängen muss (BGH, Urteil vom 12.07.2007 – I ZR 148/04 – CORDARONE Rn. 21; BGH, Urteil vom 10.01.2008 – I ZR 38/05 – AKADAMIKS, Rn. 30).
aa) Unterstellt werden kann, dass das Zeichen Karaca in der Türkei über Verkehrsgeltung oder zumindest über einen schutzwürdigen Besitzstand in Gestalt einer gewissen inländischen Bekanntheit verfügt.
bb)
Unterstellt werden kann auch, dass die Streithelferin zu 1) die Absicht hatte, das Zeichen in absehbarer Zeit im Inland zu benutzen.
cc)
Es ist auch davon auszugehen, dass der Kläger entgegen seiner Behauptung von der Nutzung des Zeichens im Ausland Kenntnis hatte.
Zum einen spricht dafür, dass ihm die Streithelferin zu 1) und ihre Marken bekannt gewesen sind, dass seine Familie selbst aus der Türkei stammt und ebenfalls ein Haushaltswarengeschäft bereits seit 1996 betreibt. Es kann davon ausgegangen werden, dass er das Sortiment größerer türkischer Firmen, die auf demselben Markt tätig sind wie er selbst, beobachtet, um den hier in Deutschland lebenden Türken das von ihnen gewohnte Sortiment anbieten zu können, sofern die türkischen Firmen auch nach Deutschland liefern. Zum anderen ist ein Indiz für die Kenntnis des Klägers, dass sein Bruder, mit dem er geschäftlich verbunden ist, über die entsprechende Kenntnis verfügte. Insoweit hat der Zeuge B bekundet, der Bruder des Klägers habe schon im Jahr 2008, als er das von ihm – dem Zeugen – von einem koreanischen Mann aus China erworbene Besteck der Marke Karaca angesehen habe, geäußert, es handele sich um eine große und sehr gute Marke. Eine Kenntnis von der Streithelferin zu 1) und deren Tätigkeit in der Türkei reicht indes für die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht aus.
dd)
Hinzukommen müsste die Kenntnis des Klägers von der geplanten Nutzungsaufnahme im Inland oder es müssten zumindest Umstände vorliegen, aufgrund derer sich ein entsprechender Schluss hätte aufdrängen müssen. Diese Voraussetzungen sind indes nicht erfüllt.
So kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Kläger die türkische Ausgabe der Sendung „Das perfekte Dinner“ gesehen hat, zumal schon die Ausstrahlung der Sendung an sich streitig ist. Die Screenshots der Fernsehwerbung sind kaum leserlich und belegen auch nicht den Umfang der Werbung. Die Beklagte legt auch keinerlei Zahlen oder Einschaltquoten vor, aus denen sich ergibt, wie viele Personen die Sendung überhaupt gesehen haben.
Ein Rückschluss auf eine positive Kenntnis des Klägers ist auch nicht im Hinblick auf den ersten Produktkatalog der Streithelferin zu 1) in Deutschland möglich. Denn dieser Produktkatalog ist erst im Mai 2009 und damit zeitlich nach Anmeldung der Klagemarke herausgebracht worden. Soweit die Streithelferin zu 1) bereits im Januar 2009 mit der Firma F aus Siegen über die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen zum Vertrieb von Waren in Deutschland korrespondiert hatte, handelte es sich hierbei um interne Verhandlungen, die für außenstehende Dritte nicht erkennbar waren.
Andere objektive Anhaltspunkte dafür, dass die Streithelferin zu 1) auf dem deutschen Markt Fuß fassen wollte, fehlen. Es war für Außenstehende nichts dafür ersichtlich, dass die Streithelferin zu 1), die nach eigenen Angaben seit langem auf dem türkischen Markt tätig ist, sich nach 35 Jahren auf einmal entschließen würde, ihre Aktivitäten auch nach Deutschland auszuweiten.
Eine Kenntnis des Klägers von der Benutzung der Marke durch die Streithelferin zu 1) im Inland ergibt sich auch nicht aus den Aussagen der Zeugen B und Q2. Insoweit wird auf die Beweiswürdigung unter c) verwiesen.
c) Erwerb zu Behinderungszwecken
Als dritte Fallgruppe kann die Geltendmachung einer eingetragenen Marke nach der Rechtsprechung unabhängig von einer Vorbenutzung durch den Gegner auch schon vor Ablauf der Schonfrist des gesetzlichen Benutzungszwangs dann rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Markeninhaber keinen ernsthaften generellen Benutzungswillen hat und weitere Missbrauchsumstände hinsichtlich der Ausübung hinzutreten (BGH, Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 8/06 – Ivadal, Rn. 11; EuGH, Urteil vom 11.06.2009 – C-529/07 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Rn. 44), z.B. der Anmelder die Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes zur Erzwingung sachfremder Vorteile einsetzen möchte (BGH, Urteil vom 12.07.2007 – I ZR 148/04 – CORDARONE Rn. 18). Die Berufung auf eine nur formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts widerspricht insoweit den Grundsätzen von Treu und Glauben und ist daher rechtsmissbräuchlich (OLG Düsseldorf Urteil vom 05.05.2015 – 20 U 58/14 – BeckRS 2015, 9116 Rn. 11).
Zwar steht eine eigene Benutzungsabsicht des Klägers der Annahme einer unlauteren Behinderung nicht entgegen. Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist allerdings erst dann überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist (BGH, Urteil vom 10.08.2000 – I ZR 283/97 – EQUI 2000 Rn. 25; BGH, Urteil vom 10.01.2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS Rn. 32).
Die Absicht des Klägers, die Marke in erster Linie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen und die Streithelferin zu 1) in ihrer wettbewerblichen Entfaltung zu behindern, ergibt sich nicht aus der durchgeführten Beweisaufnahme. Die von der Beklagten und den Streithelferinnen benannten Zeugen B2 und Q2 haben nicht bestätigt, dass der Kläger die streitgegenständliche Marke nur deshalb angemeldet hat, um die Streithelferin zu 1) vom deutschen Markt auszusperren.
Der Zeuge B hat bekundet, den Bruder des Klägers, Herrn L5, bei dessen zweiten Besuch in seiner – des Zeugen – Lagerhalle auf der C-Allee in Frankfurt im Jahre 2010 darauf angesprochen zu haben, dass er Angst habe, Karaca-Waren zu verkaufen, da dieser die Marke habe. Der Zeuge habe Herrn L4 deshalb aufgefordert, die Marke an die Streithelferin zu 1) zurückzugeben und ihm angeboten, einen Karaca-Laden in München aufzumachen. Herr L4 habe daraufhin erklärt, er wolle das nicht. Er habe diese Marke nun einmal bekommen und das sei ein Gottesgeschenk für ihn. Aus dieser Äußerung kann ein Rückschluss auf eine bösgläubige Markenanmeldung nicht gezogen werden. Vielmehr lässt sich dieser Bemerkung eher entnehmen, dass Herr L4 es als einen glücklichen Zufall erachtet, die Marke bereits frühzeitig registriert zu haben.
Auch der Vorschlag des Bruders des Klägers an den Zeugen B, dass sie gemeinsam Waren aus China importieren sollten und der Vertrieb der Waren so aufgeteilt werden sollte, dass der Zeuge B für Deutschland, Holland, Belgien und Frankreich zuständig sein sollte und er selbst für München, also Süddeutschland und Österreich, lässt nicht auf eine Bösgläubigkeit schließen. Zwar ergibt sich daraus, dass der Bruder des Klägers bzw. der Kläger selbst keine „Original-Karaca-Waren“ aus der Türkei importieren wollten. Dies ist aber nicht als Behinderung der Streithelferin zu 1) anzusehen, weil diese im Zeitpunkt des Gesprächs im Mai 2010 und erst recht im Zeitpunkt der Markenanmeldung im März 2009 allenfalls in einem völlig unbedeutenden Umfang auf dem deutschen Markt präsent war. Insoweit hat der Zeuge B bekundet, in der Zeit von 2001 bis ca. 2005 Karaca-Produkte, und zwar Restposten zweiter Wahl von der für die Firma Karaca produzierenden Firma I erworben und in dem von ihm betriebenen Billigkaufhaus in Frankfurt angeboten zu haben. Hierbei habe es sich um Waren gehandelt, die zwar nicht in der Türkei, wohl aber in Deutschland hätten vertrieben werden dürfen. Dies zeigt, dass die Streithelferin zu 1) zu dieser Zeit noch nicht ansatzweise einen Vertrieb ihrer Produkte in Deutschland ins Auge gefasst hatte. Denn es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Restposten zweiter Wahl, die auf dem Hauptmarkt in der Türkei nicht vertrieben werden durften, auf einem Markt angeboten werden, auf dem man sich langfristig etablieren will. In der Zeit nach 2005 hat der Zeuge dann 2008 eine große Position Karaca-Besteck zweiter Wahl aber gut erhalten von einem koreanischen Mann aus China und nicht von der Streithelferin zu 1) erworben. Erst nach seiner eigenen Anmeldung einer Karaca-Unionsmarke im Juni 2009 ist der Zeuge über die Firma I mit der Streithelferin zu 1) in Kontakt gekommen, die ihn dann ab ca. Anfang 2010 mit „Original-Karaca-Waren“ beliefert hat. Daher hatte der Zeuge B nach eigenen Angaben auch keine Sorge, selbst auch eine Marke „KARACA“ anzumelden, denn er ging davon aus, dass die Streithelferin zu 1) zu diesem Zeitpunkt noch nicht „in Europa“ war. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Zeuge damit nur gemeint hat, dass die Streithelferin noch nicht über eine deutsche oder eine Unionsmarke verfügte oder ob er damit auch ausdrücken wollte, dass die Streithelferin zu 1) noch nicht auf dem deutschen Markt präsent war. Denn dass die Streithelferin zu 1) nicht über eine derartige Marke verfügte ist unstreitig und dass sie noch nicht in nennenswertem Umfang auf dem deutschen Markt tätig war, ergibt sich aus den obigen Ausführungen.
Ein Indiz für eine sittenwidrige Behinderung der Streithelferin zu 1) lässt sich auch nicht daraus herleiten, dass der Bruder des Klägers gegenüber dem Zeugen B geäußert hat, es handele sich bei der Marke „KARACA“ um eine bekannte höherwertige Marke, mit der er sich geschäftlich verändern wolle. Denn aus der weiteren Aussage des Zeugen ergibt sich, dass der Bruder des Klägers die Firma Karaca aus der Türkei kannte und nicht etwa deshalb, weil sie mit ihren Produkten auf dem deutschen Markt vertreten gewesen wäre. Insoweit hat der Zeuge B bekundet, der Bruder des Klägers habe schon im Jahre 2008, als er sich das Karaca-Besteck bei ihm angesehen habe, gesagt, dass das eine sehr gute Marke sei. Da die Streithelferin zu 1) zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem deutschen Markt präsent war und zu diesem Zeitpunkt auch nach ihrem eigenen Vortrag noch keine objektiven Anhaltspunkte dafür ersichtlich waren, dass ein Markteintritt unmittelbar bevorstand, kann auch dem Kläger die Marke nur aus der Türkei bekannt gewesen sein.
Eine bösgläubige Markenanmeldung seitens des Klägers ist auch nicht deshalb anzunehmen, weil der Bruder des Klägers mit dem Zeugen B über einen Verkauf der Marke an die Streithelferin zu 1) gesprochen hat. Denn dem Verkauf einer Marke haftet für sich genommen nichts Sittenwidriges an. Es sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Kläger die Marke nur deshalb angemeldet hat, um sie zu verkaufen, ohne dass er ein eigenes Benutzungsinteresse gehabt hätte. Denn aus den Bekundungen des Zeugen B ergibt sich gerade, dass der Kläger einen Vertrieb in verschiedenen Ländern plante.
Die von der Beklagten und den Streithelferinnen angeregte wiederholte Vernehmung des Zeugen B gemäß § 398 ZPO war nicht veranlasst, da deren Notwendigkeit nicht ersichtlich ist. Es sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Zeuge U der Klägerseite eingeschüchtert worden wäre mit der Folge, dass er sich nicht mehr getraut hätte, eine vollständige und wahrheitsgemäße Aussage zu tätigen. Dieser Rückschluss kann auch dann nicht gezogen werden, wenn der Kläger nach der Vernehmung des Zeugen B am 14.12.2016 zu seinem Bruder wie von der Beklagten behauptet geäußert hat „Der Bekir hatte Angst und hat nicht das gesagt, was er in der eidesstattlichen Versicherung gesagt hat“. Denn dass der Zeuge nicht das gesagt hat, was er in der eidesstattlichen Versicherung angegeben hat, entspricht den Tatsachen, dass er dies aus Angst nicht getan hätte, ist eine Wertung des Klägers, durch die die Richtigkeit der jetzt getätigten Aussage nicht in Frage gestellt wird. Dieser Bemerkung lässt sich schon nicht entnehmen, dass der Zeuge von dem Kläger oder ihm nahestehenden Personen überhaupt eingeschüchtert worden wäre. Selbst wenn er Angst gehabt haben sollte, seine in den eidesstattlichen Versicherungen vom 10.11.2010 und 10.06.2013 gemachten Angaben zu wiederholen, ist auch nicht ersichtlich, dass dies auf einer Einschüchterung durch die Klägerseite beruhte. Vielmehr kann eine etwaige Angst auch darauf zurückzuführen sein, dass der Zeuge sich bei seiner Vernehmung nicht strafbar machen wollte und deshalb etwaige unrichtige Angaben aus seinen eidesstattlichen Versicherungen nicht vollständig hat wiederholen wollen.
Auch durch die Aussage des Zeugen Q2 ist nicht bewiesen, dass der Kläger die streitgegenständliche Marke bösgläubig angemeldet hat. Der Zeuge Q2 als damaliger Vertriebsmitarbeiter der Firma N2, die Inhaberin der Marke Merinos für Teppiche ist, hat bekundet, dem Kläger im Juni 2013 Merinos-Teppiche verkauft zu haben. Nachdem er die Teppiche an den Kläger geschickt habe, habe der Kläger ihm bei einem zweiten Besuch ein bis zwei Monate nach der Bestellung erzählt, er wolle Merinos-Porzellan in China herstellen und von dort nach Deutschland liefern lassen. Er habe dafür auch schon das Patent bekommen, womit der Zeuge eine Marke gemeint hat. Des Weiteren habe der Kläger ihm erzählt, dass er auch Teppiche in China herstellen lassen wolle und ihm einen Katalog gezeigt, in dem Bilder von Teppichen waren, die den Merinos-Teppichen ähnelten. Es sei auch von einem Patent (Marke) Merinos für Teppiche die Rede gewesen, der Kläger habe erklärt, der Erwerb sei sehr leicht. Er – der Zeuge – habe den Kläger aber darauf hingewiesen, die Firma N2 verfüge bereits über dieses Patent (Marke).
Aus diesem Sachverhalt kann nicht der Rückschluss gezogen werden, dass der Kläger bei der Anmeldung der Klagemarke bösgläubig gewesen ist. Zum einen ist die Anmeldung der Marke Merinos für Porzellan schon nicht bösgläubig gewesen, so dass sich daraus kein Indiz dafür ergibt, dass auch die Anmeldung einer anderen Marke bösgläubig wäre. Denn zwischen Teppichen einerseits und Porzellan andererseits besteht keine Warenähnlichkeit, so dass unter diesem Gesichtspunkt eine gezielte Behinderung der Firma N2 nicht festgestellt werden kann. Insoweit ist auf das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 08.04.2014 - I-20 U219/13 – zu verweisen. Auch der Umstand, dass der Kläger in Erwägung gezogen haben mag, die Marke Merinos auch für Teppiche anzumelden, rechtfertigt keine andere Beurteilung, da er dieses Vorhaben gerade nicht in die Tat umgesetzt hat. Im Übrigen würde eine Aussage, die auf die Absicht einer bösgläubigen Markenanmeldung hinsichtlich der Marke Merinos hindeuten könnte, keinen Rückschluss auf eine etwaige Bösgläubigkeit bei Anmeldung der hier streitgegenständlichen Marke zulassen, da diese Äußerung über vier Jahre später gefallen ist. Im Übrigen konnte eine Behinderungsabsicht – wie oben ausgeführt – zu dem damaligen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Kenntnis von einem beabsichtigten Markteintritt nach Deutschland gar nicht vorliegen.
Dem Antrag der Beklagten und Streithelferinnen, die Vernehmung des Zeugen Q2 gemäß § 398 ZPO zu wiederholen, war nicht zu entsprechen. Zwar ist eine wiederholte Vernehmung grundsätzlich notwendig, wenn der Zeuge selbst eine Ergänzung oder Berichtigung seiner Aussage für notwendig hält (Münchener Kommentar, ZPO/Damrau, 5. Aufl., § 398 Rn. 4). Der Zeuge Q2 hat dem Gericht mit Schreiben vom 25.01.2017 mitgeteilt, dass er bei seiner Vernehmung nicht die Wahrheit gesagt habe und darum gebeten, seinen Fehler wieder beheben zu dürfen. Abgesehen davon, dass der Zeuge bei seiner Vernehmung in keiner Weise einen eingeschüchterten Eindruck gemacht hat, hat er auch nicht mitgeteilt, in welcher Hinsicht seine Aussage überhaupt unrichtig gewesen sein soll. Entscheidend ist aber darauf abzustellen, dass eine erneute Vernehmung deshalb nicht geboten ist, weil eine Behinderungsabsicht des Klägers auch dann nicht angenommen werden kann, wenn der Zeuge Q2 seine Angaben aus seiner eidesstattlichen Versicherung vom 27.06.2013 bei einer erneuten Vernehmung wiederholen sollte.
Der Zeuge Q2 hat in dieser eidesstattlichen Versicherung zusätzlich zu dem, was er bei seiner gerichtlichen Vernehmung ausgesagt hat, ausgeführt, der Bruder des Klägers habe bei seinem – des Zeugen – Besuch in dem Ladengeschäft des Klägers geäußert, er werde die Firma Merinos daran hindern, unter dem Namen „merinos“ Heimtextilien zu verkaufen. Dies habe er schon bei der Firma Karaca geschafft. Diese Ausdrucksweise lässt keinen Rückschluss auf eine Behinderungsabsicht zu, da der Kläger im Zeitpunkt des Gesprächs tatsächlich eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin erwirkt hatte, durch die der von den Streithelferinnen belieferten Beklagten die Nutzung des Zeichens „KARACA“ für Tischdecken, Servietten, Tagesdecken, Bettzeug und Matten untersagt worden war. Dass er diese aufgrund bösgläubiger Anmeldung der hier streitgegenständlichen Marke erwirkt hätte, ist nicht ersichtlich, da – wie ausgeführt – zum Zeitpunkt des Markenerwerbs für den Kläger nicht erkennbar war, dass die Streithelferin zu 1) auf dem deutschen Markt Fuß fassen wollte. Vielmehr hat er diese einstweilige Verfügung nur deshalb erwirken können, weil das Landgericht Berlin hinsichtlich der Warenähnlichkeit zwischen Heimtextilien und den unter der Klagemarke geschützten Haushaltswaren eine andere Rechtsauffassung vertreten hat als die Kammer (vgl. dazu das Hauptsacheurteil der Kammer vom 13.04.2016 – 2a O 201/13).
Zusätzlich zu dem, was der Zeuge Q2 in seiner gerichtlichen Vernehmung ausgesagt hat, hat er in der eidesstattlichen Versicherung auch angegeben, der Bruder des Klägers habe erklärt, es gebe viele Lücken in Sachen Patentrecht, er wisse diese Lücken zu seinem Vorteil zu nutzen, um dadurch Geld zu verdienen. Er arbeite in diesen Sachen gemeinsam mit einem Fachmann als Partner zusammen. Die Sache laufe so, dass er, nachdem er das Patent für eine bestimmte Marke angemeldet habe, billige Waren aus China importiere und auch Ware mit der neuen Marke selbst produzieren lasse. Der Bruder des Klägers habe weiter gesagt, dass große Firmen zwar studierte Manager beschäftigten, diese jedoch die Lücken im Patentrecht nicht kennten. Daher werde er insbesondere an große Firmen mit solchen Sachen herantreten. Auch diese Äußerungen lassen keinen Rückschluss auf eine Behinderungsabsicht zu, da eben zum Zeitpunkt des hier streitgegenständlichen Markenerwerbs für den Kläger gerade nicht erkennbar war, dass die Streithelferin zu 1) beabsichtigte, auf dem deutschen Markt tätig zu werden.
Des Weiteren hat der Zeuge Q2 in seiner eidesstattlichen Versicherung angegeben, Herr O, den er als Mitarbeiter des Klägers und dessen Bruder bezeichnet hat, habe ihm bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch im Anschluss an das Gespräch mit dem Bruder des Klägers mitgeteilt, die Brüder recherchierten große Marken in der Türkei und gäben diese einem Anwalt weiter, mit dem sie partnerschaftlich gemeinsam arbeiteten. Dabei würden die Brüder insbesondere die großen Firmen auswählen, die in Europa eine Investition hätten und auf diese zugehen. Eine Behinderungsabsicht beim Erwerb der streitgegenständlichen Marke ergibt sich auch hieraus nicht. Allein die Recherche von bekannten türkischen Marken und eine Anmeldung gleichlautender deutscher Marken sind per se nicht bösgläubig. Soweit es sich hierbei insbesondere um türkische Firmen handelt, die auch in Europa investiert haben, könnte dies zwar auf eine Bösgläubigkeit hindeuten. Im Hinblick auf die streitgegenständliche Marke ist dies jedoch gerade nicht der Fall, weil die Streithelferin zu 1) wie dargelegt zum Zeitpunkt des Markenerwerbs eben noch nicht auf dem Europäischen Markt tätig war. Aus einer solchen Äußerung im Jahre 2013 kann auch nicht der Schluss gezogen werden, dass der Kläger oder sein Bruder im März 2009 davon wussten, dass die Streithelferin zu 1) die Absicht hatte, zukünftig auf dem deutschen Markt tätig zu werden.
Auch die Angabe des Zeugen Q2 in der eidesstattlichen Versicherung, nach dem Essen habe er den Bruder des Klägers erneut getroffen, der ihn nach den merinos-Teppichhändlern gefragt habe, da er diesen seine eigene Ware verkaufen möchte, deutet nicht auf eine Behinderungsabsicht im Hinblick auf die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke hin. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden.
Auch im Übrigen reicht der Vortrag der Beklagten nicht aus, eine Behinderungsabsicht positiv festzustellen.
So lässt sich aus der E-Mail vom 18.05.2008 (Anlage B 04) nichts für die Beklagte Günstiges herleiten. Denn allein die Kenntnis von einer Marke und deren Nutzung im Ausland lässt gerade noch nicht den Rückschluss auf eine Behinderungsabsicht zu.
Eine Behinderungsabsicht ist auch dann nicht anzunehmen, wenn der Kläger Produkte vertrieben hat, die den von der Streithelferin zu 1) vertriebenen Produkten ähnelten. Denn auch insoweit könnte eine Absicht des Klägers, die Streithelferin zu 1) vom deutschen Markt fernzuhalten, allenfalls dann angenommen werden, wenn er bereits im Zeitpunkt der Markenanmeldung gewusst hätte, dass diese beabsichtigte, ihre Waren auch auf dem deutschen Markt zu vertreiben. Dies war indes wie oben ausgeführt, nicht der Fall.
Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil sich aus dem Verhalten des Markenanmelders nach der Markenanmeldung Anhaltspunkte für eine bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehende Behinderungsabsicht ergeben können. Denn dies ist vorliegend gerade deshalb gänzlich ausgeschlossen, weil dem Kläger im Zeitpunkt der Anmeldung weder positiv bekannt war noch sich ihm dies aufgrund objektiver Anhaltspunkte hätte aufdrängen müssen, dass die Streithelferin zu 1) auf dem deutschen Markt tätig werden wollte, so dass deren Behinderung aus Sicht des Klägers gar nicht möglich war.
Aus diesem Grunde rechtfertigen auch die von dem Kläger im Oktober 2010 getätigten Geschmacksmusteranmeldungen nicht die Annahme, dass es dem Kläger vor allem darum ging, die Streithelferin zu 1) vom deutschen Markt fernzuhalten. Insoweit ist auch nicht ersichtlich, dass durch die Anmeldungen der Geschmacksmuster allein überhaupt eine Behinderung der Streithelferin zu 1) hätte bewirkt werden können, da die von der Streithelferin zu 1) angemeldeten deutschen Geschmacksmuster schon aufgrund der Vorveröffentlichungen in der Türkei nicht über die erforderliche Neuheit verfügten und die Geschmacksmuster des Klägers im Übrigen auch gegenüber den deutschen Geschmacksmustern der Streithelferin zu 1) prioritätsjünger waren.
Letztlich rechtfertigt der Umstand, dass der Kläger einige für die Streithelferin zu 1) eingetragene und auch weitere Geschmacksmuster Dritter angemeldet hat, auch deshalb nicht den Schluss auf eine bösgläubige Markenanmeldung, weil insoweit der Vortrag des Klägers, dass er diese Geschmacksmuster angemeldet hat, weil er auf einer Messe in China von chinesischen Händlern auf einen Katalog unter Hinweis darauf, dass die dort abgebildeten Muster von ihm genutzt werden könnten, aufmerksam gemacht worden sei, nicht zu widerlegen ist.
Bösgläubigkeit ergibt sich auch nicht daraus, dass anderweitige Markenanmeldungen (Merinos, L7, KPC, Varta) bösgläubig waren und diese etwaigen bösgläubigen Markenanmeldungen Rückschlüsse darauf zulassen, dass auch hier eine bösgläubige Markenanmeldung vorliegt. Insoweit kann hinsichtlich der Marke „merinos“ zunächst auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Darüber hinaus ist diese Marke auch nicht von dem Kläger, sondern von seinem Bruder angemeldet worden.
Dieselben Gründe für eine fehlende Bösgläubigkeit bestehen auch im Hinblick auf die Marke „L7“. Denn diese Marke ist seitens des Bruders des Klägers angemeldet worden für Möbel, Heimtextilien und Teppiche, während die türkische Marke der Firma L7 für Haushaltswaren eingetragen ist. Insoweit besteht ebenso wie bei der Marke „merinos“ keine Warenähnlichkeit und im Übrigen ist auch diese Marke nicht von dem Kläger, sondern von seinem Bruder angemeldet worden.
Des Weiteren hat die Beklagte auch nichts dafür vorgetragen, dass die türkischen Firmen Merinos und/oder L7 bereits über einen schutzwürdigen Besitzstand im Inland verfügt hätten. Eine Bösgläubigkeit im Hinblick auf diese Markenanmeldungen lässt sich letztlich auch nicht daraus herleiten, dass die Firmen Merinos und L7 im Zeitpunkt der Markenanmeldungen durch den Bruder des Klägers für die jeweiligen von ihnen vertriebenen Produkte jeweils schon über Marken mit Schutzwirkung für Deutschland verfügten. Denn für den Fall, dass zwischen den für die Marken der Firmen Merinos und L7 geschützten Waren einerseits und den für die Marken des Bruders des Klägers geschützten Waren andererseits Warenähnlichkeit bestehen sollte, wären die Marken der Firmen Merinos und L7 prioritätsälter, so dass der Bruder des Klägers gegenüber diesen Firmen keine Rechte aus den Marken hätte herleiten können. Im Übrigen zeigen gerade diese Markenanmeldungen, dass die Firma Merinos in Deutschland nicht im Bereich Haushaltswaren tätig werden wollte und die Firma L7 nicht im Bereich von Möbeln, Heimtextilien und Teppichen.
Bösgläubigkeit ist auch nicht deshalb anzunehmen, weil der Kläger die Marken merinos und dinarsu neben Karaca auf dem als Anlage K 35 vorgelegten Flyer genauso verwendet hat, wie sie von den Markeninhabern verwendet werden. Denn der Kläger erklärt dies damit, dass er Merinos- und dinarsu-Teppiche verkauft hat, was von der Beklagten im Hinblick auf dinarsu-Teppiche nicht bestritten worden ist und hinsichtlich der Merinos-Teppiche von der Beklagten ausdrücklich vorgetragen und von dem Zeugen Q2 auch bestätigt worden ist.
Eine Behinderungsabsicht kann auch nicht im Hinblick auf die von dem Bruder des Klägers im Februar 2012 angemeldete Marke „KPC“ angenommen werden. Diese Markenanmeldung könnte allenfalls dann als bösgläubig beurteilt werden, wenn auch die Anmeldung der Marke „KARACA“ bösgläubig gewesen wäre, was indes wie dargelegt nicht der Fall ist.
Der Rückschluss auf eine bösgläubige Anmeldung der Klagemarke ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil der Kläger die Marke „Varta“ für Haushaltswaren angemeldet hat. Denn hierbei handelt es sich um gänzlich andere Waren als Batterien, so dass davon auszugehen ist, dass die Einigung zur Löschung allein im Hinblick auf die Bekanntheit der Marke Varta für Batterien erfolgt ist.
Bösgläubigkeit des Klägers kann auch nicht wegen der Wahl derselben Schrifttype bei der Darstellung des Schriftzuges der Marke angenommen werden. Die Streithelferin zu 1) trägt vor, diesen Schrifttyp „seit geraumer Zeit“ zu verwenden, so etwa in der am 08.02.2013 angemeldeten Wort-/Bildmarke KARACA HOME. Zum einen handelt es sich aber bei dieser Schriftart schon nicht um eine besonders eigenartige Schrifttype. Zum anderen trägt der Kläger demgegenüber vor, diesen Schriftzug bereits vor dem 08.02.2013, nämlich schon seit dem 30.12.2012 in Benutzung genommen zu haben. Das bestreitet die Beklagte zwar und trägt vor, auch die Streithelferin zu 1) habe den Karaca-Schriftzug nicht erstmals mit der Markenanmeldung der Marke Karaca Home der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, trägt aber nicht vor, wann das gewesen sein soll. Das reicht indes nicht, da sie es ist, die die Bösgläubigkeit darlegen und beweisen muss. Im Übrigen könnte aus einer Übernahme der Schriftart im Jahre #####/#### allein auch nicht auf eine Bösgläubigkeit im Hinblick auf die bereits im März 2009 erfolgte Markenanmeldung geschlossen werden.
Ein Indiz für eine Bösgläubigkeit ist auch nicht darin zu sehen, dass der Bruder des Klägers während des laufenden Verfahrens im Januar 2017 einen Zugangscode zum niederländischen Handelsregister im Namen der Streithelferin zu 2) beantragt hat. Abgesehen davon, dass hieraus nichts für eine bösgläubige Markenanmeldung fast 8 Jahre zuvor hergeleitet werden kann, hat der Kläger dies nachvollziehbar damit begründet, dass sein Bruder sich über die Streithelferin zu 2) habe informieren wollen und er die Eingaben aufgrund fehlender Sprachkenntnisse missverstanden haben müsse.
II. Die Folgeansprüche auf Auskunft und Schadensersatz ergeben sich aus §§ 19 MarkenG, 242 BGB, 14 Abs. 6 MarkenG.
Auch die Folgeansprüche auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung sind gemäß §§ 18 Abs. 2, 18 Abs. 1 MarkenG begründet. Auch wenn die Beklagte ein Ladengeschäft betreibt, ist es allein deshalb nicht ausgeschlossen, dass sie ihre Waren auch an Gewerbetreibende veräußert. Ob derartige Verkäufe erfolgt sind, kann sich erst aus der zu erteilenden Auskunft ergeben.
III. Der Kläger hat gegenüber der Beklagten allerdings keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten für das Abschlussschreiben aus §§ 683 Satz 1, 677, 670 BGB. Sinn und Zweck der Abschlusserklärung ist es, die einstweilige Verfügung einem endgültigen Titel gleichzustellen und damit die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung hinzunehmen. Dieser Sinn und Zweck konnte im vorliegenden Fall indes nicht erreicht werden, da die einstweilige Verfügung aufgehoben worden ist. Auf die Frage, ob die einstweilige Verfügung zu Recht aufgehoben worden ist, kommt es insoweit nicht an.
B. Widerklage
I. Die Widerklage auf Feststellung, dass der Kläger verpflichtet ist, der Beklagten sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr aus und im Zusammenhang mit der Vollziehung der einstweiligen Verfügung im Verfahren mit dem Az. 2 a O 180/13 entstanden sind und zukünftig noch entstehen werden, ist unbegründet.
Die Beklagte hat gegenüber dem Kläger keinen Anspruch auf Ersatz des Schadens, der ihr aus der Vollziehung der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Berlin vom 27.12.2012 entstanden ist. Zwar hat sich die Anordnung der einstweiligen Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt erwiesen, da die Kammer die einstweilige Verfügung mangels Vorliegen eines Verfügungsgrundes mit Urteil vom 04.09.2013 aufgehoben hat. Da der Kläger jedoch wie unter A. I. ausgeführt Inhaber eines materiell-rechtlichen Anspruchs ist, hat er im Hinblick auf das Fehlen des Verfügungsgrundes nur zu früh einen Titel erwirkt. Materiell-rechtlich wäre die Beklagte aber ohnehin verpflichtet gewesen, die ihr durch die einstweilige Verfügung untersagte Handlung zu unterlassen, so dass ihr deshalb kein nach § 945 ZPO zu ersetzender Schaden hat erwachsen können (vgl. Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, § 945 Rn. 9; Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 4. Aufl., § 12 Rn. 674 a; Zöller-Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 945 Rn. 14 c; BGH, Urteil vom 07.07.1994 – I ZR 63/92 – Fortsetzungsverbot Rn. 31).
Die Widerklage auf Einwilligung in die Löschung der Klagemarke ist unbegründet, da eine unlautere Behinderung im Sinne der §§ 3, 4 Nr. 4 UWG nicht vorliegt. Wie sich aus den Ausführungen unter A. ergibt, hat die Beklagte keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass die Klagemarke bösgläubig angemeldet worden ist.
Die Widerklage auf Einwilligung in die Löschung der Unionsmarke ist schon unzulässig, soweit sie auf den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung gemäß Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV gestützt wird. Nach Art. 96 lit. d UMV ist das Unionsmarkengericht nur für die in Art. 100 UMV genannten Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Unionsmarke zuständig. Ein derartiger Fall ist hier nicht gegeben, da die Klage ausschließlich auf die deutsche Marke des Klägers und nicht auf dessen Unionsmarke gestützt ist. Die Widerklage ist indes nur dann zulässig, wenn sie gerade auf Erklärung des Verfalls oder Nichtigkeit der anspruchsbegründenden Unionsmarke gerichtet ist (Eisenführ/Schennen, GMV, 4. Aufl., Art. 96 Rn. 4). Ohne eine derartige Anhängigkeit eines Verletzungsprozesses steht dem Beklagten nur das Amtsverfahren gemäß Art. 56 UMV offen (Eisenführ/Schennen, a.a.O., Art. 96 Rn. 6), was die Streithelferin zu 1) im Übrigen bereits beschritten hat.
Soweit die Beklagte den Löschungsanspruch auch auf deutsches Wettbewerbsrecht, nämlich § 8 Abs. 1 i.V.m. § 4 Nr. 4 UWG stützt, ist die Widerklage zwar zulässig, jedoch unbegründet. Nach Ansicht der Kammer handelt es sich bei der Widerklage im Verletzungsverfahren sowie dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke beim Harmonisierungsamt um eine abschließende Regelung, so dass die Nichtigkeit der Unionsmarke nicht auch aufgrund nationalen Wettbewerbsrechts geltend gemacht werden kann (offengelassen im Urteil des BGH vom 20.01.2005 – Az. I ZR 29/02 – The Colour of Elégance; soweit die Vorinstanzen LG Düsseldorf 34 O 141/00 und OLG Düsseldorf 20 U 58/01 keine abschließende Regelung angenommen haben, ist dies damit begründet worden, dass es sich noch nicht um bereits eingetragene Unionsmarken, sondern nur um Unionsmarkenanmeldungen handelte). Dies muss jedenfalls dann gelten, wenn die gezielte Behinderung eines Mitbewerbers wie hier gerade mit einer bösgläubigen Markenanmeldung begründet wird, da die Voraussetzungen insoweit identisch sind.
Der auf Unterlassung der Geltendmachung von Ansprüchen aus der Unionsmarke gegenüber der Beklagten, den Streithelferinnen und/oder Dritten gerichtete Hilfsantrag ist ebenfalls unbegründet. Insoweit fehlt es schon an einer für einen Unterlassungsanspruch erforderlichen Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr.
Eine Wiederholungsgefahr ist nicht gegeben, weil der Kläger Ansprüche gegen die Beklagte nicht auf die Unionsmarke, sondern ausschließlich auf seine deutsche Marke gestützt hat und gegenüber den Streithelferinnen und Dritten keinerlei markenrechtliche Ansprüche geltend gemacht hat.
Aber auch die Voraussetzungen für die Begründung einer Erstbegehungsgefahr sind vorliegend nicht erfüllt. Dies wäre nur dann der Fall, wenn ein rechtswidriger Eingriff erstmals unmittelbar drohend bevorstünde, dagegen reicht die bloß theoretische Möglichkeit der Begehung nicht aus (Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl., § 8 Rn. 1.16, 1.17). Vielmehr müssen greifbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das zu untersagende Verhalten in naher Zukunft bevorsteht, z.B. aufgrund einer entsprechenden Ankündigung oder aufgrund von Vorbereitungshandlungen (Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 8 Rn. 1.23). Hieran fehlt es indes. Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger die Streithelferinnen oder gar Dritte aus seiner Unionsmarke in Anspruch nehmen will, sind nicht gegeben. Gegenüber den Angriffshandlungen der Streithelferinnen gegen seine Marke hat er sich bislang lediglich verteidigt. Aber auch im Hinblick auf die Beklagte sind greifbare Anhaltspunkte nicht vorhanden, da er während der nunmehr bereits seit vielen Jahren andauernden Auseinandersetzung seine Rechte ausschließlich auf seine prioritätsältere deutsche Marke gestützt hat.
Im Übrigen wäre der Anspruch auch deshalb unbegründet, weil der Kläger auch aus seiner Unionsmarke gegen die Beklagte Ansprüche herleiten könnte, weil auch insoweit nicht ersichtlich ist, dass diese bösgläubig angemeldet worden wäre. Insoweit ist auf die Ausführungen unter A. zu verweisen.
C.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 2, 269 Abs. 3 Satz 2, 101 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Auch der Vernichtungsanspruch war für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Anders als im Fall der Urteilsbekanntmachung bei § 19 c Satz 4 MarkenG enthält § 18 MarkenG keine Einschränkung der vorläufigen Vollstreckbarkeit (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 18 Rn. 37). Diese ergibt sich auch nicht allgemein aus dem Erfordernis der Verhältnismäßigkeit, da die Beklagte über die §§ 712, 714, 717 Abs. 2 ZPO ausreichend gesichert ist (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 18 Rn. 37; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 18 Rn. 44; BGH, Urteil vom 20.11.2008 – I ZR 112/06 – Metall auf Metall Rn. 27 zum Urheberrecht). Allerdings war die Sicherheitsleistung zur Sicherung der Beklagten höher anzusetzen als dies üblicherweise in Höhe des auf den Anspruch entfallenden Streitwertes der Fall ist.
Streitwert: 275.000,00 €
Klage 125.000,00 € (davon entfallen auf den Klageantrag zu 1. 90.000,00 €, auf den Klageantrag zu 2. 2000,00 €, auf den Klageantrag zu 3. 18.000,00 € und auf die Klageanträge zu 4a. und 4b. jeweils 7.500,00 €)
Widerklage 150.000,00 € (davon entfallen auf den Widerklageantrag zu 1. 50.000,00 € und auf den Widerklageantrag zu 2. 100.000,00 € (50.000,00 € pro Marke)

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 3, 4 Nr. 4, 8 UWG
§§ 14 ff. Rn. 333 ff.; Ströbele/Hacker, MarkenG
§§ 19 MarkenG, 242 BGB, 14 Abs. 6 MarkenG
§§ 18 Abs. 2, 18 Abs. 1 MarkenG
§§ 683 Satz 1, 677, 670 BGB
§§ 3, 4 Nr. 4 UWG
§§ 92 Abs. 2 Nr. 2, 269 Abs. 3 Satz 2, 101 Abs. 1 ZPO
§§ 712, 714, 717 Abs. 2 ZPO
§ 398 ZPO
§ 945 ZPO
§ 709 ZPO
§ 18 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2, Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG
§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG
§ 25 Abs. 1 MarkenG
§ 26 Abs. 5 MarkenG
§ 4 Nr. 4 UWG
§ 19 c Satz 4 MarkenG
Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV
Art. 96 lit. d UMV
Art. 100 UMV
Art. 56 UMV

Zitierte Entscheidungen: 2a O 180/13
26 W (pat) 85/12
08 O 173/11
17 HK O 210/12
15 O 575/12
I ZR 148/04
I ZR 38/05
I ZB 69/14
I ZB 8/06
20 U 58/14
I ZR 283/97
2a O 201/13
I ZR 63/92
I ZR 29/02
34 O 141/00
20 U 58/01
I ZR 112/06