Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2009-12-17, Aktenzeichen I-2 U 118/08
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2009:1217.I2U118.08.00

Tenor:
A.
Auf die Berufungen des Klägers und der Beklagten wird – unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel – das im Oktober 2009 verkündete Teilurteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:
I.
Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie vom 1. Juli 2006 bis zum 2. Feb¬ruar 2007 in der A
Vorrichtungen zum Erfassen von andersfarbigen Fasern, Folien oder Gewe-ben in Faseröffnungslinien, die dadurch gekenn¬zeichnet sind, dass gegenüber der Oberfläche einer Öffnungswalze Farbsensoren über die Arbeitsbreite der Öffnungswalze angebracht sind, die dann, wenn die Farbsensoren und die Auswerteelektronik eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen, dafür sorgen, dass der Faserstrom ganz oder teilweise aus der normalen Faseröffnungslinie durch eine Ausschleusevorrichtung ausgeschleust werden kann,
ausgeliefert hat, und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses und unter Angabe der Auslieferungs¬mengen und -zeiten, wobei sich der Begriff „Auslieferung“ auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem die betreffenden Gegenstände das Werk der Beklagten ver¬lassen haben.
II.
Hinsichtlich des im Wege der Stufenklage verfolgten weitergehenden Rechnungslegungsantrages (Antrag zu II. 1.) sowie des Feststellungsantrages zu I. wird die Klage abgewiesen.
B.
Die Beklagte wird ferner verurteilt,
1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
Vorrichtungen zum Erfassen von andersfarbigen Fasern, Folien oder Gewe-ben in Faseröffnungslinien
in der A herzustellen, anzubieten, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
bei denen gegenüber der Oberfläche einer Öffnungswalze Farbsensoren über die Arbeitsbreite der Öffnungswalze angebracht sind, die dann, wenn die Farbsensoren und die Auswerteelektronik eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen, dafür sorgen, dass der Faserstrom ganz oder teilweise aus der normalen Faseröffnungslinie durch eine Ausschleusevorrichtung ausgeschleust werden kann;
2.
dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu B. I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 3. Februar 2007 begangen und in welchem Umfang sie seit diesem Zeitpunkt die unter B. I. 1. bezeichneten Vorrichtungen in der A in Verkehr gebracht hat, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und -zeiten,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,
-zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Abnehmer und der Angebotsempfänger statt dem Kläger einem vom Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit ver¬pflich¬te¬ten, vereidigten Wirt¬schafts¬prüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
3.
die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter B. I. 1. bezeichneten Vorrichtungen zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die zu B. I. 1. bezeichneten, seit dem
3. Februar 2007 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
C.
Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben der Kläger 35 % und die Beklagte 65 % zu tragen.
D.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 530.000,-- Euro abzuwenden, falls nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Dem Kläger wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
E.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 530.000,-- Euro, wovon auf die Berufung des Klägers (einschließlich Klageerweiterung) 500.000,-- Euro und auf die Berufung der Beklagten 30.000,-- Euro entfallen.
Die Beklagte stellt her und vertreibt Maschinen zur Spinnereivorbereitung für Baumwollfasern. Der Kläger entwickelt Komponenten und Maschinen auf diesem Gebiet. Er ist Inhaber von zahlreichen Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen.
Im April 1998 schlossen der Kläger und die B GmbH einerseits sowie die Beklagte andererseits eine Vereinbarung (Anlage K 1), mit welcher der Kläger der Beklagten ausschließliche, nicht übertragbare Lizenzen an mehreren Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen gewährte, darunter die folgenden Patente und Patentanmeldungen:
In der Lizenzvereinbarung von April 1998 heißt es auszugsweise:
"3. Vertragsdauer
Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Er endet spätestens mit Erlöschen des letzten Vertragsschutzrechts. Bezahlte Lizenzgebühren können nicht zurückgefordert werden. [...]
4. Haftung
Folgende Patente sind als Stand der Technik bekannt und sind nicht Gegenstand der Lizenz:
DE-PS 37 033 499, Trütschler
DE-OS 196 27 194, Scheinhütte
EP-OS 606 626, Zellweger-Uster
Eine Gewähr für die Rechtswirksamkeit und Rechtsbeständigkeit der Vertragsschutzrechte sowie die Freiheit von Mängeln wird nicht übernommen. Keine Haftung für wirtschaftliche Verwertbarkeit und Funktionsfähigkeit.
Der Lizenzgeber übernimmt die Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte. [...]"
Mit Zusatzvereinbarung vom 5./20. April 2004 (Anlage K 12) vereinbarten die Parteien eine Ermäßigung der von der Beklagten zu zahlenden Stücklizenzgebühren.
Das Lizenzpatent I (EP 0 744 yyy B1, Anlage BK 1) betrifft eine Fremdfaserdetektion an einer Öffnungsmaschine. Sein Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
"Vorrichtung zum Erfassen von andersfarbigen Fasern, Folien oder Geweben in Faseröffnungslinien, dadurch gekennzeichnet, dass gegenüber der Oberfläche einer Öffnungswalze (W) Farbsensoren (S) über die Arbeitsbreite der Öffnungswalze angebracht sind die dann, wenn die Farbsensoren und die Auswerteelektronik eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen, dafür sorgen, dass der Faserstrom ganz oder teilweise aus der normalen Faseröffnungslinie durch eine Ausschleusevorrichtung (F) ausgeschleust werden kann."
Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Lizenzpatentschrift I zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Erfassen von andersfarbigen Fasern.
Gegen den deutschen Teil des Lizenzpatents I hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 6. April 2009 (Anlage rop B 23) Nichtigkeitsklage erhoben, über die das Bundespatentgericht noch nicht entschieden hat.
Das Lizenzpatent II (DE 195 43 yyx B4, Anlage K 4) betrifft ein Verfahren zum selektiven Ausschleusen von Fremdteilen an einer Öffnungswalze oder Abnahmewalze einer Textilmaschine. Patentanspruch 1 dieses Patents lautet wie folgt:
"Verfahren zum selektiven Ausschleusen von Fremdteilen an einer Öffnungswalze oder Abnahmewalze einer Textilmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass vor einem Ausscheidemesser oder einer Kante ein kurzzeitiger Luftstau erzeugt wird, der die Fremdteile von der Walze abhebt und so verhindert, dass sie zwischen Messer und Walze passieren können und dadurch in einen Abfallbehälter gelangen oder abgesaugt werden."
Die Beklagte hat gegen das Lizenzpatent II mit Schriftsatz vom 28. April 2009 (Anlage rop 24) ebenfalls Nichtigkeitsklage erhoben.
Die Lizenzpatentanmeldung III (DE 196 45 aaz A1, Anlage K 6) betrifft ein Verfahren zum selektiven Ausblasen von Fremdfasern an einer Öffnung oder Abnahmewalze einer Textilmaschine. Anspruch 1 dieser Anmeldung hat folgenden Wortlaut:
"Verfahren zum selektiven Ausblasen von Fremdfasern an einer Öffnungswalze oder Abnahmewalze einer Textilmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Stelle, an der die Walze nicht von einem Luftleitschirm umgeben ist, kurzzeitig ein Luftstrom erzeugt wird, der die Fremdteile von der Walzenoberfläche ablöst und abfördert."
Die Lizenzpatentanmeldung V (Anlage K 10) betrifft ein Aushebeblech. Wegen des Wortlauts ihres Anspruchs 1 wird auf die DE 198 53 bbb A1 (Anlage K 10) verwiesen. Mit Prüfungsbescheid vom 23. September 2009 (Anlage rop B 27) hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Kläger mitgeteilt, dass auf die Lizenzpatentanmeldung V eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne. Daraufhin hat der Kläger mit Eingabe vom 15. Juni 2009 (Anlage rop B 29) geänderte Ansprüche eingereicht.
Der Kläger zahlte die Jahresgebühr für die Lizenzpatentanmeldung III nicht, weshalb diese seit 2005 als zurückgenommen gilt. Hiervon erfuhr die Beklagte im Januar 2007. Mit Schreiben vom 15. Januar 2007 (Anlage K 13) machte sie den Kläger hierauf aufmerksam, woraufhin der Kläger einen Gesprächstermin mit der Beklagten vereinbarte, welcher am 25. Januar 2007 stattfand. Anlässlich dieses Termins forderte der Kläger die Beklagte trotz des Verfalls der Lizenzanmeldung III zur Zahlung von Lizenzgebühren innerhalb von 14 Tagen auf. Die Beklagte kündigte den Lizenzvertrag daraufhin mit Anwaltsschreiben vom 2. Februar 2007 (Anlage K 14) außerordentlich, hilfsweise ordentlich.
Die zum Lizenzpatent II parallele europäische Patentanmeldung EP 0775 xxy A1 verfiel – wie die Beklagte im Berufungsrechtszug vorgetragen hat – am 16. November 2002 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr.
Die Beklagte stellt her und vertreibt einen Fremdteilausscheider vom Typ "Securomat C". Diese Vorrichtung kann bei der Verarbeitung von Baumwolle eingesetzt werden und dient dazu, Fremdfasern in den Baumwollfasern zu erkennen und auszuscheiden. Die grundsätzliche Ausgestaltung des Fremdteilausscheiders "Securomat C" ergibt sich aus der vom Kläger als Anlage K 17 überreichten Bedienungsanleitung, aus der vom Kläger als Anlage K 18 überreichten, nachfolgend eingeblendeten Schemadarstellung sowie aus den von der Beklagten überreichten Zeichnungen gemäß Anlagen B 7, rop B 13, rop B 14, rop B 15 und rop B 21.
Nachfolgend wird ferner die Zeichnung gemäß Anlagen B 7 wiedergegeben.
Die Beklagte stellt ferner her und vertreibt einen Fremdteilausscheider vom Typ "Securoprop D". Diese Ausführungsform weist zwei Module auf. In dem ersten Modul, das unstreitig dem Fremdteilausscheider vom Typ "Securomat C" entspricht, werden Fremdfasern ausgeschieden; daran angeschlossen ist ein zweites – hier nicht interessierendes – Modul, in dem Polypropylen- und Polyethylenteile in der Baumwolle erkannt und ausgeschieden werden können. Die grundsätzliche Ausgestaltung dieses Fremdteilausscheiders ergibt sich aus dem von der Klägerin als Anlage BK 5 überreichten Prospekt der Beklagten, aus dem die nachfolgend wiedergegebene Abbildung (Anlage BK 5, Seite 44) stammt.
Mit seiner Klage hat der Kläger die richterliche Feststellung begehrt, dass der Lizenzvertrag der Parteien nicht durch die Kündigung der Beklagten beendet wurde. Außerdem hat er die Beklagte im Wege der Stufenklage auf Zahlung von Lizenzgebühren in Anspruch genommen.
In ihrer Klageerwiderung vom 8. Februar 2008 hat die Beklagte – zu Auskunftszwecken im Hinblick auf den ursprünglichen Klageantrag zu II. 1. c) – erklärt (Bl. 40 GA), sie habe weder in der Zeit vom 1. Juli 2006 bis zum 31. Dezember 2006 noch danach zur Anwendung eines Verfahrens zum besseren Betrachten von Fremdteilen in Faserflocken an einer garnierten Walze gemäß der Lizenzpatentanmeldung IV geeignete Vorrichtungen hergestellt. Mit Schriftsatz vom 9. Juli 2008 hat sie ferner – nunmehr im Hinblick auf die Klageanträge zu II. 1. a) und II. 1. b) – erklärt, sie habe im fraglichen Zeitraum keine Vorrichtungen zum Erfassen von andersfarbigen Fasern, Folien oder Geweben in Faseröffnungslinien gemäß dem Lizenzpatent I hergestellt (zu Klageantrag II. 1. a), vgl. Bl. 85 GA), und sie habe auch keine Vorrichtungen hergestellt und/oder ausgeliefert, die zur Anwendung eines Verfahrens zum selektiven Ausschleusen von Fremdteilen an einer Öffnungswalze oder Abnahmewalze einer Textilmaschine gemäß dem Lizenzpatent II geeignet seien (zu Klageantrag II. 1. b), vgl. Bl. 88 GA).
Der Kläger hat vor dem Landgericht geltend gemacht:
Die von der Beklagten ausgesprochene Kündigung sei unwirksam; die Beklagte sei zu einer außerordentlichen Kündigung des Lizenzvertrages nicht berechtig gewesen. Indem er die Lizenzpatentanmeldung III habe verfallen lassen, habe er nur auf die Aufrechterhaltung einer nicht Erfolg versprechenden Anmeldung verzichtet. Die Lizenzpatentanmeldung III sei nämlich durch das Lizenzpatent II vollständig vorweggenommen gewesen. Die Anmeldung sei für die Beklagte auch ohne Bedeutung gewesen. Im Übrigen habe er die Anmeldung lediglich versehentlich verfallen lassen. Die Vorrichtungen der Beklagten machten von der Lehre der Lizenzpatentanmeldung III keinen Gebrauch. Sie entsprächen hingegen den Vorgaben der Lizenzschutzrechte I, II und V. Insbesondere machten sie von der Lehre des Lizenzpatents I Gebrauch.
Der Kläger hat in erster Instanz zuletzt beantragt,
festzustellen, dass der Lizenzvertrag zwischen den Parteien vom April 1998 in der Fassung der Zusatzvereinbarung vom 5./20. April 2004 nicht durch die Kündigungserklärung der Beklagten vom 2. Februar 2007 beendet wurde und nach wie vor in Kraft ist;
die Beklagte zu verurteilen,
dem Kläger Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie vom 1. Juli 2006 bis zum 2. Februar 2008 in der A
a)
Vorrichtungen zum Erfassen von andersfarbigen Fasern, Folien oder Geweben in Faseröffnungslinien hergestellt hat, die dadurch gekennzeichnet sind, dass gegenüber der Oberfläche einer Öffnungswalze Farbsensoren über die Arbeitsbreite der Walze angebracht sind, wobei der Faserstrom ganz oder teilweise aus der normalen Faseröffnungslinie ausgeschleust wird, wenn die Sensoren und die Auswerteelektronik eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen,
b)
Vorrichtungen hergestellt und ausgeliefert hat, die zur Anwendung eines Verfahrens zum selektiven Ausschleusen von Fremdteilen an einer Öffnungswalze oder Abnahmewalze einer Textilmaschine geeignet sind, wobei vor einem Ausscheidemesser oder einer Kante ein kurzzeitiger Luftstau erzeugt wird, der die Fremdteile von der Walze abhebt und so verhindert, dass sie zwischen Messer und Walze passieren können und dadurch in einen Abfallbehälter gelangen oder abgesaugt werden,
c)
Luftleitelemente an einer Walze zum Ausscheiden von Fremdteilen aus Textilfasern mittels sektionaler Luftströme hergestellt oder gebraucht hat, die dadurch gekennzeichnet sind, dass das Aushebeelement im Bereich der Ausschleuseöffnung einen von der Walzenoberfläche weg weisenden Verlauf aufweist,
und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses unter Beifügung der Belege, insbesondere unter Angabe der Herstellungs- und Auslieferungsmengen und -zeiten, wobei sich der Begriff "Auslieferung" auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem die betreffenden Gegenstände das Werk der Beklagten verlassen;
hilfsweise zu II.1.: die Beklagte zu verurteilen, die Auskünfte und Rechnungslegung gemäß den Klageanträgen zu Ziffer II.1. dem Kläger und der Fa. B GmbH, S., für die Zeit seit dem 01.07.2006 zu erteilen
erforderlichenfalls die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben gemäß Ziffer II.1. an Eides statt zu versichern;
an den Kläger Lizenzgebühren nebst Zinsen in einer nach Erteilung der Auskunft zu bestimmenden Gesamthöhe zu bezahlen;
III.
festzustellen, dass die Maschinen der Typbezeichnung "Securomat C" der Beklagten gemäß Anlage K 17 und "Securoprop D" gemäß Anlage K 19 Vorrichtungen gemäß Ziffer II.1. sind;
hilfsweise: festzustellen, dass der Vertrieb der Maschinen der Typbezeichnung "Securomat C" der Beklagten gemäß Anlage K 17 und "Securoprop D" gemäß Anlage K 19 eine Lizenzpflicht nach Ziffer 6. des zwischen Parteien im April 1998 geschlossenen, als "Vereinbarung" überschriebenen Lizenzvertrages gemäß Anlage K 1 auslöst.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie hat geltend gemacht:
Die außerordentliche Kündigung des Lizenzvertrages sei wirksam. Der Kläger habe die Lizenzpatentanmeldung III pflichtwidrig fallengelassen. Die Lizenzpatentanmeldung III sei nicht durch das Lizenzpatent II vorweggenommen. Es sei ihr gerade auf diese Anmeldung angekommen. Ihre Geräte arbeiteten nur nach der Lehre der Lizenzpatentanmeldung III.
Eine Verpflichtung zur Rechnungslegung bestehe schon deshalb nicht, weil der Kläger Rechnungslegung über Benutzungshandlungen verlange, die alleine die Benutzung der EP-OS 606 626 (Anlage B 2/B 2a; "Zellweger-Uster") beträfen. Die Benutzung dieses bekannten Verfahrens sei nach dem Lizenzvertrag nicht Gegenstand der Lizenzierung und damit nicht vergütungspflichtig.
Von der Lehre des Lizenzpatents I machten ihre Vorrichtungen keinen Gebrauch, weil bei diesen keine Farbsensoren "über die Arbeitsbreite" der Walze angebracht seien. Die Fremdteilerkennung erfolge vielmehr durch zwei AA-Kameras mit Objektiv, die sich in einem sehr erheblichen Abstand von der Öffnungswalze befänden. Eben diese Anordnung von AA-Kameras zur Walze lehre die EP-OS 606 626.
Durch Teil-Urteil vom Oktober 2008 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom November 2008 hat das Landgericht die Beklagte auf erster Stufe betreffend die Lizenzpatentanmeldung I, das Lizenzpatent II und die Lizenzpatentanmeldung V für die Zeit vom 1. Juli 2006 bis zum 2. Februar 2007 zur Rechnungslegung verurteilt. Den weitergehenden Rechnungslegungsantrag hat es ebenso wie die Feststellungsanträge abgewiesen, wobei es wie folgt erkannt hat:
"Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie vom 1. Juli 2006 bis zum 2. Februar 2007 in der A
1. Vorrichtungen zum Erfassen von andersfarbigen Fasern, Folien oder Geweben in Faseröffnungslinien hergestellt hat, die dadurch gekennzeichnet sind, dass gegenüber der Oberfläche einer Öffnungswalze Farbsensoren über die Arbeitsbreite der Walze angebracht sind, wobei der Faserstrom ganz oder teilweise aus der normalen Faseröffnungslinie ausgeschleust wird, wenn die Sensoren und die Auswerteelektronik eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen,
und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses unter Beifügung der Belege, insbesondere unter Angabe der Herstellungs- und Auslieferungsmengen und -zeiten, wobei sich der Begriff "Auslieferung" auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem die betreffenden Gegenstände das Werk der Beklagten verlassen.
Im Übrigen wird die Klage gemäß Klageantrag zu Ziffer II.1. abgewiesen.
Im Hinblick auf die Feststellungsklageanträge zu Ziffer I. und Ziffer III. wird die Klage abgewiesen."
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
Die Klage sei mit Ausnahme des Feststellungsantrages zu III. zulässig. Für letzteren Antrag, der auf die Feststellung gerichtet sei, dass die angegriffenen Ausführungsformen jeweils Vorrichtungen gemäß den Klageanträgen zu II. 1. seien, fehle es am erforderlichen Feststellungsinteresse.
Der auf die Feststellung des Fortbestandes des Lizenzvertrages gerichtete Feststellungsantrag sei unbegründet. Die Beklagte sei zur außerordentlichen Kündigung des Lizenzvertrages berechtigt gewesen. Der Kläger habe durch die Nichtzahlung der Jahresgebühr für die Lizenzpatentanmeldung III schuldhaft und in einer für das gesamte Vertragsgefüge erheblichen Weise seine vertraglichen Pflichten verletzt. Die Lizenzpatentanmeldung III sei für die Beklagte nicht technisch und wirtschaftlich bedeutungslos gewesen. Die Maschinen der Beklagten machten von der Lehre dieser Anmeldung Gebrauch. Sie führten ein Verfahren aus, das sämtliche Merkmale der Lizenzpatentanmeldung III verwirkliche. Die vom Kläger fallengelassene Lizenzpatentanmeldung sei nicht wegen einer anderweitigen Vorwegnahme wertlos gewesen. Das Lizenzpatent II nehme nicht sämtliche Merkmale der Lizenzanmeldung neuheitsschädlich vorweg.
Der Kläger könne von der Beklagten aus dem Lizenzvertrag jedoch Rechnungslegung für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis zum Zeitpunkt der Kündigung am 2. Februar 2007 verlangen, weil die Vorrichtungen der Beklagten auch von den technischen Lehren der Lizenzpatentanmeldung I, des Lizenzpatents II und der Lizenzpatentanmeldung V Gebrauch machten. Der Einwand der Beklagten, die begehrte Rechnungslegung beziehe sich in vollem Umfang auf Anlagen, die alle Merkmale der EP-OS 606 626 erfüllten, greife nicht durch, weil dieses Schutzrecht durch den Lizenzvertrag nicht lizenziert sei.
Die Maschinen der Beklagten erfüllten sämtliche Merkmale des Lizenzpatents I wortsinngemäß. Insbesondere seien bei ihnen gegenüber der Oberfläche der Öffnungswalze Farbsensoren "über die Arbeitsbreite der Walze" angebracht. Die in Rede stehenden Vorrichtungen wiesen Farbsensoren auf, die gegenüber der Oberfläche der Öffnungswalze angebracht seien; diese erfassten die gesamte Breite der Öffnungswalze. Anspruch 1 des Lizenzpatents I sei so zu verstehen, dass die Sensoren dann "über" der Breite der Öffnungswalze angebracht seien, wenn sie deren Breite optisch vollständig abtasteten.
Die Vorrichtungen der Beklagten machten darüber hinaus von der technischen Lehre des Lizenzpatents II sowie von der Lehre der Lizenzpatentanmeldung V Gebrauch.
Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt.
Mit seiner Berufung wendet sich der Kläger gegen die Abweisung seines auf die Feststellung des Fortbestandes des Lizenzvertrages gerichteten Feststellungsantrages, den er mit der Berufung weiterverfolgt. Hilfsweise nimmt er die Beklagte in zweiter Instanz aus dem mit Wirkung für die A erteilten europäischen Patent 0 744 yyy (Lizenzpatent I/Klagepatent) wegen Patentverletzung in Anspruch. Unter Wiederholung und Ergänzung seines erstinstanzlichen Vortrags trägt er vor:
Der Lizenzvertrag der Parteien bestehe fort. Die außerordentliche Kündigung der Beklagten sei entgegen der Auffassung des Landgerichts unwirksam. Der Lizenzvertrag betreffe fünf Schutzrechtsfamilien. Nur ein Schutzrecht sei verfallen, wobei dieses territorial auf die A beschränkt gewesen sei. Von der verfallenen Lizenzpatentanmeldung III mache die Beklagte keinen Gebrauch. Da die Beklagte diese Lizenzpatentanmeldung nicht benutzt habe, könne durch deren Wegfall auch kein Konkurrentenschutz verloren gegangen sein. Vor allem sei der Teil der Maschine, der angeblich von der Lizenzpatentanmeldung III erfasst gewesen sei, durch das Lizenzpatent II geschützt. Die Lizenzpatentanmeldung III sei für die Beklagte auch deswegen von untergeordneter Bedeutung gewesen, weil sie nur ein Verfahren betreffe und damit nur den Betrieb der Maschine erfasse, nicht dagegen deren Herstellung.
Da die Kündigung unwirksam sei und der Lizenzvertrag somit nach wie vor in Kraft sei, müsse die Beklagte nicht nur bis zum 2. Februar 2007, sondern bis zum Ablauf des letzten Abrechnungszeitraums Rechnung legen.
Hilfsweise stützte er die Rechnungslegungsansprüche bezüglich des Lizenzpatents I auf gesetzliche Anspruchsgrundlagen, wobei er insoweit nunmehr hilfsweise auch Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Schadensersatz geltend macht.
Der Kläger hat zunächst beantragt (Bl. 367 – 371 GA),
das landgerichtliche Urteil teilweise abzuändern und
die Beklagte zu verurteilen ihm Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie vom 1. Juli 2006 bis zum 2. Februar 2007 (falls dem Antrag zu 1 stattgegeben wird: 30. Juni 2009) in der A
1)
Vorrichtungen zum Erfassen von andersfarbigen Fasern, Folien oder Geweben in Faseröffnungslinien, die dadurch gekennzeichnet sind, dass gegenüber der Oberfläche einer Öffnungswalze Farbsensoren über die Arbeitsbreite der Öffnungswalze angebracht sind die dann. wenn die Farbsensoren und die Auswerteelektronik eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen, dafür sorgen, dass der Faserstrom ganz oder teilweise aus der normalen Faseröffnungslinie durch eine Ausschleusevorrichtung ausgeschleust werden kann,
hilfsweise zu 1):
Vorrichtungen zum Erfassen von andersfarbigen Fasern, Folien oder Geweben in Faseröffnungslinien" die dadurch gekennzeichnet sind, dass gegenüber der Oberfläche einer Öffnungswalze Digitalkameras angebracht sind, deren AA-Chips über die Objektivoptik- die Arbeitsbreite der Öffnungswalze erfassen und die dann, wenn die AA-Chips und die Auswerteelektronik eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen, dafür sorgen, dass der Faserstrom ganz oder teilweise aus der normalen Faseröffnungslinie durch eine Ausschleusevorrichtung ausgeschleust werden kann,
2)
Vorrichtungen die zur Anwendung eines Verfahrens zum selektiven Ausschleusen von Fremdteilen an einer Öffnungswalze einer Textilmaschine geeignet sind, wobei vor einem Ausscheidemesser oder einer Kante ein kurzzeitiger Luftstau erzeugt wird, der die Fremdteile von der Walze abhebt und so verhindert. dass sie zwischen Messer und Walze passieren können und dadurch in einen Abfallbehälter gelangen oder abgesaugt werden,
3)
Luftleitelemente an einer Walze zum Ausscheiden von Fremdteilen aus Textilfasern mittels sektionaler Luftströme, die dadurch gekennzeichnet sind. dass das Aushebeelement im Bereich der Ausschleuseöffnung einen von der Walzenobertläche wegweisenden Verlauf aufweist,
4)
insbesondere Maschinen der Typbezeichnung "Securomat C" gemäß Anlage K 17 und "Securoprop D" gemäß Anlage K 19,
hergestellt und ausgeliefert hat und zwar unter Vorlage eines Geordneten Verzeichnisses unter Beifügung der Belege, insbesondere unter Angabe der Herstellungs- und Auslieferungsmengen und -zeiten, wobei sich der Begriff "Auslieferung" auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem die betreffenden Gegenständen das Werk der Beklagten verlassen;
hilfsweise (falls dem Antrag zu 1. nicht stattgegeben wird, wohl aber dem Antrag zu II 1), 3) und/oder 4) bezüglich der Zeit bis zum 2. Februar 2007):
ihm Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie vom i. Februar 2007 in der A Vorrichtungen gemäß Ziffer II 1) und/oder 3) hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu diesen Zwecken besessen hat, und zwar unter Angabe:
a) der Herstellungsmengen und –zeiten,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer.
c) der einzelnen Angebote. aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen. -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern. deren Auflagehöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) nur bezüglich Vorrichtungen gemäß Ziffer II 11): der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten den unter III) bezeichneten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Abnehmer und Angebotsempfänger statt dem Kläger einem vom Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Frage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu EUR 250.000. ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, Vorrichtungen gemäß Ziffer II 1) im Geltungsbereich des deutschen Teils des EP 744 yyy anzubieten, herzustellen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen;
die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Vorrichtungen gemäß Ziffer II 1) zu vernichten, oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben;
IV. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm
allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die seit dem 3. Februar 2007 begangenen Handlungen nach Ziffer lll 2) entstanden ist und noch entstehen wird,
für die seit dem 3. Februar 2007 begangenen Handlungen gemäß Ziffer II 3) eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
hilfsweise (falls dem Antrag zu I stattgegeben wird): festzustellen, dass der Vertrieb der Maschinen gemäß Ziffer II 4 eine Lizenzpflicht nach Ziffer 6 des zwischen den Parteien im April 1998 geschlossenen, als "Vereinbarung" überschriebenen Lizenzvertrags gemäß Anlage K 1 auslöst.
Zu Beginn des Verhandlungstermis im Oktober 2009 hat der Klägers seine Klage im Umfang der vorstehend wiedergegebenen Anträge zu II. 2), 3) und 4) sowie im Umfang des im Antrag zu III. enthaltenen Entschädigungsanspruchs sowie des hiermit korrespondierenden Rechnungslegungsanspruchs zurückgenommen (Bl. 449 GA). Die Beklagte hat dieser Teilklagerücknahme zugestimmt (Bl. 449 GA).
Der Kläger beantragt nunmehr (Bl. 449R GA),
gemäß den vorstehend wiedergegebenen verbliebenen Anträgen zu erkennen mit der Maßgabe, dass es im Hilfsantrag zu II. 1. statt "AA-Chips" "Sensor-Chips" heißt, dass die Klageanträge zu II. 2), 3) und 4) entfallen, dass es im Hilfsantrag zu III. 1) nur heißt "II 1." (die Angabe "und/oder 3" also entfällt), dass der Hilfsantrag zu IV. 2) (Entschädigung) entfällt, dass im Antrag zu II die Worte "unter Beifügung der Belege, insbesondere" sowie die Worte "Herstellungs- und" entfallen.
Die Beklagte, die der in der letztgenannten Antragseinschränkung (Streichung der Worte "unter Beifügung der Belege, insbesondere" und "Herstellungs- und") liegenden Teilklagerücknahme nicht zugestimmt hat, beantragt,
die Berufung des Klägers einschließlich der Hilfsanträge zurückzuweisen,
das Teilurteil des Landgerichts abzuändern und die Klage in vollem Umfang abzuweisen,
den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die von ihr gegen den deutschen Teil des europäischen Patents EP 0 744 yyy B1 und die gegen das deutsche Patent DE 195 43 yyx B4 erhobenen Nichtigkeitsklagen auszusetzen,
hilfsweise, den Rechtsstreit bezüglich der Berufungsanträge, soweit sie sich auf den Antrag und den Antrag IV. Ziff. 2 beziehen, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Erteilung eines Patentes auf die Anmeldung DE 198 53 bbb A1 auszusetzen
Sie verteidigt das angefochtene Teilurteil, soweit das Landgericht die Klage abgewiesen hat. Unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens macht sie geltend:
Die von ihr ausgesprochene außerordentliche Kündigung sei wirksam. Der Kläger habe schwerwiegend gegen eine Hauptpflicht aus dem Lizenzvertrag verstoßen, indem er die Lizenzpatentanmeldung III habe verfallen lassen. Gleiches gelte in Bezug auf die zum Lizenzpatent II parallele europäische Patentanmeldung EP 0775 xxy A1. Schon deshalb sei es ihr nicht zuzumuten gewesen, den Lizenzvertrag mit dem Kläger fortzusetzen. Darüber hinaus habe sie im fraglichen Zeitraum nicht das Lizenzpatent II, sondern nur die Lizenzpatentanmeldung III benutzt. Dass Lizenzschutzrechte fortbestünden, könne den Kläger nicht entlasten. Die verbleibenden Lizenzschutzrechte seien für sie wirtschaftlich uninteressant. Die Lizenzpatente I und II seien nicht rechtsbeständig. Der Gegenstand der Lizenzpatentanmeldung V sei ebenfalls neuheitsschädlich vorweggenommen.
Soweit der Kläger in zweiter Instanz hilfsweise auf gesetzliche Anspruchsgrundlagen gestützte Ansprüche geltend mache, liege hierin eine Klageerweiterung und Klageänderung, der sie widerspreche. Außerdem bestünden auch solche Ansprüche nicht.
Mit ihrer eigenen Berufung wendet sich die Beklagte gegen ihre Verurteilung zur Rechnungslegung. Zur Begründung trägt sie vor:
Nach dem Lizenzvertrag bestehe keine Lizenzpflicht und damit auch keine Rechnungslegungspflicht, wenn von der EP-OS 606 626 Gebrauch gemacht werde. Bei zutreffender Auslegung könne die Vertragsklausel Ziffer 4 nur so verstanden werden, dass für die Benutzung des Offenbarungsgehaltes der zitierten Druckschriften keine Lizenz habe gezahlt werden sollen.
Im streitbefangenen Zeitraum habe sie von der EP-OS 606 626 Gebrauch gemacht, nicht aber von den Lizenzschutzrechten I, II und V. Insbesondere habe sie das Lizenzpatent I nicht benutzt. Ihre Fremdteilausscheider wiesen keine Farbsensoren auf, die über die Arbeitsbreite der Walze angebracht seien. Die beiden Kameras, welche bei ihren Maschinen über der Öffnungswalze angebracht seien, stellten eine abweichende technische Lösung dar, welche aus der EP-OS 606 bekannt sei. Diese Lösung sei gegenüber der Lehre des Lizenzpatents I in mehrfacher Hinsicht nachteilig.
Der Kläger beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
Er tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung seines erstinstanzlichen Vorbringens entgegen. Der Kläger macht geltend, dass die in Rede stehenden Maschinen der Beklagten von der Lehre des Lizenzpatents I wortsinngemäß, jedenfalls aber mit äquivalenten Mitteln Gebrauch machten. Die Fremdteilausscheider der Beklagten seien nicht nach Ziffer 4 des Lizenzvertrages von der Lizenzgebührenpflicht freigestellt. Die Beklagte habe die Lizenz trotz der EP-OS 606 626 gewollt. Ihre Vorrichtungen arbeiteten auch nicht nach dieser Druckschrift, welche lediglich die Detektion und Ausschleusung im "Vlies" an einer "Abnehmerwalze" und nicht an einer "Öffnungswalze" betreffe.
Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
Die zulässige Berufung des Klägers hat hinsichtlich des mit ihr weiterverfolgten Feststellungsbegehrens keinen Erfolg. Der auf den Fortbestand des Lizenzvertrages gerichtete Feststellungsantrag ist nicht begründet, weil der Lizenzvertrag der Parteien durch die außerordentliche Kündigung der Beklagten vom 2. Februar 2007 beendet worden ist. Erfolg hat die Berufung des Klägers jedoch insoweit, als der Kläger die Beklagte in zweiter Instanz hilfsweise für die Zeit nach der Kündigung des Lizenzvertrages wegen Verletzung des mit Wirkung für die A erteilten europäischen Patents EP 0 744 yyy (Klagepatents) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung der als patentverletzend angesehenen Vorrichtungen und Schadensersatz in Anspruch nimmt. Dem Kläger stehen die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche zu, weil die Beklagte das Klagepatent seit der Beendigung des Lizenzvertrages durch die Herstellung und den Vertrieb ihrer Fremdteilausscheider verletzt. Die Fremdteilausscheider der Beklagten machen von der Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Eine Aussetzung der Verhandlung im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeit des deutschen Teils des Klagepatents kommt nicht in Betracht.
Die Berufung der Beklagten ist – nachdem der Kläger seine Klage in der Berufungsinstanz teilweise zurückgenommen hat – im Wesentlichen unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht die Beklagte aus dem Lizenzvertrag der Parteien betreffend das Lizenzpatent I zur Rechnungslegung für die Zeit vom 1. Juli 2006 bis zum 2. Februar 2007 verurteilt, weil die Beklagte dieses Schutzrecht während des Bestehens des Lizenzvertrages benutzt hat und die Benuzung dieses Patents bis zur Vertragsbeendigung Lizenzzahlungsansprüche auslöst. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Berufung führen zu keiner anderen Beurteilung. Soweit die Formulierung des Rechnungslegungstenors zu A. I. – entsprechend dem Berufungsantrag zu II. 1. des Klägers – in Bezug auf die Vorrichtungen, auf welche sich die Rechnungslegungsverpflichtung der Beklagten bezieht, von derjenigen im landgerichtlichen Urteil abweicht, liegt hierin lediglich eine Anpassung, die darauf beruht, dass sich das Landgericht in seinem Tenor an der dem Lizenzpatent I zu Grunde liegenden Anmeldung orientiert hat. Der neu gefasste Rechnungslegungsausspruch entspricht dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 des Lizenzpatents I. Mangels Bestimmtheit hat der Senat allerdings die Worte "unter Beifügung der Belege" und "insbesondere" im landgerichtlichen Rechnungslegungstenor gestrichen. Dem Kläger steht aus dem bis zum 2. Februar 2007 bestehenden Lizenzvertrag außerdem nur ein Anspruch auf Rechnungslegung betreffend die von der Beklagten ausgelieferten Vorrichtungen zu. Ein Rechnungslegungsanspruch betreffend "hergestellte" Vorrichtungen bzw. "Herstellungsmengen" besteht nicht.
A. Berufung des Klägers
Die Berufung des Klägers hat nur insoweit Erfolg, als der Kläger die Beklagten in zweiter Instanz hilfsweise für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 0 744 yyy in Anspruch nimmt.
1. Der mit der Berufung weiterverfolgte, als Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO zulässige Antrag zu I., mit welchem der Kläger die gerichtliche Feststellung begehrt, dass der Lizenzvertrag der Parteien nicht durch die Kündigung der Beklagten vom 2. Februar 2007 beendet worden und nach wie vor in Kraft ist, ist unbegründet. Denn der Lizenzvertrag der Parteien ist – wie das Landgericht zutreffend entschieden hat - durch die außerordentliche Kündigung der Beklagten beendet worden. Die außerordentliche Kündigung der Beklagten ist wirksam.
a) Bei dem zwischen den Parteien geschlossenen Lizenzvertrag handelt es sich um ein Dauerschuldverhältnis (vgl. z. B. BGH, GRUR 1992, 112, 114 – pulp wash; Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Aufl., Rdnrn. 38 und 2436). Als solches kann der Lizenzvertrag gemäß § 314 Abs. 1 Satz 1 BGB, welcher hier Anwendung findet (Art. 229 § 5 Satz 2 EGBGB), aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden (vgl. Benkard/Ullmann, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 15 PatG Rdnr. 208; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 15 PatG Rdnr. 39; Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 2436). Ein wichtiger Grund liegt – wie § 313 Abs. 1 Satz 2 BGB nunmehr ausdrücklich regelt – vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Dies entspricht der bisherigen Rechtsprechung, wonach ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses Tatsachen voraussetzt, auf Grund derer dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Vertrags bis zu dessen vereinbarter Beendigung nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann (BGH, GRUR 1997, 610, 611 – Tinnitus-Masker; GRUR 1992, 112, 114 – pulp wash; NJW 1999, 1177, 1178; GRUR 2004, 532 – Nassreinigung; GRUR-RR 2009, 284, 285 – Nassreiniger).
b) Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die Kläger hat wiederholt wesentliche Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag schuldhaft verletzt, wodurch er zugleich das bestehende Vertrauensverhältnis der Parteien erheblich erschüttert hat, und zwar in einer solchen Weise, dass der Beklagten eine Fortsetzung des Vertrags bis zu dessen vereinbarter Beendigung nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann.
aa)
Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, stellt die vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung wesentlicher Verpflichtungen oder die Unmöglichkeit der Erfüllung derartiger Verpflichtungen einen wichtigen Grund für die außerordentliche Kündigung eines Lizenzvertrages dar (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 212). Ebenso ist die erhebliche Erschütterung des Vertrauensverhältnisses ein wichtiger Grund für die außerordentliche Kündigung (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 212 m. w. Nachw.; Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 2438). Beides liegt hier vor.
bb)
Hauptpflicht des Klägers war hier die Betreibung und Aufrechterhaltung der Lizenzschutzrechte und –anmeldungen. Der Lizenzgeber hat während der Vertragslaufzeit dem Lizenznehmer das Benutzungsrecht zu verschaffen, besonders die Schutzrechte aufrechtzuerhalten (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 212). Er muss vor allem zur Erhaltung des Schutzrechts die Patentgebühren weiterbezahlen, was – sofern keine abweichende Absprache getroffen ist – auch bei einer ausschließlichen Lizenz gilt (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 212). Dass der Kläger die Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte übernimmt, hatten die Parteien vorliegend sogar ausdrücklich unter Ziffer 4 des Lizenzvertrages vereinbart. Nach dieser Abrede traf den Kläger die Hauptpflicht, für die Aufrechterhaltung der lizenzierten Patente und Patentanmeldungen zu sorgen, insbesondere die fälligen Amtsgebühren fristgerecht einzuzahlen.
cc) Die Lizenzpatente und –anmeldungen sollten der Beklagten als ausschließliche Lizenznehmerin nicht nur eine eigene Benutzung erlauben, sondern auch Verbietungsrechte gegen Wettbewerber sichern (vgl. Ziff. 10 des Lizenzvertrages).
dd)
Die Höhe der hier vereinbarten Lizenzgebühr war ein Argument auch dafür, dass den Kläger mit Blick auf die fünf Schutzrechtskomplexe (vgl. Ziff. 1 bis 5 der Anlage A zum Lizenzvertrag) und die vorgesehenen Schutzstaaten nicht unerhebliche finanzielle Aufwendungen trafen (Patentkosten, Amtsgebühren).
ee)
Unstreitig hat der Kläger zwei lizenzierte Schutzrechtsanmeldungen durch Nichtzahlung der Jahresgebühren verfallen lassen.
Er hat unstreitig die fällige Jahresgebühr für die Lizenzpatentanmeldung III nicht gezahlt, weshalb diese Anmeldung seit 2005 als zurückgenommen gilt. Ein Patent kann damit auf diese Anmeldung nicht mehr erteilt werden und es besteht auch kein Schutz nach § 33 Abs. 1 PatG mehr.
Entsprechendes gilt für die zum Lizenzpatent II parallele europäische Patentanmeldung EP 0775 xxy A1. Diese ist – wie die Beklagte im Berufungsrechtszug unwidersprochen vorgetragen hat – am 16. November 2002 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr ebenfalls verfallen.
Die hierin liegende weitere Pflichtverletzung des Klägers ist vorliegend als nachgeschobener Kündigungsgrund zu berücksichtigen. Ein Nachschieben von Kündigungsgründen, die zum Zeitpunkt der Kündigung schon bestanden, aber dem Kündigenden – wie dies hier unstreitig der Fall ist – noch nicht bekannt waren, ist zulässig (vgl. BGH, GRUR 1997, 610, 611 – Tinnitus-Masker, m. w. Nachw.). Auch im Rahmen anderer Dauerschuldverhältnisse ist das Nachschieben von Kündigungsgründen zur Rechtfertigung einer bereits ausgesprochenen Kündigung grundsätzlich zulässig. Die außerordentliche Kündigung kann ohne erneute Kündigungserklärung auf alle Gründe gestützt werden, welche im Zeitpunkt ihres Ausspruchs objektiv vorlagen und noch nicht verbraucht oder verfristet sind (vgl. hierzu im Einzelnen Ebenroth/Boujong/Joost/Löwisch, HGB, 2 Aufl., § 89a HGB Rdnr. 60 m. w. Nachw.). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.
ff)
Es ist anerkannt, dass der Lizenznehmer dann, wenn der Lizenzgeber – wie hier der Kläger – die Zahlung fälliger Amtsgebühren versäumt oder sonstwie schuldhaft unterlässt und hierdurch die Wirkungen der lizenzierten Schutzrechtsposition entfallen, zur außerordentlichen Kündigung des Lizenzvertrages berechtigt sein kann (vgl. Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 1380). Entscheidend ist zwar auch insoweit stets, ob dem Lizenznehmer auf Grund des Wegfalls des Schutzrechts unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Vertrags nicht zugemutet werden kann. Auch das ist vorliegend aber der Fall.
gg)
Der Kläger hat gleich zwei lizenzierte Patentanmeldungen verfallen lassen. Das Verfallenlassen der Anmeldungen durch Nichtzahlung der Amtgebühren geschah ohne jede Rücksprache mit der Beklagten. Dahinstehen kann, ob es der Kläger bewusst unterließ, die fälligen Amtsgebühren für die beiden Lizenzanmeldungen einzuzahlen, weil er Gebühren sparen wollte. Jedenfalls aus der vernünftigen Sicht der Beklagten erweckte das (wiederholte) Verhalten des Klägers den Anschein, dass der Kläger die Lizenzpatentanmeldungen deshalb verfallen ließ, weil er Gebühren einsparen wollte, welche er nach dem Lizenzvertrag zu tragen hatte. Das gilt umso mehr als es der Kläger, was in Bezug auf das Vertrauensverhältnis der Parteien besonders schwer wiegt, nicht einmal für nötig erachtete, die Beklagte nachträglich über den Wegfall der Patentanmeldungen in Kenntnis zu setzen. Hierin liegt im Übrigen eine weitere Pflichtverletzung des Klägers. Denn von einem redlichen Lizenznehmer muss erwartet werden, dass er den Lizenznehmer über den Wegfall von Schutzrechtspositionen (sofort) unterrichtet. Hierin liegt eine Nebenpflicht aus dem Lizenzvertrag, die auch dann besteht, wenn die Vertragsparteien keine hierüber keine gesonderte Absprache getroffen haben (vgl. Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 1865).
hh) Ohne Erfolg macht der Kläger geltend, dass die festgestellten Pflichtverletzungen nicht so schwer wiegten, dass der Beklagten eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zuzumuten sei.
(1)
Eine Vorwegnahme der vom Kläger fallengelassene Lizenzpatentanmeldung III (DE 196 45 aaz A1, Anlage K 6) durch die dem Lizenzpatent II (DE 195 43 yyx B4; Anlage K 6) zugrundeliegende Patentanmeldung ist nicht zu erkennen.
(1.1)
Die Lizenzpatentanmeldung III betrifft ein Verfahren zum selektiven Ausblasen von Fremdfasern an einer Öffnungs- oder Abnahmewalze einer Textilmaschine.
Die Lizenzpatentanmeldung III befasst sich – ebenso wie die Lizenzpatente I und II – mit der Aufbereitung von Fasern (Baumwolle) für den späteren Spinnvorgang. In Fasern, die versponnen werden sollen, können sich Fremdteile befinden, die ausgesondert werden müssen, um einen einwandfreien Faden zu erhalten und um Störungen beim Spinnvorgang zu vermeiden. Es ist bekannt, die Baumwolle zunächst um eine so genannte Öffnungswalze zu führen. Hierbei handelt es sich um eine schnell rotierende Walze, die an ihrem Umfang mit "Mitnehmerspitzen" (dornartigen Stiften, Nadeln) versehen ist, die in die Baumwolle eingreifen und die Fasern mitziehen (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 37 bis 40). Mit der Öffnungswalze rotiert ein Luftfilm an der Oberfläche mit um (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 39 bis 40). Um diesen Luftfilm und somit die Fasern an der Öffnungswalze zu halten, wird der Luftfilm durch Leitbleche an der Walzenoberfläche geführt (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 40 bis 42). Zur mechanischen Ausscheidung von Verunreinigungen sind ein oder mehrere "Messer" (sog. Ausscheidemesser) vorgesehen, die im geringen Abstand von der Oberfläche der Walze angebracht sind (vgl. Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 40 bis 42). Größere Fremdteile, können nicht zwischen Messer und Walzenoberfläche passieren und werden an der Messerkante ausgeschieden (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 42 bis 44). Auch kleine Fremdteile, die durch die bei der Rotation erzeugte Fliehkraft nach außen getragen werden und sich in der Peripherie des sich mit der Walze drehenden Luftfilms befinden, werden an den "Messern" ausgeschieden (vgl. Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 40 bis 42.). Durch diese Methode können allerdings keine Fremdfasern ausgeschieden werden, die das Garn beim Spinnen verunreinigen. Beim Spinnen von Baumwolle stellt sich aber das Problem, dass sich in der in Ballen angelieferten Baumwolle – zum Teil andersfarbige – Fremdfasern befinden, die von Stofffetzen oder Verpackungsmaterial stammen. Ebenso wie die reinen Baumwollfasern ("Gutfasern") bleiben solche Fremdfasern auf der Walze, weil ihre physikalischen Eigenschaften denen der Gutfasern zu ähnlich sind, um durch die bloße Rotation ausgeschieden zu werden. Die Fremdfasern sind unerwünscht, weil sie gerade bei qualitativ hochwertigen Produkten das Ergebnis verderben und zu Mängelansprüchen gegenüber den Spinnereibetrieben führen können.
Die Lizenzpatentanmeldung III führt in ihrer Einleitung aus, dass aus der älteren, aber erst nachveröffentlichten Anmeldung DE 195 18 xxx.0 (vgl. Anlage K 2), bei der es sich um die dem Lizenzpatent I zugrunde liegende Anmeldung handelt, ein System bekannt ist, mit dem Fremdfasern an einer Öffnungsmaschine erkannt werden können. Detektierte Fremdfasern würden dabei dadurch ausgeschieden, dass eine der Öffnungsmaschine nachgeschaltete Klappe angesteuert und die detektierten Fremdteile zusammen mit guten Fasern ausgeschleust würden (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 3 bis 10). Hieran kritisiert die Lizenzpatentanmeldung III als nachteilig, dass relativ viele gute Fasern mit den Fremdteilen ausgeschleust werden (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 10 bis 12). Zum Stand der Technik führt die Lizenzpatentanmeldung III ferner aus, dass in der DE-43 30 173 C2 eine Maschine beschrieben werde, die in der Textilindustrie größte Verbreitung gefunden habe, und zwar insbesondere deshalb, weil nur an den Stellen, über die Breite, Fasern ausgeschleust würden, an denen Fremdteile detektiert würden (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 12 bis 16).
Als Aufgabe der Erfindung gibt die Lizenzpatentanmeldung III an, eine einfache und sehr schnell reagierende Ausschleusevorrichtung zu schaffen, die es erlaubt, an einer Öffnungswalze die Fremdteile auch selektiv auszuscheiden (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 17 bis 20).
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Anspruch 1 der Lizenzpatentanmeldung III ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:
1. Verfahren zum selektiven Ausblasen von Fremdfasern
2. an einer Öffnungsmaschine oder Abnahmewalze einer Textilmaschine.
3. An einer Stelle, an der die Walze nicht von einem Luftleitblech umgeben ist,
4. wird kurzzeitig ein Luftstrom erzeugt,
5. der die Fremdteile von der Walzenoberfläche ablöst und abfördert.
Nach der Lehre der Lizenzpatentanmeldung III erfolgt die selektive Ausscheidung danach durch die Erzeugung eines partiellen Luftstroms, der die Fasern von der Oberfläche der Walze mitreißen soll. Durch die hohe Luftgeschwindigkeit entsteht ein "Mitreißeffekt". Durch den Luftstrom wird das Fasermaterial mit dem Fremdteil aus den Spitzen der Öffnungswalze ausgehoben und an dem nachfolgenden Leitblech vorbei geblasen (Anlage K 6, Spalte 1 Zeilen 57 bis 64; Spalte 2, Zeilen 5 bis 9 sowie Zeilen 14 bis 16).
(1.2) Die Lizenzpatentanmeldung III wurde im November 1996 angemeldet und im Mai 1998 offengelegt. Die dem Lizenzpatent II (DE 195 43 yyx B4, Anlage K 6) zugrundeliegende Anmeldung wurde im November 1995 eingereicht und im Mai 1997 offengelegt (vgl. DE 195 43 yyx A1, Anlage B 1). Das Lizenzpatent II beruht damit auf einer im Vergleich zur Lizenzpatentanmeldung III älteren Anmeldung, die jedoch erst nach der Einreichung der Lizenzpatentanmeldung III offengelegt wurde, also auf einer älteren nachveröffentlichten Patentanmeldung. Die dem Lizenzpatent II zugrunde liegende Anmeldung (nachfolgend: Lizenzpatentanmeldung II) ist deshalb nur bei der Beurteilung der Neuheit (§ 3 Abs. 2 PatG), nicht jedoch der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehen (§ 4 Satz 2 PatG).
(1.3)
Die Lizenzpatentanmeldung II betrifft ein Verfahren zum selektiven Ausschleusen von Fremdteilen an einer Öffnungs- oder Abnahmewalze einer Textilmaschine.
Sie geht ebenfalls von dem in der DE 195 18 aba.0 beschriebenen System aus, bei dem detektierte Fremdteile durch eine der Öffnungsmaschine nachgeschaltete Klappe, die auf ein Signal der Sensoren hin geöffnet wird, zusammen mit guten Fasern ausgeschleust werden, wobei auch sie hieran als nachteilig beanstandet, dass relativ viele gute Fasern zusammen mit den Fremdteilen ausgeschleust werden (Anlage B 1, Spalte 1, Zeilen 3 bis 12). Daher stellt sich auch die Lizenzpatentanmeldung II die Aufgabe, eine einfache und sehr schnell reagierende Ausschleusevorrichtung zu schaffen, die es erlaubt, an einer Öffnungswalze die Fremdteile auch selektiv auszuscheiden (Anlage B 1, Spalte 1, Zeilen 18 bis 21).
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Anspruch 1 der Lizenzpatentanmeldung II ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:
1. Verfahren zum selektiven Ausschleusen von Fremdteilen
2. an einer Öffnungswalze oder Abnahmewalze einer Textilmaschine.
3. Vor einem Ausscheidemesser oder einer Kante wird ein kurzzeitiger Luftstau erzeugt.
4. Der Luftstau hebt die Fremdteile von der Walze ab.
5. Der Luftstau verhindert so, dass Fremdteile zwischen Messer und Walze passieren können.
6. Die Fremdteile gelangen dadurch in einen Abfallbehälter oder werden abgesaugt.
Nach der Lehre der Lizenzpatentanmeldung II erfolgt die selektive Ausscheidung durch Erzeugung eines partiellen "Luftstaus" vor einem Ausscheidemesser oder einer Ausscheidekante. Durch den Luftstau soll das Fasermaterial aus den Spitzen der Öffnungswalze ausgehoben und an dem nachfolgenden "Messer" ausgeschieden werden (Anlage B 1, Spalte 1, Zeilen 62 bis 68; vgl. a. Anlage K 4, Abs. [0008] am Ende).
(1.4)
Wesentlich für die Lehre der Lizenzpatentanmeldung II ist danach, dass vor einem Ausscheidemesser oder einer Kante kurzzeitig ein Luftstau erzeugt wird. Durch diesen Luftstau soll die Ausscheidung der Fremdfasern bewirkt werden. Der die Ausschleusung bewirkende Luftstau soll dabei durch das Zusammenwirken von zugeführter Luft und einem mechanischen Element, nämlich einem Ausscheidemesser oder einer Kante, entstehen.
Die Lizenzpatentanmeldung III lehrt den Fachmann hingegen, an einer Stelle, an der die Walze nicht von einem Luftleitblech umgeben ist, einen partiellen Luftstrom zu erzeugen, der die Fasern von der Oberfläche der Walze mitreißen soll.
In der Beschreibung der Lizenzpatentanmeldung II wird allerdings auch gesagt, dass die Fasern auch durch einen Luftstrom aus der Garnitur der Walze gehoben werden können. In Spalte 2, Zeilen 10 bis 14, heißt es hierzu:
"Die Fasern werden am Ende Ihres Umlaufs von einem Luftstrom (6) aus der Garnitur gehoben oder durch einen Luftstau am Abschlagmesser 7) von der Walze getrennt und verlassen die Reinigungsmaschine durch einen Absaugtrichter 8). Die ausgeschieden Teile gelangen in einen Sammelraum 9 und werden von einer Absaugung 10) aus der Reinigungsmaschine gefördert."
Weder der in Bezug genommenen Figur 1 noch der vorzitierten Beschreibungsstelle ist aber zu entnehmen, dass es sich bei besagtem Luftstrom um einen "kurzzeitig" erzeugten Luftstrom handelt. In der vorzitieren Beschreibungsstelle ist nur von "einem Luftstrom (6)" die Rede. Dass dieser nur kurzzeitig erzeugt wird, wird in der Beschreibung nicht gesagt. In der in Bezug genommenen Figur 1 ist der Luftstrom mit der Bezugsziffer 6 gekennzeichnet. Dort ist ein permanenter Luftstrom gezeigt und kein kurzzeitiger Luftstrom, wie er durch die in Figur 1 nicht gezeigte Düse (12) bereitgestellt werden kann.
Die Lizenzpatentanmeldung II hat die Lizenzpatentanmeldung III deshalb nicht neuheitsschädlich vorweggenommen.
(1.5)
Selbst wenn man dies anders sehen wollte, war es jedenfalls äußerst zweifelhaft, ob die Lizenzpatentanmeldung II der Erteilung eines Patents auf die Lizenzpatentanmeldung II entgegensteht. Keinesfalls durfte der Kläger ohne jede Rücksprache mit der Beklagten eigenmächtig die Entscheidung treffen, die Patentanmeldung II nicht weiter zu verfolgen. Er hätte vielmehr die Beklagte über seine Einschätzung informieren und mit ihr das weitere Vorgehen abstimmen müssen. Das gilt im Hinblick auf etwaige Verbietungsrechte gegen Wettbewerber auch dann, wenn die Fremdteilausscheider der Beklagten – was dahinstehen kann – nicht nach der Lehre dieser Anmeldung, sondern nach der Lehre des Lizenzpatents II arbeiten sollten.
(2)
Die vom Kläger fallengelassene Lizenzpatentanmeldung III betrifft zwar eine deutsche Offenlegungsschrift mit Verfahrensansprüchen. Ein auf diese Anmeldung erteiltes Patent hätte im Inland nur durch die in § 9 Satz 2 Nr. 2 PatG bezeichneten Handlungen unmittelbar verletzt werden können, d.h. insbesondere durch die Anwendung des beanspruchten Verfahrens. Die Textilproduktion findet bekanntermaßen aus Kostengründen ganz überwiegend im Ausland statt. Demgemäß hat die Beklagte ihre Maschinen nach dem unwidersprochenen gebliebenen Vortrag des Klägers in der Vergangenheit auch nahezu ausschließlich ins Ausland geliefert, insbesondere nach China, Pakistan, Indien und in die Türkei. Auch wäre eine Vorrichtung, mit welcher das Verfahren gemäß der Lizenzpatentanmeldung III praktiziert werden kann, als solche durch ein Verfahrenspatent nicht unmittelbar geschützt gewesen. Nach § 10 PatG wäre lediglich das Anbieten und/oder die Lieferung von solchen Vorrichtungen verboten gewesen, und zwar nur als Anbieten oder Liefern eines sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehenden Mittels an einen zur Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht berechtigten Dritten zur Benutzung dieses Verfahrens im Inland. § 10 PatG erfasst nur die Lieferung und das Anbieten, nicht die Herstellung der Vorrichtung (BGH, GRUR 2005, 845, 847 – Abgasreinigungsvorrichtung). Außerdem verlangt § 10 PatG einen "doppelten Inlandsbezug". Sowohl das Anbieten und Liefern des Mittels als auch die vom Angebotsempfänger bzw. Abnehmer vorgesehene Benutzung des Mittels müssen nach § 10 PatG im Inland erfolgen. Es genügt mithin nicht, dass das Mittel zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des Patentgesetzes angeboten worden ist. Für den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung müssen vielmehr sowohl Angebot und Lieferung wie Benutzung des Mittels im Inland erfolgen. Nach dem Vortrag des Klägers soll es außerdem derzeit in Deutschland keine nennenswerte Konkurrenz für die Beklagte geben. Die Hauptkonkurrenten der Beklagten residieren in der Schweiz ("E") und in Italien ("F") (vgl. Berufungsbegründung des Klägers vom 16.01.2009, S. 24 [Bl. 241 GA]). Gleichwohl hätte aber aus einem auf die Lizenzpatentanmeldung III erteilten deutschen Patent sowohl gegen die praktische Vorführung von erfindungsgemäß arbeitenden Vorrichtungen auf Messen in Deutschland als auch gegen Probeläufe in Unternehmen künftiger deutscher Wettbewerber vorgehen können. Denn in beiden Fällen hätte eine inländische Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgelegen.
(3) Zutreffend ist zwar auch, dass die Beklagte vor allem durch das Lizenzpatent I und die zu diesem Patent parallelen Schutzrechte geschützt ist, das sie – wie noch ausgeführt wird – selbst benutzt. Das Lizenzpatent I ist mit Wirkung für die A, die Schweiz, Großbritannien und Italien erteilt worden. Parallele Patente bestehen in Pakistan und Indien. Es handelt sich bei dem Lizenzpatent I um ein Vorrichtungspatent, das eine Fremdfaser-Detektion auf einer Öffnungswalze betrifft, wohingegen sich die verfallene Lizenzpatentanmeldung III – ebenso wie die gleichfalls verfallene EP 0775 xxy A1 – mit der Art und Weise der Ausschleusung von Fremdteilen nach deren Detektion befasst. Fremdfasern können nicht gezielt auf der Öffnungswalze ausgeschleust werden, ohne sie vorher auf der Öffnungswalze zu detektieren. Es dürfte Konkurrenten – wenn überhaupt – nur schwer möglich sein, von der Lehre der fallengelassenen Patentanmeldung III – oder der Lehre der EP 0775 xxy A1 – Gebrauch zu machen, ohne hierbei gleichzeitig das Lizenzpatent I zu benutzen. Die Beklagte hat bislang jedenfalls keine Ausweichtechnik gefunden (dazu unten). Ungeachtet dessen hätte die Lizenzpatentanmeldung III aber eine um mehr als 17 Monate längere Laufzeit als das Lizenzpatent I gehabt. Auch ist der Schutz für zwei Komponenten bekanntermaßen schlagkräftiger als nur für eine.
(4)
Was die verfallene EP 0775 xxy A1 anbelangt, besteht in Deutschland zwar weiter Schutz durch das parallele deutsche Patent 195 43 yyx (Anlage K 4, Lizenzpatent II). Zu den Benennungsstaaten dieser europäischen Patentanmeldung gehörte aber auch Italien, wo unstreitig einer der Hauptkonkurrenten der Beklagten ansässig ist (Berufungsbegründung des Klägers v. 16.01.2009, S. 24 [Bl. 241 GA]; Berufungserwiderung der Beklagten v. 30.04.2009, S. 5 [Bl. 260 GA]). Auch wenn es in den Benennungsstaaten kaum nennenswerte Abnehmer für die in Rede stehenden Vorrichtungen geben mag, ist im Übrigen nicht auszuschließen, dass dies in Zukunft anders ist.
(5)
In jedem Falle bleibt festzuhalten, dass der Kläger sich – jedenfalls aus der vernünftigen Sicht der Beklagten – eigenmächtig und hinter dem Rücken der Beklagten seiner Hauptpflicht für zwei Lizenzanmeldungen entledigt hat, um seine Gebührenverpflichtung zu reduzieren. Es mag dafür Gründe geben. Durch die Heimlichkeit und unterbliebene Aufklärung der Beklagten hat der Kläger aber bewusst in Kauf genommen, dass die Beklagte in Unkenntnis der veränderten Umstände keine Lizenzgebührenanpassung verlangt, sondern die vereinbarten hohen Lizenzgebühren weiterbezahlt.
Hinzu kommt, dass der Kläger einen weiteren Pflichtverstoß begangen hat, indem er hinsichtlich der Lizenzpatentanmeldung V (DE 198 53 bbb A1, Anlage K 10) einen Prüfungsantrag erst am 24. Februar 2005 gestellt hat. Aus dem Zweck des Lizenzvertrages, die (ggf. erst zukünftig zu erlangende) Monopolstellung teilweise auf den Lizenznehmer überzuleiten, ergibt sich die Verpflichtung des Lizenzgebers, alsbald Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG zu stellen (vgl. Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 1381 m. w. Nachw.). Das hat der Kläger vorliegend nicht getan, was der Beklagten ebenfalls erst im Rahmen dieses Rechtsstreits bekannt geworden ist.
Das Verhalten des Klägers erweckte insgesamt den Eindruck wesentlicher Unzuverlässigkeit zum eigenen Vorteil und zum Schaden der Beklagten. Es ließ den Kläger alles in allem als persönlich unzuverlässig erscheinen.
Letztlich hat der Kläger durch sein Verhalten, vor allem dadurch, dass er die Beklagte nicht einmal nachträglich über den Wegfall der Lizenzpatentanmeldungen unterrichtete, auch das bestehende Vertrauensverhältnis schwerwiegend gestört. Ein solches Vertrauensverhältnis (dazu Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 2438) lag hier insbesondere im Hinblick auf die vereinbarte Nichtübertragbarkeit der Lizenz (Ziff. 1.2 a) LV), die Geheimhaltungsverpflichtung (Ziff. 2 LV) und die vereinbarte Nichtangriffspflicht (Ziff. 5 und Ziff. 10 LV) ursprünglich unzweifelhaft vor.
(6) Unter Würdigung dieser Umstände und Abwägung der beiderseitigen Interessen war der Beklagten vor diesem Hintergrund eine Fortsetzung des Lizenzvertrages mit dem Kläger bis zur vereinbarten Beendigung nicht zumutbar, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der Lizenzvertrag von der Beklagten nicht ordentlich gekündigt werden konnte.
Die Dauer einer Lizenz richtet sich nach den getroffenen Vereinbarungen (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 64; Bartenbach, a.a.O., Rdnrn. 617 u. 1242). Fehlt im Lizenzvertrag eine Abrede über die Dauer der Lizenz, so gilt die Lizenzerteilung im Zweifel für die Laufzeit des lizenzierten Schutzrechts bzw. der Schutzrechtsanmeldung (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 64; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 89; Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 1242). Der Lizenzvertrag endigt demgemäß im Zweifel mit dem Erlöschen des Patents bzw. der Patentanmeldung (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 64). Liegen einem einheitlichen Lizenzvertrag mehrere Schutzrechte zugrunde, so ist regelmäßig davon auszugehen, dass der Vertrag im Zweifel bis zum Erlöschen des letzen Schutzrechts läuft (Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 1242).
Vorliegend haben die Parteien unter Ziffer 3 des Lizenzvertrages vereinbart, dass der Lizenzvertrag spätestens mit Erlöschen des letzten Vertragsschutzrechtes endet. Eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit sieht der Lizenzvertrag nicht vor. Daraus, dass es in Ziffer 3 des Lizenzvertrages heißt, der Vertrag ende "spätestens" mit dem Erlöschen des letzten Vertragsschutzrechts, ergibt sich eine solche Kündigungsbefugnis nicht. Dass Wort "spätestens" bringt nur zum Ausdruck, dass der Vertrag mit dem Erlöschen des letzten Lizenzschutzrechts endet, sofern er nicht vorher aufgrund einer außerordentlichen Kündigung oder aufgrund einvernehmlicher Vereinbarung beendet werden sollte. Dass durch den Gebrauch des Wortes "spätestens" eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit vereinbart werden sollte, kann nicht angenommen werden. In diesem Fall hätte es nämlich nahe gelegen, eine ordentliche Kündigungsfrist zu vereinbaren. Dafür, dass hier eine ordentliche Kündigung nicht möglich sein sollte, spricht auch, dass der damalige Prokurist und technische Leiter der Beklagten nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Klägers im Rahmen der Vertragsverhandlungen auf einem Entwurf des Lizenzvertrages zu Ziffer 3 "Vertragsdauer" den Vorschlag notierte, dass der Lizenzvertrag vorzeitig kündbar sein solle, wenn die lizenzierte Maschine unwirtschaftlich oder nicht funktionstüchtig sei. Dieser Vorschlag wurde gerade nicht aufgegriffen.
c) Nach alledem ist die außerordentliche Kündigung der Beklagten wirksam, weshalb der vom Kläger mit seiner Berufung weiterverfolgte Feststellungsantrag zu I. nicht begründet ist.
2. Den vom Landgericht abgewiesenen Feststellungsantrag zu III. (LG-Urteil, S. 10 [Bl. 150R GA]) hat der Kläger in der Berufungsinstanz in geänderter Form in Gestalt des Rechnungslegungsantrages zu II. 4. (Schriftsatz des Klägers v. 24.07.2009, S. 18 [Bl. 368 GA]) weiter verfolgt (vgl. Berufungsbegründung des Klägers v. 16.01.2009, S. 29 bis 30 [Bl. 246 – 247 GA]). Diesen geänderten Antrag hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zurückgenommen (Bl. 449 GA). Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten hat dieser Teilklagerücknahme ausdrücklich zugestimmt (Bl. 449 GA), weshalb diese wirksam ist. Wollte man hingegen annehmen, dass der Kläger seinen ursprünglichen Feststellungsantrag nicht in geänderter Form weiter verfolgt, sondern einen neuen Antrag gestellt hat, bliebe es bei der Abweisung des erstinstanzlichen Klageantrages zu III. durch das Landgericht.
3. Den auf die Feststellung, dass der Vertrieb der in Rede stehenden Ausführungsformen eine Lizenzpflicht nach Ziffer 6 des Lizenzvertrags auslöst, gerichteten weiteren Feststellungsantrag (Schriftsatz des Klägers v. 24.07.2009, S. 21 [Bl. 371 GA]) hat der Kläger – wie er im Verhandlungstermin auf entsprechende Nachfrage bestätigt hat – nur hilfsweise für den Fall gestellt, dass dem auf die Feststellung des Fortbestandes des Lizenzvertrages gerichteten Feststellungsantrag zu I. stattgegeben wird. Bei dem so formulierten Antrag handelt es um einen so genannten "uneigentlichen" oder "unechten Hilfsantrag" (vgl. dazu BAG, NJW 1965, 1042; NZA 1988, 741; Zöller/Greger, ZPO, 27. Aufl., § 253 Rdnr. 1). Über diesen ist nicht zu entscheiden, weil der mit der Berufung weiter verfolgte erste Feststellungsantrag keinen Erfolg gehabt hat. Die Rechtsbedingung, von der der Kläger die Entscheidung über den Hilfsantrag abhängig gemacht hat, ist damit nicht eingetreten.
4. Entsprechendes gilt für den weiteren Berufungsantrag (Antrag zu II. 1., Klammerzusatz, Schriftsatz des Klägers v. 24.07.2009, S. 17 [Bl. 367 GA]), mit welchem der Kläger die Beklagte aus dem Lizenzvertrag – über die vom Landgericht ausgesprochene Verurteilung hinaus – auf Rechnungslegung für die Zeit bis zum 30. Juni 2009 in Anspruch nimmt. Auch dieser Antrag ist ausdrücklich nur für den Fall gestellt, dass dem Antrag zu I. (Antrag auf Feststellung des Fortbestandes des Lizenzvertrages) stattgegeben wird.
5. Zu entscheiden ist hingegen über die vom Kläger in zweiter Instanz gestellten Hilfsanträge zu III. 1., 2., 3. und IV. 1., mit welchen der Kläger die Beklagte hilfsweise für die Zeit ab dem 3. Februar 2007 wegen Verletzung des mit Wirkung für die A erteilten europäischen Patents EP 0 744 yyy (nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung der als patentverletzenden Vorrichtungen und Schadensersatz in Anspruch nimmt.
Die betreffenden Hilfsanträge sind zuzulassen. Die in § 533 Nr. 1 und 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Klageerweiterung bzw. Klageänderung im Berufungsrechtszug liegen vor.
Zwar hat die Beklagte der Klageerweiterung ausdrücklich widersprochen (§ 533 Nr. 1 Alt. 1 ZPO). Die Klageerweiterung ist jedoch sachdienlich, so dass es auf die fehlende Einwilligung der Beklagten nicht ankommt. Die Sachdienlichkeit einer Klageänderung richtet sich auch in der Berufungsinstanz im Grundsatz nach den zu § 263 ZPO geltenden Regeln. Danach hängt die Sachdienlichkeit der Klageänderung davon ab, ob eine Entscheidung auch über die geänderte Klage im selben Verfahren objektiv prozesswirtschaftlich ist, weil sie den Streitstoff des anhängigen Verfahrens zumindest teilweise ausräumt und einem anderenfalls zu gewärtigenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (vgl. BGH NJW 2000, 800, 803 m. w. Nachw..; Senat, InstGE 10, 248, 252 – Occluder). Allein die Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits kann allerdings nicht das entscheidende Kriterium für die Sachdienlichkeit einer Klageänderung sein, denn dann müsste die Änderung praktisch immer zugelassen werden, weil der Kläger mit seiner Erweiterung schon seine Entschlossenheit zu einer gerichtlichen Durchsetzung zu erkennen gegeben hat und deshalb in aller Regel auch davon auszugehen ist, dass er ein weiteres Verfahren einleiten wird, wenn im anhängigen Prozess die Klageerweiterung nicht zugelassen wird. Die zweite wesentliche Voraussetzung für eine Anerkennung der Sachdienlichkeit ist, dass für die Beurteilung der geänderten Anträge der bisherige Prozessstoff verwendet werden kann; zu verneinen ist sie, wenn ein völlig neuer Streitstoff eingeführt würde, bei dessen Beurteilung das Ergebnis der bisherigen Prozessführung nicht verwertbar ist (BGH NJW 2000, 800, 803; 1985, 1841, 1842; 1977, 49; NJW-RR 1994, 1143; Senat, InstGE 10, 248, 252 – Occluder). Letzteres ist hier aber nicht der Fall.
Im Streitfall geht es im Rahmen der Hilfsanträge um die Frage, ob die Beklagte nach Vertragsende mit den angegriffenen Fremdteilausscheidern das Klagepatent verletzt. Bei dem Klagepatent handelt es sich um das Lizenzpatent I. Das Klageschutzrecht ist also identisch geblieben; mit ihm und der Frage, ob die Fremdteilausscheider der Beklagten vom dessen technischer Lehre Gebrauch machen, hat sich das Landgericht bereits eingehend befasst. Die angegriffenen Ausführungsformen sind ebenfalls identisch geblieben. Soweit der Kläger nunmehr gesetzliche Ansprüche geltend macht, wird der bisherige Prozessstoff nur ganz unwesentlich erweitert. Die Klageerweiterung führt nur insoweit zu einer gewissen Ausdehnung des Streitstoffes, als sich der Senat im Rahmen des Aussetzungsantrages (§ 148 ZPO) der Beklagten mit deren Einwendungen gegen den Rechtsbestand des Klagepatents befassen muss. Der entgegengehaltene Stand der Technik ist jedoch überschaubar. Es werden hauptsächlich zwei Druckschriften entgegengehalten, nämlich die DE 44 15 abcA1 und die EP 606 626 A1. Bei letzterer Entgegenhaltung handelt es sich um die im Lizenzvertrag der Parteien aufgeführte EP-OS 606 626 ("Zellweger-Uster", Anlage B 2/B 2a), mit der sich die Parteien bereits in erster Instanz ausführlich befasst haben. Die diesbezüglichen Ausführungen der Parteien kann der Senat in vollem Umfang berücksichtigen.
Daraus ergibt sich zugleich, dass auch die Voraussetzungen des § 533 Nr. 2 ZPO erfüllt sind.
Dass der Kläger im Verhandlungstermin vor dem Landgericht erklärt hat, er mache die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung nur auf Grundlage des Lizenzvertrages der Parteien geltend, nicht aber auf Grundlage gesetzlicher Anspruchsgrundlagen (Bl. 95 GA), gibt zu einer anderen Beurteilung keinen Anlass. Diese Erklärung, die ohnehin nur den Anspruch auf Rechnungslegung betrifft, hindert den Kläger nicht aus prozessualen Gründen an einer Klageerweiterung in zweiter Instanz.
Über die damit zuzulassenden Hilfsanträge ist zu befinden, weil dem Antrag zu I. nicht stattgegeben worden ist, wohl aber dem Antrag zu II. 1. bezüglich der Zeit bis zum 2. Februar 2007. Insoweit erweist sich die Berufung der Beklagten – wie noch ausgeführt wird – nämlich als unbegründet.
c) Die auf das Klagepatent gestützten Hilfsanträge sind auch begründet. Dem Kläger stehen im tenorierten Umfang die gegen die Beklagte geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung der als patentverletzend angesehenen Vorrichtungen und Schadensersatz zu, weil die Beklagte den Gegenstand des Klagepatents schuldhaft benutzt hat, Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 9 Nr. 1, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140a Abs. 1, 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB.
aa) Das Klagepatent betrifft eine Fremdfaserdetektion an einer Öffnungsmaschine.
Die Klagepatentschrift weist in ihrer Einleitung auf das bereits angesprochene Problem beim Spinnen von Baumwolle hin, dass sich in der in Ballen angelieferten Baumwolle – zum Teil: andersfarbige – Fremdfasern befinden, die von Stofffetzen oder Verpackungsmaterial stammen. Werden diese Fremdfasern nicht entfernt, werden sie in den herzustellenden Faden mit eingesponnen. Dies kann dazu führen, dass der Faden von Kunden der Spinnereien als mangelhafte Ware beanstandet wird (Anlage BK 1, Abs. [0001]). Die Klagepatentschrift gibt an, dass im Stand der Technik Geräte bekannt sind, die Baumwolle in der Flocke oder als fertiges Garn inspizieren (Anlage BK 1, Abs. [0001]). Gemäß ihren Angaben hat ein Gerät mit der Bezeichnung "G" weite Verbreitung gefunden. Bei diesem Gerät werden in der Reinigungslinie, in einer separaten Maschine, die Flocken über ein Transportband gefördert. In einem engen Spalt sind gegenüber dem Transportband Farbsensoren angeordnet, die Farbunterschiede von Fremdteilen erkennen und eine Ausschleusevorrichtung auslösen (Anlage BK 1, Abs. [0001]). Andere Vorrichtungen inspizieren das fertige Garn im Spulprozess. Hierbei werden mit einem schwarz-weiß Sensor die Garne beurteilt und ggf. das dunklere Garnstück herausgeschnitten. Die Klagepatentschrift beanstandet an beide Methoden als nachteilig, dass sie mit deutlichen Investitionskosten verbunden und nicht einfach in vorhandene Anlagen zu integrieren sind (Anlage BK 1, Abs. [0001]).
Ausgehend von diesem Stand der Technik hat es sich das Klagepatent zur Aufgabe gemacht, eine preiswerte und leicht zu installierende Hilfe zur Bekämpfung der Fremdfasern in der Spinnerei zu schaffen (Anlage BK 1, Abs. [0001]).
Zur Lösung dieses Problems schlägt Anspruch 1 des Lizenzpatents I eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
(2) Die Vorrichtung umfasst
(2.1) Farbsensoren (S)
(2.2) eine Auswertelektronik und
(2.3) eine Ausschleusevorrichtung (F).
(3) Die Farbsensoren (S) sind
(3.1) gegenüber der Oberfläche einer Öffnungswalze (W) und
(3.2) über die Arbeitsbreite der Öffnungswalze (W).
angebracht.
(4) Die Farbsensoren (S) und die Auswertelektronik können eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen.
(5) Wenn die Farbsensoren (S) und die Auswertelektronik eine deutliche Farbabweichung im geöffneten Material gegenüber der Normalfaser feststellen, sorgen die Farbsensoren (S) dafür, dass der Faserstrom ganz oder teilweise aus der normalen Faseröffnungslinie durch die Ausschleusevorrichtung (F) ausgeschleust werden kann.
Die Klagepatentschrift weist darauf hin, dass es zur Erkennung von Fremdfasern notwendig ist, dass die Baumwollballen zu Flocken geöffnet werden, damit die Fremdfaserfetzen sichtbar sind. Es sei notwendig, eine große durch Farbsensoren zu beobachtende Oberfläche zu schaffen (Anlage BK 1, Abs. [0002]). Die Klagepatentschrift gibt ferner an, dass die Fremdfaserdetektion erfindungsgemäß dadurch gelöst wird, dass Baumwolle und Fremdfasern um mindestens eine Öffnungswalze gefördert werden, die mit Garnitur, Stiften oder "Nasen" versehen ist, und Farbsensoren in etwa achsparallel in einer oder mehreren Reihen gegenüber dem Umfang der Walze angeordnet sind. Der Abstand der Sensorobjektive von dem Walzenumfang dürfe nicht zu groß gewählt werden, weil sonst die Objektive durch die Baumwolle nicht mehr vom Staub freigewischt würden. Ein Abstand von 20 mm zum Spitzenumfang sollte, so die Patentschrift, bei Platzierung in der Nähe der Trommel nicht überschritten werden. Lediglich bei einer Positionierung der Sensorreihe im Deflektor könne der Abstand zur Trommel größer gewählt werden, da die Flocken durch die Fliehkraft in Richtung Deflektor flögen und an dem Deflektor entlang in den Absaugkanal rutschten (Anlage BK 1, Abs. [0003]).
bb) Die von der Beklagten unter den Bezeichnungen "Securomat C" und "Securoprop D" vertriebenen Fremdteilausscheider machen von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch.
Zwischen den Parteien besteht insoweit allein Streit darüber, ob die in Rede stehenden Maschinen "Farbsensoren" aufweisen (Merkmal (2.1)), die entsprechend den Vorgaben des Merkmals (3) angebracht sind. Dies hat das Landgericht zutreffend bejaht.
Merkmal (2.1) verlangt nur, dass die Vorrichtung zum Erfassen von andersfarbigen Fasern "Farbsensoren" aufweist, wobei nach dem Wortlaut des Patentanspruchs zwei Farbsensoren genügen. Der Patentanspruch spricht lediglich von "Farbsensoren" (Plural), wobei er keine bestimmte Mindestanzahl von Sensoren verlangt.
Die "Farbsensoren" werden im Patentanspruch 1 nicht näher beschrieben. Welche Art von "Farbsensoren" zum Einsatz kommt, überlässt Patentanspruch 1 dem Fachmann. Die "Sensoren" müssen nur in der Lage sein, Fremdfasern auf Grund eines Farb- oder Helligkeitsunterschiedes zur Baumwolle festzustellen (vgl. Anlage BK 1, Abs. [0005], Spalte 2, Zeilen 15 bis 19).
Solche Sensoren weisen die angegriffenen Ausführungsformen auf.
Bei den Fremdteilausscheidern der Beklagten kommen – wie insbesondere die Darstellung auf Seite 2.2-8 der Bedienungsanleitung gemäß Anlage K 18 erkennen lässt – unstreitig zwei so genannte AA-Kameras (AA = Charge Coupled Device) zum Einsatz, die Helligkeit und Farbe des Materials erfassen (vgl. Anlage K 18, Seite 2.2-8). Die Kameras sind der Öffnungswalze gegenüber und in einem Abstand von 1,537 m von der Öffnungswalze entfernt angebracht. Die Optik jeder Kamera erfasst unstreitig jeweils die Hälfte der gesamten Arbeitsbreite der Walze und bildet sie auf einem AA-Chip ab. Der jeweilige AA-Chip der Kameras stellt einen "Farbsensor" dar. Dieser Farbsensor ist – wie der Kläger im Verhandlungstermin unwidersprochen vorgetragen hat – in der Kamera angeordnet.
Davon, dass eine Bildanalyseeinrichtung, wie sie die Beklagte in ihren Maschinen verwendet, als "Farbsensor" zu qualifizieren ist, geht die Beklagte in anderem Zusammenhang selbst aus. Sie beruft sich nämlich darauf, dass sie sich zur Fremdfaser-Detektion des aus der EP 606 626 A1 (Anlage B 2/B 2a) bekannten Standes der Technik bedient (vgl. Schriftsatz v. 09.07.2008, S. 9 f. [Bl. 85 f. GA]; Berufungsbegründung v. 16.01.2009, S. 7 [Bl. 201 GA]; Schriftsatz v. 06.10.2009, S. 5 [Bl. 376 GA]). Wie die Beklagte hierzu bereits in erster Instanz ausgeführt hat (Klageerwiderung v. 08.02.2008, S. 12 bis 16 [Bl. 30 – 34 GA]) und wie sie auch in dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren vorträgt (Anlage B 23, S. 13 bis 17), offenbart die EP 606 626 A1 eine Bildanalysevorrichtung, die aus einem Bildaufnahmesystem, welches eine AA-Kamera ist, bei der es sich um eine Kamera handelt, die aus einer großen Zahl von fotosensitiven Elementen besteht, die miteinander gekoppelt sind, aus einem Bildspeicher, welcher die elektrischen Signale vom Bildaufnahmesystem in ein digitales Bild umwandelt, das im Rechner gespeichert werden kann, aus einem Computer und einer Bildverarbeitungssoftware besteht. Nach den Erläuterungen der Beklagten ermöglicht diese Bildanalyseeinrichtung eine spektrale Probeerkennung oder Filterung (vgl. Anlage B2a, Seite 15, Zeilen 5 bis 9, 23 bis 26). Das bedeutet, dass auch die Farbigkeit der Probe erfasst und erkannt wird. Die Bildanalyseeinrichtung hat daher – so die Beklagte selbst – "Farbsensoreigenschaft".
(3)
Die in den angegriffenen Ausführungsformen zum Einsatz kommenden Farbesensoren sind auch in wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals (3.1) gegenüber der Oberfläche der Öffnungswalze angebracht (Merkmal 3a). Denn die die Farbsensoren enthaltenden AA-Kameras sind unstreitig gegenüber der Oberfläche der Öffnungswalze angeordnet.
(4) Merkmal (3.2), welches vorgibt, dass die Farbsensoren "über die Arbeitsbreite der Öffnungswalze" angebracht sind, ist entgegen der Auffassung der Beklagten ebenfalls wortsinngemäß verwirklicht.
Was mit der Angabe "über die Arbeitsbreite der Öffnungswalze" gemeint ist, wird weder im Anspruch noch in der Patentbeschreibung erläutert. Der Fachmann wird diese Angabe – ebenso wie den Begriff "Farbsensor" – deshalb so deuten, wie dies angesichts der ihr nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist. Die Farbsensoren sollen erfindungsgemäß Fremdfasern detektieren, die in der um die Öffnungswalze geförderten Baumwolle enthalten sein können. Zu diesem Zwecke sollen sie die gesamte (Arbeits-)Breite der Walze erfassen. Vor diesem Hintergrund nimmt der Fachmann an, dass die Farbsensoren gemäß Merkmal (3.2) so angebracht sein sollen, dass sie die gesamte Arbeitsbreite der Öffnungswalze erfassen. Erforderlich ist damit nur, dass sie die (Arbeits-)Breite der Walze optisch vollständig abtasten, wie dies bei den Vorrichtungen der Beklagten unstreitig der Fall ist.
Damit steht im Einklang, dass die Beklagte in Bezug auf die EP 606 626 A1 (Anlage B 2/B 2a) auf dem Standpunkt steht (Klageerwiderung v. 08.02.2008, Seiten 12 – 16 [Bl. 30 – 34 GA]); Anlage B 23, Seiten 13 bis 17), dass diese Druckschrift neben dem Merkmal (2.1) auch die Merkmale (3.1) und (3.2) offenbart. Nach ihren eigenen Angaben bedient sie sich zur Fremdfaser-Detektion der aus dieser Druckschrift bekannten Mittel. Wenn die Beklagte gleichwohl eine Benutzung des Klagepatents in Abrede stellt, steht dies ersichtlich im Widerspruch hierzu.
Soweit die Beklagte geltend gemacht, die Farbsensoren müssten nach der Lehre des Klagepatents in so geringem Abstand vom Walzenumfang angebracht sein, dass die auf der Walze mitgeführte Baumwolle in Berührung mit den Objektiven der Sensoren komme und diese von Staub freiwische, ist das Landgericht dieser Auslegung mit Recht nicht gefolgt. Denn eine solche Vorgabe bzw. Einschränkung ist dem Anspruchswortlaut nicht zu entnehmen. Die angesprochene "Selbstreinigungsfunktion" wird zwar in der Patentbeschreibung behandelt, in welcher auch gesagt wird, dass ein Abstand von 20 mm zum Spitzenumfang nicht überschritten werden sollte (Anlage BK 1, Abs. [0003]). Im maßgeblichen Anspruch hat dies aber keinen Niederschlag gefunden. Maßgebliche Grundlage dafür, was durch ein europäisches Patent geschützt ist, ist aber gemäß Art. 69 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2007, 778, 779 – Ziehmaschinenzugeinheit; vgl. a. BGHZ 98, 12, 18 = GRUR 1986, 803 – Formstein). Was bei sinnvollem Verständnis mit ihm nicht so deutlich einbezogen ist, dass es vom Fachmann als zur Erfindung gehörend erkannt wird, kann den Gegenstand dieses Patentanspruchs nicht kennzeichnen (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen, sind zwar unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH, GRUR 2007, 410 – Kettenradanordnung; GRUR 2007, 778, 779 – Ziehmaschinenzugeinheit). Die Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents darf aber nicht zu einer sachlichen Einengung – oder inhaltlichen Erweiterung – des durch seinen Wortlaut festgelegten Gegenstands führen (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2007, 778, 779 – Ziehmaschinenzugeinheit).
Der von der Beklagten in zweiter Instanz erhobene Einwand, die von ihr benutzte Vorrichtung nehme die Nachteile des Standes der Technik gemäß der EP 606 626 in Kauf, weil sich die Erfassungsbereiche der mit optischen Linsen ausgerüsteten beiden Kameras notwendig überschnitten, was über einen "erhöhten Rechneraufwand" elektronisch extrapoliert werden müsse, und weil die Erfassung über zwei seitlich angebrachte optische Linsen den Nachteil habe, dass die teilkreisförmigen Grenzbereiche am Rand eine andere Tiefenschärfe aufwiesen als im Zentrum, greift ebenfalls nicht durch. Weder wird die EP 606 626 in der Klagepatentschrift erwähnt, noch findet sich in dieser ein Hinweis darauf, dass die Verwendung von Kameras zur Fremdfaser-Detektion mit den von der Beklagten angesprochenen Nachteilen behaftet sei. Das Klagepatent befasst sich nicht mit dem Rechneraufwand, der Präzision der Erfassung oder der Tiefenschärfe.
Entsprechendes gilt für die von der Beklagten ferner behaupteten Nachteile, nämlich den angeblich höheren Kostenaufwand beim Einsatz von zwei optischen Kameras mit elektronischer Erfassung sowie die angeblich schwierigere und aufwändigere Installation und Justierung von opto-elektronischen Kameras. Auch hiermit beschäftigt sich das Klagepatent nicht. Insbesondere lässt sich aus der in der Patentschrift angegebenen, sehr allgemein gehaltenen Aufgabenstellung, "eine preiswerte und leicht zu installierende" Hilfe zur Bekämpfung der Fremdfasern in der Spinnerei zu schaffen (Anlage BK 1, Abs. [0001]), nicht ableiten, dass der Einsatz von Kameras vermieden werden soll. Das Klagepatent will sich nicht von Systemen abgrenzen, bei denen zur Fremdfaser-Detektion Kameras zum Einsatz kommen; solche Systeme sind in der Klagepatentschrift überhaupt nicht erwähnt. Es will sich vielmehr von dem in Absatz [0001] der Patentbeschreibung behandelten Stand der Technik abgrenzen, bei dem die Flocken in der Reinigungslinie in einer "separaten Maschine" inspiziert werden, wenn sie über ein Transportband gefördert werden, oder bei dem erst das fertige Garn im Spulprozess inspiziert wird.
Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte in diesem Zusammenhang auf die auf den Kläger zurückgehende, vorveröffentlichte Offenlegungsschrift DE 44 30 fff A1 (Anlage B 26). In dieser Druckschrift wird zwar in der Tat die Verwendung von aus einem Linsensystem und Fotodioden bestehenden Kameras abgelehnt und stattdessen der Einsatz von opoto-elektronischen Sensoren vorgeschlagen, weil die Kameratechnik als aufwändiger und die Entfernung zur Kamera im Hinblick auf Staubbildung und unkontrollierte Lichteinflüsse als nachteilig angesehen wird. Entsprechende Angaben finden sich in der Klagepatentschrift jedoch nicht. Die in der Klagepatentschrift nicht erwähnte DE 44 30 fff A1 kann nicht zur Auslegung des Klagepatents herangezogen werden. Anhaltspunkte für das Verständnis eines Merkmals können sich zwar aus dem Stand der Technik ergeben, den die Patentschrift erwähnt. Kein zulässiges Auslegungsmaterial stellt demgegenüber ein in der Patentschrift nicht erwähnter Stand der Technik dar, mag er auch vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Patents der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sein (BGH, GRUR 1991, 811, 813 f – Falzmaschine). Ihn heranzuziehen ist nur dann zulässig, wenn der Nachweis geführt werden kann, dass dieser Stand der Technik zum allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet gezählt hat (BGH, GRUR 1978, 235, 236/237 – Stromwandler). Dass dies für die DE 44 30 fff A1 zutrifft, hat die Beklagte weder substanziiert dargetan noch belegt.
Soweit die Beklagte schließlich meint, Merkmal (3.2) könne nicht dahin verstanden werden, dass die Farbsensoren nur die gesamte Arbeitsbreite der Öffnungswalze erfassen sollten, weil es sich hierbei um eine technische Selbstverständlichkeit handele, vermag auch dieses Argument ihre gegenteilige Auslegung nicht zu rechtfertigen. Denn bei der Auslegung eines Patentanspruchs kann nicht einfach davon ausgegangen werden, in ihm enthaltenen Angaben sei eine über Selbstverständlichkeiten hinausgehende Bedeutung beizumessen (BGH, GRUR 2004, 1023, 1025 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
Hiervon ausgehend verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen das Merkmal (3.2) wortsinngemäß, weil die Optik der von der Beklagten eingesetzten AA-Kameras unstreitig jeweils die Hälfte der gesamten Arbeitsbreite der Walze erfasst und sie auf dem AA-Chip abbildet. Die Farbsensoren zusammen erfassen damit die gesamte Arbeitsbreite der Öffnungswalze. Dass sich die Farbsensoren als solche nicht räumlich über die gesamte Breite der Walze erstrecken, ist unerheblich.
Ohne Erfolg wendet die Beklagte ein, dass sie von dem Stand der Technik gemäß der EP 606 626 A1 (Anlage B 2/B 2a) Gebrauch mache und der Stand der Technik nicht in den Schutzbereich des Klagepatents einbezogen werden könne. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 98, 12 ff. = GRUR 1986, 803 – Formstein) kann sich zwar derjenige, der wegen einer Patentverletzung mittels patentrechtlich äquivalenter Mittel aus einem Patent in Anspruch genommen wird, mit dem Einwand verteidigen, die als patentrechtlich äquivalent beanstandete Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar. Dieser so genannte Formsteineinwand hat aber von vornherein nur Aussicht auf Erfolg, wenn eine Patentverletzung durch eine vom Sinngehalt des Patentanspruchs abweichende Ausführungsform und keine wortsinngemäße Benutzung behauptet wird (vgl. Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 62 und § 14 PatG Rdnr. 126 m. w. Nachw.). Hier liegt aber – wie ausgeführt – eine wortsinngemäße Patentbenutzung vor.
cc) Aus der vorstehend dargelegten Schutzrechtsverletzung bzw. –benutzung ergeben sich folgende Rechtsfolgen:
(1) Die Beklagte stellt her und vertreibt auch seit dem Ende des Lizenzvertrages Fremdteilausscheider der in Rede stehenden Art. Sie hat im Verhandlungstermin auf Nachfrage erklärt, dass sie über keine Ausweichtechnik zu ihrer bisherigen Detektion verfügt (Bl. 449 GA). Ihre Fremdteilausscheider hat sie nach Vertragsende also nicht abgewandelt; diese stellt sie vielmehr unstreitig in der bisherigen Ausgestaltung weiter her und vertreibt sie so. Zu einer Benutzung des Klagepatents ist die Beklagte seit Vertragende nicht mehr berechtigt.
Dass sie nach der Kündigung des Lizenzvertrages nur solche Vorrichtungen vertrieben habe, die sie bereits während der Vertragszeit vertragsgemäß hergestellt habe, behauptet die Beklagte nicht. Sie behauptet nicht einmal, dass sie zum Zeitpunkt der Kündigung bereits während der Vertragszeit hergestellte Fremdteilausscheider in ihrem Besitz oder Eigentum gehabt habe, weshalb dahinstehen kann, ob die Beklagte solche Fremdteilausscheider aufgrund eines so genannten Auslaufrechts noch hätte veräußern und in den Verkehr bringen dürfen (vgl. hierzu Bartenbach, a.a.O., Rdnrn. 1273 – 1280 sowie Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rdnr. 203; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 15; Schulte, PatG, 8. Aufl., siehe a. BGH, GRUR 1959, 528, 531 – Autodachzelt). Im Übrigen stellt die Beklagte die in Rede stehenden Fremdteilausscheider nach Vertragsende unstreitig weiter her, wozu sie in keinem Fall berechtigt ist.
Da die Beklagte damit nach Vertragsende entgegen § 9 Nr. 1 PatG eine patentierte Erfindung benutzt hat, kann der Kläger sie nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung in Anspruch nehmen.
Verboten hat der Senat der Beklagten nur die im Unterlassungsantrag (Antrag zu III. 2. gemäß Schriftsatzes des Klägers v. 24.07.2009, S. 20 [Bl. 370 GA]) aufgeführten Benutzungshandlungen. Die Benutzungshandlung des Inverkehrbringens ist dort – anders als im Rechnungslegungsantrag – nicht angegeben, weshalb der Beklagten diese Benutzungshandlung auch nicht zu verbieten ist (§ 308 Abs. 1 ZPO). Entsprechendes gilt für die begehrte Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten, weil der diesbezügliche Antrag zu IV. 1. (Schriftsatz des Klägers v. 24.07.2009, S. 21 [Bl. 371 GA]) auf den Antrag zu III. 2. rückbezogen ist.
(2) Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG hat die Beklagte dem Kläger außerdem allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die schutzrechtsverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Die Beklagte hat die ihr zur Last gelegten schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB. Der Kläger hat auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO notwendige Feststellungsinteresse daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst nur dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen. Dass ihm die schutzrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schaden zugefügt haben, erscheint hinreichend wahrscheinlich; beziffern kann der Kläger die ihm daraus erwachsenden Ansprüche jedoch erst, wenn die Beklagte ihm über den Umfang der begangenen angegriffenen Handlungen Rechnung gelegt hat.
(3) Damit der Kläger in die Lage versetzt wird, den ihm zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, ist die Beklagte zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Denn der Kläger ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die er ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
Die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung bezieht sich entsprechend dem Rechnungslegungsantrag des Klägers (Antrag zu III. 1. gemäß dem Schriftsatz des Klägers v. 24.07.2009, S. 19 [Bl. 369 GA]) auch auf die Benutzungshandlung des Inverkehrbringens.
Die im Rechnungslegungsantrag betreffend den anzugebenden Gewinn enthaltene Formulierung "der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten den unter III) bezeichneten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden" hat der Senat im Hinblick auf die an der Bestimmtheit dieses Zusatzes bestehenden Bedenken sowie wegen der fehlenden Relevanz dieses Kriteriums (BGH, GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren) nicht in den Tenor aufgenommen; eine Klageabweisung ist damit nicht verbunden.
Gemäß § 140b PatG hat die Beklagte ferner über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu B. I. 2. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind.
(4) Der ferner zuerkannte Vernichtungsanspruch folgt aus § 140a Abs. 1 PatG. Dass sich noch während der Vertragszeit vertragsgemäß hergestellte Fremdteilausscheider in ihrem Besitz oder Eigentum befinden, behauptet die Beklagte nicht (siehe oben). Sie macht auch nicht geltend, dass die begehrte Vernichtung auf Grund sonstiger Umstände unverhältnismäßig sei. Hierfür ist auch nichts ersichtlich. Den Vernichtungsantrag versteht der Senat – entsprechend der üblichen Praxis – dahin, dass die patentverletzenden Vorrichtungen nach Wahl der Beklagten zum Zwecke der Vernichtung an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher herauszugeben sind. Dieser ist bis zur Vernichtung der patentverletzenden Gegenstände nur Verwahrer. Die im Antrag enthaltene Bezeichnung "Treuhänder" legt indessen nahe, dass der Dritte weitergehende Aufgaben hat, weshalb der Senat diese Formulierung nicht übernommen hat.
dd) Eine Aussetzung der Verhandlung bis zur Entscheidung in dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren (§ 148 ZPO) kommt nicht in Betracht.
Aufgrund der Tatsache, dass die Ansprüche wegen Patentverletzung vom Kläger erst im Berufungsrechtszug erhoben worden sind, gelten vorliegend mangels eines erstinstanzlichen Verletzungsurteils die Grundsätze für eine Aussetzung in der ersten Instanz. Danach (vgl. LG Düsseldorf, Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus; Senat, GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker; BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug) stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder – wie hier – die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (vgl. § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG, wonach der Patentschutz mit Veröffentlichung der Patenterteilung eintritt). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber einem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert würde, kommt eine solche Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nur dann in Betracht, wenn ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klageschutzrechts nicht nur möglich, sondern mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner – zeitlich ohnehin begrenzten – Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist.
Unter Berücksichtigung dieser Rechtsgrundsätze besteht vorliegend keine Veranlassung zur Aussetzung des Rechtsstreits:
Die auf den Kläger zurückgehende, prioritätsältere und nachveröffentlichte DE 44 15 abcA1 (NK 1) ist nur bei der Beurteilung der Neuheit in Betracht zu ziehen. Diese Druckschrift offenbart keine "Öffnungswalze", worunter nach den Erläuterungen der Klagepatentschrift (Anlage BK 1, Abs. [0002], Spalte 1 Zeilen 25 bis 27 und Abs. [0003], Spalte 1 Zeilen 52 bis 55) eine Vorrichtung zu verstehen ist, die geeignet ist, die auf Fremdkörper zu detektierende Baumwolle zu Flocken zu öffnen, damit die Fremdpartikeln sichtbar werden. Derartiges sieht die DE 44 15 abcA1 nicht vor. Gegenüber dem Farbsensoren befindet sich bei diesem Stand der Technik vielmehr eine Transportwalze (3), welche die Fasern an den Sensoren vorbeiführt (Anlage NK 1, Spalte 1 Zeilen 6 bis 8). Deren Aufgabe soll es ausdrücklich sein, die Fasern zu verdichten (statt sie zu öffnen) und mitzunehmen sowie einen Hintergrund für die Farberkennung zu bilden (Anlage NK 1, Spalte 1 Zeilen 8 bis 12). Soweit in der DE 44 15 abcA1 auf die Oberfläche der Walze (3) näher eingegangen wird, geschieht dies nur im Hinblick auf das Reflexionsverhalten und die Begünstigung einer Mitnahme der Fasern (Anlage NK 1, Spalte 1 Zeilen 22 bis 24). Irgendeine besondere Ausstattung, welche die Transportwalze (3) befähigt, das Baumwollmaterial zu Flocken zu öffnen, wird nirgends angesprochen.
Was die ferner entgegengehaltene EP 606 626 A1 (Anlage NK 2 und Anlage B 2/B 2a) anbelangt, spricht gegen eine hinreichende Erfolgsaussicht der hierauf gestützten Nichtigkeitsklage bereits, dass dieser Stand der Technik den fachkundigen Parteien bei Abschluss des Lizenzvertrages bekannt war und die Beklagte dennoch eine kostspielige Lizenz genommen hat. Abgesehen davon vermag der Senat auch hier eine "Öffnungswalze" nicht zu erkennen und es geht – soweit ersichtlich – auch nicht um eine Ausschleusung an einer "Faseröffnungslinie". Insoweit erscheinen dem Senat die diesbezüglichen Ausführungen des Klägers plausibel. Die EP 606 626 betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Überwachung und Verarbeitung eines "Vlieses" aus Textilmaterialien. Die von der Beklagten in Bezug genommene Figur 3 dieser Druckschrift zeigt eine "Vorzeigetrommel" (40). Diese Trommel (40), die vorzugsweise Stifte (42) auf Lochungen (40) an ihrer Oberfläche aufweist, kämmt und richtet die Fasern aus und dient als Vorzeigeeinrichtung für das dünne Vlies aus Fasern und anderen Elementen, die darauf abgelagert werden, wobei das dünne Vlies in Figur 3 nicht gezeigt ist (vgl. Anlage B 2a, Seite 8 Zeilen 14 bis 18). Die Fasern werden gleichmäßig von den Stiften (33) abgezogen, indem eine Klemm-bzw. Förderrolle (34) eines Faserprobennehmers (32) so in Verbindung mit der Vorzeigetrommel (40) für das dünne Vlies gedreht wird, dass die Fasern etwa gleichmäßig auf die Trommel (40) abgelagert werden (vgl. Anlage B 2a, Seite 8 Zeilen 18 bis 22). Eine Luftkammer (43) und eine darauf angeordnete Saugvorrichtung (45) erzeugen hierbei einen Luftstrom durch die Lochungen (44) hindurch, um die Ablagerung von Elementen vom Probennehmer (32) auf die Trommel (40) zu unterstützen (vgl. Anlage B 2a, Seite 8 Zeilen 22 bis 25). Dem ist zu entnehmen, dass auf der Trommel (40) ein Vlies gebildet wird, womit eine Verdichtung der Fasern einhergeht. Dass die Vorzeigetrommel (3) auch Baumwollmaterial zu Flocken öffnen kann, wird wiederum nirgends angesprochen; eine Öffnungsfunktion der Trommel (40) wird mit keinem Wort erwähnt. Gegen eine solche Funktion spricht auch, dass die besagte Trommel (40) nicht notwendigerweise Stifte (42) aufweisen muss (vgl. Anlage B 2a, Seite 8 Zeilen 26 bis 28).
Dass der Gegenstand des Klagepatents im Hinblick auf die EP 606 626 A1 (NK 2), die NK 4 und/oder die NK 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, vermag der Senat nicht zu erkennen.
6. Die in zweiter Instanz zunächst ebenfalls hilfsweise verfolgten, auf die deutsche Patentanmeldung DE 198 53 bbb gestützten Entschädigungs- und Rechnungslegungsanträge hat der Kläger im Senatstermin zurückgenommen (Bl. 449 GA). Auch diese Teilklagerücknahme ist wirksam. Die Beklagte hat auch ihr ausdrücklich zugestimmt (Bl. 449 GA). Abgesehen davon bedurfte es einer Einwilligung der Beklagten in die Rücknahme dieser – in erster Instanz noch nicht gestellten – Anträge nicht. Nach § 269 Abs. 1 ZPO kann die Klage ohne Einwilligung des Beklagten bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Beklagten zur Hauptsache zurückgenommen werden. Vorliegend hatte der Prozessbevollmächtigte der Beklagten vor der Rücknahme der in Rede stehenden Anträge noch nicht mündlich zur Hauptsache verhandelt. Er hatte – ebenso wie der Prozessbevollmächtigte des Klägers – zuvor noch keine Anträge gestellt. Die Teilklagerücknahme hat der Prozessbevollmächtigte des Klägers vielmehr gleich zu Beginn des Verhandlungstermins auf Anregung des Senats erklärt. Den Verhandlungstermin hatte der Senat bewusst zweigeteilt. Im ersten Teil ist ausschließlich der Versuch einer gütlichen Einigung unternommen worden. In diesem Zusammenhang hat der Senatsvorsitzende den Parteien das (vorläufige) Ergebnis der Vorberatung des Senats dargestellt, wobei die Sach- und Rechtslage mit den Parteivertretern noch nicht erörtert worden ist. Darlegungen des Gerichts zur Sach- und Rechtslage im Rahmen eines Güteversuchs, in deren Rahmen oder im Anschluss an welche der Prozessbevollmächtigte des Klägers die Zurücknahme der Klage erklärt, sind noch kein Beginn der mündlichen Verhandlung des Beklagten (vgl. BGH, NJW 1987, 3263; Zöller/Greger, a.a.O., § 269 Rdnr. 13).
B. Berufung der Beklagten
Die Berufung der Beklagten bleibt im Wesentlichen ohne Erfolg.
Zu entscheiden ist nur noch über den auf den Lizenzvertrag i. V. m. dem Lizenzpatent I (EP 0 744 yyy, Anlage BK 1) gestützten, den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis zum 2. Februar 2007 betreffenden Rechnungslegungsantrag (Antrag zu II. 1.). Soweit das Landgericht die Beklagte für diesen Zeitraum auch betreffend das Lizenzpatent II sowie die Lizenzpatentanmeldung V zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verurteilt hat, hat der Kläger die Klage (Anträge zu II. 2. und 3.) im Senatstermin wirksam zurückgenommen (Bl. 449 GA). Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten hat auch dieser teilweisen Klagerücknahme ausdrücklich zugestimmt (Bl. 449 GA).
Nicht zugestimmt hat der Prozessbevollmächtigte der Beklagten allerdings der in der weiteren Antragseinschränkung liegenden Teilklagerücknahme, wonach im Antrag zu II. am Ende die Worte "unter Beifügung der Belege, insbesondere" sowie die Worte "Herstellungs- und" entfallen sollten (Bl. 449R GA). In erster Instanz wurde über diesen Antrag mündlich verhandelt. Danach konnte der Kläger die Klage ohne Einwilligung der Beklagten nach § 269 Abs. 1 ZPO nicht mehr wirksam teilweise zurücknehmen. Die Beklagte hat ihre Einwilligung zu dieser Teilklagerücknahme ausdrücklich versagt. Damit ist die Rücknahmeerklärung insoweit wirkungslos geworden; die mit ihr erstrebte prozessuale Wirkung tritt endgültig nicht ein (vgl. BGH, NJW 1998, 3784). Da der Kläger auf einen weitergehenden Rechnungslegungs- und Belegvorlageanspruch nicht verzichtet hat und nicht angenommen werden kann, dass der betreffende Teil des Antrags in der Schwebe bleiben soll, geht der Senat davon aus, dass der Kläger stillschweigend an dem Antrag zu II. 1. in seiner bisherigen, vom Landgericht zugesprochenen Form festhält bzw. insgesamt um Zurückweisung der Berufung der Beklagten bittet.
1. Der im Wege der Stufenklage (§ 254 ZPO) auf erster Stufe verfolgte, auf den Lizenzvertrag gestützte Rechnungslegungsantrag zu II. 1. ist teilweise unzulässig.
Was den Gegenstand der Rechnungslegung anbelangt, bestehen an der Bestimmtheit des Antrages (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) allerdings keine Bedenken.
Über welche Vorrichtungen die Beklagte Rechnung zu legen hat, ergibt sich aus dem Rechnungslegungsantrag des Klägers (Antrag zu II. 1.) bzw. aus dem Urteilstenor. Dort sind die betreffenden Vorrichtungen in Anlehnung an den Patentanspruch beschrieben. Einer weiteren Konkretisierung bedarf es nicht. Kann der Kläger – wie hier – eine wortsinngemäße Patentbenutzung geltend machen, ist es nach ständiger Rechtsprechung des Senats im Allgemeinen statthaft, den Klageantrag nach dem Wortlaut des verletzten Patentanspruchs zu formulieren. Die Orientierung am Anspruchswortlaut bietet Gewähr dafür, dass der Urteilstenor nur diejenigen Details enthält, die für die erfindungsgemäße Lehre von Bedeutung sind, und sie verhindert zuverlässig, dass solche Gestaltungsmerkmale Eingang in den Urteilstenor finden, die außerhalb der Erfindungsmerkmale stehen und deswegen den Verbotstenor ungerechtfertigt einschränken würden. Bei einer etwaigen Zwangsvollstreckung kann der dem Anspruchswortlaut folgende Tenor anhand der Entscheidungsgründe ausgelegt werden, was sicherstellt, dass der Titel nicht auf Ausführungsformen erstreckt wird, die nicht im Kern des gerichtlichen Urteilsauspruchs liegen.
Dass die streitgegenständlichen Vorrichtungen der Beklagten vom Typ "Securomat C" sowie vom Typ "Securoprop D" unter den Rechnungslegungsausspruch fallen, ergibt sich eindeutig aus den Entscheidungsgründen des landgerichtlichen Urteils. Dort hat das Landgericht im Einzelnen ausgeführt, dass beide Ausführungsformen von der Lehre des Lizenzpatents I Gebrauch machen und deshalb unter den Lizenzvertrag fallen. Damit ist zweifelsfrei klar, dass sich die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung gerade auf diese beiden Ausführungsformen bezieht. Entsprechendes gilt für das Urteil des Senats, mit welchem der Rechnungslegungstenor teilweise neu gefasst worden ist. Soweit die Formulierung des Rechnungslegungsausspruchs zu A. I. in Bezug auf die Vorrichtungen, auf welche sich die Rechnungslegungspflicht bezieht, von derjenigen im landgerichtlichen Urteil abweicht, beruht dies – wie bereits ausgeführt – allein darauf, dass sich das Landgericht bei der Formulierung an der dem Lizenzpatent I zu Grunde liegenden Anmeldung orientiert hat, wohingegen der nunmehr neugefasste Rechnungslegungstenor vom erteilten Anspruch 1 des Lizenzpatents I ausgeht.
c) Unbestimmt ist der Antrag zu II. 1. hingegen insoweit, als der Kläger im Rahmen der Rechnungslegung auch die Vorlage von nicht näher bezeichneten "Belegen" begehrt. Denn aus dem Antrag und dem diesem entsprechenden landgerichtlichen Rechnungslegungsausspruch ergibt sich nicht, welche Belege vorgelegt werden sollen. Ferner sind der landgerichtliche Tenor und der zugrunde liegende Antrag auch insoweit unbestimmt, als sie das Wort "insbesondere" enthalten. Denn diese Formulierung deutet darauf hin, dass der Kläger im Wege der Rechnungslegung weitere Angaben von der Beklagten begehrt. Welche Angaben dies sein sollen, lässt der Antrag offen. Der Senat hat die betreffenden Formulierungen deshalb gestrichen.
2. In der Sache ist der aus dem Lizenzvertrag i. V. m. dem Lizenzpatent I geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch nach §§ 242, 259 BGB im Wesentlichen gerechtfertigt.
Die Benutzung des Lizenzpatents I bis zur Kündigung des Lizenzvertrages löst Zahlungsansprüche der Beklagten aus dem Lizenzvertrag aus. Die Beklagte muss deshalb als Lizenznehmerin über die fällig gewordenen Lizenzgebühren Rechnung legen (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 145 m. w. Nachw.). Die Rechnung soll dem Lizenzgeber eine Prüfung ermöglichen, ob und in welchem Umfang ihm Ansprüche gegen den Lizenznehmer zustehen (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 145). Sie muss hierbei so gestaltet sein, dass sie auf ihre Richtigkeit überprüft werden kann (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 145 m. w. Nachw.).
b) Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, sie sei nicht zur Zahlung von Lizenzgebühren und damit auch nicht zur Rechnungslegung verpflichtet, weil ihre Vorrichtungen von der Lehre der EP 606 626 A1 Gebrauch machten und die Benutzung der Offenbarung dieser Druckschrift nach dem Lizenzvertrag der Parteien nicht vergütungspflichtig sei.
Unter Ziffer 4 des Lizenzvertrages heißt es unter der Überschrift "Haftung", dass die dort angeführten drei Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen, darunter die EP-OS 606 626, als Stand der Technik bekannt und nicht Gegenstand der Lizenz sind. Es wird damit aus Haftungsgesichtspunkten nur darauf hingewiesen, dass es bestimmten Stand der Technik gibt, der für die Schutzfähigkeit der Erfindungen bedeutsam sein könnte. Außerdem bringt die Klausel zum Ausdruck, dass der Kläger der Beklagten eine Benutzungserlaubnis an dem Gegenstand der genannten Patente bzw. Patentanmeldungen nicht einräumen kann, die Beklagte auf Grund der ihr vom Kläger erteilten Lizenz also nicht zu einer etwaigen Benutzung auch dieser Drittschutzrechte berechtigt ist. Der Kläger ist mit Ziffer 4 des Lizenzvertrages nur seiner Verpflichtung als Lizenzgeber nachgekommen, gegenüber dem Lizenznehmer möglicherweise für die Schutzfähigkeit und/oder Abhängigkeit der Lizenzschutzrechte relevante Umstände offen zu legen, womit er zugleich dem nachträglichen Vorwurf einer arglistigen Täuschung von vornherein vorbeugen wollte. Deshalb findet sich der in Rede stehende Passus auch unter der Überschrift "Haftung". Mit dieser Klausel ist hingegen nicht vereinbart worden, dass die Beklagte keine Lizenzgebühren zu zahlen hat, wenn sie von der Lehre der genannten Schutzrechte, namentlich von der Lehre der EP 606 626, Gebrauch macht. Die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung von Lizenzgebühren nach dem Lizenzvertrag hängt allein davon ab, ob die Beklagte die Lizenzschutzrechte benutzt oder nicht. Benutzt sie ein oder mehrere Lizenzschutzrechte, hat sie nach dem Lizenzvertrag Lizenzgebühren zu zahlen, mag die Beklagte zugleich auch von der Lehre der EP 606 626 Gebrauch machen. Keineswegs haben die Parteien in Ziffer 4 des Lizenzvertrages vereinbart, dass die Beklagte trotz Benutzung mindestens eines der Lizenzschutzrechte von der Zahlung von Lizenzgebühren freigestellt ist, wenn sie zugleich von der Lehre der in Ziffer 4 des Lizenzvertrages genannten Druckschriften Gebrauch macht.
Die Beklagte hat das Lizenzpatent I (auch) während der Vertragszeit mit ihren Fremdteilausscheidern "Securomat C" und "Securoprop D" benutzt. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die obigen Ausführungen zur Benutzung des Klagepatents nach Vertragsende verwiesen.
d)
Darauf, ob das Lizenzpatent I rechtsbeständig ist, kommt es für die vom Kläger geltend gemachten lizenzvertraglichen Ansprüche nicht an.
Nach § 15 Abs. 2 PatG können die Rechte nach § 15 Abs. 1 PatG, also das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein. Das hier in erster Linie maßgebliche Recht aus dem Patent ist die Befugnis zur alleinigen Benutzung der patentierten Erfindung (§ 9 Abs. 1 Satz 1 PatG); diese dem Rechtsinhaber durch die Erteilung des Patents eingeräumte Monopolstellung wird dem Lizenznehmer zur (ausschließlichen oder nicht ausschließlichen) Nutzung überlassen.
Dies hat nach ständiger Rechtsprechung (BGH, 1958, 175, 177 – Wendemaschine II; GRUR 1969, 409, 410 – Metallrahmen; GRUR 1965, 677, 678 – Rübenverladeeinrichtung; BGHZ 67, 38 = GRUR 1977, 107, 109 – Werbespiegel; BGH, GRUR 1978, 308 – Speisekartenwerbung; BGHZ 86, 330 = GRUR 1983, 237 – Brückenlegepanzer; BGHZ 115, 69 = GRUR 1993, 40 – keltisches Horoskop; GRUR 2002, 787, 789 – Abstreiferleiste; GRUR 2005, 935, 937 – Vergleichsempfehlung II; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2009, 121, 122 – Bodybass; vgl. a. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnrn. 193 ff.; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 120; Bartenbach, a.a.O., Rdnrn. 1859 ff.) zur Folge, dass der Lizenznehmer zur Lizenzzahlung verpflichtet bleibt, solange das Patent nicht rechtskräftig für nichtig erklärt ist und solange das Patent von den Mitbewerbern respektiert wird, so dass dem Lizenznehmer durch die Lizenz eine vorteilhafte Stellung erwächst. Solange das Patent in Geltung steht und von den Nichtberechtigten geachtet wird, ist dem Lizenznehmer die durch das Patent abgesicherte Vorzugsstellung sicher; der Lizenzgeber erfüllt damit seine vertragliche Verpflichtung und kann folglich auch das Entgelt beanspruchen (BGHZ 86, 330 = GRUR 1983, 237 – Brückenlegepanzer; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2009, 121, 122 – Bodybass).
Mangels abweichender vertraglicher Regelung bleibt der Lizenznehmer folglich während der Laufzeit des Lizenzvertrages grundsätzlich so lange zur Lizenzzahlung verpflichtet, wie das lizenzierte Schutzrecht in Geltung steht (Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 1245 und 1859 bis 1860 m. w. Nachw.). Eine bloße Vernichtbarkeit des lizenzierten Patents bzw. das Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes lässt die wechselseitigen Vertragsverpflichtungen der Lizenzvertragsparteien, insbesondere die Lizenzgebührenzahlungspflicht des Lizenznehmers, nicht entfallen (Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 1248, 1564 und 1861 m. w. Nachw.). Dass das Lizenzpatent I auf dem Markt nicht respektiert wird, behauptet die Beklagte nicht. Hierfür sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich.
e) Dass die Beklagte den – auf den Lizenzvertrag gestützten – Rechnungslegungsanspruch des Klägers bislang nicht erfüllt hat, hat das Landgericht zutreffend ausgeführt. Zwar kann grundsätzlich auch eine Negativauskunft dahingehend, dass keine schutzrechtsverletzenden bzw. lizenzpflichtigen Gegenstände hergestellt oder vertrieben worden seien, den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch erfüllen, sofern nicht diese Auskunft von vornherein unglaubhaft oder unvollständig ist (vgl. BGH, GRUR 1994, 630, 631 – Cartier-Armreif; GRUR 2001, 841, aaz – Entfernung der Herstellungsnummer II). Eine Auskunft ist jedoch nicht nur inhaltlich unrichtig, sondern insgesamt nicht erteilt, wenn der Auskunftsverpflichtete rechtsirrig den Umfang seiner Verpflichtung zu eng fasst und deshalb seine Auskunft entsprechend seiner rechtsirrigen Auffassung beschränkt. So verhält es sich hier. Die von der Beklagten erteilte Negativauskunft beruht auf der rechtsirrigen Annahme, dass die von ihr hergestellten und vertriebenen Fremdteilausscheider "Securomat C" und "Securoprop D" von der technischen Lehre des Lizenzpatents I keinen Gebrauch machen.
f) Rechnung zu legen hat die Beklagte über die von ihr ausgelieferten Vorrichtungen. Nach dem Lizenzvertrag entsteht der Anspruch auf die Stücklizenz nämlich zu dem Zeitpunkt, zu dem der auf Grund der Lizenz hergestellte Gegenstand das Werk der Beklagten verlässt (Ziff. 6 LV), also mit der Auslieferung. In diesem Zusammenhang kann der Kläger auch die Mittelung der "Auslieferungszeiten", d. h. des Zeitpunktes der Auslieferung verlangen. Diese Angabe ist insbesondere für etwaige Verzugsansprüche von Bedeutung (vgl. Ziff. 9 LV am Ende). Ohnehin erstreckt sich die Auskunftspflicht des Lizenznehmers im Zweifel sowohl auf die Angabe der ausgelieferten Mengen als auch auf den Zeitpunkt der Lieferung (Bartenbach, a.a.O., Rdnr. 1846). Dagegen muss die Beklagte im Hinblick auf die im Lizenzvertrag getroffene Regelung zum Entstehen des Stücklizenzanspruchs keine Rechnung über die Anzahl der "hergestellten" Vorrichtungen legen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO. Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
Zur Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 Nr. 1, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140a Abs. 1, 140b Abs. 1 PatG
§§ 242, 259 BGB
§§ 242, 259 BGB
§§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO
§ 15 PatG
§ 89a HGB
§ 10 PatG
§ 44 PatG
§ 263 ZPO
§ 148 ZPO
§ 9 PatG
§ 14 PatG
§ 140b PatG
§ 254 ZPO
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 314 Abs. 1 Satz 1 BGB
§ 5 Satz 2 EGBGB
§ 313 Abs. 1 Satz 2 BGB
§ 33 Abs. 1 PatG
§ 3 Abs. 2 PatG
§ 4 Satz 2 PatG
§ 9 Satz 2 Nr. 2 PatG
§ 533 Nr. 1 und 2 ZPO
§ 533 Nr. 1 Alt. 1 ZPO
§ 533 Nr. 2 ZPO
§ 9 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 308 Abs. 1 ZPO
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 276 Abs. 1 Satz 2 BGB
§ 140a Abs. 1 PatG
§ 58 Abs. 1 Satz 3 PatG
§ 269 Abs. 1 ZPO
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 15 Abs. 2 PatG
§ 15 Abs. 1 PatG
§ 9 Abs. 1 Satz 1 PatG
§ 92 Abs. 2 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1992, 112, 114
GRUR 1997, 610, 611
NJW 1999, 1177, 1178
GRUR 2004, 532
GRUR-RR 2009, 284, 285
GRUR 2005, 845, 847
NJW 1965, 1042
NZA 1988, 741
NJW 2000, 800, 803
NJW-RR 1994, 1143
BGHZ 160, 204, 209
GRUR 2004, 1023
GRUR 2007, 778, 779
BGHZ 98, 12, 18
GRUR 1986, 803
GRUR 2007, 410
GRUR 1991, 811, 813
GRUR 1978, 235, 236
GRUR 2004, 1023, 1025
BGHZ 98, 12
GRUR 1959, 528, 531
GRUR 2007, 773, 777
GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 284
NJW 1987, 3263
NJW 1998, 3784
GRUR 1969, 409, 410
GRUR 1965, 677, 678
BGHZ 67, 38
GRUR 1977, 107, 109
GRUR 1978, 308
BGHZ 86, 330
GRUR 1983, 237
BGHZ 115, 69
GRUR 1993, 40
GRUR 2002, 787, 789
GRUR 2005, 935, 937
GRUR-RR 2009, 121, 122
GRUR 1994, 630, 631
GRUR 2001, 841