Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2016-03-24, Aktenzeichen 4b O 7/15
ECLI: ECLI:DE:LGD:2016:0324.4B.O7.15.00

Tenor:
I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei im Falle der Beklagten zu 1) und 2) die Ordnungshaft an ihren jeweiligen Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu unterlassen,
Papierumhüllungen für einen Rauchartikel, welche den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstatten,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
umfassend eine Papierbahn, welche geeignet gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben, wobei die Papierbahn getrennte Bereiche einschließt, welche mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt wurden, wobei die behandelten Bereiche durch unbehandelte Bereiche getrennt sind, wobei die behandelten Bereiche eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines Rauchartikels, welcher die Umhüllung beinhaltet, aufweisen, wobei die filmbildende Zusammensetzung, welche auf die Papierumhüllung aufgetragen wird, ein filmbildendes Material umfasst, welches in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten ist, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist, wobei das filmbildende Material eine Viskosität von weniger als 500 cP aufweist, wenn dieses in einer Lösung von 3% Gewichtsanteil bei 25°C vorliegt, wobei das filmbildende Material ein Alginat umfasst oder ein Material umfasst, welches aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus Guar-Gummi, Pektin, Polyvinylalkohol, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen davon;
2. der Klägerin schriftlich in einer geordneten, nach Kalendervierteljahren sortierten und jeweils Zusammenfassungen enthaltenden Aufstellung darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten zu 1) bis 4) jeweils die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 04.04.2009 vorgenommen haben, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmenge und -zeiten unter Aufschlüsselung der Typenbezeichnungen,
b) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse gezahlt wurden, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
c) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
d) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internetwerbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,
f) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei
zum Nachweis der Angaben zu lit. b) und c) die entsprechenden Belege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) vorzulegen sind;
den Beklagten zu 1) bis 4) vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten zu 1) bis 4) die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten tragen und ihn ermächtigen, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.
II. Die Beklagten zu 1) und 2) werden verurteilt,
1. die vorstehend unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 04.04.2009 im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten zu 1) und 2) oder mit ihrer Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf die Verletzung des Klagepatents EP x erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagten zu 1) und 2) zurückzugeben, und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird;
2. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten zu 1) und 2) – Kosten herauszugeben.
III. Es wird festgestellt, dass
1. die Beklagten zu 1) bis 5) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen vom 04.04.2009 bis 31.12.2013 entstanden ist;
2. die Beklagten zu 1) bis 4) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 06.05.2014 und/oder der A seit dem 01.01.2014 durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
IV. Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich den selbständigen Beweisverfahrens 4b O 178/11 tragen die Beklagten als Gesamtschuldner.
V. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 3.500.000,00 € vorläufig vollstreckbar, wobei die einzelnen titulierten Ansprüche gegen Teilsicherheiten wie folgt vollstreckt werden können:
Unterlassung, Rückruf und Vernichtung (I.1., II.1. und II.2.): 3.000.000,00 €
Auskunft und Rechnungslegung (I.2.): 500.000,00 €
Kosten: 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagten aus dem auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten, in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patent 1 482 815 (Klagepatent, Anlage K1, in deutscher Übersetzung Anlage K1a/K20) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.
Das Klagepatent wurde am 20.01.2003 unter Inanspruchnahme einer us-amerikanischen Priorität vom 23.01.2002 von der A angemeldet. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 04.03.2009 veröffentlicht. Am 26.08.2009 wurde eine korrigierte Patentschrift veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Gegen das Klagepatent wurde Einspruch eingelegt. Nach einer Selbstbeschränkung durch die Patentinhaberin hat das Europäische Patentamt durch Entscheidung vom 27.10.2014 (Anlage AR 17) das Klagepatent in eingeschränktem Umfang aufrechterhalten. Sowohl die Patentinhaberin selbst als auch die Einsprechende zu 2) haben gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Die Beklagte zu 1) ist der Beschwerde der Einsprechenden zu 2) mit Schriftsatz vom 24.04.2015 (Anlage AR 23) beigetreten. Über die Beschwerden ist noch nicht entschieden.
Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „Smoking articles with reduced ignition proclivity characteristics“ („Rauchartikel mit verminderter Entzündungstendenz“). Patentanspruch 1 lautet in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen und in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Fassung in deutscher Übersetzung wie folgt:
Papierumhüllung für einen Rauchartikel, welche den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstattet, umfassend:
eine Papierbahn, welche geeignet gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben, wobei die Papierbahn getrennte Bereiche (18) einschließt, welche mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt wurden, wobei die behandelten Bereiche (18) durch unbehandelte Bereiche (28) getrennt sind, wobei die behandelten Bereiche (18) eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines Rauchartikels (10), welcher die Umhüllung (10) beinhaltet, aufweisen, wobei die filmbildende Zusammensetzung, welche auf die Papierumhüllung (14) aufgetragen wird, ein filmbildendes Material umfasst, welches in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten ist, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist, wobei das filmbildende Material eine Viskosität von weniger als 500 cP aufweist, wenn dieses in einer Lösung von 3% Gewichtsanteil bei 25°C vorliegt, wobei das filmbildende Material ein Alginat umfasst oder ein Material umfasst, welches aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus Guar-Gummi, Pektin, Polyvinylalkohol, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen davon.
Nachfolgend wird zur Veranschaulichung eine erfindungsgemäße Papierumhüllung für einen Rauchartikel wiedergegeben (Figuren 1 und 2 der Klagepatentschrift):
Die Klägerin gehört zur B Firmengruppe und beruft sich zur Geltendmachung der Klageansprüche auf eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent. Deren wirksame Einräumung ist zwischen den Parteien streitig. Die Patentinhaberin, die B International Inc., ist Marktführerin für selbstlöschende Zigarettenpapiere in den USA und auf dem europäischen Markt.
Die Beklagte zu 1) gehört ebenfalls zu den führenden Herstellern von Papieren für die Zigarettenindustrie. Die Beklagte zu 2) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Beklagten zu 1). Sie veredelt die von der Beklagten zu 1) hergestellten Papiere zu LIP Zigarettenpapier. Bei den Beklagten zu 3) und 4) handelt es sich um die (jeweils identischen) Geschäftsführer der Beklagten zu 1) und 2). Die Beklagte zu 5) ist eine Holdinggesellschaft, auf die im Rahmen der Abspaltung und Neugründung mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013 verschiedene Vermögensgegenstände übertragen wurden.
Die Beklagten zu 1) und 2) stellen LIP-Zigarettenpapiere mit der Produktbezeichnung „C “ (angegriffene Ausführungsform) her und vertreiben dieses unter anderem in Deutschland. Das C weist voneinander getrennte behandelte und unbehandelte Bereiche auf. Die Zusammensetzung, die auf die behandelten Bereiche aufgebracht wird, besteht aus Wasser, mechanisch fragmentierter und chemisch vernetzter Stärke (D S 500) sowie wahlweise Natrium Alginat. Die Parteien streiten darüber, ob es sich bei D S 500 um ein filmbildendes Material im Sinne des Klagepatents handelt, aus dem eine filmbildende Zusammensetzung hergestellt werden kann.
Die Klägerin behauptet, durch Lizenzvertrag vom 06.05.2014 (Anlage K14/14a) eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent erlangt zu haben. Die Unterzeichnenden, Herr E und Frau F , hätten die erforderliche Vertretungsmacht gehabt. Herr G sei Vorstandsvorsitzender und CEO der A und als solcher bevollmächtigt gewesen, den LIP-Lizenzvertrag für die Patentinhaberin zu unterzeichnen (vgl. hierzu die Anlagen K15/15a und K16/16a). Frau F sei als sog. Type B Manager bevollmächtigt gewesen, den Lizenzvertrag für die Klägerin zu unterschreiben. Zwar sei nach dem Gesellschaftsvertrag der Klägerin grundsätzlich ein Type B Manager nur gemeinsam mit einem Type A Manager zeichnungsbefugt, der Gesellschaftsvertrag lasse aber daneben ausdrücklich die Einzelbevollmächtigung zu. Von dieser Möglichkeit sei in der Vorstandssitzung der Klägerin vom 06.05.2014 Gebrauch gemacht worden, in der jedem Geschäftsführer allein Vollmacht erteilt worden sei, den LIP-Lizenzvertrag (als Teil der sog. „IP-Vereinbarungen“) auszuhandeln und zu unterzeichnen (vgl. hierzu insgesamt das Anlagenkonvolut K17/17a).
Der Lizenzvertrag vermittle der Klägerin eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent. Dem stehe insbesondere nicht entgegen, dass die Patentinhaberin zuvor einfache Lizenzen an die Unternehmen H und I erteilt habe. Denn die Klägerin sei in diese Lizenzverträge als neue Lizenzgeberin eingetreten. Die erforderliche Zustimmung zu der Vertragsübernahme hätten sowohl H als auch I bereits in den jeweiligen Lizenzverträgen mit der Patentinhaberin erteilt. Soweit die Zustimmung bezüglich H davon abhängig gewesen sei, dass das übernehmende Unternehmen ein „Affiliate“ der Patentinhaberin sei, sei diese Voraussetzung erfüllt. Die Klägerin werde von der Patentinhaberin sowie der J , der K , der L sowie der M gehalten. Die vier letztgenannten Unternehmen hätten sich zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme im hundertprozentigen direkten oder indirekten Besitz der Patentinhaberin befunden.
Die Patentinhaberin habe ihre Ansprüche wegen der Verletzung des Klagepatents durch Abtretungserklärung vom 01.12.2015 (Anlage K16) wirksam auf die Klägerin übertragen.
Die Klägerin ist der Auffassung, das Klagepatent sei nicht auf filmbildende Materialien beschränkt, die im engeren molekularen Sinne in „Lösung“ gehen können. Vielmehr umfasse der Schutzbereich auch solche filmbildenden Materialien, die in Wasser oder einem anderen Dispersionsmittel lediglich in Suspension gehen. Diese seien funktional in gleichem Maße geeignet, das Ziel der Erfindung zu erreichen, nämlich eine filmbildende Zusammensetzung mit niedriger Viskosität bei gleichzeitig hohem Feststoffgehalt bereitzustellen. Die Fähigkeit zur Filmbildung sei unabhängig davon, ob eine echte molekulare Lösung oder eine Suspension verwendet werde. Die angegriffene Ausführungsform mache vor diesem Hintergrund unmittelbar wortsinngemäß vom Klagepatentanspruch 1 Gebrauch. Das verwendete Material D S 500 werde in einer wässrigen Zusammensetzung dispergiert auf die Papierbahn aufgebracht und bilde auf dieser einen zusammenhängenden Film. Die Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 werde durch die von ihr eingeholten Gutachten des Herrn Prof. N und der Frau Prof. O bestätigt.
Die Klägerin beantragt,
zu erkennen wie geschehen,
wobei sie hilfsweise geltend gemacht hat, die Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei im Falle der Beklagten zu 1) und 2) die Ordnungshaft an ihren jeweiligen Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu unterlassen,
umfassend eine Papierbahn, welche geeignet gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben, wobei die Papierbahn getrennte Bereiche einschließt, welche mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt wurden, wobei die behandelten Bereiche durch unbehandelte Bereiche getrennt sind, wobei die behandelten Bereiche eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines Rauchartikels, welcher die Umhüllung beinhaltet, aufweisen, wobei die filmbildende Zusammensetzung, welche auf die Papierumhüllung aufgetragen wird, ein nicht lösliches filmbildendes Material umfasst, welches in einer Suspension in einer ausreichenden Menge enthalten ist, damit die Suspension einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist, wobei das nicht lösliche filmbildende Material eine Viskosität von weniger als 500 cP aufweist, wenn dieses in einer Suspension von 3 % Gewichtsanteil bei 25° vorliegt, wobei das nicht lösliche filmbildende Material ein Stärkederivat ist;
und wobei sie außerdem weiter hilfsweise beantragt hat, festzustellen, dass
1. die Beklagten zu 1) bis 5) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, vom 04.04.2009 bis 31.12.2013 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird;
2. die Beklagten zu 1) bis 4) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 01.01.2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Europäischen Patentamts im Beschwerdeverfahren (Az. T0388/15-3.2.04) über das Patent EP X auszusetzen,
weiter hilfsweise den Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch durch Bank- oder Sparkassenbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.
Die Beklagten erheben vorab die Rüge aus § 145 PatG.
Zudem bestreiten sie die Aktivlegitimation der Klägerin. Sie bestreiten zunächst mit Nichtwissen die Vertretungsbefugnis der den Lizenzvertrag unterzeichnenden Personen. Weiter bestreiten sie, dass der Lizenzvertrag formal-rechtlich wirksam zustande gekommen ist. Insofern verweisen sie darauf, dass sich die Unterschriften auf unterschiedlichen Seiten befinden und diese Seiten zudem nicht die ansonsten durchgängig verwendete Dokumentennummer aufweisen würden.
Ungeachtet dessen könne die vereinbarte Lizenz jedenfalls schon deshalb keine ausschließliche sein, weil in Art. 2.7 des Vertrages weitere Lizenznehmer aufgelistet seien. Eine wirksame Übernahme der Lizenzverträge durch die Klägerin bestreiten die Beklagten mit Nichtwissen.
Klausel 16.1 des Lizenzvertrages zwischen der A und H erlaube die Übertragung von Rechten und Pflichten nur an ein Tochterunternehmen. Die Klägerin sei aber kein Tochterunternehmen der B, letztere halte nur 4.556 von insgesamt 213.835 Anteilen an der Klägerin. Im Übrigen verlange Klausel 16.1 weiter, dass bei einer etwaigen Vertragsübernahme der neue Lizenzgeber sich den Regelungen der H -Lizenz unterwerfe. Eine solche ausdrückliche Unterwerfung enthalte Ziffer 2.7 (a) des LIP-Lizenzvertrages zwischen der A und der Klägerin aber gerade nicht.
Hinsichtlich des Lizenznehmers I fehle es an dessen Unterrichtung über die angebliche Vertragsübernahme durch die Klägerin, die nach Ziffer 4.2 des Lizenzvertrages zwischen der A und I zwingende Voraussetzung für die Wirksamkeit der Vertragsübernahme sei.
Das von ihnen – den Beklagten zu 1) und 2) – hergestellte P -Zigarettenpapier mache keinen Gebrauch von der klagepatentgemäßen Lehre. Insofern sind die Beklagten der Auffassung, das erfindungsgemäße filmbildende Material müsse ein solches sein, das im molekularen Sinne in Lösung gehen könne. Dies erfordere schon der Grundsatz der Rechtssicherheit, da im Anspruchswortlaut explizit der Begriff der „Lösung“ verwendet werde und der Fachmann hierunter Lösungen im molekularen Sinne und gerade nicht Suspensionen verstehe. Bestätigt werde diese Rechtsauffassung durch die von ihr eingeholten Gutachten des Herrn Prof. Q und des Herrn Prof. R . Die von ihnen verwendete Zusammensetzung aus Wasser und fragmentierter Stärke zeichne sich dadurch aus, dass die fragmentierte Stärke sich in Wasser nicht auflöse, sondern lediglich fein verteile. Aufgrund der stattfindenden Sedimentation sei die Verarbeitung dabei schwieriger als bei einer „echten“ molekularen Lösung. Es habe einige Versuche erfordert, die Suspension fachgerecht aufzutragen, um die gewünschte Verringerung der Entzündungsneigung zu erreichen. Die Verteilung der Stärkepartikel sei dabei unregelmäßig, es entstehe eine rauere Oberfläche als bei Verwendung einer Lösung. Von einem weitgehend homogenen Film ohne Fehler und Risse, wie die klagepatentgemäße Erfindung ihn fordere, könne bei der angegriffenen Ausführungsform keine Rede sein. Entsprechend stark schwanke die Durchlässigkeit in den behandelten Bereichen. Aus diesem Grund seien ihre Produkte von bestimmten Herstellern nicht akzeptiert worden.
Jedenfalls werde sich das Klagepatent als nicht rechtsbeständig erweisen. Sein Anspruch 1 werde durch die US X (Anlage AR 8/8a), die US X (Anlage 9) und die US X (Anlage AR 11/11a) neuheitsschädlich offenbart. Im Übrigen sei die Erfindung nicht ausführbar, da nicht hinreichend eindeutig und vollständig offenbart sei, wie die Viskosität des filmbildenden Materials gemessen werden solle.
Hilfsweise beantragen die Beklagten Vollstreckungsschutz gemäß § 712 ZPO. Hierzu tragen sie vor, dass die Vollstreckung der Unterlassungsverpflichtung mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Insolvenz der Beklagten zu 2) führen würde. Dies hätte auch existenzbedrohende Auswirkungen auf die Beklagte zu 1). Der Abwendung der Zwangsvollstreckung stehe ein überwiegendes Interesse der Klägerin nicht entgegen. Der finanzielle Nachteil für die Klägerin, sollte sich das Klagepatent rechtskräftig als verletzt und rechtsbeständig erweisen, stehe in keinem Verhältnis zu den drohenden Nachteilen einer Vollstreckung für die Beklagten.
Die Kammer hat im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens unter dem Aktenzeichen 4b O 178/11 durch Einholung eines Sachverständigengutachtens Beweis erhoben u.a. über die Frage, ob die Beklagten zu 1) und 2) Papierumhüllungen für Rauchartikel gemäß dem Anspruch 1 des Klagepatents herstellen. Auf den Inhalt des Gutachtens von Univ.-Prof. S vom 13.02.2012 (Anlage K3) wird Bezug genommen.
Die Klägerin hat, gestützt auf das Klagepatent, bereits ein einstweiliges Verfügungsverfahren gegen die Beklagten angestrengt (Az. 4b O 10/15). Die Kammer hat den Antrag der Klägerin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durch Urteil vom 21.04.2015 zurückgewiesen. Die Berufung der Klägerin gegen dieses Urteil blieb erfolglos (vgl. Urteil des OLG Düsseldorf vom 24.09.2015, Anlage K13).
Die Akten 4b O 178/11 und 4b O 10/15 waren beigezogen. Auf ihren Inhalt wird Bezug genommen. Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18.02.2016 verwiesen.

Entscheidungsgründe:
I.
Die Klage ist zulässig, insbesondere liegt weder ein Verstoß gegen § 145 PatG vor, noch fehlt der Klägerin die erforderliche Prozessführungsbefugnis.
1.
§ 145 PatG setzt voraus, dass der Kläger gegen den Beklagten wegen identischer oder zumindest gleichartiger angegriffener Ausführungsformen zwei jeweils auf unterschiedliche Patente gestützte Klagen – die Ausgangs- und die Folgeklage – rechtshängig macht (Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher, Patentrechtskommentar, 4. Auflage, § 145 Rn 4). § 145 PatG soll verhindern, dass ein Beklagter wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung mehrfach von demselben Kläger wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird (BGH, GRUR 1989, 187, 188 – Kreiselegge II). Im vorliegenden Fall hat die Klägerin mit ihrer Klageschrift vom 23.01.2015 eine Verletzung der europäischen Patente EP X, EP X und EP X durch das von den Beklagten hergestellte P -Zigarettenpapier geltend gemacht. Dass sie hierbei für jedes der vorgenannten Patente eine gesonderte „Klageschrift“ beigelegt hat, diente lediglich der Vereinfachung der Bearbeitung, hat aber keinen Einfluss darauf, dass es sich um eine einheitlich erhobene Klage handelt. Die Kammer hat die Verfahren betreffend die einzelnen Patente abgetrennt und ihnen die Aktenzeichen 4b O 7/15, 4b O 8/15 und 4b O 9/15 zugewiesen. Einer solchen Verfahrenstrennung durch das Gericht steht § 145 PatG nicht entgegen (vgl.: OLG Düsseldorf, Urteil vom 03.09.2009, Az. 2 U 48/07; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG, 11. Auflage 2015, § 145 Rn 3).
2.
Bezüglich der mit der Klage geltend gemachten Ansprüche ist die Klägerin prozessführungsbefugt. Dies ergibt sich schon daraus, dass sie keine fremden Rechte, sondern eigene Ansprüche verfolgt, zum einen als ausschließliche Lizenznehmerin, zum anderen aus abgetretenem Recht der Patentinhaberin. Soweit die Einräumung der ausschließlichen Lizenz sowie die Wirksamkeit der Abtretung von den Beklagten bestritten werden, handelt es sich um doppeltrelevante Tatsachen, die im Rahmen der Aktivlegitimation näher erörtert werden und der Zulässigkeit nicht entgegen stehen.
II.
Die Klage ist auch begründet. Der Klägerin stehen gegen die Beklagten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung (dem Grunde nach) aus Art. 64 EPÜ i.V.m. den §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140 b PatG, 242, 259 BGB zu. Daneben hat sie nur gegen die Beklagten zu 1) und 2) einen Anspruch auf Vernichtung und Rückruf patentverletzender Erzeugnisse gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140 a Abs. 1 und 3 PatG.
Die Klägerin ist zur Geltendmachung der klageweise verfolgten Ansprüche aktivlegitimiert. Sie ist ausschließliche Lizenznehmerin am Klagepatent. Als solche stehen ihr eigene Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Schadensersatz, Vernichtung und Rückruf zu (vgl. BGH, GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler; BGH, GRUR 2008, 896 - Tintenpatrone I). Daneben kann sie etwaige Schadensersatzansprüche der Patentinhaberin aus abgetretenem Recht geltend machen.
a)
Eingetragene Inhaberin des Klagepatents ist die A Diese hat der Klägerin mit dem als Anlage K11/11a vorgelegten „LIP LICENCE AGREEMENT“ (nachfolgend: LIP-Lizenzvertrag) eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent erteilt. Der ausschließliche Lizenznehmer ist – wie der Patentinhaber selbst – aus originärem Recht aktiv legitimiert. Dies gilt unabhängig davon, ob sein ausschließliches Nutzungsrecht registriert wird. Eine solche Registrierung ist nach deutschem Recht nicht erforderlich.
Für die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz gelten wegen ihrer dinglichen Natur dieselben IPR-Regeln wie für die Patentübertragung. Es gilt das lex loci protectionis, was in Fällen, in denen – wie vorliegend – die Lizenz (auch) an dem deutschen Teil des europäischen Patents eingeräumt wird, zur Anwendung deutschen Rechts führt (OLG Düsseldorf, Urteil v. 12.06.2014, Az.: I-2 U 86/09). Haben für die Parteien des Lizenzvertrages Bevollmächtigte gehandelt, entscheidet allerdings das Vertragsstatut darüber, ob die Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung gegeben sind. In Ziffer 6.2 des LIP-Lizenzvertrages ist die Geltung des innerstaatlichen Rechts des US-Bundestaates Georgia vereinbart.
aa)
Der LIP-Lizenzvertrag wurde auf Seiten der Patentinhaberin von Herrn T G und auf Seiten der Klägerin von Frau F unterzeichnet. Beide verfügten über ausreichende Vertretungsmacht.
(1)
Nach dem Vortrag der Klägerin war Herr T G seit dem 01.01.2009 und damit auch im Zeitpunkt des Abschlusses des LIP-Lizenzvertrages Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) der Patentinhaberin. Als solcher war er nach dem maßgeblichen Recht des US-Bundesstaates Georgia bevollmächtigt, den LIP-Lizenzvertrag zu unterzeichnen. Aus anderen Rechtsstreitigkeiten ist der Kammer der Umfang der Vertretungsbefugnisse eines CEO wohlbekannt. Der von der Klägerin beauftragte, in Georgia als Rechtsanwalt zugelassene Privatgutachter U bestätigt in seinem Gutachten vom 05.02.2016 (Anlage K44/44a, dort S. 2 Ziffer 2) zudem, dass der LIP-Lizenzvertrag durch Herrn G (nach dem Recht von Georgia) ordnungsgemäß vollzogen wurde.
Dem treten die Beklagten nur insoweit entgegen, als sie die Vertretungsmacht des Herrn G mit Nichtwissen bestreiten. Dies genügt hingegen nicht den Anforderungen an ein substantiiertes Bestreiten. Zwar handelt es sich bei der Frage der Vertretungsbefugnis des Herrn G um einen Umstand, der außerhalb des Wahrnehmungsbereichs der Beklagten liegt, so dass Bestreiten mit Nichtwissen grundsätzlich zunächst zulässig ist, die Klägerin hat aber nach dem Bestreiten der Beklagten umfangreich weiter vorgetragen. Zum Nachweis der Position des Herrn G legt sie in Anlage K15/K15a eine notariell beurkundete und mit Apostille versehene Erklärung des Company Secretary der Patentinhaberin, Herrn V , vor, wonach Herr T G Vorstandsvorsitzender und CEO der Patentinhaberin ist und in dieser Eigenschaft befugt war, den LIP-Lizenzvertrag zu unterzeichnen. Als Anlage K16/16a legt die Klägerin außerdem eine notarielle Bestätigung vor, nach der Herr T G sich ausreichend ausgewiesen und bestätigt hat, im Rahmen der ihm erteilten Vollmacht für die Patentinhaberin den LIP-Lizenzvertrag unterzeichnet zu haben. Bei den Anlagen K15 und K16 handelt es sich zwar nur um die schriftlichen Aussagen etwaiger Zeugen, die aufgrund der Regelung des § 355 ZPO in diesem Rechtsstreit kein taugliches Beweismittel darstellen, die Vorlage dieser Erklärungen trägt aber zur Substantiierung des klägerischen Vorbringens bei. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Darlegungslast der Beklagten, denn die Erklärungslast des Gegners ist in Bestehen und Umfang stets davon abhängig, wie die darlegungspflichtige Partei vorgetragen hat (Zöller/Greger, ZPO, 30. Auflage, § 138 Rn 8a m.w.N.). Insofern genügt es nicht mehr, dass sich die Beklagten pauschal auf ein Bestreiten mit Nichtwissen zurückziehen. Vielmehr gehört es zu einem substantiierten Bestreiten, einzelne Tatsachen des substantiierten klägerischen Vortrags zu bestreiten. Hieran fehlt es jedoch seitens der Beklagten. Umstände, die Zweifel an der Vertretungsbefugnis des Herrn G aufkommen lassen könnten, tragen die Beklagten nicht vor. Der Verweis auf möglicherweise anderslautende Bylaws der Patentinhaberin erfolgt ersichtlich ins Blaue hinein. Dies genügt nach dem substantiierten Vorbringen der Klägerin nicht für die Annahme eines substantiierten Bestreitens.
(2)
Hinsichtlich der Vertretungsbefugnis der Frau F für die Klägerin beruft sich diese darauf, dass Frau W im Zeitpunkt des Abschlusses des LIP-Lizenzvertrages Geschäftsführerin der Klägerin vom Typ B gewesen sei. Dies wird bestätigt durch den im Anlagenkonvolut K17/17a befindlichen Handelsregisterauszug der Klägerin. Gemäß Artikel 13 des in Kopie zur Akte gereichten Gesellschaftsvertrages der Klägerin (vgl. Anlagenkonvolut K17/17a) ist ein Geschäftsführer vom Typ B grundsätzlich bevollmächtigt, gemeinsam mit einem Geschäftsführer vom Typ A die Gesellschaft zu vertreten. Einzelbevollmächtigungen sind daneben ausdrücklich zugelassen (Art. 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages). Ausweislich des Protokolls der Vorstandssitzung der Klägerin vom 06.05.2014, dort Ziffer 5, wurde beschlossen, dass der Abschluss des LIP-Lizenzvertrages im grundsätzlichen Interesse der Klägerin liegt und jeder Geschäftsführer einzeln bevollmächtigt wird, den LIP-Lizenzvertrag (als Teil der sog. „IP-Vereinbarungen“) auszuhandeln und zu unterzeichnen. Damit liegt eine Einzelvollmacht für Frau F für die Unterzeichnung des LIP-Lizenzvertrages vor.
Dass dies nach dem Recht des US-Staates Georgia zulässig ist, ergibt sich bereits aus Art. 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages. Dass dieser geltendem Recht widersprechen würde oder die Vollmacht der Frau W nach dem Recht des US-Bundesstaates Georgia aus anderen Gründen unwirksam sein könnte, ist – insbesondere vor dem Hintergrund der vorgelegten Unterlagen – nicht ersichtlich und wird auch von den Beklagten nicht eingewandt.
Diese bestreiten die Vertretungsmacht der Frau W vielmehr mit Nichtwissen. Dies genügt hingegen nicht den Anforderungen an ein substantiiertes Bestreiten. Zwar handelt es sich bei der Frage der Vertretungsbefugnis der Frau W um einen Umstand, der außerhalb des Wahrnehmungsbereichs der Beklagten liegt, so dass Bestreiten mit Nichtwissen grundsätzlich zunächst zulässig ist, die Klägerin hat aber nach dem Bestreiten der Beklagten weiter vorgetragen und vor allem die maßgeblichen Unterlagen zur Akte gereicht, anhand derer den Beklagten die Möglichkeit eröffnet wurde, die Vertretungsbefugnis der Frau W selbst zu überprüfen. Sie tragen indes keine konkreten Umstände vor, die Zweifel an der Vertretungsbefugnis der Frau W aufkommen lassen würden. Soweit sie geltend machen, der Gesellschaftsvertrag der Klägerin lasse keine Einzelbevollmächtigungen zu, steht dem schon Art. 13 Abs. 3 des Vertrages entgegen.
bb)
Dass sich die Unterschriften von Herrn T G und Frau F auf zwei unterschiedlichen Seiten befinden, hindert die Wirksamkeit des LIP-Lizenzvertrages nicht. Formvorschriften, nach denen sich die Unterschriften zwingend auf derselben Seite befinden müssten, sind nicht ersichtlich und werden von den Beklagten auch nicht vorgetragen. Der von der Klägerin beauftragte Rechtsanwalt U bestätigt in seinem Gutachten vom 05.02.2016 (Anlage K44/44a, dort S. 2 Ziffer 2), dass der LIP-Lizenzvertrag den Anforderungen nach dem Recht des US-Staates Georgia genügt.
Soweit auf der Unterschriftsseite der Klägerin am rechten Rand ein schwarzer Streifen zu erkennen ist, begründet dies keinen Anhaltspunkt dafür, dass Frau W die Seite tatsächlich nicht unterzeichnet hat. Ebenso ist denkbar, dass es beim Ausdruck der Seite zu dem Streifen gekommen ist oder aber die Seite aus irgendwelchen Gründen – vor der Unterzeichnung durch Frau W – nochmals kopiert wurde. Auch das Fehlen einer Dokumentennummer auf den Unterschriftsseiten lässt nicht darauf schließen, dass diese tatsächlich nicht zu dem LIP-Lizenzvertrag gehören. Die Zuordnung der Unterschriftsseiten zu dem LIP-Lizenzvertrag ist durch den auf jeder Unterschriftsseite zu findenden Klammerzusatz „[Unterschriften zum LIP-Lizenzvertrag]“ gewährleistet.
cc)
Die Klägerin ist durch den wirksamen Abschluss des LIP-Lizenzvertrages ausschließliche Lizenznehmerin am Klagepatent geworden. Artikel II Ziffer 2.1 des LIP-Lizenzvertrages enthält die Einräumung einer unbefristeten und ausschließlichen Lizenz u.a. am Klagepatent. Die in Artikel II Ziffer 2.7 des LIP-Lizenzvertrages erwähnten einfachen Lizenzen stehen der Annahme einer ausschließlichen Lizenz nicht entgegen.
Wie das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Urteil vom 24.09.2015 (Az.: I-2 U 30/15) ausgeführt hat, ist ausschließlicher Lizenznehmer nur ein solcher, der das Patent „ausschließlich“, d.h. unter Ausschluss jeglicher Dritter benutzen darf. Lediglich der Patentinhaber selbst soll sich eine Eigennutzung vorbehalten dürfen, wobei allerdings auch in einem solchen Fall der Erteilung einer Benutzungserlaubnis jedenfalls dann keine Ausschließlichkeitswirkung zukommt, wenn der Patentinhaber sein vom Patent gewährtes Benutzungsrecht nicht aufgibt und sich entweder das Recht zur Vergabe weiterer Lizenzen auf dem betreffenden Gebiet vorbehält oder derartige Lizenzen bereits vergeben hat, was bei der Erteilung weiterer Lizenzen beachtet wird.
Die den Wettbewerbern H und I erteilten einfachen Lizenzen am Klagepatent sind unstreitig nicht gekündigt worden und bestehen weiter fort (vgl. § 15 Abs. 3 PatG). Die Klägerin und die Patentinhaberin haben die betreffenden Lizenzen beim Abschluss des LIP-Lizenzvertrages ausdrücklich als fortbestehend anerkannt (vgl. Art. II Ziff. 2.7 des LIP-Lizenzvertrages). Bestehen vor der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz Dritten eingeräumte einfache Lizenzen unverändert fort, darf der spätere Lizenznehmer das lizenzierte Patent nicht „ausschließlich“, d.h. unter Ausschluss jeglicher Dritter benutzen, es sei denn, dass er in die einfachen Lizenzverträge als neuer Lizenzgeber eintritt.
Der Sukzessionsschutz gemäß § 15 Abs. 3 PatG bewirkt nicht den Eintritt des neuen Berechtigten (hier: der Klägerin) in den bereits bestehenden Lizenzvertrag. Allerdings ergibt sich aus Artikel II Ziff. 2.7 des LIP-Lizenzvertrages, dass die Lizenzgeberin (SWM USA) der Klägerin „alle Rechte und Pflichten … als Lizenzgeber“ gemäß den mit H und I geschlossenen Lizenzverträgen übertragen hat und dass die Klägerin „all diese Rechte und Pflichten“ akzeptiert hat. Insoweit steht die vorherige Vergabe einfacher Lizenzen an Dritte der Ausschließlichkeit der der Klägerin mit dem LIP-Lizenzvertrag erteilten Lizenz nicht entgegen, weil die Klägerin gleichzeitig anstelle der Patentinhaberin als neue Lizenzgeberin wirksam in die mit den Dritten bestehenden einfachen Lizenzverträge eingetreten ist.
In dem Lizenzvertrag zwischen der Patentinhaberin und I (Anlage K27/27a) findet sich in Ziffer 4.2 die Regelung, dass der Lizenzgeber jederzeit und ohne Zustimmung des Lizenznehmers alle seine Rechte und Pflichten gemäß diesem Vertrag abtreten, übertragen, verpfänden, belasten oder auf andere Weise mit allen seinen Rechten und Pflichten verfahren“ kann, allerdings darf er dies nicht tun, „ohne sicherzustellen, dass der Rechtsnachfolger, Erwerber, Hypothekar, Verzugsgläubiger oder andere Begünstigte eines solchen Geschäfts (fallabhängig) an die Bedingungen dieses Vertrages gebunden ist und in Bezug auf weitere Geschäfte an ähnliche Bedingungen wie in diesem Abschnitt gebunden ist.“ Dies haben die Parteien des LIP-Lizenzvertrages in Artikel II Ziffer 2.7 (b) entsprechend vereinbart.
Gemäß seiner Ziffer 24.1 unterliegt der Lizenzvertrag zwischen der Patentinhaberin und I englischem Recht. Ausweislich einem von der Klägerin beigebrachten Rechtsgutachten von Sir X (Anlage K28/28a) ist die in Artikel II Ziffer 2.7 (b) des LIP-Lizenzvertrages vereinbarte Vertragsübernahme auch nach englischem Recht wirksam. Zweifel hieran bestehen nicht und werden von den Beklagten auch nicht aufgezeigt. Soweit es in Ziffer 4.2 des I -Lizenzvertrages heißt, dass der Lizenzgeber den Lizenznehmer umgehend über eine etwaige Vertragsübernahme informieren wird, handelt es sich lediglich um eine vertragliche Nebenpflicht, die der (dann schon wirksamen) Vertragsübernahme nachfolgt. Einfluss auf die Wirksamkeit der Vertragsübernahme hat diese Verpflichtung hingegen nicht.
In dem Lizenzvertrag zwischen der Patentinhaberin und H (Anlage K29/29a) ist in Ziffer 16.1 geregelt, dass die Patentinhaberin „ohne Zustimmung von H diesen Vertrag oder seine unter diesen fallenden Rechte und Pflichten an jedes Tochterunternehmen oder im Zusammenhang mit einem change of control von Y abtreten oder auf andere Weise übertragen“ darf. Dabei unterliegen die „Verkäufe, Abtretungen, Gewährungen exklusiver Lizenzen oder andere Übertragungen von Rechten zu allen Lizenzansprüchen … ausdrücklich den Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrages.“ In Artikel II Ziffer 2.7 (a) des LIP-Lizenzvertrages ist eben eine solche Vertragsübernahme von der Patentinhaberin auf die Klägerin vereinbart. Dass hierin nicht ausdrücklich die Unterwerfung der Klägerin unter die Regelungen des H -Lizenzvertrages vereinbart ist, ist unschädlich, da die wirksame Vertragsübernahme als solche schon bedeutet, dass die Klägerin neben den Rechten eben auch sämtliche Pflichten aus dem H -Lizenzvertrag von der Patentinhaberin übernimmt. Dies genügt den Anforderungen von Ziffer 16.1 des H -Lizenzvertrages.
Ausweislich Ziffer 17.10 des H -Lizenzvertrages findet das Recht des US-Bundesstaates New York Anwendung. Nach einem von der Klägerin vorgelegten Rechtsgutachten von Herrn Z (Anlage K30/30a) ist die in Artikel II Ziffer 2.7 (b) des LIP-Lizenzvertrages vereinbarte Vertragsübernahme durch die Klägerin nach dem Recht des US-Bundesstaates New York wirksam. Bei der Klägerin handelt es sich insbesondere um ein „Tochterunternehmen“ der Patentinhaberin im Sinne des H -Lizenzvertrages. Der Begriff des „Affiliate“ wird in Ziffer 1.1 des H -Lizenzvertrags definiert. Er entspricht der üblichen Definition eines verbundenen Unternehmens nach New Yorker Recht. Die von der Klägerin in apostillierter Form vorgelegten Registerauszüge und die Jahresberichte belegen, dass die Klägerin im Zeitpunkt der Vertragsübernahme indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft der Patentinhaberin war (vgl. Anlagen K 31/31a, 32/32a, 33/33a, 34/34a, 35, 36/36a). Anteilseignerinnen waren neben der Patentinhaberin die J , die K , die L sowie die AA Sämtliche der vorgenannten Unternehmen befanden sich zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme im hundertprozentigen direkten oder indirekten Besitz der Patentinhaberin. Dies genügt für die Annahme, dass es sich bei der Klägerin um ein „Affiliate“ der Patentinhaberin im Sinne von Ziffer 16.1 des H -Lizenzvertrages handelt. Entgegenstehendes ist nicht ersichtlich und wird von den Beklagten auch nicht vorgetragen.
Auch wenn man die Vertragsübernahme nicht nach dem jeweils für die einfachen Lizenzverträge geltenden ausländischen Recht, sondern gemäß Art. VI Ziff. 6.2 des LIP-Lizenzvertrages nach dem Recht des US-Bundesstaates Georgia beurteilen wollte, stehen ihrer Wirksamkeit keine Bedenken entgegen. Die Klägerin hat hierzu ein Rechtsgutachten von Herrn BB , einem in Georgia zugelassenen Rechtsanwalt, vorgelegt (Anlage K44/44a). Dass die hierin getroffenen Aussagen zum Recht des US-Bundesstaates Georgia unrichtig sein könnten, ist weder ersichtlich noch von den Beklagten vorgetragen.
Gleiches gilt im Übrigen bei der Anwendung deutschen Rechts. Eine Vertragsübernahme kann nach deutschem Recht nur durch ein einheitliches Rechtsgeschäft zwischen der verbleibenden Vertragspartei, der ausscheidenden Vertragspartei und der übernehmenden Vertragspartei vollzogen werden, d.h. unter Mitwirkung aller Beteiligter (vgl. BGH, NJW-RR 2005, 958, 959; NJW 2013, 1083, 1084; Palandt/Grüneberg, BGB, 74. Aufl., § 398 Rn 42). Möglich ist dies nach allgemeiner Meinung entweder im Wege eines dreiseitigen Vertrags zwischen der ausscheidenden, der übernehmenden und der verbleibenden Partei oder durch Vereinbarung zwischen zwei Beteiligten unter Zustimmung des Dritten (vgl. BGHZ 95, 88, 93; BGHZ 96, 302, 308; BGH, NJW-RR 2005, 958, 959; NJW-RR 2010, 1095; NJW 2013, 1083, 1084; Palandt/Grüneberg, a.a.O., § 398 Rn. 42), wobei die Zustimmung auch schon im Voraus erteilt werden kann (BGH, DtZ 1996, 57). Letzteres ist durch die vorgenannten Regelungen in den Lizenzverträgen mit H und I der Fall.
b)
Durch Artikel II. der „License, Assignment and Authorization“ vom 01.12.2015 (Anlage K16) hat die Patentinhaberin sämtliche Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz aus einer Verletzung des Klagepatents an die Klägerin abgetreten. Diese Ansprüche kann die Klägerin daher aus abgetretenem Recht geltend machen. Die Vertretungsbefugnis der die Erklärung vom 01.12.2015 unterzeichnenden Personen wurde von den Beklagten nicht bestritten. Zweifel bestehen insoweit nicht.
Das Klagepatent betrifft eine Papierumhüllung für einen Rauchartikel, die den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstattet. In der Tabakindustrie gibt es einen fortwährenden Bedarf an solchen Papierumhüllungen, insbesondere für Zigaretten. Denn es soll verhindert werden, dass die Zigarette Oberflächen entzündet, die mit ihr in Berührung kommen. Insbesondere soll die Zigarette von selbst erlöschen, wenn sie fallengelassen oder auf brennbaren Materialien liegengelassen wird (Anlage K1a Abs. [0002]).
Einen wesentlichen Einfluss auf die Schwelcharakteristika der Zigarette hat ihre Umhüllung. Sie reguliert die Menge an Sauerstoff, die zur glühenden Tabakkohle in der Zigarette gelangt. Im Stand der Technik war bekannt, zu diesem Zweck filmbildende Lösungen auf das Zigarettenpapier aufzubringen, um die Papierdurchlässigkeit zu verringern und die Brennrate zu steuern. Dabei hat sich gezeigt, dass es besonders vorteilhaft ist, die filmbildende Lösung in getrennten Bereichen entlang der Länge der Zigarette aufzutragen (Anlage K1a Abs. [0004]). Dies geschieht beispielsweise in ringförmigen Bändern (vgl. Bezugsziffer 18 in Figur 2 der Klagepatentschrift).
Schwierigkeiten beim Aufbringen der filmbildenden Lösung ergeben sich in der industriellen Praxis insbesondere bei der Behandlung von Papieren mit einer hohen Porosität. Entsprechend formuliert die Klagepatentschrift die Aufgabe (das technische Problem), ein verbessertes Verfahren zum Auftragen einer filmbildenden Lösung auf eine Papierumhüllung in getrennten Bereichen zum Verringern der Durchlässigkeit der Umhüllung zur Verfügung zu stellen, insbesondere wenn die Umhüllung eine anfänglich hohe Porosität aufweist (Anlage K1a Abs. [0006]).
Dieses Ziel erreicht die klagepatentgemäße Erfindung durch die in Anspruch 1 beschriebene Papierumhüllung. Anspruch 1 in seiner im Einspruchsverfahren erlangten Fassung kann wie folgt gegliedert werden:
1. Papierumhüllung für einen Rauchartikel, welche den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstattet.
2. Die Papierumhüllung umfasst eine Papierbahn.
2.1. Die Papierbahn ist geeignet gestaltet, um eine rauchbare Füllung zu umgeben.
2.2. Die Papierbahn schließt getrennte Bereiche ein.
3. Die getrennten Bereiche
3.1. wurden mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt,
3.2. sind durch unbehandelte Bereiche getrennt,
3.3. weisen eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines Rauchartikels, welcher die Umhüllung beinhaltet, auf.
4. Die filmbildende Zusammensetzung
4.1. wird auf die Papierumhüllung aufgetragen,
4.2. umfasst ein filmbildendes Material.
5. Das filmbildende Material
5.1. ist in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist,
5.2. weist eine Viskosität von weniger als 500 cP auf, wenn dieses in einer Lösung von 3% Gewichtsanteil bei 25°C vorliegt,
5.3. umfasst ein Alginat oder ein Material, welches aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus Guar-Gummi, Pektin, Polyvinylalkohol, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen davon.
Der Kern der im Patentanspruch 1 beschriebenen technischen Lehre des Klagepatents besteht in der Verwendung eines filmbildenden Materials mit relativ niedriger Viskosität. Die niedrige Viskosität des verwendeten Materials erlaubt es, in der filmbildenden Zusammensetzung einen höheren Feststoffgehalt zu wählen und zugleich eine Lösungsviskosität zu erhalten, welche die Anwendung herkömmlicher Auftragungstechniken ermöglicht (Anlage K1a Abs. [0009], [0029], [0031]).
Die Parteien streiten insbesondere um die Auslegung der Merkmalsgruppe 5, dabei vor allem um den Begriff des filmbildenden Materials und die Anforderungen an dieses. Die Kammer stellt insofern klar, dass sie an ihrer im Urteil vom 21.04.2015 geäußerten Rechtsauffassung, wonach das filmbildende Material im Sinne des Klagepatentanspruchs 1 ein solches sein muss, dass im strengen molekularen Sinne löslich ist, nach dem zwischenzeitlich im Hauptsacheverfahren erfolgten ergänzenden Vortrag der Parteien und den dadurch gewonnenen Erkenntnissen nicht mehr festhält.
Die Lösungsviskosität des filmbildenden Materials soll gemäß Merkmal 5.2. des Klagepatentanspruchs 1 „in einer Lösung von 3% Gewichtsanteil bei 25°C“ festgestellt werden. Auch der Feststoffgehalt wird gemäß Merkmal 5.1. „in einer Lösung“ festgelegt. Die Kammer ist nunmehr davon überzeugt, dass der Fachmann den Begriff der „Lösung“ bzw. im englischen Originalwortlaut „solution“ an dieser Stelle nicht im strengen molekularen Sinne versteht. Bestätigt wird diese Einschätzung durch das gerichtliche Sachverständigengutachten des Herrn Prof. CC vom 13.02.2012 (Anlage K3, S. 6).
Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Klagepatentanspruch 1 nicht die „Löslichkeit“ des verwendeten filmbildenden Materials als solche fordert, sondern den Begriff der „Lösung“ nur verwendet, um die Lösungsviskosität und den Feststoffgehalt des verwendeten Materials in der filmbildenden Zusammensetzung zu beschreiben. Das Klagepatent baut dabei auf dem im Stand der Technik bekannten Fachwissen auf. Explizit genannt werden in der Klagepatentschrift in Abs. [0005] die US X, die US X und die US X. Die vorgenannten Schriften verwenden den Begriff der „Lösung“ in einem weiten Sinne, der insbesondere auch Suspensionen umfasst.
So heißt es etwa in der US X (in deutscher Übersetzung): „Der Begriff „Lösung“, wie er hier verwendet wird, betrifft jede relativ gleichmäßig dispergierte Mischung einer oder mehrerer Substanzen (beispielsweise gelösten Stoffen) in einer oder mehreren anderen Substanzen (z.B. Lösungsmitteln). … Der gelöste Stoff kann jedes sogeartete Material sein, das in einem Lösungsmittel auf einer geeigneten Stufe gleichmäßig dispergiert wird (z.B. einer ionischen Stufe, molekularen Stufe, kolloiden partikelförmigen Stufe oder als suspendierter Feststoff). Beispielsweise kann eine Lösung eine gleichmäßig dispergierte Mischung von Ionen, Molekülen oder kolloiden Partikeln sein oder sie kann sogar mechanische Suspensionen umfassen.“ (Anlage AR10a, S. 2)
Auch die US 5,878,753 verwendet diesen weiten Begriff der „Lösung“. So heißt es in Anlage AR 8a auf S. 6, 1. Absatz: „Die Lösung kann beispielsweise eine wässrige Lösung oder eine nicht wässrige Lösung umfassen. Die nicht wässrige Lösung kann eine Lösung eines in einem Lösungsmittel löslichen Cellulosepolymers sein, gelöst in einem nicht wässrigen Lösungsmittel. Die Lösung kann ferner ein partikuläres, nicht reaktionsfähiges Füllstoffmaterial umfassen, um die Filmbildungsfähigkeit der Lösung zu optimieren oder zu verbessern.“
In der US 5,878,754 wird der Begriff der „Lösung“ wie folgt verwendet: „Diskrete Bereiche der umlaufenden äußeren Oberfläche werden mit einer nicht wässrigen Lösung eines in Lösemittel löslichen Cellulosepolymers, das in einem nicht wässrigen Lösungsmittel gelöst ist, behandelt. Die Lösung umfasst ferner einen teilchenförmigen, anorganischen nicht reaktiven Füllstoff, der in der Lösung suspendiert ist.“
Sämtliche der von der Klagepatentschrift in Abs. [0005] zum Stand der Technik in Bezug genommenen Schriften gehen von einem weiten Verständnis des Begriffs der „Lösung“ aus. Die Klagepatentschrift grenzt sich hiervon nicht etwa ab, sondern formuliert in Abs. [0006] vielmehr das Bedürfnis, die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zu verbessern. Soweit die Beklagten darauf hinweisen, dass die Klagepatentschrift in Absatz [0005] nur bezüglich der wässrigen Lösungen auf die US X und die US X verweist, ist dies zwar richtig, vermag aber keine einschränkende Auslegung des Begriffs der „Lösung“ zu rechtfertigen. Denn dies erfolgt in Abgrenzung zu der US X die die Klagepatentschrift als Beispiel für die Verwendung einer nicht-wässrigen Lösung heranzieht. Da aber sämtliche der vorgenannten Schriften von einem weiten Verständnis des Begriffs der „Lösung“ ausgehen, ist für den Fachmann nicht ersichtlich, dass die Klagepatentschrift hiervon abweichend den Begriff der „Lösung“ auf Lösungen im molekularen Sinne beschränkt wissen will.
Die Kammer verkennt nicht, dass der Begriff der „Lösung“ nach dem üblichen fachmännischen Verständnis enger zu verstehen ist. So heißt es etwa in Römpp, Chemielexikon, 9. Auflage, S. 2537: „Homogene Gemische verschiedener Stoffe, wobei auch noch die winzigsten Teilvolumina der Lösung eine gleichartige Zusammensetzung aufweisen“. Den Gegensatz hierzu stellen gerade die „Suspensionen“ dar, die „Dispersionen unlöslicher Feststoffteilchen“ darstellen, wobei sich die suspendierten Teilchen früher oder später am Boden absetzen (Sedimentation), wenn sie nicht lediglich die Größe von Kolloidteilchen (Schwebstoffe, Teilchengröße <10-5 cm) haben (Römpp, Chemielexikon, 9. Auflage, S. 4401).
Bei der Auslegung eines Patentanspruches darf allerdings nicht ohne weiteres auf eine bestimmte „übliche“ Verwendung eines Begriffes abgestellt werden. Vielmehr ist die Patentschrift ihr eigenes Lexikon; anhand ihres Sinngehalts ist zu ermitteln, wie ein bestimmter, im Anspruch verwendeter Begriff zu verstehen ist (BGH, GRUR 1999, 909, 911 – Spannschraube).
Hierzu wird der Fachmann, nachdem die Klagepatentschrift selbst keine Definition des Begriffs der „Lösung“ enthält, wie vorstehend dargestellt auf den zitierten Stand der Technik zurückgreifen, der von einem weiten Verständnis des Begriffs der „Lösung“ geprägt ist. Hierin bestätigt sieht sich der Fachmann durch Merkmal 5.3, das als filmbildende Materialien nicht nur lösliche Materialien wie Alginat, Guar-Gummi, Polyvinylalkohol, Zellulosederivate und Stärkederivate benennt, sondern eben auch unlösliche Materialien wie Pektin und Stärke. Dass es ggf. auch lösliche Stärken gibt (vgl. Gutachten Prof. R , Anlage AR 4, S. 2; Gutachten Prof. Dr. DD , Anlage AR 7, S. 7; dem entgegentretend: Gutachten Prof. EE , Anlage K23, S. 6) bzw. native Stärke durch eine besondere Behandlung (z.B. Erhitzen) löslich gemacht werden kann (vgl. Gutachten Prof. EE , Anlage K22, S. 3), ist an dieser Stelle insofern unbeachtlich, als der Schutzbereich hierauf nicht beschränkt ist, sondern seinem Wortlaut nach jegliche Form der Stärke umfasst. Insofern hat der von der Klägerin beauftragte Privatgutachter Prof. N aufgezeigt, dass zumindest Kartoffel- und Maisstärke sich auch bei einer Erhitzung von 80°C nicht molekular (und im Übrigen auch nicht kolloidal) lösen lassen, sondern Partikel erhalten bleiben, die oberhalb von 1000 nm liegen (Anlage K23 S. 6). Bei Pektin handelt es sich um ein sog. Hydrokolloid, das in Wasser mit Teilchengrößen in kolloidaler Größenordnung dispergiert. Damit bildet es mit Wasser eine Suspension. Dass diese aufgrund der geringen Teilchengröße teilweise auch als kolloidale Lösung bezeichnet werden mag, ist im Rahmen der Auslegung des Klagepatentanspruchs 1 ohne Belang. Weder der Anspruch selbst noch die Klagepatentschrift treffen eine Unterscheidung innerhalb der filmbildenden Materialien anhand von bestimmten Teilchengrößen.
Die Entscheidung des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren (Anlage AR 17/17a) steht der weiten Auslegung des Begriffs der „Lösung“ nicht entgegen. Auf Seite 6 der Einspruchsentscheidung befasst sich das EPA mit der Ausführbarkeit der Erfindung. In diesem Zusammenhang heißt es unter Ziffer 19.2.2: „Opponent 2 argued, that the use of an aqueous or non-aquous solution would give different final viscosities. He gives the example of Natrosol which is soluble in water but almost insoluble in organic solutions. It is clear that the skilled person would not choose such an organic solution in which Natrosol is insoluble since the independent claims require a film-forming material present in a solution.“ Das EPA selbst verwendet den Begriff der „solution“ an dieser Stelle nicht nur im Sinne der molekularen Lösung, sondern auch für die Zusammensetzung, in der Natrosol nahezu unlöslich ist. Es führt hierzu aus, dass der Fachmann, nachdem der Anspruch ein filmbildendes Material in Lösung verlangt, nicht diejenige organische Lösung wählen wird, in der Natrosol nahezu unlöslich ist. Gemeint ist hiermit, dass der Fachmann zur Bestimmung der Lösungsviskosität des filmbildenden Materials ein Lösungsmittel wählen wird, in dem das Material jedenfalls weitgehend dispergiert. Dies umfasst gerade auch Suspensionen.
Auch unter funktionalen Gesichtspunkten ist eine einschränkende Auslegung des Begriffs der „Lösung“ nicht gerechtfertigt. Das verwendete Material soll geeignet sein, den erfindungsgemäßen Film zu bilden. Dies sind sowohl (echte molekulare) Lösungen als auch Suspensionen. Ein Hinweis hierauf ist der Klagepatentschrift in Absatz [0033] zu entnehmen. Hier wird beschrieben, dass die Zusammensetzung (gemeint ist die filmbildende Zusammensetzung gemäß der Merkmalsgruppe 4) andere Bestandteile wie beispielsweise Füllstoffe enthalten kann. Als Füllstoffe kommen zum Beispiel Calciumcarbonat, Calciumchlorid, Calciumlactat, Calciumgluconat und dergleichen in Betracht. Die filmbildende Zusammensetzung, die auf die Papierumhüllung des Rauchartikels aufgebracht wird, kann also auch eine Suspension sein. Damit aber steht zugleich fest, dass die erfindungsgemäße Filmbildung nicht davon abhängig ist, ob eine im strengen Sinne molekulare Lösung oder eine Suspension verwendet wird. Funktional ist kein Grund ersichtlich, warum das filmbildende Material im strengen molekularen Sinne löslich sein müsste, wenn die filmbildende Zusammensetzung, die auf die Papierumhüllung der Rauchware aufgebracht wird, jedenfalls auch eine Suspension sein kann. Soweit die Beklagten darauf verweisen, dass die erfindungsgemäße filmbildende Zusammensetzung nach dem Klagepatent geeignet sein müsse, mit den herkömmlichen Auftragungstechniken auf die Papierbahn aufgetragen zu werden, will die erfindungsgemäße Lehre dies gerade über die geringe Lösungsviskosität des filmbildenden Materials erreichen (vgl. Anlage K1a Abs. [0009]). Die Verwendung einer molekularen Lösung ist in diesem Zusammenhang funktional nicht zwingend.
Die Klagepatentschrift selbst beschreibt eine Möglichkeit, im Fall der Verwendung einer Suspension die gewünschte Filmbildung zu erzeugen. So heißt es in Absatz [0033] der Klagepatentschrift, dass bei einer Verwendung eines Metallkations als Füllstoff in der filmbildenden Zusammensetzung dieses teilweise mit dem Alginat vernetzt. Diese Vernetzung führt zu der Bildung des erfindungsgemäßen Films.
Der erfindungsgemäße Film soll die Luftdurchlässigkeit in den behandelten Bereichen im Vergleich zu den unbehandelten Bereichen derart verringern, dass die Entzündungsneigung der Rauchware reduziert wird. Insbesondere soll auch bei Papieren mit hoher Porosität zuverlässig eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta erzielt werden (Merkmal 3.3, vgl. auch Anlage K1a Abs. [0016]). Dies soll erreicht werden durch die Verwendung eines Materials mit relativ niedriger Viskosität bei höherem Feststoffgehalt, so dass mehr kontinuierliche Filme gebildet werden (Anlage K1a Abs. [0025]). Dabei stellt der Klagepatentanspruch 1 keine erhöhten Anforderungen an die Qualität des gebildeten Films (vgl. hierzu auch Anlage K3, Gutachten S. 5 Ziffer 2.2). Insbesondere verlangt er weder eine vollständige Homogenität noch eine besondere Elastizität oder Ablösbarkeit. Entscheidend ist allein, dass er geeignet ist, die Durchlässigkeit in den behandelten Bereichen zuverlässig auf weniger als 40 CU zu reduzieren.
3.
Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen macht das angegriffene P -Zigarettenpapier der Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatentanspruchs 1 wortsinngemäß Gebrauch.
Die angegriffenen Zigarettenpapiere der Beklagten werden mit einer Zusammensetzung behandelt, die Wasser, Stärke und wahlweise Natrium Alginat enthält (Anlage K3, Gutachten S. 3 Ziffer 2.2). Bei der verwendeten Stärke D S 500 der Firma FF handelt es sich um eine mechanisch fragmentierte und chemisch vernetzte Stärke. Diese wird nach einem patentierten Extrusionsprozess hergestellt. Hierbei entstehen überwiegend unlösliche Stärkefragmente und eine geringe Menge löslicher Stärkeanteile. Die vernetzte Stärke liegt in der verwendeten wässrigen Zusammensetzung suspendiert, das Natrium Alginat gelöst vor (Anlage K3, Gutachten S. 3 Ziffer 2.2).
Zu Recht unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die angegriffene Ausführungsform eine Papierumhüllung für einen Rauchartikel darstellt, welche den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstattet (Merkmal 1). Ebenfalls unstreitig ist, dass die Papierumhüllung eine Papierbahn umfasst, die geeignet gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben, und die getrennte Bereiche einschließt (Merkmalsgruppe 2). Dass die getrennten Bereiche mit einer Zusammensetzung behandelt sind und durch unbehandelte Bereiche getrennt sind, steht ebenfalls zu Recht außer Streit (Merkmal 3.2). Der gerichtliche Sachverständige weist in seinem Gutachten darauf hin, dass die Porositätswerte für die behandelten Bereiche bei der angegriffenen Ausführungsform nach den eigenen Angaben der Beklagten unter 40 CU liegen (Anlage K3, Gutachten S. 5 Ziffer 2.2.2). Entsprechend ist auch die Verwirklichung von Merkmal 3.3 zwischen den Parteien unstreitig.
Streitig ist allein, ob der von den Beklagten in den behandelten Bereichen verwendete Auftrag eine filmbildende Zusammensetzung im Sinne der Merkmale 3.1 und 4 darstellt, insbesondere, ob er ein filmbildendes Material im Sinne der Merkmalsgruppe 5 umfasst.
Dem steht nach den vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 2. jedenfalls nicht entgegen, dass die verwendete Stärke D S 500 in der Zusammensetzung nicht im molekularen Sinne gelöst, sondern lediglich in wässriger Suspension vorliegt. In Merkmal 5.3 werden Stärke und deren Derivate explizit als erfindungsgemäßes filmbildendes Material aufgeführt. Die von den Beklagten verwendete Suspension enthält nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen auch einen Feststoffgehalt von mindestens 6 % Gewichtsanteil (Merkmal 5.1, vgl. Anlage K3 Gutachten S. 7 letzter Absatz). Desweiteren hat der Sachverständige überzeugend ausgeführt, dass die von den Beklagten verwendete vernetzte Stärke D S 500 eine Viskosität von weniger als 500 cP aufweist, wenn sie in einer Lösung von 3 % Gewichtsanteil bei 25°C vorliegt (Merkmal 5.2, vgl. Anlage K3, Gutachten S. 8). Bestätigt wird dies durch ein von der Klägerin eingeholtes Gutachten von Prof. O (Anlage K 24 S. 3). Soweit im Hinblick auf die Viskosität Schwankungen aufgrund verschiedener Messbedingungen aufgetreten sind – worauf die Beklagten verweisen – führt dies nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Denn sowohl der gerichtliche Sachverständige als auch Herr Prof. O haben überzeugend ausgeführt, dass das untersuchte Material D S 500 unter den in Merkmal 5.2 genannten Bedingungen jedenfalls den Grenzwert von 500 cP unterschreitet (Anlage K3, Gutachten S. 8, Anlage K24 S. 4).
Die von den Beklagten verwendete Zusammensetzung, die in den behandelten Bereichen auf die Papierbahn aufgebracht wird, bildet auf der Papierumhüllung einen zusammenhängenden Film. Der gerichtliche Sachverständige führt hierzu in seinem Gutachten (Anlage K3, Gutachten S. 4) aus: „Die REM-Aufnahmen der behandelten Bereiche zeigen eine unterschiedliche Oberflächenstruktur als die der unbehandelten Bereiche und auch klar die Filmbildung der aufgebrachten Zusammensetzung …. Es ist gut erkennbar, dass die in wässriger Suspension vorliegenden vernetzten Stärketeilchen nach dem Auftragen auf die Papierumhüllung einen Film bilden. Dabei sind die Konturen der Stärketeilchen in diesem zusammenhängenden Film noch sichtbar.“ Wie dieser Film tatsächlich chemisch erzeugt wird, vermochte der Sachverständige nicht sicher festzustellen. Insofern äußert er lediglich die Vermutung, dass nach dem Quellen in Wasser „weiche“ Schichten gebildet werden und diese „weichen“ Schichten an der Oberfläche für die Filmbildung verantwortlich sein könnten.
Das von der Klägerin vorgelegte Privatgutachten des Herrn Prof. N zeigt das Verhalten von D S 500 bei der Zufügung von Wasser anschaulich (vgl. Anlage K21, Abbildungen S. 3, 4). Der Gutachter führt hierzu aus, dass die Zugabe von Wasser innerhalb kurzer Zeit zu starken Veränderungen führe; innerhalb weniger Sekunden sei eine starke Quellung zu beobachten, welche zur Überbrückung von vorhandenen Lücken und zur Filmbildung führe. Dies kann anhand der Abbildungen ohne weiteres nachvollzogen werden. Herr Prof. N führt dieses Verhalten von D S 500 in Wasser auf eine „Verfilzung“ bzw. „Verschlaufung“ der im trockenen Zustand separaten Makromolekülketten zurück (Anlage K22, S. 3). In dem Gutachten von Prof. GG (Anlage K21) findet sich auf S. 9 in Abbildung 12 die lichtmikroskopische Aufnahme eines Stärkefilms, der durch Trocknung einer 5%-igen Mischung von D S 500 hergestellt wurde. Zwar sind die Konturen einzelner Teilchen erkennbar, diese sind aber eingebettet in einen zusammenhängenden Film.
Etwas anderes lässt sich auch den von den Beklagten vorgelegten Gutachten von Prof. R (Anlagen AR 3 und AR 4) und Prof. DD (Anlage AR 7) nicht entnehmen. Die von Prof. R angefertigten lichtmikroskopischen Aufnahmen in Abbildung 1 seines Gutachtens vom 29.03.2012 (Anlage AR 3, S. 3) und Abbildungen 2, 3 und 4 seines Gutachtens vom 04.03.2015 (Anlage AR 4, S. 4, 5 u. 6) zeigen gerade den zusammenhängenden Film, auch wenn hierin deutlich die Konturen der einzelnen Teilchen zu erkennen sind. Dasselbe Bild zeigen die Fotoaufnahmen und lichtmikroskopischen Aufnahmen im Gutachten von Prof. Q (Anlage AR 7, S. 14, 15). Dass die getrocknete Zusammensetzung D S 500 beim Ablösen von einem Objektträger reißt, schließt nicht aus, dass sich in den übrigen Teilen ein Film bildet.
Ob demgegenüber die Verwendung von Alginat oder Solsize C40 geeignet ist, homogenere Filme zu erzielen, ist für die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre unerheblich. Jedenfalls gegenüber der ebenfalls untersuchten Avicel-Suspension (vgl. Anlage AR 4, S. 7 Abbildung 5) zeigt die angegriffene Ausführungsform ein sehr viel zusammenhängenderes Bild im Hinblick auf die einzelnen Partikelteilchen und damit eine homogenere Filmbildung (vgl. auch die von den Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom 18.02.2016 vorgelegte Gegenüberstellung in Anlage AR 40).
Die Beklagten selbst gestehen zu, dass die vorhandenen gröberen Partikel der D S 500 Suspension eingebettet sind in eine Matrix aus kleineren Partikeln (vgl. Klageerwiderung S. 14; ebenso auch das Gutachten von Prof. Dr. DD , Anlage AR 7, S. 16 Ziffer 3.2), die eine zusammenhängende Struktur und damit einen erfindungsgemäßen Film bilden. Bestätigt wird diese Einschätzung durch den Umstand, dass der auf dem P -Zigarettenpapier der Beklagten befindliche Film aus einer D S 500 Suspension ganz offensichtlich die erfindungsgemäße Wirkung hat, nämlich die Verringerung der Permeabilität des Papiers in den behandelten Bereichen und die damit verbundene verringerte Entzündungsneigung.
4.
Da die angegriffene Ausführungsform mithin ein Erzeugnis darstellt, welches Gegenstand des Klagepatents ist, ohne dass die Beklagten zu einer Nutzung des Klagepatents berechtigt sind (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG), rechtfertigen sich die nachstehenden Rechtsfolgen.
Die Beklagten sind gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG verpflichtet, es zu unterlassen, das angegriffene P -Zigarettenpapier in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Dass die Beklagten zu 1) und 2) dieses im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hergestellt und vertrieben haben, steht zwischen den Parteien außer Streit. Die Beklagten zu 3) und 4) haften der Klägerin als gesetzliche Vertreter der Beklagten zu 1) und 2) auf Unterlassung, weil sie kraft ihrer Stellung im Unternehmen für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen haben und das Handeln der Gesellschaft im Geschäftsverkehr bestimmen (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Auflage 2016, Abschnitt D. Rn 166). Die Beklagte zu 5) haftet gemäß § 133 Abs. 1 S. 1 UmwG aufgrund der zum 01.01.2014 wirksam gewordenen Abspaltung gesamtschuldnerisch für sämtliche Verbindlichkeiten der Beklagten zu 1), die bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.
Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Gefahr, dass sich in Zukunft weitere Rechtsverletzungen wiederholen werden, ergibt sich daraus, dass die Beklagten in der Vergangenheit die patentierte Erfindung benutzt haben. Da sie hierzu nach § 9 PatG nicht berechtigt waren, sind sie zur Unterlassung verpflichtet.
Weiterhin haben die Beklagten dem Grunde nach für Benutzungshandlungen seit dem 04.04.2009 Schadensersatz zu leisten, Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG, wobei die Beklagte zu 5) nur den Schaden zu ersetzen hat, der der Patentinhaberin bis zum 31.12.2013 entstanden ist. Eigene Schäden kann die Klägerin aus originärem Recht als ausschließliche Patentinhaberin ab dem 06.05.2014 geltend machen. Etwaige Schäden der Patentinhaberin kann die Klägerin aus abgetretenem Recht geltend machen.
Die Beklagten begingen die Patentverletzung schuldhaft, weil sie als Fachunternehmen die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest hätten erkennen können, § 276 BGB. Die Klägerin ist derzeit nicht in der Lage, den konkreten Schaden zu beziffern. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als ausschließliche Lizenznehmerin am Klagepatent bzw. der Patentinhaberin durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Ersatzansprüchen droht.
c)
Der Klägerin steht gegen die Beklagten auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die geltend gemachten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagten werden demgegenüber durch die von ihnen verlangte Auskunft nicht unzumutbar belastet.
d)
Weiter hat die Klägerin gegen die in Deutschland ansässigen Beklagten zu 1) und 2) einen Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse und Rückruf aus den Vertriebswegen gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 und 3 PatG, da die Beklagten zu 1) und 2) mit der angegriffenen Ausführungsform die klagepatentgemäße Erfindung im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG benutzen, ohne dazu berechtigt zu sein. Dass der Rückruf oder die Vernichtung unverhältnismäßig wären, machen die Beklagten nicht geltend und ist auch sonst nicht ersichtlich.
5.
Eine Aussetzung der Verhandlung nach § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Europäischen Patentamts im Beschwerdeverfahren (Az. T0388/15-3.2.04) ist nicht veranlasst.
Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; BGH, WM 2014, 2058 ff.) in ständiger Rechtsprechung gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber einem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert würde, kommt eine Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nur dann in Betracht, wenn ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klageschutzrechtes nicht nur möglich, sondern mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner – zeitlich ohnehin begrenzten – Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist. Liegt bereits eine erstinstanzliche Entscheidung vor, im Rahmen derer das Klagepatent in der im Verletzungsrechtsstreit geltend gemachten Fassung aufrecht erhalten wurde, ist eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass das Patent in dieser Fassung in zweiter Instanz vernichtet wird, in aller Regel nicht anzunehmen. Das Verletzungsgericht hat vielmehr die – unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommene – Entscheidung aufgrund der gesetzlichen Kompetenzverteilung grundsätzlich hinzunehmen. Es ist nicht Aufgabe des Verletzungsgerichts, das Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsverfahren in allen Einzelheiten vorweg zu nehmen.
Unter den vorgenannten Voraussetzungen besteht für eine Aussetzung des Rechtsstreits keine Veranlassung. Das Klagepatent wurde in der in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Fassung im Rahmen des Einspruchsverfahrens vom Europäischen Patentamt erstinstanzlich aufrecht erhalten. Diese Entscheidung ist nach Auffassung der Kammer jedenfalls nicht evident unrichtig. Insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass die Entgegenhaltungen US X (Anlage AR 8/8a), US X (Anlage AR 9) oder US X (Anlage AR 11/11a) die Lehre des Klagepatentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehmen. Die Entgegenhaltungen US X (Anlage AR 8/8a) und US X(Anlage AR 9) waren bereits Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Soweit die Beklagten nunmehr versuchen, anhand von Nachbearbeitungen die Offenbarung des Merkmals 5.2 des Klagepatentanspruchs 1 nachzuweisen, scheitert dies schon daran, dass in den Entgegenhaltungen als filmbildendes Material Ethylzellulose verwendet wird, der spezielle Ethylzellulosetyp aber nicht genannt ist. Die nunmehr neu angeführte US X (Anlage AR 11/11a) betrifft die Verwendung von AVICEL TM CL-611. Dieses ist aber kein filmbildendes Material im Sinne des Klagepatentanspruchs 1 (Merkmal 5.3), da es zu 90 % aus Zellulose und nur zu 10% aus dem Zellulosederivat Sodium Carboxylmethyl Zellulose besteht. Im Übrigen bestehen auch hier Zweifel an der Offenbarung von Merkmal 5.2, weil der genaue Typ des verwendeten Zellulosederivats nicht genannt wird. Zur Ausführbarkeit der Erfindung hat das EPA in seiner Einspruchsentscheidung bereits Stellung genommen. Dieser sachverständigen Äußerung schließt sich die Kammer an.
IV.
Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Beklagten vom 22.02.2016 gibt keinen Anlass zu einer abweichenden Beurteilung oder zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung. Neben einer teilweisen Wiederholung des bereits schriftsätzlich Vorgetragenen enthält er eine Zusammenfassung des Vorbringens der Beklagten aus der mündlichen Verhandlung vom 18.02.2016. Sämtliche der genannten Aspekte wurden von der Kammer im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigt.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 (1. Halbsatz) ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 709 ZPO. Auf Antrag der Klägerin waren Teilsicherheiten für die Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge sowie die Kostenentscheidung festzusetzen.
Den Beklagten ist kein Vollstreckungsschutz zu gewähren. Nach § 712 Abs. 1 ZPO kann das Gericht dem Schuldner gestatten, die Vollstreckung eines Urteils durch Sicherheitsleistung (ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers) abzuwenden, wenn die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. In Betracht kommen Fälle, in denen die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz des Schuldners sicher erscheint. Erforderlich sind irreparable Fakten durch die Vollstreckung, die so gut wie sicher zu erwarten sind, wobei zu beachten ist, dass der Schuldner bereits durch den Schadensersatzanspruch aus § 717 Abs. 2 ZPO und eine Sicherheitsleistung vor den Folgen einer unberechtigten Vollstreckung geschützt ist.
Aufgrund der zeitlichen Beschränkung der Patentrechte ist ein Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO in Patentsachen in der Regel zu verweigern (OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188, 189 – Flachdachabläufe). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einstellung der Produktion der angegriffenen Ausführungsform und der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten übliche Folgen des Unterlassungsgebots sind, die alleine die Gewährung von Vollstreckungsschutz nicht rechtfertigen können (OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117, 121 – Fahrbare Betonpumpe; LG Mannheim, Urteil vom 18.02.2011 – Az. 7 O 100/10, zitiert nach Juris). Ein unersetzbarer Nachteil durch die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs setzt daher grundsätzlich voraus, dass dessen Vollstreckung zur Insolvenz der Anspruchsschuldnerin führt. Diese Grundsätze gelten entsprechend für den Rückruf- und den Vernichtungsanspruch, deren wirtschaftliche Auswirkungen mit dem Unterlassungsanspruch vergleichbar sind.
Vor diesem Hintergrund war den Beklagten kein Vollstreckungsschutz zu gewähren. Die Beklagten haben nicht substantiiert aufgezeigt, dass die Vollstreckung des Unterlassungsgebots für sie existenzbedrohende Folgen hätte. Im Hinblick auf die Beklagte zu 1) kommt dies schon deshalb nicht in Betracht, weil diese neben den angegriffenen LIP Zigarettenpapieren auch noch andere Produkte vertreibt und in ihren Geschäftsaktivitäten daher nicht ausschließlich auf LIP Zigarettenpapiere beschränkt ist. Aber auch im Hinblick auf die Beklagte zu 2) vermag die Kammer nicht zu erkennen, dass die Vollstreckung des Unterlassungsgebots für sie existenzbedrohende Folgen hätte. Warum es der Beklagten zu 2) nicht möglich sein sollte, ihre Produktion auf nicht patentverletzende LIP Zigarettenpapiere umzustellen, wird von den Beklagten nicht erläutert. Im Übrigen fehlen sowohl hinsichtlich der Beklagten zu 1) als auch hinsichtlich der Beklagten zu 2) konkrete Zahlen im Hinblick auf Geschäftsergebnisse, Umsätze, Kosten, etc. Diese aber sind zwingende Voraussetzung für ein substantiiertes Vorbringen zu einer etwaigen Existenzgefährdung.
Hinsichtlich der anderen Ansprüche scheidet die Gewährung von Vollstreckungsschutz ebenfalls aus. Der Feststellungsantrag besitzt keinen vollstreckungsfähigen Inhalt und hinsichtlich des Kostentenors sind die Beklagten durch die zu leistende Sicherheit ausreichend geschützt. Einen nicht zu ersetzenden Nachteil durch die Auskunftserteilung und Rechnungslegung haben die Beklagten nicht ansatzweise vorgetragen.
Der Streitwert wird auf 3.500.000,- EUR festgesetzt.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 S. 2 Nr. 1, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140 b PatG, 242, 259 BGB
§§ 242, 259 BGB
§ 145 PatG
§ 712 ZPO
§ 355 ZPO
§ 9 PatG
§ 276 BGB
§ 148 ZPO
§ 709 ZPO
§ 140 a Abs. 1 und 3 PatG
§ 15 Abs. 3 PatG
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 133 Abs. 1 S. 1 UmwG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 140b Abs. 1 PatG
§ 140b Abs. 3 PatG
§ 140a Abs. 1 und 3 PatG
§ 712 Abs. 1 ZPO
§ 717 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1989, 187, 188
GRUR 2004, 758
GRUR 2008, 896
NJW-RR 2005, 958, 959
NJW 2013, 1083, 1084
BGHZ 95, 88, 93
BGHZ 96, 302, 308
NJW-RR 2010, 1095
GRUR 1999, 909, 911
GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 284
WM 2014, 2058
GRUR 1979, 188, 189
4b O 178/11
4b O 10/15
4b O 7/15
4b O 8/15
4b O 9/15
2 U 48/07
2 U 86/09
2 U 30/15
7 O 100/10