Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2015-12-17, Aktenzeichen I-2 U 54/04
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2015:1217.I2U54.04.00

Tenor:
A.
Auf die Berufung der Beklagten wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – das am 30. März 2004 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:
I.Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlassungsantrag erledigt ist, soweit die Klägerin eine mittelbare Verletzung des Klagepatents geltend macht.
II.
Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 26. April 2008
analytische Testgeräte, welche zur Durchführung eines spezifischen Bindungsassays geeignet sind, umfassend die Verwendung eines für einen Analyten spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, bei denen die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone vorhanden ist, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und die Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assay-Ergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch in der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assay-Ergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenzes nur in der Kontrollzone zeigt, wobei der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder an solche geliefert haben,
und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Vorbesitzer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,-zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.
III.Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der B N.V. durch die zu II. bezeichneten, in der Zeit vom 26. August 2000 bis zum 20. Mai 2002 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird und der der Klägerin durch die zu II. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2002 bis zum 26. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird.
IV.Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
B. Von den Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz haben die Klägerin 30% und die Beklagten 70% zu tragen.
C.Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,-- EUR abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund dieses Urteils jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.
D.
Die Revision wird nicht zugelassen.
E.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.250.000,-- EUR festgesetzt.
G

Tatbestand:

Entscheidungsgründe:
Die vormals als C GmbH firmierende Klägerin ist seit dem 21. Juni 2002 als Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 560 AAA (nachfolgend: Klagepatent) eingetragen. Vormalige eingetragene Inhaberin des Klagepatents war die B N.V. (nachfolgend: B). Das Klagepatent beruht auf einer am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme zweier britischer Prioritäten vom 27. April 1987 und 30. Oktober 1987 eingereichten Anmeldung und geht aus einer Teilanmeldung zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 303 AAB.2 (EP 0 291 AAC, nachfolgend: Stammpatent) hervor. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 26. Juli 2000. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 38 56 AAD geführt. Das Klagepatent ist am 26. April 2008 durch Zeitablauf erloschen.
Das Stammpatent, aus dem die Klägerin die Beklagten in einem beim Senat anhängigen Parallelverfahren (Az.: I-2 U 53/04) in Anspruch nimmt, war Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens. Es wurde vom Bundespatentgericht durch Urteil vom 7. Juni 2005 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Auf die gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung hielt der Bundesgerichtshof das Stammpatent mit Urteil vom 4. November 2008 (Az.: X ZR 154/05) eingeschränkt aufrecht.
Das Klagepatent betrifft spezifische Bindungsassay. Der im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:
“A specific binding assay involving the use of a labelled reagent specific for an analyte which labelled reagent is free to migrate through a porous carrier (206) moistened by the application thereto of an aqueous sample suspected of containing the analyte, there being a detection zone (209) an the porous carrier, in which detection zone an unlabelled specific binding agent for the analyte is permanently immobilised and is therefore not mobile in the moist state, which unlabelled specific binding agent can participate in a sandwich-format reaction with the analyte and the labelled reagent, the porous carrier comprising part of an analytical test device, characterised in that
a) the label is a particulate direct label;
b) there is a control zone (210) on the porous carrier downstream from the detection zone, which control zone contains immobilised antibody that Gen bind to the labelled reagent or immobilised analyte that can bind to the labelled reagent; and
c) the labelled reagent is picked up from the dry state within the analytical test device by the aqueous sample and migrates therewith through the detection zone and the control zone, whereby a positive assay result is revealed by visible binding of the same labelled reagent in both the detection zone and the control zone, and a negative assay result is revealed by visible binding of the labelled reagent in the control zone only.”
In der vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichten deutschen Übersetzung lautet Anspruch 1 des Klagepatents wie folgt:
„Spezifisches Bindungsassay, umfassend die Verwendung eines für einen Analyt spezifischen markierten Reagenz, wobei das markierte Reagenz durch einen porösen Träger (206) frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone (209) gibt, in der Detektionszone ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyt permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyt und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann, und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
a) die Markierung eine partikelförmige Direktmarkierung ist,
b) es auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone (210) gibt, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, binden kann, und
c) das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenzes nur in der Kontrollzone zeigt.“
Im Hinblick auf die durch den Bundesgerichtshof erfolgte teilweise Einschränkung des Stammpatents macht die Klägerin diesen Anspruch nunmehr mit der Maßgabe geltend, dass es unter a) heißt „der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist“ und dass nach lit. c) die Formulierung „wobei der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst“ eingefügt wird.
Gegen die Erteilung des Klagepatents sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, die die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes durch Entscheidung vom 11. Dezember 2007 zurückgewiesen hat.
Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 6 und 7 stammen aus der Klagepatentschrift. Sie verdeutlichen den Gegenstand der Erfindung nach dem Klagepatent anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.
Die Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. ist, hat unter der Bezeichnung „D“ einen von der E GmbH (nachfolgend: E) hergestelltes Schwangerschaftsfrühtestgerät angeboten und vertrieben, wie es sich aus dem als Anlage MBP 16 überreichten Muster und den als Anlagen MBP 16a und MBP 16b vorgelegten Gebrauchsinformationen ersichtlich ist (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die Beklagte zu 1. ist gesellschaftsrechtlich eng mit der F GmbH (nachfolgend: F) verbunden, die unter der Bezeichnung „F Diagnostik“ ebenfalls einen Schwangerschaftsfrühest vertrieben hat, der Gegenstand eines parallelen Berufungsverfahrens vor dem Senat (I-2 U 34/10) ist. Das nachstehend eingeblendete Bild zeigt den hier angegriffenen Schwangerschaftstest der Beklagten:
Zur weiteren Verdeutlichung wird nachfolgend eine von den Beklagten in erster Instanz vorgelegte Explosionszeichnung (Anlage B 3) wiedergegeben, aus der sich der grundsätzliche Aufbau der angegriffenen Ausführungsform ergibt:
Wie aus dieser Zeichnung zu ersehen ist, ist bei der angegriffenen Ausführungsform eine trockene poröse Membran (2) auf einem Träger aus Polyethylen (1) aufgebracht. Auf der porösen Membran (2) befindet sich ein Glasfaserkissen (5) mit einem goldmarkierten Antikörper, der an ein Epitop des hCG-Schwangerschaftshormons bindet. Darüber hinaus weist die angegriffene Ausführungsform eine stromabwärts vom Glasfaserkissen (5) gelegene Detektionszone auf. In dieser Detektionszone findet sich ein weiterer, immobilisierter Antikörper (3), der ebenfalls an eine Kette des Schwangerschaftshormons hCG bindet. Stromabwärts der Detektionszone befindet sich eine Kontrollzone, in der ein weiterer Antikörper (4) vorliegt. Außer dem goldmarkierten hCG-Antikörper liegen auf dem Glasfaserkissen weitere unmarkierte Antikörper vor, die spezifisch für das hCG-verwandte Hormon LH sind und von den Beklagten als „Abfangantikörper“ bezeichnet werden. Die Anordnung aus Polyethylenträger, Membran und Glasfaserkissen ist in eine Umhüllung aus Pappe eingebettet. Die äußere Umhüllung auf Seiten der Anwendungsoberfläche ist mit einer Kunststoffbeschichtung versehen, wobei die Seitenkanten allerdings nicht mit Kunststofffolie überzogen sind.
Die Klägerin sieht im Angebot und Vertrieb des Schwangerschaftstests der Beklagten eine Verletzung des Klagepatents. Mit ihrer Klage hat sie die Beklagten deshalb auf Unterlassung, Vernichtung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch genommen.
Die Klägerin hat vor dem Landgericht geltend gemacht, dass die angegriffene Ausführungsform unmittelbar und wortsinngemäß, in jedem Fall aber mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht. Der Schwangerschaftstest der Beklagten verwirkliche sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1. Sie – die Klägerin – sei insgesamt aktivlegitimiert. B habe ihr neben dem Klagepatent und dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb auch die ihr – der B – zustehenden Schadensersatzansprüche übertragen.
Die Beklagten, die um Klageabweisung und hilfsweise um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent erhobenen Einsprüche gebeten haben, haben eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und geltend gemacht:
Bei der angegriffenen Ausführungsform werde ein goldmarkierter Maus-Anti-hcG-Antikörper eingesetzt, der an ein für das Schwangerschaftshormon hCG charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG binde. Dieser Antikörper sei spezifisch für das nachzuweisende Schwangerschaftshormon hCG. In der Detektionszone liege hingegen ein immobilisierter Antikörper vor, der an die α-Kette des Schwangerschaftshormons hCG, aber auch an die α-Ketten von LH, FSH und TSH binden könne. In der stromabwärts von der Detektionszone gelegenen Kontrollzone liege schließlich ein Anti-Maus-Antikörper immobilisiert vor. Da der in der Detektionszone vorliegende, immobilisierte Antikörper nicht nur an die α-Kette des hCG, sondern auch an dieα-Ketten der Hormone LH, FSH und TSH binden könne, sei er nicht „spezifisch“ für den Analyten, also das Schwangerschaftshormon hCG. Wenn im Klagepatent davon die Rede sei, dass das markierte Reagenz und das unmarkierte Reagenz „spezifisch“ für die Nachweissubstanz zu sein hätten, besage dies für den Durchschnittsfachmann, dass das Reagenz und das Bindungsagens nur mit der Nachweissubstanz (und mit keinem anderen Stoff) eine Bindung eingehen könne. Bei der angegriffenen Ausführungsform liege eine derartige Spezifität nicht vor, weil der in der Detektionszone immobilisierte Antikörper nicht nur mit dem hCG-Hormon, sondern gleichermaßen mit LH, FSH und TSH reagieren könne.
Im Übrigen sei die veröffentlichte deutsche Übersetzung des Patentanspruchs 1, soweit es um die Bestückung der Kontrollzone gehe, fehlerhaft. Die fehlerhafte deutsche Übersetzung besage, dass in der Kontrollzone ein immobilisierter Antikörper enthalten sei, der Bindungseigenschaften für das markierte Reagenz und den immobilisierten Analyten besitze. Dies sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall. Vor diesem Hintergrund könnten sie – die Beklagten – sich auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäß Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG berufen.
Durch Urteil vom 30. März 2004 hat das Landgericht dem Klagebegehren entsprochen, wobei es in der Sache wie folgt erkannt hat:
„I.
Die Beklagten werden verurteilt,
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren,
spezifische Bindungsassays mit einem für einen Analyten spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Nachweiszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei ferner das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
bei denen die Markierung eine partikelförmige Direktmarkierung ist und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Nachweiszone eine Kontrollzone vorhanden ist, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Nachweiszone und die Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assay-Ergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Nachweiszone als auch in der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assay-Ergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenzes nur in der Kontrollzone zeigt;
2.der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 26.08.2000 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und–preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Vorbesitzer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und–preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten, des Umsatzes und des erzielten Gewinns,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist;
3.
die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Bindungsassays, wie vorstehend unter 1. beschrieben, zu vernichten.
Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1.bezeichneten, seit dem 26.08.2000 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.“
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlich ausgeführt:
Die angegriffene Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Sie verwirkliche sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents. Insbesondere weise der Schwangerschaftsfrühtest der Beklagten ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für hCG in einer ersten Zone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für hCG in einer Nachweiszone auf. Bei den von den Beklagten in dem angegriffenen Schwangerschaftstestgerät verwendeten Antikörpern handele es sich um spezifische Bindungsreagenzien im Sinne des Klagepatents. Der Inhalt des Begriffs „spezifisch“ in den Merkmalen des Patentanspruchs 1 lasse sich nicht einheitlich bestimmen, sondern hänge maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitze. Werde im Reaktionsbereich ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlange die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden könne. Umgekehrt gelte dasselbe. Eine derartige – wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ sei rechtlich ohne Weiteres möglich und vorliegend sogar geboten, um der durch das Klagepatent geschützten Lehre gerecht zu werden. Bei der angegriffenen Ausführungsform binde der in dem Glasfaserkissen befindliche goldmarkierte Anti-hCG-Antikörper an das β-Epitop des hCG-Hormons und sei ausschließlich in der Lage, mit diesem Hormon eine Antigen-Antikörper-Reaktion einzugehen. Da bei der angegriffenen Ausführungsform die erste Zone des porösen Trägers damit einen hochspezifischen, ausschließlich an die Nachweissubstanz (hCG) bindenden Antikörper aufweise, sei der Forderung des Klagepatents nach einer spezifischen Bindungsreagenz für den Analyten in der Detektionszone dadurch genügt, dass der in der Testregion immobilisierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem hCG-Hormon reagieren könne.
Auf ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG könnten sich die Beklagten nicht berufen. Zwar enthalte die veröffentlichte deutsche Übersetzung des Patentanspruchs 1 einen Übersetzungsfehler. Für die Beklagten habe jedoch im Hinblick auf die Funktion der Kontrollzone und die Beschreibung kein vernünftiger Zweifel daran bestehen können, dass die deutsche Übersetzung von Patentanspruch 1 hinsichtlich der Beschaffenheit der Kontrollzone fehlerhaft übersetzt sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung wird auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen.
Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiter verfolgen. Mit Rücksicht auf den zwischenzeitlichen Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer des Klagepatents hat die Klägerin den gegen die Beklagten geltend gemachten Unterlassungsanspruch sowie den gegen die Beklagte zu 1. erhobenen Vernichtungsanspruch in der Berufungsinstanz für in der Hauptsache erledigt erklärt. Den gegen den Beklagten zu 2. erhobenen Vernichtungsanspruch hat sie mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen. Ferner nimmt sie die Beklagten nicht mehr wegen des „Herstellenlassens“ der angegriffenen Ausführungsform in Anspruch (Bl. 442-443 GA).
Die Beklagten haben mit der Berufung zunächst unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens geltend gemacht, dass das Landgericht den Begriff „spezifisch“ unzutreffend ausgelegt habe. Darüber hinaus habe das Landgericht zu Unrecht ein Weiterbenutzungsrecht wegen fehlerhafter Übersetzung des Klagepatentanspruchs verneint.
Im Verlaufe des Berufungsverfahrens haben die Beklagten ferner geltend gemacht, dass eine Patentverletzung selbst unter Zugrundelegung der Auslegung des Begriffs „spezifisch“ durch das Landgericht nicht vorliege. Bislang seien sie – die Beklagten – aufgrund der Informationen des Herstellers E davon ausgegangen, dass die goldmarkierten Sondenantikörper bei dem angegriffenen Produkt an die β-Kette von hCG bindeten. Nun habe E in dem gegen sich selbst gerichteten Verfahren vor dem Landgericht (Az. 4b O 405/04; nunmehr OLG Düsseldorf, Az.: I-2 U 31/10) in der mündlichen Verhandlung am 26. November 2009 im Widerspruch zu ihrem bisherigen Vortrag eine völlig abweichende Funktionalität des von ihr vertriebenen Tests dargestellt. Danach bindeten die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG. Sie – die Beklagten – seien über diesen Vortrag von E höchst überrascht gewesen und hätten unverzüglich Aufklärung verlangt. Diese sei ihnen jedoch nicht gewährt worden. Sie hätten deshalb durch ihre Prozessbevollmächtigten Akteneinsicht in dem genannten Verfahren nehmen lassen und sich mit einer entsprechenden dringlichen Anfrage per E-Mail an E gewandt, welche Antikörper tatsächlich in dem hier angegriffenen Produkt verwendet worden seien. Der Geschäftsführer von E, Herr Dr. H, habe daraufhin noch am selben Tag per E-Mail geantwortet und wörtlich erklärt:
„Der D- und der F Schwangerschaftstest funktionieren bzw. funktionierten (!!) in der auch von ihnen bisher vorgetragenen Weise.“
Damit habe der Geschäftsführer von E nunmehr das glatte Gegenteil von dem behauptet, was E im Verhandlungstermin vor dem Landgericht am 26. November 2009 vorgetragen habe. In Anbetracht dessen könnten sie selbst eine von der Klägerin behauptete Funktionalität des angegriffenen Produktes nur mit Nichtwissen bestreiten. Sollten bei der angegriffenen Ausführungsform, wie von E im Verhandlungstermin vor dem Landgericht vorgetragen, die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG binden, seien die die „Spezifität“ betreffenden Anspruchsmerkmale auch nach der durch das Landgericht vorgenommenen Interpretationen des Patentanspruchs nicht verwirklicht. Dementsprechend habe das Landgericht in dem das EP 560 AAE betreffenden Parallelverfahren gegen E (4b O 399/04, nunmehr OLG Düsseldorf, Az.: I-2 U 30/10) auch eine Verletzung des dortigen Klagepatents verneint.
Außerdem wenden die Beklagten ein, dass der Patentanspruch 1 des Klagepatents ein Nachweisverfahren betreffe. Ferner stellen sie die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede und machen geltend, dass die Klage wegen fehlender Parteifähigkeit der Klägerin als unzulässig abzuweisen sei. Die Klägerin sei mangels eines tatsächlichen Verwaltungssitzes in der Schweiz nicht rechtsfähig und damit nicht parteifähig.
Die Beklagten beantragen,
unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils die Klage abzuweisen,
die Klage wegen fehlender Parteifähigkeit der Klägerin als unzulässig abzuweisen.
Die Klägerin erklärt den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrags sowie des gegen die Beklagte zu 1. gerichteten Vernichtungsantrags für erledigt und beantragt sinngemäß (Bl. 357-360, 388-390, 432, 442-444, 1342 GA),
die Berufung zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass das Urteil des Landgerichts mit der aus dem Tenor des Senatsurteils folgenden Fassung aufrechterhalten werden soll,
wobei jedoch vorrangig eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents geltend gemacht wird und der Rechnungslegungstenor (Tenor zu II.) dementsprechend vorrangig dahin gefasst werden soll, dass die Beklagten verurteilt werden, ihr – der Klägerin – darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 26.08.2000 bis zum 26.04.2008 in der Bundesrepublik Deutschland
spezifisches Bindungsassay mit einem für einen Analyten spezifischen markierten Reagenz, das durch einen porösen Träger frei wandern kann, der durch Aufbringen einer vermutlich den Analyten enthaltenden wässrigen Probe befeuchtet wird, wobei es auf dem porösen Träger eine Detektionszone gibt, in der ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist, wobei das unmarkierte spezifische Bindungsagens mit dem Analyten und dem markierten Reagenz an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen kann und der poröse Träger einen Teil einer analytischen Testvorrichtung umfasst, bei denen die Markierung eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist und bei denen auf dem porösen Träger stromabwärts von der Detektionszone eine Kontrollzone vorhanden ist, wobei die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, oder wobei die Kontrollzone immobilisierten Analyten enthält, der an das markierte Reagenz binden kann, und bei denen das markierte Reagenz aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen wird und mit dieser durch die Detektionszone und Kontrollzone wandert, wodurch sich ein positives Assayergebnis durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Detektionszone als auch der Kontrollzone zeigt, und sich ein negatives Assayergebnis durch sichtbares Binden des markierten Reagenzes nur in der Kontrollzone zeigt, wobei der poröse Träger ein Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst,
angeboten haben, in den Verkehr gebracht haben oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben, und zwar unter Angabe der im Tenor aufgeführten Einzeldaten,
und Rechnungslegung im nunmehr gemäß dem Tenor des Senatsurteils zuerkannten Umfang nur hilfsweise begehrt wird;
hilfsweise, die Verpflichtung zum Schadensersatz zu Gunsten der B NV festzustellen.
Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil, tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags entgegen und macht geltend: Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 unmittelbar und wortsinngemäß. Jedenfalls verletzten die Beklagten das Klagepatent aber mittelbar. Das Klagepatent sei ihr – wozu die Klägerin näher vorträgt – von B auch mit Wirkung für die Vergangenheit rechtswirksam übertragen worden. Dabei seien ihr auch sämtliche Schadenersatzansprüche abgetreten worden. Sie – die Klägerin – sei schließlich auch parteifähig. Sie sei nach schweizerischem Recht rechtsfähig. Ihr tatsächlicher Verwaltungssitz befinde sich in der Schweiz.
Der Senat hat gemäß Beweisbeschluss vom 27. April 2011 Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr. rer. nat. I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2015 erläutert und ergänzt. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten von Prof. Dr. I vom 22. Mai 2014 sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 12. November 2015 verwiesen.
Die Akten der beim Senat gegen die Beklagten anhängigen Parallelverfahren I-2 U 53/04 und I-2 U 87/04, die Akten der beim Senat gegen F anhängigen Verfahren I-2 U 25/10, I-2 U 33/10 und I-2 U 34/10 sowie die Akten der beim Senat gegen E anhängigen Verfahren I-2 U 29/10, I-2 U 30/10 und I-2 U 31/10 lagen vor und waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
Die zulässige Berufung der Beklagten hat überwiegend keinen Erfolg. Zwar liegt eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents nicht vor, weil es sich bei diesem um ein Verfahrenspatent handelt. Die Beklagten haben das Klagepatent jedoch durch das Anbieten und die Lieferung ihres unter der Bezeichnung „D“ vertriebenen Schwangerschaftsfrühtestgeräts mittelbar verletzt. Der Klägerin, die insgesamt aktivlegitimiert ist, stehen deshalb im nunmehr tenorierten Umfang die noch geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz, Rechnungslegung und Auskunftserteilung zu (Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1, 139 Abs. 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB) zu. Auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäß Art. II § 3 Abs. 5 IntPatG können sich die Beklagten nicht mit Erfolg berufen. Soweit die Klägerin den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrags in zweiter Instanz (einseitig) für erledigt erklärt hat, ist die Erledigung des Rechtsstreits festzustellen. Hinsichtlich des ebenfalls für erledigt erklärten, gegen die Beklagte zu 1. gerichteten Vernichtungsantrags gilt dies jedoch nicht, weil der Klägerin gegen die Beklagte zu 1. wegen der lediglich vorliegenden mittelbaren Patentverletzung ein Vernichtungsanspruch nicht zustand und die Klage insoweit von Anfang an unbegründet war.
Die Klage ist zulässig.
1.
Klägerin ist nach wie vor diejenige Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach schweizerischem Recht, die ursprünglich unter der Firma „C GmbH“ im Handelsregister eingetragen war. Mit der Änderung in „J GmbH“ hat sie nur ihren Namen geändert, ohne dass an ihre Stelle eine andere Rechtspersönlichkeit getreten ist. Der von der Klägerin vorgelegte Handelsregisterauszug (Anlage LS B-34) gibt die neue und die bisherige Firma der Klägerin und darüber hinaus dieselbe Firmennummer an, unter der auch die C GmbH im Handelsregister geführt worden ist. Hinweise auf eine Änderung der Rechtsperson finden sich nicht. Es gibt auch keine anderen Anzeichen dafür, dass die Klägerin als Rechtspersönlichkeit nicht (mehr) existiert. Im Handelsregisterauszug (vgl. Anlage LS B-34) werden an verschiedenen Stellen Statuten, die Konzernmutter als Gesellschafterin, ehemalige Gesellschafter und die Gesellschaftszwecke erwähnt; dies alles setzt voraus, dass die Gesellschaft als solche errichtet worden ist und noch besteht, solange ihre Auflösung nicht im Handelsregister vermerkt ist. Überdies hat die Klägerin als Anlage LS B-36 u.a. Steuerrechnungen des Kantons Zug vorgelegt, die voraussetzen, dass sie als Rechtssubjekt und Gesellschaft des Schweizer Kantons Zug registriert ist. Auch die Patentbehörden sind von der Existenz der Klägerin als Rechtsperson ausgegangen, anderenfalls hätten sie das Klageschutzrecht nicht im Patentregister auf sie umgeschrieben. Dass sich – wovon der Senat in seinem Zwischenurteil vom 20. Dezember 2012, mit dem er der Klägerin die Leistung einer Prozesskostensicherheit aufgegeben hat – an der im Handelsregister angegebenen Adresse weder der Verwaltungssitz der Klägerin noch eine zustellungsfähige Anschrift befinden mag, zwingt nicht zu dem Schluss, dass das Handelsregister dann auch den Status der Klägerin als existierende Rechtspersönlichkeit nicht belegt. Konkrete Umstände, aus denen das gefolgert werden müsste, legen auch die Beklagten nicht dar. Davon, dass die Klägerin auch heute noch im Handelsregister eingetragen ist, hat sich der Senat im Übrigen durch einen Blick in das elektronische Handelsregister des Kantons Zug überzeugt. Dies bestätigt imÜbrigen auch der vom Klägervertreter im letzten Verhandlungstermin vorgelegte Handelsregisterauszug.
2.Die Klägerin ist parteifähig.
a)
Die Parteifähigkeit ist eine Prozessvoraussetzung, die in jeder Verfahrenslage, auch in der Berufungsinstanz, von Amts wegen zu prüfen ist (§ 56 Abs. 1 ZPO) und ohne die ein Sachurteil nicht ergehen darf (BGH, NJW 1997, 557, 568).
b)Die Parteifähigkeit beurteilt sich nach der lex fori, also nach deutschem Prozessrecht. Gemäß § 50 Abs. 1 ZPO ist parteifähig, wer rechtsfähig ist.
c)
Bei der Klägerin handelt es sich um eine GmbH nach schweizerischem Recht, die im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen ist.
d)
Die Rechts- und Parteifähigkeit einer in der Schweiz gegründeten Gesellschaft sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem Recht des Ortes zu beurteilen, an dem die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat (BGH, NJW 2009, 289 – Trabrennbahn; NJW-RR 2010, 1364; Bamberger/Roth, BeckOK EGBGB, Art. 12 Rz. 58). Es gilt insoweit also weiterhin die sog. Sitztheorie, der das deutsche IPR im Grundsatz folgt. Nach ihr beurteilt sich der Sitz einer juristischen Person nach dem Ort des tatsächlichen Verwaltungssitzes (BGH, NJW 1986, 2194, 2195; NJW 2009, 289, 290; NJW-RR 2010, 1364). Maßgebend dafür ist der Tätigkeitsort der Geschäftsführung und der dazu berufenen Vertretungsorgane, also der Ort, wo die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung effektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt werden (BGH, NJW 1986, 2194, 2195; NJW 2009, 1610, 1611; NJW-RR 2010, 1364).
e)Im Streitfall liegt dieser Ort entweder in der Schweiz, wo der Geschäftsführer der Klägerin, Herr Dr. K, wohn- und geschäftsansässig ist, oder er liegt in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Muttergesellschaft der Klägerin geschäftsansässig ist. Ein in Betracht kommender dritter Ort ist weder dargetan noch ersichtlich. Ob die Klägerin ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in der Schweiz oder in den Vereinigten Staaten von Amerika hat, kann hier allerdings offen bleiben.
Hat die Klägerin nicht nur ihren statuarischen Sitz, sondern auch ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in der Schweiz, sind die Rechts- und Parteifähigkeit der in der Schweiz gegründeten Klägerin nach schweizerischem Recht zu beurteilen.
Liegt der effektive Verwaltungssitz der Klägerin in den USA, ist das Ergebnis kein anderes. In diesem Fall ist gemäß der Sitztheorie dasUS-amerikanische Recht für die Beurteilung der Rechts- und Parteifähigkeit der Klägerin maßgeblich. Wegen des Grundsatzes der Gesamtverweisung, Art. 4 Abs. 1 Satz 1 EGBGB, ist zunächst das US-amerikanische internationale Privatrecht anzuwenden. Dieses folgt der Gründungstheorie. Denn die USA folgt der – im anglo-amerikanischen Rechtskreis vorherrschenden – Gründungstheorie (MünchKommBGB/Kindler, 6. Aufl., IntGesR, Rz. 360 und 510 m. w. Nachw.), wobei das Gründungs-Konzept auch im autonomen Kollisionsrecht der US-Bundesstaaten gilt (Bamberger/Roth, BeckOK EGBGB, Art. 12 Rz. 45). Das US-amerikanische Kollisionsrecht nimmt daher den Verweis nicht an, sondern verweist seinerseits weiter auf das Gründungsrecht der Schweiz. Die Schweiz folgt im Grundsatz der Gründungstheorie (Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 58a; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 510 m. w. Nachw.). Denn gemäß § 154 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) unterstehen Gesellschaften dem Recht des Staates, nach dessen Vorschriften sie organisiert sind, wenn sie die darin vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registervorschriften dieses Rechts erfüllen oder, falls solche Vorschriften nicht bestehen, wenn sie sich nach dem Recht dieses Staates organisiert haben (vgl. hierzu auch OLG Frankfurt, NJW 1990, 2204, 2205). Da somit auch die Schweiz der Gründungstheorie folgt, nimmt das dortige Recht den Verweis an. Damit ist diese Weiterverweisung auch für das deutsche internationale Privatrecht verbindlich. Rück- oder Weiterverweisungen des aus deutscher Sicht berufenen ausländischen Rechts sind im Bereich der Sitztheorie nach herrschender Meinung, der der Senat folgt, gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 EGBGB zu beachten (vgl. BGH, NJW 2004, 3706, 3707; NVwZ-RR 2006, 28, 29; NZG 2010, 909, 911; OLG Frankfurt, NJW 1990, 2204, 2205; OLG Hamm, NJW 2001, 2183; OLG Hamburg, BeckRS 2007, 07023; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 507; Palandt/Thorn, 74. Aufl., Anh. zu Art. 12 EGBGB Rz. 12; Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 51). Das gilt auch und gerade dann, wenn sich der Verwaltungssitz außerhalb des Gründungsstaates befindet und der Staat des Verwaltungssitzes seinerseits an das Gründungsrecht anknüpft (Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 51; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 507; vgl. auch MünchKommZPO/Lindacher, 4. Aufl., § 50 Rz. 61). Somit richtet sich die Rechtsfähigkeit der Klägerin in jedem Fall nach schweizerischem Recht.
Es bestehen keine durchgreifenden Bedenken, dass die Rechtsfähigkeit der Klägerin nach dem Recht der Schweiz gegeben ist. Bei der Klägerin handelt es sich um eine nach schweizerischem Recht als GmbH gegründete Gesellschaft, die nach dem Recht der Schweiz organisiert ist. Die Statuten der Klägerin vom 10. Dezember 2001, wonach die Klägerin als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Maßgabe der Art. 772 ff. des schweizerischen Obligationenrechts besteht, hat die Klägerin als Anlage LS-C 32 vorgelegt. Der Einwand der Beklagten, die Klägerin sei nur eine Briefkastenfirma und ihr in der Schweiz ansässiger Geschäftsführer, Herr Dr. K, sei nur aus formalen Gründen als Geschäftsführer bestellt worden, greift nicht durch. Die Klägerin ist nach schweizerischem Recht wirksam gegründet, hat ihren satzungsmäßigen Sitz in der Schweiz und ist dort rechtsfähig (vgl. auch OLG Hamm, ZIP 2006, 1822, 1823 = BeckRS 2006, 09857). Dafür, dass die Klägerin sich zwischenzeitlich einem anderen Recht unterstellt hat, ist nichts dargetan und auch nichts ersichtlich. Es gibt – wie ausgeführt – auch keine Anzeichen dafür, dass die Klägerin als Rechtspersönlichkeit nicht (mehr) existiert.
B.
Die (verbliebene) Klage ist auch im tenorierten Umfang begründet. Mit dem angegriffenen Schwangerschaftstestgerät „D“ haben die Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents mittelbar Gebrauch gemacht.
Das Klagepatent betrifft Assays, insbesondere Immunoassays und analytische Testgeräte dafür. Es umfasst analytische Schwangerschaftstestgeräte, die zur Verwendung zuhause, in der Klinik oder in der Arztpraxis geeignet sind und in kurzer Zeit ein Analyseergebnis liefern sollen, wobei nur ein Minimum an Geschicklichkeit und Aufwand seitens der Benutzerinnen gefordert wird (vgl. DE 38 56 AAD T2, Seite 1, zweiter und dritter Absatz).
Bei Immunoassays handelt es sich um bioanalytische Verfahren, welche sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern (auch: spezifische Bindungspaare), insbesondere die von Antikörpern und Antigenen, zunutze machen, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können. Zum Nachweis der oft nicht direkt sichtbaren Bindungsreaktionen wurden im Stand der Technik Verfahren zur indirekten Beobachtung eingesetzt, die die Markierung eines der Glieder des spezifischen Bindungspaares mit einem Radioisotop, einem Chromophor, einem Fluorophor oder die eine enzymatische Markierung vorsahen. Radiomarkierungen, Chromophore bzw. Fluorophore können mittels Strahlungsdetektoren, Spektrophotometern oder mit dem bloßen Auge nachgewiesen werden; bei Enzymmarkierungen wird ein nachweisbares Signal durch die Aktivierung einer Verbindung wie etwa eines Farbstoffs im Rahmen eines Reaktionssystems erzeugt (vgl. BGH, Urt. v. 04.11.2008 – X ZR 154/05 [nachfolgend: NU], S. 11, Rz. 9).
Ursprünglich in Vorrichtungen wie Reagenzgläsern mittels Zentrifugierung und Ausfällung durchgeführt (so genannte Flüssigphasenassays), ist der Beschreibung des Klagepatents zufolge bei spezifischen Bindungsassays wie Immunoassays auch die Verwendung von mit Reagenzien imprägnierten Teststreifen vorgeschlagen worden (so genannte Festphasenassays). Dabei bewegt sich die auf einen Teil des Teststreifens aufgetragene Probe mit Hilfe eines eluierenden Lösungsmittels, wie Wasser, durch das Material des Teststreifens in oder durch eine dort vorgesehene Nachweiszone, in der ein für die in der Probe vermutete Nachweissubstanz spezifisches Bindungsreagenz immobilisiert ist, um die Nachweissubstanz gegebenenfalls zu binden. Das Maß dieser Bindung kann mit markierten Reagenzien bestimmt werden, die ebenfalls im Teststreifen enthalten sind oder anschließend darauf aufgebracht werden (vgl. DE 38 56 AAD T2, Seite 2, zweiter Absatz; BGH, NU, Seite 12 erster Absatz, Rz. 10). Der Klagepatentschrift zufolge erfordern alle kommerziell erhältlichen Geräte die Durchführung einer Reihe von aufeinander folgenden Arbeitsschritten, bevor das Testergebnis ablesbar ist, was notwendigerweise Zeit erfordere und Fehlerquellen einführe (vgl. DE 38 56 AAD T2, Seite 1, dritter Absatz; BGH, NU, Seite 12 erster Absatz, Rz. 10).
Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet die Klagepatentschrift die Anpassung und Verbesserung der bekannten Techniken zur Bereitstellung diagnostischer Testgeräte insbesondere für den privaten Gebrauch, die auch von einer ungeübten Person schnell und bequem zu handhaben sind, vom Benutzer möglichst wenige Arbeitsschritte erfordern und bei denen das Analyseergebnis innerhalb von Minuten nach dem Probenauftrag – beispielsweise Urin im Fall eines Schwangerschafts- oderOvulationstests – vorliegt (vgl. DE 38 56 AAD T2, Seiten 1 und 2, jeweils letzter Absatz).
Dazu schlägt Anspruch 1 des Klagepatents die Kombination folgender Merkmale vor:
(1) Spezifisches Bindungsassay unter Verwendung eines Reagenz (208), welches für einen Analyten (Nachweissubstanz) spezifisch markiert ist.
(2) Die Markierung ist eine Direktmarkierung in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen.
(3) Das markierte Reagenz (208) kann durch einen porösen Träger (206) frei wandern.
(4) Der poröse Träger (206) umfasst
(a) einen Teil einer analytischen Testvorrichtung,
(b) einen Streifen oder eine Folie von porösem Material.
(5) Der Träger (206) wird durch Aufbringen einer wässrigen Probe befeuchtet, die vermutlich den Analyten (Nachweissubstanz) enthält.
(6) Auf dem porösen Träger (206) gibt es
(a) eine Nachweiszone (209) und
(b) – stromabwärts der Nachweiszone (209) – eine Kontrollzone (210).
(7) Das markierte Reagenz (208) wird aus dem trockenen Zustand in der analytischen Testvorrichtung durch die wässrige Probe aufgenommen und wandert mit dieser durch die Nachweiszone (209) und die Kontrollzone (210).
(8) In der Nachweiszone (209) ist ein unmarkiertes spezifisches Bindungsagens für den Analyten (Nachweissubstanz) permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich.
(9) Das unmarkierte spezifische Bindungsagens kann mit dem Analyten (Nachweissubstanz) und dem markierten Reagenz (208) an einer Sandwich-Reaktion teilnehmen.
(10) Die Kontrollzone (210) enthält
(a) immobilisierten Antikörper, welcher an das markierte Reagenz binden kann,
oder
(b) immobilisierten Analyten, welcher an das markierte Reagenz binden kann.
(11) Ein positives Assay-Ergebnis zeigt sich durch sichtbares Binden desselben markierten Reagenz sowohl in der Nachweiszone (209) als auch in der Kontrollzone (210).
(12) Ein negatives Assay-Ergebnis zeigt sich durch sichtbares Binden des markierten Reagenz nur in der Kontrollzone (210).
Abweichend vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents, in dem es lediglich heißt, dass die Markierung eine „teilchenförmige Direktmarkierung“ ist, heißt es in Merkmal (2) der vorstehenden Merkmalsgliederung, dass die Markierung eine Direktmarkierung „in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchens“ ist, weil die Klägerin das Klagepatent vorliegend – in Anlehnung an den im Nichtigkeitsverfahren neu gefassten Anspruch 1 des Stammpatents – mit dieser Maßgabe geltend macht. Hiergegen bestehen keine Bedenken, weil hierin eine – der Klägerin freigestellte – Einschränkung des Patentanspruchs liegt. Mit dem Wegfall des dem Begriff „Direktmarkierungsstoff“ beigefügten Worts „teilchenförmig“ ist eine Schutzbereichserweiterung nicht verbunden. Als Markierungsstoffe kommen nach dem erteilten Patentanspruch 1 jegliche Direktmarkierungsstoffe in Betracht. Diese werden in der Patentschrift als Einheiten definiert, die in natürlichem Zustand entweder mit bloßem Auge oder mit Hilfe eines optischen Filters und/oder einer angelegten („applied“) Stimulation, z.B. UV-Licht zum Hervorrufen einer Fluoreszenz, leicht sichtbar sind (DE 38 56 AAD T2, Seite 13, Zeilen 6 bis 10). Als besonders geeignete Beispiele werden winzige farbige Teilchen, z.B. Farbsole, Metallsole (wie Goldsole) und gefärbte Latexteilchen angesprochen (vgl. DE 38 56 AAD T2, Seite 13 Zeilen 10 bis 13; vgl. a. Seite 8 Zeilen 4 bis 5, Seite 9 Zeile 7, Seite 20 Zeilen 5 bis 6). Insoweit mag zweifelhaft sein, ob der ausdrücklichen Aufnahme eines Hinweises auf den Teilchencharakter der Markierung überhaupt sachliche Bedeutung zukommt (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 letzter Absatz, Tz. 15). Dass diese Eigenschaftsangabe in dem Berufungsantrag der Klägerin entfallen ist, kann schon deshalb nicht zu einer Erweiterung der Klage bzw. des Schutzbereichs des Patentanspruchs führen, weil sich der teilchenförmige Charakter der Direktmarkierung zwingend aus der abschließenden Aufzählung derjenigen Markierungsstoffe ergibt, für die mit dem Antrag noch Schutz beansprucht wird und die allesamt teilchenförmig sind. Die Formulierung „in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen“ im neu gefassten Berufungsantrag ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Sie bringt nur zum Ausdruck, dass die drei genannten Direktmarkierungsstoffe allein noch vom Schutzbegehren der Klägerin erfasst werden sollen (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 erster Absatz, Rz. 14).
In Abweichung vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Klagepatents heißt es in Merkmal (4) (b) der vorstehenden Merkmalsgliederung ferner, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst, weil die Klägerin den Patentanspruch 1 des Klagepatents nunmehr nur noch mit dieser weiteren Einschränkung geltend macht. Eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patentanspruchs ist auch mit der Aufnahme dieses Merkmals nicht verbunden (vgl. zum Stammpatent: BGH, NU, Seite 15 letzter Absatz bis Seite 16 erster Absatz, Rz. 15).
a)Anspruch 1 des Klagepatents stellt ein bioanalytisches Verfahren unter Schutz.
Um welche Art von Anspruch es sich bei dem vorstehend nach Merkmalen gegliederten Anspruch 1 des Klagepatents handelt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Nach seinem ausdrücklichen Wortlaut betrifft Patentanspruch 1 ein „spezifisches Bindungsassay“ („spezific binding assay“). Das aus dem englischen Sprachraum stammende Wort „Assay“ (deutsch: Test, Probe) bedeutet allgemein eine Untersuchung zum Nachweis bestimmter Substanzen. Unter einem „Immunoassay“ versteht der Fachmann dementsprechend gemeinhin ein bioanalytisches Verfahren, welches sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern, insbesondere die von Antikörpern und Antigenen, zunutze macht, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können (vgl. BGH, NU, Seite 11, Rz. 9). Der Fachmann wird vor diesem Hintergrund annehmen, dass Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents ein bioanalytisches Verfahren ist, zumal Anspruch 1 von „Spezifisches Bindungsassay unter Verwendung eines Reagenz“ spricht, also von einem spezifischen Bindungsassay bei dem ein Reagenz „verwendet“ wird. Merkmal (5) betrifft außerdem das „Aufbringen“ einer wässrigen Probe auf den Träger, was ebenfalls dafür spricht, dass das Klagepatent Schutz für ein Verfahren beansprucht. Dazu passt, dass es auf dem Deckblatt der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift „Spezifische Bindungstestverfahren“ heißt.
Der Klägerin ist zwar zuzugeben, dass in der Klagepatentbeschreibung an mehreren Stellen von einer Vorrichtung die Rede ist. Daraus lässt sich aber nicht herleiten, dass es sich bei dem Klagepatent um ein Sachpatent handelt. In Bezug genommen sind jeweils nur Ausführungsbeispiele, die verdeutlichen, wie das erfindungsgemäße Verfahren in der Praxis umgesetzt bzw. durchgeführt werden kann. Das steht auch durchaus im Einklang mit der in der Klagepatentschrift wiedergegebenen Aufgabenstellung. Als Problem der Erfindung bezeichnet die Klagepatentschrift die Anpassung und Verbesserung der bekannten „Techniken“, um diagnostische Testgeräte, insbesondere für den Hausgebrauch, bereitzustellen, die schnell und bequem zu handhaben sind und vom Benutzer möglichst wenige Arbeitsschritte erfordern (vgl. DE 38 56 AAD T2, Seite 2 Zeilen 24 bis 29). Mittels der erfindungsgemäßen Technik sollen diagnostische Testvorrichtungen danach nur bereitstellbar sein.
Auch der weitere Inhalt der Beschreibung spricht dafür, dass Gegenstand des Klagepatents ein analytisches Verfahren ist. So wird auf Seite 4, Zeilen 1 ff., der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift betreffend das Stammpatent ausgeführt, dass in der jetzt als EP 291 AAF B1 erteilten Stammanmeldung eine „analytische Testvorrichtung“ beansprucht wird, wohingegen es auf derselben Seite, Zeilen 24 ff., in Bezug auf die Erfindung des Klagepatents heißt, dass im vorliegenden Schutzrecht ein „spezifisches Bindungsassay“ beansprucht wird. Der Fachmann entnimmt dem, dass das auf die Stammanmeldung erteilte Patent eine analytische Testvorrichtung betrifft, wohingegen das Klagepatent Schutz für ein analytisches Verfahren beansprucht. In dieser Annahme wird der Fachmann bestärkt, wenn ihm in der Patentschrift gesagt wird, dass das Assay üblicherweise „unter Verwendung einer analytischen Testvorrichtung durchgeführt werden kann“ (DE 38 56 AAD T2, Seite 5 Zeilen 26 ff.), dass in einer Ausführungsform der Erfindung der Assay „unter Verwendung einer bestimmten Vorrichtung durchgeführt“ wird (DE 38 56 AAD T2, Seite 6 Zeilen 18 ff.) und dass mit Direktmarken „Assays“ durchgeführt werden können, „in denen Urinproben direkt vom Urinstrahl oder durch Freisetzung eines geeigneten Volumens … auf den Absorptionsdocht der Testvorrichtung aufgebracht werden“ (DE 38 56 AAD T2, Seite 43 Zeilen 17 ff.).
b)Im Unterschied zum Anspruch 1 des Stammpatents sieht das Klagepatent vor, den im Rahmen des beanspruchten Bindungsassays zu verwendenden porösen Träger zusätzlich mit einer so genannten Kontrollzone zu versehen (Merkmal (6) (b)). Diese Kontrollzone ist in Merkmal (10) der vorstehend wiedergegebenen Merkmalsgliederung näher beschrieben. Merkmal (10) berücksichtigt die nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ maßgebliche englischsprachige Fassung von Patentanspruch 1. Soweit es in der in der Klagepatentschrift mitgeteilten sowie in der vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichten deutschen Übersetzung des Anspruchs 1 heißt, dass „die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, binden kann“, ist diese Übersetzung nicht korrekt. In der englischsprachigen Fassung heißt es in Bezug auf die Kontrollzone: „the control zone (210) contains immobilised antibody that can bind to the reagent or immobilised analyte that can bind to the reagent“. Richtig ins Deutsche übersetzt heißt dies, dass die Kontrollzone einen immobilisierten Antikörper, welcher an das markierte Reagenz binden kann, oder immobilisierten Analyten, welcher an das markierte Reagenz binden kann, enthält. Das so lautende Merkmal (10) ist der Verletzungsprüfung zugrunde zu legen.
c)Angesichts des Streits der Parteien bedarf der Begriff „spezifisches Bindungsreagens“ näherer Erläuterung.
Was die Forderung nach einem für den Analyten „spezifischen Bindungsreagenz“ (Merkmale (1), (7) und (8)) anbelangt, kommt es – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – nicht entscheidend darauf an, was der Fachmann allgemein unter einem „spezifischen“ Bindungsreagenz versteht. Selbst wenn insoweit ein bestimmter Begriffsinhalt feststellbar sein sollte, was dahinstehen kann, ist dieser hier nicht ausschlaggebend. Handelt es sich nämlich bei dem auslegungsbedürftigen Begriff (hier: „spezifisch“) um einen Ausdruck, der in dem betreffenden Fachgebiet gebräuchlich und mit einem bestimmten Inhalt versehen ist, so darf nicht unbesehen dieser nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gegebene Inhalt zugrunde gelegt werden. Denn es ist stets die Möglichkeit in Rechnung zu stellen, dass das Patent den Ausdruck gerade nicht in diesem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden (z.B. weitergehenden oder engeren) Sinne verwendet. Die Merkmale eines Patentanspruchs dürfen deswegen nicht anhand der Definition in Fachbüchern, sondern sie müssen aus der Patentschrift selbst ausgelegt werden. Die Patentschrift bildet gewissermaßen ihr eigenes Lexikon; maßgeblich ist nur der sich aus der Patentschrift ersichtliche Begriffsinhalt. Dieser methodische Ansatz kann sowohl zu einem weiteren Begriffsinhalt führen, als ihn eine dem allgemeinen Sprachgebrauch folgende Betrachtung ergeben würde. Er kann, weil der übliche Wortsinn nicht den Mindestinhalt eines Merkmals vorgibt, aber ebenso zu einem engeren Verständnis führen. Unter Heranziehung des Beschreibungstextes ist deshalb in jedem Fall eine Auslegung vorzunehmen. Sie hat nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ vom Inhalt der Patentansprüche auszugehen, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Die Auslegung der Patentansprüche dient dabei nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Erläuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (vgl. BGHZ 98, 12, 18 f. = GRUR 1986, 803 – Formstein; BGHZ 105, 1, 10 = GRUR 1988, 896 – Ionenanalyse; BGHZ 125, 303, 309 = GRUR 1994, 597 – Zerlegvorrichtung für Baumstämme; BGH, GRUR 1992, 594, 596 – mechanische Betätigungsvorrichtung; GRUR 2002, 515, 516 f. – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519, 521 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. – Custodiol II).
Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, entnimmt der Durchschnittsfachmann vorliegend der Klagepatentbeschreibung, dass es eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung darstellt, als markiertes Reagenz einen „hochspezifischen Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper“ und als immobilisiertes Bindungsreagenz einen „hochspezifischen unmarkierten Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper“ zu verwenden. Auf Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15, Zeile 2 der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift (DE 38 56 AAD T2) heißt es nämlich (Hervorhebungen hinzugefügt):
„Das immobilisierte spezifische Bindungsreagenz in der zweiten Zone ist bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper und besonders ein monoklonaler Antikörper. Das markierte Reagenz ist ebenfalls bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper und besonders bevorzugt ein monoklonaler Antikörper.“
Dass diese Begriffsbildung für Schwangerschaftstests nicht gelten soll, vermag auch der Senat der Klagepatentschrift nicht zu entnehmen. Insbesondere gibt die Beschreibungsstelle auf Seite 10, Zeile 12 bis Seite 11, Zeile 7 der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift hierfür nichts her.
Der Klagepatentschrift ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht zu entnehmen, dass sich die Angabe „hochspezifisch“ auf eine „Ensemble-Ebene“ bezieht und ein „Ensemble von Antikörpern mit besonders geringem Anteil an fehlerhaften Einzelmolekülen“ bezeichnet. Für eine entsprechende Interpretation des Begriffes findet sich in der Patentbeschreibung nicht der geringste Anhalt.
Zwar enthält der poröse Träger des auf Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15, Zeile 2 beschriebenen Schwangerschaftstestgerätes sowohl in der ersten Zone als auch in der Nachweiszone einen „hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper“. Besagter Beschreibungsstelle lässt sich aber nicht entnehmen, dass bei der Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes zwingend sowohl in der ersten Zone als auch in der zweiten Zone ein „hochspezifischer“ Anti-hCG-Antikörper enthalten sein muss. Vielmehr lässt sich die Textstelle mit dem Landgericht zwanglos dahin begreifen, dass nicht nur die Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes als solche eine bevorzugte Variante der Erfindung darstellt, sondern dass es gleichermaßen bevorzugt (und damit keinesfalls zwingend) ist, hierbei hochspezifische Anti-hCG-Antikörper zu verwenden.
Wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann bei Lektüre der Klagepatentschrift aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zur Antigen-Antikörper-Reaktion annehmen, dass der in der Klagepatentbeschreibung verwendete Begriff eines „hochspezifischen Antikörpers“ eine ganz spezielle Ausführungsform der Erfindung betrifft, nämlich diejenige, bei der der als Markierungsreagenz oder Fängersubstanz eingesetzte Antikörper eine besonders ausgeprägte Spezifität für die in Rede stehende Nachweissubstanz besitzt, indem der Antikörper (praktisch) nur an den nachzuweisenden Analyten, aber an kein anderes Antigen binden kann. Bereits anhand der der Klagepatentschrift eigenen Begrifflichkeit „hochspezifischer Antikörper“ wird ihm deutlich, dass die von Patentanspruch 1 vorausgesetzte „Spezifität für den Analyten“ ein Weniger beinhaltet und nicht dahin verstanden werden kann, dass als „spezifisch“ nur ein solcher Antikörper anzusehen ist, der praktisch ausschließlich an die eine bestimmte Nachweissubstanz (z.B. hCG) binden kann.
Auch aus technischer Sicht hat der Fachmann keine Veranlassung, das Wort „spezifisch“ im Sinne von „hochspezifisch“ zu verstehen. Der Fachmann erkennt, dass es für die Erfindung wesentlich ist, zunächst in einer ersten Zone einen markierten Antikörper vorzusehen, der eine Bindungsreaktion mit dem zu detektierenden Analyten (z.B. hCG) eingehen kann. Die Hormone hCG, LH, FSH und TSH bestehen jeweils aus zwei Polypeptid-Ketten, einer so genannten α-Kette und einer so genannten ß-Kette. Die α-Ketten der Hormone sind identisch. Auf die Strukturhomologie zwischen den α-Untereinheiten von hCG und LH wird auch in der Klagepatentschrift hingewiesen (DE 38 56 AAD T2, Seite 92, Zeilen 23 – 28). Demgegenüber ist die ß-Kette des Schwangerschaftshormons hCG nur bei hCG, nicht jedoch bei den anderen, im Test-Urin vorkommenden Hormonen LH, FSH, TSH vorhanden. Vor diesem Hintergrund ist dem Fachmann klar, dass sich bei einem Schwangerschaftstest in besonderer Weise ein Epitop auf der ß-Kette des hCG-Hormons eignet und anbietet. Verwendet der Fachmann einen solchen (hoch-)spezifischen Antikörper, kann er deshalb sicher sein, dass praktisch ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Um diese in der Testanordnung sichtbar zu machen, sieht die Erfindung vor, in der stromabwärts gelegenen zweiten Zone, der so genannten Nachweiszone (Detektionszone), einen weiteren Antikörper als „Fänger“ zu immobilisieren, der spezifisch für den betreffenden Analyten (z.B. hCG) ist. Sinn dieser Anweisung ist es, eine Antigen-Antikörper-Reaktion herbeizuführen, in der sich das (zuvor eingefärbte) Hormon an den in der Nachweiszone permanent immobilisierten Antikörper anlagert, infolgedessen in der Nachweiszone fixiert wird und durch die dort eintretende Färbung das Vorhandensein des Hormons anzeigt. Vergegenwärtigt sich der Fachmann diesen erfindungsgemäßen Ablauf, erkennt er, dass als Antikörper in der Nachweiszone prinzipiell jedes Reagenz in Betracht kommt, welches das zuvor eingefärbte Hormon binden und damit fixieren kann. Die Möglichkeit zur Bindung und Fixierung besteht dabei gleichermaßen im Hinblick auf die hochspezifischen ß-Ketten-Epitope wie auch im Hinblick auf die bei anderen Substanzen im Test-Urin identisch vorkommende α-Kette der Hormone. Vorausgesetzt ist lediglich, dass der als „Fänger“ eingesetzte Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das markierte Bindungsreagenz „verbraucht“ ist. Demgemäß wird in der Patentbeschreibung auch betont, dass die beiden Bindungsreagenzien Spezifitäten für unterschiedliche Epitope auf der Nachweissubstanz haben müssen (vgl. DE 38 56 AAD T2, Seite 7, Zeilen 6 – 14 und Seite 20, Zeilen 5 – 12). Aus der Beschreibungsstelle in Abs. [0012] der Patentbeschreibung geht hierbei nicht hervor, dass es sich zwingend jeweils um eine Spezifität für ein Epitop auf der ß-Kette handeln muss.
Entscheidet sich der Fachmann für einen Antikörper in der Nachweiszone, der räumlich komplementär zur α-Kette ist (z.B. Anti-α-hCG-Antikörper), so besteht lediglich das Problem, dass die betreffenden Antikörper von anderen Hormonen im Test-Urin mit identischer α-Kette (z.B. LH, FSH, TSH) blockiert werden können. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann hieraus jedoch nicht den Schluss ziehen, dass ein für die α-Kette des Hormons spezifischer Antikörper(z.B. Anti-α-hCG-Antikörper) für die Zwecke der Erfindung nicht geeignet ist. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ist der Fachmann sich vielmehr darüber im Klaren, dass er z.B. durch einen hinreichenden Überschuss an Antikörpern in der Nachweiszone dafür sorgen kann, dass trotz des Vorhandenseins von LH, FSH und TSH ausreichend Bindungspartner für hCG verbleiben. Hierdurch lässt sich bei einer Konstellation, bei der eine Schwangerschaft gegeben ist, hCG und LH im Test-Urin enthalten sind und sich Anti-ß-hCG-Antikörper in der ersten sowie Anti-α-hCG-Antikörper in der zweiten Zone finden, verhindern, dass ein falsches Negativergebnis angezeigt wird. Weshalb dies nicht zutreffen sollte, zeigen die Beklagten nicht auf.
Umgekehrt gilt – für den Fachmann erkennbar – dasselbe. Wird in der ersten Zone ein markierter Antikörper (z.B. Anti-α-hCG-Antikörper) verwendet, der nicht nur an die fragliche Nachweissubstanz (z.B. hCG), sondern auch an andere Substanzen(z.B. LH, FSH) binden kann, so ist zwar voraussehbar, dass nicht allein der nachzuweisende Analyt (hCG) eingefärbt wird, sondern gleichermaßen die mit derselben, räumlich komplementären α-Kette versehenen Hormone LH, FSH und TSH. Die vorhandene Spezifität reicht jedoch für die Zwecke der Erfindung aus, wenn in der Nachweiszone ein hochspezifischer Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper) verwandt wird, der praktisch ausschließlich die Nachweissubstanz (z.B. hCG) einfangen kann, die übrigen, ebenfalls eingefärbten Substanzen (z.B. LH, FSH) hingegen nicht. Auch in diesem Fall ist nämlich gewährleistet, dass es in der Nachweiszone nur dann zu einem Farbsignal kommen kann, wenn in der Probe diejenige Substanz (z.B. hCG) vorhanden ist, deren Nachweis der Test dienen soll.
Der Inhalt des Begriffs „spezifisch“ lässt sich bei dem dargelegten Verständnis zwar nicht einheitlich bestimmen. Er hängt vielmehr maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitzt (Wechselwirkung). Wird in der ersten Zone (Reaktionszone) ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlangt die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Umgekehrt gilt dasselbe. Wird die Nachweiszone mit einem für die Nachweissubstanz hochspezifischen Antikörper versehen, genügt für die erste Zone (Reaktionszone) eine Spezifität in dem Sinne, dass der markierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Eine derartige – wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ ist mit dem Landgericht aber als ohne weiteres möglich anzusehen.
Für die Richtigkeit des vorstehenden Verständnisses spricht, dass die Klagepatentschrift unter der Überschrift „Markierungsstoff/Herstellung der Markierungsstoffe“ in Bezug auf die „Goldsolherstellung“ (DE 38 56 AAD T2, Seite 36, Zeilen 20 – 26), betreffend die Verwendung „gefärbter Teilchen“ (DE 38 56 AAD T2, Seite 38, Zeile 13 – Seite 14, Zeile 2 und Seite 14, Zeilen 14 – 30) sowie in Bezug auf die Herstellung des „Anti-hCG-Farbsols“ (DE 38 56 AAD T2, Seite 40, Zeilen 1 – 19) ausdrücklich„anti-alpha-Humanchoriongonadotropin“ als Antikörperpräparat vorschlägt. In den angegebenen Beschreibungsstellen wird die Herstellung eines markierten Bindungsreagenz auf Grundlage des Antikörpers α-hCG, d.h. eines nicht allein für das hCG-Antigen spezifischen Antikörpers beschrieben. Die Beschreibung dieser Herstellungsbeispiele auf Basis eines Antikörpers gegen α-hCG zeigt, dass unter den Begriff des „spezifischen Bindungsreagenz“ auch durchaus Antikörper fallen können, welche nicht ausschließlich spezifisch für das hCG-Hormon sind. Dass die beschriebenen Ausführungsformen nicht unter den Patentanspruch fallen, vermag der Senat nicht zu erkennen. Dagegen spricht bereits, dass es einleitend in Absatz [0075] ausdrücklich heißt, dass nachfolgend „als Beispiel“ „bestimmte bevorzugte Teststreifenmaterialien, Reagenzien und Verfahren zu ihrer Herstellung beschrieben“ werden.
Dementsprechend ist auch die fachkundige Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in ihrer das Klagepatent betreffenden Einspruchsentscheidung davon ausgegangen, dass es erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einen Anti-α-Antikörper einzusetzen, wenn in der Nachweiszone ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Sie hat in der genannten Entscheidung nämlich ausgeführt (vgl. Einspruchsentscheidung, Seite 11 zweiter Abs., Tz. 4.1; Unterstreichungen hinzugefügt):
„Die Beschreibung der Patentschrift (Seite 10, Zeile 33, bis Seite 12, Zeile 36) erläutert ein hCG-Sandwich-Assay. Der Antikörper, der nur für hCG spezifisch ist (d. h. anti-beta) ist in der Detektionszone mobilisiert worden. Der andere Antikörper (anti-alpha, der mit LH, FSH, TSH und hCG reagieren kann) ist mit der partikelförmigen Direktmarkierung markiert worden, um das trockene markierte Reagenz in der Aufbringzone der Testvorrichtung zu bilden. Nach Aufbringen der Probe auf die Testvorrichtung kann das markierte Reagenz mit LH, FSH, TSH und hCG reagieren und die jeweiligen Komplexe bilden. Es ist jedoch nur der markierte Komplex „an hCG gebundener Anti-Alpha-Antikörper" zu einer spezifischen Bindung an die Detektionszone imstande, da der Antikörper in der Detektionszone nur für hCG und nicht für die anderen Hormone spezifisch ist. Somit gibt es nur dann ein Signal der Detektionszone, wenn hCG in der Probe anwesend ist, was in einem spezifischen Bindungsessay für hCG ohne jede kreuzende Aktivitäten mit LH, FSH und/oder TSH resultiert.“
Dem ist zu entnehmen, dass das Klagepatent auch nach Auffassung der fachkundigen Einspruchsabteilung nicht verlangt, dass in der ersten Zone und in der zweiten Zone jeweils ein Anti-ß-Antikörper eingesetzt wird, sondern dass es vielmehr ausreicht, wenn in der ersten Zone ein Anti-α-Antikörper und in der Nachweiszone (Detektionszone) ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Die Stellungnahme der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes ist als (erhebliche) sachverständige Äußerung zu würdigen (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; BGH, GRUR 2010, 950, 951/952 – Walzenformgebungsmaschine).
Wenn es danach erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einenAnti-α-Antikörper und in der Nachweiszone einen Anti-ß-Antikörper zu verwenden, muss gleiches – womit sich die Einspruchsabteilung nicht befasst hat – auch für die umgekehrte Konstellation (Verwendung eines Anti-ß-Antikörpers in der ersten Zone und Einsatz eines Anti-α-Antikörpers in der Nachweiszone) gelten. Jede andere Auslegung wäre nicht konsistent.
Der Auffassung der Beklagten, das Klagepatent setze in beiden Zonen – in der ersten Zone und in der Nachweiszone – einen hochspezifischen Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper) für die Nachweissubstanz (z.B. hCG) voraus, kann auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit von Kreuzreaktionen nicht gefolgt werden. Ein hochspezifischer Antikörper kann in einem gewissen, nicht vermeidbaren Umfang eine Bindung mit anderen Substanzen eingehen, für die er an sich nicht spezifisch ist, weil er zu Kreuzreaktionen mit diesen Substanzen in der Lage ist. Auch ein für ein singuläres ß-Ketten-Epitop des hCG-Hormons spezifischer Antikörper kann deshalb in einzelnen Fällen und unvermeidlich mit in der Testprobe enthaltenem LH, FSH und TSH binden, so dass in der Reaktionszone – trotz Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers – die Hormone LH, FSH und/oder TSH markiert werden können. Liegt keine Schwangerschaft vor und enthält die Probe deshalb kein hCG, kann es infolge dessen trotz Einsatz eines Anti-α-hCG-Antikörpers in der Nachweiszone zu einem falschen positiven Signal kommen, weil das zuvor markierte LH, FSH und/oder TSH in der Nachweiszone gebunden wird. Befindet sich dagegen auch in der Nachweiszone ein für hCG hochspezifischer Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper), wird einem solchen falsch positiven Testergebnis zwar entgegengewirkt. Da auch der in der Nachweiszone vorgesehene Anti-ß-hCG-Antikörper Kreuzreaktivität aufweist, kann es allerdings auch in diesem Fall sein, dass das in der ersten Zone gebundene und dadurch markierte LH oder FSH in der Nachweiszone gebunden wird und dadurch – trotz der Verwendung eines Anti-ß-hCG-Antikörper auch in der Nachweiszone – ein falsch positives Ergebnis erzeugt wird. Diese Möglichkeit wird bei der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in beiden Zonen nur stark reduziert. Wenn aufgrund der naturgesetzlich gegebenen Kreuzreaktivität aber selbst bei einem hochsensibel eingestellten Test die Gefahr eines positiven Fehlsignals existiert, kann der Fachmann die technische Lehre des Klagepatents sinnvollerweise nur dahin verstehen, dass dieses Risiko aus der Sicht des Klagepatents eben hinzunehmen ist, weil ihm selbst mit der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in der Nachweiszone nicht vollständig begegnet werden kann. Für alle anderen Fälle geringerer Sensibilität entsteht die von den Beklagten aufgezeigte Problematik eines positiven Fehlsignals von vornherein nicht, weil die Kreuzreaktivität nur zahlenmäßig selten zu einer falschmarkierenden Bindung mit LH, FSH oder TSH führt und eine derart geringe Menge falschmarkierter LH-, FSH- oder TSH-Hormone bei entsprechend eingestellter Sensibilität des Tests noch nicht zu einem sichtbaren (Fehl-)Signal in der Nachweiszone führt.
Dem vorstehenden Verständnis steht schließlich auch nicht die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701) entgegen. Denn der Senat interpretiert den Begriff „spezifisch“ nicht in verschiedenen Merkmalen des streitgegenständlichen Patentanspruchs unterschiedlich, sondern stellt lediglich eine Beziehung zwischen den einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs her. Der erforderliche Grad der Spezifität in der Nachweiszone kann nicht unabhängig vom Grad der Spezifität in der ersten Zone bestimmt werden und umgekehrt. Mithin hat der Senat im Rahmen seiner Auslegung lediglich berücksichtigt, dass die Patentansprüche und der sie erläuternde Beschreibungstext eine zusammengehörige Einheit bilden, die der Durchschnittsfachmann demzufolge als Ganzes so zu interpretieren sucht, dass sich Widersprüche nicht ergeben (BGH, GRUR 2008, 887 – Momentanpol II; BGHZ 180, 215 = GRUR 2009, 653 – Straßenbaumaschine).
Über den Begriff „poröser Träger“ besteht im vorliegenden Verfahren zwischen den Parteien an sich kein Streit. Im Hinblick auf die diesbezügliche Diskussion in dem das Stammpatent (EP 0 291 AAC) betreffenden Parallelverfahren (I-2 U 53/04) ist jedoch vorsorglich darauf hinzuweisen, dass sich der streitgegenständliche Patentanspruch nicht dazu verhält, dass der poröse Träger, der die Reaktions- und die Nachweiszone beherbergen soll, „einteilig“ zu sein hat. Von einer „Einteiligkeit“ oder „Einstückigkeit“ ist im Anspruch nirgends die Rede; dieser lässt vielmehr offen, ob der poröse Träger als einteiliges oder mehrteiliges Bauteil konzipiert wird.
Dass der poröse Träger nicht zwingend einteilig ausgeführt sein muss, ergibt sich für den Fachmann auch aus der Klagepatentbeschreibung, in der auf Seite 15, Zeilen 10 bis 12 der deutschen Übersetzung heißt (Unterstreichungen hinzugefügt):
„Eine erfindungsgemäße Vorrichtung kann, falls gewünscht, zwei oder mehrere einzelne Körper von porösem Festphasenphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Lagen, wobei jeder bewegliche und immobilisierte Reagenzien trägt.“
Dementsprechend hat auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in ihrer das Stammpatent betreffenden Entscheidung vom 4. Juli 2002 (Az.: T 694/01) festgestellt, dass sich das Stammpatent in der Fassung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht auf einen einstückigen porösen Träger beschränkt, sondern gleichermaßen mehrteilige Ausführungsformen umfasst. Patentanspruch 1 enthalte keine Angaben darüber, ob der poröse Träger aus einem oder mehreren Teilen bestehe. Keines der Merkmale besage, dass der poröse Träger zwingend einteilig ausgeführt sein müsse. Aus der Patentbeschreibung (siehe oben) gehe vielmehr hervor, dass der Träger in dem hohlen Gehäuse auch aus verschiedenen Teilen bestehen könne, solange die Anordnung ein Eindringen der Flüssigkeit von einem Teil des porösen Trägers in den nächsten zulasse. Der Wortlaut des Anspruchs 1 decke solche unterschiedlichen Ausführungsformen ab (vgl. Einspruchsbeschwerdeentscheidung, S. 25 f.). Für den Patentanspruch 1 des vorliegenden Klagepatents gilt nichts anderes.
Dadurch, dass die Klägerin – im Hinblick auf die Einschränkung, die das Stammpatent im Nichtigkeitsverfahren erfahren hat – das Klagepatent durch die Aufnahme des Merkmals (4) (b) in den Patentanspruch 1 hier nur eingeschränkt geltend macht, ändert sich daran, dass das Klagepatent nicht zwingend eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers verlangt, prinzipiell nichts. Das neu hinzugekommene Merkmal (4) (b), das die Ausgestaltung des porösen Trägers betrifft, besagt nur, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie „umfassen“ soll. Das bedeutet nicht, dass der poröse Träger zwingend aus einem einstückigen bzw. einteiligen Streifen bestehen muss. Dabei kann vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform dahinstehen, ob es angesichts der eher weiten Formulierung des Merkmals („umfassen“) ausreicht, dass der Träger – neben einem weiteren Teil – auch aus einem Streifen oder einer Folie besteht. Jedenfalls schließt es Merkmal (4) (b) nicht aus, den porösen Träger aus zwei oder mehreren Streifen zu konzipieren. Erforderlich ist bei einer solchen Ausgestaltung nur, dass die einzelnen (nämlich jeder) Streifen aus porösem Material bestehen und so zueinander positioniert werden, dass die Flüssigkeitsprobe ihren Weg von der ersten Zone zu der Nachweiszone nehmen kann. Erreicht werden kann dies z.B. dadurch, dass die einzelnen Streifen hintereinander angeordnet sind, wobei sie an ihren zugewandten Enden verbunden sind bzw. sich an ihren Enden berühren. Unter das Merkmal (4) (b) fällt dementsprechend ohne weiteres auch eine Ausgestaltung, bei der auf einem Trägermedium in Gestalt eines Streifens zusätzlich ein als kurzer Streifen oder Streifenstück ausgebildetes Glasfaserkissen angeordnet ist, wenn dieses zusammen mit dem Trägermedium einen porösen Träger bildet, der insgesamt als Teststreifen angesehen werden kann.
Davon, dass das Stammpatent eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers nicht verlangt, ist offenbar auch der Bundesgerichtshof in seinem das Stammpatent betreffenden Nichtigkeitsurteil vom 8. November 2008 ausgegangen. Denn er hat dort hinsichtlich der Zulässigkeit der im Nichtigkeitsverfahren erfolgten Beschränkung von Patentanspruch 1 des Stammpatents ausgeführt (NU, Seite 16 letzter Absatz bis Seite 17 erster Absatz, Rz. 17; Unterstreichungen hinzugefügt):
„Mit der Beschränkung, dass der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material "umfasst" (Merkmale 2, 2.1), geht die von Anspruch 1 in der verteidigten Fassung beschriebene Ausgestaltung des porösen Trägers nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder das erteilte Patent hinaus. Danach sollte das Trägermaterial vorzugsweise in Form eines Streifens oder einer Folie bestehen. Das Gerät konnte gemäß der Erfindung daher auch, falls gewünscht, zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien für die Aufnahme von Reagenzien, vereinigen, und zwar, entgegen der Ansicht der Klägerin, nicht ausschließlich parallel nebeneinander angeordnet (NK 1 S. 5 Z. 20 ff.). Demnach blieb es dem Fachmann überlassen, den porösen Träger den jeweiligen Erfordernissen entsprechend unterschiedlich auszugestalten. Diesen Rahmen überschreitet das Streitpatent in der verteidigten Fassung nicht; insbesondere wird durch die Aufnahme der Merkmale des früheren Anspruchs 6 in den Hauptanspruch entgegen der Ansicht der Klägerin keine von der Ursprungsoffenbarung nicht erfasste "Zwischenebene" geschaffen.“
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs musste der poröse Träger nach der Lehre des erteilten Anspruchs 1 des Stammpatents danach keineswegs zwingend einteilig konzipiert sein. Dass sich durch die im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Beschränkung des Anspruchs 1 des Stammpatents hieran etwas geändert hat, lässt sich den Ausführungen des Bundesgerichtshofs nicht entnehmen. Vielmehr sprechen diese gerade dafür, dass eine Einteiligkeit – nach wie vor – nicht verlangt wird.
Ergänzend wird insoweit auf die Ausführungen des Senats in seinem am heutigen Tag verkündeten Urteil in dem das EP 0 291 AAC betreffenden Parallelverfahren der Parteien (I-2 U 53/04) verwiesen.
2.
Von der so umschriebenen technischen Lehre des Klagepatents haben die Beklagten mit der angegriffenen Ausführungsform zwar nicht unmittelbar Gebrauch gemacht, weil es sich bei dem Klagepatent – wie ausgeführt – um ein Verfahrenspatent handelt. Die Beklagten haben den deutschen Teil des Klagepatents aber dadurch mittelbar verletzt, dass sie den angegriffenen Schwangerschaftstest in Deutschland Abnehmern angeboten und auch an sie geliefert haben, die ihrerseits zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt gewesen sind (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 2 PatG).
Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.
Der angegriffene Schwangerschaftstest ist ein Mittel, das objektiv dazu geeignet ist, von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen.
Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern (BGHZ 115, 204 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler; BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung setzt deshalb voraus, dass es sich bei dem Mittel um ein solches handelt, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ob das Mittel hierfür geeignet ist, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (BGH, GRUR 2005, 848, 850 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Das Mittel muss so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGHZ 115, 205, 208 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Das trifft jedenfalls auf Vorrichtungen zu, mit denen ein patentgeschütztes Verfahren praktiziert werden kann (BGH, a.a.O. – Rohrschweißverfahren).
So verhält es sich hier. Mit dem angegriffenen Schwangerschaftstestgerät kann das erfindungsgemäße Assay vollständig durchgeführt werden. Die angegriffene Ausführungsform entspricht den Vorgaben der Merkmale (1) bis (12) von Anspruch 1 des Klagepatents.
Die Beklagten stellen eine (mittelbare) Benutzung des Klagepatents auch in der Berufungsinstanz nur mit dem Argument in Abrede, dass an der geforderte „Spezifität“ der Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG fehlt. Das betreffende Anspruchsmerkmal hat das Landgericht jedoch zu Recht als durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht angesehen.
aa)
Die Beklagten haben nicht erheblich bestritten, dass die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (3) und (7)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz aufweist (Merkmale (8), und (9)).
(1)
An einem Bestreiten mit Nichtwissen sind die Beklagten allerdings nicht bereits deshalb gehindert, weil sie die konstruktive Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform erstmals in der Berufungsinstanz bestritten bzw. sie erstmals in zweiter Instanz eine abweichende Ausgestaltung behauptet haben. Zwar handelt es sich damit um neues Vorbringen im Sinne von § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, das gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nur noch bei einer Rechtfertigung durch besondere Gründe zulässig ist. Jedoch beruht das fehlende Bestreiten mit Nichtwissen in erster Instanz hier nicht auf Nachlässigkeit und ist damit nach § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO zulässig.
Auch wenn jede Prozesspartei grundsätzlich gehalten ist, schon in erster Instanz die Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, deren Relevanz für den Rechtsstreit ihr bekannt ist oder bei Aufwendung der gebotenen Sorgfalt hätte bekannt sein müssen und zu deren Geltendmachung sie dort imstande war (vgl. BGH, NJW 2004, 2825, 2827 m. w. Nachw.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.10.2010 – VI-U (Kart) 43/06), hatten die Beklagten hier zunächst keinen Grund, an den ihr durch E übermittelten Informationen zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform zu zweifeln. Hat ein Beklagter vertrauenswürdige Informationen von seinem Vorlieferanten oder Hersteller erhalten, darf er bereits auf ihrer Grundlage bestreiten (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 1605). Dementsprechend sind die Beklagten vorgegangen und haben erstinstanzlich zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform auf der Grundlage der ihnen durch E übermittelten Informationen vorgetragen. Unstreitig haben die Beklagten erst aufgrund des Verhandlungstermins vor dem Landgericht in den Parallelverfahren gegen E von der durch diese nunmehr behaupteten abweichenden technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform erfahren. Erst ab diesem Zeitpunkt bestand für die Beklagten somit überhaupt Veranlassung, an der Richtigkeit der von E erhaltenen Informationen zu zweifeln und davon ausgehend weitere Erkundigungen bei E einzuholen.
(2)
Gleichwohl haben die Beklagten die dem landgerichtlichen Urteil zugrunde liegende konstruktive Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform – Glasfaserkissen mit goldmarkiertem Maus-Anti-hCG-Antikörper, welcher an das β-Epitop des hCG-Schwangerschaftshormons bindet; Detektionszone mit einem immobilisierten monoklonalen Anti-Maus-Antikörper, der an die α-Kette des Schwangerschaftshormons bindet und weitere „Abfangantikörper“ – nicht erheblich bestritten.
(2.1)
Will der Beklagte in einem Patentverletzungsprozess geltend machen, die angegriffene Ausführungsform sei in ihren konstruktiven Einzelheiten oder ihrer Zusammensetzung unzutreffend beschrieben, darf er sich nicht darauf beschränken, den Sachvortrag des Klägers zur Ausgestaltung des vermeintlichen Verletzungsgegenstandes lediglich pauschal zu bestreiten. Er ist vielmehr gehalten, zu den einzelnen relevanten Behauptungen in der Klageschrift Stellung zu nehmen und sich über die diesbezüglichen tatsächlichen Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß zu erklären (§ 138 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet zwar nicht, dass der Beklagte von sich aus das Gericht und den Kläger über den wirklichen Verletzungstatbestand zu unterrichten hätte. Der Beklagte kann sich im Gegenteil auf das Bestreiten bestimmter vom Kläger behaupteter technischer Merkmale beschränken. Allerdings darf dieses Bestreiten nicht pauschal bleiben, sondern muss konkret und substantiiert sein (Kühnen, a.a.O., Rz. 1598). Kein erhebliches Bestreiten stellt es dar, wenn sich der Beklagte darauf beschränkt, am Sachvortrag des Klägers lediglich zu bemängeln, dessen Ausführungen zum Verletzungstatbestand seien unsubstantiiert. Ein derartiges Bestreiten geschieht in der Praxis – so auch hier – vor allem im Hinblick auf solche Merkmale, die im Wege des bloßen Augenscheins nicht feststellbar sind, sondern sich erst aufgrund von Analysen oder Messungen erschließen. Seiner Darlegungslast kommt der Kläger hier zunächst dadurch nach, dass er die konkrete Behauptung aufstellt, die angegriffene Ausführungsform mache von jedem Merkmal des Patentanspruchs Gebrauch. Irgendeines Nachweises hierzu bedarf es zunächst noch nicht. Die Notwendigkeit ergänzenden, weiter substantiierten Vortrages ergibt sich für den Kläger erst dann, wenn der Beklagte die Verwirklichung eines oder mehrerer Merkmale bestritten hat. Dem Beklagten obliegt es deshalb, sich – und zwar der Wahrheit gemäß (§ 138 Abs. 1 ZPO) – darüber zu erklären, ob und ggf. welches Anspruchsmerkmal von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht werden soll. Dies kann zunächst zwar ebenfalls pauschal erfolgen und braucht nicht weiter substantiiert zu werden als die gegenteilige (pauschale) Behauptung des Klägers. Nur wenn der Beklagte sich im genannten Sinne konkret geäußert hat, ist der betreffende Sachvortrag streitig, so dass der Kläger jetzt seine Verletzungsbehauptung weiter ausführen muss (Kühnen, a.a.O., Rz. 1600).
Eine Erklärung mit Nichtwissen sieht § 138 Abs. 4 ZPO nur für solche Tatsachen vor, die nicht eigene Handlungen der Partei betreffen oder Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung sind (hierzu Kühnen, a.a.O., Rz. 1601). Solches ist prinzipiell zu bejahen, wenn der Beklagte z.B. ein patentgeschütztes Verfahren nicht selbst anwendet oder als Spediteur naturgemäß keine Kenntnis von der konstruktiven Beschaffenheit der beförderten Ware hat. Auch wenn die Einzelheiten der Verfahrensführung bzw. des Transportgutes keine „eigenen Handlungen oder Wahrnehmungen“ des Beklagten sind, scheidet eine Anwendung des § 138 Abs. 4 ZPO selbst in einem solchen Fall allerdings aus, wenn seine Unkenntnis darauf beruht, dass er bestehende Erkundigungspflichten verletzt hat. Solche Erkundigungspflichten werden in ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BB 2001, 2187; NJW 1999, 1965; GRUR 2010, 1107, 1108 – JOOP!; vgl. a. OLG Köln, NZG 2002, 870) angenommen, wenn es sich bei dem entgegnungsbedürftigen Sachverhalt um Vorgänge im Bereich von Personen – nicht nur der eigenen, sondern auch einer fremden Firma – handelt, die unter Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung derjenigen Partei tätig geworden sind, die sich im Prozess zu den Behauptungen des Gegners zu erklären hat (BGH, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import; vgl. auch Senat, GRUR-RR 2011, 121, 122 – Vorrichtung zum Streckblasformen). Auch in Bezug auf solche Tatsachen ist ein Bestreiten mit Nichtwissen erst zulässig, wenn die Partei ihrer bestehenden Pflicht zur Informationsbeschaffung nachgekommen ist (BGHZ 109, 205, 210 = NJW 1990, 453; BGH, GRUR 2010, 1107, 1108 – JOOP!). Eine Erkundigungs-Konstellation kann z.B. vorliegen, wenn der Beklagte auf die Vorarbeit eines Dritten – der z.B. das patentierte Verfahren anwendet – zurückgreift (LG Düsseldorf, InstGE 7, 70 – Videosignal-Codierung I). Solche Erkundigungspflichten bestehen demgegenüber nicht für einen Spediteur (BGH, GRUR 2009, 1142, 1143 – MP3-Player-Import) oder Lagerhalter. Hingegen hat die Rechtsprechung ein Bestreiten mit Nichtwissen seitens eines Computerhändlers für unzulässig angesehen, wenn es um die Verletzung eines (Standard-) Patents durch von ihm vertriebene PC mit aufgespielter oder auf Datenträger beigefügter Software geht, da der Computerhändler in seinen Erkenntnismöglichkeiten gerade nicht wie etwa ein bloßer Spediteur beschränkt ist (LG Mannheim, InstGE 12, 136, 141 – zusätzliche Anwendungssoftware).
(2.2)
Hiervon ausgehend können die Beklagten im Streitfall die technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht mit Nichtwissen bestreiten.
Bei der Beklagten zu 1. handelt es sich um ein Unternehmen der pharmazeutischen Industrie und der Beklagte zu 2. ist ihr gesetzlicher Vertreter. Die von ihnen angebotenen und vertriebenen Schwangerschaftstests befanden sich in ihren Händen. Sie waren damit Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO. Zwar ist die technische Gestaltung der Schwangerschaftstests und insbesondere das Vorhandensein bestimmter Antikörper auf dem Teststreifen nicht unmittelbar im Wege des bloßen Augenscheins erkennbar. Allerdings ist im Hinblick auf die im Rahmen von § 138 Abs. 4 ZPO geltenden Informations- und Erkundigungspflichten auch das als Gegenstand der eigenen Wahrnehmung anzusehen, was erst durch die zumutbare Verwendung weiterer Hilfsmittel wie beispielsweise chemischen oder physikalischen Analysemethoden und/oder Messungen etc. offenbar wird. Diese prozessuale Obliegenheit beruht auf dem Gedanken, dass sich grundsätzlich keine Partei auf ein Bestreiten mit Nichtwissen zurückziehen können soll, die die ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Kenntnisnahme der relevanten Tatsachen nicht nutzt, obwohl ihr dies in zumutbarer Weise möglich wäre. Dies gilt auch und gerade für den Beklagten in einem Patentverletzungsrechtsstreit. Denn umgekehrt ist auch der Patentinhaber im Falle eines erheblichen Bestreitens seitens des Beklagten gehalten, seinen Sachvortrag weiter zu substantiieren, was es in Fällen wie dem vorliegenden in der Regel erforderlich macht, dass er eigene Untersuchungen vornimmt oder durch Dritte vornehmen lässt. Ein Unternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das selbst den erforderlichen Sachverstand und die fachlichen Mittel zur Untersuchung der angegriffenen Ausführungsform auf ihre im Rahmen der geltend gemachten Patentverletzung relevanten Eigenschaften hat, ist deshalb ohne weiteres verpflichtet, solche Untersuchungen durchzuführen. Aber auch eine Partei, die – wie nach ihrem Vortrag die Beklagten – nicht über die erforderliche fachliche Ausstattung und/oder den erforderlichen Sachverstand zu einer eigenen Untersuchung des potentiellen Verletzungsgegenstands verfügt, kann grundsätzlich zugemutet werden, Untersuchungen durch fachkundige Dritte vornehmen zu lassen. Dies gilt erst recht, wenn die Beklagten – wie hier – zunächst selbst eine bestimmte, durch die Klägerin auch nicht in Abrede gestellte Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vortragen, sich dann aber von ihrem bisherigen Vorbringen lösen und die bisher vorgetragene technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform in Abrede stellen wollen.
Ob im Einzelfall unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten von einer Untersuchung abgesehen werden und ein Bestreiten mit Nichtwissen zulässig sein kann, wenn die Partei nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Beauftragung eines Dritten verfügt, kann im Streitfall dahinstehen. Derartige Umstände liegen hier nämlich nicht vor. Bei der Beklagten zu 1. handelt es sich um ein Fachunternehmen, das auf den Handel mit Diagnostika spezialisiert ist. Dass sie aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse nicht in der Lage seien, die angegriffenen Schwangerschaftstests durch Dritte untersuchen zu lassen, behaupten die Beklagten nicht. Es ist auch weder dargetan noch ersichtlich, dass eine solche Untersuchung mit völlig unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre.
Dass sich die Beklagten erstmals im Juni 2012 darauf berufen haben, sie seien nicht mehr im Besitz von Teststreifen, welche der angegriffenen Ausführungsform entsprechen, rechtfertigt keine andere Bewertung. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung des „Nichtwissens“ ist derjenige, zu dem sich die Partei im Prozess zu erklären hat (vgl. BGH, GRUR 2002, 190 – Die Profis; Kühnen, a.a.O., Rz. 1606). Dementsprechend kommt es hier allein darauf an, ob sich die Beklagten im Zeitpunkt ihres Schriftsatzes vom 11. Dezember 2009, mit dem sie die bisher vorgetragene Funktionalität ihres Tests in Abrede stellten, noch im Besitz entsprechender Teststreifen befanden. Dass dem nicht so war, behaupten die Beklagten nicht. Letztlich kann dies aber sogar dahinstehen. Denn Teil der den Beklagten obliegenden Erkundigungspflicht ist es, sich den angegriffenen Gegenstand, von dem sie aktuell kein Muster mehr in ihrem Besitz haben, von ihrem Lieferanten zu besorgen, um alsdann die notwendigen Untersuchungen anstellen zu können (Kühnen, a.a.O., Rz. 1604). Dass die Beklagten dem nachgekommen wären und zumindest versucht hätten, entsprechende Teststreifen von E zu erlangen, ist nicht ersichtlich. Zwar bedarf es der Beschaffung nicht, wenn die technische Konstruktion inzwischen in patentgemäßer Weise verändert worden ist, so dass der nachgelieferte Gegenstand ohne Aussagewert ist und dem Beklagten dies verlässlich mitgeteilt wird (Kühnen, a.a.O.,Rz. 1605). Konkrete Anhaltspunkte dafür sind vorliegend jedoch weder vorgetragen noch ersichtlich.
bb)
Wollte man dies anders sehen, ist der Senat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme(§ 286 Abs. 1 S. 1 ZPO) jedenfalls davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (3) und (7)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz aufweist (Merkmale (8), und (9)).
(1)Grundlage der Beweiswürdigung ist der gesamte Inhalt der Verhandlungen. Dabei ergibt sich aus § 286 Abs. 1 ZPO, dass das Gericht seiner Würdigung der tatsächlichen Grundlagen des Rechtsstreits alle Informationen zugrunde legen darf und muss, von denen es prozessordnungsgemäß Kenntnis erlangt hat (MünchKommZPO/Prütting, 4. Aufl., § 286 Rz. 7). Damit umfasst die Beweiswürdigung jede prozessordnungsgemäße Wahrnehmung aus der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme, also das gesamte Parteivorbringen, alle Handlungen und Unterlassungen der Parteien, den persönlichen Eindruck der Parteien und ihrer Vertreter, insbesondere auch das Schweigen auf Fragen und die Verweigerung bestimmter Antworten sowie die fehlende Befreiung von bestehenden Schweigepflichten oder die Vorenthaltung von Beweismitteln. Auch die – nicht durch die Prozessentwicklung erklärbare – Änderung der Sachvortrages im Lauf des Verfahrens kann der Richter würdigend bewerten (BGH, NJW 2002, 1276, 1277; NJW-RR 1995, 1340 f.; MünchKommZPO/Prütting, a.a.O., § 286 Rz. 7; Zöller/Greger, a.a.O., § 286 Rz. 14; Musielak/Voit/Foerste, a.a.O., § 286 Rz. 2; BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 17. Edition, Stand: 01.06.2015, § 286 Rz. 7). Zwar ist eine Partei nicht gehindert, ihr Vorbringen im Laufe des Rechtsstreits zu ändern. Soweit nicht die Voraussetzungen eines Geständnisses im Sinne von § 288 ZPO vorliegen, besteht auch in der Berufungsinstanz keine Bindung an das erstinstanzliche Vorbringen (§ 525 ZPO). Allerdings kann der Umstand, dass eine Partei ihr Vorbringen im Laufe des Prozesses modifiziert, im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden (BGH, GRUR 1995, 700, 701 – Sesamstraßen-Aufnäher; NJW 2000, 3212 = GRUR 2000, 866 – Programmfehlerbeseitigung; NJW 2002, 1276, 1277).
Dies vorausgeschickt ist der Senat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO) davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (3) und (7)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz aufweist (Merkmale (8) und (9)).
In diesem Zusammenhang hat der Senat zunächst zu berücksichtigen, dass die Beklagten erstinstanzlich – ebenso wie E als Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform im Parallelverfahren – zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorgetragen haben, bei dem angegriffenen Schwangerschaftstest werde ein goldmarkierter Antikörper eingesetzt, der an ein für das Schwangerschaftshormon charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG binde. Zudem fänden sich auf dem Glasfaserkissen weitere unmarkierte Antikörper, die spezifisch für das hCG-verwandte Hormon LH seien („Abfangantikörper“). In der Detektionszone des angegriffenen Schwangerschaftstests liege hingegen ein immobilisierter Antikörper vor, der an die α-Kette des hCG, aber auch an die Ketten von LH, FSH und TSH binden könne.
Diese Funktionsweise zugrundelegend hat das Landgericht zu Recht eine wortsinngemäße Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre bejaht. Unstreitig ist die α-Kette des Schwangerschaftshormons hCG identisch mit den α-Ketten von LH, FSH und TSH. Demgegenüber tritt die β-Kette des Schwangerschafthormons hCG nur bei hCG auf, nicht jedoch bei den zuvor genannten anderen Hormonen. Da sich in der Reaktionszone somit ein hoch-spezifischer, weil nur an hCG, nicht aber an die Hormone LH, FSH und TSH bindender Antikörper findet, ist sichergestellt, dass praktisch ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Zwar bindet der in der Detektionszone befindliche Antikörper an die α-Kette, so dass neben hCG auch LH, FSH und TSH gebunden werden können. Jedoch führt dies – wie bereits im Einzelnen ausgeführt worden ist – nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Kommt in der ersten Zone ein für hCG hochspezifischer Antikörper zum Einsatz, kommt als Antikörper in der Detektionszone grundsätzlich jedes Reagenz in Betracht, welches das zuvor eingefärbte Hormon binden und fixieren kann, solange der als „Fänger“ eingesetzte Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das markierte Bindungsreagenz verbraucht ist. Da die erste Zone des porösen Trägers einen hochspezifischen, ausschließlich an die Nachweissubstanz hCG bindenden Antikörper aufweist, ist der Forderung des Klagepatents nach einem spezifischen Bindungsreagenz für den Analyten in der Detektionszone dadurch genügt, dass der in der Testregion immobilisierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem hCG-Hormon reagieren kann. Soweit sich bei der angegriffenen Ausführungsform demgegenüber weitere „Abfangantikörper“ finden, stehen diese einer Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre bereits deshalb nicht entgegen, weil der Fachmann dem streitgegenständlichen Patentanspruch keine dahingehende Vorgabe entnimmt, dass das analytische Testgerät lediglich die im Anspruch genannten zwei Bindungsreagenzien aufweisen darf. Dass die durch die Beklagten zunächst behauptete Funktionsweise, bei welcher der Fänger-Antikörper nur die β-Untereinheit von hCG erkennt und der Nachweis dann anti-α-spezifisch erfolgt, technisch auch realisierbar ist, hat der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. I in seinem im Parallelverfahren I-2 U 34/10 erstatteten Gutachten, welches Gegenstand der Befragung des Sachverständigen gewesen ist, ausdrücklich bestätigt (vgl. dort Gutachten S. 13 oben).
Davon ausgehend ist der Senat davon überzeugt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in der Reaktionszone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz in der Nachweiszone zum Einsatz kommt. Soweit E demgegenüber nunmehr in dem gegen sie geführten Parallelverfahren (Az.: I-2 U 31/10) vorträgt, bei den dort streitgegenständlichen Schwangerschaftstests würden nicht nur die Antikörper in der Nachweiszone, sondern auch die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG binden, ist ihr zwar dahingehend zuzustimmen, dass es in einem solchen Fall unter Zugrundelegung der vorstehenden Auslegung des streitgegenständlichen Patentanspruchs an der Spezifität im Sinne des Klagepatents fehlen würde. Allerdings ist der Senat auf der Grundlage des Ergebnisses der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die vorstehende Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform nicht deren tatsächliche technische Gestaltung zutreffend wiedergibt.
Gegen eine solche Gestaltung spricht bereits, dass der Geschäftsführer von E, der Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform, in seiner E-Mail vom 10. Dezember 2009 gegenüber den Beklagten klarstellt:
„Der D- und der F Schwangerschaftstest funktionieren bzw. funktionierten (!!) in der auch von Ihnen bisher vorgetragenen Weise.“
Soweit E in dem vorgenannten Parallelverfahren in diesem Zusammenhang ausführt, die Angaben in der vorstehend genannten E-Mail seien, was die hier streitgegenständlichen Tests betrifft, unzutreffend, ihr Geschäftsführer habe nur das geschrieben, was die Bevollmächtigten von F bzw. der hiesigen Beklagten hätten hören wollen, erscheint dies für den Senat selbst dann nicht nachvollziehbar, wenn F bzw. die hiesigen Beklagten, wie von E im vorgenannten Parallelverfahren behauptet, bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht in den Parallelverfahren auf den geänderten Vortrag hingewiesen worden wären, ihren Vortrag aber nicht angepasst hätten. Dies gilt umso mehr, da es in der vorgenannten E-Mail weiter heißt:
„E® hCG-Tests funktionieren aber in der jetzt vorgetragenen und patentierten Weise.“
Obwohl auch in den gegen E geführten Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht unstreitig war und nach wie vor ist, dass deren Testgeräte baugleich zu den durch F vertriebenen Tests sind (die Klage gegen E wurde gerade unter Hinweis auf die oben im Tatbestand eingeblendete Explosionszeichnung von E damit begründet, dass F erklärte, die streitgegenständlichen Schwangerschaftstests würden durch E hergestellt), welche wiederum – wie sogleich noch ausgeführt wird – baugleich zu dem hier angegriffenen „D“-Test sind, behauptet der Geschäftsführer von E nunmehr außergerichtlich und ohne nähere Erläuterung eine unterschiedliche Funktionsweise der „E“-Schwangerschaftstests.
Des Weiteren mag E – ebenso wie die hiesige Beklagten – zwar mangels eines Geständnisses im Sinne von § 288 ZPO berechtigt sein, ihren Vortrag jederzeit umzustellen und abweichend zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorzutragen. Jedoch hat der Senat im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen, dass weder E noch die Beklagten nachvollziehbare Gründe für ihren geänderten Vortrag zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform genannt haben. Der lediglich pauschale Hinweis, die Umstellung sei notwendig geworden, nachdem E den bisherigen Vortrag noch einmal im Einzelnen studiert und vom Leiter der wissenschaftlichen Abteilung von E intensiv auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit habe überprüfen lassen, wobei E festgestellt habe, dass der bisherige Sachvortrag auf Beklagtenseite defizitär bzw. in Einzelheiten unzutreffend sei (vgl. Az.: I-2 U 31/10, Schriftsatz vom 30.09.2010, S. 8), vermag ohne nähere Erläuterung schon deshalb nicht zu überzeugen, weil es sich insoweit nicht um ein unbedeutendes Detail, sondern um die grundsätzliche Funktionsweise der durch E selbst hergestellten Schwangerschaftstests handelt, deren technische Gestaltung E als Hersteller der angegriffenen Testgeräte in allen Einzelheiten kennen musste.
Dies gilt umso mehr, da die nunmehr durch E behauptete technische Gestaltung der Schwangerschaftstests in der DE 103 41 AAG B4 beschrieben wird, deren eingetragene Inhaberin E ist und die auf eine am 8. September 2003 getätigte Anmeldung zurückgeht. Dass die angegriffene Ausführungsform im Zeitpunkt der Anmeldung des vorgenannten Patents bereits im Handel war, begründet E damit, dass der tatsächliche Aufbau der angegriffenen Testvorrichtung höchstens unter hohem, gezielten Aufwand nachweisbar gewesen sei, weshalb es E zum Zeitpunkt der Erfindung vorgezogen habe, das Funktionsprinzip geheim zu halten (vgl. Az.: I-2 U 31/10, Schriftsatz vom 10.07.2009, S. 11). Ist dem so, erschließt sich nicht, weshalb E gleichwohl zunächst eine, gegenüber der durch sie zum Patent angemeldeten Lösung abweichende technische Gestaltung behauptet hat. Da E zugleich vorträgt, erst die gegen sie erhobenen Klagen hätten zu dem Entschluss geführt, ein Patent anzumelden (vgl.: Az.: I-2 U 31/10, a.a.O.: „Als sie jedoch mit der vorliegenden Klage überzogen wurden, entschlossen sie sich zur Patentanmeldung“), spricht vielmehr alles dafür, dass der nunmehrige Vortrag zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform lediglich den Inhalt der vorgenannten Patentschrift, nicht aber die tatsächliche technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform wiedergibt. Denn die Klagen gegen E wurden erst mit Schriftsatz vom 6. August 2004 und damit fast ein Jahr nach der Anmeldung des betreffenden Patents erhoben. Das Vorbringen von E erscheint insoweit im Übrigen selbst dann nicht schlüssig, wenn mit der „Klageerhebung“ die gegen die Abnehmer von E erhobenen Klagen gemeint sein sollten. Denn nach der E-Mail des Geschäftsführers von E vom 10. September 2009 funktionierten nur die Tests von E, nicht aber die F- und die D-Tests nach der zugunsten von E patentierten Lösung.
Dafür, dass die angegriffene Ausführungsform nicht wie von E nunmehr behauptet gestaltet ist, sprechen auch die Ausführungen des SachverständigenProf. Dr. I.
Der Sachverständige hat zwar nur funktionelle Versuche in Bezug auf den im Parallelverfahren angegriffenen Schwangerschaftstest von F durchgeführt, weil die Klägerin ihm nur noch ein Muster der angegriffenen Ausführungsform zur Verfügung stellen konnte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der hier angegriffene „D“-Schwangerschaftstest nicht wesentlich von dem im Parallelverfahren angegriffenen und vom Sachverständigen untersuchten F-Schwangerschaftstest unterscheidet. Sowohl die Beklagte zu 1. als auch F haben den von ihnen vertriebenen Schwangerschaftstest von E bezogen. Nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen (Gutachten, S. 3) ist der Aufbau des „D“-Schwangerschaftstest optisch nicht vom Aufbau des von F vertriebenen Tests zu unterscheiden. Der Geschäftsführer von E hat in seiner oben angesprochenen E-Mail vom 10. Dezember 2009 zudem zum Ausdruck gebracht, dass sich der D- und der F-Schwangerschaftstest hinsichtlich ihrer Funktionsweise nicht unterscheiden. In Übereinstimmung hiermit hat das Landgericht in den Parallelverfahren gegen F unangegriffen festgestellt, dass der dort angegriffene F-Schwangerschaftstest in seinem Aufbau und (auch) seiner Ausgestaltung dem hier angegriffenen „D“-Schwangerschaftstest entspricht. Auch E, die in den gegen sie gerichteten Parallelverfahren als Herstellerin der von F vertriebenen Schwangerschaftstests in Anspruch genommen wird, behauptet dort keine unterschiedliche Funktionalität der beiden Tests. Von einer identischen Funktionsweise sind die Beklagten bislang offensichtlich auch selbst ausgegangen. Denn sie haben sich ohne Differenzierung auf das geänderte Vorbringen von E zur Funktionsweise der beiden Schwangerschaftstestgeräte berufen. Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Tests doch unterschiedlich funktionieren, sind schließlich weder dargetan noch ersichtlich.
Zwar konnte der gerichtliche Sachverständige aufgrund der geringen Anzahl noch vorhandener Tests auch in Bezug auf den F-Schwangerschaftstest nicht überprüfen, ob die Antikörper in der Reaktionszone nur an die β-Kette von hCG binden (vgl. Gutachten Prof. Dr. I in der Sache I-2 U 34/10, S. 10). Allerdings führt der Sachverständige umgekehrt in Bezug auf die nunmehr von E behauptete Verwendung eines α-Untereinheiten-spezifischen Fängerantikörpers in Gegenwart von Abfangantikörpern spezifisch für FSH, LH und TSH und eines α-Untereinheiten-spezifischen Nachweis-Antikörpers aus, eine solche Lösung sei zwar mit viel Aufwand machbar, würde aber die Vorteile der hohen Spezifität eines Antikörper-basierten Nachweises nicht nutzen, wäre störanfällig und nicht „state of the art“ (vgl. hierzu auch Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 4). Deshalb würde eine solche Lösung nur gewählt werden, wenn keine Antikörper zur Verfügung stünden, die spezifisch für die β-Untereinheit des hCG oder einem gemeinsamen Epitop, gebildet aus α- und β-Untereinheiten von hCG, wären. Berücksichtige man, seit wann es Schwangerschaftstests gebe, sei eine solche Lösung daher nur „theoretischer Natur“ (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 34/10, S. 2). Abfangantikörper würden in der Reaktionszone zudem u.U. zu Komplikationen führen. Je nachdem, wo der Abfangantikörper binde, könne er, auch in Abhängigkeit von der Konzentration, zu sterischen Behinderungen bei der Bindung des anti-hCG-spezifischen Antikörpers führen. Zudem sei ein solches Verfahren auch schwierig zu kontrollieren und eventuell unzuverlässig (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 34/10, S. 12). Schließlich würde die Verwendung zusätzlicher Antikörper die Störanfälligkeit des Nachweisverfahrens nur unnötig erhöhen und zu einem Anstieg der Kosten führen (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 34/10, S. 10 unten). Die bei einer Lösung über zusätzliche „Abfangantikörper“ auftretenden Schwierigkeiten hat der Sachverständige im Rahmen seiner Anhörung in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2015 noch einmal näher erläutert (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 5 oben). Mit den durch den Sachverständigen aufgezeigten Risiken der durch E behaupteten Lösung haben sich gleichwohl weder E selbst noch die Beklagten argumentativ auseinandergesetzt. Insbesondere ist weder dargetan noch ersichtlich, weshalb diese Risiken bei der angegriffenen Ausführungsform nicht bestehen sollen und welche Vorkehrungen E ggf. getroffen hat, um die vorgenannten Risiken, insbesondere die mit einem solchen Vorgehen verbundene Gefahr der Unzuverlässigkeit, zu beseitigen oder zumindest abzumildern. Demgegenüber hat sich der Sachverständige bei seiner Anhörung ausführlich und nachvollziehbar mit den durch die Parteien gegen sein schriftliches Gutachten erhobenen Einwänden auseinandergesetzt und ist gleichwohl bei seiner Auffassung geblieben, er halte es für die wahrscheinlichste Variante, dass der angegriffene Schwangerschaftstest Fängerantikörper verwendet, die entweder ein gemeinsames Epitop von α- undβ-Untereinheit des hCG oder ein Epitop in der β-Untereinheit erkennen, das so nur im Heterodimer mit der α-Untereinheit existiert (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 15). Schwangerschaftstests, die nach dem Prinzip „anti-α-anti-α“ arbeiten, seien ihm demgegenüber nicht bekannt (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 4 unten).
Auch wenn der Sachverständige wiederholt betont hat, dass ihm aufgrund der geringen Anzahl der zur Verfügung stehenden Teststreifen eine wissenschaftliche, statistisch abgesicherte Beweisführung nicht möglich gewesen sei (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 5 und S. 15), ist der Senat vor dem Hintergrund der durch den Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung noch einmal ausführlich und nachvollziehbar dargelegten, seinen Feststellungen zugrunde liegenden Erwägungen unter Berücksichtigung der bereits im Einzelnen dargelegten Gesamtumstände davon überzeugt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in der Reaktionszone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz in der Nachweiszone zum Einsatz kommt. Entweder, die angegriffene Ausführungsform ist so gestaltet, wie die Beklagten im Einklang mit E als Herstellerin zunächst vorgetragen haben (goldmarkierter Antikörper, der an ein für das Schwangerschaftshormon charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG bindet in der Reaktionszone; immobilisierter Antikörper, der an die α-Kette des hCG bindet in der Detektionszone; zusätzliche Antikörper in der Reaktionszone). Dass die angegriffene Ausführungsform in diesem Fall von der technischen Lehre wortsinngemäß Gebrauch macht, ist bereits ausgeführt worden. Oder der Nachweis des hCG wird mit Fängerantikörpern geführt, welche die β-Untereinheit von hCG im Zusammenhang mit der α-Untereinheit von hCG erkennen können (Schwangerschaftshormon-spezifisch), indem entweder ein Antikörper genutzt wird, der ein Epitop in der β-Untereinheit erkennt, das so nur im Heterodimer mit der α-Untereinheit existiert oder der ein gemeinsames Epitop aus α- und β-Untereinheit erkennen kann (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 34/10, S. 2 und Anlage 2 S. 7). Da in diesem Fall die für hCG spezifische β-Einheit zumindest auch erfasst wird, macht auch eine solche Ausgestaltung wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Die einzige im Raum stehende Gestaltung, bei welcher es an der Spezifität im Sinne des Klagepatents fehlen würde (Verwendung eines α-Untereinheiten-spezifischen Fängerantikörpers in Gegenwart von Abfangantikörpern spezifisch für FSH, LH und TSH und eines α-Untereinheiten-spezifischen Nachweisantikörpers), wird von dem Sachverständigen demgegenüber lediglich als theoretische, mit zahlreichen Mängeln und Risiken behaftete Lösung angesehen (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 34/10, S. 3), ohne dass die Beklagten oder E die insoweit durch den Sachverständigen geäußerten Kritikpunkte ausgeräumt hätten. Nachdem die Beklagten ebenso wie E insoweit zunächst auch selbst eine andere Lösung vorgetragen und auch keine für den Senat plausible Begründung für die Änderung des Vortrages dargetan haben, ist der Senat unter Berücksichtigung der Ausführungen des Sachverständigen Prof. I davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform zumindest nicht so gestaltet ist, wie von E im vorgenannten Parallelverfahren nunmehr behauptet. Dementsprechend kommen nur noch die beiden anderen möglichen Gestaltungen in Betracht, von denen jede in den Schutzbereich des Klagepatents fällt.
Soweit E demgegenüber die (Vor-)Untersuchungen des Sachverständigen insbesondere dahingehend kritisiert, dieser habe nur unzureichend überprüft, ob die eingesetzte rekombinante β-Untereinheit korrekt gefaltet gewesen sei, konnte die korrekte Faltung durch den Sachverständigen zwar nicht eindeutig nachgewiesen werden (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 7), aber immerhin gelangt dieser mit den Chargen zweier Hersteller zu dem gleichen Ergebnis (vgl. Gutachten Prof. Dr. I in der Sache I-2 U 34/10, Anlage 1, S. 3 unten). Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es gleichwohl an einer korrekten Faltung fehlt, haben sowohl E als auch die Beklagten weder vorgetragen, noch sind diese ersichtlich. Da der Sachverständige zudem die durch ihn verwendeten β-Untereinheiten auch konkret benannt hat (L und M), wäre es sowohl den Beklagten als auch E ohne Weiteres möglich gewesen, selbst entsprechende Proben zu untersuchen bzw. untersuchen zu lassen und sodann – abhängig vom Ergebnis – substantiiert zur Eignung dieser rekombinanten β-Untereinheiten vorzutragen. Dass es sich dabei nicht um genau die durch den Sachverständigen untersuchten Proben handeln würde, steht dem nicht entgegen. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung wäre gleichwohl relevant. Zeigt sich nämlich, dass es den untersuchten rekombinanten β-Untereinheiten an der korrekten Faltung fehlt, können die Beklagten die Untersuchungen des Sachverständigen davon ausgehend in Zweifel ziehen. Andernfalls fehlt es angesichts der durch den Sachverständigen mit Hilfe der rekombinanten β-Untereinheiten zweier Hersteller durchgeführten Vorversuchen, welche zu dem gleichen Ergebnis geführt haben, an konkreten Anhaltspunkten dafür, dass die rekombinante reine β-Untereinheit nicht korrekt gefaltet ist. Im Übrigen hat der Sachverständige den Einsatz von Chargen unterschiedlicher Hersteller bei seiner Anhörung nachvollziehbar damit begründet, dass eine Untersuchung der Reinheit der Proteine ergeben habe, dass die von Lgelieferte β-Untereinheit nicht „so sauber“ gewesen sei, weshalb er einen anderen Hersteller gesucht habe (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 8).
cc)Die angegriffene Ausführungsform weist in Gestalt des Glasfaserkissens in Verbindung mit der Chromatographiematrix (poröse Membran) einen – zweiteilig ausgestalteten – porösen Träger im Sinne des Klagepatents auf. Das erste Trägerelement in Gestalt des Glasfaserkissens weist eine erste Zone (Reaktionszone) auf, in der – wie bereits ausgeführt wurde – ein nicht immobilisiertes, spezifisches Bindungsreagenz enthalten ist. Die auf dem Träger aus Polyethylen vorgesehene Chromatographiematrix bzw. Membran weist als zweites Trägerelement eine Nachweiszone auf, in der ein unmarkiertes Bindungsreagenz immobilisiert ist. Das Glasfaserkissen liegt auf der Chromatographiematrix auf und überdeckt diese teilweise. Die beiden porösen Trägerelemente stehen somit in Kontakt, so dass die Anordnung ein Eindringen der Testprobe von dem einen porösen Träger in den anderen porösen Träger erlaubt (vgl. auch Gutachten Prof. Dr. I in der Sache I-2 U 34/10, S. 6, betreffend den F-Schwangerschaftstest). Entsprechend der Lehre des Klagepatents kann eine aufgebrachte Testprobe damit durch Kapillarwirkung durch das poröse Trägermaterial von der ersten Zone auf dem Glasfaserkissen zur zweiten, auf dem sich anschließenden Trägermedium vorgesehenen Nachweiszone wandern, um das markierte Reagenz von der ersten Zone zur zweiten Zone zu verbringen. Dass der poröse Träger der angegriffenen Ausführungsform zweiteilig ausgebildet ist, steht einer Verwirklichung des Merkmals (3) wie auch der Merkmale (5) und (6) von Patentanspruch 1 des Klagepatents nicht entgegen.
Die angegriffene Ausführungsform entspricht auch den Vorgaben des von der Klägerin in den Klageantrag neu aufgenommenen Merkmals (4) (b) wortsinngemäß. Bei dem Trägermaterial der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich – wie sich anhand des zur Akte gereichten Musters nachvollziehen lässt – ersichtlich um einen Streifen. Die auf dem PE-Träger aufgebrachte Chromatographiematrix hat die Form eines Streifens. Ebenso kann das Glasfaserkissen als kurzer Streifen qualifiziert werden. Das Glasfaserkissen und die Chromatographiematrix miteinander in Kontakt und bilden zusammen einen porösen Träger, der ohne Weiteres als ein Teststreifen angesehen werden kann.
dd)
Darüber, dass die angegriffene Ausführungsform den Anforderungen der übrigen Merkmale wortsinngemäß entspricht, besteht zwischen den Parteien kein Streit. Unstreitig ist insbesondere, dass es auf dem porösen Träger der angegriffenen Ausführungsform – stromabwärts der Nachweiszone – eine Kontrollzone gibt (Merkmale (6) (b) und (10)). Die Kontrollzone enthält in Gestalt eines Anti-Maus-Antikörpers – entsprechend der ersten Alternative des Merkmals (10) – einen immobilisierten Antikörper, der an das markierte Reagenz binden kann. Da die übrigen Merkmale unstreitig wortsinngemäß erfüllt sind, sind weitere Ausführungen hierzu entbehrlich.
b)
Die angegriffene Ausführungsform ist auch ein Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Diese Eigenschaft ergibt sich daraus, dass das angegriffene Schwangerschaftstestgerät objektiv zur Ausübung des patentgeschützten Verfahrens geeignet ist (vgl. BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren, m. w. Nachw.).
c)Die Abnehmer der Beklagten sind zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt.
Untersagt wird im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung nur das Anbieten oder Liefern an Personen, die zur Benutzung der patentierten Erfindung im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 bis 3 PatG nicht berechtigt sind. Zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat und denen auch sonst kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht (BGH, GRUR 2007, 773, 776 f. – Rohrschweißverfahren; Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 11. Aufl., § 10 PatG Rz. 17), wobei Benutzung der Erfindung die Vornahme der in § 9 Satz 2 Nr. 1 bis 3 PatG genannten Handlungen meint. Die „Berechtigung“ kann sich z. B. aus einer Lizenz ergeben.
Dafür, dass ihre Abnehmer über eine derartige Berechtigung verfügen, haben die Beklagten nichts dargetan und hierfür ist auch nichts ersichtlich.
Dass die Verwender der angegriffenen Schwangerschaftsgeräte vielfach Privatpersonen sein werden, gegen die sich die Verbietungsrechte aus einem Patent nicht richten (§ 11 Nr. 1 PatG), ist ohne Bedeutung. Denn nach der ausdrücklichen Regelung in § 10 Abs. 3 PatG vermitteln die Privilegierungstatbestände des § 11Nr. 1 bis 3 PatG keine „Berechtigung“ zu Benutzung der Erfindung. Für den Bereich der mittelbaren Patentverletzung weist § 10 Abs. 3 PatG dem Personenkreis der Nichtberechtigten auch diejenigen zu, bei denen aus den Gründen des § 11Nr. 1 bis 3 PatG eine Patentverletzung ausscheidet (Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG Rz. 17). § 10 Abs. 1 PatG greift nach dem Willen des Gesetzgebers – mit anderen Worten – mithin auch dann ein, wenn feststeht, dass eine unmittelbare Patentverletzung nicht stattfinden wird, weil das gelieferte Mittel z.B. im nichtgewerblichen Bereich zu privaten Zwecken zum Einsatz kommen soll. Dass es sich bei den Endabnehmern um Personen handelt, die im privaten Bereich agieren und somit selbst keinen Verbietungsansprüchen aus dem Patent unterliegen, hindert damit nicht die Haftung der Beklagten als mittelbare Verletzer.
d)Die subjektiven Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung im Sinne des§ 10 Abs. 1 PatG sind ebenfalls gegeben.
Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte weiß oder dass es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, um das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist „offensichtlich“), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat). Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, einen Tatbestand festzustellen, der es – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung – rechtfertigt, dem Dritten die in dem Angebot oder der Lieferung liegende objektive Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers auch subjektiv als Verletzungshandlung zuzurechnen (BGH, GRUR 2007, 679, 683 f. – Haubenstretchautomat).
Vorliegend liegt es auf der Hand, dass die Abnehmer der Beklagten die ihnen gelieferten Schwangerschaftstestgeräte subjektiv zu einer – direkten oder (vermittelt über weitere Handelsstufen) indirekten – Weitergabe an Personen bestimmen, welche die Schwangerschaftstestgeräte alsdann bestimmungsgemäß gebrauchen. In diesem Fall führen diese unweigerlich das erfindungsgemäße Verfahren aus. Soweit die Beklagten in diesem Zusammenhang darauf verweisen, eine solche Benutzung müsse keinesfalls zwingend im Inland erfolgen, mag dies sein. Ausreichend, aber auch erforderlich ist aber bereits, dass zumindest ein Teil der Schwangerschaftstests im Inland Verwendung findet. Dass dies nicht der Fall wäre, behaupten auch die Beklagten nicht.
Darauf, ob diese Verwendungsabsicht den Beklagten bekannt ist, kommt es nicht an. Jedenfalls ist der auf einen unmittelbar patentbenutzenden Gebrauch der Schwangerschaftstestgeräte bezogene Verwendungswille der von der Beklagten belieferten Abnehmer aufgrund der Umstände offensichtlich. Die Offensichtlichkeit ergibt sich daraus, dass die Schwangerschaftstestgeräte der Beklagten, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden, unvermeidlich zur Anwendung des patentgemäßen Verfahrens führen. Mit Rücksicht hierauf gilt im Streitfall die in der Rechtsprechung anerkannte Regel, dass die subjektive Bestimmung des Abnehmers zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung eines angebotenen oder gelieferten Mittels aufgrund der Umstände offensichtlich ist, wenn das Mittel ausschließlich patentverletzend verwendet werden kann und folgerichtig auch tatsächlich beim Abnehmer ausschließlich patentverletzend verwendet wird (vgl. BGH, GRUR 2005, 848, 852 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat; Scharen, GRUR 2008, 944, 947).
C.
Die Beklagten können sich nicht mit Erfolg auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäß Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. berufen (Art. XI § 4 IntPatÜG).
1.Ist die Übersetzung der europäischen Patentschrift fehlerhaft, darf nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. derjenige, der im Inland in gutem Glauben die Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat, nach Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung die Benutzung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten unentgeltlich fortsetzen, wenn die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellen würde. Die Regelung begründet unter den in ihr genannten Voraussetzungen für den gutgläubigen Benutzer der Erfindung ein kostenloses Weiterbenutzungsrecht. Dieses erfasst solche Ausführungsformen, die zwar unter den Schutz des Patents fallen, aber von der fehlerhaften Übersetzung nicht erfasst würden, sofern diese für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblich wäre (vgl. Senat, Urteil vom 24.06.2011 – I-2 U 62/04, BeckRS 2011, 20940 m. w. Nachw.).
Die Voraussetzungen für ein solches Weiterbenutzungsrecht sind im Streitfall nicht erfüllt.
Bei Lektüre des Patentanspruchs in der deutschen Übersetzung erkennt der Fachmann, dass die vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichte deutsche Übersetzung von Patentanspruch 1 des Klagepatents, nach welcher „die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz oder den immobilisierten Analyt, der an das markierte Reagenz binden kann, binden kann“, unklar ist. Zwar mag sich die deutsche Übersetzung bei bloßer Lektüre des Patentanspruchs auch dahin verstehen lassen, dass in der Kontrollzone ein immobilisierter Antikörper enthalten ist, dass der immobilisierte Antikörper an das markierte Reagenz binden kann, der immobilisierte Antikörper an den immobilisierten Analyten binden kann und der immobilisierte Analyt an das markierte Reagenz binden kann, was bedeuten könnte, dass in der Kontrollzone ein immobilisierter Antikörper mit Bindungseigenschaften sowohl für das markierte Reagenz als auch für den immobilisierten Analyten vorhanden sein soll. Eindeutig ergibt sich dies aus dem Wortlaut der deutschen Anspruchsfassung aber nicht. Denn die deutsche Übersetzung spricht davon, dass die Kontrollzone immobilisierten Antikörper enthält, der an das markierte Reagenz „oder“ den immobilisierten Analyten binden kann. Davon, dass der immobilisierte Antikörper an das markierte Reagenz „und (ebenfalls, aber nicht zeitgleich) an den immobilisierten Analyten binden kann, ist in der deutschen Übersetzung nicht die Rede. Der Fachmann wird den Patentanspruch in der deutschen Übersetzung deshalb für unklar erachten, weshalb er zu dessen Auslegung unweigerlich die deutsche Übersetzung der Klagepatentbeschreibung zu Rate ziehen wird. In dieser wird ihm zur „Kontrollzone“ Folgendes gesagt (DE 38 56 AAD T2, Seite 12 Zeile 18 bis Seite13 Zeile 4; Unterstreichungen hinzugefügt):
„Die „Kontroll“-Zone ist dafür ausgelegt, dem Verwender anzuzeigen, dass die Vorrichtung gearbeitet hat. Zum Beispiel kann die Kontrollzone mit einem Antikörper beladen werden, der sich an den markierten Antikörper aus der ersten Zone bindet, zum Beispiel einen „Anti-Maus“-Antikörper, wenn der markierte Antikörper ein solcher ist, die unter Verwendung eines Maushybridoms abgeleitet ist, um zu bestätigen, dass die Probe den Teststreifen durchdrungen hat. In einer Alternative könnte die Kontrollzone immobilisierten Analyt enthalten, der mit überschüssigem markierten Reagenz aus der ersten Zone reagiert. Da es Zweck der Kontrollzone ist, dem Verwender anzuzeigen, dass der Test beendet wurde, sollte die Kontrollzone stromabwärts von der Detektionszone, in der das gewünschte Testergebnis aufgenommen wird, angeordnet sein. Eine positive Kontrollanzeige sagt dem Verwender daher, dass die Probe die notwendige Distanz durch die Test Vorrichtung zurückgelegt hat.“
Der Fachmann entnimmt dieser Beschreibungsstelle, dass die erfindungsgemäße Kontrollzone ein Signal unabhängig davon geben soll, ob die Testprobe die Nachweissubstanz enthalten oder nicht enthalten hat. In der Kontrollzone muss deshalb ein „Fänger“ enthalten sein, der in der Lage ist, das markierte Reagenz an sich zu binden. Hierfür bestehen – wie dem Fachmann in der Beschreibung ausdrücklich gesagt wird – zwei Möglichkeiten: Der in der Kontrollzone enthaltene „Fänger“ kann entweder ein Antikörper sein, der mit dem markierten Antikörper für die Nachweissubstanz reagiert, oder es kann sich um die Nachweissubstanz selbst handeln, an die der markierte Antikörper bindet. Eben in diesem Sinne wird der Fachmann deshalb den Patentanspruch in der deutschen Übersetzung auslegen. Zwischen der im Lichte der Patentbeschreibung auszulegenden Fassung der deutschen Übersetzung und dem Merkmal (10) des Patentanspruchs 1 in der englischen Fassung besteht dann aber schon kein sachlicher Unterschied. Die angegriffene Ausführungsform würde deshalb auch nach der missverständlichen deutschen Übersetzung des Anspruchs 1 unter den Schutzbereich des Klagepatents fallen.
Aber auch dann, wenn man dem nicht folgen wollte, können sich die Beklagten nicht mit Erfolg auf ein Weiterbenutzungsrecht stützen, weil es jedenfalls an den weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. fehlt.
Ein Weiterbenutzungsrecht kann nur dann entstehen, wenn der Benutzer die Erfindung „in gutem Glauben“ in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat. Dafür ist es zwar nicht erforderlich, dass der Benutzer die ihm günstige Fassung der deutschen Übersetzung tatsächlich gekannt hat. Wie der Bundesgerichtshof zwischenzeitlich entschieden hat (BGH, GRUR 2015, 361, 363 – Kochgeschirr), genießt vielmehr grundsätzlich auch derjenige den Gutglaubensschutz nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG, der die ihm günstige, unrichtige Fassung der Übersetzung nicht gekannt hat (vgl. auch Senat, Urteil vom 24.06.2011 – I-2 U 62/04, BeckRS 2011, 20940; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 1774). Erforderlich ist aber auch in diesem Fall, dass der Benutzer die Benutzung „in gutem Glauben“ aufgenommen hat. Auf den Gutglaubensschutz nach kann sich nur derjenige berufen, der, wäre ihm die fehlerhafte Übersetzung bekannt gewesen, zu dem Schluss hätte kommen dürfen, dass der Anspruch des betreffenden Patents auf einen vom dem tatsächlich geschützten abweichenden Gegenstand gerichtet ist (BGH, GRUR 2015, 361, 363 – Kochgeschirr). Ein guter Glaube ist z.B. dann zu verneinen, wenn der angesprochene Fachmann, sofern er die Übersetzung läse, deren Fehlerhaftigkeit ohne Weiteres erkennen würde und – ggf. unter Heranziehung der Übersetzung der Beschreibung – in der Lage wäre, den Inhalt des Patents zutreffend zu bestimmen (vgl. BGH, GRUR 2015, 361, 363 – Kochgeschirr; Senat, Urt. v. 24.06.2011 – I-2 U 62/04, BeckRS 2011, 20940). So verhält es sich aus den vorstehenden Gründen auch hier. Die Beklagten hätten, wenn sie die Fassung der deutschen Übersetzung gekannt hätten, damit rechnen müssen, dass dem Patentanspruch in der deutschen Fassung ein Übersetzungsfehler anheftet. Bei einem Blick in die zutreffend übersetzte Beschreibung hätten sie diesen Fehler ohne Weiteres erkennen können und sie wären auch unschwer in der Lage gewesen, den Inhalt des Klagepatents zutreffend zu bestimmen.
c)Dass eine berichtigte Übersetzung der Klagepatentschrift bislang nicht veröffentlicht und von der Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt bis dato offenbar auch nicht eingereicht worden ist, steht dem gefundenen Ergebnis nicht entgegen. Ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. setzt nach dem Wortlaut der Vorschrift zwingend und stets voraus, dass der Benutzer die Erfindung in gutem Glauben in Benutzung genommen oder ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzungsaufnahme getroffen hat. Soweit Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F. von „nach Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung“ spricht, wird damit nur zum Ausdruck gebracht, dass derjenige, der in gutem Glauben an die Richtigkeit der Übersetzung die Benutzung der Erfindung aufgenommen oder ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzungsaufnahme getroffen hat, die Erfindung auch nach Berichtigung der Übersetzung für die Bedürfnisse des eigenen Betriebes weiterbenutzen darf. Hingegen lässt sich – was die Beklagten vorliegend auch nicht geltend machen – aus dieser Formulierung nicht herleiten, dass es auf einen guten Glauben des Benutzers nicht ankommt, wenn eine berichtigte Übersetzung nicht veröffentlicht worden ist.
Die Klägerin ist zur Geltendmachung sämtlicher Ansprüche aktivlegitimiert.
Die Aktivlegitimation hinsichtlich der Ansprüche wegen Patentverletzung erwächst nicht aus der Eintragung einer Person als Inhaberin in das Patentregister gemäß § 30 Abs. 3 PatG (anders noch Senat, Urteile vom 24.06.2011 – I-2 U 62/04, BeckRS 2011, 20940 und I-2 U 26/10, BeckRS 2011, 20938). Denn die Eintragung im Patentregister hat nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren), der der Senat folgt, keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage. Sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend; ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Patent. Für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit ist daher nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage am Klagepatent maßgeblich (BGH, GRUR 2013, 713, 716 – Fräsverfahren; vgl. auch Senat, Urt. v. 19.09.2013 – I-2 U 19/09, BeckRS 2013, 1781; Senat, Urt. v. 19.09.2013 – I-2 U 100/07, BeckRS 2013, 18737).
Die Eintragung im Patentregister ist für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, dennoch nicht bedeutungslos. Ihr kommt im Rechtsstreit eine erhebliche Indizwirkung zu (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). Denn das Patentamt darf eine Änderung in der Person des Patentinhabers nur dann im Register vermerken, wenn sie ihm nachgewiesen wird, wobei jeder Nachweis erkennen lassen muss, dass der bisherige Schutzrechtsinhaber mit dem Übergang der daraus folgenden Rechte auf den neuen Inhaber einverstanden ist, auf den das Patent umgeschrieben werden soll. Dieser Nachweis muss zwar nicht zwingend durch Vorlage von Urkunden erfolgen, aus denen sich das Rechtsgeschäft oder das sonstige Ereignis, dass die Übertragung bewirkt hat, unmittelbar ergibt. Gemäß § 28 Abs. 2 DPMAV genügt es vielmehr, dass der zuvor eingetragene Inhaber den Antrag auf Umschreibung zusammen mit dem Rechtsnachfolger unterschreibt oder wenn der Rechtsnachfolger eine Zustimmungserklärung des zuvor eingetragenen Inhabers vorliegt. Diese Zustimmungserklärung des bisherigen Inhabers begründet eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Eintragung des Rechtsübergangs im Patentregister die materielle Rechtslage zuverlässig wiedergibt (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). Angesichts dessen bedarf es in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrages oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei aus dem Register ersichtlichen Rechtsstand beruft, solange nicht konkrete Anhaltspunkte ersichtlich sind oder vom Gegner aufgezeigt werden, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). Welche Anforderungen hierbei zu stellen sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Nach der Entscheidung „Fräsverfahren“ des Bundesgerichtshofs bedarf der Vortrag, ein im Patentregister eingetragener Rechtsübergang habe einige Wochen oder Monate vor dessen Eintragung stattgefunden, in der Regel keiner näheren Substanziierung oder Beweisführung. Der Vortrag, der eingetragene Inhaber habe das Patent nicht wirksam oder zu einem anderen Zeitpunkt erworben, erfordert demgegenüber in der Regel nähere Darlegungen dazu, woraus sich die Unwirksamkeit des eingetragenen Rechtsübergangs ergeben soll (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren).
Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist im Streitfall die materiell-rechtliche Inhaberschaft der Klägerin an dem Klagepatent ab dem 21. Mai 2002 festzustellen. Denn die Klägerin hat dargetan, dass ihr das Klagepatent mit „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21.05.2002 von der vormals eingetragenen Patentinhaberin, der B N.V., übertragen worden ist. Auf einen ausweislich der vorgelegten Unterlagen (vgl. Anlage MBP-B 15) am 31. Mai 2002 gestellten Umschreibungsantrag ist sie unstreitig am 21. Juni 2002 als neue Patentinhaberin im Patentregister eingetragen worden. Die Eintragung ist damit nur einen Monat nach der von der Klägerin behaupteten Patentübertragung erfolgt, weshalb sich die Klägerin hier nicht nur für die Zeit ab ihrer Eintragung im Patentregister, sondern auch für die Zeitspanne vom 21. Mai 2002 bis zum 20. Juni 2002 auf die Indizwirkung ihrer Registereintragung berufen kann. Dass die Klägerin das Klagepatent nicht wirksam oder zu einem anderen Zeitpunkt erworben hat, zeigen die Beklagten nicht konkret auf. Sie bestreiten im Wesentlichen bloß die Aktivlegitimation der Klägerin sowie die von der Klägerin behauptete Patentübertragung und deren Wirksamkeit.
3.Unabhängig davon, dass für die Klägerin die Vermutungswirkung der zeitnahen Registerumschreibung streitet, hat die Klägerin auch schlüssig dargetan und hinreichend belegt, dass sie das sie seit dem 21. Mai 2002 materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents ist.
a)Die Klägerin hat durch Vorlage des „PATENT ASSIGNMENTS“ von 21. Mai 2002, welches zwischen der B PLC und der B N.V. einerseits und der Klägerin andererseits abgeschlossen worden ist, belegt, dass die B N.V. das Klagepatent auf sie übertragen hat. Die Klägerin hat die Übertragungsvereinbarung im letzten Verhandlungstermin im Original vorgelegt. Die überreichte Urkunde stimmt mit der zuvor vorgelegten Kopie (Anlage MBP-B 33) sowie mit den ferner zu den Akten gereichten beglaubigten Abschriften (Bl. 541-545 u. Bl. 1336-1339 GA) überein. Anhaltspunkte dafür, dass die Vereinbarung, so wie sie sich aus der überreichten Urkunde ergibt, zwischen den Beteiligten nicht geschlossen worden ist, bestehen nicht. Wie sich aus den Akten des beim Senat anhängigen Parallelverfahrens I-2 U 87/04, in dem die Parteien über die Verletzung des EP 0 560 410 streiten, ergibt (vgl. dort Bl. 570-575), ist eine Kopie der Übertragungsvereinbarung vom 21. Mai 2002 bereits im Jahre 2002 beim Europäischen Patentamt eingereicht worden. Auf Anfrage des Senats hat das Europäische Patentamt in dem Parallelverfahren nämlich auch eine Kopie der bei ihm seinerzeit Übertragungsvereinbarung vom 21. Mai 2002 übermittelt, die mit der von der Klägerin im vorliegenden Verfahren zunächst zu den Akten gereichten Vertragskopie (Anlage MBP-B 13) übereinstimmt. Soweit die Beklagten auf ein unterschiedliches äußeres Erscheinungsbild einzelner Seiten der von der Klägerin zunächst zu den Akten gereichten Kopie hingewiesen haben, betrifft dieser Einwand nur die von der Klägerin ursprünglich überreichte Vertragsablichtung bzw. die vom Europäischen Patentamt im Parallelverfahren übersandte Kopie. Die Klägerin hat das unterschiedliche äußerliche Erscheinungsbild einzelner Seiten dieser Kopie damit erklärt, dass beim Europäischen Patentamt beim Digitalisieren der in Papierform vorgelegten Übertragungsvereinbarung Vergrößerungen bzw. Verzerrungen aufgetreten sein müssen, was angesichts des Erscheinungsbildes der betreffenden Seiten plausibel ist. Die von der Klägerin später überreichte Vertragsablichtung sowie die zuletzt überreichte Originalurkunde weisen derartige Unterschiede im Schriftbild nicht auf.
Zwar haben die Beklagten zuletzt mit Nichtwissen bestritten, dass sich die auf dem letzten Blatt der überreichten Originalvereinbarung befindlichen Unterschriften auf den vorangehenden Vertragstext bzw. die vorangehenden Blätter beziehen. Davon ist der Senat jedoch mangels jeglicher gegenteiliger Anhaltspunkte überzeugt. Die Beklagten bestreiten nicht, dass es sich bei den Unterschriften auf dem letzten Blatt der von der Klägerin nunmehr im Original überreichten Vereinbarung um die Unterschriften der Herren N und O handelt, so dass von der Echtheit der Unterschriften auszugehen ist. Zwar mag hier zu Gunsten der Klägerin, die sich auf die Urkunde beruft, nicht die Vermutung der Echtheit auch der über der Unterschrift stehenden Schrift nach § 440 Abs. 2 ZPO sprechen, weil es sich bei der vorgelegten Vereinbarung um fünf lose Blätter handelt, die Blätter nicht durchgehend nummeriert sind, vielmehr nur auf dem zweiten und dritten Blatt eine Seitenzahl („2“ bzw. „3“) angegeben ist, und sich auf dem letzten Blatt – neben der Angabe wer für welches Unternehmen gezeichnet hat – nur die Unterschriften nebst Datumsangaben befinden. Davon, dass der vorangehende Urkundeninhalt bzw. Vertragstext dem Willen der Unterzeichner entspricht, ist der Senat nach den Gesamtumständen aber auch so überzeugt (§ 286 ZPO). Dafür spricht, dass – wie bereits ausgeführt – eine Kopie der Vereinbarung vom 21. Mai 2002 bereits im Jahre 2002 beim Europäischen Patentamt eingereicht worden, um diesem gegenüber die Patentübertragung zu belegen. Wie sich aus dem vom Europäischen Patentamt im Parallelverfahren I-2 U 87/04 auch übermittelten Patentanwaltsschreiben vom 15. Februar 2002 (dort Bl. 570) ergibt, ist die Vereinbarung dort von den bisherigen Vertretern der B N.V. vorgelegt worden, mithin von der früheren Patentinhaberin selbst. Darüber hinaus ist – wie bereits ausgeführt – die Klägerin auf einen am 31. Mai 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellten Umschreibungsantrag am 21. Juni 2002 als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen worden. Der Umschreibung des Klagepatents auf die Klägerin hat keiner der Beteiligten bis zum heutigen Tage widersprochen. Dies alles lässt den Schluss zu, dass der Text der vorgelegten Vereinbarung dem Willen aller Beteiligten entspricht und diesen zutreffend wiedergibt.
b)Das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 hat die Übertragung u.a. des Klagepatents zum Gegenstand. Die gemäß Ziffer 1 der Übertragungsvereinbarung übertragenen Patente sind in dem „Anhang Patente“ („Schedule Patents“) aufgelistet. Zu den dort genannten Patenten gehört u.a. das Klagepatent, welches dort unter dem europäischen Aktenzeichen 93 108 764.7 genannt ist.
Soweit die Klägerin im Zusammenhang mit dem „PATENT ASSIGNMENT“ zunächst vorgetragen hat, die Übertragung des Klagepatents sei „deklaratorisch“ erfolgt, kann hieraus nicht gefolgert werden, dass eine Übertragung des Klagepatents von den Vertragsparteien tatsächlich nicht gewollt gewesen ist. Durch die in Rede stehende Übertragungsvereinbarung sollte die wirksame Übertragung der betreffenden Patente gegenüber dem Patentamt nachgewiesen werden. Zu diesem Zwecke ist ausdrücklich eine Patentübertragung vereinbart worden. Jedenfalls hierdurch sollte das Klagepatent, wenn es nicht bereits zuvor auf die Klägerin übertragen wurde, was allerdings nicht feststellbar ist, übertragen werden. Die Klägerin hat im Übrigen klargestellt, dass ihr ursprünglicher Vortrag nicht dahin zu verstehen gewesen ist, dass es sich bei der Übertragung gemäß dem „PATENT ASSIGNMENT“ nicht um eine eigenständige, rechtsbegründende Übertragung gehandelt hat. Vielmehr sollte hiermit bloß zum Ausdruck gebracht werden, dass die Übertragung im Gesamtkontext mit der von ihr behaupteten Übertragung des Geschäftsbetriebes der P Ltd. zu sehen ist.
c)Die Vertragsparteien sind beim Abschluss des „PATENT ASSIGNMENTS“ vom 21. Mai 2002 wirksam vertreten worden.
aa)Für die Klägerin ist die in Rede stehende Vereinbarung von O unterschrieben worden, und zwar – wie sich aus der Datumsangabe neben der Unterschrift von O ergibt – am 21. Mai 2002. O konnte die Klägerin beim Abschluss der Vereinbarung wirksam vertreten. Aus den von der Klägerin vorgelegten Handelsregisterauszügen des Kantons Zug, Schweiz, ergibt sich nämlich, dass O am 21. Mai 2002 zur Vertretung der Klägerin berechtigt war.
Nachdem bereits die von der Klägerin zu den Akten gereichte englische Version eines Handelsregisterauszuges (Anlage MBP-B 16) dafür sprach, dass O zum Zeitpunkt des Abschlusses der Übertragungsvereinbarung als Geschäftsführer („manager“) allein zeichnungsbefugt („single signature“) war, ergibt sich die Vertretungsberechtigung von O jedenfalls aus der außerdem vorgelegten beglaubigten Abschrift der deutschen Version des Handelsregisterauszuges (Anlage MBP-B 31; vgl. auch Anlage LS B-34). Hieraus geht hervor, dass O zur „Einzelunterschrift“ berechtigter „Geschäftsführer“ der Klägerin war, und zwar seit dem 10. Mai 2002. Bei der nicht durchgestrichenen Personalangabe zu O ist in der Spalte „Ae“ (= Änderungen) die Ziffer „4“ angegeben. Auf der ersten Seite des Registerauszuges findet sich unten zu „Ref.“ 4 in der Spalte „TR-Datum“ (Tagesregister-Datum) die Angabe „10.05.2002“, was dafür spricht, dass O bereits seit dem 10. Mai 2002 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer gewesen ist. Selbst wenn man aber auf die weitere Datumsangabe in der Spalte „SHAB-Dat.“ abstellt, ist O jedenfalls seit dem 15. Mai 2002 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Klägerin gewesen. Wie aus dem durchgestrichenen weiteren Registereintrag betreffend O ergibt, war dieser lediglich in der Zeit vor dem 10. bzw. 15. Mai 2002 nicht alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer; lediglich in dieser Zeit konnte er nicht alleine zeichnen („Kollektivunterschrift zu zweien“).
Ist O damit seit dem 10. oder 15. Mai 2002 zur Alleinvertretung der Klägerin befugt, hatte er bei Unterzeichnung des „PATENT ASSIGNMENTS“ am 21. Mai 2002 Alleinvertretungsmacht.
Für die B N.V. ist die Vereinbarung von N unterzeichnet worden. Ausweislich der von der Klägerin überreichten Vollmacht vom 5. Oktober 2001 (Anlage MBP-B 18; deutsche Übersetzung Anlage MBP-B 18a) war diesem für die Dauer eines Jahres eine unwiderrufliche Vollmacht betreffend Schutzrechtsübertragungen von der B N.V. erteilt worden. Die besagte Vollmachtsurkunde wurde für die B N.V. von Q und R unterzeichnet. Diese Personen konnten die B N. V. zusammen wirksam vertreten.
Die B N.V. ist eine Naamloze Vennootschap, eine Gesellschaft nach Niederländischem Recht. Gemäß Art. 240 Abs. 1 des Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches wird sie, soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, durch den Vorstand vertreten. Gemäß Art. 240 Abs. 1 des Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches kann die Satzung allerdings auch anderen Personen Vertretungsmacht erteilen (vgl. Nieper/Westerdijk, Niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2, Juristische Personen).
Ausweislich des von der Klägerin vorgelegten Registerauszuges (Anlage MBP-B 20) hat Q die Funktion eines „Holder of power of attorney for signature“, d. h. „Inhaber einer Unterschriftsvollmacht". Nach dem unwiderlegten Vortrag der Klägerin war er dies auch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung, wofür auch die Datumsangabe „01-05-1983“ in dem Registerauszug gemäß Anlage MBP-B 20 (fehlt) spricht. Ausweislich des Registerauszuges ist Q ferner „Prokuratiehouder (b)“ mit „Restricted power of attorney“, wobei sich aus der zugehörigen Datumsangabe „01-12-1997“ ergibt, dass er dies seit dem 1. Dezember 1997 ist. Mit der Anlage MBP-A 44 („Statement of S“) hat die Klägerin ferner als „EXHIBIT PLR 1“ einen aktuelleren Registerauszug vom 12. April 2010 vorgelegt, aus dem ebenfalls hervorgeht, dass Q „Prokuratiehouder (b)“ ist und „Besperkte volmacht“ hat. Die zugehörige Datumsangabe „01-12-1997“ spricht wiederum dafür, dass er dies seit dem 1. Dezember 1997 ist.
Mit der Anlage MBP-B 30 (Statement of S) hat die Klägerin ferner Unterlagen der niederländischen Handelskammer betreffend Herrn R vorgelegt. Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass R vom 18. Mai 2001 bis zum 30. September 2007 „Prokuratiehouder (A)“ der B N.V. war. Außerdem folgt aus diesen Anlagen, dass R berechtigt war, mit einem Geschäftsführer oder stellvertretendem Geschäftsführer oder einem „Prokuratiehouder A“ oder „Prokuratiehouder B“ zu unterschreiben.
Aus Art. 29 Abs. 1 des von der Klägerin als Anlage GD 2 zur Anlage MBP-B 28 (Statement of Q) überreichten, in englischer Sprache verfassten Gesellschaftsvertrages der B N.V. vom 6. Mai 1999 ergibt sich, dass die Gesellschaft u.a. durch zwei „Attorneys“ (Vertreter), abhängig von den Vollmachtbeschränkungen solcher „Attorneys“ zum Zeitpunkt oder nach ihrer Ernennung, vertreten werden kann.
Als Anlage MBP-B 25 (vgl. auch Anlage MBP-B 28) hat die Klägerin in diesem Zusammenhang des Weiteren eine Unterlage betreffend die „Authorised Signatures“ der B N.V. vom 1. Juli 2001 überreicht, die nach ihrem unwidersprochen gebliebenen Vortrag dem Commercial Register Rotterdam vorgelegt wurde. Aus dieser Unterlage (deutsche Übersetzung Bl. 498 GA) geht hervor, dass gemäß Art. 29 des Gesellschaftsvertrages der B N.V. sämtliche Dokumente, ausgenommen der Dokumente, die Kraft einer gesonderten Vollmacht unterzeichnet wurden, von folgenden Personen zu unterzeichnen sind, um die Gesellschaft rechtlich zu binden:
von zwei Mitgliedern des Vorstandes oder durch
ein Mitglied des Vorstandes gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit einem gemeinschaftlichen Geschäftsführer mit einem stellvertretenden Geschäftsführer oder mit einem Vertreter „A“ oder „B“ oder durch
.
In der Auflistung „Authorised Signatures“ (Anlage MBP-B 28) ist R unter der Kategorie „Attorney A“ aufgeführt; Q ist dort unter der Kategorie „Attorney B“ genannt. R war mithin Vertreter „A“ und Q Vertreter „B“, was im Einklang mit den überreichten Registerauszügen steht, die R als „Prokuratiehouder (A)“ und Q als „Prokuratiehouder (B)“ ausweisen. Hieraus folgt, dass R als Vertreter bzw. Prokuratiehouder A zusammen mit Q als Vertreter bzw. Prokuratiehouder B zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt war.
Dass die im Registerauszug gemäß Anlage MBP-B 20 betreffend Q enthaltene Angabe „besperkte volmacht“ (beschränkte Vollmacht) eine weitergehende Bedeutung hat, als dass Q als „Prokuratiehouder B“ die Gesellschaft nicht allein, sondern nur gemeinsam mit einem „Prokuratiehouder A“ vertreten kann, ist weder dargetan noch ersichtlich. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass hiermit nur darauf hingewiesen wird, dass Q nicht alleinvertretungsberechtigt ist. Zwar ist im Registerauszug bei anderen „Prokuratiehouders“ in der Rubrik „Befugtheit“ („Bevoegdheid“) von „Gesamtvollmacht“ die Rede und angegeben, dass der betreffende „Prokuratiehouder“ zur Vertretung mit einem anderen „Prokuratiehouder“ vertretungsbefugt ist. Ein solcher Hinweis auf eine Generalvollmacht findet sich bei Q nicht. Die Unterlage „Authorised Signatures“ der B N.V. vom 1. Juni 2000 (Anlage MBP-B 28), welche dem Commercial Register Rotterdam vorgelegt wurde, in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der B N.V. spricht aber dafür, dass Q als „Prokuratiehouder B“ die Gesellschaft gemeinsam mit einem „Prokuratiehouder A“ vertreten konnte, ohne dass beide hierbei weiteren Beschränkungen unterworfen waren. Denn weder der Gesellschaftsvertrag der B N.V. von 1999 noch die Anlage MBP-B 28 sehen solche Beschränkungen vor. Gegenteiliges machen die Beklagten auch nicht geltend. Sie sind dem gesamten diesbezüglichen Vortrag der Klägerin nicht konkret entgegengetreten.
cc)
Für die B PLC ist das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 ebenfalls von Richard N unterzeichnet worden. Ausweislich der von der Klägerin als Anlage MBP-B 19 vorgelegten Vollmachtsurkunde vom 1. Oktober 2001 (deutsche Übersetzung Anlage MBP-B 19a) ist N auch von der B PLC bevollmächtigt gewesen. Die betreffende Vollmachtsurkunde wurde von den T und U unterzeichnet, die ausweislich des als Anlage MBP-B 21, vorgelegten Protokolls einen Beschluss über die Bevollmächtigung von N u.a. zur Übertragung von Patenten gefasst hatten. Nach dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin hatten die vorgenannten Unterzeichner der Vollmachtsurkunde als Mitglieder der Geschäftsführung die Rechtsmacht, die B PLC rechtswirksam zu vertreten. Entscheidend kommt es hierauf allerdings nicht an, weil es vorliegend allein um die Übertragung eines Patents der B N.V. bzw. die Abtretung von Ansprüchen der B N.V. aus diesem Patent geht.
d)Das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 ist schließlich auch formwirksam.
aa)In Bezug auf die hier in Rede stehende Übertragung des deutschen Teils des Klagepatents gilt dies schon deshalb, weil insoweit keine Formerfordernisse einzuhalten gewesen sind. Hinsichtlich der Übertragung eines Patents gelten anerkanntermaßen die Regeln des Internationalen Immaterialgüterrechts, die zum Bestand des autonomen deutschen Kollisionsrechts gehören und für den Bereich des geistigen Eigentums darüber bestimmen, welcher Rechtsordnung der immaterialgüterrechtliche Sachverhalt mit Auslandsberührung zur Beurteilung zugewiesen wird (vgl. Kühnen GRUR 2014, 137, 142; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 975). Die besagten kollisionsrechtlichen Grundsätze werden vom Schutzlandprinzip (lex loci protectionis) beherrscht, welches nicht nur für die Voraussetzungen und Folgen einer Schutzrechtsverletzung gilt, sondern ebenso über die Entstehung, die Rechteinhaberschaft, den Bestand und die Übertragung des Patents entscheidet (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I-2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142; vgl. zur Patentübertragung auch Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 Rz. 54; vgl. ferner zur Markenübertragung: BGH GRUR 2002, 972, 973 – FROMMIA; GRUR 2010, 828, 829 – DiSC). Die Anknüpfung an das Schutzlandprinzip ist zwingend und einer abweichenden Rechtswahl der Parteien nicht zugänglich. Sie bedeutet, dass für die Anforderungen an die Übertragung eines Patents das Recht desjenigen Staats heranzuziehen ist, in dem das Patent seinen territorialen Schutz entfaltet. Bei deutschen Patenten und deutschen Teilen europäischer Patente ist dies Deutschland (Kühnen, GRUR 2014, 137, 142). Die lex fori protectionis gilt uneingeschränkt auch dann, wenn in demselben Vertragswerk neben dem deutschen Patent noch weitere ausländische Schutzrechte übertragen werden (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I-2 U 86/09; OLG München, GRUR-RR 2006, 130; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142). Nach deutschem Sachrecht kann die Übertragung eines Patents mangels besonderer gesetzlicher Vorgaben durch schlichte vertragliche Übereinkunft zwischen dem bisherigen Inhaber und dem in Aussicht genommenen Patenterwerber erfolgen. Stellvertretungen sind auf beiden Seiten zulässig (Kühnen, GRUR 2014, 137, 142). Der Einhaltung einer besonderen Form bedarf es nicht, weil Art. 72 EPÜ ein Schriftformerfordernis ausdrücklich und abschließend nur für europäische Patentanmeldungen aufstellt (LG Düsseldorf, GRUR Int. 2007, 347, 350 – Medizinisches Instrument; Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 Rz. 6; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142).
bb)Selbst wenn man dem aber nicht folgen und annehmen wollte, im Streitfall sei auch hinsichtlich der Frage der Übertragung des Klagepatents nicht deutsches, sondern englisches Recht anzuwenden, weil die Vertragsparteien unter Ziffer 3 des „PATENT ASSIGNMENTS“ die Anwendung dieses Rechts vereinbart haben, ist das Ergebnis kein anderes.
Die Übertragung von Patenten sowie die Übertragung eines Rechts an einem Patent unterliegt nach englischem Recht gemäß § 30 Patents Act von 1977 (Anlage MBP-B 23; nachfolgend: PA 1977), welche Fassung hier anzuwenden ist, weil die in Rede stehende Vereinbarung vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurde, zwar bestimmten Formerfordernissen. Die Übertragung eines Patents oder eines Rechts an einem Patent ist hiernach nichtig, sofern sie nicht schriftlich niedergelegt und von den Parteien der Übertragung oder im Falle einer juristischen Person durch deren Vertreter unter dem Zeichen der juristischen Person unterzeichnet wird. Dass ist hier jedoch nicht der Fall, weil die in Rede stehende Vereinbarung den in § 30 PA von 1977 genannten Anforderungen entspricht.
Das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 ist von Vertreter der beteiligten Unternehmen unter der Firma dieser Unternehmen unterzeichnet worden und die Vereinbarung ist auch schriftlich niedergelegt worden. Damit ist das Schriftformerfordernis gewahrt. Wie sich aus der von der Klägerin (einschließlich deutscher Übersetzung) als Anlage MBP-B 32 übereichten zweiten Erklärung des englischen Rechtsanwalts V nebst Anlagen ergibt, reicht es nach englischem Recht – entsprechend dem Wortlaut von § 30 PA 1977 – aus, dass die Übertragungsvereinbarung schriftlich abgefasst ist. Allein die schriftliche Abfassung des Übertragungsvertrages genügt insoweit. Insbesondere gibt es nach englischem Recht kein Erfordernis, wonach bei einer aus mehreren Blättern bestehenden Vertragsurkunde jedes einzelne Blatt von den Vertragsparteien unterschrieben sein muss. Erforderlich ist auch keine körperliche Verbindung der Blätter. In der Praxis werden einzelne Blätter zwar häufig zusammengeheftet; die Blätter können jedoch auch lose sein. Andere Formerfordernisse gibt es nicht. Wie der High Court in dem mit der Anlage MBP-B 32 als EXHIBIT HNE 6 vorgelegten Urteil in der Sache Jensen ./. Emtech BL C/45/96 ausgeführt hat, verlangt § 30 PA 1977 nur, dass eine Patentübertragung schriftlich niedergelegt und von beiden Parteien unterzeichnet ist. Ausweislich dieser Entscheidung ist es deshalb z. B. unschädlich, dass die Patentübertragungsvereinbarung kein Datum aufweist. Dem ist zu entnehmen, dass es nach englischem Recht keine besonderen Anforderungen in Bezug auf die schriftliche Niederlegung der Patentübertragung gibt. Gegenteiliges zeigen die Beklagten auch nicht auf.
e)
Soweit die Beklagten bestreiten, dass die B N.V. jemals materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents gewesen ist, kommt dem keine Bedeutung zu. Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung ist von der B N.V. getätigt und dieser ist das Klagepatent ursprünglich auch erteilt worden. § 7 Abs. 1 PatG und Art. 60 Abs. 3 EPÜ bestimmen, dass der Anmelder als berechtigt gilt (unwiderlegliche gesetzliche Vermutung!), die Erteilung des Patents zu verlangen. Die Fiktion kommt jedem Anmelder zu und verpflichtet die Patentbehörde zur Patenterteilung auf die Anmeldung völlig unabhängig vom sachlichen Recht auf das Patent. Ist derjenige, der im Zeitpunkt des Erteilungsbeschlusses die Anmelderstellung innehat, materiell-rechtlich nicht Inhaber der Anmeldung, erwirbt er kraft des Erteilungsbeschlusses dennoch nicht nur ein Scheinrecht, sondern wird formell und materiell berechtigter Patentinhaber (OLG Düsseldorf, BB 1970, 1110; Benkard/Melullis, a.a.O., § 7 Rz. 2). Der Erteilungsbeschluss legt als rechtsgestaltender Verwaltungsakt insofern nicht nur gegenständlich den Inhalt des Patents fest, sondern ordnet das erteilte Schutzrecht auch – konstitutiv – einem bestimmten Rechtsträger (sic: dem aktuellen Anmelder) zu.
f)Der Klägerin steht damit ein Schadensersatzanspruch aus eigenem Recht für die Zeit vom 21. Mai 2002 bis zum 26. April 2008 zu. Da die Eintragung im Register keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage hat (siehe oben), steht der Klägerin als neuer Patentinhaberin ein Anspruch auf Schadensersatz aus dem Klagepatent nicht erst ab ihrer Eintragung im Register, sondern schon ab dem Zeitpunkt des materiellen Rechtsübergangs (21. Mai 2002) zu.
4.Für die Zeit vom 26. August 2000 bis zum 20. Mai 2002 kann die Klägerin aus abgetretenem Recht der B N.V. Ersatz des dieser entstandenen Schadens beanspruchen. Denn die B N.V., die ursprünglich als Erstinhaberin des Klagepatents eingetragen war, hat ihre Schadensersatzansprüche gegen die Beklagten wirksam an die Klägerin abgetreten.
a)Bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und bei der Verurteilung zu Auskunft und Rechnungslegung ist im Falle einer Patentübertragung anzugeben, wessen Schaden zu ersetzen ist bzw. wem gegenüber die Informationen zu erteilen sind (BGH, GRUR 2013, 713, 716 – Fräsverfahren). Dem entsprechen die nunmehr von der Klägerin gestellten Anträge.
b)Die Klägerin hat dargetan und belegt, dass die B N.V. ihre Schadensersatzansprüche wirksam an sie abgetreten hat.
Das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 enthält auch eine Abtretung von Schadensersatzansprüchen. In Ziffer 1 der Vereinbarung heißt es am Ende ausdrücklich, dass die Übertragung sämtliche Rechte (und damit Ansprüche), einschließlich Schadensersatz, in Bezug auf jede Patentverletzung, die vor Abschluss dieser Übertragung erfolgte, umfasst. Nach Sinn und Zweck der Vereinbarung sollten damit ersichtlich alle der B N.V. aus dem Klagepatent zustehenden Schadenersatzansprüche nebst Rechnungslegungs- und Auskunftsansprüche für die Zeit bis zur Patentübertragung auf die Klägerin übergehen.
Soweit die Abtretung von Ansprüchen aus dem Klagepatent (nicht: das Patent selbst) nach der in der Übertragungsvereinbarung von den Vertragsparteien getroffenen Rechtswahl nach englischem Recht zu beurteilen ist, entspricht die Abtretungsvereinbarung – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt – den in § 30 PA von 1977 genannten Anforderungen.
Aus der oben dargelegten Schutzrechtsverletzung bzw. –benutzung ergeben sich folgende Rechtsfolgen:
Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG haben die Beklagten der Klägerin wegen der mittelbaren Verletzung des Klagepatents Schadensersatz zu leisten.
Die Beklagte zu 1. hat die ihr zur Last gelegten schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB, und das gleiche gilt für den Beklagten zu 2., der als ihr gesetzlicher Vertreter für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen hatte und nach § 840 Abs. 1 gesamtschuldnerisch mit der Beklagten zu 1. haftet. Hätten sie als einschlägig tätige Gewerbetreibende die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätten sie sich vor der Aufnahme der Verletzungshandlungen über die Schutzrechtslage informiert. Im Rahmen dieser Nachforschungen wären sie auf die Klagepatente gestoßen und hätten jedenfalls bei zutreffender rechtlicher Beratung ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass die angegriffenen Schwangerschaftstestgeräte von den dort unter Schutz gestellten Lehren Gebrauch machen und dass ihnen kein Recht zur Benutzung der Klagepatente zusteht.
Die Klägerin hat auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO notwendige Feststellungsinteresse daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst nur dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen. Dass ihr die schutzrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schaden zugefügt haben, erscheint hinreichend wahrscheinlich. Das gilt auch im Hinblick auf die mittelbar patentverletzenden Handlungen; nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass es in mindestens einem Fall unter Verwendung des angegriffenen Schwangerschaftstests zu unmittelbar patentbenutzenden Handlungen gekommen ist. Beziffern kann die Klägerin die ihr daraus erwachsenden Ansprüche jedoch erst, wenn die Beklagte ihr über den Umfang der begangenen angegriffenen Handlungen Rechnung gelegt hat.
c)Dass die Abnehmer der Beklagten – sofern es sich bei diesen nicht auch um Ärzte oder Kliniken handeln sollte – das Verfahren nach dem Klagepatent mit den an sie gelieferten Testgeräten selbst nicht durchführen, steht der Haftung der Beklagten wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents nicht entgegen. Es reicht aus, dass die Abnehmer der Beklagten – was die Beklagten wissen – die Schwangerschaftstestgeräte an Personen weitergeben, die dann durch deren bestimmungsgemäßen Gebrauch das patentgemäße Verfahren ausführen. Es ist nicht erforderlich, dass der Abnehmer selbst das Patent benutzt.
Dass es sich bei Verwendern der Schwangerschaftstestgeräte vielfach um Privatpersonen handeln wird, steht der Schadensersatzpflicht der Beklagten ebenfalls nicht entgegen. Soweit nicht Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 Abs. 2 PatG zu ersetzende Schaden nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwar derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (BGH, GRUR 2005, 848, 854 – Antriebsscheibenaufzug, m. w. Nachw.; BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat, GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2013, 713, 714 – Fräsverfahren; Scharen, GRUR 2008, 944, 948). Dies bedeutet aber nicht, dass eine Schadenersatzverpflichtung des mittelbaren Verletzers nur besteht, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte eine „unmittelbare Patentverletzung“ begeht und damit selbst Verbietungsansprüchen aus dem Patent unterliegt. Der Umstand, dass es sich bei den Abnehmern des mittelbaren Verletzers nicht um gewerbliche Abnehmer handelt, schließt eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. § 11 Nr. 1 PatG gerade nicht aus. Dies ergibt sich aus der Gesetzessystematik. § 10 Abs. 3 PatG trifft für die in § 11 Nr. 1 bis 3 PatG genannten Personen im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung eine Sonderregelung. Auch als Privatpersonen sollen sie trotz der speziellen Regelung in § 11 PatG nicht als „berechtigte Personen“ im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG gelten. Damit bringt das Gesetz zum Ausdruck, dass der mittelbare Verletzer nicht durch Angebot und Lieferung des Mittels an Private privilegiert sein soll. Der mittelbare Verletzer ist deshalb auch im Falle privater Abnehmer zum Ersatz des durch die unmittelbare Verletzung“ entstandenen Schadens insoweit verpflichtet, als Handlungen betroffen sind, die ohne die Regelung des § 11 Nr. 1 PatG eine unmittelbare Verletzung wären (vgl. LG Düsseldorf, Entscheidungen 1999, 5, 7 f. – Filterbeutel; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 PatG Rz. 40a; Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG Rz. 25). Im Hinblick auf § 10 Abs. 3 PatG ist es damit für die Schadensersatzverpflichtung des mittelbaren Verletzers unerheblich, ob auch oder nur an Personen im privilegierten Bereich des § 11 Nr. 1 PatG geliefert wird (vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 PatG Rz. 40a). Im Falle der Benutzung der Erfindung durch Abnehmer umfasst der Schadensersatzanspruch des Patentinhabers mithin den durch deren Handlungen entstandenen Schaden auch dann, wenn der betreffende Abnehmer ein Privatmann war und deshalb selbst keine Patentverletzung begangen hat (Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG Rz. 25; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 1212). Die angesprochene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besagt nur, dass eine Kausalkette, die zu einer Vermögensbeeinträchtigung infolge des Verstoßes gegen § 10 Abs. 1 PatG führt, erst dadurch entsteht, dass ein Belieferter das hierzu geeignete Mittel tatsächlich im patentgemäßer Weise verwendet (vgl. Scharen, GRUR 2008, 944, 948). Erforderlich ist deshalb lediglich, dass die mittelbare Patentverletzung auch zu einer Benutzung im Sinne des § 9 PatG führt (vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 PatG Rz. 40a), wobei es insoweit genügt, dass – was hier unzweifelhaft der Fall ist – mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass die mittelbaren Verletzungshandlungen des mittelbaren Verletzers unmittelbare Benutzungen des Klagepatents zur Folge gehabt haben (vgl. BGH, GRUR 2006, 839, 842 – Deckenheizung; GRUR 2013, 713, 714 – Fräsverfahren; Scharen, GRUR 2008, 944, 948).
d)Wie bereits ausgeführt (siehe oben), steht der Klägerin der geltend gemachte Schadensersatzanspruch für die Zeit vom 21. Mai 2002 bis zum 26. April 2008 aus eigenem Recht und für die Zeit vom 26. August 2000 bis zum 20. Mai 2002 aus abgetretenem Recht zu.
2.Damit die Klägerin die ihr zustehenden Schadenersatzansprüche berechnen und etwaige weitere Verletzer aufspüren kann, sind die Beklagten nach §§ 242 BGB, 140 b PatG verpflichtet, der Klägerin unter Angabe der im Urteilsanspruch aufgeführten Einzeldaten über den Umfang ihrer schutzrechtsverletzenden Handlungen Rechnung zu legen. Die Klägerin kennt die zur Bezifferung ihrer Ansprüche notwendigen Einzelheiten ohne eigenes Verschulden nicht; demgegenüber werden die Beklagten durch die Erteilung der ihr abverlangten Auskünfte nicht unverhältnismäßig belastet und können sie auch ohne Schwierigkeiten geben.
Dem Umfang nach entspricht der Rechnungslegungsanspruch bei mittelbarer Patentverletzung demjenigen bei unmittelbarer Patentverletzung. Zwar ist – wie ausgeführt – im Falle der mittelbaren Patentverletzung der nach § 139 PatG zu ersetzende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare „Patentverletzung“ des Abnehmers des Mittels entsteht. Der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen aber gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat, GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren, m. w. Nachw.). Zwar gewährt § 10 PatG dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln, die zur Erfindungsbenutzung geeignet sind, sondern schützt den Patentinhaber im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung durch die Angebotsempfänger und Belieferten. Indem der Schadensersatzanspruch aber auf den durch die unmittelbar „patentverletzenden“ Handlungen der Angebotsempfänger und Belieferten verursachten Schaden abstellt, stehen dem Patentinhaber zur Ausfüllung dieses Schadensersatzanspruchs die für die unmittelbare Patentverletzung entwickelten Grundsätze zur Verfügung. Zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der Anspruch auf Rechnungslegung (BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren). Es gelten insoweit keine Besonderheiten (vgl. z.B. Senat, Beschl. v. 07.04.2008 – I-2 U 116/07).
3.Soweit die Klägerin den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrags für erledigt erklärt hat, ist die Erledigung in der Hauptsache festzustellen.
a)Die von der Klägerin abgegebene Teil-Erledigungserklärung ist einseitig geblieben. Das Gericht hat für den Fall einer einseitigen Erledigungserklärung des Klägers, in der eine nach § 264 Nr. 2 ZPO stets zulässige Beschränkung und Änderung des Klageantrags zu erkennen ist (vgl. BGH, NJW 1994, 2363, 2364 – Greifbare Gesetz-widrigkeit II; GRUR 2002, 287, 288 – Widerruf der Erledigungserklärung; OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 91a Rn. 34 m. w. Nachw.) und die auch noch in der Berufungsinstanz statthaft ist (OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller/Vollkommer, a.a.O., § 91a ZPO Rn. 36-37), darüber zu entscheiden, ob der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist (OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller/Vollkommer, a.a.O., § 91a ZPO Rn. 34, 44 und 45 m. w. Nachw.). Das bedeutet, dass nunmehr zu prüfen ist, ob die Klage bis zu dem geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und, wenn das der Fall ist, ob sie durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind beide Voraussetzungen erfüllt, ist die Hauptsacheerledigung festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen (st. Rspr.; vgl. nur BGH GRUR 2004, 349 – Einkaufsgutschein; GRUR 2010, 57, 58 – Scannertarif; GRUR 2012, 651, 652 – regierung-oberfranken.de, GRUR 2014, 385 – H 15). Dass die Klägerin hier keinen ausdrücklichen Sachantrag auf Feststellung, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache hinsichtlich des Unterlassungsantrags sowie des gegen die Beklagte zu 1. gerichteten Vernichtungsantrags erledigt ist, formuliert hat, ist unschädlich. Es reicht aus, dass sie den Rechtsstreit in der Hauptsache insoweit für erledigt erklärt hat. Bei dieser Erledigungserklärung handelt es sich um eine Prozesshandlung, die für den Fall, dass sie einseitig bleibt, den Antrag umfasst, festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat (vgl. BGH, GRUR 2002, 287, 288 – Widerruf der Erledigungserklärung, m. w. Nachw.).
b)Der Unterlassungsantrag war zulässig und begründet. Der Klägerin stand gegen die Beklagten bis zum Ablauf des Klagepatents ein Unterlassungsanspruch gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG zu, weil die Beklagten das Klagepatent entgegen § 10 Abs. 1 PatG mittelbar benutzt haben. Bei diesem Unterlassungsanspruch hat es sich um einen unbedingten Unterlassungsanspruch (Schlechthinverbot) gehandelt, weil sich das angebotene und/oder gelieferte Schwangerschaftstestgerät bestimmungsgemäß ausschließlich in patentverletzender Weise – und nicht anders – verwenden ließ. Durch den Ablauf des Klagepatents hat sich der Unterlassungsantrag erledigt.
c)Der gegen die Beklagte zu 1. gerichtete Vernichtungsantrag war hingegen unbegründet. Ein Vernichtungsanspruch bestand nämlich auch gegenüber der Beklagten zu 1. nicht, weil lediglich eine mittelbare Patentverletzung vorlag und der mittelbare Verletzer als Anspruchsgegner im Sinne des § 140a PatG ausscheidet (vgl. BGH, GRUR 2006, 570, 574 – extracoronales Geschiebe).
d)Den ursprünglich auch gegenüber dem Beklagten zu 2. erhobenen Vernichtungsanspruch hat die Klägerin in zweiter Instanz zurückgenommen.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
Zur Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
X Y Z

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 Nr. 1, 10 Abs. 1, 139 Abs. 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB
§§ 10, 9 Nr. 2 PatG
§§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO
§ 10 PatG
§ 288 ZPO
§ 525 ZPO
§ 4 IntPatÜG
§ 286 ZPO
§ 11 PatG
§ 139 PatG
§ 9 PatG
§ 242 BGB
§ 91a ZPO
§ 140a PatG
§ 3 Abs. 5 IntPatÜG
§ 3 Abs. 5 IntPatG
§ 56 Abs. 1 ZPO
§ 50 Abs. 1 ZPO
§ 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO
§ 531 Abs. 2 ZPO
§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO
§ 138 Abs. 1 ZPO
§ 138 Abs. 4 ZPO
§ 138 Abs. 4 ZPO
§ 138 Abs. 4 ZPO
§ 286 Abs. 1 S. 1 ZPO
§ 286 Abs. 1 ZPO
§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO
§ 10 Abs. 1 PatG
§ 9 Satz 2 Nr. 1 bis 3 PatG
§ 9 Satz 2 Nr. 1 bis  3 PatG
§ 11 Nr. 1 PatG
§ 10 Abs. 3 PatG
§ 30 Abs. 3 PatG
§ 28 Abs. 2 DPMAV
§ 440 Abs. 2 ZPO
§ 7 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 276 Abs. 1 Satz 2 BGB
§ 256 Abs. 1 ZPO
§ 10 Abs. 1 und 3 PatG
§ 11 Nr. 1 PatG
§ 11 Nr. 1 bis 3 PatG
§ 10 Abs. 1 PatG
§ 10 Abs. 3 PatG
§ 264 Nr. 2 ZPO
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 92 Abs. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
§ 154 Abs. 1 des Bundesgesetzes
Art. 4 Abs. 1 Satz 1 EGBGB
Art. 12 EGBGB

Zitierte Entscheidungen: NJW 1997, 557, 568
NJW 2009, 289
NJW-RR 2010, 1364
NJW 1986, 2194, 2195
NJW 2009, 289, 290
NJW 2009, 1610, 1611
NJW 1990, 2204, 2205
NJW 2004, 3706, 3707
NVwZ-RR 2006, 28, 29
NZG 2010, 909, 911
NJW 2001, 2183
ZIP 2006, 1822, 1823
BGHZ 98, 12, 18
GRUR 1986, 803
BGHZ 105, 1, 10
GRUR 1988, 896
BGHZ 125, 303, 309
GRUR 1994, 597
GRUR 1992, 594, 596
GRUR 2002, 515, 516
GRUR 2002, 519, 521
GRUR 2002, 527, 528
GRUR 1996, 757, 759
GRUR 1998, 895
GRUR 2010, 950, 951
BGHZ 189, 330
GRUR 2011, 701
GRUR 2008, 887
BGHZ 180, 215
GRUR 2009, 653
BGHZ 115, 204
GRUR 1992, 40
BGHZ 159, 76
GRUR 2004, 758, 760
BGHZ 168, 124
GRUR 2006, 839, 841
GRUR 2007, 773, 775
GRUR 2005, 848, 850
GRUR 2007, 679, 683
BGHZ 115, 205, 208
NJW 2004, 2825, 2827
BB 2001, 2187
NJW 1999, 1965
GRUR 2010, 1107, 1108
NZG 2002, 870
GRUR 2009, 1142
GRUR-RR 2011, 121, 122
BGHZ 109, 205, 210
NJW 1990, 453
GRUR 2009, 1142, 1143
GRUR 2002, 190
NJW 2002, 1276, 1277
NJW-RR 1995, 1340
GRUR 1995, 700, 701
NJW 2000, 3212
GRUR 2000, 866
GRUR 2007, 773, 776
GRUR 2005, 848, 852
GRUR 2007, 679, 684
GRUR 2008, 944, 947
GRUR 2015, 361, 363
GRUR 2013, 713
GRUR 2013, 713, 716
GRUR 2013, 713, 717
GRUR 2014, 137, 142
GRUR 2002, 972, 973
GRUR 2010, 828, 829
GRUR-RR 2006, 130
BB 1970, 1110
GRUR 2005, 848, 854
GRUR 2007, 773, 777
GRUR 2013, 713, 714
GRUR 2008, 944, 948
GRUR 2006, 839, 842
NJW 1994, 2363, 2364
GRUR 2002, 287, 288
MDR 2006, 456
GRUR 2004, 349
GRUR 2010, 57, 58
GRUR 2012, 651, 652
GRUR 2014, 385
GRUR 2006, 570, 574
2 U 53/04
X ZR 154/05
2 U 34/10
4b O 405/04
2 U 31/10
4b O 399/04
2 U 30/10
2 U 87/04
2 U 25/10
2 U 33/10
2 U 29/10
2 U 62/04
2 U 26/10
2 U 19/09
2 U 100/07
2 U 86/09
2 U 116/07