Kammergericht (Berlin, )
Urteil vom 2010-07-30, Aktenzeichen 5 U 161/08
ECLI: ECLI:DE:KG:2010:0730.5U161.08.0A

Tenor:
I. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil der Zivilkammer 15 des Landgerichts Berlin vom 7. Oktober 2008 - 15 O 925/07 - wird zurückgewiesen.
II. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zweiter Instanz zu tragen.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:
A.
Von der Wiedergabe eines Tatbestands wird gemäß § 540 Abs. 2 i.V. mit § 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO abgesehen.

Entscheidungsgründe:
B.
Die Berufung des Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil ist zulässig, hat in der aber keinen Erfolg. Der Klägerin steht infolge des an den Beklagten gerichteten anwaltlichen Abmahnschreibens wegen insoweit entstandener Rechts- und Patentanwaltskosten gegen den Beklagten ein (zu verzinsender) Erstattungsanspruch zu (soweit nicht schon beglichen), dessen Höhe das Landgericht zutreffend ermittelt hat. Auch im Übrigen wird den Ausführungen des Landgerichts vollumfänglich zugestimmt und – mit Blick auf das Berufungsvorbringen - lediglich Folgendes ergänzt:
I.
Das Vorliegen einer markenrechtsverletzenden Benutzungshandlung (und einen damit dem Grunde nach einher gehenden Erstattungsanspruch) zieht der Beklagte zweitinstanzlich (mit Recht) nicht mehr in Zweifel (vgl. dazu auch [zuletzt] EuGH GRUR 2010, 641 – Bananabay; BGH WRP 2010, 1039 – Opel-Blitz II).
II.
Ohne Erfolg greift die Berufung die landgerichtliche Bemessung des Werts der mit der Abmahnung eingeforderten Unterlassung mit 75.000 € an. Dieser geltend gemachte Anspruch (zum Schutz der – durchaus bekannten – Fernglasmarke „Bresser“) ist in alle Zukunft gerichtet, es geht um die Unterbindung von Handlungen des Beklagten, eines – durchaus nicht gänzlich unbedeutenden - Gewerbetreibenden, die – ohne gerichtliches Verbot – ohne weiteres ein beträchtliches Ausmaß hätten annehmen und die Klägern im Wege fortlaufender „Verwässerung“ besagter E-Bay-Kategorie „Bresser“ empfindlich hätten stören können. Es erscheint daher unter Zugrundelegung der im Markenrecht üblichen Bewertungsmaßstäbe durchaus als mit § 3 ZPO vereinbar, hier mit dem Landgericht von einem Wert von 75.000 € auszugehen. Das Vorbringen des Beklagten, es habe sich nur um ein Versehen gehandelt, führt zu keiner niedrigeren Bewertung, denn die Klägerin, auf deren Sichtweise es insoweit maßgeblich ankommt, ging (und geht weiterhin) von einem bewussten (und ihr damit auf längere Sicht durchaus gefährlich werdenden) Verhalten des Beklagten aus.
III.
Ebenfalls vergeblich greift die Berufung die Berücksichtigung zusätzlich entstandener Patentanwaltskosten für die auf Markenrecht gestützte vorgerichtliche Abmahnung an. Nach insoweit ausschlaggebender Rechtsprechung gilt § 140 Abs. 3 MarkenG auch für die Mitwirkung des Patentanwalts vor Prozessbeginn bei einer Abmahnung (analog), sodass die vorprozessualen Abmahnkosten ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern – wie hier – ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2009, 888, Tz. 24 - Thermoroll; Senat v. 24.11.2009 – 5 U 174/07; OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 371; OLG Karlsruhe GRUR 1999, 343, 346; OLG Köln Magazindienst 2006, 1198, 1200; a.M. OLG Düsseldorf InstGE 9, 35; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 127 [n. rkr.]), was auch der Annahme einer Schadensminderungspflicht der Klägerin i.S. von § 254 BGB insoweit entgegensteht. Durchgreifende Anhaltspunkte, die das Einschalten des Patentanwalts seitens der Klägerin im Streitfall als rechtsmissbräuchlich (§ 242 BGB) erscheinen lassen könnten, hat die Berufung nach dem Dafürhalten des Senats (Einzelrichter) gleichfalls nicht aufgezeigt.
IV.
Im Streitfall hat bei der in Rede stehenden Abmahntätigkeit auch ein Patentanwalt i.S. von § 140 Abs. 3 MarkenG (analog) „mitgewirkt“. Unter der Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache ist jede im Rahmen eines Prozessauftrags liegende Tätigkeit eines Patentanwalts zu verstehen, die für die Förderung der Kennzeichenstreitsache ursächlich ist. Unerheblich ist, in welchem Verfahrensabschnitt die patentanwaltliche Tätigkeit erfolgt und von welcher Art sie im Einzelnen ist. Entscheidend ist nur, ob die Mitwirkung des Patenanwalts die konkrete Kennzeichenstreitsache zu fördern geeignet ist. Auch eine beratende Tätigkeit in einer vorprozessualen Besprechung dieser Kennzeichenstreitsache ist ausreichend (zu allem Vorstehenden Senat a.a.O.; Fezer Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rdn. 35 m.w.N.). Nach den vom Landgericht rechts- und verfahrensfehlerfrei getroffenen – und im Übrigen von der Berufung auch nicht angegriffenen – Feststellungen sind vorstehende Voraussetzungen im Streitfall erfüllt.
V.
Ebenfalls mit Recht hat das Landgericht (unter zutreffendem Hinweis auf BGH NJW 2004, 1868, Ls. 2) nicht nur Freistellung, sondern Zahlung zuerkannt, da der Beklagte die Zahlung nicht nur mit Hinweis auf einen fehlenden Schaden und unter Anerbieten der Freistellung, sondern unter Leugnung eines auch nur der Sache nach bestehenden Anspruchs schlechthin verweigert hat.
C.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, § 713 ZPO. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.
D.
Schriftsatznachlass war dem Beklagten nicht zu gewähren, da der jüngste Schriftsatz der Gegenseite keinen ihm nachteiligen Einfluss auf die Entscheidungsfindung genommen hat. Eine Aussetzung des Verfahrens wegen der gegen OLG Frankfurt a.a.O. eingelegten und noch nicht beschiedenen Revision blieb gleichfalls außer Betracht, weil die Voraussetzungen des § 148 ZPO nicht gegeben sind.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: § 3 ZPO
§ 254 BGB
§ 242 BGB
§ 140 MarkenG
§ 97 ZPO
§ 713 ZPO
§ 148 ZPO
§ 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO
§ 140 Abs. 3 MarkenG
§ 543 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2010, 641
GRUR 2009, 888
GRUR-RR 2008, 371
GRUR 1999, 343, 346
GRUR-RR 2010, 127
NJW 2004, 1868
15 O 925/07
5 U 174/07