Oberlandesgericht Köln (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 1997-11-28, Aktenzeichen 6 U 167/96
ECLI: ECLI:DE:OLGK:1997:1128.6U167.96.00

Tenor:

Tatbestand:
Die Parteien sind Wettbewerber als Hersteller von ibuprofenhaltigen Antirheumatika. Sie streiten im vorliegenden Verfahren über die Berechtigung der Beklagten, die Marke IBUTAD für ihre Produkte zu verwenden.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 1.10.1987 mit Priorität zum 8.12.1983 für ibuprofenhaltige Arzneimittel unter der Nummer 1112158 eingetragenen, aus der als Anlage K 1 zur Klageschrift vorgelegten Ablichtung ersichtlichen Wortmarke IBUTOP. Sie läßt seit Januar 1989 unter dieser Bezeichnung eine den Wirkstoff Iboprofen enthaltende apothekenpflichtige Salbe vertreiben, wegen deren Aufmachung und Gebrauchsinformation auf die als Anlage K 2 zur Klageschrift vorgelegten Ablichtungen verwiesen wird. Die Klägerin erzielt mit diesem Präparat, für das sie vorwiegend im Fernsehen, aber auch im Rundfunk Werbung betreibt, erhebliche Umsätze. Wegen der - jeweils mehrere Millionen DM betragenden - Umsätze und Aufwendungen für die Werbung in den Jahren 1990 bis Anfang 1993 wird auf die erstinstanzliche Darstellung der Klägerin in deren Schriftsatz vom 9.7.1993 (Bl.67) Bezug genommen.
Die Beklagte ist Inhaberin der streitgegenständlichen, aus der Anlage K 3 zur Klageschrift ersichtlichen und am 30.10.1987 unter der Nummer 1113605 eingetragenen Wortmarke IBUTAD, die sie mit Priorität zum 22.4.1986 für Humanarzneimittel und Veterinärarzneimittel hat eintragen lassen. Das Warenverzeichnis ist auf ihr Betreiben später auf "Humanarzneimittel, nämlich verschreibungspflichtige ibuprofenhaltige Arzneimittel zur oralen Anwendung und als Suppositorien" beschränkt worden.
Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "IBUTAD" seit dem 1.10.1989 ein ebenfalls ibuprofenhaltiges Antirheumatikum, das in Tablettenform und als Suppositorium angeboten wird, und wegen dessen früherer, inzwischen - worauf noch einzugehen ist - geänderter Aufmachung und Gebrauchsinformation auf die Anlage K 5 zur Klageschrift Bezug genommen wird. Das Präparat "IBUTAD" ist rezeptpflichtig. Dies war zwar in der ersten Instanz für die Abgabeform der Filmtabletten zu 200 mg streitig, die Klägerin hält ihre frühere - im Gegensatz zu der Eintragung in der von ihr selbst als Anlage K 4 vorgelegten "Roten Liste" stehende - Behauptung, wonach "IBUTAD" als Filmtabletten in der Dosierung 200 mg rezeptfrei sei, im Berufungsverfahren aber nicht mehr aufrecht.
Die Klägerin hatte spätestens am 23.10.1990 Kenntnis von der Marktpräsenz von "IBUTAD". Das ist mit Blick auf ein von der Beklagten als Anlage B 5a zur Klageerwiderung vorgelegtes Schreiben der Klägerin von jenem Tage, das diese in einer sogleich darzustellenden weiteren zeichenrechtlichen Auseinandersetzung der Parteien an das Deutsche Patentamt gerichtet hat, unstreitig.
Die Beklagte erzielt - bei entsprechendem Werbeaufwand - ebenfalls Umsätze in Höhe mehrerer Millionen DM. Wegen der in erster Instanz hierzu vorgelegten Zahlen wird auf die mit der Klageerwiderung vorgelegten Anlagen B 5c und B 22 Bezug genommen.
Neben den Produkten der Parteien befindet sich noch eine Vielzahl weiterer ibuprofenhaltiger Präparate auf dem Markt. Wegen der Bezeichnungen dieser Arzneimittel, die sämtlich mit dem Bestandteil "ibu" beginnen, wird auf die Auflistung der Kammer auf S.6 f des angefochtenen Urteils sowie die ergänzende Darstellung der Beklagten auf S.7 f ihres Schriftsatzes vom 18.12. 1996 (Bl.346 f) verwiesen.
Im Jahre 1990 meldete die Klägerin als weitere Marke das Zeichen "IBOCOD" an. Hiergegen legte die Beklagte mit der Begründung Widerspruch ein, es bestehe Verwechslungsgefahr mit ihrer prioritätsälteren Marke "IBUTAD". Daraufhin ist die Eintragung von der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes im August 1991 wegen bestehender Verwechslungsgefahr versagt und später die hiergegen gerichtete Erinnerung der Klägerin durch Beschluß des Deutschen Patentamtes vom 4.12.1992, wegen dessen Wortlaut auf die Anlage K 6 zur Klageschrift verwiesen wird, zurückgewiesen worden.
Noch während dieser zeichenrechtlichen Auseinandersetzung wandte sich die Klägerin mit Schreiben vom 5.12.1991, wegen dessen Wortlautes auf die Anklage K 7 zur Klageschrift verwiesen wird, an die Beklagte und machte - mit dem Hinweis, daß die Ähnlichkeit zumindest nicht geringer sei, - erstmals Ansprüche aus ihrer Marke "IBUTOP" gegen die Marke "IBUTAD" geltend. In jenem Schreiben wurde der Umstand, daß die Klägerin nicht schon im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 22.4.1986 gegen diese vorgegangen sei, damit begründet, daß sich die Marke "IBUTOP" der Klägerin damals noch im Eintragungsverfahren befunden habe und ihre Eintragung ungewiß gewesen sei.
Aus diesem Schreiben entwickelte sich zwischen den Parteien ein im Ergebnis erfolgloser Schriftwechsel über mögliche Lösungen, der mit einem Schreiben der Klägerin vom 27.8.1992 endete und sich im einzelnen ebenfalls aus der Anlage K 7 zur Klageschrift ergibt. Nachdem die Klägerin später die Beklagte mit dem aus der Anlage K 8 ersichtlichen Schreiben vom 28.10.1992 erfolglos abgemahnt hatte, hat sie unter dem 18.5.1993 im vorliegenden Verfahren Klage erhoben.
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, zwischen den streitgegenständlichen Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr.
Sie hat - in der durch das Landgericht vorgenommenen Bezifferung - b e a n t r a g t,
IBUTAD
zu versehen oder derart gekennzeichnete Waren der genannten Art anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen;
Die Beklagte hat b e a n t r a g t,
die Klage abzuweisen.
Sie hat eine Verwechslungsgefahr u.a. mit der Behauptung in Abrede gestellt, bei der Endsilbe "tad" der angegriffenen Bezeichnung "IBUTAD" handele es sich erkennbar um ihr Firmenschlagwort. Weiter hat sie die Auffassung vertreten, etwaige Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt.
Das L a n d g e r i c h t hat die Beklagte durch das angefochteen Urteil antragsgemäß verurteilt. Es bestehe auch unter Berücksichtigung der Tatsache, daß beteiligte Verkehrskreise in erste Linie Ärzte und Apotheker seien, Verwechslungsgefahr. Zwar sei die Kennzeichnungskraft von "IBUTOP" schwach, dies werde aber durch die Warenidentität und die große Ähnlichkeit der Bezeichnungen ausgeglichen. Das gelte auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beklagten zu ihrem Firmenschlagwort, zumal ein nicht geringer Teil der betroffenen Verkehrskreise dieses nicht kenne und bei der Kurzbezeichnung der Beklagten die 3 Buchstaben t a d üblicherweise einzeln als "Te-A-De" ausgesprochen würden. Schließlich seien die Ansprüche auch nicht verwirkt, weil ausweislich des Schriftverkehrs seit dem Jahre 1990 zwischen den Parteien Verhandlungen geschwebt hätten, aus denen die Beklagte habe entnehmen können, daß die Klägerin zeichenrechtliche Ansprüche als gegeben angesehen und lediglich deren Durchsetzung im Interesse einer gütlichen Regelung zurückgestellt habe.
Ihre gegen dieses Urteil gerichtete B e r u f u n g begründet die Beklagte unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens damit, daß schon keine Verwechslungsgefahr bestehe, jedenfalls aber Verwirkung eingetreten sei.
Mit dem Landgericht sei davon auzugehen,daß "IBUTOP" von schwacher Kennzeichnungskraft sei. Zu Recht habe das Landgericht auch auf die Entscheidung "Corvaton/Corvasal" des Bundesgerichtshofes (GRUR 93,118 f) abgestellt, dabei aber nicht hinreichend berücksichtigt, daß in jener Entscheidung dem Klagezeichen eine "beachtliche" Kennzeichnungskraft und diesem Gesichtspunkt eine erhebliche Bedeutung beigemessen worden sei. Aus jener BGH-Entscheidung ergebe sich auch, daß in Fällen geringer Kennzeichnungskraft sogar bei hoher Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Tatsächlich sei die Ähnlichkeit indes aber aus bestimmten, auf Bl.299 ff und Bl.347 ff dargelegten lautlichen, schriftbildlichen und begrifflichen Gründen nicht groß. Die Kammer habe in diesem Zusammenhang zwar zu Recht im wesentlichen die Ärzte und Apotheker als die beteiligten Verkehrskreise angesehen, aber deren besondere Sorgfalt im Umgang mit der Zuordnung von Arzneimitteln nicht berücksichtigt. Im übrigen seien die Waren auch nicht etwa gleich, vielmehr könne angesichts der unterschiedlichen Darreichungsformen, nämlich einerseits topisch und andererseits oral, mit dem Landgericht nur von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden.
Wollte man gleichwohl eine Verwechslungsgefahr bejahen, so sei jedenfalls Verwirkung eingetreten. Sie habe sich nämlich - was sich aus den bereits erstinstanzlich mitgeteilten Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen ergebe - durch die Verwendung der Marke "IBUTAD" einen wertvollen Besitzstand aufgebaut. Überdies habe die Klägerin bis zur Klageerhebung zu lange zugewartet.
Was zunächst den Anspruch auf Löschung angehe, so ergebe sich dies daraus, daß die Klägerin schon seit der am 31.7.1986, mithin mehr als 6 1/2 Jahre vor Klageerhebung erfolgten, Bekanntmachung der Anmeldung der Marke von dieser Kenntnis gehabt habe.
Bezüglich des Unterlassungsanspruches sei ebenfalls auf diesen langen Zeitraum abzustellen, weil die Beantragung der Eintragung einen Benutzungswillen voraussetze. Wenn man demgegenüber erst von der spätestens am 23.10.1990 erfolgten Kenntnisnahme der Klägerin von der Marktpräsenz des Präparates "IBUTAD" ausgehen wolle, so sei zusätzlich zu dem sich dann ergebenden Zeitraum von 1 1/2 Jahren zwischen dem schreiben vom 5.12.1991 und der Klageerhebung zu berücksichtigen, daß die Klägerin in der Auseinandersetzung über das Zeichen "IBOCOD" den Standpunkt eingenommen habe, es bestehe keine Verwechslungsgefahr mit "IBUTAD". Hieraus habe sie, die Beklagte, nämlich entnehmen dürfen, daß die Klägerin auch zwischen den Zeichen, die den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden, eine Verwechslungsgefahr nicht sehe, weil diese weiter voneinander entfernt seien.
Mit Schriftsatz vom 22.5.1997 hat die Beklagte eine gesicherte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben, in der sie sich verpflichtet hat, zukünftig das Zeichen "IBUTAD" nicht anders als in der Schreibweise "ibuTAD" unter Hinzufügung der Dosierung zu verwenden. Wegen der Einzelheiten zum Wortlaut dieser Erklärung und des Schriftbildes der angesprochenen Schreibweise wird auf den erwähnten Schriftsatz (Bl.401) sowie auf die in Hülle Bl.391a befindlichen, von der Beklagten im Termin vom 11. 4.1997 vorgelegten Verpackungen, auf denen die neue Schreibweise bereits verwendet worden ist, Bezug genommen.
Die Beklagte b e a n t r a g t,
unter Abänderung des am 18.6.1996 verkündeten Urteils des Landgerichts Köln - 31 O 318/93 - die Klage abzuweisen.
Die Klägerin b e a n t r a g t,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie hat die soeben erwähnte Unterlassungsverpflichtungserklärung nicht angenommen und vertritt weiter die Auffassung, das Zeichen "IBUTAD" sei - und zwar auch in der nunmehr von der Beklagten verwendeten Schreibweise - mit "IBUTOP" verwechselbar. Entgegen der Auffassung der Beklagten könne nicht von einer nur geringen Kennzeichnungskraft von "IBUTOP" ausgegangen werden, da das Gesamtzeichen zu beurteilen und dieses hinreichend einprägsam sei. Im übrigen bestehe nahezu Warenidentität und aus den im Einzelnen auf Bl.317 ff dargelegten Gründen eine hohe Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei auch keine Verwirkung eingetreten. Es habe ihr nämlich nicht oblegen, bereits gegen die Anmeldung und Eintragung der Warenzeichens anzugehen. Gehe man aber - wie es deswegen geboten sei - erst von dem Zeitpunkt ihrer Kenntniserlangung der Marktpräsenz des Produktes "IBUTAD" aus, so ergebe sich jedenfalls kein hinreichender Zeitraum, der der Beklagten hätte Veranlassung geben dürfen anzunehmen, sie werde von ihren Rechten keinen Gebrauch machen, zumal zwischen den Parteien Verhandlungen über eine außergerichtliche Lösung des Konfliktes geschwebt hätten.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen, die einschließlich der überreichten Anlagen sämtlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung ist zulässig, hat aber in der Sache nur bezüglich eines zeitlichen Teils des Auskunftsanspruches und der begehrten Feststellung der Schadensersatzpflicht Erfolg, weil die Klägerin ihre Rechte insoweit verwirkt hat. Im übrigen ist die Berufung unbegründet, weil der Klägerin die ihr von dem Landgericht zuerkannten Rechte zustehen.
A
Der Unterlassungsanspruch ist aus §§ 4 Ziff. 1, 14 Abs.2 Ziff. 2, Abs.5, 152, 153 Abs.1 MarkenG, 15 Abs.1, 24 Abs.1, 31 WZG begründet.
Die Verwendung der Marke "IBUTAD" für ibuprofenhaltige Antirheumatika ist der Beklagten nach diesen Vorschriften zu untersagen, weil die Gefahr von Verwechslungen mit der prioritätsälteren Marke "IBUTOP" der Klägerin besteht und der daraus der Klägerin erwachsene Anspruch entgegen der Auffassung der Beklagten nicht verwirkt ist.
I.
Es entspricht - wie der BGH in seiner ebenfalls Arzneimittel betreffenden Entscheidung vom 29.9.1994 (GRUR 95,50 f "Indorektal/Indohexal") mit Nachweisen wiederholend ausgeführt hat - gefestigter Rechtsprechung, daß die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht nur durch die Ähnlichkeit der verwendeten Bezeichnungen, sondern auch durch die Kennzeichnungskraft der zu schützenden Bezeichnung und insbesondere auch durch die Warennähe der bezeichneten Produkte bestimmt wird.
Diesbezüglich kann auch zur Beurteilung des gem. § 152 MarkenG seit dem 1.1.1995 anwendbaren § 14 Abs.2 Ziff. 2 MarkenG auf die von der Rechtsprechung in der Vergangenheit zur früheren Gesetzeslage gemäß §§ 15,24,31 WZG herausgebildeten Grundsätze zurückgegriffen werden, weil der Begriff der Verwechslungsgefahr insofern durch das Markenrecht eine Änderung nicht erfahren hat. Dies bedarf keiner näheren Ausführungen, weil die Parteien selbst hiervon ausgehen.
Die Marke "IBUTOP" ist - wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat - entgegen der Auffassung der Klägerin nur von geringer Kennzeichnungskraft. Denn die Kennzeichungskraft ist von Hause aus schwach und war zumindest in dem für die Beurteilung maßgeblichen Kollisionszeitpunkt (vgl. dazu Fezer, Markenrecht, § 14, RZ 178, 402 jew. m.w.N.; Baumbach/Hefermehl, § 31 WZG, Rn. 171, 172), nämlich zur Zeit der Anmeldung von Ibutad aber auch bei Marktzutritt von "IBUTAD" am 1.10.1989, auch nicht durch eine intensive Benutzung gesteigert.
Die Marke "IBUTOP" als solche ist nur schwach kennzeichnend.
Denn die beteiligten Fachkreise der Ärzte und Apotheker werden durch den Bestandteil "Ibu" auf den Wirkstoff Ibuprofen und durch den Bestandteil "top" auf die oberflächliche Anwendungsform durch Einreiben hingewiesen. Trotz dieser jedenfalls für die erwähnten Fachkreise deutlich beschreibenden Elemente kommt der Bezeichnung doch zumindest durch die Kombination beider Bestandteile eine gewisse, für den Markenschutz ausreichende Kennzeichnungskraft zu. Die Kennzeichnungskraft war im Kollisionszeitpunkt auch nicht etwa durch die oben angesprochenen anderen Arzneimittel mit dem Betandteil "ibu" in der Bezeichnung weiter geschwächt. Denn abgesehen davon, daß die Beklagte schon nicht vorgetragen hat, welche dieser Arzneimittel bereits im Kollisionszeitpunkt am 1.10.1989 auf dem Markt waren, kann eine Schwächung des Zeichens "IBUTOP" wegen des - isoliert gesehen - rein beschreibenden Charakters des Zeichenbestandteiles "ibu" auch nicht in nennenswertem Umfange erfolgt sein.
Der Entscheidung kann auch nicht eine Steigerung der schwachen Kennzeichnungskraft auf Grund der unwidersprochen vorgetragenen nicht unerheblichen Benutzung von "IBUTOP" durch die Klägerin in Werbung und Vertrieb zugrundegelegt werden. Denn diese Steigerung war jedenfalls nicht schon am 1.10.1989 erfolgt. Die Klägerin hatte selbst ihr Produkt erst etwa 9 Monate vorher, nämlich im Januar 1989, auf den Markt gebracht und die von ihr vorgelegten Zahlen zu dem erzielten Umsatz und den für Werbemaßnahmen erbrachten Aufwendungen enthalten Angaben für das Jahr 1989 nicht.
Die Kennzeichnungskraft könnte allerdings dann höher anzusehen sein, wenn man nicht nur auf die erwähnten Fachkreise, sondern auch auf die ebenfalls angesprochenen medizinischen Laien abstellt, auf die sogleich näher einzugehen ist. Denn für diese dürfte, da ihnen die oben dargestellten Bezüge fremd sind, die Bezeichnung "IBUTOP" von erheblichem Phantasiegehalt sein. Die Frage kann indes auf sich beruhen, weil die Verwechslungsgefahr aus den nachstehenden Gründen auch dann zu bejahen ist, wenn man aufgrund der soeben dargelegten Gesichtspunkte von einer nur schwachen Kennzeichnungskraft von "IBUTOP" ausgeht.
Der geringen Kennzeichnungskraft steht zunächst eine sehr hohe, an Warenidentität angrenzende Warenähnlichkeit gegenüber. Die Marke "IBUTOP" der Klägerin ist für ibuprofenhaltige Arzneimittel eingetragen und "IBUTAD" ist ein ibuprofenhaltiges Arzneimittel. Überdies weisen die von den Parteien vertriebenen Arzneimittel nicht nur denselben Wirkstoff, sondern auch - wie sich aus den Anlagen K 2 und K 5 zur Klageschrift im Einzelnen ergibt - zumindest nahezu dasselbe Indikationsgebiet auf. Daß das Arzneimittel "IBUTOP" der Klägerin als Salbe und dasjenige der Beklagten als oral einzunehmendes Medikament bzw. als Suppositorium angeboten wird, vermag an der hohen Warenähnlichkeit nichts zu ändern.
Ebenso besteht eine erhebliche Ähnlichkeit der beiden betroffenen Bezeichnungen. Das gilt insbesondere in lautlicher Hinsicht, aber auch im Hinblick auf das Schriftbild.
Die Marken sind in ihrem ersten Teil, nämlich "ibu", nicht nur ähnlich, sondern identisch. Dem kommt zunächst deswegen einige Bedeutung zu, weil der Verkehr gewöhnt ist, dem Beginn einer Bezeichnung größere Aufmerksamkeit zu widmen, als ihrem Ende. Dies - wie auch die anschließend im Rahmen der Ähnlichkeit zu erörternden Fragen - vermag der Senat aus eigener Anschauung zu beurteilen, weil es für die Frage der Ähnlichkeit von Begriffen nicht auf die Fachkenntnisse der angeprochenen Verkehrskreise, sondern darauf ankommt, ob nach dem allgemeinen Sprachempfinden rein sprachlich eine Ähnlichkeit besteht.
Die angesprochene Identität erfaßt nach dem Bestandteil "ibu" auch den anschließenden Buchstaben "t". Die Bezeichnungen unterscheiden sich lautlich damit überhaupt nur in den jeweils letzten beiden Buchstaben. Aber auch diese sind wiederum untereinander ähnlich. Das gilt zunächst für die beiden offenen Vokale "a" und "o", aber auch für die beiden im Mund vorne zu bildenden und kurz gesprochenen Labial- bzw. Dentallaute "p" und "d". Die Ähnlichkeit der beiden Bezeichnungen ist aus diesen Gründen auch angesichts des Umstandes, daß die letzte Silbe der Bezeichnung "IBUTOP" eher lang und die letzte Silbe der Bezeichung "IBUTAD" demgegenüber eher kurz gesprochen werden mag, hoch. In diesem Zusammenhang kann die Behauptung der Beklagten keine Berücksichtigung finden, diejenigen, die - mit Blick auf ihre Firmenbezeichnung - "TAD" als "Te-A-De" aussprächen, täten das auch innerhalb der angegriffenen Bezeichnung "IBUTAD" und sprächen diese daher als "Ibu-te-a-de" aus. Denn zum einen fehlt es hierfür an einem Beweisantritt und zum anderen würde dies an der lautlichen Ähnlichkeit für diejenigen - vorhandenen - Verkehrskreise nichts ändern, denen die Existenz und Firmierung der Beklagten unbekannt sind.
Die Bezeichnungen sind sich nicht nur in lautlicher, sondern auch in bildlicher Hinsicht sehr ähnlich: Die jeweils ersten vier Buchstaben sind sogar identisch und die beiden einzig verschiedenen Buchstaben jeweils am Ende der Marken sind sich in bildlicher Hinsicht sehr nahe. So sind das "a" und das "o" - jedenfalls bei Verwendung kleiner Druckbuchstaben - oft nur schwer zu unterscheiden, weil sie beide durch eine (nahezu) kreisförmige Gestaltung geprägt werden, und unterscheiden sich die Buchstaben "p" und "d" nur dadurch, daß der senkrechte Strich bei dem "p" nach unten und bei dem "d" nach oben von der im übrigen übereinstimmenden, ebenfalls kreisförmigen Gestaltung des Buchstabens abgeht.
Keine Ähnlichkeit besteht lediglich in begrifflicher Hinsicht. Die betreffenden Verkehrskreise werden entweder mit den Bezeichnungen keine begrifflichen Vorstellungen verbinden, oder zwar übereinstimmend an den Wirkstoff Ibuprofen erinnert, aber - wenn überhaupt - mit "IBUTOP" die Vorstellung der Anwendungsform ("zum Einreiben") oder sinngemäß von "Spitze" verbinden und bei "IBUTAD" mit Blick auf deren Firmierung an die Beklagte denken. Die mangelnde Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht steht angesichts der Ähnlichkeit in klanglicher und bildlicher Hinsicht der Verwechslungsgefahr indes nicht entgegen, weil hierfür nach gefestigter Rechtsprechung, von der abzuweichen kein Anlaß besteht, die Ähnlichkeit der Marken in einer der drei Richtungen ausreicht (vgl. dazu im einzelnen die Nachweise bei Fezer, a.a.O., RZ 160).
Angesichts der hohen Ähnlichkeit der Bezeichnungen und der sogar sehr großen Nähe der Waren, für die sie benutzt werden, ist die Verwechslungsgefahr trotz der schwachen Kennzeichnungskraft von "IBUTOP" zu bejahen.
Dem steht im Gegensatz zu der in den Vordergrund der Berufungsbegründung gerückten Auffassung der Beklagten keineswegs die Entscheidung "Corvaton/Corvasal" des BGH (a.a.O.) entgegen. Dort ist zunächst nicht ausgeführt, daß bei schwacher Kennzeichnungskraft trotz hoher Ähnlichkeit der Zeichen eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Der BGH hat vielmehr an der von der Beklagten angeführten Stelle (S.120, rechte Spalte, 5.Absatz) lediglich ausgeführt, daß in dieser Konstellation eine Verneinung der Verwechslungsgefahr "nicht völlig ausgeschlossen" erscheine. Tatsächlich hat der BGH in jener Entscheidung im Gegenteil - wiederholend - zum Ausdruck gebracht (a.a.O., S.119), daß Verwechslungsgefahr wegen der nach ständiger Rechtsprechung zwischen diesen Elementen bestehenden Wechselwirkung auch bei schwacher Kennzeichnungskraft und/oder größerem Warenabstand dann zu bejahen ist, wenn eine große Ähnlichkeit der Bezeichnungen besteht. Nach diesen, gefestigter Rechtsprechung auch des Senats entsprechenden Grundsätzen ist die Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall zu bejahen, zumal nicht nur eines der beiden Elemente, sondern sowohl die Warennähe, als auch die Ähnlichkeit der Bezeichnungen bei den streitgegenständlichen Marken hoch sind.
Verwechslungsgefahr besteht auch bei der gebotenen Berücksichtigung der speziellen angesprochenen Verkehrskreise und des bei ihnen vorhandenen Fachwissens. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören in erster Linie Ärzte und Apotheker, weil es sich bei dem von der Klägerin bisher auf den Markt gebrachten Präparat "IBUTOP" um ein apothekenpflichtiges Medikament handelt und das von der Beklagten vertriebene "IBUTAD" sogar rezeptpflichtig ist. Auch angesichts des Umstandes, daß diese Fachkreise gewöhnt sind, auch Medikamente mit ähnlichen Bezeichnungen voneinander zu unterscheiden, können Verwechslungen bei ihnen keineswegs ausgeschlossen werden. Hierzu schließt sich der Senat den überzeugenden Ausführungen des BGH in dessen beiden bereits erwähnten, ebenfalls rezeptpflichtige Medikamente betreffenden Entscheidungen "Corvaton/Corvasal" (GRUR 93, 118,119) und "Indorektal/Indohexal" (GRUR 95,50,52) an, wonach auch Ärzte und Apotheker nicht damit zu rechnen pflegen, daß Arzneimittel mit identischem Indikationsgebiet von unterschiedlichen Herstellern unter Bezeichnungen angeboten werden könnten, die sich nur geringfügig voneinander unterscheiden. Überdies gehören auch solche Personen zu den betroffenen Verkehrskreisen, die nicht Ärzte und Apotheker und damit nicht fachlich gebildet sind. Diese werden - was nach dem Vorstehenden keiner besonderen Begründung bedarf - erst Recht einer Verwechslungsgefahr unterliegen. Zu jenem Teil der betroffenen Verkehrskreise gehören zum einen das medizinische und pharmazeutische Hilfspersonal, zum anderen aber auch die Vielzahl der Verbraucher, die - z.B. als Patient, dem das Mittel bereits verschrieben worden ist - "IBUTAD" kennen und nunmehr mit der Werbung für das rezeptfreie "IBUTOP" konfrontiert werden oder "IBUTOP" in der Apotheke erwerben wollen.
Soweit schließlich die Beklagte meint, wegen der oben bereits angesprochenen Sinnhaftigkeit von "TOP" als auf die Anwendungsform hinweisend und von "TAD" als auf sie, die Beklagte, hinweisend sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, kann dem nicht gefolgt werden. Das ergibt sich schon daraus, daß Teile der angesprochenen Verkehrskreise, nämlich zumindest diejenigen, die kein pharmazeutisches Fachwissen haben, diese Vorstellung mit den betreffenden Teilen der Bezeichnungen nicht verbinden. Im übrigen ist die Assoziation auch jedenfalls nicht so naheliegend, daß für die angesprochenen Ärzte und Apotheker deswegen im Sinne der Entscheidung "Bally/BALL" (BGH GRUR 92, 130,132) auch bei nur flüchtiger Wahrnehmung jede Verwechslungsmöglichkeit ausgeschlossen wäre.
Die nach dem vorstehenden für den Anmelde- bzw. für den Marktzutrittszeitpunkt am 1.10. 1989 zu bejahende Verwechslungsgefahr besteht auch noch heute fort (vgl. hierzu Baumbach/Hefermehl a.a.O. und Rn. 43 zu § 31 WZG; Fezer, a.a.O). Soweit eine zwischenzeitlich eingetretene Schwächung der Kennzeichnungskraft von "IBUTOP" durch die von der Beklagten angeführte Anzahl weiterer inzwischen auf dem Markt befindlichen Präparate in Betracht kommt, deren Bezeichnung mit "ibu" beginnt, ist hierdurch die - nach den obigen Ausführungen für die Verwechslungsgefahr ausreichende - schwache Kennzeichnungskraft jedenfalls nicht gänzlich entfallen. Das ergibt sich zumindest aus der Tatsache, daß der Bestandteil "ibu" für sich genommen aus den dargelegten Gründen nahezu keine eigene Kennzeichnungskraft hat. Überdies ist keine der angeführten Bezeichnungen näher an "IBUTOP" als die angegriffene Bezeichnung "IBUTAD". Schließlich würde eine etwaige weitere Schwächung der Kennzeichnungskraft von "IBUTOP" gegenüber der Situation im Kollisionszeitpunkt durch die von der Klägerin unwidersprochen dargelegte nicht unerhebliche Benutzung der Marke durch den Vertrieb des Präparates "IBUTOP" und die aus dem hohen Aufwand ersichtlichen umfangreichen Fernseh- und Rundfunkwerbungen für das Mittel ausgeglichen.
Die Verwechslungsgefahr ist schließlich nicht durch die während des Berufungsverfahrens abgegebene Unterlassungsverpflichtungserklärung entfallen, weswegen es der Klägerin auch nicht oblegen hat, diese anzunehmen. Es ist schon zweifelhaft, ob die besondere Schreibweise "ibuTAD", auf die sich die Beklagte ausweislich dieser Erklärung bei der Benutzung ihrer Marke "IBUTAD" beschränken will, die oben dargelegten erheblichen Ähnlichkeiten im bildlichen Bereich nachhaltig zu reduzieren vermag. Dies kann indes dahinstehen. Denn eine Änderung der Schreibweise ändert - was keiner Begründung bedarf - nichts an der oben ausführlich dargelegten erheblichen Ähnlichkeit der Bezeichnungen in lautlicher Hinsicht, die indes - wie ebenfalls oben schon dargelegt worden ist - auch ohne Ähnlichkeiten im Schriftbild in Wechselbeziehung zu der Warennähe und der Kennzeichnungskraft von "IBUTOP" die Verwechslungsgefahr begründet.
Aus den vorstehenden Gründen ist nicht nur der Verbotstatbestand des § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG, sondern ebenfalls der nach früherem Recht bestehende und aufgrund der Überleitungsvorschrift des § 153 Abs.1 MarkenG auch im vorliegenden Verfahren noch zusätzlich maßgebliche Verbotstatbestand der §§ 15 Abs.1, 24 Abs.1, 31 WZG erfüllt. Das bedarf keiner näheren Begründung, weil - wie oben bereits dargelegt worden ist - die soeben für die Feststellung der Verwechslungsgefahr herangezogenen Kriterien auch nach altem Recht zugrundezulegen waren und die gem. § 5 Abs.3 und 4 WZG zusätzlich erforderliche Warengleichartigkeit angesichts der erörterten hohen Warennähe ohne weiteres gegeben ist.
II.
Der aus den vorstehenden Gründen bestehende Anspruch der Klägerin ist auch nicht verwirkt.
Zunächst ist der Verwirkungstatbestand des § 21 Abs.1 MarkenG nicht erfüllt. Denn die Klägerin hat nach dem Marktzutritt von "IBUTAD" am 1.10.1989 die Benutzung der Marke nicht 5 Jahre lang geduldet. Aber auch nach den gem. § 21 Abs.4 MarkenG zusätzlich zu beachtenden - im alten und neuen Recht übereinstimmenden - allgemeinen Grundsätzen ist Verwirkung nicht eingetreten.
Die Verwirkung von markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen setzt zunächst voraus, daß der Verletzer durch eine länger andauernde, redliche und ungestörte Benutzung einer Bezeichnung einen Zustand geschaffen hat, der für ihn einen beachtlichen Wert darstellt (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., Einl. UWG RZ 431 m.w.N.). Diesen Besitzstand müßte sich die Beklagte in der kurzen Zeit von gut 2 Jahren erworben haben. Denn diese Zeitspanne liegt zwischen dem Marktzutritt der Beklagten am 1.10.1989 und dem oben erwähnten, als Anlage K 7 bei den Akten befindlichen Schreiben der Klägerin vom 5.12. 1991, mit dem diese erstmals Rechte aus "IBUTOP" geltendgemacht und so das Vertrauen der Beklagten in die ungestörte Benutzung ihrer Marke beendet hat. Ob die Beklagte in dieser knappen Zeitspanne bereits einen nennenswerten Besitzstand geschaffen hatte, ist auch angesichts der von ihr vorgelegten Umsatzzahlen zweifelhaft. Die Frage kann indes auf sich beruhen. Denn es fehlt jedenfalls an dem weiter erforderlichen Umstand, daß die Klägerin über einen längeren Zeitraum untätig gewesen sein und dadurch die Entstehung des redlichen Besitzstandes ermöglicht haben müßte (vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O. RZ 435 m.w.N.). Die Klägerin hat - wovon die Parteien übereinstimmend ausgehen - erst am 23.10.1990 Kenntnis davon gehabt, daß die Beklagte nunmehr mit einem Präparat "IBUTAD" auf den Markt gegangen war. Die verbleibende Zeitspanne von nur wenig mehr als einem Jahr bis zu dem Schreiben vom 5.12.1991 reicht indes nicht aus, als daß bei der Beklagten der Eindruck entstehen konnte, die Klägerin werde ihre Rechte auch später nicht geltend machen. Das gilt auch angesichts des Verhaltens der Klägerin in der Auseindersetzung über deren Anmeldung der Marke "IBOCOD". In Anbetracht der Unterschiede zwischen "IBOCOD" und "IBUTOP" konnte sie allein aus der Verteidigung von "IBOCOD" gegen die Marke "IBUTAD" durch die Klägerin nicht schließen, daß diese nicht ihrerseits die Marke "IBUTAD" angreifen werde. Auch die Tatsache, daß die Klägerin sich anläßlich dieser Auseinandersetzung nicht früher auf die Verletzung ihrer Marke durch "IBUTAD" berufen hat, ließ diesen Schluß nicht zu. Auch unter zusammenfassender Berücksichtigung aller vorstehend erwähnten Umstände reichen die dargestellten kurzen Zeiträume nicht aus, um anzunehmen, daß die Beklagte auf Grund des Verhaltens der Klägerin schon einen für die Verwirkung ausreichenden redlichen Besitzstand erworben haben könnte.
B
Der Auskunftsanspruch sowie der - ohne weiteres gem § 256 Abs.1 ZPO zulässige - Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht sind nur insoweit begründet, als sie den Zeitraum ab dem 5.12.1991 betreffen. Hinsichtlich des davor liegenden Zeitraumes ist Verwirkung eingetreten. Insoweit hat die Berufung der Beklagten Erfolg.
Sowohl der Auskunftsanspruch, als auch dem Grunde nach der Schadensersatzanspruch sind ungeachtet der sogleich zu erörternden Verwirkung ohne weiteres begründet. Das ergibt sich für den Schadensersatzanspruch aus den vorstehend zu A aufgeführten Normen in Verbindung mit § 14 Abs.VI MarkenG und für den Auskunftsanspruch aus denselben Bestimmungen in Verbindung zusätzlich mit § 242 BGB. Daß die Benutzung der Marke "IBUTAD" zumindest fahrlässig erfolgt ist, bedarf angesichts der Veröffentlichung der Marke "IBUTOP" keiner Begründung.
Im Gegensatz zu dem Unterlassungsaspruch ist bezüglich der auf Auskunft und Schadensersatz gerichteten Ansprüche für den Zeitraum bis zu dem erwähnten Schreiben vom 5.12.1991 Verwirkung eingetreten. Insoweit bedarf es nämlich nach gefestigter Rechtsprechung eines redlich erworbenen Besitzstandes als Vorausetzung der Verwirkung nicht (vgl. BGH GRUR 88,776,778 - "PPC"). Maßgeblich ist vielmehr allein das Vorliegen eines ausreichenden Zeitraumes der Untätigkeit des Verletzten und das Hinzutreten weiterer Umstände, aus denen der Verletzte schließen konnte, der Verletzer werde sein Handeln dulden (vgl. für viele Köhler/Piper, UWG, vor § 13, RZ 104 m.w.N.). Beide Voraussetzungen sind indes gegeben.
Bis zu dem Schreiben vom 5.12.1991, mit dem sie erstmals ihre Rechte geltendgemacht hat, hatte die Klägerin, die gem. § 5 Abs.4 Ziff.1 WZG aufgrund ihrer prioritätsälteren Anmeldung von "IBUTOP" auch vor Eintragung ihrer Marke gegen die Anmeldung von "IBUTAD" hätte vorgehen können, bereits etwa 5 1/2 Jahre untätig verstreichen lassen. Das ergibt sich aus ihrer eigenen Darstellung in jenem Schreiben, in dem sie ihre Untätigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung am 22.4.1986 ausdrücklich angesprochen hat. Die Beklagte konnte auch annehmen, daß die Klägerin Kenntnis von der Anmeldung hate, weil diese - wie sich aus der als Anlage K 3 zur Klgeschrift vorgelegten Anmeldung ergibt - bereits am 31.7.1986 veröffentlicht war. Zu diesem langen Zeitraum kommen die Umstände hinzu, die sich für die Beklagte aus dem Verhalten der Klägerin in der Auseinandersetzung über die Marke "IBOCOD" ergab. Zunächst sprach die Tatsache, daß die von der Klägerin angemeldetete und verteidigte Marke "IBOCOD" der im vorliegenden Verfahren angegriffenen Marke "IBUTAD" ähnlich nah ist wie "IBUTOP", für die Annahme, die Klägerin werde nicht andererseits "IBUTAD" für verwechslungsfähig mit "IBUTOP" halten, oder zumindest aus einer doch angenommenen Verwechslungsfähigkeit keine Rechte herleiten. Erst recht konnte die Beklagte diesen Schluß aus der Tatsache ziehen, daß die Klägerin nicht schon in der Auseinandersetzung über "IBOCOD" versucht hat, gegen die angreifende Marke "IBUTAD" aus ihrer prioritätsälteren Marke "IBUTOP" vorzugehen und so den Angriff gegen "IBOCOD" abzwehren. Unter Berücksichtigung des aufgezeigten langen Zeitraumes einerseits und der vorstehenden Umstände andererseits konnte die Beklagte bis zu dem Schreiben vom 5.12. 1991 annehmen, die Klägerin werde gegen die Marke nicht vorgehen, weswegen bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Schadensersatzansprüche und dementsprechend der den Zeitraum vor dem 5.12.1991 betreffende Auskunftsanspruch verwirkt sind.
C
Begründet ist schließlich aus §§ 51 Abs.1, 55 Abs.1 und 2, 152, 152 Abs.1 MarkenG i.V.m. § 11 Abs.1 und 2 WZG auch der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 1113605 IBUTAD.
Daß die Voraussetzungen dieser Vorschriften erfüllt sind, ergibt sich ohne weiteres aus den oben (unter A I) zu dem Unterlassungsanspruch dargelegten Gründen. Bezüglich der Marken besteht nach der Reduzierung des Warenverzeichnisses durch die Beklagte hinsichtlich der Warenbereiche sogar völlige Identität, weil nunmehr beide Marken für ibuprofenhaltige Arzneimittel eingetragen sind.
Der Löschungsanspruch ist auch nicht verwirkt. Allerdings besteht im Hinblick sowohl auf das Zeit- als auch auf das für die Verwirkung weiter erforderliche Umstandsmoment dieselbe Konstellation wie bezüglich des Schadensersatz- und Auskunftsanspruches, die für jene Ansprüche zu einer teilweisen Verwirkung führt. Auch ist für die Verwirkung des Löschungsanspruches ebenso wie bei jenen Ansprüchen nicht erforderlich, daß der Verletzer sich einen redlichen Besitzstand erworben hat. Gleichwohl ist bezüglich des Löschungsanspruches Verwirkung nicht eingetreten. Dies folgt daraus, daß der Beklagten - durch den Unterlassungsausspruch in der vorliegenden Entscheidung - die Benutzung der Marke "IBUTAD" für die Arzneimittel, für die sie eingetragen ist, also in jeglicher Hinsicht, untersagt ist. Vor diesem Hintergrund ist nämlich davon auszugehen, daß die Beklagte ein schutzwürdiges und durch das Institut der Verwirkung zu schützendes Interesse an der Aufrechterhaltung der Marke mit Blick darauf nicht hat, daß sie die Marke nicht benutzen darf. Es hätte ihr in dieser Situation oblegen, im einzelnen darzustellen, welches schutzwürdige Interesse am Erhalt der Marke insoweit ausnahmsweise gleichwohl bestehen sollte (vgl. zu dieser Konstellation BGH GRUR 70,315,319 - "Napoléon III"). Der Senat hatte keinen Anlaß, auf diese rechtliche Situation ausdrücklich hinzuweisen, weil die Beklagte in der mündlichen Verhandlung bereits selbst ausführlich dargelegt hat, daß die Frage der Verwirkung bezüglich der einzelnen streitgegenständlichen Ansprüche unterschiedlich zu beurteilen sei. Da die Beklagte irgendwelche - auch kaum vorstellbaren - schutzwürdigen Interessen an dem Erhalt der Marke, deren Benutzung ihr untersagt ist, nicht vorgetragen hat, verbleibt es bei dem aus den vorstehenden Gründen bestehenden Löschungsanspruch.
Damit ist die Berufung nur bezüglich des unter B dargelegten Zeitraumes hinsichtlich des Auskunftsanspruches und des Antrages auf Feststellung der Schadensersatzpflicht begründet. Soweit der Tenor der vorliegenden Entscheidung gleichwohl auch darüberhinaus von dem Tenor des angefochten Urteils abweicht, beruht dies auf redaktionellen Präzisierungen und einer genaueren Anpassung des Wortlautes an die bestehenden Ansprüche, ohne daß damit eine weitere teilweise Abweisung der Klage verbunden wäre, die Kostenfolgen haben müßte.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs.1 ZPO. Bei der Ermittlung der Kostenquote ist davon auszugehen, daß jeweils die Hälfte des geltendgemachten, unten bezifferten Interesses an der Auskunftserteilung und an der Feststellung des Schadensersatzanspruches auf den nach den obigen Ausführungen verwirkten Zeitraum entfällt.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO. Der Antrag der Beklagten, ihr zu gestatten, die Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung, hilfsweise durch Sicherheitsleistung, aber ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden, ist unbegründet. Dem in erster Linie formulierten Begehren fehlt bereits eine auch nur in Betracht kommende gesetzliche Grundlage. Dem hilfsweise formulierten Begehren kann deswegen nicht stattgegeben werden, weil die Beklagte davon abgesehen hat, darzulegen, inwiefern die Vorausetzungen des § 712 Abs.1 ZPO vorliegen sollen.
Die gemäß § 546 Abs.2 ZPO festzusetzende Beschwer der Parteien entspricht dem im Rahmen der Kostenentscheidung dargelegten Wert ihres Unterliegens im Rechtsstreit.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird unter nachfolgender Differenzierung endgültig auf 200.000 DM festgesetzt:
Antrag auf Unterlassung
100.000 DM
Antrag auf Auskunft
30.000 DM
Antrag auf Löschung
50.000 DM
Antrag auf Schadensersatzfeststellung
20.000 DM
Gesamtstreitwert
200.000 DM
Es ist davon auszugehen daß die vorstehenden Werte dem gem. §§ 12 Abs.1 GKG, 3 ZPO für die Streitwertfestsetzung maßgeblichen Interesse der Klägerin entsprechen, nachdem diese in der Klageschrift den Streiwert mit 200.000 DM angegeben und die Parteien Einwände gegen die entsprechende Wertfestsetzung durch das Landgericht und den Senatsbeschluß vom 15.10.1996, in dem der Wert bereits wie vorstehend aufgeschlüsselt worden ist, nicht erhoben haben.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 15,24,31 WZG
§§ 15 Abs.1, 24 Abs.1, 31 WZG
§§
708 Nr.10, 711 ZPO
§§
12 Abs.1 GKG, 3 ZPO
§ 152 MarkenG
§ 31 WZG
§ 242 BGB
§ 5 Abs.3 und 4 WZG
§ 21 Abs.1 MarkenG
§ 21 Abs.4 MarkenG
§ 256 Abs.1
ZPO
§ 14 Abs.VI MarkenG
§ 51 Abs.1, 55 Abs.1 und 2, 152,
152 Abs.1 MarkenG
§ 11 Abs.1 und 2 WZG
§ 92 Abs.1 ZPO
§ 712 Abs.1 ZPO
§ 546 Abs.2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 93,118
GRUR 95,50
GRUR 93, 118,119
GRUR 95,50,52
GRUR 92, 130,132
GRUR 88,776,778
GRUR
70,315,319
31 O 318/93