Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2017-08-31, Aktenzeichen 4c O 36/16
ECLI: ECLI:DE:LGD:2017:0831.4C.O36.16.00

Tenor:
I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meldung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen
ein Verfahren zum Bereitstellen von Bilddaten, die ein Identifizieren eines Benutzers ermöglichen, wobei das Verfahren umfasst: Empfangen von Validierungs-Daten von einem Identifizierungs-Server, wobei die Validierungs-Daten mindestens zwei unterschiedliche Perspektiven einer erste Bilddaten erfassenden Kamera eines Endgeräts eines Benutzers zu einem Identifizierungs-Dokument indizieren, Erfassen von ersten Bilddaten mittels einer Kamera, wobei die ersten Bilddaten ein Identifizierungs-Dokument mit einem Lichtbild des Benutzers abbilden und mindestens zwei Bilder, die das Identifizierungs- Dokument aus unterschiedlichen Perspektiven abbilden, umfassen, Erfassen von zweiten Bilddaten mittels der Kamera, wobei die zweiten Bilddaten eine Gesichtspartie des Benutzers abbilden, Senden der ersten Bilddaten und der zweiten Bilddaten von dem Endgerät des Benutzers an den Identifizierungs-Server für das Identifizieren des Benutzers, wobei das Identifizieren auf einem Vergleich der ersten Bilddaten mit den zweiten Bilddaten beruht, um eine Ähnlichkeit des Lichtbilds des Benutzers aus den ersten Bilddaten mit der Gesichtspartie des Benutzers aus den zweiten Bilddaten zu bestimmen, wobei das Identifizieren weiterhin auf einem Bestimmen von Identifizierungs-Daten des Benutzers aus den ersten Bilddaten anhand des Identifizierungs-Dokuments beruht, wobei das Verfahren weiterhin umfasst: Empfangen von Steuerdaten von dem Identifizierungs-Server, wobei die Steuerdaten das Endgerät instruieren, die ersten Bilddaten und/oder die zweiten Bilddaten mit bestimmten Bildparametern zu erfassen
in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden und/oder anzubieten;
2. der Klägerin in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen, nämlich Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen hinsichtlich der Angaben zu I. 2a), wobei die Belegvorlage auf gewerbliche Abnehmer beschränkt ist, darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 18. Juni 2016 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Anzahl der ausgeführten Verfahren, aufgeschlüsselt nach Auftraggeber, Verfahrensanzahl und Zeiten unter Angabe der für die Ausführung des Verfahrens vereinnahmten Umsätze, sowie Namen und Anschriften der Abnehmer;
b) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszeit und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne;
c) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, einschließlich sämtlicher Umsätze, die mit dem Betrieb des Systems erzielt wurden;
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
wobei im Rahmen der Belegvorlage geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten und seit dem 18. Juni 2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.
V. Das Urteil ist insgesamt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar, daneben in Bezug auf Ziffer I.1 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 700.000,00 EUR, in Bezug auf Ziffer I.2 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,00 EUR und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP A(Klagepatent), vorgelegt als Anlage K 3, dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.
Das Klagepatent wurde am 13. Januar 2014 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 22. Januar 2013 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 2. Dezember 2015 offengelegt. Die Veröffentlichung der Erteilung erfolgte am 18. Mai 2016. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft.
Die im Klagepatent unter Schutz gestellte Erfindung betrifft eine Online-Benutzeridentifikation.
Anspruch 9 des Klagepatents lautet:
„Verfahren zum Bereitstellen von Bilddaten, die ein Identifizieren eines Benutzers ermöglichen, wobei das Verfahren umfasst:
- Empfangen von Validierungsdaten von einem Identifizierungs-Server (101), wobei die Validierungsdaten mindestens zwei unterschiedliche Perspektiven einer erste Bilddaten (301) erfassenden Kamera eines Endgeräts (103) eines Benutzers zu einem Identifizierungs- Dokument (200) indizieren,
- Erfassen von ersten Bilddaten (301) mittels einer Kamera, wobei die ersten Bilddaten (301) ein Identifizierungs-Dokument (200) mit einem Lichtbild (202) des Benutzers abbilden und mindestens zwei Bilder (301-1, 301-2, 301-3), die das Identifizierungsdokument aus unterschiedlichen Perspektiven abbilden, umfassen,
- Erfassen von zweiten Bilddaten (302) mittels der Kamera, wobei die zweiten Bilddaten (302) eine Gesichtspartie des Benutzers abbilden,
- Senden der ersten Bilddaten (301) und der zweiten Bilddaten (302) von dem Endgerät (103) des Benutzers an den Identifizierungs-Server (101) für das Identifizieren des Benutzers, wobei das Identifizieren auf einem Vergleich der ersten Bilddaten (301) mit den zweiten Bilddaten (302) beruht, um eine Ähnlichkeit des Lichtbilds (202) des Benutzers aus den ersten Bilddaten (301) mit der Gesichtspartie des Benutzers aus den zweiten Bilddaten (302) zu bestimmen, wobei das Identifizieren weiterhin auf einem Bestimmen von Identifizierungs-Daten (201) des Benutzers aus den ersten Bilddaten (301) anhand des Identifizierungs-Dokuments (200) beruht,
wobei das Verfahren weiterhin umfasst:
- Empfangen von Steuerdaten von dem Identifizierungs-Server (101), wobei die Steuerdaten das Endgerät (103) instruieren, die ersten Bilddaten (301) und/oder die zweiten Bilddaten (302) mit bestimmten Bildparametern zu erfassen.“
Die nachfolgend verkleinert wiedergegebene Figur 1 zeigt ein Identifizierungs-Server-System mit einem Identifizierungsserver, einem weiteren Server sowie einem Benutzer-Endgerät. Die nachfolgend verkleinert eingeblendete Figur 4 zeigt ein Signalfluss-Diagramm für das Identifizieren eines Benutzers. Figur 5 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Identifizieren eines Benutzers.
Die Klägerin und die Beklagte zu 1), die Muttergesellschaft der B, sind Wettbewerber auf dem Markt für Online-Identifizierung. Bei den Beklagten zu 2) und zu 3) handelt es sich um die jeweils alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Beklagten zu 1).
Zwischen den Parteien ist ebenfalls ein Rechtsstreit vor dem Landgericht Hamburg rechtshängig. In diesem geht es um möglicherweise irreführende Angaben der Klägerin in einer Kundenmail in Bezug auf das Klagepatent.
Die Beklagte zu 1) führt unter dem Handelsnamen „C“ für Kunden in der Bundesrepublik Deutschland ein Verfahren zur Online-Identifikation von Personen aus (nachfolgend als angegriffenes Verfahren bezeichnet). Das angegriffene Verfahren umfasst die folgenden Verfahrensschritte:
1. Ausfüllen eines Antragsformulars beim Kreditinstitut durch den Endkunden, Erhalt eines Links.
2. Endkunde klickt auf den Link, Eingabe der persönlichen Daten.
3. Erstellung einer einmaligen Vorgangsnummer und Weiterleitung auf eine Vorgangsseite zur Videotelefonie.
4. Anklicken des „Videocall Button“ durch den Endkunden und Aufbau der Verbindung über Skype oder WebRTC.
5. Erfragen der Vorgangsnummer durch einen Mitarbeiter der Beklagten zu 1).
6. Nach einer Begrüßung und Zustimmung zur Audioaufzeichnung beginnt der Legitimationsprozess mit folgenden Schritten:
a) Aufnahme eines Portraits vom Endkunden,
b) Aufnahme eines Fotos von der Vorder- und der Rückseite des Ausweisdokuments,
c) Bitte um Kippen des Ausweisdokuments vor der Kamera, um Vorhandensein und Echtheit der Hologramme erkennen zu können,
d) Überprüfung der Echtheit des Ausweises an Hand verschiedener Merkmale,
e) Manueller Vergleich des Portraits und des Ausweisdokuments,
f) Bitte um Vorlesen der Ausweisnummer und Eingabe der Nummer durch den Mitarbeiter zur automatischen Plausibilitätsprüfung,
g) Abschluss des Vorgangs durch Erstellung einer TAN und Eingabe dieser TAN durch den Endkunden.
Die Beklagte zu 1) ließ das oben dargestellte Verfahren zum Patent anmelden. Dieses wurde ihr am 17. Februar 2016 durch das Deutsche Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE D erteilt (nachfolgend als Beklagtenpatent bezeichnet).
Bei dem WebRTC-Protokoll handelt es sich um ein Transportprotokoll für Echtzeitapplikationen. Die Beklagte legt als Anlage B 10 eine entsprechende Dokumentation vor. Bei dem betreffenden Protokoll erhält der Sender vom Empfänger sogenannte Receiver Reports, welche Informationen zur Übertragungsgeschwindigkeit enthalten. Hierzu heißt es in Abschnitt 6.4.4 der Anlage KB (Anlage B 10):
“The receiver may modify the transmission based on the feedback.”
Auf deutsch:
„Der Sender kann seine Übertragung auf Grund der Rückmeldung anpassen.“
Die Klägerin legt als Anlage K 23 (in deutscher Übersetzung als Anlage K 23a vorlegt) einen Fachaufsatz von Singh u.a. zur Performanceanaylse im WebRTC-Protokoll vor. Hierin heißt es in Abschnitt II.B., dass der senderseitige Algorithmus derart ausgestaltet sei, dass er je nach im Receiver Report enthaltener Information die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht, absenkt oder auf einem konstanten Wert belässt. Als Anlage K 24 legt die Klägerin eine „Auswertung der Receiver Reports auf dem Endgerät“ vor. Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung der vom Geschäftsführer der Klägerin durchgeführten Untersuchungen. Als Anlage K 25 legt die Klägerin ein Privatgutachten des Herrn Patentanwalts E vor, welches eine empirische Untersuchung des angegriffenen Verfahrens beschreibt. Wegen des Inhalts der Dokumente wird auf die entsprechenden Anlagen Bezug genommen.
Die Klägerin ist der Ansicht, das angegriffene Verfahren mache von sämtlichen Merkmalen des Klagepatentanspruchs 9 unmittelbar und wortsinngemäß Gebrauch. Insbesondere empfange der Identifizierungsserver Daten, die das Endgerät instruierten, die Bilddaten mit bestimmten Bildparametern zu erfassen. Dies geschehe zum einen dadurch, dass der Mitarbeiter der Beklagten zu 1) den Endkunden anweise, die Lichtquelle zu verändern, um die Helligkeit des Bildes anzupassen. Darüber hinaus handele es sich bei den Receiver Reports im WebRTC-Protokoll um Steuerdaten im Sinne des Klagepatents. Auch bei der Verwendung von Skype passe der Sender die VDP-Übertragungsrate entsprechend der Netzwerkbedingungen an.
Die Klägerin ist der Auffassung, dass selbst bei zugestandenem Vortrag der Beklagten in Bezug auf eine angebliche Vorbenutzung die Voraussetzungen für ein Vorbenutzungsrecht nicht vorlägen.
Die Klägerin ist der Auffassung, das Klagepatent werde sich im Einspruchsverfahren als rechtsbeständig erweisen. Eine unzulässige Erweiterung liege nicht vor. Die von der Beklagten vorgelegten Entgegenhaltungen führten nicht zu einer Verneinung der erfinderischen Tätigkeit.
Die Klägerin beantragt in Bezug auf die Sachentscheidung,
sinngemäß wie erkannt.
In Bezug auf die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beantragt die Klägerin,
hinsichtlich des Unterlassungsantrags zu I.1 bezüglich der Handlungsalternative „anwenden“ eine Teilsicherheit in Höhe von 600.000,00 EUR, hinsichtlich der Handlungsalternative „anbieten“ eine Teilsicherheit in Höhe von 100.000,00 EUR, hinsichtlich des Rechnungslegungsantrags eine Teilsicherheit von 50.000,00 EUR sowie hinsichtlich des Kostenausspruchs im Übrigen eine Sicherheitsleistung von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags festzusetzen.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise,
den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihren Einspruch gegen das Klagepatent auszusetzen.
Sie sind der Auffassung, dass die Beklagten zu 2) und 3) selbst bei unterstellter Patentverletzung als Geschäftsführer nicht hafteten. Es sei die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Wettbewerbsrecht anzuwenden, wonach eine Haftung der Geschäftsführer nur dann gegeben sei, wenn diese die Rechtsverletzung selbst begangen oder in Auftrag gegeben hätten, oder wenn sie von der Verletzung Kenntnis erlangt hätten und es unterlassen hätten, diese zu verhindern. Zu diesen Voraussetzungen fehle schlüssiger Vortrag der Klägerin.
Die Beklagten sind der Auffassung, bei dem angegriffenen Verfahren komme es zu keinem Empfang von Steuerdaten im Sinne von Klagepatentanspruch 9. Bei der Anweisung des Mitarbeiters der Beklagten, die Lichtquelle zu ändern, handele es sich schon deshalb um keine „Steuerdaten“, da es sich um eine Anweisung an den menschlichen Geist handele, die nicht schutzfähig sei. Das Endgerät erhalte in diesem Falle keine Informationen, sondern lediglich der Nutzer selbst. Bei Verwendung des WebRTC-Protokolls bestünde zwar grundsätzlich die Möglichkeit, die Kamera des Endgeräts zu steuern. Diese Funktion sei jedoch unter anderem aus Gründen des Datenschutzes beim Verfahren der Beklagten deaktiviert. Aus dem von der Klägerin durchgeführten Versuch ergebe sich nicht, dass die Anpassung der Parameter auf Anweisung des Empfängers erfolgt sei. Es obliege dem Sender, also dem Endgerät, zu entscheiden, ob eine Anpassung der entsprechenden Parameter erfolge. Eine Instruktion an das Endgerät, welche das Erfassen von Bilddateien mit bestimmten Parametern erzwinge, erfolge durch die Receiver Reports hingegen nicht. Darüber hinaus sei der Inhalt der Anlagen K 24 und K 25 wegen eines Beweisverwertungsverbots kein taugliches Beweismittel. Die Untersuchungen des angegriffenen Verfahrens seien unter Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen des Beklagten erfolgt und stellten damit einen Eingriff in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbetrieb dar. In Bezug auf die als Anlage K 23a vorgelegte Übersetzung des Fachaufsatzes bestreiten die Beklagten deren Ordnungsgemäßheit.
Bei der Anwendung Skype handele es sich um ein nicht öffentliches Protokoll, bei welchem sie – die Beklagte zu 1) – keinerlei Zugriffs- und damit Manipulationsmöglichkeiten habe. Zwar könne Skype die von der Kamera erhaltenen Bilddaten komprimieren und verschlüsseln. In Abhängigkeit von der Übertragungsbandbreite könnten verschiedene Verschlüsselungen und Komprimierungen stattfinden, um ein optimales Verhältnis zwischen Bildqualität und Übertragungsgeschwindigkeit zu erzielen. Die Auswertung der Bandbreite und die Anpassung der Datenübertragung seien jedoch zur Gewinnung der Bilddaten mittels der Kamera nachgelagert. Die Komprimierung und Verschlüsselung erfolge auf Seiten des Senders ohne Steuerdaten vom Server.
Nach Auffassung der Beklagten stünde ihnen bei angenommener Verletzung, ein privates Vorbenutzungsrecht zu. Die Beklagten legen als Anlage B 11 ein Lastenheft vom 27. November 2012 in Auszügen sowie als Anlage B 12 eine Zusammenfassung eines Online-Identifizierungsverfahrens vor. Dies beschreibt das von der Beklagten durchgeführte Verfahren unter Verwendung von Skype. Sie behaupten, auf Grundlage dieses Lastenhefts sei ein Softwareunternehmen mit der Erstellung der entsprechenden Software beauftragt worden. Das Lastenheft sei am 27. November 2012 an das Unternehmen F übergeben worden. Ein erster Kostenrahmen sei der Beklagten zu 1) am 8. Januar 2013 per als Anlage zum Protokoll der mündlichen Hauptverhandlung vom 20. Juli 2017 genommener E-Mail übersandt worden. Der konkrete Auftrag sei am 24. Januar 2013 (also 2 Tage nach Prioritätsdatum) erstellt worden. Die Erteilung des Auftrags sei am 8. Februar 2013 erfolgt. Am 14. Februar 2013 sei von F ein Pflichtenheft an die Beklagte zu 1) übersandt worden. Am 17. März 2013 sei zum Einsatz des Verfahrens ein Server bestellt worden. Darüber hinaus sei bereits Ende 2012 Kontakt zu Patentanwälten aufgenommen worden, um das Verfahren patentrechtlich schützen zu lassen.
Nach Auffassung der Beklagten werde die Einspruchsabteilung des EPA das Klagepatent vollumfänglich wegen unzulässiger Erweiterung und fehlender erfinderischer Tätigkeit vernichten. Die Lehre des Klagepatents beruhe unter Berücksichtigung der ausgehend von der im Prüfungsverfahren nicht berücksichtigten Entgegenhaltung US G (Anlage D1) in Kombination mit der Entgegenhaltung US H(Anlage D2) bzw. in Kombination mit der Entgegenhaltung US I(Anlage D3) nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird Bezug genommen auf die wechselseitig zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Hauptverhandlung vom 20. Juli 2017 (Bl. 118 ff. GA).

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin stehen gegen die Beklagten die Ansprüche wegen Patentverletzung im beantragten Umfang zu. Der Rechtsstreit ist nicht bis zur erstinstanzlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA über den Einspruch der Beklagten zu 1) gegen das Klagepatent auszusetzen.
I.
Das Klagepatent betrifft ein Online-Identifizierungsverfahren.
Nach der einleitenden Beschreibung des Klagepatents gibt es identitätskritische Szenarien, wie zum Beispiel bestimmte Kaufverträge oder Banktransaktionen, bei welchen die Identifizierung des Benutzers erstrebenswert ist. Typischerweise erfordern solche Szenarien ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Täuschungs- bzw. Fälschungssicherheit. Es ist erstrebenswert, das Identifizieren des Benutzers gegenüber dem Fälschen von Ausweisdokumenten oder mutwilligen Täuschungen sicher zu gestalten.
Das Klagepatent benennt in Abschnitt [0006] als Stand der Technik unter anderem eine Identifizierungsmethode, bei welcher der Benutzer bei einer autorisierten Stelle persönlich vorstellig wird, wo ein Identifizierungsdokument, wie zum Beispiel ein Reisepass oder Personalausweis, zur Identifizierung verwendet wird. Als nachteilig an dieser Methode beschreibt es das Klagepatent in Abschnitt [0008], dass diese Methode relativ kompliziert und zeitaufwendig sei, beispielsweise, weil die autorisierte Stelle nur zu bestimmten Geschäftszeiten aufgesucht werden könne oder weit weg vom Wohn- und Arbeitsplatz des Benutzers liege. Gerade in Bezug auf online-basierte Geschäftstätigkeiten sei eine Identifizierung am Endgerät erstrebenswert.
Das Klagepatent nennt als Stand der Technik unter anderem die Druckschrift DE J, welche eine Fälschungssicherung bei biometrischer Personenerkennung offenbart. Dabei werden Maßnahmen ergriffen, um festzustellen, ob sich tatsächlich eine natürliche Person vor dem Aufnahmegerät befindet oder ob lediglich eine Abbildung vor die Kamera gehalten wird. Durch die zufällige Anzeige von Objekten, denen die Person folgen muss, kann dies festgestellt werden. Als weiteren Stand der Technik beschreibt das Klagepatent ein Verfahren der Firma K, bei welchem das Bild eines Ausweises mittels eines Mobiltelefons erfasst wird. Es kann sodann mit einer Dokumentenbibliothek abgeglichen werden. Eine Authentifizierung kann stattfinden, indem der Kund gebeten wird, ein Foto von sich zu erfassen, wobei dieses Foto und das Ausweisfoto mittels Bilderkennungssoftware verglichen werden.
Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die technische Aufgabe, verbesserte Techniken zum Identifizieren des Benutzers bereitzustellen, die eine vergleichsweise einfache und vergleichsweise schnelle Identifizierung des Benutzers, unabhängig von seiner Position und in fälschungs- und täuschungssicherer Art und Weise, ermöglichen.
Diese Aufgabe wird gelöst mittels eines Verfahrens nach Anspruch 9 des Klagepatents, der sich wie folgt gliedern lässt:
1.
Verfahren zum Bereitstellen von Bilddaten, die ein Identifizieren eines Benutzers ermöglichen, wobei das Verfahren umfasst:
2.
Empfangen von Validierungsdaten von einem Identifizierungs-Server (101), wobei die Validierungsdaten mindestens zwei unterschiedliche Perspektiven einer erste Bilddaten (301) erfassenden Kamera eines Endgeräts (103) eines Benutzers zu einem Identifizierungs- Dokument (200) indizieren,
3.
Erfassen von ersten Bilddaten (301) mittels einer Kamera, wobei die ersten Bilddaten (301) ein Identifizierungs-Dokument (200) mit einem Lichtbild (202) des Benutzers abbilden und mindestens zwei Bilder (301-1, 301-2, 301-3), die das Identifizierungsdokument aus unterschiedlichen Perspektiven abbilden, umfassen,
4.
Erfassen von zweiten Bilddaten (302) mittels der Kamera, wobei die zweiten Bilddaten (302) eine Gesichtspartie des Benutzers abbilden,
5.
Senden der ersten Bilddaten (301) und der zweiten Bilddaten (302) von dem Endgerät (103) des Benutzers an den Identifizierungs-Server (101) für das Identifizieren des Benutzers,
6.
wobei das Identifizieren auf einem Vergleich der ersten Bilddaten (301) mit den zweiten Bilddaten (302) beruht, um eine Ähnlichkeit des Lichtbilds (202) des Benutzers aus den ersten Bilddaten (301) mit der Gesichtspartie des Benutzers aus den zweiten Bilddaten (302) zu bestimmen,
7.
wobei das Identifizieren weiterhin auf einem Bestimmen von Identifizierungs-Daten (201) des Benutzers aus den ersten Bilddaten (301) anhand des Identifizierungs-Dokuments (200) beruht, wobei das Verfahren weiterhin umfasst:
wobei das Identifizieren weiterhin auf einem Bestimmen von Identifizierungs-Daten (201) des Benutzers aus den ersten Bilddaten (301) anhand des Identifizierungs-Dokuments (200) beruht,
8.
Empfangen von Steuerdaten von dem Identifizierungs-Server (101), wobei die Steuerdaten das Endgerät (103) instruieren, die ersten Bilddaten (301) und/oder die zweiten Bilddaten (302) mit bestimmten Bildparametern zu erfassen.
II.
Das angegriffene Verfahren macht unmittelbar und wortsinngemäß von sämtlichen Merkmalen des Klagepatentanspruchs 9 Gebrauch.
Die Beklagten haben die Verwirklichung der Merkmale 1 bis 7 durch das angegriffene Verfahren zu Recht nicht in Abrede gestellt.
Das angegriffene Verfahren verwirklicht ebenfalls Merkmal 8 des Klagepatentanspruchs 9. Dieses fordert das Empfangen von Steuerdaten von dem Identifizierungs-Server, wobei die Steuerdaten das Endgerät instruieren, die ersten Bilddaten und/oder die zweiten Bilddaten mit bestimmten Bildparametern zu erfassen.
a)
Was unter dem Begriff der „Steuerdaten“ zu verstehen ist, ist durch Auslegung zu ermitteln.
Nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents durch seine Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind allerdings zur Auslegung heranzuziehen. Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen verstanden werden (BGH, GRUR 2009, 653 – Straßenbaumaschine; OLG Düsseldorf, Mitt 1998, 179 – Mehrpoliger Steckverbinder). Allerdings erlaubt ein Ausführungsbeispiel regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (BGH, GRUR 2004, 1023 – bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
b)
Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der Begriff der Steuerdaten weit zu verstehen und nicht auf reine Vorgaben beschränkt, die vom Endgerät zwingend zu befolgen sind und die die Steuerung von Funktionen betreffen, die der Fälschungssicherheit dienen.
Hierfür spricht zunächst die Anspruchsformulierung, nach welcher keine Beschränkung auf eine bestimmte Funktion vorgesehen ist. Die Steuerdaten sollen lediglich das Endgerät instruieren, die Bilddaten mit bestimmten Bildparametern zu erfassen.
Aus der Klagepatentbeschreibung folgt ebenfalls kein enges Verständnis des Begriffes „Steuerdaten“. Zwar heißt es in Abschnitt [0042] der Klagepatentschrift, dass mit Hilfe der Steuerdaten ähnliche Effekte im Hinblick auf die Fälschungs- und Täuschungssicherheit erzielt werden können wie durch die Validierungsdaten, so dass durch die Vorgabe von Steuerdaten vermieden werden kann, dass vorgefertigte erste oder zweite Bilddaten verwendet werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Klagepatent in diesem Abschnitt lediglich eine „Kann“-Formulierung zur Beschreibung verwendet, so dass sich hieraus keine einschränkende Auslegung des Patentanspruchs schließen lässt.
Darüber hinaus nennt Abschnitt [0038] ebenfalls Bildparameter, die in Bezug auf die Fälschungs- und Täuschungssicherheit höchstens mittelbar eine Rolle spielen, primär aber die Qualität der Übertragung betreffen, wie z.B. die Anzahl der Bilder.
Aus technisch-funktionaler Sicht führt jede Verbesserung der Bildqualität zumindest mittelbar zu einer Verbesserung der Fälschungssicherheit. Die bloß mittelbare Beeinflussung der Fälschungssicherheit führt aber nicht zu dem von Beklagtenseite genannten engen Verständnis einer zwingenden Vorgabe.
c)
Ausgehend von diesen Grundsätzen fallen unter den Begriff der Steuerdaten jedenfalls keine Anweisungen des Agenten an den Benutzer, wie beispielsweise die Anweisung, die Lichtquelle zu verändern. Bei der Anweisung durch den Agenten persönlich werden keine Steuerdaten auf einem Server „erzeugt“. Bei dem übermittelten Videosignal, welches die Anweisung enthält, handelt es sich um die eigentlichen Bilddaten im Sinne des Klagepatents und gerade nicht um hiervon unabhängige Nutzdaten, also Steuerdaten.
d)
In Bezug auf die Verwendung des Dienstes Skype fehlt bereits schlüssiger Vortrag der Klägerin dazu, welche konkreten Informationen vom Identifizierungsserver mittels Daten an das Endgerät übertragen werden und welche Reaktion des Endgeräts konkret erfolgt. Die Klägerin hat in der mündlichen Hauptverhandlung auf den entsprechenden Hinweis der Kammer ihren pauschalen Vortrag nicht ergänzt, sondern lediglich ausgeführt, dass es sich bei Skype um ein nicht-öffentliches System handele und sie vor diesem Hintergrund an weiterem Vortrag gehindert sei. Mangels Schlüssigkeit des Vortrags war dem Beweisantritt der Klägerin nicht nachzugehen.
e)
Allerdings handelt es sich bei den sogenannten Receiver Reports im WebRTC-Protokoll um Steuerdaten im Sinne des Klagepatents.
aa)
Nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien handelt es sich bei den Receiver Reports nicht um die eigentlichen Bilddaten, sondern um Nutzdaten, die vom Identifizierungsserver zum Endgerät gesendet werden und Informationen über die Qualität und eventuelle Mängel der empfangenen Daten enthalten. Sie sind damit grundsätzlich Steuerdaten im Sinne des Merkmals 8.
bb)
Diese Receiver Reports instruieren das Endgerät, hier also die Senderseite, die zu übersendenden Videodateien, also Bilddaten im Sinne des Merkmales, mit bestimmten Bildparametern zu erfassen.
Bei dem angegriffenen Verfahren ist durch die Verwendung des WebRTC-Protokolls festgelegt, dass die Senderseite auf die in den Receiver Reports enthaltene Information in einer bestimmten Form reagiert, nämlich je nach übermittelter Information, die Übertragungsrate/Auflösung erhöht, verringert oder auf dem gleichen Wert belässt. Hierbei handelt es sich um eine „Instruktion“ im Sinne des Klagepatentanspruchs 9, da, wie oben dargelegt, eine zwingende Vorgabe im Sinne eines Befehls nicht notwendig ist, sondern die bloße Reaktion auf eine Information ausreicht.
Die Reaktion der Senderseite in der dargestellten Form ist in dem von der Klägerin als Anlage K 23 (in deutscher Übersetzung als Anlage K 23a vorgelegt) vorgelegten Fachaufsatz von Singh u.a. beschrieben. Das Bestreiten der Beklagten, es handele sich bei der vorgelegten Anlage K 23a nicht um die deutsche Übersetzung der Anlage K 23, ist mangels Substantiiertheit unerheblich. Die Beklagte hat keine Tatsachen vorgetragen, die auf Übersetzungsfehler oder ähnliches schließen lassen.
In dem betreffenden Aufsatz wird in Bezug auf das WebRTC-Protokoll in Abschnitt II.B. festgestellt, dass die Senderseite, je nachdem, welche Information ihr durch den Receiver Report übermittelt wird, die Übertragungsrate/Auflösung erhöht, verringert oder auf dem gleichen Wert belässt.
Zwar heißt es in Abschnitt I. des betreffenden Aufsatzes, dass bei WebRTC kein spezifisches Signalprotokoll vorgegeben sei, sondern dass der Umsetzer die Freiheit habe, aus bereits existierenden Protokollen auszuwählen oder sein eigenes Protokoll zu schreiben. Allerdings ist die Beklagte dem substantiierten Vortrag der Klägerin, dass das angegriffene Verfahren das Protokoll in der oben beschriebenen Form verwendet, nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten.
Die Klägerin hat als Anlage K 24 daneben einen Untersuchungsbericht vorgelegt, welcher im Ergebnis feststellt, dass beim angegriffenen Verfahren die Senderseite so, wie in Abschnitt II.B. des betreffenden Fachaufsatzes beschrieben, reagiert. Darüber hinaus legt die Klägerin als Anlage K 25 ein Privatgutachten des Patentanwalts Evor, welcher die Reaktion der Senderseite empirisch untersucht hat und zu dem gleichen Ergebnis gelangt.
Die Ergebnisse der betreffenden Untersuchungen unterliegen entgegen der Auffassung der Beklagten keinem Beweisverwertungsverbot. Das Verbot der Verwertung eines Beweises kommt nur dann in Betracht, wenn es das Gesetz ausdrücklich anordnet oder wenn die Beweiserhebung ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht einer Partei verletzt, ohne dass dieses zur Gewährleistung eines im Rahmen der Güterabwägung als höherwertig einzuschätzenden Interesses der anderen Partei nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt erscheint (Zöller/Greger, ZPO, 31. Auflage, § 286 Rn 15a). Der bloße Verstoß der Klägerin gegen Nutzungsbedingungen, also allgemeine Geschäftsbedingungen, bei der Durchführung der Untersuchungen führt unter Anwendung dieser Grundsätze nicht zu einem Verwertungsverbot der Ergebnisse. Denn selbst wenn die Durchführung des angegriffenen Verfahrens ohne den Zweck einer Legitimation für die Beklagte zu 1) mit Kosten verbunden wäre und dadurch einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen würde, so hätte die Beklagte zu 1) diesen Eingriff hinzunehmen. Denn für die Klägerin waren die durchgeführten Anrufe die einzige Möglichkeit, das angegriffene Verfahren aus Anwendersicht zu untersuchen. Das wirtschaftliche Interesse der Beklagten zu 1) hat dahinter zurückzutreten. Daneben bleibt es der Beklagten zu 1) unbenommen, ihre Kosten gegen den „unredlichen“ Anwender geltend zu machen.
Das Bestreiten der Beklagten in Bezug auf die Untersuchungsergebnisse ist nicht hinreichend substantiiert. Sie behauptet lediglich eine Manipulation der App. Angesichts des substantiierten Vortrags der Klägerin unter Vorlage des ausführlichen Untersuchungsberichts hätte es der Beklagten oblegen, konkrete Tatsachen mitzuteilen, aus welchen sich ihrer Ansicht nach eine mögliche Manipulation ergeben soll.
Ebenfalls unerheblich ist der Vortrag der Beklagten dazu, dass sich aus der von Klägerseite durchgeführten Untersuchung nicht ableiten lasse, dass das angegriffene Verfahren immer in der bei der Untersuchung festgestellten Form funktioniere. Der Beklagte in einem Patentverletzungsverfahren muss nach Treu und Glauben solche Tatsachen spezifiziert mitteilen, deren Offenbarung zumutbar ist und die dem Kläger nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind (BGH, GRUR 2004, 268 – Blasenfreie Gummibahn II). So liegt der Fall hier. Die Beklagten hätten ohne weiteres konkret vortragen können, in welcher Form ihr eigenes Produkt abweichend funktioniert und ein entsprechendes Gutachten vorlegen können. Insoweit sind sie ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen, so dass der entsprechende Vortrag der Klägerin als zugestanden gilt im Sinne von § 138 Abs. 3 ZPO.
IV.
Der Klägerin stehen gegen sämtliche Beklagten die Ansprüche im tenorierten Umfang zu.
Die Beklagte zu 1) hat das angegriffene Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland sowohl angewendet als auch angeboten und damit widerrechtlich von der Lehre des Klagepatents im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 2 PatG Gebrauch gemacht.
Die Beklagte zu 1) ist der Klägerin gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet, da die Benutzung des Erfindungsgegenstands ohne Berechtigung erfolgt.
Des Weiteren hat die Beklagte zu 1) der Klägerin Schadenersatz zu leisten ((Art. 64 EPÜ i. V. m.) § 139 Abs. 2 PatG), denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.
Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.
Der Klägerin steht gegen die Beklagte zu 1) auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus (Art. 64 EPÜ i. V. m.) § 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
Die Beklagten zu 2) und zu 3) haften als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) ebenfalls auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadensersatz.
Eine Garantenpflicht kommt jedenfalls dann in Betracht, wenn der Betroffene ein Schutzgut der Einflusssphäre der Gesellschaft anvertraut hat oder wenn aus sonstigen Gründen eine konkrete Gefahrenlage für das Schutzgut besteht und der Geschäftsführer für die Steuerung derjenigen Unternehmenstätigkeit verantwortlich ist, aus der sich die Gefahrenlage ergibt. Die Haftung des Geschäftsführers folgt in diesen Fällen nicht aus seiner Geschäftsführerstellung als solcher, sondern aus der – von der Rechtsform des Unternehmens unabhängigen – tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeit und Zumutbarkeit der Beherrschung einer Gefahrenlage für absolut geschützte Rechte Dritter (BGH, GRUR 2016, 257, 264 Rn. 113 – Glasfasern II). Diese Voraussetzungen sind im Hinblick auf den Schutz von Patenten jedenfalls dann typischerweise erfüllt, wenn ein Unternehmen technische Erzeugnisse herstellt oder in den inländischen Markt einführt, da für praktisch jeden Bereich der Technik eine Vielzahl von Patenten mit unterschiedlichsten Gegenständen in Kraft steht (BGH, GRUR 2016, 257, 264 Rn. 114 f. – Glasfasern II). Die Verpflichtung, die Schutzrechtslage zu überprüfen, beruht nicht allein auf der allgemeinen Pflicht zum Schutz fremder Rechtsgüter. Sie ist vielmehr Ausdruck der gesteigerten Gefährdungslage, der technische Schutzrechte typischerweise ausgesetzt sind (BGH, GRUR 2016, 257, 264 Rn. 115 f. – Glasfasern II). Kraft seiner Verantwortung für die Organisation und Leitung des Geschäftsbetriebs und der damit verbundenen Gefahr, dass dieser so eingerichtet wird, dass die Produktion oder Vertriebstätigkeit des Unternehmens die fortlaufende Verletzung technischer Schutzrechte Dritter zur Folge hat, ist der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft deshalb grundsätzlich gehalten, die gebotenen Überprüfungen zu veranlassen oder den Geschäftsbetrieb so zu organisieren, dass die Erfüllung dieser Pflicht durch dafür verantwortliche Mitarbeiter gewährleistet ist (BGH, GRUR 2016, 257, 264 Rn. 117 – Glasfasern II). Für die Annahme, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft, die ein Produkt herstellt oder in den inländischen Markt einführt, auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres gesetzlichen Vertreters beruht, bedarf es daher im Regelfall keines näheren Klägervortrags und keiner näheren tatrichterlichen Feststellungen zu den dafür maßgeblichen Handlungen des gesetzlichen Vertreters (BGH, GRUR 2016, 257, 264 Rn. 118 – Glasfasern II).
Es besteht kein Anlass für die Kammer, von dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung abzuweichen. Die von den Beklagten zu 2) und 3) angeführten Entscheidungen des I. und des VII. Zivilsenats des BGH sind hier nicht anwendbar, da diese gerade keine technischen Schutzrechte betreffen. Es besteht auch kein Widerspruch zur Rechtsprechung des X. Zivilsenats. Die Haftung des gesetzlichen Vertreters begründet sich – wie soeben dargestellt – gerade aus dem speziellen Risiko der Verletzung technischer Schutzrechte, was nicht mit der Situation im Wettbewerbs- oder Urheberrecht gleichgesetzt werden kann.
Die oben dargestellten Grundsätze entsprechen auch jahrzehntelanger, vom für das Patentrecht zuständigen X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs gebilligter Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 – Az. I-2 U 64/14 – S. 25) und der erkennenden Kammer, an der diese nach erneuter Überprüfung uneingeschränkt festhält.
Der Beklagten zu 2) und zu 3) haben nicht hinreichend dargelegt, dass sie ihrer Pflicht zur Prüfung von Schutzrechten ausreichend nachgekommen sind. Hierzu müssten sie als gesetzliche Vertreter der verletzenden Gesellschaften im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast darlegen, wie sie den ihm obliegenden Pflichten nachgekommen ist. Dabei hätten sie gegebenenfalls insbesondere darzulegen, welche organisatorischen Maßnahmen sie ergriffen haben, um eine Schutzrechtsverletzung durch Mitarbeiter des Unternehmens zu verhindern (BGH, GRUR 2016, 257, 264 Rn. 120 – Glasfasern II). Hierzu fehlt jeder Vortrag.
V.
Die Beklagten können sich nicht mit Erfolg auf ein Vorbenutzungsrecht berufen.
Die Kammer vermochte nach dem Vortrag der Beklagten nicht festzustellen, dass die Voraussetzungen für das Bestehen eines privaten Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG vorliegen. Gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 PatG tritt die Wirkung eines Patents gegen denjenigen nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 PatG befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen.
Ein Vorbenutzungsrecht setzt daher zum Einen voraus, dass die die Vorbenutzung einwendende Beklagte am Prioritätstag im redlich erworbenen Erfindungsbesitz gewesen sein muss. Dies bedeutet, dass sie den Erfindungsgedanken soweit erkannt haben muss, dass sie den patentgemäßen Erfolg planmäßig im Sinne einer wiederholbaren technischen Lehre herbeiführen konnte (vgl. Kühnen, a.a.O., Kapitel E, Rn. 437). Erfindungsbesitz ist daher gegeben, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 895, 896 – Desmopressin; GRUR 2010, 47, 48f. – Füllstoff; Scharen in Benkard, Kommentar zum Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 12, Rn. 5). An einer solchen Erkenntnis fehlt es, wenn das technische Handeln über das Stadium von Versuchen noch nicht hinausgegangen ist oder ein Gegenstand benutzt worden ist, der lediglich in einzelnen Exemplaren „zufällig“ die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufgewiesen hat. Denn in beiden Fällen ist das Handeln nicht von einer Erkenntnis getragen, die es jederzeit möglich macht, die technische Lehre wiederholbar auszuführen, so dass es auch nicht gerechtfertigt ist, daran eine Besitzstand vermittelnde Rechtsposition anzuknüpfen (vgl. BGH, GRUR 2012, 895, 896 – Desmopressin).
Darüber hinaus setzt das Vorbenutzungsrecht voraus, dass der Erfindungsbesitz im Prioritätszeitpunkt betätigt worden ist. Ausreichend ist insoweit, dass die Beklagte im Inland Benutzungshandlungen nach §§ 9 und 10 PatG vorgenommen oder zumindest Veranstaltungen zur alsbaldigen Benutzung getroffen hat (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.01.2007, I-2 U 65/05, Rz. 87 – zitiert nach juris). Solche Veranstaltungen setzen voraus, dass die Beklagte den festen und endgültigen Entschluss gefasst hat, die Erfindung gewerblich zu benutzen und dass sie solche Vorkehrungen – technischer oder kaufmännischer Art – initiiert hatten, die die alsbaldige Umsetzung dieses Entschlusses in die Tat vorbereiten (Kühnen, a.a.O., Kapitel E., Rn. 444). Die Benutzung der Erfindung im Sinne der §§ 9, 10 PatG muss somit aufgrund der getroffenen Veranstaltungen und im Anschluss an den Prioritätstag greifbar zu erwarten gewesen sein. Maßgeblich für die Beurteilung ist nicht die rein subjektive Willenslage, sondern ob die gesamten Umstände für einen unbefangenen Betrachter erkennen lassen, dass die Benutzungsaufnahme bevorsteht. Dabei ist der tatsächliche Geschehensablauf nach dem Prioritätszeitpunkt insoweit nicht entscheidend, er kann jedoch indizielle Hinweise liefern. In der Anfertigung einer Zusammenstellungszeichnung kann für sich allein noch keine Veranstaltung zur Benutzungsaufnahme gesehen werden. Denn die Zeichnung kann lediglich dem Zweck gedient haben, die betreffende Technik in einer solchen Weise zu dokumentieren, dass sie in den Ideenvorrat des Unternehmens aufgenommen werden kann (LG Düsseldorf, InstGE 2, 253 – Wirbelkammer). Gleiches gilt für die Herstellung eines Funktionsmodells, welches ebenfalls dazu vorgesehen sein kann, die bisher nur theoretischen Überlegungen zu Wirkungsweise, Tauglichkeit und Ausführbarkeit der Erfindungsidee praktisch zu überprüfen (Kühnen, a.a.O.).
Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Vorbenutzungsrechts obliegt der Beklagten, da ein solches Recht ihrer Rechtsverteidigung zugute kommt. Sie hat insoweit substantiiert zu den tatbestandlichen Voraussetzungen vorzutragen und durch geeignete Unterlagen und/oder Zeugen den Nachweis dafür zu erbringen, dass sie im Prioritätstag den Erfindungsgedanken erkannt und bekräftigt hatte (vgl. Kühnen, a.a.O., Kapitel E, Rn. 447).
Selbst wenn man davon ausginge, dass in dem von der Beklagten vorgelegte Lastenheft der Erfindungsgedanke bereits hinreichend manifestiert worden ist, fehlt schlüssiger Vortrag der Beklagten jedenfalls zum Erfindungsbesitz vor Prioritätszeitpunkt.
Vor dem Prioritätszeitpunkt (22. Januar 2013) sind nach dem Vortrag der Beklagten die Erstellung und Übersendung des Lastenhefts sowie der Erhalt eines ersten Kostenrahmens durch das Softwareunternehmen erfolgt. Der Auftrag wurde durch das Softwareunternehmen am 24. Januar 2013 erstellt und von der Beklagten erst am 6. Februar 2013 erteilt. Im März 2013 wurde ein Server für den Einsatz des Verfahrens bestellt.
In der Übersendung des Lastenhefts und den Erhalt eines ersten Kostenrahmens ist noch kein fester und endgültiger Entschluss der Beklagten zu sehen, die Erfindung gewerblich zu benutzen. Denn in diesem Stadium ist der weitere Verlauf des Geschehens noch von zu vielen Unwägbarkeiten abhängig. Hierfür spricht auch die von den Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgelegte E-Mail vom 8. Januar 2013. Hierin heißt es, dass die Zahlen erst einmal eine Schätzung seien und detaillierte Kostenpläne erst ausgearbeitet werden würden, wenn die Zahlen diskutiert worden seien. Ein fester Entschluss zur gewerblichen Nutzung vor Auftragserhalt am 24. Januar 2013 ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich. Dagegen spricht zudem, dass zwischen Auftragserhalt und tatsächlicher Auftragserteilung durch die Beklagten 14 Tage und damit eine erhebliche Bedenkzeit seitens der Beklagten lagen.
VI.
Der Rechtsstreit ist nicht bis zur erstinstanzlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA über den Rechtsbestand des Klagepatents auszusetzen.
Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BIPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 2784 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Eine Aussetzung ist vielmehr grundsätzlich erst dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (vgl. BGH, GRUR 2014, 1237 ff. - Kurznachrichten). Dies kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.
Der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung kann von der Kammer nicht festgestellt werden.
Eine unzulässige Erweiterung liegt dann vor, wenn der Gegenstand einer Anmeldung so geändert wird, dass er über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Gegenstand der Anmeldung ist das mögliche Patentbegehren, welches der Fachmann dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Anmeldung nebst Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen entnimmt (Schulte/Moufang, PatG, 9. Auflage, § 38 Rn 19).
Die Kammer kann nicht feststellen, dass Merkmal 2 des Klagepatentanspruchs 9 in der Offenbarungsschrift WO L(als Anlage zu der als Anlage B 7 vorgelegten Einspruchsbegründung vorgelegt) nicht hinreichend offenbart ist. Zum einen kann die Kammer den von der Beklagten aus den Absätzen 2 und 3 auf Seite 21 der Schrift hergeleiteten Zusammenhang zwischen den Validierungsdaten und den Steuerdaten nicht erkennen. Vielmehr beschreibt Absatz 2 Steuerdaten, die sich auf bestimmte Bildparameter beziehen und Absatz 3 Validierungsdaten, die sich zum Beispiel auf die Positionierung und die Entfernung des Benutzers bei Bilderstellung beziehen. Ein untrennbarer Zusammenhang dergestalt, dass sowohl Steuerdaten als auch Validierungsdaten immer verwendet werden müssen, ist hieraus allerdings nicht ersichtlich. Darüber hinaus offenbart Klagepatentanspruch 9 gerade die Verarbeitung von Validierungs- und Steuerdaten, so dass die Argumentation der Beklagten insoweit ins Leere läuft.
In Bezug auf Merkmal 8 kann die Kammer ebenfalls keine unzulässige Erweiterung feststellen. Zwar bezieht sich der von der Beklagten angeführte Anspruch 6 der Offenbarung tatsächlich auf den Anspruch 1, welcher das Verfahren aus Sicht des Identifizierungsservers offenbart und damit nicht den Empfang von Steuerdaten auf dem Endgerät. Dieser Empfang von Steuerdaten auf dem Endgerät wird allerdings in der Gesamtheit der Offenbarungsschrift hinreichend deutlich offenbart. Zum einen wird in Figur 4 ein Pfeil mit der Bezeichnung „Senden von Steuerdaten“ gezeigt, der am Endgerät endet. Hierdurch ist für den Fachmann hinreichend deutlich der Empfang dieser Daten im Endgerät offenbart. Darüber hinaus findet sich eine explizite wörtliche Offenbarung in Absatz 2 auf Seite 15.
Die Kammer kann nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass die Einspruchsabteilung das Klagepatent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der Entgegenhaltung D1 in Verbindung mit D2 oder D3 widerrufen wird.
Bei der als Anlage D1 vorgelegten Entgegenhaltung handelt es sich um ein System an einem Bankterminal, welches dem Bankkunden erlaubt, administrative Schritte an einem anderen Ort als in der Bank durchzuführen. Hierbei besteht an dem Terminal die Möglichkeit, das Ausweisdokument mittels eines Bildwandlers („imager“) auszulesen und ein Bild der vor dem Terminal befindlichen Person mittels einer Kamera aufzunehmen.
Die Merkmale 2 und 3, soweit sie das Erstellen der Bilddateien des Identifizierungsdokuments mittels einer Kamera umfassen, sind nicht offenbart. Zweifelhaft ist ebenfalls, ob es sich bei einem solchen Bankterminal um ein „Endgerät des Benutzers“ im Sinne des Klagepatents handelt. In Abschnitt [0010] des Klagepatents werden als Beispiele für Endgeräte des Benutzers dessen Mobiltelefone, Fernseher, Tablet-PCs oder Laptops genannt. Das Bankterminal passt nicht in diese Gruppe, da es nicht der Sphäre des Benutzers zuzurechnen ist. Der gesamt Merkmalskomplex der Validierungsdaten und Steuerdaten ist ebenfalls nicht offenbart.
Die Kammer kann vor dem Hintergrund, dass die Entgegenhaltung D1 recht weit von der Lehre des Klagepatents entfernt liegt, eine Veranlassung des Fachmanns, bei der Suche nach einem wenig zeitaufwändigen und täuschungssicheren Verfahren zur Online-Identifizierung auf die Entgegenhaltung D1 zurückzugreifen, nicht erkennen. Hierzu finden sich in der Entgegenhaltung D1 keine Anhaltspunkte.
VII.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 ZPO.
Die von der Klägerin begehrten Teilsicherheiten waren lediglich in Bezug auf die einzelnen Ansprüche (Unterlassung, Rechnungslegung) festzusetzen, nicht hingegen in Bezug auf die einzelnen Handlungsalternativen.
Streitwert: 750.000,00 EUR

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 242, 259 BGB
§§ 9 und 10 PatG
§§ 9, 10 PatG
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 12 PatG
§ 91 ZPO
§ 709 ZPO
§ 138 Abs. 3 ZPO
§ 9 S. 2 Nr. 2 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 140b Abs. 1 und 3 PatG
§ 12 Abs. 1 S. 1 PatG
§ 12 Abs. 1 S. 2 PatG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2009, 653
GRUR 2004, 1023
GRUR 2004, 268
GRUR 2016, 257, 264
GRUR 2012, 895, 896
GRUR 2010, 47, 48
GRUR 1979, 188
GRUR 1987, 2784
GRUR 2014, 1237
2 U 64/14
2 U 65/05