Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2012-09-05, Aktenzeichen 4a O 300/04
ECLI: ECLI:DE:LGD:2012:0905.4A.O300.04.00

Tenor:
I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ord¬nungsgel-des bis zu 250.000,- EUR, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu sechs Mona¬ten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, diese zu vollzie-hen an ihrem Geschäftsführer für jeden Fall der Zuwider-handlung zu unterlassen,
1. Anbringungsvorrichtungen zum Anbringen eines Ver¬dich-ters an dem Baggerarm eines großen Bag¬gers anzubieten, in Verkehr zu brin¬gen oder zu gebrauchen oder zu den ge-nannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, mit folgenden Merkmalen:
(1.) Die Anbringungsvorrichtung weist eine Befesti-gungs¬einrichtung auf.
(2.) Die Befestigungseinrichtung dient zum Befesti¬gen der Anbringungsvorrichtung an einem großen Bag-ger.
(3.) Die Befestigungseinrichtung ist als Schnell¬wechsler ausgebildet.
(4.) Die Anbringungsvorrichtung weist eine Auf-nahmeein¬richtung auf.
(5.) Die Aufnahmeeinrichtung dient der Auf¬nahme eines Verdichters.
(6.) Die Aufnahmeeinrichtung ist schmaler ausgebildet als der Schnellwechsler.
(7.) Die Aufnahmeeinrichtung ist drehbar angeord¬net.
(8.) Bei der Aufnahmeeinrichtung ist eine Dreheinrich-tung angeordnet.
(9.) Die Dreheinrichtung dient zum Verdrehen der Aufnah¬meeinrichtung an dem Schnell¬wechsler.
(10.) Die Aufnahmeeinrichtung ist exzentrisch zu ih¬rer Dreh¬achse angeordnet.
(11.) Zwischen der Dreheinrichtung und der Auf-nahmeein¬richtung ist ein Distanzstück vor¬gesehen;
2. Verdichtervorrichtungen anzubieten, in Ver¬kehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den ge¬nann¬ten Zwecken ein¬zuführen oder zu besitzen, mit fol¬genden Merkmalen:
(1.) Die Verdichtervorrichtung weist
- einen Verdichter und
- eine als Schnellwechsler ausgebildete Befesti¬gungseinrichtung auf.
(2.) Der Verdichter ist schmaler ausgebildet als der Schnellwechs¬ler.
(3.) Der Verdichter ist exzentrisch drehbar zu dem Schnell¬wechsler angeordnet.
(4.) Der Verdichter ist über ein Distanzstück mit dem Schnellwechsler verbunden.
(5.) Der Schnellwechsler ist zum Anbringen an einem Bag¬gerarm eines großen Baggers vorgesehen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kläge¬rin allen Fen zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I. bezeich¬neten, seit dem 01.01.2003 begangenen Handlun¬gen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu ertei¬len und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 01.01.2003 vorge¬nommen hat, unter Vorlage ei¬nes verbindlichen und voll¬ständigen Verzeichnisses, das sich zu erstrecken hat auf
1. Angabe der Liefermengen, der Lieferzeiten, der Lie¬fer-preise und der Lieferempfänger,
2. Angabe der Angebotsmengen, der Angebotszeiten, der Ange¬botspreise und der Angebotsempfänger,
3. Angaben über die betriebene Werbung unter Be-zeichnung der einzelnen Werbemittel, deren Aufla-genhöhen, deren Gestehungskosten und des Um¬fangs ihrer Verbreitung,
4. Angaben über den Gebrauch von Vorrichtungen ge¬mäß Zif¬fer I. unter Bezeichnung der Bauvorha¬ben, der Auftragge¬ber, des Auftragsvolumens und der getätigten Umsätze,
5. Angaben über den Verleih von Vorrichtungen ge¬mäß Ziffer I. unter Bezeichnung der Entleiher sowie der Entleihzeiten ein¬schließlich des Beginns und des Endes der jeweiligen Aus¬leihe und das hierfür in Rechnung gestellte und erhal¬tene Leihentgelt,
6. Angabe der nach den einzelnen Kostenfaktoren auf-geschlüs¬selten Gestehungskosten (einschl. Be-zugspreisen) und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Na-men und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Kläge¬rin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber der Kläge¬rin verpflichteten vereidig¬ten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, ob eine bestimmte Lieferung, ein be¬stimmter Abnehmer, ein be¬stimmtes Angebot oder ein bestimmter Ange¬botsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.
IV. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin zu 10 Prozent und der Beklagten zu 90 Prozent auferlegt.
V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur ge¬gen Sicherheitsleistung in Höhe von 450.000,- EUR, für die Be¬klagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des je¬weils zu vollstreckenden Betrages.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, un¬bedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkann¬ten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents A, das am 06.10.2000 angemeldet und dessen Erteilung am 04.10.2001 veröffentlicht wurde (im Folgenden: Klagepatent). Mit Urteil vom 14.07.2009 (Az. X ZR 187/04) hat der Bundesgerichtshof das Klagepatent im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens beschränkt aufrecht erhalten.
Das Klagepatent trägt die Bezeichnung "Anbringungs- und Verdichtungsvorrichtung." Sein Patentanspruch 1 lautet in der durch den Bundesgerichtshof aufrecht erhaltenen Fassung:
"Anbringungsvorrichtung zum Anbringen von Werkzeugen (4) an einem Baggerarm eines großen Baggers mit
- einer Befestigungseinrichtung (2) zum Befestigen der Anbringungsvorrichtung an einem großen Bagger, wobei die Befestigungseinrichtung als Schnellwechsler (2) ausgebildet ist, und
- einer Aufnahmeeinrichtung zur Aufnahme von Werkzeugen in Form eines Verdichters (4),
- welche zumindest in einer Richtung parallel zu dem Schnellwechsler (2) schmaler ausgebildet ist als der Schnellwechsler (2) und in dieser Richtung verschiebbar zu dem Schnellwechsler (2) angeordnet ist und
- bei welcher eine Verschiebeeinrichtung (8, 10) zum Verschieben der Aufnahmeeinrichtung an dem Schnellwechsler (2) angeordnet und zwischen der Verschiebeeinrichtung (8, 10) und der Aufnahmeeinrichtung ein Distanzstück (6) vorgesehen ist."
Der durch die Klägerin ebenfalls geltend gemachte Unteranspruch 5 weist nunmehr folgende Fassung auf:
"Verdichtervorrichtung mit einem Verdichter (4) und einer als Schnellwechsler ausgebildeten Befestigungseinrichtung (2), wobei der Verdichter (4) schmaler ausgebildet ist als der Schnellwechsler (2), der Verdichter (4) parallel verschiebbar zu dem Schnellwechsler (2) angeordnet ist und der Verdichter (4) über ein Distanzstück (6) mit dem Schnellwechsler (2) verbunden ist und wobei der Schnellwechsler zum Anbringen an einem Baggerarm eines großen Baggers vorgesehen ist."
Die nachfolgend wiedergegebenen Zeichnungen stammen aus der Klagepatentschrift und geben in Figur 1 eine schematische Ansicht der erfindungsgemäßen Anbringungsvorrichtung und in Figur 2 eine schematische Ansicht der erfindungsgemäßen Anbringungs- und Verdichtervorrichtung im Einsatz in einem Graben wieder:
Die Beklagte ist ein deutsches Tochterunternehmen eines unter der Geschäftsbezeichnung "B" international bekannten Konzerns. Der "B"-Konzern befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen und Geräten für den Straßen- und Tiefbau. Die Beklagte bezog von der C mit Sitz in D (fortan: C) Rohrleitungsverdichter, und zwar insbesondere exzentrisch drehbare Rohrleitungsverdichter, die von dieser hergestellt und unter den Modellbezeichnungen "RVH-TL 30 hydraulisch 360° drehbar" und "RVM-TL 30 mechanisch drehbar 180°" (fortan auch: angegriffene Ausführungsform I) vertrieben wurden.
Am 12.02.2004 suchte der Geschäftsführer der Klägerin die Beklagte an ihrem Sitz in Enger auf, erkundigte sich nach C-Rohrleitungsverdichtern und erhielt von dem Niederlassungsleiter der Beklagten eine Sammelmappe mit Prospekten. Dabei wurde dem Geschäftsführer der Klägerin das nachfolgend auszugsweise verkleinert wiedergegebene Prospektblatt ausgehändigt:
C ist eingetragene Inhaberin des am 20.02.2002 angemeldeten und eine Werkzeuganbringungsvorrichtung betreffenden deutschen Patents A, dessen Erteilung am 25.09.2003 veröffentlicht und das durch das Bundespatentgericht am 28.05.2009 widerrufen wurde. Die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung stammt aus diesem Patent. Die darin gezeigte und im folgenden wiedergegebene Werkzeuganbringungsvorrichtung entspricht - prinzipiell - dem Aufbau der angegriffenen Ausführungsform I.
Darüber hinaus bringt die Beklagte in Verkehr und vertreibt Verdichter mit der Bezeichnung "C UV 8-2" und "B UV 8-2" (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform II), welche wie folgt gestaltet sind:
Die angegriffene Ausführungsform II entspricht prinzipiell den in der europäischen Patentanmeldung EP E enthaltenen Figuren 2 und 3, welche nachfolgend wiedergegeben werden:
Die Klägerin sieht in den angegriffenen Ausführungsformen eine teils wortlautgemäße, teils äquivalente Verwirklichung der Lehre der Ansprüche 1 und 5 des Klagepatents.
Mit Schriftsatz vom 24.09.2009 hat die Klägerin die ursprünglich nur gegen die angegriffene Ausführungsform I gerichtete Klage auf die angegriffene Ausführungsform II erweitert. Darüber hinaus hat die Klägerin die Klage in der mündlichen Verhandlung vom 05.11.2009 insoweit teilweise zurückgenommen, als sie von der Klägerin zunächst auch das Unterlassen der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen verlangt hat.
Die Klägerin beantragt zuletzt,
zu erkennen wie geschehen.
Die Beklagte beantragt,
auch auf Grundlage der mit Schriftsatz der Klägerin vom 24.09.2009 neu eingereichten Klageanträge die Klage abzuweisen.
Zur Begründung trägt sie vor, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche bestünden nicht, weil die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch machten. Zunächst seien diese an großen Baggern über 40 Tonnen nicht einsetzbar. Des Weiteren sei die Aufnahmevorrichtung zur Aufnahme von Werkzeugen bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht in Richtung zur Befestigungseinrichtung schmaler als die Befestigungseinrichtung ausgebildet, weil die Aufnahmevorrichtung über die Befestigungseinrichtung hinausrage. Zudem sei die Aufnahmeeinrichtung auch nicht in Richtung parallel zu der Befestigungseinrichtung verschiebbar ausgebildet, weil diese verdreht werde. In der verdrehbaren Anordnung könne entgegen der Auffassung der Klägerin auch keine äquivalente Verwirklichung der Lehre des Klagepatents gesehen werden, weil es an der Gleichwirkung fehle. Darüber hinaus sei die Abwandlung für den Fachmann auch nicht ohne erfinderische Überlegungen auffindbar gewesen, wobei der Fachmann die bei den angegriffenen Ausführungsformen gewählte Lösung auch nicht als gleichwertig in Betracht gezogen habe. Im Übrigen würden die angegriffenen Ausführungsformen mit der Gesamtheit ihrer Merkmale in dem für die Beurteilung des Klagepatents maßgeblichen Stand der Technik vorweg genommen oder würden sich zumindest naheliegend daraus ergeben (Formstein-Einwand). Im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform II gelte es schließlich auch zu berücksichtigen, dass dort jedenfalls keine von dem Schnellwechsler verschiedene Aufnahmevorrichtung und damit auch kein Distanzstück im Sinne des Klagepatents vorhanden sei.
Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen.
Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen mit Ausnahme des neuen tatsächlichen Vorbringens der Klägerin in dem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 03.12.2009 sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage hat in der Sache Erfolg. Der Klägerin stehen gegen die Beklagte im tenorierten Umfang Ansprüche auf Unterlassung, Fenersatz sowie Auskunftserteilung und Rechnungslegung aus §§ 139 Abs. 1 und 2, 140 b Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu.
I.
Das Klagepatent betrifft eine Anbringungsvorrichtung zum Anbringen von Werkzeugen, insbesondere einer Verdichtervorrichtung, an einen Baggerarm.
In der Klagepatentschrift wird ausgeführt, dass im Tiefbau verschiedene Werkzeuge, wie beispielsweise Verdichter, eingesetzt werden, die an einen Baggerarm angebracht und von diesem geführt werden. Die Anschlusselemente an dem Baggerarm, wie zum Beispiel eine Schnellwechselvorrichtung zur Aufnahme der Werkzeuge, weisen bestimmte, üblicherweise genormte Mindestmaße auf. Beim Einsatz großer Bagger besteht daher das Problem, dass die Werkzeuge in engen Gruben nicht eingesetzt werden können, weil der Baggerarm und insbesondere die Anschlusselemente an dem Baggerarm sowie die Werkzeuge solche Abmessungen aufweisen, dass der Baggerarm mit dem angebrachten Werkzeug nicht in die Grube eingeführt und in dieser bewegt werden kann. Dieses Problem stellt sich insbesondere beim Verlegen von Rohrleitungen. Hier ist es erforderlich, den Boden an beiden Seiten einer verlegten Rohrleitung innerhalb eines ausgehobenen Grabens zu verdichten. Da die Anschlusseinrichtungen an dem Baggerarm bestimmte Mindestgrößen aufweisen, besteht daher die Notwendigkeit, einen derart breiten Graben auszuheben, dass der Baggerarm mit dem an den Anschlusselementen angebrachten Werkzeug in den Raum zwischen Grabenwand und Rohrleitung eingeführt werden kann, um den Boden dort zu verdichten. Daher ist es erforderlich, sehr breite Gräben auszuheben, was zeit- und kostenintensiv ist.
In der Klagepatentschrift wird es daher als Aufgabe (technisches Problem) bezeichnet, eine Anbringungsvorrichtung zum Anbringen von Werkzeugen, insbesondere einer Verdichtervorrichtung, an einen Baggerarm zu schaffen, welche es ermöglicht, auch mit großen Baggern Arbeiten in engen Gruben oder Gräben auszuführen.
Dazu stellt Patentanspruch 1 in der durch den Bundesgerichtshof eingeschränkten Fassung eine Anbringungsvorrichtung zum Anbringen von Werkzeugen (4) an einem Baggerarm eines großen Baggers unter Schutz mit
1. einer Befestigungseinrichtung (2)
2. zum Befestigen der Anbringungsvorrichtung an einem großen Bagger,
3. die als Schnellwechsler (2) ausgebildet ist und
4. einer Aufnahmeeinrichtung
5. zur Aufnahme von Werkzeugen in Form eines Verdichters (4),
6. welche zumindest in einer Richtung parallel zu dem Schnellwechsler (2) schmaler als der Schnellwechsler (2) ausgebildet
7. und in dieser Richtung verschiebbar zu dem Schnellwechsler (2) angeordnet ist
und bei welcher
8. eine Verschiebeeinrichtung (8, 10)
9. zum Verschieben der Aufnahmeeinrichtung an dem Schnellwechsler (2) angeordnet sowie
10. zwischen der Verschiebeeinrichtung (8, 10) und der Aufnahmeeinrichtung ein Distanzstück (6) vorgesehen ist.
In der Klagepatentschrift wird darauf hingewiesen, dass eine solche Ausgestaltung die Möglichkeit eröffnet, auch in engen Gruben oder Gräben Werkzeuge einsetzen zu können, welche kleinere Abmessungen als der Endbereich des Baggerarms und die Befestigungseinrichtung aufweisen. Bei den Werkzeugen kann es sich insbesondere um Verdichter handeln, welche eingesetzt werden, um beispielsweise den Boden seitlich von verlegten Rohren zu verdichten. Es ist erforderlich - so heißt es in der Beschreibung des Klagepatents weiter -, diese kleineren Werkzeuge verschiebbar an der Befestigungseinrichtung anzubringen, damit die Werkzeuge jeweils an zwei entgegengesetzten Enden der Befestigungseinrichtung in der Verschieberichtung eingesetzt werden können. Dies ermöglicht, dass die Befestigungseinrichtung mit dem Baggerarm in einen Graben oder eine Grube eingeführt werden kann, welche nur unwesentlich breiter als die Befestigungseinrichtung selbst ist. Die Werkzeuge können nun mit der Aufnahmeeinrichtung an der Befestigungseinrichtung derart verschoben werden, dass sie auf der gesamten Gruben- bzw. Grabenbreite wirksam eingesetzt werden können, ohne durch die größere Breite der Befestigungseinrichtung und des Baggerarms in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt zu werden.
In Patentanspruch 5 wird eine Verdichtervorrichtung vorgeschlagen mit
1. einem Verdichter (4) und
2. einer als Schnellwechsler ausgebildeten Befestigungseinrichtung (2),
3. wobei der Verdichter (4) schmaler als der Schnellwechsler (2) ausgebildet und parallel verschiebbar zu dem Schnellwechsler (2) angeordnet und
4. über ein Distanzstück (6) mit dem Schnellwechsler (2) verbunden ist und wobei
5. der Schnellwechsler (2) zum Anbringen an einem Baggerarm eines großen Baggers vorgesehen ist.
II.
Die Rohrleitungsverdichter "RVH-TL 30 hydraulisch 360° drehbar" und RVM-TL 30 mechanisch drehbar 180°" (angegriffene Ausführungsform I) verwirklichen den Gegenstand der von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche 1 und 5 des Klagepatents teils wortsinngemäß und teils äquivalent.
1.
Dass die angegriffene Ausführungsform I den Merkmalen 1 und 3 – 5 von Patentanspruch 1 wortsinngemäß entspricht, ist zwischen den Parteien zu Recht unstreitig, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf. Entgegen der Ansicht der Beklagten sind auch die übrigen Merkmale von Patentanspruch 1 verwirklicht.
2.
Bei der angegriffenen Ausführungsform I handelt es sich um eine Anbringungsvorrichtung zum Anbringen von Werkzeugen (4) an einem Baggerarm eines großen Baggers (vor Merkmal 1 und Merkmal 2).
Bereits die Formulierung des Patentanspruchs zeigt dem Fachmann, dass es sich bei dem Zusatz "zum Anbringen von Werkzeugen an einem Baggerarm eines großen Baggers" bzw. "zur Befestigung der Anbringungsvorrichtung an einem großen Bagger" nicht um ein unmittelbares Merkmal der unter Schutz gestellten Vorrichtung handelt, sondern lediglich um einen Teil der den Patentanspruch einleitenden bzw. abschließenden Zweckangabe. Als solche gibt er nur an, dass die Vorrichtung auch an größeren Baggern verwendet werden können soll (so auch BGH, Urteil vom 14.07.2009, Anlage H 2, S. 12 oben). Entgegen der Auffassung der Beklagten ist dem Klagepatent eine dahingehende Einschränkung, dass unter einem "großen Bagger" nur ein "Großbagger" mit einem Eigengewicht von über 40 Tonnen zu verstehen sein soll, nicht zu entnehmen. Bereits nach dem natürlichen Sprachgebrauch ist unter einem "großen Bagger" nicht zwingend ein Großbagger zu verstehen. Zwar definiert das Klagepatent nicht, was unter einem "großen Bagger" zu verstehen ist. Jedoch erkennt der Fachmann aus der Beschreibung des Standes der Technik, dass es sich um solche Bagger handeln soll, wie sie bei größeren Bauvorhaben zum Einsatz kommen (vgl. Anlage K 1, Sp. 1, 13 – 14). An diese Bagger sollen mit Hilfe der patentgemäßen Anbringungsvorrichtung Werkzeuge in Form eines Verdichters angebracht werden können, mit denen auch in engen Gruben gearbeitet werden kann (vgl. Anlage K 1, Sp. 1, Z. 32 – 36) und welche kleinere Abmessungen als der Endbereich des Baggerarms und der Befestigungseinrichtung aufweisen (vgl. Anlage K 1, Sp. 1, Z. 55 – 56). Letztlich geht es somit lediglich um die Abgrenzung zu Minibaggern, bei denen ohnehin kleine Werkzeuge zum Einsatz kommen, so dass es dort der technischen Lehre des Klagepatents nicht bedarf (vgl. Anlage K 1, Sp. 3, Z. 3 – 7). Diese kleineren Werkzeuge sollen nunmehr auch bei Baggern, die größer als Minibagger sind, eingesetzt werden können. Entsprechend sieht das Klagepatent in einer bevorzugten Ausführungsform vor, dass die Versorgungsleitungen eine Druck- und/oder Durchflussmengen-Reguliereinrichtung aufweisen, um den Hydraulikdruck des Baggers an den für die kleineren Werkzeuge erforderlichen Druck anzupassen (vgl. Anlage K 1, Sp. 2, Z. 57 – Sp. 3, Z. 7).
Dies vorausgeschickt dient die Befestigungsvorrichtung der angegriffenen Ausführungsform der Befestigung der Anbringungsvorrichtung an einem großen Bagger. Zwar ist zumindest die angegriffene Ausführungsform I lediglich für Bagger mit einem Eigengewicht von 6 – 30 Tonnen verwendbar. Jedoch handelt es sich dabei – unabhängig davon, ob in den durch die Beklagte vorgelegten Unterlagen erst Bagger mit einem Eigengewicht ab 40 Tonnen als "Großbagger" bezeichnet werden – um "große Bagger" im Sinne des Klagepatents.
3.
Die Aufnahmeeinrichtung ist bei der angegriffenen Ausführungsform I zumindest in einer Richtung parallel zu dem Schnellwechsler (2) schmaler als der Schnellwechsler (2) ausgebildet (Merkmal 6).
Der Wortlaut des Merkmals liest sich ohne Weiteres auf die angegriffene Ausführungsform I, weil die Aufnahmeeinrichtung in ihren Abmessungen parallel zum Schnellwechsler betrachtet unstreitig weniger breit und damit schmaler als der Schnellwechsler ist. Eine wortsinngemäße Verwirklichung des Merkmals wäre vor diesem Hintergrund nur dann zu verneinen, wenn mit der Anweisung "schmaler als der Schnellwechsler" auch die technisch zwingende Vorgabe verbunden wäre, dass die Aufnahmeeinrichtung – vertikal betrachtet – im Verhältnis zum Schnellwechsler nicht seitlich überstehen darf. Eine derartige Einschränkung ist der technischen Lehre des Klagepatents jedoch nicht zu entnehmen.
Nach der Klagepatentschrift (vgl. Anlage K 1, Sp. 1, Z. 53 – 60) ist mit der schmaleren Ausgestaltung der erfindungsgemäße Vorteil verbunden, eine Bodenverdichtung mit an der Aufnahmevorrichtung angebrachten Werkzeugen auch in Gruben oder Gräben vornehmen zu können, welche kleinere Abmessungen als die Befestigungseinrichtung aufweisen, wie es beispielsweise zwischen einer Grabenwand und einem in der Erde verlegten Rohr der Fall sein kann (vgl. auch Figur 2 der Klagepatentschrift). Damit ist nach der technischen Lehre des Klagepatents nicht zwingend vorgesehen, dass die Befestigungseinrichtung in den für die Bearbeitung relevanten Grubenteil überhaupt eintauchen muss und insoweit eine Mindestgrubenweite vorgibt. Ist dem so, besteht keine zwingende technische Notwendigkeit, die Aufnahmeeinrichtung nicht (geringfügig) seitlich über die Befestigungseinrichtung überstehen lassen zu können. Denn auch bei einer solchen Ausgestaltung kann – wie die angegriffenen Ausführungsformen belegen – die Aufnahmeeinrichtung mit dem Werkzeug in die Grube (z. B. zwischen einem Rohr und der Grubenwand) problemlos eingesetzt werden. Bestätigung findet diese Sichtweise auch in der Funktion des erfindungsgemäßen Distanzstücks (Merkmal 10), welches ermöglicht, dass "die schmalere Aufnahmeeinrichtung gemeinsam mit dem Distanzstück in enge Räume bzw. Spalte eingeführt werden kann" (vgl. Anlage K 1, Sp. 2, Z. 17 – 19).
Etwas anderes lässt sich entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht aus Sp. 2, Z- 64 – 67 herleiten, wonach die Befestigungseinrichtung in eine Grube eingeführt werden kann, die nur unwesentlich breiter als die Befestigungsvorrichtung selbst ist. Zum einen handelt es sich hierbei – wie schon die vorzitierte Beschreibungsstelle belegt – nur um eine optionale Einsatzmöglichkeit, die zudem eine größere Breite des Grabens im Verhältnis zur Befestigungsvorrichtung einschließt. Zum anderen wird damit nur der Vorteil angesprochen, der sich aus der Verschieblichkeit der Aufnahmeeinrichtung zwischen den Enden der Befestigungseinrichtung ergibt. Diese Verschieblichkeit erlaubt es, mit Hilfe des an der Aufnahmeeinrichtung angebrachten Verdichters über die gesamte Grubenbreite den Boden zu verdichten, wenn die Befestigungsvorrichtung samt Aufnahmevorrichtung in eine Grube abgesenkt wird, deren Breite eine seitliche Bewegung der Befestigungseinrichtung nicht oder kaum noch erlaubt (vgl. Anlage K 1, Sp. 1, Z. 67 – Sp. 2, Z. 5). Auch für die Verwirklichung dieses Vorteils spielt es ersichtlich keine Rolle, ob die Aufnahmeeinrichtung (leicht) seitlich über den Außenumfang der als Schnellwechsler ausgebildeten Befestigungsvorrichtung hervorsteht.
4.
Zu Recht stimmen die Parteien darin überein, dass die angegriffene Ausführungsform Merkmal 7 nicht wortsinngemäß verwirklicht. Denn wie auch der Bundesgerichtshof im Nichtigkeitsverfahren bestätigt hat, bedingt die nach der technischen Lehre des Klagepatents vorgesehene Anordnung, nach welcher die Aufnahmeeinrichtung in einer Richtung parallel zu der Befestigungseinrichtung verschiebbar ausgebildet sein soll, einen linearen, gegenüber der Befestigungseinrichtung versetzten Verschiebeweg. Demgegenüber wird die Aufnahmeeinrichtung bei der angegriffenen Ausführungsform I in einer exzentrischen, kreisbogenförmigen Bewegung gedreht. Es liegt jedoch eine äquivalente Verwirklichung des Merkmals vor. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dies der Fall, wenn
die abweichende Ausführung das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst (Gleichwirkung),
die Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden (Naheliegen) und
die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, um zu der Abwandlung zu gelangen, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die Abwandlung als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht (BGH, GRUR 2002, 515, 517 ff. – Schneidmesser I).
a)
Nach diesen Grundsätzen stellt sich die bei der angegriffenen Ausführungsform I verwirklichte Ausgestaltung als gegenüber der in Merkmal 7 vorgesehenen Anordnung objektiv gleichwirkend dar.
Für die Frage der Gleichwirkung ist es entscheidend, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale – für sich und insgesamt – gerade zur Lösung des dem Patentanspruch zugrundeliegenden Problems bereitstellen. Eine Ausführung, die anstelle eines oder mehrerer im Patentanspruch genannter Merkmale eine abweichende Gestaltung nutzt, muss sie nicht in völliger Identität erreichen. Unter dem Gesichtspunkt angemessener Belohnung des Erfinders kann eine Einbeziehung in den Schutzbereich eines Patents bereits dann sachgerecht sein, wenn im Wesentlichen, also in einem praktisch noch erheblichen Maße, die Wirkungen des Patents erzielt werden (BGH, GRUR 2000, 1005, 1006 – Bratgeschirr).
Dies ist bei der angegriffenen Ausführungsform I der Fall. Wie bereits unter Hinweis auf Sp. 1, Z. 67 – Sp. 2, Z. 5 ausgeführt, ist mit der Verschiebbarkeit im Sinne des Merkmals 7 der erfindungsgemäße Vorteil verbunden, auch dann eine Bearbeitung (Verdichtung) des Bodens über die gesamte Grubenbreite vornehmen zu können, wenn die Befestigungseinrichtung (samt Aufnahmeeinrichtung) in eine Grube abgesenkt wird, die eine seitliche Bewegung der Befestigungseinrichtung nicht oder kaum mehr erlaubt.
Dieses Ziel wird auch mittels der bei der angegriffenen Ausführungsform I verwirklichten kreisbogenförmigen Verschwenkbarkeit der Aufnahmeeinrichtung erreicht. Diese erlaubt es unzweifelhaft, sie und den von ihr aufgenommenen Verdichter über die gesamte Grabenbreite einzusetzen, ohne durch die Breite der Befestigungseinrichtung in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt zu sein. Das reicht für die Annahme der Gleichwirkung aus. Der nach dem Anspruchswortlaut vorgesehene, im Verhältnis zur Bodenbefestigungseinrichtung lineare Verschiebeweg der Aufnahmeeinrichtung ermöglicht es zwar auch theoretisch, die Bodenbearbeitung (Verdichtung) in einem Zug entlang dieser Linie durchzuführen, ohne den Baggerarm bzw. die Befestigungseinrichtung – wie es bei der angegriffenen Ausführungsform I erforderlich wäre – zu verschwenken. Der Klagepatentschrift ist jedoch nicht zu entnehmen, dass es sich bei dieser konkreten Bearbeitungsoption um einen erfindungswesentlichen Vorteil handelt, dessen Fehlen die Gleichwirkung ausschließt. Es reicht daher aus, dass bei der angegriffenen Ausführungsform I aufgrund der (wenn auch nur kreisbogenförmigen) Verschwenkbarkeit der Aufnahmeeinrichtung bei der Bearbeitung die gesamte Grabenbreite abgedeckt werden kann. Entsprechend steht es der Gleichwirkung auch nicht entgegen, dass bei einer kreisförmigen Bewegung bestimmte Werkzeuge, die auf parallelen Bahnen bewegt werden müssen, nicht verwendet werden können, da es sich auch insoweit um keinen erfindungswesentlichen Vorteil handelt.
Dem stehen die Ausführungen des von der Beklagten beauftragten Sachverständigen Dr. F in seinem Privatgutachten vom 20.10.2009 nicht entgegen (vgl. Anlage H 3). Darin wird zwar für eine quadratische Platte in der Größe von 0,88 qm und einen Graben in der Breite von 1 m errechnet, dass wegen der Kinematik des Anbaugerätes unter Berücksichtigung der Toleranzen bei einer Kreisbewegung eine um etwa 34 % erhöhte Grabenbreite gewählt werden müsse. Jedoch ist anhand der Angaben in dem Gutachten bereits nicht nachvollziehbar, ob die Größenangaben, die Dr. F seinen Berechnungen zugrunde gelegt hat, den tatsächlichen Größenverhältnissen gerade bei der angegriffenen Ausführungsform I entsprechen und wie er dies festgestellt hat ("Üblicherweise sind die Anbauplatten der Befestigungsvorrichtungen quadratisch…; "wenn von der Leitungssituation her ein Graben von 1 m ausreichend ist…"). Den auf Bild 4 des Gutachtens wiedergegebenen Maßen entsprechen die der Berechnung zugrunde gelegten Maße jedenfalls nicht.
Soweit Dr. F demgegenüber unter Anwendung des Satz des Pythagoras zu dem Ergebnis gelangt, der Graben müsse bei einer rotierenden MTS Verdichterplatte stets um 30 Prozent bis 40 Prozent breiter sein als bei einer translatorisch bewegten Verdichterplatte, beruhen all diese Überlegungen auf der Annahme, dass die Verdichterplatte nicht wesentlich länger als die Anschlussplatte und das Toleranzmaß (e) wesentlich kleiner als die Anschlussplatte ist (vgl. Anlage H 3, S. 14 "Zusammenfassung"). Dass diese Bedingungen bei der angegriffenen Ausführungsform I jedoch tatsächlich vorliegen, erschließt sich aus dem vorgelegten Gutachten nicht. Danach weist die Anschlussplatte bei allen angegriffenen Ausführungsformen eine Länge von 450 mm auf, während die Länge der Verdichterplatte (Grundplatte) 827 mm beträgt (vgl. Anlage H 3, S. 13 unten).
b)
Der Fachmann konnte die kreisbogenförmige Verschwenkbarkeit der Aufnahmeeinrichtung auch mit Hilfe seines Fachwissens naheliegend auffinden. Nach der technischen Lehre des Klagepatents dient die Verschieblichkeit der Aufnahmevorrichtung dazu, eine Verdichtung des Bodens über die gesamte Grabenbreite zu ermöglichen, indem die Aufnahmevorrichtung von der einen zur anderen Grabenseite bewegt werden kann. Diesen Abstand durch eine kreisbogenförmige Bewegung zu überbrücken, stellt ein einfaches Austauschmittel dar, das dem Fachmann ohne Weiteres geläufig und damit naheliegend war und das er mit Blick auf die im Klagepatent zum Ausdruck kommende technische Zweckrichtung der Linearbewegung auch als gleichwertige Lösung zur einfachen Abstandüberbrückung in Betracht zog.
Dem stehen auch nicht die Ausführungen des Bundesgerichtshofes zur japanischen Offenlegungsschrift JP G(Anlage H 13) entgegen. Der Bundesgerichtshof hat insoweit lediglich festgestellt, dass die vorbekannte Vorrichtung für die Anforderung, Verdichtungsarbeiten im Wechsel von der einen auf die andere Grabenseite durchzuführen, eine befriedigende Lösung, nämlich allein durch Verschwenken des Baggerarms, biete und eine Verschiebbarkeit im Sinne von Merkmal 7 deshalb nicht nahelegt sei. Die darüber hinaus offenbarte Parallelogrammanordnung, die eine Verschiebung der Stampfzylinder auf einem Kreisabschnitt erlaubt, gewährleistet demgegenüber nur die exakte Ausrichtung der Verdichterplatten zur Grabenwand, weshalb auch der durch die Beklagte gezogene Umkehrschluss nicht zum Ziel führen kann.
c)
Die angegriffene Ausführungsform ist nicht mit der Gesamtheit ihrer Merkmale in dem für die Beurteilung des Klagepatents maßgeblichen Stand der Technik vorweggenommen und wird dort auch nicht naheliegend offenbart (sog. Formstein-Einwand, vgl. BGH GRUR 1986, 803 - Formstein).
(1)
Unabhängig davon, ob der Verdichter SBV 55 H1 D der H, wie er in dem Prospekt gemäß Anlage H 14 abgebildet ist, vor dem Anmeldetag des Klagepatents vertrieben und auf Baustellen eingesetzt wurde, ist durch diesen Verdichter die angegriffene Ausführungsform I in der Gesamtheit ihrer Merkmale jedenfalls nicht naheliegend offenbart.
Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte zunächst darauf, das Bundespatentgericht habe diesen Verdichter im Einspruchsverfahren gegen das Patent A C1 als Stand der Technik gewürdigt und sei zu dem Schluss gekommen, der Gegenstand dieses Patents müsse durch den I-Plattenverdichter als neuheitsschädlich vorweggenommen gelten, jedenfalls beruhe dieser nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (vgl. Anlage K 35, S. 8 f.). Das Bundespatentgericht hat sich in seiner Entscheidung hinsichtlich der Neuheit der Erfindung nicht festgelegt, sondern seine Entscheidung vielmehr maßgeblich mit dem Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit begründet. Soweit das Bundespatentgericht insoweit auf eine Kombination des Verdichters SBV 55 H1 D (im Nichtigkeitsverfahren: Entgegenhaltung D1) mit dem Klagepatent (im Nichtigkeitsverfahren: Entgegenhaltung D2) abstellt, vermag dies den Formstein-Einwand bereits deshalb nicht zu begründen, weil es sich bei dem Klagepatent um keinen im Rahmen der Prüfung des Formstein-Einwandes zu berücksichtigenden Stand der Technik handelt.
Des Weiteren kann auch in der Sache nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Ausführungsform I von der Entgegenhaltung neuheitsschädlich vorweggenommen oder von ihr nahegelegt wird. Bei dem in der Zeichnung gemäß Anlage H 16 rot dargestellten Element handelt es sich bereits um kein Distanzstück im Sinne des Klagepatents, da dieses erkennbar keinen größeren Abstand zwischen der Befestigungseinrichtung und der Aufnahmeeinrichtung herstellt, mit dessen Hilfe die Aufnahmevorrichtung gemeinsam mit dem Distanzstück in enge Räume oder Spalte eingeführt werden kann, um dort Arbeiten zu verrichten (Merkmal 10, vgl. Anlage K 1, Sp. 2, Z. 13 – 19). Vielmehr dient das durch die Beklagte als Distanzstück angesehene Bauteil ausschließlich als Stütze, die beim Absenken der Vorrichtung zum Einsatz kommt.
Darüber hinaus ist aus der Zeichnung gemäß Anlage H 16 auch nicht erkennbar, dass die grün eingezeichnete Aufnahmeeinrichtung dort schmaler als die als "Schnellwechselplatte" bezeichnete Befestigungsvorrichtung ausgebildet sein soll (Merkmal 6). Insbesondere zeigt die dort zu findende Markierung ausschließlich auf das obere, mit einem Loch versehene Element, so dass nur der obere, schmalere Bereich als "Schnellwechselplatte" anzusehen ist, nicht aber das gesamte, durch die Beklagte blau markierte Bauteil. Konkrete Anhaltspunkte dafür, die Aufnahmevorrichtung gleichwohl schmaler als die Befestigungseinrichtung auszubilden, sind demgegenüber weder vorgetragen, noch ersichtlich. Insbesondere ist kein Anlass erkennbar, die vorbekannte Vorrichtung entsprechend umzukonstruieren.
(2)
Auch in der japanischen Offenlegungsschrift G wird dem Fachmann die angegriffene Ausführungsform mit all ihren Merkmalen nicht naheliegend offenbart.
Wie der Bundesgerichtshof (Anlage H 2, S. 14) zutreffend festgestellt hat, weist die aus dieser Offenlegungsschrift vorbekannte Stampfmaschine bereits keinen Schnellwechsler im Sinne des Klagepatents auf (Merkmal 3), sondern Ösen (Stiftanbringungsteile 13) an Halteklammern, um die Haltebasis mit durch die Ösen geschlagenen Bolzen am Baggerarm zu befestigen. Fehlt es aber an einem erfindungsgemäßen Schnellwechsler, lässt sich der Schrift auch nicht in sinnvoller Weise die Offenbarung entnehmen, die Aufnahmevorrichtung schmaler als den Schnellwechsler auszubilden (Merkmal 6). Insbesondere lässt sich den Figuren eine derartige schmalere Ausgestaltung der Aufnahmevorrichtung auch dann, wenn – wie die Beklagte meint – als Aufnahmevorrichtung lediglich die Seitenplatten (40) angesehen würden, nicht entnehmen, da eine Beurteilung der Größenverhältnisse der einzelnen Bauteile anhand der, regelmäßig auch nicht maßstabsgetreuen, Figuren mangels Darstellung eines Schnellwechslers nicht möglich ist.
Im Übrigen wird eine schmalere Gestaltung der Aufnahmevorrichtung in Bezug zu einem Schnellwechsler durch die Entgegenhaltung auch nicht nahegelegt, da nach dem dort offenbarten Gesamtkonzept die Anbringung zweier zylindrisch geformter Stampfmaschinen über vertikale Haltebasen an einer Parallelverbindungsvorrichtung vorgeschlagen wird, die zum Zweck der Regulierung der Stampfbreite der am Fuß der beiden Stampfzylinder angebrachten Verdichterplatten parallelogrammartig verschoben werden können. Während in der einen Endstellung dieser Konstruktion die beiden Stampfzylinder so nebeneinander stehen, dass eine Arbeitsfläche von maximaler Breite entsteht, sind sie in der anderen Endposition hintereinander angeordnet, so dass in schmaleren Bereichen, etwa zwischen Grabenwand und einem mittig im Graben verlegten Rohr, verdichtet werden kann. Ein Anlass dafür, die Haltebasen mit ihren Anbringungsplatten (30) schmaler auszubilden als die Befestigungseinrichtung, besteht bei der offenbarten Stampfeinrichtung somit schon deshalb nicht, weil die Vorrichtung die Verwendung von zwei parallelogrammartig geführten Verdichterwerkzeugen vorsieht und damit von vornherein einen erheblichen Platzbedarf voraussetzt. Das entspricht im Übrigen auch der Auffassung des Bundesgerichtshofes, der – sachverständig beraten – in seinem Berufungsnichtigkeitsurteil ausführt (vgl. Anlage H 2, S. 17), das Konstruktionsprinzip der japanischen Anmeldung erfordere keine erfindungsgemäße schmalere Ausbildung der Aufnahmevorrichtung.
Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte schließlich darauf, das Europäische Patentamt habe im Europäischen Prüfungsverfahren in Bezug auf die WO I die japanische Offenlegungsschrift (Bescheid gemäß Anlage H 17) gleichfalls gewürdigt und sei zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Schrift neuheitsschädlich sei. Insoweit gilt es zu berücksichtigen, dass sich das Merkmal 6, wonach die Aufnahmeeinrichtung zumindest in einer Richtung parallel zum Schnellwechsler schmaler ausgebildet sein soll als der Schnellwechsler, dort im Patentanspruch nicht findet. Darüber hinaus kommt das Europäische Patentamt in seinem Bescheid zu dem Ergebnis, dass Anspruch 3 der internationalen Patentanmeldung, nach welchem – wie bei der angegriffenen Ausführungsform – die Distanzvorrichtung (20) exzentrisch so an der Drehvorrichtung (22) befestigt ist, dass sie über die Abmessung der Baggerarmbefestigungsvorrichtung (14) hinausragt, lediglich aus einer Kombination der JP G mit dem Klagepatent naheliegend offenbart ist, welches für die Frage des Formstein-Einwandes jedoch keinen zu berücksichtigenden Stand der Technik darstellt.
5.
Geht man somit davon aus, dass die bei der angegriffenen Ausführungsform I gewählte Gestaltung, bei welcher die Aufnahmeeinrichtung in einer exzentrischen, kreisbogenförmigen Bewegung gedreht wird, eine äquivalente Verletzung von Merkmal 7 darstellt, macht die angegriffene Ausführungsform I damit zwangsläufig auch von den Merkmalen 8 und 9 äquivalent Gebrauch. Dabei tritt an die Stelle der zum Verschieben der Aufnahmeeinrichtung an dem Schnellwechsler angeordneten Verschiebeeinrichtung die eine exzentrische, kreisbogenförmige Drehbewegung ermöglichende Dreheinrichtung. Dass bei der angegriffenen Ausführungsform I darüber hinaus zwischen der Dreheinrichtung und der Aufnahmeeinrichtung ein Distanzstück vorgesehen ist, ist zwischen den Parteien zu Recht nicht umstritten (Merkmal 10).
6.
Da sich Patentanspruch 5 von Patentanspruch 1 im Wesentlichen nur dadurch unterscheidet, dass der Verdichter über das Distanzstück parallel verschiebbar mit dem Schnellwechsler (2) verbunden ist und eine gesonderte Aufnahmeeinrichtung nicht erwähnt wird, macht die angegriffene Ausführungsform I damit zugleich auch von der technischen Lehre von Patentanspruch 5 teils wortsinngemäß, teils äquivalent Gebrauch.
III.
Auch der Verdichter "UV 8-2" (angegriffene Ausführungsform II) verwirklicht die technische Lehre des Klagepatents teils wortsinngemäß, teils äquivalent. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zunächst auf die Ausführungen zu den Rohrleitungsverdichter "RVH-TL 30 hydraulisch 360° drehbar" und RVM-TL 30 mechanisch drehbar 180°" (angegriffene Ausführungsform I) Bezug genommen.
Entgegen der Auffassung der Beklagten steht es der Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents nicht entgegen, dass die als Schnellwechsler ausgebildete Befestigungseinrichtung und die Distanzeinrichtung bei dieser Ausführungsform als ein Bauteil, nämlich in der Terminologie der Beklagten als Oberteil, ausgebildet sind. Auch wenn der Bundesgerichtshof im Hinblick auf das Distanzstück festgestellt hat, dass es sich nach der Lehre des Klagepatents hierbei um ein zusätzliches Bauteil eigener Länge handeln muss, das zwischen Befestigungs- und Aufnahmeeinrichtung für das Verdichterwerkzeug (Anspruch 1) bzw. zwischen Befestigungseinrichtung und Verdichter (Anspruch 5) gesetzt wird (vgl. BGH, Anlage H 2, S. 12 unten – S. 13 oben), bedeutet dies nicht, dass Befestigungsvorrichtung und Distanzstück nicht einstückig ausgebildet sein können. Entscheidend ist vielmehr, dass beide Teile funktional vorhanden sind. Dies ist bei der angegriffenen Ausführungsform II jedoch der Fall. Während die als Schnellwechsler ausgebildete Befestigungseinrichtung der Befestigung des Verdichters am Bagger dient, wird durch das in wesentlichen Teilen deutlich schmaler ausgebildete Distanzstück ein so großer Abstand zwischen Verdichter und Befestigungsvorrichtung hergestellt, dass die Verdichtungsarbeiten bei über dem Erdreich angeordnetem Baggerausleger auch in tiefe Gräben geführt werden können (vgl. Anlage K 1, Sp. 3, Z. 40 – 52).
Soweit sich die Beklagte demgegenüber darauf beruft, bei der angegriffenen Ausführungsform II sei keine Aufnahmevorrichtung vorhanden, weil zwischen Ober- und Unterteil (12, 14) eine feste Verbindung bestünde, räumt sie selbst ein, dass eine Trennung zwischen Unter- und Oberteil (12, 14) sehr wohl möglich, wenn auch unwirtschaftlich ist, um beispielsweise eine andere Verdichterplatte einzusetzen. Entsprechend kann es dahinstehen, ob das Klagepatent in seiner nunmehr eingeschränkten Fassung auch eine Gestaltung beansprucht, bei der auch Distanzvorrichtung, Aufnahmevorrichtung und Verdichter einstückig ausgebildet sind.
IV.
Da die angegriffene Ausführungsform mithin ein Erzeugnis darstellt, welches Gegenstand des Klagepatents ist, ohne dass die Beklagte zu einer Nutzung des Klagepatents berechtigt ist (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG), rechtfertigen sich die tenorierten Rechtsfolgen.
Die Beklagte macht durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland widerrechtlich von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch, so dass sie gegenüber der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet ist, § 139 Abs. 1 PatG.
Des Weiteren hat die Beklagte der Klägerin Schadenersatz zu leisten (§ 139 Abs. 2 PatG), denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Darüber hinaus wird die Beklagte durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen (§ 140 b PatG). Soweit ihre nicht gewerblichen Abnehmer und bloßen Angebotsempfänger hiervon betroffen sind, ist der Beklagten im Hinblick auf ihre Rechnungslegungspflicht in Bezug auf ihre nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.09.2001, Az.: 2 U 91/00).
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 S. 1 (1. Halbsatz), 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.
Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709 S. 1 und 2; 108 ZPO.
Der Streitwert wird bis zum 24.09.2009 auf 250.000,- EUR, danach aufgrund der Erweiterung der Klage auf die angegriffene Ausführungsform II auf 500.000,- EUR festgesetzt, wobei 50.000,- EUR auf den in der mündlichen Verhandlung vom 05.11.2009 zurückgenommenen Teil der Klage ("herstellen") entfallen.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 1 und 2, 140 b Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB
§§ 242, 259 BGB
§§ 709 S. 1 und 2; 108 ZPO
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 140 b PatG
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 139 Abs. 1 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2002, 515, 517
GRUR 2000, 1005, 1006
GRUR 1986, 803
X ZR 187/04
2 U 91/00