Bundespatentgericht (Bundesrepublik Deutschland, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Beschluss vom 2019-02-18, Aktenzeichen 35 W (pat) 6/16
ECLI: ECLI:DE:BPatG:2019:180219B35Wpat6.16.0

Tenor:
In Sachen
…
betreffend das Gebrauchsmuster …
(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Februar 2019 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch
beschlossen:
1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2016 wird aufgehoben. Die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens, die der Antragsgegner der Antragstellerin zu erstatten hat, werden auf
3.120,20 €
(in Worten: dreitausendeinhundertzwanzig 20/100)
festgesetzt.
Der festgesetzte Betrag ist ab dem am 17. Juli 2015 mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
2. Im Übrigen werden die Beschwerden des Antragsgegners und der Antragstellerin jeweils zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Tatbestand:
Der Antragsgegner, Beschwerdeführer 1 und Beschwerdegegner zu 2 (im Folgenden: Antragsgegner) war Inhaber des am 16. November 2006 eingetragenen Gebrauchsmusters … (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung
„…“. Die Antragstellerin,
Beschwerdeführerin 2 und Beschwerdegegnerin zu 1 (im Folgenden: Antragstellerin) hatte am 11. Juni 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen mit mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) begründeten, auf die Druckschrift E1 gestützten Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen. Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung mit Zwischenbescheid vom 4. Juli 2012 mitgeteilt hatte, dass voraussichtlich mit der Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters zu rechnen sei, hatte der anwaltliche Vertreter der Antragstellerin eine ergänzende Recherche durchgeführt, die zur Ermittlung einer weiteren Entgegenhaltung, nämlich der Druckschrift E2 geführt hatte.
Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat sodann mit einem am 30. Juli 2013 im schriftlichen Verfahren ergangenen Beschluss den Löschungsantrag zurückgewiesen. Diesen Beschluss wiederum hat der erkennende Senat auf die Beschwerde der Antragstellerin mit Beschluss vom 14. April 2015 (Az.: 35 W (pat) 443/13), der am 17. Juli 2015 in Rechtskraft erwachsen ist, aufgehoben und das Streitgebrauchsmuster gelöscht, wobei die nachrecherchierte Druckschrift E2 für diese Entscheidung ursächlich war. Mit der Beschwerdeentscheidung wurden dem Antragsgegner gleichzeitig die Kosten beider Instanzenzüge auferlegt. Mit einem weiterem, im Anschluss an die mündliche Verhandlung verkündeten Beschluss hat der Senat den Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit im Beschwerdeverfahren auf 100.000 € festgesetzt.
Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2015, der am 20. Juli 2015 beim DPMA eingegangen war, hat die Antragstellerin in Bezug auf das patentamtliche Löschungsverfahren beantragt, die ihr vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten wie folgt festzusetzen:
Gebührentatbestand
VV RVG Nr.
Satz
Betrag § 13 RVG
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 150.000 €
Kosten des Patentanwalts
1)
Geschäftsgebühr
2300
1,3
2.285,40 €
2)
Entgeltpauschale für Post- undTelekommunikationsdienstleistungen
7002
20,00 €
3)
Kosten der durchgeführten Recherche
1.560,00 €
Weitere Kosten der Antragstellerin
Gebühr für den Löschungsantrag
300,00 €
Summe:
4.165,40 € =========
Zusätzlich hat die Antragstellerin beantragt, „die gesetzlichen Zinsansprüche auszusprechen“, also den festzusetzenden Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO ab Antragstellung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Februar 2016 hat die Gebrauchsmusterabteilung die vom Antragsgegner der Antragstellerin für das patentamtliche Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten auf lediglich 2.605,40 € festgesetzt. Grund hierfür ist, dass sie die in Höhe von 1.560,00 € geltend gemachten Recherchekosten als nicht hinreichend substantiiert erachtet und nicht in Ansatz gebracht hat.
Die Antragstellerin hat am 8. März 2016 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, der ihr am 23. Februar 2016 zugestellt worden war, Beschwerde beim DPMA eingelegt.
Sie ist die Auffassung, dass ihr ein Anspruch auf Erstattung der in Höhe von 1.560,00 € geltend gemachten Recherchekosten zustehe und sie diese Kosten auch hinreichend substantiiert belegt habe. Die Durchführung einer erweiterten Recherche sei aufgrund des negativen Zwischenbescheids der Gebrauchsmusterabteilung vom 4. Juli 2012 notwendig geworden. Diese von ihrem anwaltlichen Vertreter selbst vorgenommene Recherche sei eine Maßnahme gewesen, die die Antragstellerin als zur Rechtsverfolgung notwendige Maßnahme habe ansehen dürfen. Der Betrag in Höhe von 1.560,00 € errechne sich aus 13 Stunden à 120 €, was für eine von einem Patentanwalt durchgeführte Recherche eine angemessene und übliche Vergütung sei. Mit Schreiben vom 7. November 2012 sei ihr der Betrag in Höhe von 1.560,00 € auch von ihrem anwaltlichen Vertreter in Rechnung gestellt worden.
Die Antragstellerin beantragt,
den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 18. Februar 2016 aufzuheben und die ihr zu erstattenden Kosten in Höhe von 4.165,40 € festzusetzen.
Am 23. Februar 2016 hat auch der Antragsgegner gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, der ihm am 22. Februar 2016 zugestellt worden war, beim DPMA Beschwerde eingelegt.
Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,
den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 18. Februar 2016 aufzuheben und die von ihm der Antragstellerin zu erstattenden Kosten lediglich in Höhe von 2.080,20 € festzusetzen.
Er ist der Auffassung, dass der Gegenstandswert mit 150.000 € zu hoch bemessen worden sei. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die Gebrauchsmusterabteilung hier einen höheren Gegenstandswert als 100.000 € zugrunde gelegt habe, also einen höheren als der, der vom Bundespatentgericht in der Beschwerdeinstanz für das Hauptsacheverfahren festgesetzt worden sei. Außerdem sei zu beachten, dass der Löschungsantrag aus dem Jahr 2011 stamme. Daher richteten sich die im patentamtlichen Löschungsverfahren angefallenen Kosten, deren Erstattung die Antragstellerin verlangen könne, nach der bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13 RVG). Eine 1,3-fache Geschäftsgebühr sei daher nur in Höhe von 1.760,20 € angefallen.
Hinsichtlich der von der Antragstellerin geltend gemachten Recherchekosten sei zu beachten, dass solche Kosten im Einzelnen genau dargelegt werden müssten, was vorliegend aber nicht geschehen sei. Die Vorlage einer anwaltlichen Rechnung über Recherchekosten, die ein Vertreter seiner Mandantin in Rechnung gestellt habe, sei nicht ausreichend. Ferner sei hier zu beachten, dass die Rechercheaufwendungen erst nach Verlust der ersten Instanz entstanden seien. Kosten einer Recherche, die durchgeführt worden sei, um die Erfolgsaussichten in der zweiten Instanz zu verbessern, seien aber mit der später dort angefallenen Verfahrensgebühr abgegolten.
Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die beiden Beschwerden sind zulässig. Sie sind jeweils innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG eingelegt worden. In dieser Frist ist jeweils auch eine Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt worden.
1. Die Beschwerde der Antragstellerin hat teilweise Erfolg.
Die Antragstellerin hat zu Recht bemängelt, dass die Gebrauchsmusterabteilung die Kosten für die von ihrem Patentanwalt durchgeführte Recherche vom Kostenansatz ausgenommen hat. Bei diesen Kosten handelt es sich zumindest dem Grunde nach um Aufwendungen im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Zwar sind mit der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG die typischen patentanwaltlichen Leistungen wie Sichtung, Ordnung und Auswertung des Materials zum Stand der Technik abgegolten, nicht zwingend jedoch die Kosten für die Beschaffung des Materials. Auch die Kosten für eine zusätzliche Recherche können erstattungsfähig sein, wenn sich diese im Lauf des Verfahrens als notwendig erweist (vgl. BPatGE 16, 229, 230; Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 79). Dies trifft auf die hier geltend gemachten Recherchekosten zu.
a) Der Antragsgegner geht fehl, indem er meint, die Antragstellerin habe ihre Recherchekosten nicht hinreichend substantiiert vorgetragen. Die Antragstellerin hatte bereits mit ihrem am 20. Juli 2015 beim DPMA eingegangenen Kostenfestsetzungsantrag vorgetragen, dass aufgrund des für sie negativ ausgefallenen Zwischenbescheids vom 4. Juli 2012 eine Nachrecherche im Umfang von 13 Stunden durchgeführt worden sei. Belegt hat sie die genannten Aufwendungen u. a. mit der Vorlage einer entsprechenden, anwaltlichen Rechnung vom 7. November 2012, wonach ihr für eine Recherche von 13 Stunden à 120 € Kosten in Gesamthöhe von 1.560,00 € in Rechnung gestellt worden waren. Damit sind diese Kosten im Sinne § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbs., PatG und § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO für den Kostenansatz hinreichend glaubhaft gemacht worden.
Die Antragstellerin hat auch zur Notwendigkeit der Nachrecherche einen hinreichenden Vortrag geliefert. Zur Feststellung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als zweckentsprechend ansehen durfte (vgl. OLG Düsseldorf, NJW-RR 2007, 428 f.; Zöller/Herget, ZPO, 32. Aufl., § 91 Rn. 12). Die Antragstellerin hat hierzu vorgetragen, dass wegen des negativ ausgefallenen Zwischenbescheids vom 4. Juli 2012 eine Nachrecherche im Bereich von bisher nicht berücksichtigten ausländischen Patentdokumenten, insbesondere von niederländischen, belgischen und dänischen Schriften, erforderlich und dort auch die Ermittlung eines weiteren, einschlägigen Standes der Technik zu erwarten gewesen sei. Unter solchen Umständen stellt eine Zweitrecherche eine angemessene und erforderliche Maßnahme dar (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 194, 198). Der Antragsgegner hat zwar eingewandt, dass die Recherche erst nach Abschluss des patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens durchgeführt worden sei und zur Vorbereitung der Beschwerde gedient habe. Dies erweist sich jedoch definitiv als unzutreffend, weil die durch die Nachrecherche ermittelte Druckschrift E2 von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 6. November 2012 in das patentamtliche Löschungsverfahren eingeführt und in der Hauptsache-Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung vom 30. Juli 2013 berücksichtigt worden war. Die Notwendigkeit der vorliegenden Zweitrecherche wird zudem dadurch unterstrichen, dass das Streitgebrauchsmuster vom erkennenden Senat schließlich mit Beschluss vom 14. April 2015 unter Heranziehung der Druckschrift E2 gelöscht worden war. Hierdurch wird gleichsam eine nachträgliche Bestätigung dafür geliefert, dass die durchgeführte Nachrecherche von Anfang an eine für das Löschungsverfahren zweckentsprechende Maßnahme gewesen war (vgl. z. B. Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 119; Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 79).
b) Bei einer Recherche bemisst sich die Höhe der Vergütung allerdings – worauf die Antragstellerin zu Recht selbst hingewiesen hat – nach den Sätzen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG). Hierbei wird im Fall einer notwendigen Eigenrecherche üblicherweise ein Stundensatz in Höhe von 95 € zugrunde gelegt, was der Honorargruppe 7 gemäß dem aktuellen, seit 1. August 2013 in Kraft befindlichen § 9 JVEG entspricht (vgl. Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 119; BPatG, Beschluss vom 10. Januar 2013 – 35 W (pat) 4/12 – vgl. unter juris® Das Rechtsportal). Im vorliegenden Fall ist allerdings zu beachten, dass der Zeitraum, in dem die anwaltliche Recherchedienstleistung erbracht worden war, bereits im Oktober/November 2012 lag. Deshalb richtet sich die Höhe der erstattungsfähigen Recherchekosten vorliegend nach der Honorartabelle des § 9 Abs. 1 JVEG, die bis zum 31. Juli 2013 gültig war; damals lag der von Honorargruppe 7 ausgewiesene Stundensatz noch bei 80 € (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 196). Dieser Stundensatz ist hier einschlägig.
Zu keiner Erhöhung des erstattungsfähigen Stundensatzes führt vorliegend, dass die Recherche vom anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin selbst durchgeführt worden war. Nach § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO hat eine die Kosten verursachende Partei, die im Falle ihres Obsiegens vom Gegner eine Erstattung verlangen will, den Grundsatz der kostenschonenden Verfahrensführung zu beachten (vgl. Loth/ Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 119). Für zweckentsprechende Maßnahmen dürfen keine überflüssigen Kosten aufgewandt werden, was dazu führen kann, dass ein Kostenerstattungsanspruch ggf. entsprechend zu kürzen ist (vgl. Zöller/Herget, ZPO, 32. Aufl., § 91 Rn. 12). Dies ist hier der Fall. Vorliegend ist nicht ersichtlich und auch von der Antragstellerin nicht vorgetragen worden, dass eine Recherche im Bereich weiterer, ausländischer Patentdokumente und/oder verwandter IPC-Klassen z. B. durch einen professionellen Recherchedienst nicht in gleicher Weise zur Ermittlung der entscheidungserheblichen Druckschrift E2 geführt hätte.
Zu Gunsten der Antragstellerin errechnet sich somit hinsichtlich der Eigenrecherche, wofür der anwaltliche Vertreter der Antragstellerin – was im Übrigen unstreitig ist – 13 Stunden aufgewandt hat, ein erstattungsfähiger Betrag in Höhe von 1.040,00 € (13 h x 80 €).
2. Auch die Beschwerde des Antragsgegners hat teilweise Erfolg.
a) Der Antragsgegner dringt mit seiner Beschwerde insoweit durch, als er den von der Gebrauchsmusterabteilung auf 150.000 € geschätzten Gegenstandswert angreift. Der Vortrag des Antragsgegners ist geeignet, zu seinen Gunsten eine Herabsetzung des Gegenstandswertes auf 100.000 € und eine entsprechende Erniedrigung des damit verbundenen Erstattungsbetrages zu bewirken.
Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO, weil es für das Löschungsverfahren von Gebrauchsmustern an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren mangelt (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 114). Der Gegenstandswert muss hiernach ggf. auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen geschätzt werden, wobei der Ausgangspunkt – wie die Antragstellerin insoweit zu Recht ausgeführt hat – der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Löschungsantragstellung ist. Kriterien für die Bemessung des Gegenstandswertes sind z. B. die Höhe der noch bis zum Ablauf seiner Schutzdauer zu erwartenden Erträge des Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, aber auch aus Verletzungshandlungen, und die bis zum Beginn des Verfahrens entstandenen Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen, wobei die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen ist (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116 ff.). Ein wichtiger Anhaltspunkt für den Wert des Streitgebrauchsmusters ergibt sich aus dem Umstand, dass der erkennende Senat für die anwaltliche Tätigkeit im Hauptsache-Beschwerdeverfahren (Az.: 35 W (pat) 443/13) den Gegenstandswert im Anschluss an die mündliche Verhandlung in Höhe von 100.000 € festgesetzt hatte. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin lässt der zeitliche Versatz von patentamtlichem Löschungsverfahren einerseits und späterem Beschwerdeverfahren andererseits nicht zwingend den Schluss zu, dass der Gegenstandswert im patentamtlichen Verfahren stets höher sein müsste. Zum Zeitpunkt des Löschungsantrags künftig noch entstehende Schadensersatzansprüche realisieren sich mit der Zeit und wandeln sich sukzessive in Ansprüche um, die in der Vergangenheit entstanden sind, so dass die Wertbilanz eines Gebrauchsmusters über eine bestimmte Zeitspanne betrachtet grundsätzlich gleich bleibt. Gegen die Schätzung eines Gegenstandswertes auf 150.000 € spricht auch, dass der Antragsgegner in seinem seinerzeit an die Antragstellerin gerichteten Abmahnschreiben vom 7. November 2012 lediglich von einen Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € ausgegangen war. Gibt nämlich der Schutzrechtsinhaber den Wert seines Unterlassungsinteresses in einer Abmahnung an, dann spricht die dortige Wertangabe indiziell dafür, anzunehmen, dass der dort angegebene Wert dem Wert der Hauptsache eines sich anschließenden behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens entspricht (vgl. OLG Hamburg, WRP 2018, 495). Eine Schätzung des Gegenstandswertes über den Wert von 100.000 € hinaus scheitert vorliegend letztlich auch daran, dass weder die Antragstellerin noch der Antragsgegner konkrete Angaben zu einschlägigen Produkten und zu den mit diesen ggf. erzielten Umsätzen gemacht haben.
b) Die im vorliegenden patentamtlichen Löschungsverfahren angefallenen Kosten, deren Erstattung die Antragstellerin vom Antragsgegner verlangen kann, richten sich – worauf der Antragsgegner zu Recht hingewiesen hat – nach der bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13 RVG). Die Mandatsübernahme lag ersichtlich noch vor dem 31. Juli 2013, da der Löschungsantrag am 11. Juni 2011 gestellt worden war. Die bei einem Gegenstandswert in Höhe von 100.000 € einschlägige 1,3-fache Geschäftsgebühr nach VV RVG Nr. 2300 beträgt 1.760,20 €.
3. Hiernach errechnen sich die erstattungsfähigen Kosten der Antragstellerin wie folgt:
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 100.000 €
1.760,20 €
1.040,00 €
3.120,20 € =========
4. Ergänzend war antragsgemäß wieder auszusprechen, dass der festgesetzte Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO, ab dem 17. Juli 2015, also dem Tag der Rechtskraft der Kostengrundentscheidung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen ist, was stets außer Streit stand.
5. Für den Senat bestand keine Notwendigkeit, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, die im Übrigen auch nicht zwingend vorgeschrieben ist (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 98). Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten zudem umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war daher auch nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.
6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 129). Ausgehend von den Anträgen der Beteiligten zur Kostenfestsetzung – Antragstellerin in Höhe von 4.165,40 €, Antragsgegner in Höhe von 2.080,20 € – ist bei Zuerkennung eines Betrages in Höhe von 3.120,20 € eine Kostenaufhebung angemessen.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 2 Abs. 1, 33 RVG
§§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG
§§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO
§ 13 RVG
§ 9 JVEG
§ 247 BGB
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG
§ 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO
§ 17 Abs. 4 GebrMG
§ 2 Abs. 1 PatKostG
§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO
§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG
§ 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO
§ 9 Abs. 1 JVEG
§ 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO
§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG
§ 84 Abs. 2 PatG
§ 92 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: BPatGE 16, 229, 230
NJW-RR 2007, 428
35 W (pat) 443/13
35 W (pat) 4/12