Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2014-06-26, Aktenzeichen 14c O 176/13
ECLI: ECLI:DE:LGD:2014:0626.14C.O176.13.00

Tenor:
I.
Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,- € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft, oder Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr
(1) gegenüber in Deutschland ansässigen gewerblichen Kunden der Klägerin zu behaupten, dass die in der unten eingeblendeten Unterlassungserklärung abgebildeten Schuhmodelle der Marke U unabhängig von ihrer Farbgebung Schutzrechte des Beklagten verletzen
und/oder
(2) von in Deutschland ansässigen gewerblichen Kunden der Klägerin eine Unterlassungserklärung wie unten eingeblendet im Rahmen einer Abmahnung zu fordern.
II.
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3.039,20 € zzgl. Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 27.11.2013 zu zahlen.
III.
Die Widerklage wird abgewiesen.
IV.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
V.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 170.000,- €.

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Unterlassung unberechtigter Abmahnungen und der Behauptung von Schutzrechtsverletzungen sowie auf Zahlung von Schadensersatz (Kosten einer Schutzschrift, Abmahnkosten, Kosten eines Abschlussschreibens) in Anspruch. Der Beklagte nimmt die Klägerin widerklagend auf Unterlassung, Schadenersatzfeststellung und Auskunftserteilung aus ergänzendem wettbewerblichen Leistungsschutz, hilfsweise aus zwei eingetragenen Designs in Anspruch.
Die Klägerin gehört zur Wortmann-Gruppe, einem der größten europäischen Hersteller von Schuhen. Zu den Marken der Klägerin gehören u. a. U, s.Oliver Shoes, Caprice, Jana und Marco Tozzi. Unter der Marke U vertreibt sie die im Widerklageantrag zu I. sowie in der zum Gegenstand der Klage gemachten Unterlassungserklärung bildlich wiedergegebenen Schuhe. Dabei bietet sie die Schuhmodelle in unterschiedlichen Farben an, wie beispielsweise den Schuh gemäß Widerklageantrag zu I a. in den Farben türkis und rot, den Schuh gemäß Widerklageantrag zu I c. in den Farben „Sky/Truffle“, „Chili/truffle“, „L. Gold truffle“ und „coral truffle“ und zum Teil mit Pailletten sowie den Schuh gemäß Widerklageantrag zu I d. in den Farben „Antel/Quartz“ und „Peppermint/Truffle“.
Der Beklagte vertreibt in Deutschland im höheren Preissegment angesiedelte Schuhe. Er ist einerseits Inhaber des am 21.11.2007 angemeldeten und am 25.01.2008 eingetragenen Designs 40705766-0019 (im Folgenden: Widerklagedesign I), welches am 22.02.2008 veröffentlicht wurde. Das Design steht in Kraft und zeigt einen Schuh wie nachfolgend abgebildet:
0019.1
0019.2
Darüber hinaus ist er Inhaber des am 13.06.2008 angemeldeten und am 08.08.2008 eingetragenen Designs 402008002843-0002 (im Folgenden: Widerklagedesign II), welches am 05.09.2008 veröffentlicht wurde. Das Design steht in Kraft und zeigt einen Schuh wie nachfolgend abgebildet:
0002.1
0002.2
Unter der Bezeichnung „Candice Cooper“ vertreibt der Beklagte seit 2008 auf Basis der beiden Designs Damen-Sneaker unter der Modellbezeichnung „Plus“ (hoher Schaft) und „Rock“ (flacher Sneaker), welche er je nach aktueller Saison in verschiedenen Farben/Farbkombinationen und Schaftmaterialausgestaltungen vertreibt (vgl. im Einzelnen die Abbildungen in den Anlagen B 3 und 8 sowie SSM 29). Die Schuhe werden von nahezu sämtlichen namhaften deutschen Schuheinzelhändlern im Hochpreissegment - wie Prange, Juppen, Zumnorde, Dielmann und Tretter -, von Luxuskaufhäusern wie der Firma C sowie online über „Y“ und im Versandhandel beim Designversender Pro Idee vertrieben. Überdies sind sie bereits Gegenstand von Berichterstattungen der einschlägigen Fachpresse, z. B. der „Textilwirtschaft“, gewesen (Anlage B 8).
Mit Schreiben vom 12.04.2013 und 16.04.2013 mahnte der Beklagte zwei gewerbliche Kunden der Klägerin ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf (Anlagen SSM 2 und 3). Mit Schreiben vom 11.04.2013 forderte der Beklagte die Y GmbH auf, die Modelle gemäß Widerklageantrag zu I b. aus ihrem Angebot zu entfernen (Anlage SSM 4).
Mit Schreiben vom 17.04.2013 (Anlage SSM 5) ließ die Klägerin den Beklagten abmahnen und auffordern, weitere Abmahnungen unverzüglich zu unterlassen. Der Beklagte reagierte mit Schreiben vom 19.04.2013 (Anlage SSM 6) ablehnend und forderte im Gegenzug die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Daraufhin hinterlegte die Klägerin u. a. beim Landgericht Düsseldorf am 23.04.2013 eine Schutzschrift (Anlage SSM 7). Zudem beantragte die Klägerin am 22.04.2013 den Erlass einer einstweiligen Verfügung, die am 24.04.2013 erlassen wurde (14c O 65/13, Anlage SSM 1). Nachdem die einstweilige Verfügung im Wege der Amtshilfe in der Schweiz am 22.07.2013 am Geschäftssitz des Beklagten zugestellt worden war, ließ die Klägerin den Beklagten mit Schreiben vom 20.08.2013 (Anlage SSM 8) zur Abgabe einer Abschlusserklärung und zur Anerkennung seiner Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach auffordern. Die Frist ließ der Beklagte fruchtlos verstreichen.
Die Klägerin ist der Ansicht, die Widerklagedesigns des Beklagten seien nicht rechtsbeständig. Schuhmodelle der Marke „Emma Hope“ sowie des Herstellers Converse nähmen den Designs als vorbekannter Formenschatz die Neuheit und Eigenart. Jedenfalls aber stellten die von ihr vertriebenen Schuhmodelle keine Verletzung der Widerklagedesigns dar, da sie einen anderen Gesamteindruck erzeugten. Aufgrund der vorhandenen Unterschiede sei auch ein Anspruch aus § 4 Nr. 9 UWG nicht begründet, abgesehen davon, dass ihre Modelle mit der bekannten Marke U gekennzeichnet seien. Aus alledem folge, dass die seitens des Beklagten ausgesprochenen Abmahnungen zu Unrecht erfolgt seien und deshalb einen Eingriff in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellten.
Die Klägerin beantragt,
zu erkennen, wie geschehen.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Widerklagend beantragt er, nachdem er zunächst zum Gegenstand seines Unterlassungsantrags zu Ziffer I d. die auf Seite 4 des Schriftsatzes vom 23.12.2013 (Bl. 50 GA) wiedergegebenen Lichtbilder gemacht hat, zuletzt,
die Klägerin zu verurteilen, es bei Meidung eines vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die nachstehend abgebildeten Schuhe anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben:
a.
b.
c.
d.
die Klägerin zu verurteilen, ihm sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihm durch das Angebot und/oder das Inverkehrbringen und/oder die Werbung der unter Ziffer I. des Widerklageantrages abgebildeten Schuhe entstanden ist und/oder zukünftig noch entstehen wird;
die Klägerin zu verurteilen, darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer II. des Widerklageantrages bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe
der Menge der erhaltenen und bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und andere Vorbesitzer, einschließlich der Angaben über die Gestehungskosten und die Einkaufspreise;
der einzelnen Liefermengen,- zeiten,- preise und Typenbezeichnung, des erzielten Gewinns sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer;
der erzielten Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,
-zeiten, -preise und Typenbezeichnung sowie der Namen und Anschriften der jeweiligen Angebotsempfänger;
der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeit und Verbreitungsgebiet.
die Widerklage abzuweisen.
Der Beklagte ist der Ansicht, seine Modelle „Rock“ und „Plus“ verfügten über wettbewerbliche Eigenart, die insbesondere durch den vierteilig zusammengesetzten umlaufenden Lederrahmen begründet sei, der zuvor im Sneakerbereich vollkommen unbekannt gewesen sei. Seit der erstmaligen Präsentation der Schuhmodelle auf der GDS in Düsseldorf im Herbst 2007 habe er bislang insgesamt 225.508 Paar des Modells „Rock“ und 108.128 Paar des Modells „Plus“ abgesetzt. Der Vertrieb der mit der Widerklage angegriffenen Schuhe führe bei den Abnehmern die Gefahr einer vermeidbaren Täuschung über die betriebliche Herkunft herbei und nutze die Wertschätzung der Schuhe des Beklagten aus.
Jedenfalls aber erweckten die mit der Widerklage zu I a. und c. angegriffenen Schuhe den gleichen Gesamteindruck wie der durch das Widerklagedesign I geschützte Schuh und die mit der Widerklage zu I b. und d. angegriffenen Schuhe den gleichen Gesamteindruck wie der durch das Widerklagedesign II geschützte Schuh.
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die tatsächlichen Feststellungen in den nachfolgenden Entscheidungsgründen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage hat Erfolg, während die Widerklage vollumfänglich abzuweisen ist.
A.
Die Klage ist insgesamt begründet.
Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein Anspruch auf Unterlassung im tenorierten Umfang aus § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 1004 BGB analog zu.
1.
Die unberechtigte Verwarnung aus einem Schutzrecht, zu der neben der herkömmlichen Abmahnung verbunden mit der Forderung nach Abgabe einer Unterlassungserklärung auch der an keine unmittelbaren Konsequenzen geknüpfte Hinweis auf die angebliche Verletzung von Schutzrechten zählt, stellt einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sowohl des Verwarnten als auch - wie hier - desjenigen Gewerbetreibenden dar, dessen Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Abmahnung eines Ausschließlichkeitsrechts gegenüber dem verwarnten Abnehmer schwerwiegend beeinträchtigt werden (BGH Großer Senat für Zivilsachen, GRUR 2005, 882 ff. - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Köhler/Bornkamm-Köhler, Wettbewerbsrecht, 31. Aufl. 2013, § 4 Rz. 10.175 und 10.180, 10.189a). Der von der unberechtigten Schutzverwarnung betroffene Mitbewerber hat gegen den Schutzrechtsinhaber zwar keinen (vorbeugenden) Anspruch auf Unterlassung einer gerichtlichen Geltendmachung der vermeintlichen Ansprüche gegenüber seinen Abnehmern. Denn die gerichtliche Prüfung eines auch nur vermeintlich bestehenden Anspruchs kann nicht unterbunden werden (prozessuales Privileg). Wohl aber hat er einen Anspruch auf Unterlassung einer Verwarnung (Köhler/Bornkamm-Köhler, a.a.O.), wobei dieser Anspruch nicht erst subsidiär auf § 823 Abs. 1 BGB gestützt werden kann (Köhler/Bornkamm-Köhler, a.a.O., § 4 Rz. 10.176 a unter Hinweis auf die bereits zitierte Entscheidung des BGH, Großer Senat für Zivilsachen).
2.
Die vom Beklagten ausgesprochenen Verwarnungen sind unberechtigt, weil die zu deren Gegenstand gemachten Schuhmodelle der Klägerin - unabhängig von ihrer Farbgebung und unabhängig von der Gestaltung mit Pailletten - weder Design- noch Leistungsschutzrechte des Beklagten verletzen.
a) Die niedrigschaftigen Schuhmodelle der Klägerin verletzen nicht das Widerklagedesign I.
aa)
Zwar ist davon auszugehen, dass das Widerklagedesign I rechtsbeständig ist. Denn nach § 39 DesignG wird zugunsten des Rechtsinhabers vermutet, dass die an die Rechtsgültigkeit eines eingetragenen Designs zu stellenden Anforderungen erfüllt sind. Die grundsätzlich im vorliegenden Verfahren mögliche Widerlegung der Vermutung - § 52 a DesignG findet gemäߠ § 74 Abs. 2 DesignG für das vorliegende Verfahren noch keine Anwendung – ist der Klägerin nicht gelungen, da keine der möglichen Entgegenhaltungen den Gesamteindruck des Widerklagedesigns I vorwegnimmt.
Das Widerklagedesign I zeigt einen Sneaker, der durch folgende Merkmale geprägt wird:
(1) auf die Sohle aufgesetzter und in den Schaft hochgezogener, umlaufender Rahmen aus einem Material in Glattlederoptik,
(2) der umlaufende Rahmen besteht aus insgesamt vier Teilen: ein rundumlaufender Rahmen, im vorderen Bereich dieses Rahmens ist ein abgesetzter weiterer Aufsatz aus gleichem Material vorhanden („Frontflügel“), im Fersenbereich ist ein Teil aus wiederum gleichem Material aufgesetzt, oberhalb des eigentlichen Rahmens ist eine Kappe aus gleichem Material aufgesetzt und über eine umlaufende Naht vom eigentlichen Rahmen abgesetzt,
(3) der Rahmen steigt vom Frontbereich bis zur Ferse leicht an,
(4) Schuh zeigt eine runde Frontform,
(5) Schaft und Rahmen sind farblich kontrastierend gestaltet, wobei der Schaft in moosgrünem velourähnlichem, weichem Leder gehalten ist und der helle Rahmen einen „used look“ aufweist.
Insgesamt vermittelt das Widerklagedesign I einen sportlich-schicken, ein jüngeres Publikum ansprechenden Eindruck. Seine Gestaltung in moosgrün kombiniert mit dem „used look“ des hellen Rahmens weckt die Assoziation, dass man mit diesem Schuh bequem durch die Natur laufen kann, ohne dass man befürchten muss, dass das Erscheinungsbild des Schuhs Schaden nimmt. Dies verleiht dem Modell eine gewisse Lässigkeit und Jugendlichkeit.
Das Widerklagedesign I ist neu und eigenartig, weil es einen anderen Gesamteindruck als die vorbekannten Muster hervorruft.
Die von der Klägerin entgegengehaltenen Sneaker des Herstellers Converse (Bl. 83 GA) haben erkennbar einen aus einem anderen Material (nämlich Gummi) gestalteten umlaufenden Rahmen, der zudem nicht zur Ferse hin ansteigt. Auch dem beispielsweise auf Bl. 9 GA abgebildeten Emma Hope Sneaker fehlt der leicht nach hinten ansteigende Rahmen. Zudem wirkt dessen Rahmen in der Seitenansicht dadurch gestuft, dass auf den umlaufenden Velourlederrahmen ein weiterer – nicht gleich hoher – Glattlederrahmen aufgesetzt ist. Schließlich zeigt dieser Schuh aufgrund des Trapezleistens eine erkennbar andere Kappenausgestaltung. Keiner der entgegengehaltenen Schuhe weist den für Schuhe eher ungewöhnlichen moosgrünen Schaft in Kombination mit einem zur Ferse hin leicht ansteigenden hellen Rahmen im „used look“ auf.
bb)
Gemäß § 38 Abs. 2 S. 1 DesignG erstreckt sich der Schutz aus einem Design auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Dabei sind nicht nur die Übereinstimmungen, sondern auch die Unterschiede von Bedeutung (vgl. BGH, GRUR 2013, 285, Rz. 30 – Kinderwagen II). Bei der Beurteilung des Schutzumfangs wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs berücksichtigt, § 38 Abs. 2 S. 2 DesignG. Zwischen dem Gestaltungspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Designs besteht eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers können zu einem engen Schutzumfang des Designs mit der Folge führen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen, während umgekehrt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers einen weiten Schutzumfang des Designs zur Folge haben können, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken (vgl. BGH a.a.O., Rz. 31 m.w.Nw.). Darüber hinaus wird der Schutzumfang des Widerklagedesigns I auch durch seinen Abstand zum vorbekannten Formenschatz bestimmt. Je größer der Abstand des Widerklagedesigns I zum vorbekannten Formenschatz ist, desto größer ist sein Schutzumfang bemessen (vgl. BGH a.a.O., Rz. 32).
Der Schutzumfang des Widerklagedesigns I ist im Hinblick auf die Vielzahl verschiedener Sneaker als allenfalls durchschnittlich zu bezeichnen.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die von der Klägerin vertriebenen Sneaker einen anderen Gesamteindruck als das Widerklagedesign I erzeugen.
(1)
Der im Widerklageantrag zu I a. bildlich wiedergegebene Schuh der Klägerin zeigt zwar ebenfalls eine runde Frontform sowie den auf die Sohle aufgesetzten und in den Schaft hochgezogenen, umlaufenden Rahmen aus einem Material in Glattlederoptik. Auch ist im vorderen Bereich des Rahmens ein abgesetzter weiterer Teil aus wiederum gleichem Material aufgesetzt („Frontflügel“). Hinzu kommt die farblich zum Rahmen kontrastierende Schaftgestaltung, die den Schuh durchaus sportlich erscheinen lässt. Indes fehlen der nach hinten ansteigende Rahmen im „used look“ und hiermit einhergehend der im Verhältnis zur Rahmenhöhe deutlich niedrigere Schaft. Stattdessen erinnern die Schaft-Rahmen-Proportionen an die der klassischen Converse Chucks. Auch fehlt dem Schuh durch das feste Material des Schafts die Lässigkeit. Der Schuh wirkt deutlich braver und ordentlicher als das Widerklagedesign I.
(2)
Der im Widerklageantrag zu I c. bildlich wiedergegebene Schuh der Klägerin zeigt wie das Widerklagedesign I eine runde Frontform sowie den auf die Sohle aufgesetzten und in den Schaft hochgezogenen, umlaufenden Rahmen aus Glattleder. Im Fersenbereich ist ein weiteres Lederteil aufgesetzt. Allerdings fehlt zum einen das weitere Lederteil im Frontbereich. Der Rahmen steigt zum anderen nicht nach hinten an und ist im Verhältnis zum darüber liegenden Schaft deutlich niedriger. Schließlich ist der Schaft aus festem, starrem Leder gefertigt. Der Schuh wirkt in seiner Ausgestaltung zwar ebenfalls sportlich, durch das feste Material sowie ohne den zusätzlichen „Frontflügel“ und den Anstieg des Rahmens indes nicht jugendlich lässig und deutlich weniger robust. Anders als im Falle des Widerklagedesigns I kann man sich diese Schuhe – unabhängig von der Farbgestaltung und erst recht bei der Verzierung mit Pailletten – durchaus am Fuß einer älteren Dame und eher beim Gang durch die Stadt als beim Spaziergang durch die Natur vorstellen. Die Bodengruppe dieses Schuhs erinnert eher an die eines sportlich-schicken Collegeschuhs als an die eines Sneakers.
b) Die hochschaftigen Schuhmodelle der Klägerin verletzen nicht das Widerklagedesign II.
Zwar ist davon auszugehen, dass das Widerklagedesign II rechtsbeständig ist. Denn nach § 39 DesignG wird zugunsten des Rechtsinhabers vermutet, dass die an die Rechtsgültigkeit eines eingetragenen Designs zu stellenden Anforderungen erfüllt sind. Diese Vermutung ist nicht durch den in das Verfahren eingeführten Formenschatz widerlegt, da die Klägerin keine Entgegenhaltung vorgelegt hat, die den Gesamteindruck des Widerklagedesigns II vorwegnimmt.
Das Widerklagedesign II zeigt einen Sneaker, der durch folgende Merkmale geprägt wird:
(5) im Bereich der Ferse wird die Gummisohle auf das weitere aufgesetzte Lederteil nach oben gezogen,
(6) Schaft und Rahmen sind farblich kontrastierend gestaltet, wobei der Schaft in mattgelbem lederähnlichem Material gehalten ist und der helle Rahmen einen „used look“ aufweist.
Insgesamt vermittelt auch das Widerklagedesign II einen sportlich-schicken, ein jüngeres Publikum ansprechenden Eindruck. Seine Gestaltung in mattgelb kombiniert mit dem „used look“ des hellen Rahmens erzeugt einen lässigen, fröhlich-frechen Eindruck.
Das Widerklagedesign II ist neu und eigenartig, weil es einen anderen Gesamteindruck als die vorbekannten Muster hervorruft.
Die von der Klägerin entgegengehaltenen Sneaker des Herstellers Converse haben erkennbar einen aus einem anderen Material (nämlich Gummi) gestalteten umlaufenden Rahmen, der zudem nicht zur Ferse hin ansteigt. Überdies fehlt bei diesem Schuhmodell die markant hochgezogene Sohle im Fersenbereich. Auch dem Emma Hope Sneaker (beispielsweise Bl. 11 GA) fehlen der leicht nach hinten ansteigende Rahmen und die hochgezogene Sohle im Fersenbereich. Auch wirkt der Rahmen, wie bereits unter I 2 a) aa) ausgeführt, in der Seitenansicht gestuft. Keiner der Schuhe weist somit den nach hinten ansteigenden umlaufenden Rahmen mitsamt der markant im Fersenbereich hochgezogenen Sohle auf.
Das Widerklagedesign I des Beklagten ist nicht als vorbekannter Formenschatz zu berücksichtigen. Dies folgt aus § 6 S. 1 DesignG, wonach eine Offenbarung bei der Anwendung des § 2 Abs. 2 und 3 DesignG dann unberücksichtigt bleibt, wenn ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmeldetag durch den Entwerfer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Voraussetzung ist somit, dass Entgegenhaltung und eingetragenes Design von demselben Entwerfer stammen. Eine Identität der beiden Designs ist darüber hinaus nicht erforderlich (vgl. zu Art. 7 GGV Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl. 2010, Art. 7 Rz. 53).
Auch der Schutzumfang des Widerklagedesigns II ist im Hinblick auf die Vielzahl verschiedener Sneaker als allenfalls durchschnittlich zu bezeichnen.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die von der Klägerin vertriebenen Sneaker einen anderen Gesamteindruck als das Widerklagedesign II erzeugen, § 38 Abs. 2 S. 1 DesignG.
Der im Widerklageantrag zu I b. bildlich wiedergegebene Sneaker der Klägerin weist zwar eine runde Frontform sowie den auf die Sohle aufgesetzten und in den Schaft hochgezogenen, umlaufenden Rahmen aus einem Material in Glattlederoptik auf. Auch ist im vorderen Bereich des Rahmens ein abgesetzter weiterer Teil aus wiederum gleichem Material aufgesetzt („Frontflügel“) und die Gummisohle ist im Fersenbereich nach oben auf den umlaufenden Rahmen gezogen. Indes fehlen zum einen die Frontkappe und zum anderen das im Fersenbereich zusätzlich aufgesetzte Teil. Insbesondere aber fehlt der leicht nach hinten hin ansteigende Rahmen im „used look“ und ist das gewählte Schaftmaterial ein deutlich festeres als das des Widerklagedesigns II. Hierdurch wirkt der Schuh brav und ordentlich und nicht frech und lässig wie das Widerklagedesign II.
Der im Widerklageantrag zu I d. bildlich wiedergegebene Schuh der Klägerin zeigt wie das Widerklagedesign II eine runde Frontform sowie den auf die Sohle aufgesetzten und in den Schaft hochgezogenen, umlaufenden Rahmen aus Glattleder. Im Fersenbereich ist ein weiteres Lederteil aufgesetzt, auf das die Gummisohle hochgezogen ist. Allerdings fehlt – wie auch beim niedrigschaftigen Modell – zum einen der sog. „Frontflügel“, zum anderen steigt der Rahmen nicht nach hinten an. Der Rahmen wirkt hierdurch deutlich feiner und weniger robust als der des Widerklagedesigns II. Er wird weit weniger ins Blickfeld gerückt, tritt hinter der Gestaltung des Schafts vielmehr zurück. Überdies ist der Schaft aus festem, starrem Leder gefertigt. Hierdurch wirkt auch dieser Schuh brav, nicht lässig und frech wie das Widerklagedesign II.
c) Die Schuhmodelle der Klägerin verletzen auch keine Leistungsschutzrechte des Beklagten aus § 4 Nr. 9 lit. a und b UWG.
Der Vertrieb eines nachahmenden Erzeugnisses kann nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt über wettbewerbliche Eigenart verfügt und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. So verhält es sich, wenn die Nachahmung geeignet ist, eine Herkunftstäuschung hervorzurufen und der Nachahmer geeignete und zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung der Herkunftstäuschung unterlässt (§ 4 Nr. 9 lit. a UWG) oder wenn ein Nachahmer die Wertschätzung der nachgeahmten Ware unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt (§ 4 Nr. 9 lit. b UWG). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen, so dass bei einer größeren wettbewerblichen Eigenart und einem höheren Grad der Übernahme geringere Anforderungen an die besonderen Umstände zu stellen sind, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. nur BGH, GRUR 2010, 80 – LIKEaBIKE; BGH, GRUR 2009, 79 Rn. 27 - Gebäckpresse).
aa) Die von dem Beklagten hergestellten Schuhe besitzen wettbewerbliche Eigenart. Ein Erzeugnis besitzt bei gewisser Bekanntheit wettbewerbliche Eigenart, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH, GRUR 2007, 795, 797 - Handtasche). Die wettbewerbliche Eigenart eines Produktes kann sich sowohl aus ästhetischen, wie auch aus technischen Merkmalen ergeben. Auf die Neuheit oder schöpferische Eigentümlichkeit der Gestaltung kommt es dabei ebenso wenig an wie darauf, ob die zur Gestaltung eines Produktes verwendeten Einzelmerkmale originell sind. Entscheidend ist vielmehr, ob sie in ihrer Kombination dem Produkt ein Gepräge geben, das dem Verkehr einen Rückschluss auf die betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten ermöglicht (BGH, Urteil vom 17.07.2013, I ZR 21/12 - Einkaufswagen III, Rn. 19, zitiert nach juris; Köhler/Bornkamm-Köhler, a.a.O., § 4 Rz. 9.27). Die Bekanntheit eines Produktes im Verkehr ist hierfür nicht Voraussetzung, sie kann aber zur Steigerung der wettbewerblichen Eigenart beitragen (BGH, GRUR 2010, 1125, Rn. 24 - Femur-Teil). Überdies muss sich die wettbewerbliche Eigenart nicht notwendigerweise auf ein bestimmtes Produkt beziehen, sondern kann auch aus den übereinstimmenden Merkmalen verschiedener Exemplare einer Modellreihe hergeleitet werden, solange nicht nur Schutz für einzelne Stilmittel oder eine dem Sonderschutz nicht zugängliche Grundidee begehrt wird, sondern für konkrete Gestaltungsmerkmale, die jeweils allen Modellen der Reihe eigen sind und deren wettbewerbliche Eigenart begründen (BGH, GRUR 2007, 795 – Handtaschen; OLG Köln, GRUR-RR 2014, 25, 27 – Kinderhochstuh „Sit up“).
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist davon auszugehen, dass die Schuhe mit den Modellbezeichnungen „Plus“ und „Rock“ des Beklagten über wettbewerbliche Eigenart verfügen. Es handelt sich um Sneaker, die folgende Gestaltungsmerkmale aufweisen:
(1) auf die Sohle aufgesetzter und in den Schaft hochgezogener, umlaufender Rahmen aus Glattleder,
(2) der umlaufende Rahmen besteht aus insgesamt vier Teilen: einem rundumlaufendem Rahmen, auf den im Frontbereich ein weiteres Lederelement („Frontflügel“) aufgesetzt ist und der im Frontbereich zudem über eine Lederkappe verfügt, im Fersenbereich ist ein weiteres Lederelement aufgesetzt und bis zum Schaftabschluss nach oben gezogen,
(3) der rundumlaufende Rahmen steigt vom Frontbereich bis zur Ferse leicht an,
(4) im Bereich der Ferse wird die Gummisohle auf das weitere aufgesetzte Lederteil nach oben gezogen,
(5) der Schuh zeigt eine runde Frontform.
Diese markante Ausgestaltung findet sich unabhängig von der konkreten farblichen Ausgestaltung der Schuhmodelle bei jedem Schuh mit der Modellbezeichnung „Plus“ und „Rock“, und hebt die Schuhe aus der Menge vergleichbarer Produkte ab. Trotz unterschiedlicher Modellbezeichnungen ist des Weiteren von einer einheitlichen wettbewerblichen Eigenart der Modelle „Plus“ und „Rock“ auszugehen, da die konkrete Ausführung als niedrigschaftiger oder hochschaftiger Schuh kein die wettbewerbliche Eigenart begründendes Gestaltungsmerkmal ist.
Die Schuhmodelle „Rock“ und „Plus“ haben mit ihrer Markteinführung wettbewerbliche Eigenart erlangt. Dass bei ihrer Markteinführung im Jahre 2008 ein Schuhmodell bekannt gewesen wäre, welches eine identische Merkmalskombination vorweggenommen hätte, hat die Klägerin nicht darzulegen vermocht. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen zum vorbekannten Formenschatz verwiesen, die hier entsprechend gelten. Dass möglicherweise einzelne Merkmale der Schuhmodelle des Beklagten für sich genommen vorbekannt waren, ist unschädlich, da die wettbewerbliche Eigenart - wie bereits ausgeführt - nicht Neuheit voraussetzt.
Die durch die besondere Ausgestaltung des Rahmens geschaffene Möglichkeit des Rückschlusses auf die betriebliche Herkunft der Schuhmodelle ist auch nicht durch die zwischenzeitliche Entwicklung verlorengegangen. Diesbezüglicher Vortrag seitens der Klägerin, die für die tatsächlichen Voraussetzungen des nachträglichen Entfallens einer einmal begründeten wettbewerblichen Eigenart darlegungs- und beweisbelastet ist (BGH, GRUR 1998, 477 - Trachtenjanker), fehlt.
bb) Die von der Klägerin angebotenen Schuhe stellen jedoch keine Nachahmung der Schuhmodelle des Beklagten dar.
Bei der Beurteilung des Grades der Nachahmung kommt es weniger auf die Unterschiede und mehr auf die Übereinstimmungen der Produkte an. Dies folgt aus dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr die in Rede stehenden Produkte regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung auf Grund eines Erinnerungseindrucks gewinnt, in dem die übereinstimmenden Merkmale stärker hervortreten als die unterscheidenden (str. Rspr.; vgl. nur BGH, GRUR 2010, 80, Rn. 41 - LIKEaBIKE; BGH, GRUR 2007, 795, Rn. 34 - Handtaschen; Köhler/Bornkamm-Köhler, a.a.O., § 4 Rz. 9.34).
Hiervon ausgehend liegt nicht einmal eine nachschaffende Leistungsübernahme vor. Eine solche ist gegeben, wenn die Nachahmung wiedererkennbare wesentliche Elemente des Originals aufweist und sich nicht deutlich davon absetzt. Geringfügige Abweichungen vom Original sind unerheblich, solange das Original als Vorbild erkennbar bleibt (KG Berlin, GRUR-RR 2003, 84, 84 – Tatty Teddy; Köhler/Bornkamm-Köhler, a.a.O., § 4 Rz. 9.37). Die Schuhmodelle der Klägerin setzen sich indes deutlich von den Schuhmodellen des Beklagten ab.
Auch wenn für die Frage der Nachahmung das unvollkommene Erinnerungsbild des Verbrauchers maßgeblich ist und dieser eine zergliedernde Gesamtanalyse regelmäßig nicht anstellt und auch wenn berücksichtigt wird, dass der Beklagte seine Schuhmodelle in verschiedenen Farben/Farbkombinationen und Schaftmaterialausgestaltungen vertreibt, der Verbraucher der konkreten Farbwahl und Schaftmaterialwahl mithin keine maßgebliche Bedeutung beimessen wird, so zeigen die Schuhe gemäß Widerklageantrag I a. eine für den Verbraucher erkennbar andere Rahmengestaltung, die nicht an die der Schuhmodelle des Beklagten erinnert. Zwar zeigt dieses Schuhmodell ebenfalls eine runde Frontform sowie den auf die Sohle aufgesetzten und in den Schaft hochgezogenen, umlaufenden Rahmen aus einem Material in Glattlederoptik mitsamt Frontkappe und „Frontflügel“. Diese Merkmale sind indes bereits von dem klassischen Converse Chuck, wenn auch bei diesem in anderem Material (nämlich Gummi) ausgeführt, bekannt. Auch wird die Sohle im Fersenbereich auf den Rahmen hochgezogen. Hierzu ist – anders als bei den Schuhen des Beklagten – indes kein weiteres Lederteil im Fersenbereich auf den Rahmen aufgesetzt. Vor allem aber fehlt der die Schuhmodelle des Beklagten besonders prägende, nach hinten hin ansteigende Rahmen, durch den der Schaft stärker „eingebettet“ erscheint. Dieses Merkmal wird auch nicht in vergleichbarer Art und Weise verwirklicht. Im Verhältnis zum Schaft ist der umlaufende Rahmen eher schmal.
Der Schuh gemäß Widerklageantrag zu I b. zeigt zwar eine runde Frontform sowie den auf die Sohle aufgesetzten und in den Schaft hochgezogenen, umlaufenden Rahmen aus einem Material in Glattlederoptik nebst „Frontflügel“. Auch ist im Fersenbereich die Gummisohle auf den umlaufenden Rahmen gezogen. Allerdings fehlt die Frontkappe im Material des umlaufenden Rahmens, wodurch die Frontpartie weniger betont wird. Insbesondere aber fehlt auch hier der die Schuhmodelle des Beklagten besonders prägende nach hinten hin ansteigende Rahmen, durch den der Schaft stärker „eingebettet“ erscheint. Dieses Merkmal wird auch nicht in vergleichbarer Art und Weise verwirklicht. Im Verhältnis zum Schaft ist der umlaufende Rahmen eher schmal.
(3)
Auch die Schuhe gemäß Widerklageantrag zu I c. und d. haben eine für den Verbraucher erkennbar andere Rahmengestaltung, die nicht an die der Schuhmodelle des Beklagten erinnert. Zwar ist der Rahmen der Schuhmodelle ebenfalls aus Leder gefertigt und im Fersenbereich ist ein Teil wiederum aus Leder aufgesetzt, auf das die Gummisohle nach oben gezogen wird. Der Schuh zeigt überdies eine Frontkappe aus Leder. Jedoch ist er im Frontbereich nicht durch ein zusätzliches Lederteil („Frontflügel“) verstärkt und steigt überdies nicht nach hinten an. Weiter ist er deutlich schmaler ausgestaltet und tritt daher optisch im Verhältnis zum Schaft kaum in Erscheinung. Dies ist bei dem Rahmen der Schuhmodelle des Beklagten gänzlich anders, der bereits aufgrund seiner Breite und der Verstärkung im Frontbereich deutlich ins Auge springt. Aufgrund des schmaleren Rahmens und ohne „Frontflügel“ wirken die Schuhe gemäß Widerklageantrag zu I c. und d. weniger robust und bequem.
Der Klägerin steht überdies ein Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von insgesamt 3.039,20 € gemäß § 823 Abs. 1 BGB zu.
Wie ausgeführt, liegt in den unberechtigten Verwarnungen ein rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Klägerin. Dieser Eingriff erfolgte auch schuldhaft. Bei der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte der Beklagte mit einer unberechtigten Verwarnung rechnen müssen, § 276 BGB. So wie der Wettbewerber das Risiko tragen muss, dass er fahrlässig den Schutzbereich eines gewerblichen Schutzrechts zu eng bemisst, so ist es umgekehrt angemessen, den aus einem Schutzrecht Verwarnenden dafür einstehen zu lassen, dass er fahrlässig Schutz beansprucht hat, der ihm in dieser Form nicht zustand (BGH Großer Senat für Zivilsachen, a.a.O.).
Die somit dem Grunde nach gegebene Schadensersatzverpflichtung besteht auch der Höhe nach. So hat der Beklagte sowohl die Kosten der Schutzschrift vom 23.04.2013 i. H. v. 1.780,20 € zu erstatten (vgl. OLG Düsseldorf JurBüro 2007, 36 f., Köhler/Bornkamm-Köhler, a.a.O., § 12 Rz. 3.41), als auch die Abmahnkosten über 1.030,25 € und die Kosten für das Abschlussschreiben i. H. v. 228,75 €.
Der insoweit geltend gemachte Zinsanspruch ist begründet aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB.
B.
Die Widerklage ist zulässig, indes unbegründet.
Soweit der Beklagte mit Schriftsatz vom 27.03.2014 den Widerklageantrag zu I d. neu formuliert hat, handelte es sich nicht um eine Widerklageänderung, deren Zulässigkeit an § 263 ZPO zu messen ist. Vielmehr liegt hierin eine bloß redaktionelle Klarstellung. Zwar hatte der Beklagte zunächst die auf Seite 4 des Schriftsatzes vom 23.12.2013 (Bl. 50 GA) wiedergegebenen Lichtbilder zum Gegenstand seines Unterlassungsantrags zu Ziffer I d. gemacht. Aus dem zur Auslegung des Antrags heranzuziehenden Vortrag im Schriftsatz vom 23.12.2013 (dort insbesondere Seite 22, Bl. 68 GA) ergab sich indes zweifelsfrei, dass der Beklagte neben der flachen Variante des Schuhs gemäß Antrag zu Ziffer I c. auch dessen hohe Variante angreifen wollte.
Die Widerklage ist indes unbegründet.
Aus den oben genannten Gründen verletzen die Schuhmodelle der Klägerin weder die Widerklagedesigns I und II des Beklagten noch dessen Leistungsschutzrechte.
Entsprechend sind der im Wege der Widerklage geltend gemachte Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadenersatzfeststellungsanspruch weder aus §§ 38, 42 Abs. 1 und 2, 43, 46 Abs. 1 und 2 DesignG, § 242 BGB noch aus § 8 Abs. 1 i. V. m. §§ 3, 4 Nr. 9 UWG, § 9 Abs. 1 UWG, § 242 BGB gegeben.
C.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1 ZPO.
Streitwert:
Insgesamt: 305.000,- €
Klage: bis 155.000,- €
Widerklage: insgesamt 150.000,- € (Antrag zu I.: 120.000,- €; Antrag zu II.:
25.000,- € und Antrag zu III.: 5.000,- €)

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 291, 288 Abs. 1 BGB
§§ 38, 42 Abs. 1 und 2, 43, 46 Abs. 1 und 2 DesignG, § 242 BGB noch aus § 8 Abs. 1 i. V. m. §§ 3, 4 Nr. 9 UWG, § 9 Abs. 1 UWG, § 242 BGB
§ 1004 BGB
§ 39 DesignG
§ 52 a DesignG
§ 276 BGB
§ 263 ZPO
§ 4 Nr. 9 UWG
§ 823 Abs. 1 BGB
§ 74 Abs. 2 DesignG
§ 38 Abs. 2 S. 1 DesignG
§ 38 Abs. 2 S. 2 DesignG
§ 6 S. 1 DesignG
§ 2 Abs. 2 und 3 DesignG
§ 4 Nr. 9 lit. a und b UWG
§ 4 Nr. 9 lit. a UWG
§ 4 Nr. 9 lit. b UWG
§ 91 Abs. 1 ZPO
§ 709 S. 1 ZPO
Art. 7 GGV

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2005, 882
GRUR 2013, 285
GRUR 2010, 80
GRUR 2009, 79
GRUR 2007, 795, 797
GRUR 2010, 1125
GRUR 2007, 795
GRUR-RR 2014, 25, 27
GRUR 1998, 477
GRUR-RR 2003, 84, 84
14c O 65/13
I ZR 21/12