Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2005-04-14, Aktenzeichen 4a O 234/03
ECLI: ECLI:DE:LGD:2005:0414.4A.O234.03.00

Tenor:
Die Beklagten werden – unter Abweisung der Klage im Übrigen - verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutsch¬land,
a) Thermocycler-Vorrichtungen, geeignet zur Durchführung der Polymerase-Kettenreaktion, die wenigstens eine Proben¬vertiefung umfassen, die zur Aufnahme eines mit einer Kappe versehenen Probenröhrchens fähig ist, das ein Proben¬gemisch enthält, eine beheizte Platte mit Heizmitteln, die zum Heizen der Platte bereitgestellt sind, um das Oberteil eines besagten Probenröhrchens so zu berühren sowie Heizgerät-Steuermittel zum Steuern der Heizmittel, so dass die Platte während der gesamten Polymerase-Kettenreaktion auf einer Temperatur von 100°C bis 110°C gehalten wird und den oberen Teil eines Probenröhrchens auf eine Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes derart erwärmt, dass Kondensation und Rückfluss von Probe in einem Proben¬röhrchen vermieden wird,
anzubieten, zu gebrauchen, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
und/oder
b) beheizte Platten mit Heizmitteln, die zum Heizen der Platte bereitgestellt sind,
zur Benutzung in den unter Ziffer I.1.a) bezeichneten Vorrichtungen anzubieten oder zu liefern;
2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 24. September 1998 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefer-mengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebots-mengen, -zeiten und –preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der einzelnen Angebots-empfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbe-trägern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Ver¬brei¬tungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Angaben nach e) erst ab dem 5. April 2003 zu machen sind,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht gewerblichen Abnehmer und ihrer Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegen-über der Klägerin zu verpflichteten vereidigten Wirtschafts-prüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsem-pfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.
3. die im Besitz bzw. Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1.a) zu vernichten.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind,
1. der Klägerin für die in Ziffer I.1. bezeichneten und in der Zeit vom 24. September 1998 bis zum 4. April 2003 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,
2. der Klägerin als Gesamtschuldner allen Schaden zu ersetzen, der ihr bzw. der PE Corporation (NY) durch die in Ziffer I.1. begangenen Handlungen seit dem 5. April 2003 entstanden ist und noch entstehen wird.
III.
Die Kosten des Rechtsstreits werden den Beklagten als Gesamtschuldnern auferlegt.
IV.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,- € vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer im Gebiet der Europäischen Union ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Europäischen Patentes 0 810 030 (Anlage K 17, deutsche Übersetzung K 17 a; nachfolgend Klagepatent), welches am 29. November 1991 unter Inanspruchnahme zweier US-amerikanischer Prioritäten – US 620 606 vom 29. November 1990 und US 670 545 vom 14. März 1991 - angemeldet wurde. Die in englischer Sprache formulierte Patentanmeldung wurde am 3. Dezember 1997 offengelegt. Die deutsche Fassung der Patentansprüche wurde am 24. September 1998 veröffentlicht, die Mitteilung über die Erteilung des Klagepatentes am 5. März 2003.
Ursprünglich eingetragene Inhaberin des Klagepatentes war die PE Corporation (NY), Foster City in Californien, USA, welche der Klägerin im Rahmen eines "Assignment und Assumption Agreement" am 28. Juni 2002 sämtliche Vermögenswerte, u.a. auch das Klagepatent sowie Ansprüche hieraus, abgetreten hat.
In der erteilten Fassung hatte der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:
"Thermocycler-Vorrichtung, geeignet zur Durchführung der Polymerase-Kettenreaktion, die wenigstens eine Probenvertiefung (66, 68) umfasst, die zur Aufnahme eines mit einer Kappe versehenen Probenröhrchens (376) fähig ist, das ein Probengemisch enthält, eine beheizte Platte mit Heizmitteln, die zum Heizen der Platte (14) bereitgestellt sind, um das Oberteil eines besagten Probenröhrchens zu berühren, sowie Heizgerät-Steuermittel (20) zum Steuern der Heizmittel, so dass die Platte den oberen Teil eines Probenröhrchens auf eine Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes derart erwärmt, dass Kondensation und Rückfluss von Probe in einem Probenröhrchen vermieden wird."
Gegen den Rechtsbestand des Klagepatentes legte die Beklagte neben anderen Einspruch bei dem Europäischen Patentamt ein. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes am 25. November 2004 beantragte die Klägerin unter anderem das Klagepatent in der Fassung des Hilfsantrages B 2 aufrechtzuerhalten.
Der Hilfsantrag B 2 hat – in die deutsche Sprache übersetzt - folgenden Wortlaut:
"Thermocycler-Vorrichtung, geeignet zur Durchführung der Polymerase-Kettenreaktion, die wenigstens eine Probenvertiefung (66, 68) umfasst, die zur Aufnahme eines mit einer Kappe versehenen Probenröhrchens (376) fähig ist, das ein Probengemisch enthält, eine beheizte Platte mit Heizmitteln, die zum Heizen der Platte (14) bereitgestellt sind, um das Oberteil eines besagten Probenröhrchens zu berühren, sowie Heizgerät-Steuermittel (20) zum Steuern der Heizmittel, so dass die Platte während der gesamten Polymerase-Kettenreaktion auf einer Temperatur von 100° C bis 110°C gehalten wird und den oberen Teil eines Probenröhrchens auf eine Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes derart erwärmt, dass Kondensation und Rückfluss von Probe in einem Probenröhrchen vermieden wird."
Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Einspruchsabteilung folgende Entscheidung, wie sich aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung ergibt (Anlage B 6 zur Anlage B 8, teilweise deutsche Übersetzung Anlage B 6a):
"After deliberation of the opposition division,
the chairman announced the following decision:
"Account being taken of the amendments made by the patent proprietor during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates are found to meet the requirements of the European Patent Convention. The currently valid documents are those according to the Auxiliary Request B (2)."
Die Beklagte zu 1. stellt Thermocycler in den USA her und führt diese in die Bundesrepublik Deutschland ein. In Deutschland werden sie von der Beklagten zu 2. angeboten und vertrieben. Die Beklagte zu 1. benennt die Beklagte zu 2. auf ihrer Website, von welcher eine Ablichtung als Anlage K 16 überreicht wurde, als exklusive Vertriebsgesellschaft für Deutschland. In Übereinstimmung hiermit benennt die Beklagte zu 2. auf ihrer Homepage (Anlage K 17) die Beklagte zu 1. als Kooperationspartnerin. Zu den von den Beklagten vertriebenen Vorrichtungen gehören Thermocycler mit der Produktbezeichnung "DNA Engine (PTC-200)", "DNA Engine Tetrad", "DNA Engine Dyad", "Dyad Disciple", "PTC 100" und "MiniCycler" (vgl. Anlage K 16 Seiten 1 und 2). Die Funktion der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich beispielsweise anhand der Gebrauchsanweisung des "DNA Engine (PTC-200)" Thermocyclers und des "DNA Engine Tetrad" Thermocyclers, vorgelegt als Anlage K 19. Die übrigen Verletzungsformen funktionieren im Hinblick auf die das Klagepatent betreffenden Fragen identisch.
Die Beklagten bieten in der Bundesrepublik Deutschland separat auch "Heated Lid"-Heizdeckel an und liefert sie, wie sich anhand des Internetauftritts der Beklagten gemäß Anlage K 16 und K 17 sowie der Preisliste der Beklagten zu 1. gemäß Anlage K 18 (Seite 16) ergibt. Die Beklagten bieten die verschiedenen "Alpha-Units" einzeln an.
Mit der vorliegenden Klage nimmt die Klägerin die Beklagten auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung sowie Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzverpflichtung wegen unmittelbarer Patentverletzung sowie mittelbarer Patentverletzung wegen des separaten Vertriebs der Heizdeckel in Anspruch.
Die Klägerin sieht in dem Anbieten und Vertrieb der angegriffenen Thermocycler und Heizdeckel eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatentes. In dem Vertrieb der Heizdeckel sieht sie eine mittelbare Patentverletzung.
Sie beantragt,
zu erkennen, wie geschehen, jedoch zusätzlich hinsichtlich des Verbotes der Herstellung und ohne den zuerkannten Wirtschaftsprüfervorbehalt.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise den Rechtsstreit auszusetzen bis eine beschwerdefähige Entscheidung des Europäischen Patentamtes im Einspruchsverfahren betreffend das Klagepatent ergeht.
Die Beklagten sind unter Bezugnahme auf das Vorbringen der Beklagten in dem Parallelverfahren 4a O 242/03 der Auffassung, die Klägerin stütze ihr Klagebegehren unzulässigerweise auf Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrages B 2, weil ein Klagepatent mit dem genannten zusätzlichen Merkmal nicht existiere.
Auch sei das Klagepatent in der geänderten Fassung nicht in die deutsche Sprache übersetzt worden.
Eine Verletzung des Klagepatentes liege nicht vor. Die angegriffene Ausführungsform sei nicht in der Lage, die Platte des Heizdeckels auf weit oberhalb von 110°C zu erwärmen. Eine solche Temperatur sehe das Klagepatent jedoch vor, wenn es heiße, dass die Platte den oberen Teil eines Probenröhrchens auf eine Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes erwärmen solle. Der Kondensationspunkt betrage beispielsweise in der Phase der Denaturierung 122°C.
Im Übrigen wenden sie sich gegen den geltend gemachten Vernichtungsanspruch mit der Begründung, dass eine Vernichtung nicht zu rechtfertigen wäre, da mit den angegriffenen Ausführungsformen bestimmungsgemäß nicht nur die PCR durchgeführt werden könne, sondern auch andere Anwendungsmöglichkeiten bestehen würden. Aus diesem Grunde scheide auch eine mittelbare Patentverletzung durch den separaten Vertrieb der Heizdeckel aus.
Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist begründet.
Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzverpflichtung sowie Vernichtung nach Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 9 Nr. 1, 10, 14, 33, 139 Abs. 1 und 2, 140a, 140b Abs. 1 und 2 PatG, §§ 242, 259 BGB zu, da die Beklagten mit den von ihnen hergestellten und vertriebenen Thermocyclern von der Lehre des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch machen. Auch stellt das Anbieten und der Vertrieb der Heizdeckel eine mittelbare Patentverletzung dar.
I.
Die Klägerin stützt ihr Klagebegehren zulässigerweise auf Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrages B 2, dessen in das Deutsche übersetzte Wortlaut im Tatbestand wiedergegeben wurde. Dem Vorbringen der Beklagten, dass ein Klagepatent mit dem im Hilfsantrag genannten zusätzlichen Merkmal nicht existiere, kann nicht gefolgt werden. Denn ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das Klagepatent auf Grund der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrechterhalten werden kann, und hatten die Einsprechenden hinreichende Gelegenheit, zu dieser Fassung entweder im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen, entspricht es der ständigen - von der großen Beschwerdekammer gebilligten – Praxis, dass die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung erläßt, in der festgestellt wird, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernisses des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) genügen (vgl. Benkard/Schäfers, EPÜ, Art. 102 Rdnr. 14; Singer/Stauder-Joos, EPÜ, 2. Aufl., Art. 106 Rdnr. 43 f.).
Eine solche Entscheidung hat die Einspruchsabteilung am Ende der mündlichen Verhandlung vom 25. November 2004 verkündet, wie sich aus dem als Anlage B 6 zur Anlage B 8 vorgelegten Protokoll der mündlichen Verhandlung ergibt. Denn darin wird – wie zitiert - festgestellt, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Dies bezieht sich, wie dem Protokoll in Randnummer 23 entnommen werden kann, auf das Patent in der Fassung des geänderten Hilfsantrages B 2.
Dass bereits im Verhandlungstermin vom 25. November 2004 eine beschwerdefähige Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Klagepatentes in geändertem Umfang ergangen ist, wird weiterhin durch die an die Einsprechenden gerichtete Information gestützt, dass sie gemäß Art. 106 EPÜ in der in Art. 108 EPÜ vorgesehenen Frist gegen die Entscheidung Einspruch erheben können.
II.
Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung und Gefäße zur Durchführung einer Polymerase-Kettenreaktion, bezieht sich mithin auf das Gebiet von rechneradressierten Instrumenten zur Durchführung der Polymerase-Kettenreaktion (nachstehend PCR). Insbesondere bezieht sich die Erfindung nach dem Klagepatent auf automatisierte Instrumente, die die PCR gleichzeitig an vielen Proben mit einem sehr hohen Präzisionsgrad durchführen können, was die für jede Probe erhaltenen Ergebnisse betrifft.
Um Desoxyribonukleinsäure (DNA) unter Verwendung des PCR-Verfahrens zu amplifizieren, ist es notwendig, dass ein speziell konstitutiertes flüssiges Reaktionsgemisch durch ein PCR-Protokoll einschließlich mehrerer verschiedener Temperatur-Inkubationsperioden zyklisch durchläuft. Das Reaktionsgemisch besteht aus verschiedenen Komponenten, wie der zu amplifizierenden DNA, und wenigstens zwei Primern, die in einer vorbestimmten Weise ausgewählt wurden, um hinreichend komplementär zu der Proben-DNA und damit in der Lage zu sein, Verlängerungsprodukte der zu amplifizierenden DNA zu schaffen. Das Reaktionsgemisch schließt verschiedene Enzyme und/oder andere Reagenzien ein, genauso wie mehrere Desoxyribonukleinsäure-Triphosphate wie dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Im Allgemeinen sind die Primer Oligonukleotide, die in der Lage sind, als Ausgangspunkt der Synthese zu fungieren, wenn sie unter Bedingungen gestellt werden, in welchen die Synthese eines Primer-Verlängerungsprodukts, das zu einem Nukleinsäurestrang komplementär ist, induziert wird, d.h. in Gegenwart von Nukleotiden und induzierenden Mitteln wie thermostabile DNA-Polymerase bei einer geeigneten Temperatur und einem geeigneten pH-Wert.
Die PCR hat sich als eine außergewöhnlich erfolgreiche Technologie zur genetischen Analyse erwiesen, größtenteils, da sie einfach durchzuführen ist und eine kostengünstige instrumentelle Ausrüstung erfordert. Die Thermocyclierung stellt ein Verfahren zur Durchführung der PCR dar. Dabei erfolgen abwechselnde Schritte des DNA-Schmelzens, des Anlagerns kurzer Primer an die resultierenden Einzelstränge und des Verlängerns jener Primer, um neue Kopien der doppelsträngigen DNA herzustellen. Bei der Thermocyclierung durchläuft das PCR-Reaktionsgemisch wiederholt einen Kreislauf von hohen Temperaturen (> 90°C) zum Schmelzen der DNA zu niedrigeren Temperaturen (40° C bis 70° C) für das Primer-Anlagern und die Verlängerung. Das erste kommerzielle System zur Durchführung der in der Polymerase-Kettenreaktion erforderlichen Thermocyclierung, der Perkin-Elmer Cetus DNA-Thermocycler, wurde 1987 vorgestellt.
Im Allgemeinen schließt die PCR-Thermocyclierung wenigstens zwei Inkubationen bei unterschiedlichen Temperaturen ein. Eine dieser Inkubationen dient zur Primer-Hybridisierung und einer katalysierten Primer-Verlängerungsreaktion. Die andere Inkubation dient zur Denaturierung, d.h. Trennung der doppelsträngigen Verlängerungsprodukte in Einzelstrang-Template zur Verwendung im nächsten Hybridisierungs- und Verlängerungs-Inkubationsintervall. Der Zweck einer Polymerase-Kettenreaktion besteht darin, ein großes Volumen an DNA herzustellen, das mit einem anfänglich bereitgestellten kleinen Volumen der "Saat"-DNA identisch ist. Die Reaktion schließt das Kopieren der DNA-Stränge ein und verwendet dann die Kopien, um andere Kopien in nachfolgenden Zyklen zu erzeugen. Unter idealen Bedingungen wird jeder Zyklus die Menge der vorliegenden DNA verdoppeln und hat dadurch eine geometrische Progression im Volumen der Kopien der im Reaktionsgemisch vorliegenden "Ziel"-oder "Saat"-DNA-Stränge zur Folge. Ein typischer PCR-Temperaturzyklus erfordert, dass das Reaktionsgemisch bei jeder Inkubationstemperatur für eine vorgeschriebene Zeit genau gehalten wird und dass der identische Zyklus oder ein ähnlicher Zyklus mehrere Male wiederholt wird. Ein typisches PCR-Programm beginnt bei einer Probentemperatur von 94° C, die 30 Sekunden gehalten wird, um das Reaktionsgemisch zu denaturieren. Dann wird die Temperatur des Reaktionsgemisches auf 37° C abgesenkt und 1 Minute gehalten, um Primer-Hybridisierung zu erlauben. Daraufhin wird die Temperatur des Reaktionsgemisches auf eine Temperatur im Bereich von 50° C bis 72° C angehoben, bei welcher dieses 2 Minuten gehalten wird, um die Synthese von Verlängerungsprodukten zu unterstützen. Dies vervollständigt einen Zyklus. Der nächste PCR-Zyklus beginnt dann durch Anheben der Temperatur des Reaktionsgemisches wieder auf 94° C für die Strangtrennung der Verlängerungsprodukte, die im vorherigen Zyklus ausgebildet worden sind (Denaturierung). Typischerweise wird der Zyklus 25 bis 30 Mal wiederholt.
Im Allgemeinen ist es wünschenswert, die Probentemperatur zu der nächsten Temperatur im Zyklus so schnell wie möglich zu ändern, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zunächst weist die chemische Reaktion eine optimale Temperatur für jede ihrer Stufen auf. Daher bedeutet eine kürzere Zeit, die bei nicht-optimalen Temperaturen zugebracht wird, dass ein besseres chemisches Resultat erzielt wird. Ein weiterer Grund besteht darin, dass eine minimale Zeit zum Halten des Reaktionsgemisches bei jeder Inkubationstemperatur erforderlich ist, nachdem die jeweilige Inkubationstemperatur erreicht ist. Diese minimalen Inkubationszeiten begründen die minimale Zeit, die es braucht, um einen Zyklus zu vervollständigen. Jedweder Übergang zwischen Proben-Inkubationstemperaturen stellt Zeit dar, die zu dieser minimalen Zykluszeit addiert wird. Da die Anzahl der Zyklen groß ist, dehnt diese zusätzliche Zeit die Gesamtzeit, die benötigt wird, um die Amplifikation zu vervollständigen, unnötig aus.
Im Stand der Technik bekannte automatisierte PCR-Instrumente hatten – so die Klagepatentschrift – den Nachteil, dass nicht alle Proben genau den gleichen Temperaturzyklus erfahren haben. Bei diesen PCR-Instrumenten wurden Fehler in der Probentemperatur durch Ungleichmäßigkeit der Temperatur von Stelle zu Stelle innerhalb des Metallprobenblocks erzeugt, d.h., es existierten Temperaturgradienten innerhalb des Metalls des Blocks, wodurch bewirkt wurde, dass einige Proben unterschiedliche Temperaturen als andere Proben zu einzelnen Zeiten im Zyklus aufwiesen. Weiterhin gab es Verzögerungen im Wärmetransfer von dem Probenblock zu der Probe, aber die Verzögerungen waren nicht dieselben für alle Proben. Um das PCR-Verfahren erfolgreich und effizient durchzuführen und um die sog. quantitative PCR zu ermöglichen, müssen diese Zeitverzögerungen und Temperaturfehler in großem Umfang minimiert werden.
Das Problem, Zeitverzögerungen zu minimieren, wird nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift erst recht akut, wenn die Ausdehnung des Proben-enthaltenden Bereichs groß ist. Eine in hohem Maße wünschenswerte Eigenschaft für ein PCR-Instrument liegt darin, dass es einen Metallblock aufweist, der groß genug ist, um 96 Probenröhrchen aufzunehmen, die im Format einer Industriestandard-Mikrotiterplatte angeordnet sind. Diese große thermisch wirksame Masse des Blocks macht es jedoch schwierig, die Blocktemperatur nach oben und unten in dem Betriebsbereich mit großer Schnelligkeit zu verstellen. Zweitens erzeugt der Bedarf, den Block an verschiedenen äußeren Vorrichtungen, wie Verteiler für die Zufuhr und den Abzug von Kühlflüssigkeit, Blockhalterungsbefestigungspunkte und dazugehörige andere Peripheriegeräte zu befestigen, das Potential, dass Temperaturgradienten über dem Block existieren, die tolerierbare Grenzen überschreiten. Es bestehen ferner zahlreiche andere Konflikte zwischen den Erfordernissen im Design eines Thermocyclisierungssystems für die automatisierte Durchführung der PCR-Reaktion oder anderen Reaktionen, die eine schnelle, genaue Temperaturcyclisierung einer großen Anzahl von Proben erfordern. Beispielsweise muss, um die Temperatur eines Metallblocks schnell zu ändern, eine große Wärmemenge in einer kurzen Zeitdauer dem Probenblock zugeführt oder aus dem Probenblock abgeführt werden. Wärme kann von elektrischen Widerstandsheizelementen oder durch Anströmen eines geheizten Fluids in Berührung mit dem Block zugeführt werden. Wärme kann durch Anströmen eines abgekühlten Fluids in Berührung mit dem Block schnell abgeführt werden. Es ist jedoch scheinbar unmöglich, große Wärmemengen in einem Metallblock durch diese Mittel schnell zuzuführen oder abzuführen, ohne große Unterschiede in der Temperatur von Stelle zu Stelle im Block zu verursachen, wodurch Temperaturgradienten ausgebildet werden, die zu einer Ungleichmäßigkeit der Temperatur zwischen den Proben führen können.
Das Klagepatent sucht nun das technische Problem (die Aufgabe) zu lösen, ohne dies ausdrücklich zu formulieren, die aus dem Stand der Technik bekannte Nachteile einer Vorrichtung, insbesondere die Ausbildung eines Temperaturgradienten zu vermeiden. Hierzu schlägt es in seinem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsanspruches B 2 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen (vgl. Anlage K 20a) vor:
1. Thermocycler-Vorrichtung, geeignet zur Durchführung der Polymerase-Kettenreaktion,
2. umfassend wenigstens eine Probenvertiefung, die zur Aufnahme eines mit einer Kappe versehenen Probenröhrchens fähig ist, das ein Probengemisch enthält,
3. umfassend eine beheizte Platte mit Heizmitteln, die zum Heizen der Platte bereitgestellt sind, um das Oberteil eines besagten Probenröhrchens zu berühren,
4. umfassend Heizgerät-Steuermittel zum Steuern der Heizmittel,
5. so dass die Platte
5.1 während der gesamten Polymerase-Kettenreaktion auf einer Temperatur von 100°C bis 110°C gehalten wird und
5.2 den oberen Teil eines Probenröhrchens auf eine Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes derartig erwärmt, dass Kondensation und Rückfluss von Probe in einem Probenröhrchen vermieden wird.
Zwischen den Parteien im Streit steht die Verwirklichung des Merkmals 5.2. Die weiteren Merkmale stehen zu Recht außer Streit, so dass sich hierzu weitere Ausführungen erübrigen.
Merkmal 5.2 besagt, dass die Platte den oberen Teil eines Probenröhrchens auf eine Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes derartig erwärmt, dass Kondensation und Rückfluss von Probe in einem Probenröhrchen vermieden wird.
Die Beklagten stellen – nachdem das Merkmal zwischen den Parteien ursprünglich unstreitig war - nunmehr eine Verletzung mit der Begründung in Abrede, dass für die Bestimmung der Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes, auf die die Platte den oberen Teil eines Probenröhrchens derartig erwärmen soll, dass Kondensation und Rückfluss von Probe in einem Röhrchen vermieden werden, auch die Druckverhältnisse im Probenröhrchen zu berücksichtigen seien. Wie die Klägerin selbst in der Klageschrift ausgeführt habe, solle die Temperatur der Probe in der Denaturierungsphase der PCR 90°C bis 100°C und in der Elongationsphase ca. 72°C betragen. Bei einer Probentemperatur von im Mittel 72°C betrage der Druck im Röhrchen ca. 1.100 Torr und liege der Kondensationspunkt bei 111°C, bei einer Probentemperatur von 90°C betrage der Druck 1.450 Torr und der Kondensationspunkt liege bei 119°C und bei einer Probentemperatur von 100°C betrage der Druck 1.700 Torr und der Kondensationspunkt liege bei 124°C. Damit liege der Kondensationspunkt in der Denaturierungs- und Elongationsphase bei über 110°C, der obere Teil des Probenröhrchens müsse daher durch die Platte auf Temperaturen weit oberhalb von 110°C erwärmt werden. Die angegriffenen Ausführungsformen seien hierzu jedoch nicht in der Lage, wie sich aus der Anlage K 19 Seiten 8 bis 10 ergebe.
Der von den Beklagten vertretenen Auslegung des Klagepatentes, wonach bei der Bestimmung des Kondensationspunktes der in dem Probenröhrchen vorhandene Druck zu berücksichtigen sei, kann nicht zugestimmt werden. Denn konkrete Anhaltspunkte für ein entsprechendes Verständnis des Patentanspruches lassen sich dem Klagepatent nicht entnehmen. Maßgebend für die Auslegung eines Patentes ist der Patentanspruch. Beschreibung und Zeichnungen sind für die Auslegung des Patentanspruches mit heranzuziehen, Art. 69 Abs. 1 EPÜ. Dies berücksichtigend versteht ein Fachmann das Merkmal 5.2 so, dass mit einer Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes eine Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes von Wasser bei 100°C gemeint ist. Der Fachmann wird Patentanspruch 1 dahingehend auslegen, dass in Übereinstimmung mit der Aufgabe des Klagepatentes eine Vorrichtung geschützt ist, die Kondensation und Rückfluss in einem Probenröhrchen durch eine Erwärmung der Platte vermeidet. Hiernach wird der Fachmann entgegen der Auffassung der Beklagten den Begriff Kondensationspunkt so verstehen, dass hiermit eine Temperatur gemeint ist, die Kondensation und Rückfluss von Probenflüssigkeit vermeidet, was der Fall ist, wenn die Platte oberhalb des Kondensationspunktes von Wasser bei 100°C gehalten wird, weil die Temperatur der Probenflüssigkeit bei den PCR-Temperaturzyklen typischerweise unterhalb dieser Einstellung bleiben (vgl. Klagepatent, deutsche Übersetzung Anlage K 17a, Seite 3, wonach die Probentemperatur bei einem typischen PCR-Programm maximal 94°C während der Denaturierung liegt).
Gegen die Ansicht der Beklagten, dass für die Bestimmung der Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes, auf die die Platten den oberen Teil eines Probenröhrchens erwärmen soll, auch auf die Druckverhältnisse im Probenröhrchen abzustellen ist, spricht zudem das Merkmal 5.1, dessen Aufnahme in den Anspruch von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes als mit den Erfordernissen des EPÜ übereinstimmend angesehen wurde. Danach wird gefordert, dass die Platte während der gesamten PCR auf einer Temperatur von 100°C bis 110°C gehalten wird. Temperaturen oberhalb von 110°C, wie sie nach den Berechnungen der Beklagten bei Berücksichtigung der Druckverhältnisse im Probenröhrchen in der notwendigerweise zum Verfahren der PCR gehörenden Denaturierungsphase vorliegen müssten, sind damit ausgeschlossen.
Aber auch in der Beschreibung der Erfindung findet das von den Beklagten vertretene Verständnis keine Stütze. So heißt es im Hinblick auf ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel, dass die Platte bei einer Temperatur gehalten werden kann, die erfindungsgemäß irgendwo zwischen 94°C und 110°C liegt, obwohl der Bereich von 100°C bis 110°C bevorzugt ist, um Rückfluss zu verhindern, da der Siedepunkt von Wasser bei 100°C liegt (vgl. Klagepatent, deutsche Übersetzung Anlage K 17a, Seite 59 Abs. 2). Dass die Temperatur, auf die die Platte den oberen Teil eines Probenröhrchens erwärmen soll damit Kondensation und Rückfluss von Probe in einem Probenröhrchen vermieden werden soll, oberhalb von 100°C liegen soll, wird auch durch eine weitere Beschreibungsstelle betreffend das genannte erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel gestützt, wonach die Innenflächen jeder Kappe vollkommen trocken bleiben, weil die Kappentemperatur während des gesamten PCR-Zyklus oberhalb des Siedepunkts von Wasser liegt (vgl. Klagepatent, deutsche Übersetzung Anlage K 17a, Seite 59, Abs. 4 Satz 1). Auch wurde an anderer Stelle der Beschreibung ausgeführt, dass mit der zuvor näher beschriebenen Struktur der gesamte obere Teil des Röhrchens und der Kappe auf eine Temperatur gebracht wird, die hoch genug ist, dass sich wenig oder keine Kondensation auf den Innenflächen des Röhrchens und der Kappe bildet, da die beheizte Platte bei einer Temperatur oberhalb des Siedepunktes von Wasser gehalten wird (vgl. Klagepatent Anlage K 17a, Seite 56 Abs. 2 Satz 4).
Das entsprechende Verständnis des Klagepatentes wird auch durch die praktische Überlegung gestützt, dass Kondensation und Rückfluss in einer Probe dann vermieden werden, wenn die Oberseite eines Reaktionsgefäßes wärmer ist, als der untere Teil in welchem sich das Reaktionsgemisch befindet. Entsprechendes wird auch in einer Abbildung der Beklagten zu 1. in dem Parallelverfahren 4a O 242/03 aus dem Produktkatalog unter "Technical Information" gezeigt, welche in der mündlichen Verhandlung von der Klägerin an die Parteien aller drei Verfahren betreffend das hiesige Klagepatent überreicht wurde. Dort werden entsprechend der nachfolgenden Abbildungen drei Reaktionsgefäße gezeigt. In der Beschreibung zu dem untersten Reaktionsgefäß wird dann ausgeführt:
"If the upper part of the tube ist hotter than the lower part, condensation ist prevented."
Diesem Verständnis des Merkmals 5.2. vermochten die Beklagten keine Stelle in der Beschreibung aufzuzeigen, aus der sich ergeben könnte, dass die Platte den oberen Teil eines Probenröhrchens nach Merkmal 5.2 auf eine Temperatur oberhalb des Kondensationspunktes erwärmen soll, der sich unter Berücksichtigung der Druckverhältnisse im Röhrchen für die einzelnen Phasen des PCR-Zyklus errechnet.
Soweit die Beklagten darauf verweisen, dass das Klagepatent auf Seite 16 Zeilen 29 bis 31 der deutschen Übersetzung von "oberhalb des Kondensationspunktes der verschiedenen Komponenten des Reaktionsgemisches" spreche, mithin die Patentinhaberin deutlich ausführe, dass es zur Heizung der Probenröhrchenkappe zwei voneinander zu unterscheidende Alternativen gebe, ergibt sich hieraus nicht, dass der Kondensationspunkt anhand des Druckes in dem Probenröhrchen bestimmt werden muss.
Auch die weiteren von den Beklagten angeführten Textstellen (Seite 7 Zeilen 8 bis 10 und Seite 10 Zeilen 37 bis Seite 11 Zeilen 1 f.) stellen nicht den von den Beklagten geforderten Zusammenhang zwischen Kondensationspunkt und Druckverhältnissen her. Der auf Seite 10 beschriebene Sachverhalt bezieht sich vielmehr darauf, dass patentgemäß verhindert werden soll, dass Lösungsmittel aus dem Reaktionsgemisch verloren geht, wenn die Proben bei Temperaturen nahe dem Siedepunkt inkubiert werden. Die Klagepatentschrift will dies zum einen durch ein gasdicht verschlossenen Probengefäß vermeiden sowie durch Heizen des oberen Teils des Probenröhrchens und der Kappe auf eine Temperatur über den Kondensationspunkt.
Mit dem Angebot und der Lieferung der "Heated Lid"-Heizdeckel haben die Beklagten eine mittelbare Patentverletzung begangen. Die Beklagten haben anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen ein Mittel zur Benutzung der Erfindung angeboten und geliefert. Der Heizdeckel ist ein wesentliches Element der Erfindung, was von den Beklagten nicht in Abrede gestellt wurde. Es handelt sich auch nicht um ein allgemein im Handel erhältliches Erzeugnis, vgl. § 10 Abs. 2 PatG. Die Beklagten wußten, dass die beheizte Platte mit Heizmitteln zum Heizen der Platte dazu geeignet ist und von den Abnehmern dazu bestimmt wird, in Vorrichtungen mit den in dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrages B 2 bezeichneten Merkmalen eingesetzt zu werden.
Die Beklagten haben gegen das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung vorgetragen, dass eine solche nicht vorliege, da die Heizdeckel in Vorrichtungen verwendet würden, die nicht nur für die Durchführung der PCR geeignet wäre. Die angegriffenen Ausführungsformen seien zur Durchführung vieler verschiedener Verfahren geeignet, die mit einer gezielten Amplifizierung von bestimmten DNA-Sequenzen nichts zu tun hätten, wie sich aus dem Appendix F der Anlage K 19 ergebe. Das Vorbringen schließt jedoch eine mittelbare Patentverletzung nicht aus. Denn bei dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrages B 2 handelt es sich um einen Vorrichtungsanspruch. Bei einem solchen reicht es aus, dass die Vorrichtung dazu geeignet ist, patentverletzend verwendet zu werden. Ob mit der Vorrichtung auch andere Verfahren durchgeführt werden können, ist dann nicht erheblich, solange die Vorrichtung dazu geeignet ist, auch patentverletzend verwendet zu werden. Entsprechend genügt für eine mittelbare Patentverletzung, dass ein wesentliches Element der Erfindung für eine Vorrichtung angeboten und geliefert wird, welche patentverletzend verwendet werden kann. Dass die von den Beklagten angebotenen und gelieferten Heizdeckel auch in Vorrichtungen verwendet werden können, die nicht dazu geeignet sind erfindungsgemäß verwendet zu werden, haben die Beklagten nicht vorgetragen.
Aus der Verletzung des Klagepatentes ergeben sich folgende Rechtsfolgen:
1.
Da die Beklagten den Gegenstand des Klagepatentes unter Verstoß gegen § 9 PatG benutzt haben, sind sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet, Art. 64 EPÜ, §§ 139 Abs. 1, 9 Satz 1 Nr. 1 PatG. Das gilt jedoch nicht hinsichtlich der Benutzungshandlung des Herstellers, weil die Klägerin nicht dargelegt hat, dass die Beklagte entsprechende Handlungen in Deutschland begangen haben.
Mit dem Angebot und der Lieferung der "Heated Lid"-Heizdeckel haben die Beklagten eine mittelbare Patentverletzung begangen, so dass sie nach Art. 64 EPÜ, §§ 139 Abs. 1, 10 PatG zur Unterlassung verpflichtet sind.
2.
Die Klägerin kann zudem von den Beklagten nach § 139 Abs. 2 PatG Schadensersatz verlangen. Denn als Fachunternehmen hätten die Beklagten die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO. Das gleiche gilt hinsichtlich des von der Klägerin nach § 33 PatG i.V.m. Art. II § 1 Abs. 2 IntPatÜG, Art. 67 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ geltend gemachten Entschädigungsanspruchs. Die Klägerin kann dabei, worauf sie ihren Antrag beschränkt hat, Entschädigung erst ab Beendigung der zwischen den Parteien ursprünglichen bestehenden Lizenzvereinbarung geltend machen.
3.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, sind die Beklagte ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.
4.
Gemäß § 140 b PatG haben die Beklagten ferner über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach Ansatz 2 dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I.2. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind.
5.
Gemäß § 140a PatG sind die Beklagten zur Vernichtung der patentverletzenden Vorrichtungen verpflichtet. § 140a PatG sieht eine Vernichtung patentverletzender Gegenstände vor, es sei denn, dass der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand des Erzeugnisses auf andere Weise beseitigt werden kann und die Vernichtung für den Verletzer im Einzelfall unverhältnismäßig ist.
Diese Voraussetzungen sind von den Beklagten nicht hinreichend dargetan worden. Denn die Beklagten haben nicht konkret vorgetragen, wie der durch die Verletzung des Klagepatentes hervorgerufene Zustand verhindert werden kann. Die Beklagten haben insbesondere nicht vorgetragen, dass beispielsweise durch eine irreversible Änderung des Steuerprogrammes erreicht werden kann, dass die angegriffenen Thermocycler nicht mehr geeignet sind die PCR durchzuführen.
Auf den Umstand der fehlenden Darlegungen zur Beseitigung des patentverletzenden Zustandes hat die Klägerin hingewiesen. Weitere Ausführungen durch die Beklagten erfolgten nicht.
V.
Veranlassung zur Aussetzung des Rechtsstreits bis zum Vorliegen einer beschwerdefähigen Entscheidung bestehen vor dem Hintergrund der Ausführungen unter Ziffer I. nicht.
VI.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.
Der Streitwert beträgt 500.000,- EUR.
Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Beklagten vom 31.03.2005 gibt keinen Anlass zu einer anderen Beurteilung.
Dr. Grabinski
Voß
Klepsch

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 9 Nr. 1, 10, 14, 33, 139 Abs. 1 und 2, 140a, 140b Abs. 1 und 2 PatG, §§ 242, 259 BGB
§§ 139 Abs. 1, 9 Satz 1 Nr. 1 PatG
§§ 139 Abs. 1, 10 PatG
§§ 242, 259 BGB
§§ 709, 108 ZPO
§ 9 PatG
§ 276 BGB
§ 256 ZPO
§ 33 PatG
§ 140 b PatG
§ 140a PatG
§ 10 Abs. 2 PatG
§ 139 Abs. 2 PatG
§ 1 Abs. 2 IntPatÜG
§ 92 Abs. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: 4a O 242/03