Oberlandesgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 2025-11-27, Aktenzeichen 2 U 67/24
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2025:1127.2U67.24.00

Tenor:
Die Berufung der Beklagten gegen das am xx.2024 verkündete Urteil der xx Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Urteilsaussprüche zu Ziffer V. und VI. des landgerichtlichen Urteils entfallen.
Die Kosten des Rechtsstreits in erster Instanz tragen die Klägerin zu 20 % und die Beklagte zu 80 %. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin zu 10 % und die Beklagte zu 90 %.
Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,00 EUR abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.
I

Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 3 372 7XXX (nachfolgend: Klagepatent, vorgelegt als Anlage K3, in deutscher Übersetzung als Anlage K3_Ü) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach und Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, das am xx.2017 unter Inanspruchnahme der Priorität der ES 201630XXX vom xx.2016 in xy Verfahrenssprache angemeldet wurde. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am xx.2018. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am xx.2021 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents ist in Kraft.
Die Klägerin erteilte der S. (im Folgenden „S“) mit Sitz in D, durch Vertrag vom xx.2017 (Anlage K13) eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent. Beide Gesellschaften wurden bei Vertragsschluss durch Herrn R vertreten, der alleiniger Geschäftsführer beider Gesellschaften ist. Am xx.2023 schlossen die Klägerin und die S einen weiteren Vertrag über die Rückübertragung von Ansprüchen der S auf die Klägerin (Anlage K14), wobei wiederum beide Parteien durch Herrn R vertreten wurden.
Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „xy“. Sein Patentanspruch 1 lautet in der veröffentlichten deutschen Übersetzung:
Xxx
Der im vorliegenden Rechtsstreit weiter geltend gemachte Anspruch 8 des Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung:
Die nachfolgend verkleinert wiedergegebene Figur 1 der Klagepatentschrift zeigt eine schematische Darstellung der Hauptelemente, die bei der Anwendung des klagepatentgemäßen Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper verwendet werden:
Dargestellt sind die zu behandelnden Metallteile (1), ein metallisches Befestigungselement (2), das mit dem positiven Pol eines Stromerzeugers verbunden ist, ein Behältnis (3), Teilchen (4) sowie der Raum der interstitiellen Umgebung (5), also der Raum zwischen den einzelnen Teilchen.
Die Beklagte bietet auf ihrer Homepage Vorrichtungen der Serie „XE“ (vormals bezeichnet als „XXE“) zum Glätten und Polieren von metallischen Werkstücken mittels Elektropolitur an. Hierzu zählt der XE T im Dentalbereich und der XE S im Bereich Schmuck:
Im Rahmen der „x Show“ auf der Messe stellte die Beklagte zudem das Modell „EF-XXP“ aus, das sich nach den Feststellungen des Landgerichts (LGU S. 15 erster Absatz) von den zuvor genannten Modellen im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass es eine Bearbeitung einer höheren Anzahl von Werkstücken gleichzeitig erlaubt (vgl. auch Klageerwiderung v. xx.2023, S. 19 Rn. 63, Bl. 115 eAkte LG). Nachfolgend werden alle vorgenannten Modelle unter dem Begriff der „angegriffenen Ausführungsform“ zusammengefasst. Sie verfügen sämtlich über einen Behälter sowie einen Aufsatz mit rotierenden metallischen Armen, an denen Werkstücke so angebracht werden können, dass sie im Behälter rotieren (LGU S. 10).
Neben den Vorrichtungen vertreibt die Beklagte sog. ZT, ein Co-Polymer von T und sulfoniertem Divinylbenzol, welche zur Befüllung der angegriffenen Ausführungsform bestimmt sind (im Folgenden „XAX“). Die XAX werden mit einer ebenfalls von der Beklagten vertriebenen Elektrolytflüssigkeit aufgegossen, die sich aus Ethylenglycol, Petroleum, Isoparaffinen, Tensiden, Netzmitteln und Glycerin zusammensetzt. Ausweislich des Etiketts der XAX (vorgelegt als Anlage B04, vgl. auch Abb. Klageschrift v. 29.03.2023, S. 40, Bl. 41 eAkte LG) werden in einem ersten Schritt 4500 ml XAX mit 2500 ml DL4 in den Behälter der angegriffenen Ausführungsform eingefüllt und für einen Zeitraum von 5 Minuten bei einer Umdrehungszahl von 20/Minute vermischt:
Die nachfolgende Abbildung zeigt die entstandene Masse nach dem Mischvorgang (Abb. Klageschrift v. xx.2023, S. 41, Bl. 42 eAkte LG; vgl. auch Anlage K10, Minute 11:05):
Ein Teil dieser Masse ist auf der nachfolgend wiedergegebenen Nahaufnahme vergrößert dargestellt (Klageschrift v. xx.2023, S. 43, Bl. 44 eAkte LG); daneben ist eine von der Klägerin erstellte mikroskopische Aufnahme aus der Masse wiedergegeben (Klageschrift v. xx.2023, S. 44, Bl. 45 eAkte LG):
Im Anschluss an den Mischvorgang werden noch einmal 100 ml DL4 zugefügt (vgl. Schritt 7 der Anlage B04). Die zu bearbeitenden Werkstücke werden anschließend an den Armen befestigt und in eine Stellung verbracht, in der sie vollständig in die Füllung des Behältnisses eingetaucht sind. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch werden die Werkstücke sodann unter Anlegung von Spannung durch die Füllung bewegt.
Die XAX haben nach den Feststellungen des Landgerichts (LGU S. 14) eine Porosität und Affinität dergestalt, dass sie Elektrolytflüssigkeit einspeichern und dadurch elektrisch leitfähig werden. Bei einer Befüllung der angegriffenen Ausführungsform gemäß der Anleitung der Beklagten haftet jedenfalls ein Flüssigkeitsfilm an der Oberfläche der XAX. Wieviel „freie“ Flüssigkeit sich darüber hinaus bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der angegriffenen Ausführungsform im Behältnis befindet, ist zwischen den Parteien streitig.
Die Klägerin mahnte die Beklagte mit Schreiben vom xx.2023 wegen Verletzung des Klagepatents ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf (Abmahnschreiben vorgelegt als Anlage K1). Mit Schreiben vom xx.2023 (Anlagenkonvolut K2) wies die Beklagte den Vorwurf der Patentverletzung zurück, gab aber gleichwohl „ohne jedwede Anerkennung einer Rechtspflicht“ eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Hinsichtlich des genauen Inhaltes wird auf die im Rahmen des Anlagenkonvoluts K2 zur Akte gereichte Erklärung verwiesen.
Die Klägerin hat erstinstanzlich die Auffassung vertreten, durch die Herstellung, das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland verletze die Beklagte Anspruch 8 des Klagepatents unmittelbar und Anspruch 1 des Klagepatents mittelbar. Darüber hinaus liege im Angebot und Vertrieb der XAX auch eine mittelbare Verletzung des Klagepatentanspruchs 1.
Werde die angegriffene Ausführungsform nach der Anleitung der Beklagten benutzt, seien alle Merkmale der klagepatentgemäßen Lehre verwirklicht. Zwischen allen Teilchen, die mit dem zu bearbeitenden Werkstück in Kontakt gerieten, sei Luft vorhanden. Der Ionentransport erfolge daher über freie Festkörper in einer gasförmigen Umgebung. Es gebe insbesondere keine freie Flüssigkeit, die am zu bearbeitenden Werkstoff dergestalt wirke, dass sie einen (unkontrollierten) Ionenabtransport ohne Beteiligung der Festkörper bewirke. Für die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre sei es unschädlich, wenn sich am Boden des Behälters eine geringe Menge Flüssigkeit befinde, die nicht mit dem Werkstück in Kontakt gerate. Ebenso unschädlich sei es, wenn sich an der Oberfläche der Teilchen Flüssigkeit befinde, die durch dort wirkende Adhäsionskräfte an die Teilchen gebunden sei; diese Flüssigkeit sei dann gerade nicht frei im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre.
Die Beklagte, die Klageabweisung beantragt hat, hat die Aktivlegitimation der Klägerin sowie eine Verletzung des Klagepatents bestritten und sich hilfsweise auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen. Im Einzelnen hat sie geltend gemacht:
Aufgrund des zwischen der Klägerin und der S abgeschlossenen Exklusivlizenzvertrages sei – nach anwendbarem spanischen Recht – allein die S zur Verwertung der klagepatentgemäßen Erfindung berechtigt. Die Rückabtretung von Ansprüchen der S an die Klägerin sei unwirksam, weil auf den Abtretungsvertrag deutsches Recht Anwendung finde und § 181 BGB eine Selbstkontraktion verbiete.
Das Klagepatent werde durch die angegriffene Ausführungsform und/oder die XAX nicht verletzt, da sich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nach der Anleitung der Beklagten freie Flüssigkeit im Behälter befinde, die die XAX umgebe und unabhängig von diesen einen Abtransport von Ionen bewirke. Freie Flüssigkeit im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre sei jegliche, nicht in den Festkörpern gebundene Flüssigkeit. Insofern setze die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre ein äußerlich trockenes Politurgemisch voraus. Eine gasförmige Umgebung der Festkörper im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre sei nur dann gegeben, wenn sich zwischen den einzelnen Festkörpern keine Flüssigkeit, sondern Luft befinde. Dies sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall, wie sich auch anhand des von ihr durchgeführten „Abtropftests“ zeige.
Die angegriffene Ausführungsform stelle überdies kein wesentliches Element der Erfindung dar. Ein Schlechthinverbot komme schon deshalb nicht in Betracht, weil auch eine Verwendung ohne die Nutzung der klagepatentgemäßen Lehre möglich sei. Überdies stehe ihr, der Beklagten, aufgrund der vorbenutzten Maschinen OX2, OXB und OXF sowie von vorbenutzten Ionenaustauscherharz-Teilchen ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG zu. Die erstgenannte Maschine habe sie bereits im Jahr 2011 vertrieben, die zweitgenannte im Jahr 2014 und die drittgenannte im Jahr 2015. Der Aufbau der Maschinen entspreche den nunmehr streitgegenständlichen. Sie habe zudem bereits vor dem xx.2016, dem Prioritätstag des Klagepatents, den angegriffenen XAX entsprechende Ionenaustauscherharze vertrieben. Insofern sei erstmals in den Jahren 2014/2015 der Gedanke aufgekommen, die ursprünglich zur Elektropolitur verwendeten Plastikteilchen durch Ionenaustauscherharze, bezeichnet als „A“, zu ersetzen. Insbesondere habe sie, die Beklagte, das Produkt „Axx“ unter der Bezeichnung „XAX xx“ in ihr Produktportfolio aufgenommen. Der einzige faktische Unterschied zu den angegriffenen XAX bestehe darin, dass letztere in Lösung sauer reagieren. Die Produkte könnten aber chemisch jeweils in das andere umgewandelt werden. Weiter habe sie das Produkt „A yy“ unter der Bezeichnung „XAX Yo“ in ihr Portfolio aufgenommen. Der einzige Unterschied zu den angegriffenen XAX bestehe hier darin, dass die „XAX Yo“ kleinere Poren hätten und deshalb weniger Flüssigkeit aufnehmen könnten. Dies werde durch eine geringere Flüssigkeitszugabe kompensiert.
Der von der Klägerin im Hinblick auf die mittelbare Patentverletzung formulierte Warnhinweis sei unzulässig, weil er nicht klar und eindeutig formuliert sei. Die bloße Wiedergabe der Merkmale des Patentanspruchs sei für ihre Abnehmer nicht verständlich.
Durch Urteil vom xx.2024 hat das Landgericht der Klage wie folgt stattgegeben:
„I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Mitgliedern der Geschäftsführung der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
Vorrichtungen zum Ausführen eines Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freien Festkörpern,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen, wenn die Vorrichtung umfasst
einen Stromerzeuger,
ein Behältnis, das mit einem negativen Pol des Stromerzeugers verbunden ist, der als Kathode agiert, wobei das Behältnis einen Satz von Teilchen enthält, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß einspeichern, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung geladen sind in einer gasförmigen Umgebung, wobei die Teilchen eine Porosität und Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektolyts einzuspeichern, sodass sie eine elektrische Leitfähigkeit aufweisen, die sie elektrisch leitfähig macht und ein Gas enthalten, das einen Platz einer interstitiellen Umgebung, die zwischen ihnen existiert, einnimmt, sodass Metallteile, die in das Behältnis eingebracht werden, vollständig durch den Satz von Teilchen bedeckt bleiben;
einen beweglichen Arm, der ausgebildet ist, sich in Bezug auf den Satz von Teilchen in dem Behältnis zu bewegen;
ein metallisches Befestigungselement, das mit dem positiven Pol des Stromerzeugers verbunden ist, wobei das metallische Befestigungselement Haken oder Klemmen oder Einspannbacken an dem beweglichen Arm umfasst, die ausgebildet sind, die zu behandelnden Metallteile zu sichern und die Metallteile in das Behältnis einzubringen.
II. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Mitgliedern der Geschäftsführung der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
Vorrichtungen, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freier Festkörper auszuführen,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, wenn das Verfahren umfasst:
die Verbindung der zu behandelnden Metallteile mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers
wobei es einen Schritt umfasst vom Reiben der Metallteile mit einem Satz von Teilchen, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht,
ohne im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf
und
ohne im Falle des Lieferns auf der Verpackung der Vorrichtungen ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf;
2. freie Festkörper, welche dazu geeignet sind, für ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels dieser freien Festkörper verwendet zu werden,
die Verbindung der zu behandelnden Metallteile mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers, wobei es einen Schritt umfasst vom Reiben der Metallteile mit einem Satz von Teilchen, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht,
ohne im Falle des Lieferns auf der Verpackung der Vorrichtungen ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf.
III. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin in einem geordneten Verzeichnis darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die unter Ziffer I. und II. bezeichneten Handlungen seit dem xx 2021 begangen hat, und zwar unter Angabe
1. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
2. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
3. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei die Aufstellung – soweit vorhanden – in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu übermitteln ist,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, höchst hilfsweise Zollpapiere) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.
IV. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin in einem geordneten Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. und II. bezeichneten Handlungen seit dem xx 2022 begangen hat, und zwar unter Angabe
1. der Herstellungsmengen und -zeiten,
2. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der Abnehmer, wobei die entsprechenden Einkaufsbelege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) vorzulegen sind,
3. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
4. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
5. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die Aufstellung – soweit vorhanden – in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu übermitteln ist und
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtiget und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
V. Die Beklagte wird verurteilt, in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindliche, unter Ziffer I. bezeichnete Erzeugnisse zu vernichten.
VI. Die Beklagte wird verurteilt, die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem xx 2021 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse den gewerblichen Abnehmern gegenüber unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom ……………, Aktenzeichen ………………) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind.
VII. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr und der S. durch die unter Ziffer I. und II. bezeichneten, seit dem xx 2022 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
VIII. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 10.657,00 zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 06. April 2023 zu zahlen.
IX. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.“
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
Die Klage sei zulässig. Insbesondere fehle ihr nicht das Rechtsschutzbedürfnis, weil die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben habe. Zum einen erfasse diese nicht den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung, zum anderen sei mit Streitigkeiten über die Auslegung der Erklärung zu rechnen, wie das Vorbringen der Parteien im hiesigen Rechtsstreit zeige.
Die Klägerin sei zur Geltendmachung sämtlicher Klageansprüche aktiv legitimiert. Sowohl die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz an die S als auch die Rückabtretung von Ansprüchen der S an die Klägerin seien wirksam. Auf beide Verträge sei e. Recht anwendbar, das ein Verbot der Selbstkontraktion nicht kenne.
In technisch-funktionaler Hinsicht komme es der klagepatentgemäßen Lehre darauf an, dass das Werkstück einer Reibung mit freien Festkörpern ausgesetzt und nicht – wie im Stand der Technik – in eine Elektrolytflüssigkeit eingetaucht werde. Wesentlich sei dabei, dass die freien Teilchen bewegt und auf die Oberfläche des Werkstücks gepresst würden. Ein Ionentransport am Werkstück solle nur punktuell durch die Festkörper und nicht ganzflächig durch Flüssigkeit erfolgen. Eine „Sandklebrigkeit“ der Teilchen stehe dem nicht entgegen. Insofern seien keine vollständig äußerlich trockenen Teilchen gefordert. Für die Erfindung sei es auch ohne Belang, in welcher Weise der restliche Transport der Ionen hin zum negativen Pol eines Stromerzeugers erfolge. Eine „gasförmige Umgebung“ müsse nur dort vorliegen, wo die Teilchen mit den Metallstücken gerieben würden. Sie sei vorhanden, wenn die Zwischenräume zwischen den Teilchen mit Gas und nicht etwa mit Flüssigkeit gefüllt seien, so dass eine elektrochemische Reaktion nur bei Berührung mit den Teilchen erfolge.
Dies zugrunde gelegt, werde die erfindungsgemäße Lehre von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht. Die Klägerin habe anhand stark vergrößerter Mikroskopaufnahmen der Teilchen gezeigt, dass die Zwischenräume zwischen den Teilchen mit Luft gefüllt seien. Lediglich an der Oberfläche der Teilchen befinde sich ein Feuchtigkeitsfilm, der aber an die Teilchen gebunden sei. Freie Flüssigkeit befinde sich nicht zwischen den Teilchen. Der von der Beklagten durchgeführte „Abtropftest“ sei nicht geeignet, die Aussagekraft der von der Klägerin vorgelegten Bilder und Mikroskopaufnahmen zu entkräften. Zum einen zeige der Test, dass nur eine sehr geringe Menge Flüssigkeit abtropfe, zum anderen würde sich diese Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft am Boden des Behälters sammeln, mithin nicht in einem Bereich, in dem das Werkstück bearbeitet werde. Zudem würden sich die Teilchen im Betrieb der angegriffenen Ausführungsform in ständiger Bewegung befinden und nicht – wie beim Abtropftest – über längere Zeit still ruhen. Die Beklagte habe bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung keine eigenen Aufnahmen oder Testergebnisse zum Flüssigkeitsstand in der Masse der Festkörper vorgelegt. Der Abtropftest allein sei aber nicht ausreichend, den Vortrag der Klägerin erheblich zu bestreiten und eine Patentverletzung zu widerlegen. Der Vortrag der Beklagten aus ihrem nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsatz vom xxx.2024 sei vom Schriftsatzrecht nach § 283 ZPO nicht umfasst gewesen und deshalb nicht berücksichtigt worden, § 296a S. 1 ZPO.
Damit liege im Hinblick auf den Klagepatentanspruch 1 eine mittelbare und im Hinblick auf den Klagepatentanspruch 8 eine unmittelbare Verletzung vor. Zwar setze der (Vorrichtungs-)Anspruch 8 das Vorhandensein von Teilchen voraus, die die angegriffene Ausführungsform unstreitig bei ihrem Vertrieb nicht enthalte. Die Beklagte vertreibe aber auch die entsprechenden Teilchen (XAX) sowie die Elektrolytflüssigkeit DL4 und leite ihre Abnehmer dazu an, diese in patentgemäßer Weise in der angegriffenen Ausführungsform einzusetzen, weshalb ihr deren Handeln zuzurechnen sei.
Auf ein privates Vorbenutzungsrecht könne sich die Beklagte nicht berufen, da sie keinen hinreichenden Erfindungsbesitz vorgetragen habe. Es sei nicht ersichtlich, dass bei den vorbenutzten Vorrichtungen ein Betrieb mit Elektrolytflüssigkeit unterhalb der Sättigungsgrenze vorgenommen worden oder auch nur beabsichtigt gewesen sei. Die Beklagte habe zu einem konkreten Mischungsverhältnis oder der Feuchtigkeitskonsistenz der Teilchen nichts vorgetragen.
Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung weiter. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen, insbesondere zur Auslegung des Klagepatents, und beruft sich ergänzend auf weitere von ihr durchgeführte Tests. Im Einzelnen macht sie geltend:
Das Landgericht habe die Lehre des Klagepatents zu weit ausgelegt. Diese sehe vor, dass der gesamte Ionentransport von der Kathode bis zur Anode über die freien Festkörper erfolge. Dabei müssten die Bedingungen, die während des Reibens am Werkstück herrschen, auch im übrigen Elektrolytgemisch vorliegen. Dies sei bereits aufgrund der Bewegung innerhalb der Poliermaschine zwingend. Der erfindungsgemäßen Lehre gehe es um die innerliche Aufnahme von Elektrolytflüssigkeit durch die Festkörper. An der Oberfläche der Teilchen dürfe sich keine Flüssigkeit befinden. Dies zeige sich schon daran, dass das Klagepatent ein Hinzufügen von Elektrolytflüssigkeit unterhalb der Sättigungsgrenze der Teilchen vorsehe. Ein Gemisch von porösen Teilchen und Elektrolytflüssigkeit sei im Stand der Technik bereits bekannt gewesen. Die erfindungsgemäße Lehre wolle sich hiervon abgrenzen, indem sie freie Elektrolytflüssigkeit an der Oberfläche der Teilchen gänzlich vermeide. Lasse man demgegenüber einen Flüssigkeitsfilm an der Oberfläche der Teilchen zu, so finde über diesen ein Transport elektrischer Ladung statt, so dass die negative Ladung der Teilchen auch ohne den Kontakt zu dem zu behandelnden Metallteil ausgeglichen werde. Die negative Ladung der Teilchen könne nur dann beibehalten werden, wenn sich diese in gasförmiger Umgebung befinden würden.
Im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform behauptet die Beklagte, dass das Werkstück bei einem Betrieb gemäß ihrer Anleitung so tief in die Elektrolytsuspension eingetaucht sei, dass es mit freier Elektrolytflüssigkeit in Kontakt komme und ein Abtrag von Ionen durch die Flüssigkeit erfolge. Dies zeige bereits der erstinstanzlich durchgeführte Abtropftest. Die dort abgetropfte Flüssigkeit sei elektrisch leitfähig (Gutachten Anlage BK06). Dass es sich nur um eine geringe Menge Flüssigkeit handele, könne nicht entscheidend sein. Denn die klagepatentgemäße Lehre verbiete jegliches Vorhandensein von freier Elektrolytflüssigkeit. Im Übrigen sei bei dem Abtropftest auf die nach der Anleitung vorgesehene Zugabe weiterer 100 ml DL4 nach dem Mischvorgang verzichtet worden. Die Menge der freien Flüssigkeit sei also tatsächlich größer als im Abtropftest ersichtlich.
Aus dem technischen Datenblatt der XAX (Anlage BK05) ergebe sich zudem, dass deren Polymer eine Dichte von 1180 Gramm pro Liter habe. Die Schüttdichte betrage 600 Gramm pro Liter in getrocknetem Zustand. Ein Vergleich beider Werte ergebe, dass etwa 50 % des Volumens der Schüttung von XAXs aus Luft bestehe, da das reine Material in etwa doppelt so schwer sei wie die Schüttung. Eine Schüttung der XAX habe somit eine Porosität von etwa 50 %. Das Volumen einer Schüttung von 4,5 Litern XAX, das mit Flüssigkeit gefüllt werden könne, betrage daher etwa 2,25 Liter. Die gemäß der Anleitung vorgesehene Menge von zunächst 2,5 Liter und später noch einmal 100 ml Flüssigkeit bei dem Betrieb der angegriffenen Ausführungsform übersteige dieses Volumen, sodass ein Flüssigkeitsüberstand über dem Gemisch entstehe. Während der Bearbeitung des Werkstücks sei dieser Überstand nicht unmittelbar sichtbar. Denn durch die Bewegung der Maschine löse sich die für die Berechnung zugrunde gelegte optimierte Schüttung der XAX auf. Der Abstand und somit das Volumen zwischen den einzelnen XAX erhöhe sich, so dass dort mehr Flüssigkeit eindringen könne und kein Überstand zu sehen sei.
Dies würden auch mikroskopische Aufnahmen des Elektrolytgemischs von XAX und DL4 deutlich zeigen (vgl. Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 28, Bl. 224 eAkte OLG). Auf diesen sei ein durchgehender Flüssigkeitsfilm zu erkennen. Dies entspreche den Verhältnissen in der Maschine während des Betriebs. Um dies zu verdeutlichen habe sie, die Beklagte, in die Maschine „EF Smart“ ein Plexiglasfenster eingesetzt. Es sei zu erkennen, dass in dem Bereich, in dem sich das Werkstück befinde, Flüssigkeit vorhanden sei (vgl. Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 31, Bl. 227 eAkte OLG.
Dies zeige sich auch anhand von Aufnahmen des Werkstücks unmittelbar nach dem Herausholen aus dem Elektrolytgemisch (vgl. Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 32, Bl. 228 eAkte OLG). Berühre man das Werkstück mit einem Tuch, so nehme dieses im Übrigen Flüssigkeit auf.
Darüber hinaus habe sie, die Beklagte, weitere Tests durchgeführt. Zu diesem Zweck sei ein zu bearbeitender Metallzylinder von einem Plastikkäfig eingefasst worden und sodann sei der Plastikkäfig mit einem Vlies umfasst worden, das zwar Elektrolytflüssigkeit durchlasse, nicht aber die XAX (Versuchsprotokoll vorgelegt als Anlage BK7). Hinsichtlich der von der Beklagten behaupteten Ergebnisse dieses Versuchs wird auf die Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 42, Bl. 238 eAkte OLG verwiesen. Die Beklagte zieht aus ihnen den Schluss, dass der elektrochemische Prozess bei ihren Vorrichtungen ein anderer als im Klagepatent sei, vielmehr den vorbekannten Verfahren mit den XAX aus dem Stand der Technik entspreche.
Im Hinblick auf das private Vorbenutzungsrecht sei die Argumentation des Landgerichts widersprüchlich. Komme es für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre nicht auf ein exaktes Mischungsverhältnis von Festkörpern und Elektrolytflüssigkeit an, führe insbesondere ein gewisser Flüssigkeitsüberstand am Boden des Behältnisses nicht aus dem Schutzbereich heraus, so müsse gleiches auch im Hinblick auf das private Vorbenutzungsrecht gelten. Auch hier könne es dann nicht auf ein konkretes Mischungsverhältnis ankommen. Das der Erfindung zugrundeliegende Prinzip, eine Verbesserung des Polierergebnisses durch die Verwendung von Ionenaustauscherharzen, sei vorbekannt gewesen.
Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts vom xx.2024 (4c O 19/23) abzuändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin, die ihre auf Vernichtung und Rückruf gerichteten Klageanträge in zweiter Instanz zurückgenommen hat, beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags entgegen.
Das Landgericht habe die Lehre des Klagepatents zutreffend ausgelegt. Insbesondere stehe ein auf der Oberfläche der Festkörper gebundener Feuchtigkeitsfilm einer Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre ebenso wenig entgegen wie eine geringe Menge Flüssigkeit am Boden des Behältnisses.
Dies zugrunde gelegt, befinde sich bei einem Gebrauch der angegriffenen Ausführungsform nach der Anleitung der Beklagten keine freie Elektrolytflüssigkeit im Behälter, die einen (unkontrollierten) Abtrag von Ionen bewirke. Der von der Beklagten erstinstanzlich angeführte Abtropftest stehe dieser Annahme aus den vom Landgericht angeführten Gründen nicht entgegen. Soweit die Beklagte ihren Vortrag zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform in zweiter Instanz auf ergänzende Testungen und Versuche stütze, sei sie mit diesem Vorbringen präkludiert, § 531 Abs. 2 ZPO. Es sei weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, warum dieser Vortrag erstmals in der Berufungsinstanz erfolgt sei. Der Vortrag werde mit Nichtwissen bestritten und sei nicht zuzulassen. Im Übrigen sei dieser Vortrag aber auch ungeeignet, eine Nichtverletzung zu belegen.
Es werde bestritten, dass die zum erstinstanzlich vorgebrachten Abtropftest genannten Messwerte repräsentativ seien. Der Abtropftest sei im Vorfeld der Klageerwiderung vom xx.2023 durchgeführt worden. Das hierzu von der Beklagten vorgelegte Gutachten (Anlage BK06) hingegen datiere auf den xx.2024. Es werde bestritten, dass die für das Gutachten entnommenen Proben auf einem nach den Anweisungen der Beklagten hergestellten Gemisch basieren und aufgrund eines geeigneten Verfahrens zur Trennung von Teilchen und Restflüssigkeit gewonnen wurden.
Des Weiteren werde bestritten, dass das in dem als Anlage BK05 vorgelegten Datenblatt beschriebene Produkt mit den angegriffenen XAX übereinstimme bzw. die XAX die in dem Datenblatt beschriebenen Eigenschaften aufweisen. Es werde mit Nichtwissen bestritten, dass es nach dem Einfüllen der XAX und der Elektrolytflüssigkeit DL4 zu einem Flüssigkeitsüberstand komme. Dies habe bei ihren eigenen Testungen nicht festgestellt werden können. Dass es sich bei der in der Berufungsbegründung in Rn. 78 eingeblendeten Mikroskopaufnahme um einen repräsentativen Ausschnitt aus dem Gemisch von XAX und DL4 handele, werde ebenfalls mit Nichtwissen bestritten. Gleiches gelte für den Vortrag der Beklagten, dass bei der Bearbeitung des Werkstücks in der Poliermaschine ein Flüssigkeitsüberstand vorhanden sei, der aber wegen der Bewegung der Teilchen nicht als Flüssigkeitsschicht erkennbar sei.
Hinsichtlich der weiteren Versuche der Beklagten (vgl. Anlage BK07) werde bestritten, dass das um den Plastikkäfig gewickelte Vlies für die XAX undurchlässig sei und keine XAX in den Käfig gelangt seien. Des Weiteren werde bestritten, dass der Versuch mit dem vorgegebenen Mischungsverhältnis von XAX und DL4 durchgeführt worden sei und dass der angelegte Spannungswert von 30 V und die Umdrehungszahl von 45 Umdrehungen pro Minute sachgemäß gewesen seien. Schließlich werde der bildlich dargestellte Materialabtrag mit Nichtwissen bestritten.
Die „Berechnung“ der Sättigungsgrenze der XAX seitens der Beklagten gehe schon deshalb fehl, weil sich das Volumen der Teilchen vergrößere, wenn diese Flüssigkeit absorbieren. Durch die Vergrößerung der Oberfläche der Teilchen erhöhe sich zugleich auch die Menge an Flüssigkeit, die durch Adhäsionskräfte gebunden sein könne. Im Übrigen könnten die Teilchen die auf den Abbildungen ersichtliche „klebrige Struktur“ nicht aufweisen, wenn sie in Flüssigkeit schwimmen würden. Insofern seien etwaige theoretische „Berechnungen“ jedenfalls nicht aussagekräftiger als die tatsächlichen Testungen.
Der Vortrag der Beklagten zum privaten Vorbenutzungsrecht sei weiterhin unzureichend.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Mit der angegriffenen Ausführungsform verletzt die Beklagte das Klagepatent sowohl unmittelbar (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG) als auch mittelbar (§ 10 Abs. 1 PatG). Ebenso verletzt die Beklagte das Klagepatent durch das Angebot und die Lieferung der ebenfalls angegriffenen XAX mittelbar, so dass der Klägerin die noch geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Erstattung vorgerichtlich entstandener Rechtsanwaltskosten sowie Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach aus Art. 64 EPÜ i.V.m. den §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259, 683 Satz 1, 677, 670 BGB zustehen.
1.
Die Klage ist zulässig, insbesondere fehlt ihr – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – nicht das erforderliche Rechtschutzbedürfnis, § 253 ZPO.
2.
Die Klägerin ist zur Geltendmachung sämtlicher Klageansprüche prozessführungsbefugt und – im zuerkannten Umfang – aktiv legitimiert.
Als eingetragene Inhaberin des Klagepatents kann die Klägerin zunächst eigene Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz geltend machen.
Zwar hat die Klägerin, wie das Landgericht im Einzelnen zutreffend ausgeführt hat, der S durch Vertrag vom xx.2017 (Anlage K13) eine wirksame ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent erteilt. Die Klägerin und S sind bei Abschluss des Lizenzvertrages jeweils wirksam durch ihren Geschäftsführer R vertreten worden. Dass dieser für beide Gesellschaften gehandelt hat, steht seiner Vertretungsbefugnis nicht entgegen. Die Frage, ob eine Gesellschaft beim Abschluss des Vertrags ordnungsgemäß vertreten war, ist nach dem Gesellschaftsstatut zu beurteilen (BGH, GRUR 2022, 1209 Rn. 50 – Bakterienkultivierung; Senat, GRUR-RR 2020, 137 = BeckRS 2019, 31342 Rn. 65 ff. – Bakterienkultivierung). Das ist hier e. Recht. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts existiert in diesem keine § 181 BGB entsprechende Vorschrift (genauso auch: EPG Lokalkammer Hamburg, GRUR-RR 2025, 413 Rn. 27, zum Parallelpatent EP 4 249 647 B1).
Die Lizenzvergabe steht der Klagebefugnis der Klägerin jedoch nicht entgegen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I; GRUR 2011, 711 – Cinch-Stecker; GRUR 2013, 1269 Rn. 12 – Wundverband) verliert der Patentinhaber mit der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz nicht notwendigerweise seine materiellen Ansprüche aus dem lizenzierten Schutzrecht. Unterlassungsansprüche (sowie Auskunfts-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche) stehen dem Patentinhaber jedenfalls dann zu, wenn er sich mit der Lizenzierung nicht sämtlicher Rechte aus dem Schutzrecht begeben hat (BGH, GRUR 2008, 896 Rn. 24 – Tintenpatrone I; BGH, GRUR 2011, 711 Rn. 13 – Cinch-Stecker). Dem Patentinhaber stehen ferner auch dann eigene Ansprüche zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen (BGH, GRUR 2011, 711 Rn. 13 – Cinch-Stecker; GRUR 2013, 1269 Rn. 12 – Wundverband). Letzteres ist bejaht worden, wenn der Patentinhaber vom Lizenznehmer die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen kann, deren Höhe vom Umsatz abhängig ist (BGH, GRUR 1992, 697 – ALF; GRUR 2011, 711 Rn. 13 – Cinch-Stecker), oder wenn als Gegenleistung für die Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart worden ist (BGH, GRUR 2008, 896 Rn. 26 ff. – Tintenpatrone I; GRUR 2011, 711 Rn. 13 – Cinch-Stecker; GRUR 2012, 430 Rn. 15 – Tintenpatrone II) oder wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn partizipiert (BGH, GRUR 2011, 711 Rn. 16 ff. – Cinch-Stecker). Allgemein lässt sich insoweit sagen, dass der Schutzrechtsinhaber, der eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, eigene Unterlassungsansprüche (sowie Auskunfts-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche) gegen den Verletzer geltend machen kann, soweit er durch die Verletzung „betroffen” ist (BGH, GRUR 2011, 711 Rn. 15 – Cinch-Stecker m.w.N.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 07.02.‌2013 – I-2 U 8/09, BeckRS 2013, 12505; Urt. v. 12.06.‌2014 – I- 2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Urt. v. 25.10.2018 – I-2 U 30/16, GRUR-RS 2018, 34555 Rn. 60 – Papierrollensäge, m.w.N.). Ihm steht außerdem ein eigener Schadensersatzanspruch (sowie ein entsprechender vorbereitender Rechnungslegungsanspruch) zu, wenn er geltend machen kann, selbst geschädigt zu sein (vgl. BGH, GRUR 2011, 711 Rn. 14 – Cinch-Stecker; GRUR 2012, 430 Rn. 15 – Tintenpatrone II; OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.10.2018 – I-2 U 30/16, GRUR-RS 2018, 34555 Rn. 60 – Papierrollensäge). Dies ist regelmäßig der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber in einer der vorgenannten Weisen an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (BGH, GRUR 2008, 896 Rn. 27 – Tintenpatrone I; GRUR 2011, 711 Rn. 14 – Cinch-Stecker; GRUR 2012, 430 Rn. 15 – Tintenpatrone II; OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.10.2018 – I-2 U 30/16, GRUR-RS 2018, 34555 Rn. 60 – Papierrollensäge; Urt. v. 15.07.2021 – I-15 U 42/20, GRUR-RR 2021, 421 Rn. 87 – Montagegrube). Anders als bei der Veräußerung des Patents verliert der Patentinhaber unter den vorgenannten Voraussetzungen damit nicht seine Sachlegitimation, wenn er einem Lizenznehmer am Patent eine ausschließliche Lizenz einräumt, sondern bleibt neben diesem zur Geltendmachung der in den §§ 139 ff. PatG vorgesehenen Ansprüche befugt (BGH, GRUR 2013, 1269 Rn. 12 – Wundverband). Patentinhaber und Inhaber der ausschließlichen Lizenz sind – auch was den Schadensersatzanspruch anbelangt – nicht Mitgläubiger i.S.v. § 432 BGB, sondern können ihre Ansprüche unabhängig voneinander geltend machen. Um zu gewährleisten, dass der Verletzer insgesamt nicht mehr als eine angemessene Lizenzgebühr zahlen bzw. nicht mehr als den von ihm erzielten Gewinn herausgeben muss, haben die Geschädigten bei getrennter Geltendmachung nur darzulegen, welcher Teil des Gesamtschadens jeweils auf sie entfällt. Alternativ steht es ihnen frei, gemeinsam den gesamten Schaden geltend zu machen und intern aufzuteilen, sei es durch gemeinsame Klage, sei es durch Abtretung der Ansprüche an einen der Berechtigten (BGH GRUR 2008, 896 Rn. 39 – Tintenpatrone I; OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.10.2018 – I-2 U 30/16, GRUR-RS 2018, 34555 Rn. 60 – Papierrollensäge).
Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist im Streitfall die Klägerin deshalb insgesamt klagebefugt und anspruchsberechtigt, weil sie aufgrund der im Lizenzvertrag vereinbarten Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren wirtschaftlich von der Ausübung der Lizenz durch S profitiert. Nach dem Lizenzvertrag ist S zur Zahlung einer jährlichen Lizenzgebühr für die Nutzung des Klagepatents verpflichtet. Eine feste Lizenzgebühr ist nicht vereinbart. Vielmehr ist die Höhe der Lizenzgebühren jeweils frei auszuhandeln. Auf die Höhe der noch festzulegenden Lizenzgebühr kann sich selbstverständlich der Umsatz der Lizenznehmerin auswirken. Dass die Lizenzvertragsparteien den Umsatz oder aber die Anzahl der Verkaufsgeschäfte der Lizenznehmerin bei der Bemessung der geschuldeten Lizenzgebühr berücksichtigen, erscheint mehr als wahrscheinlich. Es ist nicht ersichtlich, welche sonstigen Faktoren für die Bemessung der Lizenzgebühr ausschlaggebend sein sollten. Unter solchen Umständen ist die Klägerin aber wie ein Lizenzgeber zu behandeln, der die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen kann, deren Höhe vom Umsatz des Lizenznehmers abhängig ist.
Ansprüche der S auf Rechnungslegung und Schadensersatz kann die Klägerin aus abgetretenem Recht geltend machen. Die S hat, wie das Landgericht ebenfalls im Einzelnen zutreffend ausgeführt hat, ihre Ansprüche durch die Vereinbarung vom 29.03.2023 (Anlage K14) wirksam an die Klägerin abgetreten. Beide Gesellschaften sind bei Abschluss dieser Vereinbarung wiederum jeweils durch ihren Geschäftsführer R vertreten worden. Auch wenn dieser Vertrag aufgrund der getroffenen Rechtswahl deutschem Recht unterliegt, bestimmt sich die Wirksamkeit der Vertretung nach dem Gesellschaftsstatut und damit dem Recht, dem die jeweilige Gesellschaft unterliegt (Senat, GRUR-RR 2020, 137 = BeckRS 2019, 31342 Rn. 66 – Bakterienkultivierung). Dies ist vorliegend spanisches Recht, das nach den unangegriffen gebliebenen Feststellungen des Landgerichts keine § 181 BGB entsprechende Vorschrift kennt.
3.
Das Klagepatent betrifft – mit seinem Patentanspruch 1 – ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper und – mit seinem Patentanspruch 8 – eine Vorrichtung zum Ausführen dieses Verfahrens.
Solche Polierverfahren werden im Bereich der Industrie z.B. zum Polieren von Zahnprothesen aus Stahl verwendet (vgl. Abs. [0x] der Klagepatentschrift, vorgelegt als Anlage K3, in deutscher Übersetzung als Anlage K3_Ü; nachfolgend zitierte Absätze sind sämtlich solche der Klagepatentschrift).
Im Stand der Technik waren zunächst Verfahren bekannt, die eine Politur der zu bearbeitenden Metallstücke mittels eines mechanischen Abriebs durch die Reibung fester Teilchen vorsahen (Abs. [0x]). Ein direkter mechanischer Abrieb ist allerdings mit dem Nachteil verbunden, dass die zu bearbeitenden Werkstücke ungleichmäßig behandelt werden, insbesondere hervorstehende Bereiche eine übermäßige Abnutzung oder Abrundung erleiden (Abs. [0x]). Zudem gilt es, eine übermäßige Beanspruchung der Teile durch Stöße oder Deformationen zu vermeiden (Abs. [0x]). Besonders nachteilig ist weiter ein Einschluss nicht zu vernachlässigender Mengen an Fremdstoffen auf der Oberfläche der zu bearbeitenden Werkstoffe, was in vielen Fällen zu einer Untauglichkeit der Behandlung führt (Abs. [0x]).
Die vorgenannten Nachteile, insbesondere Oberflächenverunreinigungen, können durch den Einsatz sog. „galvanischer“ Verfahren vermieden werden. Hierbei werden die zu behandelnden Metallteile in eine Elektrolytflüssigkeit eingetaucht. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit der Elektrolytflüssigkeit können durch Anlegung elektrischer Spannung Ionen von dem Werkstück weg transportiert werden, wodurch dieses geglättet und poliert wird (Abs. [0x], [0x]). Der Glättungseffekt der (reinen) Elektropolitur ist allerdings in vielen Fällen unzureichend, weshalb diese meist nur als „Finish“ eines vorhergehenden mechanischen Glättungsverfahrens eingesetzt wird (Abs. [0x]).
Im Stand der Technik sind außerdem galvanische Verfahren bekannt, bei denen die zu behandelnden Metallteile in eine Elektrolytflüssigkeit getaucht werden, die Festkörper enthält, welche sich frei in der Elektrolytflüssigkeit bewegen (Abs. [0x]). Wenn die in der Elektrolytflüssigkeit enthaltenen Teilchen mechanisch interagieren, führt dies zu einem effizienteren Glätten von Rauheiten von bis zu einem Millimeter (Abs. [0x]).
Die Klagepatentschrift kritisiert, dass die vorbekannten galvanischen Verfahren in vielen Fällen zu Defekten in Form von kleinen Löchern oder eingestuften Oberflächen führen würden, weshalb ihre Verwendung eingeschränkt sei (Abs. [0x]). Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zu Grunde, ein verbessertes Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallteilen zu entwickeln, das einerseits effektiv ist, andererseits aber die vorbeschriebenen Nachteile aus dem Stand der Technik vermeidet (Abs. [0x]).
Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:
Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper, umfassend:
die Verbindung der zu behandelnden Metallteile (1) mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers; und
das Reiben der Metallteile (1) durch einen Satz von Teilchen (4).
Der Satz von Teilchen (4) wird durch elektrisch leitfähige Festkörper gebildet, die
eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern,
innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen (4) ist,
eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht,
mit einer negativen elektrischen Ladung geladen sind und
sich in einer gasförmigen Umgebung befinden.
Zur Ausführung dieses Verfahrens schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 8 ferner eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
Vorrichtung zum Ausführen des Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freien Festkörpern.
Die Vorrichtung umfasst:
ein Behältnis (3),
einen beweglichen Arm,
ein metallisches Befestigungselement (2).
Das Behältnis
ist mit einem negativen Pol des Stromerzeugers verbunden, der als Kathode agiert,
enthält einen Satz von Teilchen (4) und
ein Gas, das einen Platz (5) einer interstitiellen Umgebung einnimmt, die zwischen den Teilchen (4) existiert,
sodass Metallteile (1), die in das Behältnis (3) eingebracht werden, vollständig durch den Satz von Teilchen (4) bedeckt bleiben.
Der Satz von Teilchen (4) wird durch elektrisch leitende Festkörper gebildet, die
Der bewegliche Arm ist ausgebildet, sich in Bezug auf den Satz von Teilchen (4) in dem Behältnis (3) zu bewegen.
Das metallische Befestigungselement ist mit dem positiven Pol des Stromerzeugers verbunden, wobei das metallische Befestigungselement (2) Haken oder Klemmen oder Einspannbacken an dem beweglichen Arm umfasst, die ausgebildet sind, die zu behandelnden Metallteile (1) zu sichern und die Metallteile (1) in das Behältnis einzubringen.
Die erfindungsgemäße Lehre arbeitet mit dem vorbekannten Mittel des Reibens von Teilchen an den Metallteilen (Merkmal 3 des Klagepatentanspruchs 1), macht sich dabei aber zugleich den Umstand zunutze, dass bestimmte Festkörper (Teilchen) in der Lage sind, in ihrem Inneren Elektrolytflüssigkeit aufzunehmen und dadurch eine elektrische Leitfähigkeit zu gewinnen. Auf diese Weise können die Festkörper einen Abtransport der Ionen von den positiv geladenen Metallteilen hin zum Minuspol des Stromerzeugers bewirken.
4.
Das Klagepatent stellt – wie vorstehend dargestellt – sowohl ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper als auch eine zum Ausführen dieses Verfahrens geeignete Vorrichtung unter Schutz. Insofern ist die technische Lehre des Klagepatents einheitlich auszulegen. Dies entspricht dem allgemeinen Grundsatz, dass bei der Auslegung eines Patentanspruchs auch die weiteren Patentansprüche eines Klagepatents zu berücksichtigen sein können und der jeweils andere Anspruch in die Auslegung des Klagepatentanspruchs einzubeziehen ist, wenn beiden Erfindungen dieselbe objektive Aufgabenstellung zugrunde liegt und sie demselben – im Anspruch genannten – Zweck dienen (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.06.2022 – I-15 U 50/21, GRUR-RS 2022, 14773 Rn. 83 ff. – Abdeckungsentfernungsvorrichtung). In Fortführung dieser Rechtsprechung hat der Senat entschieden, dass dann, wenn ein Klagepatent sowohl einen Vorrichtungsanspruch als auch einen (nebengeordneten) Verfahrensanspruch unter Schutz stellt und beiden Ansprüchen dieselbe objektive Aufgabenstellung zugrunde liegt, zur Auslegung des Vorrichtungsanspruches auch Beschreibungsstellen herangezogen werden können, die sich mit dem patentgemäßen Verfahren zur Herstellung der patentgemäßen Vorrichtung beschäftigen, wenn diese Beschreibungsstellen einen Anhalt dafür liefern, welche räumlich-körperliche Gestalt die durch das Verfahren herzustellende Vorrichtung im Ergebnis aufweisen soll (Senat, Urt. v. 10.09.2024 – I-2 U 33/24, GRUR-RS 2024, 33144 Rn. 62 ff. – Halbleitervorrichtung; Senat, Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 72/24, GRUR-Rs 2025, 23424 Rn. 90 – Pulverbehälter). Diese Rechtsprechung beruht maßgeblich auf dem Gedanken, dass Patentansprüche grundsätzlich im Gesamtkontext des Klagepatents auszulegen sind. Insbesondere sind die darin verwendeten Begrifflichkeiten unter Heranziehung der Beschreibung im Gesamtzusammenhang der unter Schutz gestellten technischen Lehre zu interpretieren.
Dies vorausgeschickt ist die Lehre der Klagepatentansprüche 1 und 8 vorliegend einheitlich auszulegen, weil die in Anspruch 8 beschriebene Vorrichtung der Ausübung des in Anspruch 1 unter Schutz gestellten Verfahrens dient. Die Merkmale der Klagepatentansprüche 1 und 8 werden daher nachfolgend nicht getrennt voneinander behandelt, sondern jeweils für beide Ansprüche einheitlich ausgelegt.
Die Parteien streiten darüber, was im Rahmen der Patentansprüche 1 und 8 unter einem Ionentransport mittels freier Festkörper (Merkmal 1) zu verstehen ist, wann die freien Festkörper sich in einer gasförmigen Umgebung befinden (Merkmal 4.5, im Klagepatentanspruch 8 ergänzend Merkmal 3.3) und wann eine freie Flüssigkeit vorliegt, die nach der erfindungsgemäßen Lehre zu vermeiden ist (Merkmal 4.2). Außerdem betrifft das Berufungsvorbringen der Beklagten das Merkmal 4.4. Vor diesem Hintergrund sind zum Verständnis der vorstehend aufgeführten Merkmale folgende Bemerkungen veranlasst:
a)
Im Rahmen des Verfahrens nach dem Klagepatentanspruch 1 werden die zu behandelnden Metallteile durch einen Satz von Teilchen gerieben (Merkmal 3 des Klagepatentanspruchs 1). Dieser Satz von Teilchen wird durch elektrisch leitfähige Festkörper gebildet (Merkmal 4 der Klagepatentansprüche 1 und 8). Wie schon im Stand der Technik sollen sich die zur Reibung der Metallteile verwendeten Festkörper nach der erfindungsgemäßen Lehre „frei“ bewegen können (vgl. Merkmal 1 der Klagepatentansprüche 1 und 8). Hierdurch wird sichergestellt, dass eine Interaktion der Teilchen in Form einer Reibung an dem zu bearbeitenden Werkstück stattfinden kann (vgl. Abs. [0015]). Die Teilchen werden dabei auf das Werkstück gedrückt, um dort die gewünschte Reibung zu erzielen (vgl. Abs. [0x). Dies setzt voraus, dass die Festkörper sich hinsichtlich ihrer Position zueinander und zum Werkstück ungebunden im Behälter bewegen können (vgl. auch LGU S. 37).
Ein Vergleich der nachstehend zur Verdeutlichung eingeblendeten Figuren 1, 4 und 5 der Klagepatentschrift
zeigt, dass die Festkörper (4) in der Lage sind, ihre Position zueinander und zum Metallstück (1) zu verändern. Zugleich wird deutlich, dass eine Berührung einzelner Teilchen untereinander die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre nicht hindert, sie insbesondere trotz dieser Berührung als „frei“ einzuordnen sind. Dies gilt auch für den in Figur 4 dargestellten Fall, dass eine Gruppe von Teilchen eng aneinander anliegt und eine elektrische Brücke zwischen der Anode und der Kathode bildet (vgl. Abs. [0x], [0x]).
Anders als im Stand der Technik erfolgt die Bewegung der Teilchen nach der klagepatentgemäßen Lehre nicht in einer sie umgebenden Elektrolytflüssigkeit (vgl. Abs. [0x]), sondern in einer gasförmigen Umgebung (Merkmal 4.5 der Klagepatentansprüche 1 und 8).
b)
Da die gasförmige Umgebung nicht leitfähig ist, erfolgt der Ionenabtransport vom Werkstück erfindungsgemäß „über freie Festkörper“ (Merkmal 1 der Klagepatentansprüche 1 und 8, vgl. auch Abs. [0x]). Zu diesem Zweck sind die Festkörper dergestalt ausgebildet, dass sie eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, so dass sie elektrisch leitfähig werden (Merkmale 4.1 und 4.3 der Klagepatentansprüche 1 und 8, vgl. auch Abs. [0x], [0x]). Um die gewünschte elektrochemische Reaktion am (positiv geladenen) Werkstück bewirken zu können, müssen die Festkörper nach Merkmal 4.4 mit einer negativen elektrischen Ladung geladen sein. Nur dann können sie bei einem Kontakt mit dem positiv geladenen Werkstück positiv geladene Ionen aus diesem lösen und zur negativ geladenen Kathode hin abtransportieren. Die Klagepatentschrift beschreibt in ihrem Abs. [0x], dass im stationären Betriebszustand des Verfahrens eine Vielzahl unterschiedlicher elektrischer Zustände der Partikel besteht. Die erfindungsgemäße Lehre setzt aber voraus, dass im Moment der Reibung der Festkörper am Metallteil die Festkörper eine negative Ladung aufweisen. Andernfalls könnten sie die ihnen zugewiesene Funktion, positiv geladene Ionen aus dem Metallstück zu lösen und es auf diese Weise zu glätten und zu polieren, nicht erfüllen.
c)
Das flüssige Elektrolyt befindet sich nach der erfindungsgemäßen Lehre nicht mehr – wie noch im Stand der Technik – um die Festkörper herum, sondern wird von diesen in ihrem Inneren aufgenommen und zwar in solch einem Ausmaß, dass sie zum einen elektrisch leitfähig werden (Merkmal 4.3) und zum anderen keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen verbleibt (Merkmal 4.2).
Merkmal 4.2 der Klagepatentansprüche 1 und 8 wird in Abs. [0x] der Klagepatentbeschreibung näher erläutert. Dort heißt es:
Den Vorteil dieser erfindungsgemäßen Anordnung beschreibt die Klagepatentschrift in ihren Absätzen [0x] und [0x] wie folgt:
Die Menge der Elektrolytflüssigkeit, die zur Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit der Festkörper benötigt wird, soll danach stets unterhalb der Sättigungsgrenze bleiben, um zu verhindern, dass freie Elektrolytflüssigkeit mit dem zu bearbeitenden Werkstück in Kontakt kommt und dort in unkontrollierter Weise – ohne eine Beteiligung der Festkörper – einen Ionenabtrag bewirkt. Im Grundsatz geht die erfindungsgemäße Lehre dabei davon aus, dass jegliche Menge an Elektrolytflüssigkeit über dem Sättigungsgrad der Festkörper sich frei im Behälter bewegen kann und deshalb die vorstehend beschriebenen negativen Folgen hat, die die Erfindung zu vermeiden sucht.
Der Fachmann, ein Maschinenbau-Ingenieur mit Fachhochschul- oder Universitätsabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Fertigungstechnik, insbesondere des Elektropolierens (vgl. auch: EPG Lokalkammer Hamburg, GRUR-RR 2025, 413 Rn. 39, zum Parallelpatent EP 4 249 647 B1, nachfolgend: EPG Berufungsgericht, Urt. v. 07.11.2025, UPC CoA 579/2025, GRUR-RS 2025, 30380 Rn. 21), erkennt, dass sich das Klagepatent gerade durch das Merkmal 4.2 von dem vorbekannten Stand der Technik abgrenzt, in dem bereits galvanische Verfahren bekannt waren, bei denen das Werkstück in eine Elektrolytflüssigkeit eingetaucht wurde, in der sich Festkörper frei bewegen konnten. An diesen Verfahren kritisiert die Klagepatentschrift, dass sie zu Defekten am Werkstück führen. Gerade die Überwindung dieses Nachteils ist Aufgabe der klagepatentgemäßen Lehre (vgl. Abs. [0017]).
Zu diesem Zweck stellt das Klagepatent den im Stand der Technik bekannten Bearbeitungsmethoden ein Verfahren gegenüber, bei dem das Werkstück gerade nicht in eine Elektrolytflüssigkeit eingetaucht wird, sondern die gewünschte elektrochemische Reaktion durch die Festkörper selbst bewirkt wird, die in der Lage sind, in ihrem Inneren Elektrolytflüssigkeit zu speichern und hierdurch eine elektrische Leitfähigkeit gewinnen.
Merkmal 4.2 verlangt seinem Wortlaut nach zwar, „dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist“, der Fachmann versteht dies im Kontext der erfindungsgemäßen Lehre aber nicht dahingehend, dass sich überhaupt keine Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen befinden darf. Der Patentanspruch spricht insofern nicht von (jeglicher) Flüssigkeit, sondern (nur) von „freier Flüssigkeit“. Dass der so formulierte Patentanspruch nicht dahingehend zu interpretieren ist, dass sich überhaupt keine Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen befinden darf, verdeutlicht bereits der Abs. [0x] der Klagepatentbeschreibung, der beschreibt, dass ein Teilchen, das das zu behandelnde Werkstück berührt, eine gewisse Menge an Elektrolytflüssigkeit ausstoßen und so die Oberfläche des Werkstücks befeuchten kann. Die patentgemäßen Festkörper müssen also im Moment der Reibung am Werkstück äußerlich nicht zwingend trocken sein. In der Interaktion des Teilchens mit dem zu behandelnden Werkstück ist es vielmehr unschädlich – ggf. zur Erleichterung elektrochemischer Prozesse sogar vorteilhaft –, wenn sich auf der Oberfläche des Teilchens ein Flüssigkeitsfilm bildet.
Den Fachmann führt dies zu der Annahme, dass ein auf der Oberfläche der Teilchen befindlicher Flüssigkeitsfilm so lange nicht „frei“ im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre (Merkmal 4.2 der Patentansprüche 1 und 8) ist, wie dieser dergestalt an die Teilchen gebunden ist, dass er nur bei einer Berührung der Teilchen mit dem Metallstück mit letzterem elektrochemisch reagieren kann. Eine entsprechende Bindung des Flüssigkeitsfilms an die Oberfläche der Teilchen kann beispielsweise durch Adhäsionskräfte bewirkt werden. Technisch-funktional bewirkt dieser Flüssigkeitsfilm eine elektrochemische Reaktion in erfindungsgemäßer Weise erst bei einer Interaktion des Teilchens mit dem zu behandelnden Werkstück. Die anspruchsgemäße gasförmige Umgebung soll demgegenüber in Abgrenzung zum Stand der Technik ausschließen, dass ein Ionenabtrag auch dann erfolgt, wenn kein Teilchen das zu behandelnde Werkstück berührt. Der Ionenabtransport soll erfindungsgemäß gerade nicht flächig durch Eintauchen in eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit erfolgen, sondern (nur) punktuell durch eine Berührung der Teilchen mit dem Werkstück.
Aus Merkmal 4.4 ergibt sich nichts anderes. Insbesondere führt das Erfordernis einer negativen Ladung der Teilchen – entgegen der Auffassung der Beklagten – nicht zu der Annahme, dass sich auf den Festkörpern kein Flüssigkeitsfilm befinden darf, diese also trocken sein müssen. Der von der Beklagten geschilderte Transport elektrischer Ladungen zwischen den einzelnen Teilchen kann nach ihrem eigenen Vorbringen nur dann stattfinden, wenn eines dieser Teilchen – entgegen der Vorgabe des Merkmals 4.4 – positiv geladen ist, weil es zuvor bereits in Kontakt mit dem positiv geladenen Werkstück getreten ist. Dies ist hingegen nicht die Situation, die das Klagepatent im Blick hat. Dieses geht vielmehr – wie Merkmal 4.4 zeigt – davon aus, dass zunächst – d.h. zu Beginn der Reibung der Teilchen am Werkstück – alle Teilchen negativ geladen sind. In diesem Fall aber ist ein an der Oberfläche der Festkörper gebundener Flüssigkeitsfilm unschädlich. Zu einem Ladungsaustausch kommt es – in erfindungsgemäßer Weise – erst dann, wenn eines der Teilchen die Oberfläche des zu behandelnden Werkstückes berührt.
Soweit die Beklagte weiter geltend macht, dass die Bildung einer „elektrischen Brücke“ in Abs. [0x] als „Extremfall“ beschrieben wird, dies aber stets der Fall sei, wenn sich auf den Festkörpern ein Flüssigkeitsfilm befinde, gibt auch diese Argumentation keinen Anlass zu einer abweichenden Auslegung des Merkmals 4.2. Die Ausbildung eines Flüssigkeitsfilms auf der Oberfläche der Festkörper ist nach den vorstehenden Ausführungen nach der Lehre des Klagepatents nicht zwingend, sondern nur möglich. Soweit die Ausbildung eines Flüssigkeitsfilms auf der Oberfläche der Festkörper stets zu einer elektrischen Brücke führen sollte, könnte dies also ohne weiteres als „Extremfall“ beschrieben werden, den das Klagepatent zulässt. Es ist allerdings auch nicht ersichtlich, dass die Ausbildung eines Flüssigkeitsfilms an der Oberfläche der Teilchen stets zu einer elektrischen Brücke führt. Denn es ist keineswegs zwingend, dass die Festkörper dann, wenn sich an ihrer Oberfläche ein Flüssigkeitsfilm bildet, stets so eng beieinanderliegen, dass sich eine (durchgängige) elektrische Brücke bildet.
Das Erfordernis einer engeren Auslegung des Merkmals 4.2 ergibt sich schließlich auch nicht aus der von der Beklagten in Bezug genommenen Erteilungsakte (Anlage BK2, in deutscher Übersetzung Anlage BK2a). Die Erteilungsakten eines Patents stellen, weil sie in § 14 PatG und Art. 69 EPÜ nicht erwähnt und auch nicht allgemein veröffentlicht sind, grundsätzlich kein zulässiges Auslegungsmaterial dar (vgl. BGH, GRUR 2002, 511, 513 f. – Kunststoffrohrteil; GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung; GRUR 2016, 257 Rn. 36 – Glasfasern II; Senat, GRUR-RS 2024, 33121 Rn. 105 – Spenderteil mwN). Äußerungen des Anmelders im Rahmen des Prüfungsverfahrens zum Inhalt eines Merkmals oder Begriffs können zwar ebenso wie entsprechende Ausführungen des Patentprüfers ein Indiz für das fachmännische Verständnis von der patentierten Lehre darstellen. Sie dürfen daher indiziell bei der Auslegung berücksichtigt werden, solange sie nicht zur alleinigen Grundlage der Auslegung gemacht werden (vgl. BGH, NJW 1997, 3377 [3380] – Weichvorrichtung II; vgl. BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken; BGH, GRUR 2016, 921 – Pemetrexed; Senat, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 117 – Adalimumab mwN). Die hier in Bezug genommenen Äußerungen des Patentprüfers in dem Hinweis vom xx.2020 lassen aber gerade nicht erkennen, dass er von einem abweichenden Verständnis des Merkmals 4.2 ausgegangen ist. Vielmehr erklärt der Prüfer lediglich im Hinblick auf einen Vorrichtungsanspruch, der Schutz für die Festkörper als solche beansprucht, dass allein die Zugabe einer bestimmten Menge an Elektrolytflüssigkeit die Festkörper nicht neuartig mache. Die vorliegenden Klagepatentansprüche 1 und 8 betreffen aber nicht den Schutz der Teilchen als solche, sondern ein spezielles Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper und eine Vorrichtung zum Ausüben dieses Verfahrens.
d)
Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, kommt es der klagepatentgemäßen Lehre stets auf die Interaktion mit dem zu behandelnden Werkstück an. Die gewünschte elektrochemische Reaktion soll nur (im Sinne von: ausschließlich) bei einer Berührung eines Festkörpers mit dem zu behandelnden Werkstück erfolgen, nicht aber durch etwaige freie Elektrolytflüssigkeit, die unabhängig von einem Festkörper mit dem zu behandelnden Werkstück in Kontakt kommt. Vor diesem Hintergrund versteht der Fachmann die Vorgabe in Merkmal 4.5 der Klagepatentansprüche 1 und 8 dahingehend, dass die Teilchen sich in einer gasförmigen Umgebung befinden müssen, um einen Ionenaustausch ohne eine Beteiligung der Teilchen, d.h. ohne einen Kontakt der Teilchen mit dem Werkstück, auszuschließen. Merkmal 3.3 des Klagepatentanspruchs 8 beschreibt dies noch einmal genauer dahingehend, dass sich in der interstitiellen Umgebung der Teilchen Gas befinden muss. Der Fachmann erkennt, dass dies aus funktionaler Sicht nur die interstitielle Umgebung derjenigen Teilchen betrifft, die an der Reibung am Metallstück beteiligt sind. Eine ggf. an anderer Stelle des Behälters (etwa an dessen Boden) befindliche (geringe Menge) Elektrolytflüssigkeit ist demgegenüber unschädlich, wenn ausgeschlossen werden kann, dass diese während des erfindungsgemäßen Verfahrens mit dem zu behandelnden Werkstück in Kontakt gerät, oder wenn der ggf. durch einen Kontakt mit dem Werkstück verursachte Stromfluss zu gering ist, um einen nennenswerten Materialabtrag zu verursachen (vgl. auch: LG München, Urt. v. 05.02.2025 – 21 O 13122/23, S. 20, vorgelegt als Anlage K22, zu dem parallelen deutschen Gebrauchsmuster 20 2017 007 607). Dass diese Elektrolytflüssigkeit dann ggf. an dem Transport der (positiv geladenen) Ionen zu der (negativ geladenen) Kathode teilnimmt, ist für die erfindungsgemäße Lehre ohne Belang. Ihr kommt es ersichtlich nur darauf an, dass ein Ionenaustausch am Werkstück ausschließlich unter Beteiligung der Teilchen stattfindet.
5.
Zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass die angegriffene Ausführungsform dann, wenn sie gemäß der Anleitung der Beklagten mit den angegriffenen XAX und Elektrolytflüssigkeit befüllt wird, sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 8 unmittelbar wortsinngemäß verwirklicht.
Im Hinblick auf die Merkmalsgruppe 2, die Merkmale 3.1, 5 und 6 des Klagepatentanspruchs 8 steht dies zwischen den Parteien auch in zweiter Instanz nicht in Streit, so dass sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Des Weiteren ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform dem Ausführen eines Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels Festkörpern dient. Dass die Festkörper dabei in der Lage sind, ihre Position zueinander und zum Metallstück zu verändern, sich also im Sinne von Merkmal 1 „frei“ zu bewegen, ist offensichtlich.
Wenn der Behälter der angegriffenen Ausführungsform gemäß der Anleitung der Beklagten mit XAX und Elektrolytflüssigkeit befüllt wird, enthält das Behältnis auch im Sinne von Merkmal 3.2 einen Satz von Teilchen. Metallteile, die in das Behältnis eingebracht werden, bleiben durch den Satz von Teilchen vollständig bedeckt (Merkmal 3.4). Dass es sich bei den angegriffenen XAX um elektrisch leitende Festkörper im Sinne von Merkmal 4 handelt, die eine Porosität und Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern (Merkmal 4.1), so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht (Merkmal 4.3), stellt die Beklagte ebenfalls zu Recht nicht in Abrede.
Ausweislich der auf die Verpackung der angegriffenen XAX aufgebrachten Etiketten empfiehlt die Beklagte eine Befüllung der angegriffenen Ausführungsform mit 4500 ml XAX unter Hinzufügung von zunächst 2500 ml und dann noch einmal zusätzlichen 100 ml einer speziellen Elektrolytflüssigkeit (DL4). Bei einer solchen Vorgehensweise werden – entgegen der Auffassung der Beklagten – auch die Merkmale 3.3, 4.2, 4.4 und 4.5 wortsinngemäß verwirklicht.
Insbesondere befindet sich in der interstitiellen Umgebung zwischen den Teilchen Luft, mithin ein Gas (Merkmal 3.3), wodurch sich die Teilchen zugleich in einer gasförmigen Umgebung befinden (Merkmal 4.5). Denn die Teilchen nehmen in einem solchen Ausmaß flüssiges Elektrolyt in sich auf, dass im Sinne von Merkmal 4.2 keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist. Dies ergibt sich aus dem Vortrag der Klägerin, aber auch aus dem Vortrag der Beklagten:
Die nachfolgenden Aufnahmen aus der Klageschrift zeigen, dass die interstitiellen Zwischenräume zwischen den einzelnen XAX nicht mit Flüssigkeit, sondern mit Luft gefüllt sind:
Das erste Bild zeigt eine Aufnahme der von der Klägerin gemäß der Anleitung der Beklagten hergestellten Masse aus 4,5 Litern XAX und 2,5 Litern DL4 nach dem Mischvorgang (Abb. Klageschrift v. xx.2023, S. 41, Bl. 42 eAkte LG). Die Aufnahme ist einem als Anlage K10 zur Akte gereichten Video entnommen, das den gesamten Vorgang des anleitungsgemäßen Anmischens der Poliermasse erkennen lässt. Das zweite Bild zeigt eine Nahaufnahme eines Teils dieser Masse, in der deutlich die mit Luft gefüllten Zwischenräume zwischen den einzelnen XAX zu erkennen sind (Abb. Klageschrift v. xx.2023, S. 43, Bl. 44 eAkte LG). Bestätigt wird dies schließlich durch eine mikroskopische Aufnahme aus der Masse, die die einzelnen Teilchen in weiß und die darum befindliche gasförmige Umgebung in schwarz erkennen lässt (Abb. Klageschrift v. xx.2023, S. 44, Bl. 45 eAkte LG). Dass einzelne Teilchen aneinander liegen und sich dabei auch ein auf ihrer Oberfläche befindlicher Flüssigkeitsfilm verbindet (s. letzte Aufnahme rechts unten), führt nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus (s.o. zur Auslegung). Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die einzelnen Teilchen in einer (schwarz eingefärbten) gasförmigen Umgebung befinden und nicht etwa in Flüssigkeit schwimmen.
Um dies weiter zu verdeutlichen, hat die Klägerin den Mischvorgang nach der Anleitung der Beklagten wiederholt (vgl. das als Anlage K21 zur Akte gereichte Video). Das Ergebnis hat sie durch die Vorlage der nachfolgenden Abbildungen belegt (Replik v. xx.2023, S. 31, Bl. 168 eAkte LG):
Auch diese zeigen den Zustand der Masse nach dem Mischvorgang von 4,5 Litern XAX und 2,5 Litern DL4. In dem oberen Bild ist deutlich erkennbar, dass die Masse die Konsistenz von nassem Sand aufweist und sich zum Teil Feuchtigkeit an den Rändern des Becherglases abgesetzt hat. Im unteren Teil des Glases ist die Masse stärker verdichtet als im oberen Teil. Daher sind dort weniger Zwischenräume zwischen den einzelnen XAX erkennbar. Wo solche Zwischenräume auftreten, sind diese aber nicht mit Flüssigkeit, sondern mit Luft gefüllt. Belegt wird dies auch durch die wiedergegebenen Mikroskopaufnahmen. Auf diesen ist zwar zu erkennen, dass die einzelnen Teilchen mit einem Flüssigkeitsfilm überzogen sind, zugleich ist aber offensichtlich, dass sich dort, wo sich zwischen den Teilchen eine interstitielle Umgebung befindet, diese mit Luft gefüllt ist. Freie Flüssigkeit ist auch auf diesen Aufnahmen nicht zu sehen.
Gleiches gilt für die von der Beklagten in ihrer Berufungsbegründung wiedergegebene mikroskopische Aufnahme der von ihr anleitungsgemäß hergestellten Poliermasse (Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 28 Rn. 78, Bl. 224 eAkte OLG):
Wie die Beklagte durch die von ihr vorgenommene Beschriftung der Aufnahme verdeutlicht, befindet sich zwar auf der Oberfläche der Teilchen ein (teils auch durchgängiger) Flüssigkeitsfilm, die in der Aufnahme erkennbare Flüssigkeit ist aber an die Oberfläche der Teilchen gebunden. Freie Flüssigkeit ist gerade nicht erkennbar, die interstitielle Umgebung der Teilchen ist vielmehr mit Luft gefüllt.
Soweit die von der Klägerin mit ihrer Klageschrift vorgelegten Produktunterlagen der Beklagten etwas Anderes zu suggerieren scheinen, können sie die vorstehenden tatsächlichen Feststellungen nicht entkräften. So ist zwar in einer Präsentation der Beklagten zur angegriffenen Ausführungsform „EXX“ (Anlage K9 S. 9, vgl. auch: Klageschrift v. xx.2023, S. 33 Rn. 89, Bl. 34 eAkte LG) eine Mischung aus Elektrolytflüssigkeit (gelb dargestellt) und Festkörpern (graue Kügelchen) mit einem Überstand der Flüssigkeit gezeigt,
hierbei handelt es sich aber ersichtlich um eine rein schematische Darstellung, die keinen Aufschluss über die tatsächlichen Gegebenheiten, insbesondere das konkrete Mischungsverhältnis zwischen den Festkörpern und der Elektrolytflüssigkeit gibt. Auch der Umstand, dass die Beklagte in einem von ihr erstellten Datenblatt (Anlage B02) von einem „Elektrolyt zur Nassbearbeitung metallischer Oberflächen“ (Unterstreichung hinzugefügt) spricht, bedeutet, nicht, dass hiermit das Vorhandensein von freier Elektrolytflüssigkeit beschrieben wird. Dies kann vielmehr ebenso gut dahingehend verstanden werden, dass die XAX nicht trocken angewendet werden, sondern in der Konsistenz von nassem Sand, wie dies auf den oben dargestellten Abbildungen ersichtlich ist.
e)
Der von der Beklagten in erster Instanz durchgeführte „Abtropftest“, dessen Durchführung sie in dem von ihr als Anlage B03 zur Akte gereichten Video dokumentiert hat, steht den vorstehenden Erkenntnissen zu der Konsistenz der anleitungsgemäß hergestellten Poliermasse ebenfalls nicht entgegen. Die von der Beklagten selbst hergestellte Masse zeigt ausweislich einer von ihr in der Klageerwiderung wiedergegebenen Abbildung eine in der Konsistenz vergleichbare Masse, wie diese auch auf den Abbildungen der Klägerin ersichtlich ist (Klageerwiderung v. xx.2023, S. 24 Rn. 74, Bl. 120 eAkte LG):
Dies bestreitet auch die Beklagte nicht. Sie führt hierzu vielmehr selbst aus, dass das fertige Produkt im Video der Klägerin (Anlage K10) und in ihrem eigenen (Anlage B03) „sehr ähnlich“ aussehe. In beiden Fällen erzeuge die Mischung aus XAX und DL4 eine Art von „Schlamm“ (Klageerwiderung v. xx.2023, S. 24 Rn. 74, Bl. 120 eAkte LG). Die Beklagte hat diesen „Schlamm“ in eine Plastiktüte umgefüllt, die Tüte mit einem Kabelbinder eng verschlossen, den Überstand der Plastiktüte abgeschnitten und die Tüte über Kopf über einem Becherglas aufgehängt, sodass die verschlossene Öffnung nach unten zeigt. Nach 1 Stunde 42 Minuten ist die auf dem nachfolgenden Bild ersichtliche Flüssigkeit in das Becherglas abgetropft:
Es ist erkennbar, dass es sich, gerade im Vergleich zu der ursprünglich hinzugefügten Menge von 2500 ml DL4, um eine nur sehr geringe Menge Flüssigkeit handelt, die in das Becherglas abgetropft ist. Eine so geringe Menge Flüssigkeit, die sich zudem aufgrund der Schwerkraft am Boden des Behältnisses absetzen wird, ist für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre unschädlich (s.o. zur Auslegung). Zudem bleibt unklar, woher diese Flüssigkeit stammt, ob sie insbesondere frei in der Masse vorhanden war, oder ob sie zunächst (als Flüssigkeitsfilm) an die einzelnen Teilchen gebunden war, sich aber insbesondere infolge der Schwerkraft und der hierdurch auf die einzelnen Teilchen einwirkenden Kräfte von den Teilchen gelöst hat.
f)
Für letzteres spricht die von der Beklagten selbst vorgelegte Berechnung zur Sättigungsgrenze der XAX.
Unter Verweis auf das als Anlage BK6 zur Akte gereichte Datenblatt (dort S. 3) zu den angegriffenen XAX führt die Beklagte aus, dass das Polymer der XAX, d. h. dessen Festbestandteil, eine Dichte von 1180 Gramm pro Liter habe (Berufungsbegründung vom xx.2024, S. 24 f., Bl. 220 f. eAkte OLG). Die Schüttdichte betrage 600 Gramm pro Liter in getrocknetem Zustand. Dies zeige, dass etwa 50% des Volumens der Schüttung von XAX aus Luft bestehe, da das reine Material in etwa doppelt so schwer sei wie die Schüttung. Eine Schüttung der XAX habe somit eine Porosität von etwa 50%. Das wiederum bedeute, dass in einem definierten Volumen von XAX etwa die Hälfte mit Luft gefüllt sei, wenn man die XAX in einen Behälter schütte und dort bestmöglich verdichte. Mische man nun die XAX mit einer Flüssigkeit, so werde die Flüssigkeit in die Hohlvolumen eindringen. Ausgehend von der obigen Berechnung betrage das Volumen der Schüttung von 4,5 Liter XAX, das mit Flüssigkeit gefüllt werden könne, etwa 2,25 Liter. Die zugegebene Menge von 2,6 Liter Flüssigkeit übersteige dieses Volumen um 350 ml.
Hierauf hat die Klägerin erwidert, dass die Beklagte es unterlassen habe, in ihre Berechnung die durch das Eindringen der Flüssigkeit eintretende Volumenvergrößerung der XAX einzubeziehen (Berufungserwiderung v. xx.2024, S. 38, Rn. 182, Bl. 382 eAkte OLG). Dies hat die Beklagte in ihrer Berufungsreplik zugestanden und die Volumenvergrößerung auf ca. 18% beziffert (Berufungsreplik v. xx.2025, S. 33 Rn. 100, Bl. 479 eAkte OLG). Nimmt man in der Folge an, dass die XAX durch diese Volumenvergrößerung ca. 18% mehr Flüssigkeit einzuspeichern im Stande sind, so läge die Sättigungsgrenze der 4500 ml XAX bei 2655 ml (vgl. Berufungsduplik vom xx.2025, S. 26 Rn. 111, Bl. 523 eAkte OLG). Da allerdings nach der Anleitung der Beklagten nur 2600 ml DL4 zugefügt werden (2500 ml + weitere 100 ml), läge dies unter der Sättigungsgrenze der XAX und würde die durch die Abbildungen gewonnene Erkenntnis bestätigen, wonach sich bei anleitungsgemäßer Herstellung der Poliermasse keine freie Elektrolytflüssigkeit im Behälter befindet.
g)
Aus den weiteren Versuchen der Beklagten ergibt sich nichts anderes.
aa)
Insofern ist zunächst festzustellen, dass der ergänzende Vortrag der Beklagten zur Nichtverwirklichung der Merkmale 4.2 und 4.5 im nachgelassenen Schriftsatz vom xx.2024 entgegen der Auffassung der Klägerin nicht wegen Verspätung zurückzuweisen ist. Denn der entsprechende Vortrag ist nicht neu i.S.d. §§ 529 Abs. 1, 531 Abs. 2 ZPO, sondern vertieft lediglich das bereits erstinstanzlich substantiierte Vorbringen der Beklagten (vgl. hierzu auch: BGH, NJW-RR 2015, 1109; NJW 2016, 2315 Rn. 27; NJW-RR 2017, 72 Rn. 20; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2019, 301 Rn. 45 – Anstalt). Dieses war und ist darauf gerichtet, dass sich bei einer Benutzung der angegriffenen Ausführungsform nach der Anleitung der Beklagten freie Elektrolytflüssigkeit im Behälter befinde, die die XAX umgebe, mit dem zu bearbeitenden Werkstück in Kontakt trete und dort entgegen der erfindungsgemäßen Lehre eine elektrochemische Reaktion auslöse. Insofern stellt das nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung in erster Instanz erfolgte Vorbringen der Beklagten keinen neuen Tatsachenvortrag dar, insbesondere enthält es kein geändertes oder neues Sachvorbringen zu der tatsächlichen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform. Vielmehr ergänzt und vertieft es nach der Durchführung weiterer Tests und Untersuchungen der angegriffenen Ausführungsform den bereits erstinstanzlich erfolgten Vortrag zur Nichtverwirklichung der Merkmale 4.2 und 4.5.
bb)
Die Beklagte hat zur besseren Veranschaulichung ihres tatsächlichen Vorbringens eine ihrer Maschinen XE T aufgeschnitten und ein Schauglas eingesetzt (Anlage B28; vgl. auch Schriftsatz v. xx.2024, S. 4, Bl. 354 eAkte LG):
Hieran veranschaulicht sie zunächst, wie weit die zu bearbeitenden Werkstücke in das Behältnis eingetaucht werden. Nach ihrem Vortrag ist das Ende des Pinzetten-artigen Werkstückhalters ca. 6 cm von der Bodenplatte des Behältnisses entfernt (Schriftsatz v. xx.2024, S. 4, Bl. 354 eAkte LG). Den Bereich, in dem sich das Werkstück während der Bearbeitung befindet, hat die Beklagte sodann durch zwei schwarze Markierungen an der Außenseite des Behälters markiert:
In der solchermaßen präparierten Maschine hat die Beklagte im Anschluss das Elektropolierverfahren gemäß ihrer Anleitung durchgeführt und dies in dem als Anlage B29 zur Akte gereichten Video dokumentiert. Nach dem Mischvorgang hat die Testperson einen Farbstoff hinzugegeben. Nach den Angaben der Beklagten soll es sich bei diesem Farbstoff um Dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoat (Fluorescein Sodium) handeln, der ausschließlich Flüssigkeit, nicht aber Feststoffe einfärbe. Nach etwa 20 Minuten des Bearbeitungsprozesses (Videominute: 00:26:47) hat der Farbstoff große Teile der in dem Behälter befindlichen Masse eingefärbt:
Diese Einfärbung belegt indes nicht, dass sich an den eingefärbten Stellen freie Elektrolytflüssigkeit im Behälter befindet. Denn soweit die Beklagte vorträgt, es werde nur Flüssigkeit eingefärbt, lässt dies keine Unterscheidung danach zu, ob die eingefärbte Flüssigkeit an der Oberfläche der Teilchen gebunden ist oder sich frei (d.h. unabhängig von den Teilchen) im Behälter bewegen kann. Dies wäre aber erforderlich, um eine Nichtverwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre zu belegen (s.o. zur Auslegung). Mit bloßem Auge ist jedenfalls keine freie Flüssigkeit in dem Behälter zu erkennen.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den weiteren Ergebnissen des Versuchsaufbaus. In Minute 00:29:24 hat die Beklagte den Deckel abgenommen und in der vorgesehenen Halterung fixiert. In dieser Position steht der Werkstückhalter mit dem Werkstück waagerecht zum Behältnis der Maschine. Es ist zu erkennen, dass ein Teil der im Behälter befindlichen Poliermasse am Werkstück anhaftet:
Dies ist aufgrund der Feuchtigkeit der Masse, die sich – wie vorstehend bereits beschrieben – von der Konsistenz her wie nasser Sand darstellt, wenig überraschend. Es belegt hingegen eher die Verwirklichung als die Nichtverwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre. Würden nämlich die Festkörper in einer Elektrolytflüssigkeit „schwimmen“, wie es im Stand der Technik der Fall war, würden keine – oder jedenfalls nur vereinzelte – Festkörper an dem Werkstück anhaften, wenn dieses aus der Elektrolytflüssigkeit herausgezogen wird.
Dies ist aber gerade nicht der Fall. Wie insbesondere die nachfolgend wiedergegebene Nahaufnahme von der Oberfläche des Werkstücks zeigt (vgl. Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 32, Bl. 228 eAkte OLG),
befinden sich auf der Oberfläche des Werkstücks eine Vielzahl von Festkörpern, die aufgrund des sie bedeckenden Feuchtigkeitsfilms an der Oberfläche des Werkstücks anhaften. Insofern ist zu erkennen, dass zwischen den einzelnen Teilchen ein fast durchgängiger Flüssigkeitsfilm existiert, der die Teilchen untereinander verbindet und eine Klebrigkeit bewirkt, die das Anhaften der Masse am Werkstück ermöglicht. Zugleich sind aber auch Bereiche erkennbar, in denen die Festkörper voneinander beabstandet sind, wobei sich in ihrem Zwischenraum Luft befindet.
Soweit die Beklagte in weiteren Abbildungen zeigt, dass die Standard-Klemmhalterung nass geworden ist, ist dies bei einem Rotieren durch eine Masse von der Konsistenz nassen Sandes nicht verwunderlich. Dies belegt hingegen nicht, dass sich (eine nicht nur unerhebliche Menge) Flüssigkeit im Behälter befindet, die nicht an die Oberfläche der Teilchen gebunden ist.
h)
Schließlich hat die Beklagte im Berufungsverfahren weitere Versuche durchgeführt, die dazu dienen sollen, die Gegebenheiten unmittelbar während des Elektropolierprozesses zu demonstrieren.
Eine Zurückweisung dieses Vorbringens wegen Verspätung kommt – entgegen der Auffassung der Klägerin – ebenfalls nicht in Betracht. Insofern ist auf die vorstehenden Ausführungen zu Buchstabe f) aa) zu verweisen. Im Hinblick auf das Vorbringen der Beklagten in ihrer Berufungsbegründung gilt sinngemäß das gleiche. Der Vortrag zu weiteren durchgeführten Versuchen stellt kein neues Vorbringen i.S.d. §§ 529 Abs. 1, 531 Abs. 2 ZPO dar, sondern vertieft lediglich das bereits erstinstanzlich substantiierte Bestreiten der Beklagten.
Die von ihr durchgeführten weiteren Versuche beschreibt die Beklagte wie folgt: Zunächst sei ein Halter mit einem Modell-Werkstück (Messingzylinder) bestückt worden (vgl. Abb. Berufungsbegründung v. 02.10.2024, S. 35 Rn. 94, Bl. 231 eAkte OLG). Der Messingzylinder sei sodann von einem Plastikkäfig eingefasst worden (vgl. Abb. Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 36 Rn. 95, Bl. 232 eAkte OLG). Dieser Plastikkäfig wiederum sei mit einem Vlies umfasst, das für die XAX (Durchmesser 0,5 mm) undurchlässig sei, jedoch die Elektrolytflüssigkeit der Suspension durchlasse (vgl. Abb. Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 35 Rn. 96, Bl. 231 eAkte OLG).
Das betreffende Versuchsprotokoll hat die Beklagte als Anlage BK7 zur Akte gereicht. Sie trägt hierzu vor, das zu den Versuchszwecken verwendete Elektrolytgemisch entspreche in seiner Zusammensetzung einer Mischung aus 4,5 Litern XAX und 2,6 Litern DL4. Die Versuche seien in einer EF mit einer angelegten Spannung von 30 Volt bei einer Drehzahl von 45 Umdrehungen pro Minute durchgeführt worden. Die Ergebnisse des Versuchs nach einer Bearbeitungszeit von 20 Minuten sind in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben (vgl. Abb. Berufungsbegründung v. xx.2024, S. 42, Bl. 238 eAkte OLG):
Die erste Zeile zeigt das Werkstück ohne Plastikkäfig und Vlies, die zweite Zeile zeigt das Werkstück mit Plastikkäfig und die dritte Zeile zeigt den Metallzylinder mit Plastikkäfig und Vlies. In der zweiten Spalte wird der jeweilige durchschnittliche Stromfluss angegeben, in der dritten Spalte der erfolgte Materialabtrag nach 20 Minuten Bearbeitungszeit.
Der von der Beklagten durchgeführte „Käfigtest“ ist nicht geeignet, das Vorhandensein von freier Flüssigkeit im Behälter der angegriffenen Ausführungsform nachzuweisen. Denn die von der Beklagten vorgetragenen (Mess-)Ergebnisse belegen gerade nicht (zwingend) das Vorhandensein freier Flüssigkeit. Physikalisch ist es vielmehr ohne weiteres denkbar, dass sich bei einem Kontakt der XAX mit dem um den Plastikkäfig gewickelten Vlies an die XAX gebundene Flüssigkeit von diesen löst und – ggf. auch aufgrund der durch die Rotation des Werkstücks im Behälter erzeugten Kräfte – in Kontakt mit dem Werkstück gerät. Hierbei handelt es sich aber nicht um „freie“ Flüssigkeit, sondern um solche, die zuvor an der Oberfläche der XAX gebunden war. Insofern kann in dem von der Beklagten gewählten Versuchsaufbau eine an die XAX gebundene Flüssigkeit nicht sicher von einer freien Flüssigkeit unterschieden werden.
Hinzu kommt, dass der bei Verwendung des Käfigs und des Vlieses gemessene Stromfluss von 1,13 Ampere äußerst gering ist und auch der festgestellte Materialabtrag mit 0,468 g nur ca. 12% des im Verfahren unter normalen Bedingungen zu erzielenden Materialabtrags von 3,682 g beträgt. Insofern kann der „Käfigtest“ gerade nicht belegen, dass sich im Behälter der angegriffenen Ausführungsform freie Elektrolytflüssigkeit befindet, die zu einem nennenswerten Stromfluss und hieraus folgend zu einem relevanten Materialabtrag führt.
i)
Soweit die Beklagte erstmals mit ihrer Berufungsreplik bestreitet, dass die angegriffenen XAX mit einer negativen Ladung im Sinne von Merkmal 4.4 geladen sind, kann sie mit diesem neuen Bestreiten in zweiter Instanz nicht mehr gehört werden, § 531 Abs. 2 ZPO.
Im Übrigen lässt sich die Verwirklichung des Merkmals 4.4 aber auch anhand der von den Parteien vorgelegten Untersuchungsergebnisse feststellen. Denn der gewünschte, die Glättung und Politur des Werkstücks bewirkende Materialabtrag setzt, wenn er nicht über freie Elektrolytflüssigkeit erfolgt, zwingend die negative Ladung der XAX im Sinne von Merkmal 4.4 voraus, da anderenfalls ein Ionenabtransport von dem positiv geladenen Werkstück weg nicht erfolgen könnte. Ob die XAX – wie die Beklagte offenbar geltend machen möchte – zunächst neutral sind oder durch die Aufnahme von positiven Ionen ggf. (zeitweise) nach der Reibung am Metallstück ihre negative Ladung verlieren, ist für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre ohne Belang (s.o. zur Auslegung). Entscheidend ist allein, dass sie beim Anlegen einer Spannung durch ihre Verbindung zur (negativ geladenen) Kathode eine negative Ladung erlangen, die sie befähigt, bei einer Reibung am Metallstück positiv geladene Ionen aufzunehmen und diese zur (negativ geladenen) Kathode hin abzutransportieren. Dass dies bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall ist, zeigt schon der im Rahmen des „Käfigtests“ in der ersten Zeile wiedergegebene Stromfluss von 9,26 Ampere, der um ein Vielfaches höher ist als der Stromfluss von 1,13 Ampere, der ohne einen Kontakt der XAX mit dem Werkstück gemessen wurde.
j)
Aus den vorstehend angeführten Gründen geben die von der Beklagten durchgeführten Versuche keinen Anlass, die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre durch die angegriffene Ausführungsform bzw. die angegriffenen XAX sachverständig begutachten zu lassen.
6.
Der Umstand, dass die angegriffene Ausführungsform im Zeitpunkt ihres Angebots und ihrer Auslieferung noch nicht sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 8 verwirklicht, weil erst die Abnehmer der Beklagten sie mit den angegriffenen XAX und Elektrolytflüssigkeit befüllen, hindert die Annahme einer unmittelbaren Verletzung im Sinne von § 9 S. 1 PatG nicht.
Unabdingbare Voraussetzung für eine Patentverletzung ist es zwar stets, dass die angegriffene Ausführungsform alle Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht. Nur wenn dies feststellbar ist, kann sich gegebenenfalls die weitere Frage anschließen, ob diese auch objektiv geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen (Senat, Urt. v. 19.07.2018 – I-15 U 43/15, BeckRS 2018, 22632; GRUR-RR 2020, 289 Rn. 53 – Repeater). Hier erfüllt die angegriffene Ausführungsform im Auslieferungszustand gerade nicht sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 8, weil sie in diesem mangels Befüllung mit XAX und Elektrolytflüssigkeit nicht den Vorgaben der Merkmale 3.2, 3.3 und 3.4 sowie der Merkmalsgruppe 4 entspricht.
Eine unmittelbare Verletzung kommt aber auch dann in Betracht, wenn (1) davon auszugehen ist, dass Abnehmer die angegriffene Ausführungsform mittels der ebenfalls von der Beklagten vertriebenen XAX und Elektrolytflüssigkeit derart konfigurieren, dass dies zur Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 8 führt und (2) dies der Bekl. zurechenbar ist (vgl. Senat, Urt. v. 19.07.2018 – I-15 U 43/15, BeckRS 2018, 22632; GRUR-RR 2020, 289 Rn. 54 – Repeater). Eine solche Zurechnung ist möglich, wenn die Beklagte diese Konfiguration als letzten Herstellungsakt angeleitet oder zumindest bewusst ausgenutzt hat. Die Beklagte macht sich unter solchen Umständen mit ihrer Lieferung die Nacharbeit ihrer Abnehmer bewusst zu eigen, was es rechtfertigt, ihr diese Nacharbeit so zuzurechnen und sie so zu behandeln, als habe sie die Vorrichtung bereits in dem die Erfindung benutzenden Zustand selbst in den Verkehr gebracht bzw. angeboten (OLG Düsseldorf, InstGE 13, 78 = BeckRS 2011, 8375 – Lungenfunktionsmessgerät; GRUR-RR 2016, 97 – Primäre Verschlüsselungslogik; Urt. v. 27.04.2017 – I-2 U 23/14, GRUR-RS 2017, 109820 – Prüfstandsparametrierung; Urt. v. 19.7.2018 – I-15 U 43/15, BeckRS 2018, 22632; GRUR-RR 2020, 289 Rn. 54 – Repeater).
Dies hat das Landgericht hier im Ergebnis zutreffend bejaht. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts vertreibt die Beklagte neben der angegriffenen Ausführungsform auch eine Elektrolytflüssigkeit DL4 und die angegriffenen ZT (XAX), die nach den landgerichtlichen Feststellungen zur Befüllung der angegriffenen Ausführungsform bestimmt sind (LGU S. 10). Für die Benutzung der angegriffenen Ausführungsform wird deren Behältnis mit den XAX gefüllt. Gemäß der Anleitung der Beklagten (etwa auf der Verpackung der XAX, siehe die Abb. in der Klageschrift, S. 40, Bl. 41 eAkte LG) an die Abnehmer der angegriffenen Ausführungsform werden die XAX mit der von der Beklagten vertriebenen Elektrolytflüssigkeit DL4 entsprechend einem definierten Mischverhältnis aufgegossen. Dass die Beklagte sowohl die XAX als auch die Elektrolytflüssigkeit DL4 vertreibt und ihre Kunden „entsprechend anleitet“, hat das Landgericht in den Entscheidungsgründen seines Urteils (S. 42) ausdrücklich festgestellt. Dies greift die Beklagte mit ihrer Berufung nicht an, wie sie sich mit dieser auch nicht konkret dagegen wendet, dass das Landgericht ihr das Handeln ihrer Abnehmer zugerechnet hat.
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Beklagte nicht nur zusammen mit der angegriffenen Ausführungsform auch die erforderlichen Teilchen in Gestalt der XAX und die ferner erforderliche Elektrolytflüssigkeit, letztere jedenfalls in Gestalt der Elektrolytflüssigkeit DL4 vertreibt, wie dies auch das Landgericht München I in dem parallelen Gebrauchsmusterverletzungsverfahren der Parteien festgestellt hat (Urt. v. xx.2025 – 21 O 13122/23, S. 20, vorgelegt als Anlage K22), sondern sie ihre Abnehmer auch anleitet, die angegriffene Ausführungsform in bestimmter Weise, nämlich nach Maßgabe der von der Beklagten selbst überreichten Anlage B4 mit XAX und Elektrolytflüssigkeit DL4 zu befüllen. Es ist daher davon auszugehen, dass Abnehmer der Beklagten, an die die Beklagte nicht nur die angegriffene Ausführungsform, sondern auch die XAX und die Elektrolytflüssigkeit DL4 liefert, die angegriffene Ausführungsform derart konfigurieren, dass dies zur Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 8 führt. Dies ist der Beklagten zurechenbar.
7.
Darüber hinaus hat die Beklagte durch das Angebot und die Lieferung der angegriffenen Ausführungsform und der angegriffenen XAX an Abnehmer in Deutschland Patentanspruch 1 des Klagepatents mittelbar verletzt (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG). Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der paten­tierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Ele­ment der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich die­ses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es auf­grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.
Die angegriffene Ausführungsform ist – ebenso wie die angegriffenen XAX – objektiv dazu geeignet, für die Benutzung der Erfindung gemäß dem Patentanspruch 1 verwendet zu werden. Sie entspricht den von Patentanspruch 8 in der Merkmalsgruppe 2 und den Merkmalen 3.1, 5 und 6 aufgestellten Anforderungen an eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens gemäß dem Patentanspruch 1. Dabei bedarf es hier keiner Differenzierung zwischen den verschiedenen angegriffenen Ausführungsformen „XE T“, „XE S“ und „EF-XXP“. Die Beklagte hat insofern in erster Instanz vorgetragen, dass sich das Modell „EF-XXP“ von den anderen Modellen im Wesentlichen dadurch unterscheide, dass es eine Bearbeitung einer höheren Anzahl von Werkstücken gleichzeitig erlaube (Klageerwiderung v. xx.2023, S. 19 Rn. 63, Bl. 115 eAkte LG). Im Hinblick hierauf hat das Landgericht in seinem Urteil vom 02.07.2024 festgestellt, dass die verschiedenen Modelle der angegriffenen Ausführungsform bezüglich der patentwesentlichen Merkmale gleich ausgestaltet sind (LGU S. 10).
Soweit die Beklagte in zweiter Instanz bestreitet, dass das Modell „EF XXP“ grundsätzlich dazu geeignet ist, ein Verfahren gemäß dem Klagepatentanspruch 1 durchzuführen, ist ihr Bestreiten als verspätet zurückzuweisen, § 531 Abs. 2 ZPO. Im Übrigen ist es aber auch unsubstantiiert, da die Beklagte in keiner Weise erläutert, warum das Modell „EF-XXP“ „technisch nicht in der Lage“ sein sollte, das klagepatentgemäße Verfahren auszuführen. Im Hinblick auf die Feststellung des Landgerichts, dass alle drei angegriffenen Modelle bezüglich der patentwesentlichen Merkmale gleich ausgestaltet sind, gibt es für die entsprechende Behauptung der Beklagten keinerlei Anhaltspunkte.
Die angegriffenen XAX verfügen unstreitig über die Fähigkeit, Elektrolytflüssigkeit in ihrem Inneren aufzunehmen, so dass sie elektrisch leitfähig werden. Damit sind sie objektiv geeignet, zur Durchführung des klagepatentgemäßen Verfahrens eingesetzt zu werden. Dies steht zwischen den Parteien nicht im Streit.
Bei der angegriffenen Ausführungsform und den angegriffenen XAX handelt es sich um Mittel im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG, die sich auf ein wesentliches Element der unter Schutz gestellten Erfindung beziehen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGH, GRUR 2004, 758, 760 f. – Flügelradzähler; GRUR 2006, 570, 571 – extracoronales Geschiebe; GRUR 2007, 769 Rn. 18 – Pipettensystem; GRUR 2012, 1230 Rn. 32 – MPEG-2-Vidosignalcodierung). Was in diesem Sinne zu den wesentlichen Elementen der Erfindung gehört, ist vom Gegenstand der Erfindung her zu beantworten (BGH, GRUR 2015, 467 Rn. 57 – Audiosignalcodierung). Da der Patentanspruch maßgeblich dafür ist, welcher Gegenstand durch das Patent geschützt ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG (BGH, GRUR 2004, 758, 761 – Flügelradzähler; GRUR 2007, 769 Rn. 18 – Pipettensystem; GRUR 2007, 773 Rn. 14 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2015, 467 Rn. 57 – Audiosignalcodierung). Etwas anderes gilt nur für Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, aber von völlig untergeordneter Bedeutung sind (BGH, GRUR 2007, 769 Rn. 20 – Pipettensystem; GRUR 2015, 467 Rn. 58 – Audiosignalcodierung) und zur Verwirklichung der geschützten Lehre nichts beitragen (BGH, GRUR 2007, 769 Rn. 20 – Pipettensystem; GRUR 2007, 773 Rn. 14 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2012, 1230 Rn. 32 – MPEG-2-Vidosignalcodierung; GRUR 2015, 467 Rn. 58 – Audiosignalcodierung). Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Beitrag, handelt es sich grundsätzlich um ein wesentliches Element der Erfindung. Darauf, ob das betreffende Merkmal den „Kern“ der Erfindung betrifft, kommt es hierbei nicht einmal an (vgl. BGH, GRUR 2007, 769 Rn. 20 – Pipettensystem; GRUR 2015, 467 Rn. 58 – Audiosignalcodierung).
Die angegriffene Ausführungsform und die angegriffenen XAX beziehen sich hiervon ausgehend unzweifelhaft auf ein wesentliches Element der durch Anspruch 1 geschützten Erfindung. Die angegriffene Vorrichtung ist eine solche, wie sie in Anspruch 8 zur Durchführung des Verfahrens beschrieben wird. Die angegriffenen XAX wiederum stellen Festkörper dar, die dazu geeignet sind, in erfindungsgemäßer Weise an dem zu behandelnden Metallstück gerieben zu werden, um solchermaßen die gewünschte elektrochemische Reaktion zu erzeugen. Die angegriffene Ausführungsform wirkt funktional mit den angegriffenen XAX zusammen, um in erfindungsgemäßer Weise ein Glätten und Polieren des zu behandelnden Metallstückes zu bewirken.
Die Abnehmer der Beklagten sind zur Anwendung des durch den Patentanspruch 1 des Klagepatents geschützten Verfahrens nicht berechtigt. Zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat und denen auch sonst kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht (BGH, GRUR 2007, 773 Rn. 24 – Rohrschweißverfahren; Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl., PatG § 10 Rn. 17). Das trifft auf die Abnehmer der Beklagten zu. Gegenteiliges ist weder dargetan noch ersichtlich.
Die in Deutschland belieferten Abnehmer der Beklagten verwenden, wovon mangels gegenteiliger Anhaltspunkte auszugehen ist, die angegriffenen Ausführungsform und die angegriffenen XAX in Deutschland, weshalb auch der für eine mittelbare Patentverletzung erforderliche „doppelte Inlandsbezug“ gegeben ist.
Des Weiteren sind auch die subjektiven Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG gegeben.
Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur gebrauchsmustergemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist „offensichtlich“), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur gebrauchsmusterverletzenden Verwendung bestimmen wird (vgl. BGH, GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; GRUR 2007, 679 Rn. 35 – Haubenstretchautomat; Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 136 – Reinigungszentrifuge).
Da der Nachweis der Verwendungsbestimmung des Abnehmers für den insoweit darlegungs- und beweisbelastenden Patentinhaber mit Schwierigkeiten verbunden ist, lässt sich § 10 Abs. 1 PatG entnehmen, dass es zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Anbietenden oder Lieferanten genügt, dass das Bestimmtsein der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung – im Zeitpunkt des Angebots bzw. der Lieferung – auf Grund der Umstände offensichtlich ist (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 137 – Reinigungszentrifuge, m.w.N.). Zur Feststellung des Tatbestandsmerkmals kann deshalb auf objektive Indizien und Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 839 Rn. 24 – Deckenheizung; GRUR 2007, 679 Rn. 37 – Haubenstretchautomat; Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 137 – Reinigungszentrifuge, m.w.N.). Eine Verwendungsbestimmung ist regelmäßig dann zu bejahen, wenn der Lieferant in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die Möglichkeit der patentgemäßen Verwendung hinweist oder diese gar empfiehlt (BGH, GRUR 2006, 839 Rn. 24 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 679 Rn. 37 – Haubenstretchautomat; Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 137 – Reinigungszentrifuge).
Letzteres ist hier der Fall. Die angegriffene Ausführungsform und die angegriffenen XAX können zwar nicht nur patentverletzend verwendet werden. Sie können vielmehr auch – wie im Stand der Technik – im Rahmen eines galvanischen Verfahrens mit Elektrolytflüssigkeit und darin „schwimmenden“ Festkörpern verwendet werden. Allerdings leitet die Beklagte ihre Abnehmer durch die von ihr empfohlene Verwendung der angegriffenen Ausführungsform und der angegriffenen XAX zu einer Benutzung der klagepatentgemäßen Lehre an (s.o.).
8.
Die Beklagte kann an der angegriffenen Ausführungsform kein privates Vorbenutzungsrecht für sich in Anspruch nehmen.
§ 12 Abs. 1 PatG bestimmt, dass die Wirkung des Patents gegen denjenigen nicht eintritt, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Dieser Vorbenutzer ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen.
In tatbestandlicher Hinsicht setzt das private Vorbenutzungsrecht in Bezug auf den Anmeldezeitpunkt zweierlei voraus: Erstens einen Erfindungsbesitz des Vorbenutzers und – zweitens – die Betätigung des Erfindungsbesitzes entweder durch die Vornahme mindestens einer gewerblichen Benutzungshandlung oder durch die Initiierung von Veranstaltungen, die alsbald nach dem Prioritätstag eine gewerbliche Benutzung der Erfindung sicher erwarten lassen (Senat, Urt. v. 12.11.2009 – I-2 U 88/08, BeckRS 2010, 16331; Urt. v. 12.11.2009 – I-2 U 89/08, BeckRS 2010, 21563; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 139 – Adalimumab; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 72 – Bodenverdichtungsgerät).
Die Beweislast für die Entstehungstatsachen und den Umfang des Vorbenutzungs-rechts hat derjenige, der sich darauf beruft (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 90 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; GRUR-RR 2024, 61 Rn. 123 – Rollwagen; GRUR-RR 2024, 61 Rn. 123 – Rollwagen; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 139 – Adalimumab; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 77 – Bodenverdichtungsgerät), hier also die Beklagte. An den Nachweis einer Vorbenutzung sind strenge Anforderungen zu stellen (Senat, Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 42 – Klimagerät; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 139 – Adalimumab).
Dass im Streitfall die Anforderungen an ein privates Vorbenutzungsrecht der Beklagten betreffend die angegriffene Ausführungsform und die angegriffenen XAX am Prioritätstag (xx.2016) des Klagepatents erfüllt waren, hat die Beklagte weder schlüssig aufgezeigt noch nachgewiesen.
Dabei kann zugunsten der Beklagten angenommen werden, dass die von ihr angeführten Maschinen OX2011, OXB und OXF sowie die Ionenaustauscherharze „XAX B“ und „XAX Yo“ sämtlich vor dem Prioritätstag des Klagepatents (xx.2016) von ihr angeboten und vertrieben wurden, sie diese also im Sinne von § 12 PatG in Benutzung genommen hat.
Der Vortrag der Beklagten lässt hingegen nicht erkennen, dass diese Produkte einen Erfindungsbesitz im Sinne von § 12 PatG begründet haben (im Ergebnis genauso: LG München I, Urt. v. 05.02.2025 – 21 O 13122/23, S. 35, vorgelegt als Anlage K22). Erfindungsbesitz ist gegeben, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (BGH, GRUR 1964, 673, 674 – Kasten für Fußabtrittsroste; GRUR 2010, 47 Rn. 17 – Füllstoff; GRUR 2012, 895 Rn. 18 – Desmopressin; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 92 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 142 – Adalimumab; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 76 – Bodenverdichtungsgerät). Dies kann im Hinblick auf die Maschinen OX2011, OXund OXF sowie die Ionenaustauscherharze „XAXb“ und „XAX Yo“ nicht festgestellt werden. So legt die Beklagte insbesondere keine Gebrauchsanleitungen aus den Jahren vor 2016 vor. Aufgrund dessen ist nicht erkennbar, in welchem Verhältnis die Ionenaustauscherharze „XAXb“ und „XAX Yo“ mit Elektrolytflüssigkeit gemischt werden sollten. Diese Angabe ist hingegen erforderlich, um Erfindungsbesitz im Hinblick auf die Merkmale 4.2 und 4.5 der klagepatentgemäßen Lehre feststellen zu können. Soweit die Beklagte hierzu vorträgt, die „schlammartige Konsistenz“ der hergestellten Masse aus Festkörpern und Elektrolytflüssigkeit sei stets „ähnlich“ gewesen, reicht dies für einen substantiierten Sachvortrag nicht aus.
9.
Dass die Beklagte im Hinblick auf die vorstehend dargelegte unmittelbare und mittelbare Schutzrechtsverletzung der Klägerin zur Unterlassung und, weil sie schuldhaft gehandelt hat, auch zum Schadenersatz sowie außerdem zur Erstattung vorgerichtlich entstandener Anwaltskosten verpflichtet ist, und der Klägerin weiterhin im Wege der Rechnungslegung im Einzelnen über das Ausmaß ihrer Benutzungshandlungen Auskunft geben muss, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil im Einzelnen ausgeführt; auf diese Darlegungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen (LGU S. 50 ff.). Die ferner geltend gemachten Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf hat die Klägerin in zweiter Instanz zurückgenommen.
Wie das Landgericht zu Recht festgestellt hat, rechtfertigt die festgestellte mittelbare Patentverletzung kein Schlechthinverbot. Die angegriffene Ausführungsform kann auf vielfältige Weise zur Elektropolitur eingesetzt werden. Insbesondere ist sie nicht auf die Verwendung einer bestimmten Art von Festkörpern beschränkt. Sie ist vielmehr auch dazu geeignet, die im Klagepatent erörterten und vorbekannten Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallteilen unter Verwendung von Elektrolytflüssigkeit mit darin „schwimmenden“ Festkörpern durchzuführen. Gleiches gilt für die angegriffenen XAX. Auch sie können ohne weiteres in patentfreier Weise benutzt werden, indem die Menge der hinzuzufügenden Elektrolytflüssigkeit erhöht wird, so dass die XAX in der Elektrolytflüssigkeit „schwimmen“ und freie Elektrolytflüssigkeit mit dem zu behandelnden Werkstück in Kontakt kommt.
Der vom Landgericht tenorierte Warnhinweis ist dazu geeignet, eine patentverletzende Benutzung der angegriffenen Ausführungsform und der angegriffenen XAX zu verhindern. Soweit die Beklagte geltend macht, dass ihre Abnehmer den Warnhinweis in der auf den Anspruchswortlaut rückbezogenen Form nicht verstehen würden, steht es ihr frei, den Warnhinweis in den Grenzen des Tenors in geeigneter Weise zu formulieren und zu erläutern.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 92 Abs. 1 S. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259, 683 Satz 1, 677, 670 BGB
§§ 529 Abs. 1, 531 Abs. 2 ZPO
§§ 92 Abs. 1 S. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO
§§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 S. 1 ZPO
§ 181 BGB
§ 12 PatG
§ 283 ZPO
§ 253 ZPO
§ 432 BGB
§ 181 BGB
§ 14 PatG
§ 10 PatG
§ 543 ZPO
§ 296a S. 1 ZPO
§ 531 Abs. 2 ZPO
§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG
§ 10 Abs. 1 PatG
§ 531 Abs. 2 ZPO
§ 9 S. 1 PatG
§ 12 Abs. 1 PatG
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO
§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 2022, 1209
GRUR-RR 2020, 137
GRUR-RR 2025, 413
GRUR 2008, 896
GRUR 2011, 711
GRUR 2013, 1269
GRUR 1992, 697
GRUR 2012, 430
GRUR-RR 2021, 421
GRUR 2002, 511, 513
GRUR 2010, 602
GRUR 2016, 257
NJW 1997, 3377
GRUR 1998, 895
GRUR 2016, 921
NJW-RR 2015, 1109
NJW 2016, 2315
NJW-RR 2017, 72
GRUR-RR 2019, 301
GRUR-RR 2020, 289
GRUR-RR 2016, 97
GRUR 2004, 758, 760
GRUR 2006, 570, 571
GRUR 2007, 769
GRUR 2012, 1230
GRUR 2015, 467
GRUR 2004, 758, 761
GRUR 2007, 773
GRUR 2007, 773
GRUR 2006, 839, 841
GRUR 2007, 679
GRUR 2005, 848, 851
GRUR 2006, 839
GRUR 2018, 814
GRUR-RR 2024, 61
GRUR 1964, 673, 674
GRUR 2010, 47
GRUR 2012, 895
4c O 19/23
2 U 8/09
2 U 86/09
2 U 30/16
15 U 42/20
15 U 50/21
2 U 33/24
2 U 72/24
21 O 13122/23
15 U 43/15
2 U 23/14
2 U 27/24
2 U 88/08
2 U 89/08
2 U 48/24
2 U 13/24
2 U 65/05