Landgericht Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2005-07-12, Aktenzeichen 4a O 161/04
ECLI: ECLI:DE:LGD:2005:0712.4A.O161.04.00

Tenor:
Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
III. Das Urteil ist für den Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer im Gebiet der Europäischen Union ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:
Die Klägerin ist die europäische Tochtergesellschaft der in den Vereinigten Staaten ansässigen Product Powers III, LLC. (nachfolgend Powers). Diese stellt Verankerungs- und Befestigungswerkzeuge her. Im Jahre 1999 beauftragte Powers den Beklagten, der ein Unternehmensberatungs- und Konstruktionsbüro unter der Bezeichnung KU-K in Krefeld führt, mit der Entwicklung von zwei Befestigungswerkzeugen für die Befestigung von Stahlnägeln in Kabelführungen oder in Beton. Eine erste Besprechung fand im März 1999 in Köln statt. Deren wesentlicher Inhalt ergibt sich aus dem von dem Geschäftsführer von Powers erstellten Schreiben vom 12. März 1999 (Anlage ROP 2), worauf Bezug genommen wird. Unter dem 12./15. Mai 1999 schlossen die Parteien einen Beratungsvertrag (nachfolgend Beratungsvertrag), welcher in englischer Sprache als Anlage ROP 3a und in deutscher Übersetzung als Anlage ROP 3b, vorgelegt wurde. Ausweislich der Ziffer 1 Projekt 1 sieht der Beratungsvertrag die Entwicklung eines gasbetriebenen Befestigungswerkzeuges mit dazu passenden Stahlnägeln vor. Vorbild sollte das Konkurrenzprodukt Track-Fast von Illinois Tool Works Inc. (nachfolgend ITW) sein. Von ITW wollte Powers Marktanteile gewinnen. Als Laufzeit des Vertrages wurde in der Präambel des Beratungsvertrages schriftlich der 26. April 2000 bis 25. April 2002 vereinbart. In Rahmen des Beratungsvertrages wurden in Ziffer 4 die Zahlungsmodalitäten festgelegt. Hierbei wurde u.a. vereinbart :
"Powers verpflichtet sich, dem Berater für seine Arbeit an jedem Werkzeug $ 150.000 (US Dollar) zu zahlen, also eine Gesamtsumme von $ 300.000 (US Dollar) für beide Werkzeuge. Außerdem erhält der Berater zwei pauschale Bonuszahlungen von je $ 50.000 (US Dollar), wenn für jedes der Werkzeuge folgendes (a, b und c) gegeben ist:
a) Lieferung der endgültigen Werkzeugzeichnungen und Lieferung von 2 (in Worten: zwei) Prototypen an Powers
b) Beantragung und Erteilung von mindestens einem gültigen US-Patent auf das Werkzeug
c) Erfolgter Produktionsanlauf für die ersten 1.000 Werkzeuge oder – sollte dies früher erfolgen – innerhalb von 12 Monaten nach Erfüllung von Absatz 4a).
Die Bonuszahlung für obige Absätze (a, b und c) beträgt $ 50.000 (US Dollar) für jedes Werkzeug, d.h. eine Gesamtsumme von $ 100.000 (US Dollar). Die Gesamtzahlungen von Powers an den Berater für die Vollendung der gesamten Arbeit an beiden Werkzeugen belaufen sich auf $ 400.000 (US Dollar)."
Unter Ziffer 4 wurde ferner die Zahlungsverpflichtung der Powers für die Arbeit betreffende Auslagen für Porto und Telefon sowie angemessene Reisespesen vereinbart. In Ziffer 18 wurde niedergelegt, dass alle Erfindungen und Entdeckungen, welche von dem Beklagten gemacht oder erdacht wurden und direkt oder indirekt auf der Beratungstätigkeit im Rahmen des Beratungsvertrages beruhen, Eigentum der Powers sind. Wegen des weiteren Inhalts des Vertrages wird auf die zur Gerichtsakte gereichte englische und deutsche Ablichtung Bezug genommen. Das Honorar in Höhe von $ 150.000,- für die Entwicklung des ersten Werkzeuges erhielt der Beklagte am 24. Juli 2000. Von dem Projekt 2 – Entwicklung eines voll automatischen pulverbetriebenen Werkzeugs und Nadelbands – wurde später Abstand genommen.
Am 7. März 2000 übersandte der Beklagte Powers mehrere technische Zeichnungen (Anlage B 7, nachfolgend Erfindungsmeldung oder gemeldete Erfindung), die einen verschweißten Beutel aus gasdichtem Folienmaterial zeigen, der zum Anschluss an ein Abgabeventil bestimmt ist. Nachfolgend abgebildet sind die der Powers übersandten technischen Zeichnungen.
Aus der Sicht des Beklagten konnte mit dieser Lösung das US-Patent 5 115 944 (DE 691 02 837, Anlage B 3) des Konkurrenten ITW umgangen werden, was von den Parteien angestrebtes Ziel war. Eine kolorierte Zeichnung der Seite 2 der gemeldeten Erfindung hat der Beklagte als Anlage B 10 vorgelegt.
Nach einem Gespräch am 14. März 2000 bei der Lechner GmbH, in welchem über die Verwendung einer Zweikammer-Aerosoldose gesprochen worden ist, entschied sich Powers für die Verwendung der Zweikammer-Aerosoldose der Lechner GmbH. Diese Dose wurde während der gesamten Laufzeit des Vertrages von Powers verwendet. Die Erfindung nach der Erfindungsmeldung wurde von Powers nicht genutzt. Die Erfindung wurde von dem Beklagten am 7. September 2001 mit wenigen ÄÄnderungen als Gebrauchsmuster unter dem Aktenzeichen 201 14 864 angemeldet (vgl. Anlage B 13). Die Eintragung des Gebrauchsmusters erfolgte am 29. November 2001. Nachfolgend verkleinert abgebildet ist die Figur 1 des Gebrauchsmusters, welche eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung zeigt.
Am 17. Oktober 2001, vor dem Ende der vertraglich vereinbarten Laufzeit des Beratungsvertrages, schlossen die Parteien eine weitere Vereinbarung (Anlage B 17, deutsche Übersetzung Anlage B 17b, nachfolgend zweiter Vertrag), hinsichtlich welcher zwischen den Parteien Streit besteht, ob sie an die Stelle des Beratungsvertrages getreten ist oder lediglich eine Ergänzung darstellt. Als Vertragsgegenstand wurde u.a. die Erstellung eines Zeitplanes für die Vermarktung des ersten TRAK-It-Gasgerätes von Powers vereinbart. Unter Ziffer 1 des zweiten Vertrages wurde vereinbart, dass Powers am 17. Oktober 2001 eine Summe in Höhe von $ 50.000 (US-Dollar) zahlt (vgl. Ziffer 3). Am 26. Oktober 2001 erhielt der Beklagte einen Betrag in Höhe von $ 50.000,- gutgeschrieben. Die Rechnungsstellung war am 1. September 2001 erfolgt. Als Ende des Vertrages wurde der 30. Juni 2003 vereinbart. Unter Ziffer 3 des zweiten Vertrages wurde entsprechend der deutschen Übersetzung folgendes vereinbart:
"Während der Vertragslaufzeit erbringt der Berater seine Dienstleistungen an 150 (einhundertfünfzig) Arbeitstagen im ersten Jahr (vom 1. November 2001 bis zum 31. Oktober 2002) sowie an weiteren 100 (einhundert) Arbeitstagen während der letzten acht Monate (vom 1. November 2002 bis zum 30. Juni 2003). Die Verteilung dieser Tage auf das gesamte Jahr wird zwischen dem Berater und Powers zeitlich abgestimmt.
Die Aufgaben und Pflichten des Beraters umfassen:
a) die Erstellung eines Zeitplans für die Vermarktung des ersten "Trak-It" Gasgerätes von Powers;
b) die Bereitstellung von Zeichnungen und Überarbeitungen im gesamten Verlauf der Gerätevermarktung;
c) Unterstützung bei Bezugsquellen und bei der Kostenberechnung;
d) Hilfeleistung bei der Fertigungsmethode und der Qualitätskontrolle;
e) Einrichtung von Inspektion und Probebetrieb;
f) Ausgestaltung der Gerätereparaturdienste in New York sowie Verbesserungen in der Herstellung bei Unterlieferanten;
g) sonstige Pflichten, welche die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen festlegen."
Unter Ziffer 3 vereinbarten Powers und der Beklagte die Abrechnung der für die Arbeit aufgewendeten Kosten. Nach Ziffer 4 wurde der Beklagte verpflichtet, während der Vertragslaufzeit sowie einer ansonsten bestehenden vertraglichen Verpflichtung zu Powers Geräte zu entwickeln, welche vergleichbar sind mit dem "Trak-Fast" Gerät von ITW. Andere Geräte durften von dem Beklagten für andere Unternehmen entwickelt werden. Wegen des weiteren Inhalts des Vertrages wird auf die Ablichtung des englischen Textes sowie der deutschen Übersetzung verwiesen.
Im August 2002 entwickelte der Beklagte ein Abgabeventil mit Beutel für die Abgabe von unter Druck stehenden Flüssigkeiten. Für die Erfindung beantragte der Beklagte am 15. August 2002 Gebrauchsmusterschutz. Die Eintragung erfolgte am 7. November 2002, die Bekanntmachung im Patentblatt am 12. Dezember 2002. Das Gebrauchsmuster wird unter der Registernummer 202 12 802 (Anlage ROP 9, nachfolgend Klagegebrauchsmuster) geführt. Über die Erfindung informierte der Beklagte Powers mit Email vom 2. Oktober 2002 (Anlage B 18).
Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Schutzanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
Abgabeventil mit Beutel für die Abgabe von unter Druck stehenden Flüssigkeiten, Schäumen, Gelen oder dergleichen mit einem verschweißten Beutel (11) aus flexiblem Folienmaterial mit einem eingeschweißten Aufnahmekörper (15), der durch eine mit einem Ventildeckel (2) verschließbare Öffnung eines Behälters (1) hindurch in diesem platzierbar ist, wobei der Ventildeckel (2) ein Ventilkörper (6) mit einer aus einer Schließstellung heraus entgegen der Wirkung eines elastischen Elementes, insbesondere einer Druckfeder (7), axial verschiebbaren Ventilnadel (4) aufnimmt, am Ventilkörper (6) ein Aufnahme (14) zur Befestigung eines Beutels angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die stirnseitig Oberfläche (16) des in den Beutel (11) eingeschweißten Aufnahmekörpers (159 mittels einer Dichtung (8) mindestens teilweise bedeckt wird.
Nachfolgend verkleinert abgebildet ist die einzige Figur 1 des Klagegebrauchsmusters, welche eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung in einer perspektivischen Ansicht eines Abgabeventils mit Beutel in einer Aerosoldose im Axialschnitt zeigt.
Der Beklagte nutzt die Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster für Brennstoffpatronen, welche die OK Befestigung GmbH & Co. KG vertreibt. Der Beklagte ist Geschäftsführer der OK Befestigung Verwaltung GmbH, welche Komplementärin der OK Befestigung GmbH & Co. KG ist.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass der Beklagte entgegen seiner nach Ziffer 18 Abs. 1 des Beratungsvertrages geschuldeten Verpflichtung die Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster angemeldet habe. Die Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster sei wesensgleich mit derjenigen nach der Erfindungsmeldung. Da die gemeldete Erfindung während der Laufzeit des Beratungsvertrages gemacht worden sei, stehe sie Powers bzw. nach Abtretung der Klägerin zu. Der zweite Vertrag stelle lediglich eine Ergänzung des Beratungsvertrages dar und sei nicht an seine Stelle getreten.
Die Klägerin beantragt,
I. den Beklagten zu verurteilen,
1. der Klägerin das Gebrauchsmuster DE 202 12 802 U1 für ein Abgabeventil mit Beutel abzutreten und gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Umschreibung des vorgenannten Gebrauchsmusters auf die Klägerin einzuwilligen;
2. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Eur - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahre, zu unterlassen,
ein Abgabeventil mit Beutel für die Abgabe von unter Druck stehenden Flüssigkeiten, Schäumen, Gelen oder dergleichen mit einem verschweißten Beutel aus flexiblem Folienmaterial mit einem eingeschweißten Aufnahmekörper, der durch eine mit einem Ventildeckel verschließbare Öffnung eines Behälters hindurch in diesem platzierbar ist, wobei der Ventildeckel ein Ventilkörper mit einer aus einer Schließstellung heraus entgegen der Wirkung eines elastischen Elementes, insbesondere einer Druckfeder, axial verschiebbaren Ventilnadel aufnimmt, am Ventilkörper ein Aufnahme zur Befestigung eines Beutels angeordnet ist,
herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen und/oder Lizenzen daran an Dritte zu vergeben,
bei denen die stirnseitige Oberfläche des in den Beutel eingeschweißten Aufnahmekörpers mittels einer Dichtung mindestens teilweise bedeckt wird,
3. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang er die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 12. Dezember 2002 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
c) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese können ausnahmsweise den vorgenannten Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden,
d) der Namen und Anschriften der Lizenznehmer,
e) der erzielten Lizenzeinnahmen und/oder der sonstigen entgeltlichen Vorteile aus einer Lizenzvergabe,
wobei der Beklagte die Angaben zu lit.a) und lit. b) durch Vorlage von Rechnungen und/oder Lieferscheinen zu belegen hat;
II. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr und der Powers Product III LLC, New Rochelle, New York, U.S.A., durch die unter Ziffer I.2. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Er vertritt die Auffassung, dass die gemeldete Erfindung und die Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster nicht wesensgleich seien, mithin für einen Fachmann die Verklemmung des Aufnahmekörpers, wie sie bei der gemeldeten Erfindung offenbart werde, nicht einfach durch ein Verschweißen des Aufnahmekörpers ersetzt werden könne, da hierzu andere Materialien verwendet werden müssten. Auch wäre man bei einem einfachen Austausch des Verklemmens durch ein Verschweißen nicht beim Gegenstand des Klagegebrauchsmusters, da dieses darüber hinaus eine Abdichtung der im wesentlichen einzigen Oberfläche des Aufnahmekörpers, welche eine Diffusion von organischen Materialien ermöglichen könnte, offenbart.
Eine vertragliche Verpflichtung zur Abtretung und Einwilligung in die Übertragung ergebe sich nicht. Die Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster sei zwar zum Zeitpunkt der Laufzeit des zweiten Vertrages gemacht worden. Nach diesem sei aber eine Entwicklung eines Abgabeventils nicht geschuldet gewesen, da der zweite Vertrag als Vertragsgegenstand nur die Vermarktung des entwickelten Werkzeuges "Trak-It" vorsehe. Im Übrigen sei der zweite Vertrag an die Stelle des Beratungsvertrages getreten.
Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage ist unbegründet.
Das Landgericht Düsseldorf ist für die Entscheidung über den Rechtsstreit international und örtlich zuständig. Die Parteien haben rügelos zur Hauptsache verhandelt, § 39 ZPO. Im Übrigen hat der Beklagte hat seinen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und damit im Bezirk des Landgerichts Düsseldorf.
Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Abtretung und Einwilligung in die Umschreibung des Gebrauchsmusters sowie Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung nicht zu.
Die Klägerin kann eine Abtretung und Bewilligung der Umschreibung des Klagegebrauchsmusters nicht auf Grund der zwischen Powers und dem Beklagten getroffenen vertraglichen Vereinbarungen vom 12./15. Mai 1999 oder 17. Oktober 2001 bzw. § 8 PatG i.V.m. § 13 Abs. 3 GebrMG verlangen. Auch die weiteren geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadenersatz und Rechnungslegung aus pVV der genannten Verträge oder aus §§ 823 Abs. 1 und 1004 Abs. 1 BGB kommt unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nicht in Betracht.
Entsprechende Ansprüche stehen der Klägerin nicht zu; der Beklagte hat das Klagegebrauchsmuster nicht vertrags- oder gesetzeswidrig angemeldet. Denn eine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung des Beklagten zur Abtretung und Einwilligung in die Umschreibung des Klagegebrauchsmusters sowie der weiteren geltend gemachten Ansprüche besteht nicht. Eine vertragliche Verpflichtung besteht nicht auf Grund des zwischen der Powers und dem Beklagten geschlossen Beratungsvertrages. Denn der Gegenstand der Erfindungsmeldung vom 7. März 2000 ist nicht wesensgleich mit der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster (I.), so dass es auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die Entwicklung eines Abgabeventils nach dem Beratungsvertrag vertraglich geschuldet war und zu welchem Zeitpunkt der Beratungsvertrag in Kraft gesetzt wurde, nicht ankommt. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Entwicklung eines Abgabeventils zum Zeitpunkt des Bestehens des zweiten Vertrages noch geschuldet war, so dass keine vertragliche Verpflichtung besteht, die im August 2002 gemachte Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster auf die Klägerin zu übertragen (II.). Entsprechend besteht auch keine gesetzliche Verpflichtung. Im Einzelnen:
I.
Der Gegenstand der Erfindungsmeldung vom 7. März 2000 zeigt keine Wesensgleichheit mit der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmusters. Sie stimmen hinsichtlich des technischen Problems und der Lösung nicht überein. Die Lösung nach dem Klagegebrauchsmuster war für einen Fachmann auch nicht ohne Weiteres erkennbar (vgl. hierzu BGH, GRUR 1979, 692693 – Spinnturbine; BGHZ 78, 358, 363 ff. – Spinnturbine II; BGH, MItt. 1996, 16, 18 – Gummielastische Masse; Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl. § 8 Rdnr. 6; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 8 Rdnr. 9).
1.
Die Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster betrifft gattungsgemäß ein Abgabeventil mit Beutel für die Abgabe von unter Druck stehenden Flüssigkeiten, Schäumen, Gelen oder dergleichen mit folgenden Merkmalen:
1. Der Beutel (1)
a) ist aus flexiblem Folienmaterial verschweißt,
b) hat einen in das Folienmaterial eingeschweißten Aufnahmekörper (15),
2. ist durch eine mit einem Ventildeckel (2) verschließbare Öffnung eines Behälters (1) hindurch in diesem platzierbar,
aa) wobei der Ventildeckel (2) einen Ventilkörper (6) mit einer aus einer Schließstellung heraus entgegen der Wirkung eines elastischen Elementes, insbesondere einer Druckfeder (7), axial verschiebbaren Ventilnadel (4) aufnimmt und
bb) am Ventilkörper (6) eine Aufnahme (14) zur Befestigung eines Beutels (11) angeordnet ist.
Solche Baueinheiten sind, so das Klagegebrauchsmuster in seiner einleitenden Beschreibung, aus den Druckschriften WO 90/10583 (nachfolgend Coster I), EP 0 471 503 (nachfolgend ITW) und EP 0 697 348 (nachfolgend Coster II) bekannt. Bei dem Abgabeventil, bekannt aus der Druckschrift Coster I, erstreckt sich ein Teil eines Abgabeventils durch einen Beutel, welcher mit dem Ventilkörper des Abgabeventils dicht verschweißt ist. Ein Austreten des Beutelinhalts durch einen Zwischenraum zwischen Beutel und Abgabeventil wird dadurch verhindert und ein guter Halt gewährleistet. Nachfolgend abgebildet ist eine entsprechende Vorrichtung wie sie in Figur 3 der Druckschrift Coster I gezeigt wird.
Bei den in den Druckschriften ITW und Coster II offenbarten Baueinheiten eines Abgabeventils wird der Beutel mittels zweier Halter, die sowohl an der inneren als auch an der äußeren Mantelfläche des Beutels angreifen, am Ventilkörper durch Verklemmen befestigt. Nachfolgend abgebildet in Figur 24 ist eine Baueinheit wie sie durch die Druckschrift ITW Coster II offenbart wird und in Figur 42, diejenige der Offenbarung Coster IIITW.
Zum Stand der Technik führt das Klagegebrauchsmuster weiter aus, dass die Beutel herkömmlicherweise aus flexiblem Folienmaterial bestanden, das aus mehreren laminierten Schichten aufgebaut war, wobei die innerste Schicht meist aus Polyolefinen bestand. Die Verwendung von Polyolefinen hat den Vorteil, dass sie sich mit sich selbst gut verschweißen lassen. Eine Verschweißung mit anderen Materialien ist hingegen nicht möglich.
Nachteilig an der Verwendung von Bestandteilen bestehend aus Polyolefinen ist, dass sie gegenüber organischen Medien permeabel sind. Wird ein organisches Medium wie Butan als Druckmittel zur Komprimierung des Beutels in einer Aerosoldose verwendet, so kommt es bei der Verwendung von Polyolefinen für den Ventilkörper zum Druckausgleich zwischen Beutel und Behälterinhalt durch Diffusion. Auch kann ein Lösungsmittel aus dem Beutel über den Ventilkörper heraus diffundieren.
Da der Beutel bei der Offenbarung Coster I unmittelbar an dem Ventilkörper angeschweißt war, musste auch der Ventilkörper aus Polyolefinen hergestellt sein, da ansonsten eine dichte Befestigung nicht möglich war. Bei Coster II hingegen bestand der Ventilkörper nicht aus Polyolefinen, sondern aus einem anderem Material wie Polyacetal, um die nachteilige Permeabilität zu vermeiden. Das gleiche gilt für die Offenbarung ITW. Eine Befestigung des Beutels an dem Ventilkörper erfolgte bei beiden Druckschriften über eine mechanische Klemmvorrichtung derart, dass sich eine der beiden Klemmvorrichtungen innerhalb des Beutels befand, was das Klagegebrauchsmuster wegen des erhöhten Fertigungs- und Montageaufwandes als nachteilig ansieht. Bei der Offenbarung Coster II wurde eine zusätzliche Befestigung des Beutels an dem Ventilkörper dadurch erreicht, dass der Ventilkörper mit einem Belag bedeckt wurde, der ein Verschweißen ermöglichte.
Vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik liegt der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster die Aufgabe zugrunde, ein Abgabeventil mit Beutel zu schaffen, das gegenüber organischen Materialien nicht permeabel ist und bei dem der Beutel fertigungs- und montagetechnisch leicht und sicher am Ventilkörper befestigt wird. Hierzu schlägt das Klagegebrauchsmuster in seinem Schutzanspruch 1 eine Vorrichtung mit folgenden weiteren Merkmalen vor:
2. die stirnseitige Oberfläche (16) des in den Beutel (11) eingeschweißten Aufnahmekörpers (15) wird
a) mittels einer Dichtung (8),
b) mindestens teilweise bedeckt.
Im Gegensatz zu der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster zeigt die Erfindungsmeldung des Beklagten vom 7. März 2000 (Anlage B 7) – wie im Tatbestand abgebildet - ein Abgabeventil, bei welchem der Aufnahmekörper, welcher teilweise in dem Beutel versenkt ist und durch eine Verklammerung an dem Beutel befestigt wird. Er weist eine röhrenförmige Dichtung auf, die den Aufnahmekörper an seinem Ende, welches Richtung der Beutelöffnung zeigt, umhüllt, sowie eine Dichtung, welche sich auf dem Zylinder des Aufnahmekörpers befindet.
2.
Die Erfindungsmeldung vom 7. März 2000 offenbart nicht das Merkmal 1.a) der obigen Merkmalsgliederung, welches besagt, dass der Beutel einen in das Folienmaterial eingeschweißten Aufnahmekörper (15) hat. Die von dem Beklagten gemeldete Erfindung weist unstreitig eine Verklammerung des Aufnahmekörpers an dem Beutel auf. Die Verklammerung ist nicht wesensgleich mit der in dem Klagegebrauchsmuster offenbarten Verschweißung. Sie war für einen Fachmann nicht ohne Weiteres erkennbar.
Die Klägerin hat zur Frage der Wesensgleicheit vorgetragen, dass zwar in dem Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters von einem Einschweißen die Rede sei. Ein Ersatz der Verklammerung, wie sie in der Erfindungsmeldung gezeigt werde, durch ein Verschweißen sei jedoch für einen Fachmann naheliegend gewesen. Dies ergebe sich für einen Fachmann ohne Weiteres aus dem Stand der Technik, insbesondere den Druckschriften ITW und Coster II, welche auch im Klagegebrauchsmuster beschrieben werden würden. Insoweit handle es sich um eine geringfügige Änderung der Befestigungsmethode.
Der Beklagte hat hiergegen eingewandt, dass Ausgangspunkt für die Entwicklung der gemeldeten Erfindung die Druckschriften ITW und Coster II gewesen seien. Hieraus sei bekannt gewesen, dass zum einen ein Einschweißen des Aufnahmekörpers in den Beutel lediglich mit Polyolefinen möglich sei. Die Verwendung von Polyolefinen würde jedoch – was dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt sei - den Nachteil aufweisen, dass sie für organische Medien permeabel seien und im Übrigen auch nicht bruchfest. Aus Coster II sei eine Verklemmung bekannt gewesen, bei der das Abgabeventil aus einem anderen Material als Polyolefinen bestanden habe. Der Fachmann hätte daher um eine Gasdichtigkeit ausgehend von der gemeldeten Erfindung zu erreichen, zum einen statt eines nichtpermeablen Materials, welches auf Grund der Verklemmung des Beutels mit dem Aufnahmekörper nicht erforderlich war, auf Polyolefine und deren bekannte Nacheile zurückgreifen müssen. Dann hätte er jedoch lediglich eine aus dem Stand der Technik bekannte Vorrichtung erhalten, mit dem Nachteil der Permeabilität des Aufnahmekörpers. Um zu der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster zu gelangen, hätte er weiter den Aufnahmekörper vollständig in den Beutel einschweißen, und den Teil des Aufnahmekörpers, der zum Austausch von organischen Medien noch in der Lage gewesen sei, mit einer Dichtung zumindest teilweise bedecken müssen. Diese Schritte seien jedoch für einen Fachmann anhand des Standes der Technik nicht mehr naheliegend gewesen.
Der Auffassung des Beklagten ist zuzustimmen. Es handelte sich bei dem Austausch der Verklammerung durch eine Verschweißung auf Grund des zum Zeitpunkt der gemeldeten Erfindung bekannten Standes der Technik für einen Fachmann nicht um eine geringfügige Änderung. Denn hierfür hätte der Fachmann, um eine entsprechende Gasdichtigkeit zu erzielen, verschiedene Überlegungen anstellen müssen, die nicht ohne Weiteres nahegelegen haben. Er hätte, wie der Beklagte zu Recht ausgeführt hat, auf die Nachteile der Verwendung von Polyolefinen als Aufnahmekörper zurückgreifen müssen, um eine Verschweißung zu ermöglichen. Die gemeldete Erfindung macht zwar, insoweit ist der Klägerin zuzustimmen, keine Angaben zu der Art des verwendeten Materials für den Aufnahmekörper. Aus dem Stand der Technik ist dem Fachmann jedoch bekannt, dass die Verwendung von Polyolefinen nur Vorteile bietet, wenn sie mit dem Beutel verschweißt werden. Denn dadurch kann eine einfache Verbindung zwischen dem Aufnahmekörper und dem Beutel geschaffen werden. Eine solche Befestigung beinhaltet jedoch auch den Nachteil der Permeabilität des Aufnahmekörpers.
Daher bietet sich für den Fall einer Verklammerung – wie bei der Erfindungsmeldung - die Verwendung anderer Materialien an, wie z.B. Polyacetal, welches bruchfest und nicht permeabel ist. Er sieht daher, wenn er den Gegenstand der gemeldeten Erfindung untersucht, dass für den Aufnahmekörper nicht Polyolefine verwendet werden sollten, da der Aufnahmekörper auf Grund der großen, nicht in dem Beutel verklemmten Oberfläche, viel Raum für Diffusion organischer Medien geboten hätte. Die Dichtung, welche sich unterhalb der Kupplung für den Ventilkörper befindet, hätte eine Diffusion nicht erheblich verhindern können, da die Dichtung nur einen kleinen Teil des vorstehenden Aufnahmekörpers bedeckt. Der Fachmann hätte daher weiter, um zu der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster zu gelangen, von der Verwendung eines nicht permeablen Materials Abstand nehmen müssen, um ein Verschweißen mit dem Beutel zu ermöglichen. Dann wäre er jedoch noch nicht zu der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster gelangt, sondern er hätte weiterhin erkennen müssen, dass er eine Diffusion in größerem Umfang vermeiden kann, wenn er zum einen den Aufnahmekörper nahezu vollständig in den Beutel verschweißt und zum anderen die freie Fläche des Aufnahmekörpers mit einer Dichtung zumindest teilweise abdeckt. Diese Lösung ist jedoch nicht ohne Weiteres naheliegend.
Diese Auffassung wird auch durch den internationalen Prüfungsbericht des Europäischen Patentamtes vom 12. März 2004 (Anlage B 16) gestützt. Dem Prüfbericht lag eine Anmeldung der Erfindung nach dem Klagegebrauchsmuster als PCT-Anmeldung (PCT WO 2004/022452 A1, Anlage B 14) zugrunde. Gegenstand des Prüfberichtes war u.a. das Gebrauchsmuster 201 14 864 (Anlage B 15), welches auf der gemeldeten Erfindung fußt. Lediglich die Dichtung unterhalb der Kupplung für den Ventilkörper wird in dem Gebrauchsmuster 201 14 864 nicht offenbart. Das Gebrauchsmuster wurde als allgemeiner Stand der Technik angesehen, jedoch nicht von maßgeblicher Relevanz (vgl. International search report, Anlage B 15).
II.
Zum Zeitpunkt der Erfindung des Klagegebrauchsmusters – August 2002 – war die Entwicklung eines Abgabeventils nicht mehr vertraglich geschuldet. Eine entsprechende Verpflichtung sieht der von Powers und dem Beklagten am 17. Oktober 2001 geschlossene zweite Vertrag nicht vor. Dieser Vertrag, ist an die Stelle des Beratungsvertrages vom 12./15. Mai 1999 getreten. Sowohl nach dem Vertragswortlaut, dessen Regelungsgehaltes als auch den weiteren Umstände ergibt sich, dass der zweite Vertrag an die Stelle des Beratungsvertrages treten sollte und der Beklagte aus diesem Grunde nicht mehr verpflichtet war, weitere Entwicklungen zu tätigen bzw. selbständige Entwicklungen an die Powers zu übertragen.
So wird in dem zweiten Vertrag in der Präambel ausgeführt:
"Dr. Olaf Kersten developed as a consultant the combustion gas powered tool "Trak-It"....
This letter shall serve as an amendment to the contract between the parties and superseded the contract that is currently in place from April 26, 2000 to April 25, 2002. Powers Products III LLC (hereinafter "Powers") and Dr. Olaf Kersten (hereinafter "Consultant") hereby agree to the following:..."
Hierbei wird man – entgegen der Auffassung der Klägerin – unter dem Verb "to supersede" ein "Ablösen" oder "Ersetzen" zu verstehen haben. Nach den von dem Beklagten als Anlagen B 23a und B 23b vorgelegten Auszügen aus dem Online-Wörterbuch der TU München und dem Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik wird "to supersede" mit "an die Stelle treten, etw. ablösen, Ersatz sein für, ersetzen u.ä." übersetzt. Anhaltspunkte dafür, dass die Vertragsparteien, insbesondere die Klägerin, das Verb grundsätzlich im Sinne einer Änderung oder Ergänzung zu verstehen ist, bestehen nicht. Denn auch in Ziffer 26 des Beratungsvertrages wird der Begriff im Sinne eines Ersetzens verwendet. In Ziffer 26 wurde wie folgt ausgeführt:
"This Agreement constitutes the entire agreement between the parties concerning the subject matter hereof and supersedes all prior negotiations and agreements relating to the subject matter, whether written or oral, and may be modified or amended only by an instrument in writing executed by both parties hereto.”
Die entsprechende Passage wurde von der Klägerin wie folgt übersetzt:
""Der vorliegende Vertrag hat hinsichtlich des Vertragsgegenstandes umfassenden Charakter und ersetzt allen diesen Vertragsgegenstand betreffenden früheren Verhandlungen und Verträge, ob schriftlich oder mündlich; der Vertrag kann ausschließlich durch eine schriftliche, von beiden Vertragsparteien ausgefertigte Urkunde geändert oder ergänzt werden."
Gegen dieses Verständnis des Begriffs spricht auch nicht die Verwendung des Begriffs "amendment" in der Präambel des zweiten Vertrages. Zwar kann der Begriff "amendment" als Änderung oder Ergänzung verstanden werden. Genauso gut wird dieser Begriff jedoch auch als Neufassung oder Abänderung verstanden.
Für eine Ersetzung des Beratungsvertrages durch den zweiten Vertrag spricht auch, Gegen ein Fortbestehen der vertraglichen Verpflichtung zur Weiterentwicklung eines gasbetriebenen Werkzeugs spricht auch, dass die von dem Beklagten geschuldeten Entwicklungsarbeiten für ein gasbetriebenes Werkzeug entsprechend des Projektes 1 beendet waren, mithin an einer weiteren Entwicklungstätigkeit durch den Beklagten kein Interesse mehr bestand. Ersichtlich sollte und seine Aufgabe nunmehr darin bestehen sollte, dem Werkzeug oder Teilen hiervon zu Patentschutz zu verhelfen und die Produktion zu unterstützen, wofür der Beklagte eine Bonuszahlung erhalten sollte. Denn der zweite Vertrag trifft eine Neuregelung der Bonusvereinbarung des Beratungsvertrages und geht damit offensichtlich davon aus, dass die mit $ 150.000,- zu vergütende Entwicklungsleistung betreffend das Projekt 1 abgeschlossen war, was sich auch aus der Präambel des zweiten Vertrages ergibt, wo davon die Rede ist. dass der Beklagte ein gasbetriebenes Werkzeug und Nadelband entwickelt hat. Der Betrag in Höhe von $ 150.000,- wurde dem Beklagten vor Abschluss des zweiten Vertrages auch ausbezahlt.
Auf eine Beendigung der Entwicklungsarbeiten deutet auch das Schreiben der Powers vom 8. Oktober 2001 (Anlage ROP 17) hin, welches nach dem Vorbringen der Klägerin Ausgangspunkt für den zweiten Vertrag war, wenn dort einleitend ausgeführt wird, dass $ 150.000,- für die Arbeit an dem ersten Werkzeug gezahlt wurden und eine Bonuszahlung in Höhe von $ 50.000,- ausgezahlt wird, wenn die Punkte 1. bis 3. erfüllt sind. Dort heißt es:
"1. Final tool drawings and two (two) working prototypes are delivered to Powers.
2. Filing and issuance of at leas one valid US Patent pertaining to the tool.
3. The earlier of the two: Production startup of the first 1000 tools or 12 months from item 4a having been delivered.”
Weiter wird dann ausgeführt:
"Item A is complete and Powers received the second working prototype on October 1st 2001 in NY. While the tool was provided to Mssrs Gaudron and Geuvers on August 22nd it failed to fire successfully (piston jammed on first shot). The new tool was received and tested in NY last week. (?)
Item B- this item is still outstanding.(?)
Item C- provided item B is complete the earliest date of C is October 1, 2002. (?)
Unter der dann folgenden Überschrift "Final Compensation/Performance for first tool" schlägt Powers dann konkret vor, unter welchen Voraussetzungen die Bonuszahlung in Höhe von jeweils $ 25.000,- ausgezahlt wird. Hieraus ist ohne Weiteres zu ersehen, dass die Entwicklung des Werkzeugs abgeschlossen war und der Beklagte nunmehr, um die Bonuszahlung zu erhalten, die Punkte 2. und 3. erfüllen sollte, d.h. Unterstützung bei der Beantragung eines US-Patentes betreffend das entwickelte Werkzeug sowie bei der Produktion, jedoch keine weitere Entwicklung.
Zwar lassen sich dem als Anlage ROP 17 vorgelegten Schreiben der Powers vom 8. Oktober 2001 an den Beklagten Anhaltspunkte entnehmen, dass der zweite Vertrag den Beratungsvertrag nur ergänzen sollte, wenn dort Bezug genommen wird auf die in Ziffer 4 des Beratungsvertrages geregelte Arbeitsverpflichtung des Beklagten zum Erhalt der Bonuszahlung ("bonus of 50,000 $"). Auch entspricht die vorstehend mit den Ziffern 1 bis 3 gemachte Auflistung der Tätigkeiten des Beklagten derjenigen aus Ziffer 4 des Beratungsvertrages.
Dem Schreiben vom 8. Oktober 2001 lässt sich jedoch auch entnehmen, das Powers die Entwicklung eines Prototypen selbst, mit Ausnahme der Details niedergelegt auf Seite 2 erster Abschnitt, als abgeschlossen ansah. Weitere – grundlegende – Entwicklungen an dem ersten Werkzeug (Project 1), insbesondere an der "fuel cell" und dem Abgabeventil, waren ersichtlich von dem Beklagten nicht mehr geschuldet. Zwar wird die "fuel cell" auf Seite 2 1. Abschnitt Ziffer 5 genannt. Hier ging es jedoch nur um die Befüllung der "fuel cell" und die erstrebte fehlende Kompatibilität zu dem Werkzeug des Konkurrenten ITW, nicht jedoch um die weitere Entwicklung. Auch ist die Lechner GmbH schon am 14. März 2000 mit der Lieferung einer Zweikammerdose beauftragt worden ist, mithin lange vor der Erfindung des Klagegebrauchsmusters.
Auch wurden - entgegen der Auffassung der Klägerin - in dem zweiten Vertrag nicht nur diejenigen Punkte geregelt, die in dem ersten Vertrag keine Regelung erfahren haben. So wurde bereits unter Ziffer 4 des Beratungsvertrages die Kosten für die Unterbringung des Beklagten bei seinen Aufenthalten in den USA geregelt ("Renaissance Westchester Hotel"). Auch die salvatorische Klausel, die Frage des anwendbaren Rechtes und des Gerichtsstandes waren schon Gegenstand des ersten Vertrages.
Im Übrigen war es dem Beklagten auch trotz Bestehens seiner vertraglichen Verpflichtung zu der Powers nicht verwehrt, weitere Entwicklungen von Verbrennungsgeräten sogar für andere Unternehmen zu tätigen, so lange diese nicht vergleichbar wären mit dem "Trak-Fast" Gerät der Konkurrentin ITW. Dies haben die Vertragsparteien in Ziffer 4 des zweiten Vertrages festgelegt. Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung, welche im Wesentlichen Ziffer 9 des Beratungsvertrages entspricht. Um ein solches Gerät handelt es sich bei dem Klagegebrauchsmuster nicht.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.
Der Streitwert beträgt 5.000.000,- EUR.
Dr. Grabinski
Voß
Klepsch

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 823 Abs. 1 und 1004 Abs. 1 BGB
§§ 709, 108 ZPO
§ 39 ZPO
§ 8 PatG
§ 13 Abs. 3 GebrMG
§ 91 Abs. 1 ZPO

Zitierte Entscheidungen: GRUR 1979, 692693
BGHZ 78, 358, 363